Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. NIILO JÄÄSKINEN

presentadas el 7 de julio de 2011 ([1](#Footnote1))

**Asunto C‑140/10**

**Greenstar-Kanzi Europe NV**

**contra**

**Jean Hustin,**

**Jo Goossens**

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van Cassatie (Bélgica)]

«Régimen de protección comunitaria de las obtenciones vegetales – Titular – Contrato de licencia – Vulneración del contrato de licencia por el licenciatario en sus relaciones con terceros – Acción por infracción contra un tercero – Principio de agotamiento»

  
  
  
  

I.      **Introducción**

1.        El objeto de la presente cuestión prejudicial, planteada por el Hof van Cassatie (Bélgica), consiste en interpretar el Reglamento
(CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, ([2](#Footnote2)) en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 873/2004 del Consejo, de 29 de abril de 2004 ([3](#Footnote3)) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 2100/94»).

2.        El presente asunto llevará al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre los problemas específicos que plantea el régimen de
protección comunitaria de las obtenciones vegetales en el marco más general de la propiedad intelectual, en particular en
lo que respecta a la diferencia existente entre el distinto régimen de protección previsto por dicho Reglamento para el material
sembrado (en el presente asunto, los manzanos Nicoter), por un lado, y el material cosechado (en el caso de autos, las manzanas
Kanzi), por otro lado.

3.        El Tribunal de Justicia ha de responder a la cuestión de si el titular de la protección comunitaria de una obtención vegetal
puede invocar sus derechos exclusivos, conforme al Reglamento nº 2100/94, para interponer una demanda por infracción frente
a terceros o si, por el contrario, debe considerarse que su derecho está agotado, cuando un licenciatario ha vendido a terceros
material de la variedad objeto de protección comunitaria, sin imponerles las restricciones que les hubiese debido imponer
en virtud del contrato de licencia celebrado entre el licenciatario y el titular de la protección comunitaria de una obtención
vegetal.

II.    **Marco jurídico**

A.      *Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales*

4.        En el ámbito internacional, la protección de las obtenciones vegetales es objeto de un Convenio firmado el 2 de diciembre
de 1961 y revisado por última vez en 1991 (en lo sucesivo, «Convenio de la UPOV de 1991»). La Comunidad Europea se adhirió
a dicho Convenio en 2005. ([4](#Footnote4)) La normativa comunitaria se inspira en gran medida en las disposiciones de dicho Convenio.

B.      *El Reglamento nº 2100/94*

5.        El decimocuarto considerando del Reglamento nº 2100/94 establece:

«Considerando que, para garantizar el efecto uniforme de la protección comunitaria de la obtención vegetal en toda la Comunidad,
deben delimitarse con precisión las transacciones comerciales que están sujetas al consentimiento del titular; que, en comparación
con la mayoría de los sistemas nacionales, es conveniente que el alcance de la protección se haga extensivo a determinados
materiales de la variedad a fin de tener en cuenta el comercio a través de terceros países sin protección; que, no obstante,
la introducción del principio de agotamiento de los derechos debe garantizar que la protección no sea excesiva».

6.        Según el artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 2100/94:

«El derecho a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales pertenece a la persona que haya obtenido, o descubierto
y desarrollado la variedad o a sus derechohabientes o causahabientes denominados ambos (la persona y sus derechohabientes)
en lo sucesivo “el obtentor”.»

7.        A tenor del artículo 13, apartados 1 a 3, de dicho Reglamento:

«1.      La protección comunitaria de las obtenciones vegetales tiene el efecto de reservar al titular o a los titulares de una protección
comunitaria de obtención vegetal, denominados en lo sucesivo “el titular”, el derecho de llevar a cabo respecto de la variedad
las operaciones a que se refiere el apartado 2.

2.      Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del titular para la ejecución de las
operaciones siguientes con componentes de una variedad o material cosechado de la variedad en cuestión, todo ello, denominado
en lo sucesivo “material”:

a)      producción o reproducción (multiplicación);

b)      acondicionamiento con vistas a la propagación;

c)      puesta en venta;

d)      venta u otro tipo de comercialización;

e)      exportación de la Comunidad;

f)      importación a la Comunidad;

g)      almacenamiento con vista a cualquiera de los objetivos anteriores [letras a) a f)].

El titular podrá condicionar o restringir su autorización.

3.      Lo dispuesto en el apartado 2 se aplicará al material cosechado sólo si éste se ha obtenido mediante el empleo no autorizado
de componentes de la variedad protegida, y siempre y cuando el titular no haya tenido una oportunidad razonable para ejercer
sus derechos sobre dichos componentes de la variedad.»

8.        El artículo 16 del Reglamento nº 2100/94, titulado «Agotamiento de los derechos de protección comunitaria de obtención vegetal»
prevé lo siguiente:

«La protección comunitaria de obtención vegetal no se extenderá a los actos concernientes a ningún material de la variedad
amparada por dicha protección […] que haya sido cedido a terceros en cualquier parte de la Comunidad por el propio titular
o con su consentimiento, ni a ningún material derivado del mismo, a no ser que dichos actos:

a)      impliquen seguir propagando la variedad en cuestión, salvo que la propagación estuviera prevista en el momento de ceder el
material, o

b)      impliquen exportar componentes de la variedad a terceros países en los que no se protejan las variedades del género o de la
especie vegetal a los que pertenezca la variedad, excepto cuando el material exportado vaya a ser consumido.»

9.        A tenor del artículo 27 de dicho Reglamento, titulado «Licencias contractuales»:

«1.      La protección comunitaria de una obtención vegetal podrá ser objeto total o parcialmente de licencias contractuales de explotación.
Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

2.      El titular podrá alegar los derechos conferidos por la protección comunitaria de una obtención vegetal frente a una persona
que ostente una licencia de explotación y que infrinja alguna de las condiciones o restricciones inherentes a su licencia
con arreglo al apartado 1.»

10.      El artículo 94 del Reglamento nº 2100/94, titulado «Infracción», dispone lo siguiente:

«1.      Toda persona que:

a)      sin estar legitimada para ello realice alguna de las operaciones mencionadas en el apartado 2 del artículo 13 en relación
con una variedad para la que ya se haya concedido una protección comunitaria de obtención vegetal; u

[…]

podrá ser demandada por el titular a fin de que ponga fin a la infracción o pague una indemnización razonable o con ambos
fines.

2.      Toda persona que cometa infracción deliberadamente o por negligencia estará obligada además a indemnizar al titular por el
perjuicio resultante. En caso de negligencia leve, el derecho de reparación podrá reducirse en consecuencia, sin que pueda
no obstante ser inferior a la ventaja obtenida por la persona que cometió la infracción.»

11.      El artículo 104 del Reglamento nº 2100/94, titulado «Personas legitimadas para ejercitar una acción por infracción», está
redactado del siguiente modo:

«1.      Las acciones por infracción podrán ser ejercidas por el titular. Las personas que gocen de licencia de explotación podrán
ejercer la acción a menos que lo haya excluido explícitamente un acuerdo con el titular, en el caso de licencia de explotación
exclusiva, o bien la Oficina, de conformidad con el artículo 29 o con el apartado 2 del artículo 100.

2.      Las personas que gocen de una licencia de explotación estarán asimismo legitimadas para intervenir en una acción por infracción
ejercida por el titular, con el fin de reivindicar una indemnización por el perjuicio sufrido.»

III. **El litigio principal y las cuestiones prejudiciales**

12.      Los hechos que dieron lugar al litigio principal entre Greenstar-Kanzi Europe NV (en lo sucesivo, «GKE»), de una parte, y
los Sres. Hustin y Goossens, de otra parte, del que conoce el Hof van Cassatie, pueden resumirse del siguiente modo. ([5](#Footnote5))

A.      *Nicolaï NV y Better3fruit NV*

13.      Empezaré por exponer la posición de las dos sociedades que no son partes en el litigio principal.

14.      Nicolaï NV (en lo sucesivo, «Nicolaï») es el obtentor de una nueva variedad de manzano, el Nicoter. Esta variedad es la única
que da como fruto manzanas que se comercializan con la marca Kanzi, siempre que cumplan ciertas exigencias de calidad. ([6](#Footnote6)) Con el fin de evitar la dilución de la calidad de la variedad y de la marca, se puso en práctica un sistema equivalente a
una red de distribución selectiva, que comprendía un pliego de condiciones con restricciones en cuanto a la producción del
árbol y sobre la producción, conservación, selección y comercialización de los frutos.

15.      En el *Boletín Oficial de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales* de 15 de junio de 2001 se publicó la solicitud presentada por Nicolaï relativa a la variedad de manzanos Nicoter, presentada
el 27 de abril de 2001.

16.      Los derechos de protección comunitaria de obtenciones vegetales asociados a dicha solicitud fueron aportados por Nicolaï al
capital social de Better3fruit NV (en lo sucesivo, «Better3fruit») el 3 de septiembre de 2002.

17.      Better3fruit es desde entonces titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetales concedida para los árboles de
la variedad Nicoter.

18.      Better3fruit es igualmente titular de la marca de manzanas Kanzi.

19.      En 2003, Better3fruit y Nicolaï celebraron un contrato de licencia (en lo sucesivo, «contrato de licencia») ([7](#Footnote7)) que permitió a Nicolaï adquirir un derecho exclusivo para el cultivo y comercialización de manzanos de la variedad Nicoter.

20.      El contrato de licencia estipulaba que Nicolaï «[…] no transmitirá ni venderá ningún producto licenciado si la contraparte
de que se trate no suscribe previamente por escrito la licencia de cultivo recogida en el anexo 6 (en el caso de una contraparte
cultivadora) o la licencia de comercialización recogida en el anexo 7 (en el caso de una contraparte socio comercial)».

21.      El contrato de licencia celebrado en 2003 entre Better3fruit y Nicolaï fue resuelto el 20 de enero de 2005.

B.      *Litigio principal entre GKE y los Sres. Hustin y Goossens*

22.      En una fecha discutida entre las partes en el litigio principal, GKE adquirió los derechos exclusivos de explotación de la
protección de obtención vegetal sobre los manzanos Nicoter. De este modo, GKE llegó a ser licenciatario en lugar de Nicolaï. ([8](#Footnote8))

23.      El 24 de diciembre de 2004, Nicolaï vendió 7.000 manzanos de la variedad Nicoter al Sr. Hustin. En el marco de dicha operación,
el Sr. Hustin no se comprometió a la observancia de determinadas condiciones relativas al cultivo de manzanas Kanzi y a la
venta del fruto.

24.      El 4 de diciembre de 2007 se comprobó que el Sr. Goossens vendía manzanas con la denominación Kanzi. Dichas manzanas resultaron
haberle sido suministradas por el Sr. Hustin.

25.      GKE presentó entonces una demanda contra los Sres. Hustin y Goossens. El 29 de enero de 2008, el Presidente del rechtbank
van koophandel te Antwerpen, actuando en un procedimiento sobre medidas provisionales, declaró que tanto el Sr. Hustin como
el Sr. Goossens habían infringido la protección de obtenciones vegetales de GKE. El Sr. Goossens había infringido asimismo
la protección del Derecho de marcas concedida a la marca Kanzi.

26.      El hof van beroep te Antwerpen revocó dicha decisión mediante sentencia de 24 de abril de 2008. Dicho órgano jurisdiccional
declaró que no había habido infracción, por parte de los Sres. Hustin y Goossens, de la protección de obtenciones vegetales
titularidad de GKE, ni infracción de sus derechos de marca, dado que las restricciones establecidas en el contrato de licencia
no eran oponibles a los Sres. Hustin y Goossens.

27.      GKE interpuso entonces recurso de casación contra dicha sentencia del hof van beroep te Antwerpen. El Hof van Cassatie, ante
la duda sobre el alcance de la norma de agotamiento formulada en el artículo 16 del Reglamento nº 2100/94, acordó suspender
el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las dos cuestiones prejudiciales siguientes:

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 94 del Reglamento […] nº 2100/94 […], en relación con los artículos 11, apartado 1, 13, apartados 1
a 3, 16, 27 y 104 del citado Reglamento nº 2100/94, en el sentido de que el titular o la persona que goce de los derechos
de explotación puede interponer una demanda por infracción frente a quien realiza actos en relación con material que ha sido
vendido o cedido a este último por un licenciatario, cuando no se respetan las restricciones estipuladas en el contrato de
licencia celebrado entre el licenciatario y el titular de la protección comunitaria de una obtención vegetal, en caso de venta
de dicho material?

2)      En caso de respuesta afirmativa, ¿es pertinente en la apreciación de la infracción el hecho de que quien ha realizado tal
acto esté al corriente o se considere que está al corriente de las restricciones así establecidas en el citado contrato de
licencia?»

28.      En su petición de decisión prejudicial, el Hof van Cassatie citó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al agotamiento
de los derechos del titular de una marca, mencionó en particular la cuestión de si el agotamiento de los derechos vinculados
a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales debía o no ser interpretado de un modo más estricto, teniendo en
cuenta las características propias del régimen de protección de las obtenciones vegetales.

29.      GKE, los Sres. Hustin y Goossens, el Gobierno español y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas. Ninguna de
las partes solicitó la celebración de vista.

30.      En lo que respecta al litigio principal, procede señalar en primer lugar que la resolución de remisión no ha precisado si
Better3fruit había presentado una demanda contra Nicolaï, el cual omitió imponer el cumplimiento de las condiciones de licencia
al Sr. Hustin. ([9](#Footnote9)) Es manifiesto que no existe vínculo contractual alguno entre GKE y el Sr. Hustin.

IV.    **Análisis**

A.      *Sobre la primera cuestión prejudicial*

1.      Observaciones preliminares

31.      Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea que se aclare el alcance del agotamiento de los derechos
de protección de obtenciones vegetales, en caso de celebración de contratos relativos a material vendido o cedido por un licenciatario
a un tercero vulnerando las restricciones estipuladas en el contrato de licencia que vincula al licenciatario con el titular
de la protección de obtenciones vegetales.

32.      El Reglamento nº 2100/94 ha dado lugar a pocas peticiones de decisión prejudicial. ([10](#Footnote10)) En particular, el alcance de los derechos del titular y el agotamiento de la protección comunitaria de obtenciones vegetales
son cuestiones inéditas para el Tribunal de Justicia.

33.      Es importante subrayar que el Reglamento nº 2100/94 prevé diferentes niveles de protección.

34.      En primer lugar, existe una protección «primaria» que cubre los componentes de una variedad conforme al artículo 13, apartado
2, del Reglamento nº 2100/94. Por su parte, el material cosechado es objeto de una protección «secundaria», la cual, si bien
se menciona igualmente en dicho artículo 13, apartado 2, queda seriamente limitada por el apartado 3 del mismo artículo. ([11](#Footnote11)) Así, aunque los componentes de una variedad y el material cosechado están comprendidos en el concepto de «material» ([12](#Footnote12)) en el sentido del citado artículo 13, apartado 2, la protección prevista para ambas categorías es diferente.

35.      El Reglamento nº 2100/94 establece una protección más amplia para los componentes de una variedad (en el caso de autos, los
manzanos) que para los productos cosechados (en el presente asunto, las manzanas). ([13](#Footnote13)) Así, en virtud del artículo 13, apartado 2, se requerirá la autorización del titular para las operaciones de comercialización
de manzanos en cuanto componentes de una variedad, pero si se trata de manzanas en cuanto material cosechado, dicha autorización
se exigirá únicamente en los casos previstos en el artículo 13, apartado 3. Subrayo que esta distinción esencial en materia
de protección de obtenciones vegetales resulta de un modo más claro del Convenio de la UPOV de 1991. ([14](#Footnote14))

36.      En relación con la situación del Sr. Goossens, que vendió manzanas Kanzi, es decir, material cosechado, hay que observar que
la autorización del titular de una protección comunitaria de obtenciones vegetales para la venta o cualquier otro tipo de
comercialización se requerirá únicamente si el material cosechado se ha obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes
de la variedad protegida, salvo si el titular ha tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre dichos componentes
de la variedad.

2.      Sobre el principio de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

37.      Aunque su contenido específico varía según las diferentes ramas del Derecho de la propiedad intelectual, el principio de agotamiento
es una norma básica del Derecho europeo de la propiedad intelectual. De este principio se desprende que si el titular del
derecho se ha podido beneficiar, con ocasión de la primera comercialización, del valor económico de su derecho exclusivo en
relación con las mercancías objeto de la protección, dichos productos quedan sometidos al régimen de libre circulación. ([15](#Footnote15))

38.      En el Derecho de la Unión, dicho principio fue consagrado inicialmente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa
a la libre circulación de mercancías y a las normas sobre competencia, pero los actos legislativos de la Unión sobre los distintos
derechos de propiedad intelectual contienen generalmente una disposición que enuncia este principio. ([16](#Footnote16)) La jurisprudencia relativa al agotamiento trata fundamentalmente de las marcas, pero esta problemática ha sido abordada también
en otros contextos. ([17](#Footnote17))

39.      Los actos legislativos de la Unión que establecen el agotamiento de un derecho de propiedad intelectual prevén que el derecho
se agota cuando los objetos cubiertos por el derecho de que se trata han sido comercializados en cualquier lugar del territorio
de la Unión Europea por el propio titular del derecho o con su consentimiento. Además, las disposiciones correspondientes
definen normalmente los casos que no dan lugar a agotamiento.

40.      Dichos actos legislativos contienen frecuentemente, además, una disposición relativa a las licencias contractuales de explotación.
Así, el artículo 27 del Reglamento nº 2100/94 prevé la posibilidad de conceder una licencia relativa a la protección comunitaria
de obtenciones vegetales. Además, dichos actos legislativos autorizan al titular a invocar sus derechos de propiedad frente
al licenciatario que infrinja alguna de las condiciones o restricciones inherentes al contrato de licencia. ([18](#Footnote18))

41.      Parece que el régimen de protección comunitaria de las obtenciones vegetales se asemeja en ciertos aspectos al régimen de
protección de las patentes. No obstante, habida cuenta de la inexistencia de jurisprudencia en esta materia y de las indicaciones
que figuran en la resolución de remisión, conviene partir de una comparación con el Derecho de marcas.

42.      En el Derecho de marcas, la cuestión del agotamiento fue analizada, en particular, en la sentencia Peak Holding. ([19](#Footnote19)) En ese asunto, la Gran Sala del Tribunal de Justicia analizó los efectos del incumplimiento de una prohibición de reventa
de un contrato de compraventa relativo a productos designados con una marca, celebrado entre el titular de la marca y un operador
establecido en el Espacio Económico Europeo (EEE). Según el Tribunal de Justicia, tal prohibición de reventa afecta únicamente
a las relaciones entre las partes de dicho acto. Por tanto, dicha estipulación no excluye que exista comercialización en el
sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 y no impide, por tanto, el agotamiento del derecho exclusivo del
titular en caso de reventa ilícita en el EEE.

43.      Una sentencia pronunciada más tarde parece no adoptar el mismo enfoque. En efecto, en la sentencia Copad, la Sala Primera
del Tribunal de Justicia analizó los efectos del incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia en el marco de productos
de lujo. El Tribunal de Justicia indicó que la comercialización por el licenciatario de productos designados con una marca,
mediando incumplimiento de una cláusula del contrato de licencia, se efectúa sin el consentimiento del titular de la marca,
cuando se determina que esta cláusula corresponde a una de las establecidas en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104. ([20](#Footnote20))

44.      En el presente asunto, varias partes han deducido de la citada sentencia Copad que existe un vínculo entre la interpretación
de los efectos de los contratos de licencia mencionados en el artículo 27, apartado 2, del Reglamento nº 2100/94 y el agotamiento
previsto en el artículo 16 de dicho Reglamento. No obstante, el artículo 27, apartado 2, del Reglamento nº 2100/94, a diferencia
del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104, no contiene ninguna lista limitativa de las cláusulas del contrato de
licencia cuyo incumplimiento por el licenciatario autorice al titular a invocar los derechos conferidos por la protección
de las obtenciones vegetales.

45.      GKE parece concluir que no puede haber agotamiento si el licenciatario vulneró una condición o limitación inherente al contrato
de licencia, sea cual sea, puesto que, en tal caso, faltaría el consentimiento del titular de la protección para la cesión
a terceros de material de la variedad amparada por la protección. La Comisión, por su parte, considera que sólo la vulneración
por el licenciatario de una de las condiciones o limitaciones relativas a los actos que, según el artículo 13, apartado 2,
del Reglamento nº 2100/94, requieren la autorización del titular puede evitar el agotamiento.

46.      El presente asunto no se refiere directamente a la interpretación de la Directiva 89/104, aunque ésta se menciona en la resolución
de remisión. No obstante, debo indicar aquí que no comparto la interpretación hecha por el Tribunal de Justicia en el asunto
Copad, antes citado.

47.      En primer lugar, las disposiciones de los actos legislativos de la Unión sobre la posibilidad de que el titular alegue su
derecho de propiedad intelectual frente al licenciatario no contienen indicación alguna sobre la posibilidad de invocar también
ese derecho frente a terceros en el contexto del agotamiento. Esta cuestión está regulada en una disposición distinta. ([21](#Footnote21))

48.      En segundo lugar, dichas disposiciones persiguen conferir al titular la posibilidad de invocar frente al licenciatario los
medios de protección jurídica previstos en el acto legislativo de que se trata, propios del Derecho de la propiedad intelectual,
además de la protección conferida por el Derecho general de los contratos. ([22](#Footnote22))

49.      En tercer lugar, una interpretación que vincule el concepto de consentimiento del titular, en el marco del agotamiento en
relación con terceros, a condiciones contractuales que tengan necesariamente un efecto relativo, a mi entender, obstaculiza
la competencia y la libre circulación de mercancías de un modo poco compatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
en particular en lo que respecta a la posibilidad de invocar frente a terceros las restricciones territoriales impuestas al
licenciatario.

50.      En todo caso, incluso si el Tribunal de Justicia pretendiese seguir el enfoque que, al parecer, ha sido adoptado en la sentencia
Copad antes citada, en el marco de la Directiva 89/104, ello contravendría el tenor de los artículos pertinentes del Reglamento
nº 2100/94, a saber, sus artículos 16 y 27, que difiere del de los artículos 7 y 8 de la Directiva 89/104.

51.      Como ya he hecho constar, el artículo 27, apartado 2, del Reglamento nº 2100/94 no contiene ninguna lista de condiciones o
restricciones que el titular pueda invocar frente al licenciatario. ([23](#Footnote23))

52.      Si el Tribunal de Justicia se adhiriese al enfoque propuesto por la Comisión, ello supondría que la vulneración de una de
las condiciones o restricciones relativas a los actos enumerados en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 2100/94
impediría el agotamiento de los derechos del titular sin el consentimiento por su parte. ([24](#Footnote24)) Por tanto, en la medida en que un contrato de licencia se refiriera a la protección comunitaria prevista en el artículo 27,
apartado 1, tales disposiciones serían oponibles a terceros. Ahora bien, no considero que ello sea compatible en modo alguno
con el decimocuarto considerando del Reglamento nº 2100/94, según el cual la introducción del principio de agotamiento de
los derechos debe garantizar, no obstante, que la protección no sea excesiva.

53.      En efecto, la falta de agotamiento está sometida a requisitos estrictos en el artículo 16 del Reglamento nº 2100/94 y se refiere
en particular a los casos de propagaciones ulteriores no autorizadas. Además, el acto que causa el agotamiento consiste en
la cesión a terceros de material de la variedad protegida por el titular o con su consentimiento.

54.      Por lo tanto, la protección comunitaria de las obtenciones vegetales no se extiende a los actos relativos a material de la
variedad protegida (o a material derivado de dicho material) que ha sido cedido a terceros por el titular o con su consentimiento
en cualquier parte de la Comunidad, a no ser que dichos actos impliquen seguir propagando la variedad de que se trata y que
dicha propagación no estuviera prevista en el momento de la cesión del material.

55.      Por consiguiente, la protección se agotará en virtud del artículo 16 del Reglamento nº 2100/94 una vez que haya tenido lugar
una cesión a un tercero, a no ser que dicho tercero propague la variedad sin autorización previa.

56.      Si bien corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar este elemento, hago notar que, según GKE, con arreglo al
contrato de licencia de 8 de noviembre de 2001, Better3fruit concedió a Nicolaï el derecho exclusivo de cultivar y comercializar
árboles Nicoter, con el uso de los derechos vinculados a éstos.

57.      A mi entender, el hecho de que Nicolaï haya incumplido sus obligaciones de proteger la selección de la producción y la comercialización
de las manzanas Kanzi, al no exigir a sus contrapartes la celebración previa de un contrato de licencia de cultivo, o bien
un contrato de licencia de comercialización, ([25](#Footnote25)) no permite concluir que Nicolaï haya cedido material de la variedad protegida sin el consentimiento del titular. Mediante
la licencia que concedió a Nicolaï, Better3fruit le autorizó expresamente a vender manzanos Nicoter. Al ceder, a través de
este acto, a Nicolaï los derechos de explotación del material protegido, Better3fruit explotó el valor económico de su derecho
exclusivo. Si Nicolaï no cumple sus obligaciones contractuales frente a Better3fruit, es ésta y no un tercero quien deberá
soportar las consecuencias. A mi juicio, la vulneración de condiciones sometidas a autorización previa no puede ser equiparada,
en Derecho, a una falta de autorización oponible a terceros.

58.      En lo que se refiere al alcance del artículo 94 de Reglamento nº 2100/94, sin duda es cierto que hace referencia únicamente
al artículo 13, apartado 2 de este Reglamento. Sin embargo, es imprescindible leerlo en relación con el artículo 13, apartado
3, ([26](#Footnote26)) dado que la aplicación del apartado 2 al material cosechado, en el presente asunto las manzanas, está supeditada a los requisitos
previstos en el apartado 3.

59.      Teniendo en cuenta lo que antecede, propongo al Tribunal de Justicia que responda en sentido negativo a la primera cuestión.

60.      La segunda cuestión ha sido presentada con carácter subsidiario, en el caso de que el Tribunal de Justicia respondiese afirmativamente
a la primera cuestión. Dado que propongo dar una respuesta negativa a la primera cuestión, formularé las observaciones siguientes
respecto a la segunda cuestión únicamente con carácter subsidiario.

B.      *Sobre la segunda cuestión prejudicial*

61.      Mediante su segunda cuestión, el Hof van Cassatie desea saber si, en caso de que procediese responder afirmativamente a la
primera cuestión, es pertinente determinar si la persona que ha realizado los actos antes mencionados está al corriente o
debería haber estado al corriente de las restricciones establecidas en el contrato de licencia, con el fin de determinar si
se han agotado o no los derechos.

62.      En mi opinión, la cuestión de si el tercero que realiza los actos relativos al material protegido actúa o no de buena fe no
es pertinente si no se considera agotado el derecho del titular.

63.      Procede señalar que el artículo 94, apartado 1, del Reglamento nº 2100/94 precisa los requisitos para que el titular de la
protección comunitaria pueda demandar al autor de una infracción, con objeto de que ponga fin a la infracción o pague una
indemnización razonable o con ambos fines.

64.      El apartado 2 de dicho artículo 94 enumera los supuestos en los que el titular podrá, además, demandar al autor de una infracción
a fin de que le indemnice por el perjuicio resultante. El texto prevé que, para que el titular pueda exigir tal indemnización,
el autor de la infracción debe haber actuado deliberadamente o por negligencia. En caso de negligencia leve, el derecho de
reparación del titular podrá reducirse en consecuencia.

65.      En mi opinión, las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de propiedad intelectual recurren exclusivamente a criterios
objetivos en lo que respecta al concepto de infracción y a la posibilidad de invocar medios de protección jurídica preventivos. ([27](#Footnote27)) Por tanto, no pueden tomarse en consideración elementos subjetivos, excepto a efectos de la reparación del perjuicio causado
por la infracción. ([28](#Footnote28)) Así pues, comparto la observación de la Comisión según la cual la inexistencia de elementos subjetivos en dicho artículo
94, apartado 1, a través de la exigencia de una acción deliberada o por negligencia, junto con la mención de tal elemento
en el apartado 2 de dicho artículo, confirma que los elementos subjetivos, tales como el conocimiento de las estipulaciones
contenidas en un contrato de licencia, no desempeñan en principio ningún papel en la apreciación de una infracción y el derecho
de demandar al autor de tal infracción. Estos elementos se tendrán en cuenta a lo sumo cuando se discuta la reparación del
perjuicio causado, es decir, necesariamente una vez determinada la existencia de una infracción.

V.      **Conclusión**

66.      A la vista de todas las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las
cuestiones prejudiciales planteadas por el Hof van Cassatie:

«1)      El artículo 94 del Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de
las obtenciones vegetales, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 873/2004 del Consejo, de 29 de abril de 2004,
en relación con los artículos 11, apartado 1, 13, apartados 1 a 3, 16, 27 y 104 del citado Reglamento, debe ser interpretado
en el sentido de que el titular o el licenciatario no pueden presentar una demanda por infracción frente a un tercero que
ha realizado actos en relación con material que le ha vendido o cedido un licenciatario, cuando éste ha sido autorizado a
vender o a ceder el material protegido en cualquier lugar de la Unión Europea y las restricciones estipuladas en el contrato
de licencia celebrado entre el licenciatario y el titular de la protección comunitaria de las obtenciones vegetales no han
sido respetadas en el marco de la venta de dicho material.

2)      No procede responder a la segunda cuestión planteada.

Con carácter subsidiario, se responderá que para apreciar la infracción no es pertinente determinar si el tercero que ha realizado
los actos antes mencionados está al corriente o debería haber estado al corriente de dichas restricciones contenidas en el
contrato de licencia.»

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[1](#Footref1) – Lengua original: francés.

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[2](#Footref2) – DO L 227, p. 1.

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[3](#Footref3) – DO L 162, p. 38.

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[4](#Footref4) –      Véase la Decisión 2005/523/CE del Consejo, de 30 de mayo de 2005, por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea
al Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales, según fue revisado en Ginebra el 19 de marzo de
1991 (DO L 192, p. 63).

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[5](#Footref5) – La exposición de los hechos suscita una serie de problemas: las partes del litigio principal están en desacuerdo sobre
varios puntos de hecho y de Derecho; se trata de un procedimiento sobre medidas provisionales y el licenciatario (Nicolaï
NV) no es parte en el procedimiento principal.

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[6](#Footref6) –      En 2009 existían en Europa 3.156.000 manzanos de la variedad Nicoter, cuya producción representaba 25.000 toneladas de manzanas.
En torno a tres cuartas partes de dichas manzanas cumplían las exigencias de calidad requeridas para la marca Kanzi. Véase
*European Fruit Magazine,* nº 12, 2009, p. 6 (sitio de Internet: www.fruitmagazine.eu).

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[7](#Footref7) –      El contrato de licencia carece de fecha.

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[8](#Footref8) –      El documento en el que se basan los derechos de GKE no obra en autos. Al parecer, se trata de un contrato de licencia celebrado
entre GKE y una sociedad denominada «EFC BVBA», la cual, a su vez, había celebrado un contrato de licencia con Better3fruit,
titular de la protección comunitaria.

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[9](#Footref9) –      Según la cláusula de prórroga que figura en el contrato de licencia, los órganos jurisdiccionales de Lovaina (Bélgica) son
competentes para conocer de tal demanda.

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[10](#Footref10) –      Véanse las sentencias de 10 de abril de 2003, Schulin (C‑305/00, Rec. p. I‑3525); de 11 de marzo de 2004, Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft
(C‑182/01, Rec. p. I‑2263); de 14 de octubre de 2004, Brangewitz (C‑336/02, Rec. p. I‑9801), y de 8 de junio de 2006, Saatgut-Treuhandverwaltung
(C‑7/05 a C‑9/05, Rec. p. I‑5045).

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[11](#Footref11) –      Procede señalar que el artículo 13, apartado 4, del Reglamento nº 2100/94 prevé también la posibilidad de establecer, por
lo que respecta a las normas de desarrollo de dicho Reglamento, una protección «terciaria» respecto a los productos obtenidos
directamente de material de la variedad protegida. Tal disposición no ha sido adoptada, según la información de que dispongo,
y, en todo caso, esta cuestión no es pertinente para el presente asunto. En concreto, dicha protección «terciaria» sería aplicable,
por ejemplo, a los zumos obtenidos a partir de manzanas (protección «secundaria») procedentes de manzanos de una variedad
protegida (protección «primaria»).

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[12](#Footref12) –      Destaco que el uso de los términos «componentes de una variedad» o «material» no es coherente en el Reglamento nº 2100/94.
Véase Würtenberger, G., y otros, *European Community Plant Variety Protection*, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp.119 y 120.

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[13](#Footref13) – Estimo que conviene considerar las manzanas, que contienen pepitas, como «material cosechado», y no como «componentes de
una variedad», dado que las pepitas no pueden ser directamente utilizadas para la producción de plantas enteras, con las mismas
características que las protegidas. Véase Würtenberger, G., y otros, *op. cit.,* p. 118.

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[14](#Footref14) –      El artículo 14 del Convenio de la UPOV de 1991, titulado «Alcance del derecho del obtentor», presenta por separado los actos
respecto del material de reproducción o de multiplicación (apartado 1), los actos respecto del producto de la cosecha (apartado
2), los actos respecto de ciertos productos (apartado 3) y los actos suplementarios eventuales (apartado 4).

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[15](#Footref15) – Véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss (C‑414/99 a C‑416/99,
Rec. p. I‑8691), apartado 33; de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q (C‑244/00, Rec. p. I‑3051), apartado 26, y de 30 de noviembre
de 2004, Peak Holding (C‑16/03, Rec. p. I‑11313), apartado 40.

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[16](#Footref16) – Véase el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre la protección
jurídica de las topografías de los productos semiconductores (DO L 24, p. 36); el artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299,
p. 25) (véase su artículo 7); el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la
marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), derogado por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009,
sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1) (véase el artículo 13); el artículo 15 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (DO L 289, p. 28);
el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa
a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad
de la información (DO L 167, p. 10), y el artículo 21 del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001,
sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).

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[17](#Footref17) – Véanse, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 1985, Pharmon (19/84, Rec. p. 2281), apartados
16 y 26, sobre el agotamiento del derecho de patente en caso de licencias obligatorias sobre una patente paralela, y la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 16 de diciembre de 1999, Micro Leader/Comisión (T‑198/98, Rec. p. II‑3989), apartado
34, en relación con la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas
de ordenador (DO L 122, p. 42), y la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2006, Laserdisken (C‑479/04,
Rec. p. I‑8089), apartado 27, sobre la Directiva 2001/29.

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[18](#Footref18) – Véase el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2008/95 y el artículo 22, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009.

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[19](#Footref19) –      Antes citada (apartado 56).

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[20](#Footref20) –      Sentencia de 23 de abril de 2009, Copad (C‑59/08, Rec. p. I‑3421), apartado 51.

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[21](#Footref21) – Véanse, en este sentido, los artículos 17, 27 y 94 del Reglamento nº 2100/94.

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[22](#Footref22) –      Esta idea se expresa de una manera más clara en el artículo 32, apartado 2, del Reglamento nº 6/2002 («Sin perjuicio de posibles
acciones fundamentadas en el derecho del contrato, el titular podrá alegar los derechos conferidos por el dibujo o modelo
comunitario frente a un licenciatario que infrinja cualquier cláusula del contrato de licencia […]»). Véanse también el artículo
8, apartado 2, de la Directiva 2008/95; el artículo 22, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, y el artículo 8, apartado
2, de la Directiva 2001/29.

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[23](#Footref23) – En cambio, la lista de condiciones que figura en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 89/104 es exhaustiva (véase
la sentencia Copad, antes citada, apartado 20).

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[24](#Footref24) –      Conviene recordar que los términos de un contrato de licencia son normalmente confidenciales y que en el comercio intracomunitario
pueden estar redactados en una lengua que las contrapartes del licenciatario o sus clientes no comprenden.

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[25](#Footref25) –      Tales como los mencionados en los anexos 6 y 7 del contrato de licencia celebrado entre el titular de la protección de obtenciones
vegetales y el licenciatario (mencionados en el punto 20 de las presentes conclusiones).

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[26](#Footref26) – Véase, en este sentido, Würtenberger, G., y otros, *op**.cit.,* p.173.

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[27](#Footref27) – Ello se aplica asimismo al concepto de agotamiento (véase la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, antes citada, apartados
63 a 66).

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[28](#Footref28) – No obstante, el artículo 5, apartado 6, de la Directiva 87/54 parece introducir una excepción a este principio. Según dicha
disposición, «no se podrá impedir a una persona, que en el momento de adquirir un producto semiconductor no sepa o carezca
de motivos fundados para pensar que el producto está protegido por un derecho exclusivo concedido por un Estado miembro con
arreglo a la presente Directiva, explotar comercialmente tal producto. No obstante, en lo que se refiere a las acciones realizadas
después de que la persona sepa o tenga motivos fundados para pensar que el producto semiconductor está amparado por tal protección,
los Estados miembros garantizarán que, a petición del titular del derecho, un tribunal pueda exigir, con arreglo a las disposiciones
de la normativa nacional aplicable al caso, el pago de una remuneración adecuada».

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