Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PAOLO MENGOZZI

presentadas el 31 de enero de 2008 (
[1](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0001)
)

Asunto C-533/06

O2 Holdings Limited y O2 (UK) Limited

contra

Hutchison 3G UK Limited

«Marcas — Directiva 89/104/CEE — Artículo 5, apartado 1 — Derecho exclusivo del titular de la marca — Uso de un signo idéntico o similar a una marca en publicidad comparativa — Limitación de los efectos de la marca — Publicidad comparativa — Directivas 84/450/CEE y 97/55/CE — Artículo 3 bis, apartado 1 — Requisitos para la licitud de la publicidad comparativa — Utilización de la marca de un competidor o de un signo similar a dicha marca»

| 1. | Mediante la presente petición de decisión prejudicial, la Court of Appeal (England & Wales) platea al Tribunal de Justicia tres cuestiones sobre la interpretación de disposiciones contenidas en la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ( [2](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0002) ) y en la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, ( [3](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0003) ) en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997. ( [4](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0004) ) |

| 2. | Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre empresas que operan en el sector de la telefonía móvil —O2 Holdings Limited y O2 (UK) Limited (en lo sucesivo, conjuntamente, «O2»), por un lado, y Hutchison 3G Limited (en lo sucesivo, «H3G»), por otro— en relación con una campaña publicitaria televisiva lanzada por esta última en el Reino Unido para promocionar sus servicios de telefonía móvil. |

Contexto normativo

| 3. | El artículo 5 de la Directiva 89/104, titulado «Derechos conferidos por la marca», establece:  «1.   La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:   | a) | de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; |  | b) | de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca. |   2.   Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.  3.   Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:   | a) | poner el signo en los productos o en su presentación; |  | b) | ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo; |  | c) | importar productos o exportarlos con el signo; |  | d) | utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad. |   […]  5.   Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.» |

| 4. | El artículo 6 de la Directiva 89/104, que lleva por título «Limitación de los efectos de la marca», determina, en su apartado 1, que:  «El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:   | a) | de su nombre y de su dirección; |  | b) | de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; |  | c) | de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; |   siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.» |

| 5. | La Directiva 97/55 introdujo una serie de disposiciones en materia de publicidad comparativa en la Directiva 84/450, que inicialmente sólo se refería a la publicidad engañosa. |

| 6. | El artículo 2, apartado 2 bis, de la Directiva 84/450, en su versión modificada por la Directiva 97/55 (en lo sucesivo, «Directiva 84/450»), ( [5](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0005) ) define la «publicidad comparativa», a efectos de la propia Directiva, como «toda publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por un competidor». |

| 7. | El artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 dispone lo siguiente:  «La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando se cumplan las siguientes condiciones:   | a) | que no sea engañosa según la definición del apartado 2 del artículo 2 y lo dispuesto en el artículo 3 y el apartado 1 del artículo 7; |  | b) | que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad; |  | c) | que compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio; |  | d) | que no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor; |  | e) | que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor; |  | f) | que se refiera en cada caso, en productos con denominación de origen, a productos con la misma denominación; |  | g) | que no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores; |  | h) | que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos.» | |

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

| 8. | Para promocionar, en particular, sus servicios de telefonía móvil, O2 utiliza imágenes de burbujas de distintos tipos. Entre otras, además de marcas formadas por la combinación de la letra O y del número 2 (en lo sucesivo, «marcas O2»), es titular de dos marcas figurativas que representan una imagen estática de burbujas, registradas en el Reino Unido para aparatos y servicios de telecomunicaciones (en lo sucesivo, «marcas con burbujas»). De la resolución de remisión se desprende que ha quedado acreditado que los consumidores asocian exclusivamente a O2 las imágenes de burbujas en el agua (en particular sobre un fondo azul degradado) utilizadas en el contexto de la telefonía móvil. |

| 9. | H3G lleva ofreciendo servicios de telefonía móvil en el Reino Unido —que se distinguen por el signo «3»— tan sólo desde marzo de 2003, cuando otros cuatro operadores, entre ellos O2, ya tenían una posición bien consolidada en el mercado. En marzo de 2004, H3G lanzó un servicio de prepago denominado «Threepay» y ese mismo año puso en marcha una campaña de publicidad comparativa, en el marco de la cual se difundieron en las pantallas de televisión mensajes publicitarios que comparaban sus precios con los servicios de operadores competidores. |

| 10. | O2 interpuso ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, una demanda contra H3G por violación de las marcas O2 y de las marcas con burbujas, en relación con un mensaje publicitario televisivo difundido por H3G en el que se utilizaban la expresión «O2» e imágenes de burbujas en movimiento, además de la imagen estilizada y animada de un 3, y del que resultaba, esencialmente, que el servicio «Threepay» era menos costoso que el servicio análogo ofrecido por O2 (en lo sucesivo, «anuncio controvertido»). |

| 11. | En esa demanda, O2 reiteró la imputación relativa a la violación de las marcas O2 ( [6](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0006) ) y admitió que la comparación de los precios era veraz y que, en su conjunto, el anuncio controvertido no era engañoso desde ningún punto de vista y, en particular, no sugería la existencia de ningún tipo de relación comercial entre O2 y 3. Convino en que el público medio habría percibido el uso del signo O2 y de las burbujas como una referencia a O2 y a su imagen y habría comprendido que se trataba del anuncio de un competidor, 3, en el que afirmaba que el precio de su servicio era inferior. ( [7](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0007) ) |

| 12. | La demanda por infracción, dirigida entonces sólo contra el uso de las imágenes de burbujas en el anuncio controvertido, fue desestimada mediante resolución de 23 de marzo de 2006. Esencialmente, el juez que conoció del litigio consideró que dicho uso estaba comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, pero que el anuncio era conforme con el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450, de modo que concurrían los requisitos para aplicar la excepción del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104. |

| 13. | O2 interpuso un recurso de apelación frente a la mencionada resolución ante la Court of Appeal, impugnando la aplicación de la citada excepción. H3G impugnó a su vez la resolución en la medida en que declaraba que el anuncio controvertido estaba comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, y solicitaba que se desestimara el recurso de apelación de O2. |

| 14. | Mediante resolución de 14 de diciembre de 2006, la Court of Appeal consideró que para resolver la controversia era necesario plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:   | «1) | En el supuesto de que un operador use, en la publicidad de sus propios productos o servicios, una marca registrada perteneciente a un competidor con la finalidad de comparar las características (y en particular el precio) de los productos o servicios que el primero comercializa con las características (y en particular el precio) de los productos o servicios comercializados por el competidor con dicha marca, de una forma tal que no causa confusión ni perjudica de otro modo la función esencial de la marca como indicación de origen, ¿está comprendido dicho uso en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letras a) o b), de la Directiva 89/104? |  | 2) | Cuando un operador usa, en publicidad comparativa, la marca registrada de un competidor, ¿tiene que ser dicho uso “indispensable” para que se ajuste a lo dispuesto por el artículo 3 bis de la Directiva 84/450, según su versión modificada, y si es así, cuáles son los criterios conforme a los que debe apreciarse la indispensabilidad? |  | 3) | En particular, si existe un requisito de indispensabilidad, ¿impide tal requisito cualquier uso de un signo que no sea idéntico a la marca registrada, pero sí muy similar a ésta?» | |

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

| 15. | O2, H3G y la Comisión presentaron observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia; los representantes de las mencionadas partes presentaron asimismo observaciones orales en la vista celebrada el 29 de noviembre de 2007. |

Análisis jurídico

Sobre la primera cuestión prejudicial

| 16. | Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber esencialmente si el uso de la marca registrada (en lo sucesivo, simplemente, «marca») de un competidor en publicidad comparativa con la finalidad de comparar las características de los productos o servicios del operador anunciante con las de los productos o servicios del competidor está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letras a) o b), de la Directiva 89/104, cuando dicho uso no causa confusión ni perjudica de otro modo la función esencial de la marca, que es garantizar el origen del producto o servicio. |

| 17. | La cuestión se plantea porque el órgano jurisdiccional nacional de primera instancia consideró que el anuncio controvertido estaba comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la mencionada Directiva y que sólo era legal en la medida en que, por ser conforme con el artículo 3 bis de la Directiva 84/450, estaba cubierto por la excepción del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, mientras que H3G sostiene que el anuncio en cuestión no está comprendido en absoluto en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), de esta última Directiva. |

| 18. | Recuérdese, como punto de partida, que, según reiterada jurisprudencia, una directiva no puede, por sí sola, imponer obligaciones a un particular y no puede por tanto ser invocada, como tal, contra dicha persona, pero que, al aplicar el Derecho nacional, con independencia de que se trate de normas anteriores o posteriores a la directiva, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a interpretarlo, en todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva para conseguir el resultado perseguido por ésta y adecuarse de este modo a lo dispuesto en el artículo 249 CE, párrafo tercero. ( [8](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0008) ) Las referencias a las disposiciones de las Directivas 89/104 y 84/450 realizadas en el presente procedimiento prejudicial deben contemplarse desde esta perspectiva. |

| 19. | Probablemente, al plantear la mencionada cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente espera que el Tribunal de Justicia aclare cuáles son los requisitos para la aplicación de las disposiciones del artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104, y, en particular, si las prohibiciones contenidas en estas disposiciones son válidas asimismo cuando el uso en un anuncio de un signo idéntico o similar a la marca ajena no se hace para distinguir los productos o servicios del anunciante, sino los del titular de dicha marca. ( [9](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0009) ) |

| 20. | Una respuesta apropiada a la cuestión planteada de este modo por el órgano jurisdiccional remitente requiere examinar la jurisprudencia relativa al artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104, que —al menos a primera vista— no es completamente homogénea en lo que atañe a los requisitos para la aplicación de esas disposiciones. Señalo al respecto, en particular, la dificultad de conciliar el enfoque adoptado por el Tribunal de Justicia en la sentencia BMW ( [10](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0010) ) —de la cual parece desprenderse que el uso que haga un tercero de una marca ajena para distinguir el producto o servicio del titular de la marca y no el suyo propio, no está excluido por sí mismo del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104— con la posición seguida en sentencias más recientes, que parecen decantarse más bien por la solución contraria. |

| 21. | En la sentencia BMW, el Tribunal de Justicia estimó que, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6 o 7 de la Directiva 89/104, el uso de una marca ajena en un anuncio para distinguir los productos del titular de la marca como objeto de los servicios prestados por el anunciante estaba comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a) de dicha Directiva. ( [11](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0011) ) |

| 22. | En la sentencia Hölterhoff, ( [12](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0012) ) el Tribunal de Justicia negó que el titular de una marca pueda invocar su derecho exclusivo con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 cuando, en una negociación comercial, un tercero manifiesta que la mercancía procede de su propia producción y usa la marca de que se trata exclusivamente para describir las propiedades particulares de la mercancía por él ofrecida, de modo que queda excluido que la marca usada se considere como una referencia a la empresa de la que procede dicha mercancía. ( [13](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0013) ) |

| 23. | En la sentencia Arsenal Football Club, ( [14](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0014) ) el Tribunal de Justicia precisó que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 se concedió «para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir para garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias», y que «el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto». ( [15](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0015) ) |

| 24. | En la misma sentencia, el Tribunal de Justicia señalaba que, en ese asunto, el uso del signo en cuestión no estaba manifiestamente destinado a fines meramente descriptivos —ya que si así fuera habría quedado fuera del ámbito de aplicación de la mencionada disposición—, sino que podía denotar la existencia de una relación material en el tráfico económico entre los productos del tercero y el titular de la marca, por lo que podía poner en peligro la garantía de procedencia, que constituye la función esencial de la marca. El Tribunal de Justicia concluía que se trataba, por tanto, de un uso al que podía oponerse el titular de la marca con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104. ( [16](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0016) ) |

| 25. | En la sentencia Adam Opel, ( [17](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0017) ) el Tribunal de Justicia consideró que «excepción hecha de [ese] supuesto específico de uso de una marca por un tercero proveedor de servicios cuyo objeto son los productos con tal marca», como el examinado en la citada sentencia BMW, «el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva [89/104] debe interpretarse en el sentido de que se refiere al uso de un signo idéntico a la marca para productos comercializados o servicios proporcionados por un tercero que son idénticos a aquéllos para los que la marca está registrada». En esa misma sentencia Adam Opel se indica que, si en la sentencia BMW el Tribunal de Justicia estimó que, en las circunstancias específicas del asunto objeto de dicha sentencia, «el uso por el tercero de un signo idéntico a la marca para productos comercializados no por el tercero, sino por el titular de la marca, entraba en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva», lo hizo «a la vista de [la] relación específica e indisociable entre los productos portadores de la marca y los servicios proporcionados por el tercero». |

| 26. | Así pues, según la sentencia BMW, el uso de una marca ajena por un tercero para distinguir los productos ofrecidos o los servicios prestados por el titular de la marca y que no dé origen a confusión sobre la procedencia de dichos productos o servicios y los del tercero podría estar comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104; quedaría fuera de dicho ámbito con arreglo a las sentencias Hölterhoff y Adam Opel, mientras que, en virtud de la jurisprudencia citada en el punto 23 supra, para determinar si el mencionado uso está comprendido o no en ese ámbito de aplicación, debería examinarse adicionalmente si puede menoscabar una función de la marca que no sea la función esencial de garantía de procedencia. |

| 27. | O2 insiste sobre este último extremo en sus observaciones escritas presentadas en el marco del presente asunto, invocando en particular la «función publicitaria» de la marca y el perjuicio que el anuncio controvertido ocasionaría a esa función de sus marcas con burbujas. |

| 28. | No obstante, en mi opinión, a la luz de las disposiciones de la Directiva 84/450 en materia de publicidad comparativa, cabe dar una sencilla respuesta negativa a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, sin que sea necesario proseguir el espinoso examen de los requisitos de aplicación del artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104. |

| 29. | Recuérdese, en primer lugar, que la finalidad de la Directiva 97/55 era armonizar «las disposiciones esenciales que determinan la forma y el contenido de la publicidad comparativa» y armonizar «las condiciones de utilización de la publicidad comparativa en los Estados miembros» (segundo considerando), en particular estableciendo «condiciones con arreglo a las cuales la publicidad comparativa esté permitida» (décimo octavo considerando). |

| 30. | En relación con este último punto, la mencionada Directiva, al introducir el artículo 3 bis en la Directiva 84/450, especifica las condiciones de licitud de la publicidad comparativa, ( [18](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0018) ) a la luz de las cuales, como se desprende del séptimo considerando de la Directiva 97/55, es posible «determinar qué prácticas relacionadas con la publicidad comparativa pueden distorsionar la competencia, perjudicar a los competidores y ejercer un efecto negativo sobre la elección de los consumidores». Como ha destacado el Tribunal de Justicia en anteriores ocasiones, el objetivo era «establecer las condiciones en las que debe considerarse permitida la publicidad comparativa en el marco del mercado interior». ( [19](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0019) ) De ello se deduce, según el Tribunal de Justicia, que «la Directiva 84/450 procedió a una armonización exhaustiva de las condiciones con arreglo a las cuales la publicidad comparativa está permitida en los Estados miembros», la cual «implica, por definición, que la licitud de la publicidad comparativa en toda la Comunidad debe apreciarse únicamente a la luz de los criterios establecidos por el legislador comunitario». ( [20](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0020) ) |

| 31. | A este fin, el artículo 3 bis de la Directiva 84/450 enumera las condiciones de licitud que debe cumplir simultáneamente la comparación publicitaria. ( [21](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0021) ) |

| 32. | Ahora bien, procede señalar que el objetivo de cuatro de las ocho disposiciones que forman el apartado 1 de dicho artículo es garantizar una protección a la marca, al nombre comercial o a otros signos distintivos de un competidor en el contexto de la comparación publicitaria. Como ha puesto de relieve el Tribunal de Justicia, «en determinadas condiciones, la Directiva 84/450 permite que un anunciante indique en una publicidad comparativa la marca de los productos de un competidor». ( [22](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0022) ) En particular, se prevé que la publicidad comparativa: no dé lugar a confusión en el mercado entre las marcas del anunciante y las de un competidor, los nombres comerciales u otros signos distintivos del anunciante y los de algún competidor [letra d)]; que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos de un competidor [letra e)]; y que no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor [letra g)]; y que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos [letra h)]. Según el Tribunal de Justicia, de ello se deriva que, «cuando el objeto o el efecto de la comparación no sea originar tales situaciones de competencia desleal, el Derecho comunitario autoriza la utilización de la marca de un competidor». ( [23](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0023) ) |

| 33. | En el considerando décimo cuarto de la Directiva 97/55 se observa, por otra parte, que «puede ser indispensable, para efectuar una publicidad comparativa eficaz, identificar los productos o servicios de un competidor haciendo referencia a una marca de la cual éste último es titular o a su nombre comercial». El considerando siguiente añade que «una utilización tal de la marca, del nombre comercial u otros signos distintivos de un tercero, siempre que se haga respetando las condiciones establecidas mediante la presente Directiva, no atenta contra el derecho exclusivo, puesto que su objetivo consiste solamente en distinguir entre ellos y, por tanto, resaltar las diferencias de forma objetiva». |

| 34. | Por consiguiente, el uso de la marca de un competidor en el marco de un anuncio que compara las características de los productos o servicios comercializados por éste con dicha marca con los del operador anunciante está regulado específica y exhaustivamente en el artículo 3 bis de la Directiva 84/450. Tal uso solamente está prohibido si no cumple las condiciones previstas en el mencionado artículo. En tal caso, el uso está prohibido por este último artículo, y no por el artículo 5, apartado 1, letras a) o b), de la Directiva 89/104. Si, en cambio, se ajusta a dichas condiciones, no puede considerarse prohibido por las disposiciones del artículo 5, apartado 1, letras a) o b), de la Directiva 89/104. |

| 35. | Por lo tanto, ni éstas ni las disposiciones del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104 deben tenerse en cuenta a la hora de determinar la licitud del mencionado uso. Carece de relevancia preguntarse si también se llegaría a esta conclusión de no existir la Directiva 97/55 —porque, como sostienen H3G y la Comisión, dicho uso no caería dentro de la esfera de aplicación del artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104— ( [24](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0024) ) o si en cambio ésta introduce mediante el artículo 3 bis, añadido a la Directiva 84/450 por la Directiva 97/55, un régimen que, por tener el carácter de lex specialis en caso de uso de una marca ajena en una comparación publicitaria, deroga el contenido en el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104. |

| 36. | A efectos de la controversia planteada ante el órgano jurisdiccional remitente, esta cuestión reviste un carácter hipotético, por lo que no procede resolverla en el presente procedimiento prejudicial. |

| 37. | Asimismo, destacaré que, como subrayó O2, ( [25](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0025) ) la primera cuestión prejudicial, tal y como aparece formulada en la resolución de remisión, se refiere al uso, por parte de un anunciante, de una marca ajena (o, más exactamente, de un signo idéntico a la marca ajena), cuando —tras la reducción por parte de O2 del objeto de su demanda por infracción en los términos en que fue inicialmente propuesta— ( [26](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0026) ) el litigio del que conoce el órgano jurisdiccional remitente versa, sin embargo, sobre el uso por parte de un anunciante (H3G) no de marcas ajenas (O2 o las marcas con burbujas), sino de signos (imágenes de burbujas) muy similares a marcas ajenas (marcas con burbujas). |

| 38. | No obstante, considero que esta precisión no altera sustancialmente los términos del problema analizado anteriormente. |

| 39. | El uso en un mensaje publicitario de un signo similar a la marca de un competidor puede ser uno de los modos para identificar, al menos de modo implícito, a dicho competidor o sus productos o servicios, en el sentido del artículo 2, apartado 2 bis, de la Directiva 84/450. El mensaje publicitario que incluya el mencionado uso y cuyo fin sea establecer una comparación entre el anunciante y su competidor, o entre los correspondientes productos o servicios, estará sujeto al régimen del artículo 3 bis de la Directiva 84/450. Como se ha expuesto, entre un conjunto más amplio de normas que establecen, con carácter exhaustivo, las condiciones de licitud de la comparación publicitaria, dicho artículo estipula normas específicas dirigidas a garantizar la protección a la marca frente a esa forma de publicidad. Por lo tanto, cuando el titular de una marca quiera oponerse al uso de un signo similar a dicha marca en el marco de una comparación publicitaria, debe fundar su pretensión en la infracción de uno de los requisitos del artículo 3 bis de la Directiva 84/450, ( [27](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0027) ) en cambio, dicho uso queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 cuando se trata del uso de una marca ajena en el mismo contexto. |

| 40. | Por consiguiente, considero que puede darse a la primera cuestión prejudicial la siguiente respuesta:  «El uso de un signo idéntico o similar a la marca registrada de un competidor en un anuncio que compara las características de los productos o servicios comercializados con esa marca por dicho competidor con las características de los productos o servicios comercializados por el anunciante está regulado exhaustivamente en el artículo 3 bis de la Directiva 84/450 y no está sujeto a la aplicación del artículo 5, apartado 1, letras a) o b), de la Directiva 89/104». |

Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera

| 41. | Mediante las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en primer lugar, si, para que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 3 bis de la Directiva 84/450, el uso de la marca de un competidor en publicidad comparativa tiene que ser «indispensable». En caso afirmativo, el órgano jurisdiccional remitente querría saber cuáles son los criterios conforme a los cuales debe apreciarse la indispensabilidad y si dicho requisito impide cualquier uso de un signo que no sea idéntico a la marca del competidor, pero sí muy similar a ésta. |

| 42. | O2, basándose en los considerandos décimo cuarto y décimo quinto de la Directiva 97/55, en los trabajos preparatorios de ésta y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular en las sentencias Toshiba Europe ( [28](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0028) ) y Siemens, ( [29](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0029) ) sostiene que si el uso en publicidad comparativa de la marca de un competidor del anunciante no es indispensable para identificar a dicho competidor o los productos o servicios en cuestión, este último obtiene un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, infringiendo el artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450. O2 alega que, dado que en la comparación publicitaria en cuestión H3G empleó la marca O2, perfectamente idónea para identificar al competidor del anunciante, éste no tenía ninguna necesidad de utilizar las imágenes de burbujas, máxime cuando éstas eran una representación deformada de las marcas con burbujas de O2. |

| 43. | Sin embargo, concuerdo con H3G y con la Comisión en que el artículo 3 bis de la Directiva 84/450 no exige que el uso de la marca ajena haya de ser indispensable para identificar al competidor o sus productos o servicios en la publicidad comparativa. |

| 44. | No obstante, no puede llegarse a esa conclusión simplemente sobre la base de lo establecido por el Tribunal de Justicia en los apartados 83 y 84 de la sentencia Pippig Augenoptik —citados por H3G— sobre la cuestión de la reproducción en un mensaje publicitario, además del nombre del competidor, de su logotipo y la imagen de la fachada de su establecimiento. El Tribunal de Justicia estimó en esa ocasión, partiendo del examen del décimo quinto considerando de la Directiva 97/55, que «el artículo 3 bis, apartado 1, letra e), de la Directiva 84/450 no se opone a que, además del nombre del competidor, la publicidad comparativa reproduzca su logotipo y una imagen de la fachada de su establecimiento, siempre que tal publicidad cumpla los requisitos de licitud establecidos por el Derecho comunitario». |

| 45. | Ahora bien, dado que el objetivo de la mencionada disposición es únicamente prohibir la publicidad comparativa que «desacredite o denigre» las marcas u otros elementos del competidor, esa conclusión a la que llegó el Tribunal de Justicia sólo puede significar, objetivamente, que la reproducción, en un mensaje publicitario, además del nombre del competidor, de su logotipo y la imagen de la fachada de su establecimiento —es decir, de elementos que no son verosímilmente indispensables para identificar al competidor ya designado por el nombre— no lo desacredita ni denigra por sí misma. Sin embargo, ello no obsta a que, como observa O2, pueda deducirse eventualmente de otras disposiciones de ese mismo artículo 3 bis un requisito de indispensabilidad del uso de la marca o de otros signos distintivos ajenos en una comparación publicitaria. Además, no quisiera dejar de señalar la ambigüedad e imprecisión de la afirmación del Tribunal de Justicia que he reproducido en el punto 44 supra en la parte en que parece condicionar el respeto del artículo 3 bis, apartado 1, letra e), de la Directiva 84/450 al cumplimiento de todos los demás requisitos de licitud de la publicidad comparativa establecidos por el Derecho comunitario, que no se refieren sin embargo al descrédito que puede causar dicha publicidad o a su carácter denigrante, tenidos en cuenta por la mencionada disposición. |

| 46. | Para determinar si el artículo 3 bis de la Directiva 84/450 establece un requisito de indispensabilidad para el uso de la marca ajena en comparación publicitaria, recuérdese que dicho artículo realiza una armonización exhaustiva de los requisitos de licitud de esa comparación (véase el punto 30 supra), y obsérvese que ninguna de sus disposiciones impone expresamente un requisito de indispensabilidad para el uso de la marca o de otro signo distintivo ajeno. |

| 47. | Tampoco me parece que, como sostiene O2, pueda deducirse implícitamente el mencionado requisito del artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de dicha Directiva, disposición que prohíbe obtener indebidamente ventaja de la reputación de la marca u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores. |

| 48. | La referencia que hace O2 al décimo cuarto considerando de la Directiva 97/55 no sirve para fundamentar su interpretación de esa disposición. Como señala acertadamente la Comisión, parece que el legislador comunitario simplemente quiso poner de manifiesto en ese considerando que, como regla general, para efectuar una publicidad comparativa eficaz es inevitable referirse a una marca o al nombre comercial del competidor, sin establecer con ello un requisito de licitud de esa referencia. Por otra parte, los requisitos de licitud de ésta se mencionan en el siguiente considerando, el décimo quinto («siempre que se haga respetando las condiciones establecidas mediante la presente Directiva»), que, cuando menciona «una utilización tal de la marca», se refiere al uso de la marca para identificar los productos o servicios de algún competidor, y no a un uso de la marca que sea indispensable para el mismo fin. |

| 49. | El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de interpretar anteriormente el artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450. |

| 50. | En el asunto Toshiba Europe, el juez nacional pidió al Tribunal de Justicia, entre otras cosas, que determinara conforme a qué criterios debe considerarse que una publicidad comparativa obtiene indebidamente ventaja de la reputación del signo distintivo de un competidor, a efectos de dicha disposición. |

| 51. | El Abogado General Léger sugirió al Tribunal de Justicia una línea de razonamiento para identificar, en el marco del artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450, «el límite a partir del cual debe considerarse que un anunciante actúa de modo desleal». Partió de la premisa de que un comportamiento que sólo esté inspirado por el objetivo del anunciante de sacar ventaja de la reputación de su competidor para favorecer su propia actividad supera dicho límite; mientras que, por el contrario, no puede considerarse que exista un abuso de la reputación cuando el contenido de la publicidad comparativa pueda estar justificado por determinadas exigencias. ( [30](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0030) ) |

| 52. | A este último respecto, el Abogado General Léger dedujo de los considerandos décimo cuarto y décimo quinto de la Directiva 97/55 que «un competidor puede utilizar el derecho exclusivo de un operador económico sobre su marca o sobre otros signos distintivos, si la referencia así realizada está justificada por las exigencias de la publicidad comparativa» y que «el anunciante tiene derecho a usar esas referencias si la comparación de las cualidades y los defectos respectivos de los productos competidores es imposible o, más simplemente, es más difícil por la falta de identificación del competidor». En cuanto a los «criterios que permiten usar los signos distintivos del competidor», observó que, «puesto que las excepciones han de interpretarse de modo estricto, sólo deben admitirse, respecto a los derechos protegidos de los titulares, en la medida estrictamente necesaria para conseguir el objetivo de la Directiva, que consiste en hacer posible la comparación de las características objetivas de los productos». «En consecuencia» —continúa el Abogado General— «se saca ventaja indebidamente de la reputación de un competidor cuando la referencia realizada a este último, o la forma de referirse a él, no es necesaria para informar a los clientes sobre las cualidades respectivas de los productos comparados. Por el contrario, no puede hacerse ese reproche, cuando los elementos sobre los que versa la comparación no pueden describirse sin que el anunciante recurra a las referencias a su competidor, incluso aunque pueda sacar un cierto partido de ello». «Por tanto [consideró] que la licitud de una publicidad comparativa a los efectos del artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva debe apreciarse conforme al criterio de la necesidad». ( [31](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0031) ) |

| 53. | Sin embargo, en mi opinión, estas últimas consideraciones, que apoyan la tesis interpretativa defendida por O2, fueron desoídas por el Tribunal de Justicia en la sentencia Toshiba Europe. En realidad, el apartado 54 de esa sentencia, invocado por O2, no puede emplearse para fundamentar dicha tesis, dado que, si bien el Tribunal de Justicia afirmó en él que «no cabe considerar que un anunciante saque indebidamente ventaja de la reputación de los signos distintivos de un competidor suyo cuando la referencia a esos signos distintivos sea condición necesaria para que exista una competencia efectiva en el mercado de que se trate», nada indica que el Tribunal de Justicia también quisiera decir que, en cambio, cuando no sea una condición necesaria para una competencia efectiva en dicho mercado, una referencia a esos signos comportaría forzosamente que el anunciante obtuviera un aprovechamiento indebido de su reputación. En la sentencia Toshiba Europe el Tribunal de Justicia consideró más bien que el uso de los signos distintivos de un competidor únicamente permite al anunciante sacar «indebidamente ventaja de la reputación de [esos signos] cuando el hecho de mencionarlos tenga como efecto que el público al que la publicidad va dirigida asocie al fabricante con el cual se identifican los productos, con el proveedor que compite con él, con el resultado de que el público transfiriera la reputación de los productos del referido fabricante a los productos del competidor». ( [32](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0032) ) |

| 54. | Refiriéndose a las mencionadas afirmaciones contenidas en la sentencia Toshiba Europe, en sus conclusiones presentadas en el asunto Pippig Angenoptik, ( [33](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0033) ) el Abogado General Tizzano consideró que «la indicación de la marca de los productos de un competidor no es contraria a lo dispuesto en el artículo 3 bis, apartado 1, letra g), cuando dicha indicación esté justificada por la exigencia objetiva de identificar los productos del competidor y poner de relieve las cualidades de los anunciados (eventualmente mediante una comparación directa de los mismos) y no vaya dirigida exclusivamente, en consecuencia, a sacar ventaja de la reputación de la marca, del nombre comercial o de otro signo distintivo del competidor», «a menos que de las particularidades del caso de autos se deduzca que dicha indicación se efectúa de tal manera que crea una asociación en el público entre el autor de la publicidad y el competidor, transfiriendo la reputación de los productos del segundo a los del primero». |

| 55. | En la citada sentencia Pippig Angenoptik, el Tribunal de Justicia no adoptó ninguna posición sobre la interpretación del artículo 3 bis, apartado 1, letra g), pero volvió sobre el tema posteriormente en la también citada sentencia Siemens, de la cual se desprende que, para determinar si el uso de una marca o de otro signo distintivo de un competidor por parte de un anunciante en publicidad comparativa comporta una ventaja indebida obtenida de la reputación de esa marca o de ese signo, procede, por una parte, comprobar si ese uso puede tener como efecto crear, en el espíritu del público destinatario de la publicidad, una asociación entre el competidor y el mencionado anunciante, en el sentido de que dicho público podría trasladar la reputación de los productos del primero a los vendidos por el segundo y, ( [34](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0034) ) por otra, debe tenerse en cuenta la ventaja que supone para los consumidores la publicidad comparativa en cuestión. ( [35](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0035) ) |

| 56. | Si, como observa comúnmente la doctrina, la publicidad comparativa tiene más a menudo por objeto la comparación con un competidor mejor establecido y conlleva en sí misma cierto grado de enganche a la reputación de éste o de sus signos distintivos, la ventaja obtenida a través de ese enganche sólo sería indebida, según las sentencias Toshiba Europe y Siemens, cuando en el espíritu del público destinatario se produzca una asociación entre el anunciante y su competidor de tal manera que dicho público podría transferir la reputación de los productos del segundo a los del primero. Según las mencionadas sentencias, se trata de un efecto que debe determinarse en el caso concreto, determinación que evidentemente prescinde de consideraciones sobre la indispensabilidad de la referencia al signo distintivo del competidor. |

| 57. | El criterio de aplicación elegido por el Tribunal de Justicia en las sentencias citadas, basado en el examen de las impresiones suscitadas en el público en relación con los vínculos entre las empresas identificadas en la publicidad, es bastante favorable para el anunciante, ya que también permite que se haga referencia al signo distintivo ajeno cuando dicha referencia no responda en absoluto a una exigencia legítima de la operación publicitaria, si no se produce efectivamente en el espíritu del público esa asociación con transferencia de reputación evocada en las mencionadas sentencias. Personalmente, considero que —como parecía propugnar el Abogado General Léger en la premisa de su razonamiento reproducida en el punto 51 supra— un planteamiento que incorpore dicha exigencia puede ponderar de modo más equilibrado los intereses enfrentados del anunciante y de su competidor, ya que permite considerar prohibida la referencia al signo distintivo ajeno cuando la comparación publicitaria resulte ser únicamente un pretexto para explotar de modo adhesivo la notoriedad de ese signo, con independencia de que se produzca la citada asociación. |

| 58. | En cualquier caso, sin que, a efectos del presente procedimiento prejudicial, sea necesario enunciar de modo general los criterios que deben seguirse al aplicar el artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450, basta señalar que las sentencias Toshiba Europe y Siemens no aceptan, sino que más bien rechazan implícitamente el criterio de la indispensabilidad (o necesidad) en relación con el uso de una marca o de otro signo distintivo del competidor en comparación publicitaria. Por consiguiente, no cabe sostener, como hace O2, que cuando dicho uso no sea indispensable para identificar al competidor o sus productos o servicios, la publicidad comparativa puede ipso facto permitir al anunciante obtener una ventaja indebida de esa marca o de ese signo. Como observa la Comisión, la mencionada ventaja indebida debe en cambio determinarse caso por caso, no pudiendo presumirse por el hecho de que la referencia a esa marca o a ese signo en comparación publicitaria no sea indispensable. |

| 59. | Por otra parte, como observan acertadamente H3G y la Court of Appeal en la resolución de remisión, la exigencia de interpretar los requisitos de licitud que ha de satisfacer la publicidad comparativa en el sentido más favorable a ésta —constantemente destacada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia— entra en pugna con la existencia de un requisito de indispensabilidad de ese tipo. ( [36](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0036) ) |

| 60. | Naturalmente, las consideraciones que se acaban de exponer sobre el uso en publicidad comparativa de la marca de un competidor, también son válidas en relación con el uso en el mismo contexto de un signo no idéntico, pero similar a dicha marca. En mi opinión, la cuestión jurídica formulada al Tribunal de Justicia sobre la existencia, en virtud del artículo 3 bis de la Directiva 84/450, de un requisito de licitud de indispensabilidad del uso de un signo para identificar al competidor se plantea en los mismos términos tanto si se trata del uso de un signo idéntico o de un signo simplemente similar a la marca del competidor. |

| 61. | Añadiré además en un plano concreto que, no obstante, va mucho más allá de lo necesario para responder a la primera parte de la segunda cuestión prejudicial, ( [37](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0037) ) que parece difícil imaginar que H3G pueda haber obtenido una ventaja indebida del uso de las imágenes de burbujas similares a las marcas con burbujas de O2 en el anuncio controvertido, si se tiene presente que dicho anuncio identifica también explícitamente al competidor mediante las referencias a la marca O2 —uso cuya legitimidad ya no es cuestionada por O2—, y que, como se desprende de la resolución de remisión, en un contexto de telefonía móvil, los consumidores asocian las imágenes de burbujas a O2. Por consiguiente, si se produce un efecto de enganche mediante la referencia a la marca O2, y O2 no realiza ninguna imputación al respecto, no veo qué ventaja indebida para H3G puede derivarse del hecho de que también se usen en el anuncio controvertido signos similares a las marcas con burbujas de los que es titular la propia O2. |

| 62. | Dado que considero que el artículo 3 bis de la Directiva 84/450 no prohíbe el uso de la marca, o de un signo similar a la marca, de un competidor en publicidad comparativa sólo porque no sea indispensable para identificar al competidor o sus productos o servicios, no es preciso examinar las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, que presuponen una solución opuesta a la que acabo de indicar. |

| 63. | Además, obsérvese que, dado que O2 insistió particularmente, sobre todo en la vista, en el hecho de que el anuncio controvertido presentaba una imagen alterada de sus marcas con burbujas, causando con ello perjuicio al carácter distintivo y a la reputación de esas marcas, sólo puede considerarse que la alteración invocada convierta en ilegal ese anuncio en caso de que se oponga a uno de los requisitos contemplados en el artículo 3 bis de la Directiva 84/450. |

| 64. | Entre éstos figuran requisitos dirigidos a proteger la reputación de la marca, como el del apartado 1, letra e), que prohíbe desacreditar o denigrar las marcas, y el que se acaba de examinar, del apartado 1, letra g), que prohíbe sacar indebidamente ventaja de la reputación de la marca. En particular, si la alteración de las marcas con burbujas en el anuncio controvertido presentara de manera negativa esas marcas o la imagen de su titular, O2 podría quejarse invocando la norma nacional de adaptación del artículo 3 bis, apartado 1, letra e), de la Directiva 84/450. |

| 65. | En cambio, entre los requisitos del mencionado artículo 3 bis no figura la exigencia —de diferente naturaleza— de proteger el carácter distintivo de la marca. Esta exigencia, que aparece contemplada en su doble aspecto de prohibición de causar perjuicio a dicho carácter y de obtener un aprovechamiento indebido de éste tanto en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 como en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, ( [38](#t-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0038) ) en su versión modificada, en relación con las marcas notorias, no se recogió sin embargo en el artículo 3 bis de la Directiva 84/450 —a diferencia del requisito de proteger la reputación de la marca, también protegida por las mencionadas disposiciones, siempre en relación con las marcas notorias— el cual, como se ha expuesto (véase el punto 59 supra), ha de ser objeto de una interpretación restrictiva. Ahora bien, en este caso no puede tratarse más que de una elección deliberada del legislador comunitario, que estimó evidentemente que debía privilegiar el interés en una publicidad comparativa eficaz que haga las veces de instrumento de información de los consumidores y como estímulo a la competencia entre los proveedores de bienes y servicios (véase, en particular, el segundo «considerando» de la Directiva 97/55) frente al interés en que se proteja el carácter distintivo de las marcas. |

| 66. | A la luz de las consideraciones expuestas, sugiero al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión prejudicial del siguiente modo:  «El artículo 3 bis de la Directiva 84/450 no debe interpretarse en el sentido de que sólo permite el uso en publicidad comparativa de un signo idéntico o similar a la marca registrada de un competidor cuando dicho uso sea indispensable para identificar al competidor o sus productos o servicios». |

Conclusión

| 67. | En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Court of Appeal (England & Wales) en los siguientes términos:   | «1) | El uso de un signo idéntico o similar a la marca registrada de un competidor en un anuncio que compara las características de los productos o servicios comercializados con esa marca por dicho competidor con las características de los productos o servicios comercializados por el anunciante está regulado exhaustivamente en el artículo 3 bis de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997, y no está sujeto a la aplicación del artículo 5, apartado 1, letras a) o b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. |  | 2) | El artículo 3 bis de la Directiva 84/450 no debe interpretarse en el sentido de que sólo permite el uso en publicidad comparativa de un signo idéntico o similar a la marca registrada de un competidor cuando dicho uso sea indispensable para identificar al competidor o sus productos o servicios». | |

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(
[1](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0001)
) Lengua original: italiano.

(
[2](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0002)
) [DO 1989, L 40, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1989:040:TOC).

(
[3](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0003)
) [DO L 250, p. 17](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1984:250:TOC); EE 15/05, p. 55.

(
[4](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0004)
) [DO L 290, p. 18](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1997:290:TOC).

(
[5](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0005)
) La Directiva 84/450 fue modificada ulteriormente por la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») ([DO L 149, p. 22](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2005:149:TOC)). Algunas de las modificaciones realizadas por la Directiva 2005/29 se refieren a disposiciones de la Directiva 84/450 sobre la publicidad comparativa, entre ellas el artículo 3 bis. Sin embargo, la Directiva 2005/29 es posterior a los hechos enjuiciados, por lo que en las presentes conclusiones emplearé el texto de la Directiva 84/450 en su versión modificada por la Directiva 97/55 y no el resultante de las modificaciones adicionales introducidas por la Directiva 2005/29. Además, la Directiva 84/450 ha sido derogada y sustituida recientemente, a partir del 12 de diciembre de 2007, por la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa ([DO L 376, p. 21](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2006:376:TOC)), que, no obstante no es más que una versión codificada —en aras de la claridad y de la racionalización— de las disposiciones vigentes de la Directiva 84/450.

(
[6](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0006)
) Véanse la resolución de remisión, apartado 3; las observaciones de O2, p. 14, nota 4, y las observaciones escritas de H3G, apartados 5 y 6.

(
[7](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0007)
) Véase la resolución de remisión, apartado 11.

(
[8](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0008)
) Véanse, referidas especialmente a la Directiva 89/104, las sentencias de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied ([C-355/96, Rec. p. I-4799](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61996C?0355&locale=ES)), apartado 36, y de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux ([C-408/01, Rec. p. I-12537](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62001C?0408&locale=ES)), apartado 21.

(
[9](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0009)
) Hago caso omiso, en el examen de la primera cuestión prejudicial, del hecho de que, no obstante, la referencia al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 no resulta pertinente en el presente asunto, dado que en él sólo se examina el uso de signos (las imágenes de burbujas) no idénticos, sino similares a las marcas de O2, en el anuncio controvertido.

(
[10](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0010)
) Sentencia de 23 de febrero de 1999 ([C-63/97, Rec. p. I-905](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61997C?0063&locale=ES)).

(
[11](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0011)
) Sentencia BMW, antes citada, apartado 38. Se trataba del servicio de venta de automóviles BMW usados y del servicio de reparación y mantenimiento de automóviles de esa marca.

(
[12](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0012)
) Sentencia de 14 de mayo de 2002 ([C-2/00, Rec. p. I-4187](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62000C?0002&locale=ES)), apartado 17.

(
[13](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0013)
) En el caso de autos las partes concordaban en que el tercero sólo había utilizado las denominaciones protegidas por la marca ajena para describir la calidad y, más concretamente, el tipo de tallado de las piedras preciosas ofrecidas en venta (véase la sentencia Hölterhoff, antes citada, apartado 10).

(
[14](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0014)
) Sentencia de 12 de noviembre de 2002 ([C-206/01, Rec. p. I-10273](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62001C?0206&locale=ES)).

(
[15](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0015)
) Ibidem, apartado 51. Véanse también, en el mismo sentido, las sentencias de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch ([C-245/02, Rec. p. I-10989](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62002C?0245&locale=ES)), apartado 59; de 25 de enero de 2007, Adam Opel ([C-48/05, Rec. p. I-1017](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62005C?0048&locale=ES)), apartado 21, y de 11 de septiembre de 2007, Céline ([C-17/06, Rec. p. I-7041](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62006C?0017&locale=ES)), apartados 16 y 26.

(
[16](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0016)
) Sentencia Arsenal Football Club, antes citada, apartados 54 a 56 y 60.

(
[17](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0017)
) Antes citada, apartados 27 y 28 (la cursiva es mía).

(
[18](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0018)
) Véase el artículo 1 de la Directiva 84/450, a tenor del cual, ésta «tendrá por objeto proteger a los consumidores y a las personas que ejercen una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal, así como los intereses del público en general contra la publicidad engañosa y sus consecuencias desleales y establecer las condiciones en las que estará permitida la publicidad comparativa» (la cursiva es mía).

(
[19](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0019)
) Sentencia de 8 de abril de 2003, Pippig Augenoptik ([C-44/01, Rec. p. I-3095](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62001C?0044&locale=ES)), apartado 38; véase también el apartado 43.

(
[20](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0020)
) Ibidem, apartado 44.

(
[21](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0021)
) El carácter acumulativo de dichas condiciones aparece subrayado en el décimo primer considerando de la Directiva 97/55 («las condiciones aplicables a la publicidad comparativa deben ser acumulativas y cumplidas en su totalidad») y fue recordado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Pippig Angenoptik, antes citada, apartado 54.

(
[22](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0022)
) Ibidem, apartado 47.

(
[23](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0023)
) Ibidem, apartado 49. Véanse también las conclusiones del Abogado General Tizzano de 12 de septiembre de 2002, presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia Pippig Angenoptik, antes citada (punto 27).

(
[24](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0024)
) En este sentido se expresó, esencialmente, el Abogado General Jacobs en sus conclusiones de 20 de septiembre de 2001 presentadas en el asunto decidido mediante la sentencia Hölterhoff, antes citada (puntos 74 a 77).

(
[25](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0025)
) Véase el apartado 52 de sus observaciones escritas.

(
[26](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0026)
) Véase el punto 11 supra.

(
[27](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0027)
) Invocando naturalmente las disposiciones nacionales que adaptan el Derecho interno a dicho artículo 3 bis.

(
[28](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0028)
) Sentencia de 25 de octubre de 2001 ([C-112/99, Rec. p. I-7945](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61999C?0112&locale=ES)).

(
[29](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0029)
) Sentencia de 23 de febrero de 2006 ([C-59/05, Rec. p. I-2147](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62005C?0059&locale=ES)).

(
[30](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0030)
) Conclusiones de 8 de febrero de 2001, presentadas en el asunto resuelto mediante la sentencia Toshiba Europe, antes citada (puntos 79 y 80).

(
[31](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0031)
) Ibidem, puntos 82, 84, 85 y 87. En el punto 86, el Abogado General Léger señalaba además, como ha hecho O2 en el presente asunto, que el criterio de necesidad también se recoge en el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104.

(
[32](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0032)
) Sentencia Toshiba Europe, antes citada, apartado 60 (véase también el apartado 57). La cursiva es mía.

(
[33](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0033)
) Antes citadas, punto 32.

(
[34](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0034)
) Sentencia Siemens, antes citada, apartados 18 a 20.

(
[35](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0035)
) Ibidem, apartados 22 a 24.

(
[36](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0036)
) Sentencias Toshiba Europe, antes citada, apartado 37; Pippig Augenoptik, antes citada, apartado 42; de 19 de septiembre de 2006, Lidl Belgium ([C-356/04, Rec. p. I-8501](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62004C?0356&locale=ES)), apartado 22, y de 19 de abril de 2007, De Landtsheer Emmanuel ([C-381/05, Rec. p. I-3115](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62005C?0381&locale=ES)), apartados 35 y 63.

(
[37](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0037)
) Evidentemente, corresponde al órgano jurisdiccional remitente, en su caso, determinar si el uso en el anuncio controvertido de las imágenes de burbujas permite a H3G sacar indebidamente beneficio de la notoriedad de las marcas con burbujas de O2 (véase, por analogía, la sentencia Adam Opel, antes citada, apartado 36).

(
[38](#c-ECRCJ2008ESA.0600423501-E0038)
) [DO 1994, L 11, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1994:011:TOC).

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