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Language: es
Format: md

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# 61987J0035

**SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 30 DE JUNIO DE 1988. - THETFORD CORPORATION Y OTROS CONTRA FIAMMA SPA Y OTROS. - PETICION DE DECISION PREJUDICIAL PLANTEADA POR LA COURT OF APPEAL DE LONDRES. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL - PATENTES - LIBRE CIRCULACION DE PRODUCTOS IMPORTADOS. - ASUNTO 35/87.** 
  
*Recopilación de Jurisprudencia 1988 página 03585*

  

[Índice](#SM)  
[Partes](#I1)  
[Motivación de la sentencia](#MO)  
[Decisión sobre las costas](#CO)  
[Parte dispositiva](#DI)

## Palabras clave

  
*++++

Libre circulación de mercancías - Propiedad industrial y comercial - Derecho de patente - Legislación nacional por la que se reconoce el principio de novedad relativa de una invención - Compatibilidad con el artículo 36 del Tratado - Adopción de medidas cautelares por las que se prohíbe la importación de un producto fabricado con violación del derecho de patente - Medida justificada

(Tratado CEE, arts. 30 y 36)*

## Índice

  
*En el estado actual del Derecho comunitario, caracterizado por no existir una armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de patentes, y, a falta de convenios internacionales en

vigor que se opongan a ello, el artículo 36 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que no es contrario a la aplicación de la legislación de un Estado miembro por la que se reconoce de la novedad relativa y por la que se prevé que no se puede declarar nula una patente concedida a una invención, por el mero hecho de que dicha invención figure en una descripción de patente registrada hace más de cincuenta años. Cuando el Derecho nacional prevé con carácter general la adopción de medidas cautelares como forma de evitar cualquier violación de un derecho de la propiedad industrial o comercial, dichas medidas están justificadas conforme al artículo 36, siempre que tengan por objeto preservar la propia esencia del derecho de patente.*

## Partes

  
*En el asunto 35/87,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por la Court of Appeal de Londres, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Thetford Corporation y otro

y

Fiamma SpA y otros

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 36 del Tratado CEE,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. Mackenzie Stuart, Presidente; G. Bosco, O. Due y J. C. Moitinho de Almeida, Presidentes de Sala; T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O' Higgins y F. Schockweiler, Jueces,

Abogado General: Sr. J. Mischo

Secretaria: Sra. B. Pastor, administradora

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Thetford Corporation y otro, parte demandante en el proceso principal, en la fase escrita, por los Sres. Clifford Chance Solicitors de Londres, y, en la fase oral, por el Sr. Burkill, Barrister,

- en nombre de Fiamma SpA y otros, parte demandada en el proceso principal, en la fase escrita por los Sres. Evershed y Tomkinson, Solicitors de Birmingham, y, en la fase oral, por el Sr. Hicks, Barrister,

- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. S. J. Hay, Agente, y el Sr. N. Pumfrey, Barrister,

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. E. L. White, miembro de su Servicio Jurídico,

habiendo considerado el informe para la vista y celebrada ésta el 1 de marzo de 1988,

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 28 de abril de 1988,

dicta la siguiente

Sentencia*

## Motivación de la sentencia

  
*1 Mediante resolución registrada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de febrero de 1987, la Court of Appeal de Londres planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 36 del Tratado CEE, con el fin de apreciar la compatibilidad de determinadas disposiciones de la legislación nacional en materia de patentes, y, especialmente, del principio denominado de "novedad relativa", con las normas sobre libre circulación de mercancías.

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre las empresas Thetford Corporation y Thetford (Aqua) Products Limited (en lo sucesivo, "Thetford"), titulares de varias patentes británicas relativas a inodoros portátiles, por una parte, y Fiamma SpA, fabricante de este tipo de productos en Italia, y Fiamma UK (en lo sucesivo, "Fiamma"), importador de estos productos en el Reino Unido, por otra.

3 De la resolución de remisión se desprende que Thetford demandó a Fiamma por violación de dos patentes británicas que le habían sido concedidas conforme a la Patents Act de 1949, y que llevan los números 1 226 235 (en lo sucesivo, "patente 235") y 1 530 155. Estos productos, objeto de la violación alegada, son fabricados en Italia y vendidos en el Reino Unido. Fiamma no posee licencia alguna de Thetford, ni en el Reino Unido, ni en Italia, ni en otro Estado.

4 Fiamma, tras negar tal violación del derecho de patente, alegó ante la Patent Court, por una parte, que la patente de Thetford es nula por carecer de novedad y de actividad inventiva y, por otra parte, que, aún cuando la patente fuera válida, los artículos 30 y 36 del Tratado CEE limitan las reparaciones que los órganos jurisdiccionales del Reino Unido deberían conceder al titular de la patente.

5 Tras haber estimado la Patent Court la demanda de Thetford, Fiamma apeló ante la Court of Appeal. Este órgano jurisdiccional declaró que, considerando la inexistencia de jurisprudencia adecuada del Tribunal de Justicia respecto a los puntos expresados por las demandadas, las alegaciones de éstas parecen ser una argumentación defendible. Así pues, decidió someter al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:

"1) Una patente vigente, que se concedió en el Reino Unido conforme a las disposiciones de la Patents Act de 1949 para una invención que, si no fuera por lo expresado en el artículo 50 de dicha Ley, habría sido anticipada (carencia de novedad) por una descripción de las previstas en los apartados a) y b) del artículo 50 de dicha ley, ¿constituye una propiedad industrial o comercial que pueda ser protegida al amparo del artículo 36 del Tratado de Roma?

2) En el supuesto de que una patente de estas características se pueda beneficiar de dicha protección ¿es la condena al pago de las regalías que sean razonables (u otra compensación monetaria), y no la adopción de medidas cautelares, la única reparación posible al amparo del artículo, tal como sostienen en este asunto las demandadas Fiamma?"

6 Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, de la normativa nacional aplicable y de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en el medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

Sobre la primera cuestión

7 La primera cuestión de la Court of Appeal se refiere a si la excepción a los artículos 30 y 34 del Tratado CEE que figura en la primera frase del artículo 36 se aplica, necesariamente, a todas las patentes concedidas en virtud de una legislación nacional, o si, por el contrario, dicha excepción no rige respecto a patentes concedidas en virtud del principio de novedad relativa.

8 El principio de novedad relativa, tal como, en su día, se adoptó por la legislación del Reino Unido, resulta del artículo 50(1) de la Patents Act de 1949, que preveía lo siguiente:

"No se considerará que una invención reinvidicada en una descripción completa ha sido anticipada únicamente por la circunstancia de que la invención hubiera sido publicada en el Reino Unido

a) en una descripción registrada en base a una solicitud realizada en el Reino Unido y que date de una fecha de antigueedad superior en 50 años a la de la fecha de registro de dicha descripción;

b) en una descripción de la invención efectuada a efectos de una solicitud de protección realizada en un país diferente del Reino Unido al menos 50 años antes de aquella fecha.

c) ((...))"

Así pues, conforme a la Ley de 1949 una acción de nulidad de una patente no podía fundarse en una descripción, británica o no, de antigueedad superior a 50 años.

9 De forma preliminar, es preciso observar que, tal como las partes han reconocido en la fase oral, la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional gira sobre el principio de la novedad relativa, ya que la Patents Act de 1949 no recogía la posibilidad de declarar nula una patente por el mero hecho de que se hubiera divulgado con anterioridad fuera de un período fijado por la Ley.

10 A este respecto, debe señalarse que, como consecuencia de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías, en particular del artículo 30, están prohibidas entre los Estados miembros las medidas restrictivas de la importación y todas las medidas de efecto equivalente. No obstante, conforme al artículo 36, estas disposiciones no excluyen las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial. Tales prohibiciones o restricciones no deben constituir, sin embargo, ni un medio de discriminación arbitraria, ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

11 La demandada en el proceso principal sostiene que la excepción prevista en el artículo 36 sólo puede aplicarse si un derecho de patente concedido conforme a una legislación nacional cumple determinados requisitos fundamentales. En particular, alega que no se puede considerar que esté cubierta por el concepto de "protección de la propiedad industrial o comercial" una patente concedida careciendo de novedad o de actividad inventiva.

12 A este respecto, debe observarse que, tal como el Tribunal de Justicia resolvió en su sentencia de 14 de septiembre de 1982 (Keurkoop, 144/81, Rec. 1982, p. 2853), relativa a la protección de dibujos y modelos "en el estado actual del Derecho comunitario y a falta de unificación en el marco de la Comunidad o de aproximación de las legislaciones, corresponde a la norma nacional fijar los requisitos y las modalidades de la protección" (traducción provisional).

13 La demandada en el proceso principal ha alegado, no obstante, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de dibujos y modelos no se puede trasplantar al ámbito de las patentes, habida cuenta del mayor grado de armonización de las legislaciones nacionales que en este último sector ya se ha alcanzado, y de la existencia de convenios internacionales que reconocen el principio de novedad absoluta.

14 No se puede aceptar este argumento. En efecto, por una parte, hasta el presente no se ha efectuado en virtud de actos de Derecho comunitario armonización alguna de las legislaciones nacionales de los Estados miembros en materia de patentes. Por otra parte, ninguno de los convenios internacionales en materia de patentes apoya, en este caso, la tesis expuesta por la demandada en el proceso principal. La entrada en vigor del Convenio de Munich de 1973 sobre la patente europea, que consagra el principio de la novedad absoluta, no ha afectado a la existencia de legislaciones nacionales en materia de concesión de patentes. El apartado 2 del artículo 2 de este convenio precisa expresamente que, "en cada uno de los Estados contratantes para el que se conceda, la patente europea tiene los mismos efectos y está sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en este Estado" (traducción no oficial). Respecto al Convenio de Estrasburgo de 1963 sobre unificación de algunos elementos del Derecho de patentes de invención, debe notarse que este convenio, que entró en vigor con posterioridad a la concesión de la patente de que se trata, no se puede utilizar como un elemento determinado para la interpretación del Derecho comunitario. La única norma cuyas disposiciones podrían apoyar el punto de vista de la demandada en el proceso principal respecto al reconocimiento en el ordenamiento comunitario del principio de la novedad absoluta, es decir, el convenio de Luxemburgo de 1975 sobre la patente comunitaria, que tiene vínculos estrechos con el citado Convenio de Munich, no ha entrado en vigor.

15 De ello se deduce que, tal como el Tribunal de Justicia declaró en su sentencia de 29 de febrero de 1968 (Parke Davis, 24/67, Rec. 1968, p. 82), puesto que actualmente la existencia del derecho de patente desprende sólo de la legislación interna, la legislación de un Estado miembro en materia de patentes, como es éste el caso, se incluye, en principio, en las excepciones al artículo 30 que el artículo 36 recoge.

16 A continuación, es preciso examinar si la aplicación de dicho principio no puede constituir un medio de discriminación arbitraria o una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros, en el sentido de la segunda frase del artículo 36.

17 Por lo que a la primera posibilidad se refiere, es decir, que se trate de un medio de discriminación arbitraria, basta para descartar este argumento, con recordar que, en el transcurso de los debates, el Agente del Gobierno británico expuso -sin que las demás partes le contradijeran- que la aplicación del artículo 50(1) de la Patents Act de 1949 no da lugar a discriminación alguna. En efecto, por una parte, conforme a esta norma se prescinde de aquellas descripciones de una invención registradas tanto en el Reino Unido como en otro Estado; por otra parte, no existe ninguna discriminación en función de la nacionalidad de los solicitantes de las patentes, de forma que los nacionales extranjeros que solicitaban una patente en el Reino Unido gozaban de los mismos derechos que los nacionales británicos.

18 Asimismo, es preciso examinar si la aplicación de dicho principio no puede dar lugar a una discriminación encubierta del comercio entre los Estados miembros.

19 A este respecto, la justificación de la regla de la novedad relativa, tal como se desprende de las actuaciones, revela que el objetivo perseguido por el legislador británico al introducir en 1902 la regla de los "cincuenta años", era favorecer la actividad creadora de los inventores en interés de la industria. Con este fin, tal regla tenía el objetivo de permitir la recompensa consistente en la concesión de una patente, incluso en los casos de "redescubrimiento" de una invención "antigua". En tales casos, la legislación británica pretendía que la existencia de una antigua descripción de patente que nunca se utilizó o publicó pudiera constituir un motivo de revocación de una patente concedida válidamente.

20 Por todo ello, no se puede estimar que una regla como la de los "cincuenta años" constituya una restricción encuebierta del comercio entre los Estados miembros.

21 A la vista de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional que, en el estado actual del Derecho comunitario, el artículo 36 debe interpretarse en el sentido de que no prohíbe que se aplique la legislación de un Estado miembro en materia de patentes por la que se prevé que no se puede declarar nula una patente concedida para una invención por el mero hecho de que dicha invención figure en una descripción de patente registrada con más de cincuenta años de anterioridad.

Sobre la segunda cuestión

22 Mediante esta cuestión se pretende saber, fundamentalmente, si el Juez nacional es libre de elegir entre las diferentes formas de reparación que su Derecho ofrece en caso de violación de un derecho de patente, o bien, si la única reparación que el artículo 36 autoriza es una decisión por la que se ordene el pago de las regalías razonables (o de otra reparación pecunaria), pero no la adopción de medidas cautelares por las que se prohíba importar de otro Estado miembro el producto fabricado con violación de la patente.

23 Fiamma alega a este respecto que el principio de "proporcionalidad", tal como lo ha definido el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia, y especialmente, en su sentencia de 20 de mayo de 1976 (De Peijper, 104/75, Rec. 1976, p. 613), debería ser de aplicación también en el sector de la propiedad industrial y comercial. En particular, habida cuenta de la especificidad de este caso en concreto, en que la protección otorgada por el artículo 36 afecta a una patente que se obtuvo en virtud de la regla de la novedad relativa, el objeto específico de dicha patente estaría suficientemente protegido mediante el reconocimiento al titular de la patente del derecho a obtener una recompensa por poner en circulación el producto patentado, sin llegar al reconocerle el derecho a obtener medidas cautelares.

24 En relación con esto debe observarse que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (últimamente, sentencia de 9 de julio de 1985, Pharmon, 19/84, Rec. 1985, p. 2281), el derecho del titular de la patente a oponerse a la importación y a la comercialización de los productos fabricados en el marco de una licencia obligatoria es inherente al Derecho de patentes. Esto es así, con mayor motivo, en un caso como el que nos ocupa, en que el titular de la patente no ha concedido licencia alguna en el país de fabricación.

25 Por todo ello, procede responder a la segunda cuestión en el sentido de que cuando el Derecho nacional prevé con carácter general la adopción de medidas cautelares como forma de evitar cualquier violación de un derecho de la propiedad industrial o comercial, dichas medidas están justificadas conforme al artículo 36.*

## Decisión sobre las costas

  
*Costas

26 Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.*

## Parte dispositiva

  
*En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Court of Appeal de Londres, declara:

1) En el estado actual del Derecho comunitario, no es contraria al artículo 36 la aplicación de la legislación de un Estado miembro en materia de patentes que prevé que no se pueda declarar nula una patente concedida a una invención, por el mero hecho de que dicha invención figure en una descripción de patente registrada hace más de cincuenta años.

2) Cuando el Derecho nacional prevé con carácter general la adopción de medidas cautelares como forma de evitar cualquier violación de un derecho de la propiedad industrial o comercial, dichas medidas están justificadas conforme al artículo 36.*

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