Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. ELEANOR SHARPSTON

presentadas el 13 de julio de 2006 1([1](#Footnote1))

**Asunto C‑316/05**

**Nokia Corp.**

**contra**

**Joacim Wärdell**

  
  
  
  

1.     La presente petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta Domstolen (Tribunal Supremo) de Suecia se refiere a la
interpretación del artículo 98, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 ([2](#Footnote2)) (en lo sucesivo, «Reglamento»).

**El Reglamento**

2.     El artículo 1 del Reglamento dispone:

«1.   Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas en el presente
Reglamento se denominarán marcas comunitarias.

2.     La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos
en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de
nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad.»

3.     El artículo 9 del Reglamento dispone, por cuanto aquí interesa:

«1.   La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular [estará] habilitado para prohibir a cualquier
tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a)      de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca
esté registrada […]

[…]

2.     Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse en particular:

a)      poner el signo en los productos […]»

4.     El artículo 91, apartado 1, del Reglamento exige a los Estados miembros que designen en sus territorios un número limitado
de «tribunales de marcas comunitarias» de primera y de segunda instancia. El artículo 92 dispone que dichos tribunales de
marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva para cualquier acción por violación de una marca comunitaria.

5.     El artículo 98, apartado 1, del Reglamento dispone:

«No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha
violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación,
o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento
de esta prohibición.»

**El Acuerdo ADPIC**

6.     El artículo 41, apartado 1, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC») ([3](#Footnote3)) dispone:

«Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos
de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier
acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos
ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. […]»

7.     El artículo 44, apartado 1, del Acuerdo ADPIC dispone:

«Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción, entre otras cosas para
impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales
de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la obligación de conceder
esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener
motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual.»

8.     El artículo 61 del Acuerdo ADPIC dispone:

«Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de
fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán
la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel
de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará
también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios
utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones
penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala
comercial.»

9.     De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, cuando han de aplicar sus normas nacionales para ordenar medidas
con objeto de proteger los derechos comprendidos en un ámbito en el que es aplicable el Acuerdo ADPIC y en el que la Comunidad
ya ha legislado, como es el caso de las marcas, los órganos jurisdiccionales nacionales, en virtud del Derecho comunitario,
están obligados a aplicarlas, en la medida de lo posible, a la luz del tenor y de la finalidad de las disposiciones pertinentes
del Acuerdo ADPIC. ([4](#Footnote4))

**Derecho nacional pertinente**

10.   El artículo 37 de la Ley de marcas sueca ([5](#Footnote5)) dispone que la violación de un derecho de marca mediando dolo o negligencia grave es sancionable con multa o pena privativa
de libertad.

11.   El artículo 37 a de dicha Ley prevé que el órgano jurisdiccional podrá, a petición del titular de la marca, prohibir al infractor,
bajo pena de multa, que prosiga la violación.

**Procedimiento principal y cuestiones planteadas**

12.   Nokia Corporation (en lo sucesivo, «Nokia») demandó al Sr. Wärdell ante el Stockholms tingsrätt (tribunal de distrito de Estocolmo)
alegando la violación de su marca comunitaria NOKIA. Nokia afirmó que el Sr. Wärdell había importado en Suecia adhesivos para
teléfonos móviles en los que figuraba la marca NOKIA. ([6](#Footnote6))

13.   El Stockholms tingsrätt declaró que el Sr. Wärdell había organizado la importación de los adhesivos a Suecia y que sus actividades
con dichos adhesivos constituían una violación del derecho de marca en sentido objetivo. Ese órgano jurisdiccional consideró
que existía un riesgo de que el Sr. Wärdell pudiera infringir de nuevo el derecho de marca. Por tanto, prohibió que continuase
la infracción bajo pena de multa.

14.   El Sr. Wärdell recurrió dicha sentencia ante el Svea hovrätt (Tribunal de Apelación de Svea). Alegó, entre otras cosas, que
no existía ningún motivo para temer que pudiera repetirse la infracción porque el uso de la marca Nokia no se había producido
por dolo ni por negligencia.

15.   El Svea hovrätt confirmó las conclusiones del Tingsrätten de que el Sr. Wärdell había violado objetivamente el derecho de
marca y de que existía cierto riesgo de que pudiera hacerlo de nuevo. No obstante, dado que el Sr. Wärdell no había cometido
previamente ninguna infracción del derecho de marca y sólo se le podía imputar negligencia, no existía, según el Svea hovrätt,
ningún motivo para calificar la importación de los adhesivos como un elemento de una infracción continuada de marca. El hecho
de no poderse excluir totalmente que el Sr. Wärdell pudiera cometer en el futuro nuevas infracciones de los derechos de marca
de Nokia no podía justificar por sí solo una prohibición bajo pena de multa. En consecuencia, el Svea hovrätt modificó la
sentencia del Stockholms tingsrätt y desestimó la demanda de Nokia.

16.   Nokia interpuso recurso ante el órgano jurisdiccional remitente. Alegó que el mero hecho de que el Sr. Wärdell infringiese
objetivamente la marca es suficiente para dictar la prohibición solicitada y sostiene que existe, en cualquier caso, un riesgo
de que el Sr. Wärdell cometa una nueva infracción.

17.   El órgano jurisdiccional remitente considera que la controversia entre las partes gira en torno a si el artículo 98 del Reglamento
contiene la obligación, que va más allá del artículo 37 a de la Ley de marcas, de dictar una prohibición y acompañarla de
una sanción. En consecuencia, ha planteado las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      El elemento “razones especiales” previsto en el artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo,
de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, ¿debe interpretarse en el sentido de que un tribunal que compruebe
que el demandado ha violado una marca comunitaria puede, con independencia de las demás circunstancias, no dictar una resolución
por la que se le prohíba seguir vulnerando el derecho de marca, cuando dicho tribunal estime que el riesgo de infracción continuada
no es evidente o sólo tiene, por algún otro motivo, un carácter limitado?

2)      El elemento “razones especiales” previsto en el artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento sobre la marca comunitaria,
¿debe interpretarse en el sentido de que un tribunal que compruebe que el demandado ha violado una marca comunitaria puede,
aunque no concurra un motivo para no adoptar la resolución prohibitoria a que se refiere la primera cuestión, no dictar tal
resolución prohibitoria por considerar que está claro que, con arreglo al Derecho nacional, la infracción continuada está
comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida por ley, y además puede imponerse una sanción penal
al demandado en caso de que se produzca una infracción continuada con dolo o negligencia grave?

3)      Si se responde de modo negativo a la segunda cuestión, ¿deben adoptarse en tal caso medidas especiales, como por ejemplo unir
a la prohibición la amenaza de multa, para garantizar que se cumpla la prohibición, aunque esté claro que la infracción continuada
está comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida por ley, y además puede imponerse una sanción
penal al demandado en caso de que se produzca una infracción continuada con dolo o negligencia grave?

4)      Si se responde de modo afirmativo a la tercera cuestión, ¿esto también es aplicable cuando se considere que, si se tratara
de una infracción similar de un derecho de marca nacional, no se cumplen los requisitos para adoptar tal medida especial?»

18.   Han presentado observaciones escritas Nokia, el Sr. Wärdell, el Gobierno francés y la Comisión. No se solicitó la celebración
de una vista, por lo que ésta no tuvo lugar.

**Primera cuestión prejudicial**

19.   Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el requisito relativo a las razones especiales,
previsto en el artículo 98, apartado 1, del Reglamento significa que un tribunal que compruebe que el demandado ha violado
una marca comunitaria puede, con independencia de las demás circunstancias, abstenerse de dictar una resolución por la que
se le prohíba seguir vulnerando el derecho de marca, cuando dicho tribunal estime que el riesgo de nuevas infracciones no
es evidente o es, por algún motivo, limitado.

20.   Nokia, el Gobierno francés y la Comisión consideran que la cuestión debe responderse negativamente. Estoy de acuerdo con ellos.

21.   El Sr. Wärdell opina lo contrario. Alega que tanto el tenor literal como la sistemática del Reglamento respaldan una respuesta
afirmativa a la primera cuestión. Añade que el objetivo del Reglamento es promover la libre circulación de mercancías. En
consecuencia, las transacciones comerciales no deben restringirse innecesariamente.

22.   A mi entender, el tenor literal y la sistemática del Reglamento respaldan, en cambio, una respuesta negativa.

23.   En primer lugar, el artículo 98, apartado 1, del Reglamento está redactado en términos imperativos. Dispone que cuando el
demandado *ha violado*  una marca comunitaria, el tribunal *dictará*  una providencia de prohibición. Dicha formulación refleja el derecho fundamental del titular de una marca de prohibir la infracción,
consagrado en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento. Si un tribunal comprueba que el demandado ha violado una marca comunitaria,
debe, por tanto, como norma general, prohibir que la infracción continúe. De ello se desprende que sólo como excepción a dicha
norma general un tribunal puede, cuando existen «razones especiales», no dictar una resolución prohibitoria. El concepto de
«razones especiales» debe interpretarse, pues, en sentido estricto.

24.   En segundo lugar, la exposición de motivos del Reglamento dispone que «es indispensable que las resoluciones sobre validez
y violación de marcas comunitarias produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Comunidad, único medio de evitar resoluciones
contradictorias de los tribunales y de la Oficina y perjuicios al carácter unitario de las marcas comunitarias». ([7](#Footnote7)) Al igual que Nokia, el Gobierno francés y la Comisión alegan que una interpretación uniforme del artículo 98, apartado 1,
es el único modo de conseguir tales objetivos. Una apreciación del riesgo de que la infracción continúe, como ha sugerido
el Högsta domstolen, dará lugar necesariamente a resultados diferentes en distintos Estados miembros. Puesto que es un principio
fundamental que una marca comunitaria debe gozar de la misma protección en toda la Comunidad, la mera apreciación del riesgo
no puede constituir nunca una «razón especial» que faculte a un tribunal nacional para no ordenar la prohibición. Además,
existen obvias dificultades prácticas para probar el riesgo de actos futuros. Si la probabilidad de una nueva infracción fuera
una condición suspensiva para ordenar la prohibición, ello colocaría a los titulares de marcas en una situación de desventaja
y riesgo que menoscabaría su derecho exclusivo sobre su marca comunitaria.

25.   Es posible que, en supuestos excepcionales, la gravedad del riesgo de nueva infracción sea una entre una serie de circunstancias
que, consideradas en su conjunto, pueden, en efecto, constituir «razones especiales» en el sentido del artículo 98, apartado
1. Sin embargo, la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional se refiere expresamente al riesgo de infracción
continuada por sí solo, «con independencia de las demás circunstancias». ([8](#Footnote8))

26.   Naturalmente, es cierto que, como el Sr. Wärdell alega, uno de los objetivos principales del Reglamento es promover la libre
circulación de mercancías. ([9](#Footnote9)) Sin embargo, difícilmente puede entenderse cómo resultaría perjudicada la libre circulación de mercancías por una protección
fuerte y uniforme de las marcas comunitarias contra su vulneración. ([10](#Footnote10)) Por el contrario, dicha protección exige que la infracción se prohíba como norma general. Además, el Reglamento vincula expresamente
el objetivo de promover la libre circulación de mercancías con la creación de «marcas comunitarias que gocen de una protección
uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad». ([11](#Footnote11))

27.   Por último, debe tenerse también presente que cuando, como en el presente asunto, la supuesta infracción consiste en colocar
un signo que es idéntico a la marca comunitaria a bienes que son idénticos a aquellos respecto de los que ésta está registrada,
la protección de la marca comunitaria es absoluta. ([12](#Footnote12)) En tales circunstancias, en principio, no procede en absoluto aplicar la excepción. A lo sumo, cabría aplicarla quizás cuando
resulta materialmente imposible para el demandado repetir la infracción, por ejemplo (utilizando los ejemplos proporcionados
por Nokia) si el demandado es una sociedad que ha sido disuelta o si la marca de que se trata ha expirado.

28.   En consecuencia, considero que el requisito relativo a las «razones especiales» a que se refiere el artículo 98, apartado
1, del Reglamento no se cumple si un tribunal que compruebe que el demandado ha violado un derecho de marca comunitaria no
dicta una resolución específica por la que se le prohíba seguir vulnerando dicho derecho basándose exclusivamente en que el
riesgo de que prosiga la infracción no es evidente o es, por algún otro motivo, limitado.

**Segunda cuestión prejudicial**

29.   Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el requisito relativo a las «razones especiales»
previsto en el artículo 98, apartado 1, del Reglamento significa que un tribunal que compruebe que el demandado ha violado
una marca comunitaria puede, aunque no concurra un motivo para no adoptar la resolución prohibitoria a que se refiere la primera
cuestión, no dictar tal resolución prohibitoria por considerar que está claro que, con arreglo al Derecho nacional, la continuación
de la infracción está comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida en la ley nacional, y además
puede imponerse una sanción penal al demandado en caso de que se produzca una nueva infracción con dolo o negligencia grave.

30.   Nokia, el Gobierno francés y la Comisión sostienen que dicha cuestión debe responderse negativamente. El Sr. Wärdell afirma
lo contrario, pese a que no formula observaciones y se limita a remitirse a lo alegado en relación con la primera cuestión
prejudicial.

31.   De nuevo, comparto la primera opinión.

32.   Como señala acertadamente el Gobierno francés, una disposición general de la legislación nacional no puede, por definición,
constituir una razón «especial». En sentido literal, dicha expresión implica que la razón debe ser especial para un supuesto
concreto, lo que a su vez sugiere que debe referirse normalmente a hechos y no a leyes. En cualquier caso, los artículos 44,
apartado 1, y 61 del Acuerdo ADPIC exigen a los Estados miembros que establezcan sanciones civiles y penales, incluida la
prohibición, por la violación de derechos de propiedad intelectual. La existencia de sanciones de Derecho nacional no puede,
por tanto, constituir una razón especial para no ordenar la prohibición con arreglo al artículo 98, apartado 1. Negarse a
ordenar la prohibición con arreglo al artículo 98, apartado 1, basándose en que la ley nacional prevé una sanción daría lugar
a que la aplicación de las normas de Derecho comunitario dependiera del Derecho nacional. Ello, a su vez, iría en contra tanto
de la primacía del Derecho comunitario como del carácter unitario del Reglamento. Además, en la práctica, vaciaría por completo
de contenido el artículo 98, apartado 1.

33.   Por otra parte, una medida que prohíbe una violación, como la exigida en el artículo 98, apartado 1, puede, en determinadas
circunstancias, ser más efectiva para el titular de la marca que una prohibición general de violación, incluso cuando ésta
está sujeta a una sanción. El Gobierno francés aduce a modo de ejemplo que, con arreglo al Derecho francés, una resolución
específica que prohíbe una violación faculta al titular de la marca a solicitar a las autoridades aduaneras y a la policía
que impidan la comisión de los actos prohibidos sin necesidad de interponer un nuevo procedimiento (que lleva tiempo y cuesta
dinero) respecto de la nueva violación.

34.   En este contexto, cabe señalar que, según Nokia, la sanción prevista en el artículo 37 a de la Ley de marcas sueca no es una
consecuencia necesaria de la violación. Antes bien, exige que el titular de la marca lo solicite específicamente y pruebe
que la violación es deliberada o consecuencia de negligencia grave. Si ello es efectivamente así, resulta evidente que la
protección dispensada por dicha legislación no es comparable a la protección prevista en el artículo 98, apartado 1, que,
repito, exige expresamente que la respuesta judicial normal a la comprobación de una violación sea una providencia por la
que se prohíba seguir vulnerando el derecho de marca.

35.   Por consiguiente, considero que no se cumple el requisito relativo a las razones especiales previsto en el artículo 98, apartado
1, del Reglamento si un tribunal que compruebe que el demandado ha violado una marca comunitaria no dicta una prohibición
de continuar la infracción basándose exclusivamente en que la continuación de la infracción está comprendida en la prohibición
general de cometer infracciones establecida en la ley nacional y en que puede imponerse una sanción penal al demandado en
el caso de que siga cometiendo la infracción mediando dolo o negligencia grave.

**Cuestiones prejudiciales tercera y cuarta**

36.   Procede examinar estas cuestiones conjuntamente.

37.   Mediante su tercera cuestión, que se plantea únicamente si la segunda cuestión se responde, como propongo, negativamente,
el órgano jurisdiccional remitente pregunta si deben adoptarse medidas específicas, como por ejemplo unir a la prohibición
la amenaza de multa, para garantizar que se cumpla la prohibición, aunque i) la continuación de la infracción esté comprendida
en la prohibición general de cometer infracciones establecida en la ley nacional, y ii) pueda imponerse una sanción penal
al demandado en caso de que siga cometiendo la infracción mediando dolo o negligencia grave.

38.   Mediante su cuarta cuestión, que plantea si se responde de modo afirmativo a la tercera cuestión, el órgano jurisdiccional
remitente pregunta si así sucede también aun cuando, de tratarse de una infracción similar de un derecho de marca nacional,
no se considerarían satisfechos los requisitos para adoptar tal medida específica.

39.   Nokia, el Gobierno francés y la Comisión alegan que las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta deben responderse afirmativamente.
Estoy de acuerdo.

40.   El Sr. Wärdell opina lo contrario. Hace referencia al artículo 14, apartado 1, del Reglamento, que dispone que «las infracciones
contra las marcas comunitarias se regirán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales», y alega que
si la legislación nacional establece una prohibición general de infracción que puede llevar aparejada una sanción penal, existen
medidas suficientes para garantizar el cumplimiento de la prohibición de continuar la infracción.

41.   Sin embargo, el artículo 14, apartado 1, concluye con la frase «con arreglo a las disposiciones del título X». El título X
incluye el artículo 98, apartado 1. Como ya he señalado, dicha disposición es imperativa. Exige a un tribunal que ha comprobado
una violación de una marca comunitaria no sólo que dicte providencia para prohibir al demandado que continúe la violación,
sino también «con arreglo a la ley nacional, [que adopte] las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición».
Esta formulación exige claramente que la ley nacional establezca medidas específicas para respaldar dicha prohibición y, en
consecuencia, garantizar que ésta se cumpla. ([13](#Footnote13)) Por consiguiente, una prohibición legal general de infracción con arreglo a la ley nacional no sería, a mi juicio, suficiente.
Asimismo, una sanción que sólo puede aplicarse i) a discreción del órgano jurisdiccional nacional; ii) a instancias del titular
de la marca, y iii) a un demandado que continúe cometiendo la infracción con dolo o negligencia grave, es insuficiente para
satisfacer tal requisito.

42.   Pese a que los pormenores de las medidas constituyen una cuestión de Derecho nacional, éstas deben ser no sólo específicas,
sino también efectivas para lograr el objetivo perseguido. Ello se desprende del principio de que si bien, a falta de normativa
comunitaria en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro configurar la regulación procesal
de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los
justiciables, dicha regulación procesal no puede ser menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza
interna (principio de equivalencia), ni hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos
conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad). ([14](#Footnote14)) Ciertamente no es probable que una prohibición que no sea disuasoria cumpla este último principio. Sin embargo, a mi juicio,
ello no exige necesariamente que la prohibición de cometer la infracción deba combinarse directamente con alguna otra sanción.
En cambio, las consecuencias de incumplir la prohibición deben estar claramente establecidas, ya sea de manera específica
por el órgano jurisdiccional nacional de que se trate o con carácter general por la ley nacional.

43.   En lo que respecta a la cuarta cuestión, en mi opinión, no afecta al análisis anterior el hecho de que, en un supuesto determinado,
se considere que, si se tratara de una infracción similar de un derecho de marca nacional, no se cumplirían los requisitos
para adoptar una medida específica como la prevista en el artículo 98, apartado 1. Éste impone una exigencia concreta, cuyos
pormenores deben ser desarrollados por la ley nacional, que se aplica cuando se ha producido una infracción de una marca comunitaria.
El principio de equivalencia no exige que cuando el Derecho comunitario confiera un alto nivel de protección a un derecho
dimanante del Derecho comunitario, los derechos equivalentes que tengan su origen en el Derecho nacional (incluso el Derecho
nacional armonizado) disfruten necesariamente del mismo nivel de protección.

**Conclusión**

44.   Por los motivos expuestos, considero que las cuestiones planteadas por el Högsta Domstolen (Tribunal Supremo) de Suecia, deben
responderse del siguiente modo:

«Cuestiones prejudiciales primera y segunda

–       El requisito relativo a las «razones especiales» a que se refiere el artículo 98, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria no se cumple si un tribunal que compruebe que el demandado
ha violado un derecho de marca comunitaria no dicta una resolución específica por la que se le prohíba seguir vulnerando dicho
derecho 1) basándose exclusivamente en que el riesgo de que prosiga la infracción no es evidente o es, por algún otro motivo,
limitado, o 2) basándose exclusivamente en que la continuación de la infracción está comprendida en la prohibición general
de cometer infracciones establecida en la ley nacional y en que puede imponerse una sanción penal al demandado en el caso
de que se siga cometiendo la infracción con dolo o negligencia grave.

Cuestiones prejudiciales tercera y cuarta

–       Corresponde al Derecho nacional determinar los pormenores de las medidas específicas que el artículo 98, apartado 1, del Reglamento
nº 40/94 exige adoptar a un tribunal que prohíbe a un demandado seguir vulnerando una marca comunitaria para garantizar que
se cumple dicha prohibición. Tales medidas deben ser efectivas. La exigencia contenida en el artículo 98, apartado 1, no se
satisface por el mero hecho de que i) la continuación de la infracción esté comprendida en la prohibición general de cometer
infracciones establecida en la ley nacional, y ii) pueda imponerse una sanción penal al demandado en el caso de que siga cometiendo
la infracción mediando dolo o negligencia grave. Deben adoptarse medidas específicas para garantizar que se cumple la prohibición,
aun cuando, en el caso de una infracción similar de un derecho de marca nacional, se considere que no se cumplen los requisitos
para adoptar tal medida específica.»

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[1](#Footref1) – Lengua original: inglés.

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[2](#Footref2) – Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

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[3](#Footref3) – Anexo 1 C del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio; aprobado en nombre de la Comunidad, por
lo que respecta a los temas de su competencia, por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336,
p. 1). El Acuerdo ADPIC se encuentra en el DO 1994, L 336, p. 213.

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[4](#Footref4) – Sentencia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch (C‑245/02, Rec. p. I‑10989), apartado 55. El artículo 11 de la Directiva
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad
intelectual (DO L 157, p. 45) exige ahora a los Estados miembros que «[garanticen] que, cuando se haya adoptado una decisión
judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra
el infractor un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción». Los Derechos internos debían
adaptarse a la Directiva 2004/48 a más tardar el 29 de abril de 2006.

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[5](#Footref5) – Varumärkeslagen (1960: 644).

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[6](#Footref6) – Este apartado y los siguientes están tomados de la resolución de remisión, que no ofrece más datos pertinentes sobre los
hechos.

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[7](#Footref7) – Decimoquinto considerando.

---

[8](#Footref8) – Del mismo modo, puesto que el órgano jurisdiccional nacional no solicita ejemplos de lo que pueden constituir «razones
especiales», y dado que no se ha profundizado en dicha cuestión en las alegaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia,
no considero que, en el presente asunto, el primero en el que se ha solicitado al Tribunal de Justicia una interpretación
del artículo 98, apartado 1, proceda dar tales ejemplos.

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[9](#Footref9) – Primer considerando de la exposición de motivos.

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[10](#Footref10) – Véase el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48, citada en la nota 4 *supra,*  que dispone que las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad
intelectual objeto de la Directiva «serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que
se evite la creación de obstáculos al comercio *legítimo*  y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso» (el subrayado es mío). La segunda frase del artículo 41, apartado 1, del Acuerdo
ADPIC tiene un tenor similar.

---

[11](#Footref11) – Segundo considerando de la exposición de motivos.

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[12](#Footref12) – Séptimo considerando de la exposición de motivos y artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento.

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[13](#Footref13) – La versión francesa es todavía más clara: «Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir
le respect de cette interdiction».

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[14](#Footref14) – Véase, por ejemplo, la sentencia de 6 de diciembre de 2001, Clean Car Autoservice (II) (C‑472/99, Rec. p. I‑9687), apartado 28.

[Top](#document1)