Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. F.G. JACOBS

presentadas el 15 de diciembre de 2005 1([1](#Footnote1))

**Asunto C‑416/04 P**

**The Sunrider Corp.**

  
  
  
  

1.     El presente asunto es un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia ([2](#Footnote2)) que confirma una decisión de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos
y modelos) (OAMI) por la que se desestima un recurso contra una resolución de la División de Oposición de la OAMI.

2.     En dicha resolución se declaró que una marca había sido objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 43 del Reglamento
nº 40/94 sobre la marca comunitaria ([3](#Footnote3)) y que los productos designados por esa marca y por una marca comunitaria solicitada eran similares en el sentido del artículo
8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

I.      **Legislación comunitaria**

3.     El artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 dispone, por cuanto aquí interesa:

«Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca [comunitaria]:

[…]

b)      cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas
marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.»

4.     El artículo 8, apartado 2, letra a), establece que la «marca anterior» incluye las marcas registradas en un Estado miembro.

5.     El artículo 42 del Reglamento nº 40/94 prevé que la notificación de la oposición al registro de una marca comunitaria, sobre
la base del artículo 8 del Reglamento, podrá realizarse en un plazo de tres meses desde la publicación de la solicitud de
la marca.

6.     El artículo 43 del Reglamento nº 40/94 dispone, por cuanto aquí interesa:

«2.      A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la
prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria
anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada
y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha
la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

3.      El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose
que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.»

7.     En el presente asunto no se discute que el uso de una marca anterior con el consentimiento del titular constituye un uso por
el titular. ([4](#Footnote4))

8.     La regla 22 del Reglamento de la Comisión por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento del Consejo sobre la
marca comunitaria ([5](#Footnote5)) establece, por cuanto aquí interesa:

«2.      Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la
marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en
la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

3.      La prueba se deberá limitar preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases,
etiquetas, “listas de precios”, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que
hace referencia la letra f) del apartado 1 del artículo 76 del Reglamento.»

II.    **Antecedentes de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia**

9.     El 1 de abril de 1996, The Sunrider Corporation (en lo sucesivo, «demandante») presentó una solicitud de marca comunitaria
a la OAMI. La marca cuyo registro se solicitó era el signo denominativo VITAFRUIT. Los productos para los que se solicitaba
el registro incluían «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y vegetales, zumos de frutas;
siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de hierbas y con vitaminas». La solicitud de marca se publicó
el 5 de enero de 1998.

10.   El 1 de abril de 1998, Juan Espadafor Caba (en lo sucesivo, «parte oponente») formuló oposición, con arreglo al artículo 42
del Reglamento nº 40/94, al registro de la marca. La oposición se basaba en que una marca anterior, el signo denominativo
VITAFRUT, ya había sido registrada en España para «bebidas carbónicas, no alcohólicas ni terapéuticas, bebidas refrescantes
de todas clases, gaseosas, granulados efervescentes no terapéuticos, jugos y zumos de frutas y agrios sin fermentar (excepto
mostos), limonadas, naranjadas, refrescos (excepto horchatas), sodas, agua de seltz, hielo artificial».

11.   En apoyo de su oposición, la parte oponente invocó el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

12.   En octubre de 1998, la demandante solicitó que la parte oponente aportara la prueba, con arreglo al artículo 43, apartados
2 y 3, del Reglamento nº 40/94, de que la marca anterior había sido objeto, durante los cinco años previos a la publicación
de la solicitud de marca comunitaria, de un uso efectivo en España. La División de Oposición de la OAMI (en lo sucesivo, «División
de Oposición») solicitó a la parte oponente que aportara dicha prueba. La parte oponente remitió a la OAMI i) seis etiquetas
de botella en las que figuraba la marca anterior y ii) catorce facturas y pedidos, diez de los cuales tenían una fecha anterior
al 5 de enero de 1998. De las facturas resultaba evidente que las ventas de los productos designados con la marca anterior
habían sido realizadas por Industrias Espadafor, S.A. en lugar de por el titular de la marca (la parte oponente, Juan Espadafor
Caba).

13.   Mediante resolución de 23 de agosto de 2000, la División de Oposición desestimó la solicitud de marca para los productos denominados
«aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y vegetales, zumos de frutas; siropes y otras
preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de hierbas y con vitaminas». Consideró, en primer lugar, que las pruebas
presentadas por la parte oponente demostraban que la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo en el sentido del
artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 para «jugos y zumos de frutas y agrios sin fermentar, limonadas, naranjadas».
En segundo lugar, la División de Oposición consideró que estos productos eran en parte similares y en parte idénticos a los
denominados «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y vegetales, zumos de frutas; siropes
y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de hierbas y con vitaminas», designados en la solicitud de marca,
y que existía un riego de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, entre los
signos controvertidos.

14.   El 23 de octubre de 2000, la demandante interpuso recurso contra la decisión de la División de Oposición. Mediante resolución
de 8 de abril de 2002, la Sala Primera de Recurso de la OAMI (en lo sucesivo, «Sala de Recurso») desestimó el recurso. En
esencia, confirmó las apreciaciones contenidas en la resolución de la División de Oposición subrayando, no obstante, que únicamente
se había demostrado el uso de la marca anterior para los productos denominados «concentrados de zumo» («juice concentrate»).

15.   La demandante interpuso recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.

III. **Sentencia del Tribunal de Primera Instancia**

16.   Ante el Tribunal de Primera Instancia, la demandante invocó dos motivos. En el primero, se alegaba la vulneración del artículo
43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. Dicho motivo se dividía en dos partes, la primera de las cuales se basaba en que
la OAMI tuvo en cuenta, como uso efectivo de la marca anterior, el uso realizado por un tercero, sin que hubiera probado el
consentimiento del titular de la marca, y la segunda, en que la OAMI interpretó erróneamente el concepto de uso efectivo.
El segundo motivo se basaba en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

17.   En lo que respecta a la primera parte del primer motivo, el Tribunal de Primera Instancia declaró lo siguiente:

«19.      En virtud del artículo 43, apartados 2 y 3, y del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, debe desestimarse una
oposición formulada contra el registro de una marca comunitaria si el titular de la marca anterior de que se trata no presenta
la prueba de que ésta ha sido objeto de un uso efectivo por el titular en el curso de los cinco años anteriores a la publicación
de la solicitud de marca comunitaria. Por el contrario, si el titular de la marca comunitaria presenta dicha prueba, la OAMI
procederá al examen de los motivos de denegación alegados por la parte oponente.

20.      Según el artículo 15, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 43, apartado 3, de dicho Reglamento,
el uso de una marca anterior nacional con el consentimiento del titular se considera hecho por el titular.

21.      Con carácter preliminar, es preciso señalar que el Tribunal de Primera Instancia ya ha declarado que la amplitud del examen
que la Sala de Recurso está obligada a realizar con respecto a la resolución objeto del recurso, –en el caso de autos, la
resolución de la División de Oposición– no depende de que la parte que haya interpuesto el recurso invoque un motivo específico,
criticando la interpretación o la aplicación de una disposición realizada por la unidad que haya resuelto en primera instancia,
o la apreciación de una prueba efectuada por dicha unidad [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Rec. p. II‑3253, apartado 32]. Por lo tanto, aunque
la parte que haya interpuesto el recurso no haya invocado un motivo específico, la Sala de Recurso está obligada a examinar,
a la luz de todas las razones de Derecho y de hecho pertinentes, si en el momento en que se resuelve el recurso puede adoptarse
o no legalmente una nueva resolución con la misma parte dispositiva que la resolución objeto del recurso (sentencia KLEENCARE,
antes citada, apartado 29). También forma parte de este examen la cuestión de si, a la vista de los hechos y las pruebas presentadas
por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, ésta ha presentado la prueba de un uso efectivo, bien por el
titular de la marca anterior, bien por un tercero autorizado, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, y del artículo
15, apartado 3, del Reglamento nº 40/94. De ello se desprende que la primera parte del presente motivo es admisible.

22.      Por el contrario, forma parte del examen sobre el fondo la pertinencia de la alegación según la cual la demandante no negó,
ni ante la División de Oposición ni ante la Sala de Recurso, la existencia de un consentimiento del titular de la marca anterior.

23.      Como se desprende de las facturas presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, la venta de productos
con la marca anterior fue efectuada por la sociedad Industrias Espadafor, S.A., y no por el titular de la marca, pese a que
el nombre de este último también aparece en el nombre de la sociedad de que se trata.

24.      Cuando un oponente invoca determinados actos de uso de la marca anterior por un tercero como uso efectivo en el sentido del
artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, alega, implícitamente, que este uso ha sido efectuado con su consentimiento.

25.      La existencia de esta aceptación implícita se puede deducir del siguiente modo: si el uso de la marca anterior, tal como se
desprende de las facturas presentadas ante la OAMI, se hubiera efectuado sin el consentimiento del titular y, por tanto, vulnerándose
el derecho de marca de éste, la sociedad Industrias Espadafor, S.A., no habría tenido ningún interés, en principio, en revelar
al titular de la marca en cuestión las pruebas de tal uso. Por ello, parece poco probable que el titular de una marca pueda
presentar la prueba de un uso de ésta efectuado contra su voluntad.

26.      Con mayor razón podía la OAMI basarse en esta presunción si se tiene en cuenta que la demandante no negaba que la sociedad
Industrias Espadafor, S.A., hubiese usado la marca anterior con el consentimiento del oponente. No basta que la demandante
haya alegado con carácter general durante el procedimiento ante la OAMI que las pruebas presentadas por el oponente no eran
suficientes para demostrar un uso efectivo por parte de éste.

27.      De los documentos que obran en autos se desprende que la demandante criticó específicamente el volumen de negocios supuestamente
demasiado reducido del uso demostrado y la calidad de las pruebas presentadas. Por el contrario, ningún pasaje de los escritos
presentados por la demandante en el procedimiento ante la OAMI permite deducir que la demandante hubiera señalado a esta Oficina
que se trataba de un uso efectuado por un tercero o que haya expresado dudas sobre el consentimiento del titular de la marca
a este uso.

28.      Estos elementos constituían una base suficientemente sólida para permitir a la Sala de Recurso deducir que el uso de la marca
anterior había sido efectuada con el consentimiento de su titular.

29.      De ello se desprende que debe desestimarse la primera parte del motivo basado en la vulneración del artículo 43, apartados
2 y 3, del Reglamento nº 40/94, por carecer de fundamento.»

18.   En cuanto a la segunda parte del primer motivo, a saber, que la OAMI interpretó erróneamente el concepto de uso efectivo,
el Tribunal de Primera Instancia declaró lo siguiente:

«36.      Como se desprende del noveno considerando del Reglamento nº 40/94, el legislador ha considerado que sólo está justificado
proteger las marcas anteriores en la medida en que dichas marcas sean usadas efectivamente. De conformidad con ese considerando,
el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 prevé que el solicitante de una marca comunitaria puede exigir la
prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria contra la que
se presenta oposición, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio en el que dicha marca
está protegida [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI –
Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec. p. II‑5233, apartado 34].

37.      En virtud de la regla 22, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que
se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 (DO L 303, p. 1), la prueba del uso debe consistir en indicaciones
sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca anterior. Por el contrario, no se exige que el oponente presente
una declaración escrita sobre el volumen de negocios realizado por la explotación de la marca anterior. En efecto, el artículo
43, apartado 2, y el artículo 76 del Reglamento nº 40/94, así como la regla 22, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95, permiten
al oponente elegir los medios de prueba que considere apropiados para demostrar que la marca anterior ha sido objeto de un
uso efectivo durante el período pertinente. Por consiguiente, debe rechazarse la crítica de la demandante sobre la falta de
una declaración jurada relativa al volumen de negocios total efectuado por la venta de productos bajo la marca anterior.

38.      En la interpretación del concepto de uso efectivo, es preciso tener en cuenta el hecho de que la *ratio legis* de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de marca
comunitaria consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, cuando no exista ningún motivo económico justificado que
se derive de una función efectiva de la marca en el mercado [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de marzo de
2003, Goulbourn/OAMI – Redcats (Silk Cocoon), T‑174/01, Rec. p. II‑789, apartado 38]. Por el contrario, dicha disposición
no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa ni menos aún reservar la protección
de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes.

39.      Tal como se desprende de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C‑40/01, Rec. p. I‑2439), relativa
a la interpretación del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera
Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),
cuyo contenido normativo corresponde, en esencia, al del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, una marca es objeto
de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los
productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales
productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos
por la marca (sentencia Ansul, antes citada, apartado 43). A este respecto, la condición relativa al uso efectivo de la marca
exige que ésta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior (sentencias
antes citadas Ansul, apartado 37, y Silk Cocoon, apartado 39).

40.      La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados
para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en
el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios
protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia
del uso de la marca (sentencia Ansul, antes citada, apartado 43).

41.      Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular,
el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar
los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra.

42.      Para poder examinar, en un caso concreto, el carácter efectivo del uso de una marca anterior, debe llevarse a cabo una apreciación
global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos. Esta apreciación implica una cierta interdependencia
entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede
verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca y viceversa. Por otra
parte, ni el volumen de negocios realizado ni la cantidad de las ventas de productos bajo la marca anterior pueden apreciarse
en términos absolutos, sino que deben verse en relación con otros factores pertinentes, como el volumen de la actividad comercial,
la capacidad de producción o de comercialización o el grado de diversificación de la empresa que explota la marca, así como
las características de los productos o servicios en el mercado de que se trata. Por todo ello, el Tribunal de Justicia ha
precisado que no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para ser
calificado de efectivo (sentencia Ansul, antes citada, apartado 39).

43.      A la luz de todo lo anterior, procede examinar si la OAMI ha considerado acertadamente que los elementos de prueba presentados
por la otra parte en el procedimiento ante la OAMI demostraban un uso efectivo de la marca anterior.

44.      Dado que la solicitud de marca comunitaria presentada por la demandante se publicó el 5 de enero de 1998, el período de cinco
años previsto en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 comprende del 5 de enero de 1993 al 4 de enero de 1998
(en lo sucesivo, «período pertinente»).

45.      Tal como se desprende del artículo 15, apartado 1, del mismo Reglamento, sólo están sometidas a las sanciones previstas en
dicha disposición aquellas marcas cuyo uso efectivo haya sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años. Por
tanto, basta que una marca haya sido objeto de un uso efectivo durante una parte del período pertinente para evitar dichas
sanciones.

46.      Las facturas presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la OAMI demuestran que la marca ha sido objeto de actos
de uso entre finales del mes de mayo de 1996 y mediados del mes de mayo de 1997, es decir, durante un período de once meses
y medio.

47.      De las facturas también se desprende que los envíos realizados estaban destinados a un cliente en España y que fueron facturados
en pesetas. De ello resulta que los productos estaban destinados al mercado español, que era el mercado pertinente.

48.      En cuanto al volumen de los productos comercializados, su valor se elevaba a una cantidad no superior a 4.800 euros, correspondiente
a una venta de 293 productos, denominados «cajas» en las facturas, de doce unidades cada uno, es decir, 3.516 unidades en
total, siendo el precio sin IVA de cada pieza 227 pesetas (1,36 euros). Pese a representar un volumen relativamente reducido,
las facturas presentadas permiten concluir que los productos mencionados en ellas fueron comercializados de forma relativamente
constante durante un período superior a once meses, que no es ni particularmente breve ni particularmente próximo a la publicación
de la solicitud de marca comunitaria presentada por la demandante.

49.      Las ventas realizadas constituyen actos de uso que, desde un punto de vista objetivo, pueden crear o conservar una salida
comercial para los productos de que se trata y cuyo volumen, en relación con la duración y la frecuencia del uso, no es tan
reducido como para llevar a la conclusión de que se trata de un uso meramente simbólico, mínimo o ficticio con el único objetivo
de mantener la protección del derecho a la marca.

50.      Lo mismo cabe afirmar del hecho de que las facturas se hayan dirigido a un solo cliente. Basta que el uso de la marca sea
público y hacia el exterior y no únicamente dentro de la empresa titular de la marca anterior o dentro de la red de distribución
poseída o controlada por ésta. En el presente asunto, la demandante no ha alegado que el destinatario de las facturas pertenezca
a la otra parte en el procedimiento ante la OAMI, ni tampoco ninguna circunstancia del caso de autos permite suponerlo. Por
tanto, no es necesario basarse en la alegación de la OAMI, presentada en la vista, en virtud de la cual el cliente es un importante
suministrador de supermercados españoles.

51.      Por lo que respecta a la naturaleza del uso efectuado de la marca anterior, los productos mencionados en las facturas se denominan
«concentrado», término seguido, en primer lugar, por una indicación del sabor («kiwi», «menta», «granadina», «maracuyá», «lima»
o «azul trop») y, en segundo lugar, por la palabra «vitafrut», entre comillas. Esta denominación permite concluir que los
productos de que se trata son zumos de fruta concentrados o concentrados de zumo de frutas diversas.

52.      Además, de las etiquetas presentadas por la otra parte en el procedimiento se desprende que se trata de zumos concentrados
de diferentes frutas, destinados a los consumidores finales, y no de concentrados de zumo destinados a los fabricantes de
zumos de frutas. Así, en las etiquetas figura la indicación «bebida concentrada para diluir 1 + 3», que parece estar destinada
al consumidor final.

53.      Como ha indicado la demandante, las etiquetas no mencionan fecha alguna. Por tanto, carece de pertinencia la cuestión de si
normalmente las etiquetas mencionan fechas, tesis defendida por la demandante y discutida por la OAMI. Por el contrario, aunque
las etiquetas por sí solas no tengan valor probatorio, sí pueden, no obstante, corroborar las demás pruebas presentadas durante
el procedimiento ante la OAMI.

54.      De ello se deduce que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso aportó la prueba de que se había vendido,
con su consentimiento, a un cliente español, durante el período comprendido entre mayo de 1996 y mayo de 1997, alrededor de
300 cajas, de doce unidades cada una, de zumos concentrados de diferentes frutas, equivalentes a un volumen de negocio de
4.800 euros, aproximadamente. Pese a que el alcance del uso efectuado de la marca anterior sea limitado y fuera preferible
disponer de más pruebas relativas a la naturaleza del uso durante el período pertinente, los hechos y pruebas presentados
por la otra parte en el procedimiento son suficientes para demostrar la existencia de un uso efectivo. Por consiguiente, la
OAMI consideró acertadamente, en la resolución impugnada, que la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo por lo
que respecta a una parte de los productos para los que había sido registrada, a saber, para los zumos de frutas.

55.      Por lo que respecta a la supuesta contradicción entre la resolución impugnada y la resolución de la Sala Cuarta de Recurso
de la OAMI en el asunto R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), es preciso señalar que esta última fue anulada por la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI – Vetoquinol (HIPOVITON), (T‑334/01, Rec. p. II‑0000).

56.      A la luz de lo que antecede, la segunda parte del presente motivo carece de fundamento [...]».

19.   En lo que respecta al segundo motivo por el que se alega la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia declaró lo siguiente:

«63.      En virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior,
se denegará el registro de la marca cuando exista identidad o similitud entre los productos o servicios para los que se solicita
el registro y aquellos para los que se registró una marca anterior y cuando el grado de similitud entre las marcas controvertidas
sea suficiente para poder considerar que existe un riesgo de confusión entre ambas por parte del público en el territorio
en que esté protegida la marca anterior. Por lo demás, con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento
nº 40/94, debe entenderse por “marca anterior” la marca registrada en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud
sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

64.      En el caso de autos, la demandante no critica las afirmaciones de la Sala de Recurso por lo que respecta a la cuestión de
si existe identidad o similitud entre, por una parte, los productos denominados «bebidas a base de hierbas y con vitaminas»,
previstos en la solicitud de marca y, por otra, los productos por los que la marca anterior fue objeto de un uso efectivo,
a saber, los «zumos de frutas» (apartados 19 y 20 de la resolución impugnada).

65.      Como se desprende de la jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios de que se trata, procede
tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios y, en particular,
su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (sentencia del Tribunal de Justicia del
29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, apartado 23).

66.      En el presente asunto, como se ha comprobado en el apartado 52 *supra,* la marca anterior fue utilizada para zumos de frutas concentrados, y no para concentrados de zumo de frutas, destinados a
los fabricantes de zumo de frutas. Por consiguiente, debe descartarse el argumento de la demandante según el cual los productos
de que se trata están destinados a diferentes compradores, a saber, los fabricantes en el caso de los concentrados de zumo
y los consumidores finales en el caso de las bebidas a base de hierbas y con vitaminas.

67.      A continuación, la Sala de Recurso expuso acertadamente que los productos controvertidos tienen el mismo destino, a saber,
calmar la sed, y que presentan en gran medida un carácter competidor. Por lo que respecta a la naturaleza y a la utilización
de dichos productos, se trata en ambos casos de bebidas no alcohólicas consumidas frías, normalmente, cuya composición es,
ciertamente, diferente en la mayoría de los casos. Ahora bien, la diferente composición de estos productos no puede menoscabar
la afirmación de que dichos productos son intercambiables, al estar destinados a satisfacer una necesidad idéntica.

68.      De ello se desprende que la Sala de Recurso no ha cometido ningún error de apreciación al considerar que los productos controvertidos
son similares. Por consiguiente, el presente motivo carece de fundamento [...]».

20.   En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso de la demandante.

IV.    **El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia**

21.   La recurrente interpuso recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. Invocó tres motivos de casación, que coinciden exactamente
con los tres motivos invocados ante el Tribunal de Primera Instancia.

V.      **Primer motivo de casación**

22.   La recurrente alega, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente el artículo 43, apartados
2 y 3, del Reglamento nº 40/94 en relación con su artículo 15, apartado 3, al tener en cuenta el uso de la marca VITAFRUIT
realizado por un tercero. En particular, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente
la distribución de la carga de la prueba prevista en el artículo 15, apartados 1 y 3, tomó en consideración declaraciones
y pruebas no concluyentes (implícitas) aportadas por la parte oponente y se basó en presunciones en lugar de en pruebas sólidas.

23.   El artículo 15, apartado 1, no es pertinente en el presente asunto dado que se limita a establecer sanciones por la falta
de uso de una marca comunitaria. Supondré que la recurrente pretendía referirse al artículo 43, apartado 2, aplicable en virtud
del artículo 43, apartado 3. No obstante, es cierto que el artículo 15, apartado 3, es aplicable por analogía a los procedimientos
de oposición basados en una marca anterior. Esa disposición establece que el uso de la marca «con el consentimiento del titular
se considerará como hecho por el titular».

24.   En esencia, la crítica de la recurrente es que el Tribunal de Primera Instancia no examinó adecuadamente si el uso de la marca
por un tercero constituye un uso por la parte oponente en el sentido del artículo 15, apartado 3.

25.   Estimo que el Tribunal de Primera Instancia apreció correctamente esa cuestión.

26.   El Tribunal de Primera Instancia declaró que cuando un oponente mantiene que determinados actos de uso por un tercero son
un uso efectivo «alega, implícitamente, que este uso ha sido efectuado con su consentimiento». ([6](#Footnote6))

27.   A continuación, introdujo dos especificaciones. En primer lugar, si el uso de la marca anterior se hubiera efectuado sin el
consentimiento del titular, dicho uso habría vulnerado el derecho de marca de éste y por tanto, dicho tercero no habría tenido
ningún interés en revelar al titular las pruebas de tal uso. Por ello, parece poco probable que el titular pueda presentar
la prueba de dicho uso. ([7](#Footnote7))

28.   Ese enfoque parece básicamente razonable. No tendría sentido y sería contrario a los principios de buena administración y
economía procesal que la OAMI exigiera de modo sistemático al titular de una marca aportar pruebas del consentimiento en esas
circunstancias.

29.   La cuestión sería distinta, evidentemente, si la recurrente hubiera invocado ante la OAMI la falta de consentimiento. Esa
era, no obstante, la segunda afirmación del Tribunal de Primera Instancia: en los documentos obrantes en autos no había nada
que indicara que la solicitante hubiera invocado tal cosa en el presente asunto. ([8](#Footnote8))

30.   El Tribunal de Primera Instancia concluyó, por tanto, que los elementos anteriores «constituían una base suficientemente sólida
para permitir a la Sala de Recurso deducir que el uso de la marca anterior había sido efectuado con el consentimiento de su
titular». ([9](#Footnote9)) Estoy de acuerdo con esa conclusión y considero que el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error con respecto
a la carga de la prueba.

31.   La recurrente añade otra observación en su primer motivo de casación, que admito que me resulta difícil de seguir.

32.   La recurrente señala que, según la sentencia KLEENCARE, ([10](#Footnote10)) el Tribunal de Primera Instancia debería haber resuelto por sí mismo si, en el momento de su decisión, podría haberse adoptado
legalmente una nueva resolución con la misma parte dispositiva que la decisión de la Sala de Recurso de la OAMI. El Tribunal
de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al declarar que la OAMI podía basarse, en el momento de adoptar la decisión
de la Sala de Recurso, en la presunción de que el titular de la marca VITAFRUT consintió el uso de dicha marca por un tercero.

33.   Los apartados 25, 26 y 29 de la sentencia KLEENCARE establecen lo siguiente:

«De la jurisprudencia se desprende que existe una continuidad funcional entre el examinador y la Sala de Recurso [sentencias
del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY‑DRY), T‑163/98, Rec. p. II‑2383, apartados
38 a 44, y de 12 de diciembre de 2002, Procter & Gamble/OAMI (Forma de un jabón), T‑63/01, Rec. p. II‑5255, apartado 21].
Pues bien, esta jurisprudencia debe aplicarse asimismo a la relación existente entre las demás unidades de la Oficina que
resuelven en primera instancia, como las Divisiones de Oposición y de Anulación, y las Salas de Recurso.

Efectivamente, la competencia de las Salas de Recurso de la Oficina implica que se examinen nuevamente las resoluciones adoptadas
por las unidades de la Oficina que resuelven en primera instancia. En el marco de este nuevo examen, la conclusión del recurso
depende de si, en el momento en el que se resuelve, puede adoptarse o no legalmente una nueva resolución con la misma parte
dispositiva que la resolución objeto del recurso. Por lo tanto, con la única salvedad del artículo 74, apartado 2, del Reglamento
nº 40/94, las Salas de Recurso pueden estimar el recurso sobre la base de nuevos hechos expuestos por la parte que lo haya
interpuesto o incluso sobre la base de nuevas pruebas presentadas por ésta.

[…]

A la luz de las consideraciones expuestas en los apartados 25 y 26 de la presente sentencia, procede considerar que, contrariamente
a lo que sostiene la Oficina, la amplitud del examen que la Sala de Recurso está obligada a realizar con respecto a la resolución
objeto del recurso, no queda determinada, en principio, por los motivos invocados por la parte que haya interpuesto el recurso.
Por lo tanto, aunque la parte que haya interpuesto el recurso no haya invocado un motivo específico, la Sala de Recurso está
obligada a examinar, a la luz de todas las razones de Derecho y de hecho pertinentes, si en el momento en que se resuelve
el recurso puede adoptarse o no legalmente una nueva resolución con la misma parte dispositiva que la resolución objeto del
recurso.»

34.   Estos apartados se refieren fundamentalmente a la competencia de las Salas de Recurso para decidir sobre la base de nuevos
hechos o pruebas que no eran conocidos por el examinador u otras unidades de la OAMI al resolver el recurso en primera instancia.
En este contexto, fueron considerados y aplicados de modo expreso por el Tribunal de Primera Instancia al decidir que no procedía
estimar la primera parte del primer motivo de la recurrente. No obstante, no entiendo de qué modo puede ser pertinente esa
competencia de las Salas de Recurso para la competencia del Tribunal de Primera Instancia al conocer de un recurso contra
una decisión de una Sala de Recurso, cuando claramente no existe continuidad funcional.

35.   Por lo tanto, procede desestimar el primer motivo de casación de la recurrente por carecer de fundamento.

VI.    **Segundo motivo de apelación**

36.   La recurrente alega, en segundo lugar, que el Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente el concepto de uso efectivo
en el sentido del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. En particular, se refiere a las «conclusiones» de dicho
Tribunal en los apartados 48 y 49 de la sentencia.

37.   Como alega la OAMI, dichos apartados contienen *prima facie*  conclusiones de hecho basadas en la apreciación por el Tribunal de Primera Instancia de las pruebas aportadas. Es jurisprudencia
reiterada que el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y los
elementos probatorios. La apreciación de tales hechos y elementos probatorios no constituye, pues, salvo en el supuesto de
su desnaturalización, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso
de casación. ([11](#Footnote11))

38.   Asimismo debe tenerse en cuenta, a mi juicio, que en general en un recurso de casación sobre marcas ante el Tribunal de Justicia,
los elementos de hecho y de Derecho ya habrán sido examinados en tres instancias anteriores: en primer lugar, por la división
pertinente de la OAMI, en segundo lugar por la Sala de Recurso y en tercer lugar por el Tribunal de Primera Instancia.

39.   En cualquier caso, todas las pruebas a las que se refiere la recurrente en el presente recurso de casación ([12](#Footnote12)) fueron específicamente mencionadas y valoradas por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 46 a 50 de su sentencia.

40.   Sólo uno de los argumentos de la recurrente contiene posiblemente, a mi juicio, una auténtica cuestión de Derecho, a saber,
su alegación ([13](#Footnote13)) de que las etiquetas sin fecha no pueden apoyar otras pruebas, como se indica en el apartado 53 de la sentencia. Sin embargo,
del apartado 52 se deduce que el Tribunal de Primera Instancia simplemente se refirió a que las etiquetas corroboraban las
pruebas de las facturas de que los productos controvertidos eran zumos concentrados de diferentes frutas, destinados a los
consumidores finales, y no concentrados de zumo destinados a los fabricantes. Dado que la recurrente no discute esa conclusión
de hecho –y, es más, no podría impugnarla en principio en el marco del recurso de casación– y dado que, además, la recurrente
declara en su recurso que «los productos de que se trata están [...] destinados al consumo cotidiano de los consumidores finales», ([14](#Footnote14)) considero que la alegación de la recurrente relativa a las etiquetas sin fecha no es admisible o bien carece de fundamento.

41.   Por último, añadiría que incluso si se considerara que las restantes alegaciones del segundo motivo de casación de la recurrente
plantean cuestiones de Derecho y son, por tanto, admisibles, creo que, al llegar a su conclusión de que la Sala de Recurso
interpretó correctamente el concepto de uso efectivo, el Tribunal de Primera Instancia analizó cuidadosamente ([15](#Footnote15)) y aplicó de forma consciente ([16](#Footnote16)) la finalidad del requisito del uso efectivo y los principios relativos a ese concepto establecidos por el Tribunal de Justicia
en la sentencia Ansul. ([17](#Footnote17)) Dichos principios han sido explicados ulteriormente por el Tribunal de Justicia en su auto La Mer Technology, ([18](#Footnote18)) citado en la vista por ambas partes, pero no han sido modificados; en efecto, el auto La Mer Technology fue dictado conforme
al artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, ya que el Tribunal consideró que las
respuestas a las cuestiones planteadas en ese asunto podían deducirse claramente de la sentencia Ansul. ([19](#Footnote19))

42.   Por tanto, estimo que el segundo motivo de casación no es admisible o bien carece de fundamento.

VII. **Tercer motivo de casación**

43.   La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia aplicó incorrectamente el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
nº 40/94 al concluir ([20](#Footnote20)) que la Sala de Recurso no cometió ningún error de apreciación al considerar que los productos controvertidos eran similares.

44.   En particular, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia, después de «señalar acertadamente que, para apreciar
la similitud entre los productos o los servicios de que se trata, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que
caracterizan la relación entre los productos o servicios, en particular, su naturaleza, sus usuarios finales, su método de
utilización y su carácter competidor o complementario entre sí [...] sólo tomó en consideración algunos de esos factores pertinentes
de los productos de que se trata, a saber, sus usuarios finales, sus métodos de utilización y su carácter competidor entre sí».

45.   El único factor mencionado en la primera de esas listas y que no figura en la segunda es la naturaleza de los productos, que
el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta efectivamente. ([21](#Footnote21))

46.   La recurrente alega que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia realizada en los apartados 66 y 67 de la sentencia
«no es convincente» y aporta una serie de argumentos que, a su juicio, justifican que los productos de que se trata no son
similares. La mayoría de esos argumentos reiteran de modo literal o muy aproximado sus afirmaciones en el mismo sentido efectuadas
ante el Tribunal de Primera Instancia, ([22](#Footnote22)) aunque algunos otros se plantean por vez primera ante el Tribunal de Justicia. Todos son alegaciones de hechos.

47.   En mi opinión, la recurrente no ha señalado ningún error de Derecho del Tribunal de Primera Instancia. Estoy de acuerdo con
la OAMI en que el tercer motivo de casación se limita a los hechos y, por lo tanto, debe desestimarse por inadmisible.

48.   En cualquier caso, considero que la sentencia contiene un resumen acertado de los principios que regulan la apreciación de
la similitud, establecidos por el Tribunal de Justicia en el asunto Canon,([23](#Footnote23)) y una aplicación correcta de dichos principios al presente asunto. ([24](#Footnote24))

49.   Por tanto, estimo que el tercer motivo de casación no es admisible o bien carece de fundamento.

VIII. **Conclusión**

50.   Por los motivos antes expuestos, estimo que el Tribunal de Justicia debe:

1)      Desestimar el recurso de casación.

2)      Condenar en costas a la recurrente.

---

[1](#Footref1) – Lengua original: inglés.

---

[2](#Footref2) – Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 8 de julio de 2004, The Sunrider Corp (T‑203/02, Rec. p. II‑0000).

---

[3](#Footref3) – Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1), en su versión
modificada.

---

[4](#Footref4) – Por analogía con el artículo 15, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, que en el contexto de la suspensión de una marca
comunitaria por falta de uso efectivo en los cinco años siguientes al registro, establece: «El uso de la marca comunitaria
con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular».

---

[5](#Footref5) – Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del
Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1).

---

[6](#Footref6) – Apartado 24.

---

[7](#Footref7) – Apartado 25.

---

[8](#Footref8) – Apartados 26 y 27.

---

[9](#Footref9) – Apartado 28.

---

[10](#Footref10) – Citada en el apartado 21 de la sentencia del Tribunal de Justicia, recogido en el punto 17 de las presentes conclusiones.
La recurrente cita el apartado 29 de la sentencia KLEENCARE.

---

[11](#Footref11) – Véase muy recientemente la sentencia de 15 de septiembre de 2005, BioID (C‑37/03 P, Rec. p. I‑0000), apartado 43.

---

[12](#Footref12) – Apartados B(V)(2)(b)(kk) a (qq) de las páginas 15 y 16.

---

[13](#Footref13) – En el apartado B(V)(2)(b)(ss) de la página 17 del recurso.

---

[14](#Footref14) – Apartado B(V)(2)(b)(oo) de la página 16.

---

[15](#Footref15) – Apartados 36 y 38 a 42.

---

[16](#Footref16) – Apartados 44 a 54.

---

[17](#Footref17) – Sentencia de 11 de marzo de 2003 (C‑40/01, Re. p. I‑2439).

---

[18](#Footref18) – Auto de 27 de enero de 2004 (C‑259/02, Rec. p. I‑1159).

---

[19](#Footref19) – Apartado 14 del auto. En efecto, el Tribunal de Justicia adoptó esa posición sobre las seis primeras cuestiones planteadas,
referentes todas ellas al alcance y tipo del uso, mientras que con respecto a la séptima cuestión, relativa a la pertinencia
del uso posterior a la presentación de la solicitud, que no se suscita directamente en el presente asunto, se consideró que
la respuesta no dejaba margen para una duda razonable. La sentencia de 29 de julio de 2005 de la Court of Appeal, Inglaterra
y Gales, dictada en el recurso contra la decisión del órgano jurisdiccional remitente, contiene ciertas observaciones interesantes
y útiles sobre estas cuestiones ([2005] EWCA Civ 978).

---

[20](#Footref20) – En el apartado 68.

---

[21](#Footref21) – Véase el apartado 67 de la sentencia, citado en el punto 19 de las presentes conclusiones.

---

[22](#Footref22) – Así, los apartados B(V)(3)(b)(aa), (bb), (cc) y (ee)(aaa) y (bbb) del recurso de casación son idénticos o similares a los
apartados B(III)(2)(c)(bb), (cc), (dd) y (ee) del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, que se resumen en los apartados
59 a 61 de la sentencia.

---

[23](#Footref23) – Sentencia de 29 de septiembre de 1998 (C‑39/97, Rec. p. I‑5507).

---

[24](#Footref24) – Véanse los apartados 65 a 67.

[Top](#document1)