Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. ELEANOR SHARPSTON

presentadas el 30 de abril de 2009 (
[1](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0001)
)

Asunto C-301/07

PAGO International GmbH

contra

Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

«Marcas — Reglamento (CE) no 40/94 — Artículo 9, apartado 1, letra c) — Marca notoriamente conocida en la Comunidad — Alcance geográfico de la notoriedad»

| 1. | El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 (en lo sucesivo, «Reglamento») ( [2](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0002) ) faculta al titular de una marca comunitaria «notoriamente conocida en la Comunidad» para prohibir el uso de cualquier signo idéntico o similar a dicha marca, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada esa marca comunitaria. En el presente asunto el Oberster Gerichtshof (Tribunal supremo), Austria, pregunta en primer lugar si una marca comunitaria es «notoriamente conocida en la Comunidad» cuando sólo es notoriamente conocida en un Estado miembro. En segundo lugar, si la respuesta a esa cuestión es negativa, el tribunal remitente se pregunta si una marca que sólo es notoriamente conocida en un Estado miembro está protegida en este último, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, de manera que pueda dictarse una prohibición de infracción limitada a dicho Estado miembro. |

Normativa comunitaria relevante

| 2. | El Reglamento y la Directiva 89/104/CEE del Consejo (en lo sucesivo, «Directiva») ( [3](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0003) ) se concibieron como medidas para suprimir los obstáculos a la libre circulación de mercancías y servicios y a la competencia en el mercado interior. ( [4](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0004) ) Los dos instrumentos establecen regímenes complementarios antes que excluyentes. ( [5](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0005) ) El Tribunal de Justicia se ha inclinado por tanto a interpretar de igual forma las disposiciones paralelas del Reglamento y de la Directiva. ( [6](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0006) ) |

El Reglamento

| 3. | El artículo 1 del Reglamento introduce el concepto de marca comunitaria. En el artículo 1, apartado 2, dispone que: «la marca comunitaria tendrá carácter unitario. […] producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá… prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad». |

| 4. | El artículo 9, apartado 1, dispone:  «La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:   | a) | de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada; |  | b) | de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; |  | c) | de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.» | |

La Directiva

| 5. | La Directiva se propone aproximar «las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior». ( [7](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0007) ) |

| 6. | El artículo 5, apartado 2, de la Directiva, al que corresponde el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, prevé:  «Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares [ ( [8](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0008) )] a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.» |

Los hechos y el litigio principal

| 7. | PAGO International GmbH (en lo sucesivo, «Pago») es titular de una marca comunitaria para bebidas de fruta y zumos de fruta, entre otros productos. Son elementos importantes de la marca de Pago la representación de una botella verde de vidrio (utilizada por Pago desde hace años para la comercialización) con una etiqueta y tapón distintivos, junto a un vaso lleno de zumo de fruta, identificada con caracteres grandes con la denominación «PAGO». |

| 8. | Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (en lo sucesivo, «Tirolmilch») comercializa en Austria una bebida de suero de leche con fruta bajo la denominación «Lattella», envasada en botellas de vidrio, cuyo diseño se parece en varios aspectos (forma, color, etiqueta, tapón) a la que se representa en la marca comunitaria de Pago. En la publicidad de sus bebidas, Tirolmilch utiliza una ilustración que, al igual que la marca comunitaria de Pago, muestra una botella junto a un vaso lleno. |

| 9. | Consta que no existe riesgo de confusión dado que las etiquetas de las botellas utilizadas por Pago y Tirolmilch llevan las denominaciones «Pago» y «Latella» respectivamente y ambas son muy conocidas en Austria. Del resumen de los hechos expuesto en la resolución de remisión resulta que las partes en el litigio principal han estimado que se cumplen los requisitos enunciados en el artículo 9, apartado 1, letra c), en cuanto el signo en conflicto es similar o idéntico al que constituye la marca comunitaria perteneciente a Pago, en primer lugar, y en cuanto la bebida comercializada por Tirolmilch no se considera similar a la que comercializa Pago, en segundo lugar. |

| 10. | Pago solicitó al Handelsgericht Wien (tribunal de lo mercantil de Viena) que dictara contra Tirolmilch una orden prohibitiva de los actos de infracción de su marca comunitaria consistentes en i) promover, ofrecer a la venta, comercializar o utilizar de cualquier otra forma su bebida en las botellas controvertidas, y ii) hacer publicidad con una representación de las botellas junto a un vaso lleno de zumo de fruta. El citado tribunal dictó la orden de prohibición pero su resolución fue revocada por el Landesgericht Wien (tribunal del Land de Viena). Pago interpuso recurso de casación ante el Oberster Gerichtshof. |

| 11. | El Oberster Gerichtshof estima que la cuestión de la supuesta infracción de la marca comunitaria de Pago tiene que apreciarse exclusivamente conforme al Reglamento. Sin embargo, como sea que la marca de Pago es ampliamente conocida en Austria pero no necesariamente en otros Estados miembros, el Oberster Gerichtshof considera que necesita orientación sobre la debida interpretación de la frase «[fuera] notoriamente conocida en la Comunidad», en el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento. Por consiguiente dicho tribunal ha planteado las siguientes cuestiones para su resolución prejudicial:   | «1) | ¿Está protegida en toda la Comunidad como “marca notoriamente conocida” en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, una marca comunitaria cuando sólo es “notoriamente conocida» en un Estado miembro? |  | 2) | En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿está protegida en un Estado miembro, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, una marca “notoriamente conocida” sólo en ese Estado miembro, de manera que pueda dictarse una orden prohibitiva limitada a dicho Estado miembro?» | |

| 12. | Han presentado observaciones escritas Pago, Tirolmilch y la Comisión, que también informaron en la vista. |

La primera cuestión

Observaciones previas

| 13. | La primera cuestión se formula de tal manera que sugiere que la respuesta ha de ser «sí» o «no», lo que implica que, cualquiera que sea la respuesta que se dé, ésta será aplicable por igual en cualquier supuesto en el que la marca controvertida sólo sea notoriamente conocida en un Estado miembro. A mi parecer es preciso un enfoque más flexible. |

| 14. | Pago mantiene que se debe responder afirmativamente a la primera cuestión. Tirolmilch alega que la respuesta debe ser negativa. La Comisión sostiene un criterio más matizado, pero concluye que en casos excepcionales una marca que sólo sea notoriamente conocida en un Estado miembro puede estar incluida en el artículo 9, apartado 1, letra c). |

| 15. | Las tres partes concuerdan en que la sentencia General Motors ( [9](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0009) ) constituye el punto de partida del análisis. |

La sentencia General Motors

| 16. | En la sentencia General Motors, antes citada, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 5, apartado 2, de la Directiva (la disposición paralela al artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento). La cuestión era si una marca tenía «renombre en un Estado miembro», cuando el «Estado miembro» en cuestión eran los tres países del Benelux, que se consideran como un solo territorio a los efectos de las marcas. |

| 17. | Tanto en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva como en el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento hay dos aspectos del requisito de «renombre», o de «ser notoriamente conocida», respectivamente, que deben concurrir para que una marca pueda disfrutar de protección. En primer lugar la marca tiene que tener un renombre o ser notoriamente conocida, respectivamente. ( [10](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0010) ) En segundo lugar ese renombre o esa condición de ser notoriamente conocida deben existir en un área geográfica determinada. ( [11](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0011) ) En la sentencia General Motors, antes citada, el Tribunal de Justicia analizó esos requisitos de la siguiente forma. En primer lugar, el público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre puede ser el gran público o un público más especializado. ( [12](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0012) ) En segundo lugar, la Directiva no permite exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público. ( [13](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0013) ) En tercer lugar, la marca respecto a la que se pretende la protección debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por esa marca. ( [14](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0014) ) Por último el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla. ( [15](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0015) ) |

| 18. | El Tribunal de Justicia afirmó que para que una marca disfrute de una protección ampliada a productos o servicios no similares debe conocerla una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella; y que bastaba que una marca del Benelux tuviera renombre en una parte sustancial del territorio del Benelux, que puede corresponder a una parte de uno de los países del Benelux. ( [16](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0016) ) |

¿Debe el Tribunal de Justicia aplicar por analogía la doctrina de la sentencia General Motors?

| 19. | Como he señalado, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva y el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento son disposiciones paralelas; y el Tribunal de Justicia generalmente interpreta de igual forma las disposiciones paralelas de ambos instrumentos. ( [17](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0017) ) Por tanto coincido con todas las partes en que la doctrina de la sentencia General Motors, antes citada, debe aplicarse por analogía. De ello resulta que no es necesario que el titular de una marca demuestre que su marca es notoriamente conocida en la Comunidad para dar lugar a la protección conferida por el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento. Bastará una «parte sustancial» del territorio. Pero, ¿es un Estado miembro una «parte sustancial»? ¿Es esta en realidad la forma correcta de abordar la cuestión? |

Alegaciones de las partes

| 20. | Pago afirma que debe aplicarse la doctrina de la sentencia General Motors, antes citada, y que no es necesario que su marca sea conocida en la Comunidad. Según ella ha quedado acreditado en el litigio principal el hecho de que la marca controvertida es notoriamente conocida en Austria. Nada impide que Austria sea considerada como una parte sustancial de la Comunidad. Pago alega que por consiguiente su marca merece protección en virtud del artículo 9, apartado 1, letra c). Además Pago busca apoyo en el sistema de la normativa y presenta una alegación basada en la interpretación del artículo 50, apartado 1, letra a), del Reglamento, en el que también se utiliza la expresión «en la Comunidad». Me propongo examinar esta última alegación tras considerar las implicaciones de la sentencia General Motors, antes citada. ( [18](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0018) ) |

| 21. | Tirolmilch concuerda en que la doctrina de la sentencia General Motors, antes citada, debe aplicarse por analogía pero observa que la primera cuestión está redactada de forma que no hace distinción entre los diferentes Estados miembros. El territorio y la población de los Estados miembros varían sin embargo en un grado muy alto. Una respuesta afirmativa a la primera cuestión significaría que una marca comunitaria notoriamente conocida sólo en Malta, que representa el 0,08% de la población de la UE y el 0,04% de su economía, estaría protegida en la Comunidad como marca notoriamente conocida. Tirolmilch alega que es necesario determinar si el territorio considerado es sustancial en el sentido expuesto por el Tribunal de Justicia en la sentencia General Motors, antes citada. A los efectos del artículo 9, apartado 1, letra c), las fronteras de los Estados miembros son irrelevantes. La cuestión decisiva es si el territorio en el que la marca es notoriamente conocida es un territorio significativo desde el punto de vista económico en relación con la Comunidad como un todo, lo que justificaría la protección en la Comunidad fundada en ser la marca notoriamente conocida en ese territorio. De esa forma el territorio de un solo Estado miembro podría ser suficiente si, en términos económicos, fuera un Estado miembro lo bastante grande, como Alemania, pero no si fuera uno de los Estados miembros más pequeños. |

| 22. | La Comisión, también siguiendo la doctrina de la sentencia General Motors, antes citada, mantiene que una marca comunitaria es «notoriamente conocida en la Comunidad» en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), cuando es conocida por una proporción significativa de todas las personas a las que se dirige en el territorio de la Comunidad como adquirentes potenciales de los bienes y servicios que cubre. Al considerar si una marca es «notoriamente conocida» debe diferenciarse la determinación del público relevante y la del grado en el que la marca debe ser notoriamente conocida. |

| 23. | La Comisión estima que el artículo 9, apartado 1, letra c), confiere protección cuando la marca es conocida por una proporción significativa del público relevante. El público relevante debe identificarse en el territorio de la Comunidad sin referencia a fronteras nacionales, y no considerando el público en un solo Estado miembro. |

| 24. | A juicio de la Comisión, el ser notoriamente conocida la marca «en la Comunidad» no presupone que la marca sea conocida en todos los Estados miembros. En algunos casos excepcionales bastaría que la marca fuera notoriamente conocida en un solo Estado miembro, si el público relevante se encontrara exclusivamente en ese Estado miembro. |

| 25. | Por tanto la Comisión vincula los conceptos de público relevante y territorio relevante. |

Análisis

| 26. | No estimo de gran ayuda para abordar la primera cuestión las alegaciones de las partes en el litigio principal. En efecto, la alegación de Pago de que su marca es notoriamente conocida en Austria, aunque corroborada por el tribunal remitente, se queda ahí sin ir más lejos. No explica cómo se determina lo que constituye una parte sustancial de la Comunidad en general, ni porqué debe considerarse que Austria en particular es una parte sustancial de la Comunidad. Dado que Tirolmilch afirma que las fronteras nacionales son irrelevantes, su análisis posterior, basado precisamente en esas fronteras, es a mi parecer un non sequitur. Además conduce a la cuestión, sumamente detestable, de qué es un Estado miembro lo bastante importante para ser considerado «sustancial». |

| 27. | En términos amplios considero que el análisis de la Comisión es un punto de partida útil. |

| 28. | El objetivo del artículo 9, apartado 1, letra c), es permitir que el titular de una marca comunitaria proteja los derechos exclusivos conferidos por ésta frente a terceros, siempre que pueda demostrar que su marca comunitaria es notoriamente conocida en la Comunidad y que concurren los demás requisitos establecidos por el artículo 9, apartado 1, letra c). |

| 29. | El Reglamento se basa en la premisa de que la marca comunitaria tiene carácter unitario. ( [19](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0019) ) En realidad la marca comunitaria fue creada para poner a disposición de las empresas «marcas que les permitan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras.» ( [20](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0020) ) Con esos antecedentes me parece que un criterio que atiende ante todo a las fronteras de los Estados miembros al tratar de determinar la amplitud con la que una marca comunitaria es notoriamente conocida es erróneo de raíz. En lugar de ello el punto de partida tiene que ser la apreciación del territorio de la Comunidad sin consideración de fronteras, como un todo único e indivisible. Como corolario es irrelevante que una marca sea notoriamente conocida en un solo Estado miembro o en cualquier número de Estados miembros. Es igualmente irrelevante que esos Estados miembros sean «grandes», «medianos» o «pequeños», cualquiera que sea la base de la definición de esos términos. |

Aplicación de la doctrina de la sentencia General Motors

| 30. | Es preciso en primer lugar determinar cuándo una marca es «notoriamente conocida». Para ello el tribunal nacional tiene que identificar al público interesado en la marca en el contexto de la Comunidad en conjunto, sin considerar las fronteras de los Estados miembros. Una vez identificado el público relevante, ( [21](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0021) ) el tribunal nacional debe determinar si la marca es notoriamente conocida entre una parte significativa del público interesado en los bienes y servicios cubiertos por esa marca. |

| 31. | El tribunal nacional debe determinar después si la marca es notoriamente conocida «en la Comunidad». Tiene que empezar por reconocer que el titular de la marca no necesita demostrar que la marca es notoriamente conocida en la Comunidad. Para que se aplique el artículo 9, apartado 1, letra c), es suficiente que la marca sea notoriamente conocida en una «parte sustancial» de la Comunidad. ( [22](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0022) ) La sentencia General Motors, antes citada, no ofrece más orientación sobre cómo se debe interpretar una «parte sustancial» del territorio relevante. |

| 32. | La jurisprudencia del Tribunal de Justicia indica sin embargo lo que no es una «parte sustancial». En la sentencia Nieto Nuño, ( [23](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0023) ) se determinó, en relación con el concepto de si una marca es «notoriamente conocida» en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva, que la ciudad de Tarragona y su entorno en España no es una parte sustancial de ese Estado miembro. Aplicando el mismo razonamiento por analogía al concepto de una «parte sustancial de la Comunidad», resulta que cuando la «parte», vista objetivamente con referencia a su dimensión y peso económico, es diminuta en comparación con la Comunidad como un todo, y cuando el público relevante está más dispersado en la Comunidad, ( [24](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0024) ) esa parte no puede ser considerada una «parte sustancial» de la Comunidad. Esa conclusión deriva del significado común del término «sustancial». También es conforme al sentido común. |

| 33. | Los supuestos que pueden ser imaginados son muchos y diversos. A un extremo del conjunto, puede suponerse que una marca distintiva de un producto genérico comercializado entre el público en general, que sea notoriamente conocida en grado significativo entre ese público, se conozca en una extensa área geográfica de la Comunidad, para que pueda afirmarse que dicha marca es «notoriamente conocida en la Comunidad». Al otro extremo, puede suponerse que una marca de un producto específico comercializado entre un público regional especializado sea conocida en un área mucho más pequeña. Un producto que se comercialice entre un público profesional puede ciertamente cubrir una extensa área (según el grado de dispersión de los miembros de esa profesión), pero probablemente sea conocido por un número de personas menor, en términos absolutos, que un producto comercializado entre el público en general. |

| 34. | Al igual que el concepto de público relevante, el aspecto territorial de ser «notoriamente conocida» una marca no puede definirse con referencia a una cifra abstracta o a un número determinado de Estados miembros. El tribunal nacional tendrá que apreciar varios factores para decidir si una marca singular es notoriamente conocida en una parte sustancial de la Comunidad. Esos factores incluirán, pero no se limitarán a ellos, la importancia económica del territorio en la Comunidad, la extensión geográfica del área en la que la marca es notoriamente conocida y las características del público interesado. |

| 35. | Para determinar si una marca anterior es notoriamente conocida en una parte sustancial de la Comunidad a los efectos del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, el tribunal nacional debe por tanto realizar una apreciación global del asunto a la vez que determinar el público entre el que esa marca anterior es conocida. Cualquier test de esa clase tiene que ser necesariamente flexible. |

| 36. | Por último he de tratar con brevedad de la alegación de Pago sobre el sistema del Reglamento. Pago se refiere al hecho de que la expresión «en la Comunidad» también figura en el artículo 50, apartado 1, letra a), del Reglamento. ( [25](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0025) ) Pago alega que según reiterada jurisprudencia el uso de la marca en un solo Estado miembro es suficiente a los efectos del artículo 50, apartado 1, letra a). Si el uso en un Estado miembro basta para preservar los derechos derivados de la marca comunitaria, mantiene Pago, la condición de ser notoriamente conocida la marca en un Estado miembro debe bastar por analogía para dar lugar a la protección conforme al artículo 9, apartado 1, letra c). |

| 37. | No me convence ese argumento. |

| 38. | En primer lugar, la única «jurisprudencia reiterada» que menciona Pago es la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en el asunto Reno Schuhcentrum/Payless ShoeSource Worldwide, ( [26](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0026) ) que trata de las circunstancias en las que el uso de una marca adherida a productos destinados a la exportación constituye un «uso en la Comunidad». Esa resolución, que sólo tiene valor indicativo para el Tribunal de Justicia, versa por tanto sobre una cuestión enteramente diferente. No afirma que el uso en un Estado miembro sea suficiente, sino sólo que no es preciso que la marca sea usada «en cualquier lugar de la Comunidad». Por lo demás la resolución ha sido recurrida ante el Tribunal de Primera Instancia. ( [27](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0027) ) |

| 39. | En segundo lugar, el artículo 50 regula las causas de caducidad de una marca que anteriormente disfrutaba de protección. El artículo 9 establece los derechos conferidos por una marca comunitaria y los requisitos precisos para ello. El objeto de ambas disposiciones es completamente diferente, y no estoy de acuerdo en que un argumento, de poco peso, basado en el artículo 50, apartado 1, letra a), ayude a la debida interpretación del artículo 9, apartado 1, letra c). |

| 40. | Para resumir: no es posible determinar si una marca comunitaria es notoriamente conocida en la Comunidad basándose en que esa marca sea notoriamente conocida en uno cualquiera de los Estados miembros. Del carácter unitario de la marca comunitaria resulta que ha de considerarse el territorio comunitario en su conjunto. La doctrina de la sentencia General Motors, antes citada, debe aplicarse por analogía para determinar lo que constituye una parte sustancial de la Comunidad. Ésta ha de determinarse en cada caso concreto teniendo presente el público interesado en los bienes o servicios cubiertos por la marca y la importancia del área en que la marca es notoriamente conocida, definida por factores como su extensión geográfica, su población y su relevancia económica en el contexto del territorio comunitario como un todo. |

| 41. | Propongo por tanto responder a la primera cuestión planteada como sigue: una marca comunitaria está protegida en toda la Comunidad en virtud de ser «notoriamente conocida en la Comunidad», en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, si es notoriamente conocida en una parte sustancial de la Comunidad. Lo que constituye una parte sustancial de la Comunidad a estos efectos no depende de las fronteras nacionales sino que debe determinarse mediante la apreciación de todas las circunstancias relevantes del caso, teniendo en cuenta en particular i) el público interesado en los productos o servicios cubiertos por la marca y la proporción de ese público que conoce la marca, y ii) la importancia del área en que la marca es notoriamente conocida, definida por factores como su extensión geográfica, su población y su importancia económica. |

La segunda cuestión

| 42. | Mediante su segunda cuestión el tribunal remitente pregunta en esencia si, en el contexto del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, una marca comunitaria que sólo es notoriamente conocida en un Estado miembro, en caso de no estar protegida en toda la Comunidad, está no obstante protegida en ese Estado miembro, de forma que puede dictarse una orden prohibitiva de infracción limitada a dicho Estado miembro. |

| 43. | En la respuesta que propongo a la primera cuestión está implícito que una marca notoriamente conocida en un solo Estado miembro no puede calificarse como una marca «notoriamente conocida en la Comunidad» en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c). Dado que la condición de ser «notoriamente conocida en la Comunidad» es el requisito expresamente exigido para la aplicación del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, podría pensarse que la respuesta a la segunda cuestión es obvia. Si no se cumple ese requisito no nace el derecho a la protección. La respuesta a la segunda cuestión en ese caso es, automáticamente, que un tribunal nacional no debe acceder a una pretensión de protección de un derecho que no existe. |

| 44. | Me parece que la segunda cuestión debe entenderse por tanto en el sentido de si una marca comunitaria que es notoriamente conocida en un área que no es una parte sustancial de la Comunidad a los efectos del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94 está protegida no obstante en dicha área (que puede coincidir con el territorio de uno o más Estados miembros), de modo que puede dictarse una orden prohibitiva de infracción limitada a la misma área. |

| 45. | Pago alega que, si no existiera esa limitada protección, la marca comunitaria no sería una alternativa viable a la marca nacional –un resultado incongruente con el objetivo del legislador comunitario al instaurar la marca comunitaria– ya que el titular de una marca comunitaria notoriamente conocida en un solo Estado miembro no podría proteger su marca ni siquiera en ese Estado miembro si no fuera titular también de una marca nacional. Además Pago mantiene que es infrecuente que una marca sea vulnerada de la forma prevista por el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento –esto es, mediante el aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la marca, o con perjuicio para ésta, lo que constituye una clase de competencia desleal– a escala comunitaria. Por consiguiente es importante que el titular de una marca comunitaria puede obtener protección limitada al Estado miembro en el que hay peligro de que se produzca la infracción o en el que ésta se ha cometido. |

| 46. | No concuerdo con esos argumentos. |

| 47. | En primer lugar es cierto que la marca comunitaria y la marca nacional tienen un objetivo similar, ( [28](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0028) ) en cuanto el objetivo del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, por un lado, y del artículo 5, apartado 2, de la Directiva (la disposición paralela), por otro, es prestar protección contra el daño causado a la notoriedad y al renombre de la marca, respectivamente. No obstante esas disposiciones alcanzan ese objetivo por diferentes caminos ( [29](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0029) ) y operan en contextos diferentes. |

| 48. | Cuando una marca nacional goza de «renombre en el Estado miembro», su titular puede obtener protección conforme al artículo 5, apartado 2, de la Directiva, en todo el territorio del Estado miembro (véase la sentencia General Motors, antes citada). Cuando una marca comunitaria es «notoriamente conocida en la Comunidad», el carácter unitario de la marca comunitaria ( [30](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0030) ) significa que de forma similar está protegida en todo el territorio de la Comunidad (y no sólo en la «parte sustancial» del territorio comunitario que constituyó la base para afirmar que la marca considerada era realmente una marca «notoriamente conocida en la Comunidad» a los efectos del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento). ( [31](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0031) ) |

| 49. | Me parece que, precisamente porque la protección conferida a una marca comunitaria es tan extensa, los requisitos establecidos en el Reglamento deben cumplirse plenamente para que esa protección se ponga en práctica. Existe un nexo evidente entre el requisito de demostrar que la marca es notoriamente conocida en una parte sustancial de la Comunidad y la justificación de concederle una protección que se extiende a toda la Comunidad. |

| 50. | En segundo lugar, cuando una empresa desea registrar una marca para usarla, progresivamente, en más de un Estado miembro parece razonable suponer que solicitará el registro de una marca comunitaria antes que el de varias marcas en diferentes Estados miembros a menos que tenga una razón especial para actuar de otra forma. Reconozco que cuando tal marca sea notoriamente conocida en (una parte sustancial de) un Estado miembro, pero no en una parte sustancial de la Comunidad, el registro nacional en ese Estado miembro será necesario para proteger la notoriedad de dicha marca en ese Estado miembro, ( [32](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0032) ) ya que esa protección no se podrá conseguir en virtud del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento. ( [33](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0033) ) Ello concuerda con el concepto de que la marca comunitaria y la marca nacional operan en diferentes ámbitos, pero de forma paralela. |

| 51. | Puede abordarse con mucha brevedad la última alegación de Pago. La dimensión de la infracción puede afectar a la forma de protección que el titular pretende pero ese es un aspecto procesal antes que sustantivo. No es un aspecto relevante para la cuestión de si se concede protección en virtud del artículo 9, apartado 1, letra c), en primer término. |

| 52. | En consecuencia propongo responder a la segunda cuestión planteada en el sentido de que una marca comunitaria que sea notoriamente conocida en un área que no es una parte sustancial de la Comunidad no disfruta con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94 de protección limitada a esa área. Por consiguiente no puede dictarse una orden prohibitiva de infracción limitada a dicha área. |

Epílogo: ¿una interpretación alternativa de la segunda cuestión?

| 53. | Dado el énfasis que pone la segunda cuestión en si puede dictarse una prohibición limitada a un solo Estado miembro, es posible que el tribunal nacional haya querido preguntar en realidad si, cuando se considera que una marca disfruta de protección en virtud del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, un tribunal nacional puede dictar una orden prohibitiva de infracción de esa marca de alcance limitado a un solo Estado miembro. Como he señalado en mi análisis de la primera cuestión, si bien una marca que sea «notoriamente conocida en la Comunidad» será usualmente muy conocida por el público relevante en un área que no coincide con las fronteras de un único Estado miembro, y en general se extiende más allá, el titular de una marca puede sufrir el riesgo de infracción de su marca de modo principal, tal vez exclusivo, en un determinado Estado miembro. Eso parece que sucede en realidad en el presente asunto. |

| 54. | Conforme al criterio que he mantenido sobre la respuesta que debe darse a la primera cuestión, la segunda, según la he reformulado, probablemente es sólo teórica. No obstante, si el Tribunal de Justicia resolviera en su sentencia (o lo hiciera el tribunal remitente cuando el Tribunal de Justicia se haya pronunciado), que es aplicable la protección en virtud del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, puede pensarse que la cuestión reformulada es pertinente. Por consiguiente expondré con suma brevedad la respuesta que propongo. |

| 55. | El Título X del Reglamento contiene reglas detalladas reguladoras de la competencia y el procedimiento en las acciones judiciales referidas las marcas comunitarias. Esas reglas están claramente concebidas con la intención de aplicarse en conjunción con otras normas comunitarias pertinentes sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales. ( [34](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0034) ) De conformidad con el carácter unitario de la marca comunitaria se ha previsto que los tribunales de marcas comunitarias de cada Estado miembro, ( [35](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0035) ) que conozcan según las reglas de competencia formuladas en el artículo 93, apartados 1 a 4, serán competentes en relación con los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro. ( [36](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0036) ) Ello se debe a que un tribunal de marcas comunitarias que conozca con arreglo a esas reglas de competencia puede tener que ejercitar una competencia extraterritorial con objeto de conferir protección efectiva al titular de la marca comunitaria. ( [37](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0037) ) |

| 56. | Dicho eso, el Reglamento también prevé claramente la posibilidad de que el titular de una marca quiera ejercer la acción ante los tribunales de un determinado Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación, ( [38](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0038) ) y en esas circunstancias la competencia de dichos tribunales se limita expresamente a «los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en que radique ese tribunal». ( [39](#t-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0039) ) |

| 57. | En pocas ocasiones es apropiado, de serlo en alguna, que un tribunal dicte una resolución en términos más amplios que los necesarios. Cuando la infracción de la marca se circunscribe a un solo Estado miembro (en este caso Austria), será suficiente usualmente que la orden prohibitiva de dicha infracción se limite a dicho Estado miembro. No observo nada en el Reglamento que impida a un tribunal competente dictar una orden limitada en tal sentido. |

| 58. | Reitero no obstante que el análisis que acabo de exponer se aplica sólo si realmente procede hacer efectiva la protección en virtud del Reglamento. |

Conclusión

| 59. | Propongo por tanto responder a las cuestiones planteadas por el Oberster Gerichtshof, de Austria, como sigue:   | «1) | Una marca comunitaria está protegida en toda la Comunidad en virtud de ser “notoriamente conocida en la Comunidad”, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, si es notoriamente conocida en una parte sustancial de la Comunidad. Lo que constituye una parte sustancial de la Comunidad a estos efectos no depende de las fronteras nacionales sino que debe determinarse mediante la apreciación de todas las circunstancias relevantes del caso, teniendo en cuenta en particular i) el público interesado en los productos o servicios cubiertos por la marca y la proporción de ese público que conoce la marca, y ii) la importancia del área en que la marca es notoriamente conocida, definida por factores como su extensión geográfica, su población y su importancia económica. |  | 2) | Una marca comunitaria que sea notoriamente conocida en un área que no es una parte sustancial de la Comunidad en dicho sentido no disfruta con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94 de protección limitada a esa área. Por consiguiente no puede dictarse una orden prohibitiva de infracción limitada a dicha área.» | |

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(
[1](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0001)
) Lengua original: inglés.

(
[2](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0002)
) Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria ([DO 1994, L 11, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1994:011:TOC)).

(
[3](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0003)
) Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas ([DO 1989, L 40, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1989:040:TOC)), sustituida recientemente (aunque no modificada en lo sustancial) por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Versión codificada) ([DO L 299, p. 25](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2008:299:TOC)).

(
[4](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0004)
) Véase el primer considerando de ambos actos.

(
[5](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0005)
) Véase la propuesta de Reglamento del Consejo sobre las marcas comunitarias, COM (80) 635, p. 23, punto primero.

(
[6](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0006)
) Véase por ejemplo la sentencia de 8 de mayo de 2008, Eurohypo/OAMI (C-304/06 P, Rec. p. I-3297), apartado 54, acerca de los ámbitos de aplicación de los motivos absolutos de denegación de registro de una marca enunciados en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento y en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva, y la sentencia de , Bovemij Verzekeringen ([C-108/05, Rec. p. I-7605](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62005C?0108&locale=ES)), apartado 22, en el que se consideran el artículo 3, apartado 3, de la Directiva y el artículo 7, apartado 3, del Reglamento.

(
[7](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0007)
) Véase el tercer considerando.

(
[8](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0008)
) En la sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff ([C-292/00, Rec. p. I-389](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62000C?0292&locale=ES)), apartado 30, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 5, apartado 2, en el sentido de que puede aplicarse también cuando los productos o servicios cubiertos por las dos marcas son idénticos o similares.

(
[9](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0009)
) Sentencia de 14 de septiembre de 1999 ([C-375/97, Rec. p. I-5421](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61997C?0375&locale=ES)).

(
[10](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0010)
) La razón de ser de este aspecto del requisito se expone en el punto 23 de la sentencia, en el que el Tribunal de Justicia explica que es necesario demostrar un cierto grado de conocimiento entre el público de la marca anterior respecto a la que el titular pretende proteger sus derechos, a fin de acreditar que el público puede establecer una relación entre la marca anterior para la que se pretende la protección y la marca posterior que según el titular infringe sus derechos.

(
[11](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0011)
) Un «Estado miembro» en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva; la «Comunidad» en el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento.

(
[12](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0012)
) Apartado 24.

(
[13](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0013)
) Apartado 25.

(
[14](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0014)
) Apartado 26.

(
[15](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0015)
) Apartado 27.

(
[16](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0016)
) Apartados 29 y 31.

(
[17](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0017)
) Véase el punto 3 supra, y la jurisprudencia citada en la nota 6.

(
[18](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0018)
) Véase el punto 36 infra.

(
[19](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0019)
) Véanse los considerandos primero y segundo y el artículo 1, apartado 2, del Reglamento.

(
[20](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0020)
) Véase el primer considerando (la cursiva es mía).

(
[21](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0021)
) Véase la sentencia General Motors, citada en la nota 9 supra, apartados 24 y 25, respecto a los criterios aplicables.

(
[22](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0022)
) Apartado 28.

(
[23](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0023)
) Sentencia de 22 de noviembre de 2007 ([C-328/06, Rec. p. I-10093](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62006C?0328&locale=ES)).

(
[24](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0024)
) No es inconcebible una situación en la que tras examinar el público relevante un tribunal nacional pueda concluir fundadamente que la condición de ser notoriamente conocida en una área geográfica limitada equivale no obstante a ser «notoriamente conocida en la Comunidad», si el público relevante se encontrara excepcionalmente sólo en dicha área. Así pues, puede suponerse que una marca que cubra productos dirigidos a los fabricantes de faldas escocesas podría ser notoriamente conocida entre el público al que se dirige en la Comunidad, que probablemente sólo habitaría en una parte de un único Estado miembro. Sospecho sin embargo que tales supuestos son muy raros.

(
[25](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0025)
) El artículo 50, apartado 1, letra a), prevé en esencia la caducidad de una marca comunitaria si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad.

(
[26](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0026)
) Asunto R 1209/2005-1, resolución de 28 de febrero de 2007.

(
[27](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0027)
) Asunto Reno Schuhcentrum/OAMI (T-173/07), pendiente ante este tribunal.

(
[28](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0028)
) Véase la nota 4 supra.

(
[29](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0029)
) Véase la propuesta de primera directiva del Consejo para la aproximación del Derecho de los Estados miembros en materia de marcas (COM (80) 635), p. 1, punto tercero: «la propuesta de un reglamento persigue los mismos objetivos que la directiva pero por diferente camino […] […]».

(
[30](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0030)
) Véanse los puntos 3 y 29 supra, y las notas 19 y 20.

(
[31](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0031)
) Véase el análisis de la primera cuestión.

(
[32](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0032)
) Al parecer Pago es titular en realidad de una marca nacional para su producto. Uno de los misterios sin resolver de la presente remisión –que sin embargo no voy a investigar– es porqué la acción ante el tribunal nacional se basó en la marca comunitaria de Pago en lugar de su marca nacional.

(
[33](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0033)
) La protección de los derechos conferidos por el artículo 9, apartado 1, letra a), y por el artículo 9, apartado 1, letra b), no depende de que se pueda demostrar que la marca es «notoriamente conocida en la Comunidad».

(
[34](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0034)
) Véase la Sección Primera del Título X, cuya única disposición (el artículo 90) remite directamente al Convenio sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»). Una versión consolidada del Convenio de Bruselas según sus modificaciones por los cuatro Convenios de Adhesión posteriores fue publicada en el Diario Oficial de 1998, C 27, p. 1. El Convenio de Bruselas fue sustituido por el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de , relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas») ([DO 2001 L 12, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2001:012:TOC)). Dinamarca y determinados territorios están excluidos del ámbito del Reglamento Bruselas conforme al artículo 299 CE.

(
[35](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0035)
) Designados conforme al artículo 91 del Reglamento.

(
[36](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0036)
) Véase el artículo 94, apartado, 1, y (respecto a las medidas provisionales y cautelares), el artículo 99, apartado 2, del Reglamento.

(
[37](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0037)
) Véase el decimoquinto considerando del preámbulo del Reglamento, según el cual es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Comunidad. Véase también la sentencia de 14 de diciembre de 2006, Nokia ([C-316/05, Rec. p. I-12083](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62005C?0316&locale=ES)), apartados 25 y 33, que ponen énfasis en que la protección de las marcas comunitarias debe ser uniforme en todo el territorio de la Comunidad.

(
[38](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0038)
) Véase el artículo 93, apartado 5, del Reglamento.

(
[39](#c-ECRCJ2009ESA.1000943101-E0039)
) Artículo 94, apartado 2, del Reglamento.

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