Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. NICHOLAS EMILIOU

presentadas el 27 de marzo de 2025 ([1](#Footnote1))

**Asunto C**‑**168/24**

**PMJC SAS**

**contra**

**[W] [X],**

**[M] [X],**

**[X] Créative SAS**

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia)]

« Procedimiento prejudicial — Marcas — Directivas 2008/95/CE y (UE) 2015/2436 — Causas de caducidad de la marca — Uso engañoso — Marca consistente en el apellido del creador — Cesión de la marca — Actos del nuevo titular destinados a hacer creer al consumidor que el creador sigue participando en el diseño de los productos designados por la marca »

  
  
  
  

I.      **Introducción**

1.        En virtud del Derecho de la Unión, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada. ([2](#Footnote2))

2.        En el pasado, la pertinencia de esta regla ha sido examinada en el contexto de marcas consistentes en el nombre del creador y fabricante inicial de esos productos, en una situación en la que dicho creador había dejado de participar en la empresa titular de esas marcas. A este respecto, el Tribunal de Justicia dejó claro en su sentencia Emanuel ([3](#Footnote3)) que la mera ruptura del vínculo entre el creador, por un lado, y el propietario de la marca, por el otro, no lleva por sí sola a que la marca sea engañosa y a que pueda, por tanto, ser objeto de una declaración de caducidad.

3.        Sin embargo, el presente asunto pone a prueba esta conclusión en unas circunstancias algo más complejas.

4.        Más concretamente, el presente asunto se refiere a la sociedad francesa [W] [X], constituida por el Sr. [W] [X] con el objeto de comercializar prendas de vestir y accesorios de moda. A raíz de su insolvencia, los derechos sobre dos marcas francesas, ambas coincidentes con el apellido del Sr. [W] [X] (en lo sucesivo, «marcas controvertidas»), fueron cedidos a PMJC, una *société par actions simplifiée* (sociedad por acciones simplificada) (en lo sucesivo, «PMJC»).

5.        Aunque en un primer momento el Sr. [W] [X] siguió prestando sus servicios a la sociedad, con el tiempo ambas partes dejaron de colaborar y se enfrentaron en un litigio, que dio lugar, en particular, a la presente petición de decisión prejudicial. En el procedimiento principal, PMJC demanda al Sr. [W] [X] por competencia desleal y alega que ha vulnerado los derechos de la sociedad sobre las marcas controvertidas. Mediante demanda reconvencional, el Sr. [W] [X] solicita que se declare la caducidad de los derechos de PMJC sobre estas marcas, por considerar que PMJC hace creer a los consumidores que sigue participando en el diseño de los productos designados por la marca.

6.        En este contexto, la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), que conoce del asunto, se pregunta si el Derecho de la Unión permite declarar la caducidad de una marca consistente en el apellido del creador inicial, debido a que, tras haber sido cedida a un tercero, dicha marca es explotada en condiciones que pueden hacer creer de manera efectiva al público que el citado creador sigue participando en el diseño de los productos designados por la marca, cuando ya no es así.

II.    **Marco jurídico**

A.      **Derecho de la Unión**

7.        El artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2008/95/CE establecía que «podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

[…]

b)      a consecuencia de que el uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada».

8.        Esta disposición era sustancialmente idéntica al tenor del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104/CEE,([4](#Footnote4)) predecesora de la Directiva 2008/95.

9.        La Directiva 2008/95 fue sustituida, a su vez, por la Directiva (UE) 2015/2436. El artículo 20, letra b), de esta última Directiva está formulado en términos sustancialmente idénticos a los del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 [y a los del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104]. ([5](#Footnote5))

10.      En efecto, con arreglo al artículo 20 de la Directiva 2015/2436 «podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

[…]

b)      como consecuencia del uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.»

B.      **Derecho nacional**

11.      En virtud del artículo L. 714‑6, letra b), del code de la propriété intellectuelle (Código de Propiedad Intelectual), en su versión aplicable a los hechos del presente asunto, se declarará la caducidad de los derechos del titular de una marca cuando, como consecuencia de los actos de dicho titular, la marca induzca a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios.

III. **Hechos, procedimiento nacional y cuestiones prejudiciales**

12.      De la resolución de remisión se desprende que la sociedad [W] [X], constituida en 1978 por el Sr. [W] [X] con el objeto de comercializar prendas de vestir y accesorios de moda, fue objeto de un procedimiento de insolvencia. A raíz de dicho procedimiento, los activos materiales e inmateriales de la sociedad, entre los que se incluían, en particular, los derechos sobre las marcas controvertidas, a saber, «[W] [X]» n.º 1 640 795, ([6](#Footnote6)) y «[W] [X]» n.º 3 201 616, ([7](#Footnote7)) fueron cedidos a PMJC en 2012.

13.      El Sr. [W] [X] siguió prestando sus servicios a PMJC hasta el término del plazo previsto contractualmente, esto es, el 31 de diciembre de 2015.

14.      El 21 de junio de 2018, PMJC presentó una demanda contra el Sr. [W] [X]. En ella, alegaba que el Sr. [W] [X], al desarrollar sus actividades profesionales y artísticas a través de una sociedad, [X] Creative, una *société par actions simplifiée* (sociedad por acciones simplificada), llevaba a cabo actos de competencia desleal y parasitaria, y vulneraba sus derechos sobre las marcas controvertidas. Mediante demanda reconvencional, el Sr. [W] [X] solicitó que se declarase la caducidad de los derechos de PMJC sobre estas marcas por considerar que, entre finales de 2017 y principios de 2019, PMJC había estado haciendo un uso engañoso de ellas y, más concretamente, que las había explotado en condiciones que podían hacer creer al público que él era el creador de los productos que llevaban dichas marcas.

15.      Pese a que la demanda reconvencional fue desestimada en primera instancia, la Cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia), la estimó y, mediante sentencia de 12 de octubre de 2022, declaró la caducidad de los derechos de PMJC sobre las marcas controvertidas.

16.      Según dicha sentencia, el Derecho de la Unión no se opone a que se declare la caducidad de una marca consistente en el apellido de un creador cuando, mediante sus maniobras, el cesionario de dicha marca haga creer al público que el creador sigue participando en el diseño de los productos, o genere un riesgo suficientemente grave de que se produzca tal engaño.

17.      La Cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) declaró que eso es lo que sucede en el caso de autos, y señaló, en particular, que PMJC fue condenada en dos ocasiones por violación de los derechos de autor del Sr. [W] [X] sobre sus obras recientes, que no habían sido transmitidos en 2012 a dicha sociedad. Su sentencia concluye que las marcas controvertidas han adquirido carácter engañoso, en la medida en que su uso consiste en colocarlas en productos con adornos que infringen los derechos de autor del Sr. [W] [X].

18.      PMJC interpuso un recurso de casación ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación), órgano jurisdiccional remitente.

19.      Ante dicho Tribunal, PMJC critica la sentencia de la Cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) sobre la base, en particular, de la sentencia del Tribunal de Justicia Emanuel. Según PMJC, esta última sentencia debe interpretarse en el sentido de que su conducta, aun cuando tuviera el objetivo de hacer creer al consumidor que el Sr. [W] [X] sigue siendo el creador de los productos que llevan las marcas controvertidas, o que participa en su creación, no puede afectar a las propias marcas controvertidas.

20.      Habida cuenta de las diferentes opiniones en cuanto a la interpretación que procede dar a la sentencia Emanuel antes mencionada, la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Deben interpretarse el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva [2008/95] y el artículo 20, letra b), de la [Directiva 2015/2436] en el sentido de que se oponen a que se declare la caducidad de una marca consistente en el apellido de un creador debido a que, tras haber sido cedida, dicha marca es explotada en condiciones que pueden hacer creer de manera efectiva al público que el citado creador sigue participando en el diseño de los productos que llevan la marca, cuando ya no es así?»

21.      Han presentado observaciones escritas PJMC, el Gobierno francés y la Comisión Europea. No se ha celebrado vista.

IV.    **Análisis**

22.      El presente asunto versa sobre la norma del Derecho de la Unión según la cual puede declararse la caducidad de una marca cuando, «como consecuencia del uso realizado por el titular de la marca […], pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada». ([8](#Footnote8))

23.      En lo que atañe a las circunstancias específicas a la luz de las cuales debe examinarse esta norma, procede señalar que la resolución de remisión afirma que PMJC ha sido condenada en dos ocasiones por violación de los derechos de autor del Sr. [X] [Y]. Sin embargo, de la formulación de la cuestión prejudicial se desprende que la cuestión que debe abordarse es más amplia y se refiere a si la referida norma comprende una situación en la que el titular de la marca utiliza una marca patronímica en condiciones que pueden hacer creer al público que ese creador sigue participando en el diseño de los productos designados por las marcas controvertidas, cuando ya no es así. Por tanto, el debate que es objeto de las presentes conclusiones se basará en el supuesto (más amplio) que se define en la cuestión prejudicial.

24.      Comenzaré mi análisis examinando la sentencia Emanuel, que constituye el elemento principal de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia (sección A). A continuación, expondré por qué la norma del Derecho de la Unión aplicable no se opone, en principio, a que se declare la caducidad de una marca consistente en el apellido de un creador que la explote en las condiciones antes descritas, siempre que dicho uso tenga como efecto impedir que se cumpla la función esencial de la marca (sección B). Por último, abordaré la alegación de PMJC basada en el artículo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») (sección C).

A.      **Sentencia Emanuel**

25.      En esta sección, identificaré la *ratio decidendi* de la citada sentencia (apartado 1) y explicaré por qué, contrariamente a lo que sostiene PMJC, dicha sentencia no proporciona una respuesta a la cuestión prejudicial (apartado 2).

1.      **Ratio** **decidendi**

26.      El asunto que dio lugar a dicha sentencia versaba sobre marcas para productos de moda que llevaban el nombre de Elizabeth Emanuel, diseñadora de trajes de novia que se hizo conocida tras diseñar el vestido de novia de la Princesa Diana. ([9](#Footnote9)) Por cuanto aquí interesa, la Sra. Emanuel cedió su empresa a un tercero, lo que supuso, en definitiva, la transmisión de una marca registrada que llevaba su nombre y, a partir de ese momento, la ruptura del vínculo entre ella y el titular de la marca. Posteriormente, el nuevo titular solicitó el registro de una versión revisada de dicha marca, que seguía incluyendo el nombre de la Sra. Emanuel. En ese momento, la Sra. Emanuel consideró que, dado que se habían roto todos los vínculos entre ella y la empresa del nuevo titular, la marca inducía a error. En consecuencia, se opuso al registro de la marca modificada y solicitó que se declarase la caducidad de la marca inicial.

27.      Las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia se referían, en esencia, a si el hecho de que la Sra. Emanuel ya no estuviera asociada al diseño de los productos que llevaban las marcas que incluían su nombre suponía que dichas marcas inducían a error (y, por tanto, debía denegarse su registro) y eran engañosas (y, por tanto, podían ser objeto de una declaración de caducidad). ([10](#Footnote10))

28.      El Tribunal de Justicia respondió en sentido negativo en ambos casos.

29.      En un primer momento, abordó la cuestión de la denegación del registro debido al carácter engañoso de la marca.

30.      Este elemento específico estaba —y sigue estando— sujeto a la norma según la cual «será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad» de las «marcas que *puedan* inducir al público a *error*, *por ejemplo* respecto a *la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio*». ([11](#Footnote11))

31.      A este respecto, el Tribunal de Justicia concluyó, en esencia, que la ruptura del vínculo entre el creador y la empresa titular de la marca que contiene el nombre de dicho creador no hace, por sí sola, que la marca induzca a error ni afecta como tal al cumplimiento de los requisitos para su registro. Aunque el Tribunal de Justicia reconoció que existe la posibilidad de que en la compra por un consumidor de una prenda de vestir que lleve la marca patronímica influya la creencia (errónea) de que fue diseñada por una persona determinada —como, en dicho asunto, la Sra. Emanuel—, ello no supone, por sí solo, que la marca patronímica pueda inducir al público a error porque las características y las cualidades de los productos designados por la marca controvertida en aquel caso seguían estando garantizados por la empresa que es el nuevo titular de la marca. ([12](#Footnote12))

32.      Esta conclusión se hace eco de la premisa general de que la función esencial de la marca consiste, en definitiva, en proporcionar una indicación sobre el origen de los productos designados por la marca y garantizar que una única empresa es responsable de la calidad de los productos (o servicios). ([13](#Footnote13)) Esta premisa expresa la idea de que la marca garantiza que los productos se fabriquen (o diseñen) bajo el control de una empresa determinada, a saber, la titular de la marca. ([14](#Footnote14))

33.      En dicho asunto, el Tribunal de Justicia se basó, en primer lugar, en esta lógica para explicar por qué una marca patronímica *puede* cambiar de titular (y abandonar de manera efectiva la esfera de control del creador inicial), sin que ello la lleve a inducir a error (e impida el registro de su versión modificada).

34.      En segundo lugar, en el apartado 53 de la sentencia Emanuel, aplicó esta conclusión a la pretensión de declaración de caducidad formulada por la Sra. Emanuel, por considerar que los requisitos asociados a la causa de caducidad pertinente son idénticos a los relativos al motivo respectivo de denegación de registro.

35.      Aunque retomaré más adelante esta última parte del razonamiento, la conclusión de la sentencia Emanuel es que no es posible sostener que una marca consistente en el nombre de un diseñador de moda induzca a error por el mero hecho de que se rompa la relación entre el diseñador y la empresa que suministra los productos que llevan dicha marca. Dicha ruptura, *en sí misma*, no afecta a la capacidad de una marca para ser registrada y tampoco constituye una causa de caducidad de esta.

36.      Debo señalar que una solución contraria menoscabaría de hecho la propia capacidad de una marca consistente en el nombre de una persona física para constituir un objeto autónomo de transacciones comerciales. ([15](#Footnote15)) Dicho esto, esa conclusión no es equívoca ni se cuestiona en el litigio principal.

37.      Lo que en él se discute son las implicaciones de la conclusión formulada con carácter subsidiario por el Tribunal de Justicia en el apartado 50 de dicha sentencia. En esencia, el Tribunal de Justicia declaró en dicho apartado que, si se demostrase que el nuevo titular tenía la voluntad de inducir a error a los consumidores haciéndoles creer que la Sra. Emanuel seguía siendo la creadora de los productos designados por la marca, dicha conducta constituiría una maniobra que podría considerarse dolosa, pero no un engaño, y que, por ello, no «afectaría a la propia marca ni, por consiguiente, a la posibilidad de *registrarla*». ([16](#Footnote16))

38.      PMJC se basa en esta declaración para alegar que, aunque se demostrase que tenía la voluntad de inducir a error a los consumidores haciéndoles creer que el Sr. [X] [W] seguía participando en el diseño de los productos designados por las marcas controvertidas, esta circunstancia no puede considerarse una causa de *caducidad* de dichas marcas. De las alegaciones de esta parte se desprende, en esencia, que, aunque la declaración contenida en el apartado 50 de la sentencia Emanuel se refiere al *registro* de la marca, se aplica *mutatis mutandis* a la *caducidad*, habida cuenta de la observación hecha por el Tribunal de Justicia en el apartado 53 de dicha sentencia, según la cual la dimensión de la caducidad del asunto debían examinarse del mismo modo que la dimensión del registro, dado que los requisitos aplicables en ambos contextos son idénticos.

39.      A continuación, expondré por qué esta postura no es correcta.

2.      ***Alcance exacto de la sentencia Emanue****l***

40.      Para comprender el alcance exacto de la sentencia Emanuel, es preciso examinar más detenidamente sus implicaciones para la dimensión del registro, por un lado, (letra a) y para la dimensión de la caducidad, por el otro (letra b).

a)      ***Registr****o***

41.      Antes de nada, procede señalar que el examen del motivo de denegación del registro basado en el carácter engañoso de la marca, cuyo contenido se describe en el punto 30 de las presentes conclusiones, se efectúa únicamente en relación con el *signo* cuyo registro se solicita, atendiendo a sus características intrínsecas, ([17](#Footnote17)) que se examinan en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y sobre la base de la percepción que de él tiene el público. ([18](#Footnote18))

42.      En este contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, «para poder considerar que una marca ha sido registrada contraviniendo el motivo de denegación relativo al riesgo de que se induzca a error al consumidor, debe demostrarse que el *signo* cuyo registro como marca se solicita *generaría por sí solo* ese riesgo». ([19](#Footnote19))

43.      Asimismo, de la jurisprudencia del Tribunal General relativa al artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 2017/1001 (equivalente en el contexto de la marca de la Unión) se desprende que la aplicabilidad del motivo de denegación de registro relativo al riesgo de que se induzca a error implica una *designación suficientemente específica* de las características potenciales de los productos y servicios designados por la marca examinada, que se considerará engañosa cuando se haga creer al consumidor objetivo que los productos designados por la marca en cuestión poseen ciertas características, que de hecho no poseen. ([20](#Footnote20))

44.      En cambio, el *uso* de la marca por su titular carece de pertinencia a efectos del examen de los requisitos de registro y no puede dar lugar retroactivamente a la anulación del registro. En efecto, el Tribunal de Justicia ha confirmado, en esencia, que una marca no puede ser declarada nula debido a la gestión que hace de ella su titular. ([21](#Footnote21)) Por su parte, el Tribunal General ha precisado que, «en materia de nulidad, la cuestión que se plantea es si la marca debería no haberse registrado, *ab initio*, por motivos ya existentes en la fecha de la solicitud de la marca, ya que tomar en consideración elementos posteriores solo puede servir para aclarar cómo eran las circunstancias en esa fecha». ([22](#Footnote22))

45.      Desde esta perspectiva, la declaración formulada por el Tribunal de Justicia en el apartado 50 de la sentencia Emanuel, relativa a la falta de pertinencia, a efectos del registro, de la existencia de una maniobra dolosa, es perfectamente compatible con la lógica que rige el examen de los requisitos que debe un cumplir un signo para ser *registrado* como marca. En efecto, dado que dicho examen solo tiene en cuenta el signo y la percepción que de él tiene el público en lo que atañe a los productos o servicios que designa, carecen de pertinencia, como es lógico, las maniobras dolosas de un titular que pretenda inducir a error al público en cuanto al verdadero creador de los productos designados por la marca. Esta es también la razón por la que el Tribunal de Justicia concluyó, en dicho apartado, que tales maniobras no podían afectar a la posibilidad de registrar dicho signo.

46.      En cambio, como explicaré a continuación, la referida sentencia no permite concluir que esas maniobras carezcan, como tales, de pertinencia en el contexto de la causa de caducidad de que se trata en el presente asunto.

b)      ***Caducida****d***

47.      La principal fuente de confusión en lo concerniente a las implicaciones de la sentencia Emanuel para el presente asunto surge de la lectura combinada de los apartados 50 y 53 de dicha sentencia. Cabe recordar que, en el primero de dichos apartados, el Tribunal de Justicia declaró que una eventual maniobra dolosa no afecta a la posibilidad de registrar el signo como marca. Por su parte, el apartado 53 contiene un razonamiento sobre la caducidad de la marca al que el Tribunal de Justicia aplica su conclusión anterior sobre la dimensión del registro de dicho asunto —según la cual la ruptura del vínculo carece de pertinencia—, por considerar que los requisitos que se aplican en ambos contextos son idénticos.

48.      He de admitir que, a primera vista, estos dos pasajes parecen conducir a la misma conclusión a la que llegó PMJC. En efecto, cabría sostener que, dado que el Tribunal de Justicia consideró que, a efectos del registro, carece de pertinencia que se haya llevado a cabo una maniobra dolosa (apartado 50), lo mismo podría afirmarse en el contexto de la caducidad, en la medida en que el Tribunal de Justicia llega a su conclusión sobre la dimensión de la caducidad basándose en el a explicación de que los requisitos aplicables en ambos contextos son idénticos (apartado 53).

49.      Sin embargo, un examen más detenido conduce a un resultado diferente.

50.      *En primer lugar*, la conclusión clave de la sentencia sobre la dimensión del registro del asunto no figura en el apartado 50, sino en el apartado 49, del que se desprende, en esencia y en relación con el apartado 48, que la ruptura del vínculo entre el creador y el nuevo titular de la marca no afecta, por sí sola, al registro de una marca consistente en el nombre del creador. Esta conclusión se cristaliza a continuación en el apartado 51 de dicha sentencia. En cambio, la declaración contenida en el apartado 50 complementa esta conclusión principal haciendo referencia al supuesto (hipotético) de que el titular lleve a cabo una maniobra dolosa (y al hecho de que dicha maniobra carecería de pertinencia a efectos del registro). Dado que el apartado 53 reproduce, en esencia, la conclusión principal alcanzada en el apartado 51 (del que resulta que la ruptura del vínculo carece también de pertinencia en el contexto de la caducidad), parece lógico considerar que esta conclusión sobre la caducidad se refiere a la constatación principal (irrelevancia de la ruptura del vínculo) y no a la afirmación adicional recogida en el apartado 50 (irrelevancia de la maniobra dolosa).

51.      *En segundo lugar*, en lo tocante a la consideración del apartado 53, según la cual los requisitos aplicables son idénticos, incluso una comparación somera de las disposiciones pertinentes aplicables, respectivamente, a la denegación del registro y a la caducidad pone de manifiesto una diferencia clave. Pese a que, en ambos casos, la lista de los *criterios* que deben aplicarse al examinar si una marca induce a error es idéntica («la naturaleza, la calidad o el origen geográfico») y carece de carácter exhaustivo («por ejemplo»/«especialmente»), la *información* que ha de tenerse en cuenta a efectos del examen de dichos criterios difiere significativamente, como observan el Gobierno francés y la Comisión. A este respecto, el artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 —y sus normas predecesoras— deja claro que el examen de la causa de caducidad de que se trata en el presente asunto debe tener en cuenta el *uso* que se ha hecho de la marca (con posterioridad a su registro). En cambio, este elemento no es pertinente en la fase de registro por las razones que he expuesto en la sección anterior.

52.      Por consiguiente, aunque no está claro qué quiso decir exactamente el Tribunal de Justicia cuando observó que los requisitos de caducidad y de denegación del registro previstos en las respectivas disposiciones legales son idénticos, considero que, si hubiera pretendido declarar que la maniobra dolosa a que se refiere el apartado 50 de dicha sentencia *también* carece de pertinencia en el contexto de la caducidad, habría proporcionado una explicación explícita. Ello se debe a que, a diferencia de la fase de registro, que se basa exclusivamente en las características del signo *per se*, no existe un fundamento evidente para que las conductas posteriores al registro no sean tomadas en consideración en el análisis de la caducidad.

53.      *En tercer lugar*, los hechos del asunto no se derivaban de ningún acto específico, potencialmente doloso, del nuevo titular y ambas dimensiones de dicho asunto solo debían examinarse a la luz de la (mera) ruptura del vínculo entre el creador y el nuevo titular de la marca. Esto corrobora, de nuevo, la conclusión de que el alcance del apartado 53 de la sentencia Emanuel se refiere a la falta de pertinencia de dicha ruptura del vínculo en el contexto de la caducidad, por analogía con lo afirmado por el Tribunal de Justicia en la conclusión *principal* relativa al registro.

54.      Sobre la base de estas consideraciones, y de acuerdo con las posiciones del Gobierno francés y de la Comisión, no comparto la tesis de PMJC según la cual la sentencia Emanuel determina la respuesta que debe darse a la cuestión prejudicial planteada en el presente asunto. Por consiguiente, procede volver a examinar la situación descrita en dicha cuestión.

B.      **Examen de la causa de caducidad de que se trata**

55.      Antes de abordar el examen del alcance de la causa de caducidad de que se trata para proponer una respuesta a la cuestión prejudicial (apartado 2), comenzaré esta sección formulando determinadas observaciones preliminares sobre la norma exacta que resulta aplicable *ratione temporis* (apartado 1).

1.      ***Observaciones preliminare****s***

56.      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación tanto del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 como del artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436.

57.      Debo señalar que esta última Directiva entró en vigor el 15 de enero de 2019. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende, en esencia, que la fecha pertinente para determinar cuál de las dos Directivas resulta aplicable es la fecha de ejercicio de la acción de caducidad. ([23](#Footnote23))

58.      A este respecto, si bien es cierto que de la resolución de remisión se deduce que la demanda principal fue presentada por PMJC en 2018, considero que la acción de caducidad resulta de la demanda reconvencional presentada por el Sr. [X] [Y]. Pues bien, la fecha de dicha demanda reconvencional no consta. La mención, en la resolución de remisión, de que, en dicha demanda reconvencional, el Sr. [X] [Y] alega un uso engañoso de las marcas controvertidas «entre finales de 2017 y principios de 2019» sugiere que la demanda reconvencional se presentó, en cualquier caso, después de «principios de 2019». A su vez, esto parece indicar que la Directiva aplicable podría ser la Directiva 2015/2436, cuestión esta que, por supuesto, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

59.      Dicho esto, la cuestión de cuál de las dos Directivas resulta aplicable, en el presente contexto, carece de relevancia, puesto que la norma que de ellas resulta es, en esencia, la misma.

60.      A este respecto, no me convence la alegación de la Comisión según la cual el cambio introducido en la versión francesa del artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436, consistente en la sustitución de la formulación previa «est propre […] à induire le public en erreur», ([24](#Footnote24)) que se corresponde con la expresión inglesa «being liable to mislead» («pueda inducir al público a error»), por los términos «risque […] d’induire le public en erreur» («genere el riesgo de inducir al público a error»), refleja la voluntad del legislador de ampliar el ámbito de aplicación de la disposición para comprender situaciones que podrían no haber estado incluidas anteriormente en él, incluidas aquellas en las que solo existe la posibilidad de que se induzca al público a error.

61.      Contrariamente a este punto de vista, considero, por un lado, que los términos franceses «est favorable à», empleados en la versión anterior, ya englobaban riesgo de que el público pudiera ser inducido a error (por oposición a la idea de un engaño efectivo).

62.      Por otro lado, el Tribunal de Justicia no tardó en aclarar que la situación de caducidad de que se trata presupone, de hecho, la existencia «de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor». ([25](#Footnote25))

63.      Esto significa que, aunque el engaño efectivo no sea el único supuesto que podría dar lugar a la aplicación de la causa de caducidad de que se trata, el criterio resultante es más bien estricto, y que la mera posibilidad de que se induzca a error al público sobre una característica particular del producto no es suficiente. Más bien al contrario, el concepto de riesgo grave utilizado por el Tribunal de Justicia refleja, a mi juicio, un grado de probabilidad de que se produzca el engaño efectivo ciertamente elevado.

64.      Por último, no parece que se hayan introducido cambios similares al de la versión en lengua francesa en otras versiones lingüísticas. ([26](#Footnote26)) A la luz de lo anterior, el criterio resultante de ambas Directivas debe considerarse idéntico y entenderse conforme a la interpretación adoptada anteriormente por el Tribunal de Justicia. En efecto, este cambio, para el que no he podido identificar ninguna explicación, no puede considerarse un indicio de la voluntad del legislador de flexibilizar la norma, dado que la parte pertinente del resto de las versiones lingüísticas se ha mantenido inalterada. ([27](#Footnote27))

65.      Por tanto, en el análisis que sigue únicamente me referiré, en aras de la simplicidad, al artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436, si bien mi conclusión también sería válida si el órgano jurisdiccional remitente determinase que el acto aplicable es la Directiva 2008/95.

2.      ***Ámbito de aplicación de la norma aplicabl****e***

66.      Para determinar si la causa de caducidad de que se trata en el presente asunto puede abarcar una situación como la descrita en la cuestión prejudicial planteada, examinaré el tenor literal del artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 [letra a)], así como el contexto en el que se enmarca dicha disposición y los objetivos que persigue la Directiva [letra b)].

a)      ***Tenor litera****l***

67.      En lo que atañe, antes de nada, al tenor literal de la disposición aplicable, he de señalar que el criterio enunciado en el artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 (y sus normas predecesoras) se define por el *uso*, realizado por el titular *de la marca* o con su consentimiento, que *pueda inducir al público a error* acerca de la naturaleza, entre otras características, de los productos o servicios que designa.La versión en lengua francesa de la Directiva también es explícita en cuanto a que una marca debe considerarse engañosa cuando su uso pueda *inducir a* *error al público*.

68.      Debo observar que la formulación de esta disposición es muy abierta.

69.      En primer lugar, se refiere al uso de la marca por su titular sin establecer ninguna limitación específica, más allá del hecho de que el uso debe estar vinculado a la marca y conducir a que esta pueda inducir a error al público. Por tanto, no se aporta una definición de dicho uso.

70.      En segundo lugar, de dicha disposición se deduce también que el uso engañoso no debe referirse necesariamente a la calidad, la naturaleza o el origen geográfico de los productos y servicios designados por la marca, como resulta del carácter abierto de los criterios enumerados. A este respecto, el carácter abierto de dicha lista hace innecesario, en mi opinión, el debate sobre la cuestión de si un «error *in persona*», como el que es objeto del presente asunto, puede vincularse a uno de esos criterios enumerados y, en tal caso, a cuál de ellos concretamente.

71.      Así pues, como observa el Gobierno francés, no veo por qué el objeto del error, que puede dar lugar a la aplicación de la causa de caducidad de que se trata en el presente asunto, tendría que limitarse, como aduce PMJC, a aspectos concretos de los productos designados por la marca, como los relacionados con su composición o con una forma de elaboración específica (esta parte pone como ejemplo una marca que hace referencia al oro que se usa para designar productos que no contienen oro, o una marca que hace referencia a la producción orgánica que se usa para designar productos que en realidad son de origen industrial).

72.      Es cierto que, en el contexto del artículo 58, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001, que es idéntico, en esencia, al artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436, de la práctica de la EUIPO se desprende que el uso engañoso de una marca se produce cuando las características de los productos no se corresponden con el mensaje claro transmitido por el signo. Esto es lo que sucedería, por ejemplo, si se coloca una marca que contenga los elementos denominativos «cabra» y «queso» y un elemento figurativo que represente una cabra en un queso que no está hecho de leche de cabra, o si una marca «pura lana virgen» registrada para prendas de vestir se utiliza para prendas fabricadas con fibras artificiales. ([28](#Footnote28)) Además, por lo que respecta a las marcas que consisten en una indicación geográfica o que contienen tal indicación, se considera que se ha hecho un uso engañoso de ellas si, en definitiva, los productos no se fabrican en el lugar correspondiente a la marca. ([29](#Footnote29))

73.      En este orden de ideas, PMJC parece sostener que una eventual declaración engañosa por su parte en lo que atañe al creador específico de los productos designados por la marca no puede provocar la caducidad de las marcas controvertidas, puesto que dicha declaración no afectaría al mensaje transmitido por la marca y constituiría un elemento ajeno a la marca y al producto.

74.      Debo recordar, en primer término, que la toma en consideración de los elementos externos al signo es precisamente lo que diferencia la causa de caducidad de que se trata del motivo «paralelo» de denegación de registro debido al carácter engañoso del signo, como ya se ha indicado.

75.      En segundo término, el único mensaje posible que podría transmitir una marca consistente en el nombre de un diseñador de moda es el hecho de que, en un momento dado, los productos designados por la marca fueron creados por dicho diseñador o en colaboración con este, como parece haber reconocido el Tribunal de Justicia en la sentencia Emanuel. ([30](#Footnote30)) No obstante, la pertinencia de esta percepción a efectos de la caducidad (o el registro) de la marca fue precisamente excluida en la citada sentencia, por buenas razones. Por su parte, el Tribunal General ha considerado que «el uso de marcas compuestas por un patronímico es una práctica difundida en todos los sectores comerciales y el público interesado sabe muy bien que detrás de cada marca patronímica no se esconde obligatoriamente un diseñador del mismo nombre». ([31](#Footnote31))

76.      En cualquier caso, aceptar las alegaciones de PMJC significaría, como afirma, en esencia, el Gobierno francés, que una marca patronímica, como la que es objeto del presente asunto, difícilmente podría ser engañosa. En efecto, el mero hecho de que el creador en cuyo nombre consiste la marca no haya participado en la creación de los productos designados por dicha marca no implica que pueda declararse la caducidad de la marca, como se desprende claramente de la sentencia Emanuel, del mismo modo que tampoco puede llevar a tal caducidad ningún acto del titular que genere una falsa impresión en sentido contrario, puesto que dicho acto constituiría un elemento externo a la marca y al producto, como alega PMJC.

77.      Considero que esta conclusión debe rechazarse. Ello se debe no solo a que, según observa el Gobierno francés, no existe razón alguna para conceder a las marcas patronímicas un trato diferente al del resto de las marcas (excluyendo la posibilidad de que su uso pueda llegar a ser engañoso), sino también, como ya se ha observado, a que del tenor literal del artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 se desprende que lo importante a efectos del examen que debe llevarse a cabo con arreglo a dicha disposición es si el uso de la marca induce a error al público sobre una característica particular del producto o genera un riesgo suficientemente grave de que se produzca tal engaño. En otras palabras, el hecho de que la propia marca patronímica no pueda transmitir ningún mensaje erróneo sobre una característica particular de los productos que designa no responde a la cuestión de si un uso particular de dicha marca puede hacerlo.

78.      Por tanto, no veo por qué el uso engañoso de una marca no puede referirse al propio creador de los productos comercializados o, más en general, con el origen estilístico del producto, si se llega a la conclusión de que el uso de dicha marca sugiere erróneamente que los productos que designa fueron creados de algún modo en colaboración con un creador determinado, con la consecuencia de que se engaña de manera efectiva al público a este respecto, o se genera un riesgo suficientemente grave de que se produzca tal engaño.

79.      En mi opinión, el hecho de que tal situación pueda estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 también queda confirmado por el examen del contexto en el que aparece dicha disposición y el de los objetivos perseguidos por la Directiva 2015/2436.

b)      ***Contexto y objetivo****s***

80.      En cuanto al contexto, procede señalar que la disposición controvertida forma parte de la sección 4 del capítulo 2 de la Directiva 2015/2436, que contempla tres supuestos de caducidad diferentes, que también estaban previstos en el artículo 12 de la Directiva 2008/95.

81.      El *primer* supuesto se refiere a la caducidad dimanante, en pocas palabras, de la «falta de uso efectivo» de la marca. A este respecto, el artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2015/2436 dispone que «podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no ha sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existen causas que justifiquen la falta de uso».

82.      Debo precisar que, si bien esta norma tiene por objeto reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Unión Europea, y por ende reducir los posibles conflictos entre ellas, también expresa de manera más amplia la idea de que «las marcas cumplen su función de distinguir productos o servicios y permitir que los consumidores tomen decisiones fundadas solo cuando se utilizan efectivamente en el mercado». ([32](#Footnote32)) En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado que el concepto de «uso efectivo» ha de entenderse «como un uso realizado efectivamente conforme a la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia». ([33](#Footnote33))

83.      En lo que respecta al *segundo* supuesto, el artículo 20, letra a), de la Directiva 2014/2436 dispone que se declarará la caducidad de una marca cuando «se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada». Así pues, este supuesto tiene por objeto suprimir la protección de las marcas que se han convertido en una referencia genérica y que, por consiguiente, han perdido su carácter distintivo (por lo general, debido, en definitiva, a un éxito comercial particular) ([34](#Footnote34)) y, por tanto, su capacidad para cumplir su función de indicación del origen. ([35](#Footnote35))

84.      El *tercer* supuesto de revocación es el controvertido en el presente asunto.

85.      Aunque es evidente que cada uno de estos tres supuestos se aplica a situaciones diferentes, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que todos ellos deben entenderse en el sentido de que aplican la lógica y los objetivos que subyacen a las normas en materia de marcas, que exigen que los derechos conferidos al titular de la marca solo estén protegidos en la medida en que la marca siga cumpliendo su función esencial de indicación del origen, ([36](#Footnote36)) reflejada en su propia definición, que la describe como cualquier signo que sea apropiado para «distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras». ([37](#Footnote37)) Cuando deje de cumplirse esta función, podrá declararse la caducidad de los derechos los titulares de la marca. ([38](#Footnote38))

86.      Por tanto, sería incoherente interpretar el alcance de la tercera causa de caducidad de que se trata en el presente asunto en el sentido de que excluye categóricamente, en todas las circunstancias, la posibilidad de declarar la caducidad de una marca patronímica aunque su *uso* transmita un mensaje falso sobre el origen estilístico de los productos o servicios que la llevan, que impida que la marca garantice que los productos designados por ella han sido fabricados bajo el control de la empresa del titular.

87.      En este punto, procede recordar que la conclusión principal a la que llegó el Tribunal de Justicia en la sentencia Emanuel estaba justificada por el hecho de que la ruptura del vínculo entre la marca patronímica y el creador no afectaba a la función esencial de la marca porque era el nuevo titular de dicha marca patronímica quien garantizaba la calidad de los productos designados por ella. Por esta razón, el Tribunal de Justicia rechazó la idea de que una creencia errónea del consumidor en cuanto al creador de las prendas de vestir respectivas —cuya existencia, sin embargo, el Tribunal de Justicia consideró plausible— pueda afectar al registro o dar lugar a la caducidad.

88.      Me parece incoherente, con esta conclusión, sugerir que, dado que la ruptura del vínculo, *como tal*, no plantea problemas por lo que respecta al registro y carece de pertinencia a efectos de caducidad, el uso de la marca patronímica cuyo vínculo se ha «roto» en ningún caso puede dar lugar a que se declare la caducidad de dicha marca. En efecto, tal conclusión equivaldría a garantizar una protección potencialmente permanente de una marca aun cuando su uso por el titular sea contrario a la referida lógica, privando al consumidor de la posibilidad de distinguir fácilmente los productos que llevan la marca de los fabricados bajo el control de otra entidad (aprovechándose posiblemente de manera indebida del esfuerzo de otra empresa).

89.      En este contexto, he de observar que el Tribunal General ya adoptó, en la sentencia Fiorucci, la misma postura por la que abogo en las presentes conclusiones. En ella, cuando rechazó la alegación según la cual debía declararse la caducidad de la marca consistente en el nombre de un diseñador, se basó en el hecho de que el demandante no había aportado pruebas suficientes a este respecto, pero no en la imposibilidad de invocar, como causa de caducidad, un uso engañoso de la marca. ([39](#Footnote39))

90.      El Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer también defendió una tesis similar en sus conclusiones presentadas en el asunto Emanuel. Tras recordar, en esencia, que la ruptura del vínculo entre la marca y el creador no afecta a la función esencial de la marca a efectos de caducidad, añadió que, «para decidir sobre el equívoco del que el público haya podido ser víctima, incumbe al juez nacional sopesar las circunstancias específicas del litigio, para calibrar las consecuencias del empleo de la marca». ([40](#Footnote40))

91.      Por último, procede recordar que de la conclusión a la que llegó el Tribunal de Justicia en la sentencia Emanuel resulta que la ruptura del vínculo entre el creador y el titular de la marca patronímica no es lo que puede dar lugar, *per se* («debido únicamente a esta particularidad»), a que se declare la caducidad de la marca. Sin embargo, este elemento del razonamiento indica lógicamente que esa ruptura, combinada con otros factores, puede dar lugar al resultado contrario, como también observa el Gobierno francés.

92.      Al mismo tiempo, y según afirma, en esencia, la Comisión, las consideraciones de la sentencia Emanuel todavía deben entenderse, en mi opinión, en el sentido de que constituyen la regla *principal* que debe aplicarse a una situación en la que se rompe el vínculo entre una marca patronímica y el creador en cuyo nombre consiste dicha marca. En este sentido, debe recordarse nuevamente la observación realizada posteriormente, según la cual «el uso de marcas compuestas por un patronímico es una práctica difundida en todos los sectores comerciales y el público interesado sabe muy bien que detrás de cada marca patronímica no se esconde obligatoriamente un diseñador del mismo nombre». ([41](#Footnote41))

93.      Por consiguiente, la constatación del carácter engañoso del uso de una marca patronímica cuyo vínculo se ha roto debe basarse necesariamente en un conjunto de pruebas sólidas que demuestren que la marca ha perdido su capacidad para cumplir su función esencial debido a un engaño, o a un grave riesgo de engaño, por parte del titular de la marca, acerca del origen estilístico del producto, provocado por el uso de la marca.

94.      Más concretamente, considero que, para que se declare la caducidad de una marca que contenga el nombre de un creador, debe probarse que el titular ha llevado a cabo determinada conducta con el objetivo de crear, en los consumidores, la impresión falsa de que existe un vínculo entre los productos designados por la marca y el creador inicial, y dicha conducta debe ser de tal intensidad, alcance o lógica que permita concluir que *ya no* es razonable esperar que el público objetivo *no presuma*  que el creador en cuestión ha participado en el diseño de los productos (o servicios) concretos que llevan la marca.

95.      Si una conducta como la descrita por el órgano jurisdiccional remitente permite o no justificar que se declare la caducidad de las marcas controvertidas debido a un uso engañoso de estas constituye, por supuesto, una cuestión de hecho cuya apreciación incumbe al órgano jurisdiccional nacional. A este respecto, opino, no obstante, que algunos elementos pertinentes a efectos de tal apreciación podrían ser, por ejemplo, una campaña publicitaria del titular de la marca en la que aparece el creador y en la que se sugiere, engañosamente, que dicho creador participa de manera efectiva en la supervisión artística de los productos de que se trata, como propone en esencia la Comisión, u otros tipos de comunicaciones del titular en las que se indica que determinados productos concretos han sido creados en colaboración con el creador, o incluso el uso, en los productos designados por la marca, de adornos que pertenecen al universo creativo específico del creador, o son característicos de este, y no están amparados por los derechos de propiedad transmitidos junto con las marcas controvertidas, que harían que el consumidor tenga una falsa percepción acerca del origen (estilístico) de los productos designados por la marca.

96.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, y de acuerdo con la postura expresada por el Gobierno francés y la Comisión, opino que el artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se declare la caducidad de una marca consistente en el apellido de un creador debido a que, tras haber sido cedida, dicha marca es explotada en condiciones que pueden hacer creer de manera efectiva al público que el citado creador sigue participando en el diseño de los productos designados por la marca, cuando ya no es así. Asimismo, opino que, para determinar si dicho uso de la marca debe considerarse engañoso, en el sentido de las citadas disposiciones, de las pruebas aportadas debe deducirse que la marca en cuestión ya no puede cumplir su función esencial de indicación del origen, en particular, debido a que la conducta del titular ha creado de manera efectiva, en el público objetivo, la impresión falsa de que existe un vínculo entre los productos designados por la marca y el creador, o el uso de la marca ha generado un riesgo suficientemente grave de que se produzca tal engaño, y ya no es razonable esperar que el público objetivo no crea que el creador en cuestión ha participado en el diseño de los productos concretos designados por la marca.

97.      Por último, me queda por examinar la alegación de PMJC según la cual la conclusión general anterior, según la cual la conducta descrita en la cuestión prejudicial está comprendida en el ámbito de aplicación de la causa de caducidad de que se trata y puede, en su caso, dar lugar a la caducidad de una marca patronímica, constituye una «sanción desproporcionada» que vulnera su derecho de propiedad, garantizado por el artículo 17, apartado 2, de la Carta, en la medida en que dicha conducta es tratada de forma más adecuada por las normas de otros ámbitos del Derecho.

C.      **Artículo 17, apartado 2, de la Carta, declaración de la caducidad de la marca y aplicabilidad de las normas de otros ámbitos del Derecho**

98.      Comenzaré esta subsección señalando que las marcas son objeto de protección en virtud del artículo 17, apartado 2, de la Carta según el cual «se protege la propiedad intelectual». ([42](#Footnote42))

99.      A este respecto, estoy de acuerdo con PMJC en que la caducidad de una marca tiene graves consecuencias para el titular de la marca, para quien esta puede ser un activo comercial muy valioso. ([43](#Footnote43))

100. No obstante, el derecho de propiedad no constituye una prerrogativa absoluta, sino que debe tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad. ([44](#Footnote44)) Por consiguiente, su ejercicio puede ser objeto de restricciones, de conformidad con las condiciones previstas en el artículo 52, apartado 1, de la Carta.

101. Retomando ahora las alegaciones de PMJC, esta parte parece sostener que, si la caducidad de una marca fuera consecuencia de los actos que inducen a error al público en cuanto al creador efectivo de los productos designados por las marcas en cuestión, se estaría imponiendo una consecuencia desproporcionada, puesto que dicha conducta ya está sujeta a las normas de otros ámbitos del Derecho, como la publicidad engañosa o la competencia desleal. En su opinión, esas normas no contemplan consecuencias tan drásticas como la caducidad de la marca.

102. Entiendo las alegaciones de PMJC en el sentido de que la conclusión alcanzada en la sección anterior conduce a una interpretación del artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 contraria al artículo 17, apartado 2, de la Carta, en la medida en que da lugar a una restricción desproporcionada de su derecho de propiedad, que va más allá de lo necesario dadas las circunstancias.

103. Antes de nada, debo recordar que las disposiciones de Derecho derivado, como el artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436, deben interpretarse, como es lógico, de forma que no entren en conflicto con los derechos fundamentales tutelados por el ordenamiento jurídico de la Unión. ([45](#Footnote45))

104. Además, en lo atinente al requisito específico de necesidad, que forma parte del criterio de proporcionalidad enunciado en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, estimo que las consecuencias jurídicas que se derivan de las normas de otros ámbitos del Derecho, como las mencionadas por PMJC o, en este sentido, las normas sobre el derecho de propiedad intelectual a las que alude la resolución de remisión, no pueden considerarse medidas alternativas tan eficaces como la caducidad de una marca, habida cuenta del objetivo que persiguen las normas del Derecho de la Unión en materia de marcas de que se trata, esto es, garantizar la protección jurídica asociada a una marca determinada únicamente en la medida en que se mantenga la función esencial de la marca, tal y como se ha explicado anteriormente.

105. En efecto, si bien estas normas específicas persiguen objetivos propios del ámbito del Derecho de que se trate, ninguna de ellas permite extraer conclusiones de la conducta del titular de la marca, cuando dicha conducta afecte a la función esencial de la marca como indicación del origen.

106. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha señalado que, si bien las normas de la Unión en materia de marcas confieren determinados derechos al titular de una marca, también atribuyen «consecuencias a su comportamiento», ([46](#Footnote46)) tales como la retirada de la protección que confiere la marca, cuando no se cumpla su función esencial. Por el contrario, tal resultado no podría alcanzarse si las conclusiones jurídicas que deben extraerse de la conducta del titular se limitan a las previstas en otros ámbitos del Derecho, como los mencionados por PMJC.

107. Además, por lo que respecta a la proporcionalidad en sentido estricto, a saber, la cuestión de si los inconvenientes causados por la interpretación de la disposición controvertida son desproporcionados respecto a los objetivos perseguidos, el Tribunal de Justicia ya ha precisado que, al establecer las respectivas causas de caducidad, el legislador de la Unión estableció un equilibrio, por una parte, la protección de los intereses de las empresas titulares de un marcas y, por otra, el interés público en preservar la protección conferida a una marca, solo en la medida en que pueda cumplir su función esencial de indicación del origen. ([47](#Footnote47))

108. A mi juicio, la interpretación propuesta en los apartados anteriores respeta este equilibrio. En efecto, del análisis anterior se desprende que, aunque la infracción de otras normas jurídicas por el titular de la marca puede constituir un elemento pertinente cuando se examina si debe o no declararse la caducidad de la marca, tal infracción simultánea no puede dar lugar a una decisión de caducidad automática, sin que se lleve a cabo un examen más general de si la marca ha perdido la capacidad para cumplir su función esencial.

109. A la luz de estas consideraciones, estimo que la interpretación que propongo del artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 no es contraria al artículo 17, apartado 2, de la Carta.

V.      **Conclusión**

110. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia):

«El artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y el artículo 20, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,

deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que se declare la caducidad de una marca consistente en el apellido de un creador debido a que, tras haber sido cedida, dicha marca es explotada en condiciones que pueden hacer creer de manera efectiva al público que el citado creador sigue participando en el diseño de los productos designados por la marca, cuando ya no es así.

Para determinar si dicho uso de la marca debe considerarse engañoso, en el sentido de las citadas disposiciones, de las pruebas aportadas debe deducirse que la marca en cuestión ya no puede cumplir su función esencial de indicación del origen, en particular, debido a que la conducta del titular ha creado de manera efectiva, en el público objetivo, la impresión falsa de que existe un vínculo entre los productos designados por la marca y el creador, o el uso de la marca ha generado un riesgo suficientemente grave de que se produzca tal engaño, y ya no es razonable esperar que el público objetivo no crea que el creador en cuestión ha participado en el diseño de los productos concretos designados por la marca.»

---

[1](#Footref1)      Lengua original: inglés.

---

[2](#Footref2)      Según disponen el artículo 20, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 2015/2436»), y el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25) (en lo sucesivo, «Directiva 2008/95»).

---

[3](#Footref3)      Sentencia de 30 de marzo de 2006 (C‑259/04, en lo sucesivo, «sentencia Emanuel», EU:C:2006:215).

---

[4](#Footref4)      Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 89/104»).

---

[5](#Footref5)      Expondré más adelante que ello no es del todo cierto por lo que respecta a la versión en lengua francesa del artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436, si bien esta circunstancia no afecta en modo alguno a la norma resultante.

---

[6](#Footref6)      Para los «productos cosméticos y de belleza» y las «prendas de vestir».

---

[7](#Footref7)      Para las «prendas de vestir para mujeres, hombres y niños» y los «servicios de diseñadores de moda; estilismo (prendas de vestir)».

---

[8](#Footref8)      Este es el contenido del actual artículo 20, letra b), de la Directiva 2015/2436 y sustancialmente de las dos normas predecesoras de esta disposición, a saber, el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 y el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104.

---

[9](#Footref9)      Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Emanuel (C‑259/04, en lo sucesivo, «conclusiones presentadas en el asunto Emanuel», EU:C:2006:50), puntos 3 y 4.

---

[10](#Footref10)      Las normas aplicables del Derecho de la Unión emplean el término «engaño» en el contexto del motivo pertinente de *denegación del registro* de una marca, y usan el término «inducir a error» en el contexto de la causa pertinente de *caducidad* de una marca (registrada). Sin que sea necesario profundizar en esta elección lingüística, debo señalar que el Tribunal de Justicia ha utilizado el término «engaño» para designar ambos supuestos (registro *y* caducidad). Sentencia de 4 de marzo de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C‑87/97, en lo sucesivo, «sentencia Gorgonzola», EU:C:1999:115), apartado 41.

---

[11](#Footref11)      El subrayado es mío. La norma que figura actualmente en el artículo 4, apartado 1, letra g), de la Directiva 2015/2436, es sustancialmente idéntica al artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104, que fue objeto de examen en la sentencia Emanuel*.* Este motivo de denegación de registro constituye uno de los motivos de denegación absolutos o causas de nulidad de las marcas enumerados en el actual artículo 4 de la Directiva 2015/2436, que se oponen al registro de una marca y, en el supuesto de que una marca esté registrada indebidamente, permiten que se declare su nulidad.

---

[12](#Footref12)      Sentencia Emanuel, apartados 48 y 49.

---

[13](#Footref13)      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 8 de junio de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei y Gözze (C‑689/15, en lo sucesivo, «sentencia Gözze Frottierweberei», EU:C:2017:434), apartado 41 y jurisprudencia citada, y de 13 de mayo de 2020, SolNova v EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T‑86/19, EU:T:2020:199), apartado 72 y jurisprudencia citada.

---

[14](#Footref14)      Conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C‑409/12, en lo sucesivo, «conclusiones presentadas en el asunto Kornspitz», EU:C:2013:563), punto 27.

---

[15](#Footref15)      Véanse las conclusiones presentadas en el asunto Emanuel, puntos 35 a 40. En el contexto de las marcas de la Unión Europea, el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 2017/1001»), establece que, «con independencia de la transmisión de la empresa, la marca de la Unión podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada». Asimismo, el artículo 21 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que constituye el anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986‑1994) (DO 1994, L 336, p. 1), dispone que «los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando entendido que […] el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca».

---

[16](#Footref16)      El subrayado es mío.

---

[17](#Footref17)      Conclusiones presentadas en el asunto Emanuel, punto 57. Véase asimismo, en particular, la sentencia de 29 de junio de 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO — Irlanda y Ornua (La Irlandesa 1943), (T‑306/20, en lo sucesivo, «sentencia La Irlandesa», EU:T:2022:404), apartado 27.

---

[18](#Footref18)      Véanse, en particular, las sentencias de 22 de marzo de 2018, Safe Skies/EUIPO-Travel Sentry (TSA LOCK) (T‑60/17, EU:T:2018:164), apartado 63 y jurisprudencia citada, y sentencia La Irlandesa, apartado 71.

---

[19](#Footref19)      Sentencia Gözze Frottierweberei, apartado 55 y jurisprudencia citada. El subrayado es mío.

---

[20](#Footref20)      Sentencias de 14 de diciembre de 2022, Devin/EUIPO — Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN) (T‑526/20, EU:T:2022:816), apartado 119 y jurisprudencia citada, y de 29 de noviembre de 2023, Myforest Foods/EUIPO (MYBACON) (T‑107/23, EU:T:2023:769), apartado 30 y jurisprudencia citada. A título ilustrativo, el signo «WINE OH!», empleado en «aguas minerales y carbonatadas y otras bebidas no alcohólicas», fue considerado engañoso debido a la contradicción entre el signo y la naturaleza de los productos que supuestamente designaba, percepción que se veía reforzada por el uso del signo de exclamación. No obstante, se indicó que dicha marca podía registrarse para otros productos y servicios. Resolución de la Cuarta Sala de Recurso, 7 de marzo de 2006, R 1074/2005‑4 — WINE OH! apartados 20 a 24.

---

[21](#Footref21)      Sentencia Frottierweberei y Gözze, apartados 56 y 57.

---

[22](#Footref22)      Sentencia La Irlandesa, apartado 68.

---

[23](#Footref23)      Véase, a este respecto, la sentencia de 10 de marzo de 2022, Maxxus Group (C‑183/21, EU:C:2022:174), apartado 30.

---

[24](#Footref24)      Que figura en el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95, anteriormente aplicable.

---

[25](#Footref25)      Sentencias Gorgonzola, apartado 41, y Emanuel, apartado 47. Esta observación se realizó en el contexto de la Directiva 89/104, cuyo artículo 12, apartado 2, letra b), era la disposición equivalente del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95. En el contexto de la marca de la Unión, véanse la sentencia La Irlandesa, apartado 55 y jurisprudencia citada, y la sentencia de 22 de junio de 2022, Unite the Union/EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD) (T‑739/20, EU:T:2022:381), apartados 46 a 49.

---

[26](#Footref26)      Procede señalar asimismo que salvo por dos únicas excepciones —a saber, las versiones en lengua finlandesa y húngara—, parece que todas las versiones lingüísticas de la Directiva 2008/95 ya se basaban en la idea de un (mero) riesgo (o incluso de la posibilidad) de inducir a error al público.

---

[27](#Footref27)      Véase, por ejemplo, la sentencia de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C‑371/02, en lo sucesivo, «sentencia Björnekulla», EU:C:2004:275) apartado 16.

---

[28](#Footref28)      Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Directrices sobre marcas y dibujos o modelos, Parte D, Anulación, Sección 2, Normas sustantivas, 31 de marzo de 2024, p. 584, disponibles en https://guidelines.euipo.europa.eu/, p. 1465, punto 2.4.4.

---

[29](#Footref29)      Asimismo, la marca suiza Mövenpick fue objeto de una declaración de caducidad debido a que los productos en cuestión se fabricaban en Alemania. Resolución de la Primera Sala de Recurso de 12 de febrero de 2009, R 697/2008‑1, Biscosuisse — Chocosuisse/Mövenpick Holding, apartados 17 a 19.

---

[30](#Footref30)      Sentencia Emanuel, apartado 48, y punto 31 de las presentes conclusiones.

---

[31](#Footref31)      Sentencia de 14 de mayo de 2009, Fiorucci/OAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI) (T‑165/06, en lo sucesivo, «sentencia Fiorucci», EU:T:2009:157), apartados 30 y 31. Véanse también las conclusiones presentadas en el asunto Emanuel, punto 63.

---

[32](#Footref32)      Considerando 31 de la Directiva 2015/2436. Véase asimismo la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari (C‑720/18 y C‑721/18, EU:C:2020:854), apartado 32 y jurisprudencia citada.

---

[33](#Footref33)      Sentencia de 15 de enero de 2009, Silberquelle (C‑495/07, EU:C:2009:10), apartado 17 y jurisprudencia citada.

---

[34](#Footref34)      Véanse las conclusiones presentadas en el asunto Kornspitz, punto 30. Los ejemplos de «walkman», «celofán» y «aspirina» figuran en las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Björnekulla Fruktindustrier (C‑371/02, EU:C:2003:615), punto 50.

---

[35](#Footref35)      Sentencia de 6 de marzo de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C‑409/12, en lo sucesivo, «sentencia Kornspitz», EU:C:2014:130), apartado 22 y jurisprudencia citada.

---

[36](#Footref36)      Véanse las sentencias Kornspitz, apartado 22, y Björnekulla, apartado 22.

---

[37](#Footref37)      Artículo 3 de la Directiva 2015/2436. Véanse asimismo el considerando 13 de la Directiva 2015/2436, en este mismo sentido, y su considerando 16, que hace referencia al «fin [de la marca, que] es primordialmente garantizar la función de origen de la marca». Véase la sentencia Kornspitz, apartado 21 y jurisprudencia citada.

---

[38](#Footref38)      Sentencias Kornspitz, apartado 22 y jurisprudencia citada.

---

[39](#Footref39)      Sentencia Fiorucci, apartados 36 y 37, en el contexto de la marca de Unión

---

[40](#Footref40)      Conclusiones presentadas en el asunto Emanuel, punto 70.

---

[41](#Footref41)      Sentencia Fiorucci, apartados 30 y 31.

---

[42](#Footref42)      Para una aplicación a las marcas, véase la sentencia de 30 de enero de 2019, Planta Tabak (C‑220/17, en lo sucesivo, «sentencia Planta Tabak», EU:C:2019:76), apartados 91 a 100, y TEDH, sentencia de 11 de enero de 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, § 72, en el contexto del artículo 1 del Primer Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que garantiza el derecho a la protección de la propiedad.

---

[43](#Footref43)      Tal y como también se ha declarado, por ejemplo, en las Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Parfums Christian Dior (C‑337/95, EU:C:1997:222), punto 39. Para el reconocimiento de las graves consecuencias d la caducidad, véanse también las conclusiones presentadas en el asunto Kornspitz, punto 30.

---

[44](#Footref44)      Sentencia Planta Tabak, apartado 94 y jurisprudencia citada.

---

[45](#Footref45)      Véase, en este sentido y por ejemplo, la sentencia de 30 de enero de 2024, Landeshauptmann von Wien (Reagrupación familiar con un menor refugiado) (C‑560/20, EU:C:2024:96), apartado 48.

---

[46](#Footref46)      Sentencia de 27 de abril de 2006, Levi Strauss, (C‑145/05, EU:C:2006:264) apartado 27.

---

[47](#Footref47)      Véanse, en este sentido, ibid, punto 29, y sentencia Kornspitz, apartado 32 y jurisprudencia citada. Véanse asimismo las conclusiones presentadas en el asunto Kornspitz, punto 31. He de observar que este equilibrio se ve reforzado por la norma, derivada del artículo 21 de la Directiva 2015/2436, según la cual cuando la causa de caducidad afecte únicamente a un producto o servicio en concreto, solo se declarará la caducidad del producto o servicio de que se trate.

[Top](#document1)