Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto T‑629/16

Shoe Branding Europe BVBA

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión consistente en dos bandas paralelas en un zapato — Marca figurativa anterior de la Unión que representa tres bandas paralelas en un zapato — Motivo de denegación relativo — Perjuicio para la notoriedad — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001]»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 1 de marzo de 2018

1. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]
2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Renombre de la marca en el Estado miembro o en la Unión — Concepto — Criterios de apreciación

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]
3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Renombre de la marca en el Estado miembro o en la Unión — Uso de una marca como parte de otra marca registrada que goza de renombre

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]
4. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Vínculo entre las marcas — Criterios de apreciación

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]
5. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]
6. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior — Concepto

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]
7. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior — Criterios de apreciación

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]
8. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Uso sin justa causa de la marca solicitada — Concepto

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]
9. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Uso sin justa causa de la marca solicitada — Criterios de apreciación

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]
10. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Marca figurativa consistente en dos bandas paralelas sobre un zapato y marca figurativa que representa tres bandas paralelas sobre un zapato

    [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]

1. Véase el texto de la resolución.

   (véase el apartado 24)
2. Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella.

   Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.

   Desde el punto de vista territorial, debe considerarse que se cumple el requisito relativo a la notoriedad, si se trata de una marca de la Unión, cuando esta marca es notoriamente conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión. En determinados casos, puede considerarse que el territorio de un solo Estado miembro constituye una parte sustancial de este territorio.

   (véanse los apartados 25 a 27)
3. Véase el texto de la resolución.

   (véase el apartado 28)
4. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 29 a 34)
5. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 38 a 42)
6. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 43 y 44)
7. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 45 a 51)
8. Es necesario precisar que la existencia de una justa causa que permita usar una marca que ocasione un perjuicio a una marca notoriamente conocida es una cuestión que debe ser interpretada de forma restrictiva.

   Sin embargo, procede recordar que el Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, trata de conciliar en general, por una parte, el interés que tiene el titular de una marca en proteger la función esencial de ésta y, por otra, los intereses de otros operadores económicos en emplear signos que puedan designar sus productos y servicios.

   En el sistema de protección de marcas adoptado por el Reglamento n.o 207/2009, los intereses de un tercero en utilizar, en el tráfico económico, un signo idéntico o semejante a una marca anterior notoriamente conocida y en registrarlo como marca de la Unión se toman en consideración en particular en el contexto del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento, mediante la posibilidad de que el usuario de la marca solicitada invoque una «justa causa».

   De ello se desprende que el concepto de «justa causa» no puede interpretarse en el sentido de que se limita a razones objetivamente imperiosas, sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que ya haga uso de un signo idéntico o semejante a la marca anterior notoriamente conocida y que desee registrarlo como marca de la Unión.

   Por este motivo el Tribunal de Justicia declaró que podía obligarse al titular de una marca, en virtud de una «justa causa», a tolerar el uso por un tercero de un signo similar a esa marca, incluso para un producto o servicio idéntico a aquel para el que se registró dicha marca, siempre que, por una parte, se probase que este signo se había utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de esa misma marca y, por otra parte, el signo hubiese sido utilizado de buena fe.

   El Tribunal de Justicia precisó que, para apreciar, en particular, si el tercero en cuestión había utilizado de buena fe el signo similar a la marca notoriamente conocida, debía tenerse en cuenta, en especial, en primer lugar, la implantación y la reputación de dicho signo entre el público pertinente; en segundo lugar, el grado de similitud entre los productos y los servicios para los que ese signo se había utilizado originalmente y los productos y los servicios para los cuales se había registrado la marca notoriamente conocida; en tercer lugar, la cronología del primer uso de ese signo para un producto idéntico al de tal marca y la adquisición de su carácter notorio por ésta y, en cuarto lugar, la relevancia económica y comercial del uso del signo similar a esta marca.

   (véanse los apartados 52 a 57)
9. El uso anterior por un tercero de un signo o una marca solicitada idéntica o similar a una marca notoria puede calificarse de «justa causa» en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, y permitir a este tercero no sólo continuar utilizando este signo, sino también registrarlo como marca de la Unión, incluso cuando el uso de la marca solicitada pueda aprovecharse del carácter notorio de la marca anterior.

   No obstante, para que así suceda, el uso de la marca solicitada debe cumplir varios requisitos que permitan confirmar la realidad de este uso y la buena fe del titular de la marca solicitada.

   En primer lugar, el signo correspondiente a la marca solicitada debe haber sido objeto de un uso real y efectivo.

   En segundo lugar, el uso de este signo, en principio, debe haber comenzado en una fecha anterior a la solicitud de registro de la marca notoria anterior o, al menos, anterior a la adquisición por esta última de su carácter notorio.

   En tercer lugar, el signo correspondiente a la marca solicitada debe haber sido utilizado en todo el territorio para el que la marca notoria anterior estaba registrada. De ello resulta que, cuando la marca notoria anterior es una marca de la Unión, el signo correspondiente a la marca solicitada debe haberse utilizado en todo el territorio de la Unión.

   En cuarto lugar, este uso, en principio, no debe haber sido objeto de impugnación por parte del titular de la marca notoria anterior. En otras palabras, la marca solicitada y la marca notoria anterior deben haber coexistido de manera pacífica en el territorio de que se trate.

   (véanse los apartados 58 a 63)
10. Véase el texto de la resolución.

    (véanse los apartados 65 a 217)

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