Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**COMISIÓN** **DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS**

Bruselas, 24.06.1997
COM(97) 314 final

**Fomentar la innovación mediante la patente**

**Libro Verde sobre la patente comunitaria v el sistema de patentes en Europa**

(presentado por la Comisión)

**Resumen**

La patente ocupa un lugar privilegiado dentro del conjunto de medios de que se dispone
para proteger la innovación. En Europa se ha de constatar que el sistema de patentes ha
ganado en complejidad con la coexistencia de la patente nacional, la patente europea y la
patente comunitaria (este último sistema sigue sin ser operativo en la actualidad).

En el momento en que la Comisión adoptó un Primer Plan de Acción para la Innovación
en Europa, consideró indispensable esbozar una visión de conjunto, tan completa como
fuese posible, del sistema de patentes en Europa, con el fin evaluar si responde a las
necesidades de los usuarios, examinar la necesidad de nuevas acciones comunitarias y, por
último, explorar la forma y el contenido que pudieran adoptar tales nuevas acciones.

El presente Libro Verde persigue este triple objetivo y constituye el punto de partida de
un ambicioso proceso de consulta de los medios interesados, las demás instituciones
comunitarias y las autoridades competentes de los Estados miembros sobre la protección
de la innovación en Europa mediante el sistema de patentes.

La parte más importante del Libro Verde se consagra a la patente comunitaria y a las
modificaciones que se han de introducir en el Convenio de Luxemburgo de 1975, que
podrían ser necesarias para poner a disposición de los usuarios un sistema accesible,
jurídicamente fiable y con un coste razonable.

No obstante, otras cuestiones de carácter técnico están necesariamente relacionadas con el
análisis del futuro de la patente comunitaria. Tal es el caso de la armonización
complementaria que sería conveniente plantearse a nivel comunitario para determinados
aspectos del derecho de patentes, como son el impacto de la Sociedad de la Información y
el comercio electrónico sobre las invenciones relacionadas con el equipo lógico o las
formalidades y el recurso a los agentes de patentes.

Además, algunas cuestiones debatidas en el marco de la Organización Europea de
Patentes tienen una repercusión determinante sobre el debate general en torno a las
patentes en Europa y sobre la promoción de la innovación. Este Libro Verde también
aborda algunas de estas cuestiones.

**1.** **INTRODUCCIÓN** **3**

**2.** **EL SISTEMA DE PATENTES Y EL MERCADO ÚNICO** **4**

2.1 LOS ORÍGENES .....4

2.2 NECESIDAD DE UNA NUEVA INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN MATERIA DE PATENTE

COMUNITARIA 5

**3.** **LA PATENTE COMUNITARIA** 7

3.1 NECESIDAD DE UN DOCUMENTO ÚNICO EN MATERIA DE PATENTES 7

3.2 SUPUESTAS CARENCIAS DEL CONVENIO DE LUXEMBURGO 9

3.3 EL PROBLEMA DEL COSTE DE LAS TRADUCCIONES Y SUS POSIBLES SOLUCIONES 11

3 4 EL PROBLEMA DEL SISTEMA JURISDICCIONAL Y SUS POSIBLES SOLUCIONES 13

3.5 CUESTIONES RELATIVAS A LAS TASAS 16

3.6 FÓRMULAS DE PASO ENTRE LA PATENTO COMUNITARIA Y LA PATENTE EUROPEA 18

3.7 OTRAS CUESTIONES 19

**4.** **ARMONIZACIÓN COMPLEMENTARIA A NIVEL COMUNITARIO** **19**

4.1 NECESIDAD DE UNA ARMONIZACIÓN COMPLEMENTARIA A NIVEL COMUNITARIO 19

4.2 PATENTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR Y DE LAS INVENCIONES
RELACIONADAS CON EL EQUIPO LÓGICO 20

4.3 INVENCIONES LABORALES 22

4.4 FORMALIDADES, RECURSO A LOS AGENTES Y RECONOCIMIENTO DE LAS

CUALIFICACIONESPROFESIONAI.ES 23

_4.4.1 Formalidades_ _23_
_4.4.2 Recurso a los agentes de patentes_ _23_
_4.4.3 Las cualificaciones profesionales_ _24_
4.5 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA HACER MÁS ATRACTIVO EL SISTEMA DE PATENTES25

**5. LA PATENTE EUROPEA** **26**

5.1 ESTRUCTURA GENERAL DE LA PATENTE EUROPEA 26

5.2 EL PROBLEMA DEL COSTE DE LA PATENTE EUROPEA 27

_5.2.1 Las tasas_ _27_
_5.2.2_ _Clave de reparto de las_ _tasas_ _de mantenimiento en vigor_ _28_
_5.2.3 Las traducciones_ _29_

**1.** **INTRODUCCIÓN**

La innovación es indispensable para la viabilidad y el éxito de la economía moderna.
A este respecto, da la impresión de que Europa no está tan bien situada como sus
principales competidores, dado que, a pesar de disponer de una excelente base
científica, le resulta más difícil que a otras regiones del mundo transformar sus
competencias en productos nuevos y en cuotas de mercado, especialmente en los
sectores de alta tecnología [1] . A pesar de algunos éxitos notables, como el Tren de
Gran Velocidad (TGV) o el sistema de telefonía móvil GSM, Europa ocupa, en la
actualidad, un segundo plano en numerosos sectores de la técnica, especialmente en
los de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. La participación
de la industria europea en el desarrollo de la Sociedad de la Información y el
comercio electrónico han suscitado interrogantes. Para mejorar esta situación se han
de adoptar medidas específicas [2] .

Resulta indispensable proteger la innovación. Desde el punto de vista económico, se
ha demostrado claramente que las empresas que poseen unos conocimientos técnicos
especializados y comercializan productos de marca y productos o procedimientos
patentados se encuentran en una posición más competitiva para incrementar o
mantener sus cuotas de mercado.

La economía se mundializa. Al mismo tiempo, el valor de las cosas producidas reside
cada vez más en su parte de inversión inmaterial. No obstante, en la Unión Europea,
la proporción del PIB que se consagra a la investigación, los gastos de investigación
de la industria, los gastos de investigación por habitante, el número total de
investigadores con relación a la población activa, son inferiores a los de Japón y los
Estados Unidos. La mejora del sistema de patentes en Europa no va a invertir, por sí
sola, estas tendencias, sino que será necesaria una reorientación fundamental de la
investigación europea que, por otra parte, ya se ha previsto. Sin embargo, el sistema
de patentes no puede constituir, en ningún caso, un nuevo freno a la competitividad
de las empresas europeas. Facilidad de obtención, seguridad jurídica, ámbito
geográfico adecuado, son otros tantos criterios básicos para proteger eficazmente la
innovación en la Unión Europea.

Hay que reconocer que, en la actualidad, cerca de cuarenta años después de la firma
del Tratado de Roma, las empresas que operan en la Comunidad siguen sin disponer
de un derecho unitario de protección de la innovación mediante patente. A pesar de
que las ventajas de un sistema de estas características parecen evidentes, dado que
permitiría una gestión centralizada de los derechos y una mayor transparencia con
respecto a los competidores, el Convenio de Luxemburgo de 1975, que debía
instaurar el mencionado sistema, jamás entró en vigor.

1 Libro Verde sobre la Innovación, (COM(95) 6XX final) de 20 de diciembre de 1995.

2 Comunicación de la Comisión "una iniciativa europea sobre el comercio electrónico" de 16 de abril
de 1997.

La Comunidad ha de tratar de resolver las dificultades de orden político y práctico
que siguen existiendo e impiden al mercado único rendir al máximo, lin la actualidad,
la Comunidad se enfrenta a múltiples desafíos, tales como la necesidad de créai" más
puestos de trabajo gracias a la mejora de la competitividad internacional de las
empresas europeas, la mundialización de la economía frente a la que el mercado
único es una condición básica de éxito y el compromiso de la Unión en favor de una
aproximación a los países de Europa Central y Oriental.

**2.** **EL SISTEMA DE PATENTES Y EL MERCADO ÚNICO**

**2.1 Los orígenes.**

En la Unión Europea, la protección mediante patente se lleva a cabo a través de dos
sistemas, ninguno de los cuales se basa en un instrumento jurídico comunitario: los
sistemas nacionales y el sistema europeo de patentes.

La primera que vio la luz fue la patente nacional. Se ha de subrayar que, en los
Estados miembros de la Comunidad Europea, la patente nacional ha sido armonizada
_defacto_ mediante la adhesión progresiva de todos los Estados miembros al Convenio
de Munich sobre la patente europea [3] .

El sistema europeo de patentes se basa en dos tratados internacionales, a saber, el
Convenio de Munich sobre la Patente Europea (CPE) de 1973 y el Convenio de
Luxemburgo de 1975 sobre la patente comunitaria (CPC 1975), que, en la
actualidad, forma parte integrante del Acuerdo en materia de patentes comunitarias,
firmado en 1989 (APC 1989) [4] . En 1975, los Estados miembros tenían la intención de
reducir al mínimo el intervalo entre las fechas de entrada en vigor de estos dos
Convenios.

El CPE no crea un derecho uniforme de protección, sino que permite obtener una
protección en tantos Estados parte del Convenio como desee el solicitante. Este
sistema se caracteriza por su gran flexibilidad, aunque presenta algunos
inconvenientes por su complejidad y coste. Además, no prevé la existencia de un
tribunal competente a nivel europeo para dirimir los litigios en materia de patentes, lo
que presenta el riesgo de que los tribunales competentes en los Estados miembros
dicten resoluciones diferentes.

Nacida del CPC, la patente comunitaria tiene por objeto reunir el conjunto de
derechos de protección resultantes de la expedición de una patente europea en un
solo derecho unitario y autónomo para el conjunto de la Comunidad de los Doce,
regulado exclusivamente por las disposiciones del Acuerdo en materia de Patentes
Comunitarias, firmado en 1989. Este Convenio aún no ha entrado en vigor por los
retrasos habidos en su ratificación por los doce Estados miembros que lo firmaron.

En la actualidad, todos los Estados miembros de la Comunidad Europea son también miembros del
Convenio de Munich sobre la patente europea. También forman parte del Convenio de Munich tres
Estados no comunitarios: Suiza, Liechtenstein y el Principado de Monaco.

Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias, hecho en Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989,
DO n° L 401 de 30.12.89, p.l, en lo sucesivo APC.

Aunque distintos, los objetivos del CPE y del APC son complementarios. El CPE
pretende racionalizar la expedición de las patentes mediante el establecimiento de un
procedimiento centralizado, gestionado por la Oficina Europea de Patentes de
Munich. De esta forma, el Convenio está abierto a la adhesión de todo Estado
europeo, previa invitación del Consejo de Administración de la Organización
Europea de Patentes [5] para algunos Estados. El APC pretende alcanzar los objetivos
del mercado único, especialmente por lo que se refiere a la igualdad de las
condiciones de competencia y a la libre de circulación de mercancías.

**2.2** **Necesidad de una nueva intervención comunitaria en materia de patente**
**comunitaria.**

La primera cuestión que conviene plantearse consiste en determinar si y en qué
medida los medios interesados estarían dispuestos a utilizar el sistema de patente
comunitaria tal como se elaboró en el Convenio de Luxemburgo, en caso de que
dicho Convenio entrase finalmente en vigor, una vez ratificado por los doce Estados
signatarios. Cabe preguntarse si la industria no se vería "aspirada", de alguna forma,
hacia este nuevo sistema o si, por el contrario, la existencia de la patente europea y
de las patentes nacionales bastaría para satisfacer sus necesidades. En esta última
hipótesis, el recurso a la patente comunitaria sólo sería muy limitado o incluso
marginal.

En 1975, cuando la Comunidad Europea contaba con nueve Estados miembros,
éstos elaboraron la primera versión del Convenio de Luxemburgo, "deseando
disponer que las patentes europeas concedidas para sus territorios produzcan efectos
unitarios y autónomos" [6] . El Convenio de Luxemburgo recibió su forma definitiva en
1989. El Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias, firmado en Luxemburgo el
15 de diciembre de 1989, se aplica a la Comunidad de los Doce, pero no incluye
disposición alguna relativa a la ampliación que tuvo lugar en 1995, con la adhesión a
la Comunidad de Austria, Suecia y Finlandia; estos Estados miembros no entran
dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo de 1989, aunque estén obligados
jurídicamente a convertirse en partes contratantes. Según los términos del Acuerdo,
se podrá celebrar un convenio especial entre los Estados contratantes y el Estado que
se adhiera para determinar las modalidades de aplicación del Acuerdo que la
adhesión de dicho Estado haga necesarias [7] . Ello implicaría la negociación de un
convenio, su firma y su posterior ratificación por parte de todos los Estados
contratantes del Convenio de Luxemburgo, lo que evidentemente constituye un
proceso muy lento y complejo. Esta lentitud y complejidad no se verían sino
multiplicadas en caso de futuras adhesiones a la Unión Europea.

Se observará, que el sistema de patentes en Europa se elaboró mediante convenios
internacionales. Ello se debe a que estas iniciativas se adoptaron en una época en la
que no se había establecido la competencia de la Comunidad en este ámbito. Se trata
de una fase ya superada, dado que el Tribunal de Justicia de las Comunidades

5 Artículo 166, CPE.

6 Preámbulo del Convenio relativo a la patente europea para el mercado común (Convenio sobre la
Patente Comunitaria), DO n° L 17 de 26.1.76, p. 1.

7 Apartado 4 del artículo 7 del APC.

Europeas ha reconocido, en varias ocasiones, la competencia de la Comunidad para
intervenir en el ámbito de las patentes, si ello contribuye a realizar uno de los
objetivos del Tratado (la libre circulación de mercancías o el establecimiento de unas
condiciones no falseadas de competencia) [5] *. No obstante, conviene señalar que la
creación de un nuevo derecho comunitario mediante un reglamento requiere, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 235 del Tratado CE, la unanimidad de los
Estados miembros, lo que implica la necesidad de alcanzar un consenso sobre todas
las cuestiones técnicas que se planteen.

Las ventajas del reglamento comunitario serían, por una parte, la certidumbre por lo
que se refiere a la fecha de entrada en vigor, que el propio texto fijaría de forma
irrevocable (mientras que la entrada en vigor de un convenio es aleatoria y depende
de la rapidez con la que lo ratifiquen los Estados signatarios) y, por otra, una gran
facilidad en el momento de las ampliaciones futuras de la Comunidad, puesto que el
reglamento pasaría automáticamente a formar parte del "acervo comunitario" y no
debería ser modificado o renegociado. La transformación del Convenio de
Luxemburgo en un instrumento jurídico amparado en el Tratado, basado en el
artículo 235, constituye, por tanto, una cuestión fundamental.

En un momento en que se han iniciado debates estratégicos a nivel comunitario sobre
la innovación, su protección y sus consecuencias sobre el empleo, la Comisión ha
estimado necesario hacer balance de la situación en materia de patentes comunitarias
y de sistemas de patentes en Europa [9] . A este fin se ha elaborado el presente Libro
Verde. En él se analizan, en primer lugar, las carencias que se derivan de la ausencia
de una vertiente comunitaria correspondiente al sistema europeo de patentes y de los
obstáculos a su entrada en vigor, para abordar a continuación las cuestiones que se
derivan de ello desde el punto de vista técnico, jurídico y político, tales como la
armonización complementaria del derecho de patentes a nivel comunitario.

El Libro Verde persigue un triple objetivo:

- facilitar una visión general lo más completa posible de la situación en materia de
protección de la innovación mediante el régimen de patentes en la Comunidad
Europea;

evaluar la necesidad de adoptar nuevas acciones comunitarias y/o modificar los
regímenes actuales;

- explorar la forma y el contenido posibles de tales nuevas acciones.

La Comisión invita a todos los medios interesados a participar en una amplia
consulta sobre este tema y a responder a las cuestiones que figuran en el Libro
Verde.

Punto 27 de la sentencia del Tribunal de Justicia de las CE, de 13 de julio de 1995, asunto C - 350/92
(Reino de España/Consejo) y punto 59 del dictamen del Tribunal de Justicia de las CE n° 1/94, de 15
de noviembre de 1994 (solicitud de dictamen presentada por la Comisión sobre el carácter exclusivo o
no de la competencia de la Comunidad para celebrar los acuerdos del GATT). REC. 1994.1 .p.5267.

**9**

Primer Plan de Acción para la Innovación en Europa, documento presentado por la Comisión el 20
de noviembre de 1996, COM(%) 589 final.

**3.** **LA PATENTE COMUNITARIA**

**3.1** **Necesidad de un derecho único en materia de patentes.**

El Convenio de Munich aportó ventajas importantes con relación a la situación que
prevalecía antes de que entrara en vigor. Entre otras cosas instauró un procedimiento
centralizado de expedición basado en un derecho uniforme, que se llevaba a cabo en
una única lengua de procedimiento, una reducción de los costes de protección si se
trataba de conseguir la patente para varios Estados miembros, un derecho de
protección de alta calidad y una armonización _de_ _facto_ de las normativas nacionales
sobre patentes en lo relativo a las disposiciones que regulan la patentabilidad, la
validez y el alcance de la protección.

No obstante, al no estar completado mediante la patente comunitaria unitaria, este
sistema presenta también limitaciones:

  - el paso a la fase nacional de la patente europea ya expedida genera costes
importantes y complica la gestión de los derechos, puesto que se han de entregar
las traducciones del folleto a la oficina nacional de cada país designado y se han
de abonar las tasas de mantenimiento en vigor a nivel nacional;

   - la gestión de las aciones por violación o anulación es compleja, dado que éstas se
han de interponer ante los tribunales nacionales de cada uno de los países para los
que se haya expedido la patente europea;

   - al no existir una jurisdicción común, la aparición de divergencias de interpretación
del derecho europeo de patentes por parte de los tribunales nacionales corre el
riesgo de socavar el valor de la patente europea;

  - la suma de las tasas nacionales de mantenimiento en vigor de la patente europea
constituye una pesada carga para los titulares, tanto más cuanto que el producto
de las tasas sólo se utiliza parcialmente (actualmente a razón del 50%) para
financiar los costes del procedimiento de expedición que gestiona la OEP;

  - los costes adicionales de protección para cada país designado llevan a las
empresas a adoptar políticas selectivas de designación cuyas consecuencias son
contrarias a los objetivos del mercado único. Por una parte, el hecho de que las
solicitudes de protección se concentren en los grandes Estados miembros
perjudica a los más pequeños, tanto por lo que se refiere a las transferencias de
tecnología como en lo relativo a la atracción que ofrecen para la inversión. Por
otra parte, la limitación de la protección a sólo una parte del mercado interior
disminuye su valor comercial.

Si estuviese en vigor la patente comunitaria, se caracterizaría básicamente por
conferir una patente de carácter unitario, que produciría los mismos efectos en todo
el territorio de la Comunidad y que sólo podría ser concedida, transferida, anulada o
extinguida para el conjunto de la Comunidad [10] . Cuantos más Estados miembros
tenga la Comunidad, mayor será la cobertura geográfica de la protección que se
obtenga mediante la patente.

10 Apartado 2 del artículo 2 del Convenio sobre la Patente Comunitaria, en lo sucesivo CPC.

**7**

A pesar de que cabía esperar la ratificación del Acuerdo en materia de Patentes
Comunitarias en un plazo razonable tras el protocolo de firmas que tuvo lugar en
1989 en Luxemburgo, se ha de constatar que, más de siete años después [11], aún no se
ha llevado a efecto y cabe preguntarse si el Convenio sigue satisfaciendo en su forma
actual los objetivos que se le asignaron en aquel momento.

Más que la industria, determinados medios académicos sostienen una posición que se
presenta como "lógica" y que considera que la vía seguida en el caso de las marcas y
propuesta para los diseños y modelos, que consiste en establecer un derecho unitario
mediante un reglamento comunitario, es la que se ha de seguir necesariamente en el
caso de las patentes. Este argumento no basta, por sí solo, para justificar el enfoque
adoptado. No obstante, no resulta difícil observar las ventajas de dicho sistema
unitario:

  - la gestión de los derechos se facilitaría enormemente, dado que ya no existiría el
paso por una fase nacional, lo que también debería entrañar una reducción de
gastos (ausencia de gastos de entrada en la fase nacional, ahorros en el ámbito de
la representación profesional, etc.);

  - el sistema permite evitar que se multipliquen las acciones por violación en cada
Estado miembro, dado que el demandante puede concentrar tales acciones en el
lugar del domicilio del demandado [12] ;

  - una mayor seguridad jurídica debida al establecimiento de una instancia
jurisdiccional central competente para pronunciarse sobre la interpretación y
validez de la patente comunitaria.

En el marco del presente Libro Verde, se invita a los usuarios potenciales a que
indiquen las ventajas e inconvenientes de un derecho unitario en materia de patentes,
habida cuenta de sus características básicas: amplísima cobertura geográfica, costes
necesarios, aplicación del principio de agotamiento comunitario de los derechos, etc.

A continuación, hemos de plantearnos dos cuestiones:

   - en primer lugar, se trata de analizar la necesidad expresada por los usuarios de
disponer de un derecho unitario en materia de patentes;

   - en segundo término, se trata de ver si los objetivos perseguidos por dicho sistema
unitario se pueden lograr mediante la utilización del Convenio de Luxemburgo, en
su forma actual o modificada.

Preguntas

En general, ¿cuáles son, desde su punto de vista, las ventajas y los inconvenientes de

11 En la fase actual, sólo 7 Estados miembros han finalizado el procedimiento de ratificación del
Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias: Francia, Alemania, Grecia, Dinamarca, Luxemburgo,
el Reino Unido y los Países Bajos (fuente: nota del Consejo de 22 de noviembre de 1996).

12 Apartado 1 del artículo 14 del Protocolo sobre resolución de litigios en materia de violación y de
validez de patentes comunitarias, en lo sucesivo denominado Protocolo sobre los litigios.

una protección mediante patente que abarque a toda la Comunidad, por lo que se
refiere a:

- los costes?

- el área geográfica cubierta?

- el problema del falseamiento de la competencia?

- la libre circulación de mercancías?

- la seguridad jurídica?

- la vigilancia en materia de falsificación?

- las obligaciones de traducción?

- ¿Cuáles son, desde su punto de vista, las condiciones básicas que se han de dar para
que este sistema pueda funcionar con eficacia, en términos de costes y de estructura
jurídica?

- Si los procedimientos de ratificación que se llevan a cabo actualmente concluyeran
finalmente con la entrada en vigor de la patente comunitaria, ¿estaría Vd. dispuesto a
utilizar este instrumento tal como se establece en el Convenio de Luxemburgo?

- La eventual modificación del Convenio de Luxemburgo exigiría la unanimidad de los
Estados contratantes, ya sea mediante una modificación del Convenio, ya sea mediante
un reglamento basado en el artículo 235 del Tratado CE. ¿Considera Vd. de utilidad
esta modificación o considera Vd. que la conjunción de la patente europea y de los
sistemas nacionales de patentes responden de forma adecuada a las necesidades de la
industria?

**3.2 Supuestas carencias del Convenio de Luxemburgo.**

Lo que pretende exactamente la patente comunitaria es eliminar, por lo que respecta
al mercado único, todos los inconvenientes e imperfecciones del sistema del CPE
mencionados en el punto 3.1. No obstante, según los datos que obran en poder de la
Comisión, dos aspectos fundamentales de la patente comunitaria, tal como se deriva
del Acuerdo de 1989, constituyen un obstáculo a su utilidad y atractivo desde el
punto de vista práctico.

Por una parte, se han de mencionar los elevadísimos costes de traducción, derivados
de la necesidad de traducir la totalidad del folleto de la patente comunitaria a todas
las lenguas de todos los Estados miembros de la Comunidad [13] . Toda patente
comunitaria que se expida en la Comunidad de los Quince exigiria diez traducciones.
Teniendo en cuenta que el coste medio de una página de traducción es de 128

13 Apartados 1 y 2 del artículo 30 del CPC.

DEM [14], y que un folleto de patente consta, por término medio, de 20 páginas, los
gastos de traducción totales serian del orden de 25 000 DEM, lo que evidentemente
es un importe muy elevado, que difícilmente podrán sufragar las PYME. No
obstante, este importe tiene como contrapartida la enorme ventaja que representa el
carácter unitario de la patente comunitaria, que permite obtener una protección
uniforme en un mercado de más de 340 millones de consumidores [15] .

El segundo problema que plantea el Convenio de Luxemburgo parece ser el del
sistema jurisdiccional en vigor. El Convenio establece dos vías de recurso que
pueden culminar en la nulidad de la patente comunitaria.

En primer lugar, existe la posibilidad de presentar directamente una solicitud de
nulidad ante la Oficina Europea de Patentes. Si la división de anulación estima que se
reúnen los motivos de nulidad previstos por el Convenio, anula la patente con efectos
en todo el territorio comunitario [16] .

No obstante, existe una segunda vía para obtener la nulidad de la patente: se trata de
interponer una reconvención por nulidad ante un tribunal nacional al que se le haya
presentado una acción por violación. En ese caso, si el tribunal estima que uno de los
motivos de nulidad previstos por el Convenio se opone al mantenimiento de la
patente comunitaria, ordenará la anulación de la misma [17] . En ese caso, una
resolución de un tribunal nacional de primera instancia que tenga fuerza de cosa
juzgada, por la que se ordena la anulación de una patente comunitaria, produce los
mismos efectos en todos los Estados contratantes. A pesar de la posibilidad de hacer
intervenir en ese caso al Tribunal de apelación común [lx], la facultad que el Convenio
confiere a un único tribunal nacional para dictar la nulidad de la patente comunitaria
para todo el territorio de la Comunidad es considerada por algunos como fuente
potencial de inseguridad jurídica. Determinados usuarios potenciales del sistema de
patente comunitaria consideran demasiado importante el riesgo de que una
resolución de un solo tribunal nacional anule una patente que abarca un territorio tan
vasto e importante, desde el punto de vista económico, como la Comunidad.

A esta constatación de existencia de un riesgo tan importante se añade una dificultad
adicional: a partir del momento en que, a raíz de una acción por violación, se
impugne la validez de la patente comunitaria mediante reconvención interpuesta ante
un tribunal nacional, cualquier otro tribunal nacional que deba pronunciarse sobre
otra acción por violación deberá, salvo excepción, aplazar la sentencia [19] . Se reprocha
a esta norma que, habida cuenta de la duración de los procedimientos, que, a

14 Los datos en cifras proceden de documentos redactados por la Oficina Europea de Patentes de
Munich, que utiliza el marco alemán como moneda de referencia.

15 En la Comunidad de los Doce.

16 Artículos 55 a 58, CPC.

17 Apartado 2 del artículo 15 y apartado 1 del artículo 19, Protocolo sobre los litigios.

18 Artículos 21 y 22 del Protocolo sobre los litigios.

19 Artículo 34 del Protocolo sobre los litigios.

**10**

menudo, han de pasar por tres instancias, corre el riesgo de culminar en un bloqueo
de la aplicación de la protección jurídica que confiere la patente comunitaria.

Preguntas

¿Es Vd. de la opinión de que las principales carencias de la patente comunitaria en su
forma actual (Convenio de Luxemburgo) son, por una parte, el elevado coste que
impone la obligación de traducir el folleto a todas las lenguas de la Comunidad y, por
otra, la inseguridad jurídica que se deriva del sistema jurisdiccional? ¿Observa Vd.
otros inconvenientes?

**3.3** **£1 problema del coste de las traducciones y sus posibles soluciones.**

Si el coste de traducir el folleto de patente comunitaria a todas las lenguas de la
Comunidad supone un obstáculo importante para el éxito de la patente comunitaria,
conviene encontrar soluciones. No obstante, hay que reconocer, desde un primer
momento, que se trata de un punto delicado y difícil.

Una primera solución posible es la prevista en la versión original del Convenio de
Luxemburgo de 1975. En general, se trataba de limitar el requisito de traducción
exclusivamente a las reivindicaciones de la patente (artículo 33). No obstante, esta
limitación del requisito de traducción podía reforzarse con la reserva prevista en el
artículo 88: en este constexto, cualquier Estado miembro podía declarar que, si el
documento no ha sido publicado en una de sus lenguas oficiales, el titular no puede
invocar derechos conferidos por la patente. El sistema establecido por el Convenio
de Luxemburgo de 1975 impone la obligatoriedad de traducir exclusivamente las
reivindicaciones en el momento de la expedición de la patente o inmediatamente
después de la misma. Por otra parte, cualquier Estado contratante tenía la posibilidad
de solicitar una traducción del folleto de patente, siendo el titular de la patente quien
podía fijar libremente el calendario de presentación de dicha traducción, en función
de la fecha en que necesitase la protección.

Esta solución permitiría al titular de la patente decidir la urgencia con que necesita la
protección, con la consiguiente flexibilidad por lo que se refiere a la presentación de
la traducción del folleto. La disposición establece una distinción según que el titular
de la patente presente la traducción del folleto en un plazo de tres meses a partir de
la fecha de publicación de la mención de la expedición de la patente, en un plazo
superior a tres meses aunque inferior a tres años y, por último, en un plazo superior a
tres años. En el primer caso, el titular puede prevalecerse de los derechos conferidos
por la patente a partir del momento en que se presente la traducción. En el segundo
caso, el titular de la patente puede invocar los derechos conferidos por la patente a
partir de ese mismo momento, aunque sólo podrá exigir una indemnización
razonable, en caso de que se utilice la invención sin su consentimiento antes de la
presentación de la traducción. Por último, en el tercer caso, toda persona que haya
utilizado la invención o haya llevado a cabo preparativos efectivos y serios a tal fin
antes de la presentación de la traducción puede continuar utilizando la invención en
condiciones razonables.

Una segunda solución se debatió en la Conferencia de revisión del Convenio,
celebrada en 1989, que pareció reunir un consenso bastante amplio. Consistía en no
modificar el requisito de traducción del folleto completo. No obstante, el hecho de
que no se presente la traducción a una o varias lenguas no entrañaría la caducidad de

**11**

la patente comunitaria, sino que su única consecuencia seria que no produciría efecto
en el Estado o Estados miembros afectados. Esta solución constituiría una excepción
al carácter unitario de la patente comunitaria y, en este aspecto, le acercaría al
régimen de la patente europea.

La tercera solución que se puede plantear en materia de reducción de los costes de
traducción es la "global", aplicada por la Oficina Europea de Patentes por lo que se
refiere a la patente europea [20] . Esta solución consta de tres elementos fundamentales:

  - la publicación, al mismo tiempo que la publicación de la solicitud o
inmediatamente después de ésta y tan pronto como sea posible, de un extracto
mejorado en la lengua del procedimiento y, con posterioridad, su traducción a las
lenguas de todos los Estados miembros;

  - la traducción de las reivindicaciones exclusivamente, en el momento de la
expedición de la patente;

  - la traducción de la totalidad del folleto de patente antes de toda acción interpuesta
por el titular para hacer valer los derechos nacidos de la patente.

El objetivo de la solución global consiste, por una parte, en mejorar el suministro de
información y, por otra, en eliminar los graves inconvenientes inherentes al sistema
actual, al tiempo que se reduce la carga financiera que soportan los solicitantes.

Según los cálculos realizados por la OEP, se puede estimar que, haciendo una
traslación a la patente comunitaria, la solución global constaría de la elaboración del
extracto mejorado, con un coste de unos 100 DEM, y su traducción a diez lenguas,
lo que supondría unos 120 DEM por lengua, es decir, un coste total de traducción
del nuevo extracto de aproximadamente de 1 300 DEM. Los costes medios de
traducción de una patente que constase, por término medio, de 3,5 páginas de
reivindicaciones, y contando con 500 DEM por lengua para la traducción de las
mismas, »e elevarían a 5 000 DEM.

Se tendría que hacer frente a unos gastos generales de traducción de unos 6 300
DEM por solicitud, lo que equivaldría a un ahorro de unos 18 700 DEM por
solicitud, con relación a la situación en la que la totalidad del folleto ha de ser
traducido a todas las lenguas de la Comunidad.

Se pueden plantear otras soluciones en materia de traducción:

**•** [en un primer lugar, cabe prescindir de toda traducción o traducir exclusivamente ]
las reivindicaciones.

Otra propuesta consiste en establecer un sistema de traducción "por encargo", en
el que sólo existiría la obligación de presentar la traducción, si un tercero la
reclama. Para poder financiar este proyecto, seria necesario crear un fondo de
reserva destinado a cubrir el coste de las traducciones que se pudieran reclamar,
estableciendo una tasa por cada solicitud de patente, o bien establecer una

20 Documento elaborado por el Consejo de Administración de la OEP, n" CA/46/96 de 19 de noviembre
de 1996.

**12**

contribución destinada a cubrir los costes que llevaría consigo hacer frente a tal
eventualidad.

   - Por último, se ha formulado una última sugerencia, según la cual el folleto de la
patente constaría de una descripción abreviada en la que figurarían los datos
básicos para la comprensión de la invención y la interpretación de las
reivindicaciones, descripción que se traduciría y se completaría, en un anexo,
mediante una descripción más elaborada que, en principio, no se traduciría.
Recientemente, se ha difundido una variante de esta idea: la descripción
condensada. Se trata de condensar la descripción, por iniciativa del solicitante,
aunque con la colaboración del examinador, a efectos del examen sobre el fondo
de la solicitud.

Sea cual sea la opción elegida, lo que parece claro es que, para lograr la máxima
eficacia, no se debería descentralizar la presentación de las traducciones a las oficinas
nacionales de patentes, sino que ésta debería estar centralizada en la OEP. Ésta es la
solución por la que optó el Convenio de Luxemburgo.

Preguntas

- Para reducir los costes de traducción, ¿está Vd. a favor de un sistema basado en los
artículos 33 y 88 del Convenio de Luxemburgo de 1975 o a favor de la "solución
global" concebida por la OEP?

- Si no fuese factible ninguna de las dos soluciones, ¿estaría Vd. a favor de una solución
que constituyese una excepción del carácter unitario de la patente comunitaria y
consistiese en establecer que, en caso de que no se presenten traducciones, no tendria
efecto la patente comunitaria en el Estado o Estados miembros de que se trate?

- ¿Considera Vd. interesantes y útiles otras alternativas existentes para la reducción de
los gastos de traducción (traducción por encargo, descripción condensada )?

- ¿Comparte Vd. la opinión de que centralizar la presentación de las traducciones del
folleto de la patente comunitaria en la OEP, como se establece en el Convenio de
Luxemburgo, es un elemento importante del régimen de traducción?

**3.4 El problema del sistema jurisdiccional y sus posibles soluciones**

En el punto 3.2. ya se ha expuesto el problema que plantea el sistema jurisdiccional
establecido por el Convenio de Luxemburgo. Para evitar los supuestos
inconvenientes de este sistema, conviene tratar de revisar este mecanismo [21], teniendo
en cuenta una iniciativa comunitaria que pretende integrar aún más la patente
comunitaria en el sistema jurídico que emana del Tratado.

Según una primera solución, las jurisdicciones nacionales de los Estados miembros
serían competentes para pronunciarse sobre las acciones por violación, las acciones
de comprobación de inexistencia de violación y todas las acciones relativas a la

21 Se trata básicamente de evitar las consecuencias del artículo 20 del Protocolo sobre los litigios.

**13**

utilización de la invención que se produzcan antes de la fecha de publicación de la
mención de la expedición de la patente. Por el contrario, las acciones de nulidad de la
patente comunitaria podrían ser competencia exclusiva de una nueva división de
anulación que se creará en el seno de la OEP. Dicho de otro modo, al contrario de lo
que sucede con las disposiciones del Convenio actual [22], los tribunales nacionales no
serían competentes para entender de las demandas de reconvención por nulidad de la
patente comunitaria.

En caso de que se interpusiera una demanda de reconvención por nulidad ante una
jurisdicción nacional con motivo de una acción principal por violación, el tribunal al
que se someta el asunto estaría obligado a aplazar la sentencia sobre la acción por
violación hasta el momento en que la división de anulación competente de la OEP
haya adoptado una decisión sobre la validez de la patente. Dicho de otro modo, las
cuestiones de validez y nulidad de la patente comunitaria ya no podrían ser objeto de
decisiones de los órganos jurisdiccionales nacionales, sino únicamente de instancias
competentes a nivel comunitario. Con el fin de evitar que se multipliquen las acciones
de reconvención por parte de los presuntos violadores de las patentes, sería
necesario, sin duda, disponer que la obligación de aplazar la sentencia se circunscriba
al caso en que el juez que entiende de las acciones por violación estime que existen
razones fundadas que afectan a la validez de la patente comunitaria.

Partiendo de dos vías de actuación distintas, la competencia para abordar cuestiones
de validez y nulidad se conferiría con exclusividad a una instancia radicada en la OEP
y, posteriormente, al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
De esta forma, se abrirían dos vías que podrían culminar en una resolución de nulidad
de una patente comunitaria:

   - ya sea la acción de nulidad entablada directamente ante la OEP [23] ;

  - ya sea la demanda de reconvención ante un órgano jurisdiccional nacional que
estaría obligado a aplazar su sentencia hasta que se pronuncie la división de
anulación. Habida cuenta de la resolución de la división de anulación, el órgano
jurisdiccional nacional que entienda del caso podría resolver el litigio en torno a la
violación.

Por lo que se refiere a las condiciones para la interposición de una demanda de
nulidad, las causas de nulidad, el examen de la demanda, la anulación o el
mantenimiento de la patente, así como la publicación de un nuevo folleto de la
patente a raíz del procedimiento de nulidad, parece que se podrá mantener la
redacción actual de las disposiciones de los artículos 55 a 59 del Convenio de
Luxemburgo.

Con objeto de que exista la posibilidad de recurrir las resoluciones sobre la validez de
las patentes comunitarias, las resoluciones de las divisiones de anulación se podrán
recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPI).
Este recurso se interpondría por incompetencia, quebrantamiento de forma,

22 Letra d) del apartado 1 del artículo 15 del Protocolo sobre los litigios.

23 Artículo 55 del CPC.

**14**

vulneración del Tratado o del instrumento jurídico por el que se establece la patente
comunitaria o de toda norma de derecho relativa a su aplicación, o por desviación de
poder. El TPI tendría competencia tanto para anular como para revocar la decisión
impugnada. En este contexto, se podrían plantear algunas cuestiones relacionadas
con la organización de los trabajos del TPI. No se ha descartado, en este contexto, la
posibilidad de que se cree, en el seno del TPI, una sala especializada para las
cuestiones relativas a las patentes comunitarias [24] .

Por último, se podría interponer ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas un último recurso contra las resoluciones del TPI en materia de patentes
comunitarias que se circunscribiría a las cuestiones de derecho [25] .

Para garantizar la plena efectividad de este mecanismo, seria preciso indicar
claramente que las resoluciones que tengan fuerza de cosa juzgada por las que se
ordena la nulidad o la modificación de una patente comunitaria producen los mismos
efectos en todos los Estados miembros.

Otra posible solución radicaría en la propia estructura del Convenio de 1975 y
consistiría en que el órgano jurisdiccional nacional que entienda de una acción por
violación mantendría la facultad para pronunciarse sobre una demanda de
reconvención por nulidad. No obstante, la decisión sobre esta demanda de nulidad
sólo afectaría a la patente comunitaria en el Estado en que esté situado el órgano
jurisdiccional. Se podría contemplar una excepción a este efecto limitado de la
decisión para los casos en los que una acción por violación, interpuesta ante el
órgano jurisdiccional del lugar donde esté domiciliado el presunto violador, se refiera
a actos de violación cometidos en otro Estado miembro. En tal caso, la decisión en
materia de nulidad afectaría también a la patente comunitaria en ese otro Estado.
Esta solución permitiría al titular de la patente evitar el riesgo de anulación global e
inmediata de su documento.

Resulta imprescindible hacer una observación de carácter general. En el marco de un
régimen jurídico que emana del Tratado, no es posible crear nuevas jurisdicciones,
contrariamente a lo que establece el Convenio de Luxemburgo al crear el Tribunal de
apelación común en materia de patentes comunitarias. En un régimen jurídico que
emana del Tratado, las competencias jurisdiccionales sólo pueden ser ejercidas por el
TPI y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esta es la razón de que
la estructura que aquí se ha presentado no prevea la creación de un Tribunal de
apelación común en materia de patentes.

Preguntas

- Por lo que se refiere al sistema jurisdiccional, ¿está Vd. a favor de un sistema:

- que diera competencia exclusiva para pronunciarse sobre los recursos de anulación a

24 De aceptarse esta sugerencia, se analizarán en profundidad las modalidades de creación de la nueva
división de anulación en la OEP y la posibilidad de recurrir sus decisiones ante los órganos
jurisdiccionales comunitarios; este análisis dependerá principalmente del carácter del instrumento
jurídico escogido para establecer estos procedimientos.

25 Apartado 1 del artículo 168A del Tratado CE.

**15**

instancias que tengan su sede en la Oficina Europea de Patentes (división de anulación)
y, en el caso de los recursos de apelación, al Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas?

que dejara la competencia para pronunciarse sobre los recursos de anulación a las
jurisdicciones nacionales, al tiempo que limitan los efectos de sus decisiones al
territorio del Estado miembro en el que se encuentren?

**3.5 Cuestiones relativas a** **las** **tasas**

En primer lugar, conviene indicar que la Oficina Europea de Patentes debería ser el
operador técnico de la patente comunitaria, adopte ésta la forma prevista por el
Convenio de Luxemburgo o una forma jurídica que emane del Tratado. En este
contexto, las tasas de procedimiento (tasas de depósito, tasa de búsqueda, tasas de
examen, etc.) establecidas en el marco de la patente europea se aplicarán de la misma
manera a la patente comunitaria. Se ha de subrayar que el Consejo de Administración
de la Organización Europea de Patentes adoptó, en su reunión de diciembre de 1996,
dos decisiones importantes destinadas a reducir de forma significativa las tasas de
procedimiento. La primera decisión se refiere a una reducción nominal de las tasas de
depósito, búsqueda y designación [26] . La segunda se refiere a la prórroga del plazo de
exigibilidad del pago de las tasas de designación, que, en la actualidad, está fijada en
6 meses tras la publicación del informe de búsqueda.

Estas nuevas tasas de procedimiento, aplicables a partir del 1 de julio de 1997,
también se aplicarían a la patente comunitaria. Por lo que respecta a la tasa de
designación, no tiene razón de ser en el contexto de la patente comunitaria, dado que
no existe, en sentido estricto, "designación de país", al tratarse de un documento
unitario que otorga protección uniforme en toda la Comunidad. En cualquier caso, si
existiese una tasa de designación o una tasa similar, convendría establecer un límite
máximo equivalente al importe abonado por un número limitado de designaciones
que se hicieran para una patente europea.

En caso de que la patente comunitaria se orientase hacia un régimen jurídico que
emane del Tratado, parece necesario proceder a una revisión de la disposición
financiera relativa a las tasas de mantenimiento en vigor. En su versión de 1989, el
Convenio de Luxemburgo establece que se distribuyan entre los Estados contratantes
los ingresos procedentes de las tasas, una vez deducidas las sumas abonadas a la
Organización Europea de Patentes en concepto de tasas de mantenimiento en vigor,
con arreglo a un método de reparto establecido por el Convenio [27] . En un sistema
jurídico que emana del Tratado, este sistema no puede funcionar, por lo que se ha de
eliminar.

26 La tasa de depósito se reduciría de 600 DEM a 250 DEM, la tasa de búsqueda europea de 1 900 a 1
700 DEM, la tasa de búsqueda internacional de 2 400 a 2 200 DEM y la tasa de designación de 350 a
150 DEM. Las reducciones ascienden a un importe de 124 millones de DEM por año civil.

27 Artículo 20 del CPC.

**16**

Es conveniente concebir al operador del sistema de la patente comunitaria como un
organismo en equilibrio financiero, lo que implica su obligación de conservar la
integralidad de las diferentes tasas abonadas por los usuarios. Teniendo esto en
cuenta, los ingresos del presupuesto del operador del sistema de la patente
comunitaria podrían constar, sin perjuicio de otros ingresos, del producto de las tasas
adeudadas en virtud del Reglamento relativo a las tasas y, en caso necesario, de una
subvención inscrita en el Presupuesto General de las Comunidades Europeas. Por su
parte, el Reglamento relativo a las tasas de la patente comunitaria debería adoptarse,
a propuesta de la Comisión, siguiendo el procedimiento de "comitología".

En este contexto, el importe de las tasas se ha de fijar de tal manera que los ingresos
correspondientes permitan, en principio, garantizar el equilibrio presupuestario. Ello
significa que, por regla general, el operador del sistema no puede transferir una parte
cualquiera de los ingresos a otros organismos o instancias nacionales.

Por último, habida cuenta del carácter unitario de la patente comunitaria y, por
consiguiente, de la imposibilidad de elección por lo que se refiere al alcance
geográfico de la protección, conviene preguntarse si no sería necesario establecer
una medida complementaria en materia de tasas para incitar a los usuarios a recurrir
al sistema. De esta forma, se debería prever que las tasas de mantenimiento en vigor
de la patente comunitaria, que se han de abonar a la Organización Europea de
Patentes, sean de un importe global inferior a la totalidad de las tasas de
mantenimiento en vigor de una patente europea que cubra toda la Comunidad.

Por otra parte, se ha sugerido la conveniencia de que el titular de una patente
comunitaria tenga la posibilidad de no abonar la parte de la tasa anual de
mantenimiento en vigor correspondiente a determinados Estados miembros, lo que
introduciría cierta flexibilidad en el sistema y la posibilidad de que se mantenga en
vigor la patente comunitaria exclusivamente para una parte de la Comunidad. Este
sistema, que a veces ha sido denominado de "patente comunitaria a la carta",
introduciría una forma de renuncia parcial de los derechos, limitada a determinados
Estados miembros, que se traduciría en la negativa a abonar una parte de las tasas
anuales de mantenimiento en vigor [28] .

Preguntas

- ¿Es preciso plantearse la modificación de los acuerdos financieros previstos por el
Convenio de Luxemburgo y el CPE en relación con las tasas de mantenimiento en
vigor de las patentes comunitarias, de forma que el producto de las mismas revierta
enteramente en beneficio de la OEP en concepto de cobertura de los costes generados
por la expedición y administración de las patentes comunitarias?

- Habida cuenta de las diferentes alternativas de protección que se ofrecen a los usuarios
(patente europea, patentes nacionales, etc.), ¿estima Vd. que se necesitan medidas
complementarias que hagan más atractivo el sistema de la patente comunitaria como,
por ejemplo, una reducción de las tasas de mantenimiento en vigor?

¿Se puede plantear la posibilidad de introducir la renuncia parcial de una patente

2X Ello exigiría una modificación de los artículos 48 y 49 del CPC.

**17**

comunitaria, para un número limitado de Estados miembros, dejando de abonar tasas
anuales de mantenimiento en vigor?

**3.6** **Fórmulas de paso entre la patente comunitaria y la patente europea.**

La patente comunitaria debería ofrecer una protección unitaria, que confiera
derechos en toda la Comunidad. Cuanto más se amplíe la Comunidad, mayor será la
cobertura geográfica de la protección. Aunque ello constituirá, sin ninguna duda, una
gran ventaja, también podría ser un obstáculo para determinadas empresas a las que
les resulte difícil evaluar, en una fase inicial del procedimiento, la necesidad de contar
con una protección más amplia. Además de la posible necesidad de estar protegido
en determinados terceros países que no formen parte de la Comunidad, la patente
europea seguirá siendo útil, en la medida en que permite a las empresas en cuestión
designar a determinados países y no necesariamente el conjunto de los Estados
miembros de la Comunidad.

Esta es la razón de que, sin duda, sea necesario introducir cierta flexibilidad en el
sistema europeo de patentes; para ello, se podría considerar la posibilidad de
establecer fórmulas de paso entre la patente comunitaria y la patente europea. La
ventaja que presentaría esta posibilidad de transformación reside en que permite
cubrir inicialmente la totalidad del mercado único y en que sólo se procedería a una
limitación territorial en el transcurso o al término del procedimiento de expedición.

De esta forma, el solicitante de una patente europea podría exigir que se
transformase su solicitud en solicitud de patente europea, siempre que ésta exista a
nivel jurídico (no sucedería así, si la solicitud se hubiese denegado o se considerase
denegada, o si se hubiere rechazado). En tal caso, la solicitud de patente europea
surgida de la transformación de una solicitud de patente comunitaria se beneficiaría
de la fecha de depósito o de la fecha de prioridad de dicha solicitud.

Más difícil de concebir es la situación inversa, en la que una solicitud de patente
europea se pudiese transformar en solicitud de patente comunitaria, salvo en el
supuesto de que la solicitud de patente europea designe al conjunto de los Estados
miembros de la Comunidad Europea.

Por otra parte, se ha de recordar que en la segunda frase del apartado 6 del artículo
30 del Convenio de Luxemburgo de 1989 ya se contempla una posibilidad de
transformación de la patente comunitaria (después de su expedición).

Preguntas

- ¿Considera Vd. necesario que se establezcan "fórmulas de paso" entre la patente
comunitaria y la patente europea, como por ejemplo, la posibilidad de convertir una
solicitud de patente comunitaria en solicitud de patente europea? ¿Considera Vd. que
se podrían establecer otras formas de transformación? ¿Cómo podrían funcionar estas
últimas?

**18**

**3.7 Otras cuestiones**

El Acuerdo en materia de Patentes Comunitarias, firmado en Luxemburgo en 1989,
consta, en anexo, de varias declaraciones relativas a determinados puntos
sustanciales del derecho de patentes. En el contexto de una nueva iniciativa en
materia de patente comunitaria, cabe plantearse la necesidad de dar curso a algunas
de estas resoluciones.

La resolución relativa a una normativa común de concesión de licencias obligatorias
en relación con una patente comunitaria ha perdido, en su mayor parte, su razón de
ser, dado que el Acuerdo ADPIC del GATT/OMC [29] elaboró un régimen completo de
licencias obligatorias. Si se adoptase una nueva iniciativa que emanase del Tratado en
materia de patentes comunitarias, se podrían retomar íntegramente en el acto jurídico
utilizando la totalidad de las disposiciones del Acuerdo ADPIC o se podría establecer
una referencia explícita a las mismas.

Por su parte, la resolución relativa a la utilización o la posesión anteriores prevé que
se inicie un procedimiento de revisión del Convenio, con el fin de crear un derecho
fundado en la utilización o posesión anteriores de una invención objeto de patente
comunitaria, que produzca efectos uniformes en todos los territorios de los Estados
miembros. El derecho de utilización o de posesión anteriores depende de la buena fe.
Cabe plantearse la utilidad de una nueva iniciativa en este ámbito, con objeto de que
los efectos de la utilización o la posesión anteriores sean uniformes en toda la
Comunidad. Es preciso recordar que todos los Estados europeos se habían puesto de
acuerdo en torno a un régimen de utilización anterior en el marco de la primera parte
de la conferencia diplomática sobre el Tratado de armonización en materia de
patentes (La Haya, 1991).

Pregunta

**•** [¿Considera Vd. que la cuestión de la utilización o la posesión anteriores ha de ser ]
armonizada a nivel comunitario, en el contexto de una nueva intervención en materia
de patentes comunitarias?

**4.** **ARMONIZACIÓN** **COMPLEMENTARIA A NIVEL COMUNITARIO**

**4.1 Necesidad de una armonización complementaria a nivel comunitario**

En el marco de sus competencias, la Comunidad Europea ha podido legislar en el
ámbito de las patentes, especialmente para adaptarse a la evolución tecnológica en
sectores de alto valor añadido. Esa es la razón de que se hayan aprobado dos
reglamentos del Consejo y el Parlamento destinados a compensar la insuficiencia de
protección que penalizaba a la investigación farmacéutica y fitofarmacéutica,
mediante la creación de un certificado complementario de protección para los
medicamentos y los productos fitofarmacéuticos. En otro ámbito, la Comisión ha

29 Letras a) a 1) del artículo 31, ADPIC.

**19**

propuesto un instrumento destinado a precisar las condiciones en las que se pueden
obtener patentes para invenciones biotecnológicas [30] .

Estos ejemplos ponen de manifiesto que, si se demuestra claramente la existencia de
determinadas carencias, la Comunidad está en condiciones de proponer y aprobar
normas que se adapten a la situación. Cabe plantearse la oportunidad de que se
avance en la armonización, a nivel comunitario, del derecho de patentes en otros
sectores de la técnica o en otros ámbitos.

**4.2** **Patentabilidad de los programas de ordenador y de las invenciones**
**relacionadas con el equipo lógico**

La Sociedad de la Información y el desarrollo del comercio electrónico constituyen
una oportunidad real para la economía europea, aunque también presentan nuevos
desafíos. La puesta a punto y la mejora constante de nuevos programas de ordenador
y equipos lógicos están llamadas a desempeñar una función importante en el
desarrollo de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico, puesto que
han de permitir un acceso rápido, seguro y preciso a los datos buscados y a los
servicios interactivos. La Comisión ya ha adoptado varias iniciativas para instaurar en
el plano legislativo, en el conjunto de la Unión, un nivel adecuado de protección de la
innovación vinculada a la Sociedad de la Información. Tal es el motivo de que, en
noviembre de 1996, la Comisión adoptase una Comunicación sobre derechos de
autor y derechos afines en la Sociedad de la Información [31] . Estas normas son
indispensables para el buen funcionamiento de la Sociedad de la Información y el
comercio electrónico en la Unión Europea, dado que el contenido de la mayor parte
de los nuevos servicios puede quedar protegido por derechos de propiedad
intelectual.

En la actualidad, el derecho de autor protege a los programas de ordenador en la
Comunidad Europea como obras literarias [32], mientras que queda excluida su
protección "como tales programas de ordenador" mediante patentes. Por lo que se
refiere a las invenciones relacionadas con el equipo lógico, su patentabilidad no
implica que se cuestione la protección existente de los equipos lógicos mediante el
derecho de autor. Debido a la importancia creciente de los equipos lógicos, la
Organización Europea de Patentes y las oficinas de determinados Estados miembros
han concedido estos últimos años miles de patentes por las que se protegen modelos
lógicos compuestos de ideas y principios de base que constituyen "soluciones
técnicas a problemas técnicos". Estas patentes no se han expedido para los equipos
lógicos como tales, sino para invenciones relacionadas con los equipos lógicos y que
consisten en un material y un equipo lógico que le es específico.

A nivel internacional, el artículo 27 del Acuerdo ADPIC no excluye la patentabilidad
de los programas de ordenador. Este es el motivo de que algunos terceros países

30 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a la protección jurídica de las
invenciones biotecnológicas, COM(95) 661 final, de 13.12.95, DO n° C 296 de 8.10.96.

3) COM(96) 568 final de 20 de noviembre de 1996.

32 Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, relativa a la protección jurídica de los
programas de ordenador, DO N° L 122 de 17.5.91, p. 42.

**20**

autoricen su patentabilidad. El 28 de febrero de 1996 los Estados Unidos de América
difundieron las nuevas "directrices para los examinadores en materia de invenciones
relacionadas con programas de ordenador". Mientras que, hasta ahora, sólo se
aceptaba una reivindicación relativa a un algoritmo matemático, si existía una
transformación física, actualmente se recomienda un enfoque más pragmático,
basado en la exigencia de "utilidad" de la invención. Con ello se pretende ampliar el
ámbito de las invenciones relacionadas con los programas de ordenador que son
patentables. No obstante, en los Estados Unidos la práctica ya era muy amplia, dado
que los programas de ordenador incorporados a un medio tangible, como una
disquete, eran patentables [33] incluso antes de que se publicasen las nuevas directrices.

Actualmente, Japón se plantea también la necesidad de modificar las directrices de
los examinadores sobre esta cuestión. A tal efecto, el 8 de agosto de 1996 la Oficina
japonesa de patentes publicó un nuevo proyecto de directrices, que no pretende
patentar los programas de ordenador como tales, dado que este nuevo proyecto
dispone que, para ser patentable, la invención ha de presentar un alto grado de
creatividad "tecnológica" utilizando las leyes de la naturaleza.

En la Comunidad, estas cuestiones se han consultado con los medios interesados
mediante el Cuestionario sobre los derechos de propiedad industrial en la Sociedad
de la Información, elaborado por los servicios de la Comisión en julio de 1996. Para
algunos, no es necesario modificar el equilibrio actual entre derecho de autor (para
los programas en sí mismos) y patentes (para las invenciones relacionadas con el
equipo lógico) y se limitan a velar por que no existan divergencias en la aplicación de
las disposiciones pertinentes en los diferentes Estados miembros. Para otros, por el
contrario, ha llegado el momento de modificar el sistema y, especialmente, de
plantearse la supresión del apartado 2 del artículo 52 del Convenio sobre la Patente
Europea, con objeto de que se puedan patentar los programas de ordenador como
tales. Para quienes abogan por este enfoque, se trataría de mantener el requisito de
que la invención presente un carácter "técnico"; no obstante, siempre que se dé esta
característica, todo programa registrado en un soporte y que, una vez cargado y
puesto en funcionamiento, aplique la invención, se convertiría en patentable.

Habida cuenta de la posición expresada por determinados medios interesados, que
consiste en proponer la supresión del apartado 2 del artículo 52 del Convenio sobre
la Patente Europea, se han de analizar cuáles podrían ser las consecuencias prácticas
de esta posición, especialmente por lo que respecta a la aplicación simultánea del
derecho de autor y del derecho de patentes a la misma obra o invención.

Preguntas

En materia de patentabilidad de programas de ordenador y de invenciones relacionadas
con el equipo lógico, ¿considera Vd. :

que las diferencias que existen actualmente en la jurisprudencia de los Estados
miembros pueden plantear obstáculos a los intercambios o falsear las condiciones de
competencia?

33 Decisión de la Oficina Americana de Patentes y Marcas de 26 de abril de 1996, _In re Beauregard._

**21**

que las diferencias que existen entre Europa y su principales socios económicos pueden
plantear dificultades para las empresas europeas?

que estas diferencias necesitarían una armonización complementaria a nivel
comunitario en este ámbito?

En materia de patentabilidad de los programas de ordenador y de invenciones
relacionadas con el equipo lógico, ¿considera Vd. necesario proponer en un futuro la
supresión del apartado 2 del artículo 52 del Convenio de Munich?

en caso de respuesta afirmativa, ¿cómo concibe Vd. la aplicación simultánea del
derecho de autor y del derecho de patentes para la misma creación/invención?

en caso de respuesta negativa, ¿considera Vd., en cualquier caso, que sería necesario
proceder a una modificación de las directrices que han de seguir los examinadores de la
OEP sobre este punto?

**4.3 Invenciones laborales**

En la actualidad, el régimen de las invenciones laborales presenta grandes diferencias
entre los Estados miembros. Las invenciones laborales son las llevadas a cabo por el
personal de investigación o el personal técnico (investigadores, ingenieros ) en el
marco de un contrato laboral que les vincule a una empresa o laboratorio. En
determinados Estados miembros, esta cuestión se regula, por lo general, por la Ley
de patentes, como es el caso de Francia [34] o del Reino Unido [35] ; en otros Estados
miembros, como es el caso de Alemania o Suecia, se ha aprobado una ley específica.
La regla de base general que comparten todas estas legislaciones consiste en que, si
se encarga a un empleado una "misión inventiva" en el contexto de su contrato
laboral, la patente pertenece al empresario. Por lo demás, la precisión de las normas
varía enormemente entre los diferentes Estados miembros. Algunas leyes constan de
normas de procedimiento con relación al depósito de las solicitudes de patentes por
parte del inventor, que parten del hecho de que éste puede o debe exigir que su
nombre figure en la patente Otras leyes distinguen entre misiones inventivas
"permanentes", "temporales" u "ocasionales" con, según el caso, normas diferentes
de asignación de la invención. Por último, algunas normativas, como la ley alemana,
disponen de toda una sección relativa a la remuneración del empleado encargado de
una misión inventiva y de las modalidades precisas de cálculo de los suplementos de
remuneración

Es evidente que la aplicación de las diversas legislaciones por parte de las empresas
repercute en las actividades de investigación y en su gestión. Cuanto más detalladas y
complejas son las normativas, más medios humanos ha de consagrar la empresa a la
gestión de estas cuestiones. Cabe preguntarse, por otra parte, si las diferencias
existentes en las legislaciones nacionales sobre las invenciones laborales no

34 Artículo L.611-7 del Código de la propiedad intelectual.

35 Artículos 39 a 43 de la Ley de patentes ("invenciones laborales").

**22**

repercuten en la libre prestación de servicios en el mercado interior y/o en las
condiciones de competencia.

Preuunta

Las diferencias que existen actualmente en las legislaciones de los Estados miembros en
materia de invenciones laborales, ¿pueden repercutir en la innovación y las condiciones
de trabajo y/o en la libre prestación de servicios y/o en las condiciones de competencia?
¿Son susceptibles de justificar una armonización a nivel comunitario?

**4.4** **Formalidades, recurso a los agentes y reconocimiento de las** **cualifícaciones**
**profesionales**

_4.4.1 Formalidades_

Actualmente, existen diferencias entre los Estados miembros por lo que se refiere a
los formularios que se han de cumplimentar, los plazos temporales que se han de
respetar, la información a facilitar, la forma de presentar la información y los
requisitos de "convalidación". A veces difieren los procedimientos, una vez
expedidas las patentes. Ello implica que, para poder aconsejar a un solicitante o
titular de manera eficaz, se ha de poseer un conocimiento profundo de cada sistema
nacional. Los trabajos que se desarrollan actualmente en el seno de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y que han de culminar en la celebración
de un tratado de armonización del derecho de patentes en materia de formalidades,
muestran el camino a seguir. Una vez que se apruebe este Tratado, cabrá preguntarse
sobre la necesidad de seguir avanzando a nivel comunitario por la vía de una
armonización de las formalidades. Se trataría, por ejemplo, de armonizar la
información que se exige en relación con la invención, el inventor y el solicitante, la
forma de presentarla y el grado de autenticación requerido, el número de formularios
que se han de cumplimentar para que una solicitud sea tratada de la misma forma en
toda la Comunidad, etc.

_4.4.2_ _Agentes_ _de_ _patentes_

En la actualidad, la mayoría de las legislaciones de los Estados miembros constan de
disposiciones que, de una forma u otra, exigen a los solicitantes o titulares de la
patente que dispongan de una dirección de servicio o un domicilio en su territorio,
siempre que se solicite u obtenga la protección. Por regla general, el solicitante o su
representante no puede dirigirse directamente, desde el Estado miembro de origen, a
las oficinas de patentes de los demás Estados miembros, si no dispone de una
dirección de servicio o un domicilio en dichos Estados miembros.

Además, algunos Estados miembros disponen la obligatoriedad de pasar por un
representante cualificado, domiciliado en el territorio nacional. Estas normas impiden
que un solo representante, que tenga su domicilio en un Estado miembro, pueda
representar a su cliente ante las oficinas de patentes de los diferentes Estados
miembros.

**23**

En relación con esta cuestión, el Tribunal ha indicado, en el asunto
Saeger/Dennemeyer [36], que, habida cuenta del carácter específico de la prestación de
servicios en determinados sectores de actividad, no se puede considerar que sean
incompatibles con el Tratado determinadas exigencias específicas impuestas al
prestatario, especialmente cuando se trata de proteger a los destinatarios de servicios
del perjuicio que les podrían causar los consejos jurídicos que les pudieran dar
personas sin las cualificaciones personales o profesionales necesarias. No obstante, la
libre prestación de servicios, como principio fundamental del Tratado, sólo se puede
limitar mediante reglamentaciones justificadas por razones imperiosas de interés
común que se apliquen a toda persona o empresa que ejerza una actividad en el
territorio del Estado miembro destinatario, siempre que dicho interés no esté ya
salvaguardado por las normas que se aplican al prestatario en el Estado miembro en
el que esté establecido. En el marco de actividades de vigilancia y renovación de
patentes mediante el abono de tasas, el prestatario no "aconseja" a sus clientes, sino
que se limita a advertirles del momento en que han de abonar las tasas de renovación.
Para estas actividades, el Tribunal ha estimado que limitar el ejercicio de este servicio
exclusivamente a los titulares de una cualificación profesional, tales como abogados
o agentes de patentes, era desproporcionado con relación al objetivo buscado.

Cabe preguntarse si las enseñanzas extraídas de esta resolución del Tribunal no
deberían ser codificadas de alguna manera a nivel comunitario (armonización
legislativa o comunicación interpretativa), y si convendría incluir, con este motivo,
otros puntos relacionados con el procedimiento, tales como las direcciones de
servicio y las obligaciones relacionadas con el domicilio. En cualquier caso, esta
codificación se entendería sin perjuicio de la posibilidad de iniciar procedimientos de
infracción, en caso de que determinadas exigencias nacionales se revelen contrarias a
las condiciones de la libre prestación de servicios (artículo 59 CE) o incluso al
principio del derecho de establecimiento (artículo 52 CE).

_4.4.3_ _Las cualificaciones profesionales_

Por lo que se refiere a las cualificaciones profesionales, la Directiva 89/48/CEE
regula, entre otras cosas, las cualificaciones en el ámbito de las patentes. Las
cualificaciones profesionales obtenidas en un Estado miembro han de ser reconocidas
en toda la Comunidad, aunque los Estados miembros pueden exigir a la persona de
que se trate un período de adaptación o una prueba de aptitud. Hasta el momento,
varios son los Estados miembros en los que aún no se ha adoptado una decisión
definitiva sobre la forma de esta prueba de aptitud ni los conocimientos que en ella se
han de comprobar.

La prueba de aptitud ha de limitarse a lo necesario (ver especialmente la letra g) del
artículo 1 de la Directiva 89/48/CEE), de acuerdo también con el principio de
proporcionalidad. Habida cuenta de que el derecho material aplicado por el
profesional ya se encuentra muy armonizado y se ha incorporado en los Estados
miembros, la prueba de aptitud debería circunscribirse a los casos en los que la
formación del candidato se refiere a las materias "sustancialmente diferentes" de las
cubiertas por el título exigido en el Estado miembro de acogida [37] . También se podría

36 Sentencia de 25 de julio de 1991, asunto C-76/90, Rcc. 1991, p. 1 -4221.

37 Letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/4X/CEE:

**24**

concebir que el examen europeo de cualificación (letra c) del apartado 2 del artículo
134 del CPE) se reconozca, en materia de patentes, como cualificación suficiente
para poder actuar ante las oficinas nacionales.

En su sentencia Gebhard [38], el Tribunal de Justicia ha decidido que, para un
ciudadano de un Estado miembro, la posibilidad de ejercer su derecho de
establecimiento y las condiciones de ejercicio han de evaluarse en función de las
actividades que tiene la intención de ejercer en el territorio del Estado miembro de
acogida. La aplicación de condiciones de acceso a una actividad específica o a su
ejercicio, como es la obligación de poseer determinados títulos, ha de respetar cuatro
imperativos: ha de llevarse a cabo de forma no discriminatoria, estar justificada por
razones imperiosas de interés común, garantizar la consecución del objetivo
perseguido y circunscribirse a lo estrictamente necesario para alcanzar dicho objetivo
(principio de proporcionalidad).

Preguntas

- En materia de armonización a nivel comunitario de los trámites relacionados con el
procedimiento de expedición de patentes y con las patentes expedidas, ¿considera Vd.:

- que sea necesaria dicha armonización? ¿que deba abarcar la intervención de los agentes
de patentes, las direcciones de servicio y la elección de domicilio? ¿Podría sugerir algún
otro tema?

- que la posible armonización debería adoptar la forma de un acto legislativo (directiva)
o de una recomendación destinada a los Estados miembros [39] ?

**4.5 Medidas complementarias para hacer más atractivo el sistema de patentes**

Se pone de manifiesto que uno de los obstáculos para que el sistema europeo de
patentes pueda utilizarse de forma óptima es el coste, no sólo de la obtención de la
protección, sino también de su aplicación ante los jueces y tribunales ("ejecución").
A este respecto, se han hecho sugerencias para facilitar que las empresas, y
especialmente las PYME, puedan recurrir al sistema de patentes.

Una primera línea de actuación podría consistir en la armonización de las normativas
nacionales sobre los modelos de utilidad, forma específica de protección de la
innovación técnica que resulta rápida y poco costosa y, además, se adapta
perfectamente a las necesidades de un gran número de PYME [40] . En el ámbito de las
patentes, se puede considerar la creación de un sistema de seguro de litigio,
financiado individualmente por cada empresa titular de patentes. En caso de acción

38 Sentencia de 30 de noviembre de 1995, asunto C-55/94, Rec. 1995, p. 1-4165.

39 La Directiva se ha de incorporar a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, mientras que
la recomendación no es jurídicamente vinculante.

**40** Libro Verde sobre la protección mediante el modelo de utilidad en el mercado interior, COM(95) 370
final, de 19 de julio de 1995.

**25**

ante los tribunales destinada a hacer valer los derechos concedidos por la patente, la
empresa que haya suscrito una póliza de seguro de este tipo podría declarar un
"siniestro", a raíz del cual la compañía de seguros le reembolsaría los gastos en que
hubiese incurrido. Se pueden prever diferentes modalidades de este sistema: ya se
trate de un seguro individual contratado por una empresa, ya sea un sistema de
grupos de seguros, en el que podrían participar, con carácter voluntario, todas las
empresas de un sector determinado, para repartir mejor los riesgos. Por lo que se
refiere específicamente a las PYME, habida cuenta de sus dificultades en materia de
protección de la innovación, cabría plantearse una forma de financiación pública (o
parcialmente pública) del sistema de seguro de litigio. Dado que la idea consistiría en
permitir la eclosión de iniciativas privadas (como el grupo de seguros) o una
iniciativa nacional (como la financiación pública), estas medidas deberían ser
compatibles con los artículos 85 y 92 CE, respectivamente.

Pregunta

Con el fin de hacer más atractivo, especialmente para las PYME, el sistema de
patentes, ¿Cómo se puede facilitar, desde su punto de vista, la aplicación de la
protección concedida por una patente? ¿Qué piensa Vd. en concreto de los sistemas de
seguros de litigio en materia de patentes? ¿Considera Vd. necesaria una medida de
armonización complementaria a nivel comunitario?

**5. LA PATENTE EUROPEA**

**5.1 Estructura general de la patente europea**

La patente europea nació como consecuencia de la celebración del Convenio sobre la
Patente Europea, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973. El Convenio establece
un procedimiento único de expedición de patentes que, una vez expedidas, quedan
sometidas a las normas nacionales de los Estados contratantes designados en la
solicitud. En la actualidad, 18 países forman parte de la Organización Europea de
Patentes. Se ha de señalar que, en el marco de los acuerdos europeos celebrados
entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los países de
Europa Central y Oriental, por otra, estos últimos se han comprometido, en el plazo
de cinco años, a estar en condiciones de presentar una solicitud de adhesión al
Convenio de Munich.

Según la opinión expresada por los usuarios del sistema europeo de patentes, la
patente europea cumple satisfactoriamente su función en términos de calidad del
trabajo desarrollado por la Oficina Europea de Patentes y del valor del documento de
protección expedido por dicho organismo. No obstante, se espera que los usuarios
introduzcan dos modificaciones importantes. La primera se refiere a la patentabilidad
de las invenciones biotecnológicas, ámbito en el que las actuales incertidumbres han
de corregirse mediante la rápida adopción de la nueva propuesta de directiva que
presentó la Comisión a finales de 1995. La segunda comporta la reducción de las
tasas percibidas por la Oficina Europea de Patentes, así como la adaptación del
régimen de traducciones de la patente europea, dos temas que están siendo debatidos
actualmente (el primero de los cuales ya ha sido zanjado) en este organismo.

**26**

Por lo demás, no consta que la actual estructura del sistema europeo de patentes, que
convierte a la Oficina Europea de Patentes en un organismo internacional que emana
de un Tratado y, por lo tanto, es independiente de la Comunidad, plantee el menor
problema a los usuarios. Hay que indicar que la Comisión Europea dispone de una
plaza en calidad de observador en el Consejo de Administración de la Organización
Europea de Patentes y que, hace casi tres años, esta institución decidió utilizar
plenamente las posibilidades que ello le brinda para difundir su punto de vista sobre
las cuestiones de interés común entre las dos organizaciones.

Pregunta

¿Comparte Vd. la opinión de que la estructura actual de la Oficina Europea de
Patentes, que, de hecho, constituye un órgano independiente en las instituciones
comunitarias, no presenta para los usuarios inconvenientes que deban ser resueltos por
otra estructura jurídica más integrada en el derecho comunitario?

**5.2 El problema del coste de la patente europea**

_5.2.1_ _Las tasas_

En 1996, el Consejo de Administración de la OEP, que contaba con el apoyo de la
Comisión, consideró que, habida cuenta de los ingresos y de la existencia persistente
de superávit, se debía prever una reducción del coste de las patentes, por lo que
debía señalarlo a los usuarios del sistema.

En el punto 2.6. anterior se ha explicado el contenido de la decisión que el 6 de
diciembre de 1996 adoptó el Consejo de Administración. Se trata de una decisión
muy importante, que muestra que la Organización Europea de Patentes ha tomado
buena nota de las críticas realizadas por los usuarios y, en las condiciones actuales,
ha sabido dar una respuesta positiva a las mismas. Por otra parte, en la misma fecha
el Consejo de Administración, en lugar de exigir el pago del importe de las tasas de
designación en el momento de depositar la solicitud, decidió retrasarlo hasta seis
meses después de la publicación del informe de búsqueda.

Estas decisiones se ajustan a los deseos de los usuarios. En el supuesto de que, en un
futuro más o menos lejano, la Oficina Europea de Patentes siga disponiendo de un
margen financiero de maniobra, cabe preguntarse qué tasas deberían ser reducidas
prioritariamente.

Otra cuestión que se plantea de forma recurrente en Europa es la de la oportunidad
de introducir, siguiendo el modelo americano, tasas especiales -reducidas, por
ejemplo, un 50%- para las PYME. Estas tasas reducidas, que no sólo se podrían
aplicar a las PYME, sino también a los inventores individuales y a las universidades,
consisten en aplicar un porcentaje de reducción uniforme sobre el conjunto de tasas
previstas. Los problemas derivados de la definición de pequeñas y medianas
empresas se han resuelto a raíz de que se adoptase la Recomendación de la Comisión
de 3 de abril de 1996 [41] ; con esta Recomendación se consigue armonizar la definición

41 DO n°L 107 de 30.4.1996.

**27**

de PYME, de pequeña empresa y de microempresa, tanto a nivel comunitario como
nacional. No obstante, conviene analizar si todas las PYME se encuentran en una
situación tal que deban acogerse automáticamente a tasas reducidas. Por otra parte,
se han de estudiar atentamente las repercusiones de las tasas reducidas para las
PYME. En la actualidad, el 41% de las solicitudes procedentes de Europa las
presentan PYME (- de 250 personas); por consiguiente, en una situación de
equilibrio presupuestario, una reducción del 50% para las PYME se debería
compensar mediante un incremento general de las tasas de en torno al 22%.
Asimismo, podría ser necesario prever que un fraude en este ámbito entrañaría la
caducidad de la protección, siguiendo el modelo que existe en los Estados Unidos
("fraud on the office").

Preguntas

En caso de que, sin dejar de cumplir los imperativos de calidad y eficacia, la
Organización Europea de Patentes pudiese continuar sus iniciativas destinadas a la
reducción de costes y de las tasas de procedimiento ante la Oficina, ¿cuáles serían las
tasas que habría que reducir en primer lugar?

¿Considera Vd. que existen otros aspectos de las tasas relativas a la patente europea
que deben ser modificados y/adaptados? ¿Considera Vd. útil o necesario establecer
tasas reducidas para las PYME, según el modelo que existe en los Estados Unidos
("small entities fees")?

_5.2.2_ _Método de reparto de las_ _tasas_ _de mantenimiento en vigor_

Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio de Munich, el importe de las tasas de
procedimiento y el porcentaje que los Estados contratantes abonan a la Organización
en concepto de tasas de mantenimiento en vigor de las patentes europeas se han de
fijar de tal forma que los ingresos correspondientes permitan garantizar el equilibrio
presupuestario. Habida cuenta de que las patentes europeas, tras su expedición, están
sujetas al derecho nacional, se dispuso que la OEP percibiría ingresos procedentes de
las tasas anuales en forma de transferencia de los Estados contratantes en concepto
de tasas de mantenimiento en vigor. A pesar de que el Convenio establece que, en
principio, el 75% del importe de las tasas de mantenimiento en vigor se puede abonar
a la Organización Europea de Patentes, este porcentaje se redujo al 50% a raíz de
una decisión del Consejo de Administración de 1984.

Según las estimaciones realizadas, este método de reparto conduce a que los ingresos
totales de los sistemas nacionales se mantengan, por término medio, en la misma
situación que existía antes de que se aplicara el sistema de la patente europea, a pesar
de que, también por término medio, sus actividades se han reducido a menos de la
mitad.

Los medios interesados se han pronunciado, en numerosas ocasiones, en contra de
una nueva reducción del porcentaje del producto de las tasas de mantenimiento en
vigor que se abona a la OEP y a favor de que se utilicen en su integridad los
excedentes de ingresos de la Organización, una vez descontados los gastos, con
objeto de reducir las tasas de procedimiento.

**28**

El destino del producto obtenido de las tasas de mantenimiento en vigor varía
bastante según los Estados contratantes de que se trate. En algunos, la parte de las
tasas anuales percibidas en concepto de mantenimiento en vigor de las patentes
europeas no se asigna a actividades relacionadas con el funcionamiento de la Oficina
de Patentes o a actividades de fomento de la innovación, dado que este importe se
abona directamente al presupuesto general del Estado; algunos comentaristas han
llegado a hablar, en este caso, de "impuesto sobre la innovación" en la medida en que
el producto obtenido de las tasas de mantenimiento en vigor no se asigna a
actividades relacionadas con la innovación. En estas circunstancias, conviene
plantearse cuál es el destino final del producto obtenido de las tasas anuales y cuál su
utilización.

Por último, se ha de señalar que el coste global de la patente europea se debe
también a los procedimientos de convalidación de las patentes europeas en los
diferentes Estados y de las tasas que se han de abonar con este motivo. Así pues, ya
sólo los gastos de publicación en los diferentes Estados se elevan a 4 762 DEM.

Preguntas

- Por lo que respecta al método de reparto de las tasas de mantenimiento en vigor de las

patentes europeas:

- ¿Considera Vd. oportuno que sean las tasas de mantenimiento en vigor de las patentes
europeas las que financien parcialmente los sistemas nacionales de patentes?

- en caso de respuesta afirmativa, ¿conviene establecer una relación objetiva y no
automática entre las necesidades expresadas por los sistemas nacionales y la asignación
de medios financieros, con objeto de garantizar la transparencia en la asignación de los

recursos?

- ¿Cuáles son, desde su punto de vista, las tareas relacionadas con la innovación y
llevadas a cabo a nivel nacional que sería legítimo financiar mediante el método de
reparto?

En el marco del fomento de la innovación, ¿tiene este sistema consecuencias negativas,
especialmente en el caso de que una gran parte de los recursos se asigne directamente al
presupuesto general del Estado, en lugar de a tareas directamente relacionadas con la

innovación?

_5.2.3_ _Las traducciones_

Una de las partidas más significativas de los costes totales en materia de patentes es
el de la traducción/convalidación de las patentes europeas. Las estimaciones
realizadas indican que, por sí sola, la industria europea gasta cada año unos 430
millones de DEM en este concepto, de suerte que una patente europea "media"
expedida para los ocho Estados miembros designados con más frecuencia genera
costes superiores a los 20 000 DEM, sólo por lo que se refiere a
traducción/convalidación. Consciente de este problema, el Consejo de

**29**

**Administración de la OEP ha ahondado en varias soluciones, cuyo contenido ha**
**quedado expuesto anteriormente en el punto 3.3.**

**Pregunta**

**¿Considera Vd. que es útil y eficaz la "solución global" elaborada en el seno de la**
**Oficina Europea de Patentes para reducir los gastos de traducción? En caso de**
**respuesta negativa, ¿por qué? ¿Considera Vd. que existen otras soluciones realistas,**
**habida cuenta de que, para que se apliquen y sean eficaces, han de ser aceptadas**
**unánimemente por los Estados miembros, o al menos por una gran mayoría de los**
**mismos?**

**30**

#### ISSN 0257-9545

## COM(97) 314 final

# **DOCUMENTOS**

### ES 08 16 N° de catálogo : CB-CO-97-309-ES-C ISBN 92-78-21648-8

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas

L-2985 Luxemburgo

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