Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentadas el 18 de abril de 2013 (
[1](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0001)
)

Asunto C‑661/11

Martin y Paz Diffusion SA

contra

David Depuydt

y

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Bélgica)]

«Marcas — Directiva 89/104/CEE — Artículo 5, apartado 1 — Derecho exclusivo del titular de la marca — Explotación compartida de una marca — Consentimiento — Revocación del consentimiento prestado para el uso de una marca — Competencia desleal»

| 1. | ¿Se puede prohibir con carácter definitivo al titular de una marca el ejercicio de su derecho exclusivo y el uso de la marca para determinados productos por el hecho de que un tercero haya venido usando la marca para dichos productos durante un largo período con el consentimiento del titular? Éstas son, en esencia, las cuestiones que está llamado a resolver el Tribunal de Justicia en el presente asunto. |

| 2. | Las cuestiones se suscitan en una situación de hecho bastante infrecuente. Las partes del litigio principal, esto es, por un lado, Martin y Paz Diffusion (en lo sucesivo, «MyP») y, por otro, Fabriek van Maroquinerie Gauquie (en lo sucesivo, «Gauquie») y David Depuydt, administrador de ésta, se dedican al negocio de los artículos de moda en el sector de la marroquinería. Han venido usando la misma marca, pero para productos distintos. En un principio, las partes cooperaron entre sí, modificando a lo largo del tiempo la marca que usaban. En un determinado momento, MyP registró algunas de las referidas marcas. Con posterioridad empeoraron las relaciones entre las partes, lo cual ha dado lugar a varios procedimientos judiciales. |

I. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

| 3. | La Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (en lo sucesivo, «Directiva»), ( [2](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0002) ) de aplicación al presente asunto, se adoptó con el fin de aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. |

| 4. | El sexto considerando de la Directiva es del tenor siguiente: «[…] la presente Directiva no excluye la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores». |

| 5. | El séptimo considerando de la Directiva indica, en particular, que «las causas de denegación o nulidad relativas a la propia marca, por ejemplo la ausencia de carácter distintivo, o relativas a las relaciones entre la marca y los derechos anteriores, deben ser enumeradas de manera taxativa». |

| 6. | El artículo 3 de la Directiva enumera causas de denegación o nulidad. De conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva, en los casos y en la medida en que «la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante», el Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad. El artículo 4 menciona otras causas de denegación o nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores. |

| 7. | El artículo 5, apartado 1, de la Directiva dispone:  «La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:   | a) | de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; |  | b) | de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.» | |

| 8. | El artículo 8 de la Directiva regula las licencias. |

| 9. | La Directiva fue derogada por el artículo 17 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ( [3](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0003) ) que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008. El séptimo considerando de la Directiva 2008/95 recoge el contenido del sexto considerando de la Directiva 89/104, y el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 es, salvo cambios mínimos, idéntico al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104. Teniendo en cuenta las fechas de los hechos controvertidos, la norma aplicable es la Directiva 89/104. |

B. Derecho nacional

| 10. | El tribunal remitente debe aplicar los artículos 2.20.1 y 2.32.1. de la Convención del Benelux sobre Propiedad Intelectual (Marcas y Dibujos y Modelos), hecha en La Haya el 25 de febrero de 2005 (en lo sucesivo, «CBPI»), que transponen los artículos 5, apartado 1, y 8, apartado 1, de la Directiva. Dicha Convención entró en vigor el 1 de febrero de 2007 y ha sido objeto de modificación posteriormente. |

| 11. | El artículo 2.20.1 dispone:   |  | «La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. Sin perjuicio de la posible aplicación del derecho común en materia de responsabilidad civil, el derecho exclusivo sobre una marca permitirá a su titular prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:   | a) | de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; |  | b) | de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca; |  | c) | […]» | | |

| 12. | El artículo 2.32.1 es del tenor siguiente: «La marca podrá ser objeto de una licencia para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada.» |

II. Hechos y procedimiento principal

A. Hechos

| 13. | El caso de autos versa sobre el alcance del derecho exclusivo que ostenta MyP en virtud, en este momento, de dos marcas que registró ante la Oficina de propiedad intelectual del Benelux (en lo sucesivo, «OPIB»): una «N» estirada, cuyo registro como marca figurativa solicitó el 14 de agosto de 1998 (no 636.308) para todos los productos de las clases 18 (cuero) y 25 (prendas de vestir) de la Clasificación de Niza, ( [4](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0004) ) y la marca denominativa «NATHAN BAUME» (no 712.962), cuyo registro solicitó para productos de las clases 18 y 25 el 24 de enero de 2002. |

| 14. | Sin embargo, el origen de los conflictos está en la explotación compartida que MyP y Gauquie habían realizado anteriormente de otra tercera marca, «NATHAN», marca que se remonta a Nathan Svitckenbaum, que empezó con la fabricación de artículos de moda en el sector de la marroquinería en los años treinta del siglo XX bajo la denominación «Nathan Baum». En 1990, el titular de los derechos de la denominación «Nathan» era Paul Baquet, fabricante también de artículos de moda en el sector de la marroquinería. |

| 15. | El 6 de junio de 1990, el Sr. Baquet vendió la denominación «NATHAN» a MyP. De acuerdo con el contrato, la venta se efectuaba «con vistas a la explotación de una línea de productos de pequeña marroquinería». El vendedor «conserva la propiedad de la denominación para la fabricación de bolsos de mano». MyP «se compromete a no hacer competencia desleal por lo que atañe a la fabricación y distribución de bolsos con los modelos y la denominación “NATHAN”». |

| 16. | Cinco años después, el Sr. Depuydt adquirió, mediante contrato de 2 de mayo de 1995, el resto de actividades comerciales del Sr. Baquet, y en particular «la razón comercial/el rótulo de establecimiento Paul Baquet “NATHAN”», así como la marca denominativa «NATHAN», registrada por el Sr. Baquet en 1991 ante la OPIB para las clases 18 y 25. En alusión al contrato del Sr. Baquet con MyP, el Sr. Depuydt renunció a fabricar y distribuir pequeña marroquinería bajo la denominación «NATHAN». |

| 17. | En el transcurso del año 1995, el Sr. Depuydt comercializó, con la marca «NATHAN», bolsos de mano, en los que se veía una letra «N» en un grafismo estirado horizontalmente. ( [5](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0005) ) MyP ha venido usando la letra «N» estirada desde al menos 1996, y alega haberla usado desde finales de 1990 o principios de 1991, extremo negado por el Sr. Depuydt y Gauquie. |

| 18. | En 1998, las partes tuvieron que replantearse el uso que hacían de la marca «NATHAN», al objetar otra empresa, Natan, que aquélla presentaba demasiadas similitudes con su propia marca «NATAN». |

| 19. | Desde 2002, tanto MyP como Gauquie usan la marca figurativa «N» y una expresión nueva, «NATHAN BAUME». MyP y Gauquie comparten la explotación de las referidas marcas del mismo modo que compartían «NATHAN»: usando la marca figurativa «N» y la marca denominativa «NATHAN BAUME» (que son las únicas relevantes en este momento del asunto), MyP distribuye un catálogo de productos de pequeña marroquinería (entre otros, bolsas de aseo, carteras, maletas y cinturones) y Gauquie fabrica y vende bolsos de mano y calzado. Las partes se venden mutuamente sus productos, que exponen en sus tiendas respectivas. |

| 20. | El 14 de agosto de 1998, MyP solicitó ante la OPIB el registro tanto de la marca «N» que es controvertida en el asunto como de «NATHAN», ambas como marcas figurativas. En 2002 MyP solicitó el registro de la marca «NATHAN BAUME». El Sr. Depuydt y Gauquie afirman que MyP no los informó de la solicitud de registro. La cesión a favor de MyP y del Sr. Depuydt de la marca denominativa «NATHAN» (que había sido registrada en su día por el Sr. Baquet) se registró los días 17 de agosto de 1998 y 19 de diciembre de 2000, respectivamente. |

| 21. | A pesar del registro de las referidas marcas, las partes mantuvieron sus relaciones como hasta ese momento. Sin embargo, la relación acabó por empeorar cuando, según la resolución de apelación, MyP empezó a comercializar otros productos y solicitó a Gauquie consultas sobre la elección de materias, colores y la estrategia de comunicación. Ya en julio de 1998, MyP reprochó a Gauquie una falta de colaboración entre ambas en perjuicio de la imagen de la marca, y propuso una concertación más estrecha de manera insistente (al igual que en diciembre de 2001, junio de 2003 y diciembre de 2003). Según el Tribunal remitente, MyP lamentó en diciembre de 2004 «la vulneración de las reglas de la copropiedad de la marca “NATHAN BAUME”». Las partes trataron en vano de formalizar un acuerdo. |

B. Procedimiento principal

| 22. | El 24 de mayo de 2005, el Sr. Depuydt y Gauquie demandaron a MyP ante el tribunal de commerce de Nivelles, que desestimó la pretensión de que se declarara la nulidad de las marcas figurativas «N» y «NATHAN» y de la marca denominativa «NATHAN BAUME», o al menos su validez sólo para productos de pequeña marroquinería. |

| 23. | En respuesta al intento del Sr. Depuydt y Gauquie de que se declarara la nulidad de las marcas, MyP decidió dar por concluida la explotación compartida de las mismas, y presentó el 11 de enero de 2007 ante el mismo órgano jurisdiccional una demanda contra el Sr. Depuydt y Gauquie, con el fin de impedir que éstos siguieran usando la marca figurativa «N» y la marca denominativa «NATHAN BAUME» para productos de las clases 18 y 25. El Sr. Depuydt y Gauquie formularon demanda reconvencional, solicitando que se ordenara a MyP el cese en el uso de las marcas «N», «NATHAN» y «NATHAN BAUME» para marroquinería, salvo pequeña marroquinería, y en especial para bolsos de mano. El órgano jurisdiccional desestimó la pretensión de MyP y ordenó a ésta cesar en la fabricación, comercialización, venta y distribución de bolsos de mano idénticos o similares a los del Sr. Depuydt y Gauquie. |

| 24. | Ambas sentencias fueron objeto de apelación. La Cour d’appel de Bruxelles resolvió los recursos el 8 de noviembre de 2007. |

| 25. | La Cour d’appel declaró la validez de las tres marcas controvertidas, es decir, las marcas figurativas «NATHAN» y «N» y la marca denominativa «NATHAN BAUME» de las que es titular MyP. En concreto, según la Cour d’appel, había caducado la acción para solicitar la declaración de nulidad por registro de mala fe. |

| 26. | En virtud del derecho exclusivo que concede la marca, se ordenó a Gauquie y al Sr. Depuydt que cesaran en el uso de las tres marcas para todos los productos salvo bolsos de mano y calzado. La Cour d’appel basó dichas excepciones en la doctrina del abuso de derecho, y en concreto en una desviación del procedimiento. Para la Cour d’appel, si MyP había hecho uso de su derecho exclusivo de manera tan categórica, había sido por venganza. Hasta entonces, MyP siempre había reconocido el derecho que asistía a Gauquie a usar las marcas «N» y «NATHAN BAUME» para bolsos de mano y calzado. La Cour d’appel declaró que entre las partes no existía una licencia ilimitada y susceptible de renovación tácita, sino que, antes bien, MyP había llegado a reconocer cierta forma de copropiedad de las marcas. Para la Cour d’appel, ello constituía el «consentimiento irrevocable» de MyP para que Gauquie usara las marcas en el segmento de bolsos de mano y calzado. |

| 27. | Al mismo tiempo, se ordenó a MyP que cesara en el uso de las marcas en el tráfico económico de bolsos de mano y calzado. La Cour d’appel entendió que dicho uso supondría competencia desleal. En primer lugar, MyP siempre había admitido de buen grado que su obligación de no hacer competencia desleal al Sr. Baquet por lo que se refiere a la fabricación y distribución de bolsos con la denominación «NATHAN» alcanzaba a las marcas «N» y «NATHAN BAUME» en cuanto a bolsos de mano y calzado. En segundo lugar, MyP se beneficiaría indebidamente de la inversión considerable en publicidad de esos productos efectuada por Gauquie desde hacía numerosos años. |

| 28. | Una resolución interpretativa de 12 de septiembre de 2008 aclaró la definición de las expresiones «bolsos de mano» y «en el tráfico económico». |

| 29. | MyP interpuso recurso ante la Cour de cassation contra la sentencia y contra la resolución interpretativa de la Cour d’appel, en la medida en que se referían a las marcas «N» and «NATHAN BAUME». En apoyo de su recurso, invocó dos motivos. |

| 30. | Mediante su primer motivo de casación, relativo al carácter limitado de la medida cautelar que se le concedió contra Gauquie y el Sr. Depuydt, MyP alegó que sólo una licencia que constituya el necesario consentimiento de conformidad con el artículo 2.20.1 de la CBPI puede autorizar a un tercero a usar una marca. Es norma de orden público que no existe el consentimiento irrevocable, es decir, la asunción con carácter irrevocable de una obligación, ya que ello sería incompatible con el derecho exclusivo que otorga la marca. Según MyP, la revocación del consentimiento que hasta ese momento se había venido prestando y el ejercicio de los derechos conferidos por la marca no pueden nunca suponer abuso de derecho, e incluso de ser así la solución pertinente sería reconducir el ejercicio del derecho a su alcance normal y conceder una indemnización por daños y perjuicios, y no impedir el ejercicio de los derechos de marca. |

| 31. | En cuanto a que se le prohibiera a su vez parcialmente el uso de las marcas, MyP sostiene en su segundo motivo de casación que las marcas confieren al titular el derecho exclusivo a prohibir a otros el uso, hecho sin el consentimiento de dicho titular, de las mismas. Para MyP, tal derecho comporta el derecho del titular a usar por sí mismo las marcas, puesto que, en caso contrario, puede sufrir la caducidad de las mismas. Cuando finaliza una licencia atribuida por el titular de una marca, e incluso si se compromete a no usarla por sí mismo, éste recupera el pleno ejercicio de sus derechos. Cualquier beneficio que el titular pueda obtener de la publicidad hecha por el tercero al que autorizó a usar la marca y cualquier riesgo de confusión que se derive de esa recuperación del derecho son consecuencias necesarias del ejercicio legal del derecho exclusivo. Con carácter subsidiario, MyP aduce que la Cour d’appel no podía prohibirle definitivamente el uso de la marca y que debería haber adoptado una medida menos gravosa. |

III. Cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

| 32. | En su sentencia de 2 de diciembre de 2011, el tribunal remitente desestimó la alegación de MyP en el sentido de que su intento de prohibir a Gauquie el uso de las marcas no iba más allá del ejercicio de su derecho exclusivo sobre la marca y que, en consecuencia, no podía calificarse de abuso de derecho, por entender que tal alegación respondía a una interpretación errónea de la sentencia de apelación. El tribunal remitente declaró que la resolución de apelación tuvo en cuenta no sólo que la explotación compartida se había extendido a lo largo de un período prolongado de tiempo, sino también el hecho de que el móvil de MyP fuera la venganza, así como la manera de la que MyP había deducido su pretensión. |

| 33. | Asimismo, el tribunal remitente entendió que los dos motivos de casación invocados por MyP suscitan diversas cuestiones que exigen la interpretación de la Directiva 89/104. En consecuencia, dicho tribunal decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:   | «1) | | 1. | ¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 1, y 8, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido de que el titular de una marca registrada ya no puede, con carácter definitivo, oponer a un tercero el derecho exclusivo que aquélla otorga, para todos los productos a los que se refiere su registro:   | — | cuando, durante un largo período, el titular compartió la explotación de dicha marca con ese tercero en el marco de una forma de copropiedad para una parte de los productos en cuestión; |  | — | cuando, con ocasión de dicho reparto, dio su consentimiento irrevocable para que ese tercero hiciera uso de la citada marca para esos productos? | |  | 2. | ¿Deben interpretarse los mencionados artículos en el sentido de que la aplicación de una norma nacional, como aquella con arreglo a la cual el titular de un derecho no puede ejercer éste de forma ilícita o abusiva, puede dar lugar a impedir definitivamente el ejercicio de dicho derecho exclusivo para una parte de los productos en cuestión, o en el sentido de que dicha aplicación debe limitarse a sancionar de otro modo el mencionado ejercicio ilícito o abusivo del derecho? | |  | 2) | | 1. | ¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 1, y 8, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido de que, cuando el titular de una marca registrada pone fin a su compromiso con un tercero de no usar dicha marca para determinados productos, y pretende de ese modo reanudar él mismo tal uso, el juez nacional puede no obstante prohibir definitivamente la reanudación del uso por considerar que constituye competencia desleal dado que el titular obtendrá de ello un beneficio por la publicidad de la marca efectuada anteriormente por el tercero, y puede inducirse a confusión a la clientela, o en el sentido de que el juez nacional debe imponer una sanción diferente que no impida definitivamente la reanudación del uso por parte del titular? |  | 2. | ¿Deben interpretarse dichos artículos en el sentido de que la prohibición definitiva de uso por parte del titular esté justificada cuando el tercero ha invertido durante numerosos años para dar a conocer al público los productos para los que ha sido autorizado por el titular a usar la marca?» | | |

| 34. | La resolución de remisión se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 3 de enero de 2012. |

| 35. | MyP, el Sr. Depuydt y Gauquie (éstos dos últimos de manera conjunta), la República de Polonia y la Comisión presentaron observaciones escritas. |

| 36. | En la vista de 10 de enero de 2013, las partes del litigio principal y la Comisión formularon observaciones orales. |

IV. Apreciación

A. Admisibilidad

| 37. | El Sr. Depuydt y Gauquie niegan que las cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal remitente sean admisibles, invocando dos argumentos. En primer lugar, entienden que, puesto que la Directiva fue transpuesta al Derecho interno, cualquier cuestión de interpretación corresponde al ámbito del Derecho nacional. La misma observación realizan sobre la cuestión de si el Derecho nacional puede limitar los derechos de marca. También la Comisión considera que entre el litigio y la legislación de la Unión en materia de marcas existe una relación a lo sumo vaga. |

| 38. | En segundo lugar, el Sr. Depuydt y Gauquie alegan que en el presente asunto las cuestiones prejudiciales planteadas no son pertinentes. En su opinión, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva no aborda la cuestión de si el Derecho nacional puede limitar el derecho exclusivo que la marca confiere a su titular. Dado que los órganos jurisdiccionales nacionales declararon expresamente que no existía licencia, el artículo 8, apartado 1, de la Directiva tampoco es pertinente. ( [6](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0006) ) El Sr. Depuydt y Gauquie entienden igualmente que la primera cuestión prejudicial se refiere a una medida que no guarda relación con los hechos objeto del litigio principal. |

| 39. | No me convence ninguno de esos dos argumentos. Por supuesto, con arreglo al artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia sólo es competente para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación del Derecho de la Unión, y no puede interpretar el Derecho nacional. ( [7](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0007) ) Sin embargo, la Cour de cassation ha solicitado al Tribunal de Justicia que interprete la Directiva y no la legislación nacional que aplica ésta. La circunstancia de que la Directiva se transpusiera al Derecho nacional no supone que los órganos jurisdiccionales nacionales ya no deban tenerla en cuenta. Antes bien, aquéllos tienen obligación de interpretar el Derecho nacional a la luz del texto y de la finalidad de la Directiva. ( [8](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0008) ) |

| 40. | Por lo que se refiere a la pertinencia de las cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal remitente, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, corresponde en principio a los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen del litigio apreciar la pertinencia de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia. ( [9](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0009) ) El Tribunal de Justicia sólo se apartará de este principio si se pone «claramente de manifiesto» ( [10](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0010) ) que la interpretación de la norma de Derecho de la Unión carece en el caso de autos de cualquier pertinencia. |

| 41. | Por lo que se refiere al artículo 8, apartado 1, de la Directiva, el propio tribunal remitente declaró que las partes no estaban ligadas por una licencia. Puesto que el Tribunal de Justicia se ve vinculado por dicha exposición de hechos, resulta, en efecto, que el artículo 8, apartado 1, de la Directiva no es pertinente para la resolución del presente asunto. Sobre esta base, y al objeto de proporcionar al tribunal remitente una respuesta útil, deben reformularse las cuestiones planteadas de manera que no se refieran al artículo 8, apartado 1, de la Directiva. ( [11](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0011) ) |

B. Apreciación en cuanto al fondo

| 42. | El tribunal remitente expuso una serie de hechos que resultan importantes para el presente asunto. Puesto que el Tribunal de Justicia se ve vinculado por dicha exposición, es conveniente destacar algunos de esos hechos. En primer lugar, MyP es titular de las marcas registradas en cuestión, que además son válidas, para todos los productos de que se trata. En segundo lugar, Gauquie y el Sr. Depuydt han venido usando las marcas con consentimiento de MyP desde que ésta las registrase. En tercer lugar, es indubitado que las partes no celebraron un contrato de licencia. En cuarto lugar, no hay indicio alguno de que Gauquie y el Sr. Depuydt sean cotitulares de las marcas objeto del litigio. Aun cuando el tribunal remitente hace mención de cierta «forma de copropiedad», no afirma que Gauquie y el Sr. Depuydt hubieran registrado las marcas ni que ostenten derechos de marca basados en el uso. ( [12](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0012) ) |

| 43. | Excepto por la falta de la propia licencia, estos hechos se asemejan, a primera vista, a una situación normal de licencia, con todas sus consecuencias, incluida la posibilidad de la extinción de la misma. Son las circunstancias peculiares de las partes las que ponen en tela de juicio este último resultado: en un principio, todas ellas estaban igualmente facultadas para usar los signos. Compartieron su explotación durante un largo período. Sin embargo, como ya se ha indicado, en un determinado momento MyP registró las marcas, «en secreto» según las otras dos partes, si bien ha de entenderse que las marcas se publican, por lo que es posible someterlas a control. Las otras dos partes intentaron obtener la declaración de nulidad de la marca por registro de mala fe, pero no lo lograron, al haber caducado la acción correspondiente. |

| 44. | A pesar de fijar los hechos que he mencionado antes, la sentencia de la Cour d’appel reinstauró la explotación compartida de las marcas que las partes habían venido efectuando a lo largo de un período prolongado de tiempo. Alcanzó dicho resultado, por una parte, limitando los derechos de marca y, por otra, ordenando al titular de las marcas que cesara en el uso de los signos para determinados productos. Ante la referida sentencia, el tribunal remitente se pregunta si puede mantenerse la situación de explotación compartida y, en tal caso, por qué medios. Dado que varios de los medios jurídicos propuestos se basan en el Derecho nacional, un aspecto importante del caso de autos es acotar en qué medida el Derecho nacional puede limitar la legislación de la Unión en materia de marcas. Es preciso señalar que corresponderá a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar las normas nacionales. A este respecto, la labor del Tribunal de Justicia se limita a definir los límites que la Directiva establece al Derecho nacional. |

1. Primera cuestión prejudicial

| 45. | Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta sobre los límites que existen a la hora de oponer a terceros el derecho exclusivo que confiere una marca en una situación, como la del caso de autos, en la que se ha compartido la explotación de la misma durante un largo período. El tribunal remitente ha dividido la cuestión en dos partes. |

a) Objeto de la primera parte de la cuestión

| 46. | La primera parte de la cuestión pide que se dilucide si el artículo 5, apartado 1, de la Directiva impide con carácter definitivo que el titular de una marca registrada oponga a un tercero su derecho exclusivo, para todos los productos a los que se refiere su registro, cuando el titular compartió la explotación para una parte de los productos en cuestión con ese tercero «en el marco de una forma de copropiedad» y cuando ese tercero hizo uso de la marca con el «consentimiento irrevocable» del titular. |

| 47. | Del tenor de la resolución de remisión resulta que la Cour de cassation desea saber si el Derecho de marcas permite impedir con carácter definitivo al titular de una marca registrada el ejercicio de sus derechos frente a un tercero con el que dicho titular compartió la explotación de la marca durante un largo período. Ahora bien, respecto de las expresiones «forma de copropiedad» y «consentimiento irrevocable», que usa la Cour de cassation, son necesarias más precisiones. |

| 48. | En primer lugar, entiendo que la expresión «forma de copropiedad» es fácilmente comprensible si se interpreta en el contexto de la sentencia de la Cour d’appel que el tribunal remitente cita. La Cour d’appel fundamentó su argumentación en la explotación compartida de las marcas que habían venido efectuando las partes, mencionando que MyP había llegado a reconocer cierta «forma de copropiedad» de las marcas, y llegó a la conclusión de que MyP había prestado su «consentimiento irrevocable» para el uso de la marca. La Cour d’appel no indicó en ningún momento que Gauquie y el Sr. Depuydt hubieran registrado las marcas ni que ostenten derechos de marca basados en el uso. Por tanto, la expresión no se utiliza en sentido técnico‑jurídico. Antes bien, se trata de una exposición de hechos que remite a la explotación compartida que las partes, de común acuerdo, efectuaron de las marcas. |

| 49. | La expresión «consentimiento irrevocable» que usa el tribunal remitente, también en este caso citando a la Cour d’appel, resulta ser la exposición de un hecho que se deduce de la conducta de MyP. En la vista, el Sr. Depuydt y Gauquie alegaron que la apreciación de la existencia de tal «consentimiento irrevocable» correspondía al órgano jurisdiccional nacional. La Comisión aceptó como hecho probado dicho consentimiento irrevocable. Sin embargo, para que se pueda declarar que existió «consentimiento irrevocable», la prestación del consentimiento por parte del titular de una marca debe poder ser, desde el punto de vista jurídico, irrevocable. Es el Tribunal de Justicia quien debe dilucidar si el consentimiento al que se refiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva puede prestarse de manera irrevocable. |

| 50. | Sin duda alguna, el Tribunal de Justicia es competente para responder a esta cuestión. Si bien corresponde al órgano jurisdiccional nacional fijar los hechos del asunto (en el caso de autos, si existió consentimiento), el Tribunal de Justicia no se ve vinculado por la calificación jurídica que subyace a lo declarado por el tribunal remitente. En el mismo sentido, el órgano jurisdiccional nacional fija el objeto de la cuestión prejudicial que plantea; no obstante, nada impide que el Tribunal de Justicia proporcione al tribunal remitente todos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que puedan serle útiles para enjuiciar el caso de autos, con independencia de que dicho órgano jurisdiccional los mencionara expresamente o no. ( [13](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0013) ) |

| 51. | Basándose en las razones expresadas, cuando se le preguntó en el asunto Libertel acerca del carácter distintivo de un determinado color como marca, el Tribunal de Justicia pudo determinar si un color por sí solo podía constituir una marca. ( [14](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0014) ) El mismo principio es aplicable en el presente asunto. |

| 52. | En consecuencia, lo que concretamente debe dilucidar el Tribunal de Justicia es si, con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva, el titular de una marca registrada puede prestar de manera irrevocable su consentimiento para el uso de su marca, en el sentido de que ya no pueda, con carácter definitivo, oponer al tercero que recibe ese consentimiento el derecho exclusivo que aquélla otorga, en casos en que el titular ha compartido con dicho tercero la explotación de la referida marca, tanto antes como después de su registro, durante un largo período. |

b) Análisis de la primera parte de la cuestión

| 53. | Planteada de ese modo, mediante la cuestión se solicita al Tribunal de Justicia, para empezar, que analice la naturaleza del «consentimiento» en el marco del artículo 5, apartado 1, de la Directiva. |

| 54. | Evidentemente, el Tribunal de Justicia sólo podrá proceder a dicho análisis si el «consentimiento» al que se refiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva resulta ser un concepto de Derecho de la Unión cuya interpretación no incumbe, en consecuencia, a los órganos jurisdiccionales nacionales. |

| 55. | Por regla general, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión será objeto de una interpretación autónoma, teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate, a menos que dicha disposición contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros. ( [15](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0015) ) |

| 56. | Tratándose de directivas que no efectúan una armonización plena de un determinado ámbito del Derecho, la mencionada regla pierde ciertamente gran parte de su eficacia. Sin embargo, aunque la Directiva no procede, según indica su tercer considerando, a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, sí que armoniza parte de dicha rama jurídica. A ese respecto, el noveno considerando señala que es necesario que las marcas registradas gocen de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros para facilitar la libre circulación de productos. Consecuentemente, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que los artículos 5 a 7 de la Directiva efectúan una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca. ( [16](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0016) ) |

| 57. | Por consiguiente, el «consentimiento» recogido en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva es un concepto de Derecho de la Unión. |

| 58. | La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha aclarado en numerosas ocasiones diversos aspectos del artículo 5, apartado 1, de la Directiva. Sin embargo, no me parece que dicha jurisprudencia resulte esclarecedora en cuanto a la naturaleza del «consentimiento» al que se refiere la disposición. |

| 59. | No obstante, del contexto del artículo 5, apartado 1, de la Directiva y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al respecto se pueden extraer enseñanzas valiosas. El término «consentimiento» aparece en diversas ocasiones en la Directiva: en el artículo 5, apartados 1 y 2, en relación con el alcance del derecho exclusivo conferido por las marcas; en el artículo 7, apartado 1, respecto del agotamiento de los derechos de marca; en el artículo 10, apartado 3, por lo que se refiere a la exigencia de la prueba del uso; y en el artículo 12, apartado 2, hablando de las causas de caducidad. La utilización del término tampoco es en absoluto exclusivo de la Directiva. El Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria utiliza en contextos similares el término «consentimiento», ( [17](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0017) ) que también figura en el Acuerdo ADPIC ( [18](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0018) ) y en la legislación de marcas de EEUU. ( [19](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0019) ) |

| 60. | Ya con anterioridad el Tribunal de Justicia ha interpretado el concepto de consentimiento en el contexto del agotamiento de la marca, es decir, del artículo 7, apartado 1, de la Directiva. De conformidad con dicha disposición, ( [20](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0020) ) el titular de una marca no podrá oponerse al uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo (EEE) con dicha marca por el propio titular o con su consentimiento. |

| 61. | En el asunto Zino Davidoff y Levi Strauss, los titulares de las marcas correspondientes habían comercializado fuera del EEE sus productos, que posteriormente fueron importados a dicho Espacio por otra persona. Se le preguntó al Tribunal de Justicia en qué circunstancias se podía considerar que el titular de la marca había prestado su «consentimiento» para la comercialización de los productos en el EEE. El Tribunal de Justicia declaró que era preciso dar una interpretación uniforme al término «consentimiento». ( [21](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0021) ) Tal como señaló el Tribunal de Justicia, cabe prestar el consentimiento de manera expresa, pero también puede ser tácito, y en este segundo caso resultará de elementos o de circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del EEE. Dada la importancia del efecto que surte el consentimiento en el contexto del artículo 7, apartado 1, de la Directiva, cual es la extinción del derecho exclusivo que permite al titular controlar la primera comercialización en el EEE, «el consentimiento debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad de renunciar a tal derecho». ( [22](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0022) ) Si bien el consentimiento del que trata el artículo 7, apartado 1, de la Directiva se corresponde con la comercialización de productos en el mercado ( [23](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0023) ) y el consentimiento de su artículo 5, apartado 1, se refiere al uso en el tráfico económico de la marca (o de una marca que, por su similitud, pueda llevar a confusión), entiendo que lo declarado por el Tribunal de Justicia respecto de la naturaleza del consentimiento también es aplicable al concepto de consentimiento que recoge el artículo 5, apartado 1, de la Directiva. |

| 62. | Lo declarado por el Tribunal de Justicia indica que, para que exista consentimiento, es preciso que se refleje con certeza la voluntad de renunciar a los derechos de marca. Se trata de un negocio jurídico de carácter voluntario que se celebra entre el titular y quien recibe su consentimiento. |

| 63. | La referida interpretación resulta corroborada si se pone el tenor del artículo 5, apartado 1, de la Directiva en relación con su artículo 8, que se ocupa de las licencias. La licencia es el medio más común de prestación de consentimiento para el uso de la marca en el tráfico económico. De hecho, son muy infrecuentes las circunstancias como las que se plantean en el caso de autos, toda vez que se ha prestado el consentimiento para el uso de la marca pero no existe, ni de manera expresa ni de manera tácita, licencia alguna. |

| 64. | El artículo 10, apartado 3, de la Directiva avala mi interpretación de la naturaleza del consentimiento. De conformidad con dicha disposición, el uso de la marca con consentimiento del titular se considerará como uso hecho por el titular, por lo que satisfará la exigencia de la prueba del uso. ( [24](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0024) ) La atribución al titular del uso realizado por un tercero encuentra su justificación en una forma peculiar de agencia, creada por el consentimiento del titular. Tal institución jurídica sólo encuentra su justificación en un negocio jurídico previo entre el titular y el tercero que usa la marca. |

| 65. | A este respecto resulta también ilustrativa la diferencia que existe entre los términos «tolerancia», que recoge el artículo 9, apartado 1, y «consentimiento». Mientras que el primero evoca pasividad, en el sentido de que no se prohíbe el uso de una marca posterior, para que se dé el segundo es preciso que se refleje la voluntad de renunciar al derecho. ( [25](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0025) ) |

| 66. | En cuanto negocio jurídico de carácter voluntario y celebrado entre el titular de la marca y quien usa ésta, el consentimiento que se presta está sometido a los principios generales que rigen los negocios jurídicos. En buena medida, dichas normas serán idénticas a las que son de aplicación a la forma más importante de consentimiento, cual es la licencia. Por tanto, el consentimiento se puede prestar por plazo determinado o sin definir dicho plazo. Aun en el segundo de esos supuestos, cabe retirar el consentimiento que hasta ese momento se había prestado. ( [26](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0026) ) Sin embargo, la revocación del consentimiento ha de respetar la confianza legítima de quien usa la marca y, por tanto, es preciso, por ejemplo, dar preaviso con antelación razonable o alegar un motivo justificado. El consentimiento no se puede prestar de manera irrevocable. |

| 67. | Aun cuando, en consecuencia, no quepa prestar de manera irrevocable el consentimiento, podría aún resultar que no sea admisible ejercer el derecho exclusivo sobre la marca frente a la persona con la que se compartió la explotación de la misma, tanto previamente como después de su registro, durante un largo período. |

| 68. | El titular de la marca no puede prohibir todos los usos de la misma. De los objetivos del Derecho de marcas, el Tribunal de Justicia ha deducido que sólo se podrá prohibir el uso que realice un tercero cuando el mismo menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. ( [27](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0027) ) |

| 69. | Polonia ha alegado que una explotación compartida como la realizada con anterioridad por MyP y Gauquie puede dar lugar a que ya no exista menoscabo para la función de la marca. Para Polonia, cuando la explotación de la marca se ha compartido de tal manera que los consumidores se han acostumbrado a que un determinado grupo de productos sea fabricado por un tercero y no por el titular de la marca, el consumidor puede mantener la expectativa de que continúe dicho uso. En consecuencia, es posible que no resulte menoscabada la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto. |

| 70. | No estoy convencido de que dicho argumento resulte de aplicación al caso de autos. En el supuesto de que el Sr. Depuydt y Gauquie siguieran utilizando la marca tras la revocación del consentimiento de MyP, resultaría menoscabada la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto. |

| 71. | La sentencia del asunto Budějovický Budvar ejemplifica las circunstancias que hacen que el uso simultáneo de una marca durante un largo período dé lugar a que, a pesar de que continúe dicho uso, ya no exista menoscabo de la función de la marca consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto. Si bien en aquel asunto la cuestión se planteó en el contexto del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva, a su artículo 5, apartado 1, le son de aplicación los mismos principios. ( [28](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0028) ) |

| 72. | Los hechos objeto del litigio principal revestían un carácter excepcional. Tanto Anheuser‑Busch como Budvar, sin que existiera relación entre ambas, llevaban vendiendo cerveza en el Reino Unido con el signo denominativo «Budweiser» unos treinta años antes de registrar las marcas. En 2000, ambas empresas fueron autorizadas a registrar simultáneamente sus marcas. Por la peculiaridad del caso, pese a que las cervezas tuvieran en común la denominación «Budweiser», los consumidores percibían claramente las diferencias que existían entre ellas. En tales circunstancias, el Tribunal de Justicia declaró que el uso simultáneo de buena fe de dos marcas idénticas no menoscaba la función consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto. ( [29](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0029) ) |

| 73. | Los hechos objeto del caso de autos presentan diferencias notables con los del asunto Budějovický Budvar. En primer lugar, el tribunal remitente no ha indicado en modo alguno que los consumidores perciban la explotación compartida que realizan MyP y Gauquie de las marcas controvertidas y que, en consecuencia, aun de continuar dicha explotación, la garantía de procedencia pueda no resultar menoscabada. |

| 74. | Pero, sobre todo, ha de señalarse que en el asunto Budějovický Budvar dos empresas usaban la misma marca sin que existiera relación entre ellas. En el presente asunto, según indica el tribunal remitente, una de las partes usa la marca válida de otra con consentimiento del titular, y desea seguir haciéndolo a pesar de la revocación de dicho consentimiento. En tales circunstancias, no cabe sostener, sin malinterpretar la función que cumplen las marcas, que la función de la marca pueda no resultar menoscabada a pesar de que continúe la explotación común. |

| 75. | La función principal de las marcas consiste en permitir que los consumidores identifiquen la procedencia del producto. ( [30](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0030) ) Sin embargo, a tal fin, la procedencia relevante del producto es la titularidad de la marca, y no siempre quién lo fabrica en realidad. En una economía moderna, muchos productos son fabricados, sea por terceros al amparo de una licencia (o bien con consentimiento del titular), sea en líneas de producción complejas. Lo habitual es que los consumidores no perciban las estructuras basadas en dichos acuerdos. Aun cuando el cambio de fabricante puede menoscabar la calidad del producto, en términos generales los consumidores no pueden alegar que tienen un interés protegido en que sigan existiendo dichos acuerdos entre el titular de la marca y el fabricante. Es responsabilidad del titular organizar en la práctica el uso de la marca. Parte de dicha responsabilidad consiste en que puede poner fin al contrato de licencia y otorgar otros, reorganizando así la fabricación o las ventas. En consecuencia, la garantía de procedencia sufriría menoscabo si una de las partes siguiera usando la marca pese a no contar ya con el consentimiento de su titular. |

c) Análisis de la segunda parte de la cuestión

| 76. | Mediante la segunda parte de la cuestión, el tribunal remitente pregunta si una norma de Derecho nacional, como aquella que se opone al ejercicio ilícito o abusivo de un derecho, puede dar lugar a impedir definitivamente, para una parte de los productos para los que la marca esté registrada, el ejercicio del derecho exclusivo que la misma confiere, o si la referida norma debe imponer una sanción diferente. |

| 77. | El Sr. Depuydt y Gauquie alegan que es admisible que el Derecho nacional impida definitivamente el ejercicio del derecho exclusivo sobre la marca. Por su parte, MyP entiende que tales disposiciones de Derecho nacional sólo pueden prever medidas que no prohíban con carácter definitivo el ejercicio del derecho exclusivo sobre la marca. La Comisión y Polonia están, en lo esencial, de acuerdo con MyP. |

| 78. | Por regla general, según indica su sexto considerando, la Directiva no excluye la aplicación de disposiciones de Derecho nacional ajenas al Derecho de marcas, como las relativas a la competencia desleal y a la responsabilidad civil. Tal como alegaron fundadamente el Sr. Depuydt y Gauquie, ello también incluye la normativa nacional contraria al ejercicio ilícito o abusivo de derechos. ( [31](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0031) ) |

| 79. | Sin embargo, en este contexto, el Derecho nacional no puede aplicarse sin limitaciones. El Derecho nacional no puede constituir un obstáculo a la plena efectividad de la Directiva. No puede apartarse de la armonización plena efectuada por la Directiva. Esto puede predicarse tanto del comportamiento que se califica de ilícito o abusivo como de la sanción que se aplica a dicho comportamiento. |

| 80. | Por lo que se refiere al comportamiento que se califica de ilícito, la normativa nacional no puede calificar de ilícito o abusivo el simple ejercicio de un derecho conferido por el Derecho de la Unión. Dado que la Directiva permite revocar el consentimiento, dicho acto y el ejercicio del derecho exclusivo sobre la marca frente a quien hasta ahora gozaba de ese consentimiento no pueden calificarse, en sí, de abusivos. Sin embargo, la falta de preaviso y otras circunstancias similares sí pueden justificar la aplicación de una sanción de Derecho nacional. |

| 81. | Por lo que se refiere a la sanción, también es contrario a los objetivos de la Directiva impedir definitivamente, para una parte de los productos para los que la marca esté registrada, el ejercicio del derecho exclusivo sobre la marca. |

| 82. | El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que los artículos 5 a 7 de la Directiva efectúan una armonización completa de los derechos conferidos por la marca. La Directiva recoge numerosas causas de denegación o nulidad del registro de una marca (artículos 3 y 4 de la Directiva), limitaciones de los derechos y el agotamiento de los mismos (artículos 6 y 7 de la Directiva), así como la posibilidad de prescripción por tolerancia (artículo 9 de la Directiva). ( [32](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0032) ) En ningún momento se ha alegado que opere una excepción al derecho exclusivo previsto por la Directiva. |

| 83. | Si se admitiera que las disposiciones nacionales, por motivos distintos de los previstos en la Directiva, prohibieran con carácter definitivo al titular de una marca el ejercicio de sus derechos para parte de los productos para los que la marca esté registrada, se estaría privando a éste de parte de su derecho, vaciando de contenido la armonización que efectúa el artículo 5 de la Directiva y eludiendo los requisitos a que está sometida la aplicación de las disposiciones limitativas de derechos de la propia Directiva. Esa situación resultaría inaceptable. |

| 84. | El Abogado General Jacobs llegó a una conclusión similar al examinar disposiciones nacionales que establecían protección complementaria al Derecho de marcas en el contexto de la marca comunitaria: «Si cada Estado miembro pudiera establecer libremente la protección complementaria que quisiera, existiría el considerable peligro de ver cómo se frustra la estructura íntegra del sistema de la marca comunitaria, así como el objetivo armonizador de la propia Directiva, que consiste en evitar los obstáculos al intercambio de mercancías y el falseamiento de la competencia con el fin de salvaguardar los intereses del mercado interior.» ( [33](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0033) ) Ese mismo razonamiento es de aplicación, mutatis mutandis, a la situación del caso de autos. |

| 85. | Por tanto, la normativa nacional relativa al ejercicio ilícito o abusivo de derechos no puede impedir con carácter definitivo al titular de una marca el ejercicio de sus derechos para parte de los productos para los que la marca esté registrada. |

| 86. | No obstante lo anterior, nada obsta para que el Derecho nacional prevea una solución distinta que respete el Derecho de la Unión, como puede ser una indemnización por daños y perjuicios o, incluso, la adopción de medidas cautelares por las que se ordene al titular de la marca el cese en el uso de su derecho exclusivo. Sin embargo, tales medidas cautelares sólo pueden ser temporales y no deben vulnerar los derechos del titular de la marca. Habida cuenta de la complejidad de la situación de hecho, del riesgo de que el litigio se prolongue y de la posibilidad de que finalmente se conceda una indemnización por daños y perjuicios, puede ser que las partes negocien una licencia. |

2. Análisis de la segunda cuestión prejudicial

| 87. | Mediante su segunda cuestión prejudicial, que divide en dos partes, pero que procede examinar de manera conjunta, el tribunal remitente solicita, en esencia, que se dilucide si el artículo 5, apartado 1, de la Directiva permite que los órganos jurisdiccionales nacionales prohíban definitivamente al titular de una marca registrada la reanudación del uso de la misma cuando aquél pone fin a su compromiso con un tercero de no usar dicha marca para determinados productos. Dicha medida definitiva tendría como fundamento la prohibición de la competencia desleal, por entender que el titular se beneficia indebidamente de la publicidad e inversión efectuadas por el tercero para la marca, y que puede inducirse a confusión a los consumidores. También se pregunta si, en lugar de la prohibición definitiva, los órganos jurisdiccionales nacionales deben imponer una sanción diferente. |

| 88. | El Sr. Depuydt y Gauquie estiman que la prohibición definitiva del uso de la marca es una sanción adecuada contra la competencia desleal. MyP, Polonia y la Comisión entienden que los órganos jurisdiccionales nacionales deberán adoptar una solución distinta. |

| 89. | Una vez más, con arreglo a su sexto considerando, la Directiva no excluye con carácter general la aplicación de disposiciones de Derecho nacional ajenas al Derecho de marcas, como las relativas a la competencia desleal y a la responsabilidad civil. Dichas disposiciones nacionales no pueden constituir un obstáculo a la plena efectividad de la Directiva ni pueden apartarse de la armonización plena efectuada por la misma. |

| 90. | La Directiva no efectúa una armonización respecto de los compromisos de no usar la marca que haya asumido el titular de ésta. Asimismo, el Derecho de marcas no prevé con carácter general el derecho del titular a usar la marca. ( [34](#t-ECR_62011CC0661_ES_01-E0034) ) Los derechos otorgados por la marca son, fundamentalmente, derechos de contenido negativo, que consisten en impedir a otros el goce de su objeto. |

| 91. | Sin embargo, la medida de Derecho nacional propuesta sería contraria a la Directiva. Dicha medida encontraría su fundamento en lo que se percibe como beneficio indebido que se deriva para el titular de la inversión efectuada por el tercero en publicidad de la marca, y en que puede inducirse a confusión a los consumidores, al parecer como resultado de que ahora el producto controvertido sea fabricado por otra persona. Ambas circunstancias son, en gran medida, consecuencia de la revocación del consentimiento y de la reorganización del uso de la marca. Pues bien, como he comentado anteriormente, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva establece un sistema en el que el titular puede retirar el consentimiento prestado para que un tercero use la marca, y reorganizar dicho uso. |

| 92. | Sin embargo, una vez más, nada obsta para que el Derecho nacional conceda al tercero soluciones distintas que respeten el Derecho de la Unión. |

V. Conclusión

| 93. | Habida cuenta de las consideraciones anteriores, considero que el Tribunal de Justicia debería responder de la siguiente manera a las cuestiones prejudiciales planteadas:   | «– | Con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva, el titular de una marca registrada no puede prestar de manera irrevocable su consentimiento para el uso de su marca. Tras la retirada de dicho consentimiento, el derecho exclusivo que confiere una marca registrada puede oponerse al tercero que ha venido usando la marca con el consentimiento del titular, aun cuando el titular y dicho tercero hayan compartido durante un largo período la explotación de la referida marca, usándola cada uno de ellos para productos distintos de entre aquellos para los que la marca esté registrada. |  | – | La normativa nacional relativa al ejercicio ilícito o abusivo de derechos no puede prohibir con carácter definitivo al titular de una marca el ejercicio de sus derechos para parte de los productos para los que la marca esté registrada. Sin perjuicio de lo anterior, la Directiva no obsta a que el Derecho nacional prevea una solución distinta. |  | – | El artículo 5, apartado 1, de la Directiva no permite que los órganos jurisdiccionales nacionales prohíban definitivamente al titular de una marca registrada la reanudación del uso de la misma, cuando aquél pone fin a su compromiso con un tercero de no usar dicha marca para determinados productos, mediante la aplicación de la normativa relativa a la competencia desleal y tomando como fundamento, por una parte, que el titular se beneficia de la inversión efectuada por dicho tercero en publicidad de la marca, y, por otra, el hecho de que pueda inducirse a confusión a los consumidores. Sin perjuicio de lo anterior, la Directiva no obsta a que el Derecho nacional prevea una solución distinta.» | |

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(
[1](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0001)
) Lengua original: inglés.

(
[2](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0002)
) Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas ([DO 1989, L 40, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1989:040:TOC)), en su versión modificada.

(
[3](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0003)
) [DO L 299, p. 25](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2008:299:TOC).

(
[4](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0004)
) Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión modificada.

(
[5](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0005)
) El Sr. Depuydt y Gauquie sostienen que el signo «N» ya había sido usado por el Sr. Baquet y por parte de las actividades comerciales que adquirieron de éste.

(
[6](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0006)
) La Comisión señala además que las partes no suscribieron en ningún momento un contrato de licencia de la marca.

(
[7](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0007)
) Véase la sentencia de 2 de diciembre de 1964, Dingemans ([24/64, Rec. p. 1259](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61964??0024&locale=ES)).

(
[8](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0008)
) Véase la sentencia de 10 de abril de 1984, Von Colson y Kamann ([14/83, Rec. p. 1891](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61983??0014&locale=ES)), apartado 26.

(
[9](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0009)
) Véanse las sentencias de 29 de noviembre de 1978, Redmond ([83/78, Rec. p. 2347](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61978??0083&locale=ES)), apartado 25, y de 30 de noviembre de 1995, Esso Española ([C-134/94, Rec. p. I-4223](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61994C?0134&locale=ES)), apartado 9.

(
[10](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0010)
) Véase la sentencia de 16 de junio de 1981, Salonia ([126/80, Rec. p. 1563](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61980??0126&locale=ES)), apartado 6.

(
[11](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0011)
) Véase la sentencia de 11 de julio de 2002, Marks & Spencer ([C-62/00, Rec. p. I-6325](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62000C?0062&locale=ES)), apartado 32.

(
[12](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0012)
) En lo que atañe a dichos derechos, véanse el cuarto considerando de la Directiva y el artículo 16, apartado 1, frase tercera, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»).

(
[13](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0013)
) Véase la sentencia de 25 de enero de 2007, Dyson ([C-321/03, Rec. p. I-687](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62003C?0321&locale=ES)), apartado 24.

(
[14](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0014)
) Véanse las sentencias de 6 de mayo de 2003, Libertel ([C-104/01, Rec. p. I-3793](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62001C?0104&locale=ES)), apartado 22, y Dyson, citada en la nota 13, apartados 24 a 26.

(
[15](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0015)
) Véanse las sentencias de 18 de enero de 1984, Ekro ([327/82, Rec. p. 107](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61982??0327&locale=ES)), apartado 11; de 19 de septiembre de 2000, Linster ([C-287/98, Rec. p. I-6917](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61998C?0287&locale=ES)), apartado 43, y de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar ([C-482/09, Rec. p. I-8701](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62009C?0482&locale=ES)), apartado 29.

(
[16](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0016)
) Véanse las sentencias de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied ([C-355/96, Rec. p. I-4799](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61996C?0355&locale=ES)), apartado 25; de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss ([C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61999C?0414&locale=ES)), apartado 39; de 23 de abril de 2009, Copad ([C-59/08, Rec. p. I-3421](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62008C?0059&locale=ES)), apartado 40; de 3 de junio de 2010, Coty Prestige Lancaster Group ([C-127/09, Rec. p. I-4965](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62009C?0127&locale=ES)), apartado 27, y Budějovický Budvar, citada en la nota 15, apartado 32.

(
[17](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0017)
) Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria ([DO L 78, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2009:078:TOC)): en lo que atañe a los derechos que confiere la marca, el artículo 9, apartado 1; en lo que atañe al agotamiento, el artículo 13, apartado 1; en lo que atañe al uso, el artículo 15, apartado 2; y, en lo que atañe a la caducidad, el artículo 51, apartado 1, letra c).

(
[18](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0018)
) El artículo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, que se ocupa de los derechos conferidos por las marcas, utiliza el término en un contexto similar al del artículo 5, apartado 1, de la Directiva.

(
[19](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0019)
) Véanse la Ley de Marcas de 1946 (Ley Lanham), artículo 32, en su versión modificada, y el título 15 del United States Code (Código de los Estados Unidos), artículo 1114, relativo a acciones por violación del derecho de marca, infracciones e infracciones especiales por parte de imprentas y editores.

(
[20](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0020)
) En su versión modificada por el artículo 65, apartado 2, y el anexo XVII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo ([DO 1994, L 1, p. 3](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1994:001:TOC)).

(
[21](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0021)
) Véase la sentencia Zino Davidoff y Levi Strauss, citada en la nota 16, apartado 43.

(
[22](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0022)
) Véanse las sentencias Zino Davidoff y Levi Strauss, citada en la nota 16, apartados 45 y 47; Copad, citada en la nota 16, apartado 42, y de 15 de octubre de 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel ([C-324/08, Rec. p. I-10019](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62008C?0324&locale=ES)), apartado 22.

(
[23](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0023)
) Tal como declaró el Tribunal de Justicia, dicho consentimiento debe referirse a cada ejemplar comercializado. Véanse las sentencias de 1 de julio de 1999, Sebago y Maison Dubois ([C-173/98, Rec. p. I-4103](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61998C?0173&locale=ES)), apartado 19, y Coty Prestige Lancaster Group, citada en la nota 16, apartado 31.

(
[24](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0024)
) La referida disposición del Reglamento sobre la marca comunitaria fue objeto de la sentencia de 11 de mayo de 2006, Sunrider ([C-416/04, Rec. p. I-4237](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62004C?0416&locale=ES)).

(
[25](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0025)
) Véase la sentencia Budějovický Budvar, citada en la nota 15, apartados 43 y 44.

(
[26](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0026)
) La misma postura respecto de las licencias sobre marcas comunitarias adopta D. Schennen en Eisenführ, G., y Schennen, D. (eds.), Gemeinschaftsmarkenverordnung, Carl Heymanns Verlag, 2a ed., 2007, artículo 22, apartado 18.

(
[27](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0027)
) Véanse las sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club ([C-206/01, Rec. p. I-10273](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62001C?0206&locale=ES)), apartado 51; de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros ([C-487/07, Rec. p. I-5185](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62007C?0487&locale=ES)), apartado 58; de 23 de marzo de 2010, Google France y Google ([C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62008C?0236&locale=ES)), apartado 76; de 25 de marzo de 2010, BergSpechte ([C-278/08, Rec. p. I-2517](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62008C?0278&locale=ES)), apartados 29 a 37; de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit ([C-323/09, Rec. p. I-8625](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62009C?0323&locale=ES)), apartado 37, y Budějovický Budvar, citada en la nota 15, apartado 71. Esta serie de asuntos se remonta a la sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW ([C-63/97, Rec. p. I-905](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61997C?0063&locale=ES)), apartado 38.

(
[28](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0028)
) Véanse las sentencias de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion ([C-291/00, Rec. p. I-2799](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62000C?0291&locale=ES)), apartados 41 a 43, y Budějovický Budvar, citada en la nota 15, apartados 69 y 70.

(
[29](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0029)
) Véase la sentencia Budějovický Budvar, citada en la nota 15, apartados 63 a 84.

(
[30](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0030)
) Véase la sentencia Budějovický Budvar, citada en la nota 15, apartado 71.

(
[31](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0031)
) Máxime teniendo en cuenta que el propio Derecho de la Unión no ve con buenos ojos el abuso de derecho: véanse las sentencias de 12 de mayo de 1998, Kefalas y otros ([C-367/96, Rec. p. I-2843](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61996C?0367&locale=ES)), apartado 20, y de 21 de febrero de 2006, Halifax y otros ([C-255/02, Rec. p. I-1609](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62002C?0255&locale=ES)), apartados 68 y 69.

(
[32](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0032)
) El Sr. Depuydt y Gauquie parecen aducir que el undécimo considerando abre la puerta a un principio de tolerancia más amplio que el recogido en las disposiciones de la Directiva. Ello soslayaría los requisitos de, entre otros, su artículo 9, apartado 1.

(
[33](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0033)
) Véanse las conclusiones del asunto Davidoff (sentencia de 9 de enero de 2003, [C-292/00, Rec. p. I-389](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62000C?0292&locale=ES)), punto 63.

(
[34](#c-ECR_62011CC0661_ES_01-E0034)
) Sin embargo, en su artículo 10, apartado 1, la Directiva establece la exigencia de la prueba del uso del derecho. También es preciso señalar que el artículo 20 del Acuerdo ADPIC prohíbe que se complique injustificablemente el uso de una marca con exigencias especiales.

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