Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**Asunto C‑449/09**

**Canon Kabushiki Kaisha**

**contra**

**IPN Bulgaria OOD**

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski gradski sad)

«Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a oponerse a la primera comercialización en el EEE, sin su consentimiento, de productos
que llevan dicha marca»

Sumario del auto

1.        *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derechos conferidos por la marca — Derecho a prohibir
la importación o la exportación de productos de la marca — Concepto de «importación»*

*[Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 3, letra c)]*

2.        *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derechos conferidos por la marca — Derecho a prohibir
la primera comercialización en el Espacio Económico Europeo de productos originales de la marca*

*(Directiva 89/104/CEE del Consejo, arts. 5 y 7, ap. 1)*

1.        En los supuestos en que productos originales expedidos a un Estado miembro desde un Estado tercero aún no han sido puestos
en libre práctica, sino que se sitúan bajo un régimen de depósito aduanero, no existe «importación» en el sentido del artículo
5, apartado 3, letra c), de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre las marcas.

(véase el apartado 18)

2.        La Directiva 89/104, Primera Directiva sobre las marcas, no puede interpretarse en el sentido de que deja a los Estados miembros
la posibilidad de prever en su Derecho nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de productos
comercializados en países terceros. El efecto de la Directiva es limitar el agotamiento del derecho conferido al titular de
la marca únicamente en los supuestos en que los productos hayan sido comercializados en el Espacio Económico Europeo (EEE)
y permitir de este modo a dicho titular controlar la primera comercialización en el EEE de los productos que llevan su marca.

De ello deriva que, cuando unos productos que llevan una marca no han sido comercializados anteriormente en el EEE por el
titular de dicha marca o con su consentimiento, el artículo 5 de la Directiva 89/104 confiere al mencionado titular un derecho
exclusivo que le permite, entre otras cosas, prohibir a cualquier tercero importar tales productos, ponerlos a la venta, comercializarlos
o conservarlos a estos efectos.

De ese modo, el artículo 5 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede oponerse
a la primera comercialización en el EEE, sin su consentimiento, de productos originales que lleven dicha marca.

(véanse los apartados 22 a 24 y 26 y el fallo)

  
   
   
  
   
   

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 28 de octubre de 2010 ([\*](#Footnote*))

«Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento – Marcas – Directiva 89/104/CEE – Derecho del titular de una marca a oponerse a la primera comercialización en el EEE, sin su consentimiento, de productos
que llevan dicha marca»

En el asunto C‑449/09,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Sofiyski gradski
sad (Bulgaria), mediante resolución de 30 de octubre de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de noviembre de 2009,
en el procedimiento entre

**Canon Kabushiki Kaisha**

e

**IPN Bulgaria OOD,**

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. J.‑J. Kasel, Presidente de Sala, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. M. Ilešič
(Ponente) y E. Levits, Jueces;

Abogado General: Sr. Y. Bot;

Secretario: Sr. A Calot Escobar;

habiendo decidido resolver mediante auto motivado, conforme al artículo 104, apartado 3, párrafo primero, de su Reglamento
de Procedimiento;

oído el Abogado General;

dicta el siguiente

**Auto**

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre la sociedad japonesa Canon Kabushiki Kaisha (en lo sucesivo, «Canon»)
e IPN Bulgaria OOD (en lo sucesivo, «IPN Bulgaria»), sociedad búlgara, relativo a productos fabricados por Canon y enviados
a Bulgaria, sin el consentimiento de ésta, desde un Estado tercero, siendo IPN Bulgaria la destinataria.

**Directiva 89/104**

3        El artículo 5 de la Directiva 89/104, que lleva por título «Derechos conferidos por la marca», establecía en su apartado 1,
letra a):

«La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero
el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a)      de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

[…].»

4        Con arreglo al apartado 3 del mismo artículo, podrá en especial prohibirse:

«a)      poner el signo en los productos o en su presentación;

b)      ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c)      importar productos o exportarlos con el signo;

[…].»

5        El artículo 7 de la Directiva 89/104 en su versión inicial, que lleva por título «Agotamiento del derecho conferido por la
marca», establecía en su apartado 1:

«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en
la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.»

6        De conformidad con el artículo 65, apartado 2, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de 2 de mayo de 1992
(DO 1994, L 1, p. 3), en relación con el anexo XVII, apartado 4, de dicho Acuerdo, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva
89/104, en su versión inicial, se adaptó a dicho Acuerdo y la expresión «en la Comunidad» se sustituyó por la expresión «en
una Parte Contratante».

7        La Directiva 89/104 fue derogada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) (DO L 299,
p. 25), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008. Sin embargo, el litigio principal sigue rigiéndose por la Directiva
89/104, habida cuenta de la época en que se produjeron los hechos.

**Litigio principal y cuestión prejudicial**

8        Canon produce aparatos fotográficos, copiadoras, impresoras y otros aparatos. Sus productos se distribuyen con el signo denominativo
«CANON». En la Unión Europea dicho signo está registrado como marca comunitaria y, en numerosos Estados miembros, incluida
la República de Bulgaria, como marca nacional.

9        Mediante escrito de 29 de abril de 2008, la Dirección regional de aduanas de Burgas (Bulgaria) notificó a un representante
de Canon que había retenido, el 22 de abril de 2008, un cargamento de cartuchos de tinta que llevaban la marca CANON. El cargamento
procedía de Hong Kong (China) y había sido introducido en Bulgaria a través del puerto de Burgas. El destinatario del cargamento
era IPN Bulgaria.

10      Mediante resolución de 16 de mayo de 2008, el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la ciudad de Sofia) acordó, a petición de
Canon y con carácter de medida cautelar, la aprehensión de los productos controvertidos. El Sofiyski apelativen sad (Tribunal
de Apelación de Sofia) confirmó dicha resolución mediante auto de 26 de junio de 2008. Los productos aprehendidos fueron depositados
temporalmente en la Dirección general de aduanas de Burgas.

11      Además, Canon demandó a IPN Bulgaria ante el Sofiyski gradski sad, imputándole haber infringido, mediante la importación de
los referidos productos, los derechos exclusivos conferidos por la marca CANON.

12      En el marco de dicho litigio quedó acreditado que los cartuchos de tinta de que se trata eran productos auténticos de la marca
CANON y, por tanto, debían considerarse productos «originales». Por otra parte, de la resolución de remisión resulta que el
envío de dichos productos a Bulgaria tuvo lugar sin el consentimiento de Canon. Por el contrario, IPN Bulgaria niega que se
diera «importación». Al respecto, sostiene que un cliente establecido en Serbia le encargó los mencionados productos, de modo
que su transporte destinado a este país a través del territorio búlgaro constituye un tránsito externo.

13      En cuanto al fondo, las partes discrepan acerca de si el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero que
introduzca en el Espacio Económico Europeo (EEE) productos originales que llevan dicha marca sin su consentimiento.

14      Durante el procedimiento, el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo de Casación) dictó una resolución interpretativa al
respecto, determinando que el mero hecho de importar productos originales a partir de un Estado tercero sin el consentimiento
del titular de la marca colocada en tales productos no constituye una infracción de los derechos conferidos por la marca.

15      Al albergar dudas acerca de la compatibilidad de dicha resolución interpretativa con el Derecho de la Unión, el Sofiyski gradski
sad decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 5 de la [Directiva 89/104], en la medida en que confiere al titular de la marca el derecho
exclusivo de prohibir a terceros el uso sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico a la marca,
incluso importar y exportar productos con ese signo, en el sentido de que los derechos del titular de la marca incluyen el
derecho a prohibir que se use la marca, sin su consentimiento, en la importación de productos originales, [...] cuando los
derechos del titular de la marca no estén agotados en el sentido del artículo 7 de [dicha] Directiva?»

**Sobre la cuestión prejudicial**

16      En virtud del artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, cuando la respuesta a una cuestión
prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, podrá resolver
mediante auto motivado, remitiéndose a la jurisprudencia aplicable.

17      Procede señalar que ello es así por lo que atañe a la presente cuestión prejudicial.

18      Por una parte, por lo que respecta al concepto de «importación» en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), de la
Directiva 89/104, debe recordarse que, en la sentencia de 18 de octubre de 2005, Class International (C‑405/03, Rec. p. I‑8735,
apartados 42 a 44), el Tribunal de Justicia declaró que, en los supuestos en que productos originales expedidos a un Estado
miembro desde un Estado tercero aún no han sido puestos en libre práctica, sino que se sitúan bajo un régimen de depósito
aduanero, no existe «importación» en el sentido de dicha disposición.

19      No obstante, el titular de la marca puede, en relación con dichos productos introducidos materialmente en el EEE, pero aún
no puestos en libre práctica, alegar válidamente una vulneración de sus derechos exclusivos, con arreglo al artículo 5, apartados
1 y 3, letra b), de la Directiva 89/104, cuando está demostrado que dichos productos han sido objeto de una venta o de una
oferta de venta que implica necesariamente su comercialización en el EEE (sentencia Class International, antes citada, apartado 58).

20      De conformidad con dichos principios, corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si IPN Bulgaria pretende comercializar
en el EEE los productos controvertidos en el litigio principal o bien oferta o vende dichos productos a otro operador que,
necesariamente, los comercializará en el EEE (véase, por analogía, la sentencia Class International, antes citada, apartado 60).

21      En lo que atañe, por otra parte, a la cuestión, planteada en esencia por el tribunal remitente, de si el artículo 5 de la
Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede oponerse a la primera comercialización
en el EEE, sin su consentimiento, de productos originales que llevan dicha marca, procede observar que de varias sentencias
del Tribunal de Justicia se desprende una respuesta afirmativa a dicha cuestión.

22      El Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 26 de la sentencia de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied
(C‑355/96, Rec. p. I‑4799), que la Directiva 89/104 no puede interpretarse en el sentido de que deja a los Estados miembros
la posibilidad de prever en su Derecho nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca con respecto a productos
comercializados en países terceros.

23      En sentencias posteriores, el Tribunal de Justicia señaló que, habida cuenta de la sentencia Silhouette International Schmied,
antes citada, el efecto de la Directiva 89/104 es limitar el agotamiento del derecho conferido al titular de la marca únicamente
en los supuestos en que los productos hayan sido comercializados en el EEE y permitir de este modo a dicho titular controlar
la primera comercialización en el EEE de los productos que llevan su marca (sentencias de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff
y Levi Strauss, C‑414/99 a C‑416/99, Rec. p. I‑8691, apartado 33; de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q, C‑244/00, Rec. p. I‑3051,
apartado 26, y de 30 de noviembre de 2004, Peak Holding, C‑16/03, Rec. p. I‑11313, apartado 36).

24      De ello deriva que, cuando unos productos que llevan una marca no han sido comercializados anteriormente en el EEE por el
titular de dicha marca o con su consentimiento, el artículo 5 de la Directiva 89/104 confiere al mencionado titular un derecho
exclusivo que le permite, entre otras cosas, prohibir a cualquier tercero importar tales productos, ponerlos a la venta, comercializarlos
o conservarlos a estos efectos (véase la sentencia Peak Holding, antes citada, apartado 34).

25      De dicha jurisprudencia se desprende, en su conjunto, que, en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente determinara,
al término de la comprobación de los hechos referida en el apartado 20 del presente auto, que IPN Bulgaria pretende comercializar
en el EEE los productos controvertidos en el litigio principal o bien ofrece o vende dichos productos a otro operador que,
necesariamente, los comercializará en el EEE, apreciación de la que, en principio, resulta, habida cuenta de los elementos
de hecho sobre los que no se registra discrepancia alguna en el litigio principal, que se trata de una primera comercialización
en el EEE de productos originales sin el consentimiento del titular de la marca, procede aplicar la expresada jurisprudencia
según la cual el mencionado titular puede oponerse a dicha comercialización.

26      Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5 de la Directiva
89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede oponerse a la primera comercialización en el
EEE, sin su consentimiento, de productos originales que lleven dicha marca.

**Costas**

27      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

**El artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una
marca puede oponerse a la primera comercialización en el Espacio Económico Europeo, sin su consentimiento, de productos originales
que lleven dicha marca.**

Firmas

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[\*](#Footref*) Lengua de procedimiento: búlgaro.

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