Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**Asunto T‑126/03**

**Reckitt Benckiser (España), S.L.,**

**contra**

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Riesgo de confusión — Prueba del uso de la marca anterior — Solicitud de marca comunitaria denominativa ALADIN — Marca nacional denominativa anterior ALADDIN — Artículos 8, apartado 1, letra b), y 43, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) nº 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 14 de julio de 2005

Sumario de la sentencia

1.     *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior —
Objetivo de su exigencia*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 43, aps. 2 y 3]*

2.     *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior —
Uso parcial — Relevancia — Concepto de «parte de los productos o servicios» contemplados en el registro*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 43, aps. 2 y 3]*

3.     *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular
de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión
con la marca anterior — Marcas denominativas ALADIN y ALADDIN*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]*

1.     La exigencia de un uso efectivo de la marca anterior, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94,
sobre la marca comunitaria, tiene por objeto limitar el riesgo de conflictos entre dos marcas protegiendo únicamente las marcas
que han sido objeto de un uso real, cuando no exista ningún motivo económico justificado para su falta de uso. En cambio,
dicho artículo 43, apartados 2 y 3, no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa,
ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes.

Así pues, el objetivo perseguido por dicha exigencia no consiste tanto en delimitar con precisión el alcance de la protección
de la marca anterior a la vista de los productos o servicios concretos que hacen uso de ella en un momento dado, como en asegurarse
de una forma más general de que la marca anterior ha sido efectivamente utilizada para los productos o servicios para los
que fue registrada.

(véanse los apartados 42 y 43)

2.     El artículo 43, apartado 2, última frase, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido
de que si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan
distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo
de la marca para «una parte de esos productos o servicios» sólo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de
la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente
utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita
que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del
uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a los efectos de la oposición.

En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado
para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de
toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no
son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este
respecto, resulta imposible en la práctica que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta para todas las variantes
imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte
de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente
a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes.

(véanse los apartados 44 a 46)

3.     Para los profesionales de la industria de transformación de metales establecidos en España existe un riesgo de confusión entre
el signo denominativo ALADIN, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «Preparaciones para la limpieza de los
tubos de desagüe para la industria de transformación de metales, excepto sustancias auxiliares para textiles y sustancias
auxiliares», productos pertenecientes a la clase 3 del Arreglo de Niza, y la marca denominativa ALADDIN, registrada anteriormente
en España para «Productos para pulir metales», pertenecientes a la misma clase, en la medida en que los productos de que se
trata son parcialmente similares, los signos en conflicto presentan un alto grado de similitud, y la marca anterior posee
un fuerte carácter distintivo, de forma que dichos productos pueden, incluso para un público integrado por profesionales especializados
de la industria del tratamiento de metales, resultar semejantes, ya que pertenecen a una misma familia de productos, y ser
así percibidos como elementos de una gama general de productos que puede tener un origen comercial común.

(véanse los apartados 81, 86, 87, 92 y 99 a 101)

  
   
   

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 14 de julio de 2005 ([\*](#Footnote*))

«Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Riesgo de confusión – Prueba del uso de la marca anterior – Solicitud de marca comunitaria denominativa ALADIN – Marca nacional denominativa anterior ALADDIN – Artículos 8, apartado 1, letra b), y 43, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) nº 40/94»

En el asunto T‑126/03,

**Reckitt Benckiser (España), S.L.,** con domicilio social en Barcelona, representada por el Sr. M. Esteve Sanz, abogado,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI),** representada por los Sres. A. von Mühlendahl, I. de Medrano Caballero y A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

**Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH,** con domicilio social en Luckenwalde (Alemania),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 31 de enero de
2003 (asunto R 389/2002-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Reckitt Benckiser (España), S.L., y Aladin Gesellschaft
für innovative mikrobiologische Systeme GmbH,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
 DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. V. Vadapalas, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de de abril
de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de agosto
de 2003;

celebrada la vista el 30 de de septiembre de 2004;

dicta la siguiente

**Sentencia**

**Antecedentes del litigio**

1       El 20 de marzo de 1997, Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH, posteriormente Aladin Gesellschaft
für innovative mikrobiologische Systeme GmbH (en lo sucesivo, «la otra parte en el procedimiento ante la OAMI»), presentó
una solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con
arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1),
en su versión modificada.

2       La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo ALADIN.

3       Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca se encuentran comprendidos en las clases 1, 3,
35, 37 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y respondían inicialmente a la siguiente descripción:

–       clase 1: «Preparaciones bacterianas que no sean para uso médico o veterinario; bases (productos químicos); mordientes (comprendidos
en la clase 1); catalizadores bioquímicos; productos químicos destinados a la industria y la ciencia; compuestos químicos
resistentes a los ácidos; cloro; cloruros; detergentes (comprendidos en la clase 1); productos para ablandar el agua (descalcificadores)
(comprendidos en la clase 1); enzimas para uso industrial; preparaciones enzimáticas para uso industrial; fermentos para uso
químico; productos para la disociación de las grasas; sal amoniaco; amoniaco; (álcali volátil) para uso industrial»;

–       clase 3: «Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; desoxidantes (limpiametales); preparaciones para desatascar
los tubos de desagüe; productos para quitar los tintes; preparaciones para desengrasar (comprendidas en la clase 3); productos
para quitar los barnices; quitamanchas; aceites de limpieza; abrasivos (comprendidos en la clase 3); trementina (producto
de desengrasado); todos estos productos excepto productos auxiliares para la industria textil y productos auxiliares para
la industria de transformación de metales»;

–       clase 35: «Servicios de un franquiciador, en concreto, mediación del know-how organizativo y empresarial en el campo sanitario
y de la limpieza de tubos»;

–       clase 37: «Construcción; servicios de instalación; limpieza de tubos y desagües; alquiler de máquinas para limpiar; desinfección;
trabajos de barnizado; desratización; trabajos para la protección contra la corrosión; enarenado; destrucción de animales
dañinos (que no sean los de la agricultura)»;

–       clase 42: «Asesoramiento técnico y realización de peritajes; desarrollo y concepción de procesos y aparatos, así como de dispositivos
para el mantenimiento, conservación y limpieza de sistemas de tuberías; desarrollo y diseño de aparatos, dispositivos y sensores
para sistemas de telecontrol y sistemas de transmisión de imágenes; elaboración de programas para el tratamiento de la información,
excepto programas para ordenadores de inmersión».

4       El 8 de junio de 1998, dicha solicitud fue publicada en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 42/98.

5       El 8 de septiembre de 1998, Reckitt & Colman, S.A., formuló oposición con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 contra
la solicitud de marca comunitaria para todos los productos de la clase 3, invocando los motivos contemplados en el artículo
8, apartado 1, letras a) y b) de dicho Reglamento. La oposición se basaba en la existencia de la marca nacional anterior ALADDIN
(en lo sucesivo, «marca anterior»), registrada en España el 29 de julio de 1912 con el nº 20.512 y renovada el 16 de mayo
de 1993, que designa productos comprendidos en la clase 3 del Arreglo de Niza y que responden a la descripción siguiente:
«Productos para pulir metales».

6       La marca anterior fue posteriormente cedida a la demandante.

7       A solicitud de la otra parte en el procedimiento ante la OAMI, formulada el 30 de abril de 1999, la OAMI instó a la demandante
a probar el uso de la marca anterior, con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y a la regla 22,
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de
ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1).

8       El 26 de julio de 1999, la demandante transmitió a la OAMI, como prueba del uso de la marca anterior, copias de facturas dirigidas
a varios clientes en España y prospectos que ilustraban la gama de productos que comercializaba.

9       El 28 de febrero de 2000, la otra parte en el procedimiento ante la OAMI redujo la lista de los productos de la clase 3 para
los que solicitaba el registro de la marca, de la siguiente manera:

«Preparaciones para la limpieza de los tubos de desagüe para la industria de transformación de metales, excepto sustancias
auxiliares para textiles y sustancias auxiliares.»

10     El 27 de marzo de 2000, tras notificarle la División de Oposición la reducción mencionada en el apartado anterior, la demandante
confirmó que mantenía su oposición para todos los productos de la clase 3.

11     Mediante resolución de 27 de febrero de 2002, la División de Oposición desestimó la oposición basándose en los artículos 8,
apartado 1, letras a) y b); 42, y 43 del Reglamento nº 40/94 y en la regla 22, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95. En primer
lugar, por lo que respecta a la prueba del uso de la marca anterior, la División de Oposición estimó, fundamentalmente, que
dicha prueba, tal como la presentó la demandante, acreditaba el uso de la marca anterior para un producto bastante más específico
que los productos para pulir metales, categoría para la que había sido registrada la marca anterior. Así pues, la División
de Oposición declaró que, conforme a lo dispuesto en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, el examen de la
oposición debía efectuarse basándose únicamente en el producto específico de que se trata, a saber, un producto para pulir
metales consistente en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico). En segundo lugar, la División de Oposición consideró
que, aunque los signos fuesen muy similares, no existía riesgo de confusión por parte del público dado que los productos eran
muy diferentes en cuanto a su naturaleza, su destino, su modo de empleo, sus consumidores finales y sus canales de distribución.

12     El 25 de abril de 2002, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.

13     Mediante resolución de 31 de enero de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 4 de febrero
de 2003, la Sala Primera de Recurso desestimó el recurso. La Sala de Recurso consideró sustancialmente, por una parte, que
únicamente se había probado el uso de la marca anterior en relación con el producto específico de que se trata y, por otra,
que pese a la cuasiidentidad de las marcas y a su inherente carácter distintivo, no existía riesgo de confusión, en el sentido
del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en España, dada la gran disparidad de los productos, sobre
todo teniendo en cuenta que el consumidor probablemente conocía los productos de la otra parte ante la OAMI, así como la diferente
naturaleza y destino de los productos de que se trata.

**Procedimiento y pretensiones de las partes**

14     En la vista celebrada el 30 de septiembre de 2004 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas
del Tribunal de Primera Instancia, al no haber presentado la otra parte ante la OAMI escrito de contestación.

15     El Tribunal de Primera Instancia tomó nota de que debía interpretarse que las pretensiones de la demanda consistían únicamente
en la anulación de la resolución impugnada y la condena en costas de la OAMI.

16     La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

–       Anule la resolución impugnada.

–       Condene a la OAMI al pago de las costas ocasionadas con motivo del presente procedimiento y con motivo de los procedimientos
de oposición y de recurso ante la OAMI.

17     La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

–       Desestime el recurso.

–       Condene en costas a la demandante.

18     En la vista, el Tribunal requirió a la OAMI para que le informase sobre el estado del procedimiento de insolvencia del que
era objeto la otra parte ante la OAMI y de la repercusión de tal situación en la solicitud de registro de marca presentada
por ésta. La OAMI cumplimentó dicho requerimiento mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
el 25 de noviembre de 2000. La fase oral se dio por concluida mediante resolución de 15 de diciembre de 2004.

**Fundamentos de Derecho**

19     La demandante invoca dos motivos basados, respectivamente, en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, y del artículo
8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

*Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94*

 Alegaciones de las partes

20     La demandante considera que la Sala de Recurso se equivocó al estimar que la marca anterior sólo protegía el producto específico
con respecto al cual ella había probado el uso efectivo de dicha marca en España, a saber, un producto para pulir metales
consistente en algodón impregnado de un pulimento para metales (algodón mágico).

21     Según la demandante, la prueba del uso efectivo de la marca para ese producto específico implica la prueba del uso de la marca
para los «productos para pulir metales» en general. Pues bien, afirma que el producto específico pertenece a dicha categoría
de productos. Por lo tanto, según ella, en el marco del procedimiento de oposición debe considerarse que la marca anterior
estaba registrada para los «productos para pulir metales» y no únicamente para los «productos para pulir metales consistentes
en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico)».

22     Desde este punto de vista, la demandante interpreta que el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 está destinado
a aplicarse en aquellos casos en que la parte que formula oposición no es capaz de probar el uso de la marca para productos
pertenecientes a distintas categorías registradas en una o varias clases. En tal caso estaría justificado reputar registrada
la marca únicamente para las categorías de productos cuyo uso haya podido probar la parte que formula oposición.

23     La demandante sostiene que los factores relativos al producto presentado como prueba del uso efectivo de la marca para una
categoría de productos, como el destino, el envase, el modo de empleo o los canales de distribución son totalmente irrelevantes
a efectos de la aplicación del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal
de Primera Instancia, tales factores son relevantes, en cambio, para evaluar un eventual riesgo de confusión entre la marca
anterior y la que se solicita para productos pertenecientes a la misma clase.

24     Según la demandante, la resolución impugnada infringió el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 al declarar, a
efectos de la aplicación de dicho artículo, que el producto para el que estaba registrada la marca anterior se aplica manualmente
a la estructura externa de objetos metálicos mediante un trozo de algodón impregnado y que está destinado al uso doméstico,
mientras que el producto para el que se solicita la marca es una preparación de limpieza que se vierte en el interior de conductos
bloqueados o infectados y que está destinada a una clientela exclusivamente profesional.

25     La demandante deduce de ello que la resolución impugnada infringió el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 al
declarar que, a efectos de la oposición, la marca anterior debía considerarse registrada únicamente para un «algodón impregnado
de una sustancia para pulir metales y destinada al uso doméstico».

26     La OAMI considera que la Sala de Recurso no infringió el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94. Formula dos
alegaciones en apoyo de dicha afirmación. Por una parte, sostiene que, al definir el alcance de la marca anterior, hay que
tomar en consideración las condiciones concretas de comercialización de los productos y servicios cuyo uso se ha probado para
apreciar el riesgo de confusión de la marca anterior con la marca solicitada en un mercado determinado. Por otra parte, según
ella, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 se aplica independientemente de que la lista de productos y
servicios de la marca anterior comprenda o no un solo artículo.

27     Por lo que se refiere a la primera de estas alegaciones, la OAMI recuerda que el Derecho comunitario de marcas exige que el
titular de una marca haga un uso efectivo de la marca registrada para que únicamente se proteja la posición que dicho titular
ocupa realmente en el mercado. Con arreglo al octavo considerando de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO
1989, L 40, p. 1), y al noveno considerando del Reglamento nº 40/94, dicha exigencia tiene como finalidad reducir los conflictos
entre marcas y restringir el número de marcas que permanecen registradas sin haber sido efectivamente utilizadas [sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 12 de marzo de 2003, Goulbourn/OAMI – Redcats (Silk Cocoon), T‑174/01, Rec. p. II‑789,
apartado 38].

28     Así pues, según la OAMI, con el fin de evitar «conflictos artificiales», el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94
dispone que la protección de la marca anterior sólo se justifica en la medida en que haya sido realmente utilizada. La Oficina
señala que dicho objetivo lo han confirmado el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia, que se aseguran de
que el alcance de la protección conferida a una marca no sobrepase los límites necesarios para la protección de los legítimos
intereses de su titular.

29     La OAMI sostiene que, en el caso de marcas registradas para distintos sectores comerciales en los que son utilizadas, la protección
exclusiva de la marca anterior no debe impedir el registro de la más reciente, excepto en el supuesto de que la marca anterior
sea notoriamente conocida. Afirma que esto se refleja en el enfoque *in concreto* adoptado por el Tribunal de Justicia y por el Tribunal de Primera Instancia a la hora de apreciar el riesgo de confusión,
que exige que se tomen en consideración, al examinar la similitud de los productos o servicios y de los signos controvertidos,
el grado de reconocimiento de la marca anterior en el mercado (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de
1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, apartado 24, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819,
apartado 23), el grado de atención del consumidor medio (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26), la
naturaleza de los productos y servicios de que se trata, sus consumidores finales y su modo de empleo, así como el que compitan
entre sí o sean complementarios (sentencia Canon, antes citada, apartado 23).

30     La propia demandante reconoce, según la Oficina, que las condiciones concretas de comercialización de los productos deben
tomarse en consideración al apreciar el riesgo de confusión. Por lo tanto, se contradice al negar que deba hacerse lo mismo
cuando se apliquen las disposiciones del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

31     La OAMI señala, en efecto, que cuando la oposición se base en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94,
el artículo 43, apartados 2 y 3, del mismo Reglamento tiene por objeto determinar si existe un riesgo de confusión *in concreto* entre la marca anterior, tal como se reputa registrada, y la marca cuyo registro se solicita, y ello con la única finalidad
de apreciar si la oposición es fundada.

32     Así pues, según ella, dado que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia exigen que la
probabilidad de un conflicto entre dos signos distintivos se aprecie más bien en el mercado que en el Registro, procede tomar
en consideración todas las circunstancias relacionadas con la comercialización de productos o servicios que puedan deducirse
de la prueba del uso de la marca, que define un ámbito de protección de la marca más objetivo y discernible.

33     En consecuencia, la OAMI considera que la Sala de Recurso no infringió el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94
al declarar que la marca anterior se reputaba registrada únicamente para un producto para pulir metales consistente en un
algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico) y cuya principal característica estriba en que está destinado esencialmente
al uso doméstico. Según ella, declarar por el contrario, como hace la demandante, que la prueba del uso de la marca para el
producto específico de que se trata demuestra el uso efectivo de ésta para toda la categoría que es objeto de registro, a
saber, los «productos para pulir metales», dificulta la apreciación del riesgo de confusión. La Oficina señala, en efecto,
que dicha interpretación tendría como resultado falsear la definición del mercado pertinente y limitar de forma desproporcionada
el acceso de otros operadores a mercados diferentes. Ahora bien, según la OAMI, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento
nº 40/94 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia tienen precisamente por objeto evitar
ese tipo de conflictos artificiales.

34     En segundo lugar, la OAMI sostiene que el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 es aplicable independientemente
de que la lista de productos o servicios a los que hace referencia la marca anterior comprenda o no un sólo artículo. Según
ella, carece por completo de pertinencia la alegación de la demandante según la cual dicha disposición sólo se aplica en la
hipótesis de que la lista de productos o servicios de la marca anterior comprenda más de un artículo y, por consiguiente,
en el caso de autos, la prueba del uso de la marca anterior para el producto concreto de que se trata equivale a la prueba
del uso de dicha marca para la categoría productos a la que pertenece y para la que se registró la marca.

35     Por un lado, la OAMI alega, en efecto, que el Reglamento nº 40/94 no contiene ningún elemento que pueda servir de apoyo a
la interpretación que hace la demandante de la última frase del artículo 43, apartado 2, de dicho Reglamento. Por otro lado,
afirma que dicha interpretación tendría como consecuencia que cualquier parte que presentase oposición pudiera fácilmente
sustraerse a la exigencia relativa al uso efectivo de la marca formulando en términos generales la descripción de la categoría
de productos registrada, ampliando de ese modo artificialmente el alcance de la protección de la marca a productos que no
comercializa.

36     Además, según la Oficina, de la práctica decisoria de las Salas de Recurso de la OAMI resulta que el uso de una subcategoría
de productos o servicios no equivale, por principio, al uso de una categoría más genérica, independientemente de que la marca
anterior sólo cubra una categoría de productos o servicios.

37     Por último, la OAMI pone de relieve que, si bien una categoría puede estar constituida por un conjunto de productos homogéneos
por su naturaleza, dichos productos pueden sin embargo ser heterogéneos por su destino, sus consumidores finales y sus canales
de distribución, como ocurre en el caso de autos. Así pues, según ella, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94
exige que se definan, caso por caso, para cada categoría de productos o servicios, subcategorías que reflejen el contenido
de la prueba del uso, puesto que la designación original de la marca anterior puede abarcar productos o servicios suficientemente
diferentes en cuanto a su destino, sus consumidores finales y sus canales de distribución.

38     En el caso de autos, la OAMI considera que el uso de la marca anterior demuestra que los «productos para pulir metales» no
constituyen un conjunto homogéneo, en la medida en que dicha categoría abarca una amplia variedad de productos con destinos
diferentes (tanto para el mantenimiento de los cubiertos como para las superficies de construcciones metálicas), consumidores
finales diferentes (consumidor medio de productos de uso corriente u obrero metalúrgico) y puntos de venta diferentes (ferreterías,
supermercados, o inexistencia de punto de venta en la hipótesis de que la venta del producto esté vinculada a la prestación
de un servicio de tratamiento de metales). Por lo tanto, según ella, la definición que la Sala de Recurso realizó de la subcategoría,
a saber, los «productos para pulir metales consistentes en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico)» resulta particularmente
apropiada.

 Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

39     A tenor del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94:

«2.      A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la
prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria
anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada
y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha
la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si
la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales
esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o
servicios.

3.      El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose
que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.»

40     La regla 22 del Reglamento nº 2868/95 dispone:

«2.      Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la
marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición […]»

41     En el caso de autos, ha quedado acreditado que la marca anterior fue registrada para «productos para pulir metales» pertenecientes
a la clase 3 del Arreglo de Niza. Tampoco se discute que, a instancias de la otra parte ante la OAMI, la demandante probó
el uso efectivo de la marca anterior mediante documentos que demostraban su uso real para la comercialización de un producto
para pulir metales consistente en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico).

42     Ahora bien, procede recordar que la exigencia de un uso efectivo de la marca anterior tiene por objeto limitar el riesgo de
conflictos entre dos marcas protegiendo únicamente las marcas que han sido objeto de un uso real, cuando no exista ningún
motivo económico justificado para su falta de uso. El noveno considerando del Reglamento nº 40/94, que se refiere expresamente
a ese objetivo, confirma esta interpretación (véase, en este sentido, la sentencia Silk Cocoon, citada en el apartado 27 *supra,* apartado 38). En cambio, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 no pretende evaluar el éxito comercial
ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones
comerciales cuantitativamente importantes [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI
– Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑0000, apartado 38, y Sunrider/OAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02,
Rec. p. II‑0000, apartado 38].

43     Así pues, el objetivo perseguido por dicha exigencia no consiste tanto en delimitar con precisión el alcance de la protección
de la marca anterior a la vista de los productos o servicios concretos que hacen uso de ella en un momento dado, como en asegurarse
de una forma más general de que la marca anterior ha sido efectivamente utilizada para los productos o servicios para los
que fue registrada.

44     Desde esa perspectiva, procede interpretar el artículo 43, apartado 2, última frase, del Reglamento nº 40/94, así como el
artículo 43, apartado 3, del mismo Reglamento, que aplica las disposiciones del artículo 43, apartado 2, al supuesto de las
marcas nacionales anteriores, en el sentido de que tienen por objeto evitar que una marca utilizada de manera parcial goce
de una protección amplia únicamente porque ha sido registrada para una amplia gama de productos o servicios. Por lo tanto,
al aplicar tales disposiciones, hay que tener en cuenta la amplitud de las categorías de productos o servicios para los que
se haya registrado la marca anterior, y en particular la generalidad de los términos empleados a tal efecto para describir
dichas categorías, a la vista de los productos o servicios cuyo uso efectivo haya sido, hipotéticamente, establecido *de facto*.

45     Se desprende de las disposiciones antes citadas que si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios
suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de
forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios sólo implica la protección,
en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los
que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos
de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de
que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda
esa categoría a los efectos de la oposición.

46     En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado
para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de
toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no
son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este
respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta
para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse
que el concepto de «parte de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios
análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías
coherentes.

47     A este respecto, procede subrayar que la marca anterior fue registrada únicamente para los «productos para pulir metales».
Esta descripción restringe, tanto desde el punto de vista de la función de los productos contemplados, a saber, el pulido,
como de su destino, a saber, los metales, la categoría de productos que abarca, en el sentido del Arreglo de Niza, las «preparaciones
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar». Hay que señalar, por añadidura, que esta última categoría pertenece a su vez,
en un sentido más amplio, a la clase 3 de dicho Arreglo, que comprende, además de las preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar
y raspar, los productos siguientes: «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; jabones; perfumería,
aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos».

48     En tales circunstancias, procede considerar que la marca anterior fue registrada para un conjunto de productos que constituye
una subcategoría particularmente precisa y circunscrita de la categoría de productos a la que pertenece conforme al Arreglo
de Niza.

49     De ello se desprende que al aportar pruebas, no impugnadas, del uso efectivo de la marca para un «producto para pulir metales
consistente en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico)», que es, obviamente, un «producto para pulir metales»,
en el sentido de la subcategoría de productos a que se refiere la marca anterior, la demandante probó oportunamente el uso
efectivo de la marca para el conjunto de esta subcategoría, sin que proceda establecer una distinción, a este respecto, en
función del público interesado.

50     Por consiguiente, al reputar registrada la marca anterior, a efectos del examen de la oposición, únicamente para el «producto
para pulir metales consistente en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico)», la Sala de Recurso aplicó de forma
errónea el artículo 43, apartados 2 y 3 del Reglamento nº 40/94.

51     En efecto, por una parte, las disposiciones del artículo 43 del Reglamento nº 40/94 que permiten reputar registrada la marca
anterior únicamente para aquella parte de los productos y servicios con respecto a la cual se ha probado el uso efectivo de
la marca, constituyen una limitación de los derechos que el titular de la marca anterior obtiene de su registro, de forma
que no pueden interpretarse tan extensivamente como hace la OAMI, y, por otra, deben conciliarse con el interés legítimo de
dicho titular en poder ampliar en el futuro su gama de productos o servicios, dentro del límite de los términos que hacen
referencia a los productos o servicios para los que se ha registrado la marca, beneficiándose de la protección que el registro
de dicha marca le confiere. Así ocurre sobre todo cuando, como en el caso de autos, los productos y servicios para los que
se registró la marca constituyen una categoría suficientemente circunscrita, como se ha expuesto anteriormente.

52     Ninguna de las alegaciones de la OAMI puede desvirtuar esta conclusión.

53     En primer lugar, si bien es cierto que el artículo 43, apartado 2, última frase, del Reglamento nº 40/94 pretende evitar conflictos
artificiales entre la marca anterior y la marca cuyo registro se solicita, procede observar asimismo que la persecución de
ese objetivo legítimo no puede conducir a una limitación injustificada del alcance de la protección de la marca anterior en
la hipótesis de que los productos o servicios contemplados en el registro constituyan, como en el caso de autos, una categoría
suficientemente restringida.

54     En segundo lugar, por lo que se refiere a la afirmación de la OAMI según la cual, al apreciar la similitud de los productos
y servicios con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), de ese mismo Reglamento, el Tribunal de Justicia y el Tribunal
de Primera Instancia llevan a cabo una comparación concreta de los productos o servicios de que se trata, aun suponiendo que
fuese exacta, procede señalar que no tiene relevancia alguna en el marco de la aplicación del artículo 43, apartados 2 y 3,
del Reglamento nº 40/94, que es anterior a cualquier apreciación del riesgo de confusión entre las marcas controvertidas y
pretende únicamente determinar si, y en su caso, en qué medida, la marca ha sido objeto de un uso efectivo con respecto a
los productos o servicios para los que ha sido registrada.

55     En tercer lugar, en cuanto a la alegación de la OAMI según la cual resulta de la práctica decisoria de las Salas de Recurso
que el uso de una subcategoría de productos o servicios no equivale, por principio, al uso de una categoría más genérica,
basta recordar que, aun suponiendo que dicha práctica hubiese sido probada, las resoluciones de las Salas de Recurso relativas
a la prueba del uso de la marca anterior se basan en la aplicación del Reglamento nº 40/94. Por lo tanto, la legalidad de
las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente a la luz de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado
el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de éstas [sentencia del Tribunal de Primera Instancia
de 9 de octubre de 2002, Glaverbel/OAMI (superficie de una placa de vidrio), T‑36/01, Rec. p. II‑3887, apartado 35, confirmada
en casación mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2004, Glaverbel/OAMI, C‑445/02 P, Rec. p. I‑6267].

56     Además, es de señalar que la alegación de la OAMI carece de pertinencia en el caso de autos, dado que la demandante no sostiene
que la prueba del uso efectivo de la subcategoría para la que se ha registrado la marca anterior equivalga a la prueba del
uso efectivo para el conjunto de la categoría a la que pertenece dicha subcategoría según el Arreglo de Niza, sino simplemente
que el producto respecto al que se ha probado el uso efectivo de la marca demuestra el uso efectivo de ésta para el conjunto
de la subcategoría para la que se ha registrado.

57     En cuarto lugar, la alegación de que la interpretación que hace la demandante tendría como consecuencia que cualquier parte
que presentara oposición podría sustraerse a la exigencia relativa al uso efectivo de la marca formulando en términos generales
la categoría de productos o servicios registrada, si bien no cabe excluir que pueda resultar fundada en determinados casos,
carece de pertinencia en el de autos, puesto que la categoría de que se trata ha sido objeto de una descripción detallada.

58     Por último, la OAMI pone de relieve que si bien una categoría puede estar constituida por un conjunto de productos homogéneos
por su naturaleza, dichos productos pueden sin embargo ser heterogéneos por su destino, sus consumidores finales y sus canales
de distribución, como ocurre en el caso de autos. Así pues, según ella, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94
exige que se definan, caso por caso, para cada categoría de productos o servicios, subcategorías que reflejen el contenido
de la prueba del uso, puesto que la designación original de la marca anterior puede abarcar productos o servicios suficientemente
diferentes en cuanto a su destino, sus consumidores finales y sus canales de distribución.

59     Ahora bien, como se ha expuesto en el apartado 45, aunque es cierto que dicha interpretación no carece de pertinencia en la
hipótesis de que la categoría de productos o servicios de que se trate sea suficientemente amplia para que puedan distinguirse
dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, resulta obligado observar que, en
el caso de autos, la subcategoría de productos para la que se registró la marca anterior es suficientemente precisa y circunscrita,
de suerte que no puede considerarse que abarque productos hasta tal punto diferentes que, conforme a la tesis de la OAMI,
proceda definir nuevas subdivisiones dentro de ella.

60     De las consideraciones anteriores se desprende que la resolución de la Sala de Recurso infringió el artículo 43, apartados
2 y 3, del Reglamento nº 40/94 al declarar que únicamente se había probado el uso de la marca anterior para el «producto para
pulir metales consistente en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico)» y que, por lo tanto, dicha marca sólo debía
reputarse registrada, a efectos de la oposición, para ese producto y no para toda la subcategoría para la que fue registrada,
a saber, los «productos para pulir metales». Por consiguiente, al basarse la resolución impugnada en una premisa errónea,
la infracción mencionada implica por sí sola la anulación de dicha resolución.

61     No obstante, habida cuenta de que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso se pronunció sobre la existencia de un riesgo
de confusión entre las marcas en conflicto, el Tribunal de Primera Instancia considera que procede examinar asimismo el segundo
motivo de la demandante, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

*Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94*

 Alegaciones de las partes

62     La demandante alega que de la comparación entre los productos de la clase 3 que abarca la marca anterior y los que abarca
la marca solicitada, a saber, los «productos para pulir metales» y las «preparaciones para la limpieza de los tubos de desagüe
para la industria de transformación de metales, excepto sustancias auxiliares para textiles y sustancias auxiliares», respectivamente,
resulta que los productos contemplados por las marcas controvertidas son similares por su destino, su complementariedad y
sus consumidores finales.

63     Según ella, en efecto, la marca anterior ampara productos destinados a pulir toda clase de metales, incluidos los conductos
de evacuación y los tubos de desagüe, y puede ser utilizada para productos destinados a todo tipo de público, incluidos los
profesionales de la industria de transformación de metales.

64     Por otra parte, la demandante pone de manifiesto que, según la jurisprudencia, un escaso grado de similitud entre los productos
o servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Además,
las marcas que poseen un especial carácter distintivo, ya sea intrínsecamente o debido a su notoriedad, gozan de una protección
más amplia que las marcas que tienen un menor carácter distintivo, y el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor
es el carácter distintivo de la marca anterior.

65     Por consiguiente, según la demandante, puede denegarse el registro de una marca pese al escaso grado de similitud entre los
productos o servicios que designa si la marca anterior posee un fuerte carácter distintivo.

66     Pues bien, la demandante afirma que, en el caso de autos, de la resolución impugnada se desprende no sólo que las dos marcas
en conflicto presentan un elevado grado de similitud, sino también que la marca anterior posee un fuerte carácter distintivo.
Se trata, según ella, de un término imaginario que no describe en modo alguno el tipo de productos que abarca y que ha sido
ampliamente utilizado en España desde 1912.

67     Por último, habida cuenta de la naturaleza bastante aproximada de los productos cubiertos por las marcas en conflicto, la
demandante concluye que existe un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden
de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, incluso en la hipótesis de que, al apreciar el riesgo
de confusión, únicamente se tomase en consideración el producto específico de que se trata.

68     La OAMI considera que esta alegación carece de fundamento.

69     La OAMI sostiene que la Sala de Recurso consideró fundadamente en la resolución impugnada que los productos para los que se
reputaba registrada la marca anterior, a saber, un producto para pulir metales consistente en algodón impregnado de una sustancia
de mantenimiento, eran distintos de los productos designados por la marca cuyo registro se solicita, a saber, preparaciones
para la limpieza de los tubos de desagüe para la industria de transformación de metales, excepto sustancias auxiliares para
textiles y sustancias auxiliares.

70     Si bien la OAMI admite que la limpieza y el pulido pueden estar estrechamente asociados en determinados casos, particularmente
en relación con productos del hogar, señala que no ocurre así en absoluto en el caso de autos, puesto que no existe relación
alguna entre la finalidad de la limpieza de los tubos de desagüe y el mantenimiento de metales de uso doméstico.

71     Según ella, al tener los productos considerados finalidades diferentes, no responden a las mismas necesidades y tampoco compiten
entre sí ni son intercambiables.

72     Además, la OAMI desmiente la afirmación de la demandante de que los productos son complementarios, alegando que ésta se basa
en la suposición errónea de que las preparaciones de limpieza consideradas están destinadas a tubos metálicos.

73     La Oficina señala que es igualmente inexacto considerar que los productos controvertidos pueden tener usuarios finales comunes.
El producto específico de que se trata sólo puede ser utilizado, según ella, para pequeños utensilios de uso doméstico y resulta
evidentemente inadecuado para objetos metálicos de mayor tamaño. Afirma que la demandante reconoció, además, la finalidad
doméstica de su producto en su escrito de 23 de julio de 1999, que indica que el producto ALADDIN seguía siendo utilizado
por las nuevas generaciones. Según la Oficina, es preciso distinguir ese público, a saber, los consumidores medios de productos
de uso corriente, del público altamente especializado de los profesionales de la industria metalúrgica. Tal consideración
resulta corroborada, según ella, por un mensaje publicitario de la demandante que presenta su «línea de productos de mantenimiento
para el hogar» y en la que el producto específico de que se trata se encuentra junto a otros productos para el hogar.

74     Por último, la OAMI considera que, habida cuenta del público al que va dirigido el producto específico de que se trata, es
muy improbable que éste utilice los canales de distribución de los productos designados por la solicitud de marca controvertida,
que, según la Oficina, son comercializados por distribuidores y mayoristas de fontanería altamente especializados.

75     La OAMI deduce de todo ello la conclusión de que los productos comparados son diferentes, independientemente de que la marca
anterior se repute o no registrada exclusivamente para el producto específico de que se trata.

76     Ahora bien, la Oficina afirma que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 4, apartado 1, letra b),
de la Directiva 89/104, y aplicable en lo fundamental a la interpretación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
nº 40/94, el riesgo de confusión presupone una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados (sentencia
Canon, citada en el apartado 29 *supra,* apartado 22). Por los motivos que se han expuesto anteriormente, dicha condición previa no concurre, según la OAMI, de suerte
que no puede existir riesgo de confusión entre las marcas, independientemente de la cuestión de si la marca anterior posee
un carácter distintivo intrínseco fuerte. Así pues, según la Oficina, la Sala de Recurso llegó acertadamente a la conclusión
de que no existía riesgo de confusión.

 Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

77     A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior,
se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares
los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en
que esté protegida la marca anterior. En virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), por marcas anteriores debe
entenderse, en particular, las marcas registradas en un Estado miembro.

78     Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos
o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

79     Con arreglo a la misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, de acuerdo con la percepción de
los signos y de los productos o servicios de que se trate que tiene el público relevante, y teniendo en cuenta todos los factores
del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud entre los signos y la de
los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios
RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia
citada].

80     En el caso de autos, conforme a lo expuesto en el marco del primer motivo, y contrariamente a lo que afirma la OAMI, la marca
anterior debe reputarse registrada, a efectos de la oposición, para el conjunto de los productos para los que fue registrada.
De ello se sigue que los productos que deben tomarse en consideración para apreciar el riesgo de confusión entre las marcas
en conflicto son, por una parte, los productos que designa la marca anterior, esto es, los «productos para pulir metales»
y, por otra, los productos comprendidos en la clase 3 que designa la solicitud de marca, es decir, las «preparaciones para
la limpieza de los tubos de desagüe para la industria de transformación de metales, excepto sustancias auxiliares para textiles
y sustancias auxiliares».

81     Pues bien, aunque los «productos para pulir metales» pueden ser tanto productos de consumo corriente como productos destinados
a una clientela profesional o especializada, no hay discusión en cuanto a que los productos contemplados en la solicitud de
registro deben considerarse dirigidos únicamente a los profesionales de la industria de transformación de metales. De ello
se desprende que el único público que puede incurrir en una confusión entre las marcas en conflicto es el constituido por
dichos profesionales. Además, procede recordar que la marca anterior está registrada en España. En consecuencia, el público
pertinente en relación con el cual debe analizarse el riesgo de confusión lo integran los profesionales de la industria de
transformación de metales establecidos en España.

–       Sobre la comparación de los productos de que se trata

82     Según reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud de los productos o servicios de que se trata, deben tenerse en
cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Tales factores comprenden, en particular,
su naturaleza, su destino, su utilización, así como el que compitan entre sí o sean complementarios [sentencia Canon, citada
en el apartado 29 *supra,* apartado 23, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI – Petit Liberto (Fifties),
T‑104/01, Rec. p. II‑4359, apartado 31].

83     Por lo que respecta a la naturaleza de los productos de que se trata, procede señalar que éstos pertenecen a la misma categoría
y contienen, de forma similar, sustancias químicas que se aplican a las superficies metálicas. Además, debe admitirse que
las actividades de pulido y de limpieza, si bien no son, ciertamente, idénticas, son cuando menos similares en la medida en
que ambas están comprendidas en la actividad más amplia de mantenimiento. Por lo tanto, debe considerarse que los productos
de que se trata tienen una función similar.

84     No obstante, por una parte, debe observarse asimismo, de forma general, que la descripción de los productos de la clase 3
contemplados en la solicitud de marca comunitaria, a saber, «preparaciones para la limpieza de los tubos de desagüe para la
industria de transformación de metales, excepto sustancias auxiliares para textiles y sustancias auxiliares», abarca un subcategoría
más restringida y específica que la designada por los «productos para pulir metales» a que hace referencia la marca anterior.

85     Por otra parte, como subraya la OAMI, no puede negarse que los productos tienen finalidades y modos de empleo distintos. Mientras
que los productos contemplados por la marca anterior están destinados en principio a dar brillo a los objetos metálicos mediante
frotamiento y tienen por lo tanto una finalidad parcialmente estética, los productos contemplados en la solicitud de registro
están destinados esencialmente a limpiar y a desatascar, mediante vertido y posterior disolución de los depósitos metálicos,
las tuberías de evacuación de los residuos de la industria de transformación de metales, lo que atestigua su finalidad práctica.

86     Así pues, a la vista de lo anterior, procede señalar, en este punto, que los productos de que se trata son parcialmente similares.

–       Sobre la comparación de los signos controvertidos

87     Basta declarar al respecto que, según ha quedado acreditado, los signos en conflicto presentan un alto grado de similitud.
La Sala de Recurso, por su parte, admitió que existía una gran similitud visual entre los signos y que, desde el punto de
vista fonético y conceptual, eran idénticos. Además, hay que subrayar que, habida cuenta de que los signos controvertidos
son ambos puramente denominativos, no existe ningún elemento, aparte de su insignificante diferencia ortográfica, que pueda
diferenciarlos.

–       Sobre el riesgo de confusión entre las marcas de que se trata

88     La demandante sostiene que el riesgo de confusión entre las marcas de que se trata se acentúa por el hecho de que la marca
nacional anterior ALADDIN posee un fuerte carácter distintivo derivado de que hace referencia a un término imaginario que
no describe en absoluto el tipo de productos que contempla y que ha sido ampliamente utilizado en España desde 1912. Según
ella, el fuerte carácter distintivo de la marca anterior fue, además, reconocido por la Sala de Recurso en la resolución impugnada.

89     Ahora bien, para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si tiene un elevado carácter
distintivo, debe apreciarse globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para
los cuales fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos
o servicios de los de otras empresas (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999,
Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C‑108/97 y C‑109/97, Rec. p. I‑2779, apartado 49).

90     Al llevar a cabo esta apreciación, procede tomar en consideración las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho
de que carezca o no de elementos descriptivos de los productos o servicios para los que ha sido registrada, y la notoriedad
de la que goza, en particular, la cuota de mercado que posee, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso
de esta marca, la cuantía de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados
que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como
las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria u otras asociaciones profesionales [sentencias Canon, citada en el apartado
29 *supra,* apartado 18, Windsurfing Chiemsee, citada en el apartado 89 *supra,* apartado 51, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 29 *supra,* apartado 23; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI – Karlsberg Brauerei
(MYSTERY), T‑99/01, Rec. p. II‑43, apartado 34].

91     A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia observa, en primer lugar, que la demandante se conforma con afirmar que
la marca anterior ha sido ampliamente utilizada en España desde 1912, sin aportar prueba alguna de los distintos elementos
que acaban de citarse y que pretenden demostrar la notoriedad de dicha marca. De ello se sigue que no puede considerarse que
ésta tenga un fuerte carácter distintivo partiendo de esta base.

92     Por lo que se refiere, en segundo lugar, a las cualidades intrínsecas de la marca anterior, procede señalar, por una parte,
que, como pone de relieve la demandante, el signo denominativo ALADDIN carece de elementos descriptivos de los productos para
los que fue registrado y, por otra, que dicho signo posee un fuerte potencial evocador que puede constituir una cualidad intrínseca
de la marca. En efecto, Aladino es públicamente conocido como el héroe de un cuento de *Las mil y una noches* descubridor de una lámpara de aceite metálica que, al frotarla, hacía aparecer un genio que satisfacía los deseos de su poseedor.
Así pues, el término Aladdin evoca a la vez una de las posibles utilizaciones de los productos contemplados por la marca anterior
y su supuesto carácter milagroso. Por consiguiente, procede considerar que la marca anterior goza de una gran aptitud para
identificar los productos para los que fue registrada, a saber, productos para pulir metales, por su procedencia de una empresa
determinada y, por lo tanto, para distinguirlos de los de otras empresas. En la resolución impugnada, la Sala de Recurso admitió
además el argumento de la demandante según el cual la marca anterior posee un fuerte carácter distintivo, extremo que tampoco
discute la OAMI en el marco del presente recurso.

93     Pues bien, debe recordarse que, según la jurisprudencia, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor
resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL,
C‑251/95, Rec. p. I‑6191, apartado 24), las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias
a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (sentencia
Canon, citada en el apartado 29 *supra,* apartado 18).

94     Además, la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración
y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados. Así, un escaso grado de similitud
entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la
inversa. La interdependencia entre dichos factores encuentra su expresión en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94,
según el cual procede interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación, por su
parte, depende en particular del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo
y entre los productos o servicios designados (sentencias Canon, citada en el apartado 20 *supra,* apartado 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 29 *supra,* apartado 19, y Fifties, citada en el apartado 82 *supra,* apartado 27).

95     Así pues, a los efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, puede existir riesgo de confusión,
pese al escaso grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando la similitud entre las marcas es grande
y el carácter distintivo de la marca anterior es fuerte (véase, en ese sentido, la sentencia Canon, citada en el apartado
29 *supra,* apartado 19).

96     En el caso de autos, debe ciertamente admitirse que los productos de que se trata son parcialmente similares y que el público
relevante, integrado por profesionales especializados en el ámbito de los productos contemplados en la solicitud de marca
comunitaria, puede prestar un elevado grado de atención al optar por tales productos [véanse, en este sentido, las sentencias
del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril de 2003, Durferrit/OAMI – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, Rec. p. II‑1589, apartados
37, 40 y 52, y de 30 de junio de 2004, M+M/OAMI – Mediametrie (M+M EUROdATA), T‑317/01, Rec. p. I‑0000, apartados 51 y 52].

97     No obstante, procede observar, por otra parte, que, amén de su carácter parcialmente similar, puesto de relieve en el apartado
anterior, los productos de que se trata presentan, en general, una relación con la actividad de mantenimiento y el metal,
relación que se ve reforzada además por el hecho de que las marcas de que se trata son conceptualmente idénticas, extremo
que la OAMI no ha rebatido, y pueden parecer ellas mismas vinculadas a los productos a que se refieren por cuanto evocan un
personaje de cuento asociado a una lámpara de aceite metálica.

98     En tales circunstancias, no puede excluirse que el público relevante perciba los productos de que se trata como pertenecientes
a una misma gama de productos de mantenimiento que están relacionados con el metal. Suponiendo que dicho público, integrado
ciertamente por profesionales, sea consciente de las diferencias entre las formas de fabricación de tales productos, no sacará
necesariamente la conclusión de que dichas diferencias impiden que una misma empresa fabrique o comercialice ambos tipos de
productos a la vez. Así pues, el público relevante tendrá la impresión de que los productos controvertidos pueden tener el
mismo origen comercial [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de noviembre de 2003,
Díaz/OAMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, apartado 33].

99     De ello se desprende que los productos de que se trata pueden resultar, para el público relevante, semejantes, en la medida
en que pertenecen a una misma familia de productos y ser así percibidos como elementos de una gama general de productos que
puede tener un origen comercial común.

100   Así pues, el Tribunal de Primera Instancia considera que la circunstancia de que el público relevante esté integrado por profesionales
especializados de la industria del tratamiento de metales no basta, habida cuenta de la similar naturaleza de los productos
de que se trata, del grado muy elevado de similitud de los signos en conflicto y del fuerte carácter distintivo de la marca
anterior, para excluir que dicho público pueda creer que tales productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas
vinculadas económicamente.

101   De ello se sigue que existe un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Por lo tanto, el segundo motivo de la demandante,
basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, debe también estimarse.

102   Se desprende de todo lo anterior que procede estimar el recurso y anular la resolución impugnada.

**Costas**

103   A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones
de la OAMI, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.

104   No obstante, por lo que respecta a la cuestión de las costas recuperables, procede recordar que, a tenor del artículo 136,
apartado 2, del Reglamento de Procedimiento «los gastos indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del
procedimiento ante la Sala de Recurso, así como los gastos incurridos a efectos de la presentación, mencionada en el párrafo
segundo del apartado 4 del artículo 131, de las traducciones de las memorias o escritos a la lengua de procedimiento, se considerarán
costas recuperables». Ahora bien, los gastos efectuados a efectos del procedimiento de oposición no constituyen gastos en
que hayan incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso. En consecuencia, deben desestimarse las
pretensiones de la demandante de que la OAMI se haga cargo de los gastos contraídos por aquélla a efectos del procedimiento
de oposición.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1)      **Anular la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
de 31 de enero de 2003.**

2)      **Condenar en costas a la OAMI.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legal | Tiili | Vadapalas |

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de julio de 2005.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| El Secretario |  | El Presidente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| H. Jung |  | H. Legal |

---

[\*](#Footref*) Lengua de procedimiento: inglés.

[Top](#document1)