Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto T‑419/17

Mendes SA

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca denominativa de la Unión VSL#3 — Marca que se convierte en una designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada — Marca que puede inducir al público a error — Artículo 51, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 51, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 18 de mayo de 2018

1. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Nuevo examen de los hechos a la luz de pruebas presentadas por primera vez ante él — Exclusión

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 65]
2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Marca que se convierte, por la actividad o inactividad de su titular, en una designación usual en el comercio — Requisitos

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 51, ap. 1, letra b)]
3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Marca que se convierte, por la actividad o inactividad de su titular, en una designación usual en el comercio — Apreciación teniendo en cuenta la percepción del signo por los sectores interesados

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 51, ap. 1, letra b)]
4. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Marca que se convierte, por la actividad o inactividad de su titular, en una designación usual en el comercio — Marca denominativa VSL#3

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 51, ap. 1, letra b)]
5. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Marca que puede inducir a error al público — Requisitos

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 51, ap. 1, letra c)]
6. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Marca que puede inducir a error al público — Marca denominativa VSL#3

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 51, ap. 1, letra c)]

1. Véase el texto de la resolución.

   (véase el apartado 15)
2. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia aplicable, por analogía, al artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea se deprende que este artículo contempla una situación en la que la marca deja de ser idónea para desempeñar su función de indicación del origen.

   Entre las diversas funciones de la marca, la función de indicación del origen desempeña un papel esencial. Sirve para identificar el producto o servicio designado por la marca atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, para distinguir ese servicio o producto de los de otras empresas. Dicha empresa identificada es aquella bajo cuyo control se comercializa dicho producto o servicio.

   El legislador de la Unión Europea ha consagrado la función de indicación del origen propia de la marca en el artículo 4 del Reglamento n.o 207/2009, al disponer que los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica sólo podrán constituir marcas si son apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

   Así pues, mientras que el artículo 7 del Reglamento n.o 207/2009 enumera situaciones en las que la marca no puede ab initio desempeñar su función de indicación del origen, el artículo 51, apartado 1, letra b), de ese mismo Reglamento se refiere al supuesto de que el uso de la marca se haya generalizado hasta el punto de que el signo que la constituye tiende a designar la categoría, el género o la naturaleza de los productos o servicios para los que fue registrado, y no ya los productos o los servicios específicos procedentes de una determinada empresa. La marca, convertida en designación usual de un producto, ha perdido por lo tanto su carácter distintivo, de manera que ya no desempeña dicha función.

   Puede entonces declararse la caducidad de los derechos conferidos al titular de una marca en el artículo 9 del Reglamento n.o 207/2009 siempre que, en primer lugar, dicha marca se haya convertido en una designación usual, en el comercio, de un producto o de un servicio para el que esté registrada y en segundo lugar, esa transformación se deba a la actividad o a la inactividad de dicho titular. Se trata de requisitos acumulativos.

   (véanse los apartados 22 a 26)
3. Según la jurisprudencia, en el supuesto de que en la distribución al consumidor o usuario final de un producto amparado por una marca registrada intervengan intermediarios, los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la referida marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión son los consumidores o usuarios finales y, en función de las características del mercado del producto de que se trate, los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto.

   En efecto, la marca forma parte de un proceso comunicativo entre el vendedor y el comprador. Dicho proceso llega a buen puerto y la marca cumple con la función que justifica su existencia únicamente si los dos actores que participan en la comunicación «entienden» la propia marca, es decir, si son conscientes de su función de indicación del origen. Si uno de los dos grupos la entiende como designación genérica, fracasa la transmisión de la información comunicada por la marca.

   Sin embargo, una marca puede seguir cumpliendo su función de indicación del origen a pesar de que el comprador no sepa que se trata de una marca registrada, si un intermediario ejerce una influencia determinante en la decisión de comprar o no el producto y, de ese modo, el conocimiento que dicho intermediario tiene de la función de indicación del origen de la marca provoca que el proceso comunicativo tenga éxito. Así sucede cuando, en el mercado de que se trate, el intermediario dispensa habitualmente un asesoramiento que influye de manera determinante en la decisión de comprar o no el producto, o cuando es el propio intermediario quien decide por el consumidor sobre la compra, como es el caso de los farmacéuticos y médicos en relación con los medicamentos sujetos a prescripción médica.

   Así pues, si bien los sectores interesados son ante todo los consumidores y usuarios finales, también debe tenerse en cuenta a los intermediarios, dado que desempeñan una función en la apreciación del carácter usual de la marca.

   De esta jurisprudencia citada se deriva que el sector interesado, cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la marca controvertida se ha convertido, en el comercio, en la designación usual del producto comercializado bajo dicha marca, debe determinarse en función de las características del mercado de dicho producto.

   (véanse los apartados 31 a 35)
4. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 36 a 50)
5. De la jurisprudencia se desprende que la causa de decadencia mencionada en el artículo 51, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea supone que existe engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor.

   La posibilidad de aplicar el artículo 51, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 se supedita al uso engañoso de la marca tras su registro. Dicho uso engañoso debe ser debidamente probado por la recurrente.

   Si bien, habida cuenta del tenor del artículo 51, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009, unas modificaciones en la composición de un producto cubierto por una marca pueden implicar su decadencia, esta únicamente se producirá si la marca transmite una información inexacta sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia de dicho producto.

   (véanse los apartados 54, 55 y 60)
6. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 61, 62 y 64 a 66)

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