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# 51997AC0100

**Dictamen del Comité Económico y Social sobre: - la «Propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989» y - la «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989»** 
  
*Diario Oficial n° C 089 de 19/03/1997 p. 0014*

  

Dictamen del Comité Económico y Social sobre:

- la «Propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989» () y - la «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989» () (97/C 89/06)

El 17 de octubre de 1996 y el 2 de diciembre de 1996, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre las propuestas mencionadas.

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de enero de 1997 (Ponente: Señor Ataíde Ferreira).

En su 342° Pleno (sesión del 29 de enero de 1997), el Comité Económico y Social ha aprobado por 94 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, el presente Dictamen.

1. Introducción

El presente dictamen estudia la propuesta de adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (COM(96) 367), adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (Protocolo de Madrid) y la necesidad de modificar el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (doc. COM(96) 372), sobre la marca comunitaria (Reglamento Marca).

2. La adhesión al Protocolo de Madrid

2.1. Con el Protocolo de Madrid se pretende superar algunas de las dificultades experimentadas por determinados países para adherirse al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1991 (en lo sucesivo designado como el Arreglo).

2.2. Las modificaciones que introdujo el Protocolo de Madrid en relación con el Arreglo anteriormente vigente, que pueden considerarse como globalmente beneficiosas para todas las Partes Contratantes, están muy bien expuestas en la propuesta de Decisión del Consejo presentada por la Comisión. Cabe destacar únicamente la modificación introducida en los subpárrafos de la letra b) del apartado 1 del artículo 14, que permite la adhesión de organizaciones intergubernamentales al Protocolo de Madrid, siempre y cuando se reúnan las condiciones que estipulan los subpárrafos i) e ii). La Comunidad Europea -organización intergubernamental en cuyo nombre se introdujeron dichas modificaciones- satisface plenamente este doble requisito.

2.3. En términos de Derecho comunitario, la adhesión de la Comunidad a acuerdos internacionales debe fundamentarse, por un lado, en el artículo 228 (segunda frase del apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3) en la medida en que faculta a la Comunidad Europea para celebrar acuerdos con otros Estados u organizaciones internacionales y, por otro, en el artículo 235, que sirvió de base a las normas comunes, es decir, al Reglamento Marca.

2.4. El sistema del Protocolo de Madrid puede sintetizarse de la forma siguiente:

2.4.1. El registro internacional (que puede basarse en una marca previamente existente o en un registro nacional o registro ex novo) supone un único trámite, equivalente a una serie de depósitos nacionales o regionales.

2.4.2. La solicitud de registro debe realizarse ante la administración (en el sentido y términos de los apartados 2 y 3 del artículo 2 del Protocolo de Madrid) de una de las Partes Contratantes, y el solicitante deberá indicar expresamente cuáles son las Partes Contratantes en cuyo territorio quiere que su marca quede protegida.

2.5. Un sistema como éste presenta la ventaja de ser simple, económico y ágil en su tramitación. Un procedimiento único suple toda una serie de solicitudes que, de lo contrario, habría que presentar obligatoriamente a cada uno de los servicios nacionales o regionales, por lo que indudablemente propicia la cooperación internacional y el incremento de los intercambios comerciales.

2.6. Además, el sistema del Protocolo de Madrid ofrece la ventaja de que sus efectos pueden comprobarse, en principio, en el territorio de todas las Partes Contratantes del Convenio de París de 20 de marzo de 1983 para la protección de la propiedad intelectual. No puede sino destacarse la posibilidad de que los titulares de las marcas puedan obtener, en virtud del Protocolo de Madrid, la protección de sus marcas en los territorios de cada uno de los Estados miembros que son Partes Contratantes del Convenio de París.

2.7. Cabe, pues, concluir que la protección que en virtud del Protocolo de Madrid se confiere a las marcas puede provocar que los titulares de las marcas no soliciten la protección de la propiedad intelectual de sus productos amparándose en la marca comunitaria ().

2.8. Por otro lado, visto que el titular de una marca comunitaria no puede en esta fase solicitar el registro internacional de su marca apoyándose en la marca comunitaria, también cabe concluir que, en algunos casos (especialmente en aquellos en que los titulares de las marcas pretendan proceder a intercambios comerciales con algunos Estados miembros y con algunos Estados extracomunitarios), el actual sistema puede conducir al retroceso al sistema de protección nacional o regional, perjudicando así gravemente la aplicación del Reglamento sobre la marca comunitaria y, consecuentemente, empobrecer las funciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, en lo sucesivo designada como la Oficina de Armonización ().

2.9. Además, el Protocolo de Madrid y el Reglamento (CE) sobre la marca comunitaria regulan aspectos diferentes de esta problemática: con el primero se unifican las reglas aplicables al procedimiento de presentación del registro de marca, mientras que el segundo prevé un régimen regional unificado de protección de las marcas.

2.10. Así pues, se puede concluir que los dos sistemas de protección no son contradictorios ni entran en conflicto, sino que, por el contrario, se complementan. Esta complementariedad reside simplemente en el hecho de que los solicitantes de marcas comunitarias y los titulares de marcas comunitarias pueden solicitar la protección internacional de sus marcas mediante la presentación de una solicitud internacional al amparo del Protocolo de Madrid y que los titulares de registros internacionales al amparo de dicho Protocolo pueden solicitar la protección de sus marcas como marcas comunitarias.

2.11. La articulación de ambos sistemas permitirá que la industria pueda beneficiarse más fácilmente de las ventajas de la marca comunitaria a través del Protocolo de Madrid y que los titulares de las marcas comunitarias puedan disfrutar de protección internacional gracias a dicho Protocolo, lo que supondrá indudables ventajas para el desarrollo de condiciones favorables al comercio entre la Comunidad Europea y terceros países.

2.12. La Comisión, al entender que la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid es claramente beneficiosa, propone que, ateniéndose a lo permitido por dicho Protocolo, el Presidente del Consejo adjunte una declaración al instrumento de adhesión, cuando lo presente al Director General de la OMPI. La propuesta de Declaración presentada por la Comisión sólo incide en la tasa individual, con arreglo a lo estipulado en la letra a) del apartado 7 del articulo 8 del Protocolo de Madrid, artículo sobre el que se pronuncia la Declaración propuesta por la Comisión.

2.13. Sin embargo, el Comité quiere destacar las consecuencias previstas en las letras i) e ii) del artículo 7 antes mencionado y la circunstancia, como así lo señala la propia Comisión, de que resulte necesario establecer la cuantía de la tasa individual tan pronto como se pueda disponer de los datos que permitan determinar la cuantía del ahorro que supone el procedimiento internacional.

2.14. Asimismo, el Comité quiere señalar que, con arreglo al artículo 2 de la propuesta de Decisión del Consejo, el acto de depósito debe estar precedido por la adopción a escala comunitaria de medidas que permitan la articulación de los sistemas, esto es, de las modificaciones del Reglamento sobre la marca comunitaria.

2.15. Las opciones que se contemplan en el artículo 3 de la propuesta de la Comisión parecen estar plenamente justificadas y las posiciones de cada uno de los Estados miembros quedan salvaguardadas por el apartado 2 de dicho artículo.

2.16. El Comité, sin embargo, no quiere dejar de señalar que Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos ya han armonizado sus legislaciones sobre marcas, diseños y modelos mediante la Ley uniforme Benelux sobre marcas, lo que debe ser considerado como un ejemplo a seguir por todos los Estados miembros en la búsqueda de soluciones armonizadas en otros ámbitos; por ello es aconsejable que la Comisión tome iniciativas en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros en los ámbitos de los diseños y modelos.

2.17. Asimismo, el Comité subraya la necesidad y las ventajas de la adhesión individual de cada uno de los Estados miembros al Protocolo de Madrid, en línea con el compromiso contraído en Oporto el 2 de mayo de 1992 en el ámbito del Acuerdo sobre el Espacio Único Europeo.

3. La modificación del Reglamento sobre la marca comunitaria

3.1. Por otra parte, la Comisión Europea somete al Consejo una propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento sobre la marca comunitaria (). La Comisión lo hace basándose en el principio esencial de que es útil concentrar en un único texto legislativo todas las disposiciones concernientes al Registro Internacional de marcas. Para el Comité, se trata de un principio coherente y adecuado.

3.2. Por otro lado, como bien dice la Comisión, las reglas aplicables a los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea son en principio idénticas a las aplicables a las marcas comunitarias, razón por la cual las normas propuestas se remiten muchas veces a otros artículos del Reglamento, lo que también y por sí mismo justificaría la inclusión de las normas propuestas en el Reglamento sobre la marca comunitaria.

3.3. Una vez reconocidas las ventajas que ofrecerá la adhesión de la Comunidad al Protocolo de Madrid y reconocido el principio justificativo de la necesidad de mantener toda esta reglamentación en un único corpus legislativo, al Comité por tanto no le quedará más que analizar las normas propuestas, cuyo fundamento jurídico comunitario también debe considerarse con arreglo al artículo 235 del Tratado. El Comité hace suyo el texto del preámbulo, en el cual constan los motivos que justifican la adhesión y la necesidad de modificar el Reglamento sobre la marca comunitaria.

3.4. Cabe aprobar y apoyar la redacción del artículo 1 de la propuesta de la Comisión, que estipula la inserción sistemática del Título reservado al Registro Internacional de Marcas, así como su designación.

3.5. El nuevo Título XIII está compuesto por 18 artículos, que forman un todo coherente, adecuado a la consecución de sus principales objetivos, esto es, adecuado para compatibilizar dos sistemas de registro de marcas.

3.6. Cabe señalar, sin embargo, que la propuesta de la Comisión tiende a supeditar el régimen del Registro Internacional de Marcas al sistema anteriormente vigente para el régimen de la marca comunitaria y, por tanto, las soluciones adoptadas figuran grosso modo en el Reglamento Marca en lo referente a la marca comunitaria.

3.7. Sin embargo, de los artículos propuestos por la Comisión cabe resaltar los aspectos que pueden considerarse más relevantes:

3.7.1. El artículo 140, porque prevé como regla general que el Reglamento Marca y los respectivos reglamentos de ejecución sean aplicables a las solicitudes internacionales presentadas en la OMPI que designen a la Comunidad, lo que constituye la regla básica del sistema de articulación.

3.7.2. El apartado 1 del artículo 142 exige que la solicitud se presente en cualquier lengua de la Oficina, lo que significa que sólo se puede utilizar cualquier lengua prevista en el Protocolo de Madrid y que sea igualmente una lengua de la Oficina, esto es, inglés y francés. El Comité quiere destacar que a este nivel de Derecho internacional es inejecutable cualquier iniciativa de fijar la posibilidad de utilizar todas las lenguas de los Estados miembros.

3.8. Quedan garantizados, con arreglo a unas bases que se consideran manifiestamente positivas, los siguientes aspectos:

3.8.1. la posibilidad de que se reconozca la antigüedad con arreglo a lo previsto en los artículos 34 y 35 del Reglamento Marca;

3.8.2. la supeditación de las solicitudes de registro internacional al examen de los motivos absolutos de la denegación, equiparando aquéllas a las solicitudes de marca comunitaria;

3.8.3. la necesidad de que la Oficina realice un informe de investigación comunitaria;

3.8.4. la posibilidad de que los registros internacionales que designen a la Comunidad puedan ser objeto de oposición en el plazo de nueve meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 42 y 43 del Reglamento Marca;

3.8.5. la posibilidad de que las solicitudes de marcas internacionales que hubiesen designado a la Comunidad puedan transformarse en solicitudes de marca nacional, como ocurre ya con las marcas comunitarias registradas con arreglo a los artículos 108 y 110 del Reglamento Marca;

3.8.6. la supeditación de los registros internacionales protegidos en la Comunidad Europea a las mismas reglas de utilización vigentes para la marcas comunitarias, en concreto en lo que se refiere a los plazos y fechas a partir de las cuales comienzan a contarse éstos;

3.8.7. la posibilidad de transformar los registros internacionales que designen a la Comunidad y que sean anulados mediante un «ataque central» en las solicitudes, ya no internacionales, sino comunitarias.

3.9. En cuanto al artículo II de la propuesta de Reglamento, el Comité subraya la necesidad de tener en consideración el período de tres meses que media entre la presentación de la solicitud de adhesión al Protocolo y su entrada en vigor, de suerte que se pueda prevenir cualquier dificultad que se derive de las distintas fechas de entrada en vigor de uno y otro instrumento jurídico.

4. Conclusiones

Teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, tanto sobre la utilidad de la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid, como sobre la corrección de los métodos propuestos por la Comisión para alcanzar ese propósito, el Comité acoge favorablemente las propuestas de la Comisión y, por consiguiente:

- emite un dictamen favorable a la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas,

- emite un dictamen favorable a la inserción del Título XIII en el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, e

- invita a la Comisión a que arbitre las iniciativas de armonización legislativa que se impongan en los ámbitos de los diseños y modelos.

Bruselas, el 29 de enero de 1997.

El Presidente del Comité Económico y Social

Tom JENKINS

() DO n° C 293 de 5. 10. 1996, p. 11.

() DO n° C 300 de 10. 10. 1996, p. 11.

() A este respecto, son elocuentes las estadísticas oficiales, según las cuales del total de designaciones solicitadas por titulares de marcas de Estados miembros, bastante más de dos tercios se destinaron a obtener la protección en Estados no miembros («Las marcas internacionales», Estadísticas de la OMPI correspondientes a 1995).

() DO n° L 11 de 14. 1. 1994.

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