Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 12.9.2009 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 220/25 |

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Recurso de casación interpuesto el 14 de julio de 2009 por Edwin Co. Ltd contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) el 14 de mayo de 2009 en el asunto T-165/06, Elio Fiorucci/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-263/09 P)

2009/C 220/51

Lengua de procedimiento: italiano

Partes

Recurrente: Edwin Co. Ltd (representantes: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K.P. Muraro, M. Balestriero, abogados)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y Elio Fiorucci

Pretensiones de la parte recurrente

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| — | Que se anule la sentencia recurrida. |

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| — | Que se condene al Sr. Fiorucci al pago de las costas derivadas de ambas instancias o, en caso de que no se estime el recurso, que se ordene la compensación de dichas costas. |

Motivos y principales alegaciones

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| 1. | En primer lugar, la sentencia recurrida está viciada por la infracción o la interpretación incorrecta del artículo 52, apartado 2, letra a), del RMC.[(1)](#ntr1-C_2009220ES.01002502-E0001). La causa de nulidad relativa constituida, según dicha disposición, por la nulidad del registro de la marca compuesta por un nombre de persona distinto de quien solicita el registro, se caracteriza por el hecho de que quien actúa para que se declare dicha nulidad sea titular –con arreglo al ordenamiento nacional– de un derecho de uso exclusivo de ese nombre. Sin embargo, conforme al artículo 8, apartado 3, del CPI,[(2)](#ntr2-C_2009220ES.01002502-E0002) invocado ex adverso, el Sr. Fiorucci no es titular de ningún derecho con tal contenido. El artículo 8, apartado 3, del CPI le atribuye más bien una mera reserva de registro del signo «Elio Fiorucci» que, no obstante, no podrá disfrutar nunca, ya que la marca así registrada entraría en conflicto con las de Edwin con la palabra «Fiorucci». En este marco, el Tribunal de Primera Instancia declaró nula la marca «Elio Fiorucci» de Edwin con arreglo a una causa de nulidad que no existe y que no existirá nunca. Ello implica la infracción o la aplicación incorrecta del artículo 52, apartado 2, letra a), del RMC, que si se interpreta correctamente sólo puede aplicarse cuando el solicitante de la nulidad ya sea titular de (o, al menos, tenga la posibilidad de obtener) un derecho de uso exclusivo de su nombre como marca. |

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| 2. | En segundo lugar, la sentencia recurrida está viciada por la infracción o la aplicación incorrecta del artículo 8, apartado 3, del CPI. Efectivamente, a diferencia de cuanto sostuvo el Tribunal de Primera Instancia, esta disposición se aplica únicamente a los nombres de persona que se hayan hecho célebres en el ámbito extracomercial; por lo tanto, no puede aplicarse al patronímico «Elio Fiorucci», que según una incontestable apreciación de los hechos, originalmente adquirió notoriedad en el ámbito comercial.  Esta interpretación del artículo 8, apartado 3, del CPI resulta principalmente del tenor literal de la disposición citada, que declara de modo expreso su intención de reservar la protección que dispensa únicamente a los nombres de persona que se hayan hecho célebres «en el ámbito artístico, literario, científico, político o deportivo». Esta conclusión resulta corroborada ulteriormente por un análisis sistemático del Derecho de marcas italiano, según el cual la notoriedad surgida en el ámbito comercial está protegida por el artículo 12, apartado 1, letras b) y f) del CPI, mientras que el artículo 8, apartado 3, del CPI sólo se refiere a la notoriedad surgida originariamente en el ámbito extracomercial. No es posible aplicar simultáneamente ambas disposiciones al mismo signo, ya que ello daría lugar al nacimiento de dos derechos de marca exclusivos incompatibles entre sí. Al registrar su propio nombre como marca (posteriormente cedido a Edwin), el Sr. Fiorucci agotó todos los instrumentos para valorizar su notoriedad con fines comerciales. De modo que no puede invocar el artículo 8, apartado 3, del CPI para alegar la nulidad de la marca «Elio Fiorucci» de Edwin.  Por otro lado, la interpretación del artículo 8, apartado 3, del CPI propuesta por Edwin y la consiguiente imposibilidad de su aplicación a la presente controversia, son coherentes con la razón de ser de la mencionada disposición, que pretende impedir que se aproveche de modo parasitario quien registre un signo que haya adquirido notoriedad gracias a otra persona. En efecto, no puede imputarse a Edwin ningún comportamiento parasitario, dado que al haber adquirido las marcas «Fiorucci» por una cantidad considerable, la parte recurrente en casación pagó a un precio muy alto el derecho de disfrutar de la notoriedad vinculada al nombre del célebre diseñador milanés.  Por otra parte, tampoco resulta convincente el argumento del Tribunal de Primera Instancia según el cual la protección prevista en el artículo 8, apartado 3, del CPI es más amplia y no se superpone con la prevista para proteger la notoriedad adquirida por los signos distintivos en el ámbito comercial. Efectivamente, según la doctrina italiana más autorizada, la reserva de registro de los signos con notoriedad extracomercial con arreglo al artículo 8, apartado 3, del CPI no es absoluta. Pero sobre todo no es más amplia que la prevista en el artículo 12, apartado 1, letras b) y f), del CPI para los signos con notoriedad comercial. La coincidencia entre las áreas de operatividad de estas disposiciones confirma una vez más la necesidad de que se apliquen alternativamente.  A diferencia de cuanto sostuvo superficialmente el Tribunal de Primera Instancia, un análisis atento y escrupuloso de la doctrina italiana que ha comentado el artículo 8, apartado 3, del CPI (anteriormente artículo 21, apartado 3, de la Ley de marcas) evidencia que, según la opinión mayoritaria, esta disposición únicamente se aplica a los signos que hayan adquirido notoriedad en el ámbito extracomercial. Esta circunstancia resulta confirmada por las escasas sentencias pronunciadas hasta el momento por los jueces italianos sobre el artículo 8, apartado 3, del CPI.  Por otra parte, no resulta convincente la argumentación del Tribunal de Primera Instancia según la cual, al haber obtenido también una notoriedad extracomercial (concretamente, en el ámbito artístico, cultural, de la ecología y de la protección de la infancia), el Sr. Fiorucci puede ampararse en la tutela del artículo 8, apartado 3, del CPI. Antes bien, según la doctrina italiana más autorizada, cuando un patronímico que ya ha sido registrado por terceros y se ha hecho célebre adquiere notoriedad extracomercial, su titular (en el presente asunto, Elio Fiorucci) no puede alegar el artículo 8, apartado 3, del CPI, ya que prevale la exigencia de proteger al titular (en el presente asunto, Edwin) de la marca notoria (en el presente asunto, el signo «Fiorucci») que fue registrada previamente. |

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| 3. | Además, la sentencia recurrida adolece de falta de motivación, puesto que el Tribunal de Primera Instancia no examinó las alegaciones y las pruebas empleadas por Edwin con el fin de demostrar que había obtenido el permiso de Elio Fiorucci para registrar su patronímico como marca. Con carácter subsidiario, Edwin señala que si el Tribunal de Justicia considera que ni él ni el Tribunal de Primera Instancia son competentes para examinar las alegaciones que acaban de reproducirse, debe solicitar expresamente su examen (cosa que, en cambio, no hizo el Tribunal de Primera Instancia) a la Sala de Recurso (o bien a otra instancia) de la OAMI, para que proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 63, apartado 6, del RMC y 1quinto del Reglamento (CE) no 216/96.[(3)](#ntr3-C_2009220ES.01002502-E0003) |

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| 4. | Por otra parte, la sentencia recurrida está viciada por la infracción o aplicación incorrecta del artículo 63 del RMC, así como por un supuesto de denegación de justicia, ya que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error al negarse a examinar la alegación de Edwin basada en que la parte recurrente en casación adquirió de la sociedad Fiorucci s.p.a. una marca de hecho sobre el patronímico «Elio Fiorucci» (o sobre cualquier otro derecho a invocar la notoriedad de éste). Con carácter subsidiario, Edwin señala que si el Tribunal de Justicia considera que ni él ni el Tribunal de Primera Instancia son competentes para examinar las alegaciones que acaban de reproducirse, debe solicitar expresamente su examen (cosa que, en cambio, no hizo el Tribunal de Primera Instancia) a la Sala de Recurso (o bien a otra instancia) de la OAMI, para que proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 63, apartado 6, del RMC y 1quinto del Reglamento (CE) no 216/96. |

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