Source: EURLEX
Language: es
Format: md

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

de 12 de julio de 2012 (
[\*1](#t-ECR_62011TJ0170_ES_01-E0001)
)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa BASKAYA — Marca internacional figurativa anterior Passaia — Prueba del uso efectivo de la marca anterior — Territorio pertinente — Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 207/2009»

En el asunto T-170/11,

Rivella International AG, con domicilio social en Rothrist (Suiza), representada inicialmente por los Sres. C. Spintig, U. Sander y H. Förster, y posteriormente por los Sres. Spintig, S. Pietzcker y R. Jacobs, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. R. Manea y el Sr. G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:

Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, con domicilio social en Grosseto (Italia), representada por el Sr. H. Vogler, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 10 de enero de 2011 (asunto R 534/2010-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Rivella International AG y Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por el Sr. H. Kanninen, Presidente, y los Sres. N. Wahl (Ponente) y S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Heeren, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de marzo de 2011;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 6 de julio de 2011;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 27 de junio de 2011;

celebrada la vista el 3 de mayo de 2012, en la que participaron la demandante y la OAMI;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

| 1 | Con fecha de 25 de octubre de 2007, la coadyuvante, Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria ([DO 1994, L 11, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1994:011:TOC)), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria ([DO L 78, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2009:078:TOC))]. |

| 2 | La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:  Image |

| 3 | Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 29, 30 y 32 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respecto de cada una de esas clases, a la siguiente descripción:   | — | clase 29: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles»; |  | — | clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo»; |  | — | clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas». | |

| 4 | La solicitud de marca comunitaria se publicó el 31 de marzo de 2008 en el Boletín de Marcas Comunitarias no 13/2008. |

| 5 | El 30 de junio de 2008, la demandante, Rivella International AG, formuló oposición con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento no 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento no 207/2009) contra el registro de la marca solicitada, aduciendo un riesgo de confusión en el sentido de lo establecido en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009]. |

| 6 | La oposición se basaba en una marca internacional figurativa anterior, registrada el 30 de junio de 1992 con el número 470542 y prorrogada hasta el 30 de junio de 2012, que produce efectos en Alemania, España, Francia, Italia, Austria y los países del Benelux, para los siguientes productos incluidos en la clase 32: «Cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas». La aludida marca se reproduce a continuación:  Image |

| 7 | La demandante, que fue instada a aportar la prueba del uso de la marca anterior, precisó el 31 de marzo de 2009 que sólo mantenía la oposición respecto a la parte alemana del registro internacional y presentó varios documentos como títulos probatorios del uso referidos a Suiza. A este respecto, invocó el artículo 5 del Convenio de 13 de abril de 1892 entre Suiza y Alemania sobre protección recíproca de las patentes, dibujos, modelos y marcas (en lo sucesivo, «Convenio de 1892»). Según dicho Convenio, el uso en Suiza equivale al uso en Alemania. |

| 8 | Mediante resolución de 8 de febrero de 2010, la División de Oposición desestimó la oposición al considerar que no se había probado el uso de la marca anterior. A este respecto, declaró que se desprendía de los documentos presentados que la marca invocada en apoyo de la oposición sólo se usaba en Suiza, y rechazó la aplicación del Convenio de 1892. |

| 9 | El 7 de abril de 2010, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición. |

| 10 | Mediante resolución de 10 de enero de 2011 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso basándose en que la prueba del uso efectivo de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición sólo se refería a Suiza. La Sala consideró que el único marco jurídico pertinente era el Reglamento no 207/2009 y más concretamente su artículo 42, apartados 2 y 3, con arreglo al cual la marca anterior debe haber sido objeto de un uso efectivo en el Estado en el que esté protegida. |

Pretensiones de las partes

| 11 | La demandante solicita al Tribunal que:   | — | Anule la resolución impugnada. |  | — | Condene en costas a la OAMI. | |

| 12 | La OAMI y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:   | — | Desestime el recurso. |  | — | Condene en costas a la recurrente. | |

Fundamentos de Derecho

| 13 | En apoyo de su recurso, la demandante invoca un solo motivo, basado en la infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009. |

| 14 | Con carácter preliminar, procede declarar que hay constancia, en primer lugar, de que la petición de la coadyuvante de que se aportara la prueba del uso efectivo de la marca anterior se planteó durante el procedimiento de oposición. |

| 15 | En segundo lugar, hay que señalar que la demandante no ha proporcionado prueba alguna que demuestre que la marca anterior se había utilizado en Alemania, pues las pruebas de uso se refieren exclusivamente a Suiza. |

| 16 | No obstante, a este respecto, la demandante considera que la prueba del uso efectivo de la marca anterior referida a Suiza es suficiente para fundamentar la oposición a la marca solicitada. |

| 17 | En este contexto, la demandante hace referencia al artículo 5, apartado 1, del Convenio de 1892, con arreglo al cual «las consecuencias perjudiciales que, de acuerdo con las leyes de las Partes contratantes, resulten del hecho de que una invención no se haya puesto en práctica, de que un dibujo o modelo no se haya reproducido, o de que una marca de fábrica o comercial no se haya utilizado dentro de un determinado plazo, no se producirán si la puesta en práctica, la reproducción o la utilización se verifican en el territorio de la otra Parte». |

| 18 | A este respecto, la demandante alega que, según el Convenio de 1892, la parte alemana de un registro internacional se considera «utilizada» en Alemania cuando ha sido «utilizada» en Suiza. |

| 19 | Para la demandante, puesto que el Convenio de 1892 es parte integrante del Derecho alemán, la marca internacional, cuya protección se extiende a Alemania, sólo debe apreciarse con arreglo a ese Derecho. De ello se deriva, según la demandante, que, en lo referente a la apreciación de las pruebas del uso, el territorio pertinente incluye Suiza. |

| 20 | Por lo demás, la demandante también pone en duda la posibilidad de que pueda exigirse una prueba del uso efectivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009 en lo referente a una marca internacional. |

| 21 | El Tribunal observa que no se discute en el caso de autos el uso efectivo en Suiza de la marca invocada en apoyo de la oposición. Por lo tanto, es conveniente ocuparse, en primer lugar, de la cuestión pertinente en el presente litigio, esto es, la ligada al aspecto territorial del uso efectivo, y, en segundo lugar, de la duda expresada por la demandante sobre la posibilidad de que pueda exigirse una prueba del uso efectivo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009 en lo referente a una marca internacional. |

| 22 | En lo referente, en primer lugar, al aspecto territorial del uso de las marcas y, más concretamente, a la cuestión de respecto a qué territorio debe aportarse la prueba del uso de la marca anterior, es necesario recordar que estamos, en el caso de autos, ante un procedimiento de oposición comunitario. Por lo tanto, son aplicables a dicho procedimiento las disposiciones pertinentes del Reglamento no 207/2009, así como las del Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria ([DO L 303, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1995:303:TOC)), en su versión modificada. |

| 23 | El Tribunal recuerda que el artículo 42, apartado 2, del Reglamento no 207/2009 dispone que, «a instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición». |

| 24 | Asimismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42, apartado 3, del Reglamento no 207/2009, «el apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior». |

| 25 | Además, a tenor de la regla 22, apartado 3, del Reglamento no 2868/95, en su versión modificada, la prueba del uso debe referirse al lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso que se haya hecho de la marca anterior. |

| 26 | Se desprende de los preceptos citados anteriormente que las cuestiones ligadas a la prueba aportada para fundamentar los motivos de oposición a una solicitud de registro de marca comunitaria y las cuestiones ligadas al aspecto territorial del uso de las marcas se regulan por los preceptos pertinentes del Reglamento no 207/2009, sin que sea necesario referirse a cualquier otro precepto de Derecho interno de los Estados miembros. |

| 27 | El hecho de que las marcas nacionales o internacionales anteriores puedan ser invocadas para fundamentar una oposición formulada contra el registro de marcas comunitarias no implica, en contra de lo que alega la demandante, que el Derecho nacional aplicable a la marca anterior invocada para fundamentar la oposición sea el Derecho aplicable a un procedimiento de oposición comunitario. |

| 28 | Ciertamente, a falta de preceptos pertinentes en el Reglamento no 207/2009 o, en caso necesario, en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) ([DO L 299, p. 25](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:2008:299:TOC)), el Derecho nacional sirve como punto de referencia. |

| 29 | Tal es el caso en lo referido a la fecha de registro de una marca anterior invocada en un procedimiento de oposición comunitario. El Reglamento no 207/2009 no permite determinar la fecha en la que se considera que las marcas nacionales anteriores están inscritas en cada uno de los Estados miembros, de modo que esta cuestión depende del Derecho nacional del Estado miembro afectado. Además, si bien el Derecho nacional fue armonizado en virtud de la Directiva 2008/95, se deduce, no obstante, de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de junio de 2007, Häupl ([C-246/05, Rec. p. I-4673](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62005C?0246&locale=ES)), apartados 26 a 31, que dicha Directiva no armoniza el aspecto procedimental del registro de las marcas, por lo que corresponde al Estado miembro respecto al que se haya presentado la solicitud de registro determinar el momento en el que concluye el procedimiento de registro en función de sus propias normas de procedimiento [véase la sentencia del Tribunal General de 14 de abril de 2011, Lancôme/OAMI – Focus magazin Verlag (ACNO FOCUS), [T-466/08, Rec. p. I-1831](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62008T?0466&locale=ES), apartados 30 y 31, y la jurisprudencia citada]. |

| 30 | No obstante, como se desprende de lo que precede, no es éste el caso en lo referente a la determinación del territorio respecto al cual debe demostrarse el uso de la marca anterior. Tal cuestión se rige por lo dispuesto en el Reglamento no 207/2009 de forma exhaustiva, sin que sea necesario remitirse al Derecho nacional. |

| 31 | Con arreglo a las disposiciones mencionadas más arriba, el uso efectivo de una marca anterior, comunitaria, nacional o internacional, debe probarse en relación con la Unión o con el Estado miembro de que se trate. |

| 32 | Por lo tanto, debe desestimarse el argumento de la demandante según el cual la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta lo establecido en el artículo 26 de la Markengesetz (Ley alemana de marcas). |

| 33 | Por otra parte, hay que observar que el Derecho de marcas armonizado de los Estados miembros implica también un uso obligatorio en el Estado miembro de que se trate (véase el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2008/95). También hay que señalar que la exigencia del uso efectivo, so pena de las sanciones establecidas en dicha Directiva, se ha incorporado al Derecho nacional (artículo 26 de la Markengesetz). Sin embargo, el hecho de que Alemania aplique en el ordenamiento interno, si se da el caso, el artículo 5 del Convenio de 1892, un Convenio bilateral que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 TFUE, no vincula a la Unión, es irrelevante en el caso de autos. |

| 34 | De este modo, en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI ([C-234/06 P, Rec. p. I-7333](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62006C?0234&locale=ES)), apartados 101 a 103, dicho Tribunal consideró que no es compatible con lo dispuesto en el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009 la tesis según la cual el titular de un registro nacional que se opone a una solicitud de registro de marca comunitaria puede invocar una marca anterior cuyo uso no se ha demostrado porque, en virtud de una legislación nacional, constituye una marca defensiva. |

| 35 | Puesto que el Derecho nacional no es aplicable en modo alguno en el caso de autos, la referencia de la demandante a la exposición de motivos de la modificación de la ley alemana de patentes, de la ley de marcas y de otras leyes en lo referente a la aplicabilidad del Convenio de 1892 y a la transposición de la Directiva de marcas en Derecho alemán carecen de relevancia para resolver el presente litigio. Así ocurre también respecto a la jurisprudencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo alemán) sobre las interpretaciones jurídicas nacionales. |

| 36 | Finalmente, según la demandante, el hecho de no aplicar el Convenio de 1892 quebrantaría el carácter unitario de la marca comunitaria en el marco del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009, en caso de que exigiera, ante los órganos jurisdiccionales alemanes, la prohibición del uso en Alemania de la marca solicitada, ya que el Derecho alemán, del que forma parte el Convenio de 1892, siempre es aplicable. En la medida en que la demandante estima que la tesis de la Sala de Recurso implica una vulneración del principio del carácter unitario de la marca comunitaria, basta con remitir a los considerandos 4 y 6 del Reglamento no 207/2009. De allí se desprende la coexistencia de los sistemas nacionales y del sistema comunitario. Además, como la propia demandante reconoció al referirse a los artículos 111 y 165 del Reglamento no 207/2009, se deriva del tercer considerando de dicho Reglamento que ese principio no es absoluto. |

| 37 | En lo que se refiere, en segundo lugar, a la posibilidad de exigir la prueba del uso efectivo de una marca internacional, en la medida en que la demandante estima que no existe tal posibilidad porque el artículo 42, apartado 3, del Reglamento no 207/2009 sólo menciona las marcas nacionales, el Tribunal recuerda que el artículo 8, apartado 2, letra a), del Reglamento no 207/2009 precisa lo que se entiende por «marcas anteriores». De conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso iii), son marcas anteriores, en particular, las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria. |

| 38 | De igual modo, el artículo 4, apartado 1, del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, en su versión revisada y modificada, así como el artículo 4, apartado 1, letra a), del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, disponen que la protección de la marca en cada una de las Partes contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte contratante. |

| 39 | Por lo tanto, la referencia del artículo 8, apartado 2, letra a), del Reglamento no 207/2009 al artículo 42, apartado 3, del mismo Reglamento debe entenderse en el sentido de que «las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro» deben ser asimiladas a las «marcas nacionales». |

| 40 | En consecuencia, no está justificada la duda expresada por la demandante en relación con la aplicabilidad del artículo 42, apartado 3, del Reglamento no 207/2009 a las marcas internacionales. |

| 41 | Por lo tanto, procede concluir que la Sala de Recurso estaba legitimada para desestimar la oposición, a falta de prueba del uso efectivo de la marca anterior en Alemania, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento no 207/2009. |

| 42 | Del conjunto de las consideraciones anteriores se desprende que el motivo único debe desestimarse y, por lo tanto, el recurso en su integridad. |

Costas

| 43 | A tenor de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimado el motivo formulado por la demandante, procede condenarla al pago de las costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y por la parte coadyuvante. |

|  | En virtud de todo lo expuesto,  EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)  decide: |

|  | | 1) | Desestimar el recurso. | |

|  | | 2) | Condenar en costas a Rivella Internacional AG. | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kanninen  Wahl  Soldevila Fragoso  Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de julio de 2012.  Firmas |

---

(
[\*1](#c-ECR_62011TJ0170_ES_01-E0001)
) Lengua de procedimiento: alemán.

[Top](#document1)

[Partes](#I1)
  
[Motivación de la sentencia](#MO)
  
[Parte dispositiva](#DI)

## Partes

En el asunto T-170/11,

Rivella International AG, con domicilio social en Rothrist (Suiza), representada inicialmente por los Sres. C. Spintig, U. Sander y H. Förster, y posteriormente por los Sres. Spintig, S. Pietzcker y R. Jacobs, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. R. Manea y el Sr. G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:

Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, con domicilio social en Grosseto (Italia), representada por el Sr. H. Vogler, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 10 de enero de 2011 (asunto R 534/2010-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Rivella International AG y Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por el Sr. H. Kanninen, Presidente, y los Sres. N. Wahl (Ponente) y S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Heeren, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de marzo de 2011;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 6 de julio de 2011;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 27 de junio de 2011;

celebrada la vista el 3 de mayo de 2012, en la que participaron la demandante y la OAMI;

dicta la siguiente

Sentencia

## Motivación de la sentencia

Antecedentes del litigio

1. Con fecha de 25 de octubre de 2007, la coadyuvante, Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2. La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:

>image>6

3. Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 29, 30 y 32 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respecto de cada una de esas clases, a la siguiente descripción:

– clase 29: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles»;

– clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo»;

– clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas».

4. La solicitud de marca comunitaria se publicó el 31 de marzo de 2008 en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 13/2008.

5. El 30 de junio de 2008, la demandante, Rivella International AG, formuló oposición con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009) contra el registro de la marca solicitada, aduciendo un riesgo de confusión en el sentido de lo establecido en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009].

6. La oposición se basaba en una marca internacional figurativa anterior, registrada el 30 de junio de 1992 con el número 470542 y prorrogada hasta el 30 de junio de 2012, que produce efectos en Alemania, España, Francia, Italia, Austria y los países del Benelux, para los siguientes productos incluidos en la clase 32: «Cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas». La aludida marca se reproduce a continuación:

>image>7

7. La demandante, que fue instada a aportar la prueba del uso de la marca anterior, precisó el 31 de marzo de 2009 que sólo mantenía la oposición respecto a la parte alemana del registro internacional y presentó varios documentos como títulos probatorios del uso referidos a Suiza. A este respecto, invocó el artículo 5 del Convenio de 13 de abril de 1892 entre Suiza y Alemania sobre protección recíproca de las patentes, dibujos, modelos y marcas (en lo sucesivo, «Convenio de 1892»). Según dicho Convenio, el uso en Suiza equivale al uso en Alemania.

8. Mediante resolución de 8 de febrero de 2010, la División de Oposición desestimó la oposición al considerar que no se había probado el uso de la marca anterior. A este respecto, declaró que se desprendía de los documentos presentados que la marca invocada en apoyo de la oposición sólo se usaba en Suiza, y rechazó la aplicación del Convenio de 1892.

9. El 7 de abril de 2010, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.

10. Mediante resolución de 10 de enero de 2011 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso basándose en que la prueba del uso efectivo de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición sólo se refería a Suiza. La Sala consideró que el único marco jurídico pertinente era el Reglamento nº 207/2009 y más concretamente su artículo 42, apartados 2 y 3, con arreglo al cual la marca anterior debe haber sido objeto de un uso efectivo en el Estado en el que esté protegida.

Pretensiones de las partes

11. La demandante solicita al Tribunal que:

– Anule la resolución impugnada.

– Condene en costas a la OAMI.

12. La OAMI y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

13. En apoyo de su recurso, la demandante invoca un solo motivo, basado en la infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009.

14. Con carácter preliminar, procede declarar que hay constancia, en primer lugar, de que la petición de la coadyuvante de que se aportara la prueba del uso efectivo de la marca anterior se planteó durante el procedimiento de oposición.

15. En segundo lugar, hay que señalar que la demandante no ha proporcionado prueba alguna que demuestre que la marca anterior se había utilizado en Alemania, pues las pruebas de uso se refieren exclusivamente a Suiza.

16. No obstante, a este respecto, la demandante considera que la prueba del uso efectivo de la marca anterior referida a Suiza es suficiente para fundamentar la oposición a la marca solicitada.

17. En este contexto, la demandante hace referencia al artículo 5, apartado 1, del Convenio de 1892, con arreglo al cual «las consecuencias perjudiciales que, de acuerdo con las leyes de las Partes contratantes, resulten del hecho de que una invención no se haya puesto en práctica, de que un dibujo o modelo no se haya reproducido, o de que una marca de fábrica o comercial no se haya utilizado dentro de un determinado plazo, no se producirán si la puesta en práctica, la reproducción o la utilización se verifican en el territorio de la otra Parte».

18. A este respecto, la demandante alega que, según el Convenio de 1892, la parte alemana de un registro internacional se considera «utilizada» en Alemania cuando ha sido «utilizada» en Suiza.

19. Para la demandante, puesto que el Convenio de 1892 es parte integrante del Derecho alemán, la marca internacional, cuya protección se extiende a Alemania, sólo debe apreciarse con arreglo a ese Derecho. De ello se deriva, según la demandante, que, en lo referente a la apreciación de las pruebas del uso, el territorio pertinente incluye Suiza.

20. Por lo demás, la demandante también pone en duda la posibilidad de que pueda exigirse una prueba del uso efectivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 en lo referente a una marca internacional.

21. El Tribunal observa que no se discute en el caso de autos el uso efectivo en Suiza de la marca invocada en apoyo de la oposición. Por lo tanto, es conveniente ocuparse, en primer lugar, de la cuestión pertinente en el presente litigio, esto es, la ligada al aspecto territorial del uso efectivo, y, en segundo lugar, de la duda expresada por la demandante sobre la posibilidad de que pueda exigirse una prueba del uso efectivo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 en lo referente a una marca internacional.

22. En lo referente, en primer lugar, al aspecto territorial del uso de las marcas y, más concretamente, a la cuestión de respecto a qué territorio debe aportarse la prueba del uso de la marca anterior, es necesario recordar que estamos, en el caso de autos, ante un procedimiento de oposición comunitario. Por lo tanto, son aplicables a dicho procedimiento las disposiciones pertinentes del Reglamento nº 207/2009, así como las del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1), en su versión modificada.

23. El Tribunal recuerda que el artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 dispone que, «a instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición».

24. Asimismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009, «el apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior».

25. Además, a tenor de la regla 22, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95, en su versión modificada, la prueba del uso debe referirse al lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso que se haya hecho de la marca anterior.

26. Se desprende de los preceptos citados anteriormente que las cuestiones ligadas a la prueba aportada para fundamentar los motivos de oposición a una solicitud de registro de marca comunitaria y las cuestiones ligadas al aspecto territorial del uso de las marcas se regulan por los preceptos pertinentes del Reglamento nº 207/2009, sin que sea necesario referirse a cualquier otro precepto de Derecho interno de los Estados miembros.

27. El hecho de que las marcas nacionales o internacionales anteriores puedan ser invocadas para fundamentar una oposición formulada contra el registro de marcas comunitarias no implica, en contra de lo que alega la demandante, que el Derecho nacional aplicable a la marca anterior invocada para fundamentar la oposición sea el Derecho aplicable a un procedimiento de oposición comunitario.

28. Ciertamente, a falta de preceptos pertinentes en el Reglamento nº 207/2009 o, en caso necesario, en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada) (DO L 299, p. 25), el Derecho nacional sirve como punto de referencia.

29. Tal es el caso en lo referido a la fecha de registro de una marca anterior invocada en un procedimiento de oposición comunitario. El Reglamento nº 207/2009 no permite determinar la fecha en la que se considera que las marcas nacionales anteriores están inscritas en cada uno de los Estados miembros, de modo que esta cuestión depende del Derecho nacional del Estado miembro afectado. Además, si bien el Derecho nacional fue armonizado en virtud de la Directiva 2008/95, se deduce, no obstante, de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de junio de 2007, Häupl (C-246/05, Rec. p. I-4673), apartados 26 a 31, que dicha Directiva no armoniza el aspecto procedimental del registro de las marcas, por lo que corresponde al Estado miembro respecto al que se haya presentado la solicitud de registro determinar el momento en el que concluye el procedimiento de registro en función de sus propias normas de procedimiento [véase la sentencia del Tribunal General de 14 de abril de 2011, Lancôme/OAMI – Focus magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, Rec. p. I-1831, apartados 30 y 31, y la jurisprudencia citada].

30. No obstante, como se desprende de lo que precede, no es éste el caso en lo referente a la determinación del territorio respecto al cual debe demostrarse el uso de la marca anterior. Tal cuestión se rige por lo dispuesto en el Reglamento nº 207/2009 de forma exhaustiva, sin que sea necesario remitirse al Derecho nacional.

31. Con arreglo a las disposiciones mencionadas más arriba, el uso efectivo de una marca anterior, comunitaria, nacional o internacional, debe probarse en relación con la Unión o con el Estado miembro de que se trate.

32. Por lo tanto, debe desestimarse el argumento de la demandante según el cual la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta lo establecido en el artículo 26 de la Markengesetz (Ley alemana de marcas).

33. Por otra parte, hay que observar que el Derecho de marcas armonizado de los Estados miembros implica también un uso obligatorio en el Estado miembro de que se trate (véase el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2008/95). También hay que señalar que la exigencia del uso efectivo, so pena de las sanciones establecidas en dicha Directiva, se ha incorporado al Derecho nacional (artículo 26 de la Markengesetz). Sin embargo, el hecho de que Alemania aplique en el ordenamiento interno, si se da el caso, el artículo 5 del Convenio de 1892, un Convenio bilateral que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 TFUE, no vincula a la Unión, es irrelevante en el caso de autos.

34. De este modo, en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI (C-234/06 P, Rec. p. I-7333), apartados 101 a 103, dicho Tribunal consideró que no es compatible con lo dispuesto en el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 la tesis según la cual el titular de un registro nacional que se opone a una solicitud de registro de marca comunitaria puede invocar una marca anterior cuyo uso no se ha demostrado porque, en virtud de una legislación nacional, constituye una marca defensiva.

35. Puesto que el Derecho nacional no es aplicable en modo alguno en el caso de autos, la referencia de la demandante a la exposición de motivos de la modificación de la ley alemana de patentes, de la ley de marcas y de otras leyes en lo referente a la aplicabilidad del Convenio de 1892 y a la transposición de la Directiva de marcas en Derecho alemán carecen de relevancia para resolver el presente litigio. Así ocurre también respecto a la jurisprudencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo alemán) sobre las interpretaciones jurídicas nacionales.

36. Finalmente, según la demandante, el hecho de no aplicar el Convenio de 1892 quebrantaría el carácter unitario de la marca comunitaria en el marco del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009, en caso de que exigiera, ante los órganos jurisdiccionales alemanes, la prohibición del uso en Alemania de la marca solicitada, ya que el Derecho alemán, del que forma parte el Convenio de 1892, siempre es aplicable. En la medida en que la demandante estima que la tesis de la Sala de Recurso implica una vulneración del principio del carácter unitario de la marca comunitaria, basta con remitir a los considerandos 4 y 6 del Reglamento nº 207/2009. De allí se desprende la coexistencia de los sistemas nacionales y del sistema comunitario. Además, como la propia demandante reconoció al referirse a los artículos 111 y 165 del Reglamento nº 207/2009, se deriva del tercer considerando de dicho Reglamento que ese principio no es absoluto.

37. En lo que se refiere, en segundo lugar, a la posibilidad de exigir la prueba del uso efectivo de una marca internacional, en la medida en que la demandante estima que no existe tal posibilidad porque el artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 sólo menciona las marcas nacionales, el Tribunal recuerda que el artículo 8, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 207/2009 precisa lo que se entiende por «marcas anteriores». De conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso iii), son marcas anteriores, en particular, las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

38. De igual modo, el artículo 4, apartado 1, del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, en su versión revisada y modificada, así como el artículo 4, apartado 1, letra a), del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, disponen que la protección de la marca en cada una de las Partes contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte contratante.

39. Por lo tanto, la referencia del artículo 8, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 207/2009 al artículo 42, apartado 3, del mismo Reglamento debe entenderse en el sentido de que «las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro» deben ser asimiladas a las «marcas nacionales».

40. En consecuencia, no está justificada la duda expresada por la demandante en relación con la aplicabilidad del artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 a las marcas internacionales.

41. Por lo tanto, procede concluir que la Sala de Recurso estaba legitimada para desestimar la oposición, a falta de prueba del uso efectivo de la marca anterior en Alemania, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009.

42. Del conjunto de las consideraciones anteriores se desprende que el motivo único debe desestimarse y, por lo tanto, el recurso en su integridad.

Costas

43. A tenor de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimado el motivo formulado por la demandante, procede condenarla al pago de las costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y por la parte coadyuvante.

## Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Rivella Internacional AG.

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