Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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# 91997E1434

**PREGUNTA ESCRITA n. 1434/97 del Freddy BLAK a la Comisión. Uso indebido de la legislación en materia de marcas en los países de la UE** 
  
*Diario Oficial n° C 021 de 22/01/1998 p. 0054*

  

PREGUNTA ESCRITA E-1434/97 de Freddy Blak (PSE) a la Comisión (23 de abril de 1997)

Asunto: Uso indebido de la legislación en materia de marcas en los países de la UE

En los últimos 3 ó 4 años, algunos hombres de negocios muy ingeniosos de la UE han empezado a utilizar la legislación en materia de marcas para presionar a los pequeños comerciantes a pagar derechos de licencia. Por poco dinero compran el derecho a utilizar, por ejemplo, un nombre determinado, una expresión, una combinación de palabras, dibujos o cifras. Después, se adjudican el derecho de propiedad para el uso comercial de las palabras en cuestión que, por lo general, suelen ser topónimos que la mayoría considera propiedad común, y exigen derechos de licencia a pequeños empresarios que de buena fe han elegido ese nombre para comercializar su empresa. En el caso de que estos pequeños empresarios se nieguen a pagar, se entabla un juicio contra ellos, lo que les supone gastos extraordinarios en concepto de abogados y juicios y, por consiguiente, también un mayor riesgo de quiebra.

Valga como un ejemplo especialmente grave de esta forma de uso indebido del concepto legal de marcas comerciales el caso «Route 66» de los Países Bajos, que casi está a punto de convertirse en una crisis diplomática con los Estados Unidos. Se trata de un número de pequeñas empresas que utilizan el nombre de una conocida carretera estadounidense «Route 66», como parte de la denominación de sus productos (restaurantes, talleres de automóviles, agencias de viaje, perfumes y similares). En este caso, la acción judicial iniciada por el propietario holandés del derecho de marca de la expresión «Route 66», el Sr. Groeneveld, ha sido la causa de largos juicios, sentencias contradictorias, quiebras y cese de negocios. Desde entonces, han aparecido casos similares en Dinamarca («McDonalds contra McAllan», así como el último caso de compra del derecho a utilizar los nombres de la página WEB de Internet), en los Países Bajos (el derecho de marca del término «EURO») y en Alemania (la compra por parte de una empresa de Hamburgo del derecho a utilizar hasta 90 nombres famosos alemanes como Goethe, Schiller, Wagner, etc.)

¿Tiene la Comisión conocimiento de estos hechos y cuál es su posición ante estos casos concretos? A la vista de la distorsión del concepto de marca comercial por parte de estos nuevos e «ingeniosos intermediarios» para aprovecharse de la iniciativa de los pequeños empresarios de la UE, ¿tiene la Comisión la intención de presentar una propuesta con vistas a modificar la legislación de la UE en este ámbito tan importante para el empleo?

Respuesta del Sr. Monti en nombre de la Comisión (7 de julio de 1997)

Las marcas tienen un gran valor para las empresas, ya que sirven para distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores. Se han convertido en un importante activo inmaterial para sus propietarios, que suelen invertir cantidades considerables para desarrollarlas y darles publicidad y para mejorar la calidad y reputación de sus productos y servicios. Por ello, desde hace al menos un siglo las marcas están protegidas por la ley. Esta protección está plenamente justificada y, en lo fundamental, no es objeto de controversia.

Las legislaciones de los Estados miembros sobre marcas han quedado armonizadas por la Primera Directiva del Consejo 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas ((DO L 40 de 11.2.1989. )). Esta Directiva es uno de los instrumentos legislativos más modernos existentes en el ámbito de las marcas y encarna un conjunto de principios que se han convertido en un modelo para uso internacional (como en el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio concluido en el marco de la Organización Mundial del Comercio).

Según estos principios, todos los signos que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras y que puedan ser objeto de representación gráfica pueden, en principio, ser registrados en forma de marca. No obstante, el registro puede denegarse por determinadas causas que enumeran exhaustivamente los artículos 3 y 4 de la Directiva. El artículo 4 dispone que los titulares de derechos anteriores pueden oponerse al registro de marcas nuevas y el artículo 3 contiene una serie de excepciones de carácter general al derecho a registrar una marca, entre las que figuran la exclusión de los signos de naturaleza descriptiva, de aquellos que puedan inducir a error y de los que carezcan de carácter distintivo.

Los casos mencionados por Su Señoría no son atribuibles a deficiencias de la legislación sobre marcas, sino que constituyen ejemplos de utilización de las marcas para fines cuestionables. Pero es cierto que, según uno de los principios generales de la legislación sobre marcas, quien primero solicita el registro de una marca adquiere el derecho exclusivo a utilizarla una vez registrada. De ahí la extrema importancia de que los usuarios de marcas, ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas, las protejan antes de que se surjan conflictos con otras personas que presenten solicitudes de registro con fines abusivos.

Como bien ha señalado Su Señoría, en determinadas circunstancias el ejercicio del derecho exclusivo a utilizar una marca puede constituir un uso cuestionable del sistema de protección de marcas.

La Comisión no dispone de información detallada sobre los casos a que hace referencia Su Señoría, de manera que no está en posición de juzgar si constituyen un uso indebido de la legislación comunitaria sobre marcas.

Nótese, empero, que en virtud de la legislación sobre marcas, para determinar si un signo puede ser protegido por una marca, se aplican principios objetivos, como su carácter distintivo y su visibilidad. No cabe decidir basándose en criterios subjetivos, como las buenas intenciones del solicitante en lo tocante al uso de la marca. Con todo, la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva contiene una disposición facultativa que los Estados miembros pueden incorporar en su legislación nacional, en cuya virtud puede denegarse el registro de una marca o, si está registrada, puede declararse su nulidad, cuando la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe. Se deja a discreción de los Estados miembros la interpretación del concepto de mala fe.

Aunque este concepto puede ser un criterio importante a la hora de determinar la validez de una marca, no es una de las condiciones exigidas para el ejercicio de los derechos que conlleva una marca válida. A tenor de la legislación sobre marcas, en principio no obsta para el pleno ejercicio de un derecho relacionado con una marca el hecho de que se ejerza de mala fe.

En cuanto a la utilización de marcas en Internet, merece la pena indicar que la Comisión es consciente del creciente número de problemas que está suscitando. Sin embargo, en este caso los problemas tienen un origen distinto: la utilización abusiva de marcas existentes como nombres de dominio en Internet. La Comisión está buscando una solución a este problema tanto a nivel comunitario como a escala internacional.

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