Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PEDRO Cruz Villalón

presentadas el 7 de octubre de 2010 ([1](#Footnote1))

**Asunto C‑235/09**

**DHL Express (France) SAS**

**contra**

**Chronopost SA**

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia)]

«Propiedad intelectual – Derecho de marcas – Artículo 98 del Reglamento (CE) nº 40/94 – Alcance territorial de una prohibición dictada por un tribunal de marcas comunitarias – Multas coercitivas que acompañan a una prohibición – Aplicación de las multas coercitivas en el territorio de Estados miembros distintos al del tribunal que las adopta»

  
  
  
  

1.        Mediante la presente cuestión prejudicial, la Cour de cassation (tribunal supremo francés) plantea al Tribunal de Justicia
cuatro preguntas relativas a la interpretación del artículo 98 del Reglamento (CE) nº 40/94, sobre la marca comunitaria. ([2](#Footnote2)) Como es sabido, dicho precepto se refiere a la prohibición de continuar con actos de violación o de intento de violación
de una marca comunitaria dictada por un tribunal nacional de marcas comunitarias, así como a las medidas para garantizar el
cumplimiento de la referida prohibición.

2.        Visto desde una perspectiva más general, este asunto pone de manifiesto la dificultad interpretativa que entrañan las disposiciones
de competencia judicial contenidas en el Reglamento nº 40/94, especialmente en lo tocante a los efectos jurídicos de las resoluciones
que constatan la violación o el intento de violación de una marca comunitaria. En esencia, lo que se pregunta es si un tribunal
nacional de marcas comunitarias, al decidir sobre las pretensiones de las partes, adopta decisiones, incluidas las medidas
accesorias, con efectos en todo el territorio de la Unión o limitadas a un solo Estado miembro o a varios.

I.      **Marco jurídico**

3.        El Reglamento nº 40/94 introdujo un régimen común de marca comunitaria, con el objetivo de conferir un título de propiedad
intelectual uniforme en todo el territorio de la Unión. Para garantizar la uniformidad, el Reglamento prevé un título cuyos
efectos se aplican en todo el territorio de la Unión, al tiempo que se configura una jurisdicción especializada encomendada
a los tribunales de los Estados miembros.

4.        En el año 2009 se aprobó el Reglamento (CE) nº 207/2009, sobre la marca comunitaria,  ([3](#Footnote3)) codificando las disposiciones existentes hasta la fecha en la materia. A los efectos del presente procedimiento, y puesto
que los hechos relevantes se produjeron con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Reglamento, a lo largo de estas conclusiones
me referiré exclusivamente al Reglamento nº 40/94.

5.        Los considerandos decimoquinto y decimosexto del Reglamento nº 40/94 son expresivos de la relevancia que se confiere no sólo
a la uniformidad del título, sino también a la de los efectos de las resoluciones de los tribunales de marca comunitaria:

«Considerando que es indispensable que las resoluciones sobre validez y violación de marcas comunitarias produzcan efecto
y se extiendan al conjunto de la Comunidad, único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales y de la Oficina
y perjuicios al carácter unitario de las marcas comunitarias; que salvo disposición en contrario del presente Reglamento,
las normas que se aplicarán a todas las acciones legales relativas a las marcas comunitarias serán las del Convenio de Bruselas
relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil;

Considerando que conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las
mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca comunitaria y en marcas nacionales paralelas;
que a tal fin, cuando las acciones hayan sido incoadas en el mismo Estado miembro, los medios para llegar a dicho objetivo
deberán buscarse en las normas procesales nacionales, a las que no afecta el presente Reglamento, mientras que cuando las
acciones se incoen en Estados miembros diferentes, parece apropiado utilizar disposiciones inspiradas en las normas en materia
de litispendencia y de conexión de causas del citado Convenio de Bruselas».

6.        En el articulado del Reglamento, su artículo 1, apartado 2, confirma el carácter uniforme de la protección que confiere la
marca comunitaria a su titular:

«La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos
efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad
o de nulidad, y prohibirse su uso para el conjunto de la Comunidad.»

7.        En caso de que un tribunal de marcas comunitarias declare que se ha producido la violación o un intento de violación de la
marca, el artículo 98 del Reglamento nº 40/94 dispone la adopción de una prohibición, así como otras medidas complementarias,
en los términos siguientes:

«1.       No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado
o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento
de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta
prohibición.

2.       Por otra parte, el tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional
privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación.»

8.        Finalmente, la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,  ([4](#Footnote4)) prevé expresamente, en su artículo 11, un régimen armonizado para las medidas que podrán acordar los tribunales nacionales
que constaten una infracción:

«Mandamientos judiciales

Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya adoptado una decisión judicial al constatar una infracción de un derecho
de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un mandamiento judicial destinado a
impedir la continuación de dicha infracción. Cuando así lo disponga el Derecho nacional, el incumplimiento de un mandamiento
judicial estará sujeto, cuando proceda, al pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución. Los Estados miembros
garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial
contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual,
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE.»

II.    **Los hechos y el procedimiento nacional**

9.        La sociedad Chronopost es titular de las marcas francesa y comunitaria «WEBSHIPPING» desde el 27 de abril y el 28 de octubre
del año 2000, respectivamente. La inscripción abarca varios servicios relacionados con la logística y la transmisión de información,
principalmente la recogida y entrega de servicios de correo.

10.      Con posterioridad a la mencionada inscripción, DHL International, en cuyos derechos se ha subrogado DHL Express France, hizo
uso de los términos «web shipping» y «webshipping» al objeto de designar un servicio de gestión de correo urgente accesible
principalmente a través de Internet.

11.      Con fecha de 9 de noviembre de 2007, el tribunal de grande instance de París dictó sentencia en el procedimiento instado por
Chronopost contra DHL Express France por violación de la marca comunitaria. La citada jurisdicción intervino en condición
de tribunal de marcas comunitarias, resolviendo en favor de la demandante al considerar que existió violación de la marca.
Asimismo, la jurisdicción ordenó la prohibición de las actividades constitutivas de la infracción y añadió a la misma una
multa coercitiva.

12.      Interpuesto recurso contra la decisión del tribunal de grande instance, la cour d’appel de París, actuando en condición de
tribunal de marca comunitaria de segunda instancia, confirmó la sentencia litigiosa. Sin embargo, el tribunal no aceptó la
pretensión de Chronopost de extender la prohibición impuesta a DHL Express France a todo el territorio de la Comunidad. Por
tanto, la sentencia de apelación confirmó la limitación de los efectos de la prohibición exclusivamente al territorio francés.

13.      DHL Express France interpuso recurso de casación ante la Cour de cassation contra la sentencia de la cour d’appel de París,
cuyo resultado fue desestimatorio. Por su parte, Chronopost se adhirió al recurso en el punto concerniente al alcance territorial
de la prohibición y de la multa coercitiva.

14.      A partir de los argumentos expuestos por Chronopost, la Cour de cassation consideró que la cuestión suscitada requería de
la interpretación del Tribunal de Justicia, motivando así el planteamiento de esta cuestión prejudicial.

III. **La cuestión prejudicial y el procedimiento ante el Tribunal de Justicia**

15.      Con fecha de 29 de junio de 2009 hizo entrada en el registro del Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial, interrogando
a esta jurisdicción sobre los siguientes extremos:

«1)       ¿Debe interpretarse el artículo 98 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria,
en el sentido de que la prohibición dictada por un tribunal de marcas comunitarias tiene efecto de pleno Derecho en el conjunto
del territorio de la Comunidad?

2)       En caso de respuesta negativa, ¿está facultado el tribunal de marcas comunitarias para extender específicamente esta prohibición
al territorio de otros Estados en los que se cometa o se intente cometer la violación?

3)       En uno u otro caso, ¿son aplicables las medidas coercitivas que el tribunal de marcas comunitarias, en aplicación de su legislación
nacional, ha adoptado para garantizar el respeto de la prohibición que dicta al territorio de los Estados miembros en los
que esta prohibición surtirá efecto?

4)       En caso contrario, ¿puede el tribunal de marcas comunitarias adoptar una medida coercitiva, semejante o diferente a la que
adopta en virtud de su legislación nacional, por aplicación de la legislación nacional de los Estados en los que esta prohibición
surtiría efecto?»

16.      Dentro del plazo señalado por el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia, han presentado observaciones, además de
Chronopost, los Gobiernos de Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos, así como la Comisión.

17.      La vista tuvo lugar el 30 de junio de 2010, habiendo participado en el curso de la misma la defensa de Chronopost, así como
los agentes de los Gobiernos de Francia y Alemania y de la Comisión.

IV.    **Introducción: los tribunales de marcas comunitarias como jurisdicciones específicas de la Unión integradas en el poder judicial
de los Estados miembros**

18.      Con carácter preliminar, la resolución de este asunto requiere una breve descripción del modelo jurisdiccional diseñado para
la marca comunitaria por el Reglamento nº 40/94, así como de los fines que persigue la normativa con la creación de un título
de propiedad industrial de carácter supranacional.

19.      Como se ha visto, el Reglamento nº 40/1994 contempla un régimen jurídico propio para la marca comunitaria que incluye la creación
de un sistema jurisdiccional especializado, si bien dividido, por así decir, en dos niveles. El primero arranca, en sede no
jurisdiccional, de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), cuyas decisiones son susceptibles de recurso ante
el Tribunal General y, eventualmente, el Tribunal de Justicia. ([5](#Footnote5)) La función específica de esta jurisdicción es, en esencia, el enjuiciamiento de la legalidad de las decisiones de la OAMI
relativas a la inscripción de la marca comunitaria. El segundo de los niveles reside en los tribunales de los Estados miembros,
correspondiéndoles resolver las acciones de infracción que pueden ejercer los titulares de una marca comunitaria. ([6](#Footnote6)) Dicho resumidamente, mientras la OAMI y los tribunales de la Unión dilucidan los litigios *verticales* suscitados entre un particular y la administración encargada de la llevanza del registro de marca comunitaria, los tribunales
nacionales asumen plenamente la competencia sobre los litigios *horizontales* originados entre particulares. ([7](#Footnote7))

20.      Conviene subrayar la circunstancia de que los tribunales nacionales actúen específicamente como tribunales de marcas comunitarias.
En esta ocasión, no se trata de que los tribunales nacionales desempeñen funciones como jurisdicción de derecho común de la
Unión, algo que ya realizan al aplicar el ordenamiento europeo en el contexto de los litigios ordinarios suscitados ante su
jurisdicción. La misión del juez nacional como juez de la marca comunitaria es diferente a la que desempeña como juez de la
Unión, aunque ambas tengan evidentemente puntos en común. A diferencia de lo sucedido en un contexto convencional de aplicación
judicial del Derecho de la Unión, un litigio de marca comunitaria convierte al tribunal nacional en jurisdicción *específica de la Unión,* constituida a fin de tutelar los derechos derivados de un título de propiedad *específica de la Unión,* en el marco de un sistema de competencia judicial de la Unión por cuyo recto funcionamiento deben velar los Estados miembros. ([8](#Footnote8))

21.      En este sentido, no es casual que el Reglamento nº 40/94, en sus considerandos décimocuarto y décimoquinto, recuerde a los
Estados miembros la conveniencia de designar «un número lo más limitado posible de tribunales nacionales de primera y de segunda
instancia competentes en materia de violación y de validez de marcas comunitarias», cuyas resoluciones es indispensable que
«produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Comunidad, único medio de evitar resoluciones contradictorias de los tribunales».

22.      Por medio de esta competencia, cabe afirmar que los tribunales nacionales de marca comunitaria, en tanto que jurisdicciones
específicas de la Unión, atienden a la garantía de los siguientes objetivos.

23.      En primer lugar, los tribunales de marcas comunitarias garantizan la uniformidad del régimen sustantivo de la marca comunitaria,
entendida aquélla como un marco jurídico, común y autónomo, cuyas disposiciones habilitan la constitución, atribución y eventualmente
extinción de un título de propiedad de la Unión que convive con otros títulos de propiedad, la marca nacional, territorialmente
limitada al territorio de cada Estado miembro. ([9](#Footnote9)) A esta idea se refiere el Reglamento nº 40/94 como «principio de unicidad de la marca comunitaria». ([10](#Footnote10))

24.      En segundo lugar, los tribunales de marcas comunitarias aseguran la uniformidad de la tutela judicial de la marca comunitaria.
Al convertir a los tribunales nacionales en jurisdicciones específicas de la Unión, con normas procesales dotadas de primacía
y efecto directo, así como de reglas de competencia judicial que determinan de forma singular la instancia encargada de la
resolución del litigio, el Reglamento nº 40/94 está otorgando a la tutela judicial de los derechos del titular una particular
relevancia. En cualquier caso, el Reglamento nº 40/94 quiere evitar una pluralidad de órganos juzgadores que dificulten la
obtención de una solución uniforme y contribuyan así a generar inseguridad jurídica. ([11](#Footnote11))

25.      Por último, y esto es lo que ahora particularmente importa, los tribunales nacionales de marcas comunitarias deben hacer posible
la efectividad y eficacia del régimen sustantivo y procesal. La marca comunitaria, en efecto, no persigue una existencia en
el vacío. Por el contrario, es consustancial a la marca comunitaria su utilidad práctica a los efectos de dotar de protección
a los profesionales y a las empresas que legítimamente crean o emplean signos en su actividad económica. Una marca comunitaria
fragmentada, con regímenes dispersos entre los Estados miembros y susceptible de fomentar litigios en distintas jurisdicciones
nacionales, sería un título de propiedad bien poco atractivo, que a la postre podría resultar más costoso para su titular
que la constitución de varias marcas nacionales. Por tanto, es objetivo del Reglamento nº 40/94 el que la marca comunitaria
confiera a su titular un título eficaz cuyo uso, como también su defensa, no suponga una carga económica excesiva.

26.      En resumen, las reglas de competencia judicial recogidas en los artículos 92 a 96 del Reglamento nº 40/94 se incardinan en
un sistema donde los tribunales nacionales actúan como órganos específicos de la Unión, llamados a aplicar dichas reglas de
forma que garanticen la uniformidad de la marca, así como su tutela, y sin generar un coste excesivo para quienes las invocan.

27.      Las anteriores consideraciones permiten encuadrar y abordar ya la respuesta que, en mi criterio, corresponde dar a los interrogantes
planteados por la Cour de cassation en el presente reenvío prejudicial. Antes todavía, se impone una reflexión sobre el artículo
98 del Reglamento nº 40/94, cuyos enunciados recogen las prohibiciones y las medidas accesorias que está habilitado a adoptar
el tribunal de marcas, y sobre el que, en definitiva, se proyectan las preguntas formuladas por la jurisdicción de reenvío.

V.      **Contenido, funciones y alcance del artículo 98 del Reglamento nº 40/94**

28.      El apartado primero del artículo 98 del Reglamento nº 40/94 prevé la obligación de que el tribunal de marcas, una vez constatada
una violación con arreglo al artículo 9 de dicho Reglamento, dicte «providencia» «para prohibir [al infractor] que continúe
sus actos de violación, o de intento de violación». Se trata, en consecuencia, de una decisión que el tribunal de marcas comunitarias
acuerda al constatar una violación de la marca. La única excepción se prevé para los supuestos en que concurran, como dice
el propio precepto, «razones especiales que lo desaconsejen». ([12](#Footnote12)) Asimismo, el precepto habilita al tribunal de marcas a adoptar «las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta
prohibición». ([13](#Footnote13)) Como se ha dicho, esta disposición suscita varios interrogantes, la mayoría de los cuales están en el origen de este procedimiento.

29.      Ante todo, debe quedar claro que, por más que el artículo 98 del Reglamento nº 40/94 lleve por rúbrica el término «Sanciones»,
no son éstas realmente el único objeto del precepto, en particular de su apartado primero. Lo que ante todo aquí se regula
son las medidas que adopta un tribunal de marcas a fin de que una resolución condenatoria se cumpla de manera efectiva. A
diferencia de lo sucedido en la mayoría de los procedimientos civiles ordinarios, donde una resolución de condena puede requerir
una ejecución forzosa con posterioridad a la resolución declarativa, el apartado primero del artículo dispone que el tribunal
de marcas adopte cuantas medidas sean necesarias para impedir y prevenir conductas futuras. A tal fin, el precepto distingue
entre dos grupos de medidas: la prohibición, por un lado, y las medidas de aseguramiento de aquélla, por otro.

30.      Asimismo, el juicio declarativo mediante el cual se confirma la violación o el intento de violación de la marca es una premisa
que va seguida naturalmente de la prohibición. Como ya se ha expuesto, la prohibición es la consecuencia natural que se deriva
desde el instante en que se declara la violación. Además, la prohibición se acordará previsiblemente con ocasión de la referida
declaración, pues sólo de esa manera se garantiza que el juicio declarativo resulte plenamente efectivo. De lo contrario,
y tal como destacó el Tribunal de Justicia en el citado asunto Nokia, «no se alcanzaría el objetivo contemplado en el artículo
98, apartado 1, del Reglamento, que es proteger de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad el derecho que confiere
la marca comunitaria frente al riesgo de violación». ([14](#Footnote14)) El hecho de que el precepto mencione la «providencia» de forma autónoma, como si de una decisión independiente se tratara,
no implica forzosamente que la prohibición se acuerde en pieza separada ni en un momento temporal diferente. En cierto modo,
esta referencia puede ser considerada como expresiva de la autonomía de la prohibición respecto de la decisión de fondo, entendida
la primera como un mandato individualizado dirigido al demandado, que se distingue de una declaración concerniente a un derecho
subjetivo.

31.      Un tanto de lo mismo cabe afirmar respecto de las medidas de aseguramiento a las que se refiere el referido artículo 98. En
efecto, una vez dictada resolución por la que se declara la violación o el intento de violación de la marca comunitaria, el
tribunal puede estar llamado a acordar, además de la prohibición antes mencionada, las medidas que garanticen el cumplimiento
de aquélla. Pues si bien se trata de una medida facultativa que el tribunal de marcas comunitarias podrá acordar si la estima
oportuna, es asimismo cierto que el momento en el que se acordará será, muy frecuentemente, el mismo en el que se dicte la
resolución declarativa y se acuerde la prohibición.

32.      Prohibición y medidas de aseguramiento se encuentran, pues, íntimamente ligadas entre sí. Las primeras son, por así decir,
un resultado natural y necesario del juicio declarativo, incorporando al fallo una obligación adicional de no hacer dirigida
a quien ha violado la marca comunitaria. En el supuesto de una violación de la prohibición entraría en juego la medida accesoria,
como reacción al comportamiento infractor del demandado. Por tanto, la función de tales medidas es tanto preventiva como represiva,
es decir, como mecanismos dirigidos en primer lugar a desincentivar la violación de la prohibición prevista en la resolución
jurisdiccional, y al mismo tiempo, en su caso, como medida sancionadora.

33.      Dicho lo anterior, estamos en condiciones de abordar con mayor seguridad los interrogantes planteados por la Cour de cassation.
Por un lado, la prohibición ocupa la atención de la primera y la segunda de las cuestiones planteadas por el órgano remitente,
mientras que las medidas accesorias ligadas a la prohibición centran las dos restantes. Así, y aunque el órgano remitente
se ha dirigido a este Tribunal de Justicia elevando cuatro cuestiones diferentes, estimo que puede darse una respuesta en
dos bloques, centrando el primero en las prohibiciones y, a continuación, analizando en el segundo la naturaleza y régimen
de aplicación de las medidas de aseguramiento.

VI.    **Las dos primeras cuestiones: los efectos territoriales de las prohibiciones dictadas por un tribunal de marcas comunitarias**

34.      El Reglamento nº 40/94 crea un sistema uniforme que persigue, como antes he expuesto, un marco sustantivo y procesal común,
acompañado de medidas que garantizan la efectividad del sistema. Asimismo, el hecho de que las jurisdicciones nacionales adquieran
el papel de tribunales específicos de la Unión, en unos términos que resaltan sus poderes en aras de la uniformidad de la
marca, podría legítimamente inducir a pensar que sus resoluciones judiciales despliegan efectos *ope legis,* y de forma automática e incondicional, en toda la Unión.

35.      En efecto, este planteamiento, con arreglo al cual toda resolución nacional en esta materia se transforma en resolución con
efectos en toda la Unión, podría parecer el más coherente con la inspiración básica del Reglamento nº 40/94. No es ésta, sin
embargo, la única línea interpretativa posible. En realidad, existe otra ligeramente matizada, en todo caso más ajustada a
los objetivos que persigue la norma y, en mi criterio, más correcta.

36.      Como punto de partida procede destacar que el tribunal de marcas comunitarias tiene atribuida expresamente una competencia
judicial que, en virtud de los artículos 93 y 94 del Reglamento nº 40/94, le habilita a pronunciarse sobre actos cometidos
en territorios de otros Estados miembros de la Unión. ([15](#Footnote15)) Esta regla de competencia judicial tiene su explicación en los objetivos que inspiran la regulación de la marca comunitaria
antes expuestos, pues persigue que un titular de una marca comunitaria pueda acudir a un solo tribunal, y no a una pluralidad
de jurisdicciones, llegado el momento de reclamar la cesación de actos de infracción en varios Estados miembros. Por tanto,
una vez que el tribunal de marcas es competente sobre la base del artículo 93 del Reglamento nº 40/94, su decisión respecto
de la infracción, sea cual sea su lugar de realización, irá seguida de una prohibición, así como de las medidas de aseguramiento
de dicha prohibición.  ([16](#Footnote16))

37.      A partir de lo anteriormente dicho, coincido con la Comisión cuando afirma que, para resolver la cuestión aquí suscitada,
debe partirse de una distinción entre los efectos de la declaración jurisdiccional relativa al derecho subjetivo y los efectos
de la resolución jurisdiccional en sí misma. En efecto, el Reglamento nº 40/94 permite a un tribunal de marcas comunitarias
realizar una declaración concerniente a un derecho subjetivo conferido por un acto de Derecho derivado de la Unión, que ha
sido violado en uno o en varios Estados miembros. La decisión del tribunal de marcas comunitarias se refiere, por tanto, a
un derecho subjetivo *otorgado por la Unión,* cuya tutela judicial se deposita en tribunales nacionales *específicos de la Unión*. Por consiguiente, la decisión jurisdiccional atinente al derecho subjetivo tiene, como regla general, efectos en el conjunto
de la Unión.

38.      No obstante, cada litigio obedecerá a las circunstancias fácticas y jurídicas del caso, por lo que habrá supuestos en los
que el demandante sólo reaccionará frente a una infracción cometida en un Estado miembro, en cuyo caso la resolución se limitará
territorialmente. ([17](#Footnote17)) Lo mismo sucederá cuando la infracción sólo se produzca en un grupo determinado de Estados miembros, como parece deducirse
del presente asunto, donde la existencia de confusión se encuentra en una relación de dependencia con los usos lingüísticos
de cada territorio. ([18](#Footnote18)) Siguiendo este razonamiento, si el demandante no especificara el alcance territorial de, en su caso, la infracción, recaerá
en el demandado demostrar que aquélla se encuentra circunscrita a un espacio geográfico concreto. De lo contrario, lo normal
será que la resolución del tribunal de marcas comunitarias declaratoria de la infracción tenga una eficacia indistinta en
todo el territorio de la Unión.

39.      A partir de lo anterior, la única interpretación coherente con lo anteriormente expuesto es que el alcance territorial de
la prohibición prevista en el artículo 98, apartado 1, se corresponde con el alcance atribuido a la infracción del derecho
subjetivo. Por tanto, si el tribunal de marcas acuerda limitar la infracción a un territorio caracterizado por la unidad lingüística,
la prohibición se acordará igualmente respecto de dicho espacio geográfico. Por el contrario, si la declaración de infracción
no contiene mención alguna al alcance territorial, los efectos de la prohibición alcanzarán al conjunto de la Unión.

40.      Distintos a los efectos que el Reglamento confiere al derecho subjetivo son, como antes se ha adelantado, los efectos que
adquiere la resolución jurisdiccional. Esta última no se proyecta automáticamente sobre el conjunto de la Unión en cuanto
decisión de un poder público del Estado, sino que surte efectos, en principio, en el territorio del Estado en el que ha sido
acordada, sin perjuicio de que se beneficie de un régimen ágil y eficaz de reconocimiento de resoluciones judiciales, cual
es el previsto en el Reglamento (CE) nº 44/2001. ([19](#Footnote19)) Por tanto, la declaración del tribunal concerniente al fondo se proyecta territorialmente en un espacio que puede ser superior
al del Estado del foro, en tanto que la resolución, como acto jurisdiccional acordado por un poder público nacional, limita
sus efectos al interior del Estado y se sujeta a un régimen privilegiado de reconocimiento de tales efectos.

41.      Por tanto, y en respuesta a la primera cuestión planteada por la Cour de cassation, considero que el artículo 98 del Reglamento
nº 40/94, debe interpretarse en el sentido de que una prohibición dictada por un tribunal de marcas comunitarias tiene, en
principio, y salvo disposición expresa en sentido contrario, efecto de pleno derecho en el conjunto del territorio de la Unión.
Por consiguiente, no es necesario responder a la segunda pregunta planteada por la jurisdicción de reenvío.

VII. **Las cuestiones tercera y cuarta: régimen aplicable y alcance de las medidas accesorias adoptadas por un tribunal de marcas
comunitarias para garantizar el cumplimiento de la prohibición**

42.      Dificultades adicionales suscitan, como se expondrá a continuación, el pronunciamiento y alcance de las medidas de aseguramiento
de dichas prohibiciones, lo que el artículo 98, apartado 1, califica como «medidas idóneas para garantizar el cumplimiento
de [la] prohibición». Surge aquí concretamente la duda de si tales medidas deben ser objeto de un tratamiento uniforme, o
si la norma remite sobre este punto al ordenamiento procesal de cada Estado miembro. La respuesta a este interrogante condiciona
igualmente la cuestión de los efectos de las medidas accesorias, y no en balde la Cour de cassation se dirige al Tribunal
de Justicia buscando respuesta a ambos extremos.

43.      La lectura atenta del artículo 98 del Reglamento nº 40/94, tanto en su primer como en su segundo apartado, muestra que el
legislador de la Unión se pronuncia sobre tipos de medidas diferentes. Por un lado, el apartado primero se refiere a «las
medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de [la] prohibición» y, por otro lado, el apartado segundo alude de manera
más indeterminada a otras medidas, en general, que se puedan acordar. Respecto de las primeras, el precepto determina que
el tribunal de marcas comunitarias aplicará «la ley nacional», mientras que las restantes, evocadas en el apartado segundo,
se adoptarán con arreglo a «la legislación del Estado miembro […] en el que se hubieran cometido los actos de violación o
de intento de violación».

44.      Este tratamiento diferente es el que ha llevado a la Cour de Cassation a plantear las preguntas tercera y cuarta, pero en
sustancia ambas cuestiones parten de una inquietud común: ¿una multa coercitiva, en tanto que medida de aseguramiento ligada
a la infracción de una prohibición, se rige en todos sus extremos por la ley del foro o también por la ley del lugar en el
que se produjo la infracción? Dicho en otros términos, ¿una multa coercitiva es una «medida idónea para garantizar el cumplimiento
de [la] prohibición» y, si es así, la «ley nacional» a la que se refiere el artículo 98, apartado 1, es la ley del foro y
se aplica a todas las fases de la multa coercitiva?

45.      La respuesta a estas dudas se infiere del Reglamento y de los fines que lo sustentan, pero también atendiendo a la particular
estructura y naturaleza de las multas coercitivas.

A.      *La multas coercitivas y su naturaleza a la luz del artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94*

46.      Las multas coercitivas, particularmente en materia de marcas, son medidas conocidas en la mayoría de los Estados miembros.
Su función, como es sabido, consiste en asegurar el cumplimento de una obligación, que en el caso que aquí nos concierne es
la prohibición a la que se refiere el artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, ya expuesta en detalle con anterioridad.
Aunque pueda ser objeto de peculiaridades en cada ordenamiento nacional, la multa coercitiva opera, en líneas generales, como
una sanción pecuniaria cuya cuantía se liquida en función del número de días que dure la infracción. En el caso de las multas
coercitivas acordadas al amparo del referido artículo 98, apartado 1, la sanción recae sobre la parte demandada que hace caso
omiso a la prohibición contenida en la sentencia de condena.

47.      Ahora bien, no puede negarse que la multa coercitiva es una figura caracterizada por un considerable grado de complejidad,
la cual, además, se intensifica cuando la medida ha de adoptarse en un contexto transfronterizo. En efecto, la multa coercitiva
tiene, dicho en los términos más expresivos, tres posibles momentos, cada uno de ellos sujeto a un régimen separado pero ligados
entre sí. En un primer momento, se produce la configuración de la multa coercitiva, indicando un supuesto de hecho (la infracción
de la prohibición, como cabe suponer) y una consecuencia jurídica sancionadora (la multa a determinar en función de la duración
de la infracción, expresada normalmente en números de días). En un segundo instante, de producirse efectivamente la infracción
de la prohibición, corresponde efectuar la liquidación (del importe) de la sanción pecuniaria, aplicando la regla de cálculo
que se haya previsto al efecto. En un tercer y último posible paso, corresponde llevar a cabo la ejecución, sea voluntaria
o forzosa, en virtud de la cual el sujeto infractor hace frente con su patrimonio a la multa impuesta.

48.      Como se puede observar, cada una de estas fases temporales en el curso de la aplicación de una multa coercitiva puede quedar
sujeta a reglas y procedimientos diferentes. Ahora bien, esta complejidad se agrava cuando la infracción tiene un elemento
transnacional, pues en tal caso entran en juego diversos ordenamientos jurídicos, cuya aplicación a la multa coercitiva puede
ser pertinente a alguna o algunas de las fases antes aludidas. Éste es precisamente el contexto en el que se suscitan las
dos cuestiones finales, correspondiendo al Tribunal de Justicia esclarecer en qué medida una prohibición, de las previstas
en el referido artículo 98 del Reglamento nº 40/94, condiciona los efectos territoriales y las normas aplicables a una multa
coercitiva acordada al amparo de dicho precepto. Sin embargo, y antes de avanzar en el razonamiento, se imponen dos consideraciones
adicionales.

49.      En primer lugar, no cabe olvidar que, a pesar de la diversidad normativa nacional existente respecto de las medidas de aseguramiento,
el legislador de la Unión ha introducido normas armonizadoras sobre este particular que contribuyen a aproximar los regímenes
nacionales. El artículo 11 de la Directiva 2004/48, relativa a lo que ahí denomina «mandamientos judiciales», prevé, respecto
de las marcas nacionales objeto de armonización por dicho texto, que, «cuando así lo disponga el Derecho nacional, el incumplimiento
de un mandamiento judicial estará sujeto, cuando proceda, al pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución». ([20](#Footnote20)) Esta norma indica que, en el estado actual de transposición, los Estados miembros ya han previsto por vía legislativa la
posibilidad de que sus tribunales impongan multas coercitivas, aunque también es cierto que nada impide la previsión de (otras)
medidas alternativas o adicionales.

50.      Precisamente porque existe la posibilidad de que los Estados miembros prevean en su ordenamiento medidas adicionales o distintas
a las multas coercitivas, el citado artículo 98, apartado 1, no habla en concreto de aquéllas, sino que menciona de forma
genérica «las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de [la] prohibición». Tal es el caso británico, como ha tenido
ocasión de exponer el Reino Unido en su escrito de observaciones, donde se desconocen las multas coercitivas y está firmemente
arraigado el *contempt of court,* una medida, como es conocido, de carácter penal.

51.      En segundo lugar, y como se infiere de todo lo anterior, las medidas a las que se refiere el artículo 98, apartado 1, del
Reglamento nº 40/94 son específica y exclusivamente las que tienen por objeto el aseguramiento de la prohibición. Con arreglo
a este precepto, el tribunal de marcas comunitarias dicta una orden de cesación y, en su caso, acuerda las medidas oportunas
a los únicos efectos de garantizar el cumplimiento de dicha orden. Por tanto, son estas las medidas que, de conformidad con
el referido apartado primero, se acuerdan con arreglo a la «ley nacional», y no cualesquiera otras que pueda el tribunal adoptar.
En caso de que corresponda acordar medidas diferentes, pero cuyo fin *no* sea asegurar el cumplimiento de la prohibición, la norma aplicable es la recogida en el apartado segundo del tantas veces
citado artículo 98.

52.      En efecto, y ante la heterogeneidad normativa existente entre los Estados miembros, el Reglamento nº 40/94 distingue acertadamente
entre las medidas de aseguramiento de la prohibición y las medidas restantes que, en su caso, admita cada ordenamiento nacional.
La Comisión ha insistido sobre este particular acudiendo a un argumento gramatical que merece ser atendido, pues es cierto
que el apartado segundo del artículo 98 comienza con un «por su parte» que, visto a la luz de otras versiones lingüísticas,
marca una fuerte línea divisoria entre las medidas del apartado primero y las del apartado segundo. ([21](#Footnote21)) Y en la medida en que el apartado segundo del artículo 98 se refiere a medidas *diferentes,* debe concluirse que este apartado , una vez reguladas las prohibiciones y las medidas para su aseguramiento en el apartado
primero, tiene por objeto las medidas sancionadoras en general y distintas a las anteriores. ([22](#Footnote22))

53.      A la vista de lo anterior, no cabe duda de que una multa coercitiva como la impuesta en el caso de autos por el tribunal de
grande instance de París es una decisión dirigida a asegurar el cumplimiento de la prohibición acordada en la sentencia de
condena en el sentido del apartado 1 del artículo 98 del Reglamento nº 40/94. El tribunal de grande instance de París estaba
obligado, en consecuencia, a adoptar la medida «con arreglo a la ley nacional».

54.      En consecuencia, paso ahora a examinar a qué se refiere exactamente el apartado 1 del referido artículo 98 cuando remite a
la «ley nacional», y qué consecuencias prácticas lleva aparejada la respuesta que propongo al Tribunal de Justicia.

B.      *Ley aplicable y efectos de las «medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de [la] prohibición»*

55.      Una vez reconocida la competencia del tribunal de marcas comunitarias para acordar medidas de aseguramiento de la prohibición,
el apartado 1 del referido artículo 98 añade una norma de ley aplicable un tanto ambigua, aludiendo a la ley «nacional», pero
sin especificar ni los efectos, ni la fase en la aplicación de la multa coercitiva en la que tal ley resulta aplicable, ni
tampoco la ley de qué Estado preciso.

56.      En una primera aproximación, una interpretación podría conducirnos a responder en el sentido de que la normativa aplicable
es la *lex loci delicti commissi,* en la medida en que la oración inmediatamente anterior del precepto se refiere a los «actos de violación o de intento de
violación [de la marca]». En tanto el tribunal de marcas comunitarias puede ser competente, con arreglo a los artículos 93
y 94 del Reglamento nº 40/94, para conocer de violaciones cometidas en su territorio así como en el territorio de otros Estados
miembros, podría llegarse a la conclusión de que el último inciso del citado apartado 1, en línea de continuidad con lo expresado
justo con anterioridad, remite al tribunal al ordenamiento del Estado miembro donde se produce dicha violación. Esta interpretación
permitiría adaptar la solución a las especificidades de cada sistema jurídico nacional concernido y, eventualmente, facilitar
el reconocimiento de la resolución en el Estado cuyo Derecho ha sido aplicado. No obstante, esta lectura choca con varias
objeciones, no sólo jurisprudenciales, sino también de interpretación gramatical y de fondo.

57.      En efecto, en la ya citada sentencia Nokia, el Tribunal de Justicia declaró, aunque en un *obiter dicta,* que «la naturaleza de las medidas contempladas en el artículo 98, apartado 1, segundo inciso, del Reglamento viene determinada
por la ley nacional del Estado miembro del tribunal de marcas comunitarias que conoce del recurso, como se desprende de la
remisión expresa a dicha ley que hace la citada disposición». ([23](#Footnote23)) De ahí se desprende que la ley del foro es, en principio, la norma relevante a efectos de la adopción de la multa coercitiva.
No obstante, también ha de destacarse que la resolución se refiere a la ley aplicable a la «naturaleza» de las medidas, dejando
la cuestión, parece, parcialmente abierta.

58.      Pero si cupieran dudas sobre el alcance de esta declaración, habrían de disiparse con un argumento sistemático. Así, si el
legislador de la Unión hubiera querido que la ley aplicable a las medidas de aseguramiento de la prohibición fuera la misma
que la prevista para el resto de las medidas a adoptar, el apartado 2 del artículo 98 resultaría superfluo, pues es esa precisamente
la función del precepto, que sólo se entiende si anteriormente se hubiera dispuesto algo diferente. El citado apartado especifica
muy claramente que el Derecho aplicable, más allá de las medidas distintas a las de aseguramiento, es «la legislación del
Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento
de violación». La escueta mención a la «ley nacional» recogida en el apartado 1 contrasta llamativamente con la referencia
del apartado 2 a la *lex loci delicti commissi,* por lo que se habrá de concluir que se refieren a normas de conflicto diferentes.

59.      Por fin, cabría hacer otras valoraciones, aunque de orden práctico y teleológico.

60.      En efecto, un sistema de *dépeçage* dirigido a determinar de manera separada la ley aplicable de una medida de aseguramiento de una prohibición puede toparse
con problemas operativos, muy especialmente cuando la medida en cuestión sea una multa coercitiva. Como se ha expuesto anteriormente,
la multa coercitiva es un instrumento tanto preventivo como represivo, requiriendo en esta segunda vertiente de ulteriores
medidas de aplicación a fin de liquidar un importe pecuniario determinado. En este contexto, el criterio del lugar de la comisión
de la infracción es problemático, porque el tribunal de marcas comunitarias se puede enfrentar a más de un territorio: primero,
el territorio donde se realizó la violación de la marca que dio lugar a la inicial demanda de declaración de la infracción;
y segundo, el territorio en el que se infringe la prohibición de continuar con los actos de violación, que puede no coincidir
con el anterior. Además, hay que tener en cuenta que el tribunal no puede conocer de antemano dónde se infringirá la prohibición,
si es que se infringe, llevándole así a prever tantas multas coercitivas como Estados miembros haya concernidos. En el caso
usual de que la decisión relativa al fondo surta efectos en la totalidad del territorio de la Unión, el tribunal de marcas
comunitarias debería adoptar veintisiete medidas diferentes con arreglo a veintisiete ordenamientos.

61.      En definitiva, se desprende de todo lo anterior que la respuesta más acertada se obtiene, por tanto, asociando la «ley nacional»
a la que se refiere el artículo 98, apartado 1, con la ley del tribunal de marcas comunitarias que conoce del fondo. En una
palabra, entendiendo la «ley nacional» como *lex fori*.

62.      Llegado a este punto, la respuesta a las preguntas tercera y cuarta se traduce en la determinación de la posible intervención
del tribunal de marcas comunitarias, con eficacia en el territorio afectado por la declaración de infracción y consiguiente
prohibición, en los distintos momentos o fases de imposición de la multa coercitiva.

63.      El primero de estos momentos es, evidentemente, el de la formulación o configuración de la multa coercitiva. Como se ha expuesto
en el punto 47 de estas conclusiones, en este primer estadio el tribunal de marcas comunitarias formula la multa coercitiva
de conformidad con su Derecho nacional. Por tanto, el titular de la marca ostentará un título jurídico, la resolución judicial,
en virtud del cual se declara la violación o intento de violación, al tiempo que se constituyen un mandato y una norma con
efectos, en su caso, en todo el territorio de la Unión. El mandato en el que consiste la prohibición irá acompañado de un
elemento normativo cual es la configuración de la multa coercitiva, como medida punitiva dirigida a asegurar el cumplimiento
de la prohibición.

64.      Ahora bien, el hecho de que un tribunal de marcas comunitarias formule la multa coercitiva no implica necesariamente que,
en su caso, la liquidación o la ejecución de aquélla tenga que acordarse por ese mismo tribunal. Todos los pasos en el desarrollo
de la multa coercitiva se darán desde luego ante un mismo tribunal cuando la prohibición se infrinja en el Estado del foro.
Sin embargo, éste no será el caso cuando la infracción de la prohibición se lleve a cabo en uno o varios Estados miembros
distintos al del foro. En efecto, en tal supuesto la competencia judicial del tribunal de marcas comunitarias es limitada,
pues interviene un poder, el punitivo, que exige cierta modulación a la unidad de respuesta que, como línea general, parece
reclamar el Reglamento nº 40/94.

65.      Una interpretación de esta naturaleza conduce a que, en caso de infracción de la prohibición en un Estado miembro distinto
al del foro, las fases de liquidación y de ejecución tengan que llevarse a cabo en el Estado donde se haya producido la referida
infracción. Así, mientras que el tribunal de marcas comunitarias que se ha pronunciado sobre el fondo del asunto debe, en
caso de condena, acordar la multa coercitiva, su liquidación y posterior ejecución corresponde al tribunal del Estado en el
que se produzca la infracción de la prohibición, y con arreglo a las normas de reconocimiento previstas en el Reglamento (CE)
nº 44/2001.

66.      Entiendo que este resultado es el más acorde con el tenor del tantas veces citado artículo 98, apartado 1, así como con el
carácter punitivo de la multa coercitiva. En efecto, la competencia de un tribunal de marcas comunitarias es amplia y le permite,
con arreglo al artículo 93 del Reglamento nº 40/94, pronunciarse respecto de violaciones o intentos de violación cometidos
en el territorio de otros Estados miembros. Sin embargo, esta competencia se agota en la determinación de la violación o intento
de violación, pues nada dice el Reglamento nº 40/94 respecto de la competencia para liquidar multas coercitivas cuyo supuesto
de hecho (la infracción de la prohibición) acaezca en un Estado miembro distinto al del foro. Pero además, este resultado
es también coherente con la naturaleza de la multa coercitiva, que responde más a una función punitiva que a la de protección
de la marca. Medidas de esta naturaleza, al menos en la formulación de su contenido y técnicas de aplicación, deben ajustarse
a las especificidades de cada ordenamiento jurídico y, por tanto, el tribunal encargado de liquidar y ejecutar la multa coercitiva
habrá de dar cumplimiento a la resolución judicial originaria a través, en su caso, de las medidas equivalentes previstas
en su ordenamiento que den cumplimiento efectivo a la prohibición inicialmente acordada.

67.       De esta manera, el tribunal competente del Estado en el que ha tenido lugar la comisión de la infracción se limitará a reconocer
la resolución inicial del tribunal de marcas comunitarias y, si su Derecho interno lo permite, a aplicar al caso concreto
la multa coercitiva. Por el contrario, en caso de que su Derecho interno no prevea una medida de esta naturaleza, deberá atender
al objetivo represivo con arreglo a las disposiciones internas que garantizan el cumplimiento de la prohibición. A estos efectos
es importante señalar que estas medidas han sido objeto de armonización por la Directiva 2004/48, de modo que todos los Estados
cuentan o deben contar hoy día con normas al efecto, las cuales darán pleno cumplimiento, en su caso, mediante medidas equivalentes,
a la multa coercitiva.

68.      Por tanto, y como respuesta a la tercera y cuarta pregunta planteadas por la Cour de cassation, considero que el artículo
98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 debe interpretarse en el sentido de que las medidas coercitivas formuladas por un
tribunal de marcas comunitarias para garantizar el respeto de una prohibición, se proyectan sobre el mismo territorio en el
que se ha declarado haberse producido la infracción y consiguientemente se ha formulado una prohibición. El tribunal del Estado
en el que se haya infringido la prohibición está obligado a reconocer los efectos de la multa coercitiva formulada por el
tribunal de marcas comunitarias, a fin de proceder a su liquidación y, en su caso, ejecución, con arreglo a las disposiciones
previstas en el Reglamento nº 44/2001, así como en su ordenamiento interno. En caso de que su Derecho interno no prevea una
medida de esta naturaleza, deberá atender al objetivo represivo con arreglo a las disposiciones internas que garantizan el
cumplimiento de la prohibición.

VIII. **Conclusión**

69.      En vista de las consideraciones precedentes, invito al Tribunal de Justicia a que responda del siguiente modo a las cuestiones
prejudiciales planteadas por la Cour de Cassation:

1)       En respuesta a la primera cuestión, el artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de
1993, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que una prohibición dictada por un tribunal de marcas
comunitarias tiene, en principio, y salvo disposición expresa en sentido contrario, efecto de pleno derecho en el conjunto
del territorio de la Comunidad.

2)       En respuesta a la tercera cuestión, el artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 debe interpretarse en el sentido de
que:

–       Las medidas coercitivas formuladas por un tribunal de marcas comunitarias para garantizar el respeto de una prohibición, se
proyectan sobre el mismo territorio en el que se ha declarado haberse producido la infracción y consiguientemente se ha formulado
una prohibición.

–       El tribunal del Estado en el que se haya infringido la prohibición está obligado a reconocer los efectos de la multa coercitiva
formulada por el tribunal de marcas comunitarias, a fin de proceder a su liquidación y, en su caso, ejecución, con arreglo
a las disposiciones previstas en el Reglamento (CE) nº 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución, así como en su ordenamiento interno.

–      En caso de que el Derecho interno del tribunal del Estado en el que se haya infringido la prohibición no prevea una medida
de esta naturaleza, deberá atender al objetivo represivo con arreglo a las disposiciones internas que garantizan el cumplimiento
de la prohibición.

---

[1](#Footref1) – Lengua original: español.

---

[2](#Footref2) – Reglamento del Consejo de 20 de diciembre de 1993 (DO 1994, L 11, p. 1).

---

[3](#Footref3) – Reglamento del Consejo de 26 de febrero de 2009 (DO L 78, p. 1).

---

[4](#Footref4) – Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 (DO L 157, p. 45, y corrección de errores en DO 2004,
L 195, p. 16).

---

[5](#Footref5) – Véanse, en particular, los títulos III y VII, así como los artículos 125 y siguientes del Reglamento nº 40/94.

---

[6](#Footref6) – Véase, en particular, el artículo 91 del Reglamento nº 40/94.

---

[7](#Footref7) –      Sobre la estructura de la división jurisdiccional en materia de marcas comunitarias, así como una crítica constructiva sobre
la misma, véanse las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Mülhens/OAMI (sentencia
de 23 de marzo de 2006, C‑206/04 P, Rec. p I‑2717), puntos 60 a 69.

---

[8](#Footref8) – Véase Wadlow, Ch., *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law,* Ed. Sweet & Maxwell, Londres, 1998, pp. 255 y ss.

---

[9](#Footref9) – El segundo considerando del Reglamento nº 40/94 lo expresa con suma claridad: «esta acción consiste en el establecimiento
de un régimen comunitario para las marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento
único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad».

---

[10](#Footref10) – Véase el artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, que declara en su primer inciso que «la marca comunitaria tendrá
carácter unitario».

---

[11](#Footref11) – *Ibidem.*

---

[12](#Footref12) – Sobre la obligación de adoptar la prohibición y la definición de «razones especiales» que permitan excepcionar aquélla,
véase la sentencia de 14 de diciembre de 2006, Nokia (C‑316/05, Rec. p. I‑12083), apartados 47 a 52.

---

[13](#Footref13) – Sobre la obligación, y no facultad, de adoptar las medidas de aseguramiento, véase también la sentencia Nokia, antes citada,
apartados 59 a 62.

---

[14](#Footref14) – Sentencia antes citada, apartado 60.

---

[15](#Footref15) – La única excepción a esta regla, tal como especifica el artículo 94, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, es la que parte
del supuesto de que el tribunal de marcas comunitarias fundamente su competencia en el artículo 93, apartado 5, del referido
Reglamento, según el cual «los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 92, con excepción
de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca comunitaria, podrán también llevarse ante los tribunales
del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se hubiera
cometido un hecho de los contemplados en la segunda frase del apartado 3 del artículo 9».

---

[16](#Footref16) – Véanse los puntos 30 y 31 de estas conclusiones.

---

[17](#Footref17) – En apoyo de la limitación territorial de una prohibición de las previstas en el citado artículo 98 se posicionó la Abogada
General Sharpston en sus conclusiones de 30 de abril de 2009 presentadas en el asunto PAGO International (sentencia de 6 de
octubre de 2009, C‑301/07, Rec. p. I‑9429), si bien el Tribunal de Justicia no se pronunció al respecto. Según la Abogada
General, «en pocas ocasiones es apropiado, de serlo en alguna, que un tribunal dicte una resolución en términos más amplios
que los necesarios. Cuando la infracción de la marca se circunscribe a un solo Estado miembro (en este caso Austria), será
suficiente usualmente que la orden prohibitiva de dicha infracción se limite a dicho Estado miembro. No observo nada en el
Reglamento que impida a un tribunal competente dictar una orden limitada en tal sentido» (punto 57).

---

[18](#Footref18) – Véanse, entre otras, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de octubre de 2006, Armacell/OAMI – nmc (ARMAFOAM)
(T‑172/05, Rec. p. II‑4061), apartados 65 y ss.; de 14 de octubre de 2003, Phillips – Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS) (T‑292/01, Rec. p. II‑4335), apartado 50, y de 6 de julio de 2004, Grupo El Prado Cervera/OAMI – Herederos
Debuschewitz (CHUFAFIT) (T‑117/02, Rec. p. II‑2073), apartado 48.

---

[19](#Footref19) – Reglamento del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).

---

[20](#Footref20) – Esta disposición es un importante avance respecto de la legislación comunitaria anterior, concretamente la Directiva 89/104/CEE,
del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyas disposiciones «procesales» nada decían sobre las multas coercitivas
ni otras medidas equivalentes.

---

[21](#Footref21) – Aunque la versión francesa se asemeje más a la española («par ailleurs»), la versión alemana («in bezug auf alle andere
Fragen»), italiana («negli altri casi») e inglesa («in all other respects») confirman definitivamente que el apartado segundo
aborda un supuesto *diferente* al previsto en el apartado primero.

---

[22](#Footref22) – Véase también el comentario de Desantes Real, M., «Artículo 98» en Casado Cerviño, A., y Llobregat Hurtado, M.L., *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria,* Ed. La Ley, Madrid, 2000, p. 7. En efecto, cada ordenamiento nacional ofrecerá una variedad particular de medidas en este
sentido, cuyo objeto no será el aseguramiento de la prohibición, sino del mismo fallo. Tal es el caso de una orden de destrucción
de mercancías, una condena al pago de daños con intereses, o la publicación de la sentencia u otras medidas de hacer que recaigan
sobre el demandado. Por tanto, lo más frecuente es que sean medidas acordadas y resueltas en el momento mismo de la decisión
jurisdiccional, que no requieren, a diferencia de la multa coercitiva, un ulterior pronunciamiento judicial a fin de liquidar
un importe determinado.

---

[23](#Footref23) – Cita Nokia

[Top](#document1)