Source: EURLEX
Language: es
Format: md

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 6 de octubre de 2009 (
[\*1](#t-ECRCJ2009ESA.1000944701-E0001)
)

«Marcas — Reglamento (CE) no 40/94 — Artículo 9, apartado 1, letra c) — Marca notoriamente conocida en la Comunidad — Alcance geográfico de la notoriedad»

En el asunto C-301/07,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Oberster Gerichtshof (Austria), mediante resolución de 12 de junio de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el , en el procedimiento entre

PAGO International GmbH

y

Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J. Makarczyk y L. Bay Larsen (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sra. E. Sharpston;

Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 5 de junio de 2008;

consideradas las observaciones presentadas:

| — | en nombre de PAGO International GmbH, por el Sr. C. Hauer, Rechtsanwalt; |

| — | en nombre de Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, por el Sr. G. Schönherr, Rechtsanwalt; |

| — | en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. W. Wils y Sr. H. Krämer, en calidad de agentes; |

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 30 de abril de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

| 1 | La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria ([DO 1994, L 11, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1994:011:TOC); en lo sucesivo, «Reglamento»). |

| 2 | Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre PAGO International GmbH (en lo sucesivo, «PAGO») y Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (en lo sucesivo, «Tirolmilch») en relación con la marca comunitaria de la que PAGO es titular. |

Marco jurídico

| 3 | El artículo 1, apartado 2, del Reglamento dispone:  «La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada […] ser objeto […] de nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad.» |

| 4 | El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento establece:  «1.   La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular [está] habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:  […]   | c) | de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.» | |

| 5 | El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988. Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas ([DO 1989, L 40, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1989:040:TOC); en lo sucesivo, «Directiva»), es del siguiente tenor literal:  «Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.» |

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

| 6 | Desde 2001 PAGO es titular de una marca gráfica comunitaria relativa, en particular, a bebidas de fruta y zumos de fruta. El elemento esencial de la marca es la representación de una botella de vidrio de color verde con una etiqueta y un tapón característicos. PAGO comercializa en Austria un zumo de fruta con la denominación «Pago» en dicho tipo de botellas. La marca comunitaria de PAGO es muy conocida en dicho Estado miembro. |

| 7 | Tirolmilch comercializa también en Austria una bebida de fruta y de suero de leche con la denominación «Lattella». Dicha bebida se vendía primeramente en recipientes de cartón. Posteriormente fue asimismo envasada en botellas de vidrio. Dos formas de botella se parecen en varios aspectos a la marca comunitaria de PAGO. En su publicidad Tirolmilch utiliza una reproducción que, al igual que la marca comunitaria de PAGO, muestra una botella al lado de un vaso lleno. |

| 8 | PAGO interpuso ante el Handelsgericht Wien un procedimiento de medidas provisionales al objeto de que se prohibiera a Tirolmilch promocionar, proponer, comercializar o utilizar de cualquier otra manera su bebida en las botellas controvertidas y hacer publicidad de ella utilizando una reproducción de las botellas con un vaso lleno de zumo de fruta. |

| 9 | El Handelsgericht Wien acogió la pretensión. En sede de apelación de la resolución dictada el Oberlandesgericht Wien desestimó la pretensión de PAGO. Entonces PAGO interpuso un recurso de casación ante el Oberster Gerichtshof. |

| 10 | Dicho órgano jurisdiccional considera que no existe ningún riesgo de confusión entre las botellas utilizadas por Tirolmilch y la marca comunitaria de PAGO, ni siquiera sobre la base de un examen de conjunto, en la medida en que las etiquetas colocadas en las botellas de que se trata contienen las indicaciones «Pago» y «Lattella» respectivamente, ambas muy conocidas en Austria. |

| 11 | No obstante, toda vez que PAGO alega que Tirolmilch se aprovecha indebidamente, sin justa causa, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, del carácter distintivo y del renombre, en Austria, de la marca comunitaria de PAGO, el Oberster Gerichtshof se plantea un interrogante sobre el alcance de los términos «fuera notoriamente conocida en la Comunidad» contenidos en la disposición invocada del Reglamento. |

| 12 | Presume que, por analogía con lo que el Tribunal de Justicia declaró en su sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors ([C-375/97, Rec. p. I-5421](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61997C?0375&locale=ES)), en lo tocante a la expresión «goce de renombre en el Estado miembro» que figura en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, basta que la marca comunitaria goce de renombre en una «parte sustancial» de la Comunidad. |

| 13 | Sin embargo, por cuanto PAGO solicitó una orden de cesación de uso que englobara toda la Comunidad y su marca es renombrada sólo en Austria, el Oberster Gerichtshof se pregunta si puede dictarse una prohibición total aunque la marca comunitaria sólo sea renombrada en un único Estado miembro o si, en caso de renombre en un único Estado miembro, puede dictarse una «prohibición» en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento limitada a ese Estado. |

| 14 | En este contexto, el Oberster Gerichtshof decidió suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:   | «1) | ¿Está protegida en toda la Comunidad como “marca notoriamente conocida” en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra c), del [Reglamento] una marca comunitaria cuando sólo es “notoriamente conocida” en un Estado miembro? |  | 2) | En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿está protegida en un Estado miembro, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra c), del [Reglamento], una marca que es “notoriamente conocida” sólo en ese Estado miembro, de manera que pueda dictarse una orden prohibitiva limitada a dicho Estado miembro?» | |

Sobre las cuestiones prejudiciales

| 15 | Con carácter preliminar, debe observarse que, en el asunto principal, la marca comunitaria de la que PAGO es titular ampara bebidas de fruta así como zumos de fruta, y que el producto comercializado por Tirolmilch es una bebida de fruta y de suero de leche. |

| 16 | De la resolución de remisión no se deduce que el órgano jurisdiccional nacional hubiera ya realizado una apreciación sobre el carácter similar o no de los productos de que se trata. |

| 17 | Con el fin de dar a dicho tribunal una respuesta eficaz en todo caso, procede señalar que, según sus términos, el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento se aplica ciertamente a una marca comunitaria para productos o servicios que no son similares a aquellos para los cuales esa marca se hubiera registrado. |

| 18 | No obstante, a pesar de su texto y en atención a la estructura general y los objetivos del sistema en el que se inscribe dicho artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, la protección de las marcas comunitarias renombradas no puede ser menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares (véase, por analogía, la sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, apartados 24 y 25, en relación, concretamente, con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104). |

| 19 | Por consiguiente, debe admitirse que el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento se aplica asimismo a una marca comunitaria notoriamente conocida para productos o servicios similares a aquellos para los cuales se hubiera registrado dicha marca (misma sentencia, por analogía, apartado 30). |

Sobre la primera cuestión

| 20 | Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente al Tribunal de Justicia, por una parte, que aclare el sentido de la expresión «fuera notoriamente conocida en la Comunidad», mediante la cual se establece, en el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento, uno de los dos requisitos que deben concurrir en una marca comunitaria para gozar de la protección prevista en dicha disposición y, por otra, que indique si, en su dimensión geográfica, se cumple dicho requisito cuando la marca comunitaria es notoriamente conocida tan sólo en un Estado miembro. |

| 21 | El concepto de «notoriamente conocida» supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente. |

| 22 | El público pertinente es aquel interesado por la marca comunitaria, es decir, dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del público en general o de un público más especializado, por ejemplo un sector profesional determinado (véase, por analogía, la sentencia General Motors, antes citada, apartado 24, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104). |

| 23 | No puede exigirse el conocimiento de la marca comunitaria por un determinado porcentaje del público así definido (misma sentencia, por analogía, apartado 25). |

| 24 | El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca (misma sentencia, por analogía, apartado 26). |

| 25 | En el examen de este requisito, el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla (misma sentencia, por analogía, apartado 27). |

| 26 | Teniendo en cuenta los elementos del litigio principal, corresponde, por lo tanto, al juez remitente comprobar si la marca comunitaria controvertida es conocida por una parte significativa del público interesado en los productos que ampara. |

| 27 | En el ámbito territorial, debe considerarse que se cumple el requisito relativo al renombre cuando la marca comunitaria es notoriamente conocida en una parte sustancial del territorio de la Comunidad, (véase, por analogía, la sentencia General Motors, antes citada, apartado 28). |

| 28 | Debe recordarse que el Tribunal de Justicia ha declarado que, en lo que atañe a una marca Benelux, basta que, a efectos del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, el renombre exista en una parte sustancial del territorio Benelux, la cual, en su caso, puede corresponder a una parte de uno de los países del Benelux (sentencia General Motors, antes citada, apartado 29). |

| 29 | Dado que se trata, en el presente asunto, de una marca comunitaria cuyo renombre existe en la totalidad del territorio de un Estado miembro, a saber, el de Austria, teniendo en cuenta las circunstancias del asunto principal, puede considerarse que se cumple la exigencia territorial que impone el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento. |

| 30 | En consecuencia, debe responderse a la primera cuestión prejudicial en el sentido de que el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que, para gozar de la protección prevista en dicha disposición, una marca comunitaria debe ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o los servicios amparados por ella, en una parte sustancial del territorio de la Comunidad, y que, teniendo en cuenta las circunstancias del asunto principal, puede considerarse que el territorio del Estado miembro de que se trate es una parte sustancial del territorio de la Comunidad. |

Sobe la segunda cuestión prejudicial

| 31 | En consideración a la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, así como a las circunstancias del asunto principal, no procede responder a la segunda cuestión. |

Costas

| 32 | Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. |

|  | En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: |

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|  | El artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que, para gozar de la protección prevista en dicha disposición, una marca comunitaria debe ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o los servicios amparados por ella, en una parte sustancial del territorio de la Comunidad Europea, y que, teniendo en cuenta las circunstancias del asunto principal, puede considerarse que el territorio del Estado miembro de que se trate es una parte sustancial del territorio de la Comunidad. |

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|  | Firmas |

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[\*1](#c-ECRCJ2009ESA.1000944701-E0001)
) Lengua de procedimiento: alemán.

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