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Language: es
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[Conclusiones del abogado general](#OP)

## Conclusiones del abogado general

1. Mediante la petición de decisión prejudicial del Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Tribunal Regional de Apelación de La Haya), se pide esencialmente al Tribunal de Justicia que aclare el significado de la expresión «el uso […] [de un signo] […] en el tráfico económico». (2) Más concretamente, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide i) si deben tener la consideración de «uso […] [de un signo] […] en el tráfico económico», en el sentido del artículo 5, la introducción en la Comunidad, al amparo del régimen de tránsito externo, de mercancías no comunitarias que lleven una marca genuina, el almacenamiento de tales mercancías y el ofrecimiento en venta o la venta de las mismas, sin el consentimiento del titular de la marca en todos los mencionados supuestos, así como ii) a qué parte incumbe la carga de la prueba en los procedimientos en materia de violación de marcas que surjan de tales situaciones.

2. El consentimiento del titular de la marca a las operaciones controvertidas resulta relevante en virtud del principio del agotamiento en la Comunidad del derecho conferido por la marca. El referido principio, que el Tribunal de Justicia desarrolló originariamente en el contexto de los artículos 30 y 36 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 30 CE), se encuentra ahora consagrado en el artículo 7 de la Directiva de marcas. El núcleo de dicho principio es que el titular de una marca no puede ejercitar sus derechos en relación con productos que hayan sido comercializados en la Comunidad con dicha marca por el propio titular o con su consentimiento. (3)

Derecho comunitario pertinente

Legislación en materia de marcas

3. El artículo 5 de la Directiva sobre marcas dispone lo siguiente:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

[...]

3. Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a) [...]

b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo;

[…]»

4. En lo que atañe a las marcas comunitarias, la letra a) del apartado 1 y las letras b) y c) del apartado 2 del artículo 9 del Reglamento sobre la marca comunitaria (4) disponen lo mismo que la letra a) del apartado 1 y las letras b) y c) del apartado 3 del artículo 5 de la Directiva sobre marcas.

Legislación aduanera

5. El artículo 24 CE dispone lo siguiente:

«Se considerarán en libre práctica en un Estado miembro los productos procedentes de terceros países respecto de los cuales se hayan cumplido, en dicho Estado miembro, las formalidades de importación y percibido los derechos de aduana […] exigibles, siempre que no se hubieren beneficiado de una devolución total o parcial de los mismos.»

6. El artículo 37, apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 2913/92, (5) por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, dispone que las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad estarán bajo vigilancia aduanera desde su introducción. El artículo 38, apartado 1, letra a), por su parte, prevé que las mercancías en cuestión deberán ser trasladadas sin demora por la persona que haya efectuado dicha introducción a la aduana designada por las autoridades aduaneras. A tenor del artículo 48, las mercancías no comunitarias presentadas en aduana deberán recibir uno de los destinos aduaneros admitidos.

7. El artículo 4, número 15, del Reglamento nº 2913/92 define como «destino aduanero de una mercancía», entre otras posibilidades, la inclusión de las mercancías en un régimen aduanero. El artículo 4, número 16, define como «régimen aduanero», entre otras posibilidades, «el tránsito» y el «depósito aduanero».

8. El artículo 59 dispone lo siguiente:

«1. Toda mercancía destinada a ser incluida en un régimen aduanero deberá ser objeto de una declaración para dicho régimen aduanero.

2. Las mercancías comunitarias declaradas para el régimen de […] tránsito o de depósito aduanero estarán bajo vigilancia aduanera desde la admisión de la declaración en aduana y hasta el momento en que salgan del territorio aduanero de la Comunidad o se destruyan, o bien quede invalidada la declaración en aduana».

El régimen de tránsito externo

9. El régimen de tránsito externo se refiere generalmente a mercancías procedentes de terceros países y que no se encuentran en libre práctica en la Comunidad. El Tribunal de Justicia ha explicado en los siguientes términos la ficción jurídica que subyace a dicho régimen:

«Las mercancías incluidas en dicho régimen no están sujetas a los derechos de importación ni a las demás medidas de política comercial, como si no hubieran entrado en territorio comunitario. En realidad, son importadas de un país tercero y transitan por uno o varios Estados miembros antes de ser exportadas hacia otro país tercero.» (6)

10. El artículo 91, apartado 1, del Reglamento nº 2913/92 establece que el régimen de tránsito externo «permitirá la circulación de uno a otro punto del territorio aduanero de la Comunidad […] de mercancías no comunitarias, sin que dichas mercancías estén sujetas a los derechos de importación y demás gravámenes ni a medidas de política comercial».

11. El artículo 92 dispone que el régimen de tránsito externo finalizará «cuando las mercancías y el documento correspondiente sean presentados en aduana en el lugar de destino, de conformidad con lo dispuesto en el régimen de que se trate». La oficina de destino es la aduana en la que hayan de presentarse las mercancías sujetas al régimen de tránsito comunitario para poner fin al tránsito. (7)

Depósito aduanero

12. El depósito aduanero es un régimen que autoriza a los importadores a almacenar mercancías importadas cuando en el momento de la importación se ignora el destino final de las mismas. Puede ocurrir que posteriormente se reexporten las mercancías, en cuyo caso no será preciso pagar derechos de importación, o que sean despachadas a libre práctica, momento en que se devengarán derechos de importación. El Tribunal de Justicia ha declarado que «la finalidad esencial de los depósitos aduaneros es hacer posible el almacenaje de mercancías», evitando que las mismas pasen a la siguiente fase de comercialización. (8)

13. Dado que el régimen de depósito aduanero está incluido entre los regímenes aduaneros económicos, (9) la posibilidad de acogerse al mismo estará supeditada a la concesión de una autorización por parte de las autoridades aduaneras. (10) Tal autorización únicamente se concederá a aquellas personas que ofrezcan todas las garantías para la buena marcha de las operaciones y siempre que las autoridades aduaneras puedan garantizar la vigilancia y el control del régimen sin verse obligadas a poner en marcha un dispositivo administrativo desproporcionado respecto de las necesidades económicas correspondientes. (11)

Litigo principal y cuestiones prejudiciales

14. SmithKline Beecham plc, sociedad mercantil del Reino Unido, es titular de dos marcas del Benelux relativas a productos de la clase 3 (pasta dentífrica y productos de limpieza dental). Beecham Group plc, sociedad mercantil del Reino Unido, es titular de una marca del Benelux y de varias marcas comunitarias, todas ellas relativas a productos de la clase 3. Se trata de la marca gráfica Aquafresh, consistente en una franja estilizada de color rojo, blanco y azul que cubre la pasta dentrífica. En lo sucesivo me referiré conjuntamente a SmithKline Beecham plc y a Beecham Group plc como «las demandadas». (12)

15. Class International BV («la demandante»), sociedad mercantil de los Países Bajos, adquirió de una empresa sudafricana, en el período 2001/2002, varios contenedores con mercancías. El presente asunto se refiere a un contenedor cargado de productos dentífricos que llevan las marcas controvertidas. Siguiendo las indicaciones de la demandante, las mercancías fueron transportadas por barco desde fuera del Espacio Económico Europeo («EEE») hasta Rotterdam y almacenadas en depósito aduanero en esa ciudad. Aunque se trata de genuinos productos con marca, las demandadas no dieron su consentimiento para que entraran en el EEE y hasta la fecha no han dado tal consentimiento.

16. El 5 de marzo de 2002, las autoridades aduaneras, a instancia de las demandadas, ordenaron la retención del contenedor en cuestión. Según las observaciones escritas de la demandante, dicha retención fue llevada a cabo con arreglo a la legislación comunitaria que prohíbe la inclusión en los regímenes de depósito aduanero o de tránsito externo, entre otros, de mercancías con usurpación de marca y de mercancías piratas, (13) legislación en virtud de la cual la oficina aduanera, cuando considera que se trata de mercancías con usurpación de marca o de mercancías piratas, está facultada para proceder a la retención de las mismas, siempre que el titular de la marca cuya violación se alegue haya obtenido de las autoridades aduaneras competentes la correspondiente resolución. Posteriormente pudo aclararse que los productos en cuestión no eran mercancías con usurpación de marca ni mercancías piratas.

17. La demanda de Class International BV, mediante la que solicitaba que se levantara la retención de las mercancías y que se condenara a las demandadas a indemnizarle por daños y perjuicios, fue desestimada por el Rechtbank, Rotterdam. La demandante interpuso recurso de apelación ante el Gerechtshof te ’s-Gravenhage; las demandadas interpusieron su propio recurso de apelación. Ambos recursos de apelación versan sobre la cuestión de si deben tener la consideración de uso de una marca, en el sentido del artículo 5 del la Directiva sobre marcas, el almacenamiento temporal en un depósito aduanero de mercancías originales con marca incluidas en un régimen de tránsito aduanero y/o el tránsito de dichas mercancías a países que no formen parte del EEE.

18. El Gerechtshof te ’s-Gravenhage considera que no se ha demostrado que los productos dentífricos tuvieran ya comprador cuando entraron en el territorio neerlandés o cuando fueron objeto de retención. En particular, el Gerechtshof estima que no se ha demostrado satisfactoriamente que, como alega la demandante, los productos dentífricos hayan sido vendidos y estén destinados a un cliente en Ucrania. Tampoco se ha demostrado que los productos dentífricos se hayan vendido y se vayan a entregar a un cliente establecido dentro del EEE. Sin embargo, el Gerechtshof no excluye la posibilidad de que resulte que el primer comprador de los productos dentífricos esté establecido en el EEE.

19. El Gerechtshof te ’s-Gravenhage decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Puede el titular de una marca oponerse a la introducción, llevada a cabo sin su consentimiento, de mercancías procedentes de terceros países, que llevan una marca en el sentido de la Directiva [sobre marcas] y/o del Reglamento nº 40/94, en el territorio de un Estado miembro (en el presente asunto, el territorio de los Países Bajos o de los Estados del Benelux) en el marco del tránsito o del comercio de tránsito, como se describe a continuación?

2) ¿Incluye el término «uso [de un signo] en el tráfico económico», en el sentido del artículo 5, apartado 1, en relación con el artículo 5, apartado 3, letras b) y c), de la Directiva y del artículo 9, apartado 1, en relación con el artículo 9, apartado 2, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94, el almacenamiento en el territorio de un Estado miembro, en un despacho o en un almacén aduanero, de mercancías de marca originales (que llevan una marca en el sentido de la Directiva citada, de la [Envormige Beneluxwet op de merken (Ley uniforme de marcas del Benelux, «LUMB»)] y/o del Reglamento nº 40/94), que no han sido introducidas en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, procedentes de fuera del EEE y que tienen un estatuto aduanero de mercancías no comunitarias [por ejemplo T1 o AGD (administratieve gelei de document; documento administrativo de acompañamiento)]?

3) ¿Tiene relevancia para la respuesta a las cuestiones 1 y 2 el hecho de que, a la llegada al mencionado territorio, se conozca el destino final de las mercancías o que dichas mercancías aún no hayan sido objeto de ningún contrato (de compraventa) con un adquirente de un país tercero?

4) ¿Tiene relevancia para la respuesta a las cuestiones 1, 2 y 3 la concurrencia de circunstancias adicionales, como, por ejemplo

a) el hecho de que el comerciante que es propietario de las mercancías de que se trata o puede disponer sobre ellas y/o se dedica al comercio paralelo esté establecido en un Estado miembro;

b) el hecho de que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro, a partir de este Estado, a otro comerciante establecido asimismo en un Estado miembro, aunque (aún) no conste el lugar de la entrega;

c) el hecho de que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro, a partir de este Estado, a otro comerciante establecido asimismo en un Estado miembro, cuando consta el lugar de la entrega de las mercancías ofrecidas o vendidas de tal forma, pero no su destino final, con o sin la mención expresa o precisión contenida en una cláusula contractual que indique que se trata de mercancías no comunitarias (en régimen de tránsito);

d) el hecho de que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro a otro comerciante establecido fuera del EEE, aunque eventualmente no conste el lugar de la entrega y/o de destino final de dichas mercancías;

e) el hecho de que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro a otro comerciante establecido fuera del EEE del que el comerciante (paralelo) sabe o tiene serios motivos para suponer que revenderá o entregará las citadas mercancías a consumidores finales dentro del EEE?

5) El término «ofrecer» contenido en las disposiciones a que se refiere la primera cuestión, ¿debe interpretarse en el sentido de que incluye el ofrecimiento (en venta) de mercancías originales de marca (provistas con una marca en el sentido de la Directiva, de la LUMB y/o del Reglamento nº 40/94), almacenadas en una oficina o depósito aduanero en el territorio de un Estado miembro, que no han sido introducidas en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, proceden de fuera del EEE y tienen el estatuto de mercancías no comunitarias (por ejemplo T1 y AGD), en las circunstancias descritas en las cuestiones 3 y 4?

6) ¿A cuál de las partes incumbe la carga de la prueba de los hechos mencionados en las cuestiones 1, 2 y 5?»

20. La demandante, las demandadas y la Comisión han presentado observaciones escritas.

21. En aras de la simplificación, y teniendo en cuenta que el artículo 9 del Reglamento sobre la marca comunitaria confiere a los titulares de marcas comunitarias la misma protección que el artículo 5 de la Directiva sobre marcas confiere a los titulares de marcas registradas, al examinar las cuestiones planteadas me referiré exclusivamente a la Directiva.

La primera cuestión prejudicial

22. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si el titular de una marca puede oponerse a que mercancías con su marca procedentes de terceros países entren sin su consentimiento en el territorio de un Estado miembro en el marco del tránsito o del comercio de tránsito.

23. Es pacífico entre las partes que el órgano jurisdiccional remitente entiende por «tránsito» la circulación en el territorio de los Estados miembros de mercancías no comunitarias sujetas al régimen comunitario de tránsito externo, y por «comercio de tránsito» las operaciones relativas a mercancías no comunitarias que no han completado las formalidades de importación y que, por tanto, no han sido formalmente importadas en la Comunidad, de manera que, mientras ello siga siendo así, conservan su condición de mercancías no comunitarias. El comercio de tránsito puede afectar a mercancías sujetas al régimen comunitario de depósito aduanero. La segunda cuestión prejudicial tiene por objeto que se determine si el almacenamiento de mercancías en un depósito aduanero supone la violación de las marcas que llevan las mercancías, mientras que el objeto de las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta es que se dilucide si el hecho de ofrecer en venta las mercancías así almacenas o de vender tales mercancías constituye una infracción.

24. La demandante sostiene que la primera cuestión debe ser objeto de respuesta negativa. Si la entrada en la Comunidad de mercancías no comunitarias en el marco del comercio de tránsito hubiera de considerarse como «el uso [de un signo] en el tráfico económico», en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre marcas, ello restringiría notablemente las actividades económicas en los Estados miembros, en la medida en que cualquier tránsito o comercio de tránsito de mercancías con marca sin el consentimiento de su titular supondría una violación de la marca. La legislación comunitaria no puede tener por objeto o como efecto lo anterior. Más aún, de las sentencias dictadas en los asuntos Comisión/Francia (14) y Rioglass y Transremar (15) se desprende claramente que tal restricción no se justifica con arreglo al Derecho comunitario.

25. Las demandadas sostienen el punto de vista opuesto. Alegan que «el uso en el tráfico económico» incluye todo uso comercial o profesional (con excepción del uso exclusivamente científico). Importar mercancías con marca, supuesto incluido en el artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva sobre marcas, significa introducir mercancías en el territorio de un Estado miembro. La importación persigue –al menos en el presente caso– una ventaja comercial. El hecho de que no se hayan completado todavía las formalidades de importación y de que las mercancías, por ende, no se encuentren aún en libre práctica resulta irrelevante. La mayor parte de los regímenes de tránsito entrañan el riesgo de que las mercancías se despachen a libre práctica en el EEE sin el consentimiento del titular de la marca, quien deberá, por consiguiente, tener la facultad de oponerse a la importación de las mercancías y a la presencia de éstas, incluso temporal.

26. La Comisión opina que el concepto de «importar productos […] con el signo», en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva sobre marcas, no abarca la introducción de los mismos en la Comunidad al amparo de un régimen de tránsito. Aunque el artículo 5, apartado 3, letra c), no sea del todo claro, los antecedentes legislativos ponen de relieve que su finalidad era que el titular de la marca pudiera oponerse únicamente a las importaciones destinadas a su comercialización en la Comunidad. Tal interpretación resulta asimismo congruente con la definición de productos en libre práctica contenida en el artículo 24 CE, puesto que, si las mercancías se encuentran en tránsito, no se habrán cumplido las formalidades de importación ni percibido los derechos de importación.

27. A mi juicio, la primera cuestión, aunque redactada en términos genéricos, pretende en realidad una interpretación del artículo 5 de la Directiva sobre marcas. El apartado 1 de dicho artículo dispone que la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. En virtud de la letra a) del apartado 1 del mismo artículo, ese derecho exclusivo faculta al titular para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico de un signo idéntico para productos idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada. En el asunto presente, el titular pretende oponerse a que entren en la Comunidad, sin su consentimiento, mercancías que lleven su marca genuina, cuando tal entrada se efectúe al amparo del régimen comunitario de tránsito externo. Así pues, mediante la cuestión se pide fundamentalmente que se dilucide si la introducción en la Comunidad, sin el consentimiento del titular de la marca, de mercancías con marca procedentes de terceros países al amparo del régimen de tránsito externo vulnera el derecho exclusivo que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre marcas confiere al titular de la marca y, en particular, si ello supone «el uso [de un signo] en el tráfico económico» en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a).

28. El Tribunal de Justicia ha declarado que el uso de un signo idéntico a una marca se produce dentro del tráfico económico cuando se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada. (16) También ha aclarado que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva se concedió para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, para garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. En consecuencia, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto. (17) Por consiguiente, el titular no puede prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta. (18)

29. No acierto a comprender de qué modo podría menoscabar la función esencial de la marca el mero hecho de que las mercancías que llevan dicha marca estén sujetas al régimen de tránsito externo, no pudiendo así, por definición, encontrarse en libre práctica dentro de la Comunidad. A mi juicio, tal situación por sí sola no menoscaba ni puede menoscabar las funciones de la marca.

30. El anterior punto de vista ha sido confirmado, en un contexto análogo, por la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Rioglass y Transremar . (19) Aquel asunto versaba sobre una situación en la que ciertas mercancías con marca fabricadas legalmente en España habían sido exportadas de este país a Polonia al amparo de un certificado de tránsito comunitario, que permitía su circulación entre dos puntos del territorio aduanero de la Comunidad y Polonia con exención de derechos de importación, de tributos o la aplicación de otras medidas de política comercial. Las mercancías fueron retenidas en Francia por funcionarios de aduanas, basándose en sospechas de usurpación de marcas. El fabricante y el transportista de las mercancías solicitaron a la autoridad judicial que levantara la retención. Se preguntó al Tribunal de Justicia si las medidas nacionales de retención de mercancías en tales circunstancias eran contrarias al artículo 28 CE, que dispone que quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.

31. Dado que el caso no afectaba a la Directiva sobre marcas, el Tribunal de Justicia utilizó los términos recogidos en su jurisprudencia en materia de marcas anterior a dicha Directiva. Tras declarar que las medidas eran contrarias al artículo 28 CE, el Tribunal de Justicia examinó la cuestión de su posible justificación al amparo del artículo 30 CE. Se remitió a una jurisprudencia reiterada según la cual el objeto específico del derecho de marca consiste, particularmente, en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto. Acto seguido, el Tribunal de Justicia declaró que la aplicación de una protección de esta índole está ligada a una comercialización de los productos, para llegar a la conclusión de que un régimen como el que se cuestiona en el asunto principal, consistente en transportar mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro a un tercer Estado atravesando el territorio de uno o de varios Estados miembros, no implica en modo alguno la comercialización de las mercancías de que se trata y, por consiguiente, no hay posibilidad de que atente contra el objeto específico del derecho de marca. (20)

32. Las demandadas pretenden establecer diferencias entre la referida sentencia y el presente asunto, basándose en que aquélla versaba exclusivamente sobre el tránsito de mercancías comunitarias fabricadas legalmente en un Estado miembro. Ello es exacto. No obstante, considero que lo anterior no socava el apoyo que la sentencia del Tribunal de Justicia puede suponer para la aseveración de que el mero hecho de que las mercancías atraviesen un Estado miembro «no implica en modo alguno la comercialización de las mercancías de que se trata y, por consiguiente, no hay posibilidad de que atente contra el objeto específico del derecho de marca». Resulta legítimo pensar, por supuesto, que si el Tribunal de Justicia adoptó ese punto de vista en relación con mercancías en libre práctica en la Comunidad, tal criterio resultará aplicable, con mucha mayor razón, a mercancías no comunitarias cuyas formalidades de importación no se hayan completado todavía.

33. Las demandadas se remiten también a la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto Polo/Lauren (21) y, en particular, al punto en donde dicha sentencia declara que «existe el riesgo de que mercancías con usurpación de marca incluidas en el régimen de tránsito externo sean introducidas de modo fraudulento en el mercado comunitario». Las demandadas invocan aquella declaración para fundamentar su alegación de que el régimen de tránsito externo no garantiza que las mercancías transportadas no acabarán en libre práctica.

34. Ahora bien, aquella declaración en el asunto Polo/Lauren la hizo el Tribunal de Justicia en un contexto muy diferente al del presente asunto, y, en mi opinión, ni siquiera por analogía puede resultar útil para las demandadas. En aquel asunto el Tribunal de Justicia hubo de examinar si el artículo 113 del Tratado (actualmente artículo 133 CE, tras su modificación), que versa sobre la política comercial común, constituía una base jurídica adecuada para un reglamento (22) que se aplicaba a aquellos supuestos en los que se descubrían mercancías con usurpación de marca o mercancías piratas al efectuar inspecciones sobre mercancías incluidas en el régimen de tránsito externo, entre otros. Es obvio que el riesgo de que se introduzcan de modo fraudulento en el mercado comunitario mercancías con usurpación de marca en régimen de tránsito externo constituye una consideración relevante a la hora de examinar la validez de un reglamento que tiene por objeto atribuir a las autoridades aduaneras facultades para actuar en los casos en que descubran mercancías de ese tipo al efectuar inspecciones sobre mercancías en régimen de tránsito externo. El asunto presente versa, en cambio, sobre una cuestión totalmente distinta, la de si el titular de una marca puede oponerse a que entren en la Comunidad, sin su consentimiento, mercancías procedentes de terceros países que lleven su marca genuina, cuando tal entrada se efectúe al amparo del régimen de tránsito externo.

35. En cualquier caso, la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Polo/Lauren no proporciona fundamento alguno para que puedan ejercitarse los derechos de marca basándose únicamente en que mercancías no comunitarias hayan entrado en la Comunidad al amparo del régimen de tránsito externo.

36. La preocupación de las demandadas de que puedan despacharse a libre práctica en la Comunidad, sin su consentimiento, mercancías como las controvertidas en el litigio principal, violándose de este modo sus derechos de marca, debe ser abordada remitiéndose a las detalladas disposiciones del Código aduanero (23) y de su reglamento de aplicación, (24) cuya finalidad es garantizar que las mercancías no comunitarias incluidas en el régimen de tránsito interno estén sujetas a vigilancia aduanera desde el momento en que entran en la Comunidad hasta que salen de ella. (25) En efecto, si las mercancías no vuelven a salir de la Comunidad sino que se despachan a libre práctica, en ese preciso momento el titular de la marca estará facultado para oponerse a su «importación», de conformidad con el artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva sobre marcas. Cabe señalar que el artículo 50, apartado 1, letra a), del Acuerdo DPIRC (26) dispone que las autoridades judiciales nacionales estarán facultadas para «ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a […] evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana». Si bien estoy de acuerdo en que el ejercicio de los derechos del titular de la marca depende de su conocimiento de la inminente infracción, no veo fundamento alguno para hacer extensibles aquellos derechos al supuesto de las mercancías incluidas en el régimen de tránsito externo. También en el supuesto de las mercancías importadas directamente depende tal ejercicio del conocimiento previo por parte del titular de la marca.

37. Por consiguiente, mi opinión es que el titular de una marca no puede oponerse a que entren en el territorio aduanero de la Comunidad, sin su consentimiento, mercancías no comunitarias que lleven su marca y que estén incluidas en el régimen comunitario de tránsito externo, basándose en que tal entrada de mercancías constituye por sí misma un «uso […] [de la marca] […] en el tráfico económico» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Primera Directiva del Consejo.

38. Mediante la primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide también que se dilucide si el titular de una marca puede oponerse a que entren en la Comunidad, sin su consentimiento, mercancías no comunitarias que lleven su marca en el contexto del comercio de tránsito, a saber, operaciones relativas a mercancías no comunitarias incluidas en el régimen de tránsito externo o en el régimen de depósito aduanero. Mediante dicha cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide, en lo fundamental, si tales operaciones suponen la violación de las marcas que llevan las mercancías. Por lo tanto, me ocuparé de ello en el marco de las cuestiones cuarta y quinta del órgano jurisdiccional remitente, cuestiones que versan, en lo sustancial, sobre el régimen aplicable a tales operaciones en virtud de la Directiva sobre marcas.

La segunda cuestión prejudicial

39. Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se dilucide si «el uso [de un signo] en el tráfico económico», en el sentido del artículo 5 de la Directiva sobre marcas, incluye el almacenamiento en un depósito aduanero de mercancías originales con marca procedentes de terceros países cuando el titular de la marca no ha dado su consentimiento para que entren en el EEE.

40. La demandante alega que de su análisis de la primera cuestión prejudicial se deduce que también debe estar permitido el almacenamiento en tales circunstancias de mercancías no comunitarias, puesto que, de lo contrario, resultarían impracticables tanto el tránsito como el comercio de tránsito, lo que no puede haber sido voluntad del legislador comunitario.

41. Las demandadas reiteran en lo fundamental sus alegaciones sobre la primera cuestión, en el sentido de que cualquier uso comercial, exceptuando el exclusivamente científico, implica el uso de un signo en el tráfico económico, y argumentan que debe presumirse que el almacenamiento de mercancías en una oficina o depósito aduanero se hace con ánimo de obtener una ganancia comercial.

42. La Comisión señala que el artículo 5, apartado 3, letra b), de la Directiva sobre marcas se refiere expresamente a «ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines » . (27) Lo anterior implica que a lo único a lo que puede oponerse el titular de la marca es a que los productos se almacenen con el fin de comercializarlos en la Comunidad. Por lo tanto, si se acredita que las mercancías no se van a comercializar en el mercado comunitario, el titular de la marca no podrá oponerse a su almacenamiento en un depósito aduanero.

43. En mi opinión, la segunda cuestión del órgano jurisdiccional remitente requiere una respuesta que esté en la misma línea que la respuesta dada a la primera cuestión. La función esencial de una marca no puede verse afectada por el mero almacenamiento en un depósito aduanero comunitario de productos con marca procedentes de terceros países. Tal almacenamiento por sí solo no afecta ni puede afectar a las funciones de la marca.

44. En lo que atañe a la preocupación de las demandadas de que puedan despacharse a libre práctica en la Comunidad, sin su consentimiento, mercancías como las controvertidas en el litigio principal, violándose de este modo sus derechos de marca, tal preocupación debe ser abordada remitiéndose a las detalladas disposiciones del Código aduanero, (28) cuya finalidad es garantizar que las mercancías colocadas en depósitos aduaneros no eludan la vigilancia aduanera. (29) Tal como se ha mencionado anteriormente, si las mercancías se despachan a libre práctica, en ese preciso momento el titular de la marca estará facultado para oponerse a su «importación», de conformidad con el artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva sobre marcas. He de repetir que, si bien estoy de acuerdo en que el ejercicio de los derechos del titular de la marca depende de su conocimiento de la inminente infracción, no veo fundamento alguno para hacer extensibles aquellos derechos al supuesto de las mercancías incluidas en el régimen de depósito aduanero.

La tercera cuestión prejudicial

45. Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si tiene relevancia para la respuesta a las cuestiones primera y segunda el hecho de que, a la llegada al territorio aduanero de la Comunidad, i) se conozca el destino final de las mercancías o ii) que dichas mercancías aún no hayan sido objeto de ningún contrato de compraventa con un adquirente de un país tercero.

46. La demandante y las demandadas coinciden en considerar que los factores mencionados por el órgano jurisdiccional remitente no tienen relevancia para sus análisis de las cuestiones primera y segunda.

47. Mi propia opinión es asimismo que aquellos factores no tienen relevancia para las respuestas que propongo que se den a las cuestiones primera y segunda. Estas cuestiones se circunscriben a si el titular de la marca puede oponerse a que entren en el territorio aduanero de la Comunidad, al amparo del régimen de tránsito o del régimen de depósito aduanero, productos con marca procedentes de terceros países. Acabo de explicar por qué razón considero que tal entrada por sí misma no afecta ni puede afectar a las funciones de la marca. Con una única salvedad, lo mismo cabe decir, a mi juicio, en el supuesto de que se conozca el destino final de las mercancías o de que dichas mercancías aún no hayan sido objeto de ningún contrato de compraventa con un adquirente de un país tercero. La situación únicamente sería diferente si el destino final mencionado se encontrara dentro del EEE. En tal caso existiría un riesgo real de que las mercancías fueran despachadas a libre práctica dentro de la Comunidad, extremo éste que examinaré en el ámbito de la quinta cuestión prejudicial.

La cuarta cuestión prejudicial

48. Mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si tiene relevancia para la respuesta a las tres primeras cuestiones la concurrencia de circunstancias adicionales, tales como, por ejemplo a) que el propietario de las mercancías esté establecido en un Estado miembro; b) que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro, a partir de este Estado, a otro comerciante establecido asimismo en un Estado miembro, aunque (aún) no conste el lugar de la entrega; c) que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro, a partir de este Estado, a otro comerciante establecido asimismo en un Estado miembro, cuando consta el lugar de la entrega de las mercancías, pero no su destino final, con o sin la condición expresa de que se trate de mercancías no comunitarias (en régimen de tránsito); d) que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro a otro comerciante establecido fuera del EEE, aunque eventualmente no conste el lugar de la entrega y/o el destino final de dichas mercancías; y e) que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro a otro comerciante establecido fuera del EEE del que el comerciante (paralelo) sabe o tiene serios motivos para suponer que revenderá o entregará las citadas mercancías a consumidores finales dentro del EEE.

49. La demandante admite que el hecho de que las mercancías no comunitarias hayan sido incluidas en un determinado régimen aduanero no basta por sí solo para justificar que no se violará la marca cuando el titular de ésta aporta pruebas suficientemente sólidas de que el objetivo manifiesto del propietario de las mercancías es comercializarlas en la Comunidad. No obstante, la demandante no cree que los supuestos esbozados en la cuarta cuestión prejudicial sean suficientemente determinantes.

50. Las demandadas coinciden en sostener que ninguna de las circunstancias esbozadas en la cuestión cuarta tiene incidencia en las respuestas a las tres primeras cuestiones, si bien consideran que las circunstancias mencionadas en los supuestos b), c) y e) pueden ser relevantes para la respuesta a la quinta cuestión.

51. La Comisión sostiene que las circunstancias mencionadas en la cuarta cuestión pueden resultar útiles para determinar si las mercancías podrían llegar a comercializarse efectivamente en la Comunidad; en caso de que exista una presunción seria en ese sentido, el titular de la marca podrá solicitar la retención de las mercancías. No obstante, incumbe al tribunal nacional valorar los hechos y determinar si se ha acreditado que las mercancías no se despacharán a libre práctica en la Comunidad.

52. En mi opinión, la respuesta a la cuarta cuestión del órgano jurisdiccional nacional, al igual que las respuestas a las cuestiones anteriores, debe deducirse de la letra y del espíritu del artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre marcas. Dicha disposición es la que faculta al titular de la marca para prohibir a cualquier tercero «el uso [de la marca], sin su consentimiento, en el tráfico económico». Tal como vimos más arriba en el contexto de la primera cuestión, para que el titular pueda oponerse judicialmente al uso en cuestión es preciso que el mismo afecte o pueda afectar a las funciones de la marca. Ya he explicado antes por qué considero que el mero hecho de incluir mercancías no comunitarias con marca en un régimen comunitario de tránsito o depósito aduanero no supone el uso de dicha marca en el tráfico económico, en el sentido del artículo 5, apartado 1. El órgano jurisdiccional nacional pide en lo sustancial que se dilucide si tal conclusión resulta afectada por las circunstancias específicas que menciona en los supuestos a) a e).

53. En lo que atañe al supuesto a), comparto la opinión de la demandante de que el lugar del establecimiento del propietario de mercancías con marca es irrelevante a efectos de determinar si la inclusión de las mercancías en el régimen de depósito aduanero o de tránsito externo supone el uso de la marca en el tráfico económico.

54. Todas las circunstancias mencionadas en los supuestos b) a e) se refieren a mercancías que hayan sido ofrecidas en venta o vendidas. El artículo 5, apartado 3, letra b), de la Directiva sobre marcas incluye «ofrecer productos» entre las operaciones que pueden prohibirse en virtud del apartado 1 de dicho artículo. Teniendo en cuenta que la quinta cuestión versa específicamente sobre el alcance del concepto de «ofrecer» que figura en el artículo 5, apartado 3, letra b), resulta adecuado, en la medida en que las circunstancias contempladas se refieran a mercancías que hayan sido ofrecidas en venta, examinar los supuestos b) a e) en el contexto de aquella cuestión. En la medida en que tales circunstancias se refieran a mercancías que hayan sido vendidas, el alcance de los derechos del titular de la marca dependerá de si la venta tiene como efecto que las mercancías se despachen a libre práctica en la Comunidad. Como este extremo se plantea asimismo en el contexto de la quinta cuestión prejudicial, me ocuparé de él también en el marco del correspondiente epígrafe.

La quinta cuestión prejudicial

55. Mediante su quinta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide en lo sustancial que se dilucide si el término «ofrecer» contenido en el artículo 5, apartado 3, letra b), de la Directiva sobre marcas incluye el ofrecimiento en venta de mercancías no comunitarias con marca almacenadas en un depósito aduanero cuando el titular de la marca no ha dado su consentimiento a que entren en el EEE, en las circunstancias descritas en las cuestiones tercera y cuarta.

56. La demandante considera que el ofrecimiento en venta de mercancías no comunitarias, sea o no dentro de la Comunidad, no puede considerarse como el uso de la marca en el tráfico económico en la Comunidad, dado que no tiene por objeto ni efecto comercializar en la Comunidad mercancías con marca. Existen muchas formas de comercio internacional de mercancías no comunitarias; si ofrecer en venta tales mercancías estuviera prohibido por la legislación comunitaria en materia de marcas, los comerciantes establecidos en la Comunidad y que ejercen en ella sus actividades ya no podrían comercializar mercancías con marca, lo cual no puede haber sido la intención del legislador.

57. Las demandadas sostienen que, por las razones ya expuestas en el marco de las cuestiones anteriores, la cuestión quinta debe ser objeto de respuesta afirmativa.

58. La Comisión sostiene que el ofrecimiento en venta, tal como se describe en la quinta cuestión prejudicial, no equivale a «ofrecer» en venta en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra b), cuando el propietario de las mercancías con marca las ofrece en venta en la Comunidad a un comprador potencial que es casi seguro que no las comercializará dentro de la Comunidad.

59. Para interpretar el concepto de «ofrecimiento en venta» debe tomarse como punto de partida el sistema y los objetivos de la Directiva sobre marcas. Dicha Directiva se basó en el artículo 100 A del Tratado (actualmente artículo 95 CE, tras su modificación). El primer considerando de la Directiva se refiere a las disparidades en las legislaciones nacionales en materia de marcas que pueden obstaculizar la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios. El tercer considerando afirma que la aproximación de las legislaciones a que se refiere la Directiva se limitará a las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior. El noveno considerando afirma que es fundamental, para favorecer la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas gocen en lo sucesivo de la misma protección en todos los Estados miembros.

60. Por lo tanto, el artículo 5 debe interpretarse en el contexto de la libre circulación de mercancías. Ahora bien, este principio únicamente se aplica a los productos procedentes de terceros países cuando se encuentran en libre práctica en la Comunidad. (30) El Tribunal de Justicia ha aclarado que por productos que se encuentran en libre práctica deben entenderse aquellos productos que, procedentes de terceros países, hayan sido regularmente importados en uno de los Estados miembros de conformidad con el que ahora es el artículo 24 CE (31) y que «una mercancía no comunitaria declarada para su despacho a libre práctica no obtiene el estatuto aduanero de mercancía comunitaria sino a partir del momento en que se hayan aplicado las medidas de política comercial, se hayan cumplido todos los demás trámites previstos para la importación de una mercancía y los derechos de importación legalmente devengados no sólo se hayan aplicado, sino también percibido o garantizado». (32)

61. Por consiguiente, las mercancías no comunitarias han de haber sido regularmente importadas en la Comunidad antes de poder beneficiarse de la libre circulación. A mi juicio, esto es lo que explica por qué el artículo 5, apartado 3, letra c), incluye, como ejemplo de «uso [de una marca] en el tráfico económico», «importar productos o exportarlos con el signo». El Tribunal de Justicia también ha declarado que, «al adoptar el artículo 7 de la Directiva [sobre marcas], que restringe el agotamiento del derecho conferido por la marca a los casos en que los productos designados con la marca han sido comercializados en [el EEE], el legislador comunitario ha precisado que la comercialización fuera de dicho territorio no agota el derecho del titular [en virtud del artículo 5] de oponerse a la importación de dichos productos efectuada sin su consentimiento y a controlar, de este modo, la primera comercialización en [el EEE] de los productos designados con la marca», (33) confirmando así el punto de vista de que la importación es un requisito previo para que el titular de la marca pueda ejercitar sus derechos en virtud del artículo 5.

62. Sin embargo, mientras las mercancías conserven su condición de mercancías no comunitarias, no creo que ofrecerlas en venta constituya normalmente un uso de la marca en el tráfico económico que el titular de la misma pueda prohibir en virtud del Derecho comunitario.

63. En el caso de que la oferta en venta de las mercancías tenga como consecuencia efectiva el despacho a libre práctica dentro de la Comunidad de tales mercancías, el despacho en cuestión violará desde luego los derechos del titular de la marca y éste estará facultado, en principio, para prohibir la operación. Quisiera mencionar de nuevo que el artículo 50, apartado 1, letra a), del Acuerdo DPIRC (34) dispone que las autoridades judiciales nacionales estarán facultadas para «ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a […] evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana».

64. A la luz de mi opinión de que el ofrecimiento en venta de mercancías no comunitarias con marca almacenadas en un depósito, sin que el titular de la marca haya dado su consentimiento para que entren en el EEE, no constituye, en principio, un uso de la marca en el tráfico económico, me propongo examinar cómo pueden afectar a dicha conclusión, en su caso, las circunstancias adicionales b) a e) mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente.

65. La circunstancia mencionada en el supuesto b) es que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro, a partir de este Estado, a otro comerciante establecido asimismo en un Estado miembro, aunque (aún) no conste el lugar de la entrega. La circunstancia mencionada en el supuesto c) es que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro, a partir de este Estado, a otro comerciante establecido asimismo en un Estado miembro, cuando consta el lugar de la entrega de las mercancías, pero no su destino final, con o sin la condición expresa de que se trate de mercancías no comunitarias (en régimen de tránsito).

66. Considero que ninguno de estos factores tiene incidencia en la respuesta que propongo que se dé a la quinta cuestión. Si bien el hecho de que el comprador de las mercancías esté establecido en un Estado miembro puede inducir a pensar que las mercancías en cuestión se despacharán a libre práctica, momento en el que, como antes se vio, el titular de la marca estará facultado para ejercitar sus derechos, tal resultado seguirá siendo una mera especulación hasta que se determine el destino final, puesto que también es posible que el comprador tenga la intención de comercializar las mercancías fuera del EEE.

67. La circunstancia mencionada en el supuesto d) es que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro a otro comerciante establecido fuera del EEE, aunque eventualmente no conste el lugar de la entrega y/o de destino final de dichas mercancías.

68. Con una única salvedad, considero que, por las razones expuestas en el marco de los supuestos b) y c), la situación a que se refiere el supuesto d) tampoco tiene incidencia en la respuesta que propongo que se dé a la quinta cuestión prejudicial. No obstante, en el caso de que conste el destino final de las mercancías y de que dicho destino esté dentro del EEE, es obvio que las mercancías habrán de ser despachadas a libre práctica antes de su entrega y, en mi opinión, que el titular de la marca está facultado para ejercitar sus derechos con vistas a impedir el despacho a libre práctica o la entrega a los que acabo de referirme.

69. Por último, el órgano jurisdiccional remitente contempla en el supuesto e) que las mercancías hayan sido ofrecidas en venta o vendidas por un comerciante establecido en un Estado miembro a otro comerciante establecido fuera del EEE del que el comerciante (paralelo) sabe o tiene serios motivos para suponer que revenderá o entregará las citadas mercancías a consumidores finales dentro del EEE.

70. Resulta obvio que, en tales circunstancias, es altamente probable que las mercancías serán despachadas a libre práctica a fin de proceder a su entrega y, en mi opinión, que el titular de la marca está facultado para ejercitar sus derechos con vistas a impedir el despacho a libre práctica o la entrega a los que acabo de referirme.

71. Determinar a quién incumbe la carga de la prueba en este tipo de controversias constituye el objeto de la sexta y última cuestión del órgano jurisdiccional remitente.

La sexta cuestión prejudicial

72. Mediante su sexta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se determine a cuál de las partes incumbe la carga de la prueba de los hechos mencionados en las cuestiones primera, segunda y quinta.

73. La primera cuestión se refiere a la introducción, sin el consentimiento del titular de la marca, de mercancías no comunitarias con marca «en el marco del tránsito o del comercio de tránsito, como se describe a continuación». Ya he explicado antes por qué razón considero que, mediante dicha cuestión, se pide en lo sustancial que se dilucide si la introducción en la Comunidad de mercancías con marca procedentes de terceros países al amparo del régimen de tránsito externo, sin el consentimiento del titular de la marca, supone «el uso [de la marca] en el tráfico económico», en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva sobre marcas. Mediante la segunda cuestión se pide en lo sustancial que se dilucide si el almacenamiento de tales mercancías en un depósito aduanero constituye un uso de ese tipo. Mediante la quinta cuestión se pide en lo sustancial que se dilucide si ofrecer en venta tales mercancías supone «ofrecer productos» en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra b), y, por ende, «el uso [de la marca] en el tráfico económico» en el sentido del artículo 5, apartado 1. Considero que, mediante la sexta cuestión, se pide que se determine a quién incumbe la carga de la prueba en un litigio en el que se alega la violación de la marca, en las circunstancias descritas.

74. La demandante sostiene que incumbe a quien alega la ilegalidad del tránsito o del comercio de tránsito, basándose en hechos específicos, la prueba de tales hechos, habida cuenta de que sus alegaciones suponen una excepción a la norma fundamental de la libertad de tránsito. (35) Más aún, deberá probar que carecen de pertinencia los documentos aduaneros que determinan la condición extracomunitaria de las mercancías. Por el contrario, la prueba de que se trata efectivamente de tránsito o comercio de tránsito incumbirá en general al propietario o poseedor de las mercancías, que habrá de practicarla basándose en doc umentos aduaneros.

75. Las demandadas sostienen que incumbe al titular de la marca probar que se han violado sus derechos de marca cuando ejercite una acción basada en dicha violación, en el sentido de que deberá acreditar que él es el titular de la marca en el territorio de que se trate, que las mercancías proceden de fuera del EEE y que las mismas se han introducido en aquel territorio. Si el titular de la marca prueba todo lo anterior, incumbirá al acusado de haber violado la marca la carga de la prueba de que no ha usado ni va a usar el signo en el tráfico económico.

76. La Comisión sostiene que ni la Directiva sobre marcas ni el Reglamento sobre la marca comunitaria han armonizado las normas que regulan la carga de la prueba. Más aún, de la exposición de motivos de la Directiva, especialmente de sus considerandos octavo y décimo, se desprende con claridad que tales cuestiones se rigen por las normas procesales nacionales. No obstante, de la jurisprudencia se desprende asimismo con claridad, especialmente de las sentencias dictadas en los asuntos Sebazo y Maison Dubois (36) y Zino Davidoff y Levi Strauss, (37) que incumbe al propietario de las mercancías probar que el titular de la marca dio su consentimiento para que se despacharan a libre práctica. Por analogía, incumbe al propietario de las mercancías, en las circunstancias expuestas por el órgano jurisdiccional remitente, demostrar que las mercancías no se introdujeron con vistas a su comercialización en la Comunidad, sino como paso lógico para transportarlas a un tercer país.

77. Comparto la opinión de la Comisión de que de la exposición de motivos de la Directiva se desprende efectivamente con claridad que, en materia de violación de marcas, la carga de la prueba se rige por las normas procesales nacionales.

78. No admito, sin embargo, que la jurisprudencia invocada por la Comisión resulte relevante para la problemática que se suscita en el caso presente.

79. No tengo nada claro por qué razón la Comisión se remite al asunto Sebazo y Maison Dubois, cuya sentencia no alude a la carga de la prueba. La sentencia dictada en el asunto Zino Davidof y Levi Strauss, por su parte, sí que lo hace. Este último asunto versaba sobre el principio del agotamiento de los derechos que formula el artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas. Esta disposición, que constituye una excepción a la regla general, que establece el artículo 5, apartado 1, según la cual el titular está facultado para prohibir a cualquier tercero que importe, «sin su consentimiento», mercancías que lleven su marca, (38) prevé el agotamiento de los derechos del titular de la marca cuando las mercancías hayan sido comercializadas en el EEE por el propio titular o «con su consentimiento». En la sentencia dictada en el asunto Zino Davidoff y Levi Strauss, el Tribunal de Justicia declaró que corresponde al operador que invoca la existencia de consentimiento aportar la prueba correspondiente y no al titular de la marca acreditar la falta de consentimiento. (39)

80. Aquella sentencia, sin embargo, se dictó en un contexto muy distinto del presente. En el asunto Zino Davidoff y Levi Strauss, el Tribunal de Justicia declaró que el consentimiento del titular de la marca a que se comercialicen mercancías que llevan su marca «equivale a una renuncia del titular a su derecho exclusivo, derivado del artículo 5 de la Directiva, de prohibir a terceros importar productos designados con su marca», y, por consiguiente, «constituye el elemento determinante de la extinción de este derecho». (40) En tales circunstancias, observó el Tribunal de Justicia, correspondía a dicho Tribunal dar una interpretación uniforme al concepto de «consentimiento» a efectos del artículo 7, apartado 1. El órgano jurisdiccional remitente había preguntado si tal consentimiento podía ser implícito o indirecto. El Tribunal de Justicia declaró que, habida cuenta de «la importancia de su efecto de extinción del derecho exclusivo de los titulares [de marcas], el consentimiento debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad de renunciar a tal derecho». (41) Y añadió que de dicha proposición se deducía que corresponde al operador que invoca la existencia de consentimiento aportar la prueba correspondiente. (42)

81. El caso presente, por el contrario, se refiere a una situación en la que el titular de una marca pretende impedir a un operador que use su marca en el tráfico económico.

82. En el asunto Zino Davidoff y Levis Strauss existían sólidas razones para establecer normas específicas en materia de carga de la prueba en la problemática concreta que se suscitaba en aquel asunto. No sucede así en el caso presente. Al no existir aquí esas sólidas razones, deberán aplicarse las normas nacionales en materia de carga de la prueba.

Conclusión

83. En virtud de todo lo expuesto, mi conclusión es que debería responderse de la siguiente manera a las cuestiones planteadas por el Gerechtshof te ’s Gravenhage:

«1) El titular de una marca no puede oponerse a que entren en el territorio aduanero de la Comunidad, sin su consentimiento, mercancías no comunitarias que lleven su marca y estén incluidas en el régimen comunitario de tránsito externo o de depósito aduanero, basándose en que tal entrada constituye por sí sola un “uso [de la marca] en el tráfico económico”, en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

2) Mientras las mercancías conserven su condición de mercancías no comunitarias, ofrecerlas en venta o venderlas no constituirá un “uso [de la marca] en el tráfico económico”, en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104.

3) El titular de la marca que llevan tales mercancías está facultado, en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, para prohibir su despacho a libre práctica en el Espacio Económico Europeo.

4) En el estado actual del Derecho comunitario, cuando el titular de una marca ejercita acciones basadas en la violación de marcas, las normas procesales nacionales son las que determinan a qué parte incumbe la carga de la prueba, excepto en lo relativo al extremo de si las mercancías han sido comercializadas con dicha marca en el Espacio Económico Europeo con el consentimiento de su titular.»

(1) .

(2) – Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

(3) – En virtud del artículo 65, apartado 2, en relación con el apartado 4 del anexo XVII del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3), el artículo 7, apartado 1, resultó modificado a efectos del Acuerdo, de manera que la expresión «en la Comunidad» quedó sustituida por la expresión «en una Parte Contratante».

(4) – Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1).

(5) – Reglamento del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1).

(6) – Sentencia de 6 de abril de 2000, Polo/Lauren (C‑383/98, Rec. p. I‑2519), apartado 34.

(7) – Artículo 340 ter, número 3, del Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código aduanero comunitario (DO L 253, p. 1), en su versión modificada, en particular, por el Reglamento (CE) nº 2787/2000 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2000 (DO L 330, p. 1).

(8) – Sentencia de 20 de abril de 1983, Comisión/Países Bajos (49/82, Rec. p. 1195), apartado 10.

(9) – Artículo 84, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 2913/92.

(10) – Artículo 85 del Reglamento nº 2913/92.

(11) – Artículo 86 del Reglamento nº 2913/92.

(12) – En la resolución de remisión no consta con claridad de qué modo intervienen en el litigio principal los otros demandados que se mencionan (Colgate-Palmolive Company y Unilever NV). La demandante afirma que el procedimiento nacional se ha sobreseído respecto de aquellos demandados.

(13)  – Reglamento (CE) nº 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas (DO L 341, p. 8).

(14) – Sentencia de 26 de septiembre de 2000 (C‑23/99, Rec. p. I‑7653).

(15) – Sentencia de 23 de octubre de 2003 (C‑115/02, Rec. p. I‑12705).

(16) – Sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, Rec. p. I‑10273), apartado 40.

(17) – Sentencia Arsenal Football Club, citada en la nota 16, apartado 51. Véase asimismo la sentencia de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff (C‑2/00, Rec. p. I‑4187), apartado 15.

(18)  – Sentencia Arsenal Football Club, citada en la nota 16, apartado 54.

(19) – Citada en la nota 15.

(20) – Apartados 25 a 27.

(21) – Citada en la nota 6, apartado 34.

(22) – Reglamento nº 3295/94, citado en la nota 13.

(23)  – Reglamento nº 2913/92, citado en la nota 5.

(24)  – Reglamento nº 2454/93, citado en la nota 7.

(25)  – En particular los artículos 94 y 96 del Código y los artículos 345, 349, 356, 357, 361, 365 y 366 del Reglamento nº 2454/93.

(26)  – Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que figura en el anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio; aprobado en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1).

(27) – El subrayado es mío.

(28)  – Citado en la nota 5.

(29)  – En particular, artículos 85 y 86 (citados en el punto 13 supra), 101 a 105 del Reglamento nº 2913/92.

(30)  – Artículo 23 CE, apartado 2.

(31)  – Sentencia de 15 de diciembre de 1976, Donckerwolke (41/76, Rec. p. 1921), apartado 16.

(32)  – Sentencia de 1 de febrero de 2001, D. Wandel (C‑66/99, Rec. p. I‑873), apartado 36.

(33)  – Véase la sentencia de 1 de julio de 1999, Sebago y Maison Dubois (C‑173/98, Rec. p. I‑4103), apartado 21

(34)  – Citado en la nota 26.

(35) – Rioglass y Transremar, citada en la nota 15.

(36) – Citada en la nota 33.

(37)  – Sentencia de 20 de noviembre de 2001 (asuntos acumulados C‑414/99 a C‑416/99, Rec. p. I‑8691).

(38)  – Véase el apartado 40 de la sentencia dictada en el asunto Zino Davidoff y Levi Strauss.

(39)  – Apartado 54.

(40)  – Apartado 41.

(41)  – Apartado 45.

(42)  – Apartado 54.

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