Source: EURLEX
Language: es
Format: md

*** * * * ***

**COMISIÓN** **DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS**

Bruselas, 19.07.1995
COM(95) 370 final

#### **LIVRO VERDE**

**Protección de los modelos de utilidad en el mercado interior**

(Presentado por la Comisión)

_**A***_ **-**

**INDICE**

**pagina**

_Resumen y preguntas_ I

**I.** **INTRODUCCIÓN** 1

La Comisión pide la colaboración activa de todas las partes interesadas 5
**n.** **NECESIDAD DE UNA ACTUACIÓN A ESCALA COMUNITARIA**
**EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN DE LOS MODELOS DE**

**UTILIDAD** 6

A. Realización y funcionamiento del mercado interior 7
B. Situación actual en los Estados miembros 8

C. Importancia económica de la protección de los modelos de utilidad... 11
1. Utilización de la protección de los modelos de utilidad en la
Unión Europea 12
a) Solicitudes nacionales 12
b) Solicitudes transfronterizas 14
c) Evolución de los hábitos en lo que se
refiere a las solicitudes en la Unión

Europea 14
2. Importancia de la protección de los modelos de utilidad en
comparación con las patentes 16
3. Importancia de la protección de los modelos de utilidad en función del
tamaño délas empresas 17
4. Importancia para los distintos sectores económicos 18
5. Razones por las que se recurre a la protección de los modelos de
utilidad 19

a) Registro rápido y sencillo 20
b) Requisitos poco estrictos para acceder a la
protección 21
c) Coste reducido 22
d) Protección provisional 24
6. Valoración económica por parte de los usuarios 25
7. Pronóstico respecto de la evolución de la importancia económica de la
protección de los modelos de utilidad 26
a) Variaciones en los gastos de investigación
y desarrollo (I+D) 26
b) Cambios en los ciclos de producción, en los
plazos hasta la comercialización, así como
en la vida útil de las invenciones 27

c) Cambios en lo que concierne a los avances
tecnológicos y a la vida útil de las
invenciones en la Unión Europea 32
d) Importancia de una protección comunitaria
de los modelos de utilidad para las
empresas industriales y los inventores
independientes 33

A-*

D. Incidencia de las diferencias entre los derechos de protección en el
mercado común 36

1. Perjuicio a la libre circulación de mercancías 36
2. Falseamientos de la competencia en el mercado común 39
3. Repercusión en las empresas industriales y en los inventores
independientes 40
E. Relación entre los objetivos de la Unión Europea y las necesidades
económicas 46
**DI.** **MEDIDAS APROPIADAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA**
**PROTECCIÓN DE LOS MODELOS DE UTILIDAD A ESCALA**

**COMUNITARIA** 48

A. El instrumento adecuado para la armonización 49
1. Armonización de los regímenes 50
a) La introducción de derechos de protección
nacionales 51

b) Armonización del contenido del derecho
nacional sobre modelos de utilidad 53

2. La ampliación de la armonización jurídica 54
3. La nueva creación de un derecho de protección comunitario 55
4. Combinación de armonización jurídica y nueva creación de un
derecho de protección comunitario 56
5. Opinión de las empresas industriales y de los inventores
independientes 57
6. Opinión de los abogados de patentes 59
B. Principios para una necesaria configuración de las normas sustantivas
de la protección de los modelos de utilidad a escala comunitaria 62
1. Modelo de base 62

a) ¿Protección de la forma o de la invención?63
b) Supresión del registro 64
c) Verificación de las condiciones para
accederá la protección 65
d) La estructura básica 68
2. Otros normas sustantivas 69

a) Actividad inventiva 69
b) Exigencia de una representación
tridimensional 71

c) Exclusión de determinadas invenciones ... 73
1) Invenciones no protegibles 73
2) Sustancias y mezclas de sustancias 74
3) Invenciones de procedimientos 75
d) Novedad 76
e) Aplicabilidad industrial 78
f) Procedimiento de concesión 79
g) Efecto jurídico de la protección y
transmisión 82

h) Duración de la protección 83
i) Infracciones 84
j) Doble protección 84
k) Relación con la protección de las patentes85

_Bibliografía_ I

**Ü**

_**Resumen v presuntas**_

Los derechos de propiedad industrial (patentes, marcas, diseños y modelos, modelos de

utilidad) juegan un papel importante en el mercado interior. Deben promover la actividad

innovadora en la Unión Europea de manera que una idea pueda ser llevada a la práctica

con éxito. Cuanto más simples y claros son estos sistemas para los usuarios, más facilitan

la actividad innovadora al ofrecer una protección eficaz a las invenciones. Al mismo

tiempo, garantizan que los competidores estén informados de las recientes evoluciones

mediante la publicación de la invención protegida. Esto aumenta la competitividad de las

empresas europeas y les permite alcanzar los objetivos de la libre circulación de

mercancías y de la competencia sin falseamientos.

Los modelos de utilidad son derechos registrados que otorgan una protección exclusiva a

las invenciones técnicas. Al igual que en el caso de la protección de patentes, se exige que

las invenciones técnicas que se hayan de proteger sean nuevas (novedad) y presenten

cierto grado de actividad inventiva (a menudo inferior que en las patentes).

Contrariamente a lo que ocurre con las patentes, los modelos de utilidad se conceden sin

examen previo de la novedad ni de la actividad inventiva. De este modo, los derechos de

protección pueden obtenerse con mayor rapidez y a un coste inferior, si bien ofrecen

también una menor seguridad jurídica. La protección de los modelos de utilidad

actualmente sólo existe a nivel nacional.

Partiendo de los objetivos de realización y funcionamiento del mercado interior, la

Comisión ha examinado si es necesario emprender una actuación a escala comunitaria en

el ámbito de los modelos de utilidad y, en caso afirmativo, determinar cuales serían las

medidas que deben adoptarse a fin de alcanzar el objetivo mencionado mediante una

armonización de las legislaciones sobre modelos de utilidad.

**-11**

**Necesidad de una actuación**

El concepto de protección en el ámbito de los modelos de utilidad existe en _Francia,_

_Bélgica, Portugal, Italia, España, Alemania, Irlanda,_ _Dinamarca,_ _Grecia,_ _Finlandia,_

_Austria y los Países_ _Bajos._ _El Reino_ _Unido,_ _Suecia_ _y_ _Luxemburgo_ no disponen de un

derecho de protección de este tipo. La comparación de los regímenes nacionales

demuestra que, en lo que se refiere a las condiciones para acceder a la protección, se dan

unas diferencias considerables que actualmente hacen inviable una aplicación

transfronteriza.

Hasta el momento, no se ha tomado ninguna iniciativa a escala comunitaria, de modo que

las invenciones con una escasa actividad inventiva no tienen acceso a una protección

adecuada de alcance comunitario, y en los países en que no existe este instrumento no

disponen de protección alguna. Ante esta situación, la Comisión ha examinado la

importancia económica de la protección de los modelos de utilidad para determinar si las

diferencias existentes inciden negativamente en los objetivos de la realización de la libre

circulación de mercancías y de una competencia sin falseamientos.

_La_ _importancia económica_ _actual y futura_ _de_ _la_ _protección_ _de_ _los modelos de utilidad_

Con objeto de evaluar la relevancia económica de la protección de los modelos de

utilidad, se ha analizado la frecuencia con que se recurre a los sistemas de protección

existentes (en función de los criterios de frecuencia, tamaño de la empresa, motivos de la

solicitud) y la evolución en el ámbito de las actividades innovadoras.

De forma general, se ha de destacar que la protección de los modelos de utilidad goza de

una gran popularidad. El número de solicitantes de modelos de utilidad es prácticamente

equivalente al de solicitantes de patentes. La comparación de los distintos regímenes

nacionales muestra que se recurre con mayor frecuencia a los sistemas de protección que

exigen una actividad inventiva restringida que a los sistemas que han fijado unas

condiciones para la protección idénticas a las exigidas en el caso de las patentes. Por otra

parte y habida cuenta de la paulatina integración del mercado interior, ha de contarse con

una demanda creciente, sobre todo en lo que se refiere a las solicitudes trasfronterizas.

**Ill** **-**

El desglose por sectores industriales de las solicitudes presentadas en la Unión Europea

demuestra que los ámbitos de la construcción de maquinaria, la industria eléctrica y el

sector de instrumentos de precisión/óptica son los que con mayor frecuencia recurren a

los modelos de utilidad. En la pequeña y mediana industria, así como entre los inventores

independientes, se registra un interés aún mayor que en el caso de las grandes empresas.

El análisis de las solicitudes de modelos de utilidad arroja el siguiente resultado respecto

de las razones principales para recurrir a este derecho de protección:

- registro rápido y sencillo;

- requisitos menos estrictos para acceder a la protección que en el caso de las

patentes;

- coste reducido;

- protección provisional hasta la concesión de una patente.

Se aprecia, por tanto, una amplio abanico de razones por las que se procede a la solicitud.

Por una parte, es el derecho de protección al que se da preferencia en caso de invenciones

respecto de las que el solicitante no tiene seguridad de que puedan comercializarse con

éxito, de modo que se intenta que el coste de la protección sea lo más bajo posible. Sin

embargo, este derecho de protección también se utiliza para las invenciones que corren el

riesgo de ser imitadas y, por tanto, revisten especial importancia para el rendimiento y la

competitividad de la empresa industrial que procede a la solicitud. Por lo demás, se

recurre a este derecho de protección cuando la protección de patentes es inadecuada o

inviable (por ejemplo, debido a un período excesivo hasta la concesión o a una actividad

inventiva demasiado escasa). Todo ello lleva, independientemente del tamaño de la

empresa, a una valoración muy positiva de los efectos de este concepto de protección,

consistentes fundamentalmente en la mejora de la posición en el mercado y, de forma

secundaria, en el aumento inmediato de los ingresos.

Del análisis de la importancia de las invenciones se desprende que son particularmente las

pequeñas y medianas empresas las que han reconocido que deben intensificar sus

actividades de innovación debido al aumento de la competencia. Por ello, las invenciones

que constituyen un pequeño avance o que tienen una breve vida útil en el futuro irán

ganando en importancia para estas empresas, de modo que también aumentará la

correspondiente demanda de protección, que podrá satisfacerse especialmente con los

modelos de utilidad. Por lo demás, únicamente una pequeña proporción de los

consultados (un máximo del 10%) de todos los tamaños de empresas y de todos los

sectores económicos pronostica un porcentaje decreciente de estas "pequeñas"

invenciones.

**IV-**

**Habida cuenta de los resultados expuestos, no es de extrañar que las empresas**

**industriales, los inventores independientes y los abogados de patentes consultados**

**consideren que hay una gran demanda económica de una protección uniforme de los**

**modelos de utilidad en la Unión Europea. El desglose en función del tamaño de la**

**empresa demuestra que entre las pequeñas empresas de hasta 500 empleados el interés es**

**particularmente grande.**

_**Repercusiones en el mercado común**_

**En principio, los Estados miembros tienen total discrecionalidad para la configuración de**

**la protección de los modelos de utilidad, siempre y cuando sus disposiciones no**

**constituyan un medio para la discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del**

**intercambio comercial entre los Estados miembros. Por ello, en la actualidad es posible**

**que se adopten normativas nacionales divergentes o que incluso se renuncie del todo a**

**este tipo de derecho de protección.**

**El alcance de los derechos nacionales de protección de la propiedad intelectual se limita al**

**territorio del Estado miembro en que se hayan otorgado. En consecuencia, mientras que**

**no se proceda a una armonización jurídica, el titular de estos derechos de protección**

**podrá impedir a un tercero que importe los productos protegidos que se hayan fabricado y**

**comercializado sin su consentimiento. Por lo tanto, los derechos de protección de la**

**propiedad intelectual otorgados por los Estados miembros pueden utilizarse, por su**

**propia naturaleza, de manera que perjudiquen la realización de la libre circulación de**

**mercancías.**

**Estas diferencias entre regímenes de protección existentes, en las que no puede incidir el**

**propio titular de los derechos, lo obligan a renunciar** **a** **aquellos** **mercados** **en los que no**

**pueda obtener un derecho de protección equivalente para su invención. Dada la**

**importancia económica de la protección de los modelos de utilidad, esto equivale al**

**establecimiento de una barrera entre los mercados de la Unión Europea. Por consiguiente,**

**las diferencias existentes entre los derechos de protección tienen una incidencia inmediata**

**y negativa en el comercio intracomunitario y en la posibilidad de** **que** **las empresas**

**consideren el mercado común el único entorno para sus actividades económicas. Todo**

**ello implica un** **perjuicio** **para la libre circulación de** **mercancías** **y, en consecuencia,**

**constituye un inconveniente palpable para los implicados.**

**- V -**

Sin embargo, el establecimiento de la igualdad de condiciones competitivas entre los

agentes económicos en el ámbito de la propiedad industrial es un requisito imprescindible

para que éstos puedan hacer un uso efectivo de las libertades fundamentales establecidas

en el Tratado CE, Debido a las diferencias existentes entre los derechos de protección, las

empresas y los solicitantes particulares que pretenden explotar su invención en diversos

Estados se encuentran con el problema de que han de familiarizarse con un sinfín de

regímenes diferentes o recurrir a un asesoramiento costoso en cada uno de los Estados

miembros.

Esta situación aún puede resultar asumible para las grandes empresas con capacidad para

invertir grandes sumas en el fomento y la protección de sus invenciones. Para los

solicitantes particulares y las pequeñas y medianas empresas, las diferencias existentes y la

consiguiente necesidad de un asesoramiento jurídico implican un problema de gestión y un

factor de costes a menudo inasumible, hecho que limita sus actividades de innovación y

desemboca en un falseamiento de la competencia.

Por tanto, no es de extrañar que las empresas industriales y los inventores independientes

presenten sus quejas respecto de los considerables problemas que plantea la aplicación

trasfronteriza de la protección de los modelos de utilidad, problemas que van en aumento

cuanto mayor es la intensidad exportadora de la empresa.

_Relación entre los objetivos comunitarios_ y _la necesidad económica_

Habida cuenta de la gran necesidad económica, el mantenimiento de la situación actual es

un resultado indeseable y que no se corresponde con la imagen de una Europa unida. De

esta manera, no es posible alcanzar la libre circulación de mercancías y una competencia

sin falseamientos.

**-VI**

**Con objeto de lograr la realización y el funcionamiento del mercado común, la Comisión**
**ha de guiarse por la necesidad económica actual y futura** **[1]** **. La evolución de las actividades**

**de innovación en la Unión Europea, que se caracterizan por una tendencia a unos avances**

**más pequeños, a una mayor sensibilidad a los costes, a unos ciclos de producción y**

**comercialización más breves, así como a una menor vida útil de las invenciones, lleva a**

**una mayor demanda de un derecho de protección que brinde una protección rápida,**

**sencilla y barata para las invenciones técnicas en toda la Unión Europea.**

**Por consiguiente, para eliminar los obstáculos mencionados es necesario emprender una**

**actuación a escala** **comunitaria,** **que cumpla particularmente los siguientes objetivos:**

**protección para las invenciones técnicas con una breve vida útil;**

**protección para las invenciones técnicas que representen un pequeño avance;**

**un derecho de protección que pueda obtenerse con rapidez;**

**un derecho de protección que sea fácil de obtener;**

**un derecho de protección de coste reducido;**

**una publicación rápida y, por tanto, una información inmediatamente disponible**

**para el público.**

Este modo de proceder llevó a actuaciones para la protección de las nuevas tecnologías (por ejemplo,
la biotecnología), así como a la adaptación de los regímenes de protección existentes (por ejemplo, los
medicamentos) a unas necesidades cambiantes.

**Vil** **-**

**Medidas necesarias**

Se ha encomendado a la Comisión Europea proponer las medidas de armonización

jurídica necesarias para la realización del mercado interior. Por ello, la Comisión no sólo

ha examinado el instrumento adecuado, sino también la necesaria configuración del

contenido de una futura regulación del derecho sobre modelos de utilidad a escala

comunitaria.

_El_ _instrumento_ _adecuado para la_ _armonización_ _de la protección de los modelos de_

_utilidad_

En el ámbito de los modelos de utilidad, se tienen a disposición diversas alternativas.

La primera posibilidad que se plantea es la _armonización_ _de los_ _regímenes nacionales_ _de_

_protección_ mediante una directiva. La armonización jurídica no se limitaría a la

_eliminación de las diferencias_ entre las disposiciones jurídicas existentes, sino que

también abarcaría la _introducción_ _de este_ _derecho_ _de_ _protección_ en aquellos países que

actualmente no disponen de tal derecho. De esta manera, se crearía un _haz de_ _derechos_ _de_

_protección_ _nacionales,_ limitándose, no obstante, el alcancé de la protección de cada uno

de estos derechos al territorio de los distintos Estados miembros.

De acuerdo con los resultados de las consultas realizadas entre abogados de patentes en

su calidad de asesores, por una parte, y entre las empresas industriales y los inventores

independientes, por otra, una mayoría se declara a favor de un régimen de fácil utilización

por parte del usuario y que permita, mediante una sola solicitud, obtener la protección

para un conjunto de tres a cinco Estados miembros. Esto no puede alcanzarse mediante la

armonización de las legislaciones nacionales.

La Comisión considera, por tanto, que la armonización de los regímenes nacionales de

protección constituye una mejora de la situación actual, pero no elimina todos los

obstáculos existentes.

Por lo demás, la Comisión cree conveniente examinar si deberían adoptarse medidas que

vayan más allá de la armonización jurídica.

-vin

Cabría plantearse la posibilidad de una ampliación de la aproximación jurídica mediante el

_reconocimiento_ _mutuo de la_ _protección_ _nacional por parte de_ _los Estados_ _miembros._ De

este modo, podría lograrse con un único procedimiento de solicitud una protección

transfronteriza en la Unión Europea, dejando intactos los derechos nacionales de

protección y manteniendo las administraciones nacionales.

Otra alternativa consistiría en la _nueva creación_ _de un_ _derecho de protección comunitario_

_mediante un_ _reglamento,_ que en tanto que acto jurídico comunitario se situaría por

encima de los regímenes de protección nacionales, sin por ello sustituirlos. Este derecho

comunitario de protección surtiría inmediatamente efectos en cada uno de los Estados

miembros. De este modo, sería posible obtener, a partir de _una solicitud ante una_

_administración común_ _y con un sólo_ _procedimiento,_ un derecho de protección para un

territorio que abarcaría todos los Estados miembros.

No obstante, se ha de dejar constancia de que la consolidación del mercado común es un

proceso que aún no ha concluido, sobre todo teniendo en cuenta en primer lugar que la

Unión Europea se ha visto ampliada recientemente con la adhesión de Austria, Suecia y

Finlandia. Por consiguiente, cabe plantearse también la _combinación de distintas_

_posibilidades_ con objeto de que el futuro sistema se adapte aún más a las necesidades del

mercado interior. Del mismo modo que ocurre en el caso de las normativas sobre marcas

y diseño, la armonización jurídica de los derechos nacionales de protección podría

lograrse mediante la combinación de una directiva y la nueva creación de un derecho de

protección único mediante un reglamento.

_La_ _necesaria configuración_ _del_ _contenido_ _de_ _la protección_ _de los_ _modelos_ _de_ _utilidad_ _a_

_escala comunitaria_

Doce de los quince Estados miembros disponen de una protección de los modelos de

utilidad. Todos los regímenes existentes garantizan un _derecho registrado para las_

_invenciones técnicas_ _sin_ _establecer_ _un_ _examen previo_ _de la_ _novedad_ _ni d¿ la actividad_

_inventiva._ Desde la perspectiva de la Comisión, estas características comunes deberían

constituir la base para una futura regulación a escala comunitaria.

**IX** **-**

**En otros aspectos, las normativas existentes presentan divergencias considerables, de**

**modo que la Comisión estima que es necesario examinar todas las posibilidades de**

**configuración. Se trata de la** _**actividad inventiva,**_ **la** _**exigencia de una representación**_

_**tridimensional**_ **la** _**exclusión de determinadas**_ _**invenciones^**_ **la** _**novedad,**_ **la** _**aplicabilidad**_

_**industrial,**_ **el** _**procedimiento de concesión,**_ **los** _**efectos jurídicos de la protección,**_ **la**

_**transmisión,**_ **la** _**duración de la protección,**_ **las** _**infracciones,**_ **así como la posibilidad** **de** **una**

_**doble protección**_ **(doble protección de la misma invención mediante** **una** **patente y un**

**modelo de** **utilidad).**

**Partiendo de los análisis efectuados hasta ahora, la Comisión considera razonable:**

**•** **establecer una** _**actividad inventiva inferior**_ **a la de las** **patentes,** **ya que sólo de esta**

**manera se pueden tener debidamente en cuenta las necesidades de un ámbito**

**cambiante como es el de las actividades innovadoras;**

**•** **eliminar la** _**representación tridimensional,**_ **dado que ésta obedece a causas**

**históricas y ya no corresponde a las exigencias actuales;**

**•** **incluir las** _**mezclas**_ _**de**_ _**sustancias**_ **en la protección de los modelos de utilidad y**

**esperar hasta conocer la reacción de los interesados en lo que se refiere a las**

_**sustancias**_ **y** **a** **las** _**invenciones**_ _**de procedimientos,**_

**•** **vincular la noción de** _**novedad**_ **al estado de la técnica, sin limitarlo al territorio de**

**un Estado miembro, puesto que esto no se corresponde con el objetivo de la**

**realización del mercado interior;**

**•** **prever** **un** _**período de gracia para las novedades**_ **de doce meses, de modo similar a**

**lo que se establece en el artículo 8 de la propuesta sobre el diseño comunitario;**

**•** **regular la** _**aplicabilidad industrial**_ **con arreglo al artículo** **57** **del CPE;**

**•** **crear un** _**procedimiento de concesión**_ **que responda a lo establecido en los**

**artículos 78 a 85 del CPE, sin que se proceda al examen previo de las condiciones**

**para la protección, sino meramente a una** _**verificación visual**_ **de la capacidad para**

**acceder a la protección;**

**•** **permitir una** _**investigación voluntaria**_ **con objeto de aumentar la seguridad**

**jurídica;**

**•** **regular los** _**derechos de explotación y prohibición, así como el agotamiento**_ **en el**

**ámbito de la protección de los modelos de utilidad inspirándose en el derecho de**

**patentes de los Estados miembros, y contemplar la posibilidad de limitar el número**

**de requisitos;**

**•** **establecer la** _**transmisión**_ **ilimitada de un derecho de protección registrado;**

**•** **regular las** _**razones para la caducidad y nulidad**_ **sobre la base del derecho de**

**patentes en los Estados miembros;**

**- x -**

**•** **prever una breve** _**duración de la protección**_ **de hasta diez años (prorrogable en**

**distintas fases plurianuales), que** **pueda** **utilizarse como regulador eficaz de las**

**menores condiciones de admisión establecidas en este derecho de protección;**

**•** **establecer la posibilidad de que, en caso de** _**infracción,**_ **el tribunal pueda exigir un**

**informé de** **investigación** **a fin de esclarecer la capacidad para la protección de la**

**invención en litigio y compensar, de esta manera, la ausencia de examen previo, así**

**como**

**•** **evitar una** **posición** **demasiado fuerte del titular, bien mediante la prohibición de la**

_**doble protección**_ **(patente/modelos** **de utilidad), bien mediante la prohibición de**

_**recursos sucesivos**_ **(procediendo sucesivamente a partir de la patente y del modelo**

**de utilidad).**

**El modelo que aquí se propone está adaptado a las invenciones con un escaso grado de**

**innovación. Se trata de invenciones con una escasa actividad inventiva, una breve vida útil**

**y un reducido potencial de explotación comercial.**

**Desde la perspectiva de la Comisión, un sistema de este tipo constituye un complemento**

**razonable de la protección de patentes con el que podría lograrse un incremento de las**

**actividades innovadoras y, por tanto, de la competitividad de las empresas europeas en el**

**mercado interior. Esto representaría un paso más hacia un mejor funcionamiento del**

**mercado interior.**

**La Comisión aún no ha adoptado una postura definitiva. Los resultados expuestos hasta**

**ahora deben ser objeto de un debate con los círculos interesados, que ha de tener lugar**

**antes de que la Comisión prosiga su actuación a escala comunitaria en este ámbito.**

**El presente resumen va seguido de una serie de preguntas dirigidas a los interesados,**

**cuyas respuestas permitirán valorar mejor el "qué" y el "cómo" de una actuación a escala**

**comunitaria en el ámbito de la protección de los modelos de utilidad.**

**Por consiguiente, la Comisión ruega a los interesados que participen activamente**

**respondiendo a estas preguntas.**

**- X I** **-**

_**PREGUNTA 1: A partir de los análisis realizados hasta**_ _**ahora,**_ _**la**_ _**Comisión**_ _**ha**_

_**llegado**_ _**a la**_ _**siguiente evaluación**_ _**de la**_ _**importancia económica de**_ _**la**_ _**protección**_ _**de los**_

_**modelos de**_ _**utilidad:**_

_**a) Regímenes de**_ _**protección:**_ _**entre los**_ _**regímenes**_ _**de**_ _**protección**_ _**existentes,**_ _**los que**_

_**gozan de mayor aceptación son aquéllos que establecen una actividad inventiva**_

_**inferior**_ _**que en el caso de las**_ _**patentes**_ _**y en los**_ _**que,**_ _**en**_ _**general,**_ _**no se**_ _**requiere**_ _**una**_

_**representación**_ _**tridimensional.**_

_**bí Sector económico: la**_ _**construcción**_ _**de**_ _**maquinaria,**_ _**la**_ _**industria eléctrica**_ _**y la**_

_**industria**_ _**de**_ _**instrumentos**_ _**de precisión son los sectores que con**_ _**mayor frecuencia**_

_**solicitan**_ _**la**_ _**protección**_ _**de los**_ _**modelos de**_ _**utilidad.**_

_**c)**_ _**Tamaño**_ _**de la**_ _**empresa:**_ _**el**_ _**interés**_ _**de**_ _**las pequeñas**_ _**y**_ _**medianas empresas**_ _**y de los**_

_**inventores**_ _**independientes por la**_ _**protección**_ _**de los**_ _**modelos**_ _**de**_ _**utilidad es**_ _**algo mayor**_

_**que en**_ _**el**_ _**caso**_ _**de las**_ _**grandes**_ _**empresas.**_

_**d) Razones para presentar la solicitud de una serie de análisis efectuados se**_

_**desprenden**_ _**las siguientes**_ _**razones principales**_ _**para proceder a la solicitud de un**_

_**modelo de**_ _**utilidad:**_

_**•**_ _**registro**_ _**rápido y**_ _**sencillo;**_

_**•**_ _**requisitos**_ _**menos**_ _**estrictos**_ _**para acceder a la**_ _**protección**_ _**que en el caso de las**_

_**patentes;**_

_**•**_ _**coste**_ _**reducido;**_

_**•**_ _**protección**_ _**provisional hasta**_ _**la**_ _**concesión**_ _**de una patente.**_

_**e)**_ _**Evolución**_ _**futura:**_ _**la**_ _**protección de invenciones que constituyen un pequeño avance**_

_**y que**_ _**cuentan**_ _**con una breve vida útil irá**_ _**ganando**_ _**en**_ _**importancia**_ _**en los sectores**_

_**económicos que con**_ _**mayor frecuencia**_ _**proceden**_ _**a**_ _**su**_ _**solicitud,**_ _**en**_ _**particular entre**_ _**las**_

_**pequeñas y**_ _**medianas**_ _**empresas,**_ _**si**_ _**bien también aumentará**_ _**el**_ _**interés entre las grandes**_

_**empresas.**_

_**La**_ _**Comisión ruega**_ _**a los**_ _**interesados que**_ _**se**_ _**pronuncien respecto de esta**_ _**valoración.**_

_**PREGUNTA**_ _**2: La**_ _**Comisión**_ _**ruega a los**_ _**interesados**_ _**que le**_ _**comuniquen**_ _**si la gran**_

_**discrepancia**_ _**entre la**_ _**importancia económica**_ _**y la**_ _**configuración divergente**_ _**en los**_
_**distintos Estados**_ _**miembros**_ _**da lugar a un perjuicio para la libre**_ _**circulación de**_
_**mercancías**_ _**y a**_ _**un falseamiento**_ _**de la**_ _**competencia**_ _**que, a su vez,**_ _**constituyan**_ _**un**_
_**perjuicio**_ _**concreto para los**_ _**implicados.**_

**- X l l** **-**

_**PREGUNTA**_ _**S:**_ _En opinión de la Comisión, la evolución de las actividades de_

_innovación en la_ _Unión Europea_ _lleva a_ _una_ _mayor demanda de un derecho de_

_protección que, de forma complementaria al derecho de patentes, garantice una_

_protección rápida, sencilla y barata para las invenciones técnicas._

_La Comisión ruega a los interesados que se pronuncien al respecto._

_PREGUNTA 4: Dando por sentada esta necesidad de actuación, se presentan a la_

_Comisión las siguientes posibilidades de actuación, que cabe ordenar de la siguiente_

_manera:_

_a) La primera_ _posibilidad_ _consistiría en la armonización de los regímenes de_

_protección mediante una directiva que implicara la nueva creación simultánea de esta_

_forma de protección en los países que no disponen de una protección de los modelos_

_de utilidad y que_ _daría_ _lugar a un conjunto de regímenes nacionales equivalentes de_

_protección de los modelos de utilidad_

_b) En el contexto de tal directiva también cabría plantearse el establecimiento del_

_reconocimiento mutuo de la protección nacional por parte de los Estados miembros._

_De este modo, podría lograrse una protección transfronteriza para toda la Unión_

_Europea con un único procedimiento de solicitud, manteniéndose los derechos de_

_protección nacionales, así como las administraciones nacionales competentes._

_c) Otra alternativa de mayor alcance consistiría en la nueva creación de un derecho_

_de protección comunitario mediante un reglamento que, en tanto que derecho_

_comunitario, se situaría por encima de los regímenes nacionales de protección, sin_

_llegar por ello a sustituirlos. De este modo, podría lograrse la protección para toda la_

_Unión Europea mediante una única solicitud ante una autoridad común y con un solo_

_procedimiento._

_d) Por último, cabría plantear, al igual que ocurre con las normativas sobre marcas y_

_diseño, una combinación de la armonización jurídica de los derechos nacionales de_

_protección y la nueva creación de un derecho de protección uniforme con objeto de_

_que el futuro régimen se adapte aún mejor a las necesidades del mercado interior._

_La Comisión ruega a los interesados que le comuniquen cuál de los regímenes_

_enunciados contribuiría en mayor medida al funcionamiento del mercado interior._

**-** **Xlll** **-**

_**PREGUNTA**_ **5:** _Partiendo de la necesidad de una actuación a escala comunitaria y de_

_su aplicación práctica mediante los instrumentos a disposición de la Comunidad_

_Europea, se plantea la pregunta sobre la configuración del contenido de la protección_

_de los modelos de_ _utilidad._ _Todos los regímenes existentes protegen la invención_

_técnica mediante un derecho registrado que no requiere el examen previo de la_

_novedad ni de la actividad_ _inventiva._

_La Comisión ruega a los interesados que le comuniquen si estas características_

_comunes podrían constituir la base de una futura regulación de la protección de los_

_modelos de utilidad a escala comunitaria._

_PREGUNTA 6: Los regímenes de protección de los modelos de utilidad existentes_

_presentan divergencias en cuanto a su contenido._

_La Comisión ruega a las partes interesadas que le comuniquen si los aspectos_

_relacionados a continuación deberían incluirse en la futura regulación de la_

_protección de los modelos de_ _utilidad:_

_una actividad inventiva restringida con respecto a la patente;_

_la supresión del requisito de la representación tridimensional;_

_la exclusión de las invenciones de procedimientos y de las sustancias;_

_un concepto de novedad que esté en función del estado de la técnica y que se_

_limite al territorio de la Unión Europea;_

_un periodo de gracia para la novedad de doce meses;_

_la_ _aplicabilidad_ _industrial según el articulo 57 del CPE;_

_un procedimiento de solicitud con arreglo a los artículos 78 a 85 del CPE;_

_la verificación formal de la capacidad jurídica para acceder a la protección,_

_renunciando a la verificación general de las condiciones para la protección;_

_la investigación voluntaria;_

_los derechos de explotación y prohibición, asi como el agotamiento, con_

_arreglo a las normas existentes en el derecho sobre patentes;_

_una duración de la protección_ _prorrogable_ _en distintas etapas plurianuales_

_hasta un máximo de diez años;_

_un informe de investigación en caso_ _de_ _procedimiento de infracción;_

_evitar la protección excesiva que se produce al solicitar para un mismo objeto_

_tanto una patente como un modelo de_ _utilidad._

**1-**

###### **/. Introducción**

**Durante mucho tiempo, la realización del mercado interior fue el objetivo fundamental de**

**la Comunidad Europea. Las condiciones para el funcionamiento del mercado interior se**

**hicieron realidad el** **31.12.1992** **[2]** **y ahora se encuentra en funcionamiento. El mercado**

**interior puede y debe perfeccionarse para garantizar la libre circulación de mercancías y**

**una competencia sin falseamientos. Por tanto, el 1 de enero de 1993 no fue el final sino el**

**principio de un largo proceso en cuyo transcurso seguirán modificándose las estructuras**

**jurídicas y los hábitos administrativos de los distintos Estados.**

**En consecuencia, a finales de** **1993** **la Comisión decidió publicar un programa estratégico**
**relativo al funcionamiento del mercado interior** **[3]** **para establecer inequívocamente las**

**prioridades para los años venideros. Esta es la única manera de aprovechar al máximo el**

**potencial del mercado interior para fortalecer el crecimiento económico, la competitividad**
**y el empleo** **[4]** **.**

**No puede concebirse el mercado interior sin un mercado común de productos** **[5]** **. La libre**

**circulación de mercancías y una** **competencia** **no falseada son los garantes de este mercado**

**común de productos. Desgraciadamente, en algunos Estados miembros aún hay**

**disposiciones que perjudican la libre circulación de mercancías y falsean la competencia.**

**Los derechos nacionales** **de** **protección en el ámbito de la propiedad industrial, que están**

**sujetos a registro, otorgan una protección exclusiva limitada al territorio del Estado**

**miembro para el que se concedió el derecho de protección, dejándose en manos de los**

**Estados miembros la decisión de establecer o no tal protección para su territorio, así**

**como la manera de configurarla. Esto puede llevar a diferencias en las condiciones**

**competitivas y, por tanto, a un falseamiento de la competencia. Además, los usuarios de**

**estos derechos renunciarán a los mercados en los que no exista una protección adecuada.**

**De esta manera, se perjudica el movimiento de productos y se restringe la libre circulación**

**de mercancías.**

Artículo 7A del Tratado CE.
Doc. COM(93) 632 final, de 22.12.1993, "Aprovechar al máximo el mercado interior: programa
estratégico".
Cornisón Europea, "El mercado interior 1993 - Resumen", Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, Luxemburgo, ISBN 92-826-7642-0.
Rea 78/70, Deutsche Grammophon/Metro, sentencia de 28.6.1971, sumario, punto 6, última frase.

La armonización de la propiedad industrial dentro de la Unión Europea, que se caracteriza

por la estrecha colaboración transfronteriza de las empresas, era y sigue siendo de gran

importancia. Sólo de esta manera podrán eliminarse los inconvenientes que se generan a

las empresas por las grandes divergencias en los regímenes de protección en el ámbito de

la propiedad industrial. Por ello, se han llevado a cabo o emprendido actuaciones de

alcance comunitario en casi todos los ámbitos de la propiedad industrial [6] . En el terreno de

los modelos de utilidad, que entran en el ámbito de la protección de la propiedad industrial

y de los que se ocupa el presente Libro Verde, aún no se ha producido esta

"europeización".

Los modelos de utilidad son derechos registrados que otorgan una protección exclusiva a

las invenciones técnicas [7] . Al igual que en el caso de la protección de patentes, se exige

que las invenciones técnicas que pretenden acogerse a la protección sean novedosas

(novedad) y que presenten cierta altura inventiva (actividad inventiva, a menudo inferior a

la de las patentes). Frente a lo que ocurre con las patentes, los modelos de utilidad se

conceden sin que se compruebe su novedad ni su actividad inventiva. De esta manera, la

obtención de estos derechos de protección es más rápida y barata, si bien también es

menor la seguridad jurídica que otorgan. Actualmente, la protección de los modelos de

utilidad sólo existe a nivel nacional.

En los Estados miembros pueden encontrarse distintos regímenes nacionales de

protección, conocidos bajo las denominaciones de _modelos de utilidad, certificado de_

_utilidad, patente de seis años, patente de corta duración, patente pequeña y certificado_

_de modelo de utilidad._ Como cabe suponer a raíz de estas divergencias en la

denominación, se trata de regímenes muy diferentes entre sí, aunque todos ellos

complementan el derecho de patentes al garantizar también una protección a las

invenciones técnicas. Todos los sistemas existentes tienen el objetivo de aumentar la

capacidad innovadora de las empresas.

Estas diferencias en la configuración de la protección de los modelos de utilidad por parte

de los Estados miembros no pueden objetarse desde un punto de vista jurídico, siempre y

Por ejemplo, Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20.12.1993, sobre la marca comunitaria, (DO
n° L 11, de 14.1.1994), propuesta modificada de directiva del Consejo relativa a la protección jurídica
de las invenciones biotecnológicas (COM(92) 529 final; DO n° C 44, 16.2.1993), Reglamento n°
1768/92 del Consejo, de 18.6.1992, relativo a la creación de un certificado complementario de
protección para los medicamentos (DO n° L 182, 2.7.1992), propuesta de reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el diseño comunitario (COM(93) 342 final; DO n° C 29, 31.1.1994).
Frente a la protección del diseño, que protege la forma exterior de un objeto y no la invención técnica
en la que se basa.

**- 3 -**

cuando no se apliquen de forma abusiva [8] . Sin embargo, no se corresponden con los

objetivos de la consecución de la libre circulación de mercancías y de una competencia sin

falseamientos y, además, contribuyen a la merma de las actividades innovadoras de las

empresas europeas. Una intensa labor innovadora coloca a las empresas en una posición

ventajosa desde el punto de vista tecnológico y, por consiguiente, constituye un
importante factor para la competitividad de las empresas [9] . Hoy particularmente, la

competitividad de las empresas europeas adquiere un protagonismo aún mayor.

Por ello, es importante recorrer el camino que lleva de la primera idea a la aplicación

efectiva de medidas para fomentar las actividades de innovación. A tal fin, constituyen un
elemento esencial las posibilidades de protección jurídica en el mercado interior [10] . Cuanto

más sencillas y transparentes resulten para los usuarios, mayor será su contribución al

fomento de las actividades de innovación, al garantizar una protección efectiva a los

inventores y brindar al público información sobre las últimas innovaciones. De esta

manera, se podrá aumentar la competitividad de las empresas europeas y tomar en

consideración el objetivo de lograr la libre circulación de mercancías y una competencia

sin falseamientos.

Este estado de cosas y el hecho de que cinco países hayan creado en los últimos cuatro
años un régimen de protección de este tipo [11], con lo que ya son doce de entre los quince

Estados miembros de la CE los que cuentan con semejante protección, han llevado a que,

desde la industria y las distintas organizaciones profesionales, se haya comenzado a
reclamar la armonización de la protección de los modelos de utilidad [12] . Además, en 1994

el Parlamento Europeo puso de manifiesto su interés en repetidas ocasiones mediante
preguntas escritas [13] en las que se instaba a la Comisión a presentar propuestas relativas a

disposiciones jurídicas en el ámbito de la protección de los modelos de utilidad. Habida

cuenta de todo ello, en el programa estratégico de la Comisión Europea sobre el

Véase la segunda frase del artículo 36 del Tratado CE.
"La política industrial comunitaria en los años noventa", Boletín de las Comunidades Europeas,
Suplemento 3/91, pág. 23.
Junto a los programas de fomento de la tecnología de la Unión Europea y de los Estados miembros.
Irlanda, Dinamarca, Grecia, Austria y Finlandia.
Por ejemplo, petición del AEI al Parlamento Europeo n° 1012/93, Fédération des Conseils en
propriété industrielle (FICPI), resolución n° 6, septiembre de 1994.
Preguntas escritas n° 1552/94 y 2536/94; audiencia sobre la petición del AEI al Parlamento Europeo
n° 1012/93.

**-4**

**aprovechamiento del mercado interior** **[14]** **se decidió contemplar la elaboración de un Libro**

**Verde sobre protección de los modelos de utilidad en el mercado interior.**

_**El objetivo del presente Libro Verde de la Comisión es establecer una valoración de la**_

_**necesidad de una actuación de la Unión Europea en el ámbito de los modelos de**_

_**utilidad y dar a**_ _**conocer**_ _**las distintas opciones por las que podría decidirse la Comisión**_

_**una vez recibidas las observaciones de las partes interesadas.**_

**A partir de esta consideración previa (capítulo IV el capítulo II del Libro Verde se ocupa**

**de** **la necesidad de una actuación a escala comunitaria. Tomando en consideración el**

**marco de las competencias atribuidas a la Comunidad Europea, se analiza la importancia**

**económica de la protección de los modelos de utilidad y los efectos negativos en el**

**mercado común de las diferencias existentes entre los derechos de protección** **[15]** **. A**

**continuación, en el capítulo III se describen los instrumentos adecuados v la configuración**

**necesaria de una protección de los modelos de utilidad a nivel comunitario.**

**Los resultados de dos estudios permiten presentar, en todos los capítulos, pruebas**

**empíricas respecto de las perturbaciones de la libre circulación de mercancías y de una**

**competencia sin falseamientos, así como las posibilidades para la configuración de una**

**actuación comunitaria en el ámbito de la protección de los modelos de utilidad. En un**

**primer estudio piloto, se consultó a un total de 905 abogados de patentes de Alemania,**

**Francia, España y Gran Bretaña respecto de la transcendencia económica de los regímenes**

**existentes y de las posibilidades de su configuración futura** **[16]** **. En un estudio**

**complementario más detallado, se presentó el mismo cuestionario a 3.793 empresas**

**industriales e inventores independientes de Alemania, Francia, Italia, España y Gran**

**Bretaña, y se elaboraron y analizaron una serie de estadísticas** **[17]** **.**

14 "Aprovechar al máximo el mercado interior: programa estratégico", doc. COM(93) 632 final, de
22.12.1993.

**15** Anexo 1: Estudio de derecho comparado sobre la protección de los modelos de utilidad en la

Comunidad Europea.

**16** ifo-Institut, G. Weitzel, "Pilotstudie - Die wirtschaftliche Bedeutung des Gcbrauchsmusterschutzes",

capítulo C 1, pág. 9 y sigs.

**17** ifo-Institut, G. Weitzel, "Die wirtschaftliche Bedeutung des Gcbrauchsmusterschutzes in der

Europaischen Union", capítulo 2.1.

**15**

**16**

**17**

**5-**

**Al** **principio del Libro Verde figura un resumen de los resultados más importantes y un**

**cuestionario en torno a la necesidad y a la configuración apropiada de una eventual**

**actuación comunitaria en el ámbito de los modelos de utilidad.**

_**La Comisión pide la colaboración activa de todas las partes interesadas.**_

**6-**

_**II.**_ _**Necesidad**_ _**de**_ _**una actuación**_ _**a**_ _**escala comunitaria**_ _**en el**_ _**ámbito**_ _**de la**_

_**protección**_ _**de los**_ _**modelos**_ _**de**_ _**utilidad**_

**Para evaluar la necesidad de una actuación a escala comunitaria, la Comisión parte de la**

**realización y el funcionamiento del mercado interior. Por tanto, ha analizado la existencia**

**de diferencias en los regímenes nacionales de modelos de utilidad que puedan afectar**

**negativamente a estos objetivos.**

**En este contexto, la Comisión ha examinado asimismo** _**la trascendencia económica**_ **de**

**este tipo de protección. La hipótesis de que unos regímenes de protección de distinta**

**configuración o de que la ausencia de tales regímenes repercute negativamente en el**

**mercado interior se ve respaldada por la comprobación de que esta protección adquiere**

**una importancia económica sustancial en el mercado interior. La significación** **económica.**

**y el alcance de los efectos perjudiciales para el mercado interior inciden, en opinión de la**

**Comisión, en la respuesta en torno a la necesidad de armonización y al tipo de**

**armonización requerido.**

**7-**

**A.** **Realización y funcionamiento del mercado interior**

Compete a la Comunidad adoptar las medidas necesarias para la realización gradual del

mercado interior. El mercado interior abarca un espacio sin fronteras interiores en el que
se garantiza la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales [18] . Aunque

no se mencione el objetivo de una competencia sin falseamientos, su trascendencia ha de

deducirse del propio concepto de mercado interior.

Por lo tanto, el objeto de la creación y el funcionamiento del mercado común en el ámbito

de la propiedad industrial es, sobre todo, la _eliminación de los obstáculos que aún_

_subsisten para la libre circulación de mercancías y servicios_ y el _perfeccionamiento de_

_un sistema de competencia sin falseamientos._

Las diferencias en los regímenes nacionales de protección en el ámbito de los modelos de

utilidad pueden perjudicar la libre circulación de mercancías y la competencia sin

falseamientos. En tal caso, correspondería a la Comunidad Europea adoptar las medidas

necesarias para armonizar las disposiciones jurídicas y administrativas con objeto de evitar

estos perjuicios y perfeccionar el funcionamiento del mercado común.

Artículo 7A del Tratado CE.

**B.** **Situación actual en los Estados miembros**

_Francia, Bélgica, Portugal, Italia, España, Alemania, Irlanda, Dinamarca, Grecia,_

_Austria, Finlandia y los Países Bajos_ disponen de regímenes de protección de los

**modelos de utilidad que, en** ocasiones, presentan divergencias sustanciales. _El Reino_

_Unido,_ _Luxemburgo y Suecia_ se están planteando la creación de tal sistema de protección.

El objeto de todos los regímenes de protección existentes es la invención técnica, por lo

que pueden recibir la denominación de _"protección complementaria de las invenciones_

_técnicas"._ Ninguno de estos sistemas establece como requisito previo para el registro la

verificación de la novedad o de la actividad inventiva, de modo que estos derechos de

protección se pueden adquirir rápidamente y a un coste reducido.

Las disposiciones relativas a la protección presentan grandes diferencias, que pueden

dividirse en tres grupos.

En el caso del primer grupo, se trata de derechos de protección que, si bien son

complementarios del derecho de patentes, coinciden con las patentes en lo que se refiere a

los requisitos previos para optar a la protección. Esto implica que, debido a la actividad

inventiva exigida, únicamente pueden acceder a la protección las invenciones que también

podrían optar a la protección de patentes, o sea, aquéllas que dispongan de una _plena_

_altura inventiva._ La novedad está en función del _estado internacional de la_ _técnica,_ por

lo que se requiere una _novedad absoluta._ En general, no se exige una representación

tridimensional.

A este grupo pertenecen el _"certificat_ _d'utilité"_ francés, el _"brevet de courte durée"_ belga,

el _"zesjarig octrooi"_ neerlandés y la _"second tier patent"_ inicialmente prevista en el Reino

Unido.

Los requisitos previos establecidos en los regímenes de protección pertenecientes al

segundo grupo difieren de las disposiciones relativas a las patentes. Estos derechos de

protección se caracterizan por una _actividad inventiva restringida,_ que también posibilita

la protección de pequeñas invenciones. A ello se añade el requisito de la _representación_

_tridimensional,_ hecho que vuelve a restringir el número de invenciones que pueden

acogerse a la protección.

9

A este grupo pertenecen el _"certificado de_ _utilidad'_ griego, el _"modelo de_ _utilidad*_

español, el _"modelo de_ _utilidade"_ portugués, el _"brevetto per modelli di utilitá"_ italiano y

el _"Nyttighetsmodellagen"_ finlandés. Dentro de este grupo se puede hacer una

subdivisión, de acuerdo con los distintos requisitos relativos a la novedad, entre los

modelos de utilidad que requieren una _novedad absoluta_ de la invención (Italia, Portugal,

Grecia, Finlandia) y los modelos de utilidad que sólo requieren una _novedad relativa_ de la

invención (España).

En el tercer grupo, la _actividad inventiva_ también está _restringida._ No obstante, en este

caso el requisito previo de la representación tridimensional sólo desempeña un papel

secundario o no existe en absoluto, de modo que este derecho de protección está abierto

tanto a las invenciones patentables como a todas aquellas invenciones que sólo presentan

una escasa altura inventiva.

A este grupo pertenece el _"Gebrauchsmuster"_ alemán, dado que tras la última enmienda

legal ya no se hace referencia al requisito de la representación tridimensional y esta

protección está abierta a todas las "pequeñas invenciones", salvo las invenciones de

procedimientos. El _"Gebrauchsmuster"_ austríaco, el _"brugsmodel"_ danés y la _"short-term_

_patent"_ irlandesa han de incluirse en la misma categoría. Frente a lo que ocurre con el

resto de las pequeñas patentes, en el caso del modelo de utilidad alemán únicamente se

requiere una novedad relativa.

De la comparación de los regímenes existentes se desprende que, si bien en todos los

casos se trata de _derechos de protección registrados, pero no verificados, para_

_invenciones técnicas,_ también se dan grandes divergencias que en la actualidad no parecen

permitir una aplicación transfronteriza.

Hasta el momento, no ha habido ningún tipo de iniciativa a escala comunitaria para

subsanar esta situación. En el ámbito de la armonización de la propiedad intelectual en la

Unión Europea no se ha producido ninguna intervención directa ni existe otro tipo de

protección que cubra todo este ámbito. Por ello, no se dispone de una protección de

alcance comunitario en lo que se refiere, en especial, a las invenciones de escasa actividad

inventiva, y los países que no conocen este tipo de protección no cuentan con protección

alguna.

10

En el Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial [19] se considera que esta

_"laguna constituye_ _un problema esencial para la_ _creación_ _de un_ _sistema comunitario_ _de_

_protección_ _de la_ _propiedad_ _industrial"._

19 Libro Verde sobre la protección jurídica de diseño industrial, documento de trabajo de los servicios de
la Comisión, pág. 167, apartado 11.5.2.3.

                              - 1 1 

**C.** **Importancia económica de la protección de los modelos de utilidad**

La actividad innovadora de las empresas en el mercado interior constituye un punto de

partida para analizar la importancia económica de la protección de los modelos de

utilidad. Un alto grado de actividad innovadora coloca a las empresas en una posición

tecnológicamente ventajosa y, por tanto, representa un factor importante de la
competitividad de las empresas [20] . Hoy particularmente, la competitividad de las empresas

europeas adquiere un protagonismo aún mayor. Por esta razón, la capacidad de

innovación entendida como catalizador de la competitividad se ha convertido en parte
integrante de la política industrial europea de los años noventa [21] .

Para poder apreciar la actividad innovadora de las empresas en el mercado común, hay

que atender al uso que se hace de los derechos de protección de las invenciones técnicas,

que están destinados, por una parte, a fomentar las actividades de innovación y, por otra,

**a recompensar estas iniciativas** **[22]** **. La** _**utilización de la protección de los modelos de**_

_utilidad_ en cada uno de los Estados miembros y más allá de sus fronteras se ha tomado

como punto de partida para el análisis de la importancia económica de esta protección. A

continuación, se establece una _comparación_ de estas cifras _con las patentes_ para obtener

una imagen más nítida de la importancia de estos derechos de protección a escala

nacional.

Acto seguido, se presenta una relación de las _estructuras empresariales_ y _los sectores_

_industriales_ que con mayor frecuencia recurren a la protección de los modelos de utilidad

y se analizan las razones para la utilización de este régimen de protección.

**Por último, se examina el** _**evolución**_ _**dé**_ _**las actividades de innovación**_ **por sectores**

económicos, hecho que permite establecer un _pronóstico respecto de la futura_

_importancia económica_ de la protección de los modelos de utilidad.

**20**

**21**

**22**

"La política industrial comunitaria en los años noventa", Boletín de las Comunidades Europeas,
Suplemento 3/91, pág. 23.

"Industrial policy in an open and competitive environment: guidelines for a Community approach",
COM(90) 556.

"Promoting the competitive environment for the industrial activities based on biotechnology within
the Community", SEC(91) 629.

**12-**

**1.** **Utilización de la protección de los modelos de utilidad en la** **Unión**
**Europea**

En cuanto a la utilización de la protección de los modelos de utilidad, hay que distinguir

entre las solicitudes nacionales y las transfronterizas. Estas últimas son una muestra de

hasta qué punto la industria en el mercado común está interesada en una protección de los

modelos de utilidad que vaya más allá de las fronteras de los distintos Estados miembros.

a) Solicitudes nacionales

El _número de solicitudes nacionales_ es un punto de partida importante para medir la

importancia económica en los distintos Estados miembros. Constituye un indicador de los

regímenes nacionales que más interés despiertan en la economía. Para la mayoría de los
Estados, estas cifras pueden deducirse de las estadísticas anuales de la OMPI [23], así como
de las bases de datos de la Oficina Europea de Patentes [24], y únicamente se echan en falta
las cifras relativas a Francia y Bélgica [25] . Esto podría deberse, como ya se ha señalado [26], a

una clasificación distinta en el contexto del Convenio de Unión de París (CUP), con

arreglo al cual la protección de los modelos de utilidad en Francia y Bélgica está sometida

a la normativa sobre patentes y no se incluye en la categoría de "modelos de utilidad" en el

sentido del CUP. No obstante, en el caso de Bélgica, se logró que la Oficina de Patentes

belga facilitara el número de solicitudes de patentes de corta duración. En lo que se refiere

a Francia, al menos se pudieron obtener, a raíz de una consulta con motivo de la reunión

anual de la Unión de expertos en propiedad industrial, el número de solicitudes relativo a

los años 1988, 1989 y 1990. En el caso de Irlanda y Dinamarca, donde la protección de

los modelos de utilidad no se instauró hasta el año 1992, aún no se dispone de cifras

oficiales de solicitudes. No obstante, de acuerdo con los datos facilitados por la Oficina de

Patentes danesa, desde el establecimiento de la protección de los modelos de utilidad el 1

de julio de 1992 hasta el 1 de junio de 1993 se presentaron más de 1.000 solicitudes. El
cuadro resultante a partir de los datos disponibles es el siguiente: [27 ]

**23**

**24**

**25**

**26**

**27**

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra.
Bases de datos EPIDOS/INPADOC.
Con arreglo a una información facilitada el 4.8.1992 por el Sr. Ludwig Baeumer (Director de la
Unidad de Propiedad Industrial), el número de solicitudes de Bélgica recogido en la OMPI también
abarca las patentes. Hasta el momento, Francia no ha facilitado datos sobre las solicitudes y los
registros de certificados de utilidad. Ha de suponerse que las cifras relativas a las patentes también
abarcan los certificados de utilidad.
Véase el anexo 1, estudio de derecho comparado, capítulo A, 2.a.
Los datos relativos a Italia también incluyen las solicitudes procedentes del extranjero; los datos para
Bélgica proceden de la Oficina de Patentes belga y hay que señalar que las solicitudes del año 1990
hacen referencia a la situación a 30.11.1990; el I.N.P.I. de Francia no facilita datos respecto de las

                              - 1 3 

_**Número**_ _**de solicitudes de modelos de utilidad**_ _**en loÊ**_ _**Estados miembros de la UE**_

**(Fuente: Oficina Europea de Patentes** **(EPIDOS/TNPADOC),** **situación a** **9.7.1993,** **así como estadísticas sobre patentes del** **ifo-Institut)**

Como se desprende del cuadro, Alemania, España e Italia son los países que cuentan con

un mayor número de solicitudes. Estos Estados miembros disponen de un régimen de

protección que se caracteriza por una actividad inventiva restringida. En lo que se refiere

a Grecia, que también dispone de un régimen de protección con una actividad inventiva

restringida, las cifras tienen un menor valor informativo, dado que este régimen no se

introdujo hasta el año 1987. Si además se tiene en cuenta que todos los derechos de

protección recientemente creados [28] contemplan una actividad inventiva restringida, puede

afirmarse, sin proceder a una mayor indagación en las motivaciones, que los regímenes de

protección con una actividad inventiva restringida tienen un mayor eco que los sistemas

que requieren la misma altura inventiva que en el caso de las patentes [29] .

solicitudes de certificados de utilidad; las cifras relativas a Grecia proceden de los informes anuales
de la Organización de la Propiedad Industrial (O.B.I.).
28 Los más recientes son los de Irlanda, Dinamarca, Austria y Finlandia.
**29** En el capítulo III. B. 2 se analizarán las razones para ello.

**- 14**

**b)** **Solicitudes** **trasfronterizas**

**Los datos relativos a la utilización de los regímenes de protección existentes en los**

**distintos países no brindan información sobre las solicitudes de estos** **derechos** **de**

**protección más allá de las** **fronteras** **de los Estados miembros. Como ya se ha advertido**
**anteriormente** **[30]** **, no cabe esperar un elevado número de solicitudes** **transfronterizas** **habida**

**cuenta de la configuración heterogénea de los regímenes de protección de modelos** **de**

**utilidad en la Unión Europea.**

**En el siguiente cuadro, se compara el número de solicitudes de modelos de utilidad**

**nacionales con las solicitudes procedentes de otros países de la CE en el período 1987 a**

**1991:**

## **--•"t**

**Portugal** **n{{**

**Grecia** _**¿**_ _**[7]**_ _**269**_

**Alemania** **• — • * • «** **:** **136** **[08 ]**

**Bélgica** **¡iffy** **T**

```
       0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

```

               - del propio país               - del extranjero

**(Fuente: Industrial Property Statistics, Publication A and B, OMPI, así como la Oficina** **de** **Patentes belga)**

**Esta escasez de solicitudes se debe a las dificultades existentes para el registro**

**transfronterizo.**

**c)** **Evolución de los hábitos en lo que se refiere a las solicitudes**
**en la Unión Europea**

**En la medida en que las empresas aumentan su competitividad, entre otras cosas mediante**

**innovaciones en el desarrollo de** **sus** **productos, están necesitadas de una protección**

**"transfronteriza"** **para sus invenciones técnicas. No obstante, para algunas empresas**

**resulta difícil evaluar de forma realista este potencial de ventas futuras y** _**a largo plazo,**_ **o**

**la presión competitiva adicional a la que puedan verse sometidas.** **Por-ello,** **las preguntas**

30 Véase el capítulo II. D. 3, Repercusiones de las diferencias en los derechos de protección en las
empresas industriales y en los inventores independientes.

15

planteadas a las empresas son, en su mayoría, de índole hipotética. Aun así, en una
consulta realizada entre abogados de patentes [31] se plantearon preguntas en torno a las

posibles repercusiones del mercado interior en los hábitos relativos a las solicitudes de

modelos de utilidad a fin de disponer, al menos, de una serie de puntos de partida respecto

de las posibles evoluciones.

De acuerdo con los resultados de estas consultas, la mayoría de los abogados de patentes

alemanes y españoles cuenta, a pesar de la situación actual, con un _aumento_ de las

solicitudes de modelos de utilidad en los demás países de la UE como consecuencia del

mercado interior, con una participación más o menos equitativa de empresas grandes y

pequeñas. En el caso del Reino Unido, el resultado es menos claro: el 56% de los

abogados de patentes consultados pronostica un aumento, frente a un 44% que opina lo

contrario. Los abogados de patentes franceses, por el contrario, se mostraron claramente

escépticos, ya que un 76% _no cuenta_ en la situación actual con un aumento del número de

solicitudes y, por tanto, no creen que aumente la necesidad de protección entre las

empresas a las que asesoran.

Por el contrario, los consultados expresaron su confianza en una evolución positiva en

caso de que se modificaran sustancialmente las condiciones jurídicas. Una gran mayoría

(una media del 82%) de los abogados de patentes alemanes, españoles y franceses

consultados vaticina un aumento de las solicitudes en cas£> de que con _una sola solicitud_

pudiera obtenerse protección para _varios_ Estados miembros de la UE. De acuerdo con los

resultados de la consulta,, esta simplificación decisiva en cuanto a la obtención de la

protección llevaría a un mayor uso de la protección de los modelos de utilidad,

independientemente en buena medida del tamaño de las empresas. El Reino Unido es la

excepción, ya que sólo el 56% de los abogados de patentes consultados cuenta con una

evolución en este sentido. No obstante, este resultado parece aceptable si se tiene en

cuenta que actualmente no existe en el Reino Unido un instrumento de protección de los

modelos de utilidad y, por tanto, debe resultar poco conocido entre las empresas.

31 ifo-Institut, G. Weitzel, "Pilotstudie - Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusterschutzes in
der Europáischen Union", capítulo 2.6, pág. 26 y sigs.

16

**2.** **Importancia de** **la** **protección de los modelos de utilidad en comparación con**

**las patentes**

La importancia de los regímenes nacionales de modelos de utilidad en comparación con la

protección de patentes está, en buena medida, en función de su configuración. La

comparación del número de solicitudes nacionales de patentes y de modelos de utilidad en

Alemania, Francia, Italia y España [32] arroja los siguientes resultados:

**España**

**Italia**

**Francia**

**Alemania**
**17654**

**2000** **4000** **6000** **8000** **10000** **12000** **14000** **16000** **18000**

**• patentes** *** modelos de utilidad**

**(Fuente: EPA -** **EPIDOS/INPADOC,** **situación a 9.7.1993, estadística sobre patentes del ifo, así como** **las** **estimaciones de la Comisión**

_**i**_
**Europea)**

Como se desprende de este cuadro, la protección de los modelos de utilidad tiene una

mayor importancia en los países que exigen una actividad inventiva restringida con

respecto a la patente (Alemania, España, Italia) que en Francia, donde los modelos de

utilidad han de cumplir las mismas condiciones que las patentes para acceder a la

protección.

Esto se debe a que los regímenes con una actividad inventiva restringida se diferencian de

la patente por un menor número de condiciones previas, hecho que justifica la propia

existencia de ambos tipos de protección.

**32** No se disponía de datos comparativos para los demás países.

                              - 1 7 

Los regímenes de modelos de utilidad cuyos requisitos coinciden con los de las patentes

gozan de una menor aceptación, dado que compiten con la protección de patentes, que

resulta para muchos solicitantes más interesante debido a su mayor seguridad jurídica.

**3.** **Importancia de la protección de los modelos de utilidad en función del**

**tamaño de** **las** **empresas**

La relevancia económica de la protección de los modelos de utilidad no es igual para

todas las empresas, sino que depende de los intereses de las empresas. En la República

Federal- de Alemania hay un estudio sobre los "problemas de la patente alemana en

relación con las actividades innovadoras de la economía" [33], en el que también se analiza la

importancia de la propiedad industrial [34] en función del tamaño de las empresas [35] . De

acuerdo con este examen, la protección de los modelos de utilidad ocupa la tercera

posición en la valoración global, tras las patentes y las marcas. Si se hace una subdivisión

por solicitantes del registro, la protección de los modelos de utilidad ocupa para los

inventores independientes y las empresas de artesanía y servicios el segundo lugar detrás

de las patentes. En el caso de las empresas industriales y de producción y de los institutos

de investigación, este derecho de protección ocupa cuando menos la tercera posición. Un

aspecto que destaca en el estudio es que todos los grupos de solicitantes consultados

sitúan el diseño en último lugar [36] . El análisis de los hábitos de registro de las empresas en

función de su tamaño da como resultado una _mayor demanda de modelos de utilidad_

_entre las empresas con un volumen de negocios de hasta 5 millones de ecus, es decir,_

_entre las pequeñas y medianas empresas_ _[31]_ _._ En este grupo, la protección de los modelos

de utilidad ocupa la segunda posición detrás de las patentes. No obstante, también en el

caso de las empresas con un volumen de negocios de hasta 1.250 millones de ecus y más,

el modelo de utilidad todavía ocupa la tercera posición. Por lo tanto, en la República

Federal de Alemania los modelos de utilidad tienen una gran importancia, en particular

para las pequeñas y medianas empresas con una cifra de negocios de hasta 5 millones de

ecus, lo cual encuentra su justificación fundamentalmente en el ahorro de costes, tiempo y

trabajo administrativo. Sin embargo, estas razones son comunes a todos los regímenes de

**33**

**34**

**35**

**36**

**37**

"Problème des deutschen Patentwesens im Hinblick auf die Innovationstátigkeiten der Wirtschaft",
estudio del ifo-Institut para el Ministerio Federal de Economía, elaborado en mayo de 1989 por U.C.
Tráger, en colaboración con H. Seyler.
Patentes, modelos de utilidad, diseños, marcas.
Optit, pág. 142, capítulo 7.3.
Opcit, pág. 144.
Véase: Comisión Europea, "Informe de la Comisión al Consejo sobre la definición de las PYME en el
contexto de las medidas comunitarias", SEC(92) 351 final.

18

modelos de utilidad existentes, de modo que puede concluirse, desde la perspectiva de la

Comisión, que _Xa._ _protección de los modelos de utilidad interesa a la gran industria y más_

_aún a las pequeñas y medianas empresas._

**4.** **Importancia para los distintos sectores económicos**

Junto a la frecuencia de utilización y a la importancia para las distintas categorías de

empresas, la Comisión ha analizado en qué sectores económicos se recurre con especial

frecuencia a la protección de los modelos de utilidad. A partir de los resultados de este

examen puede analizarse la evolución en los distintos sectores económicos y, de esta

manera, establecerse conclusiones respecto de los futuros hábitos de registro. La

evaluación de las solicitudes clasificadas por sectores industriales en el ámbito de la

protección de los modelos de utilidad en la Comunidad Europea, sin tomar en

consideración las diferencias entre los modelos, arroja los siguientes resultados para el

período 1987-1990:

5000

4500

4000

3500

3000

2500

1987-1990

**—-** **L2-** **" O -**

(Fuente: Oficina Europea de Patentes, sede de Viena, situación a 8.1.1993)

Como puede apreciarse, el sector de la construcción de maquinaria es el que registra un

mayor uso, hecho que también se corresponde con los resultados de una consulta entre

19

empresas danesas realizada con motivo de la creación de este régimen de protección en

Dinamarca [38] . En esta ocasión, se pudo comprobar que la protección de los modelos de

utilidad iba a tener un mayor eco en los ámbitos de la mecánica y de la electricidad. Los

principales grupos usuarios de esta protección son, junto a la _construcción de_

_maquinaria,_ la _industria eléctrica,_ la _fabricación de instrumentos de precisión y óptica,_

así como la _construcción de automóviles._

5. **Razones por las que se recurre a la protección de los modelos de utilidad**

Para evaluar la trascendencia económica de la protección de los modelos de utilidad es

importante conocer las razones para su utilización, ya que éstas brindan información sobre

las características que resultan particularmente significativas para la aplicación de este

derecho de protección. De una consulta realizada entre empresas industriales, inventores

independientes [39] y abogados de patentes [40] se deduce que las razones principales para la

utilización de este derecho de protección son las siguientes:

 - registro rápido y sencillo;

- requisitos poco estrictos para acceder a la protección;

 - coste reducido;

 - protección provisional hasta la concesión de una patente.

a) Registro rápido v sencillo

Mientras que el período medio de concesión de la patente europea es de cuatro años [41] y,
en el caso de las patentes nacionales, de dos años y medio [42], los modelos de utilidad se

conceden en un plazo medio de seis meses, ya que no es necesario verificar la novedad ni

la actividad inventiva. Este registro rápido y sencillo y la consiguiente protección contra la

imitación es, con mucho, la razón más citada por las empresas, inventores independientes

y abogados de patentes consultados.

**38**

**39**

A.I.P.P.I. Annuaire 1986 l-4 ; Q 83 "Legal and economic significance of protection by utility
models", págs. 45-47.
ifo-Institut, G. Weitzel, "Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusterschutzes in der
Europâischen Union", capítulo 2.7.
ifo-Institut, G. Weitzel, "Pilotstudie-Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusterschutzes in
der Europâischen Union", capítulo D.2.1, pág. 12 y sigs.
Informe anual de la Oficina Europea de Patentes 1991, capítulos III. 1, pág. 28.
Si se exige un examen previo.

**20**

Las pequeñas y medianas empresas son el grupo que más veces alega esta razón (67%),

mientras que entre las grandes empresas esta cifra se reduce a la mitad (33%). Este

resultado se corresponde en buena medida con el hecho de que el registro rápido y

sencillo constituye tanto para los abogados de patentes como para las empresas el aspecto

fundamental de sus exigencias de cara a una protección eficaz de los modelos de utilidad.

Allí donde esta exigencia se ha llevado a la práctica, se considera al mismo tiempo la

mayor ventaja con respecto a la patente.

La rápida protección contra la imitación no constituye un fin en sí mismo, sino que

contribuye, sobre todo, a la consolidación de la posición competitiva y a mantener las

posibles ventajas competitivas. Los fabricantes de bienes de inversión y consumo, por

ejemplo, pueden desarrollar una política de mejora cualitativa desde un punto de vista

mercadotécnico. La protección contra la imitación desempeña un papel especialmente

relevante en Alemania (el 58% de los consultados la consideran "muy importante"),

seguido de España y Francia. En cambio, sólo una tercera parte de las personas

consultadas en Italia y en el Reino Unido opinan lo mismo. Esta valoración podría haberse

visto influida por las limitaciones que, en ocasiones, imponen las prácticas administrativas

o la legislación a las posibilidades de protección. La evaluación en función del tamaño de

las empresas muestra que la protección contra la imitación es para las pequeñas empresas

una razón particularmente importante para solicitar un modelo de utilidad.

Para las grandes empresas, este factor es menos relevante, lo que podría deberse a que

dichas empresas están en condiciones de utilizar los instrumentos jurídicos disponibles de

una manera más eficaz que las pequeñas empresas, de modo que podrían reivindicar sus

derechos frente a los competidores.

El rápido aprovechamiento económico -ya sea mediante concesión de licencias o

utilizando directamente la propia invención- derivado del registro en un breve plazo es

considerado "muy importante" o "importante" por el 40% de los consultados. De esta

manera, dicha razón se convierte en la segunda respuesta más citada, con escasas

oscilaciones en función del tamaño de la empresa.

_Por lo tanto, la protección de los modelos de utilidad constituye un instrumento_

_competitivo autónomo, que las empresas de cualquier tamaño utilizan, ante todo,_

_indirectamente para la consolidación o mejora de la posición en el mercado, pero que_

_también contribuye directamente a un mejor aprovechamiento económico de las_

_invenciones._

**-21**

**b)** **Requisitos poco estrictos para acceder a la protección**

**La actividad inventiva (altura inventiva) y la novedad absoluta constituyen un requisito**

**esencial para la protección de las patentes. La mayoría de los regímenes de modelos de**

**utilidad establecen un menor grado de actividad inventiva en comparación con las patentes**

**y restringen el concepto de novedad, de modo que resulta** **más** **fácil cumplir las**

**condiciones previas para acceder a la protección de los modelos de utilidad. Esta es otra**

**razón importante por la que se solicitan los modelos de utilidad.**

**Las consultas realizadas han demostrado, entre otras cosas, que las invenciones que**

**representan un pequeño avance inventivo no sólo son importantes para las pequeñas**

**empresas, sino también para las más grandes. Este resultado se vio confirmado en una**

**consulta entre abogados** **de** **patentes, que en su gran mayoría citaron la menor actividad**

**inventiva como razón importante para solicitar un modelo de utilidad. Estas diferencias en**

**los resultados de las consultas parecen plausibles, ya que los abogados de patentes se**

**enfrentan, a menudo, a estos problemas jurídicos en su labor cotidiana de solicitud de**

**derechos de protección.**

**En Francia y el Reino Unido, la pregunta por las razones que llevan a solicitar la**

**protección de los modelos de utilidad reviste un carácter hipotético (se parte del supuesto**

**de que existe semejante derecho de protección).** **La** **respuesta resultaba particularmente**

**difícil, puesto que eran muy pocas las empresas y los inventores independientes que**

**contaban con una experiencia concreta de** **solicitud** **de este derecho de protección en el**

**extranjero. No obstante, las respuestas brindan una imagen adecuada de las distintas**

**condiciones** **jurídicas** **en cada uno de estos dos países.**

**En el Reino Unido, donde sólo existe la protección de patentes** _**verificada**_ **para las**

**invenciones técnicas, así como el derecho de diseño no registrado creado en 1988 para**

**proteger los diseños funcionales, el 50% de los consultados considera que los escasos**

**requisitos jurídicos para la protección de los modelos de utilidad sería una razón**

**hipotética "muy importante" o "importante" para presentar la solicitud.**

_Por lo tanto, puede destacarse una segunda conclusión provisional de importancia en el_

_sentido de que, desde un punto de vista económico, hay una demanda manifiesta de un_

_derecho de protección que se distinga del relativo a las patentes por unos requisitos_

_menos estrictos._

**22-**

**£l** **Coste reducido**

**Frente a lo que ocurre en el caso de la protección de patentes, los modelos de utilidad no**

**requieren la verificación de su novedad ni de su actividad inventiva, por lo que éstos**

**resultan más económicos que aquéllas. El siguiente cuadro brinda una visión de conjunto**

**del coste** **en** **los distintos regímenes nacionales de modelos de utilidad:**

_Tasas de_ _solicitud,_ _concesión y_ _prórroga_ _(10 años)_

_Prórroga_
_C~_ _ecus)_

**906,5**

**586,04**

**151,2**

**162**

**182,4**

**650**

**136,5**

_Total_

_(-ecus._ _10 años)_

931

659,15

333,45

170,8

262

230,4

910

271,5

_Alemania_

_España_

_Italia_

_Portugal_

_Grecia_

_Bélgica_

_Dinamarca_

_Francia_

_Solicitud_

_(--ecus)_

**24,5**

**52,21**

**13,65**

**19,6**

**60**

**48**

**260**

**37,5**

_Concesión_

_(~ ecus)_

**20,9**

**319,8**

**40**

**97,5**

(Datos procedentes de las disposiciones nacionales relativas a los costes,,,,,,,, ECU:1.5.1993).

**43**

**44**

**45**

**46**

**47**

**48**

**49**

Alemania: Ley sobre tasas de la Oficina de Patentes y del Tribunal de Patentes, de 18.8.1976, en la
versión de 7.3.1990.
Francia: en la Ley de patentes francesa pueden encontrarse distintas disposiciones de principio
relativas a las tasas, como, por ejemplo, en el artículo 41. Sin embargo, estas disposiciones
encuentran su concreción en los artículos 94 y siguientes del Decreto n° 79-822. Por último, el
importe exacto de las tasas se regula en un decreto sobre las tasas aplicables a las patentes y
certificados de utilidad ("Arrêté du 17 décembre 1985 relatif aux taxes perçues par l'Institut National
de la Propriété Industrielle").
España: con arreglo al artículo 154 y al apartado 1 del artículo 160 de la Ley de patentes, las tasas
están sometidas a lo dispuesto en el anexo de dicha Ley.
Italia: con arreglo al apartado 1 del artículo 11 de la Ley de modelos italiana, los modelos de utilidad
están sometidos al pago de tasas de registro y concesión. El importe de estas tasas figura en los
anexos A y C de dicha Ley. La Ley n° 60, de 14 de febrero de 1987, supuso un aumento considerable
de las tasas. En virtud del artículo 12 de la Ley de modelos italiana, las tasas de concesión pueden
pagarse de una vez o en dos plazos; en este último caso, el primer plazo corresponde a los cinco
primeros años del período de protección y el segundo abarca hasta el décimo año de protección. Con
arreglo al apartado 2 del artículo 12, el artículo 46 de la Ley de patentes italiana también se aplica a

las tasas de los modelos de utilidad. Por lo tanto, en virtud del apartado 1 del artículo 46 de la Ley de
patentes italiana, antes de presentar la solicitud se ha de pagar la tasa de solicitud y al menos la
primera parte de la tasa de concesión, así como la tasa para la impresión.
Portugal: el registro de los modelos de utilidad requiere el pago de una tasa que se establece
anualmente en una disposición por separado (artículo 255 de la Ley de patentes portuguesa). Con
arreglo al artículo 257 de la Ley de patentes portuguesa, los modelos de utilidad están sometidos, en
general, al pago de una tasa periódica para la renovación del registro cada cinco años.
Grecia: Decreto relativo a las tasas DS/A/2/89, de 26.1.1989.
Bélgica: los artículos 71 y 72 de la Ley de patentes belga se complementa con un Real Decreto, de

18.12.1982, en su versión de 1990.

**23**

El coste reducido ocupa el tercer lugar entre las razones alegadas para la solicitud de un

modelo de utilidad. El coste derivado de un gran número de derechos de protección

solicitados podría constituir un problema para aquellas empresas que aspiran a una

protección contra la imitación que sea lo más extensa posible. El análisis de las

estadísticas de patentes ha demostrado suficientemente que la estrategia de la

"multiplicidad de solicitudes" desempeña un papel especialmente importante en el ámbito

de las patentes. Las grandes empresas solicitan anualmente una media de 100 patentes o

más a escala nacional e internacional. El ejemplo de la protección de patentes en Alemania

demuestra que este círculo reducido de empresas (unas 30 empresas alemanas y

extranjeras) acapara más del 20% de todas las solicitudes de patentes alemanes. La

protección de los modelos de utilidad se diferencia claramente de la protección de

patentes por el número de solicitudes por titular. Incluso las grandes empresas, con alguna

excepción aislada, solicitan un máximo de 30 modelos de utilidad anuales [51] .

En cambio, la incertidumbre respecto de la evaluación del valor económico de la

invención incita más bien a la solicitud de un modelo de utilidad debido a su bajo coste. La

aplicación de invenciones a nuevos productos o procedimientos puede implicar graves

riesgos económicos, puesto que a menudo no se logra el lanzamiento con éxito en el

mercado. Por esta razón, el reducido coste de solicitud de los modelos de utilidad

constituye un criterio decisivo para la elección de este instrumento de protección en el

caso de las invenciones cuyo éxito en el mercado constituye una incógnita.

Para las pequeñas y medianas empresas resulta particularmente difícil pronosticar el éxito

de ventas de nuevos productos y, por consiguiente, el valor de las invenciones, ya que no

disponen de información suficiente sobre prospecciones y estudios de mercado. Por el

contrario, las grandes empresas pueden recurrir a instrumentos de planificación y

pronóstico de probada eficacia, con los que, si bien no es posible evitar del todo el fracaso

de determinados productos nuevos, al menos pueden limitar parcialmente el riesgo.

Estas diferencias pueden apreciarse con toda nitidez en los resultados de las consultas.

Únicamente el 11% de las grandes empresas consultadas citó la incertidumbre respecto

del valor económico de las invenciones como razón "muy importante" para la solicitud de

**50**
Dinamarca, Oesterburg: "Endlich ein dánisches Gcbrauchsmodellgcsctz", GRUR Int. 6/1993, pág.
453 y sigs.
51 ifo-Institut, G. Weitzel, "Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusterschutzes in der
Europâischen Union", capítulo 3.1.

**24-**

un modelo de utilidad, en tanto que esta cifra asciende al 26% entre las pequeñas

empresas de **hasta** 100 empleados.

_Por lo tanto, la protección de los modelos de utilidad puede contribuir a reducir el_

_riesgo de introducción de las invenciones en el mercado gracias al menor coste de la_

_solicitud_ _y,_ _de esta manera, aumentar las actividades de innovación._

d) Protección provisional

La rapidez del registro de los modelos de utilidad puede constituir una solución

provisional mientras transcurre el período relativamente largo hasta la concesión de una

patente verificada por la administración en aquellos casos en que las invenciones pueden

optar a la protección de ambos sistemas. De acuerdo con los resultados de las consultas,

esta protección provisional constituye una razón para la solicitud de una importancia

equivalente a la del coste reducido, que puede desempeñar un papel debido a la

incertidumbre de cara a la evaluación del valor económico de las invenciones.

La protección provisional resulta especialmente útil en los países que proceden a una

verificación exhaustiva de las patentes en lo que se refiere a la novedad y a la actividad

inventiva y en los que, por tanto, el procedimiento de concesión se extiende durante

mucho tiempo. Por el contrario, en los países en que no se procede a una verificación

administrativa, esta protección es innecesaria, dado que el registro de patentes no implica,

por lo común, un largo período de tramitación por parte de las autoridades competentes,

de manera que se produce con una rapidez similar al registro de los modelos de utilidad.

**6.** **Valoración económica por parte de** **los** **usuarios**

Se 'invitó a las empresas industriales e inventores independientes de los países

comunitarios seleccionados entre aquellos que ya disponen de una protección de los

modelos de utilidad -Alemania, Italia y España- a evaluar este instrumento de protección
desde un punto de vista económico [52] . En el cuestionario correspondiente se destacó, junto

a la utilidad, la carga de costes que implica esta protección jurídica.

52 ifo-Institut, G. Weitzel, "Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusterschutzes in der
Europâischen Union", capítulo 2.7.

**-25**

La gran mayoria de los inventores independientes y de las empresas industriales

consultadas, de todas las categorías de tamaño (entre el 87%» y el 96%) y sin grandes

oscilaciones entre los tres países (entre el 73%» y el 89%»), confirmó los _efectos positivos_

_de la protección de los modelos de utilidad._

Entre estos efectos positivos destaca claramente _la mejora de la posición en el mercado._

En este caso, los resultados de la consulta tampoco arrojan grandes divergencias en

función del tamaño de la empresa o del país de procedencia. Una media del 60% de los

consultados consideró que ésta es efectivamente una consecuencia de la protección, un

24% respondió que sólo parcialmente es así y un 2% negó este efecto.

De acuerdo con los resultados de la consulta, las empresas y los inventores independientes

son conscientes de que sólo podrán mantener su ventaja competitiva si, mediante una serie

de medidas jurídicas de protección -como la soilicitud de un modelo de utilidad para sus

invenciones-, logran evitar durante un período determinado la imitación por parte de sus

competidores. Lo fundamental es que con sus innovaciones de productos o

procedimientos logren la _originalidad y una distancia con respecto a la competencia,_ de

modo que entre la clientela se cree una imagen positiva sobre la capacidad tecnológica de

la empresa. Por lo demás, un 40% de los consultados opina que la protección de los

modelos de utilidad implica un aumento directo de los ingresos, que contribuye a una

cobertura más rápida de los costes de innovación y, por consiguiente, a una mayor

rentabilidad de las actividades de investigación y desarrollo.

7. Pronóstico respecto de la evolución de la importancia económica de la

protección de los modelos de utilidad

A partir del análisis de la situación actual, la Comisión ha examinado la evolución y el

desarrollo de las actividades de innovación con objeto de poder establecer un pronóstico

sobre la demanda futura de protección mediante modelos de utilidad en los distintos

sectores económicos.

Las conclusiones sobre la evolución en el ámbito de las actividades de innovación se

desprenden de las variaciones que se produzcan en el gasto para investigación y

desarrollo, la tipología de las nuevas invenciones, los ciclos de producción, el momento de

la comercialización de un producto protegido y la vida útil de las invenciones.

-26

_s)_ Variaciones en los gastos de investigación y desarrollo
0±D)

Las actividades de I+D representan desde los años cincuenta (en un principio, sobre todo

en los EEUU) un aspecto fundamental de la investigación económica, tanto desde una

perspectiva microeconómica como macroeconómica. Para ello fue determinante el hecho

de que se descubriera una cadena de causalidad con la _actividad_ _de_ _investigación y_

_desarrollo_ como punto de partida que determina en buena medida el alcance y el tipo de

**las** _**innovaciones**_ **y, por lo tanto,** _**el**_ _**progreso técnico,**_ **así como** **el** _**crecimiento económico.**_

Por consiguiente, una parte de esta relación de causalidad se establece entre las

actividades de I+D como "input", por una parte, y las innovaciones en tanto que "output",

por otra.

Según una consulta realizada entre empresas e inventores independientes [53], [54] puede

apreciarse, en lo que a la evolución/«/wra de las inversiones en I+D se refiere y de manera

semejante a las respuestas obtenidas en cuanto a la importancia futura de las "pequeñas"

invenciones, una cierta tendencia al estancamiento, en particular en los sectores con un

alto grado de empleo de tecnologías, así como en las grandes empresas. De esta manera,

entre el 50% y el 58%» de los consultados en los ámbitos de la construcción de maquinaria,

industria del automóvil, industria eléctrica, instrumentos de precisión, óptica y técnicas

sanitarias considera que las inversiones en I+D se mantendrán en los niveles actuales.

Habida cuenta de los grandes esfuerzos por bajar los costes en todos los sectores

empresariales, el mero mantenimiento en*lo que se refiere al gasto en I+D ya merece una

valoración positiva.

Puede apreciarse un margen de _aumento_ de inversiones en I+D en el ámbito de la técnica

de embalaje, técnica del transporte, industria maderera y del mueble, así como entre los

productores de artículos domésticos. En estos casos se trata parcialmente -sobre, todo en

lo que se refiere a los dos sectores económicos citados en último lugar- de sectores "low
tech", que, según la valoración de las empresas consultadas, aún sufren cierto retraso en el

ámbito de la I+D. La evaluación por el tamaño de las empresas arroja un cuadro

semejante para las pequeñas empresas. Aproximadamente un tercio de los consultados

**53**

**54**

ifo-Institut, G. Weitzel, "Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusterschutzes in der
Europâischen Union", capítulo 2.4.
En las pruebas de innovación realizadas por el ifo Institut desde 1979, este porcentaje se sitúa desde
mediados de los años ochenta "en torno al 5,5%", con escasas oscilaciones entre los distintos sectores
económicos analizados. En los demás países de la UE seleccionados para el presente estudio, la cifra
media debería ser algo inferior. Schmalholz, H., Penzkofcr, H., pág. 88.

**-27**

**(frente** **a.** **tan sólo el 17% de las grandes empresas) cuenta en el futuro con un mayor**

**gasto en I+D.**

**La tendencia que se aprecia en este ámbito también indica que la protección de los**

**modelos de utilidad irá ganando en importancia.**

_**b)**_ **Cambios en los ciclos de** **producción,** **en los plazos hasta la**
**comercialización,** **así como en la vida útil de las invenciones**

**Un estudio japonés demostró que se están acortando los ciclos de producción** _**en todo el**_

_**mundo.**_ **Sin indagar en las razones de ello, esto significa que se acortan los plazos entre la**

**invención, su comercialización y la siguiente generación de productos. La comparación de**

**los ciclos de producción entre** **1981** **y 1991 arroja el siguiente resultado** **[55]** **:**

_**Cambios en los ciclos de producción entre 1981**_ **y** _**1991**_

**83.5%**

**15.8%**

**0.7%**

**ciclos más cortos** **sin cambios** **ciclos más largos**

**(Fuente: Japan Institute of** **Intellectual** **Property,** **1991)**

**Esta reducción de los ciclos de producción desemboca en una mayor necesidad de obtener**

**protección lo más rápidamente posible, hecho que hace perder importancia a una larga**

**duración de la protección. Esta evolución ha llevado a que en Japón la comercialización**

**de las invenciones protegidas por modelos de utilidad se produzca en gran medida entre el**

**momento de la solicitud y el de la publicación de la invención** **[56]** **.**

**55** "Questionnaire relating to legal protection of the fruits of R&D", Japan Institute of Intellectual
Property, 1991.
56 "Questionnaire relating to legal protection of the fruits of R&D", Japan Institute of Intellectual
Property, 1991.

**28-**

_**Comercialización de los modelos de utilidad en Japón (en %)**_

**Entre la publicación de la concesión**
**y el registro**

**Entre** **la** **publicación de la solicitud y**
**la publicación del registro** **_**
**8»**

**Entre la** **y la publicación de** _**m^gmmmmmgmmgmmgmmmmmmmgmmm^^ggg^gmm^^**_ **^**
**la solicitud**

**Antes de la solicitud**

_**V**_

**20** **40** **60** **80** **100**

**57**
**(Fuente: "Questionnaire relating** **to** **legal protection of the** **fruits** **of** **R&D",** **Japan Institute of Intellectual Property,** **1991.)**

Esta evolución experimentada en Japón llevará en breve a la supresión de la investigación

de la novedad en el caso de la protección de los modelos de utilidad. Sólo de esta manera

se podrá responder a la necesidad de una protección rápida para las invenciones con una
breve vida útil [58] .

La U.S. Patent Office llevó a cabo un estudio en los Estados Unidos sobre los cambios en

la vida útil de las invenciones. Las cifras, desglosadas por sectores industriales, reflejan la

variación porcentual de los lapsos de tiempo en que una empresa sustituye una generación

de invenciones por nuevas invenciones. Cuanto mayor es la magnitud de la variación,

mayor es la tendencia en el sector industrial al acortamiento de las generaciones de
invenciones [59] .

**57**

**58**

**59**

La suma supera el 100%, dado que se permitían varias respuestas.

Subcommittee report on Patent & Utility Models Laws and their practices leading to international
harmonization, Industrial Property Council of MITI, 1991.
Business Week, Science & Technology, August 3, 1992, McGraw-Hill, Inc.

-29

_**Tendencia**_ _**al acortamiento de la vida útil de las**_ _**invenciones**_ _**entre 1987**_ **v** _**1991 (en**_ _**%)-**_

(Fuente: Business Week, Science & Technology, August 3, 1992, CHI Research INC)

Estas cifras demuestran que todos los sectores industriales, a excepción de los sectores de

combustibles, alimentos y química, se caracterizan por una _tendencia a un desarrollo más_

_**rápido de nuevas invenciones.**_

Con arreglo a ello, la vida útil de una invención no supera actualmente los 6 años por
término medio [61] . El análisis de las actividades de innovación de las mayores empresas de
todo el mundo confirma estas cifras [62] :

**60**

**61**

**62**

La vida útil de una invención finaliza al surgir una nueva invención que la supere técnicamente. La
vida útil de las invenciones es, a menudo, inferior a la vigencia de las patentes, ya que las patentes se
pueden conservar durante más tiempo.
Business Week, Science & Technology, August 3, 1992, CHI Research, INC.
Business Week, Science & Technology, August 3, 1992, CHI Research, INC.

**- 3 0 -**

_**Vida útil de las invenciones (expresada en años)**_

**(Fuente: Business** **Week,** **Science** **&** **Technology, August 3, 1992, CHI Research INC)**

**Si se ponen en relación los ciclos de producción acortados y La breve vida útil de las**

**invenciones con los sectores industriales que recurren con mayor frecuencia a la**

**protección de los modelos de utilidad, pueden apreciarse unas coincidencias**

**sorprendentes. En los sectores de la construcción de maquinaria, industria eléctrica y**

**construcción de automóviles no sólo se produce el mayor número de solicitudes de**

**protección, sino que también se da la tendencia más acusada hacia una mayor reducción**

**de los ciclos de producción y de la vida útil de las invenciones.**

**El período transcurrido entre la presentación de una solicitud de patente ante la Oficina**

**Europea de Patentes y la concesión o denegación de la patente tras la evaluación técnica**

31

fiie en el 50% de los casos presentados en 1991 de 44 meses [63] . Si se compara esta cifra

con la vida útil media de las invenciones, puede concluirse que en el futuro los ciclos de

innovación seguirán reduciéndose y, de esta manera, irá ganando en importancia, junto a

la patente, un derecho de protección que pueda obtenerse rápidamente para las

invenciones de corta vida. La protección de los modelos de utilidad es el instrumento que

mejor responde a esta necesidad.

c) Cambios en lo que concierne a los avances tecnológicos y a
la vida útil de las invenciones en la Unión Europea

Con objeto de poder hacer una mejor valoración de la necesidad de protección económica

y jurídica de las empresas industriales y de los inventores independientes, se preguntó a

los interesados [64] hasta qué punto sus invenciones se caracterizan por avances de pequeño,

mediano o gran alcance o por la brevedad de su vida útil.

Respecto de la evolución futura, son en particular las grandes empresas (más de 1.000

empleados: el 67% de los consultados) las que pronostican un porcentaje estable de

invenciones caracterizadas por pequeños avances y una corta vida útil. Por tanto, las

grandes empresas consultadas a menudo no cuentan con que las actividades de innovación

puedan aumentarse significativamente -más allá de la permanente renovación del

programa de producción- ni con una mayor reducción del ciclo vital de los productos.

Por el contrario, las pequeñas empresas reconocen que en este ámbito aún hay un margen

de actuación para ellas, que debería aprovecharse para mantener su posición competitiva.

En consecuencia, la mayoría de estas empresas espera un porcentaje creciente de

"pequeñas" invenciones o de invenciones con una breve vida útil.

Un gran número de pequeñas y medianas empresas reconoce que deben intensificar sus

actividades de innovación debido a una competencia más fuerte. Por ello, las invenciones

que constituyen pequeños avances o que tienen una corta vida útil irán ganando

importancia en el futuro para estas empresas, de modo que también aumentará la demanda

de la correspondiente protección, a la que podrá responderse ante todo con la protección

de los modelos de utilidad.

63 Informe anual de la Oficina Europea de Patentes, 1991, pág. 28, columna izquierda.
64 ifo-Institut, G. Weitzel, "Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusterschutzes in der
Europâischen Union", capítulo 2.3.

**32**

**Para evaluar la necesidad de protección futura, resulta** **esencial** **el dato** **de** **que sólo una**

**pequeña parte (un máximo del** **10%)** **de los consultados de todos los tamaños de empresas**

**y de todos los sectores pronostica un** _**descenso**_ **del porcentaje de invenciones "pequeñas".**

**d)** **Importancia de una protección comunitaria de los modelos**
**de utilidad para las empresas industriales v los inventores**
**independientes**

**A la luz de los avances en el ámbito de las actividades de innovación, se preguntó a**

**empresas industriales e inventores independientes de Francia, España, Alemania, Reino**

**Unido e Italia si "con objeto de comercializar sus «pequeñas» invenciones en los países de**

**la UE, están interesados en un derecho de protección especial, que en comparación con la**

**patente resulte menos exigente en lo que se refiere a las condiciones previas para acceder**

**a la protección (por ejemplo, una menor actividad inventiva), renuncie a la verificación y,**

**por tanto, sea menos costoso, aunque también se caracterice por una menor duración de**

**la protección"** **[65]** **.**

**Los resultados de la consulta ponen de relieve, sin lugar a dudas, que hay una demanda**

**económica relativamente importante de semejante derecho de protección. Para una media**

**del 39%, el interés por tal derecho es "grande", para un 32% es "mediano" y sólo es**

**"escaso"** **para un 20%. El grupo de consultados que responde con un "no sabe/no**

**contesta" es reducido y sólo alcanza un 9%.**

**La evaluación por el tamaño de las empresas demuestra que el mayor interés se da entre**

**las pequeñas empresas de hasta 500 empleados. Casi la mitad de este grupo manifiesta un**

**gran interés. En cambio, entre las grandes empresas con más de 1.000 empleados el**

**interés económico es algo inferior.**

65 ifo-Institut, G. Weitzel, "Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusterschutzes in der
Europâischen Union", capítulo 2.10.

**- 3 3 -**

_Interéspor_ _la_ _protección de los modelos de_ _utilidad en la_ _Unión Europea (en_ _%)_

En los Estados miembros de la UE seleccionados:

**0%** **10%** **20%** **90%** **40%** **«0%** **«0%** **T0%** **00%** **00%** **100%**

En función del tamaño de la empresa:

**•** **'grind*** **«imcdlano** **•** **« i t u «** **»** **»ab«** _**I ftù**_ **conUate**

**Más** **«•** **1.000** **•mptattfos**

_**0%**_ **10%**

**34-**

En función de la intensidad de las exportaciones:

**9 0 % h t t U M %**

**InUnvidBd tiportatfora** **<10%**

**»safe«** _**I**_ **ne** **contacta**

**0%** **10%** **20%** **90%** **40%** **f 0 %** **«0%** **70%** **(0%** **«0%** **100%**

(Fuente: Encuesta del ifo Institut en una serie de países seleccionados de la UE 1993. Estimaciones de la Comisión 1994)

La evaluación por países muestra que en Alemania hay un interés particularmente acusado

por un derecho de protección especial que complemente la protección de las patentes. El

46% de las empresas e inventores independientes alemanes manifiestan un interés

"grande", y otro 30% lo califica de "mediano". En el caso de España, los resultados son

similares, con lo que en ambos países este derecho de protección tendría una aceptación

particularmente amplia. Sin duda, el hecho de que tal régimen de protección tenga en

estos países una larga tradición y sea utilizado intensamente ha incidido en estos

resultados. Por tanto, las empresas consultadas ya cuentan con una experiencia práctica,

de modo que les resulta más fácil plantearse la extensión de la protección a otros países de

la UE y pueden evaluar mejor las posibilidades de aplicación y la utilidad económica en el

contexto de sus actividades mercadotécnicas en los mercados extranjeros.

En los demás países de la UE seleccionados para la consulta, el número de consultados

que manifiesta un "gran" interés por una protección de los modelos de utilidad para la UE

es ligeramente inferior. No obstante, si se suma el número de respuestas que reflejan un

interés "grande" o "mediano", las divergencias en los resultados de los distintos países son

insignificantes.

Únicamente en el caso del Reino Unido puede apreciarse una polarización en la valoración

de las empresas industriales e inventores independientes consultados. Por una parte, queda

de manifiesto un "gran interés" (aproximadamente un tercio de los consultados), pero, por

otra, hay un grupo de consultados igualmente importante que sólo muestra un "escaso"

interés, lo que podría explicarse por la ausencia en el Reino Unido de una protección de

los modelos de utilidad. Debido a ello, las empresas aprecian la utilidad económica, si bien

**35**

ven con escepticismo una regulación europea, dado que aún no disponen de experiencias

en este ámbito.

La evaluación en función de la intensidad exportadora de las empresas consultadas

demuestra que el "gran" interés por una protección de los modelos de utilidad en la UE

entre las empresas cuyas exportaciones suponen entre el 10% y el 50% de su cifra de

negocios sólo es ligeramente superior al de las empresas con una proporción de

exportaciones inferior al 10%. Por consiguiente, el interés por una protección de los

modelos de utilidad en la Unión Europea está, en buena medida, desvinculado de la

intensidad de las exportaciones.

Esta uniformidad en las respuestas parece indicar que las empresas industriales y los

inventores independientes consultados -independientemente de sus actuales actividades

comerciales en el mercado interior europeo- al menos desean mantener abierta la

posibilidad de una futura ampliación de sus mercados de venta y, por lo tanto, están

mayoritariamente interesados en una protección de los modelos de utilidad en la UE.

**D.** **Incidencia de** **las** **diferencias entre** **los** **derechos de protección en el mercado**

**común**

Habida cuenta de las divergencias entre las normativas nacionales existentes, que

adquieren una relevancia práctica debido a la importancia económica de la protección de

los modelos de utilidad, la Comisión ha examinado si se producen perjuicios para la libre

circulación de mercancías o falseamientos de la competencia que impidan la realización

del mercado interior en el sentido del artículo 7A del Tratado CE.

**1.** **Perjuicio a la libre circulación de mercancías**

La libre circulación de mercancías dentro de la Comunidad y la Unión Aduanera

constituyen la base elemental de la Comunidad, cuyo cometido es promover los objetivos

recogidos en el artículo 2 del Tratado CE, mediante el establecimiento de un mercado
común, el mercado interior [66], por medio de la fusión de los mercados nacionales, así como

mediante la aproximación gradual de la política económica de los Estados miembros. No

**66** Véase el artículo 7 A del Tratado CE.

-36

puede concebirse un mercado único sin un mercado común de productos. Las

disposiciones sobre la libre circulación de mercancías contribuyen a la integración, ya que

garantizan la autonomía del sector privado, a escala transfronteriza y con el menor

número de trabas posible, en el ámbito de los movimientos de mercancías. Por esta razón,

en el Tratado CE se considera la libre circulación de mercancías una de las "bases de la

Comunidad". El TJE declara la unión de los mercados nacionales en un mercado único

objetivo fundamental [67] del Tratado CE.

Los efectos jurídicos de los derechos nacionales de protección de la propiedad intelectual,

que deben ser registrados, se limitan exclusivamente al territorio del Estado miembro para

el que se conceden. Por lo tanto, hasta que no se proceda a una armonización jurídica, el

titular de estos derechos podrá impedir a una tercera parte que importe los productos

protegidos que se hayan fabricado y comercializado sin su consentimiento. Por

consiguiente, los derechos de protección de la propiedad intelectual otorgados por los

Estados miembros pueden utilizarse, por su propia naturaleza, de manera que perjudiquen

la realización de la libre circulación de mercancías.

Este conflicto entre los derechos de protección de la propiedad industrial, por una parte, y

el postulado de la realización de la libre circulación de mercancías, por otro, ha quedado

resuelto por la interpretación que hace el TJE de los artículos 30 y 36 del Tratado CE. El

núcleo de esta interpretación está en que, si bien el Tratado CE no afecta a la existencia

de los derechos de propiedad industrial y comercial otorgados por las legislaciones

nacionales, el ejercicio de tales derechos podrá, no obstante, verse restringido por las

normas de prohibición establecidas en el Tratado CE, permitiéndose únicamente aquellas

restricciones a la libre circulación de mercancías que estén justificadas para salvaguardar
los derechos que constituyan el objeto específico de tal propiedad [68] .

La protección de los modelos de utilidad, que posibilita una protección complementaria

para las invenciones técnicas, puede incluirse, por analogía con el derecho de patentes [69],

entre la propiedad industrial y comercial de la que se hace mención en el artículo 36 del

Tratado CE. No obstante, debido a las diferencias existentes en el ámbito de los derechos

de protección, se presentan una serie de particularidades en la aplicación de los

mencionados principios relativos a la libre circulación de mercancías.

67 Rec. 78/70, Deutsche Grammophon/Metro, sentencia de 28.6.1971, sumario, punto 6, última frase.
68 Por ejemplo, Rec. 192/73, Van Zuylen Frères/Hag AG, sentencia de 3.7.1974; Rec 15/75,
Centrafarm/Sterling Drug, sentencia de 31.10.1974.
69 Por ejemplo, Rec. 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, sentencia de 31.10.1974.

**-37**

En principio, los Estados miembros disponen de entera libertad para la configuración de la

protección de los modelos de utilidad, siempre y cuando las disposiciones no constituyan

un medio para la discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del intercambio
comercial entre los Estados miembros [70] . No obstante, esta libertad de configuración

otorgada a los Estados miembros también permite la inexistencia de la protección de los

modelos de utilidad, como ocurre en el Reino Unido, Luxemburgo y Suecia, o que se

establezcan unas condiciones previas divergentes para acceder a la protección. De este

modo, las invenciones con una escasa actividad inventiva únicamente pueden protegerse

en los países que cuentan con la figura del modelo de utilidad. La novedad relativa que se

exige en España permite que las invenciones que ya se han publicado en otros Estados

miembros puedan, no obstante, acceder a la protección de los modelos de utilidad en

España. Un derecho de protección obtenido con estas condiciones previas también entra

en el ámbito de las excepciones al artículo 30 del Tratado CE, establecidas en el artículo
36 de dicho Tratado [71] . Estas diferencias en los derechos de protección, en las que no

puede incidir el titular de los derechos, obligan a éste a renunciar a los mercados en los

que no pueda obtener un derecho de protección equivalente para su invención. Desde que
en Inglaterra se adoptó la nueva Ley sobre diseños [72], ya no se puede obtener un derecho

de protección registrado para aquellos productos que se caractericen exclusivamente por
su función técnica [73], lo que equivale al establecimiento de una barrera entre el mercado

británico y los demás mercados.

_En consecuencia, las divergencias existentes entre los derechos de_ _protección_ _repercuten_

_directa y negativamente en el comercio intracomunitario y en la capacidad de las_

_empresas de considerar el mercado común el único entorno para sus actividades_

_económicas_ _[74]_ _. Esta situación perjudica a la libre circulación de mercancías y representa,_

_como ha advertido el TJE en repetidas ocasiones_ _[75]_ _, una consecuencia inevitable de la_

_falta de armonización jurídica._

**70**

**71**

**72**

**73**

**74**

**75**

Rec. 53/87, Consorzio Italiano/Renault, sentencia de 5.10.1988, considerando 12.
Rec. 35/87, Thetford/Fiamma, sentencia de 30.6.1988.
Design-Act 1988.
Cornish, Intellectual Property, 1989, capítulo 14- 14-016.
Cita del Libro Blanco de 14.6.1985, punto 145: "Las diferencias en el ámbito de los derechos de autor
repercuten directa y negativamente en el comercio intracomunitario y en la capacidad de las empresas
de considerar el mercado común el único entorno para sus actividades económicas."
Por ejemplo, Rec. 53/87, Consorzio Italiano/Renault, sentencia de 5.10.1988, considerando 10, que
remite a otros documentos.

**-38-**

**2.** **Falseamientos de la competencia en** **el** **mercado común.**

En la letra g) del artículo 3 del Tratado CE se insta a la creación de un régimen que

garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior. Este objetivo está en

consonancia con la misión establecida en el artículo 2 del Tratado CE de promover un
desarrollo armonioso de las actividades económicas en la Comunidad [76] . El establecimiento

de unas condiciones competitivas equivalentes para los agentes económicos en el ámbito

de la propiedad industrial es una condición ineludible para que éstos puedan hacer un uso
efectivo de las libertades fundamentales del Tratado CE [77] .

Debido a las diferencias entre los derechos de protección existentes, las empresas y los

solicitantes particulares que pretenden explotar comercialmente sus invenciones en

distintos Estados se encuentran con el problema de que han de familiarizarse con una serie

de regímenes distintos o de que han de recurrir a un asesoramiento costoso en cada uno

de los Estados miembros. Esta situación puede ser asumible para las grandes empresas,

que pueden invertir grandes cantidades en la promoción y la protección de sus

invenciones. Para los solicitantes particulares y las pequeñas y medianas empresas, estas

diferencias y la consiguiente necesidad de un asesoramiento jurídico representan un

problema de gestión y un factor de costes a menudo inabordable. Todo ello limita las

actividades innovadoras de estas empresas, contribuye a su cerrazón interior y, por

consiguiente, lleva a un falseamiento de la competencia.

En los países que exigen para la protección de los modelos de utilidad la misma actividad

inventiva que para las patentes, las invenciones con una escasa altura inventiva no cuentan

con una protección suficiente. El Reino Unido, Luxemburgo y Suecia, que no conocen

este instrumento de protección, no disponen de protección alguna. Todo ello puede llevar

a que precisamente en los países que no cuentan con una protección suficiente sea posible

imitar los productos sin posibilidad de intervención alguna.

Estas imitaciones, cuya fabricación por regla general es más barata que la de los originales

al no tener que hacer frente a los costes de innovación, llegan al mercado con un precio
inferior al de los originales [78] . De esta manera, aumenta el peligro de que en los países con

un menor nivel de protección la cuota de mercado de las imitaciones supere a la de los

76 a
Manferd Zuleeg en Groeben, Kommentar zum EWG-Vertrag", 4 edición, punto 9 relativo al artículo
3.
77 Grabitz/Langheine, artículo 100A, punto 20; von der Groeben, Pipkorn, artículo 100A, punto 17 y
sigs.
78 Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial, junio de 1991, punto 3.3.4

39

originales. Tampoco puede excluirse que, en el contexto de la consolidación del mercado

interior, los productos copiados puedan introducirse más fácilmente en los Estados

miembros con un mayor nivel de protección. Esto también puede ocurrir de forma

involuntaria por un conocimiento insuficiente de los distintos regímenes nacionales de

protección. En estos casos, al titular de los derechos de protección únicamente le queda

proceder judicialmente contra empresas que, a menudo, actúan de buena fe.

_Todo ello es contrario a los objetivos de la política de la Unión Europea, mediante la_

_cual se pretende proteger los derechos derivados de la labor creativa de los inventores_

_europeos y de las considerables inversiones de las empresas europeas contra la_
_utilización ilegal por parte de_ _terceros_ _[79]_ _,_ _y constituye un falseamiento de la competencia._

_Para evitarlo, es necesario que cada una de las empresas que actúan en el mercado_
_común se encuentre en las mismas condiciones competitivas que sus competidores_ _[80]_ _._

**3.** **Repercusión en las empresas industriales y en** **los** **inventores**
**independientes**

En el pasado, los regímenes nacionales de patentes se adaptaron gradualmente al derecho

de patentes europeo. A pesar de que el Convenio de la Patente Europea (CPE) hacía

especial hincapié en no interferir en los regímenes nacionales de patentes, se produjo una
armonización voluntaria [81], que en la práctica supuso una enorme simplificación,

especialmente en el ámbito de las solicitudes trasfronterizas.

La situación es distinta en lo que concierne a la protección de los modelos de utilidad.

Como es sabido, hay toda una serie de sistemas distintos en la Unión Europea a los que

recurren principalmente los solicitantes de los propios países, haciéndose un menor uso

transfronterizo dentro del mercado interior y más rara aún es la utilización por solicitantes

de terceros países.

Habida cuenta del aumento de los intercambios internacionales de mercancías debido a

una división mundial del trabajo cada vez más intensa, cabe esperar una evolución distinta.

Las medidas de protección de las invenciones técnicas, más allá de las solicitudes de

patentes, deberían ir ganando en importancia no sólo en los mercados nacionales, sino

también en los extranjeros. Además, el cada vez más rápido intercambio de información,

79 Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial, junio de 1991, punto 3.5., pág. 36.
80 Libro Verde sobre la protección jurídica del diseño industrial, junio de 1991, punto 3.3.1., pág. 33.
81 Véase van Benthem, GRUR Int., 1993.

**40**

en el que desempeñan un papel importante las ferias internacionales como plataforma de

presentación de las innovaciones, requiere muy particularmente una protección frente a las

imitaciones de los competidores.

No obstante, en la práctica la protección de los modelos de utilidad apenas es utilizada en

terceros mercados o por terceros países que operen en la Unión Europea. El análisis de las

solicitudes en los países asiáticos, que cuentan sin excepción con una protección de los

modelos de utilidad, demuestra que las empresas europeas no recurren a tal protección. A

la inversa, las empresas asiáticas sólo hacen uso en contadas ocasiones de las posibilidades

de protección disponibles en Europa. Incluso en los mercados que resultan muy

interesantes para estos países, como la República Federal de Alemania, se solicitan muy

pocos modelos de utilidad.

41

_Comparación de solicitudes nacionales y extranjeras de modelos de utilidad en el año_

_1991_

Nacionales Extranjeras

Alemania 13920 1633

Corea 25125 770

China 33157 125

Japón I 113340 | 1334

(Fuente: Industrial property Statistics 1991, Publication A, OMPI-Ginebra)

_Solicitudes de modelos de utilidad en el_ _extranjero,_ _por países_

Solicitudes de empresas Solicitudes de empresas
alemanas en japonesas en

Alemania : 64

Japón 145 

España 48 5

Portugal 20 _____-_

Brasil 1 5

China 4 14

México 2 

Polonia 3 

(Fuente: Industrial property Statistics 1991, Publication A, OMPI-Ginebra)

_Desde el punto de vista de la Comisión, la protección de los modelos de utilidad_ _está_

_limitada a los mercados nacionales. Sin embargo, estos mercados están evolucionando,_

_en el seno de la Unión Europea, hacia un mercado interior que no debe equipararse con_

_los mercados nacionales._

Pero también en el mercado común las solicitudes transfronterizas constituyen más bien

una excepción. Con objeto de determinar las razones para la escasa utilización

transfronteriza de la protección de los modelos de utilidad en los países de la UE

**42**

**seleccionados, se preguntó a las empresas industriales y a los inventores independientes** **[82 ]**

**si las diferencias** **entre** **los regímenes nacionales de modelos de utilidad dificultan** **en la**

**práctica el acceso a la protección de las innovaciones.**

_**Perjuicio**_ _**a la**_ _**protección**_ _**de las**_ _**innovaciones debido**_ _**a las**_ _**diferencias entre**_ _**las**_

_**normativas sobre modelos de utilidad**_ _**en**_ _**la**_ _**Unión**_ _**Europea (en %)**_

**En los países de la UE seleccionados:**

**• Ocasional/importante** **«** **Escaso** **• No sabe** **/** **no contesta**

**Todos los países**

**Reino Unido**

**24** **26**
##### **IliBi WÊ&**

**0%** **20%** **40%**

**En función del tamaño de la empresa:**

**60%** **80%** **100%**

***** **Ocasional/importante «** **Escaso** **• No sabe** **/** **no contesta**

**Todos los tamaños**

**Más de 1000 empleados**

Hasta 100 BBHffffijfflfflW 52 BHHHlMJMBf 1 1 1 ^ 1 **36**

**0%** **20%** **40%** **60%** **80%** **100%**

**82**
ifo-Institut, G. Weitzel, "Die wirtschaftliche Bedeutung des Gcbrauchsmusterschutzes in der

Europâischen Union", capítulo 2.7.

**43**

**En función de la intensidad exportadora de las empresas:**

_**m**_ **Ocasional/importante** ***** **Escaso**

**Total** **n ^ ^ H 5 2**

**Menos del 10%**

**•** **No** **sabe** **/** **no** **contesta**

**(Fuente: Encuesta del** **ifo** **Institut en una serie de países seleccionados de la UE 1993. Estimaciones de la Comisión Europea 1994).**

**Una media** **del** **50%** **de las** **empresas consultadas considera** **que se** **produce** **un** **perjuicio**

**ocasional** **o** **importante** **en lo que** **concierne** **al** **registro transfronterizo** **de** **modelos** **de**

**utilidad en** **el** **mercado interior.**

**Llama** **la** **atención** **él** **alto porcentaje** **de** **respuestas** **en que no se** **expresa opinión alguna.**

**Esto** **se** **debe** **a** **que** **la** **aplicación práctica** **de los** **distintos regímenes** **de** **protección** **es tan**

**divergente** **que las** **empresas** **"y** **los** **inventores independientes** **no** **pueden formarse** **una**

**opinión** **al** **respecto. Esta** **es la** **razón por** **la** **que** **la** **proporción** **de** **"no sabe/no contesta"**

**alcanza** **un** **máximo** **en el** **Reino Unido** **y** **Francia.** **En el** **Reino Unido sólo existe** **una**

**protección** **de** **patentes** **que** **requiere** **una** **verificación,** **así** **como** **una** **protección** **no**

**registrada para** **los** **diseños funcionales,** **y el** **"certificat d'utilité" francés coincide** **por su**

**configuración jurídica** **en** **buena medida** **con la** **patente,** **por lo que en** **estos países** **a**

**menudo** **no se** **tiene una idea clara sobre un sistema de protección que, junto** **a la** **patente,**

**pueda utilizarse** **de** **forma independiente** **o** **complementaria para** **las** **invenciones técnicas**

**que** **se** **caractericen** **por** **representar** **un** **pequeño avance técnico** **o que** **cuenten** **con una**

**breve vida útil.**

**A pesar** **de** **esta situación,** **un** **alto porcentaje** **de los** **consultados** **en el** **Reino Unido** **y**

**Francia aprecia las dificultades derivadas de la situación actual** **(el** **35% en** **el** **Reino Unido,**

**el** **41%** **en Francia).**

**- 4 4 -**

**El** **desglose en función del tamaño de las empresas demuestra que la protección de las**

**innovaciones resulta perjudicada para algo más del 50% de las empresas con hasta 1.000**

**empleados y sólo para un** **34%** **de las empresas muy grandes con más de 1.000 empleados.**

**Cuanto más pequeña es la empresa, mayor es el número de ocasiones en que la situación**

**actual en el ámbito de los modelos de utilidad le plantea dificultades. Esto podría deberse**

**a que las empresas más pequeñas no cuentan con expertos y, por razones económicas,**

**sólo pueden recurrir ocasionalmente a un asesor externo. Aparentemente, para el**

**departamento de patentes de las grandes empresas resulta más fácil solicitar un modelo de**

**utilidad allí donde existe un régimen de protección y donde lo aconseja la situación del**

**mercado.**

**Por otra parte, las pequeñas empresas han respondido más a menudo con un "no sabe/no**

**contesta", mientras que las grandes empresas sí se han formado una opinión a este**

**respecto. Este resultado indica que la necesidad de protección de las pequeñas empresas o**

**de los inventores independientes en el mercado interior europeo aún es poco acusada,**

**debido a que esta categoría de empresas sigue** **primordialmente concentrada** **en los**

**mercados de venta locales con los que están más familiarizados.**

**Estos resultados se ven confirmados al evaluar las respuestas a esta pregunta en función**

**de la intensidad exportadora de las empresas consultadas. A mayor intensidad de**

**exportaciones, mayor es el número de consultados que hacen mención de los problemas**

**respecto de la protección de las innovaciones. Las más afectadas son las grandes**

**empresas, al hallarse estrechamente vinculados la intensidad exportadora y el tamaño de la**

**empresa. A pesar de ello,** **incluso** **en el grupo de menor actividad exportadora (proporción**

**inferior al 10% del volumen de negocios), el** **41%»** **de los consultados se queja de los**

**perjuicios.**

_Por lo tanto, desde la perspectiva de las empresas consultadas, la regulación_

_heterogénea de las normativas sobre modelos de utilidad dificulta la protección de las_

_innovaciones en el mercado interior europeo. Estas dificultades también explican en_

_buena medida el hecho de que la aplicación de los regímenes de protección ya existentes_

_se limite fundamentalmente a los mercados nacionales._

**45-**

**£.** **Relación entre los objetivos de la Unión Europea y las necesidades**

**económicas**

Partiendo de los resultados obtenidos hasta ahora, queda de manifiesto que en el ámbito

de la protección de los modelos de utilidad, que adquiere y seguirá adquiriendo una gran

relevancia económica, existen diferentes regímenes nacionales de protección. Estas

divergencias en los derechos de protección perjudican la libre circulación de mercancías y

una competencia sin falseamientos. La persistencia de estos efectos negativos constituiría

un resultado indeseado y contrario a la idea de una Europa cada vez más unida.

En consecuencia, la Comunidad Europea se ve enfrentada a la tarea de mejorar una

situación poco ventajosa para el mercado interior, para, de esta manera, contribuir a un

mejor funcionamiento del mercado común.

No obstante, para que la plena realización y el funcionamiento del mercado interior sean

un hecho, la armonización ha de guiarse, en opinión de la Comisión, por la necesidad

económica actual y futura. El desarrollo de las actividades de innovación en la Unión

Europea, que se caracteriza por una tendencia hacia los pequeños avances técnicos, una

mayor sensibilidad a los costes, unos ciclos de producción y comercialización acortados,

así como una menor vida útil de las invenciones, genera una mayor demanda de un

derecho de protección en el mercado común que ofrezca una protección sencilla y barata

para las invenciones técnicas.

Este objetivo no se logra con los doce regímenes nacionales sobre modelos de utilidad.

Nada puede reprocharse a los Estados miembros, ya que, por una parte, tienen mano libre

para la configuración de sus regímenes de modelos de utilidad y, por otra, los problemas

que se plantean no se limitan al territorio de los Estados miembros, sino que precisamente

se ponen de manifiesto con toda claridad en los casos de aplicación transfronteriza dentro

del mercado interior.

**-46-**

**A fin de responder a los objetivos de realización y funcionamiento del mercado interior y**

**eliminar los inconvenientes descritos, resulta necesario emprender una actuación a escala**

**comunitaria en el ámbito de la protección de los modelos de utilidad que atienda a los**

**objetivos siguientes:**

**protección de las invenciones técnicas que representen un pequeño** **avance;-**

**protección para las invenciones técnicas con una breve vida útil;**

**un derecho de protección que pueda obtenerse con rapidez;**

**un derecho de protección que sea fácil de obtener;**

**un derecho de protección de coste reducido;**

**publicación rápida y, por tanto, información inmediatamente disponible para el**

**público.**

**-47**

_**III.**_ _**Medidas avroviadas**_ _**vara la**_ _**armonización**_ _**de la protección de los**_
_**modelos**_ _**de**_ _**utilidad a escala comunitaria**_

Hasta ahora se ha podido comprobar que la distinta configuración de la protección de los

modelos de utilidad incide negativamente en el objetivo de la realización y del

funcionamiento del mercado interior, lo que ha llevado a la conclusión de que sólo la

armonización de los distintos regímenes de protección responderá a los intereses de la

economía, así como a la realización del mercado común. El reconocimiento de la

necesidad de una actuación a escala comunitaria va unida a la concepción de una

regulación futura, que ha de contener dos elementos:

- selección de un instrumento adecuado y

- la necesaria configuración del contenido de la regulación futura.

**-48-**

**A.** **£1** **instrumento adecuado para la armonización**

La armonización no sólo elimina los efectos negativos de las diferencias detectadas entre

los derechos de protección, sino que también contribuye a mejorar la situación jurídica

general en el ámbito de la protección de la propiedad industrial. Son varias las

posibilidades que se tienen a disposición.

Corresponde a la Comisión Europea proponer las "medidas" necesarias para la realización

del mercado interior.

La "aproximación jurídica" no se limita a la supresión de las diferencias entre las

disposiciones legales existentes, sino que se ocupa, de forma más genérica, de la

eliminación de las contradicciones entre las distintas normas [83] . Esto puede desembocar en

la creación de un derecho de protección en un Estado miembro que no cuente actualmente

con un régimen de protección equivalente, siempre y cuando ello contribuya a la

realización del mercado interior.

En tanto que "medidas" de armonización, cabe plantear cualquier acto jurídico previsto en

el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en particular las directivas y los

reglamentos.

En el caso de la protección de los modelos de utilidad, la primera posibilidad que se

**plantea** **es** **la** _**armonización**_ _**de los regímenes de protección**_ **mediante una directiva que**

suponga, al mismo tiempo, la introducción de esta forma de protección en los países que

no dispongan de tal instrumento. En caso de que las empresas y los inventores

independientes estuvieran interesados en que una única solicitud les otorgue protección en

varios Estados miembros, deberían adoptarse unas medidas que vayan más allá de la

aproximación de los regímenes nacionales de protección. Cabría plantearse la ampliación

de la aproximación jurídica por vía de un _reconocimiento mutuo de la protección_

_nacional_ por parte de los Estados miembros. Otra alternativa la constituye la _nueva_

_**creación de un derecho de protección europeo uniforme,**_ **que en tanto que derecho**

comunitario se sitúe por encima de los regímenes nacionales de protección sin llegar a

sustituirlos. Por último, cabe imaginarse una _combinación de diversas posibilidades,_ con

objeto de que el futuro régimen se adapte mejor a las necesidades del mercado interior.

**83** Von der Groeben/Pipkorn, artículo 100A, punto 25, pág. 41.

**-49**

**1.** **Armonización de** **los** **regímenes**

En el contexto de la realización del mercado interior europeo, los mercados de la mayoría

de los sectores económicos se van extendiendo más allá de las fronteras nacionales. No se

van a analizar ahora los factores a los que obedece este fenómeno en cada caso concreto.

Desde la realización del mercado interior en el año 1993 y desde la consiguiente supresión

de las fronteras aduaneras, la ampliación geográfica de los mercados para muchos

productos ha sido mayor que nunca, tendencia que se acentuará en el futuro. Las fronteras

que aún existen ya no constituirán una barrera para los mercados. No obstante, por el

momento aún hay fronteras artificiales en forma de "islotes de protección jurídica". Pero

la realización efectiva del mercado común no sólo depende de la supresión de las barreras

físicas, sino sobre todo de la capacidad de identificar al futuro mercado interior como tal.

Esto puede verse particularmente dificultado si se mantienen las diferencias entre los

distintos derechos de protección, de modo que para el solicitante no resulte interesante
presentar una solicitud de derechos de protección en otros Estados miembros [84] . Las

diferencias entre los derechos de protección generan dificultades administrativas que no

resultan fáciles de superar por los solicitantes y, en particular, por las pequeñas y

medianas empresas y los inventores particulares. Este hecho no solo inhibe la disposición

de la industria hacia la innovación, sino también la propia realización del mercado interior.

La armonización de los regímenes de protección existentes mediante una directiva que se

proponga mantener quince derechos de protección nacionales de idéntica configuración,

aunque independientes, requiere

_la introducción de la protección de los modelos de utilidad en los países que no disponen_

_de tal derecho de protección_ y _la armonización del contenido de los regímenes de_

_protección existentes._

a) La introducción de derechos de protección nacionales

Ni el Reino Unido ni Luxemburgo ni Suecia cuentan en la actualidad con una protección

de los modelos de utilidad. La armonización jurídica en la Unión Europea llevaría a la

nueva introducción de este derecho de protección en dichos países. Luxemburgo no

84 Libro Blanco de 14 de junio de 1985, punto 145: _"Las diferencias en el ámbito de los derechos de_
_autor repercuten directa y negativamente en el comercio intracomunitario y en la capacidad de las_
_empresas de considerar el mercado común el único entorno para sus actividades económicas._ _"_

**50**

cuenta hasta ahora con experiencia alguna respecto de un régimen de protección de este
tipo, en tanto que en el Reino Unido fracasó en 1986 un proyecto en tal sentido [85] .

Sin embargo, en una encuesta realizada recientemente en el Reino Unido entre empresas

industriales e inventores independientes, quedó claramente de manifiesto que la

introducción de semejante derecho de protección en el Reino Unido se considera un

complemento valioso de la protección de patentes [86] .

85 Intellectual Property and Innovation, Presented to Parliament by the Secretary for Trade and Industry
by Command of Her Majesty, abril de 1986, punto 3.6.

86 deutung des Gebrauchsmusterschutzes in **ifo-Institut, G. Weitzel, "Die wirtschaftliche** **Be** dei der

Europâischen Union", capítulo 2.9.3. "Zum Innovationsschutz in Grolibritannien", febrero de 1994.

51

_Interés por una protección de los modelos de utilidad en el Reino Unido_

Interés económico según el tamaño de la empresa (en %):

**•** **Ocasional/importante** ***** **Escaso**

_m_

**Todos los tamaños**

**Más** **de** **1000** **empleados**

**501 hasta 1000**

**101 hasta 500**

**• No sabe** **No contesta**

**0 hasta** **100** **M M l l l t l M ^** **76** **I 1 1 1 M** **21** _**^^XíM**_

**0%** **10%** **20%** **30%** **40%** **50%** **60%** **70%** **80%** **90%** **100%**

Utilización futura según el tamaño de las empresas (en %):

**•** **todas** **o** **casi todas** **» la** **mayoría** **una pequeña parte** **primero quieren tener**
**experiencia**

**Todos los tamaños** **| g** **12** **^ l l í É l l ü** **27** _**WÈMM**_

**Más** **de** **1000 empleados** **3** **| |** **10**

**1 hasta** **100**

**0%** **10%** **20%** **30%** **40%** **50%** **60%** **70%** **80%** **90%** **100%**

(Fuente: Encuesta del ifo Institut en una serie de países seleccionados de la UE 1993. Estimaciones de la Comisión Europea 1994)

Una media del 53% de las empresas industriales y de los inventores independientes

británicos consultados afirman que su interés es "grande", con la habitual diferencia entre

grandes y pequeñas empresas. Las empresas pequeñas (hasta 100 empleados) muestran un

interés mucho mayor (76% de. los consultados) que las empresas muy grandes (más de

1000 empleados), entre las que, no obstante, un 31% manifiesta un interés "grande". A la

inversa, únicamente el 3% de las pequeñas empresas consultadas considera el modelo de

utilidad "sin importancia", mientras que entre las grandes empresas esta proporción llega

hasta el 34%».

**52**

Además, las personas consultadas en el Reino Unido destacaron que la protección de los

modelos de utilidad podría adquirir ya en la actualidad una considerable relevancia

económica en caso de que existiera. El grupo de consultados que sitúan tal relevancia en

el futuro es relativamente reducido (el 21%).

Las empresas industriales y los inventores independientes británicos consultados no sólo

tienen un interés económico relativamente grande por la protección de los modelos de

utilidad, sino que también procederían en buena medida a la solicitud de un modelo de

utilidad para sus invenciones. En este caso, también se aprecian diferencias considerables

en la intensidad de la presentación de solicitudes en función del tamaño de las empresas.

Entre las pequeñas empresas, la disposición para proceder a la solicitud es mucho más

acentuada que entre las grandes empresas. El 24% de las pequeñas empresas presentarían

una solicitud para "todas o casi todas" las invenciones, en tanto que en las demás

categorías de empresas únicamente entre un 3% y un 9% de los consultados recurriría a la

protección con semejante frecuencia. El grupo de empresas que utilizaría el nuevo

régimen para proteger "la mayor parte" de sus invenciones también está dominado por las

pequeñas y medianas empresas.

Cabe destacar que las grandes empresas del Reino Unido son más proclives a mostrar una

posición de espera frente a los modelos de utilidad que las pequeñas empresas. Así, el

30% de las grandes empresas señaló que primero desean tener una mayor experiencia en

este ámbito (un 18% entre las pequeñas empresas).

Esta reacción positiva de las empresas industriales y de los inventores independientes

británicos aún ha de completarse con la información relativa a Luxemburgo y a Suecia

para que se puedan establecer conclusiones sobre el interés en la nueva creación de este

régimen de protección.

b) Armonización del contenido del derecho nacional sobre
modelos de utilidad

Si se parte del supuesto de que los Estados miembros que no disponen de protección

alguna para los modelos de utilidad introducen este derecho de protección y de que los

demás Estados miembros proceden a la armonización de los regímenes de protección

existentes, se obtiene como resultado una situación de quince sistemas nacionales de

protección similares y coexistentes.

**53-**

El solicitante de un derecho de protección de este tipo podrá confiar entonces en que

encontrará en todos los Estados miembros un derecho de protección equivalente y no

tendrá que familiarizarse con un sinfín de derechos de protección divergentes. Incluso si

presenta una solicitud en otro Estado miembro o para toda la Comunidad, tendrá

conocimiento de las principales condiciones previas para la protección, así como del

alcance de esta protección. Esto producirá una reducción de costes y una simplificación

de la solicitud de los derechos de protección en los demás Estados miembros. La

armonización de los regímenes de protección mediante una directiva en forma de una serie

de derechos nacionales de protección equivalentes y coexistentes también incitaría a

presentar solicitudes transfronterizas, lo que contribuiría a un aumento de las actividades

de innovación.

No cabe duda de que una armonización jurídica abarcará disposiciones materiales

referidas al objeto de la protección, a las condiciones de protección, al alcance y a la

duración de la protección, a los motivos de denegación o nulidad, y a la extinción de los

derechos. De este modo puede ciertamente disminuir el número de conflictos que afectan

al mercado interior, pero no eliminarse sus motivos.

**2.** **La ampliación de la armonización jurídica**

La armonización del derecho sustantivo nacional sobre modelos de utilidad mediante una

directiva que constituya un haz de derechos nacionales de protección coexistentes no

puede eliminar aquellas restricciones de los intercambios y la competencia entre los

Estados que se deriven de la autonomía nacional de los derechos y de la consiguiente

aceptación del principio de territorialidad en el derecho de los Estados miembros. Las

fronteras interiores y la eventualidad de un conflicto entre los derechos de protección de

distintas legislaciones persisten incluso después de tal armonización jurídica.

Cabe la posibilidad de disponer, en una directiva ampliada y junto a la armonización del

derecho sustantivo sobre modelos de utilidad, que los Estados miembros modifiquen sus

normas relativas a los modelos de utilidad en el sentido de que a petición del solicitante

todos los modelos de utilidad nacionales puedan en el futuro surtir efectos en otro Estado

miembro de la Comunidad -en particular, que pueda procederse a su creación, solicitud,

registro, transmisión y protección- y que estos efectos sean reconocidos en los otros

Estados miembros.

Con arreglo a las disposiciones armonizadas sobre modelos de utilidad, los actos jurídicos

de las distintas administraciones nacionales competentes deberían surtir efecto en otros

**54-**

Estados miembros. Estos actos habrían de ser objeto de reconocimiento mutuo y los

procedimientos de solicitud y registro de los modelos de utilidad deberían armonizarse

plenamente.

De este modo, los modelos de utilidad y los derechos que de ellos se derivan seguirían

siendo nacionales _de_ _jure,_ aunque surtirían efectos trasfronterizos.

Desde un punto de vista jurídico, los Estados miembros no tienen capacidad para adoptar

disposiciones con una validez extraterritorial que alcance a los demás Estados miembros.

Sin embargo, jurídicamente podrían atribuir a los modelos de utilidad que conceden y a

los actos jurídicos que adoptan, en virtud de unas disposiciones únicamente vigentes en su

territorio,un efecto extraterritorial que alcance a los demás Estados miembros, es decir,

que podrían reclamar la aplicación en los otros Estados miembros de los derechos

derivados de los modelos de utilidad y de los actos jurídicos de su propia administración.

Para qué esta validez extraterritorial también surta efecto con arreglo al derecho del

Estado miembro de que se trate, los Estados miembros deberían reconocer estos efectos

en sus respectivos territorios. La aprobación de una directiva es, _de facto,_ una condición

previa para que cada uno de los Estados miembros adopte el mismo enfoque. Esta

directiva debería contemplar una amplia armonización de los derechos sustantivos y

formales relativos a los modelos de utilidad.

La materialización del reconocimiento mutuo requeriría la coordinación de las actividades

de las administraciones nacionales competentes, por ejemplo, a través de un comité

consultivo [87] . Se podría entonces proponer también el registro de un modelo de utilidad en

otro Estado miembro mediante un procedimiento administrativo simplificado ante el

servicio nacional correspondiente.

3. La nueva creación de un derecho de protección comunitario

Una armonización de tal alcance del derecho sustantivo y formal sobre modelos de

utilidad y, por lo tanto, de la labor de las administraciones nacionales competentes para

lograr la vigencia a escala comunitaria de los modelos de utilidad y de los actos jurídicos

de estas administraciones plantearía una serie de problemas de difícil solución.

**87**

Así lo expresa también Ivo Schwartz, experto en armonización jurídica, en un dictamen jurídico
sobre el tema "Kann der Entwurf der Verordnung des Rates über das Gemeinschaftsmuster auf
Artikel 100A EWG- Vertrag gcstützt werden?", 111/5327/91-DE, agosto de 1991.

**55-**

No resultaría fácil para las administraciones aplicar de manera uniforme y efectiva este

derecho europeo relativo a los modelos de utilidad con los medios personales y

administrativos disponibles.

El atractivo de estos derechos de protección europeizados, si bien administrados en el

ámbito nacional, podría resultar para los inventores particulares y las empresas industriales

muy inferior al de un verdadero derecho comunitario. Lo importante para los usuarios es

la sencillez, la transparencia y la seguridad jurídica.

Por consiguiente, también podría plantearse _lograr un derecho comunitario de protección_

_en el ámbito de los modelos de utilidad en forma de un reglamento._ Este derecho

comunitario de protección surtiría un efecto inmediato en cada uno de los Estados

miembros.

De esta manera, podría obtenerse un derecho de protección válido en un territorio que

abarcara todos los Estados miembros

. mediante la solicitud ante una administración común;

. con un solo procedimiento;

. con arreglo a una legislación única.

De este modo, podría lograrse que los intercambios comerciales y la competencia dentro

de la Comunidad con productos resultantes de invenciones se vieran cada vez menos

perjudicados y falseados, al igual que sucede con el comercio y la competencia a nivel

nacional.

**4.** **Combinación de armonización jurídica y nueva creación de un derecho**
**de protección comunitario**

La cohesión del mercado común es un proceso que aún no ha concluido. En el futuro

próximo seguirá habiendo empresas que necesiten de los modelos de utilidad y, sin

embargo, limiten sus actividades a los mercados regionales. Precisamente las pequeñas y

medianas empresas, para las que la armonización tiene una importancia especial, al

principio sólo tendrán un interés limitado en abarcar todo el mercado común.

                             - 5 6 

Por ello, también cabe plantear la combinación de distintas posibilidades con objeto de

adaptar el futuro régimen aún más a las necesidades del mercado interior. Al igual que

ocurre con la legislación sobre marcas y diseños, la armonización jurídica de los derechos

nacionales de protección podría realizarse mediante la combinación de una directiva y la

nueva creación de un derecho de protección único en forma de reglamento.

De este modo, se crearían quince regímenes nacionales armonizados sobre modelos de

utilidad que, a su vez, estarían supeditados a un régimen comunitario. Así, los solicitantes

podrían optar entre uno o varios derechos nacionales de protección y un derecho de

protección comunitario que abarcaría todo el territorio de la Unión Europea.

**5.** **Opinión de las empresas industriales** y **de los inventores independientes**

El gran interés económico de las empresas industriales y los inventores independientes

implicados por una protección simultánea en varios Estados miembros de la Unión

Europea se pone de manifiesto en un estudio sobre Francia, España, Alemania, el Reino
Unido e Italia [88] en las respuestas dadas a una pregunta sobre el número de países de la UE

en el que se solicitaría simultáneamente un modelo de utilidad si ello fuera posible.

ifo-Institut, G. Weitzel, "Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusterschutzes in der
Europâischen Union", capítulo 2.10.

**57**

_Número de países citados en caso de que la UE dispusiera de un modelo de utilidad_

_comunitario_

En una serie de países seleccionados de la UE (en %):

***** **en ningún país de la UE** ***** **1 a 2** **• 3 a 5** **6y más** *** previamente adquiriría**
**experiencia**

**Reino Unido ffi»** **12**

En función del tamaño dé la empresa (en %):

**« en ningún pais de la UE** **«** **1 a 2** **6 y más** **« previamente adquiriría**
**experiencia**

**Todos los** **tamaños** **S 5** **8 1** **5**

PSSSWB ...

**Hasta 1000 empleados 8888** **11 BJBJSjI** **4**

**501 hasta 1000** **§ 7**

**101 hasta 500** **!** **4** **I I** **5** 62MHI

**25**

**24**

**25**

**.21**

**29**

**0%** **10%** **20%** **30%** **40%** **50%** **60%** **70%** **80%** **90%** **100%**

(Fuente: Encuesta del ifo Institut en una serie de países seleccionados de la UE 1993. Estimaciones de la Comisión Europea)

Únicamente un grupo muy reducido (5%) no presentaría la solicitud en ningún país de la

UE. El grueso de las respuestas se concentra en el grupo de 3 a 5 países (42% de los

consultados), un 25% procedería a la solicitud en 6 o más países y el 22% aún no ha

decidido y previamente desea adquirir experiencia.

**-58**

**6.** **Opinión de los** **abogados** **de patentes**

Una consulta realizada entre abogados de patentes de Alemania, Francia, el Reino Unido y

España sobre la futura configuración de la protección de los modelos de utilidad en la
Unión Europea [89] arroja el siguiente cuadro:

**89**

ifo-Institut, G. Weitzel, "Pilotstudie- Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusterschutzes",
capítulo D, punto 2.7., pág. 30.

59

_**Evaluación de las posibilidades jurídicas de**_ _**configuración**_ **(en una serie de países**

seleccionados de la UE):

Un... % délos consultados otorga la siguiente importancia a las distintas posibilidades jurídicas:

Alemania España Francia Reino Unido
a) b)
Legislación Importante **77** 69 100 67 50 75 50
europea uniforme No tan/importante **23** 31 33 50 25 50
sobre modelos de
utilidad 17 16

69

31

100 67

33

75

25

50

50

50

50

50

50

Importante
No tan/importante

**77**

**23**

16

17

71

29

74

26

68

100

9

Armonización de
las legislaciones
nacionales

Armonización y
uniformización

Total de respuestas

Importante
No tan importante

Total de respuestas

Importante
No tan importante

Total de respuestas

71

29

**34**

40

60

100 100 50

50

100 100

88

12

**24**

25

75

85

15

**20**

17

83

50

50

69

31

16

25

75

83

17

29

14

86

Renuncia a la Importante
aproximación de No tan importante )
los derechos de Total de respuestas

protección

) Se admitieron varias respuestas.
a) Pequeñas y medianas empresas (PYME)
b) Empresas grandes '

**78**

**22**

79

21

98

100

16

87

13

31

33

67

(Fuente: Encuesta del ifo Institut entre abogados de patentes de una serie de países seleccionados de la UE, 1992).

El interés de esta encuesta se centraba, obviamente, en saber cuál de las posibilidades

jurídicas de configuración debería llevarse a cabo en opinión de los abogados de patentes

de los cuatro Estados miembros consultados teniendo en cuenta la necesidad de

protección de las empresas a las que asesoran. Con objeto de establecer las prioridades

entre las distintas opciones, se decidió proponer como respuesta "importante" y "no tan

importante" (en lugar de sí/no). El análisis del cuestionario ha demostrado que la gran

mayoría de los abogados consultados se pronunció a favor de la creación de un derecho

europeo único sobre modelos de utilidad y al mismo tiempo a favor de la armonización de

las disposiciones nacionales.

De acuerdo con los resultados de la consulta, son pocos los abogados de patentes de los

cuatro países seleccionados de la UE que opinan que basta con crear una legislación

europea única sobre modelos de utilidad o bien con armonizar las disposiciones

nacionales. La contundencia de estos resultados resulta notable y hasta sorprendente.

Queda de manifiesto que un gran número de abogados de patentes no pudo o no quiso

decidirse por una _única_ estrategia, ya que ésta probablemente sólo respondería a los

intereses de determinados grupos de solicitantes. En consecuencia, estos resultados

tampoco permiten establecer unas opciones determinadas en función del tamaño de las

empresas, en el sentido, por ejemplo, de que debería perseguirse un modelo de utilidad

**-60**

**comunitario para las grandes empresas o más bien una aproximación jurídica de las**

**disposiciones nacionales para las empresas más pequeñas. Parece desprenderse de las**

**respuestas dadas por los abogados de patentes consultados que debería contarse con**

**ambas opciones simultáneamente, habiendo a este respecto un amplio consenso entre los**

**cuatro países seleccionados de la CE.**

_Los abogados de patentes, por un parte, y las empresas industriales e inventores_

_independientes, por otra, coinciden en la valoración de la necesidad de una protección_

_de modelos de utilidad en la Unión Europea. Puede apreciarse un interés no sólo por la_

_armonización de las protecciones nacionales de los modelos de utilidad, sino también_

_por obtener mediante una sola solicitud protección en al menos_ _tres_ _a cinco países._

_Desde la perspectiva de la Comisión, la aproximación de los regímenes nacionales de_

_protección constituye un primer paso razonable hacia la mejora de la situación actual,_

_aunque no basta para eliminar los inconvenientes existentes. Asimismo, la Comisión_

_considera necesario examinar si_

_•_ _el reconocimiento mutuo de los derechos nacionales armonizados de protección o_

_•_ _la nueva creación de un derecho de protección comunitario o_

_•_ _una combinación de la aproximación jurídica y la nueva creación de un modelo_

_de utilidad comunitario_

_constituyen medidas que contribuyan eficazmente a que los intercambios comerciales y_

_la competencia en la Comunidad con productos_ _residtantes_ _de invenciones se vean cada_

_vez menos perjudicados y falseados._

**-61 -**

**B.** **Principios para una necesaria configuración de las normas sustantivas de la**

**protección de** **los** **modelos de utilidad a escala comunitaria**

Partiendo de **la** necesidad de armonización en el ámbito de la protección de los modelos

de utilidad y con vistas a la configuración óptima del mercado interior, se ha presentado

un sistema dual consistente en un conjunto de modelos de utilidad nacionales y un modelo

de utilidad comunitario, que constituye una combinación eficaz de los instrumentos

disponibles.

Habida cuenta de la relevancia económica de los regímenes existentes, de los cambios de

la actividad innovadora en el mercado interior y de la necesidad económica de tal régimen

de protección, se ha comprobado, asimismo, que un futuro concepto de protección capaz

de contribuir a la realización y funcionamiento del mercado interior debe presentar las

siguientes características:

protección para las invenciones técnicas que representan un pequeño avance;

protección para las invenciones técnicas con una breve vida útil;

un derecho de protección que pueda obtenerse rápidamente;

un derecho de protección que sea fácil de obtener;

un derecho de protección de coste reducido;

una rápida publicación y, por tanto, una rápida información al público.

Las normas sustantivas de un futuro régimen de modelos de utilidad deben responder, con

arreglo a los objetivos de la realización del mercado interior, responder a las necesidades

realmente existentes, sin tener que ir más allá. Por esta razón, la Comisión ha tomado

como punto de partida los regímenes existentes y los ha examinado en cuanto a su

idoneidad para una futura regulación a escala comunitaria.

1. **Modelo** de base

Doce de los quince Estados miembros cuentan con una protección de los modelos de

utilidad, que, al margen de las diferencias de configuración, presenta unas características

comunes que probablemente podrían servir de base para el modelo de utilidad de alcance

comunitario.

En el fondo, las distintas normativas sobre modelos de utilidad constituyen un _derecho de_

_protección de las invenciones técnicas complementario del derecho de patentes y que se_

_registra sin verificarse su novedad ni su actividad inventiva._ Por ello, antes de examinar

62

las diferencias de las distintas normativas nacionales, la Comisión ha analizado si estos

puntos en común pueden constituir la base para una futura regulación de la protección de

los modelos de utilidad a escala comunitaria o si más bien deberían establecerse otras

disposiciones divergentes de las actualmente existentes.

En este contexto, cabría plantear el establecimiento de una _protección de la forma técnica_

_**en lugar de una protección de las**_ _**invenciones,**_ _**la**_ _**supresión**_ _**del registro y la verificación**_

_**del cumplimiento de las condiciones establecidas previa a la concesión del derecho de**_

_**protección.**_

a) ¿Protección de la forma o de la invención?

Tomando en consideración el objetivo perseguido, la Comisión ha analizado si el futuro

derecho sobre modelos de utilidad a escala comunitaria debería proteger _la forma técnica_

_o la invención técnica._ Esto no sólo afecta a la determinación del objeto a proteger, sino

que representa una decisión fundamental de cara a un determinado régimen de protección.

La comparación de los distintos conceptos nacionales de protección puso de manifiesto
que en algunos países resulta difícil establecer exactamente el objeto de la protección [90] . La

vinculación a una representación tridimensional tiene tal importancia en países como Italia

o Portugal que fue necesario recurrir a la interpretación y a la jurisprudencia para

determinar que la invención constituía el objeto de la protección. Por consiguiente, cabe

plantearse la posibilidad de convertir el propio producto funcional en el objeto de la

protección de una normativa futura. De hecho, en el transcurso de la evolución de la

protección de los modelos de utilidad de determinados países hubo momentos en que no
se protegía la invención, sino el objeto resultante de ésta [91] .

Independientemente del punto de vista que se tenga en torno a la necesidad de la

representación tridimensional, lo importante es que de esta manera se protege la función

de un objeto y no su apariencia, .que ya está protegida en el contexto de la legislación

sobre modelos o derechos de autor. La función es en este caso algo no palpable como la

enseñanza de procedimientos técnicos o la solución de un problema técnico. La

**90** Véase el anexo I, estudio de derecho comparado, capítulo A.2.

**91** En Alemania, por ejemplo, el legislador llegó a dar un paso atrás al declarar que la protección
jurídica correspondía a la idea de la representación tridimensional tal y como se materializa en los
propios instrumentos de trabajo y de uso; B1.36, 116. Entretanto, en Alemania también se ha vuelto a
proteger la propia invención técnica.

63

protección mediante derechos de autor de objetos funcionales constituye una excepción,

debido a su vinculación a la creatividad o a cierto grado de originalidad .

Una posterior restricción de la protección de los modelos de utilidad a raíz de una

exigencia de representación tridimensional es un aspecto relacionado con las condiciones

para la protección y no con el objeto de tal protección. La protección con derechos de

autor o mediante la incorporación en la legislación sobre modelos industriales no es

factible en absoluto. La aplicación del concepto de invención al aspecto funcional se

revela, por tanto, como la única solución adecuada.

_En consecuencia, resulta necesario proteger las invenciones técnicas mediante una_

_protección de los modelos de utilidad a escala comunitaria._

b) Supresión del registro

Todos los Estados miembros que cuentan con una protección de los modelos de utilidad

han establecido el registro. En el Reino Unido se rechazó la creación de este tipo de

protección, planteándose la objeción, procedente en particular del sector industrial, de que

este derecho de protección generaría una gran inseguridad jurídica al dar lugar a un gran

número de derechos de protección no verificados, aunque registrados, que no otorgaban

derechos definitivos ni a los titulares ni a terceros [92] . El Gobierno británico consideró que

esta inseguridad jurídica no podía compensarse con la mera reducción de la duración a

diez años.

Por tanto, cabría plantearse la eliminación del registro con objeto de evitar los

inconvenientes mencionados. Sin embargo, esto crearía para los inventores un peligro aún

mayor de inseguridad jurídica que en el caso del registro de derechos de protección no

verificados. De esta manera, resultaría muy difícil determinar quién ha obtenido la

protección, cuándo la ha obtenido y por qué invención, hecho que dificultaría

enormemente la posibilidad de reivindicar tal protección jurídicamente.

Por otra parte, no se ha de contar con una avalancha de derechos de protección no

verificados en caso de introducirse el registro. En los Estados miembros que ya disponen

de un régimen de protección de los modelos de utilidad se da un equilibrio entre modelos

92 Libro Blanco sobre Intellectual Property and Innovation, presented to Parliament by the Secretary for
Trade and Industry by Command of Her Majesty, abril de 1986, n°. 3.6.

64

de utilidad y patentes, ya que la seguridad juridica en el caso de los modelos de utilidad se

ve restringida por la ausencia de un examen previo, de modo que en muchos casos la

patente ofrece una protección más efectiva. Además, en la mayoría de los Estados

miembros se procede en el momento del registro a una verificación visual de la capacidad

jurídica para la protección de la invención, que actúa como una especie de filtro para

evitar el registro de todas las invenciones.

Por otra parte, el registro permite al titular dejar más patente su derecho de protección.

Frente a lo que ocurre con los objetos protegidos por su forma exterior, la invención en

tanto que objeto de protección a menudo no es directamente reconocible para terceros, de

modo que es precisamente la posibilidad de hacer referencia al registro lo que aumenta el

atractivo de esta forma de protección. La publicación vinculada al registro garantiza

además una rápida información al público y fomenta, de esta manera, las actividades

innovadoras resultantes.

_En consecuencia, resulta necesario prever el registro en la futura regulación de la_

_protección de los modelos de utilidad a escala comunitaria._

c) Verificación de las condiciones para acceder a la protección

La ausencia de verificación de la novedad y de la actividad inventiva fue uno de los

argumentos principales para rechazar este tipo de protección en el Reino Unido [93] . No

puede negarse que la verificación de las condiciones de la protección aportaría un mayor

grado de seguridad jurídica. Esta fue la razón por la que Japón, que cuenta con un modelo

de utilidad que se utiliza de forma muy intensa, se apartó en este punto en el momento de

su introducción del modelo alemán al establecer la comprobación de las condiciones para

la protección como requisito para el registro .

Sin embargo, las tasas de verificación producen un significativo aumento del coste y del

tiempo que transcurre hasta que se produce el registro del derecho de protección. Como

ha demostrado el análisis de la importancia económica de la protección de los modelos de

utilidad, en la Unión Europea hay una gran demanda de un derecho de protección que
pueda obtenerse rápidamente y a un coste reducido [95] . Estas características fueron las que

**93**

**94**

**95**

Libro Blanco sobre Intellectual Property and Innovation, presented to Parliament by the Secretary for
Trade and Industry by Command of Her Majesty, abril de 1986, n° 3.6.
Guide to Patents and Utility Models in Japan, chapter I, p. 12, (4) (ii).
Véase el capítulo II, "Necesidad de una actuación a escala comunitaria".

**65**

**se citaron con mayor frecuencia entre las razones alegadas para proceder a la solicitud de**

**un modelo de utilidad.**

**En un sondeo realizado en la República Federal de Alemania sobre las actividades de**

**innovación de las empresas** **[96]** **se pudo comprobar un descenso de las solicitudes de**

**patentes. El 55% de las empresas consultadas estima que el período de verificación,**

**considerado excesivamente largo, constituye una de las razones principales para el**

**descenso de solicitudes. Particularmente entre las pequeñas empresas se observa una**

**tendencia a criticar este período excesivo hasta la concesión definitiva, por lo que**

**renuncian a presentar una solicitud aun en los casos de invenciones importantes con**

**muchas posibilidades de obtener una patente.**

**El coste reducido es un estímulo especialmente importante para presentar una solicitud de**

**un modelo de utilidad cuando no es posible evaluar con exactitud el valor económico de la**

**invención. La aplicación de invenciones a** **nuevo*** **productos o procedimientos puede**

**implicar graves riesgos económicos, puesto que a menudo no se logra el lanzamiento con**

**éxito en el mercado.** **Por** **esta razón, el reducido coste de solicitud de los modelos de**

**utilidad constituye un criterio decisivo para la elección de este instrumento de protección**

**en el caso de las invenciones cuyo éxito en el mercado constituye una incógnita.**

**Para las pequeñas y medianas empresas resulta particularmente difícil pronosticar el éxito**

**de ventas de nuevos productos y, por consiguiente, el valor de las invenciones, ya que no**

**disponen de información suficiente sobre prospecciones y estudios de mercado. Para las**

**grandes empresas resulta más fácil recurrir a instrumentos de planificación y pronóstico de**

**probada eficacia, con los** **que,** **si bien no es posible evitar del todo el fracaso de**

**determinados productos nuevos, al menos pueden limitar parcialmente el riesgo. La**

**intervención de un abogado de patentes en el caso de solicitud de un modelo de utilidad**

**implica un coste de asesoramiento similar al que se genera al solicitar una patente, si bien**

**es cierto que esta intervención se produce con menor frecuencia que en el caso más**

**complejo de la solicitud de una patente. Además, debido a la ausencia de verificación de**

**las condiciones para acceder a la protección, las tasas de solicitud son considerablemente**

**menores.**

**96** ifo-Institut, Trâger y Seyler en "Problème des deutschen Patentwesens im Hinblick auf die
Innovationstátigkeiten der Wirtschàft (insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen) und
Vorschlage zu deren Lósung", informe final, mayo de 1989.

-66

El establecimiento de una verificación previa supondría la renuncia a un objetivo tan

importante como es la obtención rápida y barata de los derechos de protección en

beneficio de una mayor seguridad jurídica. La larga experiencia positiva en los países que

disponen de este derecho de protección demuestra además que la mayor seguridad

jurídica tiene pocas repercusiones prácticas [97] .

Por lo demás, en este supuesto únicamente existiría una diferencia con respecto a la

protección de patentes si se restringiera la actividad inventiva de los modelos de utilidad.

De esta manera, la protección de los modelos de utilidad perdería importancia en relación

con la patente, dado que únicamente representaría una patente ampliada que en buena

medida tendría la misma cobertura que ésta y además podría integrarse plenamente en el
derecho de patentes [98] . En estas condiciones, no podrían evitarse el consiguiente aumento

de costes y los largos períodos de espera hasta la concesión.

Por último, el criterio de la seguridad jurídica también puede cumplirse restringiendo la
duración de la protección de los modelos de utilidad con respecto a la de la patente [99] y

estableciendo la verificación de las condiciones para la protección en caso de infracción.

La verificación de las condiciones para la protección es contraria al objetivo de una

protección de los modelos de utilidad rápida y barata y contribuiría a un descenso de la

actividad innovadora, en particular entre las pequeñas y medianas empresas.

_En_ _consecuencia, no parece razonable establecer la verificación previa al registro de las_

_condiciones para acceder a_ _la_ _protección._

_á)_ La estructura básica

La estructura básica que aquí se presenta de la protección de los modelos de utilidad, que

constituye un derecho de protección _complementario del derecho de patentes, destinado_

_a las invenciones técnicas y que se registra sin verificar la novedad ni la actividad_

_inventiva,_ debería constituir la base de una actuación a escala comunitaria.

**97**

**98**

**99**

Boletín n° 21 de la Unión de Asesores Europeos para la Propiedad Industria, marzo de 1992, pág. 9.
Esta argumentación ha llevado al Gobierno japonés a suprimir la verificación de las condiciones para
acceder a la protección.
Así ocurre en todos los Estados miembros que disponen de esta forma de protección.

                              - 6 7 

Los regímenes de protección adoptados a lo largo de los últimos años se atienen a este
modelo [100] y confirman, de esta manera, su eficacia. En el Reino Unido, que aún no conoce
este sistema de protección, se preguntó a los abogados de patentes [101] cuál era la postura

de las empresas a las que asesoran respecto de la creación (nacional) de una protección de

los modelos de utilidad para invenciones técnicas que estableciera el registro, pero no la

verificación de la novedad ni de la actividad inventiva.

_Demanda económica de creación de una protección de los modelos de utilidad en el_

_Reino Unido vara las invenciones técnicas mediante un registro que no requiera la_

_verificación de la novedad ni de la actividad inventiva_

En función del tamaño de la empresa (en %):

**» muy importante** **«** **menos importante • sin importancia**

**Grandes empresas** _**WËËM**_ **32**

**Pequeñas y medianas empresas**
**(PYME)**

**0%** **20%** **40%** **60%** **80%** **100%**

(Fuente: Encuesta del ifo Institut fur Wirtschaftsforschung entre abogados de patentes en una serie de países seleccionados de la CE, 1992)

Cerca del 60% de los abogados de patentes británicos consultados consideran "muy

importante" la creación de tal derecho de protección en el caso de las pequeñas y

medianas empresas (32% en el caso de las grandes empresas) y únicamente un 16%

estima que tal derecho de protección "nuevo" no es importante para esta categoría de

empresas y por tanto puede prescindirse de él. De esta manera, una mayoría de los

consultados se pronuncia a favor de los modelos de utilidad, cuya introducción debería

producirse particularmente en el interés de las pequeñas empresas.

100

101 [Irlanda, Dinamarca, Grecia, Países Bajos] [ y] [ Austria. ]

ifo-Institut, G. Weitzel, "Pilotstudie-Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusterschutzes",
capítulo D, 2.7.1, pág. 32.

**68**

**2.** **Otros normas sustantivas**

Hay considerables divergencias entre los regímenes de modelos de utilidad existentes en lo

que se refiere a _la actividad_ _inventiva,_ _la exigencia de una representación tridimensional,_

_las invenciones excluidas, la novedad, la aplicabilidad industrial, el procedimiento de_

_concesión, los efectos jurídicos de la protección, la transmisión, la duración de la_

_protección, las infracciones y la doble protección._ Por esta razón, la Comisión ha

examinado las distintas configuraciones en cuanto a su idoneidad para una regulación de

alcance comunitario.

a) Actividad inventiva

Una de las diferencias esenciales entre los regímenes de modelos de utilidad existentes son

las exigencias divergentes en lo que a la actividad inventiva se refiere. En tanto que en

unos casos se requiere _la misma actividad inventiva_ que para las patentes, la mayoría de

los derechos de protección actuales se caracteriza por una _actividad inventiva restringida._

Por tanto, es posible proteger también las invenciones que cuenten con una altura

inventiva inferior a la que se requiere para las patentes [102] . De esta manera, se puede

proteger un mayor _espectro_ _vertical^_ _[03]_ de invenciones que en el caso del derecho de

patentes. La experiencia obtenida en los países que disponen de este tipo de protección

demuestra que una parte considerable de la evolución técnica debe atribuirse al ámbito de

las pequeñas invenciones.

El descenso de solicitudes en el ámbito de las patentes en Alemania y Japón, dos países

con un alto número de registros de patentes y modelos de utilidad, se debe, entre otras

cosas, a un número decreciente de invenciones técnicas patentables [104] . Debido a la

creciente competitividad en el ámbito de la innovación, se producen mayores avances en

el contexto de la mejora permanente ("continuous improvement") [105] .

102

103

104

105

Véase el anexo I, estudio de derecho comparado, capítulo A.3.b) - Actividad inventiva.
Por otra parte, se establecen restricciones en el espectro horizontal mediante condiciones para la
protección como puede ser la representación tridimensional.
Alemania: ifo-Institut, Trager y Seyler en "Problème des deutschen Patcntwesens im Hinblick auf die
Innovationstátigkeitcn der Wirtschaft (insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen) und
Vorschlage zu deren Lósung", informe final, mayo de 1989, pág. 127; Japón: debate con un grupo de
expertos en modelos de utilidad celebrado en Japón, Tokio, marzo de 1992.
ifo-Institut, G. Weitzel, "Die wirtschaftliche Bedeutung des Gcbrauchsmusterschutzes in der
Europâischen Union", capítulo 2.3.

-69

Las invenciones con una menor actividad inventiva tienen a menudo, por su utilidad, una

considerable importancia para la economía, de modo que las "pequeñas" invenciones no

necesariamente tienen una menor relevancia económica que las invenciones con una altura

inventiva equivalente a la de la patente [106] . El grado de innovación de estas invenciones es

en determinadas circunstancias tan elevado como el de las invenciones patentables, sin que

puedan acceder a una protección. Como se comprobó al examinar la importancia

económica de la protección de los modelos de utilidad, cabe suponer que en el futuro

seguirá ganando en importancia la evolución "ordinaria" de la técnica con respecto a la

evolución "extraordinaria" [107] .

Gracias a los regímenes de protección que también protegen las invenciones con una

escasa actividad inventiva, se hacen públicas unas invenciones que, de otra manera, se

mantendrían en secreto y no serían accesibles al público. Esto permite a otros inventores

avanzar en las correspondientes actividades inventivas, a la vez que disponen de un

instrumento eficaz para proteger sus trabajos de innovación.

Por consiguiente, la actividad inventiva restringida fomenta el avance "ordinario" de la

técnica [108], lo que corresponde a las necesidades de un ámbito en transformación como es

el de las actividades inventivas. Por ello, no es de sorprender que ya en 1986 los grupos

de interés franceses y belgas [ 109] -precisamente los países que hasta ahora no admiten una

menor actividad inventiva- se pronunciaran a favor de la creación de un modelo de

utilidad con menores requisitos en cuanto a la actividad inventiva que en el caso de las

patentes [110] . Además, de acuerdo con la cifras de solicitudes disponibles, los regímenes de

protección con una actividad inventiva restringida tienen una aceptación muy superior [111] a

la de aquellos en que se requiere la misma altura inventiva que para las patentes. Esta

conclusión se ve confirmada por las encuestas realizadas entre empresas industriales,

inventores independientes y abogados de patentes [112] .

```
106

107

108

109

110

111

112

```

ifo-Institut, Tragery Seyler, op. cit., pág. 55, 1.
A.I.P.P.I., Annuaire 1986, Importance juridique et économique de la protection des modèles d'utilité,
Question 83, Allemagne, p. 6,1.1.
A.I.P.P.I., pág. 6,1.1.
Los representantes de los grupos regionales franceses y belgas de la A.I.P.P.I.
A.I.P.P.I., Annuaire 1986, Importance juridique et économique de la protection des modèles d'utilité,
Question 83, France, pág. 81: "Le modèle, d'utilité n'a pas à être soumis au même degré d'activité
inventive que le brevet, mais il doit remplir d'autres conditions que celle d'activité inventive".
Véase el capítulo II, C.l.a,b - Solicitudes nacionales y transfronterizas.
ifo-Institut, G. Weitzel, "Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusterschutzes in der
Europâischen Union", capítulo 2.6; ifo-Institut, G. Weitzel, "Pilotstudie - Die wirtschaftliche
Bedeutung des Gebrauchsmusterschutzes", capítulo D 2.7.2.

**70-**

_Por lo tanto, parece necesario que una actuación a escala comunitaria en el ámbito de_

_la protección de los modelos de utilidad establezca una actividad inventiva restringida_

_con respecto a la exigida en el caso de las patentes. Uno de los escollos que han de_

_sortearse para ello consistirá en encontrar una fórmula para la delimitación entre la_

_patente y el modelo de utilidad que resulte aceptable tanto para los usuarios como para_

_los competidores y el juez que haya de intervenir en caso de infracción._

_b)_ Exigencia de una representación tridimensional

La comparación realizada entre las distintas normativas nacionales de los Estados

miembros puso de manifiesto que entre los regímenes de modelos de utilidad existentes

hay un grupo de derechos que requiere la materialización de la invención en una forma

espacial, es decir, en una representación tridimensional. A este grupo pertenece el

_"certificado de utilidad"_ griego, el _"modelo de utilidad"_ español, el _"modelo de_

_utilidade"_ portugués y el _"brevettoper_ _modelli de_ _utilitá"_ italiano.

La exigencia de la representación tridimensional se explica por la historia y el momento de
la creación de la legislación sobre modelos de utilidad [113] y por la limitación histórica de la

protección de los modelos de utilidad al instrumental de trabajo y a los objetos de uso. En

un principio, se pretendía brindar una protección de fácil obtención y adecuada a la

importancia técnica y económica de un sinfín de innovaciones técnicas sencillas

desarrolladas por inventores independientes, empresas artesanales y la pequeña industria.

Al no estar este ámbito cubierto ni por los diseños ni por las patentes, la creación de este

derecho de protección contribuyó no sólo a reducir la carga de trabajo de las oficinas de
patentes, sino también a colmar una laguna de protección [114] . En aquel momento ya se

debatió la posibilidad de extender la protección de los modelos de utilidad a todas las
invenciones con objeto de reducir la carga de trabajo de las oficinas de patentes [115] . La

razón por la que el legislador se decidió, no obstante, por la introducción de la

representación tridimensional estribaba en que las pequeñas invenciones en aquel

momento eran en su gran mayoría productos y, por tanto, invenciones de materialización

física. Además, se pretendía que únicamente tuvieran acceso a la protección de los
modelos de utilidad los objetos de invención sencillos [116], en tanto que las invenciones

**113**

**114**

**115**

**116**

Beier, "Gebrauchsmusterreform auf halbem Wege: Die überholte Raumform", GRUR 1986 Heft 1,
pág. 1 y sigs., pág. 3. columna izquierda.
Beier, op cit, pág. 3. columna izquierda.
Notas taquigráficas sobre las negociaciones de la encuesta relativa a la revisión de la Ley de patentes
de 25 de mayo de 1887, nota a pie de página n° 15 en Beier, "Gebrauchsmusterreform auf halbem

Wege: Die überholte Raumform", GRUR 1986 Heft 1, pág. 1 y sigs., pág. 4, columna izquierda.
Beier, op cit, pág. 4. columna derecha.

71

técnicas complicadas y difícilmente comprensibles para el público y para el juez que

tuviese que intervenir en caso de infracción se sometían a una verificación previa y, por
tanto, habían de recurrir a la protección de patentes [117] .

En la actualidad, ya no se da esta situación. Hoy en día, una invención que se materializa

en un objeto no constituye necesariamente una invención sencilla. La jurisprudencia

alemana, por ejemplo, ya viene autorizando desde finales de los años treinta la protección
de modelos de utilidad en beneficio de dispositivos de mayor complejidad [118] . Por otra

parte, en una serie de categorías de invenciones que, por su naturaleza, no podían cumplir

el requisito de la representación tridimensional, tales como:

sustancias químicas y otras sustancias amorfas;

alimentos, tabaco, alcohol y medicamentos;

conexiones eléctricas cuyos aspectos inventivos sean puramente eléctricos y

funcionales y

procedimientos de trabajo y de utilización, incluidas las nuevas aplicaciones de

objetos conocidos,

se producen desde hace mucho tiempo un sinfín de invenciones pequeñas y de corta vida

para las que se concibió la protección de los modelos de utilidad en tanto que
complemento y sustrato de la protección de patentes [119] . Por lo tanto, las razones que en

un principio llevaron al establecimiento de la exigencia de una representación
tridimensional ya no se corresponden con las necesidades actuales [120] .

_En consecuencia, ya no resulta razonable incluir en una futura regulación de la_

_protección de los modelos de utilidad la exigencia de una representación tridimensional._

117

118

119

120

Asendorf, "Herkunft und Entwicklung des Raumformerfordernisses im Gebrauschsmusterrecht",
GRUR 1988, Heft 2, pág. 83 y sigs., pág. 88, punto VI. En opinión de Asendorf, la instauración del
requisito de la representación tridimensional se debe a la crítica hecha por Kohler a la división del
derecho de modelos en diseños y modelos de utilidad. Esta crítica respondía a la convicción de
Kohler de que el derecho de patentes únicamente estaba relacionado con la utilización de la fuerza
móvil, en tanto que los modelos mantienen una vinculación con una forma física.
Beier, op cit, pág. 5. columna izquierda, con referencias adicionales en la nota a pie de página n° 22.
Beier, op cit, pág. 6. columna izquierda.
Junto a Beier, véase Olbricht en "Raumformerfordernis", GRUR 1986, pág. 435, punto 3; Bühling en
"Gebrauchsmusterreform auf halbem Wege: Die überholte Raumform", GRUR 1986, pág. 434; una
opinión distinta mantienen Fischer y Pietzcker en "Gebrauschsmusterreform auf halbem Weg- Eine
Erwiderung", GRUR 1986, Heft 3, pág. 208 y sigs., pág. 210, columna derecha.

**-72**

c) Exclusión de determinadas invenciones

Si bien la situación actual justifica la supresión de la representación tridimensional por ser

un criterio de delimitación anacrónico [121], ello no quiere decir que puedan admitirse

automáticamente todas las invenciones para la protección de los modelos de utilidad. Por

tanto, la Comisión ha examinado la _demanda actual_ de una protección de los modelos de

utilidad para determinar si en la actualidad también deben excluirse determinadas

invenciones de esta protección.

**1)** **Invenciones no protegibles**

En todos los regímenes de modelos de utilidad existentes se contemplan excepciones que,

partiendo del derecho de patentes, responden a las disposiciones del Convenio de la

Patente Europea.

En virtud del apartado 2 del artículo 52 del CPE no se consideran invenciones:

_los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;_

_las creaciones estéticas;_

_los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,_

_para juegos o para actividades económicas, así como los programas de_

_ordenadores;_

_las formas_ _de_ _presentar informaciones._

Asimismo, con arreglo al artículo 53 del CPE se excluyen las invenciones siguientes:

_las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o_

_a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación de una_

_invención por el mero hecho de que esté prohibida en todos los Estados_

_contratantes o en uno o varios de ellos por una disposición legal o_

_reglamentaria;_

_las variedades vegetales o las razas animales, así como los procedimientos_

_esencialmente biológicos de vegetales o animales, no aplicándose esta_

_disposición a los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos_

_por dichos procedimientos._

121 Fischer, "25 Jahre Patent- und Gebrauchsmusterreform - Ein Rückblick", en GRUR Int. 1989, Heft 9,
pág. 717 y sigs., pág. 722, columna izquierda.

**- 7 3 -**

_Estas excepciones deberían incluirse en la protección de los modelos de utilidad a escala_

_comunitaria._

**2)** **Sustancias y mezclas de sustancias**

Junto a estas excepciones impuestas a escala internacional, en el pasado se han debatido

en repetidas ocasiones otras excepciones en cuanto se refiere a las invenciones de

sustancias y procedimientos.

En el ámbito de las _mezclas de sustancias_ puede pensarse, por ejemplo, en la pasta de

obturación, pegamento para obras, mezclas de aglomerantes poliméricos, las colas,

emulsiones, dispersiones, que tienen una especial importancia para la industria de la
alimentación, farmacéutica y cosmética [122], al igual que determinados utensilios textiles, de
cuero y de papel [123] . Estos productos se fabrican con bastante rapidez y también pueden

comercializarse en poco tiempo. Por lo tanto, en este ámbito hay una demanda de un
derecho de protección que pueda obtenerse rápidamente [124] .

Lo mismo vale para el ámbito de las _sustancias,_ a excepción de las sustancias con un largo

plazo de comercialización. Cabe pensar, en este caso, en los productos fitosanitarios, los

medicamentos y las sustancias activas farmacéuticas [125] . La restricción de la protección de

los modelos de utilidad en estos casos constituiría, no obstante, una fragmentación

innecesaria de este tipo de protección. Aun cuando una regulación que admitiera la

protección para las sustancias se revelara en determinados casos inútil, esto no puede

llevar a denegar tal protección a muchos otros casos en que resultara razonable y

necesaria [126] . Otro argumento contrario a la inclusión de sustancias y mezclas de sustancias

hace referencia a la posibilidad de su verificación jurídica. Debido a la complejidad de las

invenciones y a la ausencia de una verificación previa, en caso de infracción el juez

competente no estaría en condiciones de proceder a la verificación de las condiciones para

la protección. Sin embargo, este no es un problema específico de este tipo de invenciones,

sino que puede hacerse extensivo, debido al vertiginoso avance técnico, a casi todas las

manifestaciones de la actividad innovadora. Por tanto, en la actualidad difícilmente puede

```
122

123

124

125

126

```

Bühling, "Zum Raumformerfordernis bei Gebrauchsmuslern", GRUR 1988, Heft 1, pág. 15 y sigs.,
pág. 16. columna derecha.
Dórries, "Zum Raumformerfordernis beim Gebrauchsmuster", GRUR 1987, Heft 9, pág. 584 y sigs.,
pág. 589. columna izquierda.
Dórries, op cit., pág. 589, punto 2.3.
Dórries, op cit, pág. 588. punto 2.2.
No opina lo mismo Dórries, op cit, pág. 588, columna derecha.

**- 7 4 -**

pedirse a un juez que esté en condiciones de evaluar la novedad y la actividad inventiva de

todos los tipos de invenciones. No obstante, esta situación no debería llevar a denegar la

protección a determinadas invenciones, sino que debería desembocar en una mejor

verificación en caso de infracción, por ejemplo mediante una investigación obligatoria y la

encomienda del examen a expertos u oficinas de patentes.

_**Por lo tanto, resulta necesario incluir las mezclas de**_ _**sustancias**_ _**en la protección de los**_

_**modelos de utilidad. Resulta difícil pronunciarse respecto de la inclusión de todas las**_

_**sustancias en esta protección. Con todo, no debería procederse a la exclusión**_

_**generalizada de las sustancias por el**_ _**mero**_ _**hecho de que la protección de los modelos de**_

_**utilidad**_ _**no**_ _**resulte**_ _**interesante**_ _**para este ámbito.**_

3) Invenciones de procedimientos

Esta pregunta resulta más difícil de contestar en el ámbito de las _invenciones de_

_procedimientos._ Las invenciones de procedimientos "grandes", es decir patentables, ya

han dado muestra de su razón de ser. En los países que no han establecido una actividad
inventiva restringida [127], de modo que sólo pueden protegerse las invenciones de

procedimientos patentables, no se debate la protección de estas invenciones. Sin embargo,

en Alemania y últimamente también en Dinamarca hubo, con ocasión de la modificación y

la nueva creación, respectivamente, de esta forma de protección, numerosos debates en

torno a la protección de las invenciones de procedimientos, ya que gracias a las menores

exigencias en cuanto a la actividad inventiva también podrían protegerse las "pequeñas"

invenciones de procedimientos. Estas pequeñas invenciones de procedimientos entran en

el ámbito de los conocimientos técnicos, que por lo común reciben la denominación de

"know-how". La mejora de la eficacia de los ciclos productivos hasta la optimización de

los procedimientos es, a menudo, resultado de un sinfín de pequeñas invenciones de
procedimientos [128] . En el propio producto que posteriormente se lanza al mercado con

frecuencia no puede apreciarse qué invenciones de procedimientos se han aplicado a la

producción. Esto puede llevar a que los derechos de protección registrados para estos

procedimientos pierdan su importancia práctica, dado que la verificación de posibles

infracciones por parte del titular resulta muy difícil, hecho por el que se mantienen en
secreto las invenciones de procedimientos [129] a fin de evitar la copia directa por parte de

los competidores. Por otra parte, cabe presuponer un gran interés entre las pequeñas y

127 Francia, los Países Bajos, Bélgica.
**128**

Dórries, op cit, pág. 586. columna derecha.
129 A.I.P.P.I., Annuaire 1986, Question 83, France, pág. 82.

**-75**

medianas empresas y los inventores independientes por la protección de tales

procedimientos. Por último, la posibilidad de que las grandes empresas recompensen las

invenciones de procedimientos de sus empleados también puede desembocar en una

mayor disposición a la innovación. El argumento de que las solicitudes se producen por

una confianza ciega en el derecho de protección y, de esta manera, llevan a un incremento

de las imitaciones, no resulta convincente. Hasta el momento, no hay ningún país, a

excepción de Irlanda, que cuente con una protección sometida a una actividad inventiva

restringida a la que puedan acceder las invenciones de procedimientos. En Irlanda, esta

posibilidad no se creó hasta agosto de 1992, de modo que aún no se dispone de

experiencia concreta. Por tanto, el solicitante potencial de una protección para una

invención de este tipo será más bien escéptico y, en caso de duda, recurrirá a la solución

que se- ha preferido hasta ahora, es decir, mantener el secreto. Debido a la falta de

experiencia, resulta difícil evaluar la importancia práctica de esta cuestión. Sin duda, los

hábitos de registro en Irlanda contribuirán a despejar esta duda.

_Por todo lo dicho, aún no puede evaluarse definitivamente la cuestión en torno a la_

_exclusión de las invenciones de procedimientos de la protección de los modelos de_

_utilidad._

d) Novedad

La novedad es una condición previa para acceder a la protección en todos los Estados

miembros que disponen de una protección de los modelos de utilidad. A semejanza de lo

establecido en el derecho de patentes, en la mayoría de las normativas el _estado de la_
_técnica_ es el criterio determinante para la novedad [130] . Hay divergencias en relación con lo

que debe entenderse por el concepto de "estado de la técnica". Con arreglo a la definición

en el ámbito del derecho de patentes, contenida en el apartado 2 del artículo 54 del CPE,

el estado de la técnica es todo aquello que con anterioridad a la fecha de presentación de

la solicitud de patente europea se haya hecho accesible al público por una descripción

escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. En nueve Estados

miembros, este _estado internacional de la técnica_ es decisivo para la determinación de la
novedad. En España, las divulgaciones [131] únicamente afectan a la novedad en el territorio
español [132], de manera que sólo se toma en consideración el _estado nacional de la técnica._

130 Portugal constituye una excepción, véase el anexo 1, estudio de derecho comparado, capítulo A, 3a)
Novedad de la invención.
131 Cuando una invención se hace accesible al público se habla de divulgación.
132 Apartado 1 del artículo 145 de la Ley española de patentes.

76

En Alemania, solamente afectan a la novedad las descripciones por escrito [133], en tanto que

las meras descripciones verbales no la afectan, frente a lo que ocurre en el caso del

derecho de patentes. Las descripciones escritas se toman en consideración en todo el

mundo, pero las actividades de explotación se limitan al ámbito de vigencia de la

correspondiente ley. En Portugal, si bien se toma como referencia el estado de la técnica

internacional, se produce, no obstante, una restricción objetiva al evaluarse éste en
función de los conocimientos y el uso hecho por parte de los expertos [134] . En el caso de

Portugal y Alemania, aunque con una configuración divergente, se ha de hablar de un

_estado internacional de la técnica restringido._

De cara a una futura normativa europea, que precisamente parte de la realización y del

funcionamiento del mercado interior y de la consiguiente integración de los mercados, no

resulta deseable establecer una restricción geográfica de la novedad al territorio de un

Estado miembro. Sin embargo, al tratarse de un derecho de protección que se registra sin

examen previo del cumplimiento de las condiciones para la protección, el criterio de la
novedad absoluta medida en función del estado internacional de la técnica [135] podría

encontrarse con dificultades prácticas. Para los titulares y los terceros resultaría difícil

determinar si la invención de la que se parte ya corresponde al estado de la técnica.

Tradicionalmente, la protección de los modelos de utilidad se ha limitado a los mercados

nacionales y, en consecuencia, al territorio de los distintos Estados miembros. Gracias al

desarrollo del mercado interior, estos mercados se han ampliado más allá de las fronteras

nacionales. Por tanto, cabría plantearse la instauración de un régimen de novedad que,

partiendo del estado de la técnica, se limitara al territorio de la Unión Europea.

Además, la divulgación de las invenciones antes de la presentación de la solicitud no

debería afectar a la novedad en caso de que haya sido ocasionada por el inventor o por su

derechohabiente o cuando sea consecuencia de una utilización abusiva desde la

perspectiva del titular o del derechohabiente. Este período de gracia, que se basa en lo

dispuesto en el artículo 8 del proyecto de Reglamento sobre el diseño comunitario,

debería ser de doce meses.

133

134

135

Apartado 1 del artículo 3 de la Ley alemana de modelos de utilidad.
Artículo 37 conjuntamente con el artículo 51 de la Ley portuguesa de patentes.
Hecho que también recibió el respaldo mayoritario de la Unión de Asesores europeos sobre Propiedad

Industrial con motivo de la reunión celebrada en marzo de 1992, boletín n° 21, marzo de 1992, punto
3.

**77-**

_**Parece razonable partir de un concepto de la novedad que esté**_ _**enfundan**_ _**del estado de**_

_**la técnica y no se limite al territorio de un Estado miembro. Asimismo y de forma**_

_**paralela a lo contemplado en el artículo 8 del Reglamento sobre el diseño comunitario,**_

_**debería preverse el establecimiento de un período de gracia de doce meses.**_

_**é)**_ **Aplicabilidad industrial**

**Italia, España y Portugal son los únicos países** **en** **los que actualmente no existe la**
**condición de la aplicabilidad industrial** **[136]** **, y en lugar de ello cuentan con la noción de la**

**utilidad. Esto se debe fundamentalmente a que dichos regímenes de protección incluyen**

**un marcado requisito de representación tridimensional. En estos casos, la condición de la**

**utilidad constituye una característica necesaria para una adecuada delimitación** **frente** **a la**
**mera protección de la forma** **[137]** **, en tanto que la aplicabilidad industrial no resulta necesaria,**

**dado que por su propia naturaleza forma parte de una invención que se plasma en una**
**representación tridimensional** **[138]** **. No ocurre lo mismo en los casos en que la protección de**

**los modelos de utilidad está abierta a todas las invenciones y no se requiere una**

**representación tridimensional, con lo que desaparece la necesidad de delimitación frente a**

**la protección de las formas. En este supuesto, la aplicabilidad industrial no se deduce**

**inmediatamente de la invención, ya que cabe la posibilidad de que las invenciones sin**

**representación tridimensional, como puede ser una conexión eléctrica, hayan de**

**materializarse antes de poder ser comercializadas. Por tanto, la Comisión considera que la**

**aplicabilidad industrial es necesaria para establecer una vinculación entre la protección**

**abstracta de las invenciones y su utilidad práctica.**

_**Por lo tanto, una actuación comunitaria en el ámbito de la protección de los modelos de**_

_**utilidad debería renunciar a la exigencia de la utilidad y establecer como condición**_

_**para la protección la aplicabilidad**_ _**industrial**_ _**de acuerdo con el artículo 57 del CPE.**_

_**Q**_ **Procedimiento de concesión**

**El procedimiento de concesión se divide en tres fases:** _**presentación de la**_ _**solicitud,**_

_**procedimiento de verificación y procedimiento de decisión.**_ **El procedimiento de solicitud**

136 Anexo 1, estudio de derecho comparado, capítulo A, 3d) Aplicabilidad industrial.
137 Segade en GRUR Int. 1988, Heft 2, pág. 99 y sigs., pág. 113.
138 Para respaldar este punto de vista, puede aducirse el desarrollo experimentado en Alemania, donde la
paulatina supresión del requisito de la representación tridimensional estuvo acompañada de la
introducción de la aplicabilidad industrial en tanto que condición previa para acceder a la protección.

**78-**

**de los regímenes de protección existentes se guiaba por las normativas nacionales sobre**

**derecho de patentes, que a su vez respondían a los artículos 78 a 85 del CPE. Este**

**procedimiento también debería aplicarse a la futura regulación de la protección de los**

**modelos de utilidad.**

**En cuanto se refiere a los procedimientos de verificación y decisión, hay que tener en**

**cuenta que en ninguno de los regímenes existentes se establece la verificación de las**

**condiciones para acceder a la protección. En consecuencia, en el nuevo modelo de tal**

**derecho de protección tampoco se contempla el** _**examen**_ _**previo**_ **de la novedad ni de la**

**actividad inventiva. No obstante, debería procederse al menos a la** _**verificación formal de**_
_**la capacidad jurídica para acceder a la**_ _**protección^**_ _**[9]**_ _**.**_ **Gracias a esta verificación pueden**
**excluirse de la protección aquellas invenciones que con arreglo al propio texto legal** **[140]** **no**
**sean protegibles** **[141]** **. La ausencia de verificación en el caso** **de** **la protección de los modelos**

**de utilidad da lugar a una menor seguridad jurídica en comparación con las patentes, en**

**cuyo caso se produce una extensa verificación administrativa de su capacidad para**
**acceder a la protección** **[142]** **.**

**Desde la perspectiva de la Comisión, la investigación realizada por una oficina de patentes**

**a instancia del propio interesado constituye un compromiso en lo que concierne a la**

**seguridad jurídica entre el derecho de protección verificado y el no verificado. De esta**

**manera, el solicitante o,** **en** **caso de que** **lo** **prevea la normativa, los terceros interesados**

**podrán evaluar mejor, gracias a una investigación administrativa por la que se determina el**

**estado de la técnica, si se cumplen las condiciones para poder acceder a la protección, de**

**modo que realmente pueda obtenerse un derecho de protección con plena validez jurídica.**

**Una consulta realizada entre empresas industriales e inventores independientes italianos,**

**españoles, alemanes, franceses y británicos** **[143]** **demuestra que, una vez tomados en**

**consideración la ventaja de una mayor** **seguridad** **jurídica y el inconveniente de un coste de**

**protección adicional, solamente una pequeña proporción de los consultados (una media**

139

140

**14)**

142

143

Esto equivale al examen de la patentabilidad.
Por ejemplo, invenciones excluidas o aquellas para las que ya se haya establecido por ley la falta de
cumplimiento de alguna de las condiciones para la protección, como ocurre en el apartado 4 del
artículo 52 del CPE.

La verificación de la capacidad jurídica para la protección ya se contempla en todos los Estados
miembros, a excepción de Bélgica.
Contra una patente concedida tras una verificación administrativa puede interponerse recurso o
incoarse un procedimiento de nulidad, de modo que la concesión de este derecho de protección
tampoco garantiza una validez jurídica absoluta.
ifo-Institut, G. Weitzel, "Die wirtschaftliche Bedeutung des 'Gebrauchsmusterschutzes in der
Europâischen Union", capítulo 2.8.

79

del 12%) considera que la investigación voluntaria no es útil. En cambio, un tercio de los

consultados califica esta mayor seguridad "fundamentalmente útil" y cerca de la mitad

piensa que es "útil en casos aislados". Esta valoración mayoritariamente positiva de una

investigación voluntaria se da prácticamente en igual medida entre las pequeñas y las

grandes empresas.

_Valoración de la investigación voluntaria teniendo en cuenta las ventajas y los_

_inconvenientes_

En una serie de países seleccionados de la UE (en %):

**«útil** *** útil en ocasiones** **• no útil** **no sabe / no contesta**

(Fuente: Encuesta del ifo Institut en una serie de países seleccionados de la UE 1993. Estimaciones de la Comisión Europea.)

En función del tamaño de la empresa (en %):

**útil** **» útil en ocasiones** **• no útil** **no sabe no contesta**

**Todos los tamaños**

**Hasta 1000 empleados**

**501 hasta 1000**

**101 hasta 500**

(Fuente: Encuesta del ifo Institut en una serie de países seleccionados de la UE 1993. Estimaciones de la Comisión Europea.)

**80**

La evaluación por países arroja en buena medida una notable coincidencia con los

resultados de una consulta realizada entre _abogados de patentes_ en el caso de España

(abogados de patentes: 63% muy importante/empresas: 55% útil), Francia (45%/39%) y

el Reino Unido (43%/38%). A pesar de que en estos países aún no se puede solicitar una
investigación administrativa [144], de modo que todavía no se dispone de experiencia en este

sentido, también en este caso se aprecia, según la valoración de los consultados, una

demanda importante para la instauración de la investigación voluntaria. Las mayores

divergencias se dan en el caso de Alemania. Mientras que el 78% de los abogados de

patentes valoró la investigación voluntaria como "muy importante", únicamente un 34%

de las empresas la consideró útil, aunque un 50% la calificó de "útil en ocasiones". No

obstante, la valoración de las empresas industriales y de los inventores independientes

consultados corresponde en buena medida a la práctica actual en lo que concierne a la

protección. Así, la Oficina de Patentes alemana lleva a cabo investigaciones desde el año

1987, después de modificarse en este sentido la Ley sobre modelos de utilidad. El número

de solicitudes de investigación aumentó paulatinamente de 1002 (= 6,4% de las

solicitudes) en el primer año, pasando por 1468 en 1990, hasta llegar a 2288 en 1992
(= 13,5% de las solicitudes) [145] . Por consiguiente, la posibilidad brindada por el legislador

de garantizar al menos parcialmente la validez jurídica de los modelos de utilidad con

ayuda de una investigación administrativa ha sido bien acogida por parte de los

solicitantes de modelos de utilidad.

En lo que concierne al derecho de _prioridad,_ la protección de los modelos de utilidad

entra en el ámbito de la regulación de la prioridad del Convenio de la Unión de París. Con

arreglo al artículo 4 conjuntamente con el artículo 4 C del CUP, toda persona que haya

presentado debidamente en cualquier país del Convenio la solicitud de un modelo de

utilidad gozará de un derecho de prioridad para presentar la solicitud en otros países en el

plazo de doce meses [146] . En virtud del apartado 2 del artículo 4 E del CUP, es posible

solicitar en un país un modelo de utilidad invocando un derecho de prioridad basado en la

presentación de una solicitud de patente y viceversa. En tal caso, el plazo de la prioridad

también es de doce meses con arreglo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 4 C del

CUP.

_En consecuencia, resulta necesario establecer un procedimiento de solicitud que se_

_oriente por la regulación de las patentes contenida en los artículos 78 a 85 del CPE. Por_

144 Francia constituye una excepción con la investigación obligatoria en el caso de las patentes.
145 Véase BlattfürPMZ, marzo de 1993.
146 Apartado 1 del artículo 4 C del CUP.

81

_**lo**_ _**que se refiere a los procedimientos de**_ _**verificación**_ _**y**_ _**decisión,**_ _**no debería establecerse**_

_**una verificación general del cumplimiento de las condiciones para la protección. No**_

_**obstante, debería preverse al menos**_ _**la**_ _**verificación formal de la capacidad jurídica para**_

_**acceder a la protección, así como una investigación voluntaria.**_

g) Efecto jurídico de la protección y transmisión

Los distintos regímenes sobre modelos de utilidad tomaron del derecho de patentes [147] los

derechos de explotación y prohibición, así como la regulación sobre el agotamiento, que

se corresponden con los artículos 29, 30, 31 y 32 del Convenio de la Patente Comunitaria.

Con arreglo al apartado 1 del artículo 69 del CPE, el alcance de la protección de una

patente estará determinado por el temor de las reivindicaciones de la patente. En el ámbito

de los modelos de protección, cabría plantearse una limitación del número de

reivindicaciones [148] a fin de limitar el alcance de la protección. Esto podría constituir una

compensación efectiva de la ausencia de examen previo.

Respecto de la transmisión, todos los regímenes nacionales de protección contemplan la

transmisión ilimitada de un modelo de utilidad que ya haya sido registrado. No debería ser

de otro modo en la configuración del régimen comunitario.

_**Parece razonable configurar los derechos de**_ _**uso**_ _**y**_ _**prohibición,**_ _**así**_ _**como**_ _**el agotamiento**_

_**de los derechos, con arreglo a las normas existentes en el ámbito de las patentes. En**_

_**cuanto al alcance de la protección, cabría plantear una limitación del número de**_

_**reivindicaciones.**_

h) Duración de la protección

Junto a las razones de caducidad y nulidad, que en los Estados miembros presentan una
gran similitud con lo establecido en el derecho de patentes [149] y, por tanto, deberían

147

**148**

**149**

Alemania, art. 12a) de la Ley alemana sobre modelos de utilidad; Bélgica, art. 26 de la Ley belga de
patentes; Grecia, no se menciona explícitamente, pero se reconoce; Italia, aplicación de las
disposiciones sobre patentes; Francia, art. 28.1 de la Ley francesa de patentes; Dinamarca,
información facilitada por la Sra. Joergensen de la Oficina de Patentes danesa; Irlanda, Part III, art.
63.6, Part II, Ley de patentes irlandesa 1992; España, art. 60.1 de la Ley española de patentes.
Al igual que ocurreen el caso de la protección de los modelos de utilidad australianos.
Véase el anexo 1, estudio de derecho comparado, capítulo A, 8b), c) Razones para la caducidad y la
nulidad.

**82**

regularse del mismo modo, la duración de la protección de los modelos de utilidad

adquiere una gran importancia, ya que puede utilizarse como regulador eficaz de las

menores condiciones de admisión que presenta este derecho de protección.

La duración de la protección, que en el caso de las patentes es de 20 años, debería ser

muy inferior para los modelos de utilidad. Si se pretende proteger también las pequeñas

invenciones, como aquí se propone de cara a una futura regulación europea, la duración

de la protección tendrá que responder a la corta vida útil de las invenciones y a una menor

actividad inventiva. Una duración de la protección de entre ocho y diez años parece

adecuada en este caso, ya que así se establece una distancia suficiente con respecto a la

patente y se regula eficazmente el sistema, sin que, por otra parte, se reste importancia a

este derecho de protección.

Dado que en seis Estados miembros ya se ha establecido una duración de la protección de
diez años [150], no debería contemplarse un período más corto con objeto de que pueda

reducirse a un mínimo la incertidumbre jurídica que se causaría a los solicitantes mediante

una modificación de la situación existente en los distintos países. Debería preverse la

posibilidad de una prórroga en distintas etapas plurianuales hasta el agotamiento de la

duración máxima de la protección.

_Parece razonable establecer una duración de_ _la_ _protección prorrogable hasta un total de_

_diez años en la futura regulación de la protección de los modelos de utilidad._

i) Infracciones

El modelo que aquí se presenta para una regulación europea de los modelos de utilidad

protege, al igual que la patente, las invenciones técnicas. En consecuencia, las posibles

infracciones y los intereses de los afectados serán en buena medida coincidentes.

Sin embargo, no hay que perder de vista una particularidad importante de la protección de

los modelos de utilidad. La nueva regulación que aquí se propone de la protección de los

modelos de utilidad no contempla la verificación de las condiciones para acceder a la

protección. Para tomar en consideración esta situación en caso de infracción, cabría

plantearse la exigencia de una investigación ante una denuncia de infracción. Tal

regulación permitiría esclarecer, en una etapa preliminar, la capacidad para acceder a la

150 España, Alemania, Italia, Irlanda, Dinamarca y Austria.

**83-**

protección de la invención en litigio. Desde la perspectiva de la Comisión, una

investigación de este tipo debería ser decidida por los tribunales y no ser impuesta de

antemano por el demandante o el demandado. La mayoría de los abogados de patentes

consultados se pronunciaron a favor de una investigación como condición previa para la
denuncia [151] .

_Desde el punto de vista de la Comisión, una actuación a escala comunitaria en el ámbito_

_de la protección de los modelos de utilidad debería prever para los casos de infracción_

_la posibilidad de que el tribunal exija, si lo considera conveniente, un informe de_

_investigación para determinar si la invención en litigio puede ser objeto de protección._

j) Doble protección

El sistema de protección propuesto coexiste con la patente, pero no la sustituye. Por

tanto, se trata de un sistema de dos vías que permite la protección acumulada de una

invención mediante una patente y un modelo de utilidad _{doble_ _protección)._

La acumulación de ambos derechos de protección únicamente se da en el caso en que

mediante la protección de los modelos de utilidad se quiera proteger aquellas invenciones

que también sean patentables y, por tanto, puedan acceder a la protección mediante

patente o modelo de utilidad.

El solicitante puede estar interesado en la doble protección cuando:

 - quiera obtener una protección provisional hasta la concesión de la patente;

 - no esté seguro de que su invención sea suficiente para obtener una patente;

 - quiera garantizarse una buena protección recurriendo a dos derechos de

protección distintos para una sola invención.

En cualquiera de estos tres casos se puede producir una situación en que la acumulación

de la protección de patentes y de modelos de utilidad proteja excesivamente al titular por

obtener dos derechos de protección para una sola invención.

El perjuicio para los terceros, que habrían de proceder contra ambos derechos, podría

evitarse excluyendo la posibilidad de conceder simultáneamente un modelo de utilidad y

151 ifo-Institut, G. Weitzel, "Pilotstudie- Die wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauschsmusterschutzes",
capítulo D 2.7.2, pág. 41.

84

una patente para una soía invención. Cabría plantear una solución consistente en dar al

solicitante la posibilidad de convertir su solicitud de patente, hasta la concesión de ésta, en

una solicitud de modelo de utilidad, y viceversa.

Si finalmente autorizara la doble protección, debería contemplarse la prohibición de

recursos sucesivos por parte del titular. De lo contrario, el titular podría iniciar, tras un

procedimiento infructuoso respecto de su patente, otro procedimiento basándose en su

modelo de utilidad.

La prohibición de los recursos sucesivos también podría aplicarse a la relación entre los

modelos de utilidad nacionales y comunitarios, ya que en este caso el titular también

podría proceder sucesivamente basándose en ambos derechos de protección.

_Una actuación a escala comunitaria en el ámbito de los modelos de utilidad debería_

_evitar una posición demasiado fuerte del titular bien prohibiendo la doble protección,_

_bien prohibiendo los recursos sucesivos._

k) Relación con la protección de las patentes

El derecho sobre modelos de utilidad protege, al igual que el derecho de patentes, las

invenciones técnicas, de modo que no pueden excluirse las fricciones entre ambos

sistemas. Por esta razón, la Comisión ha intentado configurar de tal manera los principios

propuestos para una protección europea de los modelos de utilidad que pueda lograrse un

equilibrio entre ambos regímenes de protección.

La comparación de la futura protección de los modelos de utilidad con el sistema sobre

patentes actualmente existente demuestra que la primera está destinada a invenciones con

un grado de innovación inferior. Se trata de invenciones con una menor actividad

inventiva, una duración de la protección más corta y un - potencial de explotación

comercial más reducido.

Habida cuenta de la configuración jurídica del derecho de patentes y de su aplicación

práctica, estas invenciones no cuentan actualmente con una protección equivalente a

escala comunitaria. La protección de patentes requiere una mayor actividad inventiva y el

examen previo de las condiciones para la protección genera un coste mayor y un período

más largo hasta la concesión de este derecho de protección.

**85**

**Por otra parte, la protección de patentes garantiza una mayor seguridad jurídica que los**

**modelos de utilidad, así como una duración de la protección más larga. Por tanto, la**

**protección de patentes seguirá siendo el derecho que revista mayor importancia en el caso**

**de las invenciones importantes o que requieran un largo período de desarrollo.**

_**La protección de los modelos de utilidad que aquí se propone complementa la**_
_**protección existente en el caso de las patentes y podría contribuir a un mejor**_
_**funcionamiento del mercado común, así como al incremento de las actividades de**_
_**innovación en el mercado interior.**_

_**Bibliografía**_

**A. Legislación: textos,** **recopilaciones,** **propuestas y exposiciones de motivos**

**1.** **Europa**

_Gewerblicher Rechtsschutz_, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, Textsammlung, Verlag C.H.Beck, Stand
1993.

_Satorius_ _II,_ Internationale Vetrage- Europarecht, Verlag C.H.Beck, Stand 1993.

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_Gemeinschaftspatentübereinkommen:_ "Übereinkommen über das europáische Patent fiir den
gemeinsamen Markt", 1975, 1989 wurden Ánderungen vorgenommen, so daft das Abkommen
môglicherweise 1993 in Kraft treten kann.

_Strafiburger Übereinkommen_ _zur_ _Vereinheitlichung gewisser Begrijfe des materiellen Patenrechts_ vom
27.11.1963.

_Gebiihrenverzeichnisses_ der Ausfïihrungsverordnung des PCT

_Gebührenordnung_ _der_ _Europâischen Patentorganisation_

_Gemeinschafismarke,_ Vorschlag fiir eineVerordnung des Rates, com(80) 635/11 final

_Ausführungsvorschrífien_ _zur_ _Gemeinschafismarke,_ Vorschlag fiir eine Verordnung des Rates, com (85)
844 fin.

_Harmonisierung_ _des_ _Markenrechts,_ Richtlinie des Rates, com(80) 635 fin., OJ / L 40 11.2.1989

_Gebiihren beim_ _Markenamt,_ Vorschlag fur eine Verordnung des Rates,com (86) 742 fin.

_Verfahrensordnung_ _der_ _Beschwerdekammern,_ Vorschlag fur eine Verordnung des Rates, com (86) 731
fin.

_Schutz von_ _Halbleiter-_ _topographien,_ Richtlinie des Rates, com(85) 775 fin., OJ/ L24 27.01.87, P.36

_Rechtlicher Schutz biotechnologischer_ _Erfindungen,_ Vorschlag fiir eine Richtlinie des Rates, com (88)
496 fin.

_Rechtlicher Schutz_ _von_ _Computerprogrammen,_ Richtlinie des Rates, com(88) 816 fin., L 122 17.05.1991

_Harmonisierung_ _des_ _Vermiet-_ _und_ _Verleihrechts sowie bestimmter verwandter_ _Rechte,_ Vorschlag fur eine
Richtlinie des Rates, com (90) 586 fin.

_Koordinierung bestimmter_ _urheber-_ _und_ _leistungsschutz-_ _rechtlicher_ _Vorschriften,_ Vorschlag fur eine
Richtlinie des Rates, com (91) 276 fin.

_Gemeinschafiliches_ _Pflanzenziichtungs-_ _recht,_ Vorschlag fur eine Verordnung des Rates, com (90) 347
fin.

_**1<o**_

-II

_Schutz geographischer_ _Herkunfisangaben fur_ _landwirtschafiliche Produkte und_ _Lebensmittel,_ Verordnung
des Rates, sec (90) 2415 fin., 21.1.91 OJ/C 208, 24.7.92, P.l

_Richtlinie des Rates über die Schutzdauer von_ _Urheberrechten,_ com (92) 33 fin.

_Rechtlicher Schutz von_ _Datenbanken,_ Vorschlag fiir eine Richtlinie des Rates, com (92) 24

_Ergànzendes Schutzzertifikatfiir_ _Arzneimittel,_ Verordnung des Rates, com (90) 101 fin., syn 255
11.4.90, OJ/L 182, 2.7.1992

_Individueller_ _Datenschutz,_ Vorschlag fur eine Richtlinie des Rates, com (90) 314 fin.

_Datenschutz_ _in_ _digitalen Netzen_ _(ISDN),_ Vorschlag für eine Richtlinie des Rates, com (90) 314 fin.

_Rechtlicher Schutz von Mustern und_ _Modellen,_ Griinbuch der Europâischen Kommission

_Gemeinschaftsgeschmacksmuster,_ unveroffentlichter Vorentwurf fiir eine Richtlinie des Rates, Version
vom 12. July 1993

2. Alemania

_Deutsches Patentgesetz_ _(DPatG),_ Gewerblicher Rechtsschutz, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht,
Textsammlung, Nr. 1 Verlag C.H.Beck, Stand 1993.

_Deutsches Gebrauchsmustergesetz_ _(GbmG):_ 28. August 1986 eine Neufassung des
Gebrauchsmustergesetzes erfolgt, die am 4. September 1986 in Kraft getreten ist (BGB11 1455 ff.) und
durch das Gesetz vom 7. Màrz 1990 (Bl. f PMZ 1990, 161) geândert wurde.

_Deutsche_ _Anmeldeverordnung:_ l.Januar 1987 fiir die von da an getàtigten Gebrauchsmusteranmeldungen
neue Anmeldebestimmungen in Kraft getreten (VO vom 12.11.1986; BGB11 1739ff.), die durch
Verordnung vom 4. Mai 1990 (Bl. f. PMZ 1990, 215) geândert wurden.

_Deutsche_ _Gebührenordung:_ Gesetz über die Gebiihren des Patentants und des Patentgerichts vom
18.8.76 in der Fassung vom 7.3.1990 .

_Bericht der_ _XI._ _Kommission,_ Zur der Wahl des Begriffes "Gebrauchsmuster" in Deutschland, RTDrucksache 1890/91, Nr.398, S.2447

_Verordnung Nr.540_ vom 30. Juni 1972 über die Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens auf dem
Gebiet der gewerblichen Erfindungen, der gewerblichen Muster und der Warenzeichen (EMWVO).

3. Francia

_Franzôsisches Patentgesetz_ _(FPatgG):_ Gesetz Nr. 68-1 über Erfindungspatente vom 2. Januar 1968 in
der Fassung des Gesetzes Nr. 78-742 vom 13. Juli 1978, kürzlich durch zwei neue Gesetze (Nr. 90-510
vom 25.6.90 und Nr. 90-1052 vom 26.11.90) abgeandert, Journal officiel du 3 janvier 1968.

_Franzôsiche_ _Anmeldeverordnung:_ Verordnung Nr. 79-822 vom 19. September 1979, über die
Anmeldung von Gebrauchszertifikaten, über die Erteilung und Aufrechterhaltung dieses Schutzrechts
sowie den Erlafí über die Einzelheiten der Einreichung von Gebrauchszertifikatanmeldungen, journal
officiel du 23 septembre 1979.

_Franzósische_ _Gebührenordnung:_ "Erlafl über die Gebühren, die für Patente und Gebrauchszertifikate
erhoben werden", Arrêté du 17 décembre 1985 relatif aux taxes perçues par l'Institut National de la
Propriété Industrielle.

_Gesetzesbegründungen:_ Materialien der Beratungen zur Einführung des Gèbrauchszertifikats aus dem
Jahre 1968, unverôffentlicht.

4. Bélgica

_Belgisches Patentgesetz_ _(BPatG):_ Neufassung des belgischen Patentgesetzes (BPatG) vom 28. Màrz
1984.

## **_ïï_**

                          - Ill                           

_Belgische_ _Anmeldeverordnung:_ Kôniglichen Beschlufl vom 2. Dezember 1986 bezüglich der Anmeldung,
Erteilung und Aufrechterhaltung von Erfindungspatenten.

_Projet de_ _Loi sur_ _les brevets_ _d'invention,_ _exposé des_ _motifs,_ Chambre des Représentants, vom 4.9.1981.

5. España

_Ley de patentes:_ En el Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-ley n° 1789 de 16
de julio de 1929, ya se contemplaba una protección complementaria del derecho de patentes para las
invenciones técnicas en forma de protección de los modelos de utilidad (artículos 171 y sigs.). El 26 de
junio de 1986 entró en vigor la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en cuyo Título XIV (artículos
143 a 154) se establecen las nuevas disposiciones relativas a los modelos de utilidad (B.O.E. núm.73, de
26 de marzo, pág. 11188 y sigs.).

_Reglamento_ _de_ _ejecución:_ Las mencionadas disposiciones se complementan con el Título II (artículos 41
a 48) del Reglamento para la Ejecución de la Ley de Patentes (Real Decreto 2245/1986, B.O.E. núm.
261, de 31 de octubre).

_Disposiciones relativas_ _a_ _las_ _tasas:_ Con arreglo al artículo 154 y al apartado 1 del artículo 160 de la Ley
de Patentes, las tasas se rigen por lo establecido en el anexo de dicha Ley.

6. Portugal

_Portugisches Patentgesetz_ _(PPatG):_ Código da Propriedade Industrial, Boletim da Propriedade
Industrial.

_Portugisisches Gebrauchsmusterrecht_ _(PMuG):_ Código da Propriedade, Capitulo II, Modelos de
utilidade e modelos e desnhos industriáis. Deutsche Übersetzung, im Blatt für Patent-, Muster- und
Zeichenwesen, 47. Jahrgang, Heft 6, S.56 ff, Heft 7/8, S.83 ff. sowie in Heft 9, S.101 ff.

_Portugisische_ _Gebührenordnung:_ Für die Hinterlegung von Gebrauchsmustern werden die in einem
gesonderten Erlafí jàhrlich neu festgesetzten Gebühren fallig (Art.255 PPatG).

7. Italia

_Italienisches Patentgesetz (IPatG) und Italienisches Gebrauchsmustergesetz_ _(IMuG):_ Titel II, Modelli
Industrian, Gazetta Ufficiale della República Italiana, 1987, Nr.53

_Gesetz_ _Nr._ _60:_ Gazetta Ufficiale della República Italiana, 1987, Nr.53

Italienische Gebührenordnung: Gazetta Ufficiale della República Italiana, 1987, Nr.53.

_Gesetzentwurf des_ _italienisches Abgeordnetenhauses_,dem Presidium vorgelegt am 16.4.1926,
Stellungnahme des Ministers

8. .Grecia

_Griechisches Patentgesetz_ _(GPatG):_ Gesetz über "Technologietransfer, Erfindungen und technologische
Innovation"

_Griechische_ _Gebührenordnung:_ Gebührenerlafi DS/A/2/89 vom 26.1.1989.

_Begründung_ _zum Gesetzesentwurf_ _betreffend_ _"Technologietransfer,_ _Erfindungen_ _und_ _technologische_
_Innovation",_ vorgelegt an die Nationalversammlung.

9. Países Bajos

_Niederlándisches_ _Patentgesetz:_ Vorschlag für ein neues niederlàndisches Patentgesetz, Version vom
8.1.1991, Hoofstuk 1

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-IV

_Begründung_ _zum_ _Gesetzesentwurf:_ Rijksoctrooiwet 1992, Memorie van Toelichting

10. Reino Unido

_Weifibuch:_ Intellectual Property and Innovation, Presented to Parliament by the Secretary for Trade and
Industry by Command of Her Majesty, April 1986

_Weifibuch:_ Intellectual Property Rights and Innovation, Presented to Parliament by the Prime Minister
by Command of Her Majesty, December 1983.

_Designrecht:_ Registered Design Act 1949, S.l(3) and unregistred Design.

11. Irlanda

Irisches Patentgesetz: Patent Act, 1992

Irisches Gebrauchsmustergesetz: Short-Term Patents, Part III of the Patents Act

12. Dinamarca

_Danisches_ _Gebrauchsmustergesetz:_ Bekendtgoerelse om brugsmodelansoegningers og registrede
brugsmodellers behandling, Patentdirektoratets bekendtgoerelse nr. 517 af 18. juni 1992.

_Begründung_ _zum_ _Gesetzesentwurf:_ Notât om baggrunden for og konsekvenseme af visse aendringer i den
tyske brugsmodellov, 21.8.1990.

_Bericht_ _der_ _PA-_ _Consulting group_ vom 21.8.1990 über den wirtschaftlichen Bedarf für ein
Gebrauchsmusterschutz in Danemark.

13. Luxemburgo

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RS 55 und 57/80, Musik Vertrieb Membran/ GEMA, Urteil vom 20.1.1981, Slg. 1981, 147.

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RS 53/87, Consorzio Italiano/ Renault, Urteil vom 5.10.1988, Slg. 1988, 6039.

RS 119/75, Terrapin/Terranova, Urteil vom 22.6.1976, Slg. 1976, 1039.

RS 35/87, Thetford/ Fiamma, Urteil vom 30.6.1988, Slg. 1988, 3585.

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G. Revistas

Bulletin der Union der Europâischen Berater fur den gewerblichen Rechtsschutz

A.I.P.P.I, Annuaire (AIPPI)

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)

Amtsblatt der Europâischen Gemeinschaften, Serie L und C (ABL)

Amtsblatt des Europâischen Patentamtes (AB1 EPA)

Blatt fur Patent-, Muster- und Zeichenwesen (Bl.f.PMZ)

Entscheidungen des deutschen Bundespatentgerichts (BPatGE)

Jahresberichte der griechischen "Industrial Property Organization" (O.B.I.)

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (GRUR Int.)

International Review of Industrial Property and Copyright law (IIC)

Mitteilungen der deutschen Patentanwàlte (Mitt)

Bulletin of the European Communities, Supplements (BECS)

Archiv für Presserecht (AfP)

Business week

The Journal, Incorporating the Transactions of The Chartered Institute of Patent Agents
(CIPA)

###### **_<li_**

**ISSN 0257-9545**

### **COM(95) 370 final**

# **DOCUMENTOS**

#### **ES 08 06 10** **N° de catálogo : CB-C0-95-431-ES-C** **ISBN 92-77-92686-4**

**Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas**

**L-2985** **Luxemburgo**