Source: EURLEX
Language: es
Format: md

[**Avis juridique important**](../../../editorial/legal_notice.htm)

*|*

# 61994J0232

**Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1996. - MPA Pharma GmbH contra Rhône-Poulenc Pharma GmbH. - Petición de decisión prejudicial: Oberlandesgericht Köln - Alemania. - Reenvasado de productos de marca - Artículo 36 del Tratado CE. - Asunto C-232/94.** 
  
*Recopilación de Jurisprudencia 1996 página I-03671*

  

[Índice](#SM)  
[Partes](#I1)  
[Motivación de la sentencia](#MO)  
[Decisión sobre las costas](#CO)  
[Parte dispositiva](#DI)

## Palabras clave

  
*++++

1. Actos de las Instituciones ° Directivas ° Efecto directo ° Límites ° Posibilidad de invocar una Directiva contra un particular ° Exclusión ° Ejecución por los Estados miembros ° Obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales

(Tratado CE, art. 189, párr. 3)

2. Libre circulación de mercancías ° Propiedad industrial y comercial ° Derecho de marca ° Producto comercializado en un Estado miembro por el titular o con su consentimiento ° Importación, tras reenvasado y nueva colocación de la marca, en otro Estado miembro ° Oposición del titular ° Procedencia ° Requisitos

(Tratado CE, art. 36; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7, ap. 2)*

## Índice

  
*1. Si bien una Directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona, el órgano jurisdiccional nacional que aplica el Derecho nacional y que debe interpretarlo, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para conseguir el resultado perseguido por ésta y atenerse así al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado.

2. El artículo 36 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un importador comercialice un producto farmacéutico que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha reenvasado el producto y ha puesto nuevamente la marca sin la autorización del titular, a menos que:

° se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. Tal es el caso, en particular, cuando el titular ha comercializado, en distintos Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diferentes y el reenvasado efectuado por el importador es, por una parte, necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación y, por otra parte, se realiza en condiciones tales que el estado original del producto no pueda resultar afectado. En cambio, este requisito no implica que deba acreditarse que el titular de la marca ha intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros;

° se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje. Tal es el caso, en particular, cuando el importador se ha limitado a operaciones que no implican ningún riesgo de que el producto resulte afectado, como, por ejemplo, las operaciones consistentes en retirar los blisters de su embalaje exterior de origen y colocarlos en un nuevo embalaje exterior o en añadir en el embalaje otro prospecto o folleto informativo. Corresponde, sin embargo, al órgano jurisdiccional nacional verificar si el estado original del producto contenido en el embalaje resulta indirectamente afectado, en particular, por el hecho de que el embalaje exterior o interior del producto reenvasado o el nuevo prospecto o folleto informativo no contengan algunas informaciones importantes o mencionen informaciones inexactas;

° se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste, debiéndose imprimir estas indicaciones de manera que sean comprensibles para una persona con una vista normal y un grado de atención normal. En cambio, no es necesario indicar que el reenvasado se ha realizado sin autorización del titular de la marca;

° la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y

° el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado.

Esta interpretación del artículo 36 del Tratado vale igualmente para el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 89/194, Primera Directiva en materia de marcas, puesto que ambas disposiciones persiguen el mismo objetivo.*

## Partes

  
*En el asunto C-232/94,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Oberlandesgericht Koeln (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

MPA Pharma GmbH

y

Rhône-Poulenc Pharma GmbH,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 36 del Tratado CE en relación con el Derecho de marcas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C.N. Kakouris, J.-P. Puissochet y G. Hirsch, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (Ponente), P. Jann y H. Ragnemalm, Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;

Secretarios: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto,

Sra. L. Hewlett, administradora;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

° En nombre de MPA Pharma GmbH, por el Sr. Wolfgang A. Rehmann, Abogado de Múnich;

° en nombre de Rhône-Poulenc Pharma GmbH, por el Sr. Kurt Bauer, Abogado de Colonia;

° en nombre del Gobierno francés, por la Sra. Catherine de Salins, sous-directeur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y el Sr. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères de la misma Dirección, en calidad de Agentes;

° en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Richard Wainwright, Consejero Jurídico principal, y la Sra. Angela Bardenhewer, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de MPA Pharma GmbH; de Rhône-Poulenc Pharma GmbH; del Gobierno francés, y de la Comisión, expuestas en la vista de 4 de octubre de 1995;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de diciembre de 1995;

dicta la siguiente

Sentencia*

## Motivación de la sentencia

  
*1 Mediante resolución de 29 de julio de 1994, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de agosto siguiente, el Oberlandesgericht Koeln planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, varias cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 36 del Tratado CE en relación con el Derecho de marcas.

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Rhône-Poulenc Pharma (en lo sucesivo, "Rhône-Poulenc"), fabricante de productos farmacéuticos, y MPA Pharma (en lo sucesivo, "Pharma"), que importa en Alemania alguno de los productos de aquélla.

3 Rhône-Poulenc es una filial alemana de la sociedad francesa Rhône-Poulenc Rover SA, titular de la marca Orudis en Alemania y en otros países. En Alemania comercializa, con licencia de la sociedad matriz, el producto farmacéutico Orudis retard, como medicamento contra los reumatismos, en embalajes de veinte, cincuenta y cien comprimidos presentados en blisters, siguiendo las normas sobre dimensión recomendadas por diversas agrupaciones profesionales y comerciales y por las entidades del seguro de enfermedad alemanas.

4 En España, el Orudis retard es comercializado, sólo en embalajes de veinte comprimidos, por una sociedad hermana de Rhône-Poulenc.

5 Pharma comercializa en Alemania el producto Orudis retard, que importa de España por vía denominada paralela. Para conseguir embalajes de cincuenta comprimidos, reenvasa el producto en nuevos embalajes exteriores ideados por ella misma y en los que introduce blisters extraídos de diferentes embalajes de origen español.

6 Estos nuevos embalajes exteriores llevan en todas las caras visibles la inscripción en alemán:

"MPA Import Arzneimittel

50 comprimidos-retard de Orudis retard

vía oral"

así como, en una de sus caras principales, las indicaciones:

"Fabricante:

Rhône-Poulenc S.A.E.,

España"

e

"Importador y empresa farmacéutica

responsable:

MPA Pharma GmbH, D-22946 Trittau".

En uno de sus laterales se indica:

"El contenido de la presente caja de Orudis retard ha sido elaborado en España por Rhône-Poulenc Farma S.A.E., Alcorcón (Madrid), y ha sido importado y envasado en Alemania por MPA Pharma GmbH, D-22946 Trittau, con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Medicamento de la República Federal de Alemania."

7 Pharma añade, además, a los embalajes un prospecto ideado por ella.

8 Rhône-Poulenc considera que la comercialización del producto reenvasado constituye una violación de la marca Orudis, por lo que ejercitó contra Pharma una acción judicial de cesación. El Landgericht estimó su demanda, por lo que Pharma recurrió ante el Oberlandesgericht Koeln, que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

"1) ¿Es suficiente, para apreciar la existencia de una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros, en el sentido de la segunda frase del artículo 36 del Tratado CE, que el ejercicio del derecho de marca nacional, en relación con el sistema de comercialización aplicado por el titular de la marca, conduzca objetivamente a compartimentar los mercados entre Estados miembros, o es necesario para ello probar que, junto con el sistema de comercialización que aplica, el titular de la marca utiliza su derecho de marca para provocar una compartimentación artificial de los mercados?

2) ¿Existe una 'restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros' , en el sentido de la segunda frase del artículo 36 del Tratado CE, cuando el titular de una marca protegida en los Estados miembros A y B invoca su derecho de marca nacional para impedir que un importador compre, en el Estado miembro B, productos farmacéuticos con dicha marca, que en el Estado miembro A se venden sólo con receta y que el titular comercializa con esta marca en el Estado miembro B a través de una empresa vinculada al grupo del titular de la marca, los reenvase y los comercialice en el Estado miembro A en un nuevo envase ideado por el propio importador y en el que pone la marca sin autorización de su titular, en el caso de que el ejercicio de dicho derecho de marca provoque una compartimentación de mercados entre Estados miembros (véase la primera cuestión), si se acredita que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto, que previamente se ha informado de la puesta en venta del producto reenvasado al titular del derecho de marca y si, además, en el nuevo embalaje se indican no sólo el fabricante y el importador, sino también el autor del reenvasado, pero

a) la indicación relativa al autor del reenvasado no figura de manera suficientemente clara en el embalaje exterior, de modo que puede pasar desapercibida para los sectores interesados,

y/o

b) ni de la información sobre el propio proceso de reenvasado, ni de las demás características del envase exterior se desprende que el reenvasado ha sido efectuado por el importador sin el consentimiento del titular de la marca o de la empresa vinculada a su grupo?"

9 Mediante estas cuestiones, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional nacional desea, básicamente, que se precise en qué condiciones el titular de un derecho de marca puede, conforme al artículo 36 del Tratado, invocar este derecho para impedir que un importador comercialice un producto farmacéutico que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha reenvasado el producto y ha puesto nuevamente la marca. A este respecto, se pide al Tribunal de Justicia, en particular, que explique la importancia y el contenido del concepto de "compartimentación artificial de los mercados" y se pronuncie sobre si existen ciertos requisitos adicionales que deba cumplir el importador.

10 Antes de abordar estas cuestiones, procede señalar que, ante este Tribunal de Justicia, se ha alegado que la legislación nacional de que se trata debe apreciarse a la luz, no del artículo 36 del Tratado, sino del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, "Directiva"). El Derecho nacional debía adaptarse a esta Directiva, a más tardar, el 31 de diciembre de 1992, plazo fijado por la Decisión 92/10/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por la que se aplaza la fecha de puesta en vigor de las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1992, L 6, p. 35).

11 Pues bien, puesto que el órgano jurisdiccional remitente no ha planteado ninguna cuestión sobre la interpretación del artículo 7 de la Directiva, procede limitarse, a este respecto, a las dos observaciones siguientes.

12 En primer lugar, es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que una Directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una disposición de una Directiva no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona (véanse, en particular, las sentencias de 26 de febrero de 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, apartado 48; de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, apartado 6, y de 14 de julio de 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325, apartado 20). Sin embargo, según esta jurisprudencia, al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para conseguir el resultado perseguido por ésta y atenerse así al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CE.

13 A continuación, como resulta de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada el día de hoy en los asuntos Bristol-Myers Squibb y otras (asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-0000), apartado 40, el artículo 7 de la Directiva, al igual que el artículo 36 del Tratado, tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado común, por lo que ambas disposiciones, que persiguen el mismo resultado, deben interpretarse de la misma manera.

14 Por lo que se refiere a la interpretación del artículo 36 del Tratado, procede recordar que este precepto admite las prohibiciones y restricciones a la importación que estén justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, siempre que no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

15 Según jurisprudencia reiterada, el artículo 36 sólo admite excepciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado común en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial y comercial de que se trate.

16 Por lo que se refiere al derecho de marca, el Tribunal de Justicia ha declarado que constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad [sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartado 13 (en lo sucesivo, "HAG II"), y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, Rec. p. I-2789, apartados 37 y 45].

17 Por consiguiente, como ha afirmado este Tribunal de Justicia en varias ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta marca (véanse, en particular, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7; de 3 de diciembre de 1981, Pfizer, 1/81, Rec. p. 2913, apartado 7; HAG II, antes citada, apartado 14, e IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, antes citada, apartado 33).

18 De lo anteriormente expuesto resulta en particular que el titular de un derecho de marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido comercializado en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento (véanse, en particular, las sentencias de 31 de octubre de 1974, Winthrop, 16/74 Rec. p. 1183, apartados 7 a 11; HAG II, antes citada, apartado 12, e IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, antes citada, apartados 33 y 34).

19 En efecto, el objeto del derecho de marca no es permitir a los titulares compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros. Es cierto que, especialmente en el mercado de los productos farmacéuticos, tales diferencias de precios pueden resultar de factores sobre los que los titulares de marcas no ejercen ningún control, en particular de las normativas, que difieren de un Estado miembro a otro, relativas a la fijación de los precios máximos, de los márgenes de beneficio de los mayoristas de productos farmacéuticos y de las farmacias o de los límites de reembolso de los gastos médicos en los regímenes de seguro de enfermedad. Pues bien, las distorsiones causadas por la existencia de una normativa sobre precios diferente en un Estado miembro deben remediarse a través de medidas adoptadas por las autoridades comunitarias y no mediante la introducción, por parte de otro Estado miembro, de medidas incompatibles con las normas relativas a la libre circulación de mercancías (véase, en particular, la sentencia Winthrop, antes citada, apartados 16 y 17).

20 Para responder a la cuestión de si el derecho exclusivo reconocido al titular de la marca implica la facultad de oponerse a la utilización de la marca por un tercero tras el reenvasado del producto, debe tenerse en cuenta la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia. Esta garantía de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda estar seguro de que el producto de marca que le es ofrecido no ha sido objeto, en una fase anterior de su comercialización, de una intervención realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca y que haya afectado al estado original del producto (sentencias, antes citadas, Hoffmann-La Roche, apartado 7, y Pfizer, apartado 8).

21 De ello se desprende que el derecho, reconocido al titular de la marca, de oponerse a cualquier utilización de ésta que pueda falsear la garantía de procedencia así entendida forma parte del objeto específico del derecho de marca, cuya protección puede justificar excepciones al principio fundamental de libre circulación de mercancías (sentencias, antes citadas, Hoffmann-La Roche, apartado 7, y Pfizer, apartado 9).

22 En la citada sentencia Hoffmann-La Roche, el Tribunal de Justicia declaró que, conforme a estos principios, el artículo 36 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha envasado el producto en un nuevo embalaje en el que ha vuelto a colocar la marca, a menos que

° se acredite que la utilización del derecho de marca por parte del titular, habida cuenta del sistema de comercialización aplicado por éste, contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros;

° se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto;

° el titular de la marca haya sido previamente advertido de la comercialización del producto reenvasado, y

° se indique en el nuevo embalaje quién ha reenvasado el producto.

23 No obstante, esta jurisprudencia debe precisarse, a la vista de las alegaciones invocadas en el presente asunto y en los asuntos acumulados Bristol-Myers Squibb y otras, antes citados, y Eurim-Pharm Arzneimittel (asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94, Rec. p. I-0000), en los que este Tribunal de Justicia ha dictado sentencia hoy.

Sobre la compartimentación artificial de mercados entre Estados miembros

24 Debe observarse, a este respecto, que la utilización del derecho de marca por parte de su titular para oponerse a la comercialización, con esta marca, de productos reenvasados por un tercero contribuiría a compartimentar los mercados entre Estados miembros, especialmente si el titular ha comercializado, en diferentes Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diversos y el producto no puede ser importado y comercializado en otro Estado miembro por un importador paralelo tal y como ha sido comercializado por el titular del derecho en un Estado miembro.

25 Por consiguiente, el titular de la marca no puede oponerse al reenvasado del producto en un nuevo embalaje exterior cuando el embalaje, en el tamaño utilizado por el titular en el Estado miembro en el que el importador ha comprado el producto, no puede ser comercializado en el Estado miembro de importación, debido, en particular, a la existencia de una normativa que sólo autoriza los embalajes de cierto tamaño o de un práctica nacional en este sentido, de normas en materia del seguro de enfermedad que subordinan el reembolso de los gastos médicos al tamaño del embalaje o de prácticas de prescripción médica consolidadas que se basen, entre otras, en las normas sobre dimensión recomendadas por agrupaciones profesionales y por las entidades del seguro de enfermedad.

26 A este respecto, debe precisarse que, cuando, según las normas y prácticas vigentes en el Estado miembro de importación, el titular utiliza en éste embalajes de varios tamaños diferentes, la circunstancia de que uno de estos tamaños también se comercialice en el Estado miembro de exportación no basta para llegar a la conclusión de que no es necesario reenvasar el producto. En efecto, existiría una compartimentación de los mercados si el importador sólo pudiera comercializar el producto en una parte limitada del mercado de éste.

27 Por el contrario, el titular puede oponerse al reenvasado del producto en un nuevo embalaje exterior cuando el importador puede confeccionar un embalaje comercializable en el Estado miembro de importación, por ejemplo, adhiriendo en el embalaje original exterior o interior nuevas etiquetas redactadas en la lengua del Estado miembro de importación o añadiendo otro prospecto o folleto informativo en la lengua del Estado miembro de importación.

28 En efecto, la facultad del titular de un derecho de marca protegido en otro Estado miembro de oponerse a que productos reenvasados se comercialicen con esa marca sólo debe limitarse en la medida en que el reenvasado efectuado por el importador sea necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación.

29 Por último, debe precisarse que, en contra de lo alegado por la demandada en el litigio principal, la utilización por parte del Tribunal de Justicia de la expresión "compartimentación artificial de los mercados" no implica que el importador deba demostrar que, al comercializar en diferentes Estados miembros un producto idéntico en envases diversos, el titular de la marca haya intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros. En efecto, al precisar que debe tratarse de una compartimentación artificial, el Tribunal de Justicia quiso subrayar que el titular siempre puede invocar su derecho de marca para oponerse a la comercialización de productos reenvasados si ello está justificado por la necesidad de proteger la función esencial de la marca, en cuyo caso no puede considerarse que la consiguiente compartimentación sea artificial.

Sobre la afectación del estado original del producto

30 Debe precisarse, en primer lugar, que el concepto de afectación del estado original del producto se refiere al estado del producto contenido en el embalaje.

31 El titular de un derecho de marca puede, pues, oponerse a cualquier reenvasado que implique el riesgo de exponer el producto contenido en el embalaje a manipulaciones o influencias que afecten a su estado original. Para apreciar si es así, debe tenerse en cuenta, como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 10 de la citada sentencia Hoffmann-La Roche, la naturaleza del producto y el procedimiento de reenvasado.

32 Por lo que se refiere a los productos farmacéuticos, del mismo apartado de la citada sentencia Hoffmann-La Roche resulta que debe considerarse que el reenvasado se ha realizado en circunstancias que no pueden afectar al estado original del producto especialmente cuando el titular de la marca ha comercializado el producto en un doble embalaje y el reenvasado sólo afecta al embalaje exterior, dejando intacto el embalaje interior, o cuando el reenvasado es controlado por una autoridad pública con el fin de garantizar la integridad del producto.

33 De esta jurisprudencia resulta, pues, que el mero hecho de retirar los blisters de su embalaje exterior de origen y de colocarlos, junto con uno o varios embalajes de origen, en un nuevo embalaje exterior, o de incluirlos en otro embalaje de origen no basta para afectar al estado original del producto contenido en el embalaje.

34 Sin embargo, se ha alegado ante este Tribunal de Justicia que incluso tales manipulaciones implican el riesgo de afectar al estado original del producto. Así, los blisters procedentes de diferentes embalajes de origen y que se agrupan en un embalaje exterior único podrían proceder de lotes de producción diferentes y podrían tener diferentes fechas de caducidad.

35 No puede acogerse esta argumentación. En efecto, no puede admitirse que cualquier riesgo hipotético de error aislado baste para reconocer al titular de la marca el derecho a oponerse a cualquier reenvasado de los productos farmacéuticos en nuevos embalajes exteriores.

36 Por lo que se refiere a una operación consistente en añadir al embalaje nuevos prospectos o folletos informativos redactados en la lengua del Estado de importación, no existen motivos para presumir que el estado original del producto contenido en el embalaje resulte directamente afectado por tal operación.

37 No obstante, debe reconocerse que, de manera indirecta, el estado original del producto contenido en el embalaje puede resultar afectado cuando, en particular, el embalaje exterior o interior del producto reenvasado o el nuevo prospecto o folleto informativo no incluyen ciertas informaciones importantes, o mencionan informaciones inexactas sobre la naturaleza del producto, su composición, sus efectos, su utilización o su conservación.

38 Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si es éste el caso, realizando, en particular, una comparación con el producto comercializado por el titular de la marca en el Estado miembro de importación. Sin embargo, no debe excluirse la posibilidad de que el importador facilite algunas informaciones adicionales, siempre que éstas no contradigan las proporcionadas por el titular en el Estado miembro de importación, requisito éste que se cumple si se trata precisamente de informaciones diferentes derivadas del envase utilizado por el titular en el Estado miembro de exportación.

Sobre las demás exigencias que debe cumplir el importador paralelo

39 En el caso de que el reenvasado se realice en condiciones que no puedan afectar al estado original del producto contenido en el embalaje, la función esencial de la marca como garantía de procedencia queda protegida. Así, el consumidor o el usuario final no se ve inducido a error sobre la procedencia de los productos, sino que recibe efectivamente productos fabricados bajo el control único del titular de la marca.

40 Pues bien, debe señalarse que aunque, en tales circunstancias, la conclusión según la cual el titular no puede invocar su derecho de marca para oponerse a la comercialización con ésta de productos reenvasados por un importador se impone con el fin de garantizar la libre circulación de mercancías, dicha conclusión equivale, sin embargo, a reconocer al importador una cierta facultad que, en circunstancias normales, está reservada al propio titular.

41 En interés del titular, como propietario de la marca, y para protegerle de cualquier abuso, procede, por tanto, como declaró el Tribunal de Justicia en la citada sentencia Hoffmann-La Roche, no admitir esta facultad más que en la medida en que el importador respete algunas otras exigencias.

42 Así, habida cuenta del interés del titular de la marca en que el consumidor o el usuario final no sea inducido a creer que dicho titular es responsable del reenvasado, debe indicarse en el embalaje quién ha reenvasado el producto.

43 Como el Tribunal de Justicia ya ha precisado, dicha indicación debe resultar claramente del embalaje exterior del producto reenvasado (sentencias Hoffmann-La Roche, apartado 12, y Pfizer, apartado 11, antes citadas). Ello implica, como señala el Abogado General en el punto 128 de sus conclusiones, que el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar si la indicación va impresa de manera que pueda ser comprendida por una persona con una vista normal y un grado de atención normal.

44 En cambio, no puede exigirse que, además, el embalaje señale expresamente que el reenvasado ha sido realizado sin autorización del titular de la marca, ya que tal indicación puede interpretarse, como observa el Abogado General en el punto 88 de sus conclusiones, como signo de que el producto reenvasado no es totalmente regular.

45 Sin embargo, como resulta del apartado 11 de la citada sentencia Pfizer, puede exigirse que se indique claramente en el embalaje exterior quién ha fabricado el producto, ya que, en efecto, el fabricante puede tener interés en que no se induzca al consumidor o al usuario final a creer que el importador es titular de la marca y que el producto ha sido fabricado bajo su control.

46 Incluso cuando el autor del reenvasado del producto figure en el embalaje, no puede excluirse la posibilidad de que la reputación de la marca y, por consiguiente, la del titular de ésta resulten, de todos modos, perjudicadas por una presentación inadecuada del producto reenvasado. En tal caso, el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización del producto. Para apreciar si la presentación del producto reenvasado puede perjudicar la reputación de la marca, debe tenerse en cuenta la naturaleza del producto y el mercado al que va destinado.

47 En relación con los productos farmacéuticos, debe señalarse necesariamente que se trata de un ámbito sensible en el que el público es particularmente exigente en lo que atañe a la calidad e integridad del producto y que, de hecho, la presentación del producto puede inspirar la confianza del público a este respecto. Por consiguiente, un embalaje defectuoso, de mala calidad o descuidado podría perjudicar la reputación de la marca.

48 A cuanto se ha expuesto hay que añadir que las exigencias que debe cumplir la presentación de un producto farmacéutico reenvasado varían según se trate de un producto vendido a los hospitales o, a través de las farmacias, a los consumidores. En el primer caso, los productos farmacéuticos son administrados a los pacientes por profesionales, para los que la presentación del producto no tiene una gran importancia. En el segundo caso, la presentación del producto reviste una importancia mayor para el consumidor, aunque, tratándose de productos sujetos a prescripción médica, esta circunstancia puede, en sí misma, inspirar a los consumidores una cierta confianza en la calidad del producto.

49 Por último, como el Tribunal de Justicia señaló en la citada sentencia Hoffmann-La Roche, el titular de la marca debe ser previamente advertido de la comercialización del producto reenvasado. Además, el titular puede exigir que el importador le proporcione, antes de la comercialización, un ejemplar del producto reenvasado, con el fin de poder verificar que el reenvasado no se ha realizado de forma que afecte directa o indirectamente al estado original del producto y que la presentación después del reenvasado no puede perjudicar la reputación de la marca. Asimismo, tal exigencia permite al titular de la marca protegerse mejor de las actividades de quienes infringen el derecho de marca.

50 A la vista de todas estas consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales que el artículo 36 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un importador comercialice un producto farmacéutico que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha reenvasado el producto y ha puesto nuevamente la marca, a menos que:

° se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. Tal es el caso, en particular, cuando el titular ha comercializado, en distintos Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diferentes y el reenvasado efectuado por el importador es, por una parte, necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación y, por otra parte, se realiza en condiciones tales que el estado original del producto no pueda resultar afectado. En cambio, este requisito no implica que deba acreditarse que el titular de la marca ha intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros;

° se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje. Tal es el caso, en particular, cuando el importador se ha limitado a operaciones que no implican ningún riesgo de que el producto resulte afectado, como, por ejemplo, las operaciones consistentes en retirar los blisters de su embalaje exterior de origen y colocarlos en un nuevo embalaje exterior o en añadir en el embalaje otro prospecto o folleto informativo. Corresponde, sin embargo, al órgano jurisdiccional nacional verificar si el estado original del producto contenido en el embalaje resulta indirectamente afectado, en particular, por el hecho de que el embalaje exterior o interior del producto reenvasado o el nuevo prospecto o folleto informativo no contengan algunas informaciones importantes o mencionen informaciones inexactas;

° se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste, debiéndose imprimir estas indicaciones de manera que sean comprensibles para una persona con una vista normal y un grado de atención normal. En cambio, no es necesario indicar que el reenvasado se ha realizado sin autorización del titular de la marca;

° la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y

° el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado.*

## Decisión sobre las costas

  
*Costas

51 Los gastos efectuados por el Gobierno francés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.*

## Parte dispositiva

  
*En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Oberlandesgericht Koeln mediante resolución de 29 de julio de 1994, declara:

El artículo 36 del Tratado CE debe interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un importador comercialice un producto farmacéutico que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha reenvasado el producto y ha puesto nuevamente la marca, a menos que:

° se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. Tal es el caso, en particular, cuando el titular ha comercializado, en distintos Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diferentes y el reenvasado efectuado por el importador es, por una parte, necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación y, por otra parte, se realiza en condiciones tales que el estado original del producto no pueda resultar afectado. En cambio, este requisito no implica que deba acreditarse que el titular de la marca ha intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros;

° se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje. Tal es el caso, en particular, cuando el importador se ha limitado a operaciones que no implican ningún riesgo de que el producto resulte afectado, como, por ejemplo, las operaciones consistentes en retirar los blisters de su embalaje exterior de origen y colocarlos en un nuevo embalaje exterior o en añadir en el embalaje otro prospecto o folleto informativo. Corresponde, sin embargo, al órgano jurisdiccional nacional verificar si el estado original del producto contenido en el embalaje resulta indirectamente afectado, en particular, por el hecho de que el embalaje exterior o interior del producto reenvasado o el nuevo prospecto o folleto informativo no contengan algunas informaciones importantes o mencionen informaciones inexactas;

° se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste, debiéndose imprimir estas indicaciones de manera que sean comprensibles para una persona con una vista normal y un grado de atención normal. En cambio, no es necesario indicar que el reenvasado se ha realizado sin autorización del titular de la marca;

° la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y

° el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado.*

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