Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto T‑107/16

Airhole Facemasks, Inc.

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT — Mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Facultad de reforma»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 16 de mayo de 2017

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Mala fe del solicitante al presentar la solicitud de marca — Criterios de apreciación — Consideración de todos los factores pertinentes existentes en el momento de la presentación de la solicitud de registro — Conocimiento por parte del solicitante del uso por un tercero de un signo idéntico o similar — Intención del solicitante — Grado de protección jurídica de los signos controvertidos — Lógica comercial en que se basa el registro del signo controvertido como marca de la Unión — Cronología de los hechos que han caracterizado la presentación de la solicitud de marca — Origen del signo impugnado y uso del mismo desde que fue creado

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 52, ap. 1, letra b)]
2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Mala fe del solicitante al presentar la solicitud de marca — Marca figurativa AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 52, ap. 1, letra b)]
3. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Facultad del Tribunal General de modificar la resolución impugnada — Límites

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 3]

1. El régimen de la marca de la Unión se basa en el principio, formulado en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, que confiere al primer solicitante un derecho exclusivo. En virtud de este principio, una marca sólo puede registrarse como marca de la Unión cuando no se oponga a ello una marca anterior, ya se trate de una marca de la Unión, de una marca registrada en un Estado miembro o en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux, de una marca que haya sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro o de una marca que haya sido objeto de un registro internacional que surta efecto en la Unión. En cambio, sin perjuicio de la eventual aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, el mero uso por un tercero de una marca no registrada no se opone al registro de una marca idéntica o similar como marca de la Unión para productos o servicios idénticos o similares.

   La aplicación de dicho principio queda matizada, en particular, por el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, en virtud del cual se declarará la nulidad de la marca de la Unión, mediante solicitud presentada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca. Incumbe al que solicita la nulidad basándose en este motivo demostrar las circunstancias que permitan concluir que el titular de una marca de la Unión actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la misma.

   El concepto de «mala fe» que figura en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 no está definido, ni delimitado, ni siquiera descrito en modo alguno en la legislación.

   A este respecto, procede señalar que, en la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, el Tribunal de Justicia aportó algunas precisiones acerca de la manera en que debía interpretarse el concepto de mala fe, tal y como se contemplaba en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009. Así, para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante, en el sentido de la mencionada disposición, se deben tener en cuenta todos las factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca de la Unión y en particular, en primer lugar, el hecho de que el solicitante sepa, o deba saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita, en segundo lugar, la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo así como, en tercer lugar, el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.

   Sentado lo anterior, de los términos utilizados por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, se desprende que los factores allí mencionados son solamente ejemplos de un conjunto de elementos que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la eventual mala fe de un solicitante de registro en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca.

   En consecuencia, procede considerar que, en el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, cabe asimismo tener en cuenta el origen del signo controvertido y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro del signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación.

   (véanse los apartados 17 a 22)
2. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 25 a 42)
3. La facultad de reforma reconocida al Tribunal con arreglo al artículo 65, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, no tiene por efecto conferirle la facultad de proceder a una apreciación sobre la que la Sala de Recurso todavía no se ha pronunciado. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de reforma debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal, tras haber controlado la apreciación efectuada por dicha Sala, se encuentre en condiciones de determinar, sobre la base de los datos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar.

   En efecto, la pretensión de reforma no consiste en solicitar del Tribunal que condene a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea a una determinada obligación de hacer o de no hacer, lo que significaría dirigir a ésta una orden conminatoria. Por el contrario, su objetivo consiste en que el Tribunal decida, con la misma base jurídica que la Sala de Recurso, si procede anular la marca controvertida en virtud del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

   Tal decisión forma parte de las medidas que, en principio, puede adoptar el Tribunal en ejercicio de su facultad de reforma.

   (véanse los apartados 45 a 47)

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