Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto C‑501/15 P

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

contra

Cactus SA

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Marca figurativa que incluye los elementos denominativos “CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ” — Oposición del titular de las marcas denominativa y figurativa de la Unión que incluye el elemento denominativo “Cactus” — Clasificación de Niza — Artículo 28 — Artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a) — Uso efectivo de la marca en una forma abreviada»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de octubre de 2017

1. Aproximación de las legislaciones—Marcas—Directiva 2008/95/CE—Identificación de los productos o servicios a que se refiere la marca—Uso de las indicaciones generales de los títulos de clases de la Clasificación de Niza—Alcance de la protección que resulta de ello—Obligación del solicitante de precisar los productos o los servicios a los que se refiere la solicitud

   (Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)
2. Aproximación de las legislaciones—Marcas—Directiva 2008/95/CE—Marcas de servicios—Concepto de «servicios»—Venta al por menor de productos—Inclusión—Requisitos para su registro

   (Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)
3. Recurso de casación—Motivos—Apreciación errónea de los hechos y de las pruebas—Inadmisibilidad—Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos y de las pruebas—Exclusión salvo en caso de desnaturalización

   (Art. 256 TFUE, ap. 1, párr. 2; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)
4. Marca de la Unión Europea—Observaciones de terceros y oposición—Examen de la oposición—Prueba del uso de la marca anterior—Uso efectivo—Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca—Objeto y ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento(CE) n.o 207/2009—Examen de la modificación del carácter distintivo

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009, art. 15, ap. 1, párr. 2, letra a)]

1. Por lo que respecta, en primer lugar, al alcance de la sentencia IP Translator, C‑307/10, debe recordarse que, en el apartado 61 de esa sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que, para respetar las exigencias de claridad y precisión, el solicitante de una marca que utilice todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la Clasificación de Niza a fin de identificar los productos o servicios para los que insta la protección de la marca debe precisar si su solicitud de registro comprende todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de la clase específica designada o sólo algunos de esos productos o servicios. En caso de que la solicitud sólo tenga por objeto algunos de esos productos o servicios el solicitante está obligado a precisar los productos o servicios comprendidos en esa clase que quiere designar.

   El Tribunal de Justicia indicó, en los apartados 29 y 30 de la sentencia Brandconcern, C‑577/14 P, que la sentencia IP Translator sólo aportó precisiones a propósito de los requisitos relativos a las nuevas solicitudes de registro como marcas de la Unión y no concierne, pues, a las marcas que ya estaban registradas en la fecha en que se dictó esta última sentencia. En el apartado 31 de la sentencia Brandconcern, el Tribunal de Justicia dedujo de lo anterior que no cabía considerar, por tanto, que a través de la sentencia IP Translator el Tribunal de Justicia pretendiera cuestionar el enfoque expuesto en la Comunicación n.o 4/03 en lo que respecta a las marcas registradas antes de que se dictara esta última sentencia.

   La Comunicación n.o 2/12 del Presidente de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea no puede alterar este criterio jurisprudencial y, de este modo, llevar a que se limite el alcance de la protección de las marcas registradas antes de que se dictara la sentencia IP Translator para productos o servicios designados mediante las indicaciones generales de los títulos de una clase del Arreglo de Niza circunscribiendo exclusivamente esa protección a los productos o servicios contemplados en la lista alfabética de esta clase y a impedir que ésta se extienda, según la Comunicación n.o 4/03, a todos los productos o servicios correspondientes a dicha clase.

   En efecto, la extensión de la protección conferida por las marcas que se hayan registrado no puede modificarse sobre la base de una comunicación no vinculante que no tiene más funciones que la de explicar a los solicitantes las prácticas de la Oficina.

   (véanse los apartados 37 a 40)
2. Por lo que se refiere al alcance de la sentencia Praktiker Bau, C‑418/02, es preciso recordar que, en los apartados 39 y 50 de esa sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que, si bien la actividad de comercio al por menor de productos constituye un servicio perteneciente a la clase 35 del Arreglo de Niza, el solicitante debe, no obstante, precisar, a efectos del registro de una marca, los productos o los tipos de productos a los que se refiere la actividad de comercio al por menor.

   Pues bien, a semejanza de lo que sucede con la sentencia IP Translator, C‑307/10, el criterio jurisprudencial seguido en la sentencia Praktiker Bau se refiere exclusivamente a las solicitudes de registro como marcas de la Unión y no guarda relación con el alcance de la protección de las marcas ya registradas cuando se dictó esa sentencia.

   Tal solución es, además, conforme con los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.

   (véanse los apartados 44 a 47)
3. Véase el texto de la resolución.

   (véase el apartado 60)
4. El Tribunal de Justicia ha precisado que del tenor del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, se desprende directamente que el uso de la marca en una forma que difiere de aquella en la que se halla registrada se considera un uso en el sentido del párrafo primero de dicho artículo, siempre que no se altere el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se hubiera registrado.

   Es preciso señalar que el objeto del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), de este Reglamento, al no exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada en el comercio y la forma bajo la que la marca ha sido registrada, consiste en permitir que el titular de esta última aporte al signo, en su explotación comercial, las variaciones que, sin alterar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate.

   De ello se deduce que el requisito de «uso efectivo» en el sentido del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del mismo Reglamento se cumple incluso cuando sólo el elemento figurativo de una marca compuesta se utiliza, siempre que el carácter distintivo de dicha marca, tal como se ha registrado, no quede alterado.

   (véanse los apartados 65 a 67)

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