Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. E. SHARPSTON

presentadas el 6 de abril de 2006 1([1](#Footnote1))

**Asunto C‑348/04**

**Boehringer Ingelheim KG**

**Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG**

**Glaxo Group Ltd**

**contra**

**Swingward Ltd**

**y**

**Boehringer Ingelheim KG**

**Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG**

**Glaxo Group Ltd**

**Smithkine Beecham plc**

**Beecham Group plc**

**Smithkline & French Laboratories Ltd**

**Eli Lilly and Co.**

**The Wellcome Foundation Ltd**

**contra**

**Dowelhurst Ltd**

  
  
  
  

1.        En el presente asunto, la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) pretende obtener nuevas directrices del Tribunal
de Justicia sobre los efectos de la sentencia dictada por este último en el asunto Boehringer Ingelheim y otros (en lo sucesivo,
«Boehringer I»). ([2](#Footnote2)) Dicho asunto se refería a las circunstancias en las que el titular de una marca puede impedir la comercialización de productos
que lleven su marca por parte de un importador paralelo que los ha reenvasado.

2.        En la resolución de la Court of Appeal que llevó a la solicitud de remisión prejudicial, el Lord Justice Jacob dijo: «A veces
pienso que la norma parece estar perdiendo el sentido de la realidad en esta materia; después de todo, sólo estamos analizando
el uso de la marca del titular para productos fabricados por él y en perfectas condiciones. Creo que el consumidor medio se
quedaría asombrado si conociera el embrollo que la norma ha creado».

3.        Debo decir que comparto esta opinión. Me parece que después de treinta años de jurisprudencia sobre el reenvasado de productos
farmacéuticos debería ser posible extraer de ella unos principios capaces de permitir que los tribunales nacionales apliquen
con decisión la norma al litigio, constantemente renovado, entre fabricantes e importadores paralelos. En estas conclusiones
intentaré sistematizar dichos principios, confiando en que ello permitirá que los tribunales nacionales desempeñen con decisión
su papel en lo sucesivo, aplicando tales principios a los hechos que les sean sometidos sin necesidad de formular nuevas cuestiones
prejudiciales para obtener precisiones adicionales. Todos los jueces saben que un abogado ingenioso siempre puede encontrar
una razón para aplicar o no una determinada regla a la situación de su cliente, pero, en mi opinión, no corresponde al Tribunal
de Justicia pronunciarse continuamente con tal grado de detalle. ([3](#Footnote3))

**Marco jurídico**

4.        Tanto el Abogado General Jacobs como el Tribunal de Justicia analizaron con cierto detalle la evolución de la jurisprudencia
comunitaria en materia de reenvasado en la sentencia Boehringer I, de modo que no merece la pena volver a hacerlo aquí. Me
limitaré por tanto a exponer ciertos puntos que me parecen especialmente pertinentes para el presente asunto.

5.        Las raíces históricas de dicha jurisprudencia se encuentran, por supuesto, en los artículos 28 CE y 30 CE. El artículo 30
ocupa un lugar muy importante en las alegaciones presentadas en este asunto pero, en cambio, las referencias al artículo 28
son escasas. Sin embargo, no hay que olvidar que el artículo 30 constituye una excepción a la regla fundamental proclamada
en el artículo 28, que sienta el principio de la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros. Como excepción
a esta norma básica, el artículo 30 debe recibir una interpretación estricta. ([4](#Footnote4))

6.        Interpretando pues el artículo 30 en el contexto de los derechos de propiedad intelectual e industrial, el Tribunal de Justicia
desarrolló en una primera etapa el concepto del objeto específico de dicho derecho, al declarar que el artículo 30 «únicamente
admite excepciones a [la libre circulación de mercancías] en la medida en que estén justificadas por la salvaguardia de los
derechos que constituyen el objeto específico de esta propiedad». ([5](#Footnote5)) Dicho principio permite determinar, para cada tipo de propiedad intelectual o industrial, las circunstancias en las que el
Derecho comunitario permite ejercitar este derecho, a pesar de que, en un contexto transfronterizo, su ejercicio obstaculiza
por definición la libertad de circulación. ([6](#Footnote6))

7.        También en esta primera etapa, el Tribunal de Justicia definió el contenido específico del derecho de marca, indicando que
«consiste en garantizar al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto». ([7](#Footnote7)) La doctrina del agotamiento del derecho de marca se dedujo con naturalidad de dicha definición. ([8](#Footnote8)) El Tribunal de Justicia llegó así a la conclusión de que «el ejercicio por el titular de una marca del derecho que le otorga
la legislación de un Estado miembro a prohibir la comercialización en éste de un producto comercializado en otro Estado miembro
con dicha marca por el propio titular o con su consentimiento es incompatible con las normas del Tratado CEE relativas a la
libre circulación de mercancías dentro del mercado común». ([9](#Footnote9))

8.        El Tribunal de Justicia continuó desarrollando el concepto del objeto específico del derecho de marca en su sentencia Hoffmann-La
Roche, ([10](#Footnote10)) donde indicó que «la función esencial de la marca […] es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen
del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra
procedencia [y] estar seguro de que el producto de marca […] no ha sido objeto, en una fase anterior de su comercialización,
de una intervención […] que haya afectado al estado original del producto». Por consiguiente, la protección del objeto específico
del derecho de marca incluye la facultad del titular «de oponerse a cualquier utilización de la marca que pueda falsear la
garantía de procedencia».

9.        El objeto específico del derecho de marca consta por tanto de dos componentes. El primero es el derecho a utilizar la marca
para la primera comercialización en la Comunidad Europea de los productos protegidos por ella, tras lo cual dicho derecho
se agota. El segundo componente es el derecho a oponerse a cualquier utilización de la marca que pueda falsear la garantía
de procedencia del producto, la cual comprende tanto la garantía de la identidad de origen como la garantía de la integridad
del producto que lleva la marca.

10.      Estos derechos esenciales se recogieron en la Directiva sobre marcas. ([11](#Footnote11)) El artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva dispone que la marca confiere a su titular derechos exclusivos sobre ella,
y en particular el derecho de prohibir el uso en el tráfico económico a) de un signo idéntico para productos o servicios idénticos
y b) de un signo idéntico o tan similar que pueda producir confusión para productos o servicios idénticos o similares. ([12](#Footnote12))

11.      Sin precisiones adicionales, el artículo 5, apartado 1, letra a), otorgaría al titular de la marca el derecho a prohibir toda
utilización de la misma para los productos a los que se aplica. El titular podría impedir, por tanto, que en un Estado miembro
se importasen desde otro Estado miembro tales productos, eliminando así la libre circulación de mercancías garantizada por
el artículo 28 CE. Sin embargo, esta consecuencia sería contraria al Tratado y a los objetivos formulados en la Directiva,
que pretende «suprimir las disparidades entre las legislaciones de los Estados miembros sobre marcas que pueden obstaculizar
la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado
común», ([13](#Footnote13)) protegiendo así el funcionamiento del mercado interior. ([14](#Footnote14)) En consecuencia, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva dispone que el derecho del titular de la marca a impedir el uso
de ésta «no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad ([15](#Footnote15)) con dicha marca por el titular o con su consentimiento», resumiendo así en pocas palabras la doctrina del agotamiento comunitario
del derecho de marca.

12.      Aunque el artículo 7, apartado 1, ha sido calificado de excepción a la norma del artículo 5, apartado 1, ([16](#Footnote16)) dicha afirmación no me parece una interpretación plenamente exacta de la relación entre ambas disposiciones, y considero
más útil describirlas diciendo que cada una de ellas sirve de contrapeso a la otra. Si se quiere hablar de norma y de excepción,
se ajustaría mejor al espíritu de la relación existente entre los artículos 28 CE y 30 CE la afirmación de que el artículo
5, apartado 1, que constituye una restricción potencial de las importaciones, debe interpretarse como una excepción al artículo
7, apartado 1, que refleja el principio básico de la libre circulación de mercancías.

13.      Por el contrario, el artículo 7, apartado 2, dispone que el artículo 7, apartado 1 «no se aplicará cuando existan motivos
legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el
estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización». Por consiguiente, el artículo 7, apartado
2, se configura claramente como una excepción al principio básico de la libre circulación de mercancías y, por tanto, no debe
ser interpretado con generosidad. ([17](#Footnote17)) De ello se deduce que no procede dar una interpretación excesivamente amplia ni a la expresión «motivos legítimos», en general,
ni al concepto de «modificación o alteración del estado de los productos», en particular.

14.      Los artículos 5 a 7 de la Directiva ([18](#Footnote18)) efectúan una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca y, de este modo, definen
los derechos de los que gozan los titulares de marcas en la Comunidad. ([19](#Footnote19)) Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que, para determinar si el artículo 7, apartado 2, permite oponerse
a la comercialización de productos reenvasados en los que se ha puesto de nuevo la marca, es preciso basarse en la jurisprudencia
sentada anteriormente por él en el marco del artículo 30 CE. ([20](#Footnote20)) Estos mismos criterios de interpretación deben aplicarse a las demás formas de reenvasado denunciadas por los titulares de
la marca, y la Directiva debe interpretarse de conformidad con el marco establecido por el Tratado y con los derechos esenciales
desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal como se han definido *supra*. ([21](#Footnote21))

15.      Una vez dicho esto, no me parece necesariamente útil ni deseable que el Tribunal de Justicia siga moldeando sus sentencias
a partir del artículo 30 CE (ni tampoco, por supuesto, que las partes formulen sus alegaciones basándose en dicho artículo).
La Directiva nos acompaña desde 1988, y seguramente ya es hora de pasar de uno a otra.

16.      Tras haber expuesto estas ideas generales, puede resultar útil reformular en su contexto algunas de las reglas derivadas de
la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Bristol-Myers Squibb y otros, ([22](#Footnote22)) que constituye el trasfondo de las cuestiones sometidas al Tribunal de Justicia en el presente asunto.

17.      En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que, con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva, el titular
de la marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico reenvasado, a menos que:

1)      ello pueda contribuir a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros; tal es el caso, en particular,
cuando el reenvasado es necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación y, además, se realiza
en condiciones tales que el estado original del producto no puede resultar afectado;

2)      el reenvasado no pueda afectar al estado original del producto contenido en el embalaje;

3)      se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante;

4)      la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular; así,
el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y

5)      el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición
de éste, un ejemplar del producto reenvasado.

18.      En lo sucesivo me referiré a estos cinco requisitos, que constituyen el telón de fondo de las cuestiones formuladas en el
presente asunto, denominándolos «los requisitos de la sentencia BMS».

19.      A pesar de que, en esta sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 7, apartado
2, en el sentido de que el titular de la marca puede oponerse a toda comercialización posterior a menos que concurran dichos
requisitos, no me parece que dicha disposición cree un derecho de acción independiente. Como el Tribunal de Justicia declaró
en su sentencia Silhouette International Schmied, ([23](#Footnote23)) «si bien resulta incontestable que la Directiva obliga a los Estados miembros a adoptar disposiciones por las que el titular
de una marca, en el supuesto de violación de sus derechos, debe estar facultado para obtener una orden conminatoria por la
que se prohíba a terceros utilizar su marca, debe señalarse, no obstante, que dicha obligación no se deriva de las disposiciones
del artículo 7, sino de las del artículo 5».

20.      A fin de resumir los requisitos de la sentencia BMS de un modo que se ajuste claramente a la estructura y al lenguaje de la
Directiva, puede decirse que el reenvasado –o como mínimo ciertos tipos de reenvasado– constituirá un «motivo legítimo» a
los efectos del artículo 7, apartado 2, a menos que: 1) el reenvasado de que se trate sea necesario para tener acceso al mercado;
2) dicho reenvasado no pueda afectar al estado original del producto; 3) el nuevo embalaje indique el nombre del importador
y del fabricante; 4) la presentación no pueda perjudicar a la reputación de la marca ni a la de su titular y 5) el importador
advierta al titular de la marca.

**El litigio principal y las cuestiones planteadas**

21.      Los demandantes son fabricantes de productos farmacéuticos y los demandados importadores paralelos de productos farmacéuticos
(inhaladores o comprimidos) fabricados y comercializados con su marca en la Comunidad por uno de los demandantes. La controversia
se refiere a las circunstancias en las que la norma permite que los demandados superpongan una etiqueta adhesiva al embalaje
exterior de dichos productos farmacéuticos ([24](#Footnote24)) o lo sustituyan por un nuevo embalaje. ([25](#Footnote25))

22.      Más concretamente, en el presente asunto se han planteado cuestiones relativas a dos métodos de reenvasado de los productos
en nuevos embalajes exteriores diseñados por uno de los demandados y que llevan su propio logotipo o marca o tienen un estilo
o apariencia propios. El órgano jurisdiccional remitente denomina «doble marcaje» («cobranding») al primero de estos métodos,
en el que el importador paralelo vuelve a poner la marca original ([26](#Footnote26)) en el nuevo embalaje exterior, y «desmarcaje» («debranding») al segundo método, en el que la marca original no figura en
el nuevo embalaje exterior, aunque sigue apareciendo en los comprimidos e inhaladores y en cada blíster, y es sustituida por
el nombre genérico del medicamento. ([27](#Footnote27))

23.      En la primera resolución dictada por los tribunales nacionales, ([28](#Footnote28)) la High Court concluyó: a) que existía «una gran resistencia en amplios sectores ante los productos farmacéuticos objeto
de importación paralela comercializados en embalajes con etiquetas adhesivas superpuestas», y b) que las actividades de los
demandados no eran perjudiciales para el «objeto específico» de los derechos de marca de los demandantes y ni siquiera lo
ponían en peligro: «el uso de las marcas registradas de los demandantes ha sido en todos los casos exacto, en el sentido de
que dichas marcas se han utilizado para transmitir información veraz sobre el origen y la responsabilidad por la calidad del
producto, sin decepcionar ni perjudicar a nadie». Dicha resolución indicaba igualmente que en ningún momento se había alegado
que las actividades impugnadas de los demandados hubieran supuesto una adulteración de los productos de los demandantes o
suscitado dudas sobre su calidad.

24.      La High Court sometió al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones en las que le solicitaba aclaraciones sobre los principios
formulados por éste en su jurisprudencia anterior. Dichas cuestiones se referían, por un lado, al alcance del principio que
permitía el reenvasado de los productos farmacéuticos por parte de los importadores paralelos si éste resultaba necesario
para la comercialización de dichos productos y, por otro lado, al alcance del requisito que exigía que el importador paralelo
advirtiera al titular de la marca de su intención de utilizarla.

25.      En su sentencia Boehringer I, el Tribunal de Justicia respondió así a dichas cuestiones:

«1.   El artículo 7, apartado 2, de la [Primera Directiva sobre marcas] debe interpretarse en el sentido de que el titular de una
marca puede invocar su derecho de marca para impedir a un importador paralelo llevar a cabo un reenvasado de medicamentos,
salvo que el ejercicio de dicho derecho contribuya a compartimentar artificialmente los mercados entre los Estados miembros.

2.     Un reenvasado de medicamentos mediante sustitución del embalaje es objetivamente necesario en el sentido de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia si, de lo contrario, se obstaculiza el acceso efectivo al mercado de que se trate o a una parte importante
de éste debido a una fuerte resistencia de una proporción significativa de consumidores frente a los medicamentos reetiquetados.

3.     El importador paralelo debe, en todo caso, respetar el requisito de advertencia previa para tener el derecho de reenvasar
los medicamentos que llevan la marca. Si el importador paralelo no respeta dicho requisito, el titular de la marca puede oponerse
a la comercialización del medicamento reenvasado. Corresponde al importador paralelo advertir por sí mismo del reenvasado
previsto al titular de la marca. En el supuesto de que existieran objeciones, corresponde al juez nacional apreciar, tomando
en consideración todas las circunstancias pertinentes, si el titular dispuso de un plazo razonable para actuar en relación
con el proyecto de reenvasado.»

26.      En su segunda resolución, ([29](#Footnote29)) la High Court consideró que de la sentencia del Tribunal de Justicia podían extraerse dos conclusiones: en primer lugar,
que procedía dar por sentado que el reenvasado suponía un perjuicio para el objeto específico de los derechos del titular
de la marca, incluso en el caso de que ni la calidad de los productos ni la función de la marca como indicación de procedencia
hubieran sufrido, de hecho, perjuicio alguno; y en segundo lugar, que el criterio de la necesidad del acto debía aplicarse,
no sólo para determinar si los importadores podían o no reenvasar, sino también para determinar, en caso de respuesta afirmativa,
el tipo de reenvasado aceptable, de modo que el único reenvasado aceptable era el que resultara lo más discreto posible desde
el punto de vista del derecho de marca. La High Court llegó así a la conclusión de que tanto el desmarcaje como el doble marcaje
vulneraban los derechos de marca de los demandantes.

27.      Los demandados recurrieron en apelación ante la Court of Appeal y los demandantes se adhirieron a la apelación, impugnando
la conclusión formulada en la primera resolución de la High Court, según la cual existía una gran resistencia en amplios sectores
ante los embalajes con etiquetas adhesivas superpuestas. La Court of Appeal ratificó dicha apreciación, deduciendo de ella
que, si no se permitía que los importadores paralelos sustituyeran el embalaje exterior de los productos, ello supondría un
gran obstáculo para sus ventas. En cuanto a la apelación contra la segunda resolución de la High Court, la Court of Appeal,
tras expresar enérgicamente sus propias opiniones, llegó sin embargo a la conclusión de que, en varios aspectos, la norma
no constituía un «acto claro», ([30](#Footnote30)) indicando en particular que seguía albergando dudas sobre el significado de la «necesidad» del reenvasado, la carga de la
prueba y las consecuencias de la falta de advertencia al fabricante. Por consiguiente, la Court of Appeal decidió someter
al Tribunal de Justicia una nueva serie de cuestiones, redactadas así:

«Productos con nuevo embalaje exterior

1)      Cuando un importador paralelo comercializa en un Estado miembro un producto farmacéutico importado de otro Estado miembro
en su embalaje interior original, pero con un nuevo embalaje exterior impreso en la lengua del Estado miembro de importación
(producto “con nuevo embalaje exterior”):

a)      ¿le corresponde al importador la carga de probar que el nuevo embalaje cumple todos los requisitos establecidos en [la sentencia
Bristol-Myers Squibb y otros] o es el titular de la marca quien ha de probar que no se han cumplido dichos requisitos o varía
la carga de la prueba según el requisito y, en su caso, de qué manera?

b)      el primer requisito establecido en [la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros] tal y como ha sido interpretado en [la sentencia
Upjohn] ([31](#Footnote31)) y en [la sentencia Boehringer I], a saber, que debe probarse la necesidad de reenvasar el producto para no obstaculizar el
acceso efectivo al mercado, ¿se aplica únicamente al hecho de sustituir el embalaje exterior (como sostiene el Tribunal de
la AELC en su sentencia E-3/02, Paranova contra Merck) o se aplica también a la forma y al estilo concretos de la sustitución
del embalaje exterior realizada por el importador paralelo y, en su caso, de qué manera?

c)      el cuarto requisito establecido en [la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros], a saber, que la presentación del producto
reenvasado no sea tal que pueda perjudicar a la reputación de la marca o de su titular, ¿se incumple sólo cuando el embalaje
es defectuoso, de mala calidad o descuidado, o se extiende a todo aquello que perjudique a la reputación de la marca?

d)      si la respuesta a la cuestión planteada en el punto 1, letra c) es que el cuarto requisito se incumple con todo aquello que
perjudique la reputación de la marca y si, i) o bien la marca no aparece en el nuevo embalaje exterior (“desmarcaje”) o bien
ii) el importador paralelo aplica al nuevo embalaje exterior su propio logotipo o su propio estilo o presentación o una presentación
que utiliza para varios productos diferentes (“doble marcaje”), ¿debe considerarse que tales formas de diseño del embalaje
perjudican a la reputación de la marca o es ésta una cuestión de hecho que incumbe al órgano jurisdiccional nacional?

e)      si la respuesta a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional en el punto 1, letra d) es que se trata de una
cuestión de hecho, ¿sobre quién recae la carga de la prueba?

Productos con etiqueta adhesiva superpuesta

2)      Cuando un importador paralelo comercializa en un Estado miembro un producto farmacéutico importado de otro Estado miembro
en su embalaje interior y externo original al que el importador paralelo ha aplicado una etiqueta externa adicional impresa
en la lengua del Estado miembro de importación (producto “con etiqueta adhesiva superpuesta”):

a)      ¿son aplicables los cinco requisitos establecidos en [la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros]?

b)      si la respuesta a la cuestión planteada en el punto 2, letra a) es afirmativa, ¿corresponde al importador la carga de probar
que el embalaje con etiqueta adhesiva superpuesta cumple todos los requisitos establecidos en [la sentencia Bristol-Myers
Squibb y otros] o es el titular de la marca quien ha de probar que no se han cumplido dichos requisitos o varía la carga de
la prueba según el requisito?

c)      si la respuesta a la cuestión planteada en el punto 2, letra a) es afirmativa, el primer requisito establecido en [la sentencia
Bristol-Myers Squibb y otros] tal y como ha sido interpretado en las sentencias [Upjohn] y [Boehringer I], a saber, que debe
probarse la necesidad de reenvasar el producto para no obstaculizar el acceso efectivo al mercado, ¿se aplica únicamente al
hecho de superponer la etiqueta adhesiva o se aplica también a la forma y al estilo concretos de la superposición realizada
por el importador paralelo?

d)      si la respuesta a la cuestión planteada en el punto 2, letra a) es afirmativa, el cuarto requisito establecido en el [la sentencia
Bristol-Myers Squibb y otros], a saber, que la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar a la reputación
de la marca o de su titular, ¿se incumple sólo cuando el embalaje es defectuoso, de mala calidad o descuidado, o se extiende
a todo aquello que perjudique a la reputación de la marca?

e)      si la respuesta a la cuestión planteada en el punto 2, letra a) es afirmativa, y la respuesta a la planteada en el punto 2,
letra d) es que el cuarto requisito se incumple con todo aquello que perjudique a la reputación de la marca, ¿se perjudica
a la reputación de la marca a estos efectos cuando i) se coloca la etiqueta adicional de modo que oculte total o parcialmente
una de las marcas del titular, ii) o si la etiqueta adicional no señala que la marca de que se trata pertenece a su titular,
iii) o si el nombre del importador paralelo está impreso en letras mayúsculas?

Advertencia

3)      Cuando un importador paralelo no ha realizado la advertencia referente a un producto reenvasado como exige el quinto requisito
de [la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros] y, en consecuencia, ha violado el derecho de marca del titular por esa única
razón:

a)      ¿constituye una violación del derecho de marca todo acto subsiguiente de importación de dicho producto o el importador sólo
viola dicho derecho hasta el momento en que el titular ha tenido conocimiento del producto y el plazo de advertencia aplicable
ha expirado?

b)      ¿tiene derecho el titular a reclamar una reparación económica por las violaciones de su derecho de marca cometidas por el
importador (esto es, una indemnización de daños y perjuicios o la entrega de todos los beneficios así obtenidos) aplicando
las mismas reglas que si los productos hubieran sido imitaciones?

c)      ¿está sujeta al principio de proporcionalidad la concesión de una reparación económica al titular por tales violaciones de
su derecho de marca por parte del importador?

d)      si no lo está, ¿sobre qué base ha de evaluarse la compensación, habida cuenta de que los productos de que se trata fueron
comercializados en el EEE por el titular o con su consentimiento?»

28.      Han presentado observaciones escritas sobre este asunto los demandantes, los demandados y la Comisión, todos ellos representados
además en la vista.

**¿Son aplicables a los productos con etiquetas adhesivas superpuestas los cinco requisitos formulados en la sentencia Bristol-Myers
Squibb y otros?**

29.      Como ha señalado la Comisión, si esta pregunta ([32](#Footnote32)) recibe una respuesta afirmativa, las preguntas formuladas en el punto 2, letras b) a e), pueden fusionarse, efectivamente,
con las formuladas en el punto 1, letras a) a d). Si la respuesta es negativa, las preguntas formuladas en el punto 2, letras b)
a e), no tienen razón de ser. Parece, pues, sensato comenzar analizando la pregunta formulada en el punto 2, letra a).

30.      En su segunda resolución, la High Court había interpretado la sentencia Boehringer I del Tribunal de Justicia considerando
que sólo se aplicaba a la sustitución del embalaje exterior, ya que únicamente este tipo de reenvasado resulta intrínsecamente
perjudicial para el objeto específico del derecho de marca. El órgano jurisdiccional remitente considera igualmente que la
superposición de etiquetas adhesivas no perjudica a la reputación de los demandantes ni a la de sus marcas.

31.      Los demandantes y la Comisión sostienen que el Tribunal de Justicia ha confirmado ya que los requisitos de la sentencia BMS
se aplican en los casos de superposición de etiquetas adhesivas. ([33](#Footnote33)) Los demandados sostienen que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ([34](#Footnote34)) se deduce que los requisitos de la sentencia BMS no se aplican a la superposición de etiquetas adhesivas.

32.      Como los demandados han alegado acertadamente, las sentencias anteriores se referían, todas ellas, a diversos tipos de sustituciones
del embalaje exterior. El problema de la superposición de etiquetas adhesivas en el caso de los productos farmacéuticos sólo
se planteó ante el Tribunal de Justicia en el asunto Boehringer I, pero, en contra de lo que alegan los demandantes, no constituía
un punto esencial de la controversia en dicho asunto.

33.      A mi juicio, la jurisprudencia y los principios en que ésta se basa son más favorables a la tesis de los demandados que a
la de los demandantes y la Comisión.

34.      En su sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, el Tribunal de Justicia se pronunció así:

«El titular [de la marca] puede oponerse al reenvasado del producto en un nuevo embalaje exterior cuando el importador puede
confeccionar un embalaje comercializable en el Estado miembro de importación, por ejemplo, adhiriendo en el embalaje original
exterior o interior nuevas etiquetas redactadas en la lengua del Estado miembro de importación [...]». ([35](#Footnote35))

35.      De modo similar, la sentencia Loendersloot afirma:

«La persona que realiza el reetiquetado debe utilizar medios que hagan realizable el comercio paralelo afectando en la menor
forma posible al objeto específico del derecho de marca. Así, cuando las indicaciones que figuran en las etiquetas originales
son conformes con las normas en materia de etiquetado vigentes en el Estado miembro de destino, las cuales, sin embargo, requieren
información adicional, no es necesario retirar y volver a poner o sustituir las etiquetas originales, puesto que puede bastar
con poner en las botellas de que se trate un simple adhesivo que contenga la información adicional.» ([36](#Footnote36))

36.      Aunque estas apreciaciones del Tribunal de Justicia no responden explícitamente a la pregunta de si la superposición de nuevas
etiquetas equivale a un «reenvasado» en el contexto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 30 CE,
dan a entender claramente que el titular de la marca no puede oponerse a la superposición de etiquetas adhesivas. Por consiguiente,
de ellas se deduce lógicamente que dicha superposición no constituye un reenvasado.

37.      Es cierto que en la sentencia Phytheron International, ([37](#Footnote37)) anterior a la sentencia Loendersloot, el Tribunal de Justicia declaró que «el mero hecho de añadir a la etiqueta [ciertas
informaciones destinadas a cumplir los requisitos legales establecidos por el Estado miembro de importación] no puede constituir
un motivo legítimo en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva sobre las marcas, siempre que la etiqueta así
modificada no omita determinadas informaciones importantes o no mencione informaciones inexactas o no se presente de tal modo
que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular (véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, antes
citada, apartados 65, 75 y 76)». ([38](#Footnote38))

38.      El hecho de que el Tribunal de Justicia se remita a la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros en la cita anterior muestra
claramente que la salvedad relativa a la información necesaria constituye una remisión al segundo de los requisitos de la
sentencia BMS, conforme al cual el reenvasado no puede alterar el estado original del producto. Aunque pueda parecer sorprendente,
en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros el Tribunal de Justicia consideró que, en el caso de los productos farmacéuticos,
ofrecer información inadecuada puede «afectar indirectamente» al estado original del producto; apreciar si ése es el caso
es una cuestión de hecho que corresponde al juez nacional. ([39](#Footnote39)) La sentencia Phytheron International da a entender, por consiguiente, que el segundo y el cuarto de los requisitos de la
sentencia BMS (el cuarto es la inexistencia de perjuicio para la reputación) se aplican a la superposición de etiquetas añadidas.
Sin embargo, la propia sentencia Bristol-Myers Squibb y otros reconoció que la superposición de etiquetas adhesivas en el
embalaje *interior* no infringía el segundo requisito.([40](#Footnote40)) Cabría pensar por tanto que, con mayor razón aún, tampoco infringe dicho requisito la superposición de etiquetas adhesivas
en el embalaje *exterior,* como la que han realizado los demandados en el presente asunto. Conviene tener presente, además, que la sentencia Phytheron
International no se refería a productos farmacéuticos. En consecuencia, no me siento inclinado a pensar que dicha sentencia
Phytheron International constituya un precedente válido en favor de la tesis de que el segundo de los requisitos de la sentencia
BMS se aplica a la superposición de etiquetas adhesivas.

39.      Habida cuenta de que la jurisprudencia más reciente proporciona indicios contradictorios (como lo muestra el hecho de que
tanto demandantes como demandados invocan en apoyo de sus tesis las sentencias Loendersloot y Boehringer I), considero que
para responder a la cuestión planteada es preciso remitirse a los principios básicos.

40.      La fuente original de los requisitos de la sentencia BMS, es decir, la sentencia Hoffmann-La Roche, ([41](#Footnote41)) se refiere al derecho del titular a oponerse a cualquier utilización de la marca que pueda falsear la garantía de procedencia. ([42](#Footnote42)) Sea cual sea el planteamiento adoptado a lo largo del tiempo por el Tribunal de Justicia en cuanto a los riesgos derivados
de la sustitución del embalaje exterior, no me parece que la superposición de etiquetas adhesivas discutida en el presente
asunto constituya una utilización de la marca que pueda falsear la garantía de procedencia. La marca se aplica a productos
genuinos y sin riesgo alguno de afectar al estado original del propio producto. Las apreciaciones de hecho llevadas a cabo
por la High Court y confirmadas en apelación por el órgano jurisdiccional remitente apoyan esta idea. A mi juicio, cuando
no existe riesgo alguno de falsear la garantía de procedencia, tal como ocurre al aplicar una etiqueta exterior adicional
al embalaje exterior original al tiempo que se conserva el embalaje interior original, ([43](#Footnote43)) los requisitos de la sentencia BMS no son aplicables.

41.      Opino que este planteamiento es el que mejor se ajusta a un correcto equilibrio entre el principio fundamental del Tratado
que es la libre circulación de mercancías y los derechos del titular de la marca en el caso de importaciones paralelas. Si
no existe riesgo alguno para la garantía de procedencia, tal como la define el Tribunal de Justicia, debe prevalecer la libre
circulación de mercancías. Si el titular de una marca logra demostrar, en la práctica, que la superposición de etiquetas adhesivas
entraña el riesgo de falsear la garantía de origen así entendida, la libre circulación de mercancías conocerá una excepción
y podrán prevalecer excepcionalmente los derechos del titular de la marca. Ésta es la conclusión que se desprende del modo
en que el Tribunal de Justicia ha definido los derechos esenciales y el objeto específico de la marca.

42.      Por consiguiente, mi conclusión en lo que respecta a la pregunta formulada en el punto 2, letra a), es que los requisitos
de la sentencia BMS no son aplicables cuando un importador paralelo comercializa en un Estado miembro un producto farmacéutico
importado de otro Estado miembro en su embalaje interno y externo original, al que el importador paralelo ha aplicado una
etiqueta externa adicional impresa en la lengua del Estado miembro de importación. Habida cuenta de esta conclusión, las preguntas
formuladas en el punto 2, letras b) a e), no tienen razón de ser.

**¿El requisito de la necesidad del reenvasado se aplica únicamente al hecho de sustituir el embalaje exterior o también a la
forma y al estilo concretos de dicha sustitución y, si es así, de qué manera?**

43.      Se ha planteado esta pregunta ([44](#Footnote44)) al Tribunal de Justicia porque la High Court declaró, en su segunda resolución, que el criterio de la necesidad del acto
no se aplicaba únicamente al reenvasado como tal, sino también a los detalles del método de reenvasado utilizado, deduciendo
de ello que el reenvasado debía ser lo más discreto posible desde el punto de vista del derecho de marca. El órgano jurisdiccional
remitente discrepa de esta interpretación.

44.      Los demandantes alegan, citando de nuevo las sentencias Boehringer I y Loendersloot, ([45](#Footnote45)) que el requisito de la necesidad del acto se aplica al método concreto de sustitución del embalaje exterior y a su estilo.([46](#Footnote46)) Los demandados y la Comisión, citando igualmente dicha sentencias, sostienen la opinión contraria.

45.      La cuestión de la necesidad del acto se ha planteado esencialmente a causa de la opinión de la High Court de que la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia en materia de reenvasado establece una «presunción *iuris et de iure»* conforme a la cual, incluso en el caso de que el reenvasado controvertido no haya afectado negativamente a la calidad de
los productos ni pueda afectarla (hecho que se ha considerado probado en el procedimiento principal) ni haya tenido ninguna
auténtica repercusión negativa en la función de la marca como indicación de la procedencia, debe presumirse que el objeto
específico del derecho de marca ha sufrido un perjuicio. Dicha tesis se deriva de la afirmación efectuada por el Tribunal
de Justicia en la sentencia Boehringer I al indicar que «el propio reenvasado de medicamentos que llevan la marca afecta al
objeto específico del derecho de marca sin que, en dicho contexto, haya que apreciar cuáles son los efectos concretos del
reenvasado efectuado por el importador paralelo». ([47](#Footnote47))

46.      De hecho, tal afirmación constituía una paráfrasis de lo declarado en la sentencia Hoffmann-La Roche, ([48](#Footnote48)) pero debo decir, con todo respeto, que no me parece un resumen totalmente correcto. Lo que el Tribunal de Justicia afirmó
realmente en la sentencia Hoffmann-La Roche es que la garantía de procedencia permite que el consumidor esté seguro de que
el producto que lleva la marca no ha sido objeto de una intervención realizada sin autorización por un tercero «que haya afectado
al estado original del producto». ([49](#Footnote49)) De ello puede deducirse que la forma y el estilo concretos de una sustitución del embalaje que afectase únicamente al embalaje
exterior no alterarían la garantía de procedencia.

47.      Además, como he indicado antes, ([50](#Footnote50)) no me parece que el concepto de «modificación o alteración del estado de los productos» (tomado literalmente del artículo
7, apartado 2, de la Directiva sobre marcas, que se hace eco de los requisitos de la sentencia Hoffmann-La Roche) deba ser
interpretado en sentido amplio.

48.      Los antecedentes de la Directiva ([51](#Footnote51)) muestran también que la Comisión pretendía inicialmente que el requisito de la necesidad del acto se aplicase al hecho de
reenvasar y que el importador paralelo disfrutase de cierta libertad en cuanto a la forma concreta de reenvasar el producto,
*a condición de* respetar los requisitos establecidos en la sentencia Hoffmann-La Roche. ([52](#Footnote52)) Nada indica que dicha intención no haya sobrevivido al procedimiento de tramitación legislativa.

49.      El órgano jurisdiccional remitente y los demandados sostienen que la resolución del Tribunal de la AELC en el asunto Paranova
contra Merck ([53](#Footnote53)) apoya la tesis de que el requisito de la necesidad del acto únicamente se aplica al hecho de reenvasar y no a la forma y
al estilo concretos del reenvasado. No me parece que dicha sentencia se pronuncie sobre este punto con tanta claridad como
se ha alegado, aunque la considero indudablemente pertinente.

50.      En dicho asunto se preguntaba al Tribunal de la AELC, entre otros temas, si el criterio de la necesidad del acto, aplicado
por el Tribunal de Justicia al interpretar los «motivos legítimos» a efectos del artículo 7, apartado 2, se aplicaba también
al diseño específico del embalaje o si dicho diseño debía valorarse únicamente a la luz del requisito que exigía que el reenvasado
no afectase negativamente a la reputación de la marca o del titular de la marca.

51.      Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y en particular los requisitos de la sentencia BMS, el Tribunal de
la AELC estimó que el primer requisito sirve de base para «determinar si el importador paralelo tiene derecho a reenvasar
los productos y a volver a poner la marca del fabricante, mientras que los demás criterios establecen los requisitos que deben
respetarse en el ejercicio de dicho derecho a fin de proteger los intereses legítimos del titular de la marca». Citando las
sentencias Bristol-Myers Squibb y otros, Merck Sharp & Dohme, ([54](#Footnote54)) Boehringer I y Upjohn, ([55](#Footnote55)) el Tribunal de la AELC declaró que «la autorización de las importaciones paralelas y del reenvasado son mecanismos destinados
a asegurar la libre circulación de mercancías [...] En otras palabras, el derecho al reenvasado del importador paralelo se
justifica porque contribuye en gran medida a superar la compartimentación del mercado del EEE provocada por las fronteras
nacionales. Éste es el contexto en el que el Tribunal de Justicia ha establecido el criterio de la necesidad del acto [...]
De ello se deduce que dicho [criterio] resulta pertinente para determinar el derecho del importador paralelo al reenvasado
como tal, cuando la conducta del titular de la marca y las barreras materiales o jurídicas contra el comercio obstaculizan
el acceso efectivo al mercado del Estado de importación. Cuando [...] el derecho al reenvasado es indudable y el ejercicio
del mismo ha procurado al importador paralelo un acceso efectivo al mercado, el requisito de la necesidad del acto no puede
resultar decisivo a la hora de interpretar la expresión “motivos legítimos” del artículo 7, apartado 2, de la Directiva [...]
Una vez que el importador paralelo ha obtenido acceso al mercado, imponer el requisito de la necesidad del acto a su comportamiento
en el mercado, y en particular a su estrategia de presentación del producto, tal como la publicidad o el diseño del embalaje,
constituiría una restricción desproporcionada a la libre circulación de mercancías». ([56](#Footnote56))

52.      Este razonamiento me parece correcto. La estructura de los requisitos de la sentencia BMS (y por supuesto la de los requisitos
originales establecidos en la sentencia Hoffmann-La Roche) se presta también a esta misma interpretación, que además es respaldada
por el planteamiento adoptado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Upjohn,([57](#Footnote57)) donde declaró que el «requisito de necesidad se cumple si […] en el Estado miembro de importación existen normativas o prácticas
que impiden comercializar tal producto en el mercado de dicho Estado».

53.      Se ha alegado ([58](#Footnote58)) que la sentencia del Tribunal de la AELC no otorga suficiente importancia al «derecho del titular de la marca a presentar
dicha marca como lo desee» y que por dicho motivo su solidez jurídica es escasa. Por supuesto, el titular de la marca dispone
de tal derecho, pero éste se agota una vez que los productos han sido comercializados en la Comunidad por dicho titular o
con su consentimiento. Éste es precisamente el interés de la regla del agotamiento del derecho, que pretende asegurar que
los derechos de propiedad intelectual e industrial no se utilizarán para obstaculizar a la libre circulación de mercancías.
A mi juicio, deben existir razones verdaderamente poderosas para no aplicarla.

54.      Existe además un convincente argumento práctico (a mi juicio tan importante al menos como la coherencia conceptual de la norma)
contra la tesis de que el criterio de la necesidad del acto se aplica a la forma y al estilo concretos del reenvasado. Tal
interpretación supondría una carga de trabajo intolerable para los tribunales nacionales, que deberían adoptar numerosas decisiones
sobre detalles triviales de motivo y color, evidentemente ajenos al ámbito de competencias de los tribunales.

55.      Estimo, por consiguiente, que el requisito de que el reenvasado sea necesario únicamente se aplica al hecho de sustituir el
embalaje exterior, pero no a la forma y al estilo concretos de dicha sustitución.

**¿El cuarto requisito de la sentencia BMS se incumple sólo cuando el embalaje es defectuoso, de mala calidad o descuidado,
o se extiende a todo aquello que perjudique a la reputación de la marca?**

56.      El cuarto requisito de la sentencia BMS es que «la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la
reputación de la marca y la de su titular; así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado».

57.      Dicha pregunta ([59](#Footnote59)) tiene su origen en la alegación de los demandados según la cual el cuarto requisito de la sentencia BMS únicamente se refería
al embalaje de mala calidad. El órgano jurisdiccional remitente no comparte esta opinión, pues estima que cualquier perjuicio
para la reputación de la marca constituye un incumplimiento de dicho requisito, pero seguramente ha considerado que la respuesta
a la pregunta no era totalmente evidente.

58.      Estoy de acuerdo con los demandantes y con la Comisión en que no existe razón alguna para afirmar que el cuarto requisito
de la sentencia BMS únicamente se refiere al embalaje defectuoso, de mala calidad o descuidado. Los apartados 75 a 77 de la
sentencia BMS muestran claramente que el Tribunal de Justicia mencionó estos tipos de embalaje como ejemplos de una «presentación
inadecuada» de los productos farmacéuticos que podría perjudicar a la reputación de la marca.

59.      Además, con posterioridad a la sentencia BMS, el Tribunal de Justicia ha reconocido otros ejemplos de perjuicio para la reputación
que podrían constituir en principio un «motivo legítimo» a efectos del artículo 7, apartado 2, permitiendo así que el titular
se oponga a la comercialización ulterior de productos comercializados en la Comunidad por él o con su consentimiento. ([60](#Footnote60)) Así, en la sentencia Parfums Christian Dior, ([61](#Footnote61)) el Tribunal de Justicia declaró, en términos generales, que el menoscabo para la reputación de la marca puede ser un motivo
legítimo y, más concretamente, que el empleo de la marca en una publicidad que menoscabase gravemente la reputación de ésta
podría constituir un motivo legítimo. En la sentencia BMW, ([62](#Footnote62)) el Tribunal de Justicia declaró que el hecho de utilizar la marca en la publicidad de un comerciante de forma que pueda dar
la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca puede ser un motivo legítimo.

60.      A mi juicio, el análisis de esta jurisprudencia por parte de los demandados no resulta convincente. Según ellos, la utilización
del término «así» ([63](#Footnote63)) en el cuarto requisito de la sentencia BMS permite deducir que dicho requisito únicamente se incumple cuando el embalaje
es defectuoso, de mala calidad o descuidado. El término «así» constituye una base excesivamente frágil para dicha interpretación
y, en cualquier caso, también podría significar «por ejemplo», apoyando entonces la tesis contraria.

61.      Estimo, por consiguiente, que el cuarto requisito de la sentencia BMS no se refiere únicamente al embalaje defectuoso, de
mala calidad o descuidado: la cuestión que se plantea es la de si existe un riesgo grave de que la reputación de la marca
resulte perjudicada.

**¿Existen ciertos métodos de reenvasado (que se especifican) necesariamente perjudiciales para la reputación de la marca o
bien dicho perjuicio constituye una cuestión de hecho?**

62.      Con esta pregunta, ([64](#Footnote64)) el órgano jurisdiccional nacional pretende saber si i) el hecho de que la marca no aparezca en el nuevo embalaje exterior
(«desmarcaje») o bien ii) el hecho de que el importador paralelo aplique al nuevo embalaje exterior su propio logotipo o su
propio estilo o presentación o una presentación que utiliza para varios productos diferentes («doble marcaje»), perjudican
necesariamente a la reputación de la marca o si ésta es una cuestión de hecho que incumbe al juez nacional.

63.      Como indiqué anteriormente, la High Court consideró en su segunda resolución que todo reenvasado debía presumirse perjudicial
para la reputación de la marca. El órgano jurisdiccional remitente rechaza esta tesis, indicando que en ciertos casos el doble
marcaje puede en efecto resultar perjudicial, por ejemplo si produce la impresión de que el fabricante es el titular de la
segunda marca o de que existe algún tipo de asociación entre el importador y el fabricante; sin embargo, no ocurre así en
el presente asunto. En cuanto al desmarcaje, el órgano jurisdiccional remitente tampoco lo considera perjudicial para la reputación
de la marca: el titular de una marca no tiene derecho alguno a exigir que los revendedores posteriores sigan aplicando su
marca al producto.

64.      Los demandantes alegan que tanto el desmarcaje como el doble marcaje resultan intrínsecamente perjudiciales para reputación
de la marca. Los demandados sostienen que el desmarcaje no constituye infracción alguna, ya que no constituye un «uso» de
la marca a efectos del artículo 5, apartado 1. En lo que respecta al doble marcaje, en la sentencia BMS no se sugirió en ningún
momento que el hecho de que el importador paralelo adoptara su propio estilo para el embalaje perjudicaría a la reputación
de la marca. ([65](#Footnote65)) La Comisión alega que, aunque cualquiera de las circunstancias consideradas puede en principio resultar perjudicial para
la reputación de la marca, es el juez nacional quien debe llevar a cabo una detenida apreciación de los hechos para determinar
si en realidad ése es el caso.

65.      La postura adoptada por la Comisión me parece convincente. Es evidente (véanse los puntos 58 y 59 *supra)* que tanto una presentación inadecuada de la marca como el hecho de provocar una impresión errónea sobre la existencia de
un vínculo comercial con el titular de la marca pueden perjudicar en principio a la reputación de dicha marca (a pesar de
que la sentencia Parfums Christian Dior muestra claramente que sólo un perjuicio grave para la reputación de la marca constituirá
un motivo legítimo a efectos del artículo 7, apartado 2). ([66](#Footnote66)) El Tribunal de Justicia confirmó en su sentencia BMW que la cuestión de si una publicidad puede dar la impresión de que existe
un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca es una cuestión de hecho cuya apreciación corresponde al
juez nacional, a la vista de las circunstancias propias de cada caso. ([67](#Footnote67)) A mi juicio, procede aplicar esta misma lógica a las demás circunstancias que podrían constituir «motivos legítimos» a efectos
del artículo 7, apartado 2. Determinar si una circunstancia dada (por ejemplo, un perjuicio para la reputación de la marca)
puede constituir en principio un «motivo legítimo» es una cuestión de Derecho, pero determinar si en un caso concreto concurre
dicha circunstancia es una cuestión de hecho.

66.      Estimo, por consiguiente, que tanto una presentación inadecuada de la marca como el hecho de provocar la impresión errónea
de que existe un vínculo comercial con el titular de la marca pueden perjudicar en principio la reputación de dicha marca.
Determinar si ciertos tipos específicos de reenvasado provocan tal perjuicio y si dicho perjuicio es lo bastante grave como
para constituir un «motivo legítimo» a efectos del artículo 7, apartado 2, de la Directiva es una cuestión de hecho que incumbe
al juez nacional.

**¿Qué consecuencias tiene la omisión de la advertencia exigida en el quinto requisito de la sentencia BMS?**

67.      El quinto requisito de la sentencia BMS exige que el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado,
al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado.

68.      En su sentencia Boehringer I, el Tribunal de Justicia declaró que, si el importador paralelo no respeta dicho requisito, el
titular de la marca puede oponerse a la comercialización del medicamento reenvasado y que, en el supuesto de que existieran
objeciones, corresponde al juez nacional apreciar, tomando en consideración todas las circunstancias pertinentes, si el titular
dispuso de un plazo razonable para actuar en relación con el proyecto de reenvasado. El Tribunal de Justicia afirmó igualmente,
con «carácter indicativo», que un plazo de 15 días laborables parecía razonable. ([68](#Footnote68))

69.      En su segunda resolución, la High Court consideró que no se deducía claramente de la sentencia Boehringer I cuál sería la
reparación apropiada si el importador no hubiera advertido al titular de la marca, pero hubiera cumplido los demás requisitos
de la sentencia BMS. Partiendo de este supuesto de hecho, el órgano jurisdiccional remitente pregunta por tanto: ([69](#Footnote69)) a) si el importador viola el derecho de marca con toda importación posterior de dicho producto o sólo hasta el momento en
que el titular tiene conocimiento del producto y el plazo de advertencia ha expirado; b) si el titular tiene derecho a reclamar
una indemnización de daños y perjuicios o la entrega de los beneficios obtenidos, aplicando las mismas reglas que si los productos
hubieran sido imitaciones; c) si la concesión de tal reparación está sujeta al principio de proporcionalidad y d) en el caso
de que no lo esté, sobre qué base ha de evaluarse la compensación.

70.      Los demandantes sostienen que cada acto de importación posterior al incumplimiento de la obligación de advertir al titular
de la marca constituye una violación del derecho de marca, con independencia de que el titular esté al corriente, ya que cada
acto de importación induce a error a los consumidores sobre la procedencia del producto, y que la reparación debe determinarla
el Derecho nacional. Los demandados sostienen que el titular de la marca tiene derecho a obtener una reparación únicamente
hasta la expiración del plazo de 15 días posterior al momento en que tuvo conocimiento, por cualquier medio, del embalaje
de que se trata, y que el principio de proporcionalidad se aplica tanto a la reparación como a las medidas sustantivas. La
Comisión coincide con los demandantes en que la pregunta formulada en la letra a) de la tercera cuestión ya ha recibido una
respuesta que coincide con el primer término de la disyuntiva planteada por el juez nacional, y se remite a la sentencia Boehringer I.
A su juicio, la compensación debe determinarse aplicando los principios nacionales en materia de reparación económica, siempre
que sean compatibles con Derecho comunitario e internacional y respeten, en particular, los principios de equivalencia, efectividad
y proporcionalidad.

71.      El órgano jurisdiccional remitente indica correctamente que el requisito de advertir al titular de la marca no parece estar
basado en ninguna disposición del Tratado. Tal requisito fue establecido en la sentencia Hoffmann-La Roche con la idea de
que reduciría el riesgo de inducir a error a los consumidores sobre la procedencia del producto. ([70](#Footnote70)) Este argumento fue desarrollado con mayor detalle en la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, en la que el Tribunal de
Justicia ha explicado que el requisito de advertir al titular de la marca, unido a la posibilidad (creada por dicha sentencia)
de que éste exija una muestra del producto reenvasado, pretende permitir que el titular verifique que el reenvasado no se
ha realizado de forma que afecte al estado original del producto y que la presentación no puede perjudicar a la reputación
de la marca, ofreciéndole además la posibilidad de protegerse mejor contra quienes infringen el derecho de marca. ([71](#Footnote71))

72.      Por consiguiente, a diferencia de los cuatro primeros requisitos de la sentencia BMS, que pueden calificarse de requisitos
materiales, este requisito tiene el carácter de un requisito de procedimiento. De ello se deduce, a mi juicio, que el incumplimiento
del requisito de advertir al titular de la marca merece una sanción distinta de las aplicables al incumplimiento de los demás
requisitos, materiales, de la sentencia BMS.

73.      Con esta afirmación no pretendo minimizar la importancia del requisito de advertir al titular de la marca. Aunque sea esencialmente
un requisito de procedimiento, no por ello deja de ser una importante protección para el titular de la marca: la omisión de
la advertencia al titular de la marca no es algo trivial.

74.      También conviene destacar que, salvo en muy raras excepciones, la omisión de la advertencia al titular de la marca será deliberada.
El importador paralelo sabe quién es el titular de la marca y cómo entrar en contacto con él. Como indicó el Abogado General
Jacobs en sus conclusiones en el asunto Boehringer I, el requisito de advertir al titular de la marca «es sencillo de aplicar
y sencillo de respetar, y contribuye por consiguiente a la aplicación uniforme del Derecho comunitario.» ([72](#Footnote72))

75.      En este contexto, son dos los supuestos que pueden plantearse: no se advierte al titular de la marca (o se hace incorrectamente)
pero se cumplen los cuatro primeros requisitos de la sentencia BMS, o bien no se advierte al titular de la marca (o se hace
incorrectamente) y se incumplen además uno o más de los cuatro primeros requisitos de la sentencia BMS.

76.      En el primero de estos supuestos, que es el que sirve de base a la cuestión formulada por el órgano jurisdiccional remitente,
me parece que resultaría desproporcionado sancionar al importador paralelo por no haber advertido al titular de la marca con
tanta severidad como si, además de no haberle advertido, hubiera incumplido uno o más requisitos materiales. No por ello resulta
inapropiada la sanción, ya que, como expliqué antes, advertir al titular de la marca es un importante requisito de procedimiento;
al no advertirle, el importador paralelo priva (deliberadamente) al titular de la marca de su derecho a proceder a un control
previo, derecho que le ha sido conferido por el Derecho comunitario. La sanción debe ser por tanto efectiva y disuasoria,
pero no equivalente, sin embargo, a la sanción que procedería si se hubieran incumplido además los requisitos materiales,
pues en tal caso resultaría desproporcionada.

77.      Los demandados expresan su preocupación por la posibilidad de que, tras ser informados por otras fuentes de la existencia
del producto reenvasado, el titular de la marca retrase deliberadamente el inicio de las actuaciones, a fin de aumentar el
importe que pudiera corresponderle como reparación por la violación de su derecho. A mi juicio, también resultaría desproporcionado
y obviamente injusto permitir que el titular de la marca se beneficiase así de su propia tardanza.

78.      Del mismo modo, habida cuenta de que el importador paralelo ejercita (de hecho) derechos conferidos por la normativa comunitaria,
la sanción no debe suponer una discriminación en su contra por el hecho de ejercitar derechos comunitarios, en vez de derechos
conferidos por las leyes nacionales; la sanción tampoco debe hacer imposible en la práctica que el importador paralelo ejercite
tales derechos.

79.      En cada caso concreto, corresponderá al juez nacional imponer una sanción apropiada que respete tales parámetros.

80.      El segundo supuesto al que me referí anteriormente resulta hipotético, naturalmente, en el presente asunto, pero lo he mencionado
por afán de exhaustividad. Aquí la situación es muy distinta: la omisión de la advertencia al titular de la marca constituye
en estos casos una circunstancia agravante, ya que hace más difícil que el titular de la marca se oponga legítimamente al
reenvasado (ya sea alegando en general que el reenvasado es totalmente innecesario, o bien sosteniendo específicamente que
el reenvasado utilizado no satisface el segundo o el tercero o el cuarto de los requisitos de la sentencia BMS). Si la omisión
de la advertencia es deliberada, como parece probable, cabe presumir que el objetivo perseguido por el importador paralelo
será asegurarse una buena posición de partida en el mercado antes de que el titular de la marca le obligue a respetar sus
derechos. A mi juicio, en tales circunstancias, el juez nacional debería aplicar las sanciones normales previstas por la ley
nacional para el incumplimiento de los requisitos materiales, e imponer además una sanción distinta y adicional por la omisión
de la advertencia al titular de la marca.

**¿En quién recae la carga de la prueba?**

81.      El órgano jurisdiccional remitente pregunta ([73](#Footnote73)) si la carga de probar que el nuevo embalaje cumple todos los requisitos de la sentencia BMS recae en el importador, o bien
si la carga de la prueba varía en función de cada requisito y, en ese caso, de qué manera. En relación con el cuarto requisito
de la sentencia BMS (perjuicio para la reputación), el órgano jurisdiccional remitente pregunta también ([74](#Footnote74)) en quién recae la carga de probar que una determinada forma de diseño del embalaje perjudica a la reputación de la marca,
en el supuesto de que (como yo lo pienso) la cuestión de si dicho diseño provoca tal perjuicio sea una cuestión de hecho.

82.      Es evidente que la repercusión de los cinco requisitos de la sentencia BMS, y la respuesta a la cuestión de si su aplicación
en la práctica respeta el correcto equilibrio entre el artículo 7, apartado 1, y el artículo 7, apartado 2, de la Directiva,
dependerán en gran medida de la decisión sobre cuál de las partes soporta la carga de probar que dichos requisitos se cumplen.
La directriz ofrecida en la sentencia Boehringer I, es decir, la de que la carga de la prueba debe considerarse una cuestión
de procedimiento que corresponde resolver al juez nacional, siempre que sus efectos no sean discriminatorios, se ha revelado
insuficiente, como lo demuestra la presente remisión prejudicial. Dependiendo de la parte a la que el juez nacional exija
aportar la prueba en cada Estado miembro, las mismas circunstancias de hecho pueden dar lugar a resultados diferentes en diferentes
Estados miembros, en contra del objetivo de armonización perseguido por la Directiva. ([75](#Footnote75))

83.      Al pronunciarse sobre los respectivos papeles del Derecho comunitario y del Derecho nacional en este contexto, es importante
distinguir entre determinar en quién recae la carga de la prueba y determinar cómo debe aportarse dicha prueba. Estoy de acuerdo
con el órgano jurisdiccional remitente en que conviene que el Tribunal de Justicia indique a los tribunales nacionales en
quién recae la carga de la prueba en lo que respecta a los cinco requisitos de la sentencia BMS. A continuación, cómo aportar
dicha prueba en relación con cada requisito concreto será una cuestión que dependerá de las normas procesales y en materia
de prueba nacionales.

84.      Los demandantes alegan que la carga de la prueba debe recaer en los demandados en lo que respecta a los cinco requisitos,
a causa del riesgo intrínseco de perjuicio para los derechos del titular de la marca que conlleva el reenvasado.

85.      Los demandados formulan dos alegaciones. En primer lugar sostienen que la carga de la prueba en lo que respecta a los cinco
requisitos debe recaer en el titular de la marca. Dicha interpretación no encaja con el modo en que Tribunal de Justicia se
expresó en su sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, ([76](#Footnote76)) por lo que no seguiré analizándola.

86.      Con carácter subsidiario, los demandados alegan que la carga de la prueba para cada requisito debe repartirse teniendo en
cuenta cuál de las partes formula enunciados esencialmente afirmativos sobre la cuestión debatida (a fin de evitar el riesgo
de que se exija una prueba negativa). En consecuencia, aceptarían que la carga de la prueba recayera en el importador paralelo
en lo que respecta al primer requisito (necesidad del reenvasado para comercializar el producto), al tercer requisito (identificación
clara del fabricante y del importador) y al quinto requisito (advertencia al titular de la marca). Sostienen sin embargo que
debería exigirse al titular de la marca que pruebe toda alegación de que el reenvasado incumple el segundo requisito (falta
de efecto sobre el estado original del producto, instrucciones adecuadas) o el cuarto (presentación que no perjudique a la
marca).

87.      Por su parte, la Comisión comienza por alegar que son las normas procesales nacionales las que deben determinar en quién recae
la carga de probar el cumplimiento de los requisitos de la sentencia BMS. Sin embargo, las normas procesales nacionales que
impongan la carga de la prueba al importador paralelo podrán adaptarse si el importador logra demostrar que el funcionamiento
de las mismas entraña un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales. ([77](#Footnote77)) En tal caso, la carga de la prueba de cada uno de los requisitos de la sentencia BMS recaerá en la parte que tenga más probabilidades
de disponer de la información pertinente para verificar el cumplimiento de dicho requisito.

88.      Cuando se analizan los cinco requisitos de la sentencia BMS, pronto resulta evidente que no son homogéneos. El primer requisito
presenta una cierta complejidad potencial. Dependiendo de las circunstancias, a veces será necesario proceder a un detallado
análisis de las condiciones legales y materiales del mercado en el Estado miembro de importación, a fin de determinar si el
reenvasado es necesario para permitir que el importador paralelo tenga acceso a dicho mercado y venda efectivamente allí su
producto. A primera vista, los requisitos segundo y cuarto también parecen complejos. Sin embargo, a mi juicio, ambos exigen
que se proceda a una valoración que en lo esencial es relativamente simple: se trata de determinar si lo que se ha hecho al
producto al reenvasarlo entraña un riesgo real de que el estado original del producto resulte afectado negativamente (segundo
requisito), y si la nueva presentación del producto es tal que existe un riesgo real de que la reputación de la marca resulte
gravemente perjudicada (cuarto requisito). Los requisitos tercero y quinto son bastante más simples.

89.      Dependiendo del requisito que se discuta, puede resultar más o menos fácil para el importador paralelo o para el titular de
la marca reunir la información necesaria para demostrar el cumplimiento (o el incumplimiento) de cada requisito específico,
y resultará por tanto más o menos lógico exigir a uno o a otro que reúna dicha información a fin de aportar la prueba correspondiente.

90.      En términos más generales, exigir que el importador paralelo aporte la prueba de los cinco requisitos significaría modificar
el equilibrio existente, otorgando menos peso a la libre circulación de movimientos (que es el principio fundamental) y más
peso a la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial (que es la excepción a dicho principio). Inversamente,
exigir que el titular de la marca aporte la prueba de los cinco requisitos significaría hacer más difícil para él invocar
los derechos que le confiere el artículo 7, apartado 2, de la Directiva y (como indiqué anteriormente) sería contrario a la
sentencia Bristol-Myers Squibb y otros.

91.      En mi opinión, ambas posibilidades son, pues, inaceptables, por lo que procede analizar los requisitos uno por uno.

*Primer requisito: necesidad del reenvasado*

92.      El Tribunal de Justicia ha declarado ya, en su sentencia Bristol-Myers Squibb y otros, que «la facultad del titular de un
derecho de marca protegido en otro Estado miembro de oponerse a que productos reenvasados se comercialicen con esa marca sólo
debe limitarse en la medida en que el reenvasado efectuado por el importador sea necesario para comercializar el producto
en el Estado miembro de importación». ([78](#Footnote78)) A mi juicio, se deduce implícitamente de la lógica de dicha afirmación que el importador paralelo debe demostrar la necesidad
del reenvasado para eliminar la presunción de que el titular de la marca conserva la facultad de oponerse a la comercialización
de los productos reenvasados. Difícilmente puede considerarse sensato exigir que la persona que dispone de dicha facultad
demuestre que no puede ejercitarla en las circunstancia del caso.

93.      Opino igualmente que el importador paralelo es la parte que tiene más probabilidades de disponer de la información pertinente
para aportar la prueba de la necesidad del reenvasado. En el curso normal de los acontecimientos, el importador se habrá familiarizado
con los requisitos legales que se aplican a la distribución y comercialización de productos farmacéuticos en el Estado miembro
de importación, y estará informado de temas tales como el contenido obligatorio y la lengua del folleto informativo destinado
al paciente, o los tamaños de los embalajes que habitualmente (o raramente) se recetan o son reembolsados por el sistema de
seguridad social. Además, tendrá un fuerte incentivo comercial para realizar el trabajo necesario a fin de descubrir si, por
ejemplo, en un determinado Estado miembro los pacientes se muestran reacios a aceptar los envases con etiquetas adhesivas
añadidas, ([79](#Footnote79)) de modo que para comercializar el producto con éxito será necesario sustituir el embalaje exterior, en vez de superponerle
etiquetas adhesivas.

94.      Estimo, por tanto, que la carga de la prueba de la necesidad del reenvasado debe recaer en el importador paralelo.

*Segundo requisito: inexistencia de efectos negativos sobre el estado del producto*

95.      Es el importador paralelo quien decide qué tipo de cambios va a realizar en el embalaje del producto y de qué modo, y quien
supervisa (y por tanto controla) el proceso de reenvasado, sabiendo que el titular de la marca puede legítimamente «oponerse
a cualquier reenvasado que implique el riesgo de exponer el producto contenido en el embalaje a manipulaciones o influencias
que afecten a su estado original» ([80](#Footnote80)) y que, por consiguiente, el reenvasado debe realizarse «en circunstancias que no pueden afectar al estado original del producto». ([81](#Footnote81)) Por lo tanto, es el importador paralelo quien debe demostrar que lo que ha decidido hacer y el modo en que ha decidido hacerlo
respetarán la integridad del producto que lleva la marca. No me parece que esto equivalga en absoluto a una prueba negativa,
como alegan los demandados. Además, en el caso de los productos farmacéuticos, es prácticamente seguro que el importador paralelo
ya habrá tenido que convencer a las autoridades reguladoras competentes de que el proceso de reenvasado no entraña riesgo
alguno de alteración del estado de los productos. El Tribunal de Justicia ha indicado ya ([82](#Footnote82)) , en el contexto del segundo requisito de la sentencia BMS, que el riesgo de que se trata debe ser un riesgo real, y no un
riesgo meramente hipotético o abstracto.

96.      A mi juicio, corresponde por consiguiente al importador paralelo aportar la prueba de la inexistencia de efectos negativos.

*Tercer requisito: identificación clara del importador y del fabricante*

97.      El importador paralelo decide cómo reenvasar, controla el proceso y determina las características con que se presentará la
información, tales como el color, el tamaño y el tipo de caracteres, así como la parte del embalaje en la que figurará. Por
consiguiente, corresponde al importador paralelo aportar la prueba de que en el producto reenvasado quedan claramente identificados
tanto el titular de la marca como el importador paralelo.

*Cuarto requisito: presentación que no perjudique a la reputación de la marca*

98.      Ya he indicado antes que, a mi juicio, se incumple el cuarto requisito si las características del embalaje son tales que entrañan
un riesgo grave de que la reputación de la marca resulta perjudicada. ([83](#Footnote83)) De ello se deduce que la carga de probar que no ocurre así debería recaer en el titular de la marca, ya que es él quien se
encuentra en mejor posición para valorar si el reenvasado no presenta ningún riesgo de perjudicar a la reputación de la marca
o si, por el contrario, puede presentar un riesgo. Si considerase que el riesgo es grave, es él quien se encuentra en mejor
posición para presentar pruebas que respalden tal afirmación. Por consiguiente, es en él en quien debería recaer la carga
de la prueba, positiva, de la violación de sus derechos de marca. ([84](#Footnote84))

*Quinto requisito: advertencia al titular de la marca*

99.      En lo que respecta a la advertencia al titular de la marca sobre la intención del importador paralelo de reenvasar el producto
que lleva la marca y de venderlo en el Estado miembro de importación, es por definición el importador paralelo quien decide
si proporciona o no dicha información al titular, cuándo lo hace y de qué manera. De ello se deduce que es en él en quien
debería recaer la carga de probar que adoptó todas las medidas razonablemente necesarias para advertir debidamente al titular
de la marca. ([85](#Footnote85))

**Conclusión**

100. Por las razones que he ido exponiendo, propongo al Tribunal de Justicia que responda como sigue a las cuestiones que le han
sido planteadas por la Court of Appeal (Civil Division), England and Wales:

«–      Los cinco requisitos establecidos en la sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros (C‑427/93, C‑429/93
y C‑436/93, Rec. p. I‑3457) no son aplicables cuando un importador paralelo comercializa en un Estado miembro un producto
farmacéutico importado de otro Estado miembro en su embalaje interno y externo original, al que el importador paralelo ha
aplicado una etiqueta externa adicional impresa en la lengua del Estado miembro de importación.

–        El requisito de que el reenvasado sea necesario (primer requisito de la sentencia BMS) únicamente se aplica al hecho de sustituir
el embalaje exterior, pero no a la forma y al estilo concretos de dicha sustitución.

–        El requisito de que la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar a la reputación de la marca o
a la de su titular (cuarto requisito de la sentencia BMS) no se refiere únicamente al embalaje defectuoso, de mala calidad
o descuidado: la cuestión que se plantea es la de si existe un riesgo grave de que la reputación de la marca resulte perjudicada.

–        Tanto una presentación inadecuada de la marca como el hecho de provocar la impresión errónea de que existe un vínculo comercial
con el titular de la marca pueden perjudicar en principio a la reputación de dicha marca. Determinar si una forma dada de
reenvasado puede provocar tal perjuicio y si el perjuicio es lo bastante grave como para constituir un “motivo legítimo” a
efectos del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, es una cuestión de hecho que
incumbe al juez nacional.

–        En el caso de que el importador no haya advertido al titular de la marca pero haya cumplido los demás requisitos de la sentencia
BMS, todo acto subsiguiente de importación constituye una violación del derecho de marca. Incumbe al juez nacional determinar
la sanción apropiada, que debería ser efectiva y disuasoria. Dicha sanción debería además ser proporcionada y, en consecuencia,
no puede ser equivalente a la sanción que procedería si se hubieran incumplido además otros requisitos de la sentencia BMS.

–        La carga de probar el cumplimiento de los requisitos primero, segundo, tercero y quinto de la sentencia BMS recae en el importador
paralelo. En cambio, recae en el titular de la marca la carga de probar la existencia de un riesgo grave de perjuicio para
la reputación de la marca o para la suya propia (cuarto requisito de la sentencia BMS).»

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[1](#Footref1) – Lengua original: inglés.

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[2](#Footref2) – Sentencia de 23 de abril de 2002 (C‑143/00, Rec. p. I‑3759).

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[3](#Footref3) – El Abogado General Jacobs se pronunció en términos similares hace nueve años, en el punto 33 de sus conclusiones en el
asunto en el que se dictó la sentencia de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot (C‑349/95, Rec. p. I‑6227), al expresar su
opinión de que «este Tribunal, si se pronunciara sobre todos los aspectos del reenvasado y reetiquetado que los importadores
paralelos pudieran realizar con respecto a distintos tipos de productos, se extralimitaría en sus funciones derivadas del
artículo [234 CE]. Una vez que el Tribunal ha explicitado el principio o principios básicos, la aplicación de dichos principios
a los asuntos de que conozcan debe corresponder a los órganos jurisdiccionales nacionales».

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[4](#Footref4) – Sentencia de 17 de junio de 1981, Comisión/Irlanda (113/80, Rec. p. 1625), apartado 7.

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[5](#Footref5) – Sentencia de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon (78/70, Rec. p. 487), apartado 11. La expresión «specific subject-matter»
[NdT: «objeto específico» en la versión española] es una traducción bastante desafortunada de la expresión francesa «objet
spécifique». Véase la interesante argumentación histórica y lingüística expuesta de D. Keeling, en *Intellectual Property Rights in EU Law* (2003), capítulo 6.

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[6](#Footref6) – Punto 14 de las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto en que se dictó la sentencia de 17 de octubre de 1990,
HAG, «HAG II» (C‑10/89, Rec. p. I‑3711).

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[7](#Footref7) – Sentencia de 31 de octubre de 1974, Centrafarm BV y otros (16/74, Rec. p. 1183), apartado 8.

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[8](#Footref8) – Se ha producido una evolución análoga en el caso de otros derechos de propiedad intelectual o industrial: véase la sentencia
Deutsche Grammophon, antes citada en la nota 5, sobre derechos afines al derecho de autor; la sentencia de 31 de octubre de
1974, Centrafarm BV y otros (15/74, Rec. p. 1147), sobre patentes, y la sentencia de 22 de enero de 1981, Dansk Supermarked
(58/80, Rec. p. 181) sobre derecho de autor.

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[9](#Footref9) – Sentencia Centrafarm, antes citada en la nota 7, apartado 12.

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[10](#Footref10) – Sentencia de 23 de mayo de 1978 (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7.

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[11](#Footref11) – Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989 L 40, p. 1).

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[12](#Footref12) – Como en el presente asunto no se trata de los servicios, en lo sucesivo me limitaré a referirme a los productos.

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[13](#Footref13) – Primer considerando de la exposición de motivos, tal como fue reformulado por el Tribunal de Justicia en su sentencia de
12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, Rec. p. I‑10273), apartado 46.

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[14](#Footref14) – Sentencia de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied (C‑355/96, Rec. p. I‑4799), apartado 277.

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[15](#Footref15) – Con arreglo al artículo 65, apartado 2, en relación con el punto 4 del anexo XVII del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3), el artículo 7, apartado 1, de la Directiva fue modificado a efectos del
Acuerdo, de forma que la expresión «en la Comunidad» fue sustituida por las palabras «en una Parte Contratante». Sin embargo,
como el presente asunto se refiere al comercio intracomunitario, en lo sucesivo, al analizar el ámbito de aplicación del artículo
7, apartado 1, seguiré refiriéndome a la Comunidad y no al Espacio Económico Europeo.

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[16](#Footref16) – Sentencia de 30 de noviembre de 2004, Peak Holding (C‑16/03, Rec. p. I‑11313), apartado 34, y jurisprudencia que allí se cita.

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[17](#Footref17) – Véase el punto 5 *supra*.

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[18](#Footref18) – El artículo 6 se refiere a ciertas limitaciones de los efectos de la marca carentes de pertinencia para el presente asunto.

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[19](#Footref19) – Sentencia Peak Holding, antes citada en la nota 16, apartado 30, y jurisprudencia que allí se cita.

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[20](#Footref20) – Sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros (C‑427/93, C‑429/93 y C‑436/93, Rec. p. I‑3457), apartado 41.

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[21](#Footref21) – Puntos 7 a 9.

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[22](#Footref22) – Antes citada en la nota 20.

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[23](#Footref23) – Antes citada en la nota 14, apartado 35.

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[24](#Footref24) – La resolución de remisión define el «producto con etiqueta adhesiva superpuesta» como «un producto farmacéutico importado
de otro Estado miembro en su embalaje interior y externo original, al que el importador paralelo ha aplicado una etiqueta
externa adicional impresa en la lengua del Estado miembro de importación».

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[25](#Footref25) – La resolución de remisión define el «producto con nuevo embalaje exterior» como «un producto farmacéutico importado de
otro Estado miembro en su embalaje interior original, pero con un nuevo embalaje exterior impreso en la lengua del Estado
miembro de importación».

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[26](#Footref26) – O a veces las marcas originales, si el nombre del fabricante y su logotipo han sido registrados como tales.

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[27](#Footref27) – Algunos de los blísteres y de los inhaladores llevan también etiquetas adhesivas superpuestas, aunque sin ocultar por completo
las marcas originales, pero no parece que este punto sea objeto de polémica.

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[28](#Footref28) – Resolución del juez de la High Court Sr. Laddie de 28 de febrero de 2000, [2000] 2 CMLR 571.

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[29](#Footref29) – Resolución del Juez de la High Court Sr. Laddie de 6 de febrero de 2003, [2003] EWHC 110 (Ch).

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[30](#Footref30) – Así parece corroborarlo el hecho de que tanto demandantes como demandados sostienen que la «clarificación» del Tribunal
de Justicia les da la razón, totalmente o en lo esencial, en la parte del litigio relativa al derecho de marca.

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[31](#Footref31) –      Sentencia de 12 de octubre de 1999 (C‑379/97, Rec. p. I‑6927).

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[32](#Footref32) – Formulada en el punto 2, letra a), de las cuestiones.

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[33](#Footref33) – Sentencias Bristol-Myers Squibb y otros, antes citada en la nota 20, apartado 55; de 11 de julio de 1996, Eurim-Pharm (C‑71/94,
C‑72/94 y C‑73/94; Rec. p. I‑3603); Loendersloot, antes citada en la nota 3, apartado 27, y Boehringer I, antes citada en
la nota 2.

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[34](#Footref34) – Sentencias Hoffmann-La Roche, antes citada en la nota 10; de 3 de diciembre de 1981, Pfizer (1/81, Rec. p. 2913); Bristol-Myers
Squibb y otros, antes citada en la nota 20; Upjohn, antes citada en la nota 31; Loendersloot, antes citada en la nota 3, apartado
27, y Boehringer I, antes citada en la nota 2.

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[35](#Footref35) –      Apartado 55.

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[36](#Footref36) –      Apartado 46.

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[37](#Footref37) – Sentencia de 20 de marzo de 1997 (C‑352/95, Rec. p. I‑1729).

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[38](#Footref38) – Apartado 23.

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[39](#Footref39) – Véanse los apartados 65 y 66.

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[40](#Footref40) – Véase el apartado 64.

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[41](#Footref41) – Antes citada en la nota 10.

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[42](#Footref42) – Apartado 7.

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[43](#Footref43) – Así se deduce del tenor de las cuestiones prejudiciales.

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[44](#Footref44) – Formulada en el punto 1, letra b), de las cuestiones [la formulada en el punto 1, letra a), será analizada *infra,* en los puntos 81 a 99].

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[45](#Footref45) – Antes citada en la nota 3, apartado 46.

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[46](#Footref46) – Puede resultar oportuno señalar que dicha pregunta se refiere únicamente a los cambios en el embalaje exterior. Por esta
razón, la analogía propuesta por los demandantes con la comercialización en China de ciertos automóviles de marca (descrita
por la Comisión en la vista como «francamente estúpida») no me parece demasiado útil. De hecho, el ejemplo de la comercialización
de automóviles contribuye más bien a debilitar la tesis de los demandantes, ya que los distribuidores practican frecuentemente
el doble marcaje, por ejemplo asegurándose de que su nombre figure en la placa de matrícula o en alguna otra parte del automóvil.

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[47](#Footref47) – Apartado 30.

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[48](#Footref48) – Antes citada en la nota 10.

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[49](#Footref49) – Apartado 7. A continuación (en los apartados 9 a 12), el Tribunal de Justicia siguió exponiendo los antecedentes de lo
que acabó convirtiéndose en el criterio del carácter necesario del reenvasado, y aludió con mayor brevedad a lo que ahora
son los restantes requisitos de la sentencia BMS.

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[50](#Footref50) – Punto 13 *supra*.

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[51](#Footref51) – Véase el comentario relativo al artículo 6 en el memorándum explicativo adjunto a la Propuesta de una Primera Directiva
del Consejo para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [COM(80) 635 final, de19
de noviembre de 1980].

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[52](#Footref52) – Véase la sentencia Pfizer, antes citada en la nota 34. En dicho asunto, el importador paralelo respetó al pie de la letra los
requisitos de la sentencia Hoffmann-La Roche y el Tribunal de Justicia aprobó este planteamiento.

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[53](#Footref53) – Sentencia E-3/02, de 8 de julio de 2003 (ETMR 2004, p. 1).

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[54](#Footref54) – Sentencia de 23 de abril de 2002 (C‑443/99, Rec. p. I‑3703).

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[55](#Footref55) – Antes citada en la nota 31.

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[56](#Footref56) – Apartados 41 a 45.

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[57](#Footref57) – Antes citada en la nota 31, apartado 43. Aunque el fragmento citado se refiere más bien al hecho de retirar la marca y
reponerla después, y no al reenvasado en general, los apartados 37 a 39 de dicha sentencia muestran claramente que el Tribunal
de Justicia considera que los principios aplicables a ambas situaciones son los mismos.

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[58](#Footref58) – Así lo ha hecho Eli Lilly, uno de los demandantes.

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[59](#Footref59) – Formulada en el punto 1, letra c), de las cuestiones.

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[60](#Footref60) – A pesar de su tenor, el artículo 7, apartado 2, no confiere en sí mismo un derecho de acción. El titular de la marca que
quiera reaccionar contra una violación de sus derechos deberá basarse en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva: véase
el punto 19 *supra*.

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[61](#Footref61) – Sentencia de 4 de noviembre de 1997 (C‑337/95, Rec. p. I‑6013), apartados 43 y 46.

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[62](#Footref62) – Sentencia de 23 de febrero de 1999 (C‑63/97, Rec. p. I‑905), apartado 51.

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[63](#Footref63) – «Ainsi» en la versión francesa.

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[64](#Footref64) – Formulada en el punto 1, letra d), de las cuestiones.

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[65](#Footref65) – Véase también la sentencia Pfizer, antes citada en la nota 34.

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[66](#Footref66) – Apartado 46.

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[67](#Footref67) – Apartado 55.

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[68](#Footref68) – Fallo y apartado 67.

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[69](#Footref69) – Formulada en el punto 3 de las cuestiones.

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[70](#Footref70) – Apartado 12.

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[71](#Footref71) – Apartado 78, reproducido en la sentencia Boehringer I, apartado 61. Véase también la sentencia Loendersloot, antes citada
en la nota 3, apartado 49.

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[72](#Footref72) – Punto 133.

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[73](#Footref73) – En el punto 1, letra a), de las cuestiones.

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[74](#Footref74) – En el punto 1, letra d), de las cuestiones.

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[75](#Footref75) – Véase también la sentencia de 18 de octubre de 2005, Class International (C‑405/03, Rec. p. I‑0000), apartado 73.

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[76](#Footref76) – Véase, por ejemplo, el tenor literal de los apartados 49-50, 69, 73, 74 y 78 de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros.

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[77](#Footref77) – Sentencia de 8 de abril de 2003, Van Doren + Q (C‑244/00, Rec. p. I‑3051), apartados 37 y 41.

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[78](#Footref78) – Apartado 56.

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[79](#Footref79)– Por ejemplo, porque tales embalajes ofrecen una parte de la información en una lengua que los pacientes más viejos no comprenden
o, simplemente, porque los pacientes pueden sospechar que los embalajes han sido objeto de manipulaciones ilícitas.

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[80](#Footref80) – Apartado 59 de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros.

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[81](#Footref81) – Apartado 60 de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros.

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[82](#Footref82) – Véanse los apartados 61 a 63 de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros.

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[83](#Footref83) – Punto 61 *supra*.

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[84](#Footref84) – Véase la sentencia Van Doren + Q, antes citada en la nota 77, apartado 41. El Tribunal de Justicia declaró allí que, en
circunstancias en las que exista un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales si recae en el importador
la carga de probar que los productos fueron comercializados en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento,
incumbe al titular de la marca acreditar primero que los productos fueron comercializados inicialmente por él o con su consentimiento
*fuera* del EEE, a fin de invocar una violación de los derechos que le confiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, antes
de que el importador paralelo deba probar la existencia de un consentimiento del titular para que la ulterior comercialización
de los productos en el EEE. Véase también la sentencia Class International, antes citada en la nota 75, apartados 70 a 75,
como ilustración del modo en que el Tribunal de Justicia determinó en quién recae la carga de probar la violación de los derechos
de marca.

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[85](#Footref85) – Lo formulo en estos términos porque no considero que el importador deba ser penalizado si adoptó todas las medidas razonablemente
necesarias para advertir al titular de la marca pero la información no llegó al servicio competente por alguna razón, por
ejemplo a causa de un problema de comunicación interna en la organización del titular de la marca.

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