Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto T‑389/16

Agricola italiana alimentare SpA (AIA)

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión MONTORSI F. & F. — Marca nacional denominativa anterior Casa Montorsi — Causa de nulidad relativa — Riesgo de confusión — Artículo 53, apartado 1, letra a), y artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Acuerdo de coexistencia de las marcas — Alcance — Artículo 53, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 13 de julio de 2017

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Titular de un derecho anterior que ha dado expresamente su consentimiento al registro de una marca de la Unión — Coexistencia pacífica que no puede equivaler al consentimiento expreso

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 53, ap. 3]
2. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marcas denominativas MONTORSI F. & F y Casa Montorsi

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 1, letra b), y 53, ap. 1, letra a)]
3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Coexistencia de marcas anteriores en el mercado — Relevancia

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 1, letra b), y 53, ap. 1, letra a)]

1. El artículo 53, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, establece que «la marca [de la Unión] no podrá declararse nula cuando, antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvención, el titular de un derecho contemplado en los apartados 1 o 2 hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca».

   El artículo 53, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 requiere, por tanto, que el titular de un derecho anterior haya dado expresamente su consentimiento al registro de una marca de la Unión para que se le deniegue, posteriormente, la posibilidad de presentar una solicitud de nulidad de esa marca.

   Así, en un asunto en el que la titular de unas marcas impugnadas alegaba que quienes solicitaban la nulidad de esas marcas, invocando un riesgo de confusión, habían dado su consentimiento al registro de tales marcas a través, en particular, de una coexistencia pacífica y de un acuerdo de coexistencia, el Tribunal recordó que el acuerdo del titular del derecho debe tener carácter expreso para permitir el registro de un signo que puede generar un riesgo de confusión. El Tribunal dedujo de ello, por una parte, que la coexistencia pacífica de las marcas no puede equivaler al consentimiento expreso contemplado en el artículo 53, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009. Por otra parte, en lo tocante al acuerdo de coexistencia, el Tribunal indicó, tras comprobar que no tenía por objeto las marcas impugnadas, sino otra marca, que ese acuerdo no podía interpretarse de modo que sobrepasara su ámbito de aplicación sin un consentimiento expreso de las partes, en el sentido del artículo 53, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009.

   (véanse los apartados 38 a 40)
2. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 69 a 71)
3. Si bien no se excluye que la coexistencia de marcas anteriores en el mercado pueda eventualmente disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto, no es menos cierto que dicha posibilidad solo puede tomarse en consideración si, en el procedimiento ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, el titular de la marca de la Unión controvertida ha demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la inexistencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, entre las marcas anteriores que él invoca y la marca anterior en la que se basa la solicitud de nulidad, y a condición de que las marcas anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas.

   (véase el apartado 70)

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