Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PHILIPPE LÉGER

presentadas el 13 de noviembre de 2003 ([1](#Footnote1))

**Asunto C‑371/02**

**Björnekulla Fruktindustrier AB**

**contra**

**Procordia Food AB**

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Svea hovrätt (Suecia)]

«Marcas – Artículo 12, apartado 2, letra a), de la Primera Directiva 89/104/CEE – Caducidad de los derechos conferidos por la marca – Marca que se convierte en el comercio en la designación usual del producto o del servicio para el que fue registrada – Criterios de apreciación – Determinación de los sectores pertinentes a efecto de la apreciación – Profesionales que comercializan la categoría de productos o de servicios de que se trata – Consumidores o usuarios finales de dicha categoría de productos o servicios»

  
  
  
  

1.        ¿Cómo ha de apreciarse si una marca ha pasado a ser la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para
el que esa marca fue registrada, de modo que su titular pueda perder sus derechos por caducidad? ¿Debe basarse tal conclusión
únicamente en el criterio de los profesionales que comercializan ese tipo de producto o de servicio, o también en el de los
consumidores interesados?

2.        Esas son, en esencia, las cuestiones planteadas por el Svea hovrätt (Suecia) en el marco de un litigio entre dos operadores
económicos acerca de una marca denominativa cuyo objeto es un producto alimenticio de consumo corriente en Suecia. Mediante
dichas cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pide al Tribunal de Justicia que interprete, por primera vez, lo dispuesto
en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. ([2](#Footnote2))

I.      **Marco jurídico**

A.      *Normativa comunitaria*

3.        Mediante una primera aproximación de las legislaciones nacionales en materia de marcas, la Directiva se propone poner fin
a las disparidades existentes en este sector, que pueden obstaculizar la libre circulación de productos y la libre prestación
de servicios, por una parte, y falsear las condiciones de competencia en el mercado común, por otra, y que tienen mayor incidencia
en el funcionamiento de dicho mercado. ([3](#Footnote3))

4.        Con ese fin la Directiva prevé que, en principio, la adquisición y la conservación de los derechos conferidos por el registro
de una marca estén sujetas a las mismas condiciones en todos los Estados miembros y que las marcas debidamente registradas
gocen de la misma protección. ([4](#Footnote4))

5.        En lo que se refiere al registro de marcas, la Directiva prevé en su artículo 2 que podrán constituir marcas todos los signos
que puedan ser objeto de una representación gráfica, a condición de que sean apropiados para distinguir los productos o los
servicios de una empresa de los de otra. ([5](#Footnote5))

6.        Conforme a esa exigencia, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva enumera varios supuestos en los que un signo no puede
ser registrado como marca, o, si lo hubiera sido, la marca puede ser anulada.

7.        Es el caso en particular de las marcas carentes de carácter distintivo, ([6](#Footnote6)) así como de las marcas llamadas «descriptivas», es decir, las «[...] que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones
que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos». ([7](#Footnote7))

8.        Así sucede también en lo que atañe a «las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido
en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio». ([8](#Footnote8))

9.        No obstante, en esos tres supuestos, no se denegará el registro de una marca, o si está registrada no se declarará su nulidad,
si, antes de la fecha de la solicitud de registro y debido al uso que se haya hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter
distintivo. ([9](#Footnote9))

10.      En lo que atañe a la protección de las marcas, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva establece el principio según el
cual una marca registrada confiere a su titular, para productos o servicios determinados, un derecho exclusivo que le permite
monopolizar el signo registrado como marca sin limitación temporal.

11.      En lo relativo a la caducidad de los derechos del titular de una marca, según el artículo 12 de la Directiva, tal caducidad
puede producirse en tres supuestos diferentes.

12.      Uno de ellos, definido en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva, corresponde al caso en el que «con posterioridad
a la fecha de su registro la marca se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual
en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada». Estas disposiciones de la Directiva son el objeto
de la petición de interpretación del órgano jurisdiccional remitente.

13.      Como prolongación de la Directiva, el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, ([10](#Footnote10)) crea una marca comunitaria, es decir, un nuevo título de propiedad industrial diferente de la marca nacional y que produce
los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad. ([11](#Footnote11))

14.      Las normas del Reglamento sobre adquisición, protección y caducidad de los derechos conferidos por la marca son idénticas
o al menos similares en gran medida a las de la Directiva en esas materias. ([12](#Footnote12))

B.      *Normativa nacional*

15.      La Ley sueca 1960:644, de 2 de diciembre de 1960, de marcas, en su versión modificada con vistas a la adaptación a la Directiva,
prevé en su artículo 25 que la marca podrá incurrir en caducidad si deja de poseer carácter distintivo.

16.      De la resolución de remisión resulta que los trabajos preparatorios de la referida Ley contienen una declaración según la
cual «para apreciar la cuestión de si una marca ha perdido su carácter distintivo, deberá tenerse en cuenta, principalmente,
la percepción que tengan de ella quienes se dedican a la comercialización del producto». ([13](#Footnote13))

17.      Esa declaración se hace eco del informe del varumärkes‑ och firmautredning (grupo de trabajo sobre las marcas y las denominaciones
comerciales), según el cual «no es suficiente con que una parte considerable de los sectores interesados considere la marca
como una denominación libre, mientras siga habiendo en los sectores más directamente interesados por el producto de que se
trata quienes opinan que la marca tiene un carácter distintivo, y no sean una minoría insignificante». ([14](#Footnote14)) Se precisa que «a este respecto, el punto de vista determinante será el que prevalece en las primeras fases de la cadena
de distribución, en el comercio al por mayor y en los servicios de compra de los grandes almacenes y del comercio al por menor,
etc., antes que el del personal de venta de los establecimientos comerciales al por menor o el de los consumidores». ([15](#Footnote15))

II.    **Los hechos y el procedimiento principal**

18.      Procordia Food AB (en lo sucesivo, «Procordia»), sociedad domiciliada en Suecia, es titular de la marca registrada «Bostongurka»,
que designa una conserva de pepinillos en vinagre picados.

19.      Björnekulla Fruktindustrier AB (en lo sucesivo, «Björnekulla»), sociedad asimismo domiciliada en Suecia, produce pepinillos
en vinagre, remolacha aliñada y otras semiconservas.

20.      Björnekulla ejercitó contra Procordia una acción de caducidad de los derechos conferidos por la marca de la que ésta es titular.
Para fundamentar su acción, afirmó que esa marca ha perdido su carácter distintivo, ya que, según la actora, la palabra «Bostongurka»
se considera un término genérico para designar los pepinillos en vinagre picados. En relación con este extremo, se remitió
a dos estudios de mercado basados en un sondeo realizado entre los consumidores, estudios según los cuales la mayoría de las
personas preguntadas consideraba que el término «Bostongurka» puede ser libremente utilizado por cualquier fabricante de pepinillos
en vinagre picados.

21.      Procordia refutó la referida alegación. Con tal fin, invocó un estudio de mercado realizado entre importantes empresas de
los sectores del comercio de alimentación general, cantinas y freidurías. Según ese estudio, la mitad de las personas preguntadas
manifestó conocer el término «Bostongurka» como marca de pepinillos en vinagre picados.

22.      El tribunal que conoció del litigio, el tingsrätten (Suecia), desestimó la demanda de caducidad formulada por Björnekulla,
en razón de que ésta no había probado que la marca discutida hubiera dejado de tener carácter distintivo. Basándose en especial
en los trabajos preparatorios de la Ley sueca de marcas, dicho tribunal consideró que el sector interesado pertinente para
determinar si la marca en discusión había perdido o no su carácter distintivo era la cadena de distribución de los productos
de que se trata.

23.      Björnekulla interpuso recurso de apelación contra esta resolución ante el Svea hovrätt. Según dicha sociedad, de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia resulta que la percepción del público es determinante para saber si, con arreglo a la Directiva,
una marca puede ser registrada y si existe un riesgo de confusión que pueda constituir un acto de falsificación de la marca.
Björnekulla considera que ese mismo criterio debe seguirse cuando se trata de la caducidad de una marca.

24.      Procordia mantuvo, en cambio, que tanto los trabajos preparatorios de la Directiva como su propio texto, en particular la
comparación de sus versiones lingüísticas, demuestran que los sectores interesados pertinentes son los que llevan a cabo la
comercialización del producto.

III. **La cuestión prejudicial**

25.      Considerando las tesis defendidas por las partes, el Svea hovrätt decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal
de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«En el caso de un producto que pasa por distintas fases de comercialización antes de llegar a los consumidores, ¿cuál es o
cuáles son, a efectos de la aplicación del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva sobre marcas, los sectores relevantes
para determinar si una marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto para el que está registrada?»

IV.    **Análisis**

26.      Mediante esta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide, en lo esencial, si lo dispuesto
en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva debe ser interpretado en el sentido de que, para determinar si una
marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto para el que fue registrada, de modo que su titular
pueda perder sus derechos por caducidad, ha de tomarse únicamente en consideración el criterio de los sectores profesionales
que comercializan la categoría de productos de que se trata, o debe tenerse asimismo en cuenta el criterio de los consumidores
de dicha categoría de productos.

27.      Esta cuestión contempla específicamente el supuesto de que el producto pase por diferentes fases comerciales antes de llegar
a los consumidores o usuarios finales, es decir, que su comercialización recorra un circuito en el que intervengan varios
intermediarios sucesivos, como los distribuidores y los minoristas.

28.      Para responder a esta cuestión, deben examinarse sucesivamente tanto el texto de la Directiva, en particular en sus diferentes
versiones lingüísticas, como su sistema y sus objetivos, conforme a los métodos de interpretación seguidos por el Tribunal
de Justicia. ([16](#Footnote16))

A.      *El texto del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva*

29.      Recuérdese que el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva dispone que «podrá ser declarada la caducidad de una
marca que, con posterioridad a la fecha de su registro, se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular,
en la designación usual *en el comercio* de un producto o de un servicio para el que esté registrada». ([17](#Footnote17))

30.      La cuestión decisiva en este asunto radica en determinar el sentido de la expresión «en el comercio» que figura en dicho artículo
12, apartado 2, letra a). Suponiendo que esta expresión haga referencia al sector o sectores pertinentes cuyo criterio deba
tenerse en cuenta para apreciar si una marca se ha convertido en una designación usual, es preciso ante todo examinar si,
a la vista de la redacción de las disposiciones citadas, es posible identificar el sector o sectores pertinentes de que se trata.

31.      A mi juicio, los trabajos preparatorios de la Directiva son de poca utilidad para analizar el texto de las normas en discusión.

32.      En efecto, ningún elemento permite esclarecer con precisión el sentido de los términos «en el comercio» añadidos por la Comisión
en su propuesta modificada de la Directiva de 17 de diciembre de 1985. ([18](#Footnote18))

33.      Además, en contra de lo afirmado por Procordia y el Gobierno sueco, ninguna conclusión decisiva puede deducirse del hecho
de que el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva utilice la expresión «en el comercio», en lugar de la expresión
«por parte del público», que figura en los artículos 4, apartado 1, letra b), y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva.
Al igual que la Comisión, no estoy convencido de que deban contraponerse ambas expresiones. En todo caso, sería erróneo creer
que la expresión «por parte del público» se refiera únicamente a los consumidores, con exclusión de los profesionales. En
efecto, si bien, según jurisprudencia reiterada, «la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría
de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión», ([19](#Footnote19)) en el sentido de los artículos 4, apartado 1, letra b), y 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, de ello no puede deducirse
que esa importancia sea exclusiva, esto es, que excluya totalmente la consideración del criterio de los profesionales interesados.

34.      En estas circunstancias, es preciso comparar las versiones lingüísticas de la Directiva.

35.      En efecto, tal como subrayó el Tribunal de Justicia en la sentencia de 6 de octubre de 1982, Cilfit ([20](#Footnote20))«debe [...] tenerse en cuenta que los textos de Derecho comunitario están redactados en varias lenguas y que las diversas
versiones lingüísticas son auténticas por igual», ([21](#Footnote21)) de modo que «la interpretación de una disposición de Derecho comunitario supone una comparación de las versiones lingüísticas». ([22](#Footnote22)) Dicho de otro modo, tal como el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia de 5 de diciembre de 1967, Van der Vercht, ([23](#Footnote23))«la necesidad de una interpretación uniforme de los reglamentos comunitarios excluye que el texto de una disposición se considere
aisladamente, pero exige, en caso de duda, que sea interpretada y aplicada a la luz de las versiones en las demás lenguas». ([24](#Footnote24))

36.      Al igual que Procordia, considero que el empleo, en la versión inglesa, de la expresión «in the trade» parece hacer referencia
a un sector específico, cuyo criterio es el único que debe tenerse en cuenta, a saber, el de los profesionales que se dedican
a una actividad comercial o industrial específica, en un sector o una rama determinados. ([25](#Footnote25)) Parece pues excluido que el criterio de los consumidores haya de ser considerado para apreciar si una marca se ha convertido
en una designación usual en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva.

37.      La versión finesa del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva parece corresponder al mismo sentido. En efecto,
el empleo del término «elinkeinotoiminnassa» puede interpretarse como referido únicamente a los operadores económicos en el
contexto de su actividad profesional, con exclusión de los consumidores.

38.      Tal exclusión, sin embargo, no se encuentra en las demás versiones lingüísticas de la Directiva.

39.      En efecto, la formulación italiana «la generica denominazione commerciale», así como la griega equivalente, tienden a basar
la apreciación del carácter genérico de una denominación en el criterio del conjunto de las personas (profesionales o consumidores)
que emplean esa denominación en las relaciones comerciales, es decir, en el marco de la compra, la venta de productos o la
prestación de servicios.

40.      Tal concepción se encuentra en la versión francesa de la Directiva. En efecto, la expresión «dans le commerce» es sinónima
de «en el mercado». ([26](#Footnote26)) Ahora bien, quien dice mercado, dice encuentro de la oferta y la demanda, o intercambio, negocio, en particular entre los
profesionales y los consumidores. El empleo de la expresión «dans le commerce» tiende pues a indicar que, para apreciar si
una marca se ha convertido en una designación usual, ha de tenerse en cuenta tanto el criterio de los profesionales que comercializan
la categoría de productos o de servicios de que se trata como el de los consumidores a quienes se dirige esa comercialización.

41.      Lo que acabo de afirmar sobre la versión francesa de la Directiva es válido también, al parecer, para las demás versiones
de la Directiva, es decir, las versiones española, portuguesa, neerlandesa, sueca, danesa y alemana. ([27](#Footnote27))

42.      Resulta de esta comparación de las versiones lingüísticas de la Directiva que la gran mayoría de ellas confirma la tesis según
la cual el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva debe ser interpretado en el sentido de que, para apreciar si
una marca se ha convertido en una designación usual, ha de tenerse en cuenta tanto el criterio de los profesionales que comercializan
la categoría de productos o de servicios de que se trata como el de los consumidores de dicha categoría de productos o servicios.

43.      No obstante, habida cuenta de la divergencia entre las distintas versiones lingüísticas de la Directiva y de la carencia de
elementos esclarecedores en sus trabajos preparatorios, ha de interpretarse el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva
a la luz de su sistema general y su finalidad, según reiterada jurisprudencia. ([28](#Footnote28))

B.      *El sistema general de la Directiva*

44.      Según reiterada jurisprudencia, la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la
identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho
producto o servicio de los que proceden de otra empresa y decidir su elección en consecuencia. ([29](#Footnote29)) Así pues, la marca debe constituir la garantía de procedencia del producto que la lleva, es decir, garantizar que todos los
productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse
responsable de su calidad. ([30](#Footnote30))

45.      Por esta razón el artículo 2 de la Directiva establece el principio según el cual un signo, para constituir una marca, ha
de ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. ([31](#Footnote31))

46.      Varias consecuencias resultan de este principio.

47.      En primer lugar, los signos o las indicaciones que sean inapropiados para distinguir los productos o los servicios de una
empresa de los de otra no podrán ser registrados como marca, o, si ya lo han sido, la marca de que se trate podrá ser anulada.
Ése es el sentido de las disposiciones del artículo 3, apartado 1, letras b), c) y d), de la Directiva en lo que atañe, respectivamente,
a las marcas que carezcan de carácter distintivo, a las marcas descriptivas y a las marcas que se compongan exclusivamente
de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes
del comercio.

48.      En segundo lugar, cuando un signo haya adquirido, por el uso que se ha hecho de él, un carácter distintivo del que inicialmente
carecía, podrá ser registrado como marca, y, si ya ha sido registrado, la marca de que se trata no podrá ser declarada nula.
Es lo previsto en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva, para atenuar lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letras b), c)
y d), del mismo artículo, al que acabo de referirme.

49.      En tercer lugar, y a la inversa del supuesto anterior, cuando un signo ha perdido, por el uso que se ha hecho de él, el carácter
distintivo que tenía inicialmente, en el momento en que fue registrado como marca, el titular de la marca puede perder sus
derechos por caducidad. Éste es el sentido de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva.

50.      En efecto, dicha disposición se refiere al supuesto de que el uso de la marca se haya generalizado hasta tal punto que el
signo constitutivo de la marca de que se trate tienda a designar la categoría, el género o la naturaleza de los productos
o servicios para los que fue registrado, y no ya los productos o los servicios específicos procedentes de una determinada
empresa. Tal es el caso por ejemplo del término «termo» para designar una botella isotérmica, de «walkman» para radiocasete
con auriculares, de «celofán» para una película transparente, fabricada a base de hidrato de celulosa y utilizada para el
embalaje, o de «aspirina» para un medicamento analgésico y antipirético constituido de ácido acetilsalicílico.

51.      En casos como los que acabo de citar, la marca ha perdido su función de origen. Por consiguiente, la protección del signo
registrado como marca ya no tiene razón de ser. Por lo tanto, el titular de esa marca puede perder sus derechos por caducidad.

52.      El efecto de esa caducidad es extinguir el derecho exclusivo del titular de la marca frente al uso de ella por terceros en
la vida económica, con la precisión de que, conforme al artículo 5, apartado 1, de la Directiva, ese derecho exclusivo es
potencialmente de duración temporal ilimitada y permite pues al titular el monopolio indefinido del signo registrado como
marca. ([32](#Footnote32))

53.      Al preverse de este modo la caducidad se permite a otros operadores utilizar libremente el signo registrado. Se persigue así
un fin de interés general, que exige que los signos o indicaciones que han llegado a ser habituales para designar los productos
o los servicios para los que se solicita el registro de una marca, o para los que ésta ha sido registrada, estén disponibles
y puedan ser utilizados libremente por todos. ([33](#Footnote33)) A semejanza del artículo 3, apartado 1, letras c) y d), de la Directiva, su artículo 12, apartado 2, letra a), refleja el
interés legítimo en no permitir que los particulares utilicen el registro de la marca para perpetuar derechos exclusivos sobre
términos genéricos o comúnmente asociados a los productos o los servicios cubiertos por el registro de que se trate. Cada
una de esas disposiciones impide que tales signos o indicaciones queden indefinidamente reservados para una sola empresa en
virtud de su registro como marca.

54.      De lo expuesto resulta que el artículo 3, apartado 1, letras c) y d), de la Directiva, así como su artículo 12, apartado 2,
letra a), tratan de lograr el mismo resultado, es decir, garantizar el carácter distintivo de una marca, conforme a su función
de origen, y evitar que los términos genéricos queden indefinidamente reservados para una sola empresa en virtud de su registro
como marca.

55.      Dado que tales disposiciones persiguen el mismo resultado, deben interpretarse de la misma manera. ([34](#Footnote34)) Máxime cuanto que utilizan expresiones o conceptos idénticos o similares en gran medida.

56.      Así pues, el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva debe interpretarse a la luz del artículo 3, apartado 1, letras c)
y d), de la misma.

57.      A este respecto, la redacción del artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva merece especial atención. En efecto, prevé
expresamente que, para apreciar si un signo o una indicación ha llegado a ser habitual para designar los productos o los servicios
para los que se presenta o se ha presentado a registro una marca, de modo que ese registro quede excluido, o que la marca
registrada pueda ser declarada nula, ha de examinarse si ese signo o esa indicación se emplea habitualmente «en el lenguaje
común o en las costumbres leales y constantes del comercio» (como el Tribunal de Justicia precisó en la sentencia Merz & Krell
antes citada ([35](#Footnote35))).

58.      A mi juicio, la anterior formulación remite globalmente, con toda claridad, tanto al criterio del consumidor medio de la categoría
de productos o servicios de que se trate (es decir, del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz), ([36](#Footnote36)) como al criterio de los sectores profesionales que llevan a cabo la comercialización de aquella categoría de productos o
de servicios. ([37](#Footnote37))

59.      Por otra parte, así lo demuestra la práctica seguida hasta el presente por la Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) (OAMI), en la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento, cuya redacción
es idéntica a la del artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva.

60.      Basándose en la citada disposición del Reglamento, la OAMI lleva a cabo una apreciación global del criterio de los medios
pertinentes, que varía en función de la categoría de productos o de servicios de que se trate. Así, cuando una marca tiene
por objeto un producto de consumo generalizado, como puede ser el caso de un producto alimenticio, se pone atención especial
en el significado del término de que se trate en el lenguaje común, es decir, no sólo para el consumidor medio, sino también
para los sectores profesionales interesados. ([38](#Footnote38)) Cuando una marca se refiere a un producto o servicio cuyo uso se limita a una categoría restringida de profesionales en un
ámbito específico de actividad, se tiene en cuenta más bien la percepción del término de que se trate por los sectores profesionales
interesados, o dicho de otra forma, su significado en las costumbres leales y constantes del comercio. ([39](#Footnote39))

61.      Esta interpretación del artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva, paralela a la del artículo 7, apartado 1, letra d),
del Reglamento, debe extenderse a la del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva.

62.      Así pues, esta última disposición debe interpretarse en el sentido de que remite, implícita pero necesariamente, tanto al
criterio del consumidor medio de la categoría de productos o de servicios de que se trate como al criterio de los sectores
profesionales que intervienen en la comercialización de dicha categoría de productos o servicios.

63.      Por lo tanto, cuando se trata de un producto alimenticio de consumo corriente, como en el litigio principal sucede con los
pepinillos en vinagre picados (al menos en Suecia), cuya comercialización pasa por varios intermediarios sucesivos, ha de
tenerse en cuenta, a efectos de apreciar si el término protegido por la marca ha llegado a ser una designación usual en el
comercio, tanto el criterio del consumidor medio como el de los sectores profesionales que intervienen en la comercialización
del tipo de producto de que se trate.

64.      En mi opinión, dicho análisis viene corroborado por la interpretación que el Tribunal de Justicia ha dado al artículo 3, apartado
1, letra c), y apartado 3, de la Directiva.

65.      Es preciso recordar que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva dispone que «será denegado el registro o, en
el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad: [...] de las marcas que se compongan exclusivamente de signos
o indicaciones que puedan servir, *en el comercio,* para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención
del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos». ([40](#Footnote40))

66.      En la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que la referida disposición «no se limita
a prohibir el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan determinados lugares geográficos
que son ya renombrados o conocidos para la categoría de producto considerada y que, por consiguiente, presentan un vínculo
con éste para los sectores interesados, es decir, *para el comercio y para el consumidor medio* de esta categoría de productos en el territorio para el que se solicita el registro». ([41](#Footnote41)) En efecto, según el Tribunal de Justicia, de la redacción de dicha disposición resulta que «los nombres geográficos que sean
aptos para ser utilizados por las empresas deben asimismo estar a disposición de éstas como indicaciones de procedencia geográfica
de la categoría de productos considerada». ([42](#Footnote42))

67.      Así pues, el Tribunal de Justicia destacó que el carácter descriptivo de una marca (en el momento de su registro) debe ser
apreciado globalmente, teniendo en cuenta el criterio de todos los sectores interesados, es decir, tanto el del consumidor
medio de la categoría de productos de que se trate como el de los sectores profesionales que llevan a cabo la comercialización
de esa categoría de productos.

68.      Esta apreciación global del significado de una marca también se tuvo en cuenta para determinar si un signo que inicialmente
no tenía carácter distintivo ha adquirido éste a raíz del uso que se ha hecho de él, de modo que sea apto para ser registrado
como marca, con arreglo al artículo 3, apartado 3, de la Directiva.

69.      En efecto, en la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, el Tribunal de Justicia afirmó que «la autoridad competente
debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto
de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas». ([43](#Footnote43))

70.      A este respecto, el Tribunal de Justicia precisó que «para apreciar el carácter distintivo de la marca que es objeto de una
solicitud de registro, puede tomarse en consideración [...] la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión
geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla,
la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada
gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales». ([44](#Footnote44))

71.      El Tribunal de Justicia destacó que, para que la condición exigida por el artículo 3, apartado 3, de la Directiva se cumpla,
es preciso que los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifiquen, gracias a la marca, el
producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada. Añadió que esa apreciación no puede fundarse únicamente en
datos generales y abstractos, tales como porcentajes determinados. ([45](#Footnote45))

72.      De dicha jurisprudencia se sigue que, en el marco de la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), y apartado 3, de
la Directiva, el carácter distintivo o no distintivo de una marca, *en el momento de su registro,* ha de apreciarse de modo global, esto es, mediante el examen de un conjunto de elementos relacionados tanto con el criterio
del consumidor medio de la categoría de productos o de servicios considerada como con el de los sectores profesionales que
intervienen en la comercialización de aquélla. ([46](#Footnote46))

73.      El mismo criterio debe seguirse para apreciar el carácter genérico de una marca *con posterioridad a su registro*.

74.      En efecto, la expresión «en el comercio», que figura en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, se reproduce
en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la misma Directiva. Con toda lógica y por razones de seguridad jurídica, puede
presumirse que la expresión de que se trata tiene el mismo significado en ambas disposiciones. ([47](#Footnote47))

75.      Además, considero que lo que es válido para apreciar el carácter distintivo de una marca en el momento de su registro es asimismo
válido para apreciar si ese carácter distintivo se mantiene posteriormente. Se trata en realidad de las dos caras de una misma
moneda.

76.      En contra de lo alegado por Procordia y el Gobierno sueco, la anterior afirmación no queda desvirtuada, a mi juicio, por el
hecho de que la caducidad de los derechos de marca revista mucha mayor gravedad que la denegación del registro de un signo
como marca.

77.      No niego que la caducidad así prevista tenga graves consecuencias para el titular de la marca, precisamente en el supuesto
de que tal caducidad se base en el carácter genérico de su marca. En efecto, en ese caso, puede suponerse que el titular haya
dedicado importantes inversiones a la explotación de la marca y a su promoción en el mercado, en especial mediante la publicidad,
hasta el punto de que haya llegado a ser una designación usual de la categoría de productos o servicios de que se trate.

78.      No obstante, en contra de lo que sostienen Procordia y el Gobierno sueco, no puede deducirse de lo anterior que la apreciación
del carácter genérico de una marca deba basarse únicamente en el criterio de los sectores profesionales que comercializan
la categoría de productos o de servicios de que se trate, excluyendo el criterio del consumidor medio de dicha categoría de
productos o servicios. En efecto, a mi juicio, tal conclusión se opondría a la finalidad de la Directiva.

C.      *La finalidad de la Directiva*

79.      Es preciso recordar que, mediante una primera aproximación de las legislaciones nacionales en materia de marcas, la Directiva
se propone poner fin a las disparidades existentes en la materia, que pueden obstaculizar la libre circulación de mercancías
y la libre prestación de servicios, por una parte, y falsear las condiciones de competencia en el mercado común, por otra,
y que tienen mayor incidencia en el funcionamiento de dicho mercado. ([48](#Footnote48))

80.      En efecto, tal como el Tribunal de Justicia ha destacado en varias ocasiones, el derecho de marca «constituye un elemento
esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer [y mantener]». ([49](#Footnote49)) Al garantizar al consumidor la identidad de origen del producto o servicio designado con ella, el derecho de marca contribuye
al establecimiento de un sistema de competencia no falseado, en el que las empresas están en condiciones de captar la clientela
por la calidad de sus productos o de sus servicios. ([50](#Footnote50))

81.      A mi entender, existe el riesgo de no alcanzar tal objetivo en el supuesto de que, para que el titular de una marca pueda
perder sus derechos de caducidad, baste con probar que la marca ha llegado a ser genérica en los sectores profesionales que
comercializan la categoría de productos o de servicios de que se trate. Aceptar tal mecanismo equivaldría a admitir determinadas
prácticas que pueden falsear la competencia en el mercado.

82.      En efecto, existen poderosas razones para temer que algunos operadores económicos, que comercializan productos o servicios
idénticos o similares a los amparados por una marca o que intentan introducirse en el mercado en cuestión, utilicen el referido
procedimiento de caducidad de los derechos del titular de la marca, con el único fin de asentar su posición en dicho mercado,
lesionando gravemente los intereses de su competidor (el titular de la marca) y aprovechándose abusivamente de los esfuerzos
e inversiones que éste realiza para promover la comercialización de los productos o los servicios de que se trata, siendo
así que dicho titular podía legítimamente esperar beneficios duraderos, de tales esfuerzos e inversiones, dado que una marca
registrada confiere a su titular un monopolio exclusivo que le permite disponer del signo registrado como marca sin limitación
temporal.

83.      El referido riesgo, que es inherente al hecho de tener únicamente en cuenta el criterio de los sectores profesionales, fue
también advertido por el Abogado General Sr. Cosmas, en sus conclusiones en el asunto Windsurfing Chiemsee, antes citado,
a propósito de la apreciación del carácter distintivo de una marca adquirido por el uso. En efecto, principalmente por razones
de competencia, algunos operadores económicos pueden tener interés específico en el registro o la denegación del registro
de la marca, por lo que su postura no será desinteresada. ([51](#Footnote51))

84.      Al margen de estas consideraciones basadas en el objetivo de libre competencia que persigue la Directiva, es preciso recordar
que, como destaca el considerando décimo de ésta, la protección conferida por la marca tiene como finalidad primordial garantizar
la función de origen de la marca.

85.      Pues bien, como ya he expuesto, resulta de reiterada jurisprudencia que la referida función consiste en garantizar al *consumidor* o al *usuario final* la identidad del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto
o servicio de los que tienen otra procedencia. ([52](#Footnote52))

86.      Para apreciar si una marca ha pasado a ser genérica, de modo que su titular pueda perder sus derechos por caducidad, ha de
atenderse a esa función esencial de la marca, en la que se basa la Directiva. En efecto, como ya he expuesto, si la Directiva
ha establecido esa causa de caducidad es porque la marca de que se trate ya no responde a su función esencial.

87.      A mi juicio, no se atendería a esa función esencial de la marca si la apreciación de su carácter genérico se basara exclusivamente
en el criterio de los sectores profesionales que comercializan la categoría de productos o de servicios de que se trate, con
exclusión del criterio de los consumidores o de los usuarios finales de aquélla.

88.      En consecuencia, ha de responderse a la cuestión prejudicial que el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva debe
ser interpretado en el sentido de que, para apreciar si una marca se ha convertido en la designación usual en el comercio
de un producto para el que esa marca está registrada, de modo que su titular pueda perder sus derechos por caducidad, ha de
tenerse en cuenta, de manera global, tanto el criterio de los consumidores o de los usuarios finales de la categoría de productos
o servicios de que se trate, como el de los sectores profesionales que comercializan dicha categoría de productos o servicios.

V.      **Conclusión**

89.      En virtud de las anteriores consideraciones en su conjunto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial
formulada por el Svea hovrätt (Suecia) de la siguiente forma:

«El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe ser interpretado en el
sentido de que, para apreciar si una marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto para el
que esa marca está registrada, de modo que su titular pueda perder sus derechos por caducidad, ha de tenerse en cuenta, de
manera global, tanto el criterio de los consumidores o de los usuarios finales de la categoría de productos o de servicios
de que se trate, como el de los sectores profesionales que comercializan dicha categoría de productos o servicios.»

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[1](#Footref1) – Lengua original: francés.

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[2](#Footref2) – DO L 40, p. 1 (en lo sucesivo, «Directiva»).

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[3](#Footref3) – Considerandos primero y tercero.

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[4](#Footref4) – Considerandos séptimo y noveno.

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[5](#Footref5) – Este requisito deriva de la finalidad asignada a la protección conferida a la marca registrada, que consiste en especial
en garantizar la función de origen de la marca, como indica el considerando décimo de la Directiva.

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[6](#Footref6) – Artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva.

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[7](#Footref7) – Ibídem, letra c).

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[8](#Footref8) – Ibídem, letra d).

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[9](#Footref9) – Artículo 3, apartado 3, primera frase, de la Directiva.

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[10](#Footref10) – DO 1994, L 11, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento».

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[11](#Footref11) – Artículo 1, apartado 2, del Reglamento.

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[12](#Footref12) – Así, el artículo 4 del Reglamento reproduce las disposiciones del artículo 2 de la Directiva, acerca de los signos que
pueden constituir una marca; el artículo 7, las del artículo 3, relativas a los motivos de denegación de registro o de nulidad;
el artículo 9, las del artículo 5, sobre los derechos conferidos por la marca, y, finalmente, el artículo 50, las del artículo
12, referidas a las causas de caducidad de esos derechos.

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[13](#Footref13) – Propuesta 1960:167, p. 147, citada en la resolución de remisión (p. 6).

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[14](#Footref14) – Extractos del informe (p. 6) «Statens offentliga utredningar» 1958:10 (pp. 169 y 170), citado en la resolución de remisión.

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[15](#Footref15) – Idem.

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[16](#Footref16) – Véanse, en especial, las sentencias de 27 de marzo de 1990, Cricket St Thomas (C‑372/88, Rec. p. I‑1345), apartados 14
a 23, y de 28 de octubre de 1999, ARD (C‑6/98, Rec. p. I‑7599), apartados 22 a 27. Véanse también mis conclusiones en los
asuntos Cooke (sentencia de 12 de octubre de 2000, C‑372/98, Rec. p. I‑8683), puntos 24 a 45, y Schilling y Nehring (sentencia
de 16 de mayo de 2002, C‑63/00, Rec. p. I‑4483), puntos 17, 26 y 27.

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[17](#Footref17) – El subrayado es mío.

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[18](#Footref18) – 85/C 351/05 (DO C 351, p. 4).

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[19](#Footref19) – Véase la sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, Rec. p. I‑3819), apartado 25. Véase también
la sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I‑6191), apartado 23.

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[20](#Footref20) – Asunto 283/81, Rec. p. 3415.

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[21](#Footref21) – Apartado 18.

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[22](#Footref22) – Idem.

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[23](#Footref23) – Asunto 19/67, Rec. p. 445.

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[24](#Footref24) – Página 456.

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[25](#Footref25) – Véase la definición de los términos «the trade» en *Schorter Oxford English Dictionnary,* ed. Oxford at the Clarendon Press, 1970: «those concerned in the particular business or industry in question». En el mismo
sentido, véase la definición dada al término «trade» en *Webster’s Third International Dictionnary,* ed. Merriam‑Webster INC, USA, 1993: «the group of persons engaged in a particular occupation, business or industry».

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[26](#Footref26) – Véase *Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française*, Paris, éd. Dictionnaires Le Robert, 1999.

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[27](#Footref27) – Véanse los términos españoles «en el comercio», portugueses «no comércio», neerlandeses «in de handel», suecos «i handeln»,
daneses «inden for handelen» y alemanes «im geschäftlichen verkehr».

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[28](#Footref28) – Este método de interpretación, en caso de divergencia entre versiones lingüísticas, fue definido por el Tribunal de Justicia
en la sentencia de 27 de octubre de 1977, Bouchereau (30/77, Rec. p. 1999), y precisado en la sentencia de 7 de febrero de
1979, Países Bajos/Comisión (11/76, Rec. p. 245), apartado 6. Véase también, en este sentido, la sentencia ARD, antes citada,
apartado 27.

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[29](#Footref29) – En este sentido, véanse en particular las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG II (C‑10/89, Rec. p. I‑3711), apartado
14; de 29 de septiembre de 1998, Canon (C‑39/97, Rec. p. I‑5507), apartado 28, y de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell (C‑517/99,
Rec. p. I‑6959), apartado 22.

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[30](#Footref30) – Véanse en especial las sentencias antes citadas HAG II, apartados 13 y 14, y Canon, apartado 28, así como la sentencia
de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim y otros (C‑143/00, Rec. p. I‑3759), apartado 29.

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[31](#Footref31) – Este principio enlaza con el considerando décimo de la Directiva, que destaca que el fin de la protección conferida por
la marca registrada es primordialmente garantizar su función de origen.

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[32](#Footref32) – Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C‑104/01, Rec. p. I‑3793), apartado 49.

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[33](#Footref33) – Véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C‑108/97 y C‑109/97,
Rec. p. I‑2779), apartado 25, y de 8 de abril de 2003, Linde y otros (asuntos acumulados C‑53/01 a C‑55/01, Rec. p. I‑3161),
apartado 73, así como la sentencia Libertel, antes citada, apartado 52.

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[34](#Footref34) – Véanse, en este sentido, en especial en materia de marcas, las sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol‑Myers Squibb
y otros (asuntos acumulados C‑427/93, C‑429/93 y C‑436/93, Rec. p. I‑3457), apartado 40, y de 12 de octubre de 1999, Upjohn
(C‑379/97, Rec. p. I‑6927), apartado 30.

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[35](#Footref35) – El Tribunal de Justicia declaró que el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva (aunque su redacción no lo precise
así) sólo se opone al registro de una marca cuando los signos o indicaciones que constituyen sus únicos componentes se han
convertido en habituales en el lenguaje común o en las prácticas leales y constantes del comercio, *para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca* (apartado 31). Así pues, no basta únicamente con que esos signos o indicaciones formen parte del lenguaje común o de las
costumbres leales y constantes del comercio, sino que es preciso, además, que se hayan hecho habituales para designar los
productos o los servicios a los que se refieren.

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[36](#Footref36) – Sobre la definición del consumidor medio, véase en especial la sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
antes citada (apartado 26). En sus conclusiones en el asunto Merz & Krell, antes citado, el Abogado General Sr. Ruiz‑Jarabo
Colomer destacó el vínculo entre el consumidor medio, por un lado, y el lenguaje común en el sentido del artículo 3, apartado
1, letra d), de la Directiva, por otro (puntos 51 y 52).

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[37](#Footref37) – Puede considerarse que el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva se refiere a los sectores profesionales de
que se trata en un doble sentido, a saber, como ámbito en el que se crean las costumbres leales y constantes del comercio
y como grupo de población que practica el lenguaje común, al igual que el consumidor medio.

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[38](#Footref38) – Véase la resolución de la División de Anulación de la OAMI de 13 de febrero de 2002 (133C 000372920/1), a propósito de
la marca «Bruschetta», relativa a diversos productos alimenticios o a servicios conexos con ellos. Basándose en el hecho de
que el término «bruschetta» figura en diccionarios y se emplea usualmente en Internet, la División de Anulación estimó que
ese término se utiliza usualmente, al menos en Italia, para designar un plato italiano compuesto de rebanadas de pan tostado
servidas con ajo, aceite y salsa de tomate u otras salsas, por lo que se trata de un término común en el lenguaje cotidiano.
En consecuencia, la solicitud de anulación de la marca de que se trata fue considerada fundada.

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[39](#Footref39) – Véase la resolución de la División Primera de Anulación de la OAMI de 15 de diciembre de 1999 (C0000901341/1‑BSS), a propósito
de la marca «BSS», relativa a preparados farmacéuticos u oftalmológicos y a soluciones estériles para operaciones de cirugía
oftalmológica. Dicha División de Anulación consideró que, en el mundo médico y farmacéutico, el término de que se trata constituía
la sigla genérica de «balanced salt solution». Véase también la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 19
de diciembre de 2000 (asunto R 397/200‑1) acerca de la marca «Proteomics», referida a diversos materiales o servicios ligados
a la investigación médica o científica. Basándose principalmente en artículos de obras o revistas especializadas, la Sala
Primera de Recurso estimó que el término discutido era ya comúnmente utilizado, en el momento en que fue registrada la marca
controvertida, para designar un determinado tipo de investigación, en pleno desarrollo, en el campo de las biotecnologías.
Véase, por último, la resolución de la División Primera de Anulación de 11 de diciembre de 2001 (85C 000703579/1) sobre la
marca «DLC», relativa a maquinillas de afeitar, hojas de afeitar, piezas de utillaje y diversos equipos relacionados con esos
productos. Basándose en varios artículos publicados en diversas revistas así como en una enciclopedia científica, aquella
División de la OAMI estimó que el término discutido era una abreviación comúnmente utilizada en el sector de los profesionales
de la metalurgia, y no en un círculo puramente académico, para designar un producto industrial llamado «diamond like carbon»,
muy apreciado para la fabricación de instrumentos cortadores, como los que eran objeto del registro de la marca de que se
trata.

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[40](#Footref40) – El subrayado es mío.

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[41](#Footref41) – Apartado 29, el subrayado es mío.

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[42](#Footref42) – Ibídem, apartado 30.

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[43](#Footref43) – Apartado 49.

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[44](#Footref44) – Ibídem, apartado 51.

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[45](#Footref45) – Ibídem, apartado 52.

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[46](#Footref46) – En sus conclusiones en el asunto Windsurfing Chiemsee, antes citado, el Abogado General Sr. Cosmas cuidó de precisar que
el sector pertinente, para apreciar el carácter distintivo de una marca adquirido por el uso, está constituido principalmente
por los consumidores del sector considerado, pero comprende también, en principio, los comerciantes y establecimientos que
venden productos similares así como los productores que fabrican éstos (punto 72).

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[47](#Footref47) – Para una ilustración de este supuesto, véanse las conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs en el asunto ARD, antes citado
(punto 43).

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[48](#Footref48) – Considerandos primero y tercero.

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[49](#Footref49) – Véanse en particular las sentencias HAG II, antes citada, apartado 13; de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot (C‑349/95,
Rec. p. I‑6227), apartado 22, y de 23 de febrero de 1999, BMW (C‑63/97, Rec. p. I‑905), apartado 62, así como las sentencias
antes citadas Merz & Krell, apartado 21 y Libertel, apartado 48.

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[50](#Footref50) – En este sentido, véase en especial la sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 21.

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[51](#Footref51) – Véase el punto 72 de las conclusiones así como los ejemplos citados.

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[52](#Footref52) – Véase en particular la sentencia Merz & Krell antes citada, apartado 22.

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