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Language: es
Format: md

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# 62001C0023

**Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 21 de marzo de 2002. - Robelco NV contra Robeco Groep NV. - Petición de decisión prejudicial: Hof van Beroep te Brussel - Bélgica. - Directiva 89/104/CEE - Artículo 5, apartado 5 - Disposiciones relativas a la protección contra el uso de un signo con fines diversos a los de distinguir productos o servicios - Alcance de dicha protección - Signos similares a la marca. - Asunto C-23/01.** 
  
*Recopilación de Jurisprudencia 2002 página I-10913*

  

## Conclusiones del abogado general

  
*1. En el asunto presente se trata de averiguar si la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, «Directiva sobre marcas»), contiene criterios para la aplicación de la protección frente al abuso o al uso dañoso de un signo con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, en el sentido de su artículo 5, apartado 5.

Los hechos del litigio principal

2. Tal y como se recogen en el auto de remisión, los hechos que sirven de trasfondo al litigio principal pueden relatarse de la manera siguiente.

3. NV Robelco (en lo sucesivo, «Robelco») fue constituida como sociedad anónima (naamloze vennootschap) el 20 de noviembre de 1996 por dos entidades de inversión, con la denominación social de «Robelco»; su objeto comprende, entre otras cosas:

«- la realización de todo tipo de operaciones que directa o indirectamente guarden relación con la adquisición, enajenación, permuta, dación y toma en arriendo, construcción, reforma, parcelación, gestión y valorización de todo tipo de bienes inmuebles;

- la concesión de préstamos, con o sin hipoteca, la financiación de proyectos inmobiliarios, el suministro de medios y la prestación de servicios a empresas y sociedades;

- todas las operaciones posibles de carácter inmobiliario, incluidos el arrendamiento y el leasing».

Según unos folletos publicitarios, Robelco se destaca por sus realizaciones inmobiliarias en el sector de parques industriales y proyectos «a medida».

A finales de 1998, el balance de Robelco, cuyo capital social inicial ascendía a 6 millones de francos belgas, arrojó un saldo superior a 1.400 millones de francos.

4. NV Robeco Groep (en lo sucesivo, «Robeco Groep»), dedicado a la gestión de patrimonios, existe como grupo financiero neerlandés desde 1929. Comercializa productos y servicios financieros, principalmente en forma de fondos de inversión cotizados en bolsa, y a nivel internacional trabaja a través de bancos y entidades de valores mobiliarios.

Desde 1959 el Rotterdam Beleggings Consortium opera con la denominación de «Robeco» y, desde entonces, ha registrado en la Oficina de Marcas del Benelux numerosas palabras, entre las cuales figuran «Robeco», «Rorento», «Rolinco», «Rogiro», «Rotrusco» y «Roparco», que fueron inscritas para la clase 36, a saber, negocios financieros y monetarios, servicios en relación con el ahorro y la inversión.

En 1998 Robeco Groep administró más de 170.000 millones de florines, la mayoría para inversores institucionales.

Es pacífico que la marca Robeco goza de gran renombre entre el público neerlandés.

5. El 2 de junio de 1999, Robeco Groep emplazó a Robelco con objeto de que se le prohibiera hacer uso del signo «Robelco» como nombre comercial y denominación social, o de cualquier otro signo similar a «Robeco», so pena de una multa coercitiva de 100.000 francos por día de retraso en la ejecución de la orden.

Robeco Groep invocó una infracción del artículo 13 A, apartado 1, letra d), de la Ley uniforme de marcas del Benelux (Benelux Merkenwet; en lo sucesivo, «Ley uniforme») y lo calificó de acto contrario a los usos leales del comercio.

La sentencia estimó la demanda.

Derecho aplicable

Derecho comunitario

6. El artículo 5, apartados 1, 2 y 5, de la Directiva sobre marcas dispone:

«Derechos conferidos por la marca

1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2. Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

[...]

5. Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

Derecho nacional

7. Desde 1971 los tres Estados de la Unión Económica del Benelux están sometidos a la Ley uniforme en materia de marcas.

8. El artículo 13 A, apartado 1, de ese texto, en su primitiva versión, se leía así:

Sin perjuicio de la posible aplicación del derecho común en materia de responsabilidad civil, el derecho exclusivo sobre una marca permitirá a su titular oponerse a:

1. cualquier uso de la marca o de un signo semejante para designar productos para los que la marca haya sido registrada o similares;

2. cualquier otro uso que, en el tráfico económico y sin justa causa, se haga de la marca o de un signo semejante en condiciones capaces de causar perjuicio al titular de la marca.

9. El 1 de enero de 1996 entró en vigor la versión modificada de la Ley uniforme, tras su adaptación a la Directiva sobre marcas.

10. El artículo 13 A, apartado 1, establece desde entonces lo siguiente:

Sin perjuicio de la aplicación eventual del derecho común en materia de responsabilidad civil, el derecho exclusivo sobre una marca permite a su titular oponerse a:

a) cualquier uso de la marca en el tráfico económico para designar los productos para los que haya sido registrada;

b) cualquier uso que, en el tráfico económico, se haga de la marca o de un signo semejante para designar los productos para los que haya sido registrada o similares, siempre que exista riesgo de que el público asocie el signo con la marca;

c) cualquier uso que, en el tráfico económico y sin justa causa, se haga de una marca que goce de renombre dentro del territorio del Benelux o de un signo semejante para productos no similares a aquellos para los que la marca haya sido registrada, siempre que con tal uso del signo se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se les cause perjuicio;

d) cualquier uso que, en el tráfico económico y sin justa causa, se haga de una marca o de un signo semejante para fines diversos a la identificación de productos, siempre que con tal uso del signo se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se les cause perjuicio.

Las cuestiones prejudiciales planteadas

11. En trámite de apelación contra la sentencia de primera instancia, el Hof van Beroep (tribunal de apelación) de Bruselas formuló al Tribunal de Justicia, con carácter prejudicial, las cuestiones siguientes:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido de que la protección por un Estado miembro, a la que se refiere dicha disposición, sólo puede concederse frente al uso de un signo que sea idéntico a la marca o cabe igualmente otorgarla frente al de un signo que sea parecido?

2) En caso de que también se pueda conceder dicha protección frente a un signo parecido a la marca, la semejanza dañosa, en el sentido del referido artículo, ¿exige que se produzca confusión o basta con un riesgo de asociación, que se da cuando, para quien se vea confrontado a la marca y al signo, éste evoque aquélla sin que se confundan, o ni siquiera debe haber riesgo de asociación alguno?»

Alegaciones de las comparecientes

12. Han presentado observaciones escritas, además de la Comisión, ambas partes en litigio.

13. Robeco Groep hace valer que, en respuesta a la primera de las cuestiones del juez belga, cabe afirmar que el término «signo», recogido en el artículo 5, apartado 5, de la Directiva, engloba tanto los signos idénticos, como los similares y que, con arreglo a esa misma disposición, corresponde al derecho interno precisar el nivel de semejanza requerido.

14. En contestación a la segunda pregunta, Robeco Groep sostiene que el artículo 5, apartado 5, de la Directiva enuncia con claridad las condiciones necesarias para su aplicación («uso sin justa causa» «de un signo» «con aprovechamiento indebido o perjuicio para la marca»), sin que puedan deducirse otras nuevas, como los riesgos de confusión o de asociación que evoca el juez remitente.

15. Robelco, por su parte, centra su argumentación en distinguir el riesgo de confusión del de simple asociación. Hay «confusión» cuando el público confunde el signo y la marca (confusión directa) o a los titulares del signo con los de la marca (confusión indirecta). Hay mera asociación cuando la percepción del signo evoca la marca, sin confundirse con ella.

16. Coincide Robelco en que el artículo 5, apartado 5, de la Directiva no es una disposición de derecho de marcas. Mas afirma que, para que este tipo especial de protección pueda entrar en juego, la mera similitud no basta: el signo tiene que ser idéntico a la marca. En la hipótesis contraria, debe siempre comprobarse la existencia de un riesgo de confusión.

17. Para Robelco, el «signo» al que hace referencia el apartado 5 ha de ser el mismo que el aludido en el apartado 1, letra b), es decir, aquel que corresponde a la marca. Esta interpretación, restrictiva de las facultades de los Estados miembros, sería conforme con el objetivo de armonización de la Directiva. De otro modo, se estaría autorizando una protección de un signo desconocido, al amparo del apartado 5, comparable a la concedida a una marca de renombre, en virtud del apartado 2.

18. La Comisión propone al Tribunal de Justicia que conteste que el artículo 5, apartado 5, de la Directiva tiene por objeto excluir del ámbito de la armonización ciertas formas de protección reconocidas por los ordenamientos de los Estados miembros, tales como la establecida en el artículo 13 A, apartado 1, letra d), de la Ley uniforme del Benelux sobre marcas.

19. La Institución comunitaria parte del presupuesto de que el órgano jurisdiccional de remisión ha calificado correctamente los hechos litigiosos -conflicto entre el titular de una marca y el de una razón social, sin similitud entre los productos o servicios respectivos- como de uso de un signo para fines diversos al de distinguir, por lo que el artículo 5, apartado 5, sería pertinente.

20. Después de analizar la economía de la disposición, y a la luz de los trabajos preparatorios, la Comisión deduce que el ámbito cubierto por el artículo 5, apartado 5, escapa por completo a la labor de armonización comunitaria. Por consiguiente, el juez nacional puede interpretar libremente las normas nacionales dictadas en la materia.

21. A título subsidiario, la Comisión sugiere que se declare que el artículo 5, apartado 5, de la Directiva no requiere semejanza alguna entre el signo y la marca. No sería necesario, pues, apreciar la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, sino, más bien, de la ventaja indebida, obtenida gracias al carácter distintivo o al renombre de la marca, o del perjuicio ocasionado a la propia marca.

Análisis de las cuestiones prejudiciales

22. El tribunal de apelación de Bruselas quiere conocer el grado de semejanza entre el signo y la marca necesario para atraer la aplicación del artículo 5, apartado 5, de la Directiva (primera cuestión) y si, a los mismos efectos, dicha semejanza debe estar acompañada de un riesgo de confusión o de asociación (segunda cuestión).

23. Las dudas que alberga el juez remitente tienen su fundamento, más que en el propio texto comunitario, en la incertidumbre sobre la correcta transposición en el derecho del Benelux de esa disposición y sobre la pervivencia de la práctica jurídica desarrollada con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva.

24. El artículo 5 de la Directiva de marcas -epigrafiado «derechos conferidos por la marca»- enuncia esquemáticamente los estratos de protección jurídica a los que pueden aspirar los titulares de marcas y opera una clara división de competencias entre lo que pertenece al ámbito comunitario, armonizado, y lo que continúa dependiendo de los ordenamientos nacionales.

25. En el apartado 1, el artículo 5 define el contenido típico del derecho exclusivo a una marca, consistente en la facultad de prohibir el uso de un signo idéntico para los mismos productos o servicios, como ocurre en el supuesto de la usurpación [letra a)], y de un signo similar para productos o servicios igualmente similares, siempre que haya riesgo de confusión o, incluso, de mera asociación por parte del público [letra b)].

26. Éste es el objeto propio del derecho de marcas: la protección de la exactitud de la información, que el signo registrado proporciona, sobre el origen empresarial de determinados bienes.

27. El apartado 2 del artículo 5 amplía esa protección, a favor de las marcas que gozan de renombre en un territorio, permitiendo a los Estados miembros que prohíban, en esos casos, el uso de un signo similar, incluso en relación con productos o servicios no emparentados, siempre que se pretenda obtener una ventaja indebida de la notoriedad de la marca o se pueda perjudicar a su titular. Así se salvaguardan, simultáneamente, el derecho del público a conocer la exacta procedencia de los productos que se le ofrecen y el del titular de la marca a preservar su fondo de comercio («goodwill»).

28. En fin, el apartado 5 del mismo artículo excluye del ámbito de la Directiva las disposiciones de derecho nacional que protegen frente al uso de un signo para otros propósitos que el de distinguir productos, cuando de tal uso se derive una ventaja indebida gracias al renombre o a la virtualidad diferenciadora del signo, o en perjuicio de la marca.

29. Los comparecientes se han extendido, en grado diverso, sobre la adscripción al derecho de marcas de esta última disposición. Personalmente, no pienso que esta calificación revele un interés fundamental. Las disciplinas jurídicas, cuya utilidad a efectos cognoscitivos es incontestable, tienen siempre algo de arbitrario y sus contornos son poco seguros, por lo que varían con frecuencia tanto en el espacio, como en el tiempo. Por lo tanto, si bien cabe considerar que el derecho de marcas sólo cubre las cuestiones que tienen que ver, esencialmente, con la función distintiva de este instrumento, no repugna a la inteligencia concebir una categoría más amplia que englobe el conjunto de los posibles conflictos que tienen relación con la marca.

30. Sí reviste interés, por el contrario, definir la frontera que separa, en materia de marcas, los ámbitos de aplicación del derecho comunitario y de los ordenamientos nacionales. Esta frontera no es expresión siquiera de un intento, por parte del legislador europeo, de separar el derecho de marcas propiamente dicho de otras disciplinas relacionadas, ya que la labor de aproximación normativa se sabe parcial.

31. Pues bien, el artículo 5 de la Directiva contiene una doble delimitación: positiva y negativa. En sentido positivo, son derechos armonizados del titular de una marca los de prohibir el uso de signos idénticos o similares, para productos idénticos o similares cuando haya riesgo de confusión. En sentido negativo, no son objeto de aproximación comunitaria la protección reforzada del carácter distintivo y del fondo de comercio de las marcas de renombre ni el régimen de determinados usos de un signo que no persiguen designar la procedencia de bienes o servicios.

32. Debo reconocer cierta perplejidad ante la redacción del artículo 5, apartado 5, de la Directiva, que, como ha observado la Comisión, parece haberse incluido en especial para dar cabida a una disposición similar del derecho uniforme del Benelux. Si un signo no es utilizado, directa o indirectamente, subliminal o incidentalmente, para designar productos o servicios, no veo qué relevancia puede revestir en el tráfico a efectos del derecho de marcas. Otra cosa es que dicho signo no se utilice en cuanto marca en sentido formal. Entendido de este modo, el apartado 5 serviría, por ejemplo, para excluir de la armonización las normativas nacionales relativas a la publicidad comparativa o al abuso de la razón social.

33. El órgano jurisdiccional remitente ha resuelto que se halla frente a este último supuesto, apreciación que no contesta ninguna de las comparecientes. A esta premisa me ciño, pues. No tengo elemento alguno para alcanzar un juicio distinto ni el análisis de las preguntas formuladas me impone otra cosa. No obstante, la cuestión de si una razón social sirve, en el tráfico comercial, para cumplir, como la marca, una función diferenciadora, principalmente en el caso de los servicios, y las consecuencias que de su respuesta se desprendan para el derecho comunitario no están exentas de interés ni de dificultad. Más que a categorías predeterminadas, creo que habría que atender entonces a los efectos prácticos de las distintas conductas.

34. Un supuesto de hecho consistente en la utilización de un signo para un fin diverso al de distinguir la procedencia de un bien o producto no tiene cabida en el artículo 5, apartado 1, que se refiere a la identificación de productos o servicios, a la vez que queda expresamente cubierto por la reserva legislativa, a favor de los Estados miembros, prevista en el apartado 5. Queda fuera del ámbito de la Directiva que, además, para disipar toda duda, reconoce a los Estados miembros su competencia legislativa en la materia.

35. La Directiva añade que dicho signo, exento de utilidad diferenciadora, debe ser usado para aprovecharse del renombre ajeno o causarle perjuicio. Ésta será la hipótesis más probable, en términos prácticos, pero, aun a falta de esta precisión, no veo cómo la Directiva podría aplicarse a casos en los que el signo no se emplea para distinguir.

36. Lo que no es discutible es que la reserva del apartado 5 no está supeditada a ninguna otra condición. Nada en absoluto dice el precepto sobre el grado de semejanza que deba presentar el signo en relación con la marca. En estas condiciones, es seguro que los Estados miembros pueden no adoptar legislación alguna, como pueden exigir la identidad entre signo y marca, contentarse con una semejanza, siquiera mínima, o, incluso, con cualquier otro vínculo referencial imaginable.

37. No existe motivo que aconseje precisar, como lo desea el juez remitente, el silencio del legislador en cuanto a la naturaleza del nexo entre el signo contemplado y la marca; tampoco cabe trasvasar al apartado 5 el tenor de lo dispuesto en los apartados anteriores del artículo 5 o comparar su alcance con el del apartado 2, como pretende Robelco.

38. En primer lugar, calificar la relación que ha de existir entre el signo y la marca supondría irremediablemente reducir, sin fundamento alguno en derecho, la libertad que el Consejo ha reconocido a los Estados miembros a la hora de actuar en áreas tales como la competencia desleal, la protección de los consumidores o la responsabilidad civil.

39. Además, en segundo lugar, si bien es cierto que los apartados 1 y 2 del artículo 5 de la Directiva se basan, para su aplicación, en cierto grado de similitud entre dos signos, no lo es menos que el apartado 5 se inscribe en una lógica distinta y que, por lo tanto, no hay razón para traspasar al ámbito de protección de una marca frente a un signo utilizado con otros fines que la distinción de bienes elementos que se justifican precisamente por esa función.

40. Por último, por parecidas razones, no es menester contrastar las facultades que a los Estados miembros reconoce el apartado 2 del artículo 5 con las del apartado 5, pues las segundas sólo surten efecto en el terreno limitado de la utilización de un signo con fines no distintivos.

41. Cabe añadir que, en mi opinión, nada en el artículo 13 A, apartado 1, letra d), de la Ley uniforme incita a pensar que el legislador del Benelux se ha excedido en las facultades que le reserva expresamente el ordenamiento de marcas comunitario.

Conclusión

Sobre la base de las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Hof van Beroep de Bruselas declarando que:

«El artículo 5, apartado 5, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no requiere, para su aplicación, ningún grado de semejanza determinado entre el signo y la marca de que se trate, materia que es de la competencia exclusiva de los Estados miembros».*

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