Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. ELEANOR SHARPSTON

presentadas el 6 de julio de 2006 1([1](#Footnote1))

**Asunto C‑239/05**

**BVBA Management, Training en Consultancy**

**contra**

**Benelux-Merkenbureau**

  
  
  
  

1.        La presente petición de decisión prejudicial del Hof van Beroep (Tribunal de Apelación) de Bruselas, que resulta de la denegación
del registro de una marca, suscita una serie de cuestiones sobre la interpretación del artículo 3 de la Directiva sobre marcas. ([2](#Footnote2))

**La Directiva sobre marcas**

2.        La exposición de motivos de la Directiva sobre marcas contiene los siguientes considerandos:

«[3] no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas, siendo suficiente limitar la aproximación a las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento
del mercado interior;

[…]

[5]   los Estados miembros se reservan igualmente total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al
registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro; […] les compete, por ejemplo, determinar la
forma de los procedimientos de registro y de nulidad […];

[…]

[7]   la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho
sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones; […] que las
causas de denegación o nulidad relativas a la propia marca, por ejemplo la ausencia de carácter distintivo, […] deben ser
enumeradas de manera taxativa».

3.        El artículo 3, apartado 1, dispone:

«Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[…]

b)      las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c)      las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie,
la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica […] u otras características de los mismos […].»

4.        El artículo 3, apartado 3, dispone:

«No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d)
del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido
un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el
carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.»

5.        El artículo 13 dispone:

«Cuando la causa de la denegación del registro o de la caducidad o de la nulidad de una marca sólo exista para parte de los
productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la denegación del registro o la caducidad o
la nulidad sólo se extenderá a los productos o servicios de que se trate.»

6.        La Directiva atribuye a los Estados miembros (incluyendo a estos efectos al Benelux) la competencia sobre el procedimiento
de registro.

**Ley de marcas del Benelux**

7.        Según la Ley Uniforme Benelux en materia de marcas (en lo sucesivo, «LUB»), las solicitudes de registro de marca en el Benelux
deben presentarse ante el Benelux-Merkenbureau (Oficina de marcas del Benelux; en lo sucesivo, «BMB»). ([3](#Footnote3))

8.        En la época de los hechos del litigio principal, ([4](#Footnote4)) el artículo 6 *bis,* apartado 1, letra a)*,* de la LUB disponía que debía denegarse el registro si el signo, tal y como figuraba en la solicitud, no constituía una marca
en el sentido del artículo 1, «en particular por carecer totalmente de carácter distintivo, como prevé el artículo 6 *quinquies,* B, punto 2, del Convenio de París».

9.        Este artículo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial ([5](#Footnote5)) dispone, por cuanto aquí interesa:

«B.   Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas
más que en los casos siguientes:

[…]

ii)      cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir,
en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos
o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes
del comercio del país donde la protección se reclama».

10.      El artículo 6 *bis,* apartado 2, de la LUB dispone que la denegación del registro afectará al signo constitutivo de la marca en su totalidad, pero
podrá limitarse a uno o a varios de los productos a los que se destina la marca.

11.      El artículo 6 *ter,* apartado 1*,* dispone que el solicitante que ve denegado el registro de su marca podrá interponer un recurso ante el Tribunal de Apelación
competente (la Cour d’Appel/Hof van Beroep de Bruselas, la Cour d’Appel de Luxemburgo o bien el Gerechtshof de La Haya), destinado
a obtener que se ordene el registro.

**El Arreglo de Niza**

12.      Según la Directiva, el registro de una marca puede solicitarse para productos o para servicios. En la práctica, cuando actualmente
se solicita una marca de producto o de servicio, se hace por regla general remitiéndose a la clasificación establecida por
el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, ([6](#Footnote6)) un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

13.      La Clasificación de Niza establecida por el Arreglo de Niza comprende 45 Encabezamientos de Clase acompañados por notas explicativas,
y una lista alfabética de productos y de servicios con la clase a la que cada uno pertenece. Los Encabezamientos de Clase
describen en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de las 34 clases de
productos y 11 clases de servicios. Las Notas Explicativas describen con mayor detalle, cuando conviene, los tipos de productos
o servicios incluidos en la clase correspondiente. La Lista Alfabética contiene alrededor de 10.000 partidas relativas a productos
y 1.000 partidas relativas a servicios.

14.      Las oficinas de marcas de los Estados contratantes del Arreglo de Niza están obligadas a hacer figurar en los títulos y publicaciones
oficiales de los registros de las marcas los números de las clases de la Clasificación a los que pertenezcan los productos
o los servicios para los que se registra la marca. ([7](#Footnote7))

15.      Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos son partes contratantes del Arreglo de Niza. ([8](#Footnote8))

**El asunto Vlaamse Toeristenbond**

16.      De la resolución de remisión y de las observaciones en el caso de autos se desprende que el tribunal remitente duda si la
resolución anterior del Tribunal de Justicia del Benelux en el asunto Benelux-Merkenbureau/Vlaamse Toeristenbond ([9](#Footnote9)) es compatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y esto es lo que subyace a la petición de decisión prejudicial.

17.      En ese asunto, Vlaamse Toeristenbond, había solicitado el registro de la marca denominativa LANGS VLAAMSE WEGEN para todos
los productos y servicios comprendidos en las clases 16, ([10](#Footnote10)) 39 ([11](#Footnote11)) y 41 ([12](#Footnote12)) del Arreglo de Niza. ([13](#Footnote13)) El BMB denegó el registro para estas tres clases, por razón de que la marca era meramente descriptiva en relación con estos
productos y servicios, careciendo por ello de carácter distintivo.

18.      Vlaamse Toeristenbond recurrió ante el Hof van Beroep (Tribunal de Apelación) de Bruselas, para obtener una resolución que
ordenara el registro de la marca para todos los productos y servicios para los que se había solicitado, o, subsidiariamente,
para que el Tribunal de Apelación determinase para qué bienes y servicios debía registrarse la marca.

19.      El Tribunal de Apelación estimó parcialmente el recurso y ordenó al BMB que registrase la marca para productos y servicios
de dos de las tres clases, excluyendo determinados productos y servicios específicos. ([14](#Footnote14)) Sostuvo que el BMB, cuando examina si una marca puede o no registrarse, debe hacerlo considerando no sólo cada una de las
clases de que se trate en su conjunto, sino también cada producto y servicio contenido en ellas.

20.      El BMB señaló que el Tribunal de Apelación no podía ordenar el registro para algunos productos y servicios con arreglo al
artículo 6 *ter* de la LUB si el BMB lo había denegado para la clase completa de productos y servicios y no específicamente para estos productos
y servicios. Consecuentemente, el BMB se alzó en casación ante el Hof van Cassatie (Tribunal de Casación) de Bélgica, el cual
planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia del Benelux sobre la interpretación de los artículos 6 *bis* y 6 *ter* de la LUB.

21.      El Tribunal de Justicia del Benelux declaró que con arreglo a estos artículos los Tribunales de Apelación de los países del
Benelux ([15](#Footnote15)) sólo tenían competencia para pronunciarse sobre la validez de la denegación del registro de una marca por parte del BMB.
Esto implicaba que el tribunal de apelación sólo podía tomar en consideración los elementos en los que el BMB había basado
o debería haber basado su decisión. En consecuencia, el tribunal de apelación no podía conocer de recursos cuyas pretensiones
rebasasen esta decisión o no se hubiesen planteado ante el BMB. Por todo ello, el Tribunal de Justicia del Benelux declaró
que, con arreglo a los artículos 6 *bis* y 6 *ter* de la LUB, los Tribunales de Apelación sólo estaban facultados para ordenar el registro de una marca para determinados productos
y servicios contenidos en una clase si el BMB se había pronunciado sobre estos productos y servicios como tales y no había
limitado su decisión a la clase en su conjunto.

22.      De conformidad con este fallo, el Hof van Cassatie ([16](#Footnote16)) anuló la sentencia del Tribunal de Apelación de Bruselas, dado que en ella se habían tomado en consideración elementos distintos
de aquéllos en los que el BMB había basado o debería haber basado su decisión.

**Procedimiento en el litigio principal**

23.      En abril de 2000, BVBA Management Training en Consultancy (en lo sucesivo, «MT&C») solicitó al BMB el registro de la marca
denominativa THE KITCHEN COMPANY ([17](#Footnote17)) para determinados productos de las clases 11, 20 y 21 y para determinados servicios de las clases 37 y 42 del Arreglo de
Niza. Se incluía una lista por cada una de las clases citadas, con los productos y servicios específicos para los que se solicitaba
la protección de la marca. ([18](#Footnote18))

24.      El BMB denegó el registro de la marca por razón de que era exclusivamente descriptiva de la especie, calidad, procedencia
geográfica o destino de los productos y servicios, mencionados en las clases 11, 20, 21, 37 y 42, prestados, destinados o
relacionados con una empresa de cocinas y en consecuencia, carecía de todo carácter distintivo. El tribunal remitente señala
que el BMB no formuló una conclusión definitiva por cada uno de los productos y servicios por separado, sino que simplemente
declaró, acerca de la protección solicitada en su conjunto, que el signo solicitado carecía de todo carácter distintivo.

25.      MT&C impugnó esta denegación ante el tribunal remitente. Pretende la anulación de la resolución impugnada y que se ordene
al BMB que proceda al registro de la marca solicitada para las clases 11, 20, 21, 37 y 42. Solicita con carácter subsidiario
que se ordene el registro para las clases para las que el tribunal estime que la marca sí tiene carácter distintivo.

26.      El tribunal remitente señala que la combinación de palabras carece de todo carácter distintivo para los productos y servicios
de las clases 11, 20, 37 y 42. Sin embargo, con respecto a los productos de la clase 21 para los que se solicita protección,
el tribunal remitente considera que la marca resulta descriptiva sólo para los utensilios de cocina, atendiendo a su especie
y su destino. Para los demás productos, la combinación de palabras «The Kitchen Company», no se referirá, en la percepción
del consumidor medio, de forma espontáneamente refleja, al destino de los productos. El tribunal remitente concluye que, puesto
que no es descriptiva, para esos productos la marca es distintiva. ([19](#Footnote19))

27.      Ante el tribunal remitente el BMB se opuso a esta postura. Alega que éste no puede acoger la pretensión subsidiaria de MT&C
de que se ordene el registro para aquellos productos y servicios para los que el tribunal estime que la marca sí tiene carácter
distintivo. Esto es así porque MT&C no solicitó específicamente al BMB que examinase la solicitud de registro de marca para
ciertos productos y servicios únicamente y, de conformidad con las sentencias del Tribunal de Justicia del Benelux y del Tribunal
de Casación de Bélgica en Vlaamse Toeristenbond, el tribunal de apelación nacional no puede resolver sobre cuestiones que
no están comprendidas en la decisión del BMB o que no se plantearon al BMB.

28.      El tribunal remitente tiene dudas sobre si esta jurisprudencia es compatible con la sentencia del Tribunal de Justicia Koninklijke
KPN Nederland NV (en lo sucesivo, «Postkantoor»). ([20](#Footnote20)) El Tribunal de Justicia declaró en ella que i) la oficina de marcas debe tomar en consideración todos los hechos y circunstancias
relevantes antes de adoptar una decisión definitiva sobre una solicitud de registro de una marca; ([21](#Footnote21)) ii) el órgano jurisdiccional que conozca de un recurso contra dicha decisión debe asimismo tomar en consideración todos los
hechos y circunstancias relevantes dentro de los límites del ejercicio de sus competencias, tal y como se definen en la normativa
nacional aplicable; ([22](#Footnote22)) y iii) cuando se solicita el registro de una marca para diversos productos o servicios, la autoridad competente debe comprobar
que la marca no incurre en ninguna de las causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3, apartado 1, de la
Directiva de marcas con respecto a cada uno de dichos productos o servicios y puede llegar a conclusiones diferentes según
los productos o servicios considerados. ([23](#Footnote23))

29.      El tribunal remitente considera que de la sentencia Postkantoor, antes citada, se desprende que la oficina de marcas debe
examinar la solicitud de registro para cada uno de los productos y servicios para los que se solicita la protección de la
marca, pudiendo llegar a conclusiones diferentes para cada uno de ellos. Si esto es así, debe hacerse constar en las resoluciones
denegatorias provisionales y finales.

30.      Añade que los «hechos y circunstancias relevantes» pueden cambiar entre el momento en que la autoridad en materia de marcas
toma una decisión frente a la que se interpone un recurso y el momento en el que el órgano jurisdiccional competente lo resuelve.

31.      En el caso de autos, el BMB no formuló una conclusión definitiva por separado para cada uno de los productos y servicios.
Simplemente resolvió que, en términos generales, el signo solicitado carecía de todo carácter distintivo.

32.      De acuerdo con el tribunal remitente, la consecuencia del carácter general de esta decisión para el órgano jurisdiccional
que conoce de un recurso contra ella puede ser que, según la legislación nacional, no pueda tomar en consideración todos los
hechos y circunstancias relevantes, tal y como exige la sentencia Postkantoor, antes citada. Esto es así porque un «hecho
relevante» en la apreciación de la marca puede ser que no existan motivos de denegación para un producto, pero sí para otros
incluidos en la solicitud. Si la decisión no se refiere a cada producto o servicio por separado, el tribunal que conoce del
recurso no puede ejercer su competencia cuando i) la legislación nacional establece que el órgano jurisdiccional sólo puede
pronunciarse sobre cuestiones que fueron presentadas a la autoridad en materia de marcas y están comprendidas en la decisión
de ésta y ii) ni la solicitud de registro ni la decisión abordan cada producto o servicio por separado.

33.      Por todo ello, el tribunal remitente decidió suspender el procedimiento y pedir al Tribunal de Justicia que respondiera con
carácter prejudicial a las siguientes cuestiones sobre el artículo 3 de la Directiva sobre marcas:

«1)      La autoridad en materia de marcas, tras haber examinado todos los hechos y circunstancias relevantes acerca de la existencia
de un motivo absoluto de denegación, ¿debe, en su decisión provisional y en su decisión final sobre la solicitud, comunicar
separadamente su conclusión por cada uno de los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca?

2.      Los hechos y circunstancias relevantes, que el órgano jurisdiccional debe tomar en consideración en caso de recurso contra
la decisión de la autoridad competente en materia de marcas, ¿pueden ser diferentes como consecuencia del transcurso del tiempo
entre las dos fechas en las que se decide o dicho órgano jurisdiccional únicamente debe tomar en consideración los hechos
y circunstancias existentes en el momento en el que la autoridad en materia de marcas tomó su decisión?

3.      La interpretación dada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Postkantoor ¿se opone a que se interprete la normativa
nacional sobre la competencia del órgano jurisdiccional en el sentido de que a dicho órgano jurisdiccional se le impide tomar
en cuenta los hechos y circunstancias relevantes modificados o pronunciarse sobre el carácter distintivo de la marca para
cada uno de los productos y servicios en sí mismo?»

34.      El BMB, el Gobierno alemán y la Comisión han presentado observaciones escritas. No se pidió la celebración de vista y ésta
no tuvo lugar.

**Primera cuestión**

35.      En su primera cuestión, el tribunal remitente pregunta sustancialmente si el artículo 3 de la Directiva sobre marcas exige
que la decisión, ([24](#Footnote24)) por la que una oficina de marcas deniega el registro de una marca basándose en un motivo absoluto de denegación, comunique
separadamente su conclusión para cada uno de los productos y servicios para los que se solicitó la protección de la marca.

36.      El BMB afirma que la primera cuestión debería responderse negativamente, mientras que el Gobierno alemán opina lo contrario.
La postura de la Comisión es más matizada, pero está plenamente de acuerdo con la del BMB.

37.      El Gobierno alemán invoca los pronunciamientos del Tribunal de Justicia en la sentencia Postkantoor, ([25](#Footnote25)) antes citada, en el sentido de que i)puesto que el registro de una marca se pretende siempre para los productos o servicios
que se especifican en la solicitud, la cuestión de si puede denegarse el registro basándose en alguno de los motivos absolutos
establecidos en el artículo 3 debe apreciarse en relación con dichos productos o servicios ([26](#Footnote26)) y ii) cuando se solicita el registro de una marca para diversos productos o servicios, el examen debe llevarse a cabo en
relación con cada uno de éstos y puede dar lugar a conclusiones diferentes según los productos o servicios considerados. ([27](#Footnote27)) Invoca asimismo el artículo 13 de la Directiva, que establece que cuando la causa de la denegación del registro o de la caducidad
o de la nulidad de una marca sólo exista para parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada
o registrada, la denegación del registro o la caducidad o la nulidad sólo se extenderá a los productos o servicios de que
se trate.

38.      Verdaderamente estoy de acuerdo en que cuando se solicita el registro de una marca para varios productos o servicios, el examen
debe llevarse a cabo con respecto a cada uno de los productos y servicios. ¿De qué otra manera podría la oficina de marcas
determinar los bienes y servicios para los que la marca puede registrarse conforme a Derecho, garantizando así el cumplimiento
del artículo 13 de la Directiva sobre marcas? Expresado en términos más generales, este ejercicio se deriva de la exigencia
de que la oficina de marcas lleve a cabo «[un] examen […] estricto y completo para evitar que se registren marcas de manera
indebida». ([28](#Footnote28))

39.      Sin embargo, yo no considero que de ello necesariamente se derive que la resolución mediante la cual una oficina de marcas
deniega el registro de una marca basándose en un motivo absoluto de denegación deba comunicar su conclusión separadamente
para cada uno de los productos y servicios en particular. Cuando se deniega el registro por este motivo para un grupo o categoría
completa de productos o servicios, es suficiente con que en la resolución, provisional o definitiva, quede así expuesto y
se explique convenientemente por qué el grupo o categoría, como tal, no puede registrarse.

40.      Tal y como la Comisión acertadamente señala, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige que se garantice el derecho
al control jurisdiccional de cualquier decisión por la que una autoridad nacional deniega un derecho reconocido por la normativa
comunitaria. La eficacia del control jurisdiccional debe poder abarcar la legalidad de los motivos de la decisión impugnada.
Esto implica, de manera general, que el Juez al que se recurre pueda exigir de la autoridad competente la comunicación de
estos motivos. ([29](#Footnote29)) Por ello, la oficina nacional de marcas está obligada a motivar las resoluciones denegatorias del registro de las marcas.
Según reiterada jurisprudencia aplicada por el Tribunal de Justicia también en el ámbito de las marcas, la motivación debe
mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del autor del acto, de manera que los interesados puedan conocer las
razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. Sin embargo, no se exige que
la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la
motivación de un acto es suficiente, debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto,
así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. ([30](#Footnote30))

41.      En consecuencia, no es necesario que la oficina nacional de marcas exponga los motivos de denegación de registro separadamente
para cada producto y servicio en particular. Aunque la oficina está obligada a motivar su decisión con respecto a todos los
productos y servicios de que se trate, podrá en todo caso servirse de una motivación general si considera que ésta es válida
para todos los productos y servicios de un determinado grupo considerados globalmente. Desde el punto de vista práctico, no
siempre es útil formular la motivación para cada producto o servicio en particular.

42.      Este enfoque tiene la ventaja, nunca suficientemente encarecida, de resultar viable. El BMB señala que se presentan 35.000 solicitudes
de marca cada año en el Benelux, en su mayor parte para varias clases de productos y servicios, dentro de la mayoría de las
cuales se enumeran a su vez muchos productos y servicios. ([31](#Footnote31)) El único método viable para que la oficina de marcas pueda proceder al examen pasa por reagrupar previamente los productos
y los servicios especificados en torno al núcleo fácilmente identificable de los mismos. Esta asociación espontánea de productos
y servicios así agrupados debería resultarle evidente al público interesado. ([32](#Footnote32)) Lo importante es que la oficina señale claramente en su decisión por qué considera que existe un motivo absoluto de denegación
con respecto a esa categoría de productos o servicios. Cuando la oficina de marcas notifica su decisión (provisional o definitiva)
al solicitante, le corresponde a este último, si así lo desea, exponer y demostrar que el motivo de denegación no es aplicable
a determinados productos y servicios de aquéllos para los que solicitó la marca. ([33](#Footnote33)) Esto permitirá que se ejerza un control jurisdiccional eficaz sobre la decisión de la oficina en relación con estos productos
y servicios.

43.      En el caso de autos, la solicitud contemplaba productos de tres clases y servicios de dos. Puede interpretarse que solicitaba
el registro para 32 tipos de productos y 13 tipos de servicios. ([34](#Footnote34)) El BMB consideró que no podía registrarse la marca conforme a Derecho para ninguna de estas clases de productos o servicios,
por existir un motivo absoluto de denegación. Desde luego, en su decisión debería explicar claramente, con respecto a cada
clase, por qué consideraba que este motivo de denegación absoluto se aplicaba al conjunto de bienes y/o servicios de la clase
para la que se solicitó el registro de la marca. Sin embargo, me parece que resultaría manifiestamente desproporcionado que
en esta situación el Derecho comunitario obligara a las oficinas nacionales de marcas a exponer los motivos de denegación
de registro con respecto a todos y cada uno de los productos y servicios.

44.      En respuesta a la primera cuestión planteada concluyo, pues, que la autoridad en materia de marcas que deniega el registro
de una marca no está obligada a comunicar en su decisión una conclusión separada con respecto a cada uno de los distintos
productos y servicios para los que se solicitó la protección de la marca. Basta con que de la decisión se desprenda por qué
se denegó el registro para las categorías concretas de productos y servicios a las que pertenecen los distintos productos
o servicios en particular.

**Segunda cuestión y primera parte de la tercera cuestión**

45.      Mediante su segunda cuestión, el tribunal remitente pide sustancialmente que se dilucide si el artículo 3 de la Directiva
sobre marcas debe ser interpretado en el sentido de que el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una resolución
de la oficina de marcas por la que se deniega el registro de una marca, debe tomar en consideración únicamente los hechos
y circunstancias existentes en el momento en el que la oficina de marcas dictó su decisión o si este artículo faculta a este
órgano jurisdiccional para que tome en consideración hechos y circunstancias que se hayan producido después de ese momento.
Mediante la primera parte de su tercera cuestión el tribunal remitente pide sustancialmente que se dilucide si es compatible
con el artículo 3 de la Directiva sobre marcas la normativa nacional que impide que el órgano jurisdiccional que conoce de
un recurso contra una resolución de la oficina de marcas tome en consideración cualquier modificación en los hechos y circunstancias
relevantes.

46.      Estas dos cuestiones resultan ser las dos caras de la misma moneda. En la primera se plantea si, a la luz del artículo 3,
un órgano jurisdiccional de apelación puede tomar en consideración hechos y circunstancias sobrevenidos. La segunda plantea
si, a la vista de lo anterior, la normativa nacional puede impedir al órgano jurisdiccional que conozca de un recurso que
tome en consideración los hechos y circunstancias sobrevenidos. Por ello, propongo que ambas se examinen conjuntamente.

47.      El BMB considera inadmisibles ambas cuestiones, pues nada en la resolución de remisión apuntaría a que realmente se hubiera
producido alguna «modificación» en los «hechos y circunstancias relevantes».

48.      De la resolución de remisión se desprende que la «modificación» a la que el tribunal nacional se refería cuando planteó las
cuestiones radica en la diferencia entre dos posturas, por un lado, la de la oficina de marcas cuya resolución es objeto de
recurso y, por otro lado, la del tribunal que conoce del recurso.

49.      No me parece evidente que esta diferencia pueda ser calificada como modificación en un «hecho o circunstancia» relevante.
Seguramente se aproxima más a una cuestión de derecho, puesto que la «postura» se adopta aplicando criterios legales a hechos
concretos (constantes). Además, los apartados de la sentencia Postkantoor, antes citada, que han hecho que se susciten las
cuestiones, se refieren claramente a «hechos» en el sentido más común del término. ([35](#Footnote35)) Sin embargo, las cuestiones se han planteado en términos generales y considero que es posible responderlas en términos generales.

50.      En cualquier caso, no creo que las cuestiones deban considerarse inadmisibles por razón de que una parte en el procedimiento
considera que están basadas en una suposición errónea del órgano jurisdiccional remitente. Según reiterada jurisprudencia,
en principio, ([36](#Footnote36)) corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad
de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad
de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de
Justicia. ([37](#Footnote37))

51.      El BMB también objeta, con carácter subsidiario, que el artículo 3 de la Directiva sobre marcas no puede proporcionar una
respuesta a la segunda cuestión. Esta objeción me parece insostenible. El fallo del Tribunal de Justicia en la sentencia Postkantoor,
antes citada, que ha hecho que se susciten las cuestiones, constituye una interpretación del artículo 3.

52.      El Gobierno alemán alega que la Directiva no establece normas exhaustivas acerca del alcance del control jurisdiccional sobre
las decisiones de las oficinas de marcas, tal y como se desprende claramente del artículo 3, apartado 3. Por ello, corresponde
a la legislación nacional determinar si deben tomarse en consideración circunstancias o hechos que surgen o solamente resultan
conocidos después del registro. La Comisión tiene una opinión similar.

53.      Tal y como señala la Comisión, el Tribunal de Justicia en la sentencia Postkantoor, antes citada, subraya que la autoridad
competente debe tomar en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes antes de adoptar una decisión definitiva
sobre una solicitud de registro de una marca. ([38](#Footnote38)) El órgano jurisdiccional que conoce del recurso interpuesto contra esta decisión «debe asimismo tomar en consideración todos
los hechos y circunstancias relevantes dentro de los límites del ejercicio de sus competencias, tal y como se definen en la
normativa nacional aplicable». ([39](#Footnote39)) En este procedimiento, el órgano jurisdiccional debe pronunciarse sobre la legalidad de una determinada decisión de la oficina
de marcas. Como es evidente, esta decisión se adoptó teniendo en cuenta sólo los hechos existentes en aquel momento. Por lo
tanto, en mi opinión, es perfectamente aceptable que un ordenamiento jurídico prohíba que un órgano jurisdiccional anule resoluciones
basándose en hechos sobrevenidos. En realidad, esto coincide con la práctica de numerosos órganos jurisdiccionales en el ejercicio
del control jurisdiccional de las resoluciones. El Derecho comunitario también reconoce este principio. ([40](#Footnote40))

54.      Además, en el ámbito específico del control jurisdiccional de las decisiones dictadas por la oficina de marcas de la Comunidad, ([41](#Footnote41)) el Tribunal de Justicia ha confirmado recientemente que «el Tribunal de Primera Instancia sólo puede anular o reformar la
resolución objeto del recurso si, en el momento en que se adoptó, estaba viciada por alguno de los motivos de anulación o
de reforma [establecidos, pero] no puede ?…? anular ni reformar esa resolución por motivos que aparezcan con posterioridad
a la fecha en que se dictó.» ([42](#Footnote42))

55.      Por todo ello, concluyo que la respuesta a la segunda cuestión y a la primera parte de la tercera cuestión debería ser que
i) corresponde a la normativa nacional determinar si un órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una resolución
de una oficina de marcas por la que se deniega el registro de una marca puede tomar en consideración hechos y circunstancias
que no existían en el momento en el que la autoridad en materia de marcas dictó su decisión y ii) es compatible con el artículo
3 de la Directiva sobre marcas una normativa nacional que impide que el órgano jurisdiccional que conoce del recurso contra
esta resolución tome en consideración estos hechos y circunstancias.

**Segunda parte de la tercera cuestión**

56.      Mediante la segunda parte de la tercera cuestión el tribunal remitente pide sustancialmente que se dilucide si es compatible
con el artículo 3 de la Directiva sobre marcas, una normativa nacional que impide que el órgano jurisdiccional que conoce
de un recurso contra una resolución de una oficina de marcas se pronuncie sobre el carácter distintivo de la marca separadamente
para cada uno de los productos y servicios.

57.      El BMB alega que la respuesta a esta cuestión queda subsumida en la respuesta a la primera cuestión, en tanto en cuanto afecta
a la competencia del órgano jurisdiccional que conoce de un recurso, para pronunciarse sobre la función distintiva de la marca
«para cada uno de los productos y servicios en sí mismo». La cuestión carece de fundamento en la medida en que apunta a que
existe un conflicto entre la sentencia del Tribunal de Justicia Postkantoor, antes citada, y la interpretación de «dentro
de los límites del ejercicio de sus competencias, tal y como se definen en la normativa nacional aplicable.» El Tribunal de
Justicia declaró expresamente en la sentencia Postkantoor, antes citada, que la actuación de un órgano jurisdiccional que
conoce de un recurso debe desarrollarse «dentro de los límites del ejercicio de sus competencias, tal y como se definen en
la normativa nacional aplicable». Por tanto, la normativa nacional puede establecer límites a la competencia de los órganos
jurisdiccionales nacionales.

58.      Por el contrario, el Gobierno alemán alega que la normativa nacional no puede limitar la potestad de los órganos jurisdiccionales
que conocen de un recurso, para evaluar el carácter distintivo de los productos y servicios en particular. La Directiva, tal
y como fue interpretada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Postkantoor, antes citada, proporciona a las oficinas
nacionales de marcas directrices imperativas para sus decisiones. Los órganos jurisdiccionales que, en virtud del Derecho
nacional, sólo puedan controlar la legalidad de las decisiones, deben verificar si se han seguido las directrices imperativas
y por ello, en principio, pueden y deben pronunciarse separadamente sobre cada clase en particular.

59.       La Comisión se refiere inicialmente a la resolución del Tribunal de Justicia del Benelux en el asunto Vlaamse Toeristenbond. ([43](#Footnote43)) Señala que una de las diferencias entre los hechos de este asunto y los del caso de autos radica en que Vlaamse Toeristenbond
había solicitado el registro de determinadas *clases completas* del Arreglo de Niza. En cambio, en el caso de autos, MT&C solicitó el registro para determinados bienes y servicios de una
serie de clases, pero no para todos.

60.      Posteriormente la Comisión analiza los argumentos a favor y en contra de la postura según la cual el artículo 3 de la Directiva
de marcas se opone a que la normativa nacional impida que un órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra una resolución
de una oficina de marcas se pronuncie sobre el carácter distintivo de la marca separadamente para cada uno de los productos
y servicios. Concluye que el artículo 3 es compatible con esta normativa, principalmente porque la Directiva concede explícitamente
a los Estados miembros una amplia potestad para regular el procedimiento de registro. La Comisión añade que del procedimiento
del Benelux se desprende que si el solicitante comunica al BMB su interés por obtener el registro de la marca para menos productos
y/o servicios de los consignados en la solicitud principal, el BMB debe examinar esta petición y el solicitante podrá entonces
pedir al órgano jurisdiccional que conozca del recurso contra la denegación, que ordene el registro parcial. Por tanto, la
Comisión considera que la legislación del Benelux, desde el punto de vista práctico, da cumplimiento a lo previsto por el
artículo 13 de la Directiva.

61.      Estoy de acuerdo con esta postura.

62.      La Directiva, tal y como se pone claramente de manifiesto en el tercer considerando de su exposición de motivos, no pretende
proceder a una aproximación total de las legislaciones. Según el quinto considerando, «los Estados miembros se reservan igualmente
total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro» de las marcas. Parece coherente con
esta libertad el hecho de que exista una normativa nacional que permita el registro parcial (en el sentido de que se registre
la marca solicitada, pero sólo para algunos de los productos y servicios de que se trate), a condición de que el solicitante
lo haya pedido en su solicitud a la autoridad competente en materia de marcas, con carácter subsidiario al registro completo.

63.      Esta libertad es simplemente una expresión del principio más general enunciado por el Tribunal de Justicia que reza: «a falta
de normativa comunitaria en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro configurar la
regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario
confiere a los justiciables» ([44](#Footnote44)) (por supuesto, siempre y cuando se respeten los principios de equivalencia y eficacia). En el ámbito específico de las marcas,
el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Postkantoor, antes citada, que «un órgano jurisdiccional que conozca de un
recurso contra una decisión por la que se resuelve una solicitud de registro de una marca [...] debe asimismo tomar en consideración
todos los hechos y circunstancias relevantes *dentro de los límites del ejercicio de sus competencias, tal y como se definen en la normativa nacional aplicable.»* ([45](#Footnote45))

64.      Me parece que es plenamente compatible con esta jurisprudencia la normativa nacional que impide que un órgano jurisdiccional
que conoce de un recurso contra una resolución de una oficina de marcas se pronuncie sobre el carácter distintivo de la marca
separadamente para cada uno de los productos y servicios. No me parece que resulte exagerado o indebidamente gravoso pedir
al solicitante de la marca que desee salvaguardar su derecho a solicitar el registro parcial que lo haga constar claramente
en su solicitud de registro. Al fin y al cabo, es en esta fase en la que el solicitante puede sopesar mejor sus intereses
económicos (de hecho, es muy probable que la solicitud de registro sea la culminación de un período de análisis) y decidir
si, en caso de denegarse el registro completo de la marca solicitada, se daría por satisfecho con el registro parcial de esa
marca para menos productos o servicios, o si optaría por formular una nueva solicitud de una marca diferente para más productos
o servicios.

65.      Incluso los intereses de eficacia procesal se salvaguardarían mejor si se considerara en el momento de la solicitud la cuestión
del registro completo frente al registro parcial. Una oficina nacional de marcas es ciertamente un foro más adecuado que un
órgano jurisdiccional de apelación para examinar esta cuestión por vez primera.

66.      La Comisión considera que el principal argumento contra la postura anterior es el enunciado del artículo 13 de la Directiva
sobre marcas, que declara que la denegación de registro no puede extenderse a otros productos distintos de aquéllos para los
que exista causa de denegación de registro.

67.      Sin embargo, esta disposición debe interpretarse a la luz del sistema general de la Directiva y, en particular, de la competencia
que atribuye a los Estados miembros para establecer las normas de procedimiento. Creo que el espíritu del artículo 13 queda
perfectamente preservado si la normativa nacional garantiza que los solicitantes de marcas puedan pedir en su solicitud el
registro parcial con carácter subsidiario.

68.      Además, creo que esta interpretación es coherente con el pronunciamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia Postkantoor,
antes citada, en el sentido de que «cuando se solicita el registro de una marca para una clase entera ?…? la autoridad competente
puede, en virtud del artículo 13 de la Directiva, registrar la marca sólo para algunos de los productos o servicios pertenecientes
a dicha clase ?…?». ([46](#Footnote46)) El Tribunal de Justicia invocó aquí el artículo 13 para atribuir a la oficina nacional de marcas esta competencia (dispositiva).
Sin embargo, de ello no se deriva que el artículo 13 imponga a la oficina de marcas la obligación sustantiva de considerar
de oficio el registro parcial en todos los casos. Sobre esta base, no se contraviene el artículo 13 cuando la normativa nacional
de procedimiento exige que el solicitante que desee que la oficina de marcas considere el registro parcial lo haga constar
claramente en su solicitud. Al contrario, estas normas mejoran la eficacia procesal, facilitan el procedimiento en su conjunto
más de lo que puedan complicarlo y no hacen imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por
el Derecho comunitario.

69.      De los autos que obran ante el Tribunal de Justicia se infiere que MT&C no pidió el registro parcial con carácter subsidiario
ni en su solicitud inicial dirigida al BMB ni cuando impugnó la decisión provisional ante el BMB. Así pues, MT&C no aprovechó
ninguna de las dos oportunidades que el procedimiento en dos fases –provisional y definitiva– del régimen del Benelux le ofrece
para formular con carácter subsidiario una solicitud de registro parcial. Resulta que sólo ante el tribunal de apelación se
formuló la solicitud con carácter subsidiario. No veo ninguna razón válida por la que MT&C (o cualquier otro solicitante)
no pueda formular una solicitud con carácter subsidiario (de conformidad con la normativa nacional de procedimiento) mientras
su solicitud está tramitándose en la oficina de marcas.

70.      Por consiguiente, concluyo que el artículo 3 de la Directiva sobre marcas no se opone a que, cuando un órgano jurisdiccional
nacional conoce de un recurso contra una resolución de una oficina de marcas por la que se deniega el registro de una marca,
la normativa nacional impida que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el carácter distintivo de la marca separadamente
para cada uno de los productos y servicios, siempre y cuando estas normas ofrezcan al solicitante la oportunidad efectiva
de pedir en su solicitud a la oficina de marcas el registro parcial de la marca (es decir, el registro sólo para algunos de
los productos y/o servicios de los consignados en su solicitud principal).

**Conclusión**

71.      Por los motivos expuestos considero que el Tribunal de Justicia debería responder del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales
del Hof van Beroep de Bruselas:

«1)      La Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas, no exige que una autoridad en materia de marcas que deniega el registro de una
marca tenga que comunicar separadamente, en su decisión, su conclusión por cada uno de los productos y servicios en particular
para los que se solicita la protección de la marca. Basta con que de la decisión se desprenda por qué se denegó el registro
para las categorías específicas de productos y servicios.

2)      La Directiva 89/104 atribuye a la normativa nacional la determinación de si un órgano jurisdiccional que conoce de un recurso
contra una decisión de la autoridad en materia de marcas, por la que se deniega el registro de una marca, puede tomar en consideración
hechos y circunstancias que no existían en el momento en el que la autoridad en materia de marcas tomó su decisión.

3)      No se opone a la Directiva 89/104 una normativa nacional que impide que un órgano jurisdiccional que conoce de un recurso
contra dicha decisión i) tome en consideración hechos y circunstancias que no existían en el momento en el que la autoridad
en materia de marcas dictó su decisión y ii) se pronuncie sobre el carácter distintivo de la marca separadamente para cada
uno de los productos y servicios, siempre y cuando estas normas ofrezcan al solicitante la oportunidad efectiva de pedir en
su solicitud a la oficina de marcas el registro parcial de la marca (es decir, el registro sólo para algunos de los productos
y/o servicios de los consignados en su solicitud principal).»

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[1](#Footref1) – Lengua original: inglés.

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[2](#Footref2) – Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

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[3](#Footref3) – La Directiva sobre marcas se aplica específicamente a las marcas que son objeto de registro o de solicitud de registro
ante la Oficina de marcas del Benelux: Artículo 1.

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[4](#Footref4) – El artículo 6 *bis,* apartado 1, fue modificado posteriormente (con efectos desde 2004) y desde ese momento refleja más fielmente el enunciado
del artículo 3, apartado 1, letras a) a d), de la Directiva sobre marcas.

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[5](#Footref5) – De 20 de marzo de 1883, en su versión posteriormente revisada y modificada.

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[6](#Footref6) – De 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

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[7](#Footref7) – Artículo 2, apartado 3, del Arreglo de Niza.

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[8](#Footref8) – Como también lo son todos los demás Estados miembros, excepto Chipre y Malta (que, de hecho, también emplean la Clasificación
de Niza).

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[9](#Footref9) – Asunto A 2002/2, sentencia del Tribunal de Justicia del Benelux de 15 de diciembre de 2003.

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[10](#Footref10) – «Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación;
fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de
escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas
para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.»

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[11](#Footref11) – «Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.»

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[12](#Footref12) – «Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.»

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[13](#Footref13) – En sentido estricto, las Clases forman parte de la Clasificación más que del Arreglo, pero el Tribunal de Justicia normalmente
se refiere a las Clases del Arreglo.

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[14](#Footref14) – Sentencia de 16 de mayo de 2000 (1998/AR/1599).

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[15](#Footref15) – Véase el punto 11 *supra*.

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[16](#Footref16) – Nº C.00.0472.N, sentencia del Tribunal de Casación de 13 de mayo de 2004.

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[17](#Footref17) – Es interesante señalar que la marca propuesta consta de una combinación de palabras en inglés, aunque ésta no sea una de
las lenguas oficiales en el ámbito territorial para el que se solicita el registro. El tribunal remitente señala que: «Ni
esta combinación de palabras ni las partes que la componen pertenecen como tal, en el territorio del Benelux, a alguna de
las lenguas que hablan predominantemente los consumidores locales a los que está destinado el signo, pertenecen al lenguaje
corriente empleado para designar los productos y servicios en función de alguna de las características contempladas en el
artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas ni para indicar sus características esenciales. No obstante,
hay que admitir que en las comunidades lingüísticas del territorio del Benelux la lengua inglesa ha penetrado suficientemente
de modo que el consumidor al que va dirigido el signo solicitado puede distinguir de oído cada una de dichas palabras y las
puede relacionar con el inglés, aunque en la esfera de los productos y servicios de las referidas clases dicha lengua no tiene
un empleo específico.» Este análisis refleja la postura del Abogado General Jacobs y del Tribunal de Justicia en la sentencia
de 9 de marzo de 2006, Matratzen Concord (C‑421/04, Rec. p. I‑0000), y de mis conclusiones en el asunto C‑108/05, Bovemij
Verzekeringen, pendiente ante el Tribunal de Justicia, presentadas el 30 de marzo de 2006.

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[18](#Footref18) – «(11) hornos con paneles de mandos, placas de cocción, frigoríficos, magnetrones, congeladores, calentadores, freidoras
eléctricas, hornos, asadores encastrables, aspiradores de humos, fregaderas para cocinas, grifos; (20) mobiliario de cocina
de madera y plástico, sillas de cocina, planos de trabajo de cocina de madera, sintéticos, de granito, de piedra natural o
con baldosines; (21) utensilios de cocina y vajilla para la casa y la cocina de vidrio, porcelana, metales ordinarios, plástico
y terracota; (37) colocación y montaje de muebles y aparatos de cocina, trabajos de mantenimiento y reparación; (42) asesoría
sobre uso, tipo y aplicación de aparatos de cocina, planificación y asesoría sobre instalación de aparatos de cocina y encastrables,
incluso durante la adquisición de los mismos.»

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[19](#Footref19) – Es decir, utensilios de cocina y vajilla para la casa y la cocina de vidrio, porcelana, metales ordinarios, plástico y
terracota.

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[20](#Footref20) – Sentencia de 12 de febrero de 2004 (C‑363/99, Rec. p. I‑1619).

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[21](#Footref21) – Apartado 36.

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[22](#Footref22) – *Ibidem*.

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[23](#Footref23) – Apartado 73.

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[24](#Footref24) – La primera cuestión se enuncia en términos de «decisión provisional y definitiva» que deniega el registro, reflejando el
procedimiento empleado por el BMB. Sin embargo, aunque los procedimientos varíen en los distintos Estados miembros, las oficinas
nacionales de marcas deben aplicar igualmente los principios generales establecidos por el Tribunal de Justicia a los procedimientos
de fase única.

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[25](#Footref25) – Citada en la nota20.

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[26](#Footref26) – Sentencia Postkantoor, apartados 31 y ss.

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[27](#Footref27) – Sentencia Postkantoor, apartado 73.

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[28](#Footref28) – Sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C‑104/01, Rec. p. I‑3793), apartado 59.

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[29](#Footref29) – Sentencia de 15 de octubre de 1987, Heylens (222/86, Rec. p. 4097), apartados 14 y 15.

---

[30](#Footref30) – Sentencia de 21 de octubre de 2004, KWS Saat/OAMI (C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107), apartado 65.

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[31](#Footref31) – A título de recuerdo, la Clasificación de Niza contiene 45 categorías que abarcan aproximadamente 11.000 productos y servicios
distintos.

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[32](#Footref32) – Es probable que este agregado se forme siguiendo alguna de las categorías empleadas en la solicitud de la marca, que a
su vez estará basada en la Clasificación de Niza.

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[33](#Footref33) – El procedimiento detallado dependerá naturalmente de la normativa nacional.

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[34](#Footref34) – Dependiendo de cómputo de las diversas permutaciones.

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[35](#Footref35) – Véanse los apartados 20 a 37.

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[36](#Footref36) – Hay algunas excepciones a esta regla general, ninguna de las cuales invoca el BMB.

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[37](#Footref37) – Véase, por ejemplo, la sentencia de 27 de octubre de 1993, Enderby (C‑127/92, Rec. p. I‑5535), apartado 10.

---

[38](#Footref38) – Apartado 35.

---

[39](#Footref39) – Apartado 36.

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[40](#Footref40) – Véase, por ejemplo, la sentencia de 26 de septiembre de 1996, Francia/Comisión (C‑241/94, Rec. p. I‑4551), apartado 33.

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[41](#Footref41) – Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).

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[42](#Footref42) – Sentencia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI (C‑416/04 P, Rec. p. I‑0000), apartado 55.

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[43](#Footref43) – Citado en la nota 9. Véanse los puntos 16 a 22 *supra.*

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[44](#Footref44) – Sentencia de 6 de diciembre de 2001, Clean Car Autoservice (C‑472/99, Rec. p. I‑9687), apartado 28, y las sentencias en
él citadas.

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[45](#Footref45) – Apartado 36; el subrayado es mío.

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[46](#Footref46) – Apartado 113.

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