Source: EURLEX
Language: es
Format: md

![european flag](./../../../images/eclogo.jpg)COMISIÓN EUROPEA

Bruselas,29.11.2017

COM(2017) 712 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

Establecimiento del enfoque de la Unión con respecto a las patentes esenciales para normas

Introducción

La interacción entre patentes y normas es importante para la innovación y el crecimiento. Las normas garantizan la amplia difusión de tecnologías interoperables y seguras entre empresas y consumidores. Las patentes ofrecen incentivos para la I+D y permiten que las empresas innovadoras obtengan una rentabilidad adecuada de sus inversiones. Con frecuencia, las normas
[1](#footnote2)
 hacen referencia a tecnologías protegidas por patentes. Las patentes que protegen tecnología esencial para una norma se llaman patentes esenciales para normas (PEN). Las PEN, por tanto, protegen tecnologías que son esenciales para el cumplimiento de normas técnicas y para comercializar productos basados en esas normas.

Las normas fomentan la innovación y el crecimiento en Europa, en particular proporcionando la interoperabilidad de las tecnologías digitales que constituyen los cimientos del mercado único digital. Por ejemplo, los ordenadores, los teléfonos inteligentes y las tabletas se conectan a internet o con otros dispositivos por medio de tecnologías normalizadas, como la evolución a largo plazo (LTE, por sus siglas en inglés), el WiFi o el Bluetooth, todas ellas protegidas por PEN. Sin el uso generalizado de estas tecnologías normalizadas, semejante interconectividad no sería posible
[2](#footnote3)
.

En la era de la hiperconexión, la interconectividad se vuelve todavía más necesaria. Una amplia gama de nuevos productos necesitan estar interconectados para proporcionar a los consumidores productos y servicios adicionales (por ejemplo, aparatos domésticos inteligentes) y ofrecer nuevas oportunidades comerciales a las empresas europeas.

La digitalización de la economía genera grandes oportunidades para la industria de la Unión. El potencial económico estimado de las aplicaciones del internet de las cosas (IdC) en dispositivos para personas, hogares, oficinas, fábricas, lugares de trabajo, entornos minoristas, ciudades, vehículos y exteriores alcanzará los 9 billones EUR al año de aquí a 2025 en los países desarrollados
[3](#footnote4)
. Durante los próximos cinco años, la digitalización de productos y servicios puede aumentar los ingresos anuales de la economía europea en más de 110 000 millones EUR
[4](#footnote5)
. La capacidad de los dispositivos y sistemas conectados para trabajar conjuntamente es fundamental para maximizar este potencial económico. Sin la interoperabilidad que permiten las normas, el 40 % de los beneficios potenciales de los sistemas del IdC no se materializaría
[5](#footnote6)
. Sin la normalización formal y las PEN no habría, por ejemplo, vehículos conectados. Tampoco serían posibles los diagnósticos ni las operaciones a distancia con hospitales remotos ni el intercambio de información sobre pacientes.

Los titulares de patentes aportan tecnología para el desarrollo de normas en las organizaciones de normalización. Una vez que se ha establecido una norma y los titulares de las PEN se han comprometido a conceder licencias en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias (FRAND, por sus siglas en inglés), la tecnología incluida en la norma debe estar disponible para cualquier usuario potencial de esta. Por tanto, el contar con unas prácticas claras de concesión de licencias es fundamental para garantizar el acceso equitativo, razonable y no discriminatorio a las tecnologías normalizadas y para recompensar a los titulares de patentes, de manera que sigan invirtiendo en I+D y en actividades de normalización. Esto, a su vez, desempeña un papel destacado en el desarrollo de una sociedad conectada, en la que nuevos operadores comerciales, fuera de los sectores tradicionales de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), como son los fabricantes de electrodomésticos, vehículos conectados, etc., necesitan acceso a la tecnología normalizada.

No obstante, los datos sugieren que la concesión de licencias y la garantía de cumplimiento en materia de PEN no son perfectas y pueden dar lugar a conflictos. Los usuarios de tecnología acusan a los titulares de PEN de aplicar unas tarifas de concesión de licencias excesivas, basadas en carteras de patentes poco sólidas, y de recurrir a amenazas de demandas. Los titulares de PEN se quejan de que los usuarios de tecnología parasitan sus innovaciones y vulneran conscientemente los derechos de propiedad intelectual (DPI) sin participar en negociaciones de buena fe para la concesión de licencias
[6](#footnote7)
. Los problemas pueden agudizarse especialmente cuando operadores procedentes de nuevos sectores industriales que no están familiarizados con las empresas tradicionales del sector de las TIC necesitan acceso a tecnologías normalizadas. Las disputas y los retrasos en las negociaciones entre usuarios de tecnología y titulares pueden, en última instancia, retrasar el uso generalizado de las tecnologías normalizadas clave, lo que podría obstaculizar el desarrollo de los productos interconectados en Europa y acabar afectando a la competitividad de la economía de la Unión.

La Comisión, en su Comunicación de abril de 2016 sobre prioridades de normalización para el mercado único digital
[7](#footnote8)
, determinó tres aspectos principales del entorno de concesión de licencias de PEN que podrían mejorarse: la opacidad de la información sobre la exposición a las PEN; la falta de claridad, tanto de la valoración de las tecnologías patentadas incluidas en normas, como de la definición de FRAND; y el riesgo de incertidumbre en cuanto a garantía de cumplimiento en materia de PEN. Además, también debe evaluarse el papel de las comunidades de código abierto en el desarrollo de normas.

Es necesario, por tanto, adoptar una política clara, equilibrada y razonable en materia de PEN en la Unión, con el objetivo de contribuir al desarrollo del IdC y de aprovechar el liderazgo de Europa en este contexto.

El conflicto de intereses de las partes interesadas en determinadas organizaciones de normalización puede hacer que para estas organizaciones resulte difícil impartir orientaciones eficaces sobre cuestiones tan complejas de propiedad intelectual (PI). Las iniciativas sobre plataformas de concesión de licencias en este ámbito todavía se encuentran en una fase muy temprana y aún no han sido adoptadas por los desarrolladores, que probablemente tengan dudas, dada la incertidumbre que existe en el entorno regulador vigente sobre las PEN, y reciban pocos incentivos para llegar a acuerdos en este contexto. 

Además, la normalización del 5G y del IdC es una cuestión internacional. La industria europea está a la cabeza en numerosos sectores de los mercados mundiales. La Comisión recuerda el importante papel que la normalización europea desempeña en el contexto mundial
[8](#footnote9)
.

Por tanto, la Comisión considera que es urgente establecer unos principios clave que promuevan un marco equilibrado, claro y previsible para las PEN. Estos principios clave persiguen dos objetivos principales: incentivar el desarrollo y la inclusión de las mejores tecnologías en normas, preservando el rendimiento equitativo y adecuado que corresponde a estas contribuciones, y garantizar la difusión amplia y clara de tecnologías normalizadas, basada en unas condiciones de acceso equitativas. Una política equilibrada y satisfactoria en materia de concesión de licencias de PEN debería redundar en beneficio de las empresas emergentes de Europa y de todos los ciudadanos de la Unión, permitiéndoles acceder a productos y servicios basados en la tecnología normalizada que mejores resultados obtenga.

La presente Comunicación apela a la responsabilidad de todas las partes que intervienen en el contexto de la concesión de licencias de PEN y anima a todas las partes interesadas a contribuir al funcionamiento de este marco en la práctica. No pretende sentar doctrina jurídica y ha de entenderse sin perjuicio de la interpretación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haga del Derecho de la Unión. No vincula a la Comisión por lo que respecta a la aplicación de la legislación de la Unión sobre competencia, en particular los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

1.Aumento de la transparencia relativa a la exposición a las PEN

La información sobre la existencia, el alcance y la pertinencia de las PEN es fundamental para unas negociaciones equitativas de concesión de licencias y para permitir a los usuarios potenciales de una norma determinar su grado de exposición a las PEN y la de los socios necesarios en la concesión de la licencia. Sin embargo, en la actualidad, la única información sobre las PEN a la que pueden acceder los usuarios se encuentra en bases de datos de declaraciones, mantenidas por organizaciones de normalización, que pueden no ser transparentes. Esta situación hace que resulte especialmente difícil para las empresas emergentes y para las pymes no perderse en las negociaciones de concesión de licencias y anticipar los riesgos relacionados con las PEN. El objetivo principal de las declaraciones es garantizar a las organizaciones de normalización y a terceras partes el acceso de los usuarios a la tecnología, normalmente en el marco de un compromiso de concesión de licencias en condiciones FRAND.

Las bases de datos de las organizaciones de normalización pueden registrar decenas de miles de PEN para una única norma, y esta tendencia está creciendo
[9](#footnote10)
. Las declaraciones se basan en una autoevaluación del titular de la patente, y no están sujetas a control por lo que respecta a la esencialidad de la patente declarada, que puede cambiar en el transcurso del procedimiento de adopción de la norma. Además, según las partes interesadas, ni siquiera en las negociaciones concretas de concesión de licencias los licenciantes fundamentan sus reclamaciones con información más precisa. Esto resulta especialmente insatisfactorio en el contexto del IdC, donde continuamente entran en el mercado de la conectividad nuevos operadores con poca experiencia en concesión de licencias de PEN. Por tanto, la Comisión cree que se necesitan medidas, como las expuestas más adelante, para mejorar la información sobre las PEN.

1.1.Mejora de la calidad y la accesibilidad de la información registrada en las bases de datos de las organizaciones de normalización

La Comisión considera que las organizaciones de normalización deben proporcionar información detallada en sus bases de datos para apoyar el marco de concesión de licencias de las PEN. Si bien las bases de datos de las organizaciones de normalización recogen grandes cantidades de datos de las declaraciones
[10](#footnote11)
, a menudo acceder a ellas es complicado para las partes interesadas, y carecen de las características esenciales de calidad. Por tanto, la Comisión opina que deben mejorarse la calidad y la accesibilidad de las bases de datos
[11](#footnote12)
. En primer lugar, tanto los titulares de patentes, como los desarrolladores y los terceros deberían poder acceder fácilmente a través de interfaces sencillas de utilizar. Toda la información declarada debería poder buscarse sobre la base de los proyectos de normalización pertinentes, para lo cual también podría ser necesaria la transformación de los datos históricos en formatos vigentes. Los procesos de calidad deben eliminar también las duplicaciones y otros errores obvios. Por último, deben incluirse enlaces a las bases de datos de las oficinas de patentes, que contengan las actualizaciones del estado de la patente, su titularidad y su transferencia. El trabajo de mejora de las bases de datos ha de combinarse con un control más estricto de la conformidad con las obligaciones de declaración definidas en las políticas vigentes de las organizaciones de normalización para evitar las declaraciones incompletas
[12](#footnote13)
.

1.2.Desarrollo de una herramienta informativa para ayudar en las negociaciones de concesión de licencias

La Comisión señala que el sistema de declaración vigente en las organizaciones de normalización favorece el proceso de establecimiento de normas técnicas, pero no está orientado a la futura concesión de licencias de PEN. Sin embargo, está claro que ampliar la práctica actual y el propósito de las declaraciones y bases de datos a la creación de nuevas herramientas de transparencia que, sin perder su propósito principal, pueden facilitar mucho la negociación de concesión de licencias, resulta claramente beneficioso. Las consideraciones relativas a la proporcionalidad son esenciales en este contexto. Si bien deben evitarse las cargas excesivas para las partes interesadas, no debe olvidarse que, en las negociaciones concretas de concesión de licencias, los titulares de patentes tienen que invertir necesariamente en explicar a los usuarios de PEN el motivo por el cual las patentes procedentes de la cartera de los titulares de patentes son esenciales para la norma, o la manera en que están siendo vulneradas estas patentes
[13](#footnote14)
. Por tanto, la Comisión cree que las mejoras progresivas propuestas, con costes controlados, pueden reducir sustancialmente los costes generales de transacción durante las negociaciones de concesión de licencias, así como los riesgos de infracción, y beneficiar a las dos partes en las negociaciones
[14](#footnote15)
.

1.2.1.Unas declaraciones más actualizadas y precisas

Las declaraciones tienen lugar en las primeras etapas del proceso de normalización, y no suelen revisarse después. Sin embargo, las soluciones técnicas propuestas en las negociaciones de las normas van evolucionando hasta el momento en que se adopta la norma definitiva
[15](#footnote16)
. Si bien la mayoría de las declaraciones se refieren a solicitudes de patentes, las reclamaciones de patentes con arreglo a la patente definitiva concedida tras la adopción de la norma pueden diferir considerablemente
[16](#footnote17)
, ya que su contenido puede variar durante el proceso de concesión. Por tanto, los titulares de los derechos deben estudiar la pertinencia de sus declaraciones en el momento de la adopción de la norma definitiva (y de las siguientes revisiones significativas) y cuando se tome la decisión final de concesión de la patente.

Las declaraciones también deben incluir suficiente información para evaluar la exposición a la patente. Los titulares de patentes deben al menos hacer referencia a la sección de la norma que es pertinente para la PEN y a la relación con la familia de patentes. Las declaraciones también deben indicar claramente los datos de contacto del propietario/licenciante de la PEN declarada.

Por último, cabe señalar que las PEN sobre tecnologías clave son objeto de litigio con más frecuencia
[17](#footnote18)
. La información asociada es pertinente para todos los licenciatarios interesados, y puede ayudar a limitar la posibilidad de un futuro litigio. Por ello, las organizaciones de normalización deben ofrecer a los titulares de patentes y a los usuarios de tecnología la posibilidad de comunicar la referencia del asunto y el resultado principal de las decisiones finales, positivas o negativas, sobre las PEN declaradas (incluso sobre la esencialidad y la validez de la patente) y motivarlos para hacerlo. Dado que los litigios de las empresas normalmente solo tienen relación con unas pocas patentes valiosas de la cartera, y que tanto los titulares de patentes como los usuarios tienen interés en comunicar las decisiones que les son favorables, la carga asociada a esta medida sería limitada.

1.2.2.Controles de la esencialidad

Los datos apuntan a que existe un riesgo de exceso de declaraciones, lo que constituye un argumento de peso para aumentar la fiabilidad con respecto a la esencialidad de las PEN
[18](#footnote19)
. Según las partes interesadas, las declaraciones registradas dan lugar a una presunción de hecho de la esencialidad en las negociaciones con los licenciatarios
[19](#footnote20)
. Esta hipótesis supone una gran carga para cualquier licenciatario potencial, en particular para las pymes y empresas emergentes, al tener que controlar la esencialidad de un gran número de PEN en las negociaciones de concesión de licencias.

Por tanto, es necesario aumentar el nivel de control de las reclamaciones de esencialidad, lo que exigiría que realizara los controles un tercero independiente, con capacidades técnicas y reconocimiento en el mercado, en el momento adecuado. Dicho esto, si se introduce este requisito de control para las PEN, el coste ha de ser proporcionado
[20](#footnote21)
. No obstante, si se aumenta el nivel de control, es decir, si se realizan los controles a petición, bien de los titulares de derechos, bien de los usuarios potenciales, calibrando la exhaustividad del control y limitándolo a una patente de la familia y a muestras, se garantizaría la rentabilidad adecuada de la medida
[21](#footnote22)
.

1.2.3.Método de ejecución

Si bien el aumento de la transparencia reportaría claros beneficios, la carga asociada ha de seguir siendo proporcionada. Por tanto, las medidas podrían ampliarse gradualmente y aplicarse solo a normas nuevas y clave, como el 5G.

Como primera medida, podría incentivarse a las partes interesadas para que valoraran el aumento de la transparencia, por ejemplo certificando que sus carteras de PEN declaradas cumplen los criterios de transparencia. Esta certificación podría más tarde utilizarse en las negociaciones de concesión de licencias y en los litigios. Además, un estudio reciente realizado por la Comisión sugiere que las organizaciones de normalización podrían plantearse introducir unas tarifas (modestas) por confirmar las declaraciones de PEN tras la publicación de las normas y la concesión de las patentes, a fin de incentivar a los titulares de PEN para que revisen y mantengan solo las declaraciones pertinentes
[22](#footnote23)
.

A la hora de plantear los controles de esencialidad, las oficinas de patentes podrían ser candidatos naturales para aprovechar las sinergias y reducir los costes
[23](#footnote24)
. La Comisión financiará nuevos análisis de su viabilidad para garantizar unas soluciones eficaces y proporcionadas. Dependiendo del resultado de este proyecto, podría encargarse a un organismo europeo independiente la evaluación de la esencialidad de las PEN.

La Comisión:

- insta a las organizaciones de normalización a que garanticen, con carácter urgente, que sus bases de datos cuentan con las características esenciales de calidad expuestas anteriormente y se ofrece a cooperar con ellas para facilitar el proceso;

- insta a las organizaciones de normalización a transformar el sistema vigente de declaración en una herramienta que proporcione información más actualizada y precisa sobre las PEN y se ofrece a cooperar con ellas para facilitar el proceso;

- considera que debe controlarse de manera fiable la esencialidad para una norma de las PEN declaradas, y anuncia que pondrá en marcha un proyecto piloto para las PEN en una selección de tecnologías, con vistas a facilitar la introducción de un mecanismo de control adecuado.

2.Principios generales de las condiciones FRAND en la concesión de licencias para las PEN 

La Comisión considera que las partes son las más indicadas para ponerse de acuerdo, por medio de negociaciones de buena fe, en cuanto a qué se entiende por unas condiciones de concesión de licencias equitativas y unas tarifas justas. En la actualidad, la concesión de licencias se ve obstaculizada por interpretaciones poco claras y divergentes de lo que significa FRAND. El debate es especialmente intenso por lo que respecta a los principios de valoración. Las divergencias y litigios en torno a la concesión de licencias en condiciones FRAND amenazan con retrasar la adopción de nuevas tecnologías, los procesos de normalización y el despliegue del IdC en Europa. Por tanto, la Comisión considera que es necesario y beneficioso establecer un primer conjunto de indicadores sobre el concepto FRAND, con el fin de crear un entorno de concesión de licencias más estable, orientar a las partes en la negociación y reducir los litigios.

Las orientaciones que figuran a continuación se basan en los resultados de una consulta pública
[24](#footnote25)
, en análisis de las mejores prácticas
[25](#footnote26)
, en estudios
[26](#footnote27)
 y en jurisprudencia nacional
[27](#footnote28)
. La Comisión anima a las partes interesadas a entablar diálogos entre sí y con ella, con vistas a una mayor claridad y al desarrollo de las mejores prácticas. La Comisión realizará el seguimiento de los avances logrados y adoptará medidas complementarias sobre la concesión de licencias en condiciones FRAND, según proceda.

2.1.Principios para la concesión de licencias

Como ha confirmado el TJUE, «el compromiso a conceder licencias en condiciones FRAND crea la expectativa legítima en terceros de que el titular de la PEN les conceda efectivamente licencias en esas condiciones»
[28](#footnote29)
.

Ambas partes deben estar dispuestas a entablar negociaciones de buena fe, con vistas a establecer unas condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias para la concesión de licencias. Las partes en un acuerdo de concesión de licencia de PEN que negocien de buena fe son las más indicadas para determinar cuáles son las condiciones FRAND más adecuadas para su situación específica.

Deben tenerse en cuenta las consideraciones relativas a la eficiencia, las expectativas por ambas partes de unas tarifas razonables para la concesión de la licencia y la facilitación de la adopción por parte de los desarrolladores para promover una amplia difusión de la norma. A este respecto, debe hacerse hincapié en que no hay una solución única por lo que respecta a FRAND: lo que se puede considerar equitativo y razonable varía de un sector a otro y con el paso del tiempo. Por este motivo, la Comisión anima a las partes interesadas a seguir adelante con los debates sectoriales para establecer unas prácticas comunes de concesión de licencias, basadas en los principios que se recogen en la presente Comunicación.

La Comisión considera que deben tenerse en cuenta los siguientes principios de valoración de la PI:

·Las condiciones de concesión de licencias han de tener una clara relación con el valor económico de la tecnología patentada. El valor debe centrarse en primer lugar en la propia tecnología y, en principio, no debe contener ningún elemento que resulte de la decisión de incluir la tecnología en la norma. Cuando la tecnología se desarrolle principalmente para la norma y tenga escaso valor de mercado fuera de esta, deben considerarse métodos de evaluación alternativos, como la importancia relativa de la tecnología en la norma en comparación con otras contribuciones en esta. 

·Para determinar un valor FRAND, es necesario tener en cuenta el valor añadido presente
[29](#footnote30)
 de la tecnología patentada. Este valor debe ser independiente del éxito del producto en el mercado que no esté relacionado con la tecnología patentada.

·La valoración FRAND debe garantizar la motivación permanente de los titulares de PEN, de manera que aporten su mejor tecnología disponible a las normas.

·Por último, para evitar la acumulación de cánones, al definir un valor FRAND no puede considerarse aisladamente una PEN individual. A la hora de evaluar el valor añadido global de la tecnología, las partes han de tener en cuenta una tasa agregada razonable para la norma
[30](#footnote31)
. La aplicación de las medidas relativas a la transparencia de las PEN ya puede favorecer este objetivo. Se puede seguir abordando, en el ámbito de aplicación del Derecho de competencia de la Unión, mediante la creación de consorcios de patentes y plataformas industriales de concesión de licencias, o partiendo de las indicaciones de los participantes en la normalización sobre la tasa máxima acumulada que podría preverse o esperarse razonablemente.

2.2.Eficiencia y no discriminación

El elemento de no discriminación de FRAND indica que los titulares de los derechos no pueden hacer discriminaciones entre desarrolladores que se encuentren «en situación similar»
[31](#footnote32)
.

Dado que no hay una interpretación única de FRAND, las soluciones pueden diferir de un sector a otro y en función de los modelos empresariales en cuestión.

Como ya se ha mencionado, las negociaciones en torno a FRAND requieren la buena fe de las dos partes. También pueden tenerse en cuenta las consideraciones por lo que respecta a la eficiencia. Los costes de transacción relativos a la negociación de una concesión de licencia deben limitarse al mínimo necesario. Además, en sectores en los que las prácticas de concesión de licencias cruzadas están muy extendidas, deberían tenerse en cuenta las ventajas de estas prácticas en materia de eficiencia. Estos elementos han de tomarse en consideración a la hora de evaluar caso por caso si una oferta de concesión de licencias es compatible con FRAND.

En consonancia con el enfoque presentado, la Comisión considera que los mismos principios de eficiencia se aplican a la práctica consistente en conceder licencias de la cartera de PEN para productos que circulan por todo el mundo
[32](#footnote33)
. Como se señaló en una sentencia reciente
[33](#footnote34)
, un enfoque de concesión de licencias por países no puede ser eficiente y no puede estar en consonancia con una práctica comercial reconocida en el sector.

2.3.Consorcios de patentes y plataformas de concesión de licencias para facilitar la concesión de licencias de PEN

Debe fomentarse la creación de consorcios de patentes o plataformas de concesión de licencias en el ámbito de aplicación del Derecho de competencia de la Unión. A través de estas modalidades se pueden resolver muchos de los problemas que plantea la concesión de licencias de PEN, al ofrecer un mejor control de la esencialidad, más claridad en cuanto a tarifas agregadas de concesión de licencias y soluciones de ventanilla única. Para las industrias del IdC, y en particular para las pymes, que empiezan a verse expuestas a litigios en materia de concesión de licencias de PEN, esto aportaría más claridad en cuanto a las condiciones de concesión de licencias de los titulares de PEN en un sector específico.

Deben fomentarse las medidas para impulsar la creación de consorcios para tecnologías normalizadas clave; por ejemplo, facilitando el acceso a las ofertas de gestión de consorcios y la asistencia técnica por parte de las organizaciones de normalización
[34](#footnote35)
. Si estos esfuerzos no resultan eficaces en los sectores del IdC, la Comisión estudiará nuevas medidas.

2.4.Aprovechamiento y profundización de los conocimientos técnicos en el contexto de FRAND

Es necesario mejorar las posibilidades de acceso a la experiencia y los conocimientos técnicos en el contexto de la determinación de FRAND. A lo largo de muchos años, los acuerdos de concesión de licencias, las mediaciones, los arbitrajes y las decisiones judiciales han aportado valiosos conocimientos y han permitido desarrollar diversos enfoques. Se han destinado recursos y esfuerzos significativos a la aclaración, el análisis y la valoración de patentes y tecnología. Dado que no existe un repositorio común para todos estos conocimientos técnicos, es posible que el trabajo y la investigación se dupliquen innecesariamente, generando un coste elevado para las partes implicadas. Una información relacionada con FRAND más accesible permitiría aumentar la previsibilidad para las empresas (las dedicadas al IdC, entre otras), simplificaría el proceso de concesión de licencias en general y proporcionaría apoyo y referencias en la solución de litigios.

Por tanto, la Comisión creará un grupo de expertos para recoger las prácticas de la industria y recabar conocimientos técnicos adicionales sobre la concesión de licencias en condiciones FRAND. Además, utilizará todas las herramientas adecuadas disponibles para obtener más información y fundamentar su política en datos suficientes.

A la vista de los últimos avances, la Comisión considera que la concesión de licencias de PEN debe basarse en los siguientes principios:

- No hay una solución única por lo que respecta a FRAND: lo que se puede considerar equitativo y razonable es posible que varíe de un sector a otro y con el paso del tiempo. Deben tenerse en cuenta las consideraciones relativas a la eficiencia, las expectativas por ambas partes de unas tarifas razonables para la concesión de la licencia y la facilitación de la adopción por parte de los desarrolladores para promover una amplia difusión de la norma.

- Para determinar un valor FRAND, es necesario tener en cuenta el valor añadido presente de la tecnología patentada. Este valor debe ser independiente del éxito del producto en el mercado que no esté relacionado con el valor de la tecnología patentada.

- A la hora de determinar un valor FRAND, las partes han de tener en cuenta una tasa agregada razonable para la norma.

- El elemento de no discriminación de FRAND indica que los titulares de los derechos no pueden hacer discriminaciones entre desarrolladores que se encuentren «en situación similar».

- Las licencias de PEN concedidas con carácter mundial a productos que circulan por todo el mundo pueden contribuir a adoptar un enfoque más eficiente y, por tanto, pueden ser compatibles con FRAND.

La Comisión insta a las organizaciones de normalización y a los titulares de PEN a encontrar soluciones eficaces para facilitar la concesión de licencias a un gran número de desarrolladores en el entorno del IdC (en particular pymes), por medio de consorcios de patentes u otras plataformas de concesión de licencias, al tiempo que ofrecen suficiente transparencia y previsibilidad.

La Comisión realizará el seguimiento de las prácticas en materia de concesión de licencias, en particular en el sector del IdC. Asimismo, creará un grupo de expertos con el fin de profundizar en los conocimientos técnicos sobre las prácticas de concesión de licencias de la industria, la valoración adecuada de la PI y la determinación de FRAND.

3.Un entorno de garantía de cumplimiento previsible para las PEN

Los litigios sobre las PEN son un factor importante en el sistema de concesión de licencias cuando fracasan las negociaciones. Un entorno de garantía de cumplimiento equilibrado y previsible tiene efectos especialmente positivos en el comportamiento de las partes durante las negociaciones, lo que, a su vez, puede acelerar la difusión de las tecnologías normalizadas. Sin embargo, según las partes interesadas en el IdC, las incertitudes y los desequilibrios en el sistema de garantía de cumplimiento tienen graves repercusiones para la entrada en el mercado. Las PEN presentan un mayor nivel de litigio que otras patentes
[35](#footnote36)
, lo que hace aún más necesario establecer un marco claro para los litigios en este ámbito. Mientras la presente Comunicación se centra en las orientaciones específicas sobre las PEN, las Orientaciones sobre determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual
[36](#footnote37)
, aclaran el régimen de garantía de respeto de los DPI de manera más general. La posibilidad de hacer cumplir la legislación es uno de los aspectos clave de los DPI
[37](#footnote38)
. El debate en el ámbito de las PEN se ha centrado principalmente en la posibilidad de recurrir a mandamientos judiciales. Con ello se pretende proteger a los titulares de PEN contra los infractores que no estén dispuestos a celebrar un contrato de concesión de licencia en condiciones FRAND. Al mismo tiempo, es necesario proteger contra el riesgo de que los usuarios de tecnología de buena fe amenazados con un mandamiento judicial acepten unas condiciones de concesión de licencias que no sean FRAND o, en el peor de los casos, no puedan comercializar sus productos (retenciones).

3.1.Posibilidad de recurrir a mandamientos judiciales con arreglo a la jurisprudencia de Huawei contra ZTE

El TJUE, en su sentencia Huawei
[38](#footnote39)
, estableció obligaciones para las dos partes en un acuerdo de concesión de licencia de PEN, al determinar si el titular de una PEN puede solicitar un mandamiento judicial contra un licenciatario potencial sin incumplir el artículo 102 TFUE. Los titulares de PEN no pueden solicitar mandamientos judiciales contra usuarios que estén dispuestos a celebrar un contrato de concesión de licencia en condiciones FRAND; además, el TJUE estableció criterios de comportamiento para evaluar cuándo puede considerarse que un licenciatario potencial está dispuesto a celebrar dicho contrato.

La Comisión considera que los elementos que figuran a continuación, que proceden de jurisprudencia nacional al aplicar la sentencia Huawei
[39](#footnote40)
, proporcionan orientaciones útiles adicionales para las partes interesadas.

Varios tribunales han destacado que los licenciatarios potenciales de PEN tienen que recibir suficiente información detallada y pertinente para determinar la pertinencia de la cartera de PEN y su conformidad con FRAND
[40](#footnote41)
. Los requisitos concretos pueden variar en función de cada caso, pero la Comisión cree que para evaluar una oferta FRAND y presentar una contraoferta adecuada son necesarias explicaciones claras sobre: la esencialidad para una norma, los productos del usuario de PEN presuntamente infractores, el cálculo propuesto del canon y el elemento de no discriminación de FRAND.

En relación con la contraoferta, de la sentencia Huawei se desprende que debe ser concreta y específica, es decir, no puede limitarse a rebatir la oferta del titular de la PEN y hacer una referencia general a la determinación del canon por un tercero. Debe contener también información sobre el uso exacto de la norma en el producto específico. No obstante, la disposición de las partes a someterse a una determinación FRAND vinculante por un tercero, en caso de que la contraoferta resulte no ser FRAND, es una indicación de comportamiento FRAND.

En cuanto al momento oportuno de la contraoferta del licenciatario potencial, no se puede establecer una pauta general, ya que depende de elementos específicos de cada caso. Entre esos elementos figuran, por ejemplo, la cantidad de PEN reivindicadas y la información que contiene la reclamación por vulneración. Sin embargo, probablemente exista una solución intermedia entre el tiempo que se considera razonable para responder a la oferta y el detalle y la calidad de la información facilitada en la oferta inicial del titular de la PEN. A este respecto, las medidas que mejoren la transparencia sobre la exposición a las PEN
[41](#footnote42)
 desde el principio tendrán un impacto muy positivo en el sistema de garantía de cumplimiento.

Si desde el principio hay más información fiable disponible por medio del sistema de declaración, como se pone de relieve en el apartado 1, el número de PEN declaradas disminuiría considerablemente. Habría que tener en cuenta esto a la hora de evaluar la aceptabilidad de los tiempos de respuesta de los usuarios de PEN ante una oferta FRAND.

Por lo que respecta a la seguridad que ha de proporcionar el usuario de PEN como protección contra un mandamiento judicial, el importe ha de fijarse en un nivel que disuada de aplicar estrategias de retención de patentes. Las mismas consideraciones podrían aplicarse al evaluar la magnitud de los daños. La Comisión apoyará un intercambio de las mejores prácticas entre expertos y partes interesadas sobre el método de cálculo de los daños en los asuntos relativos a las PEN.

3.2.Consideraciones sobre proporcionalidad

Al evaluar la posibilidad de recurrir a un mandamiento judicial, los tribunales han de cumplir lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva sobre el respeto de los DPI
[42](#footnote43)
 y, en particular, el requisito de que los mandamientos judiciales han de ser efectivos, proporcionados y disuasorios. Habida cuenta del fuerte impacto que un mandamiento judicial puede tener en las empresas, los consumidores y el interés público, en particular en el contexto de la economía digital, es necesario evaluar minuciosamente la proporcionalidad caso por caso. La Comisión considera que es necesario tener en cuenta la pertinencia relativa de la tecnología objeto de litigio para la aplicación en cuestión y los posibles efectos colaterales de un mandamiento judicial en terceros.

3.3.Litigios basados en carteras de patentes

En consonancia con la sentencia Huawei, que se refiere a «los usos mercantiles reconocidos en la materia»
[43](#footnote44)
, los tribunales nacionales también han considerado que las licencias de carteras concedidas fuera de los territorios nacionales son conformes con FRAND, siempre que las carteras se limiten a todas las PEN que un licenciatario necesita para fabricar/comercializar su producto (véase el apartado 2.2). En este contexto, los titulares de PEN pueden ofrecer más patentes, incluso si no son PEN, pero no pueden exigir a un licenciatario que acepte una licencia también para esas otras patentes. La no disposición o no aceptación general de ofrecer o aceptar todas las PEN que un licenciatario necesite puede ser una indicación de mala fe. La contraoferta, para ser FRAND, tiene que estar relacionada con todas las PEN que un licenciatario necesite y no puede basarse solo en patentes individuales. Sin embargo, las carteras no deben incluir tecnologías competidoras, sino únicamente tecnologías complementarias cuando sea necesario
[44](#footnote45)
. Si bien los presuntos licenciatarios siempre pueden cuestionar la validez/esencialidad de las patentes individuales, la concesión de licencias de todas las PEN que un licenciatario necesite puede resultar especialmente eficiente. Por tanto, la Comisión trabajará con las partes interesadas (incluidos, cuando proceda, tribunales, arbitraje y mediación) para desarrollar y utilizar métodos consistentes, como el muestreo, que permitan resolver los litigios en materia de PEN de manera eficiente y eficaz, de conformidad con la práctica de la industria de conceder licencias de carteras.

3.4.Resolución alternativa de litigios

La Comisión considera que los mecanismos de resolución alternativa de litigios (RAL), como la mediación o el arbitraje, pueden ofrecer soluciones más rápidas y menos onerosas
[45](#footnote46)
. Aunque el recurso a estos mecanismos puede no ser obligatorio para las partes, en opinión de la Comisión el potencial que ofrecen aún está por explotar.

El recurso a estos mecanismos a menudo se ve obstaculizado por la imprevisibilidad; estos mecanismos han recibido críticas por la falta de transparencia de decisiones anteriores. Su éxito no solo depende de la idoneidad de los procedimientos, sino también de la calidad de los expertos. Cuando el Tribunal Unificado de Patentes empiece a funcionar, debería contar con un centro específico de arbitraje y mediación, compuesto por un equipo de jueces especializados, que garantice unos procedimientos eficientes y de calidad y unas prácticas coherentes, y que deje poco margen a la búsqueda del foro más ventajoso. Como ya anunció en su estrategia de noviembre de 2016 sobre la PI para las pymes, la Comisión, junto con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), está inventariando las herramientas de mediación y arbitraje existentes en materia de PI para facilitar el despliegue de unos servicios de mediación y arbitraje en este ámbito, en particular para las pymes
[46](#footnote47)
.

La Comisión considera que los resultados de los litigios también deben incluirse en las bases de datos de las organizaciones de normalización, como se menciona en el capítulo sobre la transparencia
[47](#footnote48)
.

3.5.Entidades de reivindicación de patentes y PEN

Las entidades de reivindicación de patentes (ERP)
[48](#footnote49)
 cada vez se involucran más en el mercado de concesión de licencias de PEN. Hay estudios
[49](#footnote50)
 que sugieren que el sistema europeo de resolución de litigios, incluido el que está previsto crear en el Tribunal Unificado de Patentes, cuenta con suficientes mecanismos de protección contra los posibles efectos perjudiciales en la Unión de algunas ERP
[50](#footnote51)
. Las ERP deben estar sujetas a las mismas reglas que cualquier otro titular de PEN, incluso después de la transferencia de las PEN de los titulares de patentes a las ERP. El aumento de la transparencia y la previsibilidad deberían seguir reduciendo el margen de abuso. La aplicación del principio de proporcionalidad por parte de los tribunales constituye un mecanismo de protección más. La Comisión seguirá de cerca el impacto de estos operadores comerciales en el mercado de la concesión de licencias de PEN en Europa, en particular una vez que esté operativa la patente unitaria europea.

3.6.Concienciación

Es necesario que las partes interesadas pertinentes, en particular las organizaciones de normalización y los titulares de PEN, informen de manera proactiva sobre el procedimiento de concesión de licencias en condiciones FRAND y sus consecuencias, en particular a las pymes (tanto titulares de patentes como desarrolladores de normas). La Comisión apoyará las medidas de concienciación relativas a esta cuestión.

La Comisión considera que el procedimiento FRAND requiere que ambas partes negocien de buena fe, lo que significa, entre otras cosas, responder en el tiempo adecuado. No obstante, puede recurrirse al mandamiento judicial contra las partes que actúen de mala fe (es decir, aquellas que no estén dispuestas a asumir una licencia en condiciones FRAND), pero de manera proporcionada.

La Comisión:

- trabajará con las partes interesadas para desarrollar y utilizar métodos, como el muestreo, que permitan que los litigios en materia de PEN sean eficientes y eficaces, de conformidad con la práctica de la industria de conceder licencias de carteras;

- seguirá facilitando el despliegue de la mediación y otras herramientas de resolución alternativa de litigios; y

- realizará el seguimiento del impacto de las ERP en Europa.

4. El código abierto y las normas

En el contexto de los avances tecnológicos que están teniendo lugar, la implementación del software de código abierto está, junto con las normas, impulsando la innovación, y cada vez está más extendido, incluso en el ámbito de las normas en materia de TIC. La integración entre los proyectos de código abierto y los procesos de desarrollo de normas beneficia a todas las partes: por un lado, la puesta en consonancia entre el código abierto y la normalización puede acelerar el proceso de desarrollo de normas y la aplicación de normas en materia de TIC (en particular para las pymes) y, por otro, las normas pueden proporcionar la interoperabilidad de la implementación del software de código abierto
[51](#footnote52)
. Se están llevando a cabo actividades en esa dirección en diferentes organizaciones de normalización
[52](#footnote53)
.

El proceso de código abierto y el de normalización presentan similitudes (son procesos abiertos de colaboración, contribuyen a la innovación, etc.) y diferencias (políticas de DPI, agilidad, mantenimiento, transparencia, procesos equilibrados, etc.). Es necesario, por tanto, prestar atención a la interacción entre los proyectos de las comunidades de código abierto y los procedimientos de las organizaciones de normalización.

La Comisión financia soluciones de código abierto a través de proyectos de I+D financiados en el marco de Horizonte 2020. La interacción flexible y eficaz entre la normalización y las comunidades de código abierto impulsará y acelerará la aplicación de desarrollos tecnológicos avanzados.

La Comisión seguirá colaborando con las partes interesadas, las comunidades de código abierto y las organizaciones de normalización para fomentar una relación eficaz entre la normalización y el código abierto. Asimismo, financiará estudios para analizar las complementariedades, las vías de interacción y las diferencias entre los dos procesos, así como soluciones recomendadas, para propiciar una buena colaboración entre ambas comunidades.

La Comisión trabajará con las partes interesadas, las comunidades de código abierto y las organizaciones de normalización en pos de una interacción fructífera entre el código abierto y la normalización, por medio de estudios y análisis.

5. Conclusión

Para que Europa se beneficie de todas las ventajas que ofrecen el mercado único y el mercado único digital, se necesita un marco equilibrado en materia de DPI capaz de soportar un ecosistema de normalización y un entorno de concesión de licencias de PEN sostenibles y eficientes.

La presente Comunicación propone un enfoque holístico y establece principios clave para la concesión de licencias de PEN, teniendo en cuenta el modo en que están organizados los sectores industriales y la cuestión de la eficiencia. Será necesario trabajar conjuntamente con todas las partes interesadas para implementar como es debido los principios y garantizar unos resultados concretos de las medidas anunciadas, en particular promoviendo la participación de las empresas emergentes en el despliegue del IdC. Por consiguiente, la Comisión invita a todas las partes interesadas a comprometerse de manera activa en esta implementación.

La Comisión seguirá de cerca la evolución de la concesión de licencias de PEN, centrándose en particular en las tecnologías del IdC, para lo cual recurrirá al grupo de expertos que tiene previsto crear y pondrá en marcha nuevos estudios si es necesario. Hará balance de los progresos logrados y evaluará la necesidad de adoptar nuevas medidas para velar por la existencia de un marco equilibrado que permita contar con un procedimiento de concesión de licencias de PEN claro, eficiente y eficaz.

:   [(1)](#footnoteref2)

    En el Reglamento (UE) n.º 1025/2012, sobre la normalización europea, figuran las definiciones de los términos «norma» y «especificación técnica». En aras de la brevedad, en el presente documento se utiliza el término «norma» con ambos significados.
:   [(2)](#footnoteref3)

    Por ejemplo, la empresa X, que comercializa sistemas de alarma residenciales conectados a internet a través de WiFi y de LTE para mejorar la seguridad de los consumidores en caso de apagón, necesitaría una licencia para utilizar estas tecnologías normalizadas.
:   [(3)](#footnoteref4)

    McKinsey (2015). Véase también el objetivo establecido por el presidente Juncker en relación con el 5G y el IdC en el discurso sobre el Estado de la Unión de 14 de septiembre de 2016.
:   [(4)](#footnoteref5)

    PricewaterhouseCoopers (2015) y Boston Consulting Group (2015). Véase también: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digitising-european-industry#usefullinks
:   [(5)](#footnoteref6)

     Véase McKinsey (2015).
:   [(6)](#footnoteref7)

    Los intereses económicos en juego son muy elevados: por ejemplo, los ingresos anuales por cánones en relación con las normas 2G, 3G y 4G ascienden a 18 000 millones EUR aproximadamente (CRA 2016).
:   [(7)](#footnoteref8)

     La consulta pública organizada por la Comisión en 2014 claramente pone de manifiesto que hay opiniones divergentes en cuanto a los retos y soluciones relativos al entorno de las PEN. Véase 
    <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7833>
    .
:   [(8)](#footnoteref9)

    Las patentes declaradas al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) representan el 70 % de las PEN mundiales (IPlytics, 2017).
:   [(9)](#footnoteref10)

    Por ejemplo, más de veintitrés mil quinientas patentes se han declarado esenciales para la norma Sistema global de comunicaciones móviles y las normas 3G o Sistema universal de telecomunicaciones móviles, desarrolladas en el ETSI. Estas normas se aplican a todos los teléfonos inteligentes y dispositivos con conexión móvil. Pueden encontrarse más cifras en Landscaping study on SEPs («Estudio panorámico de las PEN», documento en inglés), de IPlytics (2017), y Patents and Standards - A modern framework for IPR-based standardization («Patentes y normas: un marco moderno para la normalización basada en DPI», documento en inglés), de ECSIP (2014).
:   [(10)](#footnoteref11)

    Algunas organizaciones de normalización exigen divulgaciones de patentes específicas, ya que reconocen sus beneficios, mientras que otras permiten las declaraciones generales. El presente apartado de la Comunicación se refiere a las organizaciones de normalización que exigen la divulgación de patentes específica.
:   [(11)](#footnoteref12)

    Véase, por ejemplo, el proyecto «DARE», vigente desde hace tiempo y cuyo objetivo es mejorar la base de datos del ETSI.
:   [(12)](#footnoteref13)

    Más información en el informe de síntesis de la consulta pública organizada por la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG GROW) en 2015, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14482/attachments/1/translations/en/renditions/native.
:   [(13)](#footnoteref14)

    Véase CRA (2016).
:   [(14)](#footnoteref15)

     Véase el apartado 3 en relación con la garantía de cumplimiento efectiva.
:   [(15)](#footnoteref16)

    Por ejemplo, una patente potencial o una solicitud de patente inicialmente declarada para una tecnología candidata puede no resultar elegida en la norma publicada, o puede que la solicitud de la patente declarada se revise durante el proceso de concesión.
:   [(16)](#footnoteref17)

    Por ejemplo, el 71 % de las PEN declaradas en las principales organizaciones de normalización (el 73 % en el ETSI) solo se conceden una vez que la norma ha sido publicada (IPlytics, 2017).
:   [(17)](#footnoteref18)

    Véase ECSIP (2014).
:   [(18)](#footnoteref19)

    Véanse IPlytics (2017) y CRA (2016), así como el resumen de la consulta pública de la DG GROW sobre las PEN (2015).
:   [(19)](#footnoteref20)

    Varios estudios sobre diversas tecnologías clave sugieren que, cuando se controlan de manera rigurosa, solo entre el 10 y el 50 % de las patentes declaradas son esenciales (CRA, 2016 e IPlytics, 2017).
:   [(20)](#footnoteref21)

    El coste de los controles de esencialidad podría ser ínfimo si se compara con los ingresos por concesión de licencias para las tecnologías clave (véase CRA, 2016).
:   [(21)](#footnoteref22)

    Por lo que respecta al análisis de costes y beneficios, véase IPlytics (2017).
:   [(22)](#footnoteref23)

    Véase CRA (2016).
:   [(23)](#footnoteref24)

    Véase IPlytics (2017).
:   [(24)](#footnoteref25)

    Consulta pública sobre patentes y normas: Un marco moderno de normalización que incluye derechos de propiedad intelectual.
:   [(25)](#footnoteref26)

     Licensing Terms of Standard Essential Patents: A Comprehensive Analysis of Cases («Condiciones relativas a la concesión de licencias para patentes esenciales para normas: Un análisis exhaustivo de casos», documento en inglés), JRC 2017.
:   [(26)](#footnoteref27)

     Study on Transparency, Predictability and Efficiency of SDO-based Standardization and SEP Licensing («Estudio sobre la transparencia, la previsibilidad y la eficiencia de la normalización en las organizaciones de normalización, y la concesión de licencias de PEN», documento en inglés), publicado el 12 de diciembre de 2016 (estudio CRA).
:   [(27)](#footnoteref28)

    Véase, en particular, Unwired Planet contra Huaweï (2017) EWHC (Tribunal superior de justicia de Inglaterra y Gales) 711 (Pat).
:   [(28)](#footnoteref29)

    Asunto C-170/13, Huawei Tecnologies, EU:C:2015:477, apartado 53.
:   [(29)](#footnoteref30)

    Por «valor presente» se entiende el valor descontado en el momento de la celebración del acuerdo de concesión de licencia. Es importante permitir que se descuente el valor con el paso del tiempo en los acuerdos de concesión de licencias que tienen una duración de varios años en entornos empresariales en los que a veces la tecnología evoluciona con rapidez.
:   [(30)](#footnoteref31)

    En relación con la acumulación de cánones, véase el estudio CRA.
:   [(31)](#footnoteref32)

    Unwired Planet contra Huaweï (2017) EWHC 711 (Pat).
:   [(32)](#footnoteref33)

    Sin embargo, la concesión de licencias en condiciones FRAND exige que la remuneración se calcule de manera que los desarrolladores que quieran desarrollar un producto para una zona específica geográficamente limitada no se encuentren en desventaja.
:   [(33)](#footnoteref34)

    Unwired Planet contra Huaweï (2017) EWHC 711 (Pat).
:   [(34)](#footnoteref35)

    Por ejemplo, podría fomentarse la creación de consorcios por medio de medidas como el refuerzo de la relación entre las organizaciones de normalización y los consorcios, la incentivación de la participación o la concienciación de las universidades y las pymes sobre las ventajas de ser licenciante en un consorcio (ECSIP, 2015).
:   [(35)](#footnoteref36)

    ECSIP (2014).
:   [(36)](#footnoteref37)

    COM(2017) 708.
:   [(37)](#footnoteref38)

    Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 195 de 2.6.2004, considerando 3).
:   [(38)](#footnoteref39)

    Asunto C-170/13, Huawei Tecnologies, EU:C:2015:477.
:   [(39)](#footnoteref40)

    De conformidad con el TJUE, el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que el titular de una patente esencial para normas establecida por un organismo de normalización, que se ha comprometido irrevocablemente frente a dicho organismo a conceder a terceros una licencia en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias («FRAND»), no abusa de su posición dominante en el sentido del citado artículo al ejercitar una acción por violación de patente para que cese la violación de su patente o para que se retiren los productos en cuya fabricación se ha utilizado esa patente, en tanto en cuanto:

    1) antes de ejercitar la referida acción, por un lado, ha avisado al supuesto infractor de la violación que se le reprocha mencionando esa patente y precisando la manera en que ha sido violada, y, por otro lado, una vez que el supuesto infractor ha manifestado su voluntad de celebrar un contrato de licencia en condiciones FRAND, transmite al infractor una oferta concreta y escrita de licencia en tales condiciones, precisando en particular el canon y sus modalidades de cálculo, y

    2) dicho infractor que continúa explotando la patente considerada no trata esta oferta con diligencia, conforme a los usos mercantiles reconocidos en la materia y de buena fe, lo que debe determinarse sobre la base de elementos objetivos e implica en concreto la inexistencia de cualquier táctica dilatoria.
:   [(40)](#footnoteref41)

    OLG Düsseldorf, asunto I-15 U 66/15, orden de 17 de noviembre de 2016, y OLG Karlsruhe, asunto 6 U 58/16, orden de 8 de septiembre de 2016.
:   [(41)](#footnoteref42)

    Véase el apartado 1.
:   [(42)](#footnoteref43)

    Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 195 de 2 de junio de 2004, p. 16).
:   [(43)](#footnoteref44)

    Asunto C-170/13, Huawei Tecnologies, EU:C:2015:477, apartado 65.
:   [(44)](#footnoteref45)

    Véanse, mutatis mutandis, las Directrices relativas a la aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de transferencia de tecnología (DO C 89 de 28.3.2014, p. 3. apartados 250 a 255).
:   [(45)](#footnoteref46)

    Ya existen diferentes mecanismos de RAL, como el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
:   [(46)](#footnoteref47)

    Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Putting intellectual property at the service of SMEs to foster innovation and growth [«Poner la propiedad intelectual al servicio de las pymes, para impulsar la innovación y el crecimiento», documento en inglés], SWD(2016) 373, de 22 de noviembre de 2016.
:   [(47)](#footnoteref48)

    Véase el apartado 1.2.1.
:   [(48)](#footnoteref49)

    En relación con el intento de definición, véase el capítulo 3 del estudio del JRC Patent Assertion Entities in Europe [«Entidades de reivindicación de patentes en Europa», documento en inglés], 
    <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/lfna28145enn.pdf>
:   [(49)](#footnoteref50)

     
    <http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103321/lfna28145enn.pdf>
:   [(50)](#footnoteref51)

    Véase el estudio del JRC mencionado.
:   [(51)](#footnoteref52)

    En relación con la computación en nube, véase el informe sobre el acercamiento entre las normas y el código abierto.
:   [(52)](#footnoteref53)

    OASIS, ECMA, UIT-T, ETSI, etc.

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