Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentadas el 25 de marzo de 2010 ([1](#Footnote1))

**Asunto C‑51/09 P**

**Barbara Becker**

«Recurso de casación – Marca comunitaria – Marca denominativa "Barbara Becker" – Oposición del titular de las marcas denominativas comunitarias "BECKER" y "BECKER ONLINE PRO"»

  
  
  
  

I.      **Introducción**

1.        La Sra. Barbara Becker impugna en casación la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 2 de diciembre
de 2008 dictada en el asunto Harman International Industries/OAMI, ([2](#Footnote2)) que había anulado una resolución de la Primera Sala de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas,
Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»), ([3](#Footnote3)) por la que se le reconocía el derecho a registrar la marca comunitaria «Barbara Becker».

2.        El presente litigio proviene de la oposición que la empresa Harman International Industries, Inc. (en adelante, «Harman Int.
Industries») había ejercido, con éxito, ante la División de Oposición de la OAMI, alegando el posible riesgo de confusión
entre la marca cuyo registro solicita la recurrente en casación y los derechos anteriores de aquélla, es decir, los derivados
tanto de la marca comunitaria «BECKER ONLINE PRO» como de la solicitada marca comunitaria «BECKER», la presentación de cuya
solicitud había precedido a la de la marca en litigio.

3.        Se da la circunstancia de que, si bien en los escritos procesales la recurrente y la OAMI fundaban sus pretensiones en los
defectos de la motivación de la sentencia recurrida, en la vista oral el debate evolucionó hacia una crítica centrada en el
error de Derecho, derivado singularmente de la errónea interpretación de la jurisprudencia.

II.    **Normativa pertinente sobre marcas**

4.        Desde el 13 de abril de 2009 la marca comunitaria se rige fundamentalmente por el Reglamento (CE) nº 207/2009, ([4](#Footnote4)) con independencia de lo cual, a efectos de resolver esta casación, son de aplicación *ratione temporis* las normas del Reglamento (CE) nº 40/94.  ([5](#Footnote5))

5.         El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (en términos por lo demás reproducidos en el correspondiente
del Reglamento nº 207/2009) dispone lo siguiente:

«Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[...]

b)      cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas
marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior;
el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.»

6.        Con arreglo al apartado 2 de ese mismo artículo 8, se entiende por «marca anterior», entre otras, las marcas comunitarias
cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

III. **Los hechos ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida**

A.      *Marco fáctico y procedimiento ante la OAMI*

7.        El 19 de noviembre de 2002, la parte recurrente en casación, la Sra. Barbara Becker, solicitó a la OAMI el registro del signo
constituido por su propio nombre y apellido, como marca comunitaria denominativa, con arreglo al artículo 25, apartado 1,
letra a), del Reglamento nº 40/94. ([6](#Footnote6))

8.        Los productos para los que se solicitó el registro de la marca se encuentran comprendidos en la clase 9 del Arreglo de Niza, ([7](#Footnote7)) correspondiendo a la descripción: «Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para
el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores
automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento
de la información y ordenadores».

9.        El 24 de junio de 2004, Harman Int. Industries formuló oposición ante la División de Oposición de la OAMI contra el registro
de la referida marca respecto de todos los productos contemplados en dicha clase 9 del Arreglo de Niza, en virtud del artículo
8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento nº 40/94. Fundaba su oposición tanto en la marca comunitaria denominativa BECKER
ONLINE PRO, ([8](#Footnote8)) como en la ya solicitada marca comunitaria denominativa BECKER. ([9](#Footnote9)) Los productos cubiertos por las marcas anteriores se integraban también en la referida clase 9, siendo pacífica entre las
partes ([10](#Footnote10)) la coincidencia en lo que a dichos productos se refiere.

10.      Dicha División de Oposición, al apreciar un riesgo de confusión entre los signos en conflicto, acogió la oposición de Harman
Int. Industries. ([11](#Footnote11)) La División de Oposición declaró que los productos designados por las citadas marcas eran idénticos y que las marcas resultaban
globalmente similares, por cuanto presentaban, de un lado, un nivel medio de similitudes visual y fonética y, de otro, una
identidad desde el punto de vista conceptual, al referirse a un mismo apellido.

11.      Interpuesto por la Sra. Barbara Becker recurso ante la Primera Sala de Recurso de la OAMI, resultó estimado el recurso, con
anulación de la resolución de la División de Oposición. ([12](#Footnote12)) La Sala apreció que los productos designados por las marcas en conflicto eran en parte idénticos y en parte similares, distinguiendo,
en función de su naturaleza y de su objeto, entre aquellos dirigidos al gran público, los destinados a los profesionales y
los de una categoría intermedia, destinados a ambos grupos de personas. ([13](#Footnote13))

12.      Por lo que atañe a los signos controvertidos, es de tener en cuenta que la Sala de Recurso sólo tomó en consideración, por
razones de economía procesal, la marca denominativa anterior BECKER, de un lado, y el signo solicitado Barbara Becker, de
otro. Observó simplemente un cierto grado de similitud visual y fonética entre los signos en conflicto, habida cuenta de que
se había colocado otro elemento, el nombre propio «Barbara», al comienzo de la marca cuyo registro se solicitaba. ([14](#Footnote14))

13.      Desde el punto de vista conceptual, en cambio, consideró que los signos en liza eran claramente distintos en Alemania y en
los demás países de la Unión Europea. A juicio de la Sala, el apellido Becker no era el elemento distintivo y predominante
de la marca cuyo registro se había solicitado, debido a que el público interesado la percibiría generalmente en su totalidad,
es decir, como «Barbara Becker», y no como una combinación del nombre y del apellido. La Sala señaló también que la Sra. Barbara
Becker había «adquirido el estatuto de persona célebre» ([15](#Footnote15)) en Alemania, mientras que el apellido Becker era generalmente reconocido como un apellido frecuente y común. Por lo tanto,
la Sala de Recurso afirmó que las diferencias conceptuales entre los referidos signos eran lo suficientemente importantes
para excluir el riesgo de confusión. ([16](#Footnote16))

14.      Por lo demás, la Sala de Recurso rechazó que se cumpliera el requisito exigido por la jurisprudencia para la aplicación del
artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, que exige un grado de similitud tal entre las marcas controvertidas que el
público afectado pueda establecer una relación entre ellas. ([17](#Footnote17))

B.      *Síntesis de la sentencia recurrida*

15.      El 15 de junio de 2007, Harman Int. Industries interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso de anulación de
la resolución de la Sala de Recurso. En apoyo de su recurso invocaba dos motivos, basados respectivamente en la infracción
del artículo 8, apartado 1, letra b), y del artículo 8, apartado 5, ambos del Reglamento nº 40/94. Dado que el recurso de
casación no incide en el segundo de estos motivos, no se reproduce el debate en torno a la aplicación del citado artículo
8, apartado 5, del citado Reglamento.

16.      El Tribunal de primera Instancia acogió el primer motivo de anulación, al entender que la Sala de Recurso había afirmado indebidamente
que las marcas controvertidas eran claramente distintas. Con independencia, en efecto, de las mayores o menores diferencias
entre las dos marcas en los planos visual y fonético, ([18](#Footnote18)) el Tribunal descartó la apreciación de la Sala de Recurso acerca de la importancia relativa del elemento «becker» en relación
con el elemento «barbara» en la marca Barbara Becker, con base en el siguiente razonamiento. ([19](#Footnote19))

17.      En primer lugar, el Tribunal invocó una sentencia propia en la que había declarado que, aun cuando la percepción de las marcas
constituidas por nombres de personas puede variar en los distintos países de la Comunidad, al menos en Italia, los consumidores
atribuyen, por lo general, un mayor carácter distintivo al apellido que al nombre de pila incluido en las marcas. ([20](#Footnote20)) De ello extrajo la deducción de que en el caso de la marca Barbara Becker cabía atribuir igualmente al apellido Becker un
carácter distintivo más acusado que al nombre Barbara.

18.      En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia negó que la gran popularidad de la que disfrutaba la Sra. Barbara Becker
en Alemania, como ex esposa del Sr. Boris Becker, anulara la similitud conceptual de las marcas controvertidas, pues ambas
se remiten al mismo apellido Becker. Reforzaba tal similitud, según el Tribunal, el hecho de que, en una parte de la Comunidad,
se atribuyera al elemento «becker» un carácter distintivo más acusado que al elemento «barbara», el cual no constituía sino
un simple nombre propio.

19.      En tercer lugar, se refirió a la sentencia Medion de este Tribunal de Justicia, ([21](#Footnote21)) a cuyo tenor una marca compuesta, formada por la yuxtaposición de un elemento y el signo de otra marca registrada anterior,
podría considerarse similar a esta otra marca cuando esta última ocupe una posición distintiva y autónoma en la marca compuesta,
aunque no alcance a ser su elemento dominante. Haciendo aplicación de este criterio al presente caso, el Tribunal de Primera
Instancia consideró el elemento «becker» como un apellido, utilizado habitualmente para designar a una persona, asumiendo
una posición distintiva y autónoma en la marca Barbara Becker, suficiente para apreciar un riesgo de confusión.

20.      En fin, dado que no se cuestionaba ni la identidad ni la similitud de los productos para los que se aspira a utilizar cada
una de las marcas controvertidas, y teniendo en cuenta también las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales de las marcas
Barbara Becker y BECKER, el Tribunal de Primera Instancia constató el riesgo de confusión entre ambas, incluso aunque los
citados productos se destinaran a un público con un nivel de atención bastante elevado. A este respecto, rechazó la alegación
de la OAMI de que sólo pueden considerarse similares una marca compleja y otra marca si su componente común constituye el
elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compleja. Tampoco acogió el argumento invocado por la
Sra. Barbara Becker sobre la inaplicabilidad a los nombres propios de la jurisprudencia en materia de marcas compuestas, en
lo relativo al riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

IV.    **El procedimiento ante el Tribunal de Justicia y las pretensiones de las partes**

21.      El recurso de casación interpuesto por la Sra. Barbara Becker se registró en la Secretaría de este Tribunal de Justicia el
3 de febrero de 2009. En él solicita al Tribunal de Justicia que:

–        Anule el punto 1 del fallo de la sentencia recurrida, mediante el cual anulaba la resolución de la Primera Sala de Recurso
de 7 de marzo de 2007.

–        Anule el punto 3 del fallo de la sentencia recurrida, que condenaba a la OAMI a cargar, además de con sus propias costas,
con las causadas a Harman Int. Industries.

–        Condene en costas a Harman Int. Industries.

22.      La contestación de Harman Int. Industries tuvo entrada en la mencionada Secretaría el 27 de marzo de 2009; dicha empresa pide
al Tribunal de Justicia que:

–        Confirme la sentencia recurrida en su integridad.

–        Condene a la parte recurrente en casación a abonar las costas en que haya incurrido Harman Int. Industries en todas las instancias
ante la OAMI y ante los tribunales comunitarios.

23.      Por su parte, la OAMI presentó su escrito de contestación el 8 de mayo de 2009, ([22](#Footnote22)) solicitando al Tribunal de Justicia que:

–        Anule la sentencia recurrida en su integridad.

–        Condene a Harman Int. Industries al abono de las costas judiciales ocasionadas a la OAMI.

24.      En la vista, celebrada el 11 de febrero de 2010, los representantes de la Sra. Barbara Becker, de Harman Int. Industries y
de la OAMI expusieron sus alegaciones orales y respondieron a las preguntas formuladas por los miembros de la Sala y por el
abogado general.

V.      **Análisis del recurso de casación**

A.      *Definición de posturas*

25.      La Sra. Barbara Becker alega un único motivo de casación, basado en la violación del artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento nº 40/94. En concreto, imputa a la sentencia una aplicación indebida al caso de una conclusión de la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia en el asunto Fusco, así como un error en la aplicación, en este litigio, de la sentencia
Medion, ambas ya citadas.

26.      En cuanto a la primera imputación, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber extrapolado a este pleito
una afirmación efectuada en la sentencia Fusco, según la cual, al menos en Italia, los consumidores atribuyen, por lo general,
un mayor carácter distintivo al apellido que al nombre presente en las marcas, haciendo caso omiso de un propio pronunciamiento
posterior, en el que el Tribunal de Primera Instancia sostuvo que no cabe aplicar esa regla de manera automática, sin tener
en cuenta las particularidades de cada caso. ([23](#Footnote23)) En esta última sentencia, a pesar de que las dos marcas de ese litigio contenían el mismo apellido italiano «Rossi», no se
habría considerado suficientemente dominante como para provocar el riesgo de confusión. ([24](#Footnote24))

27.      Con su segunda imputación, la Sra. Barbara Becker recrimina a la sentencia recurrida haber deducido, mediante la aplicación
efectuada de la sentencia Medion, que el elemento «Becker» ocupaba una posición distintiva y autónoma en la marca compuesta,
lo que la llevó a dictaminar la similitud de las marcas en conflicto. A este respecto, la Sra. Barbara Becker estima que la
citada sentencia sólo pretendía evitar que un tercero pudiera añadir el nombre de su empresa, probablemente con poco carácter
distintivo, a una marca ya registrada y reclamar la protección para el todo, en perjuicio de dicha marca. En todo caso, alega
que la sentencia Medion no estableció una regla general en cuya virtud cualquier elemento compartido por dos marcas, aunque
no fuera dominante en la marca compuesta, hubiera de considerarse distintivo en el sentido de dicha sentencia, implicando
con ello un riesgo de confusión.

28.      La recurrente en casación alude finalmente a las diferencias de contexto en que se dictó dicha sentencia, pues en ella se
debatía la aposición del nombre de una empresa a una marca preexistente, mientras que en el presente caso se trata de la solicitud
de un nombre completo, en el que el apellido viene a coincidir con otra marca registrada. Insiste en que el público percibe
el signo «Barbara Becker» como el de una persona de sexo femenino, pero que no cabe confundirlo sin más con el apellido Becker,
éste muy común y por tanto poco apto para concluir un parecido conceptual entre las marcas controvertidas. A su juicio, pues,
el Tribunal de Primera Instancia habría cometido un error al tildar de «simple nombre propio» ([25](#Footnote25)) el nombre «Barbara», ya que este último, añadido al apellido en cuestión, afectaría de manera determinante a la impresión
de conjunto producida por su marca, pues otorga un significado conceptual completamente nuevo al apellido «Becker».

29.      La OAMI, por su parte, sostiene, en lo sustancial, las alegaciones de la recurrente en casación, en particular, la circunstancia
de que el Tribunal de Primera Instancia no tuviera en cuenta todas las características particulares del caso, como el carácter
célebre de la ex mujer del conocido jugador de tenis, así como los errores en la aplicación de la sentencia Medion, ya citada.
Critica, en definitiva, al igual que la Sra. Barbara Becker, la motivación de la sentencia recurrida, que le parece, por las
razones expuestas, contradictoria e insuficiente. En la vista, sin embargo, centró sus reproches en una aplicación automática
de los postulados de la sentencia Medion.

30.      Harman Int. Industries, en cambio, solicita la desestimación del recurso de casación por considerar correcto el análisis efectuado
por el Tribunal de Primera Instancia, y pide que se mantenga incólume la sentencia objeto de esta casación.

B.      *Examen del motivo único de casación*

1.      Sobre la admisibilidad del recurso

31.       Ante todo, ha de recordarse que, en defecto de petición por una de las partes en el litigio, corresponde al Tribunal de Justicia
plantear de oficio toda cuestión relativa a la admisibilidad del recurso de casación o de algunos de sus motivos. ([26](#Footnote26)) La jurisprudencia, por su parte, viene declarando con insistencia cómo, en virtud de los artículos 225 CE, apartado 1, segundo
párrafo (actualmente artículo 256 TFUE) y 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limita a las
cuestiones de Derecho, debiendo fundarse en motivos derivados, en particular, de la violación del Derecho comunitario por
el Tribunal de Primera Instancia.  ([27](#Footnote27))

32.      En estos términos, y dadas las alusiones por parte de Harman Int. Industries, en la vista oral, a la eventual inadmisibilidad
de las alegaciones de sus oponentes, resulta oportuno plantear de oficio el análisis de la admisibilidad del motivo único
en esta casación.

33.      El punto en cuestión viene en particular suscitado por las críticas de la recurrente en casación, así como de la OAMI, respecto
de la omisión, en la sentencia recurrida, de una evaluación de la solicitada marca Barbara Becker desde la perspectiva del
efecto en la impresión de conjunto resultante de añadir el nombre al apellido, así como las referentes al eventual carácter
«corriente» o común de dicho apellido. Tales reproches habrían levantado, en efecto, cierta sospecha de inadmisibilidad, en
la medida en que no vendrían sino a reclamar una nueva evaluación de los hechos, ejercicio que le está vedado al Tribunal
de Justicia conociendo en esta vía. ([28](#Footnote28))

34.      No creo que tal sea el caso.

35.      En primer lugar, como indica la OAMI, lo que la recurrente y la propia Oficina ponen en entredicho no es tanto el resultado
de esas apreciaciones fácticas cuanto la motivación *in extenso* de la sentencia recurrida. Les asiste en su queja la reiterada jurisprudencia según la cual la falta y la insuficiencia de
motivación son cuestiones de Derecho que forman parte de los vicios sustanciales de forma, en el sentido del artículo 230 CE
(actualmente artículo 263 TFUE), pudiendo invocarse en el marco de un recurso de casación,  ([29](#Footnote29)) o plantearse incluso de oficio como motivos de orden público. ([30](#Footnote30))

36.      En segundo lugar, como he señalado anteriormente, en la vista se perfilaron mejor los contornos del motivo de casación, en
todo caso en cuanto a la OAMI se refiere, pasando de una crítica centrada en los defectos de motivación a otra más nítida
identificada con el error de Derecho, en lo que atañe a la aplicación de la sentencia Medion.

37.      Como conclusión de lo anterior estimo correcto reconducir a la categoría del error de Derecho los reproches efectuados a la
sentencia recurrida.

2.      Sobre el fondo del recurso

38.      Las críticas que la recurrente vierte en su escrito de interposición, leídas conjuntamente con las observaciones de la OAMI,
suscitan ante todo la cuestión de la adecuación y de la interpretación de las sentencias (esencialmente Fusco y Medion) de
las que se sirvió el pronunciamiento recurrido para resolver el litigio, «a partir, fundamentalmente, del contexto del presente
caso». Dado el trasfondo de esta casación, es decir el riesgo de confusión, así como el fundamento del motivo, es decir, la
interpretación y la aplicación erróneas del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, procede traer a colación
los parámetros legales y jurisprudenciales existentes para enjuiciar este tipo de litigios.

39.      Con arreglo a dicho precepto, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada
cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas
marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.
Tal riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

40.      Por su parte, el considerando séptimo del Reglamento nº 40/94, advierte que la apreciación del riesgo de confusión depende
de numerosos factores, y en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella
con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo, así como entre los productos o los
servicios designados.

41.      A su vez, y concretamente por lo que hace a la definición del riesgo de confusión, la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia
ha afirmado de manera reiterada que constituye un supuesto de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1,
letra b), del Reglamento nº 40/94 el de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden
de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. ([31](#Footnote31))

42.      Por lo que atañe a la forma de determinar la existencia del referido riesgo entre dos signos en el ánimo del público, el Tribunal
de Justicia ha declarado que el mismo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes de cada
caso concreto. ([32](#Footnote32))

43.      Asimismo, esa jurisprudencia constante incluye dentro del análisis global el de la similitud gráfica, fonética y conceptual
de las marcas en conflicto, añadiendo que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto
producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. El Tribunal de Justicia ha
insistido, además, en que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se
trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, la jurisprudencia siempre
ha mantenido que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a
examinar. ([33](#Footnote33))

44.      En el presente asunto no está en discusión la similitud de los productos, como tampoco el grado de semejanza entre las marcas
en cuestión desde el punto de vista gráfico ni fonético. Lo que en definitiva se discute es la similitud conceptual, lo que,
en el caso debatido, venía a implicar básicamente haber indagado el sentido del apellido «Becker» y el del nombre completo
«Barbara Becker», tratando en particular de determinar la influencia que ejerce el nombre de pila sobre el apellido.

45.      Para proceder de tal manera resultaba indispensable, como repite la jurisprudencia citada en el punto 43 de estas conclusiones,
«tener en cuenta todos los factores pertinentes en las circunstancias del caso». En este contexto, adquiere particular relevancia
la circunstancia de que la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI objeto del litigio ante el Tribunal de Primera Instancia
hubiera acogido la diferencia conceptual entre las marcas controvertidas basándose, en gran medida, en la debilidad de la
marca BECKER, por lo común del apellido, y en la popularidad de la Sra. Barbara Becker en Alemania. ([34](#Footnote34))

46.      La sentencia recurrida, como a continuación se desarrolla, sigue, sin embargo, un planteamiento esquemático, construido a
partir de pronunciamientos previos tanto del Tribunal de Primera Instancia (Fusco) como de este Tribunal de Justicia (Medion),
relativamente aislados, en los que las circunstancias concretas de los casos en cuestión tenían un peso específico, si no
determinante.

47.      En efecto, a lo largo de los apartados 34 a 43 la sentencia recurrida se plantea y da una respuesta a la cuestión de la similitud
en el plano conceptual. La conclusión de que el riesgo de confusión existe se construye esencialmente a través de los fundamentos
35 y 36 basándose en Fusco y 37 a 41 basándose en Medion.

48.      En primer lugar, la sentencia recurrida concluye que el apellido «becker» tiene «un carácter distintivo más acusado» que el
elemento «barbara» con apoyo en la sentencia Fusco, donde el Tribunal de Primera Instancia había apreciado riesgo de confusión
entre las marcas «Enzo Fusco» y «Antonio Fusco», a partir de la consideración, aquí reiterada de que, al menos en Italia,
los consumidores atribuyen mayor carácter distintivo al apellido que al nombre en lo que a las marcas se refiere. La mayor
o menor popularidad de la recurrente en Alemania no sería relevante a nivel conceptual (apartados 34 y 35).

49.      Es, sin embargo, difícil admitir una extensión tan automática, cabe decir, de la sentencia Fusco al caso que nos ocupa dada
la relevancia que en el mismo se atribuye a las circunstancias del caso, a través de expresiones tales como «en estas circunstancias»
y «en el caso de autos» o «en las marcas controvertidas», contenidas en su apartado 54.

50.      El peso de las circunstancias del caso en esta última sentencia se pone de manifiesto, en una sentencia dictada poco tiempo
después por la misma sala del Tribunal de Primera Instancia, en el asunto Marcorossi, en el que también se debatían apellidos
italianos. En efecto, tras recordar que la percepción de los signos compuestos por un nombre y un apellido puede variar en
los distintos países de la Comunidad Europea y que no se puede excluir que en ciertos países los consumidores recuerden mejor
el apellido que el nombre, refiriéndose expresamente a la sentencia Fusco, matizó que, «sin embargo, esta regla general […]
no ha de aplicarse de manera automática, sin tener en cuenta las particularidades de cada caso».

51.      En segundo lugar, y aquí se centran particularmente mis reservas, la sentencia recurrida invoca la sentencia dictada por este
Tribunal de Justicia en su respuesta a la cuestión prejudicial en el caso Medion.

52.      Debe recordarse cómo el riesgo de confusión suscitado en aquella cuestión prejudicial se refería a la marca LIFE, registrada
por la empresa alemana Medion para aparatos de electrónica de ocio, con la denominación THOMSON LIFE, con la que la sociedad
Thomson comercializaba algunos de sus productos. En esta ocasión existía identidad de productos, al menos parcial, entre ambas
marcas, razón por la que Medion pedía ante el juez nacional que se prohibiera a Thomson el uso de la referida denominación
para los productos en los que dicha identidad se producía. ([35](#Footnote35))

53.      En estos términos, el verdadero alcance de la doctrina expuesta en Medion resulta del contraste entre la literalidad de la
pregunta formulada por el órgano judicial nacional, y el de la respuesta dada por este Tribunal de Justicia. En efecto, mientras
el órgano judicial pregunta si «existe» riesgo de confusión en las circunstancias del caso, tal como se acaban de describir,
el Tribunal de Justicia responde que tal riesgo «puede existir» en circunstancias como la descrita. El significado, a su vez,
de esta forma de expresarse el Tribunal en su respuesta se desprende sin dificultad del apartado 30 de la referida sentencia.
En la misma, en efecto, y una vez reiterado, como regla, el mandato de la «consideración de conjunto» o de la «impresión de
conjunto», teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (apartado 28) en el análisis del riesgo
de confusión, el Tribunal de Justicia da entrada a la posibilidad, que debe considerarse excepcional, de que una marca anterior,
utilizada por un tercero en un signo compuesto, ocupe en él una posición distintiva y autónoma, sin constituir por ello el
elemento dominante.

54.      En efecto, al examinar, en este caso, los presupuestos del eventual riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia, en el apartado
30 de la sentencia, declaró que, «sin embargo, más allá del caso habitual en el que el consumidor medio percibe una marca
como un todo, y a pesar de la circunstancia de que en la impresión de conjunto pueda predominar uno o varios componentes de
una marca compleja, no se excluye en absoluto que, en un caso particular, una marca anterior, utilizada por un tercero en
un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una *posición distintiva y autónoma* en el signo compuesto, *sin constituir por ello su elemento dominant*e*».* ([36](#Footnote36))

55.      De este modo, el Tribunal de Justicia respondía al órgano jurisdiccional remitente en aquel asunto respecto de la comprobación
de la existencia del riesgo de confusión entre dos signos, en los casos en los que una marca compuesta incluya una marca registrada
anterior como uno de sus elementos, y le compelía a rechazar la llamada «Prägetheorie» (teoría de la impresión producida). ([37](#Footnote37))

56.      De todo lo anterior se desprende con toda nitidez que, si la sentencia ahora recurrida quería apoyarse de forma determinante
en la doctrina Medion para apreciar riesgo de confusión entre las marcas concernidas, debía argumentar en términos de excepción,  ([38](#Footnote38)) es decir, debía explicar por qué aquí, excepcionalmente, cabía prescindir del requisito general de examinar la solicitud
de la marca compuesta a partir de la impresión de conjunto, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y
dominantes. Dicho de otra manera, debiera haber argumentado, en el contexto de la eventual similitud conceptual entre «barbara
becker» y «becker», por qué, en este caso, el elemento «becker» no precisa asumir una posición dominante en el conjunto.

57.      Nada de ello, sin embargo, cabe descubrir en la argumentación de la sentencia recurrida. En su lugar, apenas cabe encontrar
otra consideración (apartado 37) que la de que «becker» corresponde a un apellido, lo que no está en discusión, y difícilmente
cabría rebatir. A partir de lo cual se concluye directamente en la similitud de «becker» y «barbara becker» (apartado 38)
y, consiguientemente, en el error de derecho en el que habría incurrido la Sala de Recurso (apartado 39).

58.      La sentencia ahora recurrida, cabe reiterar, no efectúa ninguna observación ni investigación respecto del apellido Becker
para determinar si ocupa esa posición distintiva y autónoma, no necesitada de ocupar una posición dominante en el conjunto,
a la que se refiere la sentencia Medion, siendo así que, en las circunstancias del caso, resultaba primordial haber llevado
a cabo una comprobación del carácter distintivo de la primera marca BECKER. ([39](#Footnote39)) En efecto, de haber gozado esta última marca de un alto grado de conocimiento entre el público, cualquier otra marca que
se pretendiera colocar en productos idénticos habría tenido más dificultades en apropiarse del apellido.

59.       En definitiva, a partir de una comprensión generalizadora y en parte incorrecta del juego combinado de las sentencias Fusco
y Medion, la sentencia recurrida puede inducir a la creencia, en sí misma errónea, de que, por principio, todo apellido, coincidente
con una marca anterior, puede oponerse con éxito a la inscripción de una marca compuesta integrada por un nombre y el apellido
en cuestión con fundamento en un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

60.      En otras palabras, la suma de una pretendida regla de principio extraída de una sentencia anterior del propio Tribunal de
Primera Instancia y de otra extraída de una sentencia de este Tribunal de Justicia parecen conducir a un resultado casi necesario,
en el que la cuestión de la similitud conceptual queda prácticamente obviada, en la medida en que dicha sentencia no tuvo
en cuenta todos los elementos de hecho del asunto, como estaba obligada a hacer en virtud de la jurisprudencia. Muy en particular,
obvió el análisis de la eventual influencia del nombre de pila en la esfera conceptual de la marca Barbara Becker y la mayor
o menor capacidad distintiva de una marca constituida por un único apellido.

61.      En conclusión de lo anterior, entiendo que la sentencia recurrida adolece de un error de Derecho, debiéndose acoger el motivo
único de casación y anular dicho pronunciamiento.

62.      Como el error detectado sólo parece poder subsanarse llevando a cabo las apreciaciones de hecho referidas en el punto precedente,
y dejando al margen la circunstancia de que la sentencia recurrida, dados sus términos, no hubo de dar respuesta al segundo
de los motivos invocados por la parte demandante**,** estimo que el asunto no se encuentra en estado de ser resuelto por el Tribunal de Justicia en el sentido del artículo 61,
párrafo primero, de su Estatuto, por lo que recomiendo su devolución al Tribunal General para que proceda a tales comprobaciones
y se pronuncie de nuevo en consonancia con ellas.

VI.    **Costas**

63.      Al proponer que se devuelva el asunto al Tribunal General, debe reservarse la decisión sobre las costas correspondientes al
presente procedimiento de casación.

VII. **Conclusión**

64.      Como conclusión de las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia:

1)         Anular íntegramente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) de 2 de diciembre
de 2008, Harman International Industries/OAMI (T‑212/07).

2)         Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.

3)         Reservar la decisión sobre las costas.

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[1](#Footref1) – Lengua original: español.

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[2](#Footref2) – Asunto T‑212/07, Rec. p. II‑3431.

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[3](#Footref3) – Resolución de 7 de marzo de 2007 (asunto R 502/2006‑1).

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[4](#Footref4) – Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), en vigor desde la indicada
fecha.

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[5](#Footref5) – Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), modificado por el
Reglamento (CE) nº 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de
la Ronda Uruguay (DO L 349, p. 83), y, por último, por el Reglamento (CE) nº 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004
(DO L 70, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 40/94»).

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[6](#Footref6) – Solicitud publicada en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 13/2004, de 29 de marzo de 2004.

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[7](#Footref7) –      Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en
su versión revisada y modificada.

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[8](#Footref8) –      Registrada con el nº 1.823.228, el 1 de julio de 2002.

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[9](#Footref9) –      La solicitud llevaba fecha de 2 de noviembre de 2000 y el nº 1.944.578, registrándose posteriormente como marca el 17 de septiembre
de 2004.

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[10](#Footref10) –      Véanse los apartados 22 y 27 de la sentencia recurrida.

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[11](#Footref11) –      Mediante resolución de 15 de febrero de 2005.

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[12](#Footref12) – Resolución citada en la nota 3.

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[13](#Footref13) – Apartado 29 de la resolución.

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[14](#Footref14) – Apartados 34 y 35 de la resolución.

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[15](#Footref15) – Apartado 36 de la resolución.

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[16](#Footref16) – Apartados 36 a 42 de la resolución.

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[17](#Footref17) – Sentencia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux (C‑408/01, Rec. p. I‑12537), apartado 41.

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[18](#Footref18) –      Apartado 33 de la sentencia recurrida.

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[19](#Footref19) – Véanse los apartados 34 a 38 de la sentencia recurrida.

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[20](#Footref20) –      Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Fusco/OAMI – Fusco International (ENZO FUSCO) (T‑185/03,
Rec. p. II‑715), apartado 54.

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[21](#Footref21) –      Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2005 (C‑120/04, Rec. p. I‑8551), apartados 30 y 37.

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[22](#Footref22) – Fax de 4 de mayo.

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[23](#Footref23) –      Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de julio de 2006, Rossi/OAMI (Marcorossi) (T‑97/05, no publicada en la Recopilación;
en adelante, «sentencia Marcorossi»), apartado 45.

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[24](#Footref24) –      Sentencia Marcorossi, apartados 46 y 47.

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[25](#Footref25) –      En el apartado 36 de la sentencia recurrida.

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[26](#Footref26)–      Sentencias de 26 de febrero de 2002, Consejo/Boehringer (C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873), apartado 46; y de 28 de febrero de 2008,
Neirinck/Comisión (C‑17/07 P, no publicada en la recopilación), apartado 38.

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[27](#Footref27)–      Sentencias de 8 de abril de 1992, F./Comisión (C‑346/90 P, Rec. p. I‑2691), apartados 6 y 7; de 9 de marzo de 1994, Hilti/Comisión
(C‑53/92 P, Rec. p. I‑667), apartado 10; de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros (C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981)
apartado 47; y de 30 de abril de 2009, Comisión/Italia y Wam (C‑494/06 P, Rec. p. I‑0000), apartado 29.

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[28](#Footref28) –      Sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI (Companyline) (C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, apartados 21 y 22, así como las
conclusiones del abogado general Ruiz-Jarabo Colomer, puntos 59 y 60; también los autos de 5 de febrero de 2004, Telefon &
Buch/OAMI (C‑326/01 P, Rec. p. I‑1371), apartado 35, y Streamservice/OAMI (C‑150/02 P, Rec. p. I‑1461), apartado 30.

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[29](#Footref29)–      Sentencias de 1 de octubre de 1991, Vidrányi/Comisión (C‑283/90 P, Rec. p. I‑4339), apartado 29; de 7 de mayo de 1998, Somaco/Comisión
(C‑401/96, Rec. p. I‑2587), apartado 53; de 13 de diciembre de 2001, Cubero Vermurie/Comisión (C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315),
apartado 20; y de 8 de febrero de 2007, Groupe Danone/Comisión (C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331), apartado 45.

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[30](#Footref30)–      Sentencias de 20 de febrero de 1997, Comisión/Daffix (C‑166/95 P, Rec. p. I‑983), apartado 24; de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval
y Brink’s France (C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719), apartado 67; de 30 de marzo de 2000, VBA/Florimex y otros (C‑265/97 P, Rec.
p. I‑2061), apartado 114; de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951),
apartado 174; y de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros (C‑89/08 P, Rec. p. I‑0000), apartado 34.

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[31](#Footref31) –      Véanse, en este sentido, en relación con la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), las sentencias
de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, Rec. p. I‑3819, apartado 17; Medion, antes citada, apartado 26;
así como, en relación con el Reglamento sobre la marca comunitaria, las de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker (C‑334/05 P, Rec.
p. 4529), apartado 33, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI (C‑193/06 P, no publicada en la Recopilación), apartado
32.

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[32](#Footref32) –      Véanse en este sentido, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I‑6191), apartado 22; Lloyd Schuhfabrik
Meyer, antes citada, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode (C‑425/98, Rec. p. I‑4861), apartado 40; Medion, antes
citada, apartado 27; la sentencia de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI (C‑206/04 P, Rec. p I‑2717), apartado 18; OAMI/Shaker,
antes citada, apartado 34, y Nestlé/OAMI, ya reseñada, apartado 33; también el auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI
(C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657), apartado 28

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[33](#Footref33) –      Véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas SABEL, apartado 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 25; Medion, apartado
28; Mülhens/OAMI, apartado 19, y OAMI/Shaker, apartado 35; así como el auto Matratzen Concord/OAMI, antes citado, apartado
29.

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[34](#Footref34) –      Puntos 36 a 41 de la resolución impugnada.

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[35](#Footref35) –      Véanse los apartados 6 a 10 de la sentencia.

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[36](#Footref36) –      Cursivas añadidas.

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[37](#Footref37) –      En virtud de dicha teoría, para apreciar la similitud del signo impugnado es preciso basarse en la impresión de conjunto de
cada uno de los signos y determinar si la parte idéntica caracteriza al signo compuesto hasta el extremo de que los otros
elementos queden en gran medida relegados a un segundo plano al producirse la impresión de conjunto. Sentencia Medion, citada,
apartado 12.

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[38](#Footref38) – Hacker, F., «§ 9 - Relative Eintragungshindernisse – Ähnlichkeit mehrgliedriger Marken», en Ströbele/Hacker, *Markengesetz Kommentar,* 9ª ed., Ed. Carl Heymanns, Colonia, 2009, p. 598.

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[39](#Footref39) – Keller, E./Glinke, A., «Die “MEDION”-Entscheidung des EuGH: Neujustierung der verwechselungsrelevanten Markenähnlichkeit
bei Kombinationsmarken», en *Wettbewerb in Recht und Praxis,* nº 1/2006, pp. 21 y ss., p. 27.

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