Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asuntos acumulados C‑84/17 P, C‑85/17 P y C‑95/17 P

Société des produits Nestlé SA y otros

contra

Mondelez UK Holdings & Services Ltd

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Marca tridimensional que representa la forma de una tableta de chocolate de cuatro barras — Recurso de casación dirigido contra fundamentos de Derecho — Inadmisibilidad — Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Artículo 7, apartado 3 — Prueba del carácter distintivo adquirido por el uso»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de julio de 2018

1. Recurso de casación—Motivos—Pretensiones dirigidas a obtener una sustitución de la motivación—Inadmisibilidad

   (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 169, ap. 1)
2. Procedimiento judicial—Fuerza de cosa juzgada—Alcance
3. Marca de la Unión Europea—Observaciones de terceros y oposición—Examen de la oposición—Prueba del uso de la marca anterior—Uso efectivo—Concepto—Criterios de apreciación—Ámbito territorial del uso

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 15, ap. 1, párr. 1]
4. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas carentes de carácter distintivo—Excepción—Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso—Marca carente de carácter distintivo en toda la Unión—Adquisición por el uso también en toda la Unión

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 3]
5. Marca de la Unión Europea—Definición y adquisición de la marca de la Unión—Motivos de denegación absolutos—Marcas carentes de carácter distintivo—Excepción—Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso—Fuerza probatoria de los elementos de prueba

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 3]

1. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 40 a 42)
2. La fuerza de cosa juzgada se extiende únicamente a los fundamentos de Derecho de una sentencia en los que se basa necesariamente el fallo y que son, por ello, indisociables del mismo. Por consiguiente, en caso de anulación por el Tribunal General de una resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), no cabe considerar que los fundamentos de Derecho en los que se basó dicho órgano jurisdiccional para desestimar determinadas alegaciones formuladas por las partes han adquirido fuerza de cosa juzgada.

   (véanse los apartados 52 y 53)
3. El Tribunal de Justicia ha declarado que los requisitos establecidos para verificar el uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria, disposición que se recoge sin modificación alguna en el artículo 15, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, son análogos a los relativos a la adquisición del carácter distintivo de un signo por el uso a efectos de su registro en el sentido del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento.

   No obstante, es preciso destacar que, contrariamente al asunto que dio lugar a la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C‑149/11, donde el Tribunal de Justicia precisó que, para apreciar la existencia de un «uso efectivo en la Comunidad» en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009, debe prescindirse de las fronteras del territorio de los Estados miembros, la sentencia de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, no versa sobre el ámbito geográfico pertinente para apreciar la existencia de un uso efectivo en el sentido de dicha disposición, sino sobre la posibilidad de considerar que el requisito del uso efectivo de una marca en el sentido de la referida disposición se cumple cuando una marca registrada, que ha adquirido su carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que constituye uno de los elementos, se utiliza únicamente a través de esta otra marca compuesta, o cuando solo se utiliza conjuntamente con otra marca, estando además la propia combinación de estas dos marcas registrada como marca.

   Así pues, el apartado 34 de la sentencia de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, no puede interpretarse en el sentido de que los requisitos establecidos para apreciar la extensión territorial que permite el registro de una marca por el uso son análogos a los que permiten el mantenimiento de los derechos del titular de una marca registrada.

   Procede señalar asimismo que, en materia de uso efectivo de una marca de la Unión Europea ya registrada, no existe disposición análoga a la del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, de modo que no puede considerarse de entrada que no existe tal uso por el mero hecho de que la marca de que se trate no haya sido utilizada en una parte de la Unión.

   Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que, aun cuando fuera justificado suponer que una marca de la Unión Europea sea utilizada en un territorio más vasto que el de un solo Estado miembro para que tal uso pudiera calificarse de «uso efectivo», no cabe excluir que, en determinadas circunstancias, el mercado de productos o servicios para los que se haya registrado una marca de la Unión Europea se circunscriba por ello al territorio de un solo Estado miembro, de modo que el uso de esa marca en dicho territorio podría cumplir el requisito del uso efectivo de una marca de la Unión Europea.

   (véanse los apartados 70 a 74)
4. Por lo que se refiere a la adquisición de carácter distintivo por una marca como consecuencia del uso que se ha hecho de ella, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha indicado que un signo solo puede ser registrado como marca de la Unión Europea, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, si se aporta la prueba de que, por el uso que se ha hecho de él, ha adquirido carácter distintivo en la parte de la Unión en la que no tenía ab initio tal carácter en el sentido del apartado 1, letra b), del mismo artículo. El Tribunal de Justicia ha precisado igualmente que la parte de la Unión a que se refiere el apartado 2 de dicho artículo puede estar constituida eventualmente por un solo Estado miembro.

   Cabe colegir de lo anterior que, en lo que respecta a una marca que carece de carácter distintivo ab initio en el conjunto de los Estados miembros, tal marca solo puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que ha adquirido carácter distintivo por el uso en todo el territorio de la Unión.

   Es verdad que, en el apartado 62 de la sentencia de 24 de mayo de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI, C‑98/11 P, el Tribunal de Justicia declaró que, aunque es cierto que la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso de una marca debe probarse respecto de la parte de la Unión en la que esta marca no tenía ab initio tal carácter, resultaría excesivo exigir que se aportara la prueba de dicha adquisición respecto de cada uno de los Estados miembros.

   No obstante, de esta consideración no se deduce que, cuando una marca carezca de carácter distintivo intrínseco en el conjunto de la Unión, basta demostrar, para que se registre como marca de la Unión Europea en aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, que ha adquirido carácter distintivo por el uso en una parte significativa de la Unión, aun cuando tal prueba no se haya aportado en relación con cada uno de los Estados miembros.

   (véanse los apartados 75 a 78)
5. Ninguna disposición del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea exige acreditar con pruebas distintas la adquisición de carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento, en cada Estado miembro considerado individualmente. Por tanto, no cabe excluir que elementos probatorios de la adquisición, por un signo determinado, de carácter distintivo mediante el uso sean pertinentes respecto a varios Estados miembros, incluso respecto al conjunto de la Unión.

   En particular, es posible que, en relación con determinados productos o servicios, los operadores económicos hayan reagrupado a varios Estados miembros en el seno de la misma red de distribución y hayan tratado a estos Estados miembros, en concreto desde el punto de vista de sus estrategias de comercialización, como si constituyeran un solo y único mercado nacional. En este supuesto, los elementos probatorios del uso de un signo en semejante mercado transfronterizo pueden ser pertinentes respecto a todos los Estados miembros de que se trate.

   Lo mismo sucederá cuando, por la proximidad geográfica, cultural o lingüística entre dos Estados miembros, el público pertinente del primero posee un conocimiento suficiente de los productos o servicios presentes en el mercado nacional del segundo.

   De estas consideraciones se desprende que, si bien no es necesario, a efectos del registro con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 de una marca que carece ab initio de carácter distintivo en el conjunto de los Estados miembros de la Unión, que se aporte la prueba, respecto a cada Estado miembro considerado individualmente, de la adquisición por esa marca de carácter distintivo mediante el uso, las pruebas aportadas deben permitir demostrar tal adquisición en el conjunto de los Estados miembros de la Unión.

   La cuestión de dilucidar si los elementos probatorios presentados bastan para acreditar la adquisición, por un signo determinado, de carácter distintivo mediante el uso en la parte del territorio de la Unión en donde ese signo no poseía ab initio tal carácter se incardina en la apreciación de las pruebas que incumbe, en primer lugar, a las instancias de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

   Esta apreciación está sujeta al control del Tribunal General, el cual, cuando se interpone un recurso ante él contra una resolución de una sala de recurso, es el único competente para comprobar los hechos y, por tanto, para apreciarlos. En cambio, salvo en el supuesto de desnaturalización, por parte del Tribunal General, de los datos que le fueron sometidos, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

   También es cierto que, si las instancias de la Oficina o el Tribunal General, tras haber apreciado todos los elementos probatorios que se le han presentado, consideran que algunos de estos elementos bastan para demostrar la adquisición, por un signo determinado, de carácter distintivo mediante el uso en la parte de la Unión en la que carece de tal carácter ab initio y para justificar, así, su registro como marca de la Unión Europea, deben enunciar claramente esta decisión en sus respectivas resoluciones.

   (véanse los apartados 80 a 86)

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