Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**Asunto T‑292/08**

**Industria de Diseño Textil (Inditex), S.A.,**

**contra**

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa OFTEN — Marca nacional denominativa anterior OLTEN — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Similitud entre los signos — Similitud entre los productos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
(CE) nº 207/2009] — Prueba del uso efectivo de la marca anterior — Artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009)
— Objeto del litigio ante la Sala de Recurso — Artículos 61 y 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 63 y 64 del Reglamento nº 207/2009)»

Sumario de la sentencia

1.      *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición —Prueba del uso de la marca anterior —
Necesidad de resolver esta cuestión, una vez planteada por el solicitante, antes de decidir sobre la oposición — Consecuencia*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 43, ap. 2]*

2.      *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior —
Falta de invocación del motivo basado en la falta de prueba del uso efectivo*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 43, ap. 2]*

3.      *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular
de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Falta de impugnación
expresa de alguno de estos aspectos*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]*

4.      *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular
de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión
con la marca anterior*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]*

1.      La cuestión del uso efectivo de la marca anterior en el sentido del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, sobre
la marca comunitaria, es una cuestión previa que, una vez planteada por el solicitante de la marca, debe resolverse antes
de que se decida sobre la oposición propiamente dicha. La petición de que se demuestre el uso efectivo, presentada por el
solicitante de la marca, añade al procedimiento de oposición esta cuestión previa y, en este sentido, modifica su contenido,
puesto que se trata de una petición nueva y específica vinculada a consideraciones fácticas y jurídicas distintas de las que
dieron lugar a la formulación de oposición contra el registro de una marca comunitaria.

Se deriva de lo anterior que, por cuanto supone determinar si, a efectos del examen de la oposición, la marca anterior puede
considerarse registrada para los productos o los servicios de que se trata, la cuestión del uso efectivo tiene carácter específico
y previo y no forma parte, por tanto, del examen de la oposición propiamente dicha, basada en el riesgo de confusión con esa
marca.

(véanse los apartados 31 a 33)

2.      Cuando el motivo basado en la falta de prueba del uso efectivo de la marca anterior, en el sentido del artículo 43, apartado
2, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, no se formula específicamente ante la Sala de Recurso ni constituye
un elemento pertinente en el examen del recurso, que está limitado al análisis de la oposición propiamente dicha, basada en
la existencia de riesgo de confusión, dicho motivo no forma parte del objeto del litigio sustanciado ante la Sala de Recurso.

(véanse los apartados 39 y 40)

3.      Una oposición basada en la existencia de riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
nº 40/94, sobre la marca comunitaria, plantea a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
la cuestión de la identidad o de la similitud de los productos y servicios a que se refieren las marcas en conflicto, así
como de la identidad o la similitud entre éstas. El hecho de que alguno o algunos de estos aspectos no haya sido refutado
expresamente ante la Sala de Recurso no significa que la OAMI no deba pronunciarse sobre esta cuestión. Estas consideraciones
se ven corroboradas por el principio de interdependencia entre los factores que se toman en consideración en la apreciación
global del riesgo de confusión y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos y servicios a que
aquéllas se refieren.

Por lo tanto, la Sala de Recurso, cuando conozca de un recurso interpuesto a raíz de una oposición basada en la existencia
de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, debe pronunciarse sobre
la cuestión de la similitud de los productos de que se trata, aun cuando no se le haya planteado expresamente.

(véanse los apartados 41 a 44)

4.      Para el público pertinente —compuesto por el consumidor español medio—, aunque presente un grado de atención superior al normal,
existe riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria,
entre el signo denominativo OFTEN, para el que se solicita el registro como marca comunitaria en relación, en particular,
con los productos «metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras
clases, joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos; alfileres de adorno; alfileres de corbata;
llaveros de fantasía; medallas; insignias de metales preciosos; adornos para calzado y sombreros de metales preciosos; gemelos»
de la clase 14 del Arreglo de Niza, y la marca denominativa OLTEN, registrada anteriormente en España para, en particular,
«relojes», pertenecientes a la misma clase.

(véanse los apartados 73, 74 y 104)

  
   
   
  
   
   

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

de 13 de septiembre de 2010 ([\*](#Footnote*))

«Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria denominativa OFTEN – Marca nacional denominativa anterior OLTEN – Motivo de denegación relativo – Riesgo de confusión – Similitud entre los signos – Similitud entre los productos – Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
(CE) nº 207/2009] – Prueba del uso efectivo de la marca anterior – Artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009)
– Objeto del litigio ante la Sala de Recurso – Artículos 61 y 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 63 y 64 del Reglamento nº 207/2009)»

En el asunto T‑292/08,

**Industria de Diseño Textil (Inditex), S.A.,** con domicilio social en Arteixo (A Coruña), representada por los Sres. E. Armijo Chávarri y A. Castán Pérez‑Gómez, abogados,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI),** representada por el Sr. Ó. Mondéjar Ortuño, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

**Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio,** con domicilio en Logroño,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 24 de abril
de 2008 (asunto R 484/2007‑2), relativa a un procedimiento de oposición entre el Sr. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio
e Industria de Diseño Textil (Inditex), S.A.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por el Sr. A.W.H. Meij, Presidente, y los Sres. V. Vadapalas (Ponente) y L. Truchot, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 23 de julio de 2008;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de noviembre de 2008;

celebrada la vista el 12 de febrero de 2010;

dicta la siguiente

**Sentencia**

**Antecedentes del litigio**

1        El 5 de agosto de 2002, la demandante, Industria de Diseño Textil (Inditex), S.A., presentó una solicitud de registro de marca
comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento
(CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada
[sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78,
p. 1)].

2        La marca cuyo registro se solicitaba es el signo denominativo OFTEN.

3        Los productos para los que se solicitaba el registro están comprendidos, en particular, en la clase 14 del Arreglo de Niza
relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957,
en su versión revisada y modificada, y responden a la descripción siguiente: «metales preciosos y sus aleaciones y artículos
de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos
cronométricos; alfileres de adorno; alfileres de corbata; alfileteros de metales preciosos; estuches para agujas de metales
preciosos; argollas de servilletas de metales preciosos (servilleteros); objetos de arte de metales preciosos; llaveros de
fantasía; medallas; monedas; orfebrería (con excepción de cuchillos, tenedores y cucharas), insignias de metales preciosos;
adornos para calzado y sombreros de metales preciosos; ceniceros para fumadores de metales preciosos; gemelos».

4        La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 31/2004, de 2 de agosto de 2004.

5        El 26 de octubre de 2004, el Sr. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio planteó oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento
nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los productos
contemplados en el apartado 3 *supra.*

6        La oposición se basaba en las tres marcas españolas siguientes:

–        marca denominativa OLTEN, registrada el 5 de septiembre de 1988 (nº 1.182.270) para productos de la clase 14;

–        marca figurativa registrada el 5 de marzo de 1990 (nº 1.293.560) para productos de la clase 14 y reproducida a continuación:

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–        marca figurativa registrada el 20 de noviembre de 2002 (nº 2.460.666) para productos de la clase 14 y reproducida a continuación:

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7        El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94
[actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009].

8        Mediante escrito de 2 de septiembre de 2005, la demandante solicitó que el Sr. Marín Díaz de Cerio presentara la prueba del
uso efectivo de las marcas anteriores, conforme al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo
42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009].

9        El 2 de febrero de 2007, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición, por lo que respecta a los siguientes productos
de la clase 14: «artículos de estas materias (metales preciosos y sus aleaciones) o de chapado no comprendidos en otras clases,
joyería, bisutería, relojería e instrumentos cronométricos; alfileres de adorno; alfileres de corbata; llaveros de fantasía;
medallas; insignias de metales preciosos; adornos para calzado y sombreros de metales preciosos; gemelos». Consideró, en particular,
que se había demostrado el uso efectivo de la marca anterior OLTEN en relación con los «relojes» de la clase 14 y que existía
riesgo de confusión, en cuanto a los productos de que se trata, entre la marca solicitada y la mencionada marca anterior.

10      El 28 de marzo de 2007, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento
nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución de la División de Oposición. En
dicho recurso impugnó la apreciación de la División de Oposición acerca de la semejanza entre las marcas en litigio y de la
existencia de riesgo de confusión.

11      Mediante resolución de 24 de abril de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI
desestimó el recurso. En particular, apreció la posible existencia de riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca
anterior OLTEN por parte del público español pertinente, habida cuenta de la semejanza de los productos de que se trata y
de la gran similitud visual y fonética existente entre ambas marcas.

**Procedimiento y pretensiones de las partes**

12      La demandante solicita al Tribunal que anule la resolución impugnada con respecto a la totalidad o a una parte de los productos
para los que se ha denegado el registro.

13      La OAMI solicita al Tribunal que:

–        Desestime la demanda.

–        Condene en costas a la demandante.

14      Por impedimento del Juez Tchipev para participar en la deliberación tras la fase oral, el Juez Truchot fue designado, con
arreglo al artículo 32, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, para completar la Sala.

15      Mediante auto de 5 de julio de 2010, el Tribunal (Sala Sexta), en su nueva composición, ordenó la reapertura de la fase oral
y se informó a las partes de que serían oídas en una nueva vista el 6 de septiembre de 2010.

16      Por escritos de 9 y 15 de julio de 2010, la demandante y la OAMI informaron, respectivamente, al Tribunal de que renunciaban
a ser oídas de nuevo. La otra parte del procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI no respondió a la citación del Tribunal.

17      En consecuencia, el Presidente de la Sala Sexta declaró terminada la fase oral.

**Fundamentos de Derecho**

18      En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos que basa, en primer lugar, en la vulneración de los artículos 61
y 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 63 y 64 del Reglamento nº 207/2009); en segundo lugar, en la vulneración
del artículo 43, apartado 2, de dicho Reglamento y, en tercer lugar, en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b),
del mismo Reglamento.

*Sobre el primer motivo, basado en la vulneración de los artículos 61 y 62 del Reglamento nº 40/94*

 Alegaciones de las partes

19      La demandante sostiene que la Sala de Recurso vulneró los artículos 61 y 62 del Reglamento nº 40/94 al abstenerse de examinar
las cuestiones relativas, por un lado, a la prueba del uso efectivo de la marca anterior OLTEN y, por otro lado, a la similitud
de los productos de que se trata. Las dos cuestiones mencionadas fueron objeto de debate ante la División de Oposición, donde
la demandante sostuvo, por una parte, que no se había acreditado el uso de la marca anterior OLTEN y, por otra parte, que
los productos de que se trata, a excepción de los productos de relojería, eran diferentes.

20      Según afirma la demandante, la Sala de Recurso estaba obligada a examinar estas cuestiones, aun cuando no se hubieran invocado
ante dicha Sala, en virtud del principio de continuidad funcional entre las diferentes instancias de la OAMI. Los motivos
señalados en el apartado 26 de la resolución impugnada son insuficientes a este respecto.

21      La OAMI se opone a las alegaciones de la demandante.

 Apreciación del Tribunal

22      Con arreglo al artículo 61, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 63, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009),
si el recurso fuere admisible, la Sala de Recurso examinará si se puede estimar.

23      A tenor del artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 64, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009),
examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso fallará sobre el recurso y podrá bien ejercer las competencias de la instancia
que dictó la resolución impugnada, bien devolver el asunto a dicha instancia.

24      Procede señalar, con carácter preliminar, que si bien la demandante se refiere en su demanda al artículo 62, apartado 2, del
Reglamento nº 40/94, tanto de sus alegaciones como de las precisiones proporcionadas en la vista se desprende que invoca en
realidad el apartado 1 del mismo artículo.

25      Se deduce de esta disposición que la interposición del recurso ante la Sala de Recurso supone que ésta proceda a un nuevo
examen completo del fondo de la oposición, tanto por lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes
de hecho (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, apartado 57).

26      Debe recordarse, asimismo, que, con arreglo al artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 76,
apartado 1, del Reglamento nº 207/2009), en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos del registro, como el presente,
el examen de los hechos al que procede de oficio la OAMI se limita a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas
por las partes.

27      En un procedimiento de oposición, los criterios de aplicación de un motivo de denegación relativo del registro o de cualquier
otra disposición invocada en apoyo de las solicitudes formuladas por las partes forman parte naturalmente de los elementos
de Derecho sometidos al examen de la OAMI. La OAMI puede verse en la obligación de resolver una cuestión de Derecho que no
haya sido planteada por las partes, si la resolución de esta cuestión es necesaria para garantizar la aplicación correcta
del Reglamento nº 40/94 respecto a los motivos y solicitudes presentados por las partes. Por lo tanto, una cuestión de Derecho
que debe ser examinada necesariamente para la apreciación de los motivos invocados por las partes y para la estimación o denegación
de las solicitudes también forma parte de los elementos de Derecho planteados ante la Sala de Recurso, aun cuando las partes
no se hayan expresado sobre esta cuestión o incluso aunque la OAMI no se haya pronunciado al respecto [sentencias del Tribunal
de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI – Dann y Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, apartado 21, y de 13 de junio de 2007,
Grether/OAMI – Crisgo (Thailand) (FENNEL), T‑167/05, no publicada en la Recopilación, apartado 104].

28      En el presente caso, la demandante afirma esencialmente que la Sala de Recurso no examinó la oposición de manera completa,
puesto que no analizó, por un lado, la prueba del uso efectivo de la marca anterior OLTEN y, por otro, la similitud entre
los productos de que se trata. Indica que no planteó estas dos cuestiones en el recurso que interpuso ante la Sala de Recurso,
pero considera que formaban parte del litigio planteado ante la División de Oposición y, por tanto, del sustanciado ante la
Sala de Recurso.

29      Debe determinarse si las cuestiones de que se trata formaban parte efectivamente del litigio planteado ante la Sala de Recurso.

30      Por lo que respecta, en primer lugar, a la prueba del uso efectivo de la marca anterior OLTEN, procede recordar que una oposición
basada en la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94
no plantea necesariamente ante la OAMI la cuestión del uso efectivo.

31      Se trata de una cuestión previa que, una vez planteada por el solicitante de la marca, debe resolverse antes de que se decida
sobre la oposición propiamente dicha [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 16 de marzo de 2005, L’Oréal/OAMI
– Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, apartado 26].

32      La petición de que se demuestre el uso efectivo, presentada por el solicitante de la marca, añade al procedimiento de oposición
esta cuestión previa y, en este sentido, modifica su contenido, puesto que se trata de una petición nueva y específica vinculada
a consideraciones fácticas y jurídicas distintas de las que dieron lugar a la formulación de oposición contra el registro
de una marca comunitaria [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 18 de octubre de 2007, AMS/OAMI – American
Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, Rec. p. II‑4265, apartado 112].

33      Se deriva de lo anterior que, por cuanto supone determinar si, a efectos del examen de la oposición, la marca anterior puede
considerarse registrada para los productos o los servicios de que se trata, la cuestión del uso efectivo tiene carácter específico
y previo y no forma parte, por tanto, del examen de la oposición propiamente dicha, basada en el riesgo de confusión con esa
marca.

34      En el presente caso, ha quedado acreditado que la demandante suscitó la cuestión del uso efectivo ante la División de Oposición,
que la analizó antes de examinar la procedencia de la oposición, pero no ante la Sala de Recurso, donde se limitó a refutar
la apreciación de la División de Oposición sobre la existencia de riesgo de confusión.

35      Por consiguiente, en contra de lo que afirma la demandante, la cuestión del uso efectivo no constituía una cuestión de Derecho
que tuviera que ser necesariamente analizada por la Sala de Recurso para resolver el litigio de que conocía.

36      No invalidan esta conclusión las alegaciones de la demandante relativas a la continuidad funcional entre las instancias de
la OAMI.

37      Habida cuenta de esta continuidad, la amplitud del examen que la Sala de Recurso está obligada a realizar con respecto a la
resolución objeto del recurso no queda ciertamente determinada, en principio, por los motivos invocados por la parte que haya
interpuesto el recurso. Aunque ésta no haya invocado un motivo específico, la Sala de Recurso está obligada a examinar el
recurso a la luz de todas las razones de Derecho y de hecho pertinentes [sentencias del Tribunal de 23 de septiembre de 2003,
Henkel/OAMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Rec. p. II‑3253, apartado 29, y HOOLIGAN, antes citada, apartado 18].

38      De este modo, la Sala de Recurso está obligada a fundamentar su resolución con respecto a todos los elementos que consten
en la resolución objeto del recurso y a todos los esgrimidos por las partes bien en el procedimiento ante la unidad de la
OAMI que haya resuelto en primera instancia, bien, con la salvedad de los elementos no señalados en tiempo oportuno, en el
procedimiento de recurso [véase la sentencia del Tribunal de 10 de julio de 2006, La Baronia de Turis/OAMI – Baron Philippe
de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Rec. p. II‑2085, apartado 58, y la jurisprudencia citada].

39      No deja de ser cierto que, en el presente caso, el motivo basado en la falta de prueba del uso efectivo no sólo no se formuló
específicamente ante la Sala de Recurso, sino que tampoco constituía un elemento pertinente en el examen del recurso, que
estaba limitado al análisis de la oposición propiamente dicha, basada en la existencia de riesgo de confusión.

40      Por consiguiente, puesto que la cuestión del uso efectivo no formaba parte del objeto del litigio sustanciado ante la Sala
de Recurso, la demandante no puede censurar a dicha Sala el no haberlo examinado.

41      En segundo lugar, en lo que atañe a la similitud de los productos, debe recordarse que una oposición basada en la existencia
de riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, plantea a la OAMI la
cuestión de la identidad o de la similitud de los productos y servicios a que se refieren las marcas en conflicto, así como
de la identidad o la similitud entre éstas.

42      El hecho de que alguno o algunos de estos aspectos no haya sido refutado expresamente ante la Sala de Recurso no significa
que la OAMI no deba pronunciarse sobre esta cuestión [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 10 de octubre
de 2006, Armacell/OAMI – nmc (ARMAFOAM), T‑172/05, Rec. p. II‑4061, apartados 41 y 42, y AMS Advanced Medical Services, antes
citada, apartados 28 y 29].

43      Estas consideraciones se ven corroboradas por el principio de interdependencia entre los factores que se toman en consideración
en la apreciación global del riesgo de confusión y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos
y servicios a que aquéllas se refieren (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de
2008, Éditions Albert René/OAMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, apartado 47).

44      Por lo tanto, en el presente caso, la Sala de Recurso, que conocía de un recurso interpuesto a raíz de una oposición basada
en la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, debía
pronunciarse sobre la cuestión de la similitud de los productos de que se trata, aun cuando no se le hubiera planteado expresamente.

45      Por otro lado, en contra de lo que afirma la demandante, se desprende de la resolución impugnada que la Sala de Recurso sí
examinó esta cuestión.

46      En efecto, en el apartado 26 de la resolución impugnada indicó que «la similitud de los productos de la clase 14 para los
que la marca solicitada ha sido denegada [por la resolución de la División de Oposición] con los relojes para los que se probó
el uso de la marca anterior ha sido constatada y suficientemente razonada».

47      Del mencionado apartado de la resolución impugnada se deriva que la Sala de Recurso confirmó íntegramente, haciéndolas suyas,
las apreciaciones de la División de Oposición acerca de la similitud de los productos, que, por otro lado, no fueron refutadas
por la demandante en el recuso interpuesto ante dicha Sala.

48      Procede recordar, a este respecto, que una Sala de Recurso puede válidamente hacer suyos los motivos de una resolución adoptada
por la División de Oposición, que pasan por tanto a formar parte de la motivación de su propia resolución [véanse, en este
sentido, las sentencias del Tribunal de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06,
Rec. p. II‑1927, apartado 50, y de 24 de septiembre de 2008, HUP Uslugi Polska/OAMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T‑248/05,
no publicada en la Recopilación, apartado 49].

49      De este modo, cuando, como en el presente caso, la Sala de Recurso confirma la resolución del órgano inferior de la OAMI en
su totalidad, esa resolución, así como su motivación, forman parte del contexto en el que se ha adoptado la resolución de
la Sala de Recurso, contexto que conocen las partes y que permite al juez controlar plenamente la legalidad en cuanto a la
procedencia de la apreciación de la Sala de Recurso (véase la sentencia Mozart, antes citada, apartado 47, y la jurisprudencia
citada).

50      Por lo tanto, no puede considerarse que la Sala de Recurso no examinara la cuestión de la similitud entre los productos ni
que no motivara su resolución a este respecto.

51      Habida cuenta de todo lo anterior, procede declarar que la demandante no ha demostrado que la Sala de Recurso no llevara a
cabo un examen completo del recurso ni que no ha motivado su decisión con arreglo a Derecho.

52      En consecuencia, el primer motivo carece de fundamento.

*Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94*

 Alegaciones de las partes

53      La demandante afirma que la prueba del uso de la marca anterior OLTEN fue insuficiente. Precisa que la prueba aportada por
el Sr. Marín Díaz de Cerio ante la Sala de Recurso no se refiere a su marca anterior OLTEN, sino más bien a sus marcas figurativas.
En consecuencia, el uso efectivo se ha demostrado únicamente para estas últimas. La Sala de Recurso erró, por tanto, al confirmar
las conclusiones de la División de Oposición acerca del uso efectivo de la marca anterior OLTEN.

54      La OAMI refuta las alegaciones de la demandante.

 Apreciación del Tribunal

55      Debe recordarse que el control de la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso de la OAMI efectuado por el Tribunal
debe partir de las cuestiones de Derecho que se han planteado ante dicha Sala [véase la sentencia del Tribunal de 31 de mayo
de 2005, Solo Italia/OAMI – Nuova Sala (PARMITALIA), T‑373/03, Rec. p. II‑1881, apartados 24 y 25, y la jurisprudencia citada].

56      Por otro lado, el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento establece que las partes no pueden modificar el
objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.

57      En el presente caso, la demandante afirma que el uso efectivo de la marca anterior OLTEN no ha quedado demostrado en lo que
respecta a los relojes.

58      Sin embargo, debe señalarse que, como se desprende de los apartados 30 a 40 de la presente sentencia, la cuestión del uso
efectivo de la marca anterior no formaba parte del objeto del litigio sustanciado ante la Sala de Recurso.

59      Por consiguiente, este motivo modifica el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso y es, por tanto, inadmisible.

*Sobre el tercer motivo, basado en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94*

 Alegaciones de las partes

60      La demandante alega que la Sala de Recurso erró al evaluar la similitud de los productos y los signos de que se trata y la
existencia de riesgo de confusión.

61      Por lo que respecta a los productos de que se trata, la demandante admite que los «relojes» a los que se refiere la marca
anterior OLTEN son similares o idénticos a los «instrumentos cronométricos» y a los «relojes» contemplados por la marca solicitada.
Reconoce que los «artículos de joyería y bisutería» a los que se refiere la marca solicitada pueden también comprender los
relojes, si bien la similitud entre estos productos es de grado medio-bajo. Sin embargo, niega la similitud de los «artículos
de estas materias (metales preciosos y sus aleaciones) o de chapado no comprendidos en otras clases» y de los «alfileres de
adorno, alfileres de corbata, llaveros de fantasía, medallas, insignias de metales preciosos, adornos para calzado y sombreros
de metales preciosos y gemelos», a los que se refiere la marca solicitada, con los «relojes», a los que se refiere la marca
anterior OLTEN.

62      Estos últimos productos tienen distinta naturaleza, origen, destino y forma de utilización y no son productos competidores
ni complementarios. Su función estética no basta para considerarlos similares a los relojes. Otros objetos, como las prendas
de vestir o las gafas, también cumplen esta función y pueden venderse en joyerías y relojerías, sin que por ello sean parecidos
a los relojes. Los relojes pueden estar fabricados con metales preciosos y no por eso los objetos comprendidos en la clase
14, como los adornos, que también estén fabricados con estas materias, son similares a los relojes.

63      En lo que atañe a los signos en litigio, OFTEN y OLTEN, la diferencia entre la segunda letra de cada uno de ellos reviste
una importancia particular desde el punto de vista gráfico. De la jurisprudencia del Tribunal y de anteriores resoluciones
de las Salas de Recurso de la OAMI se desprende que, en la confrontación de signos cortos, la diferencia en una única consonante
puede minimizar el efecto de similitud.

64      Desde el punto de vista fonético, las letras «f» y «l» son distintas y este factor de diferenciación cobra especial fuerza
como consecuencia del hecho de que, en ambos signos, el acento tónico recae en la primera sílaba («of-» y «ol-», respectivamente).

65      Desde el punto de vista conceptual, la Sala de Recurso consideró erróneamente que los signos en litigio no tienen ningún significado
para el consumidor español. Por lo que se refiere al signo solicitado, el público español tiene en general un cierto conocimiento
del inglés y puede establecer una conexión inmediata con el adverbio inglés «often» («a menudo»). La demandante estima que
este extremo se ve confirmado por las sentencias de los tribunales españoles que ha invocado ante la OAMI. En lo que atañe
a la marca anterior OLTEN, no puede excluirse la posibilidad de que una parte del público relevante (el consumidor más especializado)
la asocie a la ciudad suiza de Olten, de gran tradición en la industria relojera. Por todo ello, el elemento conceptual podría
jugar un cierto papel diferenciador.

66      La demandante concluye que estas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales entre los signos en litigio conducen a una
similitud de grado débil o medio‑bajo.

67      En cuanto a la valoración global del riesgo de confusión, la demandante censura a la Sala de Recurso, en primer lugar, por
no haber graduado su apreciación en atención al mayor o menor grado de similitud existente entre los productos designados
por las marcas en litigio. En segundo lugar, la Sala de Recurso pasó igualmente por alto el elevado nivel de atención del
consumidor relevante. En tercer lugar, la Sala de Recurso no reparó en que los productos en cuestión se venden en establecimientos
especializados, con la ayuda y asistencia de personal especializado, lo que reduce la probabilidad de que se produzca un riesgo
de confusión.

68      Estima que la Sala de Recurso debería haber tomado en consideración estos tres factores, que neutralizan en gran medida las
similitudes visuales y fonéticas que en grado débil o medio-bajo puedan detectarse entre los signos enfrentados, para «atemperar
y matizar» sus conclusiones sobre el riego de confusión.

69      La OAMI refuta las alegaciones de la demandante.

 Apreciación del Tribunal

70      Debe señalarse, con carácter preliminar, que la Sala de Recurso adoptó su resolución sobre la base de la marca anterior OLTEN,
sin que fuera necesario examinar el riesgo de confusión con respecto a otros derechos anteriores.

71      En el marco del presente recurso, ha de verificarse, por tanto, la legalidad de la apreciación efectuada por la Sala de Recurso
sobre la existencia de riesgo de confusión entre la marca solicitada y dicha marca anterior.

72      Según jurisprudencia reiterada, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos
o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia,
el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción del público relevante sobre las marcas y los productos
o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular
la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia del
Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821,
apartados 30 a 33, y la jurisprudencia citada].

73      En este caso, al ser la marca anterior OLTEN una marca española y al destinarse al gran público los productos contemplados
por las marcas de que se trata, el público pertinente es el consumidor español medio.

74      En lo que atañe a los productos de relojería y de joyería, que no se compran con regularidad y que se adquieren normalmente
con la ayuda de un vendedor, el nivel de atención del consumidor medio debe considerarse superior al nivel de atención normal,
como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 25 de la resolución impugnada [véase, en este sentido, la sentencia
del Tribunal de 12 de enero de 2006, Devinlec/OAMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, apartado 63].

75      Por lo que respecta a la comparación de los signos en litigio, la demandante sostiene esencialmente que la Sala de Recurso
no tuvo en cuenta ciertas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales.

76      En lo que atañe a la comparación visual, debe señalarse que los signos de que se trata, OFTEN y OLTEN, son signos denominativos
de la misma extensión. Comparten cuatro de sus cinco letras –entre ellas, la primera–, que se presentan en el mismo orden.

77      En cuanto a la comparación fonética, ambos signos comparten una primera vocal, «o», y una segunda sílaba, «ten», lo que determina
que su pronunciación sea similar aun cuando las primeras sílabas de estos signos, que son tónicas, terminen en consonantes
diferentes, «f» y «l».

78      Habida cuenta de estos datos, la Sala de Recurso declaró acertadamente que los signos de que se trata presentan un significativo
grado de similitud tanto desde un punto de vista gráfico como fonético.

79      Es cierto que, como señala la demandante, el Tribunal ha declarado que la diferencia en una sola consonante puede excluir
un grado elevado de similitud visual entre dos signos denominativos relativamente cortos [véanse, en este sentido, las sentencias
del Tribunal de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, apartado
54, y de 16 de enero de 2008, Inter-Ikea/OAMI – Waibel (idea), T‑112/06, no publicada en la Recopilación, apartado 54].

80      Sin embargo, debe señalarse que esta apreciación, efectuada en el marco del examen concreto de los signos objeto de dichas
sentencias, no configura una regla general que pueda aplicarse en este caso.

81      Por otro lado, el Tribunal ha tenido también ocasión de declarar, con motivo de la apreciación de determinados signos denominativos
cortos, que la identidad de tres de entre cuatro letras convertía en poco relevante la diferencia visual provocada por una
sola de ellas [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 25 de octubre de 2006, Castell del Remei/OAMI – Bodegas
Roda (ODA), T‑13/05, no publicada en la Recopilación, apartado 52] y que unos signos denominativos que se distinguían por
una sola letra podían considerarse muy similares desde un punto de vista tanto gráfico como fonético [véase, en este sentido,
la sentencia del Tribunal de 13 de abril de 2005, Duarte y Beltrán/OAMI – Mirato (INTEA), T‑353/02, no publicada en la Recopilación,
apartados 27 y 28].

82      Por lo que respecta a la práctica decisoria anterior de la OAMI, invocada por la demandante, procede recordar que la legalidad
de las resoluciones de las Salas de Recurso sobre el registro de un signo como marca comunitaria debe apreciarse únicamente
sobre la base del Reglamento nº 40/94, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica
decisoria anterior [sentencia del Tribunal de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723,
apartado 66].

83      Por lo que respecta a la comparación conceptual, debe considerarse acertada la afirmación de la Sala de Recurso de que el
consumidor hispanófono medio no atribuirá necesariamente contenido semántico al término inglés «often» (a menudo), que no
existe en español [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 25 de junio de 2008, Zipcar/OAMI – Canary Islands
Car (ZIPCAR), T‑36/07, no publicada en la Recopilación, apartado 45]. Como ha observado la OAMI, cuando se trata del consumidor
medio, no puede por lo general presumirse el conocimiento de una lengua extranjera. En lo que atañe al sigo OLTEN, la propia
demandante admite que alude a una localidad suiza conocida, a lo sumo, por los profesionales de la relojería.

84      La demandante alega en apoyo de su tesis la jurisprudencia española que reconoce en el público español medio un cierto conocimiento
del inglés. A este respecto, debe recordarse que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, cuya aplicación
es independiente de todo sistema nacional [sentencia del Tribunal de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica),
T‑32/00, Rec. p. II‑3829, apartado 47].

85      Por otro lado, en el presente caso la demandante no invoca ningún elemento fáctico o jurídico, basado en dicha jurisprudencia
nacional, que pueda ser de utilidad para la resolución del litigio [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 13
de julio de 2005, Murúa Entrena/OAMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, Rec. p. II‑2831, apartado 69]. La mera
afirmación de que el consumidor español conoce ciertas palabras inglesas, en concreto «master», «easy» y «food», aun suponiendo
que se deduzca de la jurisprudencia nacional de que se trata, no permite sacar la misma conclusión en lo que atañe a la palabra «often».

86      Por consiguiente, la Sala de Recurso no incurrió en error al constatar que los signos en cuestión no presentan ninguna diferencia
conceptual pertinente para el público español que pueda compensar su similitud en el ámbito visual y fonético.

87      En cuanto a los productos de que se trata, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, procede tener en cuenta, para
apreciar su similitud, todos los factores pertinentes que caracterizan la relación existente entre ellos. Estos factores incluyen,
en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, y su carácter competidor o complementario. También pueden tenerse
en cuenta otros factores, como, por ejemplo, los canales de distribución de los productos de que se trate [véase la sentencia
del Tribunal de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05,
Rec. p. II‑2579, apartado 37, y la jurisprudencia citada].

88      En el presente caso, como se desprende de los apartados 26 y 30 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso confirmó e
hizo suya la comparación entre los productos efectuada por la División de Oposición. Por lo tanto, los motivos en los que
se basa dicha comparación, reproducidos en el apartado 9 de la resolución impugnada, forman parte de esta última.

89      Según se deriva de estos motivos, se consideró que los productos contemplados por la marca anterior OLTEN («relojes») eran,
en primer lugar, idénticos a los productos de «relojería e instrumentos cronométricos» comprendidos en la marca solicitada;
en segundo lugar, idénticos o, por lo menos, muy similares a los productos de «joyería y bisutería»; en tercer lugar, «muy
similares» a los «artículos de estas materias (metales preciosos y sus aleaciones) o de chapado no comprendidos en otras clases»,
y, en cuarto lugar, presentan un grado de similitud medio con los «alfileres de adorno; alfileres de corbata; llaveros de
fantasía; insignias de metales preciosos; medallas; adornos para calzado y sombreros de metales preciosos; gemelos».

90      A este respecto, la demandante no discute, en primer lugar, que los «relojes» son idénticos a los productos de «relojería
e instrumentos cronométricos».

91      En segundo lugar, en lo que atañe a los productos de joyería y bisutería, la demandante no cuestiona el razonamiento, confirmado
por la Sala de Recurso, de que la categoría «relojes» incluye objetos que pueden considerarse de joyería. Precisamente este
razonamiento llevó a la apreciación correcta de que estos productos son idénticos o muy similares.

92      En tercer lugar, en cuanto a los «artículos de estas materias (metales preciosos y sus aleaciones) o de chapado no comprendidos
en otras clases», procede señalar que, como se desprende del análisis efectuado por los dos instancias de la OAMI, no cuestionado
por la demandante, esta amplia categoría incluye productos complementarios a los relojes desde el punto de vista funcional,
como pulseras y cadenas para relojes. Dado que esta categoría se define en términos generales, resulta acertado que los productos
que la integran se consideraran similares a los relojes.

93      Por consiguiente, en contra de lo que afirma la demandante, la similitud de los productos incluidos en esta categoría con
los relojes no resulta únicamente del hecho de que se fabrican con la misma materia prima, los metales preciosos y sus aleaciones,
sino también de su complementariedad desde el punto de vista de su utilización.

94      En cuarto lugar, por lo que respecta a los «alfileres de adorno; alfileres de corbata; llaveros de fantasía; insignias de
metales preciosos; medallas; adornos para calzado y sombreros de metales preciosos; gemelos», procede señalar que se trata
de accesorios frecuentemente fabricados con metales preciosos que tienen una función estética o decorativa, que también es,
en cierto modo, una de las funciones de los relojes. Sin embargo, no puede considerarse que se trate de productos complementarios.

95      Por otro lado, conforme al análisis de la División de Oposición, confirmado por la Sala de Recurso y no cuestionado por la
demandante, estos productos de la marca solicitada se venden frecuentemente en los mismos establecimientos o, en los grandes
almacenes, en las mismas secciones específicas en que se comercializan los relojes.

96      A este respecto, procede recordar que la circunstancia de que los productos comparados se vendan con frecuencia en los mismos
puntos de venta puede facilitar la percepción por parte del consumidor interesado de los estrechos vínculos existentes entre
ellos y reforzar la impresión de que la responsable de su fabricación es una misma empresa (sentencia PiraÑAM diseño original
Juan Bolaños, antes citada, apartado 50).

97      Por consiguiente, podía considerarse acertadamente que los «alfileres de adorno; alfileres de corbata; llaveros de fantasía;
insignias de metales preciosos; medallas; adornos para calzado y sombreros de metales preciosos; gemelos» eran similares a
los relojes, habida cuenta, por un lado, de que se fabrican frecuentemente con la misma materia prima y de que tienen una
función estética similar y, por otro lado, de que sus canales de distribución son idénticos.

98      En este contexto, carece de pertinencia la analogía trazada por la demandante con otros productos accesorios que no son objeto
del presente asunto, como las gafas o ciertas prendas.

99      De las consideraciones anteriores se desprende que la demandante no ha demostrado la inexactitud de la conclusión de la División
de Oposición, confirmada y reproducida en la resolución impugnada, de que los productos de que se trata son bien idénticos,
bien similares.

100    En lo que respecta a la apreciación global del riesgo de confusión, la demandante censura esencialmente a la Sala de Recurso
no haber «atemperado y matizado» su apreciación, en función del mayor o menor grado de similitud entre los productos en cuestión
y del elevado grado de atención del consumidor pertinente.

101    A este respecto, debe señalarse que, conforme al apartado 30 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que
podía existir riesgo de confusión «en los términos establecidos por la resolución [de la División de Oposición]». De la motivación
de esta última resolución, reproducida en el apartado 9 de la resolución impugnada, se deriva que la OAMI procedió a una apreciación
global del riesgo de confusión para los diferentes grupos de productos de que se trata y llegó esencialmente a la conclusión
de que, en virtud del principio de interdependencia entre los factores, la existencia de tal riesgo sólo podía constatarse
para los productos que presentaban al menos un grado medio de similitud.

102    Por lo tanto, el argumento de la demandante de que no se tuvieron en cuenta las diferencias entre las categorías de los correspondientes
productos carece de fundamento.

103    Asimismo, en contra de lo que afirma la demandante, se desprende del apartado 25 de la resolución impugnada que la Sala de
Recurso, si bien aceptó esencialmente la apreciación del riesgo de confusión efectuada por la División de Oposición, tuvo
también en cuenta el hecho de que, en la compra de los productos de que se trata, el consumidor pertinente presenta un nivel
de atención más elevado que para los productos de consumo corriente.

104    A la luz de todas estas consideraciones, procede señalar que la demandante no ha demostrado que la Sala de Recurso incurriera
en error al constatar, dada la similitud entre los signos en litigio y dadas la identidad y la similitud entre los productos
de que se trata, que existe el riesgo de que el público español pertinente, aunque presente un grado de atención superior
al normal, crea que tales productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

105    Por lo tanto, procede desestimar el presente motivo por infundado y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.

**Costas**

106    A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte.

107    Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado
por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

decide:

1)      **Desestimar el recurso.**

2)      **Condenar en costas a Industria de Diseño Textil (Inditex), S.A.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Meij | Vadapalas | Truchot |

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de septiembre de 2010.

Firmas

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[\*](#Footref*) Lengua de procedimiento: español.

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