Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. ELEANOR SHARPSTON

presentadas el 13 de marzo de 2008 (
[1](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0001)
)

Asunto C-488/06 P

L & D, S.A.,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) no 40/94 — Artículos 8, apartado 1, letra b), y 73 — Marca figurativa “Aire Limpio” — Marcas figurativas comunitaria, nacionales e internacionales que representan un abeto con diversas denominaciones — Oposición del titular — Denegación parcial de registro — Deducción del carácter distintivo particular de la marca anterior a partir de pruebas relativas a otra marca»

| 1. | El titular de una marca anterior puede oponerse al registro de una marca comunitaria cuando, debido a la similitud existente entre ésta y su marca anterior y a la identidad o similitud de los bienes o servicios que ambas marcas designan, existe riesgo de confusión por parte del público, riesgo que puede aumentar si la marca anterior tiene un carácter distintivo particular. Las principales cuestiones planteadas en el presente recurso de casación gravitan sobre si puede considerarse que una marca reciente ha adquirido tal carácter mediante su uso como parte de una marca más antigua, y si es así, sobre qué base. |

Derecho comunitario

| 2. | El Reglamento sobre la marca comunitaria ( [2](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0002) ) establece varios motivos de denegación del registro de una marca. Los motivos de denegación «absolutos» figuran en el artículo 7, mientras que los motivos «relativos» —es decir, motivos con arreglo a los cuales puede oponerse al registro un tercero— se enumeran en el artículo 8. |

| 3. | El artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), establece que se denegará el registro de los signos constituidos exclusivamente por «la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico». |

| 4. | El artículo 7, apartado 2, establece: «El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad». |

| 5. | En la parte relevante para el caso de autos, el artículo 8 del Reglamento dispone:  «1.   Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:  […]   | b) | cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. |   2.   A efectos del apartado 1, se entenderá por “marca anterior”:   | a) | las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, […], y que pertenezcan a las siguientes categorías:   | i) | Las marcas comunitarias; |  | ii) | Las marcas registradas en un Estado miembro […]; |  | iii) | Las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro; |   […].» | |

| 6. | A diferencia del artículo 7, apartado 2, el artículo 8 no contiene una disposición específica para que los motivos de denegación relativos se apliquen incluso cuando sólo existan en una parte de la Comunidad. |

| 7. | El Tribunal de Justicia ha mantenido reiteradamente que, en el marco del artículo 8, apartado 1, letra b), la existencia de riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto. Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, dicha valoración debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, tomando en consideración, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. ( [3](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0003) ) Además, el riesgo de confusión puede derivar de la similitud conceptual existente entre las marcas y puede ser más elevado si la marca anterior posee un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público. ( [4](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0004) ) |

| 8. | El artículo 73 del Reglamento dispone: «Las resoluciones de la Oficina [ ( [5](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0005) )] se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse». |

Procedimiento

| 9. | El 30 de abril de 1996, L & D S.A. (en lo sucesivo, «L & D») presentó ante la OAMI una solicitud para el registro como marca comunitaria de la siguiente marca figurativa, que contiene el elemento denominativo «Aire Limpio». En lo sucesivo me referiré a ella como «marca Aire Limpio».  Image |

| 10. | El registro se solicitaba, en particular, para las clases 3 y 5 del Arreglo de Niza, ( [6](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0006) ) que comprenden, respectivamente, perfumería y aceites esenciales y productos ambientadores perfumados. |

| 11. | El 29 de septiembre de 1998, Julius Sämann Ltd (en lo sucesivo, «Sämann») formuló oposición contra el registro solicitado, basándose en varias marcas anteriores. |

| 12. | Entre esas marcas anteriores se encontraba la marca figurativa comunitaria no 91.991, presentada el 1 de abril de 1996 y registrada el 1 de diciembre de 1998 para los productos comprendidos en la clase 5 del Arreglo de Niza, reproducida a continuación. En lo sucesivo me referiré a ella como «marca de silueta».  Image |

| 13. | También estaban incluidas otras 17 marcas figurativas nacionales e internacionales, todas ellas con un contorno similar, aunque todas menos una ( [7](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0007) ) diferían de la anterior en que tenían una base blanca y/o algún letrero en el cuerpo del árbol. En el marco del presente recurso de casación resultan especialmente relevantes las dos marcas internacionales ( [8](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0008) ) reproducidas a continuación, registradas para bienes de las clases 3 y 5, con efectos, en particular, en Italia. La marca internacional no 178.969 fue registrada el 21 de agosto de 1954 y la no 328.915, el 30 de noviembre de 1966. Son marcas figurativas que contienen elementos denominativos y me referiré a ellas como «marca CAR-FRESHNER» y «marca ARBRE MAGIQUE», respectivamente.  Image  Image |

| 14. | La División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición. La División comparó la marca Aire Limpio con la marca de silueta. Consideró que los productos de las clases 3 y 5 respecto de los cuales se había presentado la solicitud eran idénticos o muy similares a los de la clase 5 designados por la marca de silueta. Seguidamente examinó si la similitud existente entre las marcas era suficiente para causar riesgo de confusión. La División de Oposición estimó esencialmente que la forma de un pino o abeto (o de cualquier otro árbol, fruta o flor) no era particularmente distintiva en el ámbito de la perfumería o de los ambientadores, sino incluso genérica o descriptiva y, por lo tanto, no podía ser monopolizada por una sola empresa. Asimismo, declaró que existían diferencias significativas entre las dos marcas desde el punto de vista gráfico y verbal, diferencias que predominaban sobre las similitudes, escasamente distintivas, creando una impresión de conjunto lo suficientemente diferente como para descartar cualquier riesgo de confusión o de asociación. Tras llegar a esta conclusión, la División de Oposición consideró que no era preciso llevar a cabo un examen pormenorizado de las otras marcas anteriores invocadas, que presentaban aún mayores diferencias con la marca Aire Limpio que la marca de silueta. ( [9](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0009) ) |

| 15. | Sämann impugnó dicha resolución ante la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, que adoptó un punto de vista diferente sobre el riesgo de confusión. ( [10](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0010) ) |

| 16. | Tras admitir la incuestionable similitud existente entre los productos de que se trataba, la Sala de Recurso centró su apreciación del riesgo de confusión en la marca Aire Limpio y la marca de silueta, y «no en todas las marcas anteriores invocadas» por Sämann. Lo hizo así «por las mismas razones de economía» alegadas por la División de Oposición, porque la marca de silueta era «representativa» de las restantes marcas y porque ésa era la marca que había examinado la División de Oposición. ( [11](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0011) ) |

| 17. | La Sala de Recurso declaró que ambas marcas consistían en un abeto con ramas representadas por entrantes y salientes en las partes laterales de la figura y un tronco muy corto colocado sobre una base más ancha, pero que la marca de silueta era una simple silueta, mientras que la marca Aire Limpio era un marco que contenía otros elementos. Por consiguiente, la cuestión que se planteaba era si las diferencias eran suficientes para descartar el riesgo de confusión, y la respuesta dependía fundamentalmente del carácter distintivo y de la notoriedad de la marca anterior. ( [12](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0012) ) |

| 18. | La Sala de Recurso recordó que la similitud conceptual puede dar lugar a riesgo de confusión, especialmente cuando la marca anterior tiene un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público. Para determinar si se cumple ese requisito, deben tomarse en consideración todos los elementos pertinentes, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla. ( [13](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0013) ) |

| 19. | Las pruebas demostraron que las ventas anuales de ambientadores para automóviles de Sämann sobrepasaban los 45 millones de unidades y que dicha empresa tenía una cuota de mercado estimada de más del 50 % en Italia, país en el que la marca anterior estaba registrada con una forma esencialmente idéntica como marca CAR-FRESHNER desde 1954 y donde los gastos en publicidad habían superado los 7.000 millones de liras italianas en 1996 y 1997. El uso prolongado y la notoriedad de la «marca anterior» en Italia dotaron a esa marca de un carácter distintivo particular, al menos en dicho Estado, «incluso si no lo hubiera poseído intrínsecamente, como apreció la resolución recurrida, lo cual también es discutible pues una cosa es la figura de un árbol en general y otra la figura de un abeto». ( [14](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0014) ) |

| 20. | La Sala de Recurso dedujo que la similitud conceptual entre las marcas —la idea representada por la forma de un abeto que tenían en común— podía crear riesgo de confusión por parte del público destinatario, al menos en Italia. Las diferencias entre las marcas —esencialmente el hecho de que el abeto de la marca Aire Limpio contuviera un personaje de rasgos cómicos y un elemento denominativo— no evitarían el riesgo de confusión, pues dicha marca podría ser vista por el público destinatario como una variante graciosa y animada de la marca anterior, particularmente si se tenía en cuenta la similitud de los productos designados. ( [15](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0015) ) |

| 21. | Por consiguiente, la Sala de Recurso anuló parcialmente la resolución de la División de Oposición y denegó el registro de la marca Aire Limpio para bienes de las clases 3 y 5. ( [16](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0016) ) |

| 22. | L & D recurrió ante el Tribunal de Primera Instancia solicitando que se anulara la resolución de la Sala de Recurso. Alegó la infracción de los artículos 8, apartado 1, letra b), y 73 del Reglamento sobre la marca comunitaria. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso. ( [17](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0017) ) |

Sentencia recurrida en casación

Supuesta infracción del artículo 8, apartado 1, letra b)

| 23. | El Tribunal de Primera Instancia decidió que la regla del artículo 7, apartado 2, del Reglamento debería aplicarse por analogía a los motivos de denegación absolutos del artículo 8. ( [18](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0018) ) Posteriormente señaló que la conclusión de la Sala de Recurso de que las marcas en conflicto eran similares desde el punto de vista conceptual y de que existía riesgo de confusión era consecuencia de la comprobación de que la marca de silueta tenía un carácter distintivo particular en Italia. Dicha comprobación se basaba a su vez en la aceptación del uso prologado y de la gran notoriedad en Italia de la marca ARBRE MAGIQUE, representada con la misma forma de abeto y que contenía además un elemento denominativo. Por consiguiente, procedía determinar si dicha comprobación era correcta, concretamente si era posible estimar que la marca de silueta había podido adquirir un carácter distintivo particular por el uso de la marca ARBRE MAGIQUE. ( [19](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0019) ) |

| 24. | El Tribunal de Justicia considera que la adquisición del carácter distintivo de una marca puede ser resultado de su uso como parte de otra marca registrada si, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciben que el producto o servicio designado por las marcas anteriores proviene de una empresa determinada. ( [20](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0020) ) La Sala de Recurso estimó oportunamente que la silueta de un abeto, que desempeñaba un papel significativo e incluso predominante en la marca ARBRE MAGIQUE, correspondía al signo de la marca de silueta. En consecuencia, la Sala de Recurso actuó correctamente al considerar que la marca de silueta constituía una parte de la marca anterior ARBRE MAGIQUE. Dado que ésta pudo adquirir carácter distintivo por su uso como parte de la marca ARBRE MAGIQUE, la Sala de Recurso procedió de manera acertada al examinar el conjunto de las pruebas relativas al uso y a la notoriedad de la marca ARBRE MAGIQUE para acreditar el uso prolongado, la notoriedad y el carácter distintivo de una parte de ésta, a saber, la marca de silueta. ( [21](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0021) ) |

| 25. | La conclusión a la que llegó la Sala de Recurso basándose en las pruebas de que, como parte de la marca registrada ARBRE MAGIQUE, la marca de silueta fue objeto de un uso prolongado en Italia, gozaba de notoriedad en dicho Estado y, por lo tanto, tenía un carácter distintivo particular, también era correcta. Se apoyó en «el hecho de que las ventas anuales de los productos comercializados con esta marca superen los 45 millones de unidades y las ventas en Italia representen una cuota de mercado que en 1997 y 1998 sobrepasó el 50 %» y en que los gastos publicitarios soportados en Italia para la promoción de estos productos en 1996 y en 1997 ascendieron a más de 7.000 millones de liras italianas. La circunstancia de que las cifras se refieran a fechas posteriores a la de presentación de la solicitud de registro de la marca Aire Limpio no basta para privar a estos datos de fuerza probatoria. Según la jurisprudencia, los datos posteriores a la fecha de presentación de una solicitud de marca comunitaria pueden tenerse en cuenta si permiten extraer conclusiones sobre la situación tal como se presentaba en esa fecha. ( [22](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0022) ) Una cuota de mercado del 50 % en 1997 y en 1998 sólo pudo alcanzarse de manera progresiva. Por tanto, la Sala de Recurso no erró al considerar que la situación no era muy diferente en 1996. ( [23](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0023) ) |

| 26. | Aunque se haya afirmado que el carácter distintivo de una marca no puede establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como pueden ser porcentajes determinados, ( [24](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0024) ) esa jurisprudencia se refería a la adquisición del carácter distintivo de una marca objeto de una solicitud de registro y no a la evaluación de la notoriedad de una marca registrada que ya ha adquirido dicho carácter. En cualquier caso, la Sala de Recurso también tuvo en cuenta el indiscutible uso prolongado de la marca ARBRE MAGIQUE. ( [25](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0025) ) |

| 27. | La Sala de Recurso tampoco obró de manera errónea al basarse en que la marca anterior gozaba de protección, en una forma fundamentalmente idéntica desde 1954, como marca CAR-FRESHNER, sin que se hubiese aportado ninguna prueba de su uso desde el registro. La Sala de Recurso se basó en el uso acreditado en Italia de la marca ARBRE MAGIQUE y no en el uso de la marca CAR FRESHNER. Es cierto que la resolución de la Sala de Recurso indicaba que la marca CAR FRESHNER estaba registrada desde 1954, pero, por lo que respecta al uso prolongado, se refiere a la marca ARBRE MAGIQUE. Por lo tanto, la Sala de Recurso actuó acertadamente al estimar que habían quedado acreditados de modo suficiente con arreglo a Derecho el uso prolongado y la notoriedad de la marca ARBRE MAGIQUE, y, por consiguiente, de la marca de silueta, en Italia, de las cuales se percibía que indicaban la procedencia de los productos de una empresa determinada, y al sostener que la marca de silueta tenía un carácter distintivo particular en Italia. ( [26](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0026) ) |

| 28. | Seguidamente, tras destacar que era pacífica entre las partes la apreciación de que los productos en cuestión era similares, ( [27](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0027) ) el Tribunal de Primera Instancia examinó la similitud de las marcas. Consideró que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes. ( [28](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0028) ) |

| 29. | Desde el punto de vista gráfico, el elemento gráfico contenido en la marca Aire Limpio revestía un carácter manifiestamente dominante en la impresión de conjunto que producía el signo y prevalecía de manera notable sobre el elemento denominativo, bastante desdibujado, al estar sus reducidos caracteres insertados dentro del dibujo que representaba un abeto. La impresión de conjunto que producía el diseño no era la de un personaje cómico, sino la de una imagen semejante a un abeto. El rostro y los brazos quedaban integrados en la parte central del abeto y los dos zapatos formaban una peana. El toque cómico y animado que subyacía en los rasgos de este personaje daba una impresión de fantasía a la representación, de modo que la marca podía ser considerada por el público una variante divertida y animada de la marca de silueta. Estaba formada por un signo cuyo elemento predominante era una silueta parecida a un abeto, que constituía esencialmente la marca de silueta. Este elemento dominante sería percibido principalmente por el consumidor y determinaría su elección, particularmente por tratarse de productos de consumo habitual que se venden en autoservicios. ( [29](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0029) ) |

| 30. | Desde el punto de vista conceptual, los dos signos en conflicto estaban asociados a la silueta de un abeto. Teniendo en cuenta la impresión que producían y la falta de significado particular que revestía la expresión «aire limpio» para el público italiano, la Sala de Recurso confirmó acertadamente su similitud conceptual. En el aspecto fonético, existía una diferencia resultante del hecho de que la marca de silueta pudiera transmitirse oralmente gracias a una descripción del signo, mientras que la marca Aire Limpio podía expresarse oralmente enunciando su elemento denominativo. ( [30](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0030) ) |

| 31. | En lo que atañe al riesgo de confusión, el Tribunal de Primera Instancia recordó en primer lugar la jurisprudencia según la cual dicho riesgo existe si el público destinatario puede creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público afectado de los signos y de los productos de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores que caractericen el supuesto concreto, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos designados. La similitud entre los signos debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. La similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada puede crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público. ( [31](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0031) ) |

| 32. | Dado que los productos en cuestión eran productos de consumo habitual, el público destinatario era el consumidor medio, el cual, a pesar de que se le supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, no prestará una atención especial al comprar dichos productos. Normalmente elegirá los productos él mismo y tendrá tendencia a basarse principalmente en la imagen de la marca aplicada a estos productos, a saber, la silueta de un abeto. Por consiguiente, habida cuenta, por una parte, de la similitud de los productos de que se trataba y de la similitud visual y conceptual de las marcas y, por otra, de que la marca anterior tenía un carácter distintivo particular en Italia, la Sala de Recurso no erró al concluir que existía riesgo de confusión. ( [32](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0032) ) |

| 33. | Seguidamente, el Tribunal de Primera Instancia rechazó varios argumentos de L & D. |

| 34. | Según el Tribunal de Primera Instancia, carecía de fundamento el argumento de que la marca de silueta tenía escaso carácter distintivo debido a que su forma era descriptiva de los productos designados. Asimismo, la marca de silueta no era una representación fiel de un abeto, sino un abeto estilizado, con un tronco muy corto colocado sobre una base rectangular y había adquirido un carácter distintivo particular. El Tribunal de Primera Instancia consideró que la alegación basada en las Directrices de la Oficina de Patentes del Reino Unido carecía de pertinencia, ya que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo y su aplicación es independiente de todo sistema nacional. En cuanto a la alegación de que debería haberse denegado el registro de la marca de silueta —porque, por un lado, estaba esencialmente compuesta por la forma del producto y, por otro, esa forma era necesaria para la obtención del resultado técnico que perseguía el producto—, al ser un motivo de denegación absoluto que se opone al registro válido de un signo, no podía ser invocado en el procedimiento de oposición. ( [33](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0033) ) |

Supuesta infracción del artículo 73

| 35. | L & D había alegado que los motivos en los que se basaba la resolución de la Sala de Recurso se referían a marcas anteriores que la propia Sala había excluido del examen comparativo para determinar la existencia de riesgo de confusión. |

| 36. | El Tribunal de Primera Instancia señaló que la motivación exigida por el artículo 73 debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento, con la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad de la decisión. ( [34](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0034) ) Además, las resoluciones de la OAMI solamente pueden fundarse en motivos o pruebas respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse. Esta disposición se refiere tanto a los motivos de hecho y de Derecho como a las pruebas. Sin embargo, el derecho a ser oído se extiende a todos los elementos de hecho y de Derecho que constituyen el fundamento de la resolución, pero no a la posición final que la administración decide adoptar. En el caso de autos, la resolución de la Sala de Recurso mostraba su razonamiento de manera clara e inequívoca. L & D tuvo oportunidad de pronunciarse sobre todos los elementos en los que se basaba la resolución y sobre el modo en que la Sala de Recurso empleó las pruebas relativas al uso de la marca anterior. ( [35](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0035) ) |

| 37. | Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso y condenó en costas a L & D, quien ha recurrido en casación dicha sentencia. |

Apreciación del recurso de casación

Introducción

| 38. | L & D solicita al Tribunal de Justicia que revoque íntegramente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que anule la resolución de la Sala de Recurso —en la medida en que anula parcialmente la resolución de la División de Oposición, deniega el registro de la marca Aire Limpio para bienes de las clases 3 y 5 y condena a las partes a soportar sus propias costas— y que condene a la OAMI al pago de todas las costas. La OAMI y Sämann solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a L & D. |

| 39. | En apoyo de su recurso de casación, L & D alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió, en primer lugar, el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento, al declarar i) que la marca de silueta había adquirido carácter distintivo, ii) que las marcas en cuestión eran similares y iii) que existía riesgo de confusión, y, en segundo lugar, el artículo 73, al basar su apreciación en pruebas relacionadas con marcas distintas de la marca de silueta. |

| 40. | Tanto la OAMI como Sämann sostienen que el recurso de casación es, por una parte, inadmisible en su totalidad, por pretender que el Tribunal de Justicia examine valoraciones de hecho realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, en particular la apreciación del riesgo de confusión, y, por otra, carente de todo fundamento. |

| 41. | Obviamente, es cierto que la apreciación del riesgo de confusión o asociación entre dos marcas es una cuestión de hecho, que ha de basarse en la impresión de conjunto que probablemente tendrá el consumidor medio pertinente. Dicha apreciación incluye necesariamente un elemento subjetivo, de modo que siempre habrá motivos de desacuerdo. |

| 42. | En un recurso de casación, el Tribunal de Justicia no debe tener en cuenta si los hechos relacionados con el riesgo de confusión pueden haber sido apreciados con mayor exactitud por la División de Oposición, la Sala de Recurso o el Tribunal de Primera Instancia, lo que puede ocurrir. Ha de limitarse a examinar las cuestiones de Derecho: incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, irregularidades del procedimiento ante el mismo o, aún más importante, la violación del Derecho comunitario por parte del Tribunal de Primera Instancia. ( [36](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0036) ) |

| 43. | El control del Tribunal de Justicia también ha de limitarse, en principio, al examen de los motivos del recurso de casación interpuesto ante él —al igual que la función del Tribunal de Primera Instancia está limitada en principio al examen de las pretensiones de las partes— a menos que haya una cuestión de orden público que deba plantearse de oficio. |

| 44. | A continuación examinaré sucesivamente las alegaciones de L & D con arreglo a estos principios. No obstante, considero que podría ser útil destacar primero la incertidumbre que existe sobre qué marcas fueron empleadas como base de la comparación por la Sala de Recurso y por el Tribunal de Primera Instancia, respectivamente (extremo sobre el que me extenderé más adelante al tratar el motivo de casación relativo al incumplimiento de la obligación de motivación). |

| 45. | La Sala de Recurso afirmó que compararía la marca Aire Limpio con la marca de silueta por ser representativa de las otras, y posteriormente aceptó pruebas relativas a la publicidad y las ventas de los ambientadores para automóviles de Sämann, sin indicar con qué marca se anunciaban o vendían éstos, y mencionando el hecho de que la marca CAR-FRESHNER estaba registrada desde 1954. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Sala de Recurso había basado sus conclusiones en el uso y la notoriedad de la marca ARBRE MAGIQUE y había considerado que la marca de silueta era una parte de dicha marca. Tener en cuenta estas discrepancias puede ayudar a entender algunos de los fundamentos del recurso de casación. |

Primer motivo de casación — infracción del artículo 8, apartado 1, letra b)

Error al declarar que la marca de silueta había adquirido un carácter distintivo particular

— Impresión de conjunto

| 46. | L & D alega que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo suficientemente en cuenta las ostensibles diferencias gráficas (el contorno preciso, el panel que contenía el elemento denominativo y el color de la peana) que presentaban la marca de silueta y la marca ARBRE MAGIQUE. Por consiguiente, no se ajustó a la jurisprudencia que afirma que la apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por la marca percibida como un todo. ( [37](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0037) ) |

| 47. | Coincido con la OAMI y Sämann en que esto equivale a impugnar la valoración de las cuestiones de hecho realizada por el Tribunal de Primera Instancia, que no puede ser examinada en casación. El Tribunal de Primera Instancia comparó la marca de silueta con una parte de la marca ARBRE MAGIQUE, y las alegaciones de L & D no contienen nada que sugiera que la comparación de ambos elementos no se basó en la impresión de conjunto producida por dicha marca. |

— Función de la parte figurativa en la marca ARBRE MAGIQUE

| 48. | L & D sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no determinó la función precisa que desempeñaba la parte figurativa (la silueta de un abeto) en la marca ARBRE MAGIQUE. Si dicha función fuera meramente significativa y no predominante, la prueba del uso y de la notoriedad de esa marca no permitirían concluir que la marca de silueta tiene carácter distintivo. |

| 49. | Convengo con la OAMI en que el Tribunal de Primera Instancia declaró que la parte figurativa desempeñaba también una función predominante y no meramente significativa en la marca ARBRE MAGIQUE. ( [38](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0038) ) |

— La sentencia Nestlé

| 50. | L & D alega asimismo que la sentencia Nestlé, ( [39](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0039) ) en la que se basó el Tribunal de Primera Instancia para afirmar que la marca de silueta había adquirido carácter distintivo como parte de la marca ARBRE MAGIQUE, no indica que el carácter distintivo se adquiera necesariamente como consecuencia del uso como parte de una marca registrada, sino sólo que puede adquirirse. Además, las circunstancias fácticas de ese asunto no permitían extraer de él conclusiones aplicables al caso de autos: i) Nestlé se refería al carácter distintivo adquirido por una marca objeto de solicitud de registro y no por una marca en la que se basaba un procedimiento de oposición; ii) se refería a dos marcas puramente denominativas, no a una marca figurativa y a una marca mixta figurativa y denominativa; iii) en Nestlé, la marca solicitada era la parte predominante de un slogan pegadizo, mientras que en el presente asunto no ha quedado acreditada la función predominante de la parte figurativa de la marca ARBRE MAGIQUE; y iv) en Nestlé, la marca solicitada y la parte de la marca anterior eran idénticas, mientras que las dos siluetas son meramente similares. |

| 51. | Me parece evidente que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al basarse en Nestlé para llegar a la conclusión —que no puede impugnarse en casación— de que la silueta había adquirido efectivamente carácter distintivo como parte de la marca ARBRE MAGIQUE. En lo que atañe a las supuestas diferencias entre Nestlé y el presente asunto, no parece que i) e ii) requieran ser tratadas separadamente, ya he analizado iii) en el marco de la alegación anterior e iv) se refiere a una valoración de hecho. |

— Función predominante de los elementos denominativos

| 52. | Seguidamente, L & D alega que la conclusión de que el contorno de un abeto desempeñaba una función significativa en la marca ARBRE MAGIQUE y, por consiguiente, en una parte significativa de la marca de silueta, no se ajusta a la jurisprudencia, ( [40](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0040) ) en el sentido de que en marcas que contienen tanto elementos gráficos como denominativos, éstos desempeñan un papel predominante cuando los primeros tienen un contenido poco imaginario— como ocurre con el contorno de un abeto. |

| 53. | De la jurisprudencia citada por L & D no se desprende en absoluto la existencia de una regla tan consolidada y estricta. Esas tres sentencias ilustran casos en los que se consideró que el elemento denominativo era predominante, pero no justifican la conclusión de que siempre haya de ser así. En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia llegó a una conclusión diferente a partir de los hechos, conclusión que no puede impugnarse en casación. |

— Directrices de la Oficina de Patentes del Reino Unido

| 54. | L & D sostiene que el Tribunal de Primera Instancia desestimó incorrectamente por considerarlas irrelevantes alegaciones basadas en las Directrices de la Oficina de Patentes del Reino Unido sobre la apreciación del carácter descriptivo. Esas Directrices simplemente confirmaban que la forma de un abeto era descriptiva de los productos en cuestión, y podría haber sido tenida en cuenta en el marco de la apreciación global. |

| 55. | No puedo aceptar que el Tribunal de Primera Instancia incurriera en un error de Derecho al afirmar que la resolución de la Sala de Recurso debía apreciarse únicamente a la luz del Reglamento, interpretado por el juez comunitario. El Tribunal de Primera Instancia llegó a una conclusión de hecho sobre el carácter descriptivo de la forma en relación con los productos en cuestión, y ni siquiera las propias directrices de la OAMI podrían cuestionar dicha conclusión, salvo que ésta fuera contraria al Reglamento o a la jurisprudencia. Lo mismo cabe afirmar, con mayor razón, por lo que respecta a las directrices nacionales, y L & D no señala ninguna contradicción con la legislación o la jurisprudencia. Tampoco hay contradicción alguna (como mantiene L & D) en el hecho de describir la marca de silueta como una marca que tiene la forma de un abeto afirmando a la vez que no es una fiel representación de un abeto. |

— Forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico

| 56. | Según L & D, el Tribunal de Primera Instancia debería haber considerado como una cuestión de Derecho el que la marca de silueta no tuviera suficiente carácter distintivo porque reproducía meramente parte de la apariencia de los productos designados por ella, ( [41](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0041) ) concretamente su forma. Además, dicha forma era necesaria para obtener el resultado técnico que se exige a un ambientador y no podía registrarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento. El Tribunal de Primera Instancia no debería haberse negado a admitir este último argumento por referirse a un motivo de denegación absoluto, cuando el recurso versaba sobre un procedimiento de oposición —podría haberse tenido en cuenta como parte de la apreciación global del carácter distintivo. |

| 57. | En lo que atañe al primer aspecto de esa alegación, considero que L & D no puede apoyarse en la jurisprudencia que cita, la cual afirma simplemente que no se percibe necesariamente que un color aplicado a los equipos de telecomunicaciones o un motivo decorativo aplicado a la superficie de la cristalería identifiquen el origen comercial de los productos. Dicha jurisprudencia exige además una valoración de los hechos para determinar si es probable que un color, motivo, forma u otro aspecto se perciba efectivamente de ese modo en cada situación. En cualquier caso, no cabe mantener que una marca registrada cuya forma tiene carácter distintivo pierda de modo automático su distintividad cuando los productos fabricados tengan esa misma forma. |

| 58. | En relación con el segundo aspecto, la cuestión que se plantea al Tribunal de Justicia no es si la forma de un abeto es efectivamente necesaria para obtener el resultado técnico deseado de que un ambientador libere progresivamente una fragancia, sino si el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al considerar irrelevante esa alegación, por referirse a un motivo de denegación absoluto, ajeno, por tanto, a la cuestión objeto del procedimiento de oposición. |

| 59. | El Tribunal de Primera Instancia había examinado esa cuestión previamente en dos ocasiones. La primera fue en el asunto Durferrit. ( [42](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0042) ) Una parte que se oponía al registro de una marca alegaba entre los motivos de impugnación de la resolución de la Sala de Recurso por la que se desestimaba la oposición, que la marca era contraria al orden público y a las buenas costumbres en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento. El Tribunal de Primera Instancia desestimó dicho motivo, alegando que el artículo 7, apartado 1, letra f) «no figura entre las disposiciones con arreglo a las cuales debe apreciarse la legalidad de la resolución impugnada». A continuación expongo el razonamiento seguido por el Tribunal de Primer Instancia. |

| 60. | El modo en que se organiza el examen de las solicitudes con arreglo a los artículos 36 a 43 del Reglamento y, en particular, el tenor y la estructura de los artículos 42 y 43, que regulan el procedimiento de oposición, evidencian que los motivos de denegación absolutos del artículo 7 no deben examinarse en el marco del procedimiento de oposición, que sólo puede basarse en los motivos relativos del artículo 8. Aunque según el artículo 41, apartado 1, los terceros pueden presentar observaciones a la OAMI sobre los motivos absolutos, la única consecuencia que se deriva de ello es que la OAMI debe iniciar nuevamente el procedimiento de examen para comprobar si debe denegarse el registro. Por consiguiente, la OAMI no debe tener en cuenta dichas observaciones en el marco del procedimiento de oposición, aunque se presenten efectivamente en el curso de dicho procedimiento. Si procede, la OAMI puede suspender el procedimiento de oposición. ( [43](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0043) ) |

| 61. | Asimismo, según el artículo 58 del Reglamento, sólo pueden recurrir ante la sala de recurso las partes en un procedimiento ante la OAMI y, conforme al artículo 63, apartado 4, sólo pueden interponer recurso ante el juez comunitario las partes en el procedimiento ante la sala de recurso. Las personas que presenten observaciones con arreglo al artículo 41, apartado 1, hayan formulado o no oposición, no son partes en el procedimiento; no pueden recurrir una resolución de la OAMI ante la sala de recurso ni, a fortiori, ante el juez comunitario, invocando un motivo de denegación absoluto. |

| 62. | Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia citó la sentencia Durferrit como precedente en el asunto BMI Bertollo, ( [44](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0044) ) en el cual, el solicitante del registro de una marca comunitaria refutaba el argumento de una parte oponente basado en una marca anterior alegando que ésta no debería haberse registrado. El Tribunal de Primera Instancia no detalló los motivos que le llevaron a aplicar el enfoque adoptado en Durferrit a una situación considerablemente diferente, limitándose a afirmar que si el solicitante consideraba que la marca anterior había sido registrada en infracción del artículo 7, debería haber solicitado su anulación con arreglo al artículo 51. Sobre un aspecto ligeramente diferente, el Tribunal de Primera Instancia añadió que la validez del registro de un signo como marca nacional no puede ser cuestionada en el marco de un procedimiento de registro de una marca comunitaria, sino sólo en el marco de un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión. ( [45](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0045) ) |

| 63. | En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 105 de su sentencia, citando el caso BMI Bertollo como precedente: «La demandante, en cualquier caso, no puede invocar en un procedimiento de oposición ningún motivo de denegación absoluto que se oponga al registro válido de un signo por una oficina nacional o por la OAMI. Los motivos de denegación absolutos a los que se refiere el artículo 7 del Reglamento no 40/94 no deben analizarse en un procedimiento de oposición y este artículo no figura entre las disposiciones con arreglo a las cuales debe apreciarse la legalidad de la resolución impugnada». |

| 64. | Llegados a este punto, me parece conveniente recapitular las disposiciones relevantes del Reglamento. |

| 65. | Mientras que el artículo 7 enumera los motivos de denegación absolutos de registro sin referirse a terceros, el artículo 8 regula la oposición del titular de una marca anterior por motivos basados en el conflicto de derechos de esos titulares. El procedimiento de registro se regula en el título IV (artículos 36 a 45) y tiene la siguiente estructura: i) examen de los requisitos formales de la solicitud; ii) examen de los motivos de denegación absolutos; iii) búsqueda de posible marcas anteriores en conflicto; iv) publicación de la solicitud; v) observaciones de terceros sobre los motivos de denegación absolutos del artículo 7; vi) oposición de los titulares de marcas anteriores por motivos relativos del artículo 8; vii) posible retirada, limitación, modificación o división de la solicitud; viii) registro. Una vez registrada la marca, los artículos 51 y 52 establecen, respectivamente, causas de nulidad absolutas y relativas que pueden alegarse mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca. |

| 66. | Tras examinar esas disposiciones, considero que el razonamiento del asunto Durferrit es perfectamente válido en una situación en la que una parte se opone al registro de una marca basándose en un motivo que afecta esencialmente a la registrabilidad de la marca. Por una parte, dichos motivos no figuran entre los enumerados exhaustivamente en las disposiciones que regulan el procedimiento de oposición y, por otra, existen otros procedimientos más apropiados contenidos en diferentes disposiciones, bien paralelamente —con la oportunidad de incoar el procedimiento de oposición— bien tras el registro. |

| 67. | Sin embargo, en mi opinión, dicho razonamiento no es aplicable en cambio cuando una parte que solicita el registro de una marca desea alegar, como defensa en el procedimiento de oposición, que la marca en la que se basa la oposición no debería haberse registrado. |

| 68. | En primer lugar, aunque el Reglamento enumera exhaustivamente los motivos en los que puede basarse la oposición al registro, no establece expresamente requisitos sobre los argumentos que pueden esgrimirse como defensa frente a la oposición. Dado que la similitud y el riesgo de confusión sólo pueden apreciarse comparando las marcas supuestamente controvertidas, esos argumentos pueden referirse, evidentemente, tanto a la marca anterior como a la marca cuyo registro se solicita. |

| 69. | En consecuencia, en el presente asunto, el argumento se ha centrado fundamentalmente en el grado de distintividad de la marca anterior. Ese argumento fue tenido en cuenta acertadamente por la División de Oposición, la Sala de Recurso y el Tribunal de Primera Instancia, porque el grado de distintividad es un aspecto de la apreciación del riesgo de confusión. No obstante, la carencia de carácter distintivo también es un motivo de denegación absoluto con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras a) y b), a pesar de lo cual el Tribunal de Primera Instancia —de nuevo correctamente, en mi opinión— no desestimó el motivo por inadmisible por esa razón. |

| 70. | De modo acorde con esa posición, considero que no hay razones para negarse a examinar una alegación relacionada con el carácter distintivo de la marca anterior —base sobre la que L & D articuló su argumento sobre la forma necesaria para obtener un resultado técnico— simplemente porque se refiera también a un motivo de denegación absoluto del artículo 7. Si se puede argüir que la marca anterior tiene un carácter distintivo reducido, no debería rechazarse el argumento de que la falta de carácter distintivo es de tal entidad que impide el registro. Cuando se alega que la marca anterior consiste exclusivamente en una forma necesaria para obtener un resultado técnico, el examen de ese argumento puede llevar a la conclusión de que la marca no consiste exclusivamente en la mencionada forma pero, de todos modos, debido a su similitud con ésta, carece de un carácter distintivo suficiente para que se declare la existencia de riesgo de confusión en las circunstancias del caso concreto. |

| 71. | En segundo lugar, estoy de acuerdo en que no es posible declarar nula la marca anterior en un procedimiento de oposición —fundamento de la resolución en el asunto Durferrit— y que, si una parte en dicho procedimiento solicita esa declaración, la vía adecuada para hacerlo es incoar el procedimiento de nulidad y la división de oposición (o la sala de recurso, según el caso) deberá estimar si procede suspender el procedimiento de oposición. Sin embargo, si no se pretende que se declare la nulidad y si el examen de la alegación puede llevar a una conclusión como la que he destacado en el punto anterior, esa vía resulta engorrosa y procesalmente ineficiente. Es especialmente engorrosa cuando se invocan marcas nacionales anteriores e incluso más problemática cuando, como en el caso de autos, no está claro cuál es la marca anterior en la que se basa la declaración sobre el riesgo de confusión. |

| 72. | En tercer lugar, la cuestión de qué motivos pueden invocarse para hacer frente a una objeción al registro pertenece al derecho de defensa. Si bien no pueden ponerse objeciones al hecho de que se obligue a una parte que incoa el procedimiento de oposición a usar otros procedimientos más apropiados para alegar motivos de denegación absolutos, parece menos ecuánime exigir a la parte contra la que ya se ha incoado dicho procedimiento que renuncie a ese argumento en su defensa e incoe otro procedimiento para alegarlo. |

| 73. | Por consiguiente, considero que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho en el apartado 105 de su sentencia, al desestimar el motivo de L & D por inadmisible sin examinar su contenido. |

— Pruebas del uso de la marca anterior

| 74. | Por último, en lo que atañe a la conclusión sobre el carácter distintivo adquirido, L & D sostiene que el Tribunal de Primera Instancia aplicó incorrectamente la jurisprudencia que citó ( [46](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0046) ) al declarar que los datos posteriores a la solicitud de registro pueden tenerse en cuenta como prueba de la situación preexistente y que la adquisición de tal carácter podía basarse en indicaciones generales sobre el volumen de publicidad o ventas. Además, añade, la prueba del volumen de ventas tiene menor importancia cuando se trata de productos de consumo habitual de poco valor, como en el caso de autos. En su opinión, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error al aceptar la fecha de registro de la marca ARBRE MAGIQUE como fecha de inicio del uso sin que se aportaran pruebas de uso efectivo desde esa fecha. Asimismo, todos los datos sobre ventas y publicidad se referían al uso de la denominación «Arbre Magique», no al de la marca ARBRE MAGIQUE. |

| 75. | De todo ese conjunto de alegaciones, la cuestión de la importancia que debe concederse al volumen de ventas del tipo de producto de que se trate es una valoración de hecho que, como tal, queda fuera del ámbito de un recurso de casación. Las alegaciones sobre la duración y el alcance del uso específicamente de la marca ARBRE MAGIQUE suscitan temas que prefiero tratar posteriormente en el marco de la motivación. En este punto me limitaré a examinar los argumentos sobre la fecha y la naturaleza de las pruebas admitidas. |

| 76. | Considero que el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho en lo que atañe a la posibilidad de admitir pruebas del uso de la marca anterior posteriores a la presentación de la solicitud de registro de la marca Aire Limpio. El Tribunal de Justicia declaró en el auto dictado en el asunto Alcon  ( [47](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0047) ) que «el Tribunal de Primera Instancia pudo tener en cuenta, sin que se formulen motivos en contra y sin incurrir en error de Derecho, elementos que si bien eran posteriores a la fecha de presentación de la solicitud, permitían extraer conclusiones sobre la situación tal como ésta se presentaba en dicha fecha». Con independencia de que esto constituya una regla general (como afirma L & D) o no, no excluye que la Sala de Recurso y el Tribunal de Primera Instancia extrajeran las conclusiones a las que llegaron basándose en que una cuota de mercado elevada no se adquiere de la noche a la mañana. |

| 77. | Respecto a la posibilidad de alegar indicaciones generales relativas al volumen de publicidad o de ventas, el Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 85 de su sentencia:  «[…] no se puede estimar la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso erró al considerar que la marca anterior tenía un carácter distintivo particular en Italia basándose únicamente en indicaciones generales relativas al volumen de publicidad y de ventas. Es cierto que, según la jurisprudencia invocada por la demandante, el carácter distintivo de una marca no puede acreditarse únicamente sobre la base de datos generales y abstractos, como pueden ser porcentajes determinados (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Philips, [C-299/99, Rec. p. I-5475](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61999C?0299&locale=ES), apartado 62). Sin embargo, […] en primer lugar, […] la citada jurisprudencia se refiere a la adquisición del carácter distintivo de una marca objeto de una solicitud de registro y no, como en el caso de autos, a la evaluación de la notoriedad de una marca registrada que ya ha adquirido carácter distintivo. En segundo lugar, para concluir en el presente asunto que la marca gozaba de notoriedad, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta únicamente indicaciones generales, tales como porcentajes determinados, sino también el uso prolongado de la marca ARBRE MAGIQUE, uso que, por otro lado, la demandante no ha negado.» |

| 78. | L & D sostiene, en primer lugar, que, en lo que respecta a la adquisición de carácter distintivo, no existe ninguna razón aparente para tratar de manera diferente el asunto Philips y el caso de autos y, en segundo lugar, que la afirmación sobre el uso prolongado es también meramente un dato general no acreditado. |

| 79. | El asunto Philips se refería a una solicitud de registro de una marca que supuestamente había adquirido carácter distintivo y cuyo registro, en consecuencia, no podía denegarse por carecer de dicho carácter. ( [48](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0048) ) El pasaje invocado por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida en casación se basa a su vez en la sentencia dictada en el asunto Windsurfing Chiemsee. ( [49](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0049) ) |

| 80. | El Tribunal de Justicia declaró en ambas sentencias que para apreciar el carácter distintivo de una marca en esas circunstancias, pueden tomarse en consideración la cuota de mercado, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, la importancia de las inversiones hechas para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales. Si, en vista de tales elementos, se estima que al menos una parte significativa de los sectores interesados identifican el producto gracias a la marca, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe estimarse que se cumple el criterio del carácter distintivo adquirido. Sin embargo, no puede considerarse que ha sido satisfecho únicamente en función de datos generales y abstractos, como pueden ser porcentajes determinados. ( [50](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0050) ) |

| 81. | En mi opinión, no puede admitirse que se considere aceptable recurrir únicamente a datos generales y abstractos para determinar, en un caso como el de autos, que una marca ha adquirido un carácter distintivo particular en función de la notoriedad de la que goza entre el público, pero no cuando se solicita el registro de una marca que ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de ella. El criterio es el mismo en ambos casos. Una marca adquiere carácter distintivo si, a pesar de que no sea probable que se perciba intrínsecamente como distintiva de los productos de una empresa determinada, es percibida de ese modo. La manera en que puede determinarse dicha percepción no puede variar dependiendo de si va a emplearse para demostrar que una marca puede registrarse o para apreciar si existe riesgo de confusión con otra marca cuyo registro se solicita. ( [51](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0051) ) |

| 82. | Además, la posición del Tribunal de Primera Instancia implica que la jurisprudencia de la sentencia Philips no puede trasladarse a la evaluación «de la notoriedad de una marca registrada que ya ha adquirido carácter distintivo». Si dicha posición no es un razonamiento meramente circular, supone que para determinar la existencia de riesgo de confusión debe demostrarse un grado de distintividad mayor del que es necesario para poder registrar una marca. Si los datos generales y abstractos no son suficientes en este último caso, considero que, con mayor razón, no pueden serlo en el primero. |

| 83. | Por consiguiente, estoy de acuerdo con L & D en que la distinción trazada por el Tribunal de Primera Instancia no es conforme a Derecho. |

| 84. | Resta por examinar si la duración del uso de la marca anterior, la cuota de mercado que poseía y las cantidades gastadas en publicidad son «datos generales y abstractos». El Tribunal de Primera Instancia parece admitir que los dos últimos criterios constituyen «indicaciones generales, tales como porcentajes determinados», comprendidas dentro de ese concepto (extremo no discutido), pero que no ocurre lo mismo con el uso prolongado de la marca anterior. |

| 85. | Nuevamente estimo que la distinción no es válida. En el apartado 30 de su resolución, la Sala de Recurso se refirió a ventas anuales de 45 millones de unidades, a una cuota de mercado superior al 50 % y a gastos en publicidad que superaban los 7.000 millones de liras italianas. En el apartado 31, mencionó el hecho de que la marca anterior estaba registrada en Italia desde 1954. Si los primeros son datos generales y abstractos, en mi opinión los segundos también lo son. |

| 86. | Al examinar la prohibición de invocar datos generales y abstractos, como porcentajes determinados, a la luz de la lista de factores que pueden tenerse en cuenta según las sentencias Philips y Windsurfing Chiemsee, considero que lo que quiere decir el Tribunal de Justicia es que, además de cifras cuya interpretación puede verse afectada por factores como el alcance de la competencia, ( [52](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0052) ) deben aportarse pruebas de que la marca en cuestión se percibe efectivamente como un vínculo entre los productos que designa y una empresa determinada. Si estas pruebas no pueden basarse únicamente en datos como la cuota de mercado y los gastos en publicidad —en lo cual convengo—, tampoco pueden provenir de la mera duración del uso o del registro. |

| 87. | Por consiguiente, en lo que respecta a esta alegación, sostengo que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho en el apartado 85 de su sentencia al admitir que la Sala de Recurso pudo considerar que la marca anterior había adquirido un carácter distintivo particular basándose únicamente en las cifras de venta y de gastos en publicidad y en la fecha del primer registro en Italia. |

Error al declarar que las marcas eran similares

— Elemento denominativo en el marca Aire Limpio

| 88. | L & D alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al descartar el elemento denominativo de la marca Aire Limpio, considerándolo irrelevante por no tener un significado particular para el público italiano. Sostiene que, por el contrario, la falta de significado dota a la marca de un carácter de fantasía y, por lo tanto, distintivo, según la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto Oriental Kitchen. ( [53](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0053) ) |

| 89. | Este argumento pretende que se reconozca que, debido al hecho de que la expresión «Aire Limpio» no tiene significado alguno para el público italiano, la marca Aire Limpio es imaginativa y distintiva en Italia. Por lo tanto, se refiere a una valoración de hecho que excede del marco del recurso de casación. El hecho de que el Tribunal de Primera Instancia realizara una valoración similar de las circunstancias en un caso no le obliga a hacer lo mismo en cada ocasión. En contra de cuanto alega L & D, no existe ninguna regla general de Derecho conforme a la cual una palabra que no tenga significado es, invariablemente, imaginativa y distintiva. |

— Elemento gráfico en la marca Aire Limpio

| 90. | L & D sostiene que el Tribunal de Primera Instancia consideró erróneamente que el elemento gráfico de la marca Aire Limpio dominaba claramente la impresión de conjunto y prevalecía de forma notable sobre el elemento denominativo. |

| 91. | Este argumento es una mera repetición de la alegación examinada anteriormente en los puntos 52 y 53 y debe rechazarse por las mismas razones. |

— Similitud conceptual

| 92. | Según L & D, como el contorno de un abeto no es un elemento relevante que deba tenerse en cuenta al apreciar la similitud, no puede considerarse que las marcas sean similares desde el punto de vista conceptual. |

| 93. | No cabe aceptar dicho argumento, que se basa en la alegación anterior. |

— Diferencia entre los contornos

| 94. | Finalmente, en lo que atañe a la similitud, L & D alega con carácter subsidiario que, en cualquier caso, los contornos de las marcas Aire Limpio y ARBRE MAGIQUE son diferentes. |

| 95. | Se trata claramente de un argumento de hecho, inadmisible en casación. |

Error en la conclusión sobre el riesgo de confusión

| 96. | L & D sostiene que, a la luz de las alegaciones sobre el carácter distintivo y la similitud, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al apreciar que existía dicho riesgo. |

| 97. | Dado que, en mi opinión, las alegaciones de L & D sobre el carácter distintivo y la similitud son inadmisibles y/o infundadas, no estimo necesario examinar este argumento. |

Segundo motivo de casación — infracción del artículo 73 e incumplimiento de la obligación de motivación

| 98. | En su segundo motivo de casación, L & D alega que la División de Oposición y la Sala de Recurso habían limitado su valoración a la comparación de la marca Aire Limpio y la marca de silueta, de modo que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 73 del Reglamento al tener en cuenta pruebas relativas a otras marcas, en particular a la marca ARBRE MAGIQUE. Ello colocó a L & D en una posición que no le permitió defenderse suficientemente contra las alegaciones y datos referidos a esas otras marcas. |

| 99. | La OAMI considera que el motivo de casación es inadmisible, ya que se refiere a cuestiones de hecho y que, en todo caso, L & D no sólo fue capaz, sino que defendió su punto de vista suficientemente en relación con el uso y la notoriedad de las otras marcas. Además, el hecho de que la marca ARBRE MAGIQUE hubiera sido excluida de la comparación por razones de economía procesal no significa que las pruebas relativas a su uso y notoriedad no tuvieran repercusión en la impresión que el público italiano tenía de la marca de silueta. Sämann añade que el razonamiento de la sentencia recurrida en casación es claro e inequívoco. |

| 100. | La argumentación seguida en este motivo de casación es breve (aunque L & D alega otros argumentos sobre la admisibilidad de pruebas relativas a la marca ARBRE MAGIQUE) ( [54](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0054) ) y no pone de manifiesto por sí misma ningún incumplimiento de la obligación de motivación. Por una parte, es evidente que la Sala de Recurso no limitó su comparación a la marca de silueta, sino que también examinó las pruebas que le fueron presentadas en relación con el uso de las otras marcas de Sämann en Italia. Por otra, es obvio que L & D tuvo acceso a esas pruebas y al argumento correspondiente tanto en el procedimiento ante la Sala de Recurso como en el sustanciado ante el Tribunal de Primera Instancia. |

| 101. | Sin embargo, la cuestión de la insuficiencia de motivación de una decisión está comprendido dentro de los vicios sustanciales de forma y constituye un motivo de orden público que debe ser examinado de oficio por el juez comunitario. ( [55](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0055) ) Dado que albergo dudas más generales sobre el razonamiento de la Sala de Recurso y del Tribunal de Primera Instancia, propongo examinar este extremo con más detalle. ( [56](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0056) ) |

| 102. | En los apartados 113 y 114 de su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia afirmó correctamente que la obligación de motivación que se establece en el artículo 73 del Reglamento tiene el mismo alcance que la que emana del artículo 253 CE: mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la autoridad de la que emane el acto para permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad de la decisión. ( [57](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0057) ) |

| 103. | La Sala de Recurso basó esencialmente su conclusión sobre el riesgo de confusión en el carácter distintivo particular que había adquirido en Italia «la marca anterior» debido al uso prolongado y su gran notoriedad. Por lo tanto, dicha conclusión exigía una cadena de razonamientos clara e inequívoca que vinculara la marca anterior con la prueba del uso y la notoriedad. Sin embargo, la resolución no definió de modo inequívoco lo que entendía por «la marca anterior». |

| 104. | En primer lugar, la Sala de Recurso sostuvo que sólo compararía la marca Aire Limpio con la marca de silueta, por ser «representativa de las restantes». ( [58](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0058) ) Sin embargo, la firmeza de esta afirmación resulta menoscabada en cierta medida por la afirmación realizada posteriormente en la misma frase, de que la elección se basó en «las mismas razones de economía dadas por la resolución recurrida» —ya que la División de Oposición había declarado que, comparadas con la marca Aire Limpio, las otras marcas presentaban más diferencias que la marca de silueta. ( [59](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0059) ) |

| 105. | La Sala de Recurso admitió como prueba del uso y de la notoriedad de la marca anterior cifras sobre la publicidad y las ventas de los ambientadores para automóvil de Sämann, que no se referían a ninguna marca específica con la que fueran anunciados o vendidos. ( [60](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0060) ) |

| 106. | Por último, el hecho de que la marca CAR-FRESHNER estuviera registrada en Italia desde 1954 se citó como prueba del uso prolongado de la marca en una forma esencialmente idéntica, lo que explicaba su cuota de mercado y su notoriedad entre el público. ( [61](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0061) ) |

| 107. | Parece implícito en este razonamiento que la marca de silueta y todas las demás marcas anteriores de Sämann protegidas en Italia eran lo suficientemente similares como para que cada una de ellas se beneficiara del carácter distintivo adquirido por las otras. Sin embargo, aparte de citar la fecha de registro de la marca CAR-FRESHNER, la Sala de Recurso no dio detalles que permitieran vincular las pruebas específicas a una marca o marcas concretas. Asimismo, su presunción sobre la estrecha similitud existente entre las distintas marcas de Sämann no se apoyaba en una justificación específica del tipo que sería exigible a la luz de la conclusión de la División de Oposición de que la similitud entre la marca Aire Limpio y la marca de silueta era (notablemente) mayor que la que presentaban la marca Aire Limpio y las otras marcas de Sämann. |

| 108. | Contrariamente a mi interpretación de la resolución de la Sala de Recurso, el Tribunal de Primera Instancia declaró que dicha Sala había basado sus conclusiones en el uso y la notoriedad de la marca ARBRE MAGIQUE y había considerado que la marca de silueta era una parte de esa marca. |

| 109. | En mi opinión, la lectura de la resolución de la Sala de Recurso no confirma ninguna de esas aseveraciones. Es cierto que la OAMI confirmó en la vista que las pruebas del uso acreditado en Italia se referían a la marca ARBRE MAGIQUE y no a la marca CAR-FRESHNER. ( [62](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0062) ) No obstante, considero que esta afirmación no puede completar legítimamente, ni mucho menos corregir, el razonamiento que se desprende de una recta interpretación de la resolución de la Sala de Recurso. |

| 110. | Por consiguiente, creo que la Sala de Recurso no explicó de manera completa y clara cuál fue exactamente la cadena de razonamientos que la llevó a concluir que la marca de silueta tenía un carácter distintivo particular como consecuencia del volumen de ventas, del presupuesto destinado a publicidad y de la duración del registro de otra u otras marcas, y que el Tribunal de Primera Instancia trató de colmar esa laguna construyendo ciertas presunciones sobre la cadena de razonamientos basadas en motivos poco claros. |

| 111. | Este hecho es bastante lamentable, dado que el enfoque adoptado —esencialmente, atribuir el carácter distintivo de una marca a otra— es inusual y no parece necesario a primera vista. En lo que atañe a la presunción de que la marca de silueta es efectivamente lo bastante similar a la marca o marcas cuyo carácter distintivo quedó acreditado como para atribuirle dicho carácter, estas últimas podrían haberse comparado directamente con la marca Aire Limpio a efectos de determinar el riesgo de confusión. |

| 112. | A la luz de esas consideraciones, el razonamiento de la Sala de Recurso podría resultar incompatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el sentido de que, cuando una decisión que, aunque se sitúe en el marco de una práctica decisoria constante, puede contener una motivación sumaria, concretamente mediante referencia a dicha práctica, incumbe a la autoridad comunitaria desarrollar su razonamiento de forma explícita cuando la decisión vaya más lejos que las decisiones anteriores. ( [63](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0063) ) |

| 113. | Tratando de recomponer una cadena de razonamientos que refleje adecuadamente lo que parece haber sido decidido en sustancia, he llegado a la interpretación que expongo a continuación. |

| 114. | La Sala de Recurso decidió, en primer lugar, que tanto las marcas de Sämann protegidas en Italia como la marca de silueta eran similares a la marca Aire Limpio del mismo modo y en el mismo grado, por lo que, a efectos de determinar el riesgo de confusión, el carácter distintivo adquirido ( [64](#t-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0064) ) de una (o más) de ellas era compartido por todas. |

| 115. | En segundo lugar, las pruebas sobre el volumen de ventas y los gastos en publicidad en Italia respecto a una o más de las marcas de Sämann, así como la duración de la protección proporcionada por el registro a la marca CAR-FRESHNER, bastaban para demostrar que las marcas colectivamente —y por tanto la marca de silueta individualmente— habían adquirido un carácter distintivo particular en virtud de la notoriedad de la que gozaban entre el público destinatario, de modo que, a la vista de la similitud existente entre la marca Aire Limpio y la marca de silueta, existía riesgo de confusión. |

| 116. | Sin pronunciarme sobre la valoración de hecho, creo que ese razonamiento sería defensible. Sin embargo, no se expone íntegramente en la resolución de la Sala de Recurso. Lo he articulado empleando varias partes de la resolución, algunas explícitas, otras implícitas. Además, hay lagunas que no pueden colmarse con la propia resolución: i) ¿Sobre qué base se llegó a la conclusión de que podía considerarse que todas las marcas Sämann eran tan similares entre ellas que el carácter distintivo adquirido por una era compartido por todas? ii) ¿A qué marca o marcas se referían los datos sobre ventas y publicidad? iii) ¿Cómo justificó la Sala de Recurso la adopción del enfoque de la «transferencia» del carácter distintivo adquirido de las marcas que gozaban de protección en Italia desde hacía tiempo a la marca de silueta —cuyo registro como marca comunitaria aún estaba pendiente en la época relevante para el caso de autos— en vez de optar por comparar directamente la marca Aire Limpio con las marcas anteriores? |

| 117. | En mi opinión, los elementos expuestos constituyen graves defectos de la resolución de la Sala de Recurso. En lo que atañe a i) e ii), el órgano jurisdiccional comunitario no puede controlar la legalidad de una resolución si no es capaz de comprobar que la Sala de Recurso identificó la marca o marcas a las que se referían los datos y apreció correctamente su similitud con la marca de silueta a efectos de «transferir» el carácter distintivo. Por lo que respecta a iii), el órgano jurisdiccional comunitario no puede demostrar que la Sala de Recurso no adoptó ese enfoque porque consideró que la similitud existente entre la marca Aire Limpio y las marcas que gozaban de protección en Italia desde hacía tiempo era insuficiente para llegar a la misma conclusión si dichas marcas se comparaban directamente. |

| 118. | Por consiguiente, considero que la motivación de la resolución de la Sala de Recurso no es suficiente con arreglo a lo exigido por el artículo 73 del Reglamento, es decir, para permitir que el juez comunitario pueda ejercer su control de legalidad. |

| 119. | A la luz de las consideraciones que preceden, considero que la apreciación realizada por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 117 de su sentencia, de que «la resolución impugnada muestra de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Sala de Recurso», no puede deducirse legítimamente de la resolución. Además, en mi opinión, el Tribunal de Primera Instancia no aclaró suficientemente por qué razón afirmó que las pruebas en las que se basó la Sala de Recurso sólo se referían a la marca ARBRE MAGIQUE, o que la Sala había considerado que la marca de silueta era una parte de la marca ARBRE MAGIQUE —esta última afirmación se perfila como una posible justificación retrospectiva, consecuencia de la sentencia Nestlé, que fue dictada después de que la Sala de Recurso adoptara su resolución. |

| 120. | Por consiguiente, considero que tanto la Sala de Recurso como el Tribunal de Primera Instancia no motivaron adecuadamente sus resoluciones. |

Conclusiones que pueden deducirse de todo lo expuesto

| 121. | He llegado a la conclusión de que la sentencia recurrida en casación adolece de cuatro errores de Derecho. En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error en el apartado 85 al admitir que la Sala de Recurso podía declarar que la marca anterior había adquirido un carácter distintivo particular basándose únicamente en las cifras de ventas y de gastos en publicidad y en la fecha del primer registro en Italia. En segundo lugar, se equivocó de nuevo en el apartado 105 al rechazar la alegación de que la forma de la marca anterior era necesaria para obtener un resultado técnico, sin examinar su contenido. En tercer lugar, en el apartado 117 cometió un error en su apreciación del razonamiento de la Sala de Recurso. En cuarto lugar, se equivocó en diversos apartados al admitir que la Sala de Recurso había basado su apreciación en pruebas relativas a la marca ARBRE MAGIQUE cuando en la resolución no se indicaba tal cosa. |

| 122. | Habida cuenta de las consideraciones anteriores, y dado que no quedan por tratar más cuestiones de Derecho relevantes planteadas ante el Tribunal de Primera Instancia, considero que procedería anular la sentencia recurrida en casación y la resolución de la Sala de Recurso y remitir el asunto a la OAMI. |

Costas

| 123. | A tenor de lo dispuesto en el artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. L & D solicitó la condena en costas. En mi opinión, su recurso de casación debería prosperar. Por consiguiente, debería condenarse en costas a la OAMI. |

Conclusión

| 124. | A la luz de las consideraciones que preceden, opino que el Tribunal de Justicia debería:   | — | Anular la sentencia dictada en el asunto T-168/04. |  | — | Anular la resolución de la Sala de Recurso en el asunto R 326/2003-2. |  | — | Remitir el asunto a la OAMI para que se pronuncie sobre los hechos. |  | — | Condenar a la OAMI al pago de las costas de primera instancia y de la casación. | |

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(
[1](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0001)
) Lengua original: inglés.

(
[2](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0002)
) Reglamento (CE) del Consejo no 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria ([DO 1994, L 11, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1994:011:TOC); en lo sucesivo, «Reglamento»).

(
[3](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0003)
) Véase, por ejemplo, la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker ([C-334/05 P, Rec. p. I-4529](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62005C?0334&locale=ES)), apartados 34 y 35 y la jurisprudencia citada.

(
[4](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0004)
) Véanse, en particular, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL ([C-251/95, Rec. p. I-6191](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61995C?0251&locale=ES)), apartado 24, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode ([C-425/98, Rec. p. I-4861](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61998C?0425&locale=ES)), apartado 38. Ambos casos se referían a marcas nacionales, de modo que no estaban comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento, sino de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas ([DO 1989, L 40, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1989:040:TOC)). No obstante, las disposiciones de ambos actos relativas a los motivos de denegación de registro son esencialmente idénticas, y han sido interpretadas como tales por el Tribunal de Justicia.

(
[5](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0005)
) Es decir, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

(
[6](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0006)
) Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

(
[7](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0007)
) Marca internacional no 612.525, registrada el 9 de diciembre de 1993 —con efectos, entre otros países, en Italia— para bienes de la clase 5. Parece idéntica a la marca de silueta, pero no ha sido mencionada específicamente en las resoluciones impugnadas en el presente asunto.

(
[8](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0008)
) Es decir, marcas protegidas en varios países de conformidad con el sistema de Madrid relativo al registro internacional de marcas, administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.

(
[9](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0009)
) Este resumen del examen de la División de Oposición está basado en la versión reproducida en el apartado 6 de la resolución de la Sala de Recurso.

(
[10](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0010)
) Resolución de 15 de marzo de 2004, asunto R 326/2003-2 Julius Sämann/L & D.

(
[11](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0011)
) Apartados 22 y 23 de la resolución de la Sala de Recurso.

(
[12](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0012)
) Apartados 24 a 26.

(
[13](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0013)
) Apartados 27 y 29, en los que se cita la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors ([C-375/97, Rec. p. I-5421](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61997C?0375&locale=ES)), apartado 27.

(
[14](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0014)
) Apartados 30 a 32.

(
[15](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0015)
) Apartado 33.

(
[16](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0016)
) Otros aspectos de las resoluciones de la División de Oposición y de la Sala de Recurso no son objeto de este recurso de casación.

(
[17](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0017)
) Sentencia de 7 de septiembre de 2006, L & D/OAMI- Sämann (Aire limpio) ([T-168/04, Rec. p. II-2699](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62004T?0168&locale=ES)).

(
[18](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0018)
) Véanse los puntos 4 y 6 supra.

(
[19](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0019)
) Apartados 67 a 71 de la sentencia recurrida en casación.

(
[20](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0020)
) Sentencia de 7 de julio de 2005, Nestlé ([C-353/03, Rec. p. I-6135](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62003C?0353&locale=ES)), apartados 30 y 32.

(
[21](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0021)
) Apartados 72 a 77.

(
[22](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0022)
) Autos de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI ([C-192/03 P, Rec. p. I-8993](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62003C?0192&locale=ES)), apartado 41, y la jurisprudencia citada, y de 27 de enero de 2004, La Mer Technology ([C-259/02, Rec. p. I-1159](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62002C?0259&locale=ES)), apartado 31.

(
[23](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0023)
) Apartados 78 a 84 de la sentencia recurrida en casación.

(
[24](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0024)
) Sentencia de 18 de junio de 2002, Philips ([C-299/99, Rec. p. I-5475](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61999C?0299&locale=ES)), apartado 62.

(
[25](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0025)
) Apartado 85 de la sentencia recurrida en casación.

(
[26](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0026)
) Apartados 86 a 88.

(
[27](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0027)
) Apartados 89 y 90.

(
[28](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0028)
) Apartado 91.

(
[29](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0029)
) Apartados 92 a 94.

(
[30](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0030)
) Apartados 95 y 96.

(
[31](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0031)
) Apartados 97 a 99 de la sentencia recurrida en casación, en los que se citan las sentencias de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) ([T-162/01, Rec. p. II-2821](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62001T?0162&locale=ES)), apartados 30 a 32; de 14 de octubre de 2003, Phillips-VanHeusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) ([T-292/01, Rec. p. II-4335](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62001T?0292&locale=ES)), apartado 47; y SABEL, citada en la nota 4, apartado 24.

(
[32](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0032)
) Apartados 100 a 102 de la sentencia recurrida en casación.

(
[33](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0033)
) Apartados 103 a 105.

(
[34](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0034)
) Sentencia de 21 de octubre de 2004, KWS Saat/OAMI ([C-447/02 P, Rec. p. I-10107](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62002C?0447&locale=ES)), apartados 64 y 65.

(
[35](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0035)
) Apartados 113 a 117 de la sentencia recurrida.

(
[36](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0036)
) Estatuto del Tribunal de Justicia, artículo 58.

(
[37](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0037)
) Véase el punto 7 supra.

(
[38](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0038)
) El apartado 76 de la sentencia emplea las palabras «significant or preponderant», «significatif voire prédominant» en francés («significativo e incluso predominante» en español).

(
[39](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0039)
) Citada en la nota 20.

(
[40](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0040)
) Sentencias SABEL, citada en la nota 4, apartado 25; de 6 de julio de 2004, Grupo El Prado Cervera/OAMI — Herederos de Debuschewitz (CHUFAFIT) ([T-117/02, Rec. p. II-2073](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62002T?0117&locale=ES)), apartado 51; de 13 de julio de 2005, Murúa Entrena/OAMI — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) ([T-40/03, Rec. p. II-2831](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62003T?0040&locale=ES)), apartados 55 y 56.

(
[41](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0041)
) Sentencias de 6 de mayo de 2003, Libertel ([C-104/01, Rec. p. I-3793](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62001C?0104&locale=ES)), apartado 65, y de 9 de octubre de 2002, Glaverbel/OAMI (superficie de lámina de vidrio) ([T-36/01, Rec. p. II-3887](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62001T?0036&locale=ES)), apartado 23.

(
[42](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0042)
) Sentencia de 30 de septiembre de 2003, Durferrit/OAMI — Kolene (UN-TRIDE), denominado «Durferrit» ([T-224/01, Rec. p. II-1589](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62001T?0224&locale=ES)), apartados 72 a 75.

(
[43](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0043)
) Así lo prevé la actual regla 20, apartado 7, del Reglamento (CE) de la Comisión no 2868/95, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria ([DO 1995, L 303, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1995:303:TOC)), en su versión modificada.

(
[44](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0044)
) Sentencia de 30 de junio de 2004, BMI Bertollo/OAMI — Diesel (DIESELIT), denominado «BMI Bertollo» ([T-186/02, Rec. p. II-1887](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62002T?0186&locale=ES)), apartado 71.

(
[45](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0045)
) Sentencia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATSEN) ([T-6/01, Rec. p. II-4335](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62001T?0006&locale=ES)), apartado 55. El mismo extremo fue cuestionado en casación ante el Tribunal de Justicia, pero no formó parte del razonamiento seguido por dicho Tribunal en su auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI ([C-3/03 P, Rec. p. I-3657](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62003C?0003&locale=ES)), apartados 38 a 42. El caso trataba de una solicitud de registro como marca comunitaria de un signo que incluía, por una parte, un elemento que era descriptivo en alemán y, por otra, un elemento distintivo; la marca nacional anterior, que consistía únicamente en el elemento descriptivo alemán, estaba registrada en España, país en el que dicho elemento no era descriptivo.

(
[46](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0046)
) Sentencias Alcon/OAMI, La Mer Technology y Philips, citadas anteriormente en las notas 22 y 24.

(
[47](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0047)
) Citada anteriormente en la nota 22, apartado 41.

(
[48](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0048)
) Se trataba de una solicitud de registro como marca nacional, que por lo tanto estaba comprendida en el ámbito de aplicación de las disposiciones esencialmente idénticas de la Directiva 89/104 (véase la nota 4). Los artículos 3, apartado 1, de la Directiva y 7, apartado 1, del Reglamento establecen que debe denegarse el registro de las marcas que, entre otras cosas, b) carezcan de carácter distintivo, c) se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir para designar características de los productos de que se trate (incluida su procedencia geográfica) o d) se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el comercio; el artículo 3, apartado 3, de la Directiva establece: «No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. […]» y el artículo 7, apartado 3, del Reglamento afirma: «Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

(
[49](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0049)
) Sentencia de 4 de mayo de 1999, asuntos acumulados [C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61997C?0108&locale=ES). Dicha sentencia se refería a la posibilidad de registrar a nivel nacional una marca que indicaba la procedencia geográfica pero que supuestamente había adquirido carácter distintivo.

(
[50](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0050)
) Sentencias Windsurfing Chiemsee, apartados 51 y 52 y Philips, apartados 60 a 62.

(
[51](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0051)
) Véanse también por analogía, las conclusiones presentadas en el asunto Björnekulla Fruktindustrier (sentencia de 29 de abril de 2004, [C-371/02, Rec. p. I-5791](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62002C?0371&locale=ES)), puntos 71 y ss., especialmente puntos 73 y 75, en los que el Abogado General Léger considera que deberían aplicarse los mismos criterios para apreciar el carácter distintivo de una marca en el momento de su registro y para apreciar si ese carácter distintivo se mantiene posteriormente.

(
[52](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0052)
) Por ejemplo, una cuota de mercado muy alta podría deberse a que exista muy poca competencia, en cuyo caso la marca podría ser percibida por el público pertinente más bien como una indicación genérica que como un modo de identificar la procedencia de los productos.

(
[53](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0053)
) Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Oriental Kitchen/OAMI — Mou Dybfrost (KIAP MOU), denominado «Oriental Kitchen» ([T-286/02, Rec. p. II-4953](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62002T?0286&locale=ES)); véanse, en particular, los apartados 41 y ss.

(
[54](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0054)
) Véanse los puntos 74 y 75 supra.

(
[55](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0055)
) Sentencias de 20 de febrero de 1997, Comisión/Daffix ([C-166/95 P, Rec. p. I-983](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61995C?0166&locale=ES)), apartado 24; de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France ([C-367/95 P, Rec. p. I-1719](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61995C?0367&locale=ES)), apartado 67, y de 30 de marzo de 2000, VBA/Florimex y otros ([C-265/97 P, Rec. p. I-2061](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61997C?0265&locale=ES)), apartado 114.

(
[56](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0056)
) Obsérvese que la obligación del Tribunal de Primera Instancia de motivar sus sentencias no deriva del artículo 73 del Reglamento, sino del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

(
[57](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0057)
) Véase, por ejemplo, la sentencia KWS Saat/OAMI, citada anteriormente en la nota 34, apartados 64 y 65.

(
[58](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0058)
) Apartado 23 de la resolución de la Sala de Recurso.

(
[59](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0059)
) Véase el apartado 6 de la resolución de la Sala de Recurso.

(
[60](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0060)
) Apartado 30.

(
[61](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0061)
) Apartado 31. Cabe añadir que, a diferencia de las cifras de cuotas de mercado y publicidad en Italia, la referencia original a las ventas anuales de 45 millones de unidades no indicaba el mercado geográfico de referencia.

(
[62](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0062)
) Véase el apartado 86 de la sentencia recurrida en casación.

(
[63](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0063)
) Véase, por ejemplo, la sentencia de 14 de febrero de 1990, Delacre/Comisión ([C-350/88, Rec. p. I-395](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=61988C?0350&locale=ES)), apartado 15.

(
[64](#c-ECRCJ2008ESB.0700572801-E0064)
) Debo destacar que, aunque expresó dudas al respecto, la Sala de Recurso no rechazó ni refutó la conclusión de la División de Oposición de que la marca de silueta no era intrínsecamente distintiva.

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