Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto T‑45/16

Nelson Alfonso Egüed

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión BYRON — Marca anterior no registrada BYRON — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Régimen de la acción de common law por usurpación de denominación (action for passing off) — “Goodwill” — Prueba de la adquisición y de la permanencia del derecho anterior»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 18 de julio de 2017

1. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Competencia del Tribunal General — Modificación de una resolución de la Oficina — Apreciación a la luz de las competencias atribuidas a la Sala de Recurso

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 3]
2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Requisitos — Interpretación a la luz del Derecho de la Unión — Apreciación con arreglo a los criterios fijados por el Derecho nacional que regulan el signo invocado

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4]
3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Signo que confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior — Carga de la prueba

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 4, letra b), y 76, ap. 1]
4. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Control ejercido por las instancias competentes de la Oficina y por el Tribunal General por lo que atañe al Derecho nacional aplicable — Alcance

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4]
5. Derecho nacional — Remisión a los Derechos nacionales — Derecho del Reino Unido — Régimen de la acción por usurpación de denominación (action for passing off)
6. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Marca figurativa BYRON y marca no registrada BYRON

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4]
7. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Uso del signo en el tráfico económico — Criterio temporal — Prueba de la adquisición y de la permanencia del derecho anterior

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 4]
8. Derecho nacional — Remisión a los Derechos nacionales — Derecho del Reino Unido — Régimen de la acción por usurpación de denominación (action for passing off)

1. Ha de declararse la inadmisibilidad de una pretensión, presentada en el marco de un recurso contra una resolución relativa a un procedimiento de oposición, que tiene por objeto que el Tribunal General modifique la resolución impugnada, en el sentido de que la marca solicitada sea registrada. Las instancias de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea competentes en la materia no adoptan ninguna resolución formal que acuerde el registro de una marca de la Unión y sea susceptible de recurso. Por tanto, la Sala de Recurso no es competente para conocer de una pretensión dirigida a que la propia Sala registre una marca de la Unión. En estas circunstancias, tampoco corresponde al Tribunal General pronunciarse sobre una solicitud de modificación dirigida a que este Tribunal modifique la resolución de una Sala de Recurso en este sentido.

   (véanse los apartados 18 a 21)
2. En virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, el titular de una marca no registrada puede oponerse al registro de una marca de la Unión si dicha marca no registrada cumple cuatro requisitos. La marca no registrada debe utilizarse en el tráfico económico; debe tener un alcance que no sea únicamente local; el derecho a dicha marca debe haber sido adquirido con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que la marca de la Unión fuera utilizada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión y, finalmente, dicha marca debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

   Estos requisitos tienen carácter acumulativo, de modo que, cuando una marca no cumple uno de estos requisitos, la oposición basada en la existencia de una marca no registrada utilizada en el tráfico económico, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 2007/2009, no puede prosperar.

   Los dos primeros requisitos, esto es, los relativos al uso de la marca anterior y a su alcance no únicamente local, resultan del propio texto del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009 y deben, por tanto, interpretarse a la luz del Derecho de la Unión.

   Así pues, el Reglamento n.o 207/2009 establece normas uniformes sobre el uso de los signos y su alcance, que son coherentes con los principios que inspiran el sistema establecido por dicho Reglamento.

   En cambio, en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, del fragmento de frase «si, y en la medida en que, con arreglo [...] al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo» se desprende que los otros dos requisitos impuestos por dicho Reglamento se aprecian, a diferencia de los precedentes, siguiendo los criterios establecidos por el Derecho que rige el signo invocado.

   Esta remisión al Derecho que rige el signo invocado resulta justificada por cuanto el Reglamento n.o 207/2009 reconoce la posibilidad de que se invoquen signos ajenos al sistema de la marca de la Unión en contra de dicha marca. Por tanto, solo el Derecho del Estado miembro que rige el signo invocado permite establecer si este es anterior a la marca de la Unión y si puede justificar que se prohíba la utilización de una marca posterior.

   (véanse los apartados 23 a 27 y 29)
3. En virtud del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, incumbe al oponente ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea la carga de la prueba de que, conforme a la legislación del Estado miembro aplicable al signo invocado con arreglo al artículo 8, apartado 4, letra b), del antedicho Reglamento, el signo confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. Sobre la base de la normativa nacional invocada en apoyo de la oposición y de las resoluciones judiciales recaídas en el Estado miembro de que se trate, corresponde al oponente demostrar que el signo en conflicto está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior.

   (véase el apartado 31)
4. En el contexto de una oposición basada en un derecho anterior protegido por una norma de Derecho nacional, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y el Tribunal General pueden comprobar la pertinencia de los datos aportados por el oponente en lo que se refiere a la práctica de la prueba, que recae sobre él, del contenido del Derecho nacional. Así pues, los órganos competentes de la Oficina, llamados a pronunciarse en un primer momento, no se limitan a hacer una simple comprobación del Derecho nacional, tal como lo haya alegado el oponente. La Oficina puede informarse de oficio sobre el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, en caso de que la información sea necesaria para valorar los requisitos de aplicación de una causa de oposición invocada y, en particular, la realidad de los hechos alegados o la fuerza probatoria de los documentos presentados. Respecto al Tribunal General, que efectúa un control jurisdiccional en un momento posterior, es preciso, para que lleve a cabo un control efectivo, que pueda comprobar no solo los documentos aportados, sino también el contenido, los requisitos de aplicación y el alcance de las normas jurídicas invocadas por el oponente.

   (véanse los apartados 33 a 35)
5. De la jurisprudencia nacional se desprende que el oponente debe probar, conforme al régimen jurídico de la acción por usurpación de denominación prevista en el Derecho del Reino Unido, que se cumplen tres requisitos, a saber, en primer lugar, el «goodwill» adquirido (es decir, el poder de atracción de la clientela) mediante la marca no registrada o el signo de que se trate, en segundo lugar, la presentación engañosa por parte del titular de la marca posterior y, en tercer lugar, el perjuicio causado al «goodwill».

   (véase el apartado 43)
6. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 68, 81, 90, 103, 118 y 122)
7. La regla 19, apartado 2, letra d), del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, prevé que la parte que presente oposición basándose en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, debe aportar la prueba no solo de la adquisición del derecho anterior y del ámbito de su protección, sino también de la existencia continuada de dicho derecho. Ello implica, normalmente, que el signo en cuestión debe ser todavía utilizado en el momento de la presentación de la oposición.

   (véanse los apartados 83 y 84)
8. La propiedad protegida por la acción por usurpación de denominación tiene por objeto no una palabra o un nombre cuyo uso por terceros esté restringido, sino la propia clientela a la que el uso controvertido causa un perjuicio, ya que la reputación de una marca constituye el poder de atracción sobre la clientela y el criterio que permite distinguir entre una empresa ya establecida y una empresa nueva.

   En principio, la existencia de un «goodwill» se demuestra aportando la prueba de actividades comerciales y publicitarias y de cuentas de clientes. La prueba relativa a actividades comerciales serias que desembocan en la adquisición de una reputación y el desarrollo de una clientela es, en general, suficiente para demostrar un «goodwill».

   (véanse los apartados 48 y 49)

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