Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

Sr. DÁMASO Ruiz-Jarabo Colomer

presentadas el 19 de enero de 2006 ([1](#Footnote1))

**Asunto C‑259/04**

**Elizabeth Florence Emanuel**

**contra**

**Continental Shelf 128 Ltd**

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Persona Designada por el Lord Chancellor conforme al artículo 76 de la
Trade Marks Act 1994 (Reino Unido), a través de la High Court of Justice]

«Marcas − Marca cedida por su titular − Error − Nulidad − Caducidad»

  
  
  
  

I.      **Introducción**

1.     Las marcas constituyen un conjunto de información sintetizada revestido de cualquier forma, pero han de cumplir los requisitos
fundamentales de la aptitud para su registro y de la entidad suficiente para distinguir los productos o servicios de su titular
de los ofertados por los competidores. A los nombres propios se les reconocen tales cualidades, habiendo en el mercado numerosos
ejemplos.

2.     Mas, cuando se pierde el nexo entre el patronímico y la empresa que suministra las prestaciones o que fabrica los bienes con
ese apelativo, surge el dilema de si puede aducir la falsedad del mensaje incorporado al signo e impugnar su validez quien
cedió su identidad.

3.     Esos interrogantes plantea la Persona Designada por el Lord Chancellor, con arreglo al artículo 76 de la Ley de Marcas británica,
a través de la High Court of Justice, en un litigio que, curiosamente, se remonta hasta un acontecimiento social muy conocido,
las nupcias del Príncipe de Gales con Lady Diana Spencer. ([2](#Footnote2))

4.     El fausto y la pompa que acompañaron al enlace dejaron una profunda huella en la memoria colectiva, cautivada por la belleza
de la novia, cuyo vestido, de impresionantes proporciones, ([3](#Footnote3)) fue diseñado por la Sra. Emanuel, una costurera que, gracias a este encargo, adquirió prestigio en su actividad profesional.
Con el trasfondo de su popularidad, la modista se opone ahora al registro, por una empresa a la que es ajena, de una modificación
de la grafía de la marca Elizabeth Emanuel, creación suya, y solicita la caducidad de los derechos de propiedad industrial
sobre el emblema, alegando que, al haberse quebrado los lazos que lo vinculaban a su persona, el signo no corresponde ya a
la realidad, induciendo a error.

II.    **El marco jurídico**

5.     Aunque las preguntas remitidas por la Persona Designada apuntan expresamente a dos normas muy concretas de la Directiva 89/104/CEE,
sobre Marcas, ([4](#Footnote4)) hay otros preceptos tanto en el derecho comunitario como en el internacional que resultan de interés, por lo que también
se transcriben a continuación.

A.      *Derecho comunitario*

6.     La regulación de este tipo de propiedad industrial en el derecho europeo se recoge, por un lado, en la referida Directiva
y, por otro, en el Reglamento (CE) nº 40/94 sobre la Marca comunitaria. ([5](#Footnote5))

1.      La Directiva

7.     El artículo 3, apartado 1, letra g), dispone:

«Causas de denegación o de nulidad

1.      Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[…]

g)      las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico
del producto o servicio;

[…]»

8.     Según el artículo 12, apartado 2, letra b):

«Causas de caducidad

2.      Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

a)      […]

b)      a consecuencia de que el uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error,
especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.»

2.      El Reglamento nº 40/94

9.     El artículo 7, apartado 1, letra g), reza así:

«Motivos de denegación absolutos

1.      Se denegará el registro de:

[…]

g)      las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica
del producto o servicio;

[…]»

10.   El artículo 50, apartado 1, letra c), tiene el siguiente tenor:

«Causas de caducidad

1.      Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina
o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

[…]

c)      si, a consecuencia del uso que haga de la misma, el titular de la marca o que se haga con su consentimiento para los productos
o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza,
la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios;

[…]»

11.   El Reglamento nº 40/94 incluye un precepto que no se encuentra en la Directiva y que, por su pertinencia en relación con los
elementos fácticos del asunto principal, ha de traerse a colación; se trata del artículo 17, cuyo contenido es el siguiente:

«Cesión

1.      Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte
de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2.      La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca comunitaria, a no ser que, con arreglo a la legislación
aplicable a la transmisión, exista acuerdo contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias. Esta disposición
será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.

[…]

6.      Mientras la cesión no se halle inscrita en el Registro, el cesionario no podrá prevalerse de los derechos que se derivan del
registro de la marca comunitaria.

[…]»

B.      *Derecho internacional*

12.   En el contexto de esta cuestión prejudicial, no parece superfluo reseñar también el artículo 21 del Acuerdo ADPIC: ([6](#Footnote6))

«Licencias y cesión

Los Miembros podrán establecer las condiciones para las licencias y la cesión de las marcas de fábrica o de comercio, quedando
entendido […] que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia
de la empresa a que pertenezca la marca.»

III. **Los hechos, el litigio principal y las cuestiones prejudiciales**

13.   Por las razones expuestas al inicio de estas conclusiones, la Sra. Emanuel adquirió prestigio como diseñadora de moda en el
Reino Unido, especialmente por sus trajes de novia. En 1990, empezó a operar bajo el rótulo ELIZABETH EMANUEL en un local
de Brook Street.

14.   En 1996 buscó apoyo financiero y firmó un contrato con Hamlet International Plc para constituir una sociedad conjunta llamada
Elizabeth Emanuel Plc, a la que transmitió, entre otros bienes, su empresa de diseño y venta de prendas de vestir, con todos
los activos, incluidos su fondo de comercio y la solicitud de una marca mixta, gráfica y denominativa, que comprendía un esbozo
heráldico con los términos ELIZABETH EMANUEL, inscrita oficialmente en 1997, de la siguiente manera:

15.   En septiembre de ese año la creadora de la marca sufrió serias dificultades financieras y suscribió un nuevo contrato con
Frostprint Ltd, traspasándole el negocio, es decir, su fondo de comercio y el signo registrado. A raíz de este traspaso, Frostprint
cambió su apelativo por el de Elizabeth Emanuel International Limited, incorporando a la Sra. Emanuel como empleada.

16.   Un mes después la modista dejó de trabajar para esa empresa, cuya dirección recomendó cautela al resto del personal, a la
hora de responder a eventuales preguntas sobre la Sra. Emmanuel.

17.   En noviembre de 1997 la marca registrada fue cedida a Oakridge Trading Limited, que, en marzo de 1998, instó su registro,
cambiando, empero, la grafía previa y retirando el dibujo heráldico.

18.   En enero de 1999 la Sra. Emanuel presentó un escrito de oposición a dicha modificación y en septiembre de 1999 solicitó la
caducidad de la marca registrada homónima.

19.   En abril de 2002, constando a favor de Continental Shelf 128 Limited (en lo sucesivo, «CSL») el título de propiedad industrial
controvertido, el Hearing Officer conoció de la oposición formulada por al Sra. Emanuel y de la caducidad, desestimándolas.
Dictaminó, en dos decisiones separadas, que se había inducido a los clientes a error y confusión, pero que ese equívoco era
legal y la consecuencia inexorable de la venta de un negocio con su fondo de comercio explotado bajo el nombre propio del
dueño.

20.   El 16 de diciembre de 2002 la Sra. Emanuel acudió ante la Persona Designada con el fin de interponer sendos recursos contra
esas resoluciones, que fueron acumulados.

21.   Las partes invocaron en apoyo de sus reclamaciones el artículo 3, apartado 1, letra g), y el artículo 12, apartado 2, letra b),
de la Directiva 89/104. Por entender que la solución del litigio principal dependía de la exégesis de dichos preceptos, la
Persona Designada optó por suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales que
a continuación se transcriben:

«1) ¿Es susceptible de inducir a error al público y ha de denegarse el registro a una marca, conforme al artículo 3, apartado 1,
letra g), de la Directiva 89/104 en las siguientes circunstancias:

a) el fondo de comercio asociado a la marca ha sido transmitido junto con la empresa de fabricación de los productos a los
que se refiere;

b) antes de la transmisión, la marca indicaba, para una parte considerable del público pertinente, que una determinada persona
participaba en el diseño o en la creación de los productos para los que se usaba;

c) después de la transmisión, el cesionario interesó el registro del signo, y

d) en el momento de la solicitud, una parte considerable del público creía erróneamente que el uso de la marca significaba
que la persona determinada participaba todavía en el diseño y en la creación de los productos identificados con la marca,
afectando tal creencia probablemente a la actitud en el mercado de esa parte del público?

2) Si la respuesta a la primera cuestión no fuera incondicionalmente afirmativa, ¿qué otros elementos deben tenerse en cuenta
para valorar si una marca puede inducir a error y ha de denegarse su registro, a tenor del referido artículo 3, apartado 1,
letra g), al ser probable que el riesgo de engaño disminuya con el tiempo?

3) ¿Cabe que una marca registrada induzca a error a consecuencia del uso realizado por su titular o con su consentimiento
y, por tanto, que se declare su caducidad, con arreglo al artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva, en las siguientes
circunstancias:

a) la marca registrada y el fondo en el que se integra se han transmitido junto con la empresa de fabricación de los productos
amparados por la marca;

b) antes de la transmisión, el signo indicaba, para una parte considerable del público pertinente, que una determinada persona
participaba en el diseño o en la creación de los productos a los que identificaba;

c) después de la transmisión, se solicitó su caducidad, y

d) en el momento de la solicitud, una parte considerable del público creía erróneamente que la utilización de la marca reflejaba
que dicha persona cooperaba todavía en el diseño o en la creación de los productos, afectando posiblemente tal creencia al
comportamiento comprador de esa parte del público?

4) Si la respuesta a la tercera cuestión no fuera incondicionalmente afirmativa, ¿qué otros elementos deben tenerse en cuenta
para valorar si una marca registrada puede inducir a error al público a consecuencia del uso realizado por su titular o con
su consentimiento y, por tanto, declararse su caducidad, con arreglo al artículo 12, apartado 2, letra b), al ser probable
que el riesgo de engaño disminuya con el tiempo?»

IV.    **El trámite ante el Tribunal de Justicia**

22.   La resolución de remisión de las cuestiones referidas tuvo entrada en la Secretaría de este Tribunal de Justicia el 16 de
junio de 2004.

23.   Han presentado observaciones escritas, dentro del plazo señalado en el artículo 20 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia,
la Sra. Emanuel, la sociedad CSL, la Comisión y el Gobierno del Reino Unido, habiendo formulado las tres primeras sus alegaciones
orales en el acto de la vista, celebrado el pasado 1 de diciembre de 2005.

V.      **Análisis de las cuestiones prejudiciales**

A.      *Duda preliminar: su admisibilidad*

24.   Conviene poner de relieve, ante todo, que, en sus observaciones escritas, no se ha emitido reserva alguna sobre la admisibilidad
de las cuestiones planteadas por la Persona Designada. Sin embargo, al ser la primera vez que este órgano ([7](#Footnote7)) somete una serie de preguntas al dictamen del Tribunal de Justicia, resulta obligado interrogarse de oficio sobre su aptitud
para recurrir al artículo 234 CE.

25.   En unas conclusiones anteriores ([8](#Footnote8)) he puesto de relieve la insuficiente precisión de la noción de órgano jurisdiccional a los efectos del artículo 234 CE, en
las sentencias de este Tribunal de Justicia, proponiendo incluir en esa definición a todos los órganos integrados en cada
estructura judicial nacional, así como a los que, sin estar comprendidos en esas estructuras, deciden sin posibilidad de un
recurso judicial ulterior. ([9](#Footnote9))

26.   En la reciente jurisprudencia se aprecia cierta tendencia hacia una exégesis más estricta de los rasgos descriptivos de esos
entes, ([10](#Footnote10)) en particular, en relación con el criterio de su independencia, ([11](#Footnote11)) más acorde con mi opinión, evolución que ha de proseguir en las demás notas características.

27.   La Persona Designada por el Lord Chancellor aparece incardinada en la organización judicial británica. Además tiene *origen legal,* pues se le menciona en el artículo 76 de la Ley de Marcas del Reino Unido (Trade Marks Act 1994) y se regula su funcionamiento
en el 77, ambos en un capítulo con la rúbrica de «Procedimientos y recursos».

28.   Su *carácter permanente* se deduce de la redacción del artículo 76, apartado 2, a cuyo tenor, quien resulte afectado por una decisión del registro
de marcas puede presentar recurso ante el tribunal o ante la Persona Designada, lo que presupone esa estabilidad.

29.   Los recelos sobre su *naturaleza obligatoria* que despierta esa disyuntiva se desvanecen, no obstante, al comprobar que comparecer ante la Persona Designada no es una
mera posibilidad, como la de acudir a los órganos arbitrales, ([12](#Footnote12)) sino una de las dos únicas opciones legalmente previstas cuando se pretende recurrir una resolución de la Oficina de marcas
británica.

30.   Tampoco ofrece dudas su *independencia,* ya que el apartado 3 del mencionado artículo 77 fija taxativamente las causas en las que procede su cese, alusivas a supuestos
extremos, como la bancarrota o la incapacidad física o mental. Aunque corresponde al Lord Chancellor apreciar si concurre
algún impedimento en la Persona Designada para llevar a cabo los cometidos propios de su cargo, el sentido excepcional de
la medida, de interpretación necesariamente restrictiva, disipa cualquier suspicacia. ([13](#Footnote13))

31.   Del artículo 76, apartados 3 y 4, de la Ley de Marcas del Reino Unido se desprende claramente que el órgano controvertido,
por un lado, *aplica normas jurídicas* y, por otro, dirige un *procedimiento**contradictorio*, pues debe oír a las partes en los pleitos que se le someten.  ([14](#Footnote14))

32.   Por fin, su *decisión es jurisdiccional,* en la acepción atribuida a esta expresión por el Tribunal de Justicia, ([15](#Footnote15)) asumiendo en ocasiones funciones de última instancia, con arreglo al artículo 76, apartado 4, de la citada Ley. ([16](#Footnote16))

33.   Por consiguiente, la Persona Designada cumple los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a un
órgano jurisdiccional nacional ([17](#Footnote17)) para utilizar el proceso prejudicial del artículo 234 CE, no habiendo ningún inconveniente para abordar las cuestiones que
ha planteado a este Tribunal de Justicia.

B.      *Aspectos que merecen un tratamiento conjunto*

34.   La semejanza del tenor de las disposiciones cuya interpretación se reclama, por un lado, y de las preguntas formuladas, por
otro lado, invita a llevar a cabo algunas reflexiones comunes al respecto que faciliten la respuesta en el contexto fáctico
del litigio principal.

1.      La marca registrada como objeto del comercio

35.   En su calidad de propiedades especiales, ([18](#Footnote18)) las marcas, pese a su falta de materialidad, reúnen las cualidades para ser objeto del comercio. En su régimen impera el
principio de *autonomía de la voluntad*, característico del ámbito iuscivilista, con las necesarias restricciones que impone su administración registral, de trascendental
importancia para la seguridad jurídica y, sobre todo, para oponerlos a terceros. ([19](#Footnote19)) Pero esos límites no suelen impedir los negocios jurídicos más variados sobre los signos inscritos, como se demuestra con
la gama de contratos en los que figuran.

36.   Así, en la vida mercantil, se han desarrollado diferentes tipos de acuerdos que albergan alguna forma de derecho sobre esos
títulos, como la cesión del uso (por ejemplo, la licencia de marca ([20](#Footnote20)) y la franquicia) o su enajenación, *inter vivos* o *mortis causa*, ([21](#Footnote21)) a título gratuito ([22](#Footnote22)) u oneroso; dentro de este último supuesto, fue especialmente controvertida la condición de un vínculo entre la propiedad
inmaterial y el traspaso del dominio de la empresa a la que iba unida, debido a que algunos ordenamientos jurídicos requerían
ese vínculo, prohibiendo la venta separada de la marca y del negocio en el que se incardinaba. No obstante, los sistemas jurídicos
de los Estados miembros prevén hoy la transferencia de la marca disociada del resto de los elementos patrimoniales de la empresa. ([23](#Footnote23))

37.   La Directiva 89/104 no aborda los aspectos de derecho común, lo que se ha de entender en conexión con el respeto de la competencia
de los Estados miembros para regular la propiedad privada, según el artículo 295 CE, y con su sexto considerando, que no excluye
la aplicación a las marcas de la normativa de otros ámbitos. En cambio, en el Reglamento nº 40/94, el artículo 17 recoge explícitamente
la independencia del signo comunitario respecto de la unidad económica cuyos productos identifica.

38.   Para completar el lienzo del derecho civil general en el que se encuadran los títulos de propiedad inmaterial, los elementos
fácticos del litigio principal obligan a acudir a los principios generales vigentes en este sector, pues, no constando motivo
de nulidad o de anulabilidad del negocio por el que se transmite el dominio (dolo, violencia, o fraude de ley), rige el de
buena fe, que exige cumplir los contratos *(pacta sunt servanda)* y preside todos los pasos encaminados a alcanzar el fin del acuerdo.

39.   En este sentido, no se alinea con el principio *bona fides semper praesumitur* ([24](#Footnote24)) la persona que vende sus derechos, de la naturaleza que sean, y, posteriormente, los reclama a un tercero, alegando cualquier
causa; este comportamiento evoca el adagio *venire contra factum proprium non valet,* típico exponente de ausencia de buena voluntad. La lógica aconseja cargar con las consecuencias de un acto de libre disposición,
siempre que no concurra una razón que justifique la recuperación de lo cedido.

40.   En suma, nada impide la transferencia de los derechos sobre las marcas; de hecho, su enajenación sucede con frecuencia en
las transacciones comerciales, circunstancia de general conocimiento y tan común en el mundo mercantil que, sin duda, subyace
en el artículo 17 del Reglamento n° 40/94 y en el 21 ADPIC.

2.      Las funciones de la marca

41.   Los artículos 3, apartado 1, letra g), y 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104 se refieren a la pérdida del derecho
de marca cuando provoca error en el consumidor, en detrimento de su función esencial; conviene, pues, recordar brevemente
esa función, antes de examinar el concepto de usuario inherente a ambos preceptos.

42.   Según jurisprudencia reiterada, el destino primordial de los signos consiste en proporcionar al usuario final la identidad
de origen del producto o servicio, para que los distinga sin confusión de los de otra procedencia, representando la garantía
de que han sido fabricados o prestados por una única empresa, responsable de su calidad. ([25](#Footnote25))

43.   Ya he aludido en varias ocasiones al objeto propio del derecho de marca: la protección de la exactitud de la información que
el signo registrado suministra sobre el origen de algunos bienes, ([26](#Footnote26)) sin perjuicio de asumir otras tareas. ([27](#Footnote27))

44.   El Tribunal de Justicia también ha resaltado la importancia de los propósitos tangenciales de este tipo de propiedad inmaterial,
respaldando la indicación de la calidad, al considerar que sirve para captar la clientela. ([28](#Footnote28))

45.   Ha destacado, asimismo, que la marca condensa ([29](#Footnote29)) la reputación de los bienes ofertados al público por su titular, al reconocer que la fama del signo y, por ende, la de su
dueño, pueden resultar perjudicadas por una presentación inadecuada del producto envasado. ([30](#Footnote30)) La doctrina también ha puesto de relieve la importancia del emblema como soporte publicitario del artículo al que identifica. ([31](#Footnote31))

46.   Pero, según señala el Gobierno del Reino Unido en sus observaciones, la Directiva no persigue la anulación de las marcas cuando
la mercancía no satisfaga las expectativas del cliente, porque una persona determinada haya dejado de intervenir en su creación
o en su fabricación o por cualquier otra circunstancia. En realidad, el público es consciente de que la calidad sufre alteraciones
por diversos motivos. Por consiguiente, el estudio del error en las normas examinadas ha de relacionarlo sólo con la mencionada
función esencial.

47.   Además, de acuerdo con lo avanzado por la Comisión, el interés público subyacente en esos preceptos apunta a la protección
contra la inscripción y al uso como marca de signos que inducen a equivocación al consumidor medio, influyendo en su decisión
de compra. Procede, pues, interesarse por los perfiles del usuario, sobre todo teniendo en cuenta las observaciones emitidas
al respecto, tanto por CSL, como por la Sra. Emanuel.

3.      El consumidor de referencia

48.   El patrón del «consumidor medio» se ha utilizado sin interrupción desde la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide
y Tusky, ([32](#Footnote32)) que adoptó un criterio uniforme, de aplicación general, para determinar si una denominación, una marca o una mención publicitaria
confunden al comprador, basándose en la percepción que se presume en un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente
atento y perspicaz, sin encargar informes periciales o sondeos de opinión. ([33](#Footnote33))

49.   La tarea de averiguar el alcance de esa presunción incumbe, en cada caso concreto, al examinador o al órgano jurisdiccional
que conozca del litigio sobre una marca. He comentado en otro lugar ([34](#Footnote34)) que esas autoridades han de ejercer su propia facultad de apreciación, fundándose en ese modelo, tal como está definido en
el derecho comunitario, sin que las eventuales investigaciones adicionales, los estudios analíticos, los dictámenes o las
encuestas estadísticas las puedan liberar de esa evaluación.

50.   Por tanto, ha de guardarse el mismo criterio empleado en los puntos precedentes respecto del usuario, pues, por un lado, no
se atisba necesidad alguna de cambiarlo en el ámbito de los artículos 3 y 12 de la Directiva 89/104 y, por otro lado, de los
antecedentes fácticos del expediente tampoco se desprende que el público interesado esté integrado por profesionales de la
moda ni de las galas nupciales femeninas.

4.      Los nombres propios como marcas

51.   Finalmente, dentro del examen de los elementos comunes, es preciso abordar los problemas que suscitan los signos comerciales
compuestos por apelativos de personas, como sucede en el litigio principal.

52.   En el derecho comunitario, el artículo 2 de la citada Directiva ([35](#Footnote35)) contiene una lista enunciativa ([36](#Footnote36)) de signos aptos para constituir marcas, siempre que ejerzan la función de indicar su origen empresarial. Este precepto incluye
expresamente los «nombres de las personas».

53.   Al evaluar el carácter distintivo de un emblema de esta clase, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige utilizar criterios
de apreciación similares que en los demás tipos de marcas. ([37](#Footnote37)) Ha rechazado, especialmente, que se apliquen condiciones más rigurosas para determinar su capacidad de singularizarse respecto
de los competidores. ([38](#Footnote38))

54.   Ciertamente, no se discute tal aptitud de la marca Elizabeth Emanuel, pero parece oportuno reiterar la reflexión vertida en
las conclusiones del asunto Nichols, en el sentido de que nada en la Directiva autoriza a otorgar a los apelativos personales
un trato especial, pues el artículo 6, apartado 1, letra a), única norma que les dedica, se circunscribe a la limitación de
los efectos protectores de la marca, ([39](#Footnote39)) pero no guarda relación con los motivos de nulidad ni con los de caducidad, que suscitaron el pleito ante la Persona Designada.

55.   En suma, abogo por dispensar a los nombres y apellidos el mismo régimen que a los demás signos, al no haber base legal alguna
que justifique una solución diferente.

C.      *Particularidades de las disposiciones controvertidas*

56.   Una vez expuestos los parámetros comunes de interpretación de los preceptos debatidos, procede centrar la atención en sus
señas individualizadoras.

1.      El concepto de «error» en el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104 (sobre las cuestiones primera y segunda)

57.   De su tenor literal se deduce que, al igual que los otros epígrafes del artículo 3, se refiere a características intrínsecas
de la marca, como advierte el Gobierno del Reino Unido en sus observaciones. El signo debe, pues, confundir al público por
sus cualidades, conteniendo alguna información errónea, que pueda resultar engañosa ([40](#Footnote40)) desde un punto de vista objetivo, a saber, que en todo supuesto razonablemente imaginable de su utilización provoque ese
engaño. ([41](#Footnote41)) Así, la mención, como integrante del producto designado por la marca, de un material que no figure en su composición sería
un dato directamente derivado de la marca que causaría confusión entre los consumidores. ([42](#Footnote42))

58.   Es muy conocida la denegación del registro en el Reino Unido del vocablo de fantasía «Orlwoola» para textiles, pues su sonoridad
(idéntica a «all wool» — todo lana) hacía pensar al público que se habían confeccionado con dicho tejido, cuando, en realidad,
sólo contenían algodón. ([43](#Footnote43))

59.   A la luz de estas consideraciones, cabe preguntarse si el cambio en la propiedad de una marca homónima de su titular acarrea
ese error en cualquier circunstancia.

60.   La respuesta negativa se impone por varias razones.

61.   En primer lugar, el legislador ha previsto expresamente, al menos respecto de la marca comunitaria, el traspaso de los signos
con independencia de la venta de la empresa a la que van asociados, hallándose también en la Directiva normas sobre la licencia
de marca, supuestos en los que quiebra la identidad entre el nombre de la persona y el signo registrado.

62.   Probablemente no se hubiera admitido dicha posibilidad o se habrían incluido excepciones, si se pensara que el consumidor
medio, como ha quedado definido antes, fuera completamente ajeno e incapaz de comprender los avatares que sufren las empresas
y, en particular, las marcas, como cualquier otro objeto del comercio. Se entiende, pues, que esas transformaciones no perjudican
ni alteran la función esencial de esos títulos de propiedad industrial.

63.   La correcta exégesis del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva implica que el usuario tiene conciencia de la divergencia
que puede haber entre los nombres de personas usados como marcas y la participación de sus titulares en la producción de los
bienes o en la prestación de los servicios que designa. Como destaca CSL en sus observaciones, aunque no estén necesariamente
informados de la transferencia, todos los consumidores saben que una modista goza del derecho a ceder su actividad en cualquier
momento.

64.   En segundo lugar, ha de recordarse que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha optado por conceder a esos emblemas exactamente
el mismo régimen que a los demás signos registrables. No se atisba motivo alguno para otorgar una protección suplementaria,
cuando la persona que creó el signo con su propio apelativo rompe todo vínculo con el operador económico que fabrica esos
bienes con tal denominativo como marca.

65.   En virtud de las explicaciones precedentes, ha de responderse a la primera cuestión prejudicial que no induce a error al público,
en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104, una marca compuesta, al menos parcialmente, por
un nombre propio, que ha sido traspasada junto con el fondo de comercio al que pertenecía, aunque provoque la idea equivocada
de que esa persona participa en el diseño y en la elaboración de los productos.

66.   A la vista de la solución propuesta para la primera pregunta, no resultaría necesario contestar a la segunda.

2.      Características distintivas del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 89/104 (sobre las cuestiones tercera y
cuarta)

67.   La diferencia entre este precepto y la norma analizada en los puntos anteriores radica en que el error al que se ve abocado
el público ha de provenir de la utilización que se haga de la marca. Como acertadamente aduce el Gobierno del Reino Unido,
se trata de que el uso al que el dueño o un eventual licenciatario someten el signo modifique de tal manera la información
que transmite, que termine por confundir a los consumidores sobre el verdadero mensaje. ([44](#Footnote44))

68.   Las señas de identidad intrínsecas del título de propiedad industrial sólo permiten, pues, determinar la medida en la que
ha sufrido alteraciones y su envergadura, ya que el Tribunal de Justicia se ha decantado, en la sentencia de 4 de marzo de
1999, en el asunto denominado «Gorgonzola», ([45](#Footnote45)) por una interpretación restrictiva de la caducidad, exigiendo la existencia real o un riesgo suficientemente grave de engaño
al consumidor. ([46](#Footnote46))

69.   Por tanto, el mero aprovechamiento de un emblema, sin cambios sustanciales en la forma de transmitirlo al público, no incide
en los estímulos que emite, ([47](#Footnote47)) incluso cuando, como en el litigio principal, la persona que dio su nombre a la marca no conserva ninguna conexión con la
empresa que la explota. La divergencia en la percepción del cliente, que sigue convencido de la participación de esa persona
en el proceso productivo, proviene inexorablemente de la novación subjetiva en la marca, pero no merece el calificativo de
error, según el artículo 12 de la Directiva, con lo que la disminución del presunto engaño con el paso del tiempo, a que se
refiere el órgano jurisdiccional remitente, carece de relevancia.

70.   Han de traerse a colación aquí también las reflexiones vertidas en los epígrafes dedicados al artículo 3, apartado 1, letra g),
de la Directiva, respecto del consumidor medio, ([48](#Footnote48)) a quien se le supone conciencia de los cambios en la titularidad de la propiedad industrial. En esta tesitura, tampoco se
altera la función esencial de la marca. Sin embargo, para decidir sobre el equívoco del que el público haya podido ser víctima,
incumbe al juez nacional sopesar las circunstancias específicas del litigio, para calibrar las consecuencias del empleo de
la marca.

71.   Habida cuenta de las consideraciones precedentes, el mero uso de una marca registrada consistente en un nombre propio, transmitida
junto con el fondo de comercio al que se asocia, no induce al error previsto en el referido artículo 12, apartado 2, letra b);
corresponde al órgano jurisdiccional nacional ponderar las particularidades del pleito, para evaluar la influencia de la utilización
de esa marca en la impresión que produce en el público.

72.   A la vista del tratamiento otorgado a la tercera cuestión, no procedería examinar la cuarta.

VI.    **Conclusión**

73.   De acuerdo con las reflexiones expuestas, sugiero al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones prejudiciales planteadas
por la Persona Designada por el Lord Chancellor, a través de la High Court of Justice, declarando que:

«1) El artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 89/104/CEE, Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de
1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ha de interpretarse en
el sentido de que no induce a error al público un signo compuesto, al menos parcialmente, por un nombre propio, cedido junto
con el fondo de comercio al que pertenecía, aunque despierte la idea equivocada de que esa persona participaba en el diseño
y en la creación de los productos para los que se usa.

2) En esas mismas circunstancias, el mero empleo de la marca registrada no conduce a error al público en la acepción del artículo 12,
apartado 2, letra b), de la citada Directiva. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional ponderar las particularidades
del pleito, para evaluar la influencia de la utilización de esa marca en la impresión que provoca en el público.»

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[1](#Footref1) – Lengua original: español.

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[2](#Footref2) - Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, Príncipe de Gales, contrajo matrimonio el 29 de julio de 1981 con Diana
Frances Spencer en la catedral londinense de Saint Paul, en una ceremonia oficiada por el obispo de Canterbury.

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[3](#Footref3) - Sólo la cola alcanzaba los ocho metros de largo; para la confección de tan singular prenda se utilizaron 25 metros de seda
y tafetán; 91 de tul; 137 de malla para el velo y 10.000 lentejuelas de nácar y perlas (http://noticias.ya.com).

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[4](#Footref4) - Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

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[5](#Footref5) - Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (DO 1994, L 11, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) nº 3288/94
del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DO L 349,
p. 83); y por el Reglamento (CE) nº 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (DO L 70, p. 1).

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[6](#Footref6) - Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (OMC), fruto de las negociaciones
multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994), que se hallan en el Anexo 1 (Anexo 1C) (DO 1994, L 336, p. 214).

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[7](#Footref7) - No falta, sin embargo, algún precedente, pues en la sentencia de 2 de marzo de 1999, Eddline El‑Yassini (C‑416/96, Rec.
p. I‑1209), el Tribunal de Justicia aceptó a trámite las cuestiones remitidas por el «Immigration Adjudicator», figura de
similar perfil al de la Persona Designada.

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[8](#Footref8) - Conclusiones leídas el 28 de junio de 2001 en el asunto en el que se dictó la sentencia de 29 de noviembre de 2001, De
Coster (C‑17/00, Rec. p. I‑9445).

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[9](#Footref9) - Puntos 83 y ss. del documento citado en la nota precedente.

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[10](#Footref10) - Esta tendencia la ha puesto de relieve Cienfuegos Mateo, M., «La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado
miembro ex artículo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión», *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia,* nº 238, julio-agosto 2005, pp. 3 y ss., mostrándose también partidario de una reconsideración de este concepto (p. 26).

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[11](#Footref11) - Sentencias de 30 de mayo de 2002, Schmid (C‑516/99, Rec. p. I‑4573), con las conclusiones del abogado general Sr. Tizzano;
y de 31 de mayo de 2005, Syfait y otros (C‑53/03, Rec. P. I-4609); esta última declaró la inadmisibilidad del reenvío remitido
por la Comisión de la Competencia griega (Epitropi Antagonismou), resaltando su falta de independencia, al estar tutelada
por el Ministerio heleno del Desarrollo. El abogado general Sr.  Jacobs, en cambio, había llegado al convencimiento de que
cabía reconocerle carácter jurisdiccional.

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[12](#Footref12) - Sentencia de 23 de marzo de 1982, Nordsee (102/81, Rec. p. 1095), apartados 7 y ss.

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[13](#Footref13) - Resolución de la Persona Designada de 10 de junio de 2002, en el asunto DAAWAT ([2003] R.P.C. 11), p. 197.

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[14](#Footref14) - Sobre el procedimiento ante la Persona Designada, Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody‑Stuart, T. &
Keeling, D., *Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names*, 14ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2005, pp. 88 a 90.

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[15](#Footref15) - En las sentencias de 19 de octubre de 1995, Job Centre (C‑111/94, Rec. p. I‑3361), apartado 9, se excluye de esta noción
a los procedimientos de jurisdicción voluntaria; en la de 15 de enero de 2002, Lutz y otros (C‑182/00, Rec. p. I‑547), apartados
15 y 16, a la llevanza del registro mercantil por los tribunales nacionales alemanes; y en la de 14 de junio de 2001, Doris
Salzmann (C‑178/99, Rec. p. I‑4421), a las funciones de registro de la propiedad desempeñadas por ciertos tribunales austriacos.

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[16](#Footref16) - Obsérvese como, según mi sugerencia para aplicar el artículo 234 CE, este dato adquiriría un valor fundamental de no entenderse
englobada a la Persona Designada en el entramado judicial del Reino Unido, pues, siguiendo mis pautas, le cualificaría para
hacer uso de la remisión con arreglo a dicha norma.

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[17](#Footref17) - Sentencias de 17 de septiembre de 1997, Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft (C‑54/96, Rec. p. I‑4961), apartado 23, así
como la jurisprudencia allí citada; y de 30 de mayo de 2002, Schmid (C‑516/99, Rec. p. I‑4573), apartado 34.

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[18](#Footref18) - Esta denominación está tomada del Código Civil español, que rubrica el título IV del libro II, «De algunas propiedades
especiales», dedicando su capítulo III a la propiedad intelectual *strictu sensu,* pudiendo extenderse sin reparos a la propiedad industrial y, en cualquier caso, a las marcas.

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[19](#Footref19) - La Directiva no se pronuncia sobre este extremo; sin embargo, en el Reglamento nº 40/94 se deduce del artículo 17, apartado
6, y del artículo 23; von Kapff, P., «Rechtsübergang — Artikel 17», en Ekey, F./Klipperl, D., *Markenrecht,* Heidelberg, 2003, p. 967.

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[20](#Footref20) - Se contempla en el artículo 8 de la Directiva, cuyo apartado 2 se refiere a los derechos del titular de la marca frente
al licenciatario.

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[21](#Footref21) - Piénsese en la sucesión testamentaria, donde el testamento es un negocio jurídico unilateral.

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[22](#Footref22) - Hipótesis teórica en el comercio, pero no imposible.

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[23](#Footref23) - Von Kapff, P., *op. cit.,* p. 964.

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[24](#Footref24) - En el derecho nacional se encuentra explícitamente mencionado en el artículo 434 del Código Civil español y en el artículo
2268 del *Code civil* francés.

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[25](#Footref25) - Sentencias de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, Rec. p. I‑10273) apartado 48; de 23 de mayo de 1978,
Hoffmann‑La Roche (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7; y de 18 de junio de 2002, Philips (C‑299/99, Rec. p. I‑5475), apartado 30.

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[26](#Footref26) - Conclusiones del asunto en el que se dictó la sentencia de 21 de noviembre de 2002, Robelco (C‑23/01, Rec. p. I‑10913),
punto 26.

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[27](#Footref27) - Como la de elemento de promoción de las ventas o instrumento de estrategia comercial; Grynfogel, C., «Le risque de confusion,
une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques», en *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, nº 6/2000, pp. 494 y ss., en especial, p. 500. También, los puntos 43 y 46 a 49 de mis conclusiones de 13 de junio de 2002
en el asunto en que recayó la sentencia Arsenal Football Club, antes referida.

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[28](#Footref28) - Sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG II (C‑10/89, Rec. p. I‑3711), apartado 13.

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[29](#Footref29) - Acertada expresión procedente de la pluma de Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas,*  Marcial Pons, Madrid, 2ª ed., 2004, p. 76.

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[30](#Footref30) - Sentencia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otras (asuntos acumulados C‑427/93, C‑429/93 y C‑436/93, Rec.
p. I‑3457), apartado 75.

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[31](#Footref31) - Fernández-Nóvoa, C., *op. cit.,* pp. 78 y 79.

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[32](#Footref32) - Asunto C‑210/96, Rec. p. I‑4657.

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[33](#Footref33) - *Ibídem,* apartado 31.

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[34](#Footref34) - Conclusiones de 16 de marzo de 2004, leídas en el asunto en que se dictó la sentencia de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument
/OAMI (C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165), punto 48.

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[35](#Footref35) - El artículo 4 del Reglamento n° 40/94, sobre la Marca comunitaria, es de idéntico tenor.

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[36](#Footref36) - Según el séptimo considerando de la Directiva 89/104.

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[37](#Footref37) - Sentencia de 16 de septiembre de 2004, Nichols (C‑404/02, Rec. p. I‑8499), apartado 25.

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[38](#Footref38) - *Ibidem,* apartado 26.

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[39](#Footref39) - Conclusiones que presenté el 15 de enero de 2004, en el asunto Nichols, antes citado, punto 37.

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[40](#Footref40) - Fernández-Nóvoa, C., *op. cit.,* p. 234.

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[41](#Footref41) - Bender, A., «Absolute Eintragungshindernisse – Artikel 7» en Ekey, F./Klippel, D., *op. cit.,* p. 912; referido al artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento nº 40/94.

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[42](#Footref42) - Gastinel, E., *La marque communautaire,* L.G.D.J., París, 1998, pp. 88 y 89; también en alusión al artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento nº 40/94, siendo
su hipótesis perfectamente aplicable en el ámbito de la Directiva.

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[43](#Footref43) - Da noticia de este lance, que se remonta a 1909, Isaacs, N., *Law of Trade Marks,* Ed. CLT Professional Publishing, Birmingham, 1996, p. 39.

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[44](#Footref44) - En relación con el artículo 50, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, von Mühlendahl, A./Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke,* Verlag C.H. Beck y Verlag Stämpfli + Cie, Múnich, 1998, p. 173.

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[45](#Footref45) - Asunto Consorzio per la tutela del Formaggio Gorgonzola (C‑87/97, Rec. p. I‑1301).

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[46](#Footref46) - *Ibidem,* apartado 41.

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[47](#Footref47) - En el mismo sentido se manifiesta el abogado general Sr. Jacobs en las conclusiones presentadas en el asunto que dio lugar
a la sentencia Gorgonzola, antes citada, punto 56.

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[48](#Footref48) - Puntos 60 y 61 *supra*.

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