Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto T‑304/16

bet365 Group Ltd

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión BET 365 — Motivo de denegación absoluto — Carácter distintivo adquirido por el uso — Prueba — Uso de la marca con varios fines — Artículo 7, apartado 3, y artículo 52, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 3, y artículo 59, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001]»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 14 de diciembre de 2017

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso — Fecha de apreciación del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, aps. 1, letras b) a d), y 3, y 52, ap. 2]
2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso — Marca carente de carácter distintivo en una parte de la Unión — Adquisición del carácter distintivo en esa misma parte — Extrapolación de la adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso en determinados Estados miembros a otros Estados miembros

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 1, ap. 2, 7, aps. 2 y 3, y 52, ap. 2]
3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso — Criterios de apreciación

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, aps. 1, letra b), y 3]
4. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta — Registro contrario al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso — Marca denominativa BET 365

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, aps. 1, letras b) y c), y 3, y 52, ap. 2]
5. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso — Uso de una marca como parte de una marca registrada o en combinación con ésta

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, aps. 1, letra b), y 3]
6. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso — Datos que pueden contribuir a demostrar la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, aps. 1, letra b), y 3]
7. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Excepción — Adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso — Datos que pueden contribuir a demostrar la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, aps. 1, letra b), y 3]

1. En virtud del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, una marca en sí misma descriptiva y no distintiva que hubiese sido registrada infringiendo el artículo 7 del Reglamento n.o 207/2009 no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada. En efecto, tal como, en esencia, se ha subrayado en la sentencia de 28 de septiembre de 2016, European Food/EUIPO — Société des produits Nestlé (FITNESS), T‑476/15, el procedimiento de nulidad por motivos absolutos previsto en el artículo 52 del Reglamento n.o 207/2009 remite directamente a los motivos de denegación absolutos de registro que figuran en el artículo 7 del mismo Reglamento, así como a la excepción de adquisición de un carácter distintivo mediante el uso que atempera dichos motivos, siendo la única eventual diferencia de fondo entre los dos procedimientos el momento en el que debe apreciarse la adquisición de tal carácter distintivo. A este respecto, en la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forma de una tableta de chocolate), T‑112/13, el Tribunal confirmó que, en el marco de un procedimiento de nulidad en relación con motivos de denegación absolutos, el titular de la marca que se impugnaba podía o bien probar que había adquirido un carácter distintivo mediante el uso antes de su registro, o bien probar que había adquirido tal carácter entre su registro y la fecha de la solicitud de nulidad.

   (véase el apartado 23)
2. Por lo que atañe al territorio con respecto al cual el carácter distintivo adquirido por el uso debe probarse para que se apliquen las excepciones mencionadas en el artículo 7, apartado 3, y en el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, procede recordar que, conforme al artículo 1, apartado 2, de dicho Reglamento (actualmente artículo 1, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), la marca de la Unión Europea tiene un carácter unitario, lo que significa que producirá los mismos efectos en el conjunto de la Unión. Del carácter unitario de la marca de la Unión Europea resulta que, para poder ser registrado, un signo debe tener carácter distintivo en el conjunto de la Unión. De este modo, según el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 (actualmente artículo 7, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), deberá denegarse el registro de una marca si carece de carácter distintivo en una parte de la Unión. Por lo tanto, es necesario acreditar la adquisición por el uso de un carácter distintivo en todo el territorio en el que la marca carecía ab initio de tal carácter, pudiendo dicho territorio estar constituido, en su caso, por un solo Estado miembro. No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado que resultaría excesivo exigir que se aportara la prueba de la adquisición de un carácter distintivo por el uso respecto de cada uno de los Estados miembros. A este respecto, la extrapolación de la adquisición del carácter distintivo por el uso en determinados Estados miembros a otros Estados miembros no puede excluirse, siempre y cuando elementos objetivos y creíbles permitan concluir que esos mercados son comparables por lo que respecta a la percepción de la marca controvertida por el público pertinente.

   (véase el apartado 26)
3. El reconocimiento de la adquisición de un carácter distintivo por el uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público pertinente identifique gracias a la marca los productos o los servicios en cuestión como procedentes de una empresa determinada. Sin embargo, las circunstancias en que puede considerarse cumplido el requisito ligado a la adquisición de carácter distintivo por el uso no se pueden determinar únicamente en función de datos generales y abstractos. Deben tomarse en consideración factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifican el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales.

   Asimismo, debe recordarse que de la jurisprudencia se desprende que el carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse también en relación con los productos o servicios para los que se solicita u obtiene el registro de la marca, tomando en consideración la percepción de la categoría de productos o servicios de que se trata que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

   De la jurisprudencia también se desprende que la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso no puede efectuarse mediante datos aislados como la mera presentación de los volúmenes de venta de los productos o servicios de que se trate y del material publicitario. El solo hecho de que el signo se haya utilizado en el territorio de la Unión desde cierto tiempo tampoco basta para demostrar que el público al que se dirigen los productos o servicios considerados perciba ese signo como una indicación del origen comercial.

   A este respecto, la demostración de la adquisición del carácter distintivo por el uso debe efectuarse gracias al «uso de la marca como tal», es decir, el uso de la marca a los fines de la identificación de los productos o servicios objeto de la marca por los sectores interesados, considerando que proceden de la empresa que utiliza esa marca.

   (véanse los apartados 27 a 30)
4. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 31 a 77)
5. La adquisición por una marca de un carácter distintivo por el uso no implica necesariamente que esta debiese utilizarse de un modo independiente, sino que puede resultar de su uso como parte de otra marca registrada o de su uso conjunto con otra marca registrada, siempre que, en ambos casos, el uso realizado haga que los sectores interesados perciban que los productos o servicios designados exclusivamente por la marca objeto de examen provienen de la empresa determinada que la utiliza como parte de otra marca o conjuntamente con otra marca.

   (véase el apartado 39)
6. El uso de la marca como nombre de dominio de Internet puede constituir un uso de la marca como marca. En efecto, todo depende de la documentación y la información presentada a este respecto y de lo que ello pueda aportar a la hora de apreciar la percepción que el público pertinente tiene cuando ve o utiliza la marca durante la utilización de Internet.

   Así pues, en el contexto y las circunstancias del presente asunto, informaciones como el número de conexiones al sitio de Internet del titular, la clasificación de este en términos de frecuentación en diferentes países o el número de veces en que la marca controvertida o sus marcas derivadas fueron objeto de una búsqueda en motores de búsqueda en Internet son datos que pueden contribuir a demostrar la adquisición por la marca controvertida de un carácter distintivo por el uso. Lo mismo puede suceder con los extractos de páginas del sitio de Internet del titular o de otros sitios de Internet, en diferentes lenguas, donde aparecen la marca controvertida o sus marcas derivadas, siempre que el alcance de los elementos aportados pueda ilustrar un uso significativo de la marca controvertida como marca.

   (véanse los apartados 43 y 46)
7. El uso de una marca como nombre de sociedad puede constituir un uso de la marca como marca. De este modo, los extractos de prensa que mencionen a la sociedad pueden ilustrar un uso de la marca como marca para designar el origen de los servicios ofrecidos o mencionados, distinguirlos de los servicios de los competidores y, en su caso, promocionarlos.

   (véanse los apartados 51 y 52)

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