Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**Asunto C‑412/05 P**

**Alcon Inc.**

**contra**

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) nº 40/94 — Artículo 8, apartado 1, letra b) — Motivo relativo de denegación de registro — Riesgo de confusión — Artículo 43, apartados 2 y 3 — Uso efectivo — Motivo nuevo — Marca denominativa TRAVATAN — Oposición del titular de la marca nacional anterior TRIVASTAN»

Sumario de la sentencia

1.        *Procedimiento — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso*

*(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 48, ap. 2)*

2.        *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso*

*[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art 135, ap. 4; Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 63]*

3.        *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular
de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]*

4.        *Marca comunitaria — Resoluciones de la Oficina — Legalidad*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo]*

5.        *Recurso de casación — Motivos — Motivación contradictoria — Admisibilidad*

1.        El artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia establece que
«en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de derecho que hayan
aparecido durante el procedimiento». Un motivo que constituye una ampliación de un motivo enunciado debe, sin embargo, considerarse
admisible.

(véanse los apartados 38 a 40)

2.        En un procedimiento relativo a un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado
Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) que resolvió sobre un recurso contra una resolución de la División de Oposición, la parte
que solicitó el registro de la marca no podía modificar ante el Tribunal de Primera Instancia los términos del litigio, tal
como resultaban de las pretensiones y alegaciones respectivas invocadas por ella misma y por quien formuló oposición ante
la OAMI.

En efecto, por una parte, del artículo 63 del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, se desprende que la anulación,
así como la modificación, de una resolución de las Salas de Recurso sólo son posibles en caso de incompetencia, quebrantamiento
sustancial de forma, violación del Tratado CE, del Reglamento nº 40/94 o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación,
o en caso de desviación de poder. Por lo tanto, el control ejercido por el juez comunitario con respecto a esa resolución
no trasciende del control de su legalidad y, en consecuencia, su objeto no es un nuevo examen de las circunstancias de hecho
que hayan apreciado los órganos de la Oficina, que exijan la toma en consideración de hechos nuevos presentados ante él.

Por otra parte, del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia resulta que
las partes en el procedimiento ante este órgano jurisdiccional no pueden modificar el objeto del litigio, tal y como se planteó
ante la Sala de Recurso.

(véanse los apartados 43 a 45)

3.        Al apreciar la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94,
sobre la marca comunitaria, en relación con una marca de medicamentos para los que se requiere una receta médica antes de
su venta a los consumidores en las farmacias, el Tribunal de Primera Instancia puede considerar, sin incurrir en un error
de Derecho, que el público pertinente está constituido a la vez por los consumidores finales y por los profesionales de la
salud, es decir, los médicos que prescriben el medicamento y los farmacéuticos que lo venden. El hecho de que algunos intermediarios,
como dichos profesionales de la salud, puedan influir, e incluso determinar, la elección de los consumidores finales no excluye
de por sí todo riesgo de confusión para los referidos consumidores en lo que respecta a la procedencia de los productos de
que se trata.

Por añadidura, dado que es sabido que todo el proceso de comercialización de productos farmacéuticos tiene por objetivo la
adquisición de éstos por los consumidores finales, el papel que desempeñan los intermediarios debe ponderarse parcialmente
con el grado de atención elevado del que pueden dar muestra dichos consumidores, cuando se prescriben productos farmacéuticos
y, por tanto, con la capacidad de los mencionados consumidores para hacer que dichos profesionales tengan en cuenta su percepción
de las marcas de que se trata y, en particular, de sus exigencias o preferencias.

(véanse los apartados 52, 57 a 59, 61 y 63)

4.        Las resoluciones, relativas al registro de un signo como marca comunitaria, que adoptan las Salas de Recurso de la Oficina
de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) en virtud del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria,
dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de las referidas resoluciones
debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal y como lo interpreta el juez comunitario y no sobre la base
de una práctica decisoria anterior de dichas Salas.

(véase el apartado 65)

5.        La cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia es contradictoria o insuficiente constituye
una cuestión de Derecho que, como tal, puede ser invocada en el marco de un recurso de casación.

(véase el apartado 97)

  
   
   
  
   
   

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 26 de abril de 2007 ([\*](#Footnote*))

«Recurso de casación – Marca comunitaria – Reglamento (CE) nº 40/94 – Artículo 8, apartado 1, letra b) – Motivo relativo de denegación de registro – Riesgo de confusión – Artículo 43, apartados 2 y 3 – Uso efectivo – Motivo nuevo – Marca denominativa TRAVATAN – Oposición del titular de la marca nacional anterior TRIVASTAN»

En el asunto C‑412/05 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
el 23 de noviembre de 2005,

**Alcon Inc.,** con domicilio social en Hünenberg (Suiza), representada por el Sr. G. Breen, Solicitor, y el Sr. J. Gleeson, SC, que designa
domicilio en Luxemburgo,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI),** representada por el Sr. A. Folliard‑Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

**Biofarma SA,** con domicilio social en Neuilly‑sur‑Seine (Francia), representada por el Sr. V. Gil Vega y la Sra. A. Ruiz López, abogados,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský y A. Ó Caoimh (Ponente),
Jueces;

Abogado General: Sra. J. Kokott;

Secretario: Sr. J. Swedenborg, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 27 de septiembre de 2006;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 26 de octubre de 2006;

dicta la siguiente

**Sentencia**

1        Mediante su recurso de casación, Alcon Inc. solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas de 22 de septiembre de 2005, Alcon/OAMI – Biofarma (TRAVATAN) (T‑130/03, Rec. p. II‑3859; en lo sucesivo
«sentencia recurrida»), en la que éste desestimó su recurso solicitando la anulación de la resolución de la Tercera Sala de
Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 30 de enero de 2003 (asunto
R 968/2001‑3), por la que se deniega el registro del signo denominativo «TRAVATAN» como marca comunitaria (en lo sucesivo,
«resolución impugnada»).

**Marco jurídico**

2        El artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia prevé que «en
el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de derecho que hayan
aparecido durante el procedimiento».

3        Según el artículo 135, apartado 4, del referido Reglamento, «las memorias de las partes no podrán modificar el objeto del
litigio planteado ante la Sala de Recurso».

4        El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria
(DO 1994, L 11, p. 1), prevé:

«1.      Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[…]

b)      cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas
marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior;
el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.»

5        El artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), de este Reglamento está redactado en los términos siguientes:

«A efectos del apartado 1, se entenderá por “marca anterior”:

a)      las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo
en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

[…]

         ii)   las marcas registradas en un Estado miembro […]»

6        El artículo 43, apartados 2 y 3, de este mismo Reglamento prevé:

«2.      A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la
prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria
anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada
y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha
la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si
la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales
esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o
servicios.

3.      El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose
que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.»

7        Según el artículo 44, apartado 1, del referido Reglamento, el solicitante puede en todo momento retirar su solicitud de marca
comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga.

8        El artículo 63, apartados 1 a 3, del Reglamento nº 40/94 dispone lo que sigue:

«1.      Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el [Tribunal de Primera
Instancia].

2.      El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento
o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.

3.      [El Tribunal de Primera Instancia] será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.»

9        El Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del
Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1), establece, en la regla 13, apartado 1, la información que debe incluir toda petición
de modificación de la solicitud presentada con arreglo al artículo 44 de este último Reglamento.

**Antecedentes del litigio**

10      El 11 de junio de 1998, la recurrente presentó a la OAMI una solicitud de registro como marca comunitaria del signo denominativo
«TRAVATAN» para los «productos farmacéuticos oftálmicos». Los productos para los que se solicitó el registro se encuentran
comprendidos en la clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), a
saber, los «productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso
médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales;
desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas».

11      El 22 de junio de 1999, Biofarma SA (en lo sucesivo, «Biofarma») formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento
nº 40/94, contra el registro de dicha marca comunitaria. Esta oposición estaba fundada en la existencia de la marca nacional
denominativa TRIVASTAN (en lo sucesivo, «marca anterior»), registrada en Italia el 27 de enero de 1986, y en el conjunto de
productos incluidos en la marca anterior, a saber, los «productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; productos dietéticos
para niños o enfermos; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes;
productos para la destrucción de hierbas y animales dañinos», comprendidos en la clase 5. La citada oposición iba dirigida
contra todos los productos objeto de la solicitud de registro de la marca comunitaria controvertida.

12      Invitada a aportar pruebas sobre el uso efectivo de la marca anterior en Italia, Biofarma comunicó a la OAMI, el 28 de julio
de 2000, un determinado número de documentos a este fin.

13      Se estimó la oposición formulada por Biofarma mediante una resolución de la División de Oposición de la OAMI de 26 de septiembre
de 2001, que consideró que se había demostrado el uso efectivo de la marca anterior para un producto farmacéutico específico,
a saber, un «vasodilatador periférico destinado a tratar trastornos vasculares periféricos y cerebrales y desórdenes vasculares
de los ojos y de los oídos». Por consiguiente, la citada División de Oposición denegó el registro como marca comunitaria del
signo denominativo «TRAVATAN», por existir un riesgo de confusión, que incluía el riesgo de asociación con la marca anterior,
en Italia, habida cuenta de que las marcas eran similares tanto desde el punto de vista visual como fonético y de que existía
cierta similitud de los productos de que se trata.

14      El 13 de noviembre de 2001, la recurrente interpuso un recurso contra esta resolución ante la Tercera Sala de Recurso de la
OAMI, que, mediante la resolución impugnada, lo desestimó, confirmando así la resolución de la División de Oposición de la
que, en esencia, adoptó los motivos.

**La sentencia recurrida**

15      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de abril de 2003, la recurrente interpuso
un recurso con objeto de que se anulara la resolución impugnada. Alegó, a estos efectos, dos motivos basados en la infracción,
respectivamente, de los artículos 43, apartados 2 y 3, y 8, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94.

16      Con carácter preliminar, antes de examinar estos motivos, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 17 a
22 de la sentencia recurrida, que debía declararse la inadmisibilidad del motivo presentado por la recurrente en la vista,
basado en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, Marienfelde/OAMI – Vétoquinol (HIPOVITON)
(T‑334/01, Rec. p. II‑2787), según el cual no se reúnen los requisitos exigidos para que se considere que la marca anterior
ha sido objeto de un uso efectivo, en particular debido al escaso volumen comercial de esa marca. A este respecto, tras haber
recordado los términos del artículo 48, apartado 2, párrafo primero, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera
Instancia señaló, por una parte, que, en su demanda, la recurrente reprochaba a la Sala de Recurso haber infringido el artículo
43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, no en cuanto no se cumplían los referidos requisitos, sino únicamente en la
medida en que la prueba del uso efectivo aportada por Biofarma no demostraba que la marca anterior hubiera sido utilizada
realmente para los productos oftálmicos, y, por otra, que la referida recurrente no había acreditado en modo alguno la existencia
de razones de hecho o de Derecho nuevas en el sentido del citado artículo 48.

17      En el apartado 23 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia añadió que, «en cualquier caso», aun cuando
debiera interpretarse que ese motivo es un argumento vinculado al motivo presentado en la demanda, el control ejercido por
el Tribunal de Primera Instancia al examinar la legalidad de la resolución impugnada no puede ir más allá del marco fáctico
y jurídico del litigio planteado ante la Sala de Recurso. Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia afirmó, en el apartado
24 de esa misma sentencia, que, en el procedimiento ante la OAMI, la recurrente no había cuestionado, que la prueba aportada
por Biofarma demostraba el uso efectivo de la marca anterior para un determinado producto, dado que la recurrente había declarado
incluso, ante la División de Oposición, haber «tomado buena nota de la documentación aportada para probar el uso de la marca
TRIVASTAN en Italia» y que se proponía «no discutir ese punto». Por ello, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el
apartado 25 de la referida sentencia, que sólo cabía desestimar las alegaciones de la recurrente.

18      El Tribunal de Primera Instancia desestimó posteriormente, en los apartados 29 a 33 de la sentencia recurrida, el primer motivo
planteado por la recurrente, porque la Sala de Recurso había considerado acertadamente que la prueba aportada por Biofarma
demostraba el uso efectivo de la marca anterior. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia afirmó, en esencia, en
los apartados 30 y 31 de la citada sentencia, que, si, una de las indicaciones terapéuticas del medicamento con la marca TRIVASTAN
es el tratamiento de los desórdenes vasculares de los ojos y se prueba que se ha vendido durante varios años, es superfluo
exigir la prueba de que pacientes que sufran desórdenes vasculares de los ojos han tomado realmente ese medicamento.

19      En cuanto al segundo motivo, el Tribunal de Primera Instancia, tras haber recordado, en los apartados 45 a 47 de la sentencia
recurrida, las disposiciones aplicables y la jurisprudencia en materia de riesgo de confusión con una marca anterior, señaló,
en los apartados 48 y 49 de la referida sentencia:

«48      En el presente caso, la marca anterior TRIVASTAN está registrada en Italia, que forma parte del territorio pertinente a efectos
de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

49      Es sabido que los productos de que se trata son medicamentos para los que se requiere una receta médica antes de su venta
a los consumidores finales en las farmacias. Por ello, el público pertinente está constituido no sólo por los consumidores
finales, sino igualmente por profesionales, es decir, los médicos que prescriben el medicamento y los farmacéuticos que venden
el medicamento prescrito.»

20      Por ello, el Tribunal de Primera Instancia estimó, en el apartado 50 de la sentencia recurrida, que debía procederse a la
comparación, por un lado, de los productos de que se trata y, por otro, de los signos en conflicto a la luz de estas consideraciones.

21      En lo que se refiere, en primer lugar, a la comparación de estos productos, el Tribunal de Primera Instancia, con carácter
preliminar, rechazó, en los apartados 51 a 53 de la sentencia recurrida, la limitación de la lista de los productos reivindicados
a la que la recurrente afirmaba haber procedido, indicando, en el apartado 53 de la referida sentencia, que la recurrente
no había presentado en este sentido ninguna petición de modificación de la solicitud de registro de marca, de conformidad
con el artículo 44 del Reglamento nº 40/94 y la regla 13 del Reglamento nº 2868/95.

22      El Tribunal de Primera Instancia consideró, por ello, en el apartado 55 de esta sentencia, que los productos que han de compararse
son los «productos farmacéuticos oftálmicos» y el «vasodilatador periférico destinado a tratar trastornos vasculares periféricos
y cerebrales y desórdenes vasculares de los ojos y de los oídos».

23      Sobre este particular, el Tribunal de Primera Instancia observó, en el apartado 57 de la sentencia recurrida que estos productos
son de la misma naturaleza (productos farmacéuticos), tienen la misma finalidad o destino (tratamiento de desórdenes oculares,
sean o no de origen vascular), se dirigen a los mismos consumidores (los profesionales, incluidos médicos y farmacéuticos,
así como los verdaderos usuarios finales, es decir, los pacientes que padecen trastornos oculares), utilizan los mismos canales
de distribución (por regla general, las farmacias) y presentan un carácter potencialmente complementario. De ello se desprende
que no cabe duda alguna de que pueden ser fabricados o comercializados por los mismos operadores económicos.

24      Posteriormente, en el apartado 58 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la alegación de la
recurrente según la cual los productos no son similares al ser el producto de Biofarma una tableta que se administra por vía
oral, mientras que el producto de la recurrente se presenta en forma de gotas oftálmicas. En efecto, a juicio del Tribunal
de Primera Instancia, esta diferencia en el modo de administración del medicamento no puede predominar, en el caso de autos,
sobre la naturaleza y el destino común de los dos productos.

25      Por último, en los apartados 59 y 60 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó, por no ser pertinente,
la alegación de la recurrente basada en el hecho de que su medicamento lo prescribe un oftalmólogo, mientras que el medicamento
de Biofarma lo prescribe un especialista en materia de trastornos vasculares.

26      En lo que se refiere, en segundo lugar a la comparación de los signos de que se trata, el Tribunal de Primera Instancia declaró,
en primer lugar, en el apartado 66 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso no había incurrido en error al declarar
que dichos signos eran similares desde el punto de vista visual. Sobre este particular, el Tribunal de Primera Instancia señaló,
en el apartado 65 de la citada sentencia:

«65      […] La Sala de Recurso afirmó acertadamente que, desde el punto de vista visual, los dos signos eran casi de la misma extensión
y tenían siete letras comunes, “t”, “r”, “v”, “a”, “t”, “a” y “n”, colocadas en el mismo orden. Indicó igualmente con pertinencia
que comenzaban por las mismas letras, “t” y “r”, y tenían el mismo final en “tan”. Debe señalarse que el hecho de que las
dos primeras letras no constituyen la totalidad de la primera sílaba no tiene importancia, en el caso de autos, para la comparación
visual. Procede concluir, por ello, que la impresión de conjunto que producen estas semejanzas visuales es la de que los signos
son similares. La Sala de Recurso estaba en lo cierto al afirmar que las diferencias entre los signos de que se trata, consistentes
en que la tercera letra de cada signo es diferente (las vocales “i” y “a”) y en la presencia de una letra suplementaria dentro
de la marca anterior (la consonante “s”), no podían neutralizar la referida impresión, dado que esos elementos eran poco perceptibles
visualmente.»

27      Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 70 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso
tampoco había incurrido en error al declarar que existía una similitud fonética entre los signos en conflicto. A este respecto,
el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 69 de la citada sentencia:

«69      […] los dos signos consisten en palabras que tienen una misma extensión fonética, el mismo sonido inicial (“tr”), el mismo
sonido final (la sílaba “tan”), sonidos intermedios casi similares (“va”/“vas”) y la misma cadencia, dado que la mayoría de
los fonemas son idénticos y aparecen en el mismo orden. Debe destacarse la existencia de un número importante de elementos
comunes que impide al consumidor italiano percibir claramente las pequeñas diferencias entre esos signos, lo que puede provocar
en él cierta confusión.»

28      Por último, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 74 de la sentencia recurrida, que no existía similitud
conceptual entre los signos en conflicto.

29      Por ello, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 75, 76 y 80 de la referida sentencia, que, dada la
considerable similitud de los productos de que se trata, así como la similitud visual y fonética de los signos en conflicto,
existía riesgo de confusión entre dichos signos en la medida en que el público podía creer que los productos en cuestión procedían
de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por consiguiente, desestimó el segundo motivo de
la recurrente y, por tanto, el recurso en su totalidad.

**Pretensiones de las partes**

30      En su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

–        Anule la sentencia recurrida.

–        Si fuere necesario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

–        Condene en costas a la OAMI y/o a Biofarma.

31      La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la recurrente.

32      Biofarma, que no presentó escrito de contestación a la demanda pero que fue oída en la vista, se adhiere a las alegaciones
presentadas por la OAMI.

**Recurso de casación**

33      En apoyo de su pretensión dirigida a que se anule la sentencia recurrida, la recurrente invoca un motivo referido a la admisibilidad
del motivo basado en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y un motivo basado en la infracción
del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

*Sobre el primer motivo, referido a la admisibilidad del motivo basado en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del
Reglamento nº 40/94*

 Alegaciones de las partes

34      La recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error al concluir en la inadmisibilidad, debido
a su carácter nuevo, del motivo basado en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 en lo que
se refiere al cumplimiento de los requisitos exigidos para que se considere que la marca anterior fue objeto de un uso efectivo.
Dado que rechazó ante la OAMI el contexto en el que se había hecho uso de la marca anterior, a saber el que dicha marca fuera
utilizada realmente en Italia para un producto oftálmico, alega que debería habérsele permitido presentar ante el Tribunal
de Primera Instancias pretensiones subsidiarias en el marco de este motivo.

35      En cualquier caso, la recurrente considera que el citado motivo se basa en cuestiones de Derecho surgidas durante la instancia,
a saber, el pronunciamiento de la sentencia MFE Marienfelde/OAMI – Vétoquinol (HIPOVITON), antes citada. En efecto, en el
apartado 35 de ésta, que es posterior a la interposición del recurso que dio lugar a la sentencia recurrida, el Tribunal de
Primera Instancia, considerando que, por la importancia del uso de que había sido objeto la marca anterior, era preciso tener
en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período
durante el cual tuvieron lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra, procedió a una nueva interpretación
del Derecho aplicable tal y como resultaba de la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C‑40/01, Rec. p. I‑2439).

36      La recurrente sostiene después que el Tribunal de Primera Instancia también incurrió en un error de Derecho en los apartados
23 a 25 de la sentencia recurrida al concluir que, aun cuando el motivo fuera admisible, sólo se le permitía revisar la legalidad
de la resolución de la Sala de Recurso sobre la base de la situación de hecho y de Derecho tal como se había expuesto ante
la Sala de Recurso. De ser correcto este razonamiento, no podría anularse una resolución impugnada de la Sala de Recurso aunque
fuera manifiestamente errónea a la luz de la última interpretación del Derecho realizada por el Tribunal de Primera Instancia
o el Tribunal de Justicia.

37      Según la OAMI, la alegación de la recurrente, de que el uso de la marca no fue efectivo, constituye un motivo nuevo, porque,
mediante el motivo inicial aducido ante la Sala de Recurso, la recurrente únicamente sostuvo que no se había demostrado que
la marca anterior hubiera sido utilizada para un producto con aplicaciones terapéuticas específicas, a saber, aplicaciones
oftálmicas, sin cuestionar el carácter efectivo de dicho uso. Esta nueva alegación modifica, en contra de lo dispuesto en
el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, el objeto del litigio, tal
y como se presentó ante la Sala de Recurso, dado que pretende obtener un nuevo examen de la resolución impugnada sobre cuestiones
que ésta no abordó.

 Apreciación del Tribunal de Justicia

38      En la medida en que, en la primera parte de las alegaciones invocadas en el presente motivo, la recurrente reprocha al Tribunal
de Primera Instancia no haber tenido en cuenta el alcance del artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de
Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, hay que recordar que, según esta disposición, en el curso del proceso no
podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

39      En el caso de autos, de los apartados 17 a 22 de la sentencia recurrida resulta que el Tribunal de Primera Instancia consideró
que, ante la inexistencia de razones de hecho o de Derecho nuevas, el motivo presentado por la recurrente en la vista, según
el cual no se reunían los requisitos necesarios para considerar que la marca anterior fue objeto de un uso efectivo, en particular
por el escaso volumen comercial de la referida marca, debía declararse inadmisible por cuanto constituía un motivo nuevo en
el sentido de la referida disposición del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. En efecto, en su
demanda, la recurrente había reprochado a la Sala de Recurso haber infringido el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento
nº 40/94, no en cuanto no se cumplían los referidos requisitos, sino únicamente en la medida en que la prueba del uso efectivo
aportada por Biofarma no demostraba que la marca anterior hubiera sido utilizada realmente para productos oftálmicos.

40      Debe manifestarse que, como señaló la Abogado General en el punto 20 de sus conclusiones, la apreciación realizada por el
Tribunal de Primera Instancia adolece de un error de Derecho. En efecto, la alegación de que no se reúnen los requisitos exigidos
para que se considere que la marca anterior fue objeto de un uso efectivo se inserta lógicamente en el motivo basado en la
inexistencia de prueba de tal uso efectivo para productos oftálmicos. Esta alegación, además de que se basa en la infracción
de la misma disposición del Reglamento nº 40/94 que la alegada en este motivo, va dirigida, al igual que el citado motivo,
a rebatir la realidad de la explotación comercial de la marca anterior en el tráfico económico. Por tanto, constituye una
ampliación de éste que debe considerarse admisible (sentencias de 19 de mayo de 1983, Verros/Parlamento, 306/81, Rec. p. 1755,
apartado 9, y de 15 de diciembre de 2005, Italia/Comisión, C‑66/02, Rec. p. I‑10901, apartado 86).

41      No obstante, el error de Derecho de que adolecen los apartados 17 a 22 de la sentencia recurrida no invalida ésta, y, por
tanto, las alegaciones invocadas por la recurrente sobre este extremo deben desestimarse por inoperantes. En efecto, el rechazo
por el Tribunal de Primera Instancia de la alegación relativa a los requisitos exigidos para que se considere que la marca
anterior fue objeto de un uso efectivo está suficientemente fundamentado en Derecho en otros motivos considerados en la referida
sentencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, Rec.
p. I‑3801, apartado 68, y de 21 de octubre de 2004, KWS Saat/OAMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, apartados 46 a 51).

42      Sobre este particular, de los apartados 23 a 25 de la sentencia recurrida, introducidos por la expresión «en cualquier caso»,
que son objeto de la segunda parte de las alegaciones invocadas por la recurrente en el presente motivo, resulta que el Tribunal
de Primera Instancia consideró que, aun cuando la alegación relativa a los requisitos exigidos para que se considere que la
marca anterior fue objeto de un uso efectivo debiera interpretarse como un argumento vinculado al motivo presentado en la
demanda, debía desestimarse de todas formas por otro motivo, basado en que, dado que el recurso presentado ante él tiene por
objeto el control de la legalidad de la resolución impugnada, el control que ejerce no puede ir más allá del marco fáctico
y jurídico del litigio tal y como fue planteado ante la Sala de recurso. Ahora bien, en el apartado 24 de la referida sentencia,
el Tribunal de Primera Instancia afirmó, en el marco de su apreciación soberana de los hechos, y sin que ello se discuta en
el presente recurso de casación, que, en el procedimiento ante la OAMI, la recurrente había indicado expresamente que no cuestionaba
el hecho de que la prueba aportada por Biofarma demostraba el uso efectivo de la marca anterior para un determinado producto.

43      Contrariamente a lo que alega la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente inadmisible la alegación
controvertida referente a este segundo motivo. En efecto, la recurrente no podía modificar ante el Tribunal de Primera Instancia
los términos del litigio, tal como resultaban de las pretensiones y alegaciones respectivas invocadas por ella misma y por
quien formuló oposición ante la OAMI (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de octubre de 2004, Vedial/OAMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, apartado 26, y KWS Saat/OAMI, antes citada, apartado 58).

44      Por una parte, del artículo 63 del Reglamento nº 40/94 se desprende que la anulación, así como la modificación, de una resolución
de las Salas de Recurso sólo son posibles en caso de incompetencia, quebrantamiento sustancial de forma, violación del Tratado
CE, del Reglamento nº 40/94 o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en caso de desviación de poder. Por
lo tanto, el control ejercido por el juez comunitario con respecto a esa resolución no trasciende del control de su legalidad
y, en consecuencia, su objeto no es un nuevo examen de las circunstancias de hecho que hayan apreciado los órganos de la OAMI,
que exijan la toma en consideración de hechos nuevos presentados ante él (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de
julio de 2006, Rossi/OAMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, apartado 50, y de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑0000,
apartado 54).

45      Por otra parte, del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia resulta que
las partes en el procedimiento ante este órgano jurisdiccional no pueden modificar el objeto del litigio, tal y como se planteó
ante la Sala de Recurso.

46      En consecuencia, dado que consideró soberanamente que la recurrente había renunciado expresamente a discutir ante la OAMI
el hecho de que la marca anterior reunía los requisitos exigidos para que se considerase que había sido objeto de un uso efectivo,
el Tribunal de Primera Instancia pudo, sin incurrir en error de Derecho, concluir en la inadmisibilidad de la alegación controvertida,
aducida por primera vez en la vista celebrada ante él.

47      De ello se deduce que debe desestimarse el primer motivo por ser en parte inoperante y en parte infundado.

*Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94*

 Sobre la primera parte, relativa a la definición del público pertinente

–       Alegaciones de las partes

48      En la primera parte de su segundo motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error
de Derecho, en el apartado 49 de la sentencia recurrida, al interpretar el concepto de «público», en la medida en que no observó
que los consumidores finales no realizan una elección cuando adquieren un producto que se vende con receta médica. Esta circunstancia
implica en efecto que, en la venta al consumidor final, la marca colocada en el producto no tiene la función de garantizar
la identidad de dicho producto permitiendo al consumidor distinguir el referido producto de aquellos que tienen otra procedencia.
Por tanto, el consumidor final no corre ningún riesgo de confusión. Este enfoque lo han seguido tanto las Salas de Recurso
como los órganos jurisdiccionales comunitarios (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Alcon/OAMI
– Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T‑237/01, Rec. p. II‑411, apartado 42, confirmado en este punto por el Tribunal de Justicia
en el auto de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI, C‑192/03 P, Rec. p. I‑8993, apartado 30).

49      De ello se deduce que el Tribunal de Primera Instancia debió restringir la definición del público exclusivamente a los profesionales
de la salud, a saber, los médicos y los farmacéuticos, y que no debió tenerse en cuenta a los consumidores finales para la
apreciación del riesgo de confusión.

50      La OAMI sostiene que el riesgo de confusión no se limita a los casos de confusión directa, en los que un producto con una
determinada marca es confundido con otro producto en el que figura la marca de un competidor. En efecto, dado que la función
esencial de una marca comunitaria es servir de indicador del origen del producto, basta que el público pertinente atribuya
el mismo origen a dos productos que lleven marcas idénticas o similares. Pues bien, los pacientes pueden atribuir el mismo
origen a los productos en cuestión aun cuando su elección esté guiada al realizar la operación de compra e incluso si el contacto
con las dos marcas de que se trata tiene lugar en momentos diferentes con motivo de operaciones de compra distintas. Las resoluciones
contrarias adoptadas por las Salas de Recurso no son vinculantes para los órganos jurisdiccionales comunitarios. En cuanto
a las sentencias citadas por la recurrente, se refieren a otras disposiciones del Reglamento nº 40/94, a saber, sus artículos
7, apartado 1, letra d), y 50, apartado 1, letra a).

–       Apreciación del Tribunal de Justicia

51      Según el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la existencia de un riesgo de confusión resultante de
la similitud, por una parte, entre la marca cuyo registro se solicita y una marca anterior y, por otra, entre los productos
o los servicios que dichas marcas designan debe apreciarse en relación con el público en el territorio en que esté protegida
la marca anterior.

52      En el caso de autos, tras haber observado, en el apartado 48 de la sentencia recurrida, que la marca anterior estaba registrada
en Italia, el territorio de este Estado miembro constituye el territorio pertinente a efectos de la aplicación de dicha disposición
del referido artículo 8, el Tribunal de Primera Instancia estimó, en el apartado 49 de la mencionada sentencia, que, dado
que es sabido que los productos de que se trata son medicamentos para los que se requiere una receta médica antes de su venta
a los consumidores en las farmacias, el público pertinente está constituido a la vez por los consumidores finales y por los
profesionales de la salud, es decir, los médicos que prescriben el medicamento y los farmacéuticos que venden el medicamento
prescrito.

53      Según la jurisprudencia, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen
del producto o del servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio
de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias de 18 de junio de 2002, Philips, C‑299/99, Rec.
p. I‑5475, apartado 30, y de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, apartado 27).

54      Para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende
establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo
el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véase, en este sentido, la sentencia de
29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, apartado 28).

55      En consecuencia, constituye riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94
el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso,
de empresas vinculadas económicamente (véanse, en este sentido, las sentencias Canon, antes citada, apartado 29, y de 22 de
junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, apartado 17).

56      En el presente caso, habida cuenta de esta jurisprudencia, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente, lo que
además no discute ninguna parte en la fase del presente recurso de casación, que los profesionales de la salud de que se trata
deben estar incluidos en el público pertinente a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
nº 40/94, pues la función de indicación de origen de la marca también es importante para los intermediarios que intervienen
en la comercialización de un producto en cuanto contribuye a determinar su comportamiento en el mercado (véase, en este sentido,
la sentencia de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C‑371/02, Rec. p. I‑5791, apartados 23 y 25).

57      Sin embargo, contrariamente a lo que alega la recurrente, el hecho de que algunos intermediarios, como dichos profesionales
de la salud, puedan influir, e incluso determinar, la elección de los consumidores finales no excluye de por sí todo riesgo
de confusión para los referidos consumidores en lo que respecta a la procedencia de los productos de que se trata.

58      En efecto, en la medida en que señaló en el apartado 49 de la sentencia recurrida, en el marco de su apreciación soberana
de los hechos, que los productos de que se trata se venden en las farmacias a los consumidores finales, el Tribunal de Primera
Instancia pudo legítimamente deducir de ello que, aunque la elección de estos productos esté influenciada o determinada por
intermediarios, tal riesgo de confusión existe igualmente para los mencionados consumidores, dado que éstos pueden verse ante
dichos productos, aunque sea al realizar compras que, para cada uno de los citados productos individualmente considerados,
tienen lugar en momentos diferentes.

59      De reiterada jurisprudencia se desprende que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de
productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión
(sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25, y de 12 de enero de 2006, Ruiz‑Picasso y otros/OAMI, C‑361/04 P,
Rec. p. I‑643, apartado 38).

60      Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente
los diferentes signos y debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer,
antes citada, apartado 26, y de 23 de septiembre de 2004, Procter & Gamble/OAMI, C‑107/03 P, no publicada en la Recopilación,
apartado 44).

61      Por otro lado, dado que es sabido que todo el proceso de comercialización de los productos de que se trata tiene por objetivo
la adquisición de éstos por los consumidores finales, el Tribunal de Primera Instancia pudo considerar acertadamente que el
papel que desempeñan los intermediarios, ya sean profesionales de la salud cuya intervención previa se requiere para la venta
de los referidos productos a esos consumidores, debe ponderarse parcialmente con el grado de atención elevado del que pueden
dar muestra dichos consumidores, habida cuenta de que los productos de que se trata son productos farmacéuticos, cuando se
prescriben éstos y, por tanto, con la capacidad de los mencionados consumidores para hacer que dichos profesionales tengan
en cuenta su percepción de las marcas de que se trata y, en particular, de sus exigencias o preferencias.

62      A este respecto, hay que recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, cuando los productos o los servicios a
los que se refiere la solicitud de registro se destinan a todos los consumidores, debe estimarse que el público pertinente
es el constituido por el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencias de 29 de
abril de 2004, Procter & Gamble/OAMI, C‑437/01 P y C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, apartado 33, y de 16 de septiembre de 2004,
SAT.1/OAMI, C‑329/02 P, Rec. p. I‑8317, apartado 24).

63      De ello resulta que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al incluir a los consumidores finales
en el público pertinente a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

64      Esta conclusión no se desvirtúa por las alegaciones que la recurrente basa en determinadas resoluciones de las Salas de Recurso
o de los órganos jurisdiccionales comunitarios.

65      En efecto, las resoluciones que adoptan las Salas de Recurso en virtud del Reglamento nº 40/94, relativas al registro de un
signo como marca comunitaria, dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad
de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal y como lo interpreta
el juez comunitario y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas Salas (sentencias BioID/OAMI, antes citada,
apartado 47, y de 12 de enero de 2006, Deutche SiSi-Werke/OAMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, apartado 48).

66      En cuanto al asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia Alcon/OAMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS),
antes citada, y al auto del Tribunal de Justicia Alcon/OAMI, antes citado, invocados por la recurrente en apoyo de sus alegaciones,
basta señalar que este asunto se refería a una solicitud de registro de marca relativa no a productos vendidos a los consumidores
finales en farmacias, sino a «productos farmacéuticos oftálmicos; soluciones estériles para cirugía oftálmica» para los que
el Tribunal de Primera Instancia pudo estimar sin incurrir en error de Derecho que el carácter usual de la marca de que se
trataba debía apreciarse desde el punto de vista del público especializado en materia médica al que estaba destinado, a saber,
los oftalmólogos y los cirujanos oftálmicos que ejercen su actividad en la Unión Europea.

67      Por consiguiente, debe desestimarse por infundada la primera parte del segundo motivo.

 Sobre la segunda parte, relativa a la similitud de los productos

–       Alegaciones de las partes

68      La recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al no exigir a Biofarma que aportase
las pruebas de la supuesta similitud existente entre los productos de que se trata. El Tribunal de Primera Instancia tampoco
tuvo en cuenta o, al menos, no tomó de manera suficiente en consideración los factores pertinentes relativos a dichos productos,
en particular la naturaleza y la forma de estos últimos, así como el papel de los profesionales de la salud que los prescriben
y los despachan.

69      La OAMI observa que el concepto de similitud de los productos constituye una cuestión de Derecho que debe ser examinada de
oficio por sus órganos. En lo que respecta a la necesidad de tener en cuenta la forma de los productos, la OAMI estima que
este extremo no es pertinente, a menos que la designación de los productos en la solicitud de registro precise esta forma
de utilización, lo que no sucede en el caso de autos. En efecto, la forma es únicamente un factor de comercialización ajeno
a la marca cuyo registro se solicita y puede evolucionar con el tiempo. La misma conclusión se aplica al hecho de que los
productos se vendan con receta médica, dado que ello constituye igualmente un factor ajeno a los productos que figuran en
la lista a que se refiere la solicitud de registro de marca comunitaria de que se trata.

–       Apreciación del Tribunal de Justicia

70      Debe declararse, de entrada, la inadmisibilidad de la alegación de la recurrente con la que, refiriéndose al nivel de prueba
que debió exigirse a Biofarma, en realidad pretende cuestionar las apreciaciones puramente fácticas realizadas por el Tribunal
de Primera Instancia en los apartados 57 a 60 de la sentencia recurrida que llevaron a éste a declarar, en el apartado 61
de la citada sentencia, que la Sala de Recurso no había incurrido en error al considerar que existía un alto grado de similitud
entre los productos de que se trata.

71      En efecto, la recurrente no puede obtener que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciación del Tribunal de Primera Instancia
por la suya propia a este respecto. De los artículos 225 CE, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia
se desprende que el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia
es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y los medios de prueba. En consecuencia, la apreciación
de tales hechos y medios de prueba, salvo en el supuesto de desnaturalización de éstos, no constituye una cuestión de Derecho
sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia, en el marco de un recurso de casación (véanse las sentencias de 23
de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C‑206/04 P, Rec. p. I‑2717, apartado 41, y Rossi/OAMI, antes citada, apartado 26).

72      En cuanto a la alegación según la cual el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta criterios pertinentes para apreciar
la similitud de los productos de que se trata, debe recordarse que, según la jurisprudencia, para apreciar esta similitud,
hay que tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación existente entre dichos productos. Estos
factores incluyen, en particular, la naturaleza, el destino, la utilización y el carácter competidor o complementario de estos
últimos (véase, en este sentido, la sentencia Canon, antes citada, apartado 23).

73      En el caso de autos, es preciso señalar que, conforme a esta jurisprudencia, el Tribunal de Primera Instancia, con el fin
de concluir, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso no incurrió en error al declarar que existía
un alto grado de similitud entre los productos de que se trata, examinó acertadamente en el apartado 57 de la sentencia recurrida,
su naturaleza, su finalidad, su destino, su modo de comercialización y su carácter competidor o complementario. Por ello,
la recurrente reprocha erróneamente al Tribunal de Primera Instancia no haber tenido en cuenta factores pertinentes para apreciar
la similitud de dichos productos.

74      Por otro lado, en tanto en cuanto la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber tenido en cuenta correctamente
el criterio de la forma de los productos de que se trata, debe señalarse que el Tribunal de Primera Instancia examinó, en
el apartado 58 de la sentencia recurrida, la aplicación de este criterio a efectos de apreciar la similitud de los referidos
productos. No obstante, estimó que la diferencia existente en el modo de administración de los medicamentos de que se trata
no podía predominar, en el caso de autos, sobre la naturaleza y el destino común de ambos productos.

75      Al reprochar al Tribunal de Primera Instancia no haber tenido en cuenta correctamente el criterio constituido por la forma
de los productos de que se trata, la recurrente pretende así, en realidad, obtener que el Tribunal de Justicia sustituya la
apreciación de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia sobre este último punto por la suya propia. En consecuencia,
dado que la recurrente no invoca ninguna desnaturalización de los hechos o de los medios de prueba presentados al Tribunal
de Primera Instancia, debe desestimarse por inadmisible la alegación a este respecto, de conformidad con la reiterada jurisprudencia
citada en el apartado 71 de la presente sentencia.

76      Por último, en tanto en cuanto la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber tenido en cuenta el hecho
de que los productos de que se trata sólo son despachados por profesionales de la salud con receta médica, debe desestimarse
por infundada esta alegación por los mismos motivos que los expuestos en los apartados 51 a 63 de la presente sentencia, ya
que supone cuestionar la definición del público pertinente utilizada en la sentencia recurrida.

77      En consecuencia, debe desestimarse como en parte inadmisible y en parte infundada la segunda parte del presente motivo.

 Sobre la tercera parte, relativa a la similitud de los signos

–       Alegaciones de las partes

78      La recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber incurrido en un error de Derecho al comparar los signos de que
se trata sin identificar correctamente al público pertinente para el que debía evaluarse el riesgo de confusión.

79      En lo que se refiere a la similitud visual, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al considerar
que la impresión general creada por las semejanzas visuales demostraba que las marcas de que se trata eran similares. En efecto,
en el marco de una apreciación global, aun cuando existían similitudes, no eran suficientes para que se concluyera que dichas
marcas son visualmente similares. La comparación visual debería haberse realizado desde el punto de vista de una persona perteneciente
al público pertinente.

80      En relación con la similitud fonética, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia consideró erróneamente que
las marcas de que se trata eran similares desde este punto de vista. En efecto, los prefijos dominantes de cada marca pueden
distinguirse claramente y se pronuncian de manera completamente diferente. Además, el hecho de que el consumidor medio tenga
raramente la posibilidad de proceder a una comparación directa de las diferentes marcas carece de pertinencia en el caso de
autos ya que los productos de que se trata son prescritos por médicos especialistas. En cualquier caso, el efecto de las eventuales
semejanzas no debe sobrevalorarse, en particular si se tiene en cuenta la diferente presentación de los dos productos de que
se trata y del contexto médico específico en el que se vende cada uno de ellos.

81      La OAMI sostiene que estas diferentes alegaciones son inadmisibles, porque la recurrente se limita a criticar las consideraciones
de hecho que realizó el Tribunal de Primera Instancia.

–       Apreciación del Tribunal de Justicia

82      La alegación según la cual el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al comparar los signos de que
se trata sin identificar correctamente al público pertinente debe desestimarse de entrada por infundado, por los mismos motivos
que los expuestos en los apartados 51 a 63 de la presente sentencia, ya que esta alegación supone cuestionar la definición
del público pertinente utilizada en la sentencia recurrida.

83      En la medida en que la recurrente alega que los signos de que se trata no pueden confundirse desde los aspectos visual y fonético,
en especial habida cuenta de la forma de los productos de que se trata y del contexto médico específico en los que éstos se
venden, es preciso señalar que el Tribunal de Primera Instancia realizó a este respecto, en los apartados 64 a 70 de la sentencia
recurrida, apreciaciones de naturaleza puramente fáctica, para concluir, en los apartados 75 y 76 de la referida sentencia,
que existía una similitud visual y fonética entre los signos de que se trata.

84      En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 71 de la presente sentencia, al no haberse alegado
ninguna desnaturalización de los hechos ni de los medios de prueba presentados ante el Tribunal de Primera Instancia en el
caso de autos, debe declararse la inadmisibilidad de la tercera parte del segundo motivo sobre dichos puntos.

85      Por otro lado, en tanto en cuanto la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber tenido en cuenta, para
apreciar la similitud visual y fonética de los signos de que se trata, el hecho de que el público pertinente incluye, además
de a los consumidores finales, a los profesionales de la salud, sus alegaciones sobre este punto se confunden con la cuarta
parte del presente motivo. Por ello, se examinarán en el marco de ésta.

 Sobre la cuarta parte, relativa al riesgo de confusión

–       Alegaciones de las partes

86      La recurrente alega que, aunque el Tribunal de Primera Instancia señaló que el público pertinente incluye, además de a los
usuarios finales, a los farmacéuticos y a los médicos, en realidad no lo tuvo en cuenta y apreció la existencia de riesgo
de confusión basándose únicamente en lo que percibe un consumidor medio. Ahora bien, en su resolución, la División de Oposición
había estimado que para los médicos y los farmacéuticos el riesgo de confusión entre los productos de que se trata era escaso.

87      La OAMI afirma que las alegaciones presentadas sobre este punto son inadmisibles en la medida en que no constituyen alegaciones
de Derecho con las que la recurrente sostenga que el Tribunal de Primera Instancia interpretó mal el artículo 8, apartado
1, letra b), del Reglamento nº 40/94 o desnaturalizó los hechos.

–       Apreciación del Tribunal de Justicia

88      Con la presente parte del segundo motivo, la recurrente pretende demostrar que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en
un error de Derecho al no haber examinado el riesgo de confusión de los signos de que se trata, en el sentido del artículo
8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, por el público pertinente considerado en la sentencia recurrida.

89      Contrariamente a lo que sostiene la OAMI, al cuestionar así la coherencia del razonamiento seguido por el Tribunal de Primera
Instancia en el marco de la aplicación de esta disposición, la recurrente suscita una cuestión de Derecho relativa a la aplicación
del Derecho comunitario por el Tribunal de Primera Instancia. Por tanto, la presente parte del segundo motivo es admisible.

90      En cuanto a la procedencia de esta parte, es necesario recordar que, en el apartado 48 de la sentencia recurrida, el Tribunal
de Primera Instancia consideró que Italia constituye, en el caso de autos, el territorio pertinente. Por otro lado, de los
apartados 51 a 63 de la presente sentencia resulta que el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente, en el apartado
49 de la sentencia recurrida, que el público pertinente está constituido a la vez por los consumidores finales y por determinados
profesionales de la salud. De ello se desprende que, a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del
Reglamento nº 40/94, la existencia de riesgo de confusión entre los productos de que se trata debía apreciarse, como declaró
el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 50 de la sentencia recurrida, en relación con la percepción que de ellos tenía
el público pertinente definido de esta forma.

91      Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia apreció acertadamente en los apartados 62 a 76 de la sentencia recurrida que existía
riesgo de confusión entre los signos de que se trata por parte de los consumidores finales.

92      En cambio, la sentencia recurrida no acreditó de modo suficiente en Derecho que el Tribunal de Primera Instancia apreciase
de manera sistemática la existencia de tal riesgo de confusión para los referidos profesionales de la salud.

93      En efecto, en el apartado 65 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia apreció la similitud visual entre
los signos de que se trata de manera general, sin precisar en qué medida esta apreciación se aplica a los consumidores finales
y a los profesionales de la salud, en su caso, distinguiendo o matizando el análisis según la parte afectada del público pertinente.

94      De igual modo, respecto a la similitud fonética entre los signos de que se trata, si bien el Tribunal de Primera Instancia
basó sus apreciaciones a este respecto, en el apartado 69 de la sentencia recurrida, en la percepción que los «consumidores
italianos» tengan de éstos, en ese apartado, no indicó en qué medida dichas apreciaciones se aplican a la vez a los consumidores
finales y a los profesionales de la salud. Es cierto que, en el apartado 57 de la citada sentencia, relativo a la apreciación
de la similitud de los productos de que se trata, el Tribunal de Primera Instancia se refiere explícitamente, con el término
«consumidores», tanto a los usuarios finales como a los profesionales de la salud. Sin embargo, este término, utilizado en
otra parte de la misma sentencia con la única precisión de la nacionalidad pertinente, puede, a falta de otra indicación,
hacer referencia más a los primeros que a los segundos, y ello tanto más cuanto que de los autos que obran en el Tribunal
de Justicia resulta que la resolución controvertida objeto del control de legalidad en la sentencia recurrida incluía únicamente
a los consumidores finales en el público pertinente.

95      Ahora bien, la cuestión de la percepción de los signos de que se trata por los profesionales de la salud estaba en el centro
de la alegación relativa al alcance del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, expuesta por la recurrente
ante el Tribunal de Primera Instancia, al igual que ante el Tribunal de Justicia en la fase del recurso de casación.

96      Por consiguiente, debe señalarse que la sentencia recurrida adolece de un vicio de motivación sobre estos puntos, dado que
el Tribunal de Justicia no dispone de elementos suficientes para ejercer su control a este respecto.

97      Según la jurisprudencia, la cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia es contradictoria
o insuficiente constituye una cuestión de Derecho que, como tal, puede ser invocada en el marco de un recurso de casación
(sentencias de 7 de mayo de 1998, Somaco/Comisión, C‑401/96 P, Rec. p. I‑2587, apartado 53, y de 13 de diciembre de 2001,
Cubero Vermurie/Comisión, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, apartado 20).

98      En consecuencia, procede señalar que el Tribunal de Primera Instancia, en los apartados 65 y 69 de la sentencia recurrida,
motivó de manera insuficiente sus apreciaciones sobre la existencia de una similitud visual y fonética entre los signos de
que se trata para el público pertinente, que incluye igualmente a determinados profesionales de la salud.

99      No obstante, esta insuficiencia de motivación no invalida la sentencia recurrida. En efecto, dado que, en el marco de su apreciación
soberana de los hechos en los apartados 56 a 75 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que existía
una considerable similitud entre los productos de que se trata, así como que existía una similitud visual y fonética entre
los signos de que se trata para la parte del público pertinente constituida por los consumidores finales, pudo deducir de
ello, sin infringir el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en los apartados 76 y 80 de la citada sentencia,
que existía riesgo de confusión entre los referidos signos en el sentido de esta disposición.

100    A la vista de estas consideraciones, a pesar de la insuficiente motivación de que adolecen los apartados 65 y 69 de la sentencia
recurrida, no procede anular la referida sentencia, dado que, en cualquier caso, los motivos de ésta son suficientes para
fundar el fallo, a saber la desestimación por el Tribunal de Primera Instancia del recurso dirigido contra la resolución impugnada
(véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Comisión/CAS Succhi di Frutta, apartado 68, y KWS Saat/OAMI, apartados
46 a 51).

101    En consecuencia, debe desestimarse por inoperante la cuarta parte del segundo motivo.

 Sobre la quinta parte, relativa a la limitación de la solicitud de marca comunitaria

–       Alegaciones de las partes

102    Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error al estimar que no se podía reprochar a la Sala
de Recurso de la OAMI no haber considerado que la declaración realizada en su escrito ante la referida Sala, según la cual
confirmaba estar dispuesta a limitar la indicación de las mercancías que eran objeto de la solicitud a los productos farmacéuticos
oftálmicos destinados al tratamiento de glaucomas, constituía una propuesta expresa de modificación para el caso de que la
Sala se propusiera estimar la oposición. A falta de fase oral, la recurrente no tuvo, en efecto, la posibilidad de prever
la posición probable de la mencionada Sala antes de que se adoptase la resolución. Ahora bien, la modificación propuesta de
la lista de productos habría permitido aclarar aún más la diferencia entre sus productos y los de Biofarma.

103    La OAMI estima que las apreciaciones que realizó la Sala de Recurso no pueden discutirse en esta fase del procedimiento. Además,
la recurrente no aduce ninguna razón fundada en Derecho o en la desnaturalización de los hechos que permita desvirtuar las
consideraciones por las que el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 53 de la sentencia recurrida, declaró que no
se habían respetado las modalidades de la limitación. La cuestión de si la restricción propuesta por la recurrente respetaba
el artículo 44 del Reglamento nº 40/94 y la regla 13 del Reglamento nº 2868/95 es una cuestión de hecho que no es de la competencia
del Tribunal de Justicia. Por ello, el segundo motivo es inadmisible sobre este punto.

–       Apreciación del Tribunal de Justicia

104    En lo que se refiere a la admisibilidad de la presente parte del segundo motivo, debe señalarse que, con ésta, la recurrente
no alega, contrariamente a lo que afirma la OAMI, que la declaración presentada en su escrito ante la Sala de Recurso respetase
las modalidades previstas por los Reglamentos nos40/94 y 2868/95, sino que reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber tenido en cuenta dicha declaración, aunque ésta
no respetase las referidas modalidades.

105    Debe señalarse que, de este modo, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber cometido un error en la interpretación
del Derecho comunitario y que, por tanto, invoca una cuestión de Derecho. Por consiguiente, la presente parte del segundo
motivo es admisible.

106    Respecto a la procedencia de esta parte, es preciso recordar que, a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b),
del Reglamento nº 40/94, la apreciación del riesgo de confusión entre los productos debe referirse a la totalidad de los productos
que designe la solicitud de registro de marca comunitaria.

107    En virtud del artículo 44, apartado 1, del citado Reglamento, el solicitante podrá en todo momento limitar la lista de productos
que aquella contenga. Una petición de modificación de una solicitud presentada con arreglo a esta disposición debe respetar
las modalidades definidas por la regla 13 del Reglamento nº 2868/95.

108    En la presente parte del segundo motivo, la recurrente no niega no haber presentado tal petición. No obstante sostiene que,
a falta de fase oral ante la Sala de Recurso, una propuesta expresa de limitación, como la formulada en el caso de autos en
su escrito ante la referida Sala, debería haberse tenido en cuenta dado que ésta se proponía estimar la oposición.

109    No obstante, es necesario indicar que ni el Reglamento nº 40/94 ni el Reglamento nº 2868/95 prevén tal obligación. En efecto,
como resulta del apartado 107 de la presente sentencia, toda solicitud de limitación debe presentarse, en virtud de dichos
Reglamentos, en forma de una solicitud de modificación que respete determinadas modalidades. Como declaró el Tribunal de Primera
Instancia acertadamente en el apartado 51 de la sentencia recurrida, tal solicitud debe realizarse de forma expresa y no condicional.

110    Por tanto, dado que es pacífico, en el caso de autos, que la propuesta formulada por la recurrente en su escrito ante la Sala
de Recurso no respetaba esas exigencias, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente, en los apartados 53 y 54
de la sentencia recurrida, que no puede reprocharse a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta esta propuesta.

111    En consecuencia, debe desestimarse por infundada la quinta parte del segundo motivo.

112    Al haber sido desestimados todos los motivos formulados por la recurrente, procede desestimar el recurso de casación.

**Costas**

113    A tenor de lo dispuesto en el artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación
en virtud del artículo 118 de este mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera
solicitado la otra parte. Dado que la OAMI ha solicitado la condena en costas de la recurrente, y que han sido desestimados
los motivos invocados por ésta procede condenarla a cargar con las costas de la OAMI. Puesto que Biofarma no ha solicitado
la condena en costas de la recurrente, procede condenarla a cargar con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:

1)      **Desestimar el recurso.**

2)      **Condenar a Alcon Inc. a cargar con sus propias costas y con las de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas,
Dibujos y Modelos) (OAMI).**

3)      **Biofarma SA cargará con sus propias costas.**

Firmas

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[\*](#Footref*) Lengua de procedimiento: inglés.

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