Source: EURLEX
Language: es
Format: md

**Asunto C‑24/05 P**

**August Storck KG**

**contra**

**Oficina de Armonización del Mercado Interior**

**(marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Artículo 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento (CE) nº 40/94 — Motivo absoluto de denegación de registro — Marca tridimensional — Forma tridimensional de un caramelo de color marrón claro — Carácter distintivo»

Conclusiones del Abogado General Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 23 de marzo de 2006

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de junio de 2006

Sumario de la sentencia

1.     *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de
carácter distintivo*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra b)]*

2.     *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de
carácter distintivo*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 3]*

3.     *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de
carácter distintivo*

*[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 3]*

1.     Los criterios de apreciación del carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94,
sobre la marca comunitaria, de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los
aplicables a otros tipos de marcas. No obstante, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público
relevante no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por el aspecto del propio producto,
que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos
que designa. En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en
su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil
de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa
o figurativa.

En tales circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y
que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo en el sentido de dicha
disposición.

(véanse los apartados 24 a 26)

2.     El carácter distintivo de una marca al que se refiere el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria,
puede ser adquirido como consecuencia del uso de dicha marca en combinación con una marca registrada. Por consiguiente, una
marca tridimensional puede adquirir, en su caso, carácter distintivo por el uso, aun cuando se utilice junto con una marca
denominativa o una marca figurativa.

Sin embargo, por principio, una marca tridimensional no se confunde con su representación gráfica bidimensional. De ello se
deduce que, cuando, una imagen del producto figura en el envase, los consumidores no perciben la marca en sí misma, como marca
constituida por la forma tridimensional del producto. No obstante, no puede excluirse que la representación bidimensional
de una marca pueda, en su caso, facilitar el conocimiento de la marca por el público relevante cuando permite percibir los
elementos esenciales de la forma tridimensional del producto.

Por otra parte, debe recordarse que, por lo que se refiere a la adquisición del carácter distintivo por el uso, la identificación
del producto o del servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe efectuarse
gracias al uso de la marca como tal.

Así, todo uso de la marca, *a fortiori* la utilización de una representación bidimensional de una marca tridimensional, no constituye necesariamente un uso como
marca.

(véanse los apartados 57 a 62)

3.     A efectos de apreciar si una marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3,
del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, deben tenerse en cuenta todas las circunstancias en las que el público
pertinente percibe dicha marca. Ello es así no sólo en el momento de la decisión de compra, sino también antes de ese momento,
por ejemplo a través de la publicidad, y en el momento en que el producto se consume.

Sin embargo, en el momento en el que prepara y efectúa su elección entre diferentes productos de la categoría de que se trate
el consumidor medio presta el mayor nivel de atención, de modo que la cuestión de si el consumidor medio percibe o no la marca
en el momento de la compra reviste una importancia particular a efectos de determinar si dicha marca ha adquirido carácter
distintivo por el uso.

(véanse los apartados 71 y 72)

  
   
   

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 22 de junio de 2006 ([\*](#Footnote*))

«Recurso de casación – Marca comunitaria – Artículo 7, apartados 1, letra b), y 3, del Reglamento (CE) nº 40/94 – Motivo absoluto de denegación de registro – Marca tridimensional – Forma tridimensional de un caramelo de color marrón claro – Carácter distintivo»

En el asunto C‑24/05 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
el 24 de enero de 2005,

**August Storck KG,** con domicilio social en Berlín, representada por las Sras. I. Rohr y H. Wrage-Molkenthin y el Sr. T. Reher, Rechtsanwälte,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI),** representado por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (Ponente)
y E. Levits, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;

Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de febrero de 2006;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 23 de marzo de 2006;

dicta la siguiente

**Sentencia**

1       Mediante su recurso de casación, August Storck KG solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta) de 10 de noviembre de 2004, Storck/OAMI (Forma de un caramelo) (T‑396/02, Rec. p. II‑0000;
en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que éste desestimó su recurso dirigido a obtener la anulación de la resolución
de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de 14 de
octubre de 2002 (asunto R 187/2001-4) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), por la que se deniega el registro de una marca
tridimensional constituida por la forma de un caramelo de color marrón claro.

**Marco jurídico**

2       El Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), dispone,
en su artículo 7, titulado «Motivos de denegación absolutos»:

«1.      Se denegará el registro de:

[…]

b)      Las marca que carezcan de carácter distintivo;

[….]

3.      Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los
cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

3       El artículo 73 del Reglamento nº 40/94, titulado «Motivación de las resoluciones», dispone:

«Las resoluciones de la [OAMI] se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan
podido pronunciarse.»

4       El artículo 74, del Reglamento nº 40/94, titulado «Examen de oficio de los hechos», precisa, en su apartado 1:

«En el curso del procedimiento, la [OAMI] procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre
motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por
las partes.»

**Antecedentes del litigio**

5       El 30 de marzo de 1998, la demandante presentó ante la OAMI, en virtud del Reglamento nº 40/94, una solicitud de registro
como marca comunitaria de una marca tridimensional correspondiente a la forma de un caramelo de color marrón claro, que se
reproduce a continuación:

      

      

6       Los productos para los que se solicitó el registro son las «golosinas» y están comprendidos en la clase  30 del Arreglo de
Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de
1957, revisado y modificado.

7       Mediante resolución de 25 de enero de 2001, el examinador desestimó la solicitud por considerar que la marca solicitada carecía
de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y que no había adquirido
carácter distintivo como consecuencia del uso con arreglo al apartado 3 de dicho artículo.

8       Mediante la resolución impugnada, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI confirmó la resolución del examinador. En esencia,
consideró que la combinación de forma y de color constitutiva de la marca cuyo registro se había solicitado no proporcionaba
intrínsecamente indicación alguna sobre el origen del producto de que se trata, a saber, las golosinas. Además, la Sala de
Recurso consideró que las pruebas presentadas por la demandante no demostraban que la marca solicitada hubiese adquirido carácter
distintivo, en particular con respecto a los *toffees,* como consecuencia del uso que de ella se había hecho.

**El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida**

9       El demandante presentó ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso basado en dos motivos, con el fin de obtener la anulación
de la resolución impugnada.

10     En relación con el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el
Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 39 a 45 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había
concluido que la marca solicitada carecía de carácter distintivo, en el sentido de dicha disposición, por los siguientes motivos:

«39.      En el presente asunto, la Sala de Recurso consideró acertadamente que, en lo que atañe a los productos de consumo ampliamente
extendidos, como, aquellos de los que se trata en este asunto, “el consumidor no concederá mucha atención a la forma y al
color de las golosinas” y, por lo tanto, “resulta improbable que la elección del consumidor medio venga determinada por la
forma del caramelo” (apartado 12 de la resolución impugnada).

40.      Además, la Sala de Recurso demostró suficientemente que ninguna de las características de dicha marca, tomadas por separado
o combinadas unas con otras, posee carácter distintivo. A este respecto, consideró que, “casi redonda, la forma de que se
trata, que recuerda a un círculo [...], es una forma geométrica de base” y que el consumidor medio está “habituado a encontrarse
con golosinas, incluidos caramelos, de forma redonda (circular, oval, elíptica o cilíndrica)”. Seguidamente, en cuanto a los
bordes superiores abombados del caramelo, la Sala de Recurso consideró que “los caramelos tienen los bordes abombados, con
independencia de su configuración” y ello es debido a razones funcionales. Por último, en cuanto al hueco circular en el centro
del caramelo y a la cara interior plana, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que “dichos elementos no alteran sustancialmente
la impresión de conjunto producida por la forma” y, por lo tanto, “resulta improbable que el consumidor interesado preste
atención a estas dos características hasta el punto de percibirlas como [indicativas] de un determinado origen comercial”
(apartado 13 de la resolución impugnada).

41.      En relación con el color del producto de que se trata, es decir, el marrón o los diferentes tonos de éste, la Sala de Recurso
señaló asimismo que se trata de un “color habitual en los caramelos” (apartado 13 de la resolución impugnada). En efecto,
procede declarar que el público interesado está acostumbrado a la presencia de dicho color en las golosinas.

42.      De lo antedicho resulta que la forma tridimensional cuyo registro se solicitó es una forma geométrica de base que figura entre
las formas que acuden con facilidad a la mente del consumidor para productos de consumo habitual, como son los caramelos.

43.      En estas circunstancias, no puede admitirse la alegación de la demandante basada en la existencia de diferencias supuestamente
considerables entre la forma y el color de la marca solicitada y los de otras golosinas.

44.      Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede considerar que la marca tridimensional solicitada está constituida
por una combinación de elementos de presentación que acuden con facilidad a la mente y que son típicos de los productos de
que se trata. En efecto, la forma en cuestión no se diferencia sustancialmente de determinadas formas de base de dichos productos,
que son habitualmente utilizados en el comercio, sino que es más bien una variante de aquéllos. Dado que las diferencias alegadas
no eran fácilmente perceptibles, dicha forma no se diferencia suficientemente de otras habitualmente utilizadas para los caramelos
y no permitirá al público pertinente distinguir de forma inmediata y cierta los caramelos de la demandante de los que tienen
un origen comercial distinto.

45.      En consecuencia, la marca solicitada, tal como es percibida por un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz, no permite individualizar los productos afectados y distinguirlos de aquellos con otro origen comercial.
Por lo tanto, carece de carácter distintivo en relación con esos productos.»

11     Mediante el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera
Instancia declaró, en los apartados 61 a 67 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso no había incurrido en error
de Derecho al considerar que la demandante no había demostrado que la marca solicitada hubiera adquirido carácter distintivo
como consecuencia del uso que se había hecho de ella, por los siguientes motivos:

«61.      En primer lugar, las alegaciones de la demandante basadas en datos sobre el volumen de ventas y sobre los elevados gastos
publicitarios efectuados para la promoción del *toffee* “Werther’s Original” (“Werther’s Echte”) no demuestran que la marca solicitada haya adquirido un carácter distintivo como
consecuencia del uso que se ha hecho de ella.

62.      En efecto, a pesar de que la Sala de Recurso reconoció que los volúmenes de negocios y los datos relativos a los gastos publicitarios
probaban que el tipo de caramelo de que se trata se encontraba muy extendido en el mercado, consideró que dichas informaciones
no constituían la prueba, esencial en cualquier caso, de que el signo solicitado era utilizado como marca tridimensional para
designar los caramelos de la demandante (apartado 16 de la resolución impugnada).

63.      En los apartados 17 a 21 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso justificó esta apreciación del siguiente modo:

“17.      La demandante presentó muestras de sus bolsas de material plástico en las que se venden sus caramelos y sostuvo que la forma
que se reproduce en ellas constituye ‘una referencia fundamental y una guía’ para el consumidor. Según la demandante, este
uso constituye la prueba de que la forma es objeto de una publicidad en tanto que marca del producto y será percibida como
tal por el consumidor. La Sala de Recurso se ve obligada a rechazar este punto de vista. En efecto, las declaraciones de la
demandante no concuerdan con la manera en que los caramelos se presentan globalmente en la bolsa.

18.      Aunque es cierto que la forma de los caramelos de color marrón tal como los describió la demandante aparece en la bolsa, debe
examinarse la finalidad de dicha reproducción. No puede tratarse de un examen abstracto. Por el contrario, debe abarcar la
manera probable en que el consumidor medio percibe la reproducción de los caramelos tal como figura en la bolsa.

19.      Pues bien, el consumidor interesado, ante una bolsa de caramelos de la demandante, lo primero que advierte es el nombre ‘Werther’s
Original’ que, escrito en letras de gran tamaño, ocupa casi la mitad de la bolsa y está rodeado de otros elementos adicionales
como un pequeño signo oval con el nombre ‘Storck’ y el dibujo estilizado de un pueblo debajo del que se puede leer ‘Traditional
Werther's Quality’ [la calidad tradicional de Werther]. En la mitad inferior de la bolsa aparece una foto en color que representa
unos quince caramelos mezclados y el texto: The classic candy made with real butter and fresh cream [el caramelo clásico de
mantequilla y de nata fresca].

20.      Con arreglo a las declaraciones de la demandante, esta ilustración corresponde a la marca tridimensional cuyo registro solicitó.
Pues bien, la Sala de Recurso rechaza la fundamentación de esta posición. La forma en que los caramelos se representan en
la bolsa no es conforme con la manera tradicional de representar una marca en un producto. Parece que la finalidad de esta
representación es (más bien) ilustrar el contenido de la bolsa. En efecto, contrariamente a las alegaciones de la demandante,
la bolsa no muestra una forma, sino una imagen realista de un montón de caramelos sin envolver. Debe señalarse que esta representación
no tiene por finalidad poner de relieve las características que la demandante estima que confieren un carácter distintivo
a la marca (el hueco central, la cara interior plana y los bordes abombados). La Sala de Recurso considera que, por ello,
se produce una divergencia entre la forma en que se representan los caramelos en el envase y la alegación según la cual dicha
representación es una marca tridimensional y es percibida como tal por el consumidor medio. La apreciación de la Sala de Recurso
la lleva más bien a considerar probable que el consumidor vea únicamente la imagen de los caramelos como una ilustración del
contenido de la bolsa. Ilustrar los envases dándoles una forma atractiva para mostrar el aspecto del producto o sus posibilidades
de utilización es una práctica muy extendida, en la industria de productos alimenticios, también en la industria de las golosinas,
y obedece más a técnicas de marketing de los productos que a la voluntad de identificar los productos con ayuda de las marcas.
Por consiguiente, la Sala de Recurso considera que la imagen no cumple la función de una marca, sino que sirve únicamente
para ilustrar el producto. La frase que acompaña a la imagen, es decir, ‘The classic candy made with real butter and fresh
cream’, confirma aún más que ésta será la probable percepción de un comprador de caramelos razonablemente atento. En efecto,
la frase y la imagen se complementan: la frase describe la naturaleza de los caramelos y la imagen los muestra. La Sala de
Recurso reconoce a la demandante que en un producto se pueden representar diferentes marcas al mismo tiempo. Ello no impide
que a su juicio, basado en el aspecto de las bolsas que sirven de presentación a los caramelos de la demandante, la reproducción
de los caramelos en dichas bolsas no sea conforme con la reproducción de la marca.

21.      De las consideraciones precedentes, se debe concluir que el volumen de negocios y los datos sobre los gastos publicitarios
que se aportaron como prueba demuestran ciertamente que los caramelos ‘Werther’s’ fueron puestos a la venta en el mercado,
pero no que su forma se haya utilizado como marca [...]”

64.      No procede cuestionar las consideraciones precedentes. El material publicitario presentado por la demandante no contiene prueba
alguna del uso de la marca, tal como fue solicitada. En efecto, en todas las imágenes aportadas, la representación de la forma
y de los colores reivindicados va acompañada de signos denominativos y figurativos. Por lo tanto, este material no puede probar
que el público interesado percibe que, como tal e independientemente de las marcas denominativas y figurativas de que va acompañada
en la publicidad y en la venta de los productos, la marca solicitada indica el origen comercial de los productos y servicios
de que se trata […].

65.      Por otra parte, debe señalarse que la propia demandante indica en su demanda que el caramelo de que se trata no se vende a
granel, sino en una bolsa en la que, además, cada caramelo está envuelto separadamente. Por consiguiente, al tomar la decisión
de compra, el consumidor medio no tiene en cuenta directamente la forma del caramelo de que se trata de una manera que le
permita atribuir a ésta una función de indicador de origen.

66.      En segundo lugar, se impone la misma conclusión en lo tocante a las encuestas presentadas por la demandante para su apreciación
por la Sala de Recurso, con el fin de demostrar el carácter distintivo de la marca solicitada adquirido como consecuencia
del uso. En efecto, del apartado 21, *in fine,* de la resolución impugnada resulta claramente que el conocimiento del caramelo comercializado por la demandante, en tanto
que marca, no quedó demostrado sobre la base de la forma de que se trata, sino sobre la base de su denominación “Werther’s”.»

12     Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso de la demandante y la condenó en costas.

**El recurso de casación**

13     La recurrente invoca cuatro motivos en apoyo de su recurso de casación, en el cual solicita al Tribunal de Justicia que:

–       Anule la sentencia recurrida.

–       Con carácter principal, resuelva definitivamente el asunto y estime las pretensiones formuladas en primera instancia.

–       Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

–       Condene en costas a la OAMI.

14     La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la recurrente.

*Sobre el primer motivo*

 Alegaciones de las partes

15     Mediante su primer motivo, que se divide en dos partes, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió
el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

16     En primer lugar, según la recurrente, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia supeditó
equivocadamente la comprobación del carácter distintivo de la marca solicitada al requisito de que se diferenciara suficientemente
de las presentaciones de caramelos habitualmente utilizadas en el comercio y, por lo tanto, exigió requisitos más estrictos
para las marcas tridimensionales que para las marcas denominativas o figurativas.

17     El Tribunal de Primera Instancia se equivocó asimismo al exigir que la marca solicitada se diferencie sustancialmente de las
marcas similares que puedan existir en el ramo de las golosinas.

18     Según la recurrente, la circunstancia de que se pueda producir una confusión con productos de otra procedencia sólo es relevante
en el marco de una oposición basada en el riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anterior.

19     En segundo lugar, a juicio de la recurrente, la Sala de Recurso y el Tribunal de Primera Instancia no investigaron si la marca
solicitada posee en sí misma, con independencia del aspecto de caramelos similares existentes en el mercado, un mínimo grado
de carácter distintivo. Según la recurrente, si el Tribunal de Primera Instancia hubiera realizado dicha investigación, habría
concluido que dicha marca no carece de carácter distintivo.

20     A este respecto, la recurrente rechaza la afirmación del Tribunal de Primera Instancia, realizada en el apartado 39 de la
sentencia recurrida, según la cual resulta improbable que la elección del consumidor medio venga determinada por la forma
del caramelo. Asimismo, también pone en tela de juicio la afirmación del Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 42
de la misma sentencia recurrida, según la cual la forma cuyo registro se solicitó como marca es una forma geométrica de base.

21     La OAMI responde, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia no sometió en absoluto la marca solicitada a criterios
más estrictos que los aplicables a las marcas denominativas o figurativas, sino que aplicó la jurisprudencia reiterada según
la cual es necesario que la forma del producto cuyo registro se solicita como marca difiera de manera significativa de la
norma o de los usos del ramo pertinente.

22     En segundo lugar, la alegación según la cual el Tribunal de Primera Instancia debía haber concluido que la marca solicitada
presenta carácter distintivo trata de poner en tela de juicio su apreciación de los hechos y, por lo tanto, es inadmisible
en el marco del recurso de casación.

 Apreciación del Tribunal de Justicia

23     En cuanto a la primera parte del primer motivo, según una jurisprudencia reiterada, el carácter distintivo de una marca, con
arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, debe apreciarse, por una parte, en relación con los
productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante,
que es el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse,
en particular, las sentencias de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C‑456/01 P y C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, apartado 35, y
de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑0000, apartado 25).

24     Según una jurisprudencia asimismo reiterada, los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales
constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas (véanse las sentencias
Henkel/OAMI, antes citada, apartado 38; de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165, apartado 30,
y Deutsche SiSi-Werke/OAMI, antes citada, apartado 27).

25     No obstante, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público relevante no es necesariamente la
misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por el aspecto del propio producto, que en el caso de una marca
denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, los
consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase,
al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo
cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (véanse, en particular,
las sentencias, antes citadas, Henkel/OAMI, apartado 38; Mag Instrument/OAMI, apartado 30, y Deutsche SiSi-Werke/OAMI, apartado 28).

26     En tales circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y
que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo en el sentido del artículo
7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Henkel/OAMI, apartado
39; Mag Instrument/OAMI, apartado 31, y Deutsche SiSi-Werke/OAMI, apartado 31).

27     Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia, acertadamente, tomó en consideración las formas y colores de los caramelos
habitualmente utilizados en el comercio para apreciar si la marca solicitada carece o no de carácter distintivo.

28     En el apartado 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la forma de caramelo de que se trata
«no se diferencia sustancialmente de determinadas formas de base de dichos productos, que son habitualmente utilizados en
el comercio». En la medida en que el requisito de una diferencia sustancial va más allá de la mera divergencia exigible en
virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 26 de la presenta sentencia, el Tribunal de Primera Instancia habría incurrido
en error de Derecho de haber supeditado el reconocimiento del carácter distintivo de la marca solicitada al respeto de dicho
requisito.

29     Sin embargo, ello no es así. En efecto, de ese mismo apartado de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal de Primera
Instancia se basó en la consideración de que la marca solicitada está constituida por una combinación de elementos de presentación
que acuden con facilidad a la mente y que son típicos de los productos de que se trata, de que se presenta como una variante
de determinadas formas de base habitualmente utilizadas en el ramo de las golosinas, de que, al no ser fácilmente perceptibles
las diferencias alegadas, no se diferencia sustancialmente de otras habitualmente utilizadas para los caramelos y de que no
permite al público relevante distinguir de forma inmediata y cierta los caramelos de la recurrente de los que tienen un origen
comercial distinto.

30     Mediante estas afirmaciones, el Tribunal de Primera Instancia demostró de manera suficiente que la marca solicitada no difiere
sustancialmente de la norma o de los usos en el ramo de las golosinas. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia
no incurrió en error de Derecho al concluir que la citada marca carece de carácter distintivo.

31     En cuanto a la alegación de la recurrente según la cual el Tribunal de Primera Instancia exigió que la marca solicitada se
distinga sustancialmente de las marcas similares que puedan existir en el ramo de las golosinas, se basa en una interpretación
equivocada de la sentencia recurrida, puesto que el Tribunal de Primera Instancia no investigó en absoluto si otras marcas
utilizadas para ese tipo de productos eran idénticas o similares a la marca solicitada.

32     Por lo tanto, debe desestimarse por infundada la primera parte del primer motivo.

33     En cuanto a la segunda parte del primer motivo, por un lado, como se desprende del apartado 27 de la presente sentencia, el
Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al tomar en consideración las formas de caramelos normalmente
utilizadas en el comercio a efectos de apreciar si la marca solicitada carece o no de carácter distintivo.

34     Por otro lado, en la medida en que reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber concluido que la marca solicitada carece
de carácter distintivo, esta parte del primer motivo se dirige en realidad a conseguir que el Tribunal de Justicia sustituya
la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia por la suya propia.

35     En efecto, las afirmaciones realizadas por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 39 a 42 de la sentencia recurrida,
según las cuales, por un lado, el nivel de atención del consumidor medio respecto a la forma y los colores de las golosinas
no es elevado, y, por otro, la forma tridimensional cuyo registro se solicitó es una forma geométrica de base, constituyen
apreciaciones de naturaleza fáctica (véanse, en este sentido, respectivamente, las sentencias, antes citadas, Henkel/OAMI,
apartado 56, y Deutsche SiSi-Werke/OAMI, apartado 47).

36     Ahora bien, como se desprende de los artículos 225 CE, apartado 1, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia,
el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente
para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. La apreciación de los hechos
y pruebas no constituye, pues, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de
un recurso de casación, salvo en el supuesto de desnaturalización de éstos (véanse, en particular, las sentencias de 19 de
septiembre de 2002, DKV/OAMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, apartado 22, y Deutsche SiSi-Werke/OAMI, antes citada, apartado 35).

37     Dado que no se ha alegado ninguna desnaturalización de los hechos y elementos de prueba presentados ante el Tribunal de Primera
Instancia, procede declarar la inadmisibilidad parcial de la segunda parte del primer motivo y desestimarla por ser parcialmente
infundada y, por lo tanto, desestimar dicho motivo en su totalidad.

*Sobre los motivos segundo y tercero*

 Alegaciones de las partes

38     Mediante sus motivos segundo y tercero, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió, respectivamente,
el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, en virtud del cual la OAMI procederá al examen de oficio de los hechos,
y el artículo 73 de dicho Reglamento, en virtud del cual las resoluciones de la OAMI solamente podrán fundarse en motivos
respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

39     Por una parte, a juicio de la recurrente, el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 obliga a la OAMI a instruir
ella misma los hechos en los que pretende basar su resolución. Así, al no presentar, como debería haber hecho, los ejemplos
concretos de caramelos de aspecto supuestamente idéntico a los de la marca solicitada, cuya existencia alegaba para concluir
que la marca solicitada tenía carácter «usual», la Sala de Recurso privó a la recurrente de la posibilidad de rebatir la pertinencia
de dichos ejemplos.

40     Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, al acoger
estas alegaciones no fundamentadas de la Sala de Recurso, en el apartado 40 de la sentencia recurrida, y al formular afirmaciones
similares sin basarlas en hechos susceptibles de verificación, en los apartados 41 y 42 de la misma sentencia.

41     Por otra parte, habida cuenta de que la Sala de Recurso no presentó caramelos supuestamente similares a la marca solicitada,
la recurrente no pudo, en ninguna fase del procedimiento, pronunciarse al respecto y fue privada, en particular, de la posibilidad
de demostrar que dichos caramelos presentaban en realidad diferencias decisivas con la marca solicitada. De este modo, se
vulneró su derecho a ser oída.

42     El Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 73 del Reglamento nº 40/94, al acoger las alegaciones de la Sala de
Recurso sobre las que la recurrente no pudo pronunciarse y al basar su propia resolución en esas alegaciones.

43     La OAMI alega que, dado que la recurrente ha invocado por primera vez ante el Tribunal de Justicia la infracción de los artículos
73 y 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, debe declararse la inadmisibilidad de los motivos segundo y tercero.

44     La OAMI añade que, en la medida en que, mediante el tercer motivo, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia
haber vulnerado su derecho de defensa, dicha alegación está mal fundamentada, puesto que las apreciaciones de la Sala de Recurso,
rechazadas por la recurrente, estuvieron en el centro de los debates ante la Sala de Recurso y fueron refutadas de nuevo por
la demandante ante el Tribunal de Primera Instancia.

 Apreciación del Tribunal de Justicia

45     Según jurisprudencia reiterada, permitir que una de las partes invoque por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo
que no haya invocado ante el Tribunal de Primera Instancia equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya
competencia en materia de recursos de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal de
Primera Instancia. Por lo tanto, en el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está limitada
a la apreciación de la solución jurídica que se haya dado a los motivos objeto de debate ante los jueces de primera instancia
(véase, en particular, la sentencia de 11 de noviembre de 2004, Ramondín y otros/Comisión, C‑186/02 P y C‑188/02 P, Rec. p. I‑10653,
apartado 60).

46     En el presente asunto, la recurrente no sostuvo ante el Tribunal de Primera Instancia que la Sala de Recurso hubiera infringido
los artículos 73 y 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 al no facilitar ejemplos de caramelos idénticos o similares a los
comercializados por la recurrente.

47     Por tanto, en la medida en que reprochan al Tribunal de Primera Instancia no haber anulado la resolución impugnada por esas
razones, debe entenderse que los motivos segundo y tercero han sido presentados por primera vez en el marco del recurso de
casación y, en consecuencia, debe declararse su inadmisibilidad.

48     Dichos motivos no son fundados en la medida en que reprochan al Tribunal de Primera Instancia, mediante sus propias alegaciones
no fundamentadas, haber infringido asimismo los artículos 73 y 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. En efecto, el respecto
de esas disposiciones se impone en el marco del examen de las solicitudes de registro por los órganos de la OAMI, pero no
en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, que se rige por el Estatuto del Tribunal de Justicia
y por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

49     Además, la recurrente pudo refutar ante el Tribunal de Primera Instancia la afirmación de la Sala de Recurso según la cual
la forma de caramelo de que se trata no se distingue de manera significativa de numerosas formas comúnmente utilizadas en
el mercado de las golosinas, de manera que su derecho de defensa y, en particular, su derecho a ser oída fueron respetados
ante dicho órgano jurisdiccional.

50     Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad parcial de los motivos segundo y tercero del recurso de casación y desestimarlos
por ser infundados parcialmente.

*Sobre el cuarto motivo*

 Alegaciones de las partes

51     Mediante su cuarto motivo, que se divide en tres partes, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia infringió
el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, al someter a requisitos equivocados la prueba de que la marca solicitada
hubiera adquirido carácter distintivo mediante el uso.

52     En primer lugar, en el apartado 64 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la prueba del
uso de una marca tridimensional no puede establecerse mediante documentos tales como el envase de los productos para los que
se ha solicitado el registro de dicha marca o el material publicitario relativo a esos productos si en tales documentos, además
de la citada marca, figuran otras marcas denominativas o figurativas. Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia
consideró que una marca constituida por la forma tridimensional del producto de que se trata no puede adquirir carácter distintivo
si va acompañada de una marca denominativa o figurativa.

53     Este análisis no se corresponde con la forma en que el consumidor medio percibe las marcas. El hecho de que en el producto
figuren simultáneamente varias marcas no impide que ese consumidor perciba separadamente cada una de ellas como un indicador
de procedencia, dado que dichas marcas pueden incluso reforzarse mutuamente al contribuir el conocimiento de una al de la
otra. Además, según la recurrente, en la medida en que es intrínseca a una marca tridimensional la posibilidad de ser utilizada
cumulativamente con otras marcas denominativas o figurativas, el análisis realizado por el Tribunal de Primera Instancia lleva
a la conclusión de que nunca se puede probar el uso de una marca tridimensional, lo que resulta contrario a la intención del
legislador comunitario.

54     En segundo lugar, a juicio de la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia se equivocó por una parte, al confirmar en el
apartado 64 de la sentencia recurrida la apreciación realizada por la Sala de Recurso según la cual la representación de la
marca solicitada en la bolsa en la que se venden los caramelos de que se trata tiene únicamente como finalidad ilustrar el
contenido de la bolsa y, por otra, al considerar, en el apartado 65 de esa misma sentencia que, ya que los citados caramelos
se venden en una bolsa, el consumidor no tiene ante sí dicha marca en el momento de tomar la decisión de compra. En efecto,
dicha marca se reproduce en las bolsas de envasado y, dado que constituye al mismo tiempo el propio producto, su reproducción
no es tan sólo una información sobre el contenido de la bolsa, sino también una indicación sobre la procedencia del producto.

55     En tercer lugar, el Tribunal de Primera Instancia, se equivocó al considerar, en el apartado 65 de la sentencia recurrida,
únicamente la percepción del consumidor medio en el momento de la decisión de compra. En efecto, para determinar en qué medida
ese consumidor reconoce la marca, es necesario tener en cuenta no sólo el modo en que el consumidor la percibe en el momento
de la decisión de compra, sino también antes de ese momento, por ejemplo a través de la publicidad, y en el momento en que
se consume el producto.

56     Según la OAMI, la Sala de Recurso y el Tribunal de Primera Instancia no exigieron en absoluto que las pruebas que permiten
establecer el uso de una marca tridimensional se refieran únicamente a esa sola marca, sino que señalaron, acertadamente,
que el material publicitario presentado no contenía prueba alguna del uso de la marca tal como ésta se había solicitado. En
particular, como se indica en el apartado 63 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que no podía distinguir
en el material publicitario las características específicas de la forma del caramelo y que la representación de los caramelos
en la bolsa de envasado presentada como prueba no era conforme con la representación de una marca. Asimismo, en el apartado
64 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia indicó que la naturaleza de la representación de la forma del caramelo
en el envase es tan poco clara y aparece tan escondida por otros signos diversos que el consumidor no puede percibirla como
una representación de la marca solicitada.

 Apreciación del Tribunal de Justicia

57     En cuanto a las partes primera y segunda del cuarto motivo, el Tribunal de Justicia ha declarado, en la sentencia de 7 de
julio de 2005, Nestlé (C‑353/03, Rec. p. I‑6135), que el carácter distintivo de una marca al que se refiere el artículo 3,
apartado 3, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), puede ser adquirido como consecuencia
del uso de dicha marca en combinación con una marca registrada.

58     Ello es así en relación con el carácter distintivo adquirido por el uso en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento
nº 40/94, puesto que esta disposición y el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104 son, en esencia, idénticas.

59     Por consiguiente, una marca tridimensional puede adquirir, en su caso, carácter distintivo por el uso, aun cuando se utilice
junto con una marca denominativa o una marca figurativa. Así sucede cuando la marca está constituida por la forma del producto
o de su envase y éstos están cubiertos sistemáticamente por una marca denominativa con la que son comercializados.

60     Sin embargo, debe destacarse que, por principio, una marca tridimensional no se confunde con su representación gráfica bidimensional.
De ello se deduce que, cuando, como ocurre en el presente asunto, una imagen del producto figura en el envase, los consumidores
no perciben la marca en sí misma, como marca constituida por la forma tridimensional del producto. No obstante, no puede excluirse
que la representación bidimensional de una marca pueda, en su caso, facilitar el conocimiento de la marca por el público relevante
cuando permite percibir los elementos esenciales de la forma tridimensional del producto.

61     Por otra parte, debe recordarse que, por lo que se refiere a la adquisición del carácter distintivo por el uso, la identificación
del producto o del servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe efectuarse
gracias al uso de la marca como tal (sentencias de 18 de junio de 2002, Philips, C‑299/99, Rec. p. I‑5475, apartado 64, y
Nestlé, antes citada, apartado 26). Por consiguiente, debe entenderse que la expresión «uso de la marca como tal» se refiere
solamente al uso de la marca a los fines de la identificación del producto o servicio por los sectores interesados, atribuyéndole
una procedencia empresarial determinada (sentencia Nestlé, antes citada, apartado 29).

62     Así, todo uso de la marca, *a fortiori*  la utilización de una representación bidimensional de una marca tridimensional, no constituye necesariamente un uso como marca.

63     En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en ningún error de Derecho.

64     Por un lado, en los apartados 63 y 64 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia hizo suyas las apreciaciones
de la Sala de Recurso y declaró que la manera en que se representan los caramelos –una imagen de un conjunto de una quincena
de caramelos– en las bolsas en las que la recurrente los comercializa no es conforme con la reproducción de una marca, puesto
que, en particular, esta representación no muestra la forma del caramelo cuyo registro se solicita como marca, sino una imagen
realista de un conjunto de caramelos, y no trata de poner de manifiesto las características que la recurrente considera que
confieren a la marca solicitada un carácter distintivo (la hendidura central, la cara interior plana y los bordes abombados),
de modo que hay una discordancia entre la representación de los caramelos en las bolsas y la marca tridimensional cuyo registro
se solicita.

65     Se trata de una apreciación de naturaleza fáctica que, salvo desnaturalización de los hechos, que no se alega en el presente
asunto, no puede ser objeto de control en el marco de un recurso de casación.

66     Por otra parte, de dichos apartados de la sentencia recurrida no se desprende que el Tribunal de Primera Instancia excluyó
por principio que una marca tridimensional constituida por la forma del producto de que se trata pueda adquirir carácter distintivo
por el uso si se utiliza junto con una marca denominativa o una marca figurativa.

67     En efecto, el Tribunal de Primera Instancia hizo suyas las consideraciones efectuadas por la Sala de Recurso en los apartados
17 a 21 de la resolución impugnada. Ahora bien, en el apartado 20 de dicha resolución, la Sala de Recurso admitió que un producto
pueda ser portador de varias marcas al mismo tiempo.

68     En el apartado 64 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a declarar que, dadas sus características,
las bolsas utilizadas para comercializar los productos de la recurrente no pueden constituir la prueba de que la marca solicitada
se percibe como una indicación de origen de dichos productos. Asimismo, se trata de una apreciación de naturaleza fáctica
que, salvo en caso de desnaturalización, no puede ser objeto de control en el marco del recurso de casación.

69     Por consiguiente, las partes primera y segunda del cuarto motivo son infundadas.

70     Por lo que se refiere a la tercera parte de ese motivo, procede recordar que, aun cuando una marca no tenga *ab initio* carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, puede adquirirlo, en relación
con los productos o servicios correspondientes, a raíz de su uso conforme al apartado 3 de dicho artículo. Tal carácter distintivo
puede adquirirse, en particular, tras un proceso normal de familiarización del público interesado (sentencias de 6 de mayo
de 2003, Libertel, C‑104/01, Rec. p. I‑3793, apartado 67, y Mag Instrument/OAMI, antes citada, apartado 47).

71     De lo anterior se desprende que, a efectos de apreciar si una marca ha adquirido carácter distintivo por el uso, deben tenerse
en cuenta todas las circunstancias en las que el público pertinente percibe dicha marca. Ello es así no sólo en el momento
de la decisión de compra, sino también antes de ese momento, por ejemplo a través de la publicidad, y en el momento en que
el producto se consume.

72     Sin embargo, en el momento en el que prepara y efectúa su elección entre diferentes productos de la categoría de que se trate
el consumidor medio presta el mayor nivel de atención (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso
y otros/OAMI, C‑361/04 P, Rec. p. I‑0000, apartado 41), de modo que la cuestión de si el consumidor medio percibe o no la
marca en el momento de la compra reviste una importancia particular a efectos de determinar si dicha marca ha adquirido carácter
distintivo por el uso.

73     En el presente asunto, del apartado 65 de la sentencia impugnada no se desprende en absoluto que el Tribunal de Primera Instancia
tomara en consideración únicamente el momento de la decisión de compra a efectos de apreciar si la marca solicitada había
adquirido carácter distintivo por el uso que se había hecho de ella.

74     En el marco de su segundo motivo formulado en primera instancia, la recurrente alegó fundamentalmente que la marca solicitada
aparece en todos los envases de los caramelos y rechazó la apreciación contraria de la Sala de Recurso. En los apartados 63
a 65 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia trató de desvirtuar esta alegación declarando que el consumidor
medio, cuando ve uno de estos envases, no percibe directamente la forma del caramelo cuyo registro se solicita como marca
tridimensional. De este modo, el Tribunal de Primera Instancia se situó lógicamente en el momento mismo de la compra.

75     No obstante, debe señalarse que, en el apartado 66 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia analizó las
encuestas presentadas por la recurrente a efectos de determinar el grado de notoriedad de la marca. Ahora bien, tales encuestas
no establecen una diferenciación según las circunstancias en las que los consumidores percibieron la marca. El Tribunal de
Primera Instancia declaró que las encuestas presentadas no pueden constituir la prueba de que la marca era conocida.

76     Por lo tanto, en estas circunstancias, resulta que la tercera parte del cuarto motivo también es infundada y que, en consecuencia,
debe desestimarse este motivo en su totalidad.

77     Al no haber sido acogido ninguno de los motivos formulados por la recurrente, procede desestimarse el recurso de casación.

**Costas**

78     Con arreglo al artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación en virtud del artículo
118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Por haber solicitado la OAMI la condena de la recurrente y por haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede
condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

1)      **Desestimar el recurso de casación.**

2)      **Condenar en costas a August Storck KG.**

Firmas

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[\*](#Footref*) Lengua de procedimiento: alemán.

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