Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Conclusions

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL  
SR. F.G. JACOBS  
presentadas el 11 de marzo de 2004[(1)](#Footnote1)  
  
  
**Asunto C-329/02 P**  
  
**SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH**  
**contra**  
  
  
«»  
  
  
  
  
1.        El presente es un recurso de casación contra una sentencia [(2)](#Footnote2) que anula parcialmente una denegación del registro del sintagma «SAT.2» como marca comunitaria para varias categorías de
servicios. Las cuestiones suscitadas son: i) si el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria [(3)](#Footnote3) persigue el objetivo de que los signos que carecen de carácter distintivo puedan ser libremente utilizados por todos; ii)
el modo en que debe efectuarse la apreciación global del carácter distintivo de un signo compuesto por varios elementos, y
iii) el modo en que debe aplicarse el principio de no discriminación cuando una denegación de registro de una marca determinada
contraviene supuestamente la práctica anterior.**Normativa**2.        El artículo 4 del Reglamento sobre la marca comunitaria dispone: «Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que
puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos,
las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para
distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.»3.        Con arreglo al artículo 7 de dicho Reglamento, que lleva por título «Motivos de denegación absolutos»:

«1.
:   Se denegará el registro de:

a)
:   los signos que no sean conformes al artículo 4;

b)
:   las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c)
:   las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar
    la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto
    o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

d)
:   las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común
    o en las costumbres leales y constantes del comercio;

e)
:   los signos constituidos exclusivamente por:

:   i)
    :   la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o

:   ii)
    :   la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

:   iii)
    :   la forma que afecte al valor intrínseco del producto;

[...]» [(4)](#Footnote4)

4.        Con arreglo al artículo 7, apartado 3 de dicho Reglamento, «las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca
hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia
del uso que se ha hecho de la misma».**Resumen del procedimiento**5.        El 15 de abril de 1997, SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (en lo sucesivo, «SAT.1»), una empresa de televisión vía satélite,
solicitó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina») el registro
del sintagma «SAT.2» como marca comunitaria para bienes de varias clases y para los servicios comprendidos en las clases 35,
38, 41 y 42 del Arreglo de Niza. [(5)](#Footnote5) Con arreglo a sus encabezamientos, estas últimas clases comprenden fundamentalmente: publicidad y gestión de negocios comerciales
o de oficinas; telecomunicaciones; educación, formación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales, así como servicios
no clasificados en otras categorías. La solicitud se refería a una relación pormenorizada de los servicios incluidos en cada
uno de dichos encabezamientos. El examinador denegó la solicitud para todos los servicios mencionados, «en la medida en que
se refieren a los satélites o a la televisión por satélite, en el más amplio sentido de los términos». La Sala Segunda de
Recurso desestimó el recurso interpuesto por SAT.1 contra dicha denegación por lo que respecta a los servicios comprendidos
en las clases 38, 41 y 42, al considerar, esencialmente, que el sintagma era descriptivo y que carecía de carácter distintivo,
por lo que le era aplicable el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento sobre la marca comunitaria.6.        Tras la interposición de un nuevo recurso por SAT.1 ante el Tribunal de Primera Instancia, éste anuló la resolución de la
Sala de Recurso en la medida en que no se había pronunciado sobre la solicitud del demandante relativa a los servicios comprendidos
en la clase 35 [(6)](#Footnote6) y en que dicha resolución se refería a determinados tipos de servicios indicados en la solicitud, pero no relacionados con
la difusión por satélite. [(7)](#Footnote7)7.        El Tribunal de Primera Instancia estimó asimismo, respecto de todos los servicios pertinentes, las alegaciones de la demandante
basadas en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria y consideró que la combinación «SAT.2»
no era exclusivamente descriptiva a efectos de dicha disposición. [(8)](#Footnote8)8.        No obstante, el Tribunal de Primera Instancia desestimó las pretensiones relativas a todos los servicios enumerados que «est[án]
relacionados con la difusión por satélite», aduciendo que el sintagma «SAT.2», pese a no ser descriptivo, carecía de carácter
distintivo en relación con dichos servicios en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b). Para llegar a dicha conclusión,
el Tribunal de Primera Instancia razonó básicamente del siguiente modo. [(9)](#Footnote9)9.        Los motivos de denegación absolutos que figuran en el artículo 7, apartado 1, letras b) a e), del Reglamento sobre la marca
comunitaria persiguen un objetivo de interés general de garantía de que los signos a que se refieren puedan ser libremente
utilizados por todos. Por tanto, el artículo 7, apartado 1, letra b), atañe, en particular, a marcas que se utilizan o pueden
utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos o de los servicios de que se trate. Su carácter
distintivo debe apreciarse en relación tanto con los productos o servicios como con la percepción que de tal marca tenga el
público correspondiente. En el presente asunto, el público correspondiente está formado por los operadores profesionales del
sector del cine y de los medios de comunicación, o por consumidores medios, en función del tipo concreto de servicio.10.      Como marca compleja, el sintagma «SAT.2» debía considerarse en su conjunto al apreciar su carácter distintivo. Sin embargo,
cada elemento podía a su vez ser examinado separadamente. En primer lugar, se había acreditado que «SAT» es la abreviación
habitual inglesa y alemana que designa una característica (un vínculo con la difusión por satélite) de la mayoría de los servicios
de que se trata. Por consiguiente, carece de carácter distintivo en relación con dichos servicios. En segundo lugar, números
como el «2» se utilizan corrientemente en el comercio para la presentación de los servicios de que se trata y, por tanto,
carecen de carácter distintivo a este respecto. Por último, el elemento «.» se utiliza corrientemente en el comercio para
la presentación de todo tipo de productos y de servicios. Por lo tanto, el sintagma «SAT.2», considerado en su conjunto, consiste
en una combinación de elementos, cada uno de los cuales puede utilizarse habitualmente en el comercio para la presentación
de los servicios de que se trata y, en consecuencia, carece de carácter distintivo en relación con dichos servicios.11.      Según el Tribunal de Primera Instancia, el hecho de que una marca compleja sólo esté compuesta por elementos carentes de carácter
distintivo justifica, con carácter general, la conclusión de que tal marca, considerada en su conjunto, también puede ser
corrientemente utilizada en el comercio para la presentación de los productos o servicios de que se trate. Sólo podría desvirtuarse
tal conclusión en el supuesto de que existieran indicios –que no existen en el presente asunto– de que la marca compleja representa
algo más que la suma de los elementos que la forman.12.      Por cuanto se refiere al otro motivo del recurso interpuesto por SAT.1, relativo a la violación del principio de igualdad
de trato, en el sentido de que la Oficina se había apartado de su propia práctica decisoria relativa a las marcas compuestas
por cifras y letras, el Tribunal de Primera Instancia razonó básicamente de la manera siguiente. [(10)](#Footnote10) Si en un asunto se aceptó correctamente el registro de un signo y en un asunto posterior, comparable al primero, se adopta
una resolución contraria, la segunda resolución deberá anularse por infracción de las disposiciones pertinentes del Reglamento
sobre la marca comunitaria; no podrá formularse ningún motivo relativo a la vulneración del principio de no discriminación.
En cambio, si se aceptó erróneamente el registro de un signo y, en un asunto posterior, comparable al primero, se adopta de
nuevo una resolución contraria, la primera resolución no podrá invocarse eficazmente en apoyo de una pretensión de anulación
de esta última resolución. El principio de igualdad de trato debe conciliarse con el de legalidad, y nadie puede invocar,
en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro. En cualquier caso, ningún motivo de anulación de la segunda
resolución puede basarse en una supuesta vulneración del principio de no discriminación.13.      SAT.1 alega que el Tribunal de Primera Instancia interpretó incorrectamente el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento
sobre la marca comunitaria, fundamentalmente en lo que atañe a tres aspectos: fue erróneo considerar que el artículo 7, apartado
1, letra b), persigue el interés general de garantizar que determinados signos puedan ser libremente utilizados por todos;
al apreciar el carácter distintivo del sintagma «SAT.2», el Tribunal de Primera Instancia aplicó un criterio que no se encuentra
en dicha disposición, a saber, la posibilidad de uso en el comercio para la presentación de los productos de que se trata,
y, al proceder de este modo, no apreció el carácter distintivo de la marca en su conjunto, sino que se limitó a examinar cada
parte por separado. Con carácter subsidiario, SAT.1 alega que el Tribunal de Primera Instancia aplicó incorrectamente el principio
de no discriminación al considerar erróneamente que su motivo se refería a resoluciones individuales anteriores, pese a que
la cuestión controvertida era la práctica constante de la Oficina respecto de marcas que contienen cifras y abreviaciones.**Principal motivo del recurso de casación: interpretación incorrecta del artículo 7, apartado 1, letra b)***El concepto de carácter distintivo*14.      Antes de examinar las alegaciones concretas expuestas en el recurso de casación, puede resultar útil analizar brevemente el
concepto de carácter distintivo que se emplea en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria.15.      Dicho concepto ha ocasionado algunas dificultades debido a que la prohibición de registro de marcas que «carezcan de carácter
distintivo» parece reiterar, con diferentes términos, el requisito de que una marca debe ser «apropiad[a] para distinguir
los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas», que se recoge en el artículo 4 y, por remisión, en
el artículo 7, apartado 1, letra a). ¿Se trata de una simple repetición o de conceptos diferentes?16.      La respuesta más sencilla parece ser la que se indica en el artículo 7, apartado 3, con arreglo al cual las letras b), c)
y d) –pero no a)– del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, a través de su uso, un carácter distintivo
para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Desde esta perspectiva, parece razonable suponer que
los artículos 4 y 7, apartado 1, letra a), se refieren a una capacidad general, absoluta y abstracta para distinguir productos
de orígenes diferentes, mientras que el artículo 7, apartado 1, letra b), tiene por objeto expresar el carácter distintivo
para la clase de producto de que se trata.17.      Por tanto, en el presente asunto, si se solicitara un registro por separado para cada uno de los elementos, podría considerarse
que el elemento «.» –respecto del que, de hecho, no se alega ningún carácter distintivo– carece de capacidad distintiva de
cualquier clase, mientras que el carácter distintivo o no de «SAT» tendría que apreciarse en el contexto de los servicios
de que se trata. De ser así, el artículo 7, apartado 1, letras a) y b), excluiría el registro del primer elemento –para cualesquiera
productos o servicios–, mientras que el segundo podría considerarse, exclusivamente en el contexto del artículo 7, apartado
1, letra b), distintivo para algunos productos pero no para otros.*La finalidad del artículo 7, apartado 1, letra b)*Alegación18.      SAT.1 acepta que del asunto Windsurfing Chiemsee [(11)](#Footnote11) se infiere que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria tiene por objeto garantizar
que los signos o indicaciones descriptivas de bienes o servicios puedan ser libremente utilizados por todos en relación con
tales bienes o servicios. Sin embargo, el Tribunal de Justicia nunca ha declarado que el artículo 7, apartado 1, letra b),
tenga la misma finalidad, sino que ha señalado que la función esencial de una marca consiste en distinguir entre productos
de orígenes diferentes y en garantizar, en un sistema de competencia no falseada, que todos los productos designados con ella
han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad y que debe poder
conservar a sus clientes gracias a dicha calidad. [(12)](#Footnote12) Éste es el motivo por el que los signos no distintivos no pueden registrarse como marcas, y no al objeto de que puedan ser
libremente utilizados por todos.19.      La Oficina alega que, por razones evidentes de interés público, los signos que carecen de carácter distintivo no deben registrarse
como marcas. En la sentencia Canon, [(13)](#Footnote13) el Tribunal de Justicia señaló que es preciso, por razones de seguridad jurídica y de buena administración, asegurarse de
que aquellas marcas cuyo uso pudiera impugnarse con éxito ante los tribunales no sean registradas. Los signos compuestos únicamente
por un elemento que forma parte de una serie limitada de elementos de uso común –como letras, cifras o colores básicos– sólo
pueden presentar un carácter distintivo limitado, y las cifras, en particular, deben poder seguir estando disponibles para
designar cantidades.Apreciación20.      No se discute que procede interpretar los motivos de denegación del registro a la luz del interés general que subyace en cada
uno de ellos. [(14)](#Footnote14)21.      El interés general que subyace en el artículo 7, apartado 1, letra c), estriba en que «los signos o indicaciones descriptivas
de las características de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por
todos». Así se indicó en primer lugar en la sentencia Windsurfing Chiemsee [(15)](#Footnote15) en relación con el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas, de idéntico tenor, y se confirmó recientemente
en la sentencia Linde. [(16)](#Footnote16) Ha sido reiterado aún más recientemente en el contexto del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento en la sentencia
DOUBLEMINT. [(17)](#Footnote17)22.      No resulta difícil entender por qué esto es así. Permitir a un operador monopolizar un término que puede servir para designar
las características de un producto equivaldría a concederle una ventaja injusta sobre los competidores que tienen un interés
legítimo en poder utilizar el término con fines descriptivos.23.      Dicho razonamiento puede trasladarse al artículo 7, apartado 1, letras d) y e), para los términos que se han convertido en
habituales para un producto y para las formas que están, de algún modo, estrechamente relacionadas con su naturaleza, respectivamente. [(18)](#Footnote18)24.      Sin embargo, no estimo que pueda trasladarse sin reservas al artículo 7, apartado 1, letra b). No existe ningún motivo evidente
por el que deba garantizarse que los signos que sencillamente carecen de carácter distintivo –aunque dicha carencia no sea
absoluta, sino que se refiera únicamente a los bienes o servicios de que se trate– puedan ser libremente utilizados por todos,
a menos que los propios signos guarden también algún tipo de relación estrecha con los productos en cuestión, en particular
alguno de los tipos de relación que se indican en las letras c) a e). El simple hecho de que un signo carezca de carácter
distintivo no permite inferir una relación de este tipo.25.      Es cierto que en la sentencia Libertel, [(19)](#Footnote19) relativa a la solicitud de registro de un color por sí solo como marca, y que entrañaba la interpretación del artículo 3,
apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas [cuyo tenor es idéntico al del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento],
el Tribunal de Justicia declaró que, para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, es necesario
tener en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores
que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro.26.      Sin embargo, dicho interés no es idéntico al que subyace en el artículo 7, apartado 1, letra c). La sentencia Libertel no
se refiere a la necesidad de garantizar la disponibilidad de los signos para que sean «libremente utilizados por todos», sino
a la de que aquélla «no se restrinja indebidamente». Además, dicha referencia se limita a los contextos específicos en que
los signos formen parte de una serie limitada, ya que el número de colores que el consumidor medio puede distinguir es reducido. [(20)](#Footnote20) En el marco del presente asunto, la probabilidad de que dicho consumidor pueda reconocer como distintivo un número mayor
de cifras parece considerable.27.      Asimismo, procede recordar que (si se incluyen el blanco y negro entre los colores) resulta imposible pensar en una marca
gráfica, el envoltorio de un producto o cualquier anuncio visual que no utilice al menos un color, y en la gran mayoría de
los casos al menos dos, de la reducida gama disponible, mientras que será una cuestión de elección si se utiliza algún elemento
de otras categorías limitadas, como las cifras o signos de puntuación. Además, el registro de un color por sí solo, en vez
de una forma determinada o de una figura que tenga ese color, podrá compararse, si se traslada por ejemplo al ámbito de los
números, con el registro de una expresión de dualidad («2», «II», «ii», «dos», «ambos», «uno y otro», «gemelo», «doble», etc.,
y sus equivalentes en otras lenguas), en lugar del dígito específico «2».28.      En consecuencia, la declaración formulada en el apartado 36 de la sentencia recurrida, según la cual el objetivo del artículo
7, apartado 1, letra b), consiste en que los signos a que se refiere puedan ser libremente utilizados por todos, va más allá
de lo que, a mi juicio, debe ser una interpretación correcta de la ley. Pese a que quizá no es decisiva en sí misma, dicha
declaración puede haber influido en la apreciación definitiva del carácter registrable del sintagma «SAT.2»; un criterio cuya
finalidad es que los signos puedan ser libremente utilizados por todos será inevitablemente más estricto que otro que persiga
sencillamente no restringir indebidamente la disponibilidad de otros tipos de signo cuyo número sea limitado.*Apreciación de la marca en su conjunto*Alegaciones29.      SAT.1 alega que el Tribunal de Primera Instancia debería haber examinado si el sintagma «SAT.2» permitía al sector pertinente
del público diferenciar los servicios designados de los de distinto origen comercial. Afirmar que «SAT» es una abreviatura
habitual de «satélite» y que «.» y «2» se utilizan corrientemente en el comercio para la presentación de dichos servicios
carece de pertinencia a este respecto. La cuestión de si un elemento puede utilizarse de ese modo constituye un criterio no
para el artículo 7, apartado 1, letra b), sino para el artículo 7, apartado 1, letras c) o e). El artículo 7, apartado 1,
letra b), no tiene como finalidad constituir un motivo residual para denegar signos que no son *exclusivamente* descriptivos.30.      Lo que importa, además, es la percepción global del consumidor, que no analiza una marca en sus elementos constitutivos. «SAT.2»,
considerada en su conjunto, no describe ninguno de los tipos de servicio de que se trata, sino que es una invención fácilmente
memorizable y, por tanto, capaz de distinguir productos en función de su origen. SAT.1 cita la sentencia BABY-DRY, [(21)](#Footnote21) según la cual los términos innovativos y no descriptivos pueden tener carácter distintivo.31.      La Oficina señala que «SAT.2» en su conjunto no es un sintagma descriptivo y, por tanto, no puede denegarse su registro con
base en el artículo 7, apartado 1, letra c), sino que, con arreglo a las apreciaciones de hecho efectuadas por el Tribunal
de Primera Instancia y no impugnables en casación, comprende un elemento «SAT», que es descriptivo (y por tanto no distintivo),
y un elemento «2», que no es ni descriptivo ni distintivo (sin que sea necesario tomar en consideración el elemento «.»).
Evidentemente, cada marca debe apreciarse en su conjunto y lo que importa es si puede distinguir productos en función de su
origen; no obstante, la simple adición de un elemento no distintivo a un elemento descriptivo no puede crear una marca distintiva
en su conjunto, a menos que el modo de combinación represente algo más que la suma de los elementos que la forman, lo que
no sucede en el presente asunto.32.      La deducción de SAT.1 de que un signo que no sea descriptivo debe tener capacidad para distinguir es ilógica y errónea; dicho
razonamiento privaría de todo ámbito de aplicación independiente al artículo 7, apartado 1, letra b). El artículo 7, apartado
1, letra c), tampoco se refiere solamente a un subgrupo de las situaciones previstas en el artículo 7, apartado 1, letra b).
La sentencia BABY‑DRY no confirma la opinión de SAT.1, ya que versa sobre el carácter descriptivo de una yuxtaposición inventiva
y sintácticamente inusual de dos elementos descriptivos, no del carácter distintivo de la adición de un elemento no distintivo
a uno descriptivo. En cualquier caso, el criterio basado en «cualquier diferencia perceptible» [(22)](#Footnote22) no puede cumplirse mediante la adición de un elemento banal como una cifra o, por ejemplo, el tipo de letra cursiva.Apreciación33.      En el apartado 39 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que «dado que se trata de una marca
compleja, para la apreciación de su carácter distintivo, debe ser examinada en su conjunto. No obstante, ello no es incompatible
con un examen posterior de los diferentes elementos de que está compuesta la marca.»34.      A continuación, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 41 a 47, que «SAT» «designa una característica
de la mayoría de los servicios de que se trata, que puede ser tenida en cuenta por el público correspondiente al efectuar
su elección, a saber, su cualidad de estar relacionados con la difusión por satélite» y, por tanto, carece de carácter distintivo
en relación con dichos servicios, mientras que los elementos «2» y «.» se utilizan corrientemente en el comercio para la presentación
de los servicios considerados y, en consecuencia, carecen de carácter distintivo en relación con éstos.35.      En los apartados 49 y 50, el Tribunal de Primera Instancia afirmó que:«[…] el hecho de que una marca compleja sólo esté compuesta por elementos carentes de carácter distintivo permite llegar a
la conclusión de que tal marca, considerada en su conjunto, también puede ser corrientemente utilizada, en el comercio, para
la presentación de los productos o servicios de que se trate. Sólo podría desvirtuarse tal conclusión en el supuesto de que
indicios concretos como, en particular, la manera en que se combinan los distintos elementos denoten que la marca compleja
representa algo más que la suma de los elementos que la forman.Pues bien, en el caso de autos, no parece que existan tales indicios. […] carece de pertinencia la alegación de la demandante
de que la marca solicitada, considerada en su conjunto, está dotada de un elemento de fantasía.»36.      Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que «SAT.2» carecía de carácter distintivo en relación con aquellos de
los productos de que se trata que «est[án] relacionados con la difusión por satélite».37.      SAT.1 critica, fundamentalmente, dos aspectos de dicho razonamiento: la apreciación de los elementos individuales «SAT» y
«2», y el examen de la marca en su conjunto.38.      Al analizar estas críticas, ha de señalarse que el Tribunal de Primera Instancia afirmó acertadamente que la apreciación a
la luz del artículo 7, apartado 1, letra b), debe hacerse de la marca en su conjunto. Según una reiterada jurisprudencia,
en general, la apreciación de las marcas debe basarse en la impresión de conjunto producida en el consumidor pertinente, ya
que el consumidor, pese a que se le supone razonablemente informado, atento y perspicaz, «normalmente percibe una marca como
un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar». [(23)](#Footnote23)39.      No obstante, puede ser útil, como fase intermedia de dicha apreciación global, examinar a su vez cada una de las partes que
componen la marca y no puede criticarse al Tribunal de Primera Instancia por haberlo hecho.40.      Por cuanto se refiere al examen del elemento «SAT», partiendo de la premisa de que «SAT» es descriptivo de servicios relacionados
con la difusión vía satélite, no encuentro error alguno en la conclusión de que, asimismo, carece de carácter distintivo respecto
de dichos productos. Pese a que las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, proporcionan motivos diferentes para la denegación
del registro, existe una cierta superposición entre las diferentes situaciones a las que se refieren y un término que puede
utilizarse en el comercio para designar características de un producto puede carecer de carácter distintivo respecto de dicho
producto; [(24)](#Footnote24) en este caso, la conclusión es evidentemente correcta.41.      Por lo que respecta al examen del elemento «2», la crítica de la demandante es, a mi juicio, más convincente. Según alega
ésta, el Tribunal de Primera Instancia estableció un criterio nuevo, no basado en el artículo 7, apartado 1, letra b), al
afirmar que «las cifras, en general, y la cifra “2”, en particular, se utilizan corrientemente en el comercio para la presentación
de los servicios de que se trata» y, por tanto, carecen de carácter distintivo a este respecto. [(25)](#Footnote25)42.      Efectivamente, en mi opinión, dicha conclusión es errónea. Aun cuando es muy posible que un elemento descriptivo utilizado
corrientemente en el comercio para la presentación de bienes o servicios carezca también de carácter distintivo, dicho razonamiento
no puede aplicarse automáticamente a los elementos no descriptivos. Las cifras, en particular, se utilizan corrientemente
en muchos y variados ámbitos –formularios administrativos, palos de golf y rutas de autobuses, por nombrar sólo tres– para
distinguir entre categorías de artículos, bienes o servicios, [(26)](#Footnote26) y, aparentemente, desempeñan bien esta función. No existe ningún motivo inherente por el que las cifras –que se incluyen
expresamente en la enumeración del artículo 4 del Reglamento– no deban distinguir también entre los productos de diferentes
proveedores. Sin embargo, el planteamiento adoptado por el Tribunal de Primera Instancia parece combinar el criterio del carácter
distintivo establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), con el del carácter descriptivo formulado en el artículo 7,
apartado 1, letra c).43.      Por último, y lo que es más importante, la naturaleza de cada componente es, en cualquier caso, simplemente un factor que
debe tenerse en cuenta al realizar la apreciación de conjunto. Si se estimara que cada letra del alfabeto de manera individual
carece de carácter distintivo, [(27)](#Footnote27) sería absurdo sacar ninguna conclusión de esta circunstancia por lo que se refiere al carácter distintivo de una marca denominativa
necesariamente compuesta por letras.44.      En consecuencia, el hecho de que una marca consista exclusivamente en elementos que carezcan por separado de carácter distintivo
respecto de los productos de que se trata no puede dar lugar a una presunción automática de que la marca en su conjunto carece
también de carácter distintivo, que únicamente pueda refutarse mediante la prueba de un factor adicional, como una forma determinada
de combinar los elementos, y que, a falta de dicha prueba, haga innecesaria una apreciación de la marca en su conjunto.45.      Por el contrario, ya que una marca en su conjunto puede o no ser «algo más que la suma de los elementos que la forman», debe
efectuarse siempre un examen por separado de dicho conjunto. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia, en los apartados
49 y 50 de la sentencia recurrida, no llevó a cabo tal examen.46.      Por consiguiente, considero que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al aplicar el artículo 7, apartado 1, letra b),
del Reglamento sobre la marca comunitaria, en primer lugar, por concluir que las cifras en general y la cifra «2» en particular,
dado que se utilizan corrientemente en el comercio para la presentación de los servicios de que se trata, carecen de carácter
distintivo a este respecto; en segundo lugar, al no apreciar el carácter distintivo de la marca «SAT.2» en su conjunto y al
considerar no pertinente la alegación de la demandante de que la marca en su conjunto poseía un elemento de fantasía.**Motivo de casación subsidiario: vulneración del principio de no discriminación***Alegaciones*47.      SAT.1 alega que el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia es pertinente cuando existen resoluciones individuales divergentes,
pero no cuando, como se ha sostenido tanto en primera instancia como durante el procedimiento de registro, la Oficina ha observado
anteriormente una práctica constante y claramente identificable, comparable a las directrices de examen que emite. Las marcas
que han sido aceptadas por la Oficina incluyen, en el ámbito de las telecomunicaciones, «T‑SAT», «One Tel», «One.Tel» y «MEDIA 4».48.      La Oficina replica que el motivo de casación se refiere a una supuesta violación de principio de igualdad de trato por la
Oficina y no por el Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, SAT.1 solicita un nuevo examen por el Tribunal de Justicia
de su alegación formulada en primera instancia respecto de la práctica de la Oficina, lo que no es admisible en un recurso
de casación.*Apreciación*49.      Tras haber llegado a la conclusión de que el principal motivo de casación debe prosperar, me limitaré a analizar brevemente
el motivo subsidiario.50.      En primer lugar, me parece evidente que lo que SAT.1 alega es que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia de su motivo
original relativo al trato discriminatorio dispensado por la Oficina se basó en un error de Derecho. Al desestimar dicho motivo,
según alega SAT.1, el Tribunal de Primera Instancia aplicó un razonamiento jurídico adecuado a una comparación entre supuestos
individuales, no a una comparación entre una resolución individual y una práctica constante. Por consiguiente, el motivo de
casación es admisible.51.      En segundo lugar, el planteamiento adoptado por el Tribunal de Primera Instancia parece, en principio, irreprochable. Si una
resolución anterior de la Oficina fue errónea, no puede invocarse en apoyo de la anulación de una resolución correcta posterior:
nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro. [(28)](#Footnote28) Cuando –como estimo que sucede en el presente asunto– la situación es la contraria, la segunda resolución debe anularse en
cualquier caso y el principio de no discriminación no entra en juego.52.      En tercer lugar, tal razonamiento se basa, en particular, en la premisa de que las Salas de Recurso ejercen una competencia
reglada y no una facultad discrecional cuando se pronuncian sobre el carácter registrable. Sin embargo, pese a que cualquier
facultad discrecional es sin duda limitada, es inevitable una cierta subjetividad al apreciar el carácter distintivo de una
marca, incluso dentro de la aplicación correcta de la ley. Parece especialmente relevante mantener la coherencia en dicho
contexto. Efectivamente, las propias Directrices de examen de la Oficina [(29)](#Footnote29) indican que «la toma de decisiones debe ser coherente, de forma que se garantice un tratamiento equitativo a los solicitantes.
Los examinadores deben mantenerse informados de las decisiones adoptadas por sus colegas, en particular por los miembros de
las Salas de Recursos, el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas».**Sobre el fondo del recurso en primera instancia**53.      La única cuestión que queda por determinar es si la marca «SAT.2» en su conjunto carece de carácter distintivo en el sentido
del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria respecto de los servicios relacionados con
la difusión por satélite.54.      Con arreglo al artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente
el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que este último
resuelva. En el presente asunto, la cuestión ha sido suficientemente argumentada y no beneficiaría a la economía procesal
devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia. En efecto, a la vista de las consideraciones precedentes, no será necesario
analizar mucho más esta cuestión.55.     «SAT.2» es un signo complejo con un formato muy corriente en el ámbito de la difusión radiotelevisiva. Entre la larga lista
de ejemplos comparables en varios países europeos se encuentran «BBC 1», «Kanaal 2», «MTV 3», «TV4», «Tele 5», «M6», «RTL 7»
y otros. En algunos casos, el elemento no numérico es distintivo por sí mismo; en otros, es descriptivo del mismo modo que
el Tribunal de Primera Instancia declaró que «SAT» es descriptivo de los servicios de difusión por satélite y, en consecuencia,
debe considerarse que carece de carácter distintivo a este respecto.56.      Sin embargo, la presencia de un identificador numérico tiene claramente por objeto garantizar el carácter distintivo. La propia
utilización comercial de dichos signos para designar canales de televisión y productos conexos parece prueba suficiente de
la exactitud de dicho planteamiento. Si el consumidor medio de programas de televisión y productos derivados tuviera dificultades
para identificar dichos signos como elementos distintivos entre los productos y sus orígenes, no se utilizarían, en especial
debido a que las presiones comerciales de los ingresos publicitarios y de los índices de audiencia provocan una fuerte necesidad
de lealtad al producto. [(30)](#Footnote30)57.      Tampoco parece pertinente en el presente asunto la finalidad de «que no se restrinja indebidamente» la disponibilidad de determinados
signos, que es uno de los objetivos del artículo 7, apartado 1, letra b). Cuando una marca se compone de un elemento numérico
y de uno no numérico, éste puede ser o no descriptivo; en cualquier caso, la elección no queda particularmente restringida.
Naturalmente, existe un límite práctico respecto de la variedad de cifras que pueden utilizarse de forma realista, si bien
dicho límite es elevado. Cuando se combinan dos tipos de elementos, el número de combinaciones distintivas y distinguibles
es efectivamente muy elevado. Si los consumidores pueden identificar, por ejemplo, un canal de televisión vía satélite mediante
un signo como «SAT.2», pueden distinguirlo claramente de otras combinaciones que contienen diferentes letras o cifras y que
otros operadores de radiotelevisión pueden querer registrar como marcas. [(31)](#Footnote31)58.      Por consiguiente, opino que la Sala de Recurso estimó erróneamente que el sintagma «SAT.2», considerado en su conjunto, carecía
de carácter distintivo en relación con los servicios pertinentes.**Conclusión**59.      Por tanto, considero que el Tribunal de Justicia debe:

–
:   Anular la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T‑323/00, en la medida en que desestimó el recurso
    interpuesto en dicho asunto basándose en que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria
    se opone al registro de «SAT.2» como marca comunitaria para servicios relacionados con la difusión por satélite.

–
:   Anular la Resolución R 312/1999-2 de la Sala Segunda de Recurso en la medida en que ésta no haya sido ya anulada por la sentencia
    dictada en el asunto T‑323/00.

–
:   Condenar a la Oficina al pago de las costas causadas tanto en primera instancia como en el recurso de casación.

---

[1](#Footref1) –
:   Lengua original: inglés.

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[2](#Footref2) –
:   Sentencia de 2 de julio de 2002, SAT.1/OAMI (T-323/00, Rec. p. II‑2839).

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[3](#Footref3) –
:   Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

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[4](#Footref4) –
:   El resto de las letras f) a j), prohíbe el registro de, en resumen: marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres;
    marcas que puedan inducir a error; marcas que hagan un uso no autorizado de emblemas, insignias o escudos, e indicaciones
    geográficas respecto de los vinos o bebidas que no tengan dicho origen.

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[5](#Footref5) –
:   Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de los Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de
    junio de 1957, revisado y modificado.

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[6](#Footref6) –
:   Apartados 18 a 21 de la sentencia recurrida.

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[7](#Footref7) –
:   .*Ibidem,* apartados 42 a 44.

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[8](#Footref8) –
:   .*Ibidem,* apartados 24 a 28.

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[9](#Footref9) –
:   .*Ibidem,* apartados 34 a 57.

---

[10](#Footref10) –
:   .*Ibidem,* apartado 61, en el que se citan las sentencias de 9 de octubre de 1984, Witte/Parlamento (188/83, Rec. p. 3465), apartado
    15, y de 4 de julio de 1985, Williams/Tribunal de Cuentas (134/84, Rec. p. 2225), apartado 14.

---

[11](#Footref11) –
:   Sentencia de 4 de mayo de 1999 (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I‑2779), apartado 25, en relación con el artículo
    3, apartado 1, letra c), de la Directiva sobre marcas [Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera
    Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1)],
    cuyo tenor es idéntico al del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca comunitaria, si bien se refiere
    a las marcas nacionales en lugar de a las comunitarias.

---

[12](#Footref12) –
:   Véanse las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I‑5507), apartado 28; de 17 de octubre de 1990,
    Hag GF (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 13, y de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I‑5475), apartado 30.

---

[13](#Footref13) –
:   Citada en la nota 12, apartado 21.

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[14](#Footref14) –
:   Véase, por ejemplo, la sentencia Philips, citada en la nota 12, apartado 77.

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[15](#Footref15) –
:   Citada en la nota 11, apartado 25.

---

[16](#Footref16) –
:   Sentencia de 8 de abril de 2003, Linde y otros (asuntos acumulados C-53/01 a C‑55/01, Rec. p. I-3161), apartado 73 y punto
    2 del fallo.

---

[17](#Footref17) –
:   Sentencia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley (C-191/01 P, Rec. p. I‑0000), apartado 31.

---

[18](#Footref18) –
:   Por lo que respecta al artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva [idéntico al artículo 7, apartado 1, letra e), del
    Reglamento], véase la sentencia Philips, citada en la nota 12, apartados 78 a 80. Los objetivos perseguidos por las letras
    f) a j) son diferentes, si bien claramente deducibles de su contenido: véase la nota 4.

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[19](#Footref19) –
:   Sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, Rec. p. I‑3793), dictada después de la interposición del recurso de casación
    y de la presentación del escrito de contestación en el presente asunto; véanse en particular, en el presente contexto, los
    apartados 44 a 60.

---

[20](#Footref20) –
:   Apartado 47 de la sentencia. Véase asimismo el punto 81 de las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer presentadas
    en los asuntos Henkel/OAMI (asuntos acumulados C‑456/01 P y C-457/01 P), Procter & Gamble/OAMI (asuntos acumulados C‑468/01 P
    a C‑472/01 P), y Procter & Gamble/OAMI «pastillas de detergente multicolores» (C-473/01 P y C‑474/01 P).

---

[21](#Footref21) –
:   Sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (C-383/99 P, Rec. p. I‑6251), apartados 40 y 42 a 45.

---

[22](#Footref22) –
:   Sentencia BABY-DRY, apartado 40.

---

[23](#Footref23) –
:   Véanse, por ejemplo, en lo que respecta a diferentes tipos de apreciación, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL
    (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartado 23; BABY-DRY, antes citada, apartado 40, y de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion (C-291/00,
    Rec. p. I‑2799), apartado 52.

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[24](#Footref24) –
:   Véase, por ejemplo, la sentencia de 12 de febrero de 2004, Campina Melkunie (C‑265/00, Rec. p. I‑0000), apartados 18 y 19.

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[25](#Footref25) –
:   Apartado 46 de la sentencia recurrida.

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[26](#Footref26) –
:   Éstos son supuestos en que la cifra se utiliza como identificación, en contraposición de las indicaciones de tamaño, por ejemplo,
    en las que la cifra es claramente descriptiva.

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[27](#Footref27) –
:   Sin embargo, véase Cornish, W., y Llewelyn D.: *Intellectual Property,* 5ª edición 2003, apartados 17 a 32, p. 663, y jurisprudencia citada.

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[28](#Footref28) –
:   Apartado 61 de la sentencia recurrida.

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[29](#Footref29) –
:   De 26 de marzo de 1996, apartado 2.2.

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[30](#Footref30) –
:   En un ámbito bastante diferente, cabe comparar «Pastis 51» y «VAT 69» como nombres de marca claramente distintivos que contienen
    sólo un elemento descriptivo y un número distintivo.

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[31](#Footref31) –
:   Ha de recordarse que la cuestión de que se trata en el presente asunto se refiere a uno de los motivos de denegación absolutos
    en virtud del artículo 7 del Reglamento; en este contexto, no entran necesariamente en juego consideraciones que podrían haber
    sido pertinentes en el marco de un recurso de oposición o vulneración, basado en un motivo de nulidad relativo, como la existencia
    anterior de una marca similar para productos similares.

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