Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto T‑848/16

Deichmann SE

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión V — Marcas internacionales figurativas anteriores V — Prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de una marca anterior — Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) n.o 2868/95 [actualmente artículo 7, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento Delegado (UE) 2018/625]»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 6 de diciembre de 2018

1. Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Hechos, pruebas y observaciones presentados en apoyo de la oposición — Prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de una marca internacional anterior — Alcance

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 151, ap. 2; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 19, ap. 2, letra a), inciso ii)]
2. Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Hechos, pruebas y observaciones presentados en apoyo de la oposición — Prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de una marca internacional anterior — Publicación en la base CTM-Online (actualmente eSearch plus) — Relevancia

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 151, ap. 2, y 152; Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 19, ap. 2, letra a)]
3. Marca de la Unión Europea — Resoluciones de la Oficina — Legalidad — Examen por el juez de la Unión — Criterios — Directrices relativas al examen efectuado por la Oficina — Relevancia

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo]
4. Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Hechos, pruebas y observaciones presentados en apoyo de la oposición — Prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de una marca internacional anterior — Extracto de la base de datos CTM-Online de la Oficina relativo a un registro internacional en el que se designa a la Unión Europea — Exclusión

   [Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 19, ap. 2, letra a), inciso ii)]
5. Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Hechos, pruebas y observaciones presentados en apoyo de la oposición — Prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de una marca internacional anterior — Extracto de la base de datos TMview de la Oficina relativo a un registro internacional en el que se designa a la Unión Europea — Inclusión

   [Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 19, ap. 2, letra a), inciso ii)]

1. Resulta de las disposiciones de la regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria, las cuales son aplicables a los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, que la parte oponente deberá aportar la prueba del depósito o registro de la marca anterior cuando la oposición se fundamente en una marca que no sea una marca de la Unión. Así pues, la necesidad de aportar tal prueba concierne igualmente a los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea, los cuales no constituyen marcas de la Unión.

   La circunstancia de que el artículo 151, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 disponga que el registro internacional de una marca en el que se designa a la Unión Europea producirá, a partir de la fecha contemplada en el apartado 1 de dicho artículo, el mismo efecto que el registro de una marca como marca de la Unión Europea no tiene incidencia sobre la necesidad de que la parte oponente aporte la prueba del registro internacional anterior en el que se designa a la Unión Europea, en aplicación de lo dispuesto en la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.o 2868/95. En efecto, la exigencia de la prueba de la marca anterior prevista por la regla 19 del Reglamento n.o 2868/95 es una disposición que se refiere a la posibilidad del titular de una marca anterior —incluido un registro internacional en el que se designa a la Unión Europea— de oponerse al registro de una marca de la Unión, y no una disposición relativa a los efectos de la marca de la Unión, los cuales se definen en los artículos 9 a 14 del Reglamento n.o 207/2009 (actualmente artículos 9 a 17 del Reglamento 2017/1001), que figuran en la sección 2 —«Efectos de la marca comunitaria»— del título II del Reglamento n.o 207/2009.

   De esta forma, la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.o 2868/95, en tanto que prevé que la parte oponente debe aportar las pruebas de la protección de un registro internacional en el que se designa a la Unión Europea, no es contraria a las disposiciones del artículo 151, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, las cuales, por su parte, no conciernen a las reglas del procedimiento de oposición a un registro de una marca de la Unión.

   (véanse los apartados 34 a 36)
2. La oponente tan solo podrá alegar útilmente que la aportación de la prueba de marcas anteriores no es necesaria en los casos de registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea, ya que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) dispondrá, habida cuenta de la publicación en la base de datos CTM-Online (actualmente eSearch plus) de las referencias del registro internacional en el que se designa a la Unión Europea previstas en el artículo 152 del Reglamento n.o 207/2009, sobre la marca de la Union Europea, de información que pueda acreditar la existencia, validez y ámbito de protección de los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea.

   En efecto, incluso suponiendo que la EUIPO disponga de la información relativa a la protección de los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea, de los claros términos de la regla 19, apartado 2, del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria —términos que no son contrarios a las disposiciones del artículo 151, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009—, resulta que incumbe a la parte oponente aportar la prueba de la protección de su derecho anterior.

   (véanse los apartados 37 y 38)
3. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 51 y 52)
4. Al precisar que los documentos en cuestión hayan sido «emitido[s] por la administración que procedió al registro de la marca», la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria, excluye la posibilidad de aportar extractos de una base de datos que da acceso a documentos que no hayan sido emitidos por la administración que procedió al registro de la marca. De este modo, los extractos de la base de datos CTM-Online de la EUIPO no constituyen la prueba de la protección de un registro internacional en el que se designa a la Unión Europea, ya que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que no es la autoridad competente para el registro de marcas internacionales, no es la administración que procedió al registro de la marca.

   (véase el apartado 58)
5. Aunque la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.o 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria, prevé que los documentos hayan sido «emitido[s]» por la autoridad competente, tal disposición no se opone a que el acceso a los documentos emitidos por la autoridad competente se realice por medio de un sistema informático gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), pero en el cual participe la autoridad competente transmitiendo y poniendo al día los datos pertinentes.

   De la documentación contenida en el expediente, y en particular de las explicaciones que la EUIPO facilitó en sus escritos procesales y en la vista, se deduce que la base de datos TMview es una herramienta informática gestionada por la propia EUIPO en la que participan oficinas de marcas ajenas a este órgano, especialmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Esta herramienta informática recopila las solicitudes y registros de marcas que tramitan las oficinas de marcas participantes y permite el acceso a tal información, información que facilitan las oficinas de marcas que poseen los contenidos y tienen la responsabilidad de actualizarlos diariamente. La base de datos TMview permite consultar la información relativa a las marcas registradas por las oficinas de marcas que participan en esta base de datos, tal como figura en sus respectivos registros de marcas. Un extracto de la base de datos TMview corresponde a la situación del registro de la autoridad competente en el momento en que el usuario consulta esta base de datos.

   Habida cuenta de las características de la base de datos TMview, un extracto de esta base de datos constituye, cuando se trata de registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea, un documento equivalente a una copia del certificado de registro y, en su caso, del último certificado de renovación, emitido por la OMPI, en el sentido de lo que dispone la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.o 2868/95, a condición de que el extracto aportado por la parte oponente contenga toda la información útil. Siempre que se cumpla este requisito, un extracto de la base de datos TMview será equiparable a un extracto de la base de datos Romarin de la OMPI o a la copia de un certificado de registro solicitado ante esta organización, tal y como alegan fundadamente la recurrente y la EUIPO.

   La circunstancia de que la base de datos TMview sea gestionada por la EUIPO no pone en entredicho esta conclusión, ya que la OMPI, que es la autoridad competente para el registro de las marcas internacionales, participa en el funcionamiento de la mencionada base de datos, aportando y actualizando diariamente los datos relativos a las marcas internacionales.

   (véanse los apartados 59 a 62)

[Top](#document1)