Source: EURLEX
Language: es
Format: md

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 11 de julio de 2007 (
[\*1](#t-ECRT12007ESA.0700235701-E0001)
)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa TOSCA BLU — Marca nacional denominativa anterior TOSCA — Motivos de denegación relativos — Marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94»

En el asunto T-150/04,

Mülhens GmbH & Co. KG, con domicilio social en Colonia (Alemania), representada por el Sr. T. Schulte-Beckhausen, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada inicialmente por la Sra. M. Capostagno, posteriormente, por el Sr. O. Montalto, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercando Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia, es

Minoronzoni Srl, con domicilio social en Ponte San Pietro (Italia), representada por los Sres. G. Floridia, F. Polettini y R. Floridia, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 18 de febrero de 2004 (asunto R 949/2001-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Mülhens GmbH & Co. KG y Minoronzoni Srl,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y el Sr. A.W.H. Meij y la Sra. I. Pelikánová, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de abril de 2004;

visto el escrito de contestación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas Dibujos y Modelos) presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de octubre de 2004;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de octubre de 2004;

vistas las diligencias de ordenación del procedimiento de 14 de diciembre de 2005;

celebrada la vista el 6 de septiembre de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

| 1 | El 2 de diciembre de 1998, la interviniente presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «OAMI») en virtud del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada. |

| 2 | La marca cuyo registro se solicitó es la marca figurativa siguiente:  Image |

| 3 | Los productos para los que se solicitó el registro están incluidos en las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la descripción siguiente:   | — | clase 18: «Bolsas; bolsitas; maletas; mochilas; carteras (de bolsillo); bolsitos; carteras; carteras portadocumentos de piel o imitación de piel; bolsitos; baúles; pieles; artículos de piel; cuero y artículos de cuero; imitaciones de piel y de cuero y artículos de estas materias; parasoles; sombrillas; paraguas; bastones; arneses (jaeces) y otros artículos de guarnicionería»; |  | — | clase 25: «Vestidos para hombres, mujeres y niños en general, incluyendo: vestidos de piel; camisas; camisetas; faldas; trajes; chaquetas; pantalones; pantalones cortos; géneros de punto; camisetas; pijamas; medias; camisetas de tirantes; corsés; ligas; bragas; sostenes; ropa interior; sombreros; fulares; corbatas; impermeables; gabanes; abrigos, trajes de baño; conjuntos de deporte; chaquetones; pantalones de esquí; cinturones; pellizas; bufandas; guantes; batas; calzado en general, incluyendo: zapatillas, zapatos, calzado deportivo, botas y sandalias». | |

| 4 | El 22 de julio de 1999 se publicó la solicitud de marca en el Boletín de Marcas Comunitarias no 59/99. |

| 5 | El 14 de octubre de 1999, la demandante formuló oposición contra la solicitud de marca comunitaria, basándose en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5 del Reglamento no 40/94. |

| 6 | En apoyo de esta oposición la demandante invocó el signo denominativo TOSCA, marca no registrada, de la que afirma que es notoriamente conocida en Alemania para los productos siguientes: «perfume, colonia, agua de colonia, lociones corporales, jabón de tocador, gel de ducha, etc.». |

| 7 | La oposición se basaba en el conjunto de productos cubiertos por la marca anterior y se dirigía contra el conjunto de los productos designados en la solicitud de registro. |

| 8 | Mediante resolución de 17 de septiembre de 2001, la División de Oposición consideró que la demandante había demostrado que la marca anterior era notoriamente conocida en Alemania para los productos siguientes: «productos de perfumería: colonias, perfumes». Sin embargo, la División de Oposición desestimó la oposición porque, por una parte, no se cumplían los requisitos exigidos en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 por falta de similitud entre los productos controvertidos y, por otra parte, la protección conferida por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 no era aplicable ya que la oposición se basaba en una marca no registrada. |

| 9 | El 6 de noviembre de 2001, la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición. |

| 10 | Mediante resolución de 18 de febrero de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso desestimó el recurso y condenó a la demandante al pago de las correspondientes costas procesales. |

| 11 | La Sala de Recurso consideró que el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 exigía la prueba de identidad o similitud de los signos o de identidad o similitud entre los productos o servicios designados. Aunque consideró que los signos controvertidos presentaban una similitud innegable, entendió que los productos presentaban notables diferencias. Por otra parte, la Sala de Recurso consideró que el renombre de una marca no permitía presumir la existencia de un riesgo de confusión por el mero hecho de que exista riesgo de asociación en sentido estricto. Respecto al artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94, la Sala de Recurso consideró que no cabía acoger la oposición basándose en dicha disposición, puesto que ésta exige que la marca anterior haya sido registrada. |

Pretensiones de las partes

| 12 | La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:   | — | Anule la resolución impugnada. |  | — | Condene en costas a la Oficina. | |

| 13 | La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:   | — | Desestime el recurso. |  | — | Condene en costas a la demandante. | |

| 14 | La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:   | — | Desestime el recurso. |  | — | Condene en costas a la parte demandante. | |

Fundamentos de Derecho

| 15 | La demandante invoca dos motivos, basados respectivamente en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 y en la infracción del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento. |

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8. apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94

Alegaciones de las partes

| 16 | La demandante afirma que existe un riesgo de confusión entre las marcas controvertidas en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94. Las marcas controvertidas presentan un elevado grado de similitud tanto desde el punto de vista óptico como fonético. Esta similitud se debe al elemento llamativo «tosca», que se destaca particularmente; el elemento complementario «blu» no es apto para llamar la atención del consumidor debido a su carácter descriptivo. Por otra parte, la marca anterior TOSCA tiene un fuerte carácter distintivo debido a su notoriedad, lo que exige que los productos a que se refiere la solicitud de registro sean claramente diferentes de los productos respecto de los cuales está protegida la marca notoriamente conocida. |

| 17 | La demandante afirma que los productos deben considerarse similares cuando el público cree que los productos controvertidos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Entiende que, basándose en los criterios desarrollados en la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), hay que afirmar que los productos controvertidos son complementarios y deben ser considerados, al menos, medianamente similares. En ningún caso puede considerarse que sean absolutamente diferentes. |

| 18 | La demandante alega que numerosas empresas del sector de la moda o de los accesorios conceden licencias de sus marcas para la producción y la comercialización de artículos de perfumería. Por otra parte, algunas de estas empresas, que originalmente operaban en el sector de la moda, como Gucci, Chanel o Rochas, ya sólo se conocen como fabricantes de perfumes. Por tanto, el público está acostumbrado a que artículos del sector de la moda y artículos de marroquinería salgan al mercado con marcas de perfumes. Por otra parte, existe toda una serie de diseñadores que ejercen sus actividades tanto en el sector de los perfumes como en el de la moda y asocian sus nombres a los dos tipos de productos. Al no estar generalmente informado de las licencias concedidas, el público interesado atribuye a la misma empresa los productos que llevan la misma marca. |

| 19 | En las observaciones que presentó en respuesta a preguntas del Tribunal de Primera Instancia, la demandante afirma que numerosas marcas designan productos de lujo diferentes, como bolsos de piel, calzado, artículos de confección y perfumes. A este respecto menciona las marcas Yves Saint Laurent, Bulgari, Prada, Gucci, Lacoste, Cacharel, Chanel, Dior, Kenzo, Joop!, Davidoff, Armani, Hugo Boss, Bogner y Adidas. |

| 20 | Con carácter complementario, la demandante se remite a la sentencia del Oberlandesgericht Köln (Tribunal superior del Land de Colonia, Alemania) de 28 de marzo de 2003 (asunto 6 U 113/02). En sus observaciones en respuesta a preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia, también mencionó otras resoluciones de tribunales nacionales que tienden a aceptar que productos física y funcionalmente diferentes, como perfumes y artículos de confección, puedan sin embargo presentar cierta similitud debido a su distribución con marcas idénticas a consecuencia de la práctica de concesión de licencias. |

| 21 | La demandante añade que los productos de que se trata tienen en común que son importantes para la imagen personal, lo que se refleja en el hecho de que, en revistas de moda como Vogue, la publicidad se refiera casi exclusivamente a la moda, a los accesorios de moda y a los artículos de perfumería. Así, estos productos se completan y presentan una relación de reciprocidad que suscitan en el consumidor la idea de que proceden de una esfera de responsabilidad común. |

| 22 | En respuesta a preguntas del Tribunal de Primera Instancia la demandante indicó, por último, que, para apreciar el riesgo de confusión entre una marca anterior y una marca más reciente, no debe tenerse en cuenta la forma en que los fabricantes amplían sucesivamente sus gamas de productos. Ni el artículo 8 ni las demás disposiciones del Reglamento no 40/94 permiten apreciar el riesgo de confusión teniendo en cuenta el orden en el que el titular de una marca ha creado su surtido de productos. |

| 23 | La OAMI y la parte interviniente alegan que el presente motivo carece de fundamento. |

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

| 24 | A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. En virtud del artículo 8, apartado 2, letra c), se entiende por marcas anteriores las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 ( (Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, no 11847, p. 108; en lo sucesivo, «Convenio de París»). |

| 25 | Según jurisprudencia reiterada, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. |

| 26 | Con arreglo a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público relevante de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 31 a 33 y la jurisprudencia citada, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, apartados 49 y 50]. |

| 27 | Del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 se desprende que un riesgo de confusión, en el sentido de dicha disposición, presupone que los productos o servicios designados sean idénticos o similares. Por lo tanto, aunque exista identidad entre el signo solicitado y una marca cuyo carácter distintivo sea especialmente fuerte, será necesario determinar la existencia de similitud entre los productos o los servicios designados por las marcas en conflicto [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de febrero de 2005, Lidl Stiftung/OAMI – REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Rec. p. II-563, apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia Canon, antes citada, apartado 22). |

| 28 | Dado que la resolución impugnada negó la existencia de un riesgo de confusión puesto que no se había acreditado la similitud de los productos designados por las marcas controvertidas, para examinar la fundamentación del primer motivo, basta tratar la cuestión de la similitud entre los productos controvertidos. |

| 29 | Para apreciar la similitud entre los productos de que se trata, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre estos productos. Dichos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (sentencia LINDENHOF, antes citada, apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia Canon, antes citada, apartado 23). |

| 30 | En el presente asunto, de la resolución impugnada se desprende, sin que las partes lo discutan, que los productos cubiertos por la marca anterior responden a la descripción siguiente: «productos de perfumería: colonias, perfumes». Los productos designados por la marca solicitada son productos de las clases 18 y 25, enumerados en el apartado 3 supra. |

| 31 | Es preciso señalar que, en sí mismos, los productos de perfumería y los artículos de cuero de la clase 18 no pueden ser considerados similares. En efecto, los productos de perfumería y los productos de cuero son manifiestamente diferentes tanto desde el punto de vista de su naturaleza como de su destino o de su uso. Por otra parte, ningún elemento permite considerar que sean competidores o funcionalmente complementarios. |

| 32 | Lo mismo cabe decir respecto a la comparación entre los productos de perfumería y los artículos de confección de la clase 25. Éstos también son distintos, por su parte, tanto desde el punto de vista de su naturaleza como desde el punto de vista de su destino o de su uso. Ningún elemento permite considerarlos competidores o complementarios. |

| 33 | No obstante, la demandante alega que los productos designados por las marcas controvertidas comparten cierto grado de similitud en la medida en que, habida cuenta de las licencias que conceden las empresas del sector de la moda sobre sus marcas para la comercialización de artículos de perfumería, el público está acostumbrado a que artículos de moda se comercialicen con marcas de perfumes y asocia estos productos a la misma empresa. |

| 34 | A este respecto procede señalar que, del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 se deduce que únicamente puede admitirse la existencia de un riesgo de confusión entre dos marcas idénticas o similares dentro de los límites del principio de especialidad, es decir, cuando los productos o servicios de que se trata son percibidos por el público pertinente, como idénticos o similares, y ello, tal como se ha recordado anteriormente en el apartado 27, independientemente del carácter distintivo que tenga la marca anterior debido al conocimiento que pueda tener de ella el público pertinente. |

| 35 | Por tanto, no puede excluirse que, especialmente en los sectores de la moda y de los productos cosméticos, pueda existir, en la mente del público pertinente, además de una complementariedad funcional, una complementariedad estética entre productos cuya naturaleza, destino y uso son distintos. |

| 36 | Para que exista cierto grado de similitud en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, tal complementariedad estética debe consistir en una auténtica necesidad estética, en el sentido de que uno sea indispensable o importante para el uso del otro y los consumidores consideren habitual y normal utilizar tales productos conjuntamente [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Sergio Rossi/OAMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Rec. p. II-685, apartados 60 y 62]. |

| 37 | Sin embargo, es preciso señalar que la existencia de una complementariedad estética entre los productos controvertidos, como la contemplada en el apartado anterior, no basta para afirmar que sean similares. Para que así sea, es necesario, además, que los consumidores consideren usual que dichos productos se comercialicen con la misma marca, lo que implica, normalmente, que gran parte de los fabricantes o distribuidores respectivos de estos productos sean los mismos (sentencia SISSI ROSSI, antes citada, apartado 63). |

| 38 | En el presente asunto, la demandante únicamente alega que el público está habituado a que artículos del sector de la moda se comercialicen con marcas de perfumes debido a la práctica de concesión de licencias. Pues bien, suponiendo que ello fuera cierto, este mero hecho no basta para paliar la falta de similitud entre los productos controvertidos. En particular, esta circunstancia no permite afirmar la existencia de un vínculo de complementariedad estética entre los productos de perfumería, por una parte, y los productos de cuero y de confección, a que se refiere el apartado 3 de esta sentencia, por otra parte, en el sentido de que unos sean indispensables o importantes para el uso de los otros y los consumidores consideren usual y normal utilizar dichos productos conjuntamente. |

| 39 | Sin embargo, la demandante alega que los productos controvertidos tienen en común que son importantes para la imagen personal y aparecen juntos en las revistas de moda. A este respecto, procede señalar que, aparte de lo extemporáneo de esta alegación, que no se formuló en los procedimientos ante la Oficina, tal circunstancia no basta, en cualquier caso, para acreditar la existencia de una complementariedad estética como la contemplada en el apartado 36 supra. |

| 40 | Respecto a la alegación de la demandante basada en la sentencia del Oberlandesgericht Köln de 28 de marzo de 2003 (véase el apartado 20 supra), procede señalar que esa sentencia fue anulada mediante sentencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justicia de Alemania), de 30 de marzo de 2006 (sentencia I ZR 96/03) y que, en cualquier caso, una resolución de un tribunal nacional no vincula ni a los órganos de la Oficina ni al juez comunitario. En efecto, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, cuya aplicación es independiente de todo sistema nacional [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartado 47]. |

| 41 | Resulta de las anteriores consideraciones que la Sala de Recurso pudo declarar, con arreglo a Derecho, la falta de similitud de los productos controvertidos. Por consiguiente, procede desestimar el presente motivo. |

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94

Alegaciones de las partes

| 42 | La demandante afirma que la oposición también debe ser estimada si se toma como base el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94. En su opinión, la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho al considerar que el artículo 8, apartado 5, sólo podía invocarse en el caso de marcas registradas. |

| 43 | Según la demandante, la tesis consagrada por la Sala de Recurso es contraria al tenor y a la finalidad del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 en la medida en que esta disposición se refiere a marcas anteriores en el sentido del apartado 2 del mismo artículo y, por tanto, entre otras a las marcas que fueran notoriamente conocidas, contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra c), del mismo Reglamento. Pues bien, según la demandante, si el artículo 8, apartado 5, únicamente se remitiera a las marcas registradas, sólo habría mencionado el apartado 2, letras a) y b). |

| 44 | Por otra parte, la demandante afirma que la expresión «para los que se haya registrado la marca anterior», que figura en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94, resulta de un error de redacción. Esta disposición debería haber indicado «para los que esté protegida la marca anterior», con el fin de cubrir también las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. |

| 45 | En apoyo de la alegación de que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 puede interpretarse de manera extensa y en contra de su tenor, la demandante se remite a la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de enero de 2003, Davidoff [([C-292/00, Rec. p. I-389](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62000C?0292&locale=ES)](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62000C?0292&locale=ES)), apartado 24, en la que, según afirma, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas ([DO 1989, L 40, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1989:040:TOC)), teniendo en cuenta no exclusivamente su tenor, sino también su lógica interna y los objetivos del sistema en el que está inserto. La demandante hace hincapié en que, si la finalidad del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 es, al igual que la del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, la protección amplia de la marca de renombre, deben poder acogerse a esta protección amplia no sólo las marcas registradas, sino también las marcas anteriores protegidas en virtud de su notoriedad. |

| 46 | En respuesta a preguntas del Tribunal de Primera Instancia, la demandante señaló asimismo que la normativa alemana garantiza la protección amplia de las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. |

| 47 | En el presente asunto la demandante considera que se cumplen los requisitos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94. En primer lugar, la marca TOSCA goza de reputación en el sentido de esta disposición. A continuación, la marca solicitada tiene gran similitud con la marca anterior. Por otra parte, la utilización de la marca solicitada saca provecho indebidamente del carácter distintivo y del renombre de la marca notoriamente conocida como TOSCA, y la perjudica. En efecto, la reputación de que goza la marca anterior para productos de perfumería podría transferirse a los productos para los que la marca demandada solicita protección. Por otra parte, la demandante alega que no puede invocarse ninguna justificación a favor de la solicitante de la marca. |

| 48 | La Oficina y la parte coadyuvante niegan que el segundo motivo esté fundado. |

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

| 49 | El artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento no 40/94 incluye en el concepto de marca anterior las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. |

| 50 | El artículo 6 bis, apartado 1, del Convenio de París establece:  «[Para la protección de la propiedad industrial] los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. […]» |

| 51 | De esta disposición se desprende que las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París son las marcas que están protegidas contra el riesgo de confusión debido a su notoriedad en el ámbito territorial de que se trate y sin que sea preciso que se acredite su registro. |

| 52 | En la medida en que lo dispuesto en los apartados 1 y 5 del artículo 8 del Reglamento no 40/94 se aplica a las marcas anteriores, tal como se definen en el artículo 8, apartado 2, las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París están amparadas por los regímenes de protección establecidos en dichas disposiciones. No obstante, para que pueda estimarse una oposición sobre la base de los apartados 1 o 5 del artículo 8 del Reglamento no 40/94, deben cumplirse los requisitos establecidos respectivamente por dichos apartados. |

| 53 | A este respecto, procede señalar que los apartados 1 y 5 del artículo 8 del Reglamento no 40/94 establecen motivos de denegación relativos de una marca comunitaria que son distintos. Por una parte, el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 protege la marca anterior contra el riesgo de confusión. Esta protección sólo se proporciona dentro de los límites del principio de especialidad, es decir, cuando los productos o servicios designados por las marcas controvertidas son idénticos o similares. Además, el artículo 8, apartado 1, del Reglamento no 40/94 no precisa si la marca anterior debe haber sido registrada. |

| 54 | Por otra parte, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 94/94 protege la marca anterior reputada contra las marcas que puedan sacar provecho indebidamente de su reputación o de su carácter distintivo, o perjudicar dicha reputación o dicho carácter distintivo. Aunque esta protección pueda aplicarse cuando los productos o servicios designados por las marcas controvertidas sean idénticos o similares, está concebida en primer lugar para ser aplicada a productos o servicios no similares (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, apartado 22). |

| 55 | Del tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94, que emplea la expresión «para los que se haya registrado la marca anterior», se desprende que esta disposición sólo se aplica a las marcas anteriores en el sentido del artículo 8, apartado 2, de este Reglamento, siempre y cuando hayan sido objeto de registro (véanse, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, apartado 23, y las sentencias, antes citadas, Davidoff, apartado 20, y Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 22). |

| 56 | Por consiguiente, a diferencia de lo que sucede con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, que permite formular frente a productos o servicios idénticos o similares, oposición basada en marcas cuyo registro no se ha acreditado, pero que son notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 sólo protege, respecto a productos o servicios no similares, las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París respecto a las cuales se haya acreditado su registro. |

| 57 | A este respecto, debe señalarse que excluir del ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 las marcas notoriamente conocidas pero cuyo registro no ha sido acreditado es coherente con el artículo 6 bis del Convenio de París, que no establece ninguna protección frente a productos no similares, puesto que sólo es aplicable dentro de los límites del principio de especialidad. |

| 58 | A la luz de lo anterior, procede desestimar la alegación invocada por la demandante basada en que el tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 se debe a un error de redacción. |

| 59 | La demandante tampoco puede afirmar que una interpretación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 basada en su lógica interna obligaría a aplicarlo también a las marcas renombradas no registradas. En efecto, precisamente de la lógica interna del artículo 8 del Reglamento no 40/94 se desprende que una marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, cuyo registro no se ha acreditado, sólo puede estar protegida contra el riesgo de confusión frente a productos o servicios idénticos o similares, al igual que establece el artículo 6 bis del Convenio de París en relación con los productos. |

| 60 | El Tribunal de Primera Instancia señala, además, que el Reglamento no 40/94 concuerda a este respecto con el artículo 16, apartado 3, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1994 (anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio) (DO L 336, p. 214), que extiende la aplicación del artículo 6 bis del Convenio de París a situaciones en los que los productos o servicios de que se trata no son similares, si bien a condición de que la marca anterior esté registrada. |

| 61 | El hecho, invocado por la demandante, de que la normativa alemana garantice la protección ampliada de las marcas no registradas que sean notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París no enerva la conclusión de que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 no se aplica a las marcas notorias cuando no han sido objeto de registro. Como se ha recordado en el apartado 40 supra, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, cuya aplicación es independiente de todo sistema nacional (sentencia electronica, antes citada, apartado 47). |

| 62 | De las consideraciones precedentes se desprende que la Sala de Recurso obró conforme a Derecho al desestimar la oposición formulada por la demandante con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94. |

| 63 | Por consiguiente, debe desestimarse el segundo motivo por infundado. |

| 64 | Dado que no se ha estimado ninguno de los motivos formulados en apoyo de este recurso, procede desestimar el recurso. |

Costas

| 65 | A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y por la interviniente. |

|  | En virtud de todo lo expuesto,  EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)  decide: |

|  | | 1) | Desestimar el recurso. | |

|  | | 2) | Condenar en costas a Mülhens GmbH & Co. KG. | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pirrung  Meij  Pelikánová  Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de julio de 2007.  El Secretario  E. Coulon  El Presidente  J. Pirrung |

---

(
[\*1](#c-ECRT12007ESA.0700235701-E0001)
) Lengua de procedimiento: italiano.

[Top](#document1)