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Language: es
Format: md

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

de 6 de octubre de 2011 ([\*](#Footnote*))

«Marca comunitaria – Solicitud de marca comunitaria tridimensional – Representación de un altavoz – Ejecución por la OAMI de una sentencia de anulación de una resolución de sus Salas de Recurso – Artículo 63, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 65, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 207/2009]
– Motivo de denegación absoluto – Signo constituido exclusivamente por una forma que afecte al valor intrínseco del producto – Artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii),
del Reglamento nº 207/2009]»

En el asunto T‑508/08,

**Bang & Olufsen A/S,** con domicilio social en Struer (Dinamarca), representada inicialmente por el Sr. K. Wallberg, posteriormente el Sr. J. Glaesel,
abogados,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI),** representada por los Sres. D. Botis y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 10 de septiembre
de 2008 (asunto R 497/2005-1), relativa a una solicitud de registro como marca comunitaria de un signo tridimensional que
representa a un altavoz,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. L. Truchot, Presidente, y la Sra. M.E. Martins Ribeiro y el Sr. H. Kanninen (Ponente), Jueces;

Secretaria: Sra. S. Spyropoulos, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de noviembre de 2008;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de abril
de 2009;

celebrada la vista el 7 de abril de 2011;

dicta la siguiente

**Sentencia**

**Antecedentes del litigio**

1        El 17 de septiembre de 2003, la demandante, Bang & Olufsen A/S, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante
la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido
por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2        La marca cuyo registro se solicitó es el signo tridimensional que se reproduce a continuación:

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3        Los productos para los cuales se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 9 y 20, según lo previsto
en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de
15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de las clases, a la descripción siguiente:

–        Clase 9: «Aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos para la recepción analógica, digital u óptica, el tratamiento,
la reproducción, el ajuste o la distribución de señales sonoras, altavoces»;

–        Clase 20: «Muebles hi-fi».

4        Mediante resolución de 1 de marzo de 2005, en virtud del artículo 38 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 37 del
Reglamento nº 207/2009), el examinador denegó la solicitud de registro de marca comunitaria para todos los productos enumerados
en el apartado anterior, tras estimar que la marca solicitada estaba comprendida en el ámbito de aplicación del motivo de
denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b),
del Reglamento nº 207/2009]. Consideró esencialmente que la marca solicitada carecía de carácter distintivo y que no había
adquirido carácter distintivo alguno como consecuencia del uso, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94
(actualmente artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009).

5        El 27 de abril de 2005 la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento
nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución del examinador.

6        Mediante resolución de 22 de septiembre de 2005 la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso por considerar
que el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 impedía el registro del signo de que se trata, por carecer
éste de carácter distintivo intrínseco. La Sala de Recurso declaró que, aunque la forma del producto, en que consistía la
marca solicitada y que se inspiraba esencialmente en consideraciones estéticas, revelara características poco habituales,
la demandante no había demostrado que era distintiva y que, por lo tanto, cumplía la función de una marca en la mente de los
consumidores a los que iban dirigidos los productos.

7        Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 29 de diciembre de 2005 la demandante interpuso un recurso, registrado
con el número de referencia T‑460/05, mediante el que se solicitaba la anulación de dicha resolución, basado en dos motivos,
relativos a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), y del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, respectivamente.
La demandante señaló, en particular, que la Sala de Recurso no había examinado su solicitud en virtud de esta última disposición.

8        Mediante una corrección de errores, en su resolución de 24 de febrero de 2006, la Sala de Recurso rectificó su resolución
de 22 de septiembre de 2005. Señaló que había cometido un error manifiesto en la medida en que no había examinado la solicitud
de registro en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94. Consideró que tal error estaba comprendido en el
ámbito de aplicación de la regla 53 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que
se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1), y, de conformidad con dicha regla, examinó la
referida solicitud. En consecuencia, la Sala de Recurso rectificó su resolución de 22 de septiembre de 2005 precisando que
se desestimaba igualmente la solicitud de registro con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, debido
a que las pruebas presentadas por la demandante no eran suficientes para demostrar el carácter distintivo adquirido como consecuencia
del uso de la marca solicitada.

9        La demandante presentó sus observaciones sobre el texto de la corrección de errores mediante escrito presentado en la Secretaría
del Tribunal el 3 de mayo de 2006.

10      Mediante sentencia de 10 de octubre de 2007, Bang & Olufsen/OAMI (Forma de un altavoz) (T‑460/05, Rec. p. II‑4207), el Tribunal
acogió el recurso de la demandante sobre la base del motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b),
del Reglamento nº 40/94.

11      En primer lugar, el Tribunal recordó las alegaciones formuladas por cada una de las partes y, en ese momento, señaló, en el
apartado 24 de su sentencia, que la OAMI consideraba que no era cierto que la postura adoptada por la Sala de Recurso fuera
correcta y que, a este respecto, la OAMI había solicitado al Tribunal que determinara si puede cumplir la función de una marca
una forma esencialmente inspirada en consideraciones estéticas, pero que no afecta al valor intrínseco del producto en el
sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra e),
inciso iii), del Reglamento nº 207/2009] y que difiere de manera significativa de una forma corrientemente utilizada en el
comercio.

12      En segundo lugar, en la fase de su apreciación, el Tribunal consideró, en los apartados 40 a 45 de su sentencia, lo siguiente:

«40      El examen del conjunto de elementos de presentación antes citados, que constituye la marca solicitada, permite llegar a la
conclusión de que la forma de la marca es verdaderamente específica y no puede considerarse en absoluto común. Así, el cuerpo
del altavoz está formado por un cono que parece un lápiz o un tubo de órgano cuya parte puntiaguda toca una base cuadrada.
Además, un largo panel rectangular está fijado a un solo lado de dicho cono y acentúa la impresión de que el peso de este
conjunto descansa solamente sobre la punta que apenas toca la base cuadrada. De este modo, este conjunto forma un diseño notable
y que puede memorizarse fácilmente.

41      Todas estas características alejan la marca solicitada de las formas habituales de los productos de la misma categoría que
se encuentran normalmente en el comercio y que incluyen generalmente líneas regulares en ángulo recto. A este respecto, se
afirma, además, en el apartado 14 de la [resolución de 22 de septiembre de 2005] que “está fuera de duda que la marca solicitada
es notable por determinados aspectos”. A continuación precisa:

“[...] en comparación con un altavoz normal, es inusualmente alta y estrecha. Además, el centro del altavoz consiste, lo que
no es habitual, en un tubo que se une a un cono invertido. La cúspide del cono está pegada a una base cuadrada.”

42      Por ello, procede constatar que la marca solicitada difiere, de manera significativa, de lo habitual en el sector. En efecto,
tiene características suficientemente específicas y arbitrarias capaces de captar la atención del consumidor medio y de permitirle
ser sensible a la forma de los productos de la demandante. En consecuencia, no son unas formas habituales de los productos
del sector de que se trata ni una simple variante de éstas, sino una forma que tiene una apariencia particular que, habida
cuenta asimismo del resultado estético del conjunto, permite captar la atención del público interesado y que este último pueda
diferenciar los productos designados en la solicitud de registro de los que tienen otro origen comercial [...].

43      En efecto, aun cuando la existencia de características particulares u originales no constituye un requisito *sine qua non* del registro, no es menos cierto que su presencia puede, por el contrario, conferir el carácter distintivo exigido a una marca
que de otro modo carecería de éste.

44      En cuanto a la argumentación de la Sala de Recurso según la cual la forma del producto en que consiste la marca solicitada
no puede desempeñar una función de marca para los consumidores interesados debido a que la marca se inspira esencialmente
en consideraciones estéticas [...], basta señalar que, en la medida en que el público pertinente perciba el signo como una
indicación del origen comercial del producto o del servicio, el hecho de que el signo cumpla varias funciones simultáneamente
no incide en su carácter distintivo [...].

45      A la luz de las consideraciones precedentes, procede concluir que, al considerar que la marca solicitada carecía de carácter
distintivo, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta los términos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94,
del que se desprende que basta un mínimo de carácter distintivo para que no pueda aplicarse el motivo de denegación previsto
en dicho artículo [...]».

13      El 19 de noviembre de 2007 el Presidium de las Salas de Recurso de la OAMI atribuyó nuevamente el asunto a la Primera Sala
de Recurso.

14      Mediante Comunicaciones de 26 de febrero y de 22 de abril de 2008 la Sala de Recurso instó a la demandante a que presentara
sus observaciones sobre la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94, precisando
que podría considerarse que la forma que consta en la solicitud es un signo consistente exclusivamente en la forma que afecta
al valor intrínseco del producto.

15      Mediante escritos de 31 de marzo y 28 de mayo de 2008 la demandante presentó sus observaciones, considerando que la Sala de
Recurso no era competente para examinar nuevos motivos de denegación absolutos por cuanto el Tribunal le había devuelto el
asunto. Estimó, además, que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94 se aplicaba únicamente
a los casos en que la forma del producto determinara exclusivamente su valor, y no cuando se la aprecia esencialmente como
un indicador del origen o simplemente como una de las numerosas características que pueden influir en la elección del consumidor.

16      Mediante resolución de 10 de septiembre de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada») la Primera Sala de Recurso de la
OAMI anuló la resolución del examinador de 1 de marzo de 2005 en la parte en que decidía que la marca solicitada carecía de
carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En cambio, por una parte,
consideró que era competente para examinar la solicitud de registro del signo controvertido sobre la base de motivos de denegación
absolutos que no fueran el previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, por otra, desestimó
dicha solicitud al considerar que el signo controvertido consistía exclusivamente en la forma que afecta al valor intrínseco
del producto en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94.

**Pretensiones de las partes y procedimiento**

17      La demandante solicita al Tribunal que:

–      Anule el punto 2 de la parte dispositiva de la resolución impugnada.

–      Condene en costas a la OAMI.

18      La OAMI solicita al Tribunal que:

–      Desestime el recurso.

–      Condene en costas a la demandante.

19      En el acto de la vista de 7 de abril de 2011 la demandante presentó las resoluciones dictadas por la OAMI en tres asuntos,
dos de los cuales habían sido mencionados en la demanda y se refieren a solicitudes de registro de marca comunitaria relativas
a signos tridimensionales. La demandante señaló que deseaba invocar dichas resoluciones para ilustrar su informe oral. Igualmente
presentó un extracto de un estudio de un instituto relativo al Derecho de marcas comunitarias. Requerida para que se pronunciara
sobre la aportación de dichos documentos la OAMI manifestó, en el acto de la vista, que no se oponía a que fueran vertidos
en los autos de su razón.

**Fundamentos de Derecho**

20      Con carácter preliminar, procede señalar que el extracto del estudio del instituto presentado por la demandante por primera
vez ante el Tribunal, como se indica en el apartado 19 *supra,* contiene propuestas formuladas por dicho instituto para modificar, en el futuro, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii),
del Reglamento nº 40/94. Sin que sea necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de tal documento, baste señalar que carece
de toda pertinencia a efectos del presente asunto.

21      Por otra parte, la OAMI alega que no procede admitir el anexo A 4 de la demanda, un dictamen jurídico sobre la aplicación
del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94, elaborado por un tercero para el presente procedimiento,
por cuanto no se presentó ya ante la Sala de Recurso.

22      No puede tomarse en consideración dicho documento, presentado por primera vez ante el Tribunal. En efecto, el objeto del recurso
ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI con arreglo al artículo
63 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 65 del Reglamento nº 207/2009), por lo que la función del Tribunal no consiste
en reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él. Por lo tanto,
debe prescindirse del documento mencionado sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [véase, en este sentido, la
sentencia del Tribunal de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR Y FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891,
apartado 19, y jurisprudencia citada].

23      En la demanda, la demandante invoca dos motivos relativos a la infracción del artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94
(actualmente artículo 65, apartado 6, del Reglamento nº 207/2009) y a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e),
inciso iii), del Reglamento nº 40/94, respectivamente.

*Sobre el motivo relativo a la infracción del artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94*

 Alegaciones de las partes

24      La demandante sostiene que, en las resoluciones de 1 de marzo de 2005 del examinador y de 22 de septiembre de 2005 de la Sala
de Recurso, así como en la sentencia Forma de un altavoz, citada en el apartado 10 *supra,* ya se decidió que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94 no era aplicable a la marca solicitada.
A este respecto, considera, en particular, que, en dicha sentencia, el Tribunal declaró que las consideraciones estéticas
eran ajenas al carácter distintivo de la marca solicitada. La demandante alega igualmente que, durante el procedimiento que
dio lugar a la sentencia Forma de un altavoz, antes citada, la OAMI sostuvo claramente que el signo controvertido consistía
en una forma esencialmente inspirada en consideraciones estéticas, pero que no afectaba al valor intrínseco del producto en
el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94. Sostiene que, por lo tanto, la Sala
de Recurso no podía proceder a un nuevo examen a la luz de tal disposición. Por otra parte, la demandante alega que la OAMI
ya ha autorizado el registro, como marcas comunitarias, de signos tridimensionales con un determinado diseño.

25      Con carácter subsidiario, en el caso de que se considere que ni la OAMI ni el Tribunal se han pronunciado ya sobre la aplicabilidad
del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94 al presente asunto, la demandante considera que
la Sala de Recurso debía aplicar la sentencia Forma de un altavoz, citada en el apartado 10 *supra,* procediendo únicamente al registro de la marca solicitada, sin tener la posibilidad de plantear otro motivo de denegación
absoluto. Afirma que ninguna disposición normativa prevé que, en un caso como el del presente asunto, la Sala de Recurso pueda
examinar nuevamente la solicitud de registro de la marca sobre la base de nuevos motivos de denegación absolutos. Puntualiza
que tal examen tampoco es posible a la luz de la jurisprudencia, y que la citada en la resolución impugnada no se refiere
a la aplicación del artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94. Considera que el motivo de denegación absoluto basado
en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94 debería haberse invocado desde el inicio del
procedimiento, al igual que todos los demás motivos de denegación absolutos. En apoyo de su argumentación, la demandante se
funda igualmente en el artículo 1 *quinquies,* apartado 1, del Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el Reglamento de
Procedimiento de las Salas de Recurso de la OAMI (DO L 28, p. 11), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 2082/2004
de la Comisión, de 6 de diciembre de 2004 (DO L 360, p. 8).

26      Por último, remitiéndose a las sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Philips (C‑299/99, Rec. p. I‑5475),
y de 8 de abril de 2003, Linde y otros (C‑53/01 a C‑55/01, Rec. p. I‑3161), la demandante agrega que, por cuanto el motivo
establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94 constituye un obstáculo preliminar
que puede impedir el registro de un signo y que no fue invocado previamente al examen del motivo establecido en el artículo
7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento respecto a la solicitud de registro de una marca, ya no puede examinarse ni
oponerse a esta solicitud de registro.

27      La OAMI refuta la procedencia del motivo invocado por la demandante.

 Apreciación del Tribunal

28      Ante todo, debe señalarse que ni el examinador, en su resolución de 1 de marzo de 2005, ni la Sala de Recurso, en su resolución
de 22 de septiembre de 2005, se pronunciaron sobre la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento
nº 40/94 a la marca solicitada. Del mismo modo, en la sentencia Forma de un altavoz, citada en el apartado 10 *supra* y, en particular, en los apartados 40 a 45 de ésta, el Tribunal consideró únicamente el carácter distintivo del signo controvertido
a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. El Tribunal no se pronunció sobre la aplicación del
artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94 a dicho signo.

29      Por consiguiente, es infundada la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso no podía examinar la marca solicitada
a la luz de tal disposición, debido a que dicha sentencia ya había resuelto la cuestión relativa a la aplicación de esa disposición
a la referida marca.

30      Debe recordarse que, en un recurso interpuesto ante el juez de la Unión Europea contra la resolución de una Sala de Recurso
de la OAMI, ésta está obligada, en virtud del artículo 233 CE y del artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, a tomar
todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a una eventual sentencia de anulación del juez de la Unión.

31      Según reiterada jurisprudencia, no corresponde al Tribunal dirigir órdenes conminatorias a la OAMI e incumbe a ésta extraer,
en su caso, las consecuencias del fallo y de los fundamentos de las sentencias del Tribunal [sentencias del Tribunal de 31
de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Papel Bielefeld/OAMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, apartado 33, y de 13 de junio
de 2007, IVG Immobilien/OAMI (I), T‑441/05, Rec. p. II‑1937, apartado 13].

32      Sobre el particular, el artículo 1 *quinquies,* apartado 1, del Reglamento nº 216/96, en su versión modificada, establece, en lo tocante a la devolución de un asunto a raíz
de una sentencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión, que, si, en aplicación del artículo 63, apartado 6, del Reglamento
nº 40/94, las medidas necesarias para dar cumplimiento a una sentencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión que anula
total o parcialmente la resolución adoptada por una Sala de Recurso de la OAMI o por la Gran Sala de la OAMI incluyen un nuevo
examen por las Salas de Recurso del asunto objeto de esa resolución, el Presidium decidirá si ese asunto se remite a la Sala
que hubiere adoptado la referida resolución, a otra Sala o a la Gran Sala de la OAMI.

33      A este respecto, suponiendo que, contrariamente a lo que hubiera decidido la OAMI, el Tribunal considerara que un signo, objeto
de una solicitud de marca comunitaria, no está comprendido en el ámbito de aplicación de uno de los motivos de denegación
absolutos de registro, establecidos en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, la anulación por el Tribunal de
la resolución de la OAMI por la que se hubiese denegado el registro de esa marca conduciría necesariamente a la OAMI, a quien
incumbe, en principio, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de la sentencia del Tribunal, a reabrir el
procedimiento de examen de la solicitud de marca de que se tratara y desestimarla cuando considerara que el signo en cuestión
está comprendido en el ámbito de aplicación de otro motivo de denegación absoluto previsto en esa misma disposición [véase,
en este sentido, la sentencia del Tribunal de 18 de octubre de 2007, Ekabe International/OAMI – Ebro Puleva (OMEGA3), T‑28/05,
Rec. p. II‑4307, apartado 50].

34      En efecto, en virtud del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 76, apartado 1, del Reglamento
nº 207/2009), en el examen de motivos de denegación absolutos, la OAMI tiene la obligación de examinar de oficio los hechos
pertinentes que puedan llevar a aplicar alguno de tales motivos. Si la OAMI estima que se dan hechos que justifican la aplicación
de un motivo de denegación absoluto, debe informar de ello al solicitante y darle la posibilidad de retirar o modificar su
solicitud o de presentar sus observaciones, conforme al artículo 38, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo
37, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009) [sentencias del Tribunal de 15 de marzo de 2006, Develey/OAMI (Forma de una botella
de plástico), T‑129/04, Rec. p. II‑811, apartados 16 y 17, y de 9 de julio de 2008, Hartmann/OAMI (E), T‑302/06, no publicada
en la Recopilación, apartado 42].

35      Debe añadirse que, según una jurisprudencia consolidada, basta que concurra uno de los motivos de denegación absolutos enumerados
en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 para que un signo no pueda registrarse como marca comunitaria [véanse
las sentencias del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, apartado 29, y
del Tribunal General de 6 de noviembre de 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OAMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06,
Rec. p. II‑4413, apartado 43, y jurisprudencia citada).

36      En el caso de autos, mediante la sentencia Forma de un altavoz, citada en el apartado 10 *supra,* el Tribunal anuló la resolución de 22 de septiembre de 2005 por las razones expuestas en el apartado 12 de la presente sentencia.
Extrayendo las consecuencias de dicha sentencia, en el punto 1 de la parte dispositiva de la resolución impugnada, la Sala
de Recurso anuló la resolución del examinador de 1 de marzo de 2005 por cuanto éste había decidido que la marca solicitada
carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

37      Además, al considerar que podía existir el riesgo de que la solicitud de registro de la marca presentada por la demandante
estuviera comprendida en el ámbito de aplicación de otro motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado
1, del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso procedió acertadamente a examinar nuevamente dicha solicitud.

38      No obstante, la demandante sostiene que el motivo de denegación absoluto basado en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii),
del Reglamento nº 40/94 ya no podía aplicarse en un nuevo examen realizado por la OAMI, en la medida en que, a su juicio,
dicho motivo debía haberse examinado desde el principio del procedimiento, previamente al examen del motivo previsto en el
artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

39      A este respecto, procede señalar que el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 enumera los distintos motivos de denegación
absolutos que pueden oponerse al registro de una marca solicitada, sin precisar, no obstante, el orden en el que deben examinarse
tales motivos.

40      Además, de las sentencias Philips y Linde y otros, citadas en el apartado 26 *supra,* no se desprende, contrariamente a lo que sostiene la demandante, que el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo
7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94 constituya un motivo de denegación que deba examinarse previamente
al motivo establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

41      En la sentencia Linde y otros, citada en el apartado 26 *supra* (apartado 67), el Tribunal de Justicia señaló, en particular, que del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1, disposición esencialmente idéntica al artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94),
se desprende claramente que cada uno de los motivos de denegación del registro mencionados en esta disposición es independiente
de los demás y exige un examen por separado.

42      En las sentencias Philips y Linde y otros, citadas en el apartado 26 *supra,* el Tribunal de Justicia declaró que dado que el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 89/104 era un obstáculo
preliminar que podía impedir que se registrara un signo consistente exclusivamente en la forma de un producto, se desprendía
de él que, si se cumplía uno sólo de los requisitos mencionados en tal disposición, ese signo no podía registrarse como marca
(sentencia Linde y otros, antes citada, apartado 44). Agregó que el mismo nunca podía adquirir carácter distintivo por el
uso que se hiciera de él, a efectos del apartado 3 de dicha disposición (sentencia Philips, citada en el apartado 26 *supra,* apartados 74 a 76, y sentencia Linde y otros, citada en el apartado 26 *supra,* apartado 44).

43      Por cuanto el artículo 3, apartado 1, letra e), y apartado 3, de la Directiva 89/104 es esencialmente idéntico al artículo
7, apartado 1, letra e), y apartado 3, del Reglamento nº 40/94, de las sentencias Philips y Linde y otros, citadas en el apartado
26 *supra,* se desprende que un signo comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 40/94
nunca puede adquirir carácter distintivo, a efectos del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento, como consecuencia del
uso que se haga del mismo, mientras que, según esta última disposición, existe tal posibilidad respecto a los signos a que
se refieren los motivos de denegación previstos en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y en el artículo
7, apartado 1, letras c) y d), de dicho Reglamento [actualmente artículo 7, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento nº 207/2009].

44      En consecuencia, si del examen de un signo a la luz del artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 40/94 se comprueba
que se cumple alguno de los requisitos mencionados en esta disposición, ello dispensa de que se examine el mismo signo en
virtud del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento, dado que, en tal supuesto, la imposibilidad de registro de ese signo
es caracterizada (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2007, Benetton Group,
C‑371/06, Rec. p. I‑7709, apartado 26). Dicha dispensa explica el interés en proceder a un examen previo del signo en virtud
del artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 40/94 en el supuesto de que sea posible aplicar varios de los motivos
de denegación absolutos previsto en dicho apartado 1, sin que, no obstante, pueda interpretarse tal dispensa en el sentido
de que implique la obligación de examinar previamente el mismo signo en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento
nº 40/94.

45      Pues bien, en el caso de autos, aunque se discutió en la fase de la resolución de 22 de diciembre de 2005 y en relación con
el asunto que dio lugar a la sentencia Forma de un altavoz, citada en el apartado 10 *supra,* al examinar la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la cuestión de si la forma del altavoz
de que se trata podría, como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma, adquirir un carácter distintivo, no se discute
en el presente procedimiento.

46      En estas circunstancias, no existe razón alguna que impida que, con posterioridad al examen del motivo basado en el artículo
7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso pueda examinar el motivo basado en el artículo 7, apartado
1, letra e), inciso iii), del mismo Reglamento, debiéndose recordar otra vez que este nuevo examen es ajeno a la cuestión
de si la forma del altavoz de que se trata puede, como consecuencia del uso que de ella se haga, adquirir carácter distintivo.

47      En consecuencia, la Sala de Recurso no ha cometido ningún error de Derecho en el caso de autos, al proceder, tras considerar
que podía aplicarse en el presente asunto un nuevo motivo de denegación absoluto, a examinar el signo a la luz del motivo
basado en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94.

48      En relación con la alegación de la demandante de que la OAMI ya ha autorizado el registro, como marcas comunitarias, de signos
tridimensionales que tienen un determinado diseño, la demandante ha presentado algunas resoluciones dictadas por la OAMI,
como se ha señalado en el apartado 19 *supra,* pero su alegación no puede prosperar.

49      En efecto, procede recordar que las resoluciones relativas al registro de un signo como marca comunitaria que las Salas de
Recurso deben adoptar, en virtud del Reglamento nº 40/94, dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional.
Por lo tanto, la posibilidad de registrar un signo como marca comunitaria debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho
Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica anterior de la OAMI [véase
la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec.
p. II‑1927, apartado 45 y jurisprudencia citada].

50      Por último, en cuanto a la alegación de que la OAMI ya reconoció, ante el Tribunal, en el asunto que dio lugar a la sentencia
Forma de un altavoz, citada en el apartado 10 *supra,* que el signo controvertido en el caso de autos no podía estar comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado
1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94, debe recordarse que, habida cuenta de la independencia del Presidente y
de los miembros de las Salas de Recurso de la OAMI, consagrada en el artículo 131, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 (actualmente
artículo 136, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009), éstos no están vinculados por la postura adoptada por la OAMI en un
litigio ante el juez de la Unión [sentencia del Tribunal de 25 de marzo de 2009, Kaul/OAMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Rec.
p. II‑737, apartado 99].

51      Por consiguiente, la Sala de Recurso no estaba vinculada por la postura adoptada por la OAMI ante el Tribunal en relación
con el carácter estético de la forma controvertida en el caso de autos, como se ha señalado en el apartado 24 de la sentencia
Forma de un altavoz, citada en el apartado 10 *supra.* Por lo tanto, la Sala de Recurso no debía explicar, en la resolución impugnada, los motivos por los cuales se deslindó de
dicha postura (véase, por analogía, la sentencia ARCOL, citada en el apartado 50 *supra,* apartado 100).

52      De cuanto antecede se desprende que el motivo relativo a la infracción del artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94
es infundado y debe ser desestimado.

*Sobre el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94*

 Alegaciones de las partes

53      La demandante recuerda la génesis del artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 40/94 y la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia a tenor de la cual la *ratio* de los motivos de denegación absolutos previstos en dicha disposición consiste en evitar que la protección del derecho de
marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto,
que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores (sentencia Philips, citada en el apartado 26 *supra,* apartado 78). A su juicio, dicha jurisprudencia no se refiere a las formas que están comprendidas en el ámbito de aplicación
del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), de dicho Reglamento.

54      Sostiene que la referida disposición debe interpretarse en sentido estricto, en la medida en que en ella se encuentra la palabra
«exclusivamente». A su juicio, el valor intrínseco del producto debe derivar de todos los elementos de la forma de éste y,
si el valor del producto deriva de elementos que no son la forma, deben tenerse en cuenta tales elementos. Alega que el hecho
de que esa forma tenga una apariencia clara, especial, que contribuya, en su caso, a hacer que el producto sea más atractivo
y tenga un mayor valor frente al consumidor, no basta para aplicar el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento
nº 40/94.

55      En relación con el valor del producto de que se trata, la demandante sostiene, en primer lugar, que en su sector de actividad,
el consumidor tiene en cuenta otros elementos distintos de la forma, a saber, las características funcionales del producto,
su marca y su promoción comercial. Discrepa, a este respecto, de la resolución impugnada, por cuanto en los apartados 27 y
28 de ésta la Sala de Recurso consideró que no era especialmente determinante conocer la calidad del sonido del altavoz de
que se trata, la forma de comercialización de éste ni la imagen del fabricante.

56      Observa, además, que el valor del producto no debe referirse a toda forma con un diseño remarcable, que atrae las miradas
o que se dicta por consideraciones estéticas, ya que, en tal caso, únicamente podrían registrarse como marca comunitaria productos
con formas banales. Matiza que son objeto del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94 algunas
formas, como las joyas, esculturas u otras obras de arte para las cuales es natural que el valor del producto dependa en gran
medida de su forma.

57      Afirma, por último, que el mero hecho de que la forma de un producto, como un bafle, se haya registrado en uno o varios Estados
miembros como diseño y pueda estar protegido en la Unión por el derecho de autor no influye en el hecho de si esa forma puede
igualmente estar protegida como marca.

58      Por lo que respecta a la forma del producto de que se trata en el caso de autos, la demandante sostiene que el consumidor
interesado se guiará por el funcionamiento o por el buen resultado del producto, es decir, las cualidades técnicas de los
bafles, la notoriedad y el carácter de lujo de la marca Bang & Olufsen, la promoción comercial del producto, así como el diseño
de éste.

59      La OAMI refuta la procedencia del motivo de la demandante.

 Apreciación del Tribunal

60      La forma de un producto figura entre los signos que pueden constituir una marca. Ello se desprende, en lo tocante a la marca
comunitaria, del artículo 4 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 4 del Reglamento nº 207/2009), según el cual pueden
constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica, como las palabras, los dibujos,
la forma de un producto y su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos
o los servicios de una empresa de los de otras empresas (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de
2010, Lego Juris/OAMI, C‑48/09 P, Rec. p. I‑0000, apartado 39 y jurisprudencia citada).

61      No obstante, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de los signos
constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, la forma del producto necesaria para
obtener un resultado técnico, o la forma que afecte al valor intrínseco del producto.

62      Según la jurisprudencia, cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento
nº 40/94 debe interpretarse a la luz del interés general que subyace a dicho artículo (véase la sentencia Lego Juris/OAMI,
citada en el apartado 60 *supra,* apartado 43, y jurisprudencia citada).

63      Así, para determinados signos tridimensionales constituidos por la forma de un producto, comprendidos en el ámbito de aplicación
del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii),
del Reglamento nº 207/2009], el juez de la Unión ya ha señalado que la *ratio legis* de los motivos de denegación de registro previstos en dicha disposición consiste en evitar que la protección del derecho de
la marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto,
que puede buscar el usuario en los productos de los competidores (sentencias Philips, citada en el apartado 26 *supra,* apartado 78; Linde y otros, citada en el apartado 26 *supra,* apartado 72, y Lego Juris/OAMI, citada en el apartado 60 *supra,* apartado 43), precisándose que el registro de las formas de que se trata puede permitir al titular de la marca prohibir a
las demás empresas no sólo la utilización de la misma forma, sino también la utilización de formas similares (véase, en este
sentido, la sentencia Lego Juris/OAMI, antes citada, apartado 56).

64      En primer lugar, la demandante alega que dicha *ratio* no afecta a las formas que están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii),
del Reglamento nº 40/94. No obstante, nada permite considerar que la *ratio* del motivo de denegación de registro a que se refiere esta última disposición tenga un carácter distinto del considerado por
la jurisprudencia respecto al motivo de denegación previsto en el apartado 1, letra e), inciso ii), del mismo artículo 7,
contrariamente a lo que sostiene la demandante.

65      A este respecto, como señaló el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en los puntos 30 y 31 de sus conclusiones presentadas
en la sentencia Philips, citada en el apartado 26 *supra* (Rec. p. I‑5478), en relación con el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 89/104, que es esencialmente idéntico
al artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento nº 40/94, el fin próximo de la prohibición de acceso al registro de las
formas meramente funcionales o que otorgan un valor sustancial al producto es evitar que el derecho exclusivo y permanente
que proporciona una marca pueda servir para perturbar otros derechos que el legislador ha querido sujetar a «plazos de caducidad».

66      Al igual que el motivo de denegación de registro relativo a las formas de los productos necesarias para obtener un resultado
técnico, el que tiene por objeto denegar el registro de los signos formados exclusivamente por formas que afectan al valor
intrínseco de los productos consiste en evitar que se confiera un monopolio sobre tales formas.

67      En segundo lugar, la demandante sostiene que la forma de que se trata no puede estar comprendida en el ámbito de aplicación
del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94.

68      Pues bien, por una parte, el signo controvertido consiste exclusivamente en la forma tal como se ha reproducido en el apartado
2 de la presente sentencia.

69      Como ya se señaló en el apartado 40 de la sentencia Forma de un altavoz, citada en el apartado 10 *supra,* lo cual no se ha contradicho, la referida forma representa el cuerpo de un altavoz formado por un cono que parece un lápiz
o un tubo de órgano cuya parte puntiaguda toca una base cuadrada, y por un largo tablero rectangular que está fijado en un
solo lado de dicho cono y que acentúa la impresión de que el peso de este conjunto descansa solamente sobre la punta que apenas
toca la base cuadrada, por lo que este conjunto forma un diseño notable que puede memorizarse fácilmente.

70      Por otro lado, en relación con la alegación de que la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta otros elementos distintos
de la forma, en particular, las cualidades técnicas del producto de que se trata, y hacer constar que la forma no afecta al
valor intrínseco de ese producto, procede señalar, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia ya se pronunció sobre la consideración
de la percepción del público interesado, en el caso de un asunto que versaba sobre la aplicación del artículo 7, apartado
1, letra e), inciso ii), del Reglamento nº 40/94.

71      A este respecto, ha declarado que, contrariamente a lo que ocurre en el supuesto a que se refiere el artículo 7, apartado
1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en el que la percepción del público al que se destinan los productos o servicios debe
tenerse en cuenta imperativamente ya que es esencial para determinar si el signo para el que se ha presentado una solicitud
de registro como marca permite distinguir los productos o los servicios de que se trate como procedentes de una empresa determinada,
no puede imponerse tal obligación en virtud del apartado 1, letra e), de dicho artículo (véase la sentencia Lego Juris/OAMI,
citada en el apartado 60 *supra,* apartado 75, y jurisprudencia citada).

72      El Tribunal de Justicia consideró que la percepción del signo atribuida al consumidor medio no es un elemento decisivo en
relación con la aplicación del motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento
nº 40/94, sino que, como máximo, puede constituir un elemento de apreciación útil para la autoridad competente cuando ésta
identifica las características esenciales del signo (sentencia Lego Juris/OAMI, citada en el apartado 60 *supra,* apartado 76).

73      En el caso de autos, en relación con la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94,
procede señalar que el diseño, para el producto de que se trata, es un elemento que será muy importante en la elección del
consumidor, aunque éste tome igualmente en consideración otras características del referido producto.

74      En efecto, la forma para la que se ha solicitado el registro revela un diseño muy especial y, concretamente en el apartado
92 de la demanda, la propia demandante admite que ese diseño es un elemento esencial de su estrategia de marca y que hace
que el producto de que se trata sea más atractivo, es decir, que aumente su valor.

75      Además, de los elementos citados en el apartado 33 de la resolución impugnada, es decir, de los extractos de sitios de Internet
de distribuidores, de subastas o de venta de productos de segunda mano, se desprende que ante todo se destacan las características
estéticas de dicha forma y que se percibe tal forma como un tipo de escultura pura, alargada e intemporal para la reproducción
de música, lo cual, en realidad, la convierte en un elemento esencial como argumento para la promoción de ventas.

76      En consecuencia, es evidente que, en el caso de autos, la Sala de Recurso no cometió error alguno al considerar que, independientemente
de las demás características del producto de que se trata, la forma para la que se solicitó el registro afecta al valor intrínseco
de dicho producto.

77      Por otra parte, debe añadirse que el hecho de considerar que la forma afecta al valor intrínseco del producto no excluye que
otras características del producto, como las cualidades técnicas en el caso de autos, puedan otorgar asimismo un valor importante
al producto de que se trata.

78      Por consiguiente, la Sala de Recurso puso decidir acertadamente que el signo en cuestión está comprendido en el ámbito de
aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94.

79      En consecuencia, el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94
es infundado y debe ser desestimado.

80      Teniendo en cuenta cuanto antecede, procede desestimar el recurso.

**Costas**

81      A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada
en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante,
procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

1)      **Desestimar el recurso.**

2)      **Condenar en costas a Bang & Olufsen A/S.**

|  |  |  |
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| Truchot | Martins Ribeiro | Kanninen |

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de octubre de 2011.

Firmas

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[\*](#Footref*) Lengua de procedimiento: inglés.

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