Source: EURLEX
Language: es
Format: md

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. JAN MAZÁK

presentadas el 18 de septiembre de 2008 (
[1](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0001)
)

Asunto C-442/07

Verein Radetzky-Orden

contra

Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»

«Marcas — Directiva 89/104/CEE — Artículo 12 — Caducidad — Signos registrados por una asociación sin ánimo de lucro — Concepto de “uso efectivo” de una marca — Actividades caritativas»

| 1. | En la presente petición de decisión prejudicial, el Oberster Patent- und Markensenat (Tribunal Supremo de Patentes y Marcas) solicita una interpretación del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. ( [2](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0002) ) La petición se formuló en el marco de un litigio entre el Verein Radetzky-Orden (en lo sucesivo, «Orden») y el Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky» (en lo sucesivo, «BKFR») en relación con la caducidad de marcas propiedad de esta última asociación sin ánimo de lucro debido a la falta de uso efectivo. El órgano jurisdiccional remitente trata de determinar si el uso por una asociación sin ánimo de lucro de marcas en los anuncios de actos públicos, en su correspondencia oficial y en el material publicitario, y el hecho de que los miembros de la asociación las exhiban en insignias que utilizan durante la colecta y distribución de donaciones constituye un uso efectivo en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104. |

I. Derecho comunitario aplicable

| 2. | El artículo 12 de la Directiva 89/104, que lleva por título «Causas de caducidad» establece:  «1.   Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto en el Estado miembro de que se trate de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso […].» |

II. Legislación nacional pertinente

| 3. | Con arreglo al artículo 10a de la Ley de protección de marcas de 1970 (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970; en lo sucesivo, «MSchG»), la utilización de un signo para designar un producto o servicio incluye, en particular:   | «1) | poner el signo en los productos, sus envases o en los objetos para los que el servicio se presta o debería prestarse; |  | 2) | ofertar los productos que lleven el signo, comercializarlos o poseerlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios con el signo; |  | 3) | importar o exportar los productos que lleven el signo; |  | 4) | utilizar el signo en los documentos comerciales, las comunicaciones o la publicidad.» | |

| 4. | El artículo 33a, apartado 1, de la MSchG tiene el siguiente tenor:  «Cualquier persona podrá solicitar la cancelación de una marca que lleve registrada al menos cinco años en Austria o que esté protegida en dicho Estado, en virtud del artículo 2, apartado 2, en cuando esa marca no haya sido objeto de un uso efectivo en Austria con respecto a los productos o servicios para los que hubiere sido registrada (artículo 10a) durante los cinco años anteriores al día en que se presente la solicitud de cancelación, ni por el propietario ni por un tercero con el consentimiento de éste, siempre que el titular de la marca no pueda justificar la falta de uso.» |

III. Litigio principal y resolución de remisión

| 5. | BKFR es una asociación sin ánimo de lucro, que no comercializa productos ni presta servicios a título oneroso. Su actividad consiste, por un lado, en el mantenimiento de tradiciones militares, como la organización de actos en memoria de miembros de las fuerzas armadas caídos en combate, misas conmemorativas, encuentros de camaradas y el cuidado de monumentos bélicos y, por otro lado, obras benéficas, como la colecta de donaciones en metálico y en especie y su distribución entre los necesitados. |

| 6. | BKFR es titular de las marcas mixtas números 161.744 a 161.749 inscritas en el Registro de marcas de la Oficina austriaca de Patentes, con prioridad desde el 22 de mayo de 1995. Cada una de ellas fue registrada para los siguientes productos y servicios: 37: Cuidado de monumentos bélicos; 41: Educación, formación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales, organización de reuniones de militares; 45 (anteriormente 42): Obras benéficas para necesitados, con arreglo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas establecida en el Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 ( [3](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0003) ) (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»). A solicitud de la titular de las marcas y con efectos desde el 31 de enero de 2005 se cancelaron los servicios de la clase 41 «Educación; formación» para todas las marcas impugnadas. |

| 7. | BKFR creó una Orden Radetzky, en cuyo contexto se otorgan condecoraciones y medallas que se corresponden con las marcas registradas números 161.745, 161.746, 161.748 y 161.749. Asimismo, la asociación concede a sus miembros y benefactores la condecoración correspondiente a la marca registrada número 161.744 y la medalla correspondiente a la marca registrada número 161.746. Los miembros llevan las condecoraciones en los distintos actos y en la colecta y entrega de donaciones en dinero y en especie. Las marcas se imprimen en las invitaciones a los actos, en el membrete de la correspondencia y en las publicaciones de la asociación. |

| 8. | Mediante solicitudes formuladas el 17 de agosto de 2004, la Orden instó la cancelación de las marcas con arreglo al artículo 33a de la MschG por su falta de uso. Según alegaba, BKFR no había utilizado las marcas en el tráfico mercantil en los últimos cinco años. |

| 9. | El 21 de abril de 2006, la Oficina austriaca de Patentes declaró canceladas las marcas con efectos de 8 de enero de 2001. BKFR interpuso recurso ante el Oberster Patent- und Markensenat contra la resolución de la División de cancelación de la Oficina austriaca de Patentes. |

| 10. | El Oberster Patent- und Markensenat decidió, mediante resolución de 27 de junio de 2007, que fue presentada en el registro del Tribunal de Justicia el 27 de septiembre de 2007, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión perjudicial:  «¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 1, de [la Directiva 89/104] en el sentido de que una marca es objeto de un uso (efectivo) para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas cuando una asociación sin ánimo de lucro utiliza la marca para anunciar manifestaciones comerciales y en su publicidad, y sus miembros la exhiben en insignias que llevan con motivo de la recogida y la distribución de donativos?» |

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

| 11. | Han presentado observaciones escritas la Orden, BKFR, la República Italiana y la Comisión. La Orden, BKFR y la Comisión presentaron observaciones orales en la vista de 24 de junio de 2008. |

V. Principales alegaciones de las partes

| 12. | La Orden sostiene que una respuesta afirmativa de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente vaciaría de contenido el objetivo de la legislación de marcas y vulneraría los requisitos de seguridad jurídica inherentes a dicha legislación. Con arreglo al artículo 5 de la Directiva 89/104, que establece los derechos conferidos por la protección de la marca, dicha protección está estrechamente vinculada a la entrega de bienes y a la prestación de servicios en el tráfico económico. Según la Orden, la expresión «uso efectivo» utilizada en el artículo 12 de la Directiva 89/104 es aplicable a la actividad mercantil o a la actividad empresarial con ánimo de lucro. Las actividades realizadas exclusivamente sin ánimo de lucro no están comprendidas en el ámbito de la protección de marcas. La función de las marcas es garantizar el origen de los bienes o servicios, asegurando que la prestación económica de que se trate tiene una calidad constante. Por consiguiente, la protección de marcas entraña una prestación a título oneroso. |

| 13. | La Orden señala que en la sociedad moderna han surgido distintas asociaciones benéficas, como las que prestan asistencia médica o transportan a enfermos, que aparentemente prestan sus servicios gratuitamente. Sin embargo, en realidad dichas asociaciones sobreviven gracias a subvenciones y subsidios estatales, desarrollan una actividad comercial y compiten en el mercado como proveedores. La Orden considera que dichas asociaciones llevan a cabo una actividad claramente empresarial y disponen de una plantilla permanente. El criterio de prestación a título oneroso es aplicable en estos casos aunque la contraprestación no sea abonada por las personas efectivamente beneficiadas, sino por el sistema de seguridad social, hospitales, autoridades públicas, etc. Cuando una marca no se utiliza para crear o mantener una cuota en el mercado de bienes o servicios protegidos por la marca, debe considerarse que dicho uso sirve exclusivamente para evitar la caducidad de la marca. |

| 14. | BKFR considera que las organizaciones benéficas (asociaciones sin ánimo de lucro) compiten entre sí en su ámbito de actividad y actúan, por tanto, como empresarios aunque los bienes y servicios de las organizaciones benéficas se entreguen y presten a los necesitados. Los signos de dichas organizaciones, tales como las marcas, condecoraciones, insignias y escudos de armas indican el origen de los bienes y servicios para distinguirlos de los de otras organizaciones. Además, la concesión a personas ajenas a la organización de condecoraciones y distinciones constitutivas de la marca es una forma de publicidad o «merchandising», ya que sirve para promocionar la organización. |

| 15. | El concepto de uso efectivo no excluye el uso por organizaciones benéficas de sus marcas en el marco de la prestación de sus servicios. |

| 16. | BKFR sostiene, en consecuencia, que, a tenor del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104, debe considerarse que una marca es objeto de un uso efectivo cuando es utilizada por una organización benéfica para los bienes y servicios respecto de los que la marca está registrada y cuando dichos bienes o servicios se distribuyen gratuita y/o espontáneamente. |

| 17. | La República Italiana considera que la cuestión planteada por el Oberster Patent- und Markensenat debe responderse afirmativamente. Habida cuenta de que una marca puede ser registrada por cualquier persona que utilice o pretenda utilizar el signo distintivo en el marco de una actividad productiva o mercantil, pero no empresarial, la República Italiana considera que el uso de la marca por BKFR ha de considerarse efectivo. |

| 18. | La Comisión considera que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un uso efectivo cuando se utiliza en relación con servicios prestados gratuitamente, cuando la falta de cobro se corresponde con la naturaleza de los servicios de que se trate. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ( [4](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0004) ) una marca es objeto de un uso efectivo con arreglo al artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104 si se utiliza en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca de un modo que es habitual en dicho mercado para mantener o crear cuotas de mercado en el mercado de dichos productos y servicios. Por lo tanto, deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del asunto, en particular, el tipo de productos o servicios, las características del mercado de que se trate y el alcance y la frecuencia del uso de la marca. |

| 19. | La Comisión subraya que determinados servicios, como el mantenimiento público de tradiciones y obras benéficas, por su naturaleza, deben prestarse gratuitamente. No se discute que un signo distintivo puede estar protegido como marca en relación con tales servicios. Sería contradictorio en lo que respecta a la cuestión del uso efectivo tener en cuenta exclusivamente el uso de la marca para servicios prestados a título oneroso. La Comisión considera que las organizaciones benéficas compiten por las donaciones. Además, las obras benéficas se mencionan expresamente entre las clases del Arreglo de Niza, en particular, en las clases 36, 41 (enseñanza de alumnos necesitados) y 43 (prestación benéfica de servicios de alojamiento para personas sin hogar). |

VI. Apreciación

| 20. | Según la resolución de remisión, el asunto del que conoce el órgano jurisdiccional remitente se centra en si determinadas marcas, que fueron registradas por BKFR, asociación sin ánimo de lucro, fueron objeto de un uso efectivo conforme al artículo 33a, apartado 1, de la MSchG. Dado que el artículo 33a, apartado 1, de la MSchG está basado en el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si determinados usos por una asociación sin ánimo de lucro de una marca constituyen un uso efectivo con arreglo al artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104. |

| 21. | Habida cuenta de que el registro de un signo como marca confiere, a tenor del artículo 5 de la Directiva 89/104, un amplio derecho exclusivo al titular de la marca que impide a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, el legislador comunitario trató de garantizar que las marcas se utilizan efectivamente para su uso previsto. ( [5](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0005) ) |

| 22. | El Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Ansul que el uso que se requiere es un uso efectivo de la marca. Un uso efectivo de la marca supone la utilización de ésta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca ( [6](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0006) ) y no sólo en la empresa de que se trate. ( [7](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0007) ) Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia. ( [8](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0008) ) |

| 23. | En la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca. La apreciación de las circunstancias del caso de autos puede, así, justificar que se tengan en cuenta, en particular, la naturaleza del producto o del servicio pertinente, las características del mercado de que se trate, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. Por lo tanto, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente. ( [9](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0009) ) |

| 24. | Las marcas de que se trata en el litigio principal son utilizadas por BKFR, en particular, en condecoraciones que se conceden a los miembros de dicha asociación y a donantes, para el anuncio de actos, en su correspondencia oficial y en el material publicitario de la asociación. Las marcas también son utilizadas por los miembros de la asociación al recaudar y distribuir donaciones, ya que los miembros de la asociación las exhiben en insignias que utilizan en dichas ocasiones. Sin embargo, según la resolución de remisión, BKFR no suministra productos ni presta servicios a título oneroso. |

| 25. | A mi juicio, al examinar la cuestión del uso efectivo de una marca por una asociación sin ánimo de lucro, ( [10](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0010) ) deben tenerse en cuenta el fin ( [11](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0011) ) y la naturaleza de las actividades de dichas asociaciones, así como el modo en que suministran productos y prestan servicios. Este enfoque se ajusta a las sentencias Ansul y La Mer Technology, que, en efecto, establecen que la cuestión del uso efectivo de una marca debe examinarse en cada caso tomando en consideración todas las circunstancias pertinentes y, en particular, la naturaleza y las características del mercado en el que se utiliza la marca. ( [12](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0012) ) |

| 26. | En lo que respecta a la cuestión de la exhibición de la marca por los miembros de una asociación sin ánimo de lucro en insignias que utilizan durante la colecta y distribución de donaciones, el órgano jurisdiccional nacional señaló que considera que dicho uso constituye un uso efectivo a efectos del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104. Según dicho órgano jurisdiccional, con la colecta y distribución de donaciones se presta un servicio para el cual existen diversos «prestadores de servicios» que se hallan entre sí en competencia. |

| 27. | La tesis de que las asociaciones sin ánimo de lucro pueden competir para atraer donaciones del público y desarrollar así un negocio o actividad comercial, en el sentido más amplio de dichas expresiones, al recaudar y distribuir donaciones, me parece correcta en principio. Además, considero que las asociaciones sin ánimo de lucro son, en principio, operadores del mercado que adquieren y proporcionan productos y servicios. ( [13](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0013) ) Aun cuando es posible que situar a asociaciones sin ánimo de lucro en un contexto mercantil o comercial no concuerde bien con nuestra percepción de tales entidades, considero que ignorar completamente el entorno mercantil o comercial en el que operan sería poco realista ( [14](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0014) ) y podría desvirtuar potencialmente sus actividades. |

| 28. | La alegación de la Orden de que la actividad puramente sin ánimo de lucro de recaudar y distribuir donaciones no puede ser protegida por la legislación de marcas carece, en mi opinión, de fundamento. A este respecto, procede señalar, en particular, que «la captación de fondos benéficos» se enumera expresamente en la clase 36 ( [15](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0015) ) del Arreglo de Niza. ( [16](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0016) ) Además, en contra de las alegaciones de la Orden, no considero que la expresión «uso […] en el tráfico económico» que figura en el artículo 5 de la Directiva 89/104, que enumera los derechos conferidos por una marca, requiera que los productos y servicios sean entregados o prestados con ánimo de lucro o a título oneroso. La cuestión de si el titular de una marca utiliza dicho signo para su enriquecimiento personal carece, pues, de pertinencia al apreciar si la marca es objeto de un uso efectivo con arreglo al artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104. |

| 29. | A este respecto, considero que el uso de una marca por una asociación sin ánimo de lucro al recaudar fondos del público y distribuirlos, ( [17](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0017) ) cuando la marca ha sido registrada en relación con dichos servicios, sirve como indicación a los donantes o donantes potenciales de la identidad de la asociación de que se trata y de los fines para los que se utilizan dichos fondos, y constituye, por tanto, un uso efectivo de una marca con arreglo al artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104. |

| 30. | Sin embargo, a la luz de la sentencia Ansul del Tribunal de Justicia, antes citada, considero que el uso de una marca por una asociación sin ánimo de lucro durante ceremonias o actos puramente privados —o en los anuncios o la publicidad de éstos— en los que participen los miembros pertenecientes a dicha asociación constituye un uso interno de dicha marca y, en consecuencia, no constituye un uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104. Por consiguiente, a mi juicio, la concesión de condecoraciones que lleven una marca a los miembros pertenecientes a una asociación sin ánimo de lucro en reuniones privadas es un uso interno de la marca. ( [18](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0018) ) Además, considero que el uso de una marca en correspondencia comercial al dirigirse a los miembros pertenecientes a una asociación sin ánimo de lucro es, en principio, un uso interno de la marca que no constituye un uso efectivo de una marca. ( [19](#t-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0019) ) En dichas circunstancias, la marca registrada se utiliza con carácter exclusivamente privado y no en el tráfico económico. |

VII. Conclusión

| 31. | A la luz de todas las consideraciones precedentes, propongo que el Tribunal de Justicia responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial formulada:  El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, ha de interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de uso efectivo cuando una asociación sin ánimo de lucro utiliza la marca, en particular, en los anuncios de actos públicos para la captación de fondos, al recaudar donaciones del público y distribuir donaciones, en su correspondencia oficial dirigida al público y en el material publicitario en el que se solicitan al público donaciones, cuando la marca ha sido registrada en relación con dichos servicios. Corresponde, pues, al Oberster Patent- und Markensenat apreciar los hechos del litigio principal a la luz de esta orientación. |

---

(
[1](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0001)
) Lengua original: inglés.

(
[2](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0002)
) [DO 1989, L 40, p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1989:040:TOC).

(
[3](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0003)
) Revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977.

(
[4](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0004)
) Véanse la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul ([C-40/01, Rec. p. I-2439](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62001C?0040&locale=ES)), apartados 35 a 39, y el auto de 27 de enero de 2004, La Mer Technology ([C-259/02, Rec. p. I-1159](http://eur-lex.europa.eu/query.html?DN=62002C?0259&locale=ES)), apartados 21 a 26.

(
[5](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0005)
) En sus conclusiones presentadas en el asunto Ansul, el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer señala que «los registros de marcas no pueden ser meros depósitos de signos emboscados a la espera de que cualquier incauto pretenda utilizarlos y, sólo entonces, ser esgrimidos con ánimo, cuando menos, especulativo […]» (véase el punto 42, sentencia citada en la nota 4. El octavo considerando de la exposición de motivos de la Directiva 89/104 indica, en consecuencia, que es preciso exigir que las marcas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad.

(
[6](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0006)
) El uso efectivo de una marca exige un examen del uso del signo en relación con los «productos o servicios para los que esté registrada» (el subrayado es mío). Véase el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104. Por consiguiente, el uso por el titular de un signo que constituye una marca en relación con productos o servicios para los que no haya sido registrada no constituye, a mi juicio, un uso efectivo de la marca.

(
[7](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0007)
) Véase la sentencia Ansul, citada en la nota 4, apartados 35 y 37. En la sentencia La Mer Technology (citada en la nota 4), el Tribunal de Justicia declaró que «[…] el mantenimiento de los derechos del titular de la marca supone un uso efectivo de ésta en el tráfico económico, en el mercado de los productos o servicios para los que se registró en el Estado miembro de que se trate.» Véase el apartado 20.

(
[8](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0008)
) Véase la sentencia Ansul, citada en la nota 4, apartado 36.

(
[9](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0009)
) Véase la sentencia Ansul, citada en la nota 4, apartados 38 y 39.

(
[10](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0010)
) La condición jurídica de asociaciones sin ánimo de lucro puede variar de un Estado miembro a otro. En principio, los beneficios generados por dichas asociaciones no son distribuidos entre sus miembros. Entre dichas asociaciones pueden figurar organizaciones benéficas, si bien no tienen por qué ser equivalentes a ellas.

(
[11](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0011)
) Aunque es imposible definir en abstracto de una manera exhaustiva los fines de las asociaciones sin ánimo de lucro, muchas de dichas asociaciones se constituyen para suministrar productos y prestar servicios a particulares, elegidos con arreglo a criterios predeterminados, gratuitamente o a un precio reducido. (El fin de una asociación sin ánimo de lucro podría ser también la protección de los animales o la preservación del medio ambiente, la promoción de la cultura, etc. Además, no cabe excluir que dichas asociaciones ofrezcan productos y servicios a precio de mercado en determinadas circunstancias). Para conseguir sus fines, algunas asociaciones sin ánimo de lucro pueden tratar de atraer donaciones, por ejemplo del público en general. Además, en el supuesto de que los productos y servicios dejen de ser facilitados a particulares gratuitamente o a un precio reducido por una asociación sin ánimo de lucro, no cabe excluir que los anteriores beneficiarios de dichos productos y servicios los adquieran ellos mismos, al menos en cierta medida, en el mercado. Otra solución sería que el Estado interviniera para, en particular, adquirir, al menos parcialmente, dichos productos y servicios en nombre de dichos beneficiarios.

(
[12](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0012)
) «La cuestión de si un uso es suficiente desde el punto de vista cuantitativo para mantener o crear cuotas de mercado para dichos productos o servicios depende de diversos factores y de una apreciación específica que corresponde realizar en cada caso al juez nacional […]. Las características del mercado de que se trate, que tienen una influencia directa sobre la estrategia comercial del titular de la marca, pueden tenerse también en cuenta para apreciar el carácter efectivo del uso.» Véase la sentencia La Mer Technology, citada en la nota 4, apartados 22 y 23.

(
[13](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0013)
) Véase la nota 11.

(
[14](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0014)
) Sólo hay que evocar el concepto de «fatiga de las donaciones» para recordar que un gran número de asociaciones sin ánimo de lucro puede competir por el importe limitado de donaciones del público.

(
[15](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0015)
) Hay que señalar que la referencia a esta clase se realiza a título meramente ilustrativo, ya que las marcas de BKFR de que se trata no estaban registradas en dicha clase. Véase el punto número 6 supra.

(
[16](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0016)
) Procede señalar que, aunque la Comunidad Europea no es parte del Arreglo de Niza, con arreglo al Reglamento (CE) no 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria ([DO L 303 p. 1](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1995:303:TOC)), el sistema de Niza relativo a la clasificación de productos y servicios deberá aplicarse, en particular, al solicitar una marca comunitaria. Además, en virtud del artículo 5 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo — Protocolo 28 sobre la propiedad intelectual ([DO 1994, L 1 p. 194](./../../../legal-content/ES/AUTO/?uri=OJ:L:1994:001:TOC)), las Partes Contratantes se comprometieron a obtener su adhesión antes del 1 de enero de 1995 al Arreglo de Niza. A este respecto, todos los Estados miembros de la Comunidad Europea, excepto Malta y Chipre, son parte del Arreglo de Niza. No obstante, Malta y Chipre figuran en el sitio web oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como países que utilizan el sistema de clasificación de Niza. El sistema de clasificación de Niza es, pues, un sistema que se utiliza en todos los Estados miembros y, en consecuencia, posee un valor muy convincente al interpretar las disposiciones de la Directiva 89/104.

(
[17](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0017)
) Ya sea en condecoraciones concedidas a los donantes, en el material publicitario de actos para la captación de fondos, en correspondencia comercial mediante la que, por ejemplo, se soliciten al público donaciones o en forma de insignias exhibidas por los miembros de la asociación durante actividades para la captación de fondos del público y la distribución de donaciones, etc.

(
[18](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0018)
) Considero que la concesión de condecoraciones o medallas que llevan una marca a los miembros de una asociación sin ánimo de lucro durante actos abiertos al público puede constituir un uso efectivo de la marca si sirve, por ejemplo, para hacer publicidad de las actividades de dicha asociación y para atraer donaciones del público.

(
[19](#c-ECRCJ2008ESA.1200922501-E0019)
) En tales circunstancias, el signo registrado no se utiliza como marca, ya que se excluye al público en general.

[Top](#document1)