Source: EURLEX
Language: es
Format: md

Asunto T‑718/16

Mad Dogg Athletics, Inc.

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca denominativa de la Unión SPINNING — Declaración parcial de caducidad — Artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 8 de noviembre de 2018

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Marca que por la actividad o inactividad de su titular se ha convertido en una denominación usual en el comercio — Efecto de la caducidad

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 51, ap. 1, letras a) y b), y 55, ap. 1]
2. Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso interpuesto contra una resolución de la División de Anulación de la Oficina — Examen por la Sala de Recurso — Alcance — Falta de alegación de hechos y de presentación de pruebas en apoyo de la oposición dentro del plazo concedido al efecto — Consideración — Facultad de apreciación de la Sala de Recurso — Pruebas nuevas o complementarias

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 55, ap. 1, y 76, ap. 2]
3. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Marca que por la actividad o inactividad de su titular se ha convertido en una denominación usual en el comercio — Objetivo

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 51, ap. 1, letra b)]
4. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Marca que por la actividad o inactividad de su titular se ha convertido en una denominación usual en el comercio — Apreciación a la luz de la percepción del signo por los sectores interesados

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 51, ap. 1, letra b)]
5. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Marca que por la actividad o inactividad de su titular se ha convertido en una denominación usual en el comercio — Marca denominativa SPINNING

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 51, ap. 1, letra b)]

1. Cuando se declara la caducidad de una marca de la Unión, la caducidad surtirá efectos a contar desde la solicitud de la misma o, a instancia de una de las partes, a contar desde una fecha anterior en la que se haya producido alguna de las causas de la caducidad.

   En cambio, procede señalar que el legislador de la Unión Europea no ha previsto que la caducidad pueda surtir efectos a partir de una fecha posterior a la de la solicitud de caducidad.

   Por lo tanto, del propio tenor literal del artículo 55, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 resulta que la resolución de caducidad debe basarse necesariamente en alguna de las causas previstas en el artículo 51 del Reglamento n.o 207/2009 que exista a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud de caducidad. En consecuencia, y contrariamente a lo que sostiene la recurrente, de dicha disposición se deduce que la existencia de la causa de caducidad debe examinarse conforme al contexto fáctico y jurídico existente en la referida fecha a más tardar.

   Ya se ha declarado, en lo que respecta al artículo 12, apartado 1, de la Primera Directiva 89/104 sobre las marcas, y en lo que atañe al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009, disposiciones ambas redactadas en términos idénticos, que, en el caso de la caducidad de una marca por falta de uso efectivo, únicamente deben tenerse en cuenta las circunstancias anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad, sin perjuicio, no obstante, de que se tomen en consideración eventuales circunstancias posteriores a la presentación que hagan posible confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca durante el período relevante y las intenciones auténticas del titular durante el mismo.

   Dicha jurisprudencia, que se ubica en el contexto de la caducidad de los derechos del titular de una marca por falta de uso efectivo, resulta aplicable, mutatis mutandis, en el ámbito del examen de la solicitud de caducidad de una marca basada en que esta última se haya convertido en la designación usual de un producto o de un servicio en el comercio. Esta solución se impone porque la regla enunciada en el artículo 55, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 se aplica sin distinguir entre las diversas causas de caducidad contempladas en el artículo 51, apartado 1, del mismo Reglamento.

   (véanse los apartados 15 a 19)
2. La eventual consideración de pruebas que no se hayan presentado dentro del plazo establecido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), sino en un momento posterior, únicamente puede admitirse, en virtud del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, de manera complementaria a las pruebas presentadas dentro del referido plazo. Si bien la citada disposición permite que se tengan en cuenta pruebas presentadas fuera de plazo pero complementarias, no autoriza, en cambio, a que la Sala de Recurso extienda su facultad de apreciación a pruebas nuevas.

   Sin embargo, la aplicación de la citada jurisprudencia, que admite, con sujeción a determinadas condiciones, las pruebas presentadas fuera de plazo, no puede tener como resultado pasar por alto el tenor literal y el efecto útil del artículo 55, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009. Las pruebas presentadas fuera de plazo, especialmente si se refieren a hechos posteriores a la fecha de la solicitud de caducidad, únicamente pueden tenerse en cuenta si hacen posible confirmar o apreciar mejor las circunstancias anteriores a la fecha de la solicitud de caducidad o existentes en esa fecha.

   (véanse los apartados 26 y 27)
3. La protección a escala europea de una marca requiere que el titular de la misma esté suficientemente atento para defender sus derechos y hacerlos valer en toda la Unión. Por lo tanto, el titular de una marca debe quedar privado de sus derechos si, debido a su inactividad, la marca controvertida se transforma en una designación usual, aunque sea en una parte limitada del territorio de la Unión o, en su caso, en un solo Estado miembro.

   Así pues, la resolución de caducidad permite que otros operadores económicos utilicen libremente el signo registrado. Se persigue así un fin de interés general, que exige que los signos o indicaciones que han llegado a ser habituales para designar los productos o los servicios para los que la marca ha sido registrada, estén disponibles y puedan ser utilizados libremente por todos los interesados. Por consiguiente, el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea tiene por objeto garantizar el carácter distintivo de una marca conforme a su función de origen y evitar que los términos genéricos queden indefinidamente reservados para una sola empresa en virtud de su registro como marca.

   (véanse los apartados 38 y 39)
4. De la jurisprudencia se desprende que la cuestión de si una marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada debe apreciarse no solo teniendo en cuenta la percepción de los consumidores o usuarios finales sino también, en función de las características del mercado de que se trate, tomando en consideración la percepción de profesionales como, por ejemplo, los vendedores. No obstante, en general, la percepción de los consumidores o los usuarios finales desempeña un papel decisivo. De este modo, en una situación caracterizada por la pérdida del carácter distintivo de la marca de que se trate desde el punto de vista de los usuarios finales, tal pérdida puede dar lugar a la caducidad de los derechos conferidos al titular de la marca de que se trate. Por sí mismo, el mero hecho de que los vendedores sean conscientes de que existe dicha marca y del origen indicado por ésta no evita que se pueda producir esa caducidad.

   De la jurisprudencia citada se desprende que el público pertinente, cuyo punto de vista debe tenerse en cuenta para apreciar si la marca impugnada se ha convertido, en el comercio, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que se ha registrado, debe definirse a la luz de las características del mercado de dicho producto o servicio.

   (véanse los apartados 53 y 54)
5. Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 59 a 65)

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