Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 15.6.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 171/18 |

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Recurso de casación interpuesto el 28 de marzo de 2013 por Fercal — Consultadoria e Serviços, L.da contra la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 24 de enero de 2013 en el asunto T-474/09, Fercal/OAMI — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

(Asunto C-159/13 P)

2013/C 171/36

Lengua de procedimiento: portugués

Partes

Recurrente: Fercal — Consultadoria e Serviços, L.da (representantes: A.J. Rodrigues, abogado)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

Pretensiones de la parte recurrente

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| a) | Que se anule la sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) dictada el 24 de enero de 2013 y notificada el 25 de enero de 2013 en el asunto T-474/09 y, en consecuencia, que se anule asimismo la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) (en lo sucesivo, «OAMI»), de 18 de agosto de 2009, R 1253/2008-2, en el procedimiento de anulación no 2004 C (solicitud de registro de marca comunitaria no 1.077.858, JACKSON SHOES), que fue notificada a la recurrente el 30 de septiembre de 2009, de conformidad con las disposiciones aplicables del Derecho comunitario. |

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| b) | Que, de este modo, la marca de la recurrente conserve su validez y siga en vigor. |

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| c) | Que se condene en costas a la recurrida. |

Motivos y principales alegaciones

Si bien es cierto que existen semejanzas gráficas y fonéticas entre los nombres JACKSON y JACSON, la comparación entre los signos en conflicto debe hacerse considerándolos en su conjunto: JACKSON SHOES/JACSON OF SCANDINAVIA AB.

Del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE[(1)](#ntr1-C_2013171ES.01001801-E0001) del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, resulta que la percepción de las marcas por el consumidor medio es determinante para la apreciación global del riesgo de confusión.

El consumidor medio que aprecie globalmente los signos en conflicto, percibirá fácilmente que se encuentra ante signos distintivos de diferente tipo: una marca y un nombre comercial –en este caso debido a la inclusión de las siglas «AB», que contribuyen a excluir toda posibilidad de que el consumidor medio sea inducido a confusión por la marca «JACKSON SHOES».

Según la recurrente, el mencionado aspecto es relevante, pues el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE establece que la percepción de las marcas por el consumidor medio es determinante para la apreciación global del riesgo.

Se trata de signos con funciones bien definidas y muy distintas: la marca es un signo idóneo para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas (artículo 4, in fine, del RMC), mientras que el nombre comercial sirve para la identificación de una empresa de tal modo que pueda distinguirse de las restantes empresas.

Por otro lado, el uso de nombres similares –que son de uso común en varios países– no supone crear un riesgo de confusión cuando se combinan con otros elementos de modo que no se genere confusión en el consumidor medio ni tampoco, por ende, competencia desleal al crear confusión entre los productos de la recurrente y los de la recurrida.

No puede reconocerse (con base en un mero nombre comercial de Suecia) el derecho de utilización exclusiva (¡nada menos que en todos los Estados miembros de la Unión Europea!) de un nombre que es utilizado comúnmente en muchos otros países de la UE por millares de personas y, también, por otras empresas.

Y tampoco se le puede reconocer a la recurrida el derecho a impedir a la recurrente registrar, en la clase 25, la marca JACKSON SHOES, siendo así que, de hecho, ya han sido registradas en la clase 25 otras marcas comunitarias con ese nombre.

Además, la recurrida ha admitido la coexistencia en el mercado de diversas marcas relacionadas y descritas por la recurrente, marcas que aquélla nunca puso en tela de juicio y en relación con las cuales nunca alegó que cualquier de ellas fuera susceptible de ocasionar confusión en el consumidor medio ni que entre ellas hubiera existiera conflicto alguno.

Quien adopta como signo distintivo un elemento con escaso carácter distintivo, y que figura asimismo en otros muchos otros signos distintivos de terceros, no puede prohibir que ese mismo signo (o uno similar) sea utilizado de nuevo por terceros, en combinación con otros elementos.

Nada obsta a que coexistan signos distintivos con nombres comunes semejantes –lo que, por lo demás, ya sucede de hecho–, siempre que, en conjunto, sea posible distinguirlos.

Consta que, contrariamente a lo que alega la recurrida, la recurrente ha aportado sobradas pruebas de su existencia y actividad comercial, no sólo en todo el espacio comunitario sino también en países de América del Norte y del Norte de África, aunque no mediante catálogo, como la recurrida, por estar redactado exclusivamente en lengua materna –limitado pues en el ámbito geográfico–, sino en una práctica multilingüe con presentaciones en las más importantes ferias mundiales de calzado.

La marca comunitaria JACKSON SHOES no puede confundirse con el nombre comercial JACSON OF SCANDINAVIA AB, máxime cuando una y otro coexisten desde hace ya bastante tiempo y ninguna de las partes ha invocado perjuicios derivados de tal coexistencia ni ha puesto en tela de juicio la competencia entre los productos, dándose además la circunstancia de que el consumidor, a la vista de los signos en conflicto, percibe fácilmente que se encuentra ante una marca y ante un nombre comercial, es decir, indiscutiblemente ante dos signos distintivos de diferente tipo.

Además, tal como se reconoció en la sentencia y ha sido admitido por las partes, cuando el consumidor medio se encuentra con aquella marca comunitaria y ese nombre comercial no existe confusión posible entre ambos signos, debiendo añadirse que «[…] el examen de la semejanza entre las marcas debe tener en cuenta la impresión de conjunto producida por éstas [véase la sentencia del Tribunal General de 12 de noviembre de 2009, Spa Monopole/OAMI — De Francesco Import (SpagO), T-438/07, aún no publicada en la Recopilación, apartado 23 y jurisprudencia citada]».

Por otro lado, y para que así conste por ser de suma importancia para una recta resolución del caso de autos, la otra parte en el procedimiento, a saber, la OAMI, autorizó el registro de varias marcas con la expresión «JAKSON» para designar zapatos, razón por la cual no puede prescindir por completo de esa realidad a la hora de pronunciarse sobre una solicitud de registro de una nueva marca comunitaria con el mismo nombre (vulgar) «JAKSON».

Al hacer caso omiso de la referida realidad, la OAMI actuó discrecionalmente poniendo en entredicho el principio de igualdad.

La sentencia recurrida infringe lo dispuesto en los artículos 8, aparrado 4, y 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 207/2009[(2)](#ntr2-C_2013171ES.01001801-E0002) del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

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