Esas No: 2023/1283
Karar No: 2024/4769
Karar Tarihi: 06.06.2024

**11. Hukuk Dairesi         2023/1283 E.  ,  2024/4769 K.**

**"İçtihat Metni"**

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi

SAYISI : 2021/1779 Esas, 2022/2262 Karar

HÜKÜM : Esastan ret

İLK DERECE MAHKEMESİ : İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

SAYISI : 2018/527 E., 2021/56 K.

Taraflar arasındaki markaya tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, meni ve marka hükümsüzlüğü davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.

Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkiline ait 93/013959 numaralı "DISKUS" ibareli 5. ve 10. sınıflardaki ürünler yönünden tescil ettirilmiş markanın tanınmış nitelikte olduğunu, yine 09.08.1997 ve 99652 sayı ile 10. sınıftaki ürünler yönünden tescil ettirilmiş “DISKHALER” markasının da müvekkiline ait olduğunu, davalıların jenerik ilaç üreticisi şirketler olduğunu, dava konusu 2012/77222 sayılı 5. ve 10. sınıflardaki ürünler yönünden tescil ettirilmiş "DISCAIR" markasının davalı ...Ş.'ye ait olduğunu, dava konusu markanın uygulandığı solunum ürünlerinde müvekkili ...’in “DİSKUS” VE “DISKHALER” markalı solunum ürünlerinde kullanılan etkin maddelerin jenerikleri olan ilaçların kullanıldığını, müvekkiline ait markaların ilk dört harfi "DİSK" iken, dava konusu markanın ilk dört harfinin “DISC" olsa da bahsi geçen üç harf grubunun da okunuşlarının “disk” şeklinde olduğunu, dava konusu marka da “DISC” bölümüne eklenen “AIR” ekinin solunum ürünleri yönünden tanımlayıcı olduğu, herhangi bir ayırt edici nitelik kazandırmayacağını, markalar arasındaki belirtilen farklı unsurların markaların farklılaşmasına yol açmayacağını, taraf markaları arasındaki görsel, sözel ve haksız yararlanmak amaçlı kötü niyetli tescilden kaynaklı düşünsel benzerliklerin markalar arasında ilgili tüketici doktor, eczacı ve sağlık personeli yönünden dahi iltibas ve iltibas tehlikesi yarattığını, taraf markalarının kullanıldıkları ürünlerin aynı sınıfta olmalarının iltibas veya iltibas tehlikesi yaratacak şekilde ki benzerliğin derecesini arttırdığını, dava konusu “DISCAIR” markalı ibarenin müvekkili şirketlere ait “DISKUS” ve “DISKHALER” markalarının serisi izlenimi bıraktığını, üç boyutlu oval küre şeklindeki solunum cihazlarının dünya çapında ilk kez müvekkili tarafından yaratılmış ve son derece özgün bir marka olan “DISKUS” markası ile kullanılmaya başlanıp, bu isimle bilindiğini, sonraki tarihli dava konusu markanın önceki tarihli müvekkiline ait markalara yönelik tecavüzün önlenmesine ilişkin bu davada savunma delili olarak kullanılamayacağını bildirerek, benzerlik, iltibas, seri marka algısı, tanınmışlık ve kötü niyet nedenlerine dayalı olarak davalı şirketler tarafından yaratılmış marka tecavüzü ile haksız rekabet durumunun tespitine, önlenmesine ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, dava konusu 2012/77222 sayılı “D1SCAIR” markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalılar vekili cevap dilekçesinde, davalı ... İnhaler İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin dava konusu 2012/77222 numaralı markanın sahibi olmadığını ve marka hükümsüzlüğü yönünden pasif husumet ehliyetinin bulunmadığını, marka ihlali ve haksız rekabet yönünden sırasıyla 2 ve 1 yıllık zaman aşımı sürelerinin geçmiş olduğunu, ülkemizde mevcut geri ödeme, ilaç takip sistemi ve diğer yasal gerekliliklerden dolayı ilacın reçete edilip hastaya ulaştırılması sürecinde uygulanan sistem dolayısıyla ilgili tüketiciler bakımından karıştırılma ihtimalinin düşük olduğunu, taraf markalarının sözcük markalar olduğunu, dava konusu marka ile davacı şirkete ait markalar arasındaki ortak unsurun “DISC/DISK” ibareleri olduğunu, DİSK ibaresinin Türkçe ve İngilizce’de yoğun bir şekilde kullanıldığını, DISK ibaresinin solunum ürünleri yönünden ayırt edici gücünün zayıf olduğunu, anonim ve tanımlayıcı olduğunu, solunum ve ilaç sektöründe herkes tarafından kullanıldığını, diskimsi/eliptik/oval şekli işaret eden ve solunum cihazları yönünden kullanılan taraf markalarının ortak unsuru olan disk ibaresinin markanın kullanılacağı cihazın şeklini tanımladığını, bu sebeple benzerlik testinde dikkate alınamayacağını, taraf markalarının solunum ürünleri yönünden tanımlayıcı olan ortak unsur “disk” ibaresi nedeniyle benzer kabul edilmeyeceklerini, benzer olmayan bir ibarenin marka olarak tescil edilip kullanılmasının seri marka algısı yaratmayacağını, davalı şirketleri kötü niyetli yapmayacağını, davacı şirketin yukarıda açıklanan nedenlerle “disk” kelimesinin zayıf ayırt ediciliği nedeniyle değişik eklerle kullanılmasına tahammül etmek zorunda olduğunu bildirerek, açılan marka tecavüzü, haksız rekabet ve marka hükümsüzlüğü davalarının reddine karar verilmesini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile, toplanan deliller, denetime ve hüküm kurmaya elverişli 09/02/20 tarihli teknik bilirkişi heyeti raporu bir arada değerlendirildiğinde; reçete ile satılan solunum cihazı ürünleri açısından davacıya ait 93/013959 no.lu “DİSKUS” ve 97/099652 no.lu “DİSKHALER” markalan ile davalıya ait 2012/77222 no.lu “DISCAIR” markası arasında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (6769 sayılı Kanun) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası anlamında ilgili çevreyi oluşturan doktor, eczacı ve sağlık personeli perspektifinden (özellikle görsel ve anlamsal açıdan) ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılma ihtimali yaratacak derecede bir benzerlik bulunmadığı, davacıya ait 93/013959 no.lu “DİSKUS” ve 97/099652 no.lu “DİSKHALER” sınıf malları kapsayan markası arasında kullanılacak ilaçların reçeteli olarak satılacağı, içeriklerinin farklı olması, birbirlerinin muadili olmaması ve fiyat aralıklarının da farklı olması nedenleri ile iltibas tehlikesinin oluşmasının mümkün bulunmadığı, hastaların söz konusu ilaçları reçete ve doktor muayenesi olmadan almalarının mümkün olmaması karşısında ilaçlar arasında bağ kuramayacağı/karıştıramayacağı sonucuna varılmıştır. Kararda davacı markası kapsamında bulunan ürünler ile davalı başvurusu kapsamında bulunan ürünlerin reçete ile satılmasının zorunlu olduğu, ürünleri tercih eden ve kullanıcısı sayılan doktor ve eczacılar yönünden objektif olarak bir karışıklığın doğması ihtimalinin bulunmadığı, markalarda yer alan DİSK ibaresinin Türkçe karşılığının diskimsi/eliptik/ovali bir geometrik yapıyı tanımlaması, böyle bir geometrik yapının solunum ürünleri sektöründe, sektör mensupları tarafından tercih edilen ve sektörün yerleşik gelenek ve normlarından farklılaşmamış solunum cihazlarının teknik nedenlerle kullanılan yapısını işaret etmesi, bahsi geçen ibarenin ve bu ibarenin işaret ettiği geometrik solunum cihaz şeklinin tanımlayıcı bir sözcük olması gerekçesi ile davacının yapmış olduğu eklerle oluşturduğu markalar ile davalı markası arasında karıştırılma ihtimalinin oluşmadığı, bu nedenlerle dava konusu 2012/77222 DISCAIR ibareli markanın hükümsüz kılınmasını gerektirecek yasal ve hukuki bir sebebin bulunmadığı, davacı markalarının (seri markalara yönelik yukarıda açıklanan kullanım ve ilişkilendirme esasları dahilinde) ilgili uzman çevre nezdinde seri marka algısı yaratamadığı, ilgili çevre perspektifinden ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılma ihtimali yaratacak derecede bir benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, davalı şirketlerin 2012/77222 no.lu DISCAIR ibareli markayı solunum ürünleri yönünden kullanmasının marka ihlali ya da haksız rekabet yaratmayacağı hukuki kanaatine varılmakla davanın reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle, Mahkemece her ne kadar bilirkişi raporundaki hatalı tespitlere dayanarak 'DISK' ibaresinin geometrik bir şekli tanımladığını ve bu şeklin solunum cihazları bakımından tercih edilen ve sektörün gelenek ve normlarından farklılaşmamış bir şekil olması nedeniyle tanımlayıcı olduğunu belirtmiş ise de, bilirkişi raporunda ve gerekçeli kararda ibarenin bu şekilde kullanıldığını gösteren hiçbir somut veri yer almadığını, davalının dava konusu markası ve kullanımları dışında müvekkilin markalarına ve ürün şekillerine benzeyen bir kullanım bulunmadığına ve müvekkilin markalarının uzun yıllardır yoğun şekilde kullanılmakla yüksek bir ayırt edicilik ve tanınmışlık elde ettiğine dair sunulan pek çok bilgi ve belgeye rağmen bu konuda yalnızca davalı yanın iddialarını ispata yönelik standart ifadeler bildirdiklerini, mahkemenin de bunlara yönelik itirazlarımızı hiçbir şekilde dikkate almadığını, hükümsüzlük talebinin solunum cihazları ile sınırlı olmadığını, davaya konu markanın 05. sınıftaki ve 10. sınıftaki malları kapsadığını, bu malların müvekkilin markasının kapsamında bulunan mallar ile aynı ve benzer olduğu tespit edilmesine karşın, son derece dayanaksız bir şekilde 'DISK' ve 'DISC' ifadelerinin solunum cihazları bakımından tanımlayıcı olduğunun ifade edilmesi ve bu nedenle markalar arasında karıştırılma ihtimali doğmayacağına yönelik tespitler karşısında, hükümsüzlüğe dair taleplerinin de hatalı olarak reddedildiğini, müvekkilin ürünlerinin eşdeğerini üretip satmakta olan davalının müvekkilin markalarından ve ürünlerinden haberdar olduğunun açık olduğu, seçebileceği pek çok farklı marka olmasına rağmen müvekkilin ürünlerinin eşdeğerleri/jenerikleri üzerinde müvekkilin markalarının benzerini kullanmayı tercih etmesinin somut olaya etkili olup olmadığının tartışılmadığını, davacı markalarının ilgili sektörde yüksek bir ayırt edicilik ve tanınmışlığa ulaştığını, müvekkilin DISKUS ve DISKHALER ibareli markalara ilişkin tescillerinin 1993 ve 1994 yıllarına kadar dayanmakta olduğu açıkça görülmekte olup, müvekkilin her şeyden önce öncelikli ve gerçek hak sahibi olduğunun kabul edilmesi gerektiğini, dava konusu marka ile müvekkilin tescilli markaları arasında karıştırılma ihtimalinin kaçınılmaz olacağını, dava konusu markanın da tıpkı müvekkilin markaları gibi DISK/DISC ibaresi ile başlaması nedeniyle - piyasada solunum cihazları üzerinde bu şekilde başkaca bir kullanım da bulunmadığı göz önüne alındığında - profesyonel sağlık personelleri ve hastalar nezdinde de dava konusu markanın müvekkile ait markalardan biri olduğu ya da dava konusu marka ve ürünün müvekkil tarafından davalılara lisanslı olarak kullandırıldığı algısının oluşabileceğinin dikkate alınması gerektiğini belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını istemiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile, "DISK" biçimindeki üç boyutlu solunum cihazı şeklinin kullanım yolu ile davacı tarafından marka vasfı kazandığı ve tanımlayıcı karekterini yitirerek işletmesel köken gösteren bir güce eriştiğinin dosyada somut delillerle kanıtlanamadığı "Disk" ibaresinin inhaler sektöründe anonim olarak kullanılan diskimsi/iliptik/oval/bir geometrik şekle işaret ettiği, tanımlayıcı olduğu zayıf marka niteliğinde bulunduğu, disk ibaresinin anonim ürün şeklini tanımladığı bu ibareye US/HALER/AİR ibaresi getirtilerek ayırt edicilik kazandırıldığı marka sahiplerinin bu tescillere karşılıklı tahammül etme zorunluluklarının bulunduğu, reçeteli ürünlerde haksız yararlanma ve kötü niyetli tescil iddiasının bunu ileri sürene ait olduğu davacının bu iddialarını da kanıtlayamadığı, yine "Disk" unsurunun tanımlayıcı olması nedeniyle kullanım yolu ile davacı markası vasfını kazandığı, hususunun ve seri markalar açısından aranan işletme kökenini gösterme işlevini de yerine getiremediği, davacı markalarının ilgili uzman çevre nezdinde seri marka algısı yaratmadığı, ilgili çevre perspektifinden ilişkilendirme ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılma ihtimali yaratacak derecede bir benzerlik bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, ilk derece mahkemesince dava konusu 2012/77222 DISCAIR ibareli markanın hükümsüz kılınması talebinin reddine karar verilmesinde ve davalı şirketlerin 2012/77222 no.lu DISCAIR ibareli markayı solunum ürünleri yönünden kullanmasının marka ihlali ya da haksız rekabet yaratmayacağı yönünde verilen ilk derece mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf taleplerinin esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle; istinaf dilekçesindeki itirazlarını tekrarla kararın bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, markaya tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, marka hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri.

3. Değerlendirme

1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davacı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

06.06.2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.