Esas No: 2022/1314
Karar No: 2023/1424
Karar Tarihi: 08.03.2023

**11. Hukuk Dairesi         2022/1314 E.  ,  2023/1424 K.**

**"İçtihat Metni"**

MAHKEMESİ :Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

HÜKÜM : Asıl dava kabul-birleşen dava kısmen kabul kısmen ret

Taraflar arasındaki asıl davada markaya tecavüzünün tespiti, haksız rekabetin durdurulması, önlenmesi, maddi ve manevi tazminat, birleşen dava ise markanın hükümsüzlüğü davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonucunda Mahkemece asıl dava kabulüne, birleşen dava kısmen kabul kısmen retdavanın reddine karar verilmiştir.

Mahkeme kararı, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

1.Davacı vekili asıl dava dilekçesinde; müvekkili şirketin 60 yıla yakın bir süredir mücevherat sektöründe faaliyet göstermekte olduğunu, bir çok yabancı markanın distribütörlüğünü aldığını, müvekkili adına Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) nezdinde "SOCHIC" ibareli marka başta olmak üzere başka marka tescillerinin de bulunduğunu, tüm bunlarının yanı sıra "S0 CHIC" ibareli markanın TPMK tarafından 24.12.2010 tarihli karar ile tanınmış marka statüsüne alındığını, buna karşın davalı tarafından üretilen çeşitli kozmetik ve parfümeri ürünlerinde müvekkiline ait "SO CHIC" ibareli markasının aynen kullanıldığını, bu durumun müvekkilin marka hakkına tecavüz teşkil ettiğini, davalının müvekkil şirketin markasının tanınmışlığından yararlanma amacı ile müvekkile ait "SO CHIC" ibareli markaları taklit ettiğini ve tüketicileri yanılttığını, ibareler arasındaki benzerlik sonucu markalar ve ürünler arasında bağlantı olduğu düşüncesinin oluşacağını, davalının bu şekilde kullanımının aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'u (6102 sayılı Kanun) kapsamında haksız rekabet teşkil ettiğini belirterek davalının müvekkili şirkete ait tescilli markalar ile ayırt edilemeyecek kadar benzer kullanımının haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitini, tecavüz ve haksız rekabet teşkil eden fiillerin durdurulması, önlenmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasını, ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve 10.000,00 TL maddi, 25.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 35.000,00 TL tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.

2-Davacı vekili birleşen dava dilekçesinde; davalı markalarının tüm sınıflarda tescil edildiğini, ancak davalının ticari hayattaki faaliyetlerinin mücevherat sektöründe yani 14. sınıfta olduğunu, diğer sınıflarda tescil edilen markaların ihtiyat markaları olduğunu, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (556 sayılı KHK) 14 üncü maddesinin 89/104/ET sayılı Marka Yönergesinin 10 ve 12. maddelerine uygun bir tarzda tescilli marka sahibine seçtiği markasını kullanma külfeti yüklediğini, söz konusu yükümlülüğün tanınmış markalar için de geçerli olduğunu, bunun ATAD kararları ve Hukuk Genel Kurul kararları ile de sabit olduğunu, bununla birlikte davalıya ait "SO CHİC" markasının tüketici gözünde takı ve aksesuar markası olarak algılandığının aşikar olduğunu belirterek davalıya ait 2003/05009, 2003/29096, 2003/29097, 2005/35273, 2006/50910, 2007/14065 numaralı "SO CHIC" markaları her ne kadar 14. sınıfla birlikte birden fazla sınıfta tescil edilmiş ise de, 556 sayılı KHK'da öngörülen 5 yıllık süre boyunca kullanma mükellefiyeti yerine getirilmediğinden 14. sınıf haricinde tüm sınıflarda hükümsüz kılınmasına, talebin reddi halinde 3 ve 5. sınıflar bakımından hükümsüz kılınmasına, "SO CHIC" tanınmış markasının 3 ve 5. sınıflar bakımında hükümsüz kılınmasına karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

1.Davalı vekili asıl davaya cevap dilekçesinde; müvekkilinin "FLORMAR" ibareli tanınmış, seri markaları bulunduğunu ve markalarının kullanımından doğan hiçbir eyleminin tecavüz veya haksız rekabet teşkil etmediğini, müvekkilinin kozmetik sektöründe faaliyet gösterdiğini, markaların kullanıldığı sektörler farklı olduğundan iltibas ihtimalinin söz konusu olmadığını savunarak, asıl davanın reddini, birleşen davada ise, davalının ticari hayattaki faaliyetlerinin mücevherat sektöründe yani 14. sınıfta olup, diğer sınıflarda tescil edilen markaların ihtiyat markaları olduğunu ve kullanılmadığını ileri sürerek, davalı adına tescilli 2003/05009, 2003/29096, 2003/29097, 2005/35273, 2006/50910, 2007/14065 no'lu markaların 14. sınıf haricinde tüm sınıflarda hükümsüz kılınmasını, talebin reddi halinde 3. ve 5. sınıflar bakımından hükümsüz kılınmasını istemiştir.

2.Davalı vekili birleşen davaya cevap dilekçesinde; davacının huzurdaki davayı açmakta hukuki yarar taşımadığını, müvekkile ait "SO CHIC" markası tanınmış marka statüsünde olup tanınmış markanın kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmesinin hukuki bir yarar taşımadığını, tanınmış marka sahibinin tescilli markasını kullanmamış olduğu mal ve hizmetler için hükümsüzlüğüne karar verilmiş olsa dahi daha sonra markasının tanınmışlık derecesine dayanarak açacağı markaya tecavüz davasıyla 3. kişilerin farklı mal ve hizmetlerde dahi tescil ve kullanımını engelleyebileceğini, müvekkilinin davaya konu markaları tescilli oldukları tüm sınıflarda kullandığını; davacı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtip davanın reddini istemiştir.

III. MAHKEME KARARLARI, BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ

A. Mahkemece Verilen İlk Karar

Mahkemece 30.12.2014 tarih, 2012/36 E. ve 2014/362 K. sayılı kararı ile asıl davada, davalının ''SO'' ve ''Chic'' ibarelerini kendi ürünleri üzerinde görsel bir bütünlük arz etmeyecek şekilde ayrı ayrı kullanmasının marka hakkına tecavüz oluşturmadığı ve davacının tanınmış markası itibarına ya da ayırt edici karakterine zarar vermediği, davalının ''FLORMAR SOCHİC'', ''Flormarın yeni parfümü SO CHİC'' ibarelerinin tanıtım yazılarında kullanımı yönünden de, davalının bu marka altında yarattığı parfümlere alt katagoriler belirleyerek ''Chic'', ''Hot'' ve ''Trent'' gibi katagori ve renkler belirlediği parfümlerini sıraladığı, bu şekilde ürün gamlarını oluşturduğu, davacının tanınmışlığından yararlanmasının söz konusu olmadığı, birleşen dosyada 2006/50910, 2007/14065 no'lu markalar yönünden 5 yıllık kullanım süresinin dolmaması nedeniyle talebin reddi gerektiği, diğer markalar yönünden ise, her ne kadar davalı tarafça markaların tescilli olduğu tüm mal ve hizmet sınıflarında kullanıldığı savunulmuş, buna dayanak olarak da "SO CHIC" markalı sabun, torba, t-shirt, gömlek, cüzdan, mendil, eldiven, şemsiye, notluk, kalemlik, dosya, not defteri, masa takvimi, kutu, kalem, müşteri kartı, telefon kabı, masa süsü, magnet, ayna, anahtarlık, kurabiye kutusu, eğitim kitapçığı vs. gibi ürünlerin varlığı ileri sürülmüş ise de, bu ürünlerin "SO CHIC" markası altında ilgili mal ve hizmetlerde ciddi kullanım olduğunun bir göstergesi olamayacağı, zira, anılan ürünlerin ilgili mal ve hizmet alanlarında bir pazar yaratmak için değil, "SO CHIC" markalı ürünlerin satıldığı mağazalarda dekoratif olarak kullanılmak üzere, satış elemanlarının giymesi/kullanması ve müşterilerin bağlılığını sağlamak amacıyla verilen hediyelik eşyalardan oluştuğundan, davalıya ait markaların mücevherat sektörü hariç, tescilli olduğu diğer sınıflarda da kullanıldığının söylenemeyeceği, 35. sınıf hizmet yönünden de, markanın bu sınıflarda kullanıldığını kabul edebilmek için mağaza/satış konsepti tasarlama işinin çeşitli müşterilere söz konusu marka altında bir "hizmet" olarak sunuluyor olması, yani markanın geniş anlamıyla bir "pazarlama, tanıtım ve organizasyon hizmeti" markası olarak kullanılması gerektiği, davalı firma "organizasyon ve pazarlama" firması olmadığına göre, kendi vitrin konseptini ve/veya kendi satış zinciri içindeki mağazaların mağaza konseptlerini bizzat düzenliyor ya da düzenletiyor olmasının, onun markasını 35. sınıfta kullanılan bir marka haline getirmeyeceği, davalının kendi emtialarını satabilmek için, kendi bünyesi içinde gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin, onun başkasına sunduğu bir hizmet olmadığı gerekçesiyle, asıl davanın reddine, birleşen davanın ise, 2006 50910 ve 2007 14065 no'lu markalar yönünden reddine, 2003 05009, 2003 29096, 2003 29097, 2005 35273 no.lu markaların 14. sınıftaki kuyumculuk eşyaları haricindekiler yönünden kullanılmama nedeniyle kısmen iptaline karar verilmiş, davacı-birleşen davada davalı vekili ile katılma yoluyla davalı-birleşen davada davacı vekilince temyiz edilmiştir.

B. Birinci Bozma Kararı

Dairemizin 02.03.2016 tarih, 2015/7592 E. ve 2014/362 K. sayılı kararıyla, davalının, piyasaya sunduğu ürünlerde tescilli “FLORMAR SO” ve “CHIC” ibarelerini bir arada kullanım şekli tasviri kullanım niteliğinde olmadığı, ürün üzerinde yer alan “SO” ve “CHIC” ibarelerinin kompozisyonu nazara alındığında anılan kullanımın ortalama alıcılar nezdinde davacının “SO CHIC” markası ile 556 sayılı KHK'nın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 61 inci maddeleri kapsamında ilişkilendirme ihtimali içerecek şekilde iltibas tehlikesine yol açılması suretiyle marka hakkına tecavüz oluşturacağına işaret edilerek asıl davada davacı yararına bozulmasına, birleşen dava bakımından, davalı adına tescilli markalarda yer alan 35.1 ve 35.08 alt gruplarındaki hizmetler bakımından dosyadaki mevcut açıklama ve kabul itibari iledosyada mevcut katalog ve belgelerden davalının “SO CHIC” ibaresini ürünlerini satışa sunduğu mağazalarında markasal olarak kullandığı, davalı adına tescilli markanın kapsadığı 35/08 sınıf kapsamındaki kullanım bakımından aynı ibareyi taşıyan ürünlerinin kendisine ait bu markayı taşıyan işyerlerinde satışa sunulmasının da 35/08 anlamında bir kullanım oluşturduğu, dava konusu iptali istenilen markada 35. sınıf kapsamında bahsi geçen (08) alt grup dışındaki diğer hizmetler de yer aldığı halde mahkemece bu hizmetler bakımından değerlendirme yapılmaksızın 35. sınıftaki tescilli tüm hizmetler yönünden dava konusu markanın iptaline karar verilmesi de doğru görülmediğine işaret edilerek birleşen davada davalı yararına bozulmasına karar verilmiş, bozma sebep ve şekline göre, asıl davaya yönelik davalı Kosan Kozmetik Paz. ve Tic. A.Ş. vekilinin vekâlet ücretine ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

C. Mahkemece Bozmaya Uyularak Verilen Karar

Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davalı/ birleşen davacının "FLORMAR SO" ve "CHIC" ibarelerini bir arada kullanım şekli değerlendirildiğinde 556 sayılı KHK'nın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 61 inci maddeleri kapsamında ilişkilendirme ihtimali içerecek şekilde iltibas tehlikesine yol açılması sureti ile marka hakkına tecavüz oluşturduğundan davacının marka kullanımı nedeniyle elde ettiği kazanç kapsamında tarafların somut dava dosyasına yansıyan ekonomik durumları, farklı sektörlerde yer alması da gözetilerek talep gibi 10.000,00 TL maddi tazminata, davacının marka hakkına tecavüz eylemi ve haksız rekabetin aynı zamanda kusur niteliğinde olduğu gözetilerek, davacının manevi tazminata hak kazanacağından hareket ile hak ve nesafet ilkesi gereği 10.000,00 TL manevi tazminata, asıl davanın kabulüne, dava konusu 2003/05009 tescil numaralı "SOCHIC" ibareli markasının 35 inci sınıf (35.01 ve 35.08 alt grupları ile sınırlı olmak üzere) haricindekiler yönünden kullanılmama nedeniyle kısmen iptaline, 2003/29096 tescil numaralı "SOCHIC" ibareli markasının tüm sınıfları yönünden kullanmama nedeniyle iptaline, 2003/29097 tescil numaralı "SOCHIC" ibareli markanın 14 üncü sınıftaki kuyumculuk eşyaları haricindekiler yönünden kullanmama nedeniyle kısmen iptaline, 2005/35273 tescil numaralı "SOCHIC" ibareli markanın 14 üncü sınıftaki kuyumculuk eşyaları haricindekiler ile 35 inci sınıf (35.01 ve 35.08 alt grupları ile sınırlı olmak üzere) haricindekiler yönünden kullanmama nedeniyle kısmen iptaline, 2007/14065 tescil numaralı "SO CHIC" ibareli marka ile 2006/50910 tescil numaralı "SOCHIC" ibareli markaların dava tarihi itibariyle beş yıllık süreleri dolmadığından bu markaların hükümsüzlüğüne ilişkin taleplerin reddine karar verilmiştir.

IV. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

1.Asıl davada davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle; asıl dava yönünden, maddi ve manevi tazminat bedelinin az hesaplanmış olması, davalı şirketin marka tecavüzü ve haksız rekabet sebebi ile tecavüze konu markayı kullandığı ürünlerin satışından elde edilen tutarın hesaplanmamış olmasını ileri sürerek bozulmasını, birleşen dava yönünden ise davacıya ait markanın 35. sınıf 1 ve 8 başlıkları hariç 35. sınıfın diğer başlıkları bakımından verilen iptal kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemiştir.

2. Birleşen davada davalı vekili temyiz dilekçesinde özetle; asıl dava bakımından kullanımın marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmediğini, maddi ve manevi tazminata hükmedilemeyeceğini ileri sürerek bozulmasını, birleşen dava yönünden ise davalının mücevherat sektörü dışında diğer tescilli sınıflarda kullanımı olmadığından kabul edilen kısımlar yönünden hükmün onanmasını, ret edilen kısımlar bakımından kararın bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, asıl dava 556 sayılı KHK hükümleri uyarınca açılmış marka hakkına tecavüzün ve haksız rekabetin tespiti, durdurulması, önlenmesi ile maddi ve manevi tazminat istemine, birleşen dava ise davalının ciddi kullanımının bulunmaması nedeni ile markanın hükümsüzlük istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

556 sayılı KHK’nın 61inci maddesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'un 54 ve 55 inci maddeleri

3. Değerlendirme

1.Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, asıl davada davacı ve davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2.Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, birleşen taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde değildir.

3. Bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, birleşen dava yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de birleşen dava yönünden karar düzeltme gerekçesinde belirtildiği üzere hükümsüzlük davasının dayanağını teşkil eden 556 sayılı KHK'nın 14 üncü maddesi Anayasa Mahkemesi'nce 14.12.2016 tarih, 2016/148 E. ve 2016/189 K. sayılı ilamı ile iptal edilmiş olduğundan, davanın dayanağı ortadan kalktığından hükümsüzlük talebi ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekir. Bu durumda İlk Derece Mahkemesince işin esasına girilerek davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmesinin doğru görülmediği ve dava tarihinde tarafların haklılık durumuna göre yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden İlk Derece Mahkemesince yazılı şekilde birleşen dava yönünden kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

1.Asıl davada davacı ve davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının REDDİNE, İlk Derece Mahkemesinin asıl davaya yönelik kararının ONANMASINA,

2. Mahkemenin birleşen davaya yönelik kararının BOZULMASINA,

Aşağıda yazılı temyiz giderlerinin temyiz eden taraflara yükletilmesine,

Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

08.03.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.