Esas No: 2023/4171
Karar No: 2024/1607
Karar Tarihi: 28.02.2024

**11. Hukuk Dairesi         2023/4171 E.  ,  2024/1607 K.**

**"İçtihat Metni"**

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

SAYISI :2022/118 Esas-2022/269 Karar

DAVA TARİHİ :

HÜKÜM :Kabul

Taraflar arasındaki Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının (YİDK) iptali davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkeme kararı, davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin süt ve süt ürünleri sektöründe ... markası ile tanınmış bir firma olduğunu, müvekkilinin ar-ge yatırımı ile BURGU peynir olarak bilinen peyniri tasarladığını/bulduğunu, söz konusu burgu peynirin dünyada yeni bir peynir türü olduğunu, müvekkilinin bulduğu bu peynirin korunması için sadece yurtta değil yurt dışında da tasarım tescillerini gerçekleştirdiğini, OHİM başta olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere 40 dan fazla ülkede 100 üzerinde tasarım tescil başvurusu ile koruma altına alındığını, müvekkili tarafından yaratılan BURGU peynir markası ile özdeşleşen tasarımın TPE tarafından 2010/01127, 2011 04935, 2013/00646, 2014 02166 sayılı tasarım tescilleri ile korumaya alındığını, yine haksız rekabet hükümleri ile halen korunmakta olduğunu, burgu markası ve peynir tasarımı ortalama tüketici tarafından özdeşleştiğini, tüketicilerin peynir tasarımını doğrudan “burgu” olarak bildiğini ve ismi ile hitap ettiğini, müvekkilinin “burgu peynir” şeklini içeren markanın tescili için 2015/28865 sayılı marka başvurusunda bulunduğunu, başvuruyu reddeden YİDK’nin şeklin, peynirin ayırt edicilik içermeyen kendi görünümü olduğu, ilgili tüketicinin hemen ve kesin olarak başvuru sahibine ait malları diğer ticari kaynaklara ait mallardan ayırt edebilme imkanı vermeyeceği gerekçesinin usul ve yasaya uygun olmadığını, davaya konu şeklin ayırt edici niteliği haiz olduğu gibi peynirin doğal şekli olmadığını, burgu şeklindeki görünümün 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (556 sayılı KHK) 5 nci maddesi anlamında bir işaret ve ayırt edici niteliğe sahip olduğunu, marka olarak tescil edilebilecek şekilde baskı ve çizime uygun olduğunu, özgün bir şekil olduğu için tasarım tescilini kabul eden davalı kurumun diğer taraftan marka başvurusunu reddetmesinin tam bir çelişki olduğunu, burgu şeklinde tasarlanan peynirin dünyada örneğinin bulunmadığını, yaratılan peynir şeklinin peynirin doğal yapısı ya da geleneksel hali ile ilgili olmadığını, burgu şeklinde üretilmiş olan peynirin alışılageldik bir üretim biçimi ve malın bir özelliği de olmadığını, bugüne kadar üretilen beyaz peynir şeklinin, kaşar peyniri şeklinin ya da küflü peynir şeklinin peynir üretim biçimi olduğunu ve bu türden peynir üretiminin yaygın olduğunu, burgu şeklindeki peynirin peynir üretim biçimi olmadığını, bu türden bir üretimin bu güne kadar sadece marka başvurusu yapan ... tarafından oluşturulduğunu, üretilen burgu peynir şeklinin peynir emtiası için teknik zorunluluk gerektirmediğini ve marka olarak tesciline engel olunamayacağını, peynir dışında burgu şeklinden yola çıkarak müvekkilinin genel bir tekel elde etmek gibi bir amaç gütmediğini, burgu peynir şeklinin tümü ile ayırt edici olduğunu, bilinen tüm peynirlerden farklı yeni bir peynirin şekli için başvuru yapıldığını, YİDK kararında olduğu gibi ürünün özgün şekli olsa bile davalı tarafın söz konusu şeklin ayırt edicilik kazandığını gözden kaçırdığını, davalı kurum nezdinde tescilli bu markalar incelendiğinde birçok şekil markasını tescil ettiğini, bunların hepsinin de emtia ile ilgili olduğunun görüldüğünü, bu markaların tesciline izin verip de burgu şeklindeki görsellere izin vermemesinin kendi kararları içinde de çelişki yarattığını, sadece yabancılara ait şekillerin değil Türk firmalarına ait şekillerin de tescil edilebilmesi gerektiğini, ürünlerin özgün şekillerinin Türk firmalarına da açılmasının adalete daha uygun düşeceğini iddia ederek 2015/M-11032 sayılı YİDK kararının iptaline ve 2015/28865 sayılı marka tescilinin kabulü ile sicile kaydının yapılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; açılan davanın yerinde olmadığını, YİDK kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

III. MAHKEME KARARLARI, BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ

A. Mahkemece Verilen (İlk) Karar

Mahkemece 21.02.2020 tarih 2019/214 E. ve 2020/63 K. sayılı kararı ile davacı markasının, 29 uncu sınıftaki “süt ve süt ürünleri” emtiası bakımından, 556 sayılı KHK’nın 5 ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca soyut ayırt ediciliği haiz olduğu ve tescil engeli taşımadığı, 2015/28865 sayılı davacı markasının, 29 uncu sınıftaki “süt ve süt ürünleri” emtiası bakımından, 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi anlamında somut ayırt ediciliği haiz olduğu ve tescil engeli taşımadığı, 2015/28865 sayılı davacı markasının, 29 uncu sınıftaki “süt ve süt ürünleri” emtiası bakımından, 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin son fıkrası anlamında kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

B. Bozma Kararı

Dairemizin 15.12.2021 tarih ve 2020/6685 E. ve 2021/7156 K. sayılı kararıyla mahkemece bozma ilamına uyulmasına rağmen, Ankara 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2019/238, 2019/240 ve 2019/241 E. sayılı dosyaları ile tüm davalar arasında bağlantı bulunduğu ve biri hakkında verilecek kararın diğer dosyayı etkileyeceği kabul edilerek, tüm dosyaların aynı dosya üzerinde birleştirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş ise de, iş bu bozma kararı yerine getirilmeden tüm dosyalar birleştirilmeksizin hüküm konulması doğru olmadığı ve bu aşamada bozma sebebine göre temyiz sebeplerinin şimdilik incelenmesine gerek görülmediğine işaret edilerek bozulmuştur.

C. Mahkemece Bozmaya Uyularak Verilen Karar

Mahkemenin yukarıda tarih, esas ve karar sayısı belirtilen kararı ile bozma ilamı kapsamında belirtilen tüm dosyaların aynı dosya üzerinde birleştirilmesi kararı verilmesi yönünde olduğu, bozma kararından sonra birleştirme kararı verilmesi ifade edilen Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2019/240, 2019/238 E. sayılı dosyalarında birleşen dosyaların ana dosyası 2019/241 E. sayılı dava dosyası üzerinden feragat edildiğinin bildirildiği, Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2019/241 E. sayılı dosya ve birleşen dava dosyalarından feragat edilip edilmediği ve kesinleşip kesinleşmediği hususunda bilgi istenildiği, mahkemece 2019/241 E. sayılı dosyası üzerinden birleşen dosyalar dahil olmak üzere davacının davasından feragat ettiği, feragate ilişkin olarak 23.02.2022 tarih 2019/241 E. (2019/240 E. 2019/238 E. Sayılı birleşen dosyalar dahil) 2020/248 K. sayılı ek kararın verildiği, tarafların ek kararı temyiz etmemesi üzerine hükmün 01.07.2022 tarihinde kesinleştiği, bozma ilamında geçen tüm dosyalardan feragat edilmiş olduğundan birleştirme yönünden hukuki yararın kalmadığı, somut olay bakımından davacının reklam filmlerinin tamamında ürün görselinin yer aldığı, reklamlardan üçünün 2014 ve 2015 yıllarında YouTube platformunda yayınlandığı, 566 sayılı KHK’nın 7 nci maddesine eklenen, 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı yasa ile değişik son fıkrada “Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise, (a), (c), (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.” hükmü bulunduğu, buna göre ilk olarak tescil tarihinden önce markanın kullanılması, ikincisi ise bu kullanım sonucu kullanılan mallar itibari ile bir ayırt ediciliğin sağlanması gerektiği, ayırt ediciliğin sağlanmasından kasıt, markanın kullanıldığı mal ve hizmetler itibari ile meşhur ve maruf hale gelmesi veya kullanıcıları tarafından refleks olarak hatırlanması olduğu, yine ayırt edicilikten kasıt, ticari hayatta kendini, başlangıçta ayırt edici niteliği bulunmayan bir işaret ile tanıtıp kabul ettirmiş olması gerektiği, bu kapsamda 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin son fıkrası anlamında kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanılmış olması ve bu durumun iddia ve ispat edilmiş olması halinde, başlangıçta ayırt edici niteliği bulunmayan bir markanın tescilinin mümkün olduğu, doktrin ve Yargıtay’ın tanımladığı en temel hak edinme durumu markayı belli bir süre kullanmak suretiyle markanın ilgili olduğu ürün veya hizmet çevresinde ve özellikle ürünün veya hizmetin alıcıları çevresinde belirli ölçüde bilinir ve ayırt edilir hale getirilmesi olarak ifade edildiği, bu kapsamda uyuşmazlık konusu markaya ulusal televizyonlar ve diğer ulusal yayınlar aracılığıyla yapılan yoğun reklamlar sayesinde Türkiye çapında ayırt edici nitelik kazandırıldığı, davacı markasının “süt ve süt ürünleri” bakımından 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bentleri kapsamında tescil engeli içermediği, 2015/28865 sayılı markasının, 29 uncu sınıftaki “süt ve süt ürünleri” emtiası bakımından kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını ispata yönelik olarak davacı tarafından sunulan delillerde yer alan ürün görseli, dava konusu marka başvurusunun aynısı olduğu, kullanma belgelerindeki ürün örneği dikkatli şekilde incelendiğinde dava konusu marka gibi dört peynir şeridinin halat gibi burulması ile oluşturulduğu ve tescile konu ürün ile aynı olduğunun anlaşıldığı, Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2019/241 E. sayılı davasına konu marka başvuruları ile kullanım belgeleri incelendiği ve davacının fiilen üretimini yaptığı burgu peynir emtiasının şeklinin, huzurdaki davaya konu 2015/28865 sayılı marka olduğu, davacının BURGU PEYNİR ürününü hem yurt içinde hem yurt dışında 2013 yılından bu yana pazarlamakta olduğu, davacının gerek ürünün tanıtımı için harcadığı çaba, gerekse de giderek artan yoğun, yaygın ve eylemli kullanımı dikkate alındığında, davacının 2015/28865 sayılı markasının, 29 ncu sınıftaki “süt ve süt ürünleri” emtiası bakımından kullanım sonucu markasal ayırt edicilik kazandığı ve 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin son bendi gereği tescil edilmesi gerektiği kabul edilerek, 2015/28865 sayılı davacı markasının, 29 uncu sınıftaki “süt ve süt ürünleri” emtiası bakımından, 556 sayılı KHK’nın 5 nci ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi anlamında soyut ayırt ediciliği haiz olduğu ve tescil engeli taşımadığı, 2015/28865 sayılı davacı markasının, 29 uncu sınıftaki “süt ve süt ürünleri” emtiası bakımından, 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi anlamında somut ayırt ediciliği haiz olduğu ve tescil engeli taşımadığı, 2015/28865 sayılı davacı markasının, 29 uncu Sınıftaki “süt ve süt ürünleri” emtiası bakımından, 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin son bendi anlamında kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

IV. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davalı vekili temyiz dilekçesinde özetle; dava konusu başvurunun 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 5 ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile aynı maddenin son fıkrası uyarınca belirtilen koşulları sağlamadığını, Markalar Daire Başkanlığınca ve YİDK tarafından verilen kararın hukuka uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

1.Uyuşmazlık, tasarım olarak tescilli olan “Üç boyutlu Burgu Peynir Şekli” işaretinin marka olabilmesi için soyut ve somut ayırt ediciliğinin bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

2.Dava, marka başvurusunun 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi uyarınca reddine ilişkin YİDK kararının iptali istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

556 sayılı KHK'nın 5 ve 7 nci maddeleri.

3. Değerlendirme

1. Dava konusu markanın “Üç boyutlu Burgu Peynir Şekli” ibaresinin marka olarak tescili için 2015/28865 sayılı marka başvurusunda bulunulduğu ve bu başvurunun YİDK tarafından; “süt ve süt ürünleri” emtiası bakımından 556 sayılı KHK’nın 5 ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a ve c) bentleri anlamında vasıf bildiren bir işaret olarak değerlendirilerek reddedildiği anlaşılmaktadır. Davacı dava konusu markanın tescil engeli içermediğini, öyle olduğu kabul edilse bile, 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin son fıkrası uyarınca “süt ve süt ürünleri” bakımından yoğun ve yaygın kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığını ileri sürmüştür. Dairemizin 05.02.2019 tarih 2017/2625 E. ve 2019/841 K. sayılı ilamında davacı firmanın ürün kataloğu ve faturaları itibariyle hangi şekil unsurunu içeren peynirlerin alım satıma konu edildiği ve şekil unsurunun markasal kullanımın olduğu ve kuvvetli tanıtım sonucu şeklin ayırt ediciliğinin sağlandığı hususunun incelenmesi gerektiğine işaret edilmiştir. Davacı tarafından bu hususa ilişkin olarak sunulan delillerin mahkemece incelenmesinde ise, 2014 ve 2015 yıllarında YouTube platformunda yayınlandığı tespit edilen ve ürün görsellerine yer verilen üç reklam filmi bulunduğu vurgulanmıştır. Mahkemece, 03.11.1995 tarihli ve 4218 sayılı yasa ile 566 sayılı KHK’nın 7 nci maddesine eklenen, 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı yasa ile değişik son fıkrada “Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise, (a), (c), (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.” hükmü uyarınca, kullanım yoluyla ayırt edicilik kazanılmış olması ve bu durumun iddia ve ispat edilmiş olması halinde, başlangıçta ayırt edici niteliği bulunmayan bir markanın tescilinin mümkün olacağının belirtildiği, uyuşmazlık konusu markanın ulusal televizyonlar ve diğer ulusal yayınlar aracılığıyla yapılan yoğun reklamlar sayesinde Türkiye çapında ayırt edici nitelik kazandırıldığı, davacı markasının “süt ve süt ürünleri” bakımından 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a ve c) bentleri kapsamında tescil engeli içermediğinin sonucuna varılarak, markanın kullanım sonucu ayırt edicilik kazanıp kazanmadığı hususu ise ayrıca incelenmeye gerek görülmemiştir.

2.Dosya kapsamından davacının da kabulünde olduğu üzere “BURGU” peynir markası ile özdeşleşen tasarımların TPE tarafından 2010/01127, 2011/04935, 2013/00646 ve 2014/02166 sayılı tasarım tescilleri ile korumaya alındığı, yine haksız rekabet hükümleri ile halen korunmakta olduğu anlaşılmaktadır. 2015/28865 sayılı başvuru konusu işaret, 29 uncu sınıftaki “süt ve süt ürünleri” emtiası bakımından tanımlayıcı bir işarettir. 556 sayılı KHK’nın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi; “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,” hükmünü haiz olup, bu hükümde belirtilen hususlar marka tescilinde mutlak ret nedenini oluşturmaktadır. Mahkemece, başvuru tarihine kadar işaretin ayırt edicilik kazandığı belirtilmişse de başvuru tarihinden önce işaretin mal üzerinde marka olarak kullanım sonucu ayırt edicilik kazandığı da ispat edilememiştir. Hal böyle olunca davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

V. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Mahkeme kararının BOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde davalıya iadesine,

Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

28.02.2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.