Esas No: 2018/84
Karar No: 2021/1401
Karar Tarihi: 11.11.2021

**Hukuk Genel Kurulu         2018/84 E.  ,  2021/1401 K.**

**"İçtihat Metni"**

MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

1. Taraflar arasındaki “Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar, davacı vekili ve davalı TÜRKPATENT vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.

2. Direnme kararı davacı vekili ve davalı TÜRKPATENT vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

I. YARGILAMA SÜRECİ

Davacı İstemi:

4. Davacı vekili; müvekkilinin ''BERK'' ibareli seri markalarının bulunduğunu, davalı şirket tarafından müvekkilinin markaları ile karıştırılacak şekilde 2010/21408 sayılı ''BERKAY'' ibareli marka başvurusunda bulunduğunu, bu başvuruya karşı müvekkili tarafından yapılan itirazın ise nihai olarak YİDK tarafından reddedildiğini, oysa davalı şirketin marka başvurusunun müvekkili markaları ile ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğunu ve dava konusu markanın müvekkiline ait seri marka olarak algılanabileceğini ileri sürerek YİDK kararının iptaline, tescili hâlinde davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar Cevabı:

5.1. Davalı TÜRKPATENT vekili; davalı şirketin marka başvurusu ile davacı markaları arasında iltibasa mahal verir nitelikte bir benzerliğin bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

5.2. Davalı şirket, usulüne uygun tebligata rağmen davaya cevap vermemiştir.

Mahkeme Kararı:

6. Ankara 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 02.04.2013 tarihli ve 2012/125 E., 2013/62 K. sayılı kararı ile; davalı başvurusu ile davacı markaları arasında başvurunun 30. sınıfında yer alan "bitki yapraklarından elde edilen çaylar; buzlu çaylar; ada çayı; ıhlamur; kekik çayı" emtiaları yönünden 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 8/1-b maddesi anlamında bağlantı kurulma ihtimali dâhil karıştırılma ihtimali bulunduğu, diğer emtialar yönünden ise benzerlik bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile YİDK kararının başvuru kapsamındaki 30. sınıfta yer alan “bitki yapraklarından elde edilen çaylar; buzlu çaylar; ada çayı; ıhlamur; kekik çayı” emtiaları yönünden kısmen iptaline ve davalı markasının aynı emtialar yönünden kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Özel Daire Bozma Kararı:

7. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili ve davalı TÜRK PATENT vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

8. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 10.06.2014 tarihli ve 2014/4468 E., 2014/10995 K. sayılı kararı ile; “…1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı TPE vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince, mahkemece davalı markası kapsamında kalan 29, 30 ve 32. sınıfa dahil emtiadan yalnızca bitki yapraklarından elde edilen çaylar, buzlu çaylar, ada çayı, ıhlamur ve kekik çayı yönünden davacının markaları kapsamındaki 5. ve 30. sınıfa dahil emtiaların benzer olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Ancak Dairemizin yerleşik kararları uyarınca markaların kapsadıkları ürünlerin benzer tür ürünler olarak nitelendirilebilmesi için piyasanın anlayışı, benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği, benzer ihtiyaçları giderip gidermediği, birbirleri yerine ikame edilebilme ve rekabet olanaklarının olup olmadığı, dağıtım kanalları, kullanım yöntem ve amaçları ile hedeflenen halk kesimleri gibi hususların dikkate alınması gerekmektedir. Mahkemece verilen kararda yazılı gerekçelerle bir kısım ürünlerin benzer tür oldukları benimsenmekle birlikte, davalı marka başvurusunun kapsadığı özellikle içecek grubuna dahil diğer ürünler bakımından yukarıda açıklanan şekilde değerlendirme yapılmadığı gibi, uyuşmazlığın niteliği itibarıyla ürünlerin benzer olup olmadıkları hususunda değerlendirme yapılmasının özel ve teknik bilgiyi gerektirdiği de dikkate alınarak, bu konuda uzman gıda mühendisinin görüşü alınmaksızın yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir…” gerekçesiyle karar bozulmuştur.

Direnme Kararı:

9. Ankara 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 18.11.2014 tarihli ve 2014/411 E., 2014/240 K. sayılı kararı ile; önceki gerekçeye ek olarak, davalı başvurusu kapsamında yer alan ve hükümsüzlük kararı dışında kalan diğer içecek grubuna dahil emtialarının, karşıladıkları ihtiyaçlar, tüketici profili, hammadde mamul ilişkisi, üretim ve pazarlama kanalları ve yerleri, ikame olanağı gibi kriterler itibariyle davacı markaları kapsamında yer alan içecek emtiaları ile bir bağlantısının olmadığı, markalar arasında ilişki kurulması ihtimali dahil karıştırılma riskinin bulunmadığı, bu itibarla farklı ihtiyaçları karşılayan, yeterince farklı tüketiciye hitap eden ve ikame olanağı bulunmayan farklı alt gruptaki mallar bakımından "BERK" ve "BERKAY" ibarelerinin yeterince farklılaşmış markalar olduğu gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme Kararının Temyizi:

10. Direnme kararı süresi içinde davacı vekili ve davalı TÜRKPATENT vekili tarafından temyiz edilmiştir.

II. UYUŞMAZLIK

11. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; mahkemenin ilk kararı ile davalı şirketin “BERKAY” ibareli markasının “bitki yapraklarından elde edilen çaylar; buzlu çaylar; ada çayı; ıhlamur; kekik çayı” yönünden davacının “BERK” ibareli markaları ile karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle hükümsüz kılınması karşısında davalı marka başvurusunun kapsadığı özellikle içecek grubuna dâhil diğer emtialar bakımından karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı ve bu hususun tespiti bakımından bilirkişi incelemesinin gerekli olup olmadığı noktalarında toplanmaktadır.

III. GEREKÇE

A- Davalı TÜRKPATENT vekilinin temyiz talebi yönünden yapılan incelemede;

12. Bilindiği üzere hukukî yarar dava şartı olduğu kadar, temyiz istemi için de aranan bir şarttır. Davalı TÜRKPATENT vekilinin tüm temyiz itirazları Özel Dairece incelenip reddedildiğinden kesinleşmiştir. Bu nedenle davalı TÜRKPATENT vekilinin kesinleşen yönlere ilişkin olarak temyiz isteminde bulunulmasında hukukî yarar bulunmamaktadır O hâlde davalı TÜRKPATENT vekilinin temyiz isteminin hukukî yarar yokluğundan reddine karar verilmelidir.

B- Davacı vekilinin temyiz talepleri yönünden yapılan incelemede;

13. Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle konuya ilişkin yasal düzenlemeler ile hukukî kavram ve kurumların ortaya konulmasında yarar vardır.

14. Bilindiği üzere, Türk Hukuku’nda sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir. Dava tarihi itibariyle somut olaya uygulanması gereken 556 sayılı KHK'nin 7. maddesinde bir marka tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “mutlak ret nedenleri” kapsamında yapılacak inceleme sonucunda reddedilmesinin koşulları belirlenmiştir. Mutlak ret nedenlerinin ortak özelliği, marka olarak tescili talep olunan işaretin kamuyu ilgilendirmesi veya kamuya mal olmasıdır. Ret nedenlerinin mutlak karakteri icabı, herhangi bir kişinin ileri sürmesine gerek kalmaksızın Türk Patent ve Marka Kurumu ve mahkeme tarafından "resen" dikkate alınırlar. Zira mutlak ret nedenleri birer def’i değil, itiraz sebebidir. Mutlak ret nedenlerini, mükellefiyetleri olmamasına rağmen, 556 sayılı KHK’nin 34. maddesi gereği herkes Kurum’un bilgisine arz edebilir ve ilgililer (tescil neticesinde menfaat kaybına uğrayabilecek kişiler) de 556 sayılı KHK’nin 35. maddesi çerçevesinde "itiraz" konusu yapabilirler. İlgililer bu itirazlarından feragat edemezler. İtiraza rağmen YİDK tarafından verilen kesinleşmiş tescil kararına karşı, 556 sayılı KHK’nin 53. maddesi gereğince iptal davası ikame edilebilir. Bu davalarda, mutlak ret nedenleri mahkemece resen dikkate alınır. YİDK kararlarının iptali için açılan davalarda mutlak ret nedenleri hakkındaki inceleme ve değerlendirme başvuru tarihindeki koşullara göre yapılır. Mutlak ret nedenlerinden birinin varlığı dolayısıyla tescil olunmaması gerekirken her nasılsa tescil olunan bir markaya karşı 556 sayılı KHK’nin 42/1-a maddesi gereğince hükümsüzlük davası açılabilir. Böyle bir dava sonuçlanmadan tescili yolsuz da olsa bir markanın kullanımı engellenemez (Karan, Hakan/Kılıç, Mehmet: Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, 1. Baskı, Ankara 2004, s.79-80).

15. 556 sayılı KHK’nin 8. maddesinde ise markanın tescili ile ilgili “nispi ret nedenleri” düzenlenmiştir. Bu nedenlerin ortak özelliği, tescili talep olunan marka üzerinde üçüncü bir kişinin üstün hak iddiasına dayanmasıdır. Mutlak ret nedenlerinden farklı olarak nispi ret nedenlerinin kamu menfaati ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Nispi ret nedenleri, mahkeme veya Kurum tarafından re’sen dikkate alınmazlar. Bunların mutlaka 556 sayılı KHK’nin 35. maddesi gereğince ilgili kişiler (yani daha önceki bir tarihte tescil edilmiş veya tescil başvurusunda bulunulmuş bir markanın sahibi ile tescilsiz markayı kullanarak bu işaret üzerinde daha eski bir tarihte hak kazanmış olan kişiler) tarafından “itiraz” olarak ileri sürülmesi gerekir. İlgili kişiler, itiraz hakkını kullanmaktan feragat edebilirler. Nispi ret nedenlerinden birinin varlığı dolayısıyla tescil olunmaması gerekirken her nasılsa tescil olunan bir markaya karşı 556 sayılı KHK’nin 47 ilâ 53. maddeleri arasındaki prosedür takip edilerek kesinleşmiş YİDK kararı aleyhine iptal davası açılabileceği gibi, 556 sayılı KHK’nin 42/1-b maddesindeki şartlar dairesinde hükümsüzlük davası da ikame edilebilir.

16. Somut olay ile ilgisi bulunması bakımından nispi ret nedenlerinden 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi üzerinde durulmasında yarar vardır.

17. 556 sayılı KHK’nin 8/1-a ve b maddesindeki düzenleme; “Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,

b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa…” hükmünü haizdir. Buna göre anılan madde kapsamında tescil için başvurusu yapılan marka ile tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka arasında halk tarafından karıştırılma ihtimalinden (iltibas) bahsetmek için hem karşılaştırmaya konu marka işaretleri arasında hem de işaretlerin tescil edileceği mal ve hizmetler arasında aynılık veya benzerlik olması gerekir.

18. 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi kapsamında markalara ait mal ve hizmet listelerinde yer alan mal ve hizmetlerin “aynı veya benzer” olup olmadığının değerlendirmesinde, sınıflandırmaya ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemelerin bağlayıcı kurallar içermediği dikkate alındığında, karşılaştırma konusu mal ve hizmetlerin ait oldukları sınıf numaraları ile bağlı kalınmamalıdır. Karşılaştırmaya konu mal veya hizmet farklı sınıflarda yer almakla birlikte, hammadde-mamul ilişkisi, pazarlama koşulları, amaçları, satış sonrası servis ve onarım süreçlerinde ortaya çıkan müşteri çevresindeki ayniyet, birinin diğeri yerine ikame edilebilmesi gibi birçok açıdan benzerlik içerebilmektedir. Bu itibarla karşılaştırmaya konu mal veya hizmet farklı sınıflarda olsa da “aynı veya benzer” olabilmektedir.

19. Tescil için başvurusu yapılan marka ile tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka arasında halk tarafından karıştırılma ihtimalinden bahsedebilmek için mal ve hizmetin aynı veya benzer olmasının yanında işaretlerin de “aynı veya benzer” olması gerekmektedir. İşaretler arasında benzerlik değerlendirmesi yapılırken işaretler arasında görsel, işitsel ve anlamsal benzerliğin yanında esas olarak halk (tüketici) nezdinde bir bütün olarak uyandırdığı izlenim esas alınmalıdır. Bir işaret, görsel, işitsel, anlamsal veya diğer bir açıdan farklı olsa bile, “bütünsel” bir açıdan kendisine yaklaşıldığında herhangi bir sebeple halk gözünde başka bir marka ile bağlantısı varmış intibaı yaratarak onu çağrıştırıyorsa ve bu yüzden halkın mal veya hizmet tercihinde etkili oluyorsa, marka olarak tescili engellenebilir. Başka bir deyişle müşterilerin ihtiyaçları olan mal veya hizmetleri bunları ayırt etmek maksadıyla kullanılan işaretlerin birbirine yakınlığı dolayısıyla karıştırmaları ihtimal dâhilindeyse bir marka ile diğer bir işaret arasında "benzerlik" vardır (Karan/Kılıç, s. 199). Bu itibarla markanın bir bütün olarak algılanmasına etki eden bütün unsurlar her somut olayda ayrı ayrı değerlendirilmeli ve halk tarafından karıştırılma ihtimali buna göre belirlenmelidir. Burada belirtilen halk; işin ilgilisi veya uzmanı olmayan ancak doğrudan muhatabı olan ortalama tüketicidir.

20. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, tüketicilerin bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde ve herhangi bir sebeple bağlantı kurma ihtimalidir. Buradaki “ihtimal” kelimesi özenle ve özellikle kullanılmış bir kelime olup, şekil, ses, anlam, genel görünüm, çağrışım veya bir seri içinde bulunma izlenimi bu kapsamda değerlendirilmektedir. Hatta markalar arasında birçok noktada fark bulunduğu tespit edilse bile “umumi intiba” bunların karıştırılabileceği yönünde ise iki işaret arasında karıştırma ihtimalinin bulunduğu kabul edilmelidir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 13.06.2012 tarihli ve 2012/11-155 E. 2012/376 K. sayılı kararı). Başka bir deyişle karıştırılma ihtimali; görsel, biçimsel, anlamsal, işitsel benzerlikler, çağrıştırma, bir bütün olarak uyandırdığı toplu kanaat, malın veya hizmetin hitap ettiği alıcı grubunun toplumsal düzeyi ve durumu, markayı taşıyan malın değeri ve alıcının bu malı almaya ayırdığı zaman, markanın asıl unsurları ve tamamlayıcı unsurları, telaffuz, anlam veya biçimden, işaretlerin toplu olarak bıraktığı izlenimden, seri içine girmekten veya başka bir çağrışımdan kaynaklanabilir. Yine tüketicilerin, karşılaştırılan işaretler arasında herhangi bir şekilde “bağlantı” kurabilmesi de benzerlik bulunduğunu kabul etmek için yeterli olmaktadır.

21. Hemen belirtilmelidir ki; işaretlerin benzerliğinde ve karıştırılma ihtimalinde dikkate alınacak önemli bir unsur da, önceki markanın ayırt edici niteliğidir. Önceki markanın ayırt edici niteliği düşük ise küçük farklılıklarla dahi karıştırılma ihtimali ortadan kaldırılabilir. Bu gibi hâllerde önceki marka ile başvuru arasında mevcut farklı unsurların veya ortak unsurlara yapılan ilavelerin ayırt ediciliği ve sonraki başvuruyu yeterince farklılaştırıp farklılaştırmadığı üzerinde durulmalıdır. Nitekim Avrupa Marka ve Tasarım Ağı Ortak Bildirgesinde de belirtildiği üzere, markalar düşük seviyede ayırt ediciliği olan bir unsuru paylaşıyorsa, karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde örtüşmeyen bileşenlerin markaların genel izlenimi üzerindeki etkisine odaklanılacaktır (Karasu, Rauf/ Suluk, Cahit/ Nal Temel: Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara, 2018, s. 189). Başka bir deyişle önceki markanın ayırt edici niteliği düşük ise markaların örtüşmeyen bileşenlerinin benzerlikleri/farklılıkları ve ayırt edicilikleri ele alınarak sonuca gidilecektir.

22. Yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davalı şirket tarafından 01.04.2010 tarihinde “BERKAY” ibaresinin marka olarak tescili istemiyle Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunulduğu, tescil kapsamında 29, 30 ve 32. sınıftaki bazı emtiaların yer aldığı, başvurunun ilan edilmesi üzerine davacı tarafından 05 ve 30. sınıfta yer alan “Tıbbi amaçlı bitkiler ve bitkisel içecekler; bitki karışımları ve konsantreleri; şifalı bitki çayları, zayıflatıcı çaylar, ginseng çayı. Çaylar, buzlu çaylar” emtialarında tescilli “BERK” esas unsurlu markaları dayanak gösterilerek itirazda bulunulduğu, itirazın Markalar Dairesince reddi üzerine, yeniden inceleme isteminin de YİDK tarafından reddedildiği ve başvurunun 24.09.2012 tarihinde tescil edildiği anlaşılmaktadır.

23. Davalı başvurusunda tek ve asıl unsur kalın ve büyük harflerle yazılmış "BERKAY" ibaresinden oluşmaktadır. Bu sözcük dilimizde "güçlü ve sağlam kimse" anlamına gelmekte ve yaygın erkek adı olarak kullanılmaktadır. Davacı markalarında ise “BERK” ibaresi ya tek başına ya da tescil kapsamındaki ürün olan çayın tür, nitelik ve özelliklerini belirten tanımlayıcı ilaveler ile kullanılmaktadır. Davacı markalarının asıl unsuru olan "BERK" kelimesi dilimizde "sert, katı, sağlam" anlamına gelmekte ve başvuruda olduğu gibi erkek adı olarak kullanılmaktadır. Şu hâlde davacı markalarının asıl unsuru, başvurunun ilk dört harfi olan "BERK" ibaresi ile aynıdır. Dolayısıyla, getirilen "AY" eki nedeniyle, davalı başvurusu ile davacı markaları aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer sayılmazlar ise de, genel intiba, görünüm, okunuş ve anlam olarak benzer oldukları kuşkusuz görülmüştür. Bilindiği gibi ortalama tüketicilerin algısında baskın kısım soldan sağa okunan sözcük markalarında ilk harf ve hecedir. Kaldı ki "AY" eki anlam ya da kavramsal olarak başvuruyu davacı markalarından uzaklaştırabilmiş değildir. Bu nedenle taraf markaları arasında en azından ticari, ekonomik ve idari bir bağlantı bulunduğu yanılgısı kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır.

24. Mahkemece davalı başvurusu ile davacı markaları arasında başvurunun 30. sınıfında yer alan "bitki yapraklarından elde edilen çaylar; buzlu çaylar; ada çayı; ıhlamur; kekik çayı" emtiaları yönünden 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi anlamında bağlantı kurulma ihtimali dâhil karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle davalı markasının anılan emtialar yönünden hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Esasında taraf markalarının "bitki yapraklarından elde edilen çaylar; buzlu çaylar; ada çayı; ıhlamur; kekik çayı" emtiaları yönünden benzer olduğu hususunda mahkeme ile Özel Daire arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu itibarla taraf markalarının anılan emtialar yönünden karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kabul edildiğine göre davalı markasında yer alan bu emtialara benzeyen emtialar yönünden de karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kabul edilmelidir. Başka bir deyişle davalı başvurusundan "bitki yapraklarından elde edilen çaylar; buzlu çaylar; ada çayı; ıhlamur; kekik çayı" emtiaları çıkartıldığından başvuru kapsamında hâlâ davacı markasının tescilli olduğu emtialar ile benzer mallar bulunmaktadır.

25. Taraf markalarının "bitki yapraklarından elde edilen çaylar; buzlu çaylar; ada çayı; ıhlamur; kekik çayı" emtiaları yönünden karıştırılma ihtimalinin bulunduğu kabul edildiğine göre davalı marka başvurusunun kapsadığı özellikle içecek grubuna dahil diğer ürünler bakımından yukarıda açıklanan şekilde değerlendirme yapılması özel ve teknik bilgiyi gerektirmektedir. Zira 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi kapsamında markalara ait mal ve hizmet listelerinde yer alan mal ve hizmetlerin “aynı veya benzer” olup olmadığının değerlendirmesinde, hammadde-mamul ilişkisi, pazarlama koşulları, amaçları, satış sonrası servis ve onarım süreçlerinde ortaya çıkan müşteri çevresindeki ayniyet, piyasanın anlayışı, benzer alıcı çevresine hitap edip etmediği, benzer ihtiyaçları giderip gidermediği, birbirleri yerine ikame edilebilme ve rekabet olanaklarının olup olmadığı, dağıtım kanalları, kullanım yöntem ve amaçları ile hedeflenen halk kesimleri gibi hususların dikkate alınması gerekmektedir. Bu hususların değerlendirmesi ise hâkimin hukuk bilgisi dışında kalan ve niteliği gereği teknik veya özel bilgiyi gerektiren alanında uzman gıda mühendisinin görüşü alınmak suretiyle yapılmalıdır.

26. O hâlde mahkeme ihtisas mahkemesi olsa dahi, somut uyuşmazlığın hâkimin hukukî bilgisi ile çözümünün mümkün olmadığı, özel ve teknik bilgiyi gerektirdiği gözetilerek alanında uzman gıda mühendisinden görüş alınmak suretiyle davalı marka başvurusunun kapsadığı özellikle içecek grubuna dahil diğer ürünler bakımından da davalı başvurusu ile davacı markası arasında karıştırılma ihtimalinin (iltibas tehlikesinin) bulunup bulunmadığı belirlenmelidir.

27. Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında; somut olayda çekişmeli mal/hizmetlerin teknik bilgiyi gerektirecek şekilde emtiaları barındırmadığı için benzerlik incelemesinin hâkimin hukukî bilgisiyle yapılabileceği ve bu yönde bilirkişi incelemesinin doğru olmadığı, davalı başvurusunda kalan emtialar yönünden; ürünlerin doğası, kullanılış biçimleri, karşıladığı ihtiyaçlar, ikame olasılığı itibariyle bir benzerlik ve karıştırma ihtimalinin olmadığı, zira ortalama tüketicinin yeterince özenli makul derecede bilgili olduğu gözetildiğinde davacının “BERK” ibaresi markaları ile davalının “BERKAY” ibareli başvurusunun örtüşmeyen mallar açısından yeterince farklı ve iltibas tehlikesini ortadan kaldıracak seviyede davacı markalarından uzaklaştığı, bu itibarla direnme kararının onanması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de; bu görüş yukarıda açıklanan nedenlerle Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.

28. Hâl böyle olunca Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uymak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

IV. SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

I- Yukarıda A bendinde (§12) belirtilen gerekçelerle davalı TÜRKPATENT vekilinin temyiz isteminin hukukî yarar yokluğundan oy birliği ile REDDİNE,

İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,

II- Yukarıda B bendinde (§13-28) belirtilen gerekçelerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince oy çokluğu ile BOZULMASINA,

İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,

Aynı Kanun’un 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.11.2021 tarihinde karar verildi.

KARŞI OY

Dava, Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemine ilişkin olup mahkemece, davalının “BERKAY” ibareli başvurusu ile davacının “BERK” ibareli markaları aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer sayılmazlar ise de genel intiba, görünüm, okunuş ve anlam olarak benzer oldukları, davacıya ait “BERK” ibareli markaların “çay” emtiası yönünden belirli bir kullanım ve tanıtım sonucu ayırt ediciliğinin arttığı, dolayısıyla davalı başvurusu ile davacı markalarının “çay” emtiası yönünden karıştırılma ihtimalinin bulunduğu, diğer emtialarda karıştırılma ihtimalini bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile YİDK kararının başvuru kapsamındaki 30. sınıfta yer alan “bitki yapraklarından elde edilen çaylar; buzlu çaylar; ada çayı; ıhlamur; kekik çayı” emtiaları yönünden kısmen iptaline ve davalı markasının aynı emtialar yönünden kısmen hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Kararın temyizi üzerine Özel Dairece; mahkemece verilen kararda bir kısım ürünlerin benzer tür oldukları benimsendiği hâlde davalı marka başvurusunun kapsadığı özellikle içecek grubuna dahil diğer ürünler bakımından karıştırılma ihtimali değerlendirmesinin yapılmadığı, uyuşmazlığın niteliği itibarıyla ürünlerin benzer olup olmadıkları hususunda değerlendirme yapılmasının özel ve teknik bilgiyi gerektirdiği, bu nedenle bu konuda uzman gıda mühendisinin görüşü alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle karar bozulmuş; mahkemece önceki gerekçeler genişletilmek suretiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; mahkemenin ilk kararı ile davalı şirketin “BERKAY” ibareli markasının “bitki yapraklarından elde edilen çaylar; buzlu çaylar; ada çayı; ıhlamur; kekik çayı” yönünden davacının “BERK” ibareli markaları ile karıştırılma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle hükümsüz kılınması karşısında davalı marka başvurusunun kapsadığı özellikle içecek grubuna dâhil diğer emtialar bakımından karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı ve bu hususun tespiti bakımından bilirkişi incelemesinin gerekli olup olmadığı noktalarında toplanmaktadır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller” başlıklı 266/1 maddesi; “Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Ancak genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemez.” düzenlemesini içermektedir. Bilirkişi incelemesinin esası; uyuşmazlığın çözümünde gerekli olan özel veya teknik bilgiyi dava dosyasına temin etmektir. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 2/1-b maddesi gereğince bilirkişi; çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda hâkim, hukuk bilgisi dışında kalan ve niteliği gereği özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususları, alanında uzman kişi veya kişiler aracılığıyla inceleyecek ve elde edilen bilgi ile yapılacak değerlendirme sonucu karar tesisi için gereken kanaate ulaşabilecektir.

Somut olayda davalı başvurusu ile davacı markaları arasında, çekişmeli emtialar yönünden karıştırılma ihtimalinin (iltibas) değerlendirilmesi gerek işaretler ve gerekse markaların kapsadığı mal ve hizmetler yönünden yapılacak kıyaslama dâhil olmak üzere, tümüyle hukukî bir meseledir. Şüphesiz iltibas değerlendirmesine konu çekişmeli malların/hizmetlerin kimyasal, fiziksel yapısı, niteliği, nerede nasıl kullanıldığı gibi, genel ve hukukî bilgi kapsamında olmayan bir kısım teknik konuların açıklanması için mahkemece ihtiyaç duyulduğunda doğrudan bu sorular formüle edilerek belirli ve sınırlı teknik bilgiler gıda mühendisi bilirkişiden sorulması gerekir. Nitekim bilirkişi incelemesine karar verildiğinde de, HMK’nin 273. maddesi gereğince inceleme konusunun bütün sınırlarıyla ve açıkça belirlenmesi, bilirkişinin cevaplaması gereken soruların tespiti zorunludur. Oysa somut olayda çekişmeli mal/hizmetlerin teknik bilgiyi gerektirecek şekilde emtiaları barındırmadığı gözetildiğinde benzerlik incelemesinin tamamen hukukî bir mesele olduğu ve bu yönde bilirkişi incelemesinin doğru olmadığı anlaşılmaktadır.

Davacının “BERK” ibareli markaları 05 ve 30. sınıfa dahil “tıbbi amaçlı bitkiler ve bitkisel içecekler, bitki karışımları ve konsantreleri, şifalı bitki çayları, zayıflatıcı çaylar, ginseng çayı, çaylar buzlu çaylar” emtiaları için tescillidir. Davalının “BERKAY” ibareli marka başvurusunda yer alan “bitki yapraklarından elde edilen çaylar; buzlu çaylar; ada çayı; ıhlamur; kekik çayı” emtiaları yönünden marka hükümsüz kılındığı için geriye içecek grubuna dâhil “süt ve süt ürünleri: süt, ayran, süttozu, kefir, süt oranı fazla sütlü içecekler; kahve, kakao, suni kahve, kahve yerine geçen maddeler, kahve veya kakao esaslı içecekler; Biralar, bira yapımında kullanılan preparatlar, maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar, tonikler, sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar” yer almaktadır.

Davalı başvurusunda yer alan ve aynı veya aynı tür olmayan (çaylar ve bitki çayları dışında kalan) emtialar ve özellikle yukarıda belirtilen içecek grubunda yer alan emtialar yönünden; ürünlerin doğası, kullanılış biçimleri, karşıladığı ihtiyaçlar, ikame olasılığı itibariyle bir benzerlik ve karıştırma ihtimalinin olmadığı, zira ortalama tüketicinin yeterince özenli makul derecede bilgili olduğu gözetildiğinde davacının “BERK” ibaresi markaları ile davalının “BERKAY” ibareli başvurusunun örtüşmeyen mallar açısından yeterince farklı ve iltibas tehlikesini ortadan kaldıracak seviyede davacı markalarından uzaklaştığı kabul edilmelidir. Gerçekten de bozma kararında işaret edilen özellikle içecek grubuna dahil emtiaların, karşıladıkları ihtiyaçlar, tüketici profili, hammadde-mamul madde ilişkisi, üretim ve pazarlama kanalları ile yerleri, ikame olanağı gibi kriterler itibariyle davacı markaları kapsamındaki yer alan emtialar ile bir bağlantısı olmadığı gibi, ilişki kurulması ihtimali de dahil karıştırılma riski bulunmamaktadır. Başka bir deyişle davacının “BERK” ibareli markasını gören bilen ortalama tüketicinin, davalı başvurusunda yer alan “süt ve süt ürünleri: süt, ayran, süttozu, kefir, süt oranı fazla sütlü içecekler; kahve, kakao, suni kahve, kahve yerine geçen maddeler, kahve veya kakao esaslı içecekler; Biralar, bira yapımında kullanılan preparatlar, maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar, tonikler, sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar” emtiası üzerinde "BERKAY" şeklindeki davalı markasını gördüğünde, bunların aynı veya ekonomik, ticari, idari bağlantıları olan işletmelerden gelen mallar olduğunu sanması ve bağlantı kurması ihtimali yoktur. Zira dava kısmen kabul edilen aynı sınıfın aynı alt grubunda bulunan ve aynı tür olan (bitki yapraklarından elde edilen çaylar; buzlu çaylar; ada çayı; ıhlamur; kekik çayı) yönünden düşük de olsa bir karıştırılma ihtimali mevcut ise de, yeterince farklı tüketiciye hitap eden, ikame olanağı bulunmayan farklı alt gruptaki mallar bakımından "BERK " ve "BERKAY" ibareleri yeterince farklılaşmış markalardır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme kararının onanması gerektiği görüşünde olduğumdan Sayın Çoğunluğun bozma görüşüne katılamıyorum.