Esas No: 2020/1837
Karar No: 2021/1722
Karar Tarihi: 25.02.2021

**11. Hukuk Dairesi         2020/1837 E.  ,  2021/1722 K.**

**"İçtihat Metni"**

MAHKEMESİ :BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 16. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 30.11.2016 tarih ve 2015/106 E. - 2016/207 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi'nce verilen 05.03.2020 tarih ve 2017/4461 E. - 2020/566 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davacının 06.03.1997 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na “MELOX” adlı ürünün 7,5 mg. İçin ve 05.12.1997 tarihinde ise 15 mg. için ruhsat başvurusunda bulunduğunu, daha sonra “MELOX” ibaresinin tescili için TPMK’ dan öninceleme talebinde bulunduklarını, 26.03.1997 tarihinde “GELOX”, “MELO”, “MEFLOX” ve “MAALOX” markaları nedeniyle tescil edilemeyeceğinin bildirildiğini, davalının 11.05.1998 tarihinde işbu dava konusu olmayan “MELOKS” markasının 05. sınıfta tescili için TPMK’ya başvuruda bulunduğunu, başvurunun 98/005849 sayı ile ilana çıktığını ve davacı tarafından itiraz edildiğini, davacının 06.10.1999 tarihinde ilaç ruhsatının onaylandıktan sonra ibarenin yoğun şekilde kullanılmaya başlandığını, davalının ise dava konusu markalarla ne başvuru ne dava tarihinde ürettiği ürünü ve dolayısıyla öncelikli kullanımının bulunmadığını, davacının 2000/24825 sayılı “MELOX” ibaresinin tescili için başvuruda bulunduğunu, ancak davalının işbu davaya konu olmayan “MELOKS” ibareli başvurusu gerekçe gösterilerek başvurusunun reddedildiğini ve bu ret kararının YİDK tarafından da onaylandığını, devamında taraflar arasında muhtelif davaların görüldüğünü, bu davalar sonucunda gerek İlk Derece Mahkemesi gerek de Yargıtay kararları ile "Meloks” ve Melox” ibarelerinin ayırt edilemeyecek kadar benzer oldukları ile "Melox” markasının gerçek hak sahibinin davacı olduğunun tespit edildiğini, önceki dava süreci uzun sürdüğünü ve bu süreçte davalının “Meloks" markasının ayırt edilemeyecek derecede benzerlerini tescil ettirdiğini ileri sürerek davalı adına tescilli 2010/33765 tescil sayılı “M -ELOKS”, 2013/20003 tescil sayılı “MEELOKS”, 2013/20001 tescil sayılı “MEL'OKS”, 2010/44362 tescil sayılı “MEL-OKS”, 2013/19707 tescil sayılı “MELLOKS”, 2013/20002 tescil sayılı “MELOK'S”, 2010/26901tescil sayılı “mieloks”, 2010/26906 tescil sayılı “mielox”, 2010/26905 tescil sayılı “milox”, 2010/33767 tescil sayılı “MLOX”, 2010/26900 tescil sayılı “miloks”, 2010/34987 tescil sayılı “ME-LOOKS”, 2010/26903 tescil sayılı “neloks” ibareli markalarının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davalının 19.08.1999 tarihinden önce davacı yana ait “Melox” markasının varlığından haberdar olmadığını, iyi niyetli olduğunu, davacının ruhsat başvurusunun kullanma teşkil etmediğini, davalıya ait 98/005849 numaralı markanın terkin edilerek dosyalama/başvuru sürecinin yeniden başlatılmasına karar verildikten sonra davalının 2010/45360 sayılı başvuru yaparak tescil sürecini tekrar başlattığını, davacı yanın “Melox” markasının tesciline ilişkin başvuru yapmadığını ve davalının 2010/45360 numaralı başvurusuna itiraz da etmediğini, davalı başvurusunun 2015 yılında tescille sonuçlanması sonrasında dava açılmasının iyi niyet kurallarına aykırılık teşkil ettiğini, davacı yanın başvuruya uzun süredir sessiz kaldığını, davalının dava konusu 2010/26900 sayılı “MİLOKS” ve 2010/26903 sayılı “NELOKS” markalarının 05. sınıfın bir kısım emtiasında tescilli olduğunu ve 05.01 sınıfına dâhil ilaç emtiasını içermediğini, davacının “Melox” markasını sadece 05.01 sınıfına dâhil ilaç emtiasında kullandığını, davacı tarafından kullanılan “Melox” markası ile davalının dava konusu markalarının MarkKHK m. 7/1-b hükmü anlamında aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olmadığını, taraf markalarının karıştırılmasının söz konusu olamayacağını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacının markanın tescilinde öncelikli hak sahibi olduğu, davalı markalarının davacı markası ile iltibas teşkil ettiği, ayrıca davalı yanın ilk tescilden sonraki marka tescillerinin kötü niyetli tescil olduğu, bu nedenle hükümsüzlük şartlarının oluştuğu, davada hak düşürücü süre ve sessiz kalma yoluyla hak kaybı bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, davaya konu davalı adına tescilli markaların hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili istinaf etmiştir.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince tüm dosya kapsamına göre, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava, gerçek hak sahipliği, benzerlik ve kötüniyet iddialarına dayalı olarak davalı adına tescilli onüç adet markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Davacı vekili, müvekkilinin “MELOX” ibaresi yönünden öncelik ve gerçek hak sahipliğine dayalı olarak açtığı dava sonunda davalı adına tescilli 98/005849 sayılı ve “MELOKS” ibareli markanın hükümsüzlüğüne karar verildiğini ancak karar kesinleşmeden benzer ibareli dava konusu markaların tescil edildiğini iddia etmiş, davalı vekili ise dava konusu markaların ilaç emtiası yönünden "MELOKSİKAM” ilaç etken maddesinin isminden türetilmiş olduğunu savunmuş, ilk derece mahkemesince davacının öncelikli hak sahibi olduğu, davalı markalarının davacı kullanımı ile iltibas teşkil ettiği, ayrıca davalı yanın ilk tescilden sonraki marka tescillerinin kötü niyetli olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne ve markaların hükümsüzlüğüne karar verilmiş, Bölge Adliye Mahkemesince de istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Dairemizin yerleşik içtihatlarında, ilaç emtiası bakımından etken maddeye veya tedavisi hedeflenen hastalığa doğrudan atıf yapan jenerik işaretler tanımlayıcı ve bu alanda ilaç üretimi ve satışıyla iştigal eden meslek mensuplarının tamamının kullanımına açık işaretler olarak görülmekte ve ancak birtakım eklerle marka olarak tescilinin mümkün olduğu kabul edilmektedir. Bu tür jenerik işaretler, kamu yararı gereğince mülkiyeti kimsenin tekeline bırakılamayacak işaretlerden olup, ancak farklı eklerle birlikte ve düşük düzeyde bile olsa somut ayırt edicilik vasfı kazandırılarak ilaç markası olarak tescil ettirilebilmeleri mümkündür.

Bir markanın kötü niyetle tescil ettirilmesi hali, mülga 556 sayılı KHK’da açıkça bir hükümsüzlük sebebi olarak sayılmamış ise de, MK 2. maddesinden hareketle, Dairemizin yerleşik uygulamaları doğrultusunda kötü niyetle marka başvurusu bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmektedir. Genel olarak markayı kullanmaktan ziyade şantaj veya başkasından haksız para elde etmek veya başkalarının ticaretine engel olmak ya da güveni kötüye kullanma gibi amaçlarla yapılan marka başvuruları kötü niyetle yapılmış olarak kabul edilmektedir.

Kanunun ayrıca müeyyideye bağladığı hususlar da tek başına kötü niyet emaresi olarak kabul edilmez. Zira Kanun tarafından müeyyidesi zaten gösterilmiş marka başvuruları için ayrıca kötü niyeti de sebep göstermek doğru görülmemektedir. Bu bağlamda, KHK’nın 8/3. maddesi uyarınca önceye dayalı hakkın ihlali, KHK’nın 8/4. maddesi veya Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış markanın aynısı veya benzerinin tescil ettirilmesi gibi hususlar tek başına kötü niyetli başvuru olarak görülemez. Markaların kötüniyetle tescil ettirilip ettirilmediği hususu tarafların iddia ve savunmaları yanında, her bir somut olayda dosyadaki mevcut deliller ile somut olay özellikleri dikkate alınarak incelenmesi gerekir. Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin bir mahkeme kararını etkisiz kılmak için yeni marka başvurularında bulunulması da kötü niyetli marka başvurusu olarak kabul edilebilir. Ancak, markası hükümsüz kılınan kişinin, yasal bir hakkını kullanarak, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda esasen tanımlayıcı olması nedeniyle marka olamayacak bir işaretlere birtakım farklı eklerle yeni bir marka başvurusunda bulunması önlenemez ve bu davranış tek başına kötüniyetli marka tescili olarak da değerlendirilemez.

Bu nedenle, davalı adına tescilli 98/005849 sayılı markanın kesinleşen mahkeme kararıyla hükümsüzlüğüne karar verilmişse de, hükümsüz kılınan 98/005849 sayılı marka ile işbu davaya konu markaların işaretsel yönden tamamen aynı olmaması ve ilaç markaları yönünden etken maddeye temas eden jenerik işaretleri kullanma hakkının kimsenin tekeline bırakılmayacağına ilişkin yukarıdaki temel ilkeler de nazara alınarak davalının ilaç markalarının davacı taraf kullanımında olan ve öncelik hakkı bulunan “MELOX” ibaresi ile karıştırılma tehlikesinin bulunup bulunmadığı hususunun her bir marka yönünden ayrı ayrı incelenmesi ve öncelik hakkı değerlendirilmesi yapılmak suretiyle sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, ilk derece mahkemesince hatalı ve eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm kurulması ve Bölge Adliye Mahkemesince de istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULARAK KALDIRILMASINA, HMK'nın 373/1. maddesi uyarınca dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davalıya iadesine, 25/02/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.