Esas No: 2006/11133
Karar No: 2007/13757
Karar Tarihi: 05.11.2007

11. Hukuk Dairesi 2006/11133 E., 2007/13757 K.

**11. Hukuk Dairesi 2006/11133 E., 2007/13757 K.**

**- HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI

- MARKA

- TERKİN**- 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA... [ Madde 70 ]

- 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA... [ Madde 7 ]

- 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA... [ Madde 35 ]

- 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA... [ Madde 42 ]

**"İçtihat Metni"**

Taraflar arasında görülen davada (İstanbul İkinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkmesi)'nce verilen 13.07.2006 tarih ve 2004/625-2006/207 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin Amerika'daki firmanın WZ..." markası ile pazarladığı pas önleyici ambalaj ve koruma malzemelerini ülkemizde piyasaya sunan distribütör şirket olduğunu, wV..."nin ambalaj malzemeleri üzerine uygulanan paslanmayı önleyici bir maddenin ve tekniğin adı olup, davalı şirketin aynı türde pas önleyici kağıt ve naylon torba imali ile uğraştığını, davalının nV..." ibaresini kötü niyetle tescil ettirdiğini ve müvekkili ürünlerini toplattığını, ticaret alanında herkesçe kullanılan bir tanım ve genel anlam ifade ettiğini, 556 sayılı KHK'nın 7/a, c ve d bentlerine göre mutlak red nedeni sayıldığını, yardımcı unsur olarak kullanılabilen ancak ayırt edicilik unsurunun bulunmaması nedeniyle tek başına kullanılmaması gereken bu ibarenin davalinin tekeline bırakılamayacağını ileri sürerek, markanın hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, kararın ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, 1992 yılında kurulan davalı şirketin, uçucu pas önleyici ambalaj üretimini Türkiye'de yapan tek kuruluş olduğunu, bu ürünü ithal veya üretim yoluyla ülkemizde tanıtımını gerçekleştirdiğini, 1997 yılında tescil ettirdiğini, davanın süre yönünden reddi gerektiğini savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece dosya kapsamına, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, 556 sayılı KHK'nın 70/1-a ve c bentlerine göre tescil engeli oluştuğu, dava açmanın tanınmış markalara kıyasla 5 yıllık süre ile sınırlanması gerektiği, ancak kötüniyetli tescil varsa süre sınırının bulunmadığı, kötüniyetli tescil KHK'nın 42. maddesinde hükümsüzlük nedeni olarak belirtilmemiş ise de, KHK'nın 35. maddesinde buna ilişkin itirazın yayından itibaren 3 ay içerisinde yapılması gerektiğinin öngörüldüğü, davalının herkesin kullanma hakkını haiz ibareyi tescil ettirmesinin, MK'nın 2. maddesi ve KHK anlamında iyiniyetli kabul edilemeyeceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, davalı D... Deniz Yapı San. Tic. Ltd. Şti. adına Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ'e göre 01, 02 ve 17. sınıflardaki bir kısım emtia için 1997/191892 sayı ile tescilli "V..." markasının 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 42/1-a bendi uyarınca hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine ve kararın ilanına karar verilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, davalı tarafından marka tescil ettirilirken bu markayı oluşturan harflerin korozyon alanında kullanılan uluslararası terimin baş harflerini oluşturduğunun bilindiği, buna göre V... ibaresinin ilgili çevre tarafından hangi anlama geldiğinin de bilindiğinin kabulü gerektiği, kimya ve metalürji mühendisleri ile ilgili ürünlerin ticaretini yapan firmalar tarafından da bu özelliğe sahip ürünler için kullanılan genel bir terim olduğu gerekçesiyle, 556 sayılı KHK'nın 7/a ve c bentleri uyarınca hükümsüzlük kararı verilmiştir.

Davalı vekili, cevap dilekçesi ile yargılama aşamasında, markayı oluşturan "V..." ibaresinin "Uçucu Pas Önleyici" kavramının İngilizce karşılığının baş harflerinden oluştuğunu kabul etmekte ancak, müvekkili şirketin kuruluşunu müteakip Türkiye'de ilk defa korozyon önleme konusunda kendi tesislerinde lisanslı üretime başlayıp, halen korozyon önleyici ambalaj üretimi yapan tek kuruluş olduğunu, bu konuda Türkiye ve Ortadoğu distribütörü olduklarını, Türkiye'de tanıtımını sağladıklarını, markanın tescilinden itibaren yedi yıldır da kullanmaları nedeniyle ayırt edici niteliğe haiz olduklarını savunmuştur.

556 sayılı Kanun Hükmünde Karamame'nin 42/son fıkrasına göre, "bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise, 7. maddenin (a), (c), (d) bentlerine göre tescili hükümsüz sayılamaz". Ancak, KHK'nın (a), (c) ve (d) bentleri uyarınca mutlak ret nedenlerinin varlığına rağmen tescili yapılan bir markanın, tescilden sonra kullanılması sonucunda, tescil edildiği mal veya hizmetlerle ilgili olarak kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmış olması halinde hükümsüz kılınıp kılınmayacağı hususunda, 556 sayılı KHK'nın 42/son maddesinde açık bir düzenleme bulunmadığından, öncelikle bu durumun tartışılıp belirlenmesi gerekmiştir.

Az önce açıklanan husus ile ilgili olarak, gerek 40/94 sayılı AB Tüzügü'nün 51/2. maddesinde ve mukayeseli Alman Markalar Kanunu (MarkenG) 50/2. maddesindeki düzenleme ve gerekse öğretide öne sürülen "bir markanın, tescilden sonra da kullanımla ayırt edici nitelik kazanması halinde hükümsüz sayılamayacağına ilişkin görüşler (Arkan S., Marka Hukuku, Cilt II, s. 156-157; Karahan S., Marka Hukukunda Hükümsüzlük Halleri, s. 33; Yasaman H., Marka Hukuku, Cilt II, s. 871; Tekinalp Ü., Fikri Mülkiyet Hukuku, Dördüncü Bası, s. 446) ve Türk Marka Hukuku'nca da benimsenen "kullanımla ayırt edici nitelik kazanılması" ilkesi gözönüne alındığında; "bir markanın tescil edildikten sonra kullanılması ve hükümsüzlük davası açılıncaya kadar geçen sürede tescil edildiği mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanması halinde 7. maddenin (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescilinin hükümsüz sayılamayacağı" şeklinde uygulanarak bu husustaki yasal boşluğun doldurulması Dairemizce uygun görülmüştür.

O halde mahkemece, davaya konu "V..." markasının 31.12.1997 tarihinde yapılan tescilinden itibaren marka sahibi davalı tarafından yukarıda açıklanan şekilde 556 sayılı KHK'nın 7/son maddesine göre kullanım ile ayırt edicilik kazandırılıp kazandınlmadığı konusunda taraf delillerinin toplanarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 05.11.2007 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Dava, davalıya ait "V..." markasının hükümsüzlüğüne İlişkin olup, mahkemece davalının tescilinin kötüniyetli bir tescil olduğu sonucuna varılarak 556 sayılı KHK'nın 42/1-a maddesinde tanınmış markalar için öngörülen ve Dairemizin emsal kararlarıyla da (Bkz. Dr. H. Karan, M. Kılıç, Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, s. 386, 1997/5417 E., 1997/9676 K.) diğer markalar için de uygulanması kabul edilen 5 yıllık hak düşürücü sürenin dolmasından sonra açılan davanın esasına girilerek 556 sayılı KHK'nın 7/1-a ve c fıkraları ve aynı Kararname'nin 42. maddesi uyarınca davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Mahkemece kabul edildiği ve sayın çoğunlukça da benimsendiği üzere davacının tescili kötüniyetli bir tescil olup, dava bu nedenle süresinde kabul edilmiştir. Kötü-niyetin hiçbir şekilde korunamayacağı da hukukun temel prensiplerinden birisidir. Bu itibarla, her şeyden önce davalı tarafın tescilden sonra markayı ayırt edici hale getirdiği ve bu nedenle tescilin korunması gerektiğine ilişkin davalı savunması dinlenemez.

Öte yandan, 556 sayılı KHK'nın 7/2. maddesi ve 42/son maddesi sadece tescilden önceki ayırt edici hale getirmeye yasal bir koruma getirmiş olup, KHK'da tescilden sonra ayırt ediciliğin korunacağına ilişkin bir hüküm mevcut değildir. Asıl olan markayı kullanma olduğundan ve kötüniyetle tescil ettirilen bir sürü marka da kullanılarak ve tanıtılarak ayırt edici hale getirilmiş olacağından, bu görüş kabul edildiğinde bir sürü işlemde KHK'nın 42. maddesi hükümleri işlevini yitirmiş olacaktır. Kötüniyetin hiçbir şekilde korunamayacağına ilişkin ilke de nazara alındığında, var olduğu belirtilen bir kanun boşluğunun da bu şekilde doldurulması mümkün değildir. Bu itibarla, tescilden sonra marka ayırt edici hale getirilmiş ise, hükümsüzlük talebinin reddi gerektiğine İlişkin bozma gerekçesinin yerinde olmadığı ve yerel mahkeme kararının onanması gerektiği görüşünde olduğumdan sayın çoğunluk kararına karşıyım.