Esas No: 2020/657
Karar No: 2022/808
Karar Tarihi: 02.06.2022

**Hukuk Genel Kurulu         2020/657 E.  ,  2022/808 K.**

**"İçtihat Metni"**

MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

1. Taraflar arasındaki “Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesince verilen davalı Kurum vekilinin istinaf isteminin esastan reddine dair karar, davalı Kurum vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, ilk derece mahkemesince Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.

2. Direnme kararı davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

I. YARGILAMA SÜRECİ

Davacı İstemi:

4. Davacı vekili; müvekkilinin "..." esas unsurlu ulusal ve uluslararası alanda tanınmış markaların sahibi olduğunu, anılan ibarenin özgün bir ibare olarak ünlü bir tasarımcı tarafından özel olarak tasarlandığını, davalı gerçek kişinin müvekkili markalarıyla iltibasa sebep olabilecek 2013/10838 sayılı "..." ibareli marka tescil başvurusuna, iltibas ve tanınmışlık vakıasına dayanarak itiraz ettiklerini, yapılan itirazın nihai olarak YİDK kararıyla reddedildiğini, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, müvekkiline ait “MİLANGO” ibareli markanın tanıtımı için ciddi yatırımlar yapıldığını, markalar arasında karıştırılma tehlikesinin bulunduğunu, müvekkilinin markalarının tanınmışlığından haksız yararlanma ve itibarına zarar verme ihtimallerinin bulunduğunu, davaya konu YİDK kararında müvekkilinin markalarının tanınmışlığının nazara alınmadığını ileri sürerek YİDK’nın 2014-M-16810 numaralı kararının iptaline ve başvuruya konu davalı markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabı:

5. Davalı Kurum vekili; kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (556 sayılı KHK) 8/1-b ve 8/4. maddesi koşullarının bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

6. Davalı ..., usulüne uygun tebligata rağmen cevap dilekçesi sunmamıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararı:

7. Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 17.10.2016 tarihli ve 2015/78 E., 2016/306 K. sayılı kararı ile; taraf markalarının farklı sınıflarda tescilli olmalarına rağmen işaretlerin birebir benzer olduğu ve davaya konu marka başvurusunun bir marka ofisi aracılığıyla yapıldığı gözetildiğinde, marka sorgulaması yapılırken aynı yazı ve puntolarla bir markanın tescilli olduğunun bilinebileceği, bu açıdan çikolata emtiaları yönünden yaygın ve tanınmış olduğu dosyaya yansıtılan reklam, doküman ve sair belgelerden anlaşılan bir markanın aynısının, farklı sınıflarda da tescil edilmesi hâlinde, davacı markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlanılacağı ve onun markasının itibarına ve ayırt edicilik niteliğine zarar verebileceği, bu nedenle 556 sayılı KHK'nın 8/4. maddesindeki koşulların oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulü ile YİDK'nın 2014-M-16810 sayılı kararının iptaline, dava konusu marka karar tarihi itibariyle tescilli olmadığından hükümsüzlük konusunda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararı:

8. İlk derece mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içerisinde davalı Kurum vekilince istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

9. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin 08.02.2017 tarihli ve 2017/86 E., 2017/105 K. sayılı kararı ile; mahkemenin vakıa ve hukukî değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılığın bulunmadığı, davacıya ait tanınmış markanın davalıya ait başvuru sınıfında kullanılmasının markanın itibarına ve ayırt ediciliğine zarar verebilecek nitelikte olması nedeniyle 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesindeki koşulların gerçekleştiği gerekçesiyle davalı Kurum vekilinin istinaf talebinin esastan reddine karar verilmiştir.

Özel Daire Bozma Kararı:

10. Bölge adliye mahkemesinin yukarıda belirtilen kararı, süresi içerisinde davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmiştir.

11. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 13.11.2018 tarihli ve 2017/1410 E., 2018/7017 K. sayılı kararı ile; “…Dava, TPE YİDK kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir.

556 sayılı KHK’nın 8/4 fıkrası ilk cümlesi uyarınca, markaların aynı veya benzerinin önceden tescilli markanın tescil kapsamı dışında kalan farklı tür mal ve hizmetler yönünden tesciline bir engel bulunmamaktadır. Ancak, tanınmış markalar sahiplerine, markanın tescil kapsamındaki aynı ve benzer tür mal ve hizmetlerin yanı sıra, 556 sayılı KHK 8/4. maddesinde yazılı koşulların varlığı halinde farklı tür mal ve hizmetler yönünden de koruma sağlar. Böyle bir korumanın varlığı için her şeyden önce, tanınmış marka ile sonraki başvuru konusu markaya konu işaretler arasında nispi bir benzerlik bulunması gerekmektedir. Benzerlik şartının sağlanması için, markaları üreten firmalar arasında idari veya ekonomik bir bağ olduğu konusunda ilişkilendirilme ihtimali bulunması şart olmayıp, sonraki marka ile tanınmış markayı çağrıştırması yeterlidir. Ancak, tanınmış marka korumasından yararlanabilmek için, tek başına benzerlik bulunması yeterli olmayıp, az önce de belirtildiği üzere 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi uyarınca, sonraki tarihli başvuru konusu işaretin tescilinin tanınmış markanın itibarına veya ayırt edicilik karakterine zarar vermesi ya da tanınmışlıktan haksız yarar sağlaması hallerinden en az birinin gerçekleşme ihtimalinin bulunması da zorunludur.

Yapılan açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde, tanınmışlık olgusunun tespiti özel ve teknik bilgi gerektirdiğinden mahkemece bilirkişi incelenmesi yaptırılmış, dosyaya sunulan deliller doğrultusunda tanzim edilen bilirkişi raporunda, davacı markalarının tanınmışlığının ispat edilemediği mütalaa edilmiştir. Mahkemece, kararda açıklanan gerekçe ile teknik bir hususta bilirkişilerce bildirilen kanaatin aksinin kabulü doğru olmadığı gibi, davaya konu marka başvurusunun bir marka ofisi aracılığıyla yapılmasının hükümsüzlük sebebi olarak gösterilmesi de doğru değildir. Ayrıca davacı markasının yiyecek içecek sınıflarında, davalı markasının ise giysi emtiası için tescilli olmasına rağmen, KHK’nın 8/4. maddesindeki risklerin ne şekilde oluşacağı dahi tartışılmaksızın, bu maddeye dayalı olarak davanın kabulüne karar verilmesi de doğru görülmemiş, kararın davalı TPE yararına bozulması gerekmiştir…” gerekçesiyle karar bozularak dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Direnme Kararı:

12. Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 08.07.2019 tarihli ve 2019/86 E., 2019/251 K. sayılı kararı ile önceki gerekçeye ek olarak; 556 sayılı KHK'nın 8/1-b maddesi yönünden iltibas oluşmadığı kabul edilmekle beraber taraf marka işaretleri arasında ayniyete yakın benzerliğin olduğu, davalı başvurusunun bir marka ofisi aracılığıyla yapıldığı gözetildiğinde, marka sorgulaması yapılırken aynı yazı ve punto büyüklüğündeki bir markanın önceden tescilli olduğu kolaylıkla anlaşılacağı gibi dosyaya yansıtılan YİDK itiraz sürecinde de çeşitli doküman ve belgeler (reklam suretleri, köşe yazıları ve benzeri belgeler) ile çikolata emtiaları yönünden yaygın ve tanınmış olduğu anlaşılan bir markanın birebir aynısının tekstil sınıfında da tescili için başvurulmasıyla ortalama düzeydeki tüketici nezdinde tanınmışlıktan haksız yararlanma, itibarına zarar verme ve ayırt edici karakteri zedeleme hususları ihtimalinin ortaya çıktığı, davalı marka başvurusunun davacının seri markaları arasına sızmaya çalışma niteliğinde olduğundan 556 sayılı KHK’nin 8/4. maddesindeki koşulun gerçekleştiği, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 282. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme sonrasında YİDK nezdinde davacı tarafın mesnet markasının çikolata alanında tanınmış olduğuna kanaat verilecek şekilde evrak sunulduğundan bilirkişi heyetinin aksi görüşüne itibar edilmediği gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme Kararının Temyizi:

13. Direnme kararı süresi içinde davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmiştir.

II. UYUŞMAZLIK

14. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; dosyada mevcut bilirkişi raporunda davacıya ait “MİLANGO” esas ibareli markaların tanınmışlıklarının ispat edilemediğinin mütalaa edilmiş olması, davalı ...’a ait dava konusu markanın tescil başvurusunun bir marka ofisi aracılığıyla yapılmış olması ve davacı tarafından dosyaya sunulan markaların tanınmışlığına dair iddiaya dayanak evrakın mevcudiyeti karşısında, davacıya ait markaların tanınmış marka niteliğini haiz olup olmadığı, buradan varılacak sonuca göre farklı sınıflarda tescil edilmek istenen davalı ...’a ait 2013/10838 sayılı ve “MİLANGO” ibareli markaya ilişkin olarak verilen YİDK kararının, 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi kapsamında iptaline dair koşulların oluşup oluşmadığı noktasında toplanmaktadır.

III. GEREKÇE

15. Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle konuya ilişkin yasal düzenlemeler ile hukukî kavram ve kurumların ortaya konulmasında yarar bulunmaktadır.

16. Hemen belirtmek gerekir ki, tescilli bir markanın, ait olduğu mal ve hizmetler bakımından sağladığı korumanın kapsamı ve sınırları 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu (SMK) ile düzenlenmiştir. Ancak somut olayda uyuşmazlığın çözümü için başvuru ve dava tarihinde yürürlükte bulunan 556 sayılı KHK’nın uygulanması gerekmektedir.

17. Bilindiği üzere, Türk hukukunda sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir. Dava tarihi itibariyle somut olaya uygulanması gereken 556 sayılı KHK'nın 7. maddesinde bir marka tescil başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu (Kurum) tarafından “mutlak ret nedenleri” kapsamında yapılacak inceleme sonucunda reddedilmesinin koşulları belirlenmiştir. Mutlak ret nedenlerinin ortak özelliği, marka olarak tescili talep olunan işaretin kamuyu ilgilendirmesi veya kamuya mal olmasıdır. Ret nedenlerinin mutlak karakteri icabı, herhangi bir kişinin ileri sürmesine gerek kalmaksızın Kurum ve mahkeme tarafından "re’sen" dikkate alınırlar. Zira mutlak ret nedenleri birer def’î değil, itiraz sebebidir. Mutlak ret nedenlerini, mükellefiyetleri olmamasına rağmen, 556 sayılı KHK’nın 34. maddesi gereği herkes Kurum’un bilgisine arz edebilir ve ilgililer (tescil neticesinde menfaat kaybına uğrayabilecek kişiler) de 556 sayılı KHK’nın 35. maddesi çerçevesinde "itiraz" konusu yapabilirler. İlgililer bu itirazlarından feragat edemezler. İtiraza rağmen YİDK tarafından verilen kesinleşmiş tescil kararına karşı, 556 sayılı KHK’nın 53. maddesi gereğince iptal davası ikame edilebilir. Bu davalarda, mutlak ret nedenleri mahkemece re'sen dikkate alınır. YİDK kararlarının iptali için açılan davalarda mutlak ret nedenleri hakkındaki inceleme ve değerlendirme başvuru tarihindeki koşullara göre yapılır. Mutlak ret nedenlerinden birinin varlığı dolayısıyla tescil olunmaması gerekirken her nasılsa tescil olunan bir markaya karşı 556 sayılı KHK’nın 42/1-a maddesi gereğince hükümsüzlük davası açılabilir. Böyle bir dava sonuçlanmadan tescili yolsuz da olsa bir markanın kullanımı engellenemez (Karan, Hakan/Kılıç, Mehmet: Markaların Korunması 556 sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004, s. 79, 80).

18. 556 sayılı KHK’nın 8. maddesinde ise markanın tescili ile ilgili "nispi ret nedenleri" düzenlenmiştir. Bu nedenlerin ortak özelliği, tescili talep olunan marka üzerinde üçüncü bir kişinin üstün hak iddiasına dayanmasıdır. Mutlak ret nedenlerinden farklı olarak nispi ret nedenlerinin kamu menfaati ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Nispi ret nedenleri, mahkeme veya Kurum tarafından re'sen dikkate alınmazlar. Bunların mutlaka 556 sayılı KHK’nın 35. maddesi gereğince ilgili kişiler (yani daha önceki bir tarihte tescil edilmiş veya tescil başvurusunda bulunulmuş bir markanın sahibi ile tescilsiz markayı kullanarak bu işaret üzerinde daha eski bir tarihte hak kazanmış olan kişiler) tarafından "itiraz" olarak ileri sürülmesi gerekir. İlgili kişiler, itiraz hakkını kullanmaktan feragat edebilirler. Nispi ret nedenlerinden birinin varlığı dolayısıyla tescil olunmaması gerekirken her nasılsa tescil olunan bir markaya karşı 556 sayılı KHK’nın 47 ilâ 53. maddeleri arasındaki prosedür takip edilerek kesinleşmiş YİDK kararı aleyhine iptal davası açılabileceği gibi, 556 sayılı KHK’nın 42/1-b maddesindeki şartlar dairesinde hükümsüzlük davası da ikame edilebilir.

19. 556 sayılı KHK’nın 8/1-a ve b maddesindeki düzenlemeye göre tescil için başvurusu yapılan marka ile tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka arasında halk tarafından karıştırılma ihtimalinden (iltibas) bahsetmek için hem karşılaştırmaya konu marka işaretleri arasında hem de işaretlerin tescil edileceği mal ve hizmetler arasında aynılık veya benzerlik olması gerekir. Ancak burada farklı mal ve hizmetlerde tescilli ancak benzer ibareler içeren markalar bakımından 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesinin hatırlatılması da gereklidir. Zira tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu ret edilebilecektir.

20. 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesinde, marka sahiplerinin, ibareleri benzer olmasına rağmen farklı mal veya hizmetleri kapsayan diğer markaların tescilini engelleyemeyeceği kuralının istisnası düzenlenmiş olup anılan madde; “Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir” hükmünü içermektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere 556 sayılı KHK “toplumsal tanınmışlık” düzeyine ulaşmış markaların, farklı mal ve hizmetler için tesciline bazı durumlarda izin vermemekte, böyle bir marka sahibine de itiraz, tescili hâlinde ise hükümsüzlüğünü talep hakkı tanımaktadır. Zira toplumda tanınmış niteliği haiz bir markanın farklı mal veya hizmetlerde kullanımı hâlinde, o markanın tüketicileri çoğu zaman tanınmış marka sahibinin faaliyet alanını genişlettiğine inanarak mal veya hizmet tercihlerini değiştirebilirler. Böyle bir durumda tanınmış marka ile işletme arasındaki bağ, marka hakkı sahibinin arzusu dışında zayıflayarak markanın itibarı zedelenmeye başlar.

21. Bu itibarla tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle böyle bir markanın başka bir mal veya hizmet için tescili, onu tescil ettirecek kişiye haksız yarar sağlayacak (haksız yararlanma, şöhreti sömürme), markanın itibarına zarar verecek ya da ayırt edici karakterini zedeleyecek sonuçlar doğuracak ise, tanınmış marka sahibinin itirazı üzerine tescil talebi Kurum tarafından ret edilecektir (556 sayılı KHK m. 8/4. ikinci cümle). Şöhreti sömürme, itibar yitirilmesi ve markanın itibarının sulandırılması aynı zamanda bir tecavüz eylemidir ve tanınmış marka sahibi bu tür kullanımları da engelleme hakkına sahiptir (556 sayılı KHK m. 9/1-c, 61/1-a) (Tekinalp, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012 s. 426).

22. Hangi markaların tanınmış, hangilerinin toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş olduğunu tespit için 1999 yılında "WIPO (World Intellectual Property Organization-Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) Ortak Tavsiye Kararı" adı altında bazı ölçütler getirilmiş ve bu suretle bir markanın tanınmışlığında kendisinden yararlanılabilecek bazı kriterler oluşturulmuştur. Bu kriterler, bağlayıcı olmamakla birlikte uygulama ve öğretide de kabul görmektedir. Buna göre, bir markanın tanınmışlığı belirlenirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur. Bir markanın tanınmışlık niteliğinin tespiti için yapılacak incelemede:

a) Toplumun ilgili kesiminde markanın tanınma derecesi,

b) Markanın kullanıldığı coğrafi alan, kullanım süresi ve yoğunluğu,

c) Marka promosyonlarının hedef aldığı coğrafi alan, promosyon süresi ve yoğunluğu,

ç) Markanın tesciller veya tecil başvuruları ile korunduğu coğrafi alanın büyüklüğü;

d) Markanın resmi makamlarca tanınmışlığına delalet eden karar ve uygulamaları,

e) Markanın ekonomik değeri şeklinde sıralanan ölçütler nazara alınarak somut olayın niteliğine uygun düştüğü ölçüde ve sunulan delillerden hareketle bir karara varılacaktır. Yapılacak olan bu incelemede ise gerekli görüldüğü takdirde, teknik hususlardaki belirlemelerin yapılabilmesi için bilirkişi incelemesine de başvurulabilecektir. Öte yandan WIPO Kriterlerine göre, bir markanın toplumda tanınmışlık düzeyine erişmesinde dikkate alınacak "toplum"dan kasıt, her somut olayın özelliklerine bağlı olarak değişmekle birlikte, markanın kapsadığı mal veya hizmet tipinin mevcut ve müstakbel müşterileridir (Karan/Kılıç, s. 202, 203). Bu hususta Hukuk Genel Kurulunun 29.01.2016 tarihli ve 2015/11-3127 E., 2016/114 K. sayılı kararında da aynı esaslar benimsenmiştir.

23. Ayrıca belirtilmelidir ki; 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesindeki hâllerin varlığı için, tanınmış markanın aynısı ya da benzerinin farklı grup mal ve hizmetler üzerinde kullanılması nedeniyle söz konusu mal veya hizmetlerin ortalama tüketicisinin bu marka ile tanınmış marka arasında bir bağlantı kurması ve bu bağlantının yaratacağı olumlu izlenim ve çağrışımla satın alma tercihlerine yön verilmesi suretiyle tanınmış markadan haksız yararlanma sonucuna yol açılması gereklidir. Dolayısıyla burada bahsi geçen bağlantı ya da ilişkilendirme ile 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesinde düzenlenen karıştırılma ihtimali (iltibas) birbirinden farklı kavramlardır.

24. Öte yandan tescil edilen yahut tescil başvurusu yapılan bir markanın, farklı sınıflarda tescilli tanınmış bir marka ile benzer ibareye sahip olması, salt ibarelerin benzerliği nedeniyle 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi kapsamında nispi ret nedeni olamayacağı gibi hükümsüzlük nedeni de oluşturmaz. Başka bir anlatımla aynı KHK’nın 8/4. maddesinin “ikinci cümlesinde” düzenlenen koşullar nedeniyle hükümsüzlüğün gerçekleşmesi için, farklı mal veya hizmetler için yapılan benzer ibareli marka tescilinden dolayı tanınmış markanın toplumda ulaşmış olduğu tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlama, markanın itibarına zarar verme ya da markanın ayırt edici karakterinin zedeleme ihtimallerinin ortaya konulması gerekir. Hemen belirtilmedir ki, bahsi geçen şartların hepsinin aynı anda gerçekleşmesi zorunlu değildir. Bu hâllerin herhangi birisinin somut olayda bulunması, 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi anlamında nispi ret ve hükümsüzlük nedeninin varlığı için yeterlidir.

25. Bu hâllerden tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlamaktan kast edilen; tanınmış markanın tüketiciler nezdinde sahip olduğu olumlu imajın hukuka aykırı bir şekilde diğer markaya aktarılmasıdır. Bu yolla tanınmış markanın reklâm değeri ve şöhreti sömürülmekte, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edilmektedir (556 sayılı KHK m. 9/1-c). Tanınmış markanın itibarına zarar verilmesi hâli ise, doktrinde “lekeleme (tarnishment)” olarak adlandırılmaktadır. Bu durumda, marka itibarı zarar görecek şekilde küçültücü, imaj zedeleyici bir mal veya hizmet için kullanılmaktadır (Çolak, Uğur: Türk Marka Hukuku, 2. Baskı, 2015 s. 311).

26. Ayrıca 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesinde sayılan tanınmış markadan haksız yararlanma hâlleri, her somut olayın özelliklerine, markanın ne kadar tanınmış olduğuna, tanınmış markanın ayırt edicilik derecesinin ne derecede yüksek olduğuna, her iki tarafa ait markanın birebir aynı olup olmamasına, farklı sınıftaki mal veya hizmetin tanınmış markanın asıl olarak kullanıldığı sektör veya sektörlerden mal ve/veya hizmetlerden ne derece uzak ya da yakın, ne derece farklı olduğuna göre değerlendirilmelidir (Çolak, s. 314, 319). Bu anlamda, marka hükümsüzlüğüne ilişkin olarak 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, karşılaştırılan markaların kapsamlarındaki mal veya hizmetler bakımından maddede sayılan şartların mevcudiyetinin detaylı bir şekilde tartışılarak yine aynı maddede işaret edilen şartların hangi mal veya hizmetlerde mevcut olduğunun somut bir biçimde belirlenmesi gerekir.

27. 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi kapsamında yapılacak olan değerlendirmelerde, marka başvurusunun reddine yahut tescil edilmiş markanın hükümsüzlüğüne dayanak olarak ileri sürülen mesnet markaların tanınmışlığına dair iddia ile anılan KHK’nın 8/4. maddesinde belirtilen koşulların tescil edilen yahut tescil edilmek istenen markanın kapsamındaki mal ve hizmetler bakımından gerçekleşebileceğine ilişkin iddiaların, teknik düzeyde incelenmesi ve belirlenebilmesi için mahkemelerce, gerekli görüldüğü takdirde bilirkişi incelemesine başvurulabilecektir. Bu sebeple gelinen aşamada, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) düzenlenen bilirkişi incelemesine ilişkin açıklamalarda bulunmakta fayda vardır.

28. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 266/1. maddesi, “Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Ancak genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemez.” şeklinde düzenlenmiş olup bu manada bilirkişi incelemesinin esas amacı; uyuşmazlığın çözümünde gerekli olan hukuk dışındaki özel veya teknik bilgiyi dava dosyasına temin etmektedir. Yine 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 3. maddesinde de, HMK’nın yukarıda bahsi geçen madde içeriğine paralel olarak bilirkişi incelemesinde hakim olan temel ilkeler düzenlenmiştir.

29. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 282. maddesinde ise hâkimin bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendireceği belirtilmiştir. Bu hükümden hareketle, 6100 sayılı HMK’da yer alan “kesin delil” ve “takdiri delil” şeklindeki tasnif içerisinde bilirkişi raporu, takdiri deliller içerisinde yer almakla hâkim, uyuşmazlık konusuyla ilgili kanun tarafından tanınan takdir yetkisi çerçevesinde, olumlu ya da olumsuz bir karar vermek için gerekli olan kanaatin oluşumunda bilirkişi raporunu, dosya kapsamındaki diğer delillerle birlikte değerlendirerek bir karar tesis edecektir. Ancak ayrıca belirtilmelidir ki hâkim tarafından hukuka ve hakkaniyete uygun karar tesisinde gerekli olan kanaatin oluşumu için HMK’nın 282. maddesi çerçevesinde bilirkişi raporuna ilişkin olarak yapılacak değerlendirmenin, hukukî sınırlar içerisinde ve uyuşmazlık konusu somut vakıaya uygun niteliği haiz olması gerekir. Bunun sonucu olarak uyuşmazlığın çözümü için dosya arasına alınan bilirkişi raporundaki görüşlerden farklı bir kanaatle verilecek kararın da, somut olayın niteliğine ve dosya kapsamındaki verilere uygun olarak hukukî çerçevede gerekçelendirilmiş olması gerekmektedir.

30. Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; davalı gerçek kişi tarafından 2013/10838 sayılı ve “...” ibareli markanın 25. sınıfta tescili için başvuruda bulunulduğu, anılan marka tescil başvurusuna davacı tarafından, “MİLANGO” esas unsurlu çok sayıda markaya dayalı olarak gerçekleştirilen itirazın nihai olarak dava konusu YİDK kararıyla reddedildiği, taraf markalarının kapsadıkları mal ve hizmetlerin de farklı türlerde olduğu, öte yandan taraf markalarında kullanılan ibarelerin ise benzer oldukları anlaşılmaktadır.

31. 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesinin uygulama şartlarından ilki, itiraza dayanak olarak markanın tanınmış marka niteliğini haiz olmasıdır. Bu kapsamda ilk derece mahkemesince, davacının tanınmışlık yönündeki iddiasının davalı marka başvurusuna 556 sayılı KHK'nın 8/4. maddesi kapsamında engel oluşturup oluşturmadığı ve davacının "MİLANGO" ibareli markasının tanınmışlığının tespitinin 556 sayılı KHK hükümleri kapsamında mümkün olup olmadığı hususlarında rapor hazırlanması için dosyada bilirkişi incelemesi yapılarak düzenlenen 02.03.2016 tarihli rapor dosya arasına alınmıştır.

32. Dosyada mevcut olan davacı markasının tanınmışlığına dair deliller üzerinde inceleme yapılarak düzenlenen 02.03.2016 tarihli bilirkişi raporunda ise; uyuşmazlık konusu hususa ilişkin olarak; davacıya ait markanın, fikri mülkiyet hukukunda benimsenen ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile bu çerçevede belirlenen kriterler kapsamında yapılan detaylı inceleme sonucunda davacıya ait markanın tanınmışlığının ispatlanamadığı, bu sebeple 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesi koşullarının somut olayda uygulama imkânının bulunmadığı mütalaa edilmiştir. Anılan bilirkişi raporunun incelenmesinde; raporun bu yöndeki değerlendirmelerinin dosya kapsamına ve bir markanın tanınmışlığının belirlenmesinde faydalanılması mümkün olan ve yukarıda detaylı olarak açıklanan ölçütlere uygun olup bu hâliyle dosyadaki bilirkişi raporu, ulusal ve uluslar arası düzeydeki düzenlemelerden yola çıkılarak elde edilen kıstaslar çerçevesinde, işbu uyuşmazlık konusu hususla alakalı somut, ayrıntılı ve denetime elverişli belirlemeler içermektedir.

33. Bu itibarla her ne kadar ilk derece mahkemesince; HMK’nın 282. maddesi kapsamında yapıldığı belirtilen değerlendirme sonucunda davacı tarafın itiraza dayanak markasının çikolata alanında tanınmış olduğuna kanaat verilecek şekilde evrakın sunulmuş olması nedeniyle bilirkişi raporunun aksi yöndeki görüşüne itibar edilemeyeceği, tanınmış olduğu belirlenen davacı markasının birebir aynısının tekstil sınıfında da tescil edilmek için yapılan başvuruyla 556 sayılı KHK 8/4. maddesindeki koşulların gerçekleştiğinden bahisle direnme kararı verilmiş ise de; dosya arasına alınan 02.03.2016 tarihli bilirkişi raporundaki, davacıya ait markanın tanınmış marka niteliğini haiz olmadığına dair yapmış olduğu dosya kapsamına uygun belirleme karşısında aksi yönde kanaat içeren direnme kararındaki gerekçenin dosya kapsamına ve somut olayın niteliğine uygun olduğu söylenemez.

34. Bunun yanında ilk derece mahkemesince, davacının markasının tanınmış marka olarak kabul edilmesi sonrasında ise 25. sınıfta tescil edilmek istenen davalıya ait başvuru markasının tesciline dair başvuru ile yiyecek içecek sınıflarında tescilli olan davacı markası yönünden 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesindeki risklerin ne şekilde oluşacağı da yeterli düzeyde gerekçelendirilmeksizin karar verilmiştir. Ayrıca belirtilmelidir ki; davalı gerçek kişiye ait marka başvurusunun bir marka ofisi aracılığıyla yapılmış olmasının, uyuşmazlık kapsamı itibariyle ve yukarıda yapılan tüm bu açıklamalar karşısında herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

35. Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında; davacı markasının tanınmış bir marka olduğundan ilk derece mahkemesince ve bölge adliye mahkemesince yapılan değerlendirmelerin doğru olduğu, bu nedenle direnme kararının onanması gerektiği yönünde görüş ileri sürülmüş ise de bu görüş, yukarıda açıklanan nedenlerle Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.

36. Hâl böyle olunca Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

37. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

IV. SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

Davalı Kurum vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında belirtilen nedenlerden dolayı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 371. maddesi gereğince BOZULMASINA,

İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 02.06.2022 tarihinde oy çokluğu ile kesin olarak karar verildi.