Esas No: 2017/2405
Karar No: 2021/163
Karar Tarihi: 25.02.2021

**Hukuk Genel Kurulu         2017/2405 E.  ,  2021/163 K.**

**"İçtihat Metni"**

MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

1. Taraflar arasındaki “Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar, davacı vekilinin karar düzeltme istemi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.

2. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

I. YARGILAMA SÜRECİ

Davacı İstemi:

4. Davacı vekili; müvekkilinin "PANDA ROKOKO", "RİCO", “PANDA RİCO” ve “PANDA JELLY” ibareli tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalının bu markalar ile karıştırılma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “ROCCO JELLY DOLU+şekil” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere davalı Kurum’a başvuruda bulunduğunu, 2009/59072 sayılı başvurunun Resmi Marka Bülteninde ilanı üzerine müvekkili tarafından itirazda bulunulduğunu, ancak itiraz yerinde görülmeyerek reddedildiğini, bu kararın yeniden incelenmesi talebinin de nihai olarak YİDK tarafından reddedildiğini, oysa dava konusu başvurunun müvekkili markaları ile benzer olduğunu ve ortalama tüketici nezdinde başvurunun müvekkili şirketle ilişkili olduğu intibaını doğuracağını, ayrıca müvekkili ile davalı şirket arasında Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 29.11.2010 tarihli ve 2009/106 E., 2010/499 K. sayılı kararı ile onanan sulh sözleşmesi yapıldığını, sulh sözleşmesi ile davalı şirketin “dondurma, sütlü buz, yenilebilir buz” emtialarında “Rocco” markasını kullanmayacağını taahhüt ettiğini, bu nedenle davalı şirketin kötü niyetli olduğunu ileri sürerek YİDK kararının iptali ile tescili hâlinde markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar Cevabı:

5.1. Davalı Türk Patent ve Marka Kurumu vekili; davacı markaları ile davalı şirkete ait başvurunun 556 sayılı KHK'nin 8/1-b maddesi anlamında benzer olmadığını, bu nedenle YİDK kararının yerinde olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

5.2. Davalı Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili; müvekkilinin başvurusu ile davacı markalarının 556 sayılı KHK'nin 8/1-b maddesi anlamında benzer olmadığını ve iltibas tehlikesinin bulunmadığını, ayrıca müvekkilinin taraflar arasında düzenlenen sulh sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararı:

6. Ankara 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 12.03.2013 tarihli ve 2012/49 E. 2013/42 K. sayılı kararı ile; davacı markaları ile davalı başvurusunun 556 sayılı KHK'nin 8/1-b maddesi anlamında benzer olmadıkları, Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2009/106 E. sayılı dosyasında taraflar arasında düzenlenen sulh sözleşmesinde davalı şirketin "ROCCO" ibareli markalarını "dondurma, sütlü buz, yenilebilir buz" için kullanmayacağını taahhüt ettiği, ancak bu taahhüdün anılan markalar da dâhil davalının "ROCCO" ibareli önceki markalarından feragat veya yeni marka başvurusunu yapamayacağı yönünde bir taahhüt içermediği ve davalı kullanımlarının bu davanın konusu olmadığı, dolayısıyla taraflar arasındaki sulhun başvuruya ve sonuca etkisi olmadığı, bu yönüyle de YİDK kararında bir isabetsizlik bulunmadığı ve tescil edilen davalı markasının hükümsüzlüğü koşullarının da gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Özel Daire Bozma Kararı:

7. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 26.06.2014 tarihli ve 2014/6738 E., 2014/12218 K. sayılı kararı ile kararın onanmasına karar verilmiş, bunun üzerine davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

8. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 23.03.2015 tarihli ve 2014/17353 E., 2015/3954 K. sayılı kararı ile; “…1- Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere ve dava konusu yapılan TPE YİDK kararının iptaline ilişkin koşulların oluşmaması nedeniyle mahkemenin bu istemin reddine yönelik kararında bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiç birisini ihtiva etmeyen diğer karar düzeltme istemlerinin reddi gerekmiştir.

2- Ancak; davacı vekili, taraflar arasında imzalanan 15.10.2010 tarihli sulh antlaşmasının 3. maddesinde davalı şirketin "Rocco" ibaresini "Dondurma, sütlü buz, yenilebilir buz" ürünleri üzerinde kullanmayacağını taahhüt ettiği, bu husustaki sulh antlaşmasının Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 29.11.2011 tarih 2009/106 esas 2010/499 karar sayılı ilamı ile onandığı, buna rağmen davalı şirketin uyuşmazlık konusu olan ve sulh antlaşması uyarınca davalı firma tarafından "Rocco" ibaresinin markasal olarak kullanılmayacağı taahhüt edilen ürünleri de kapsayan tescil başvurusuna devam etmesinin bu ürünler yönünden kötü niyet ve sözleşmeye aykırılık teşkil ettiğini ileri sürerek dava konusu markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini de talep etmiştir. Bu durumda, uyuşmazlığın açıklanan hükümsüzlük sebebi çerçevesinde de tartışılıp hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile davacı vekilinin hükümsüzlük talebinin de reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle Dairemizin 26.6.2014 tarih ve 2014/6738 esas, 2014/12218 karar sayılı onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenle davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir...” gerekçesi ile karar bozulmuştur.

Direnme Kararı:

9. Ankara 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 07.07.2015 tarihli ve 2015/161 E., 2015/220 K. sayılı kararı ile; önceki gerekçelere ek olarak, önceki kararda sulh sözleşmenin tartışıldığı, yapılan bir tartışmanın hiç yapılmamış gibi kabul edilerek yeniden tartışılmasını istemenin dosya içeriği ile örtüşmeyen bir bozma niteliğinde olduğu gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.

Direnme Kararının Temyizi:

10. Direnme kararı süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

II. UYUŞMAZLIK

11. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; taraflar arasında düzenlenen ve Ankara 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 29.11.2010 tarihli ve 2009/106 E., 2010/499 K. sayılı kararı ile onanan sulh sözleşmesinde davalı şirketin "ROCCO" ibareli markalarını "dondurma, sütlü buz, yenilebilir buz" emtialarında kullanmayacağını taahhüt etmesi karşısında anılan emtiaları da kapsayan sınıflarda “ROCCO JELLY DOLU+şekil” ibareli marka başvurusunun kötü niyetli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

III. GEREKÇE

12. Dava, Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

13. Dava tarihi itibariyle somut olaya uygulanması gereken 556 sayılı KHK'nin 7. maddesinde bir marka tescil başvurusunun “mutlak ret nedenleri” düzenlenmiş iken; anılan KHK’nin 8. maddesinde ise markanın tescili ile ilgili “nispi ret nedenleri” düzenlenmiştir. Ancak 556 sayılı KHK’de kötü niyet açıkça bir tescil engeli olarak düzenlenmemiş; sadece 556 sayılı KHK’nin 35/1 maddesinde mutlak ve nispi ret nedenlerinin yanında, ayrıca itiraz nedeni olarak öngörülmüştür. Anılan madde “Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır.” hükmünü haizdir. Buna göre, bir marka başvurusunda mutlak veya nispi ret nedenlerinin varlığı mevcut olmasa dahi marka başvurusu kötü niyetle yapıldığı takdirde ilgili kişiler marka başvurusuna itiraz edebileceklerdir.

14. 556 sayılı KHK’nin 35/1 maddesi gereğince kötü niyet itirazının ilgili kişiler tarafından ileri sürülmesi ve bu talebin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ret veya kabul şeklinde karara bağlanması gerekmektedir. Görüldüğü üzere Türk Patent ve Marka Kurumu, kötü niyetli marka başvurusuna karşı resen hareket etmemekte, bu yönde yapılacak bir itiraz üzerine inceleme yapmaktadır. Bu nedenle kötü niyet itirazı, nispi veya mutlak ret nedenleri açısından değerlendirildiğinde, itiraz üzerine harekete geçilmesi nedeniyle nispi ret nedeni olarak kabul edilmelidir.

15. Tescil edilmiş bir markanın hükümsüzlük hâlleri 556 sayılı KHK’nin 42. maddesinde düzenlenmiş olup, 556 sayılı KHK’nin 42/1-a maddesinde aynı KHK’nin 7. maddesinde sayılan mutlak ret nedenleri; 42/1-b maddesinde ise aynı KHK’nin 8. maddesinde sayılan nispi ret nedenleri hükümsüzlük hâlleri arasında belirtilirken; kötü niyetli tescil, ayrı bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamıştır. Ancak 556 sayılı KHK'nin 42. maddesinde düzenlenmemiş olsa da tescil başvurusunun kötü niyetle yapılmış olması hâli genel hüküm ve temel prensip niteliğindeki Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 2. maddesi gereğince kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından, başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak öğreti ve uygulamada benimsenmektedir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.07.2008 tarihli ve 2008/501 E., 2008/507 K. sayılı kararı). Nitekim bu benimseme aynı zamanda 556 sayılı KHK'nin marka hakkının korunmasına ilişkin genel sistematiğine de aykırı düşmemektedir. Zira 556 sayılı KHK'nin 42/1-a maddesinde yer alan “Tanınmış markalarla ilgili hükümsüzlük davalarının tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye bağlı değildir." hükmünden de anlaşılacağı üzere 556 sayılı KHK'nin amacı her hâlükarda kötü niyetli tescillerin önlenmesidir. Bununla birlikte 556 sayılı KHK’nin mehazını oluşturan 89/104 sayılı Avrupa Birliği Marka Yönergesi’nin 3/2 maddesi ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü’nün 51/1-b maddesinde de kötü niyetli marka tescil başvurusu, mutlak ret ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Bu durumda, gerek öğretide ve uygulamada gerekse mukayeseli hukuk ve mehaz Avrupa Birliği mevzuatında yer alan hükümler itibariyle; markalar hukukundaki ülkesellik ile başvuru ve tescilde öncelik ilkelerinin yanında ayrıca başvuru ve tescilde kötü niyetin himaye edilmemesine ilişkin temel ilkenin de aynen korunduğu anlaşılmaktadır.

16. Hemen belirtilmelidir ki; 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun (SMK) 6/9 maddesinde, kötü niyetle yapılan marka başvurularına itirazın nispi ret nedeni olduğu açıkça düzenlenmiştir. Ayrıca hükümsüzlük hâllerinin düzenlendiği SMK’nin 25. maddesinde nispi ret nedenlerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda kötü niyetli tescil 556 sayılı KHK döneminde öğreti ve uygulama ile hükümsüzlük nedeni olarak kabul edilmiş iken SMK ile birlikte artık açıkça hükümsüzlük hâli olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

17. Öte yandan ne 556 sayılı KHK’de ne de SMK’de hangi hâllerde kötü niyetli marka başvurusunun söz konusu olduğu belirtilmemiştir. Ancak genel olarak kötü niyetli marka başvurusu; hak sahibi olmadığını bilmesine rağmen dürüstlük kuralına aykırı şekilde tescil için başvuruda bulunulması veya başvurunun tescil ettirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda başvuru sahibinin markanın aynısının veya benzerinin bir başkası tarafından kullanıldığını bilmesi veya bilmesi gerekmesi hâli, kötü niyetin varlığında önem kazanmaktadır. Örneğin, gerçek hak sahibi olmamakla birlikte başkasının ticaretinde kullandığı tescilsiz bir işareti, kendisinin hak sahibi olmadığını bile bile tescili için başvuruda bulunan kimse kötü niyetli sayılacaktır. Yine başkası tarafından kullanılan bir markanın aynısını veya benzerini bilerek ve haklı bir neden olmaksızın sırf rakibini engellemek amacı taşıyan engelleme markaları kötü niyetli marka başvurusu olarak değerlendirmelidir. Ayrıca başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme ve marka ticareti yapmak ya da şantaja yönelik başvuruda bulunmak ve tescil ettirmek de kötü niyetli olarak kabul edilmelidir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.07.2008 tarihli ve 2008/501 E., 2008/507 K. sayılı kararı). Görüldüğü üzere kötü niyetli marka başvurusu hâli her somut olay kapsamında ayrıca değerlendirilmesi gereken bir husustur. Bu kapsamda marka hükümsüzlüğü davalarında kötü niyet iddiası ileri sürülmüş ise TMK'nin 2. maddesi gereğince kötü niyetin korunması söz konusu olamayacağından her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak açıkça kötü niyetle gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmelidir.

18. Yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacı vekili tarafından davalının “ROCCO JELLY DOLU+Şekil” ibareli marka başvurusuna 556 sayılı KHK’nin 8. maddesi kapsamındaki itirazın yanı sıra ayrıca kötü niyet itirazında da bulunulmuştur. Kötü niyet itirazına dayanak olarak ise Ankara 4. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinin 2009/106 E. sayılı dosyasında taraflar arasında yapılan sulh sözleşmesinde davalının “ROCCO” ibaresini “dondurma, sütlü buz, yenilebilir buz” emtialarında kullanmayacağına yönelik taahhüdü gösterilmiştir. Davacının hem KHK’nin 8. maddesi kapsamındaki itirazı hem de kötü niyet itirazı en son Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK tarafından da reddedilmiştir. Bunun üzerine açılan eldeki davada da davacı vekili tarafından aynı gerekçelerle kötü niyet itirazında bulunulmuştur.

19. Yukarıda da bahsedildiği üzere bir davada kötü niyet itirazı ileri sürülmüş ise mahkemece bu itirazın değerlendirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar Özel Dairece hükümsüzlük talebinin sulh sözleşmesinden hareketle davacının kötü niyet itirazı çerçevesinde tartışılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği belirtilmiş ise de; mahkemece ilk kararda davacının kötü niyet itirazının tartışıldığı ve değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Zira mahkemenin ilk kararında doğrudan kötü niyetten bahsedilmemiş ise de bu husus; “taraflar arasındaki sulh sözleşmesindeki taahhüdün anılan markalar da dâhil davalının "ROCCO" ibareli önceki markalarından feragat veya yeni marka başvurusunu yapamayacağı yönünde bir taahhüt içermediği ve davalı kullanımlarının bu davanın konusu olmadığı, dolayısıyla taraflar arasındaki sulhun başvuruya ve sonuca etkisi olmadığı” şeklinde tartışılıp değerlendirilmiştir. Görüldüğü üzere mahkemenin taraflar arasındaki sulh sözleşmesi hakkındaki bu değerlendirmesi davalının kötü niyetli olmadığına yönelik bir tespittir.

20. Bu durumda mahkemenin önceki kararında taraflar arasındaki sulh sözleşmenin tartışıldığı ve değerlendirildiği yönündeki direnme kararının uygun olduğu kabul edilmelidir.

21. Ne var ki, Özel Dairece mahkemenin taraflar arasındaki sulh sözleşmesine ilişkin değerlendirmesi hakkında inceleme yapılmadığından bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekmektedir.

IV. SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

Direnme uygun olup, davacı vekilinin mahkemenin taraflar arasındaki sulh sözleşmesine ilişkin değerlendirmesine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın 11. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,

Ancak karar düzeltme yolunun açık olması sebebiyle öncelikle Hukuk Genel Kurulu kararının mahkemesince taraflara tebliği ile karar düzeltme yoluna başvurulması hâlinde dosyanın Hukuk Genel Kuruluna, başvurulmaması hâlinde ise doğrudan 11. Hukuk Dairesine gönderilmesine,

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.02.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.