Esas No: 2015/3127
Karar No: 2016/114
Karar Tarihi: 29.01.2016

**Hukuk Genel Kurulu         2015/3127 E.  ,  2016/114 K.**

**"İçtihat Metni"**

MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki “TPE YİDK kararının iptali, hükümsüzlük” davasından dolayı verilen kararın bozulması üzerine direnme yoluyla; Ankara 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinden verilen 05.06.2012 gün ve 2012/60 Esas 2012/156 Karar sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulundan çıkan 08.04.2015 gün ve 2013/11-1885 Esas 2015/1161 Karar sayılı ilamın karar düzeltilmesi yoluyla incelenmesi davalılardan ... Plastik ve Metal San. Tic. A.Ş. vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca dilekçe, düzeltilmesi istenen ilam ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava; TPE YİDK kararının iptali, davalı şirket marka başvurusunun reddi, başvurunun tescili halinde hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece bozulmuş, davalılardan ... (TPE) Başkanlığı vekilinin karar düzeltme talebi de reddedilmiştir.

Mahkemece, önceki kararda dayanılan gerekçeler genişletilerek direnme kararı verilmiş, direnme kararının davacı vekili tarafından temyizi üzerine, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca, Özel Daire bozma ilamındaki gerekçeler benimsenmek suretiyle ve Özel Daire bozma kararı doğrultusunda direnme kararının bozulmasına karar verilmiş, davalılardan ... Plastik ve Metal San. Tic. A.Ş. vekili tarafından karar düzeltme talebinde bulunulmuştur.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davalı markasının farklı mal ve hizmetlerde kullanılmasının davacının tanınmış markasının itibarına zarar verip vermeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Öncelikle konuya ilişkin yasal düzenlemeler ile hukuki kavram ve kurumların ortaya konulmasında yarar vardır:

Bilindiği üzere, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir. Marka tescilinde red için mutlak nedenler hüküm tarihinde yürürlükte bulunan KHK’nın 7. maddesinde sayılmıştır. Buna göre aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez:

a) 5'inci madde kapsamına girmeyen işaretler,

b) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar,

c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya

malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar,

e) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler,

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar,

g) Yetkili mercilerden kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesinin 2'nci mükerrer 6'ncı maddesine göre reddedilecek markalar,

h) Paris Sözleşmesinin 2'nci mükerrer 6'ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar,

ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1'inci mükerrer 6'ncı maddesine göre tanınmış markalar,

j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,

k) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.

22.06.2004 tarihinde 5194 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 maddesi ile yapılan değişiklik ile bir markanın tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise yukarıda açıklanan (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescilinin reddedilemeyeceği düzenlenmiştir.

KHK’nın 7. maddesinde. Paris Sözleşmesi’nin 6. maddesi ile 89/104/AET sayılı Marka Yönergesinin 3 ilâ 4. maddelerinden esinlenilerek ve 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğünün 7. maddesi esas alınarak "mutlak ret sebepleri" (absolute ground for refusal) adı altında marka olarak tescil olunamayacak işaretler sayılmıştır. Bunlardan herhangi birinin varlığı, marka tescil talebinin reddi sonucunu doğurur.

Mutlak ret sebeplerinin ortak özelliği, marka olarak tescili talep olunan işaretin kamuyu ilgilendirmesi veya ona mal olmasıdır. Mutlak karakteri icabı, herhangi bir kişinin ileri sürmesine gerek kalmaksızın TPE ve mahkeme tarafından "resen" dikkate alınırlar; Zira bunlar birer defi değil, itiraz sebebidirler. Mutlak ret sebeplerini, mükellefiyetleri olmamasına rağmen, KHK’nın 34. maddesi gereği herkes TPE.nin bilgisine arz edebilir ve ilgililer (tescil neticesinde menfaat kaybına uğrayabilecek kişiler) de 35. maddesi çerçevesinde "itiraz" konusu yapabilirler. İlgililer bu itirazlarından feragat edemezler. İtiraza rağmen Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından verilen kesinleşmiş tescil kararına karşı, KHK’nın 53. maddesi dairesinde iptal davası ikame edilebilir. Bu davalarda, mutlak ret sebepleri mahkemece resen dikkate alınır. YİDK Kararlarının iptali için açılan davalarda mutlak ret sebepleri hakkındaki inceleme ve değerlendirme, başvuru tarihindeki koşullara göre yapılır.

KHK’nın 42. maddesinin I. fıkrasının (a) bendi gereği, mutlak ret sebeplerinden birinin varlığı dolayısıyla tescil olunmaması gerekirken her nasılsa tescil olunan bir markaya karşı hükümsüzlük davası açılabilir. Böyle bir dava sonuçlanmadan tescili yolsuz da olsa bir markanın kullanımı engellenemez (Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat; KARAN, Hakan/KILIÇ, Mehmet; Turhan Kitabevi Yayınları, Kasım 2004, (s.79-80).

Somut dava ile ilgisi bulunması bakımından mutlak ret sebeplerinden ikincisi olan, "bir markanın, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile "aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olması" hali üzerinde durulmasında fayda vardır. KHK’nın 7/1-b maddesindeki yasaklama, markalar hukukunda kabul olunan “öncelik ilkesi"nin doğal bir sonucudur. Öncelik ilkesi sayesinde, önceden tescil olunan veya tescil başvurusu yapılan bir marka, kendisi ile aynı veya aynı türdeki bir mal veya hizmetle ilgili olup, aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan diğer markalara karşı korunmaktadır.

Korumanın kapsamına, "aynı" veya "aynı türdeki" mallar veya hizmetler ile "aynı" veya "ayırt edilemeyecek kadar benzer" olan markalar girmektedir. "Aynı marka"dan kasıt, bir markada kullanılan işaretlerin diğerine tıpa tıp benzemesi ve müşteriler nezdinde tamamen aynı şeyi ifade etmeleridir. Aynı marka, bir diğer markanın "tıpkısı"dır, yani onun. "özdeşi", "aynen kopyası", “tıpa tıp taklidi”dir. Aralarında en küçük fark olan markalar ayniyet arz etmezler. Bir markanın bir başka marka ile ayırt edilmeyecek derecede benzer olup olmadığı müşterisi hafızasında bıraktığı imaja göre belirlenir. Bir başka markanın tıpkısı olmayan bir markaya, orta düzeydeki müşterileri tarafından sahip olduğu farklılıkların önemsizliğinden dolayı sanki diğerinin aynısıymış gibi muamele ediliyorsa, "ayırt edilemeyecek kadar benzer" bir markadan söz edilir. Markalar karşılaştırılırken onların piyasaya sürülüş biçimlerine, kullanılış şekillerine bakılarak orta düzeydeki alıcı nezdinde bıraktığı toplu intiba dikkate alınır. Yabancı kelimelerden oluşan bir markanın Türkçe okunuşlarının marka olarak tescili talebinin de, bir markanın aynısının veya en azından ayırt edilemeyecek kadar benzerinin tesciline yol açacağından bahisle reddi lazımdır.

Mal veya hizmetlerdeki ya da onların türündeki "ayniyet" de, yoruma ihtiyaç göstermeyecek kadar açık bir husus olup, mal veya hizmetin kendisinde ya da türünde özdeşlik anlamına gelmektedir. Ayniyet kural olarak markanın tâbi olduğu sınıf değerlendirilerek tespit edilecek olmakla birlikte, TPE tarafından Nice Anlaşması göz önünde bulundurularak yapılan sınıflandırmanın esas itibariyle idarî fonksiyonunun bulunduğu, yani tescil amacına hizmet ettiği unutulmamalı ve aynı sınıf veya gruptaki markaların mutlaka aynı türden mal veya hizmeti ayırt etmek için kullanıldığı sonucuna varılmamalıdır. Dolayısıyla aynı sınıf içinde gruplandırılmış olmanın mal veya hizmetlerin aynı olduğuna delalet ettiğini, ancak fiili bu karinenin aksinin ispatlanabileceğim kabul etmek adil bir çözüm şeklidir.

KHK’nın 5 ve 7. maddelerindeki "ayırt edicilik" kavramları benzer fonksiyonlar görmek üzere kullanılmış olsalar da aralarında önemli bir fark vardır: 5. maddede bir işaretin genel olarak ayırt edici güce sahip olup olmadığına bakılırken. 7. maddenin I. fıkrasının (b) bendinde genelde ayırt edici olan bir işaretin somut olayda ayırt edici olup olmadığı incelenmekte ve markalar ile mal veya hizmetler arasında somut bir karşılaştırma yapılması istenmektedir. Bir marka, hizmet veya malın, diğer bir marka, hizmet veya malla karşılaştırılarak, ayniyetinin veya ayırt edilemeyecek kadar benzerliği tespit edilirken marka, mal veya hizmete bütünsel bir açıdan yaklaşılmalı ve müşterileri nezdinde bıraktıkları izlenim dikkate alınmalıdır. Ayırt edicilik saptanırken, 7. maddenin I. fıkrasının (b) bendinde, (c) ve (d) bendlerinden farklı olarak markada kullanılacak işaretler arasında esaslı surette kullanılıp kullanılmadıkları göz önünde bulundurularak herhangi bir ayırım yapılmadığından bütünsel yaklaşım esnasında sadece esaslı olan unsurlar değil esaslı olmayan unsurlar da dikkate alınmalıdır. Markada kullanılan işaretler arasında esaslı olan olmayan ayırımını yapmak, 7/1-b maddesinde öngörülmeyen gereksiz ve yanıltıcı bir başka değerlendirmeyi zorunlu kılacaktır. Bu itibarla. ayırt edicilik tespit edilirken 7. maddenin (c), (d) ve (e) maddelerinde sayılan işaretler bir yardımcı unsur olarak markaya dahil edilmiş olsalar dahi o markanın ayırt ediciliğinde kısmen de olsa rol oynayan bu yan unsurlar bir bütün halinde ve birlikte dikkate alınır. Burada önemli olan husus, (c), (d) ve (e) bendlerindeki işaretlerin yan unsur olarak markaya ilave edilebileceği, ancak bu ilavenin o işaretleri sahibinin inhisarına bırakmayacağı gerçeğidir. Bir markayı tescil ettirecek olan kişiler, markalarının bütünsel anlamda önceki tescilli markalarla aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olmamasına özen göstermeli ve gerekiyorsa (c), (d) ve (e) bendlerinde sayılan veya sayılmayan unsurlarla markayı zenginleştirmek mükellefiyeti altındadırlar (a.g.e., s.82-84).

Bir markanın tescilinde ret için nispi nedenler ise aynı KHK’nın 8. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz edilmesi durumunda aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,

b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa.

Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından markanın kendi adına tescili için, marka sahibinin izni olmadan ve geçerli bir gerekçe gösterilmeden yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red edilir.

Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenilen marka, aşağıdaki hallerde tescil edilmez.

a) Markanın tescili için yapılan başvuru tarihinden önce veya markanın tescili için yapılan başvuruda belirtilen rüçhan tarihinden önce bu işaret için hak elde edilmiş ise,

b) Belirtilen işaret, sahibine daha sonraki bir markanın kullanımını yasaklama hakkını veriyorsa,

Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu red edilir.

Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsaması halinde, hak sahibinin itirazı üzerine tescil başvurusu reddedilir.

Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.

Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir.

KHK’nın 8. maddesinde, 89/104/AET sayılı Marka Yönergesinin 4. maddesinden esinlenilerek ve 40/94 sayılı AB Marka Tüzüğünün 8. maddesine uygun olarak, markanın tescili ile ilgili "nisbi ret sebepleri" (relative grounds for refusal) sayılmıştır. Bu sebeplerin ortak özelliği, tescili talep olunan marka üzerinde üçüncü bir kişinin üstün hak iddiasına dayanmalarıdır. Mutlak ret sebeplerinden farklı olarak nisbi ret sebeplerinin kamu menfaati ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Nisbi ret sebepleri, mahkeme veya TPE tarafından resen dikkate alınmazlar. Bunların mutlaka KHK’nın 35. maddesi uyarınca ilgili kişiler (yani daha önceki bir tarihte tescil edilmiş veya tescil başvurusunda bulunulmuş bir markanın sahibi ile tescilsiz markayı kullanarak bu işaret üzerinde daha eski bir tarihte hak kazanmış olan kişiler) tarafından "itiraz” olarak ileri sürülmeleri gerekir. İlgili kişiler, itiraz hakkını kullanmaktan feragat edebilirler. 8. maddenin uygulanması açısından markalar, yerine göre sicile tescil edilmiş veya sadece tescili talep olunmuş ya da tescil edilmemiş olabilirler.

Nisbi ret sebeplerinden birinin varlığı dolayısıyla tescil olunmaması gerekirken her nasılsa tescil olunan bir markaya karşı KHK’nın 47 ilâ 53. maddeleri arasındaki prosedür takip edilerek kesinleşmiş YİDK kararı aleyhine iptal davası açılabileceği gibi, KHK’nın 42/1-b maddesindeki şartlar dairesinde hükümsüzlük davası da ikame edilebilir. Şu kadar ki, TPE’nin tescil başvurusunun reddi aşamasında nisbi ret sebeplerinden birini ileri sürmeyen davalı, daha sonra YİDK kararına karşı açtığı iptal davasında artık böyle bir sebebin varlığını iddia edemez.

KHK’nın 8/1-b maddesinde yukarıda açıklananlar dışında aşağıda sayılan haller düzenlenmiştir:

1) Tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile tescili talep olunan bir marka arasında kapsadıkları mal veya hizmetler de dahil ayniyet (identity) bulunması,

2) Bu markalar arasında kapsadıkları mal veya hizmetler de dahil benzerlik bulunması,

3) Markalar arasında ayniyetin, kapsadıkları mal veya hizmetler arasında ise benzerliğin bulunması,

4) Markalar arasında benzerliğin, kapsadıkları mal veya hizmetler arasında ise ayniyetin bulunması.

Aslında ilk hal KHK’nın 7/1-b. maddesi ile 8/1-a maddesinin uygulama sahasına girmektedir. Diğer üç hal ise, yenidir, markalarda veya kapsadıkları mal veya hizmetlerde "benzerlik" (similarity) ölçüsünü getirmektedir.

Farklı unsurları bünyesinde bulunduran bir marka, bir başka markayı çağrıştırıyorsa ve bilhassa halk nezdinde bu başka marka ile bir irtibatının mevcut olduğu intibaı yaratıyorsa, “benzer" veya diğer bir ifade ile “karıştırılma ihtimali olan” markadır.

Bir markanın, “ayırt ediciliği" ile “bir başka marka ile karıştırılma ihtimali" birbirleriyle yakından ilgili hususlardır. Bununla birlikte, KHK’nın 5. maddesi gereğince ayırt ediciliğin tespitinde markanın içerdiği işaretlerin kendisi dikkate alınmakta ve genel olarak o işaretin ayırt edici olup olmadığı sorgulanmakta iken, karıştırılma ihtimalinde bir marka, başka bir marka ile karşılaştırılmaktadır. Bu itibarla, ilk başta genel olarak ayırt edici karaktere sahip olan bir markanın tescili, KHK’nın 8. maddesi gereğince tescilli bir başka markaya benzediğinden bahisle engellenebilir.

Piyasada daha önceden aynı veya benzeri mal veya hizmetler için korunan ne kadar çok marka bulunuyorsa, yeni bir markanın marka olarak tescili de o kadar zorlaşır. Marka olarak bir işaretin tescili için, o işaretin başka bir mal veya hizmeti ifade eden marka ile bir bağlantının mevcut olduğunu halkın zihninde uyandıracak derecede çağrıştırmaması gerekir. Aslında karıştırma ihtimalinin (likelihood of confusion) uç noktası, çağrıştırma ihtimalidir (likelihood of association). Markalar arasındaki benzerlikler, onlardaki farklılıklara nazaran daha fazla önem arz ettiğinden 40/84 sayılı AB Marka Tüzüğünün 8(1 )(b) maddesinde açıkça çağrıştırma ihtimali de dahil olmak üzere karıştırma ihtimalinin varlığı benzerlik için yeterli görülmüştür. Bir işaret, görsel, fonetik veya diğer bir açıdan farklı olsa bile, "bütünsel" bir açıdan kendisine yaklaşıldığında herhangi bir sebeple müşteri gözünde başka bir marka ile bağlantısı varmış intibaı yaratarak onu çağrıştırıyorsa ve bu yüzden müşterinin mal veya hizmet tercihinde etkili oluyorsa, marka olarak tescili engellenebilir: (toplu olarak müşteride bıraktığı genel intiba formülü - polaraid testi). Bir diğer ifade ile, müşterilerin ihtiyaçları olan mal veya hizmetleri bunları ayırt etmek maksadıyla kullanılan işaretlerin birbirine yakınlığı dolayısıyla karıştırmaları ihtimal dahilindeyse, bir marka ile diğer bir işaret arasında "benzerlik" vardır.

Markaların esas itibariyle bir mal veya hizmeti diğer bir mal veya hizmetten ayırt etmek maksadıyla kullanılmaları esas ise de, bazen müşteriler, bir markayı sadece mal veya hizmet ile değil, o mal veya hizmeti sağlayan işletme ile de irtibatlandırabilirler. Müşteriler, markalı mal veya hizmeti, sırf onu arz eden işletmeye duydukları güven ve beğeni sebebiyle tercih etmiş olabilirler. İşletmelerin birbirinden farklı olduğu bilinse dahi, kullanılan işaretlerin benzerliği müşterinin bu işletmeler arasında ekonomik veya organik bir bağ olduğunu düşünmesine yol açıyorsa sonuç yine değişmeyecek ve markalar arasında benzerlik olduğu kabul olunacaktır.

Bir markanın bir başka markanın benzeri olup olmadığının tespitinde, "halk" dikkate alınır. Buradaki "halk"tan kasıt, o markanın ayırt ettiği mal veya hizmetlerin arz olunduğu piyasada aynı veya benzeri mal veya hizmetleri talep eden "alelade üçüncü kişiler (müşteriler)"dir. Malın veya hizmetin hitap ettiği müşteri kitlesinin toplumsal düzeyi ve durumu, bir işaretin marka olarak tescilinde etki eden unsurlardır. Farazi üçüncü kişilerin gözünde, kullanılan işaret, somut olayda belli mal veya hizmetin diğerleri ile karıştırılmasını engelliyorsa tesciline itiraz edilebilir (a.g.e. s-196-200).

KHK’nın 8/1-b maddesinde bir markanın, bir mal veya hizmeti, tescili esnasında tescil edilmiş veya tescil başvuru yapılmış bir markanın kapsadığı diğer mal veya hizmetlerden ayırt etmesi şart koşulmak suretiyle, önceki marka diğerine tercih olunmaktadır (korumada öncelik ilkesi). Markalar arasında bir benzerlik olup olmadığı araştırılırken tescili talep olunan markanın, daha önceden tescil edilmiş veya tescili talep olunmuş tüm diğer markalar ile kıyaslanması gerekmez. Bir marka, kapsadığı mal veya hizmetlerle "aynı veya benzeri mal veya hizmetler" için kullanılan diğer markalarla benzer ise, tescili itiraz konusu yapılabilir. Mal veya hizmetler arasında hiçbir ayniyet veya benzerlik yoksa, bir mal veya hizmet diğeri ile karıştırılmış da olmayacaktır.

KHK’nın 8/4. maddesinde, bir markanın tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka ile aynı veya benzer olmasına rağmen, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabileceği açıkça vurgulanmıştır.

Marka sahiplerinin sadece aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan diğer markaların tescilini engelleyebileceği kuralının istisnası, KHK’nın 8/4-2. cümlesinde öngörülmüş olan "toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş” markalardır (trade marks with reputation- reputed trade marks). Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş bir marka ile tanınmış marka kavramları aynı olmamakla birlikte bunları birbirinden ayırt edecek kıstaslar mevcut değildir. Birincisi, Paris Sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesinin tanınmış marka sahibine yeteri kadar koruma sağlamadığı ve markanın sulandırılmasını (dilution of trading mark) yeterince engelleyemediği dikkate alınarak TRIPS ((Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rigths- Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması)’in 16 (2) ve (3) maddesine uygun olarak yaratılmıştır. Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markanın farklı mal veya hizmetlerde kullanımı halinde, o markanın müşterileri çoğu zaman tanınmış marka sahibinin iştigal alanını genişlettiğine güvenerek mal veya hizmet tercihlerini değiştirirler. Böylece tanınmış marka ile işletme arasındaki bağ marka sahibinin arzusu dışında zayıflamaya ve sulanmaya başlar. Bu sebeple, toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markalar için korumanın aynı veya benzer mallar yanında farklı mallar ve hatta hizmetler için de getirilmesi amaçlanmıştır. Koruma için aranan tanınmışlık düzeyi bakımından da markanın herkesçe değil, toplumun ilgili kesimince tanınma dahi yeterli görülmüştür. Bu itibarla, toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markalara bahşedilen koruma alanı, tanınmış markalarınki ile kıyaslandığında daha kapsamlı olup, bölgesel olabileceği gibi tüm mal veya hizmetleri de içerecek tarzda genişletilmiştir.

Hangi markaların tanınmış, hangilerinin toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş olduğunu tespit için 1999 yılında "WIPO (World Intellectual Property Organization-Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı) Ortak Tavsiye Kararı" adı altında bazı ölçütler getirilmiş ve bu suretle bir markanın tanınmışlığında kendisinden yararlanılabilecek bazı kriterler oluşturulmuştur. Bu kriterler, bağlayıcı olmamakla birlikte uygulama ve öğretide de kabul görmektedir. Buna göre, bir markanın tanınmışlığı belirlenirken aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur:

1) Toplumun ilgili kesiminde markanın tanınma derecesi,

2) Markanın kullanıldığı coğrafi alan, kullanım süresi ve yoğunluğu,

3) Marka promosyonlarının hedef aldığı coğrafi alan, promosyon süresi ve yoğunluğu,

4) Markanın tesciller veya tecil başvuruları ile korunduğu coğrafi alanın büyüklüğü;

5) Markanın resmi makamlarca tanınmışlığına delalet eden karar ve uygulamaları,

6) Markanın ekonomik değeri.

Toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş tescilli bir markanın aynısını ya da benzerini farklı bir mal ya da hizmette tescil ettirmek isteyen kişinin tescil başvurusu, ancak "tescil ettirmek istediği markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle kendisine haksız bir yarar sağlayabilecek markanın itibarına bir zarar verebilecek veya ayırt edici karakterim zedeleyebilecek” ise engellenebilir. Toplumda tanınmışlık düzeyine erişen bir markanın aynısının veya benzerinin kullanımı, kendiliğinden tescil başvurusunu engellemez. Ancak, toplumdaki tanınmışlık düzeyini bildiği veya bilmesi gerektiği halde kötüniyetle bir markayı tescil ettirmek isteyen kişinin en azından kendisine bundan haksız yarar sağlamak maksadıyla hareket ettiği kabul edilmelidir. Bir markanın tescili ile maksat, bir başka markanın şöhretini sömürmek ise ya da böyle bir tescil o markanın reklam gücünü veya işletme ile olan bağlılığını zayıflatacak mahiyette ise, tescili itiraz konusu yapılabilir, örneğin, toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş bir parfüm veya gıda markasının fare zehiri için marka olarak kullanılması engellenebilir

WIPO Kriterlerine göre, bir markanın toplumda tanınmışlık düzeyine erişmesinde dikkate alınacak "toplum"dan kasıt, her somut olayın özelliklerine bağlı olarak değişmekle birlikte, markanın kapsadığı mal veya hizmet tipinin mevcut ve müstakbel müşterileridir.

KHK’nın 8/4. maddesinde TRIPS’in 16(3) maddesine ve AT Marka Uyum Yönergesinin 4(4) maddesine uygun olarak, toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markaların korunabilmesi için ya tescilli veya hakkında tescil başvurusu yapılmış olmaları yeterli görülmüştür.

Her tanınmış marka, bölgesel tanınmışlığı da içerdiğinden, mallar için aynı zamanda toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş bir markadır. Fakat her tanınmış markanın, mutlaka toplumda tanınmışlık düzeyine eriştiği söylenemez. Tanınmış markanın kapsadığı mallarla aynı veya benzer sınıfta olan malları ayırt eden marka başvuruları, KHK’nın 7/1-i maddesine dayanılarak resen reddedilir. Buna karşılık, tanınmışlık düzeyine erişmiş markalar, "farklı mallar ve hatta farklı hizmetler" için ancak KHK’nın 8/4. Maddesindeki şartlar dairesinde korunurlar ve tescil başvurularına itiraz edilmedikçe, TPE veya mahkemeler bu ret sebebini resen gözetemezler. Tanınmış veya toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş bir markanın "aynı veya benzer hizmetler' için korunmasında KHK’nın 8/4. maddesi değil, aynı maddenin I. fıkrasının (a) veya (b) bendleri uygulanır.

Bir markanın toplumda tanınmışlık düzeyine eriştiğinin bunu iddia edence ispatlanması gerekir; herkesçe bilindiğinden bahisle bu hususun ispatına gerek olmadığına karar verilemez. Bir markanın toplumda tanınmışlık derecesine erişip erişmediği hakkında mutlaka bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekir (a.g.e. s-201-204).

Bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde;

Davalı şirketçe “CROCODILE+ŞEKİL” ibaresinin 11, 20, 21 ve 24 sınıflarda yer alan mal ve hizmetlerde kullanılmak üzere marka olarak tescili istemiyle diğer davalı TPE Başkanlığına başvuruda bulunulmuş, TPE Markalar Dairesi Başkanlığınca resen yapılan inceleme ile KHK’nın 7/1-b hükmü uyarınca dava dışı üçüncü bir kişiye ait 2001/21240 sayılı “crocodile” ibareli marka dayanak alınarak başvurudan 24. sınıftaki mallar çıkartılmış, kalanlar ise Resmi Marka Bülteninde ilan edilmiş ancak, ilana davacı şirketçe tanınmış 132198 sayılı “LACOSTE TİMSAH” şeklinden ibaret markası nedeniyle KHK’nın 8/1-b, 8/4 ve 35. maddeleri gerekçe gösterilerek itirazda bulunulmuş, itirazın reddi üzerine yine davacı şirketçe yapılan başvuru üzerine TPE YİDK tarafından davalı şirket başvurusu ile itiraza gerekçe olarak gösterilen davacı şirkete ait markanın iltibasa yol açabilecek derecede benzer olmadığı kanaati ile nihai olarak davacı şirketin yeniden inceleme talepleri ve itirazı reddedilmiştir.

Davacı şirkete ait markaların 03, 05, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28, 32, ve 33 ile 25 ve 28 ve 09 ve 14. sınıflardaki mallar için tescilli olduğu dikkate alındığında, davacı markalarının kapsamındaki mal/hizmetler ile davalı başvurusunun kapsamındaki malların örtüşmediği, aynı sınıf içerisinde bulunmadığı anlaşıldığından somut davada KHK'nın 7/1-b hükmü anlamında tescil engelinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Tartışmasız olan diğer bir konu da davacı şirket adına tescilli markaların, Paris Sözleşmesi’nin 6. mükerrer 1. maddesi ile, TRİPS Anlaşmasının 16. maddesi anlamında tanınmış marka olduğu, özellikle markanın konfeksiyon, hazır ve spor giyim sektöründe bilinme ya da tanınma derecesi, kullanımının süresi, coğrafi bölgesi, markayı taşıyan ürün ya da hizmetlerin fuar veya sergilerdeki tanıtımları, reklam ve sunumlarının süresi, marka ile özdeşleşme değeri bakımından tanınmışlık düzeyine ulaştığı ile başvuru konusu marka ile davacı şirkete ait markaların mal ve hizmet kapsamının KHK'nın 8/1-b hükmü uyarınca benzer olmadığı, bir başka ifade ile farklı olduğu hususudur.

Davalı başvurusuna konu ‘Crocodile’ sözcüğünün ingilizcede ‘timsah’ anlamına geldiği ülkemizde ortalama tüketici tarafından bilinmektedir. Ancak bu ibare, Paris sözleşmesinin 1. mükerrer 6. maddesinde sözü geçen davacı tanınmış markalarının “karışıklığa meydan verebilecek surette örneği veya taklidi” değildir. Davacı şirkete ait markanın tanınmış marka olması her koşulda ve başvuru kapsamındaki tüm mal ve hizmetler yönünden kendiliğinden bir tescil engeli olarak görülmesini gerektirmez. Başvuru konusu marka ile davacı tarafa ait markalar incelendiğinde, aralarında zayıf bir benzerliğin olduğu görülecektir. Ayrıca başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler ile davacı markaları arasında birbiriyle örtüşen veya benzer olan bir emtia grubu da bulunmamaktadır. Bu nedenle, tanınmış markanın sahip olduğu imaj veya ünün, başvuru konusu farklı mal veya hizmetlerin tümüne aktarılabileceğinin kabulü, tanınmış markaya hukuken sağlanan korumadan daha fazla koruma sağlamak anlamı verir.

Davalı başvurusu yönünden davacının "TİMSAH ŞEKLİ" markalarının tanınmışlığı ve 556 sayılı KHK'nın 8/4 hükmü uyarınca farklı sınıflar içinde tescil engeli ve hükümsüzlük nedeni bulunup bulunmadığına gelince, başvuruda yer alan özellikle 11/06 "Duş için küvetler, bideler, banyo kabinleri, hela taşları, eviyeler"; 20/03 "aynalar"; 20/24 "metalden olmayan sabit havluluklar ve kağıtlıklar"; 21/24 "camdan, plastikten, porselenden... mamul ev ve mutfak eşyaları, kap kacak, leğenler, süzgeçler, servis takımları vs." emtianın inşaat/yapı sektörüne ve mutfak eşyaları ihtiyaçlarına hitap eden mallar oldukları; alıcıları, satış yerleri, karşıladıkları gereksinimler itibariyle tamamen farklı ve davacı tanınmış markasının mal kapsamı ile ve özellikle tanımışlığı kabul edilen tekstil/hazır giyim yönünden, ilişkilendirilme ihtimali olabilecek ürünler olmadıkları açıktır. Bu nedenle davacı markalarının tanınmışlığından haksız yarar sağlanabilmesi, şöhretini sömürmesi; itibarına zarar verebilmesi; ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurması bir başka deyişle sulandırması olasılığının somut olayda gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Hal böyle olunca; Yerel Mahkemece, yukarıda açıklanan gerekçelerle davanın reddi ile Özel Daire bozmasına karşı direnmesi usul ve yasaya uygundur.

Bu nedenle, davalılardan Özlider Plastik ve Metal San. Tic. A.Ş. vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile bozma yönündeki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08.04.2015 gün ve 2013/11-1885 E., 2015/1161 K. sayılı kararının kaldırılmasına ve direnme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Davalılardan Özlider Plastik ve Metal San. Tic. A.Ş. vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 08.04.2015 gün ve 2013/11-1885 E., 2015/1161 K. sayılı bozma kararının kaldırılmasına, Yerel Mahkeme direnme hükmünün yukarıda açıklanan gerekçelerle

karar düzeltme yoluna başvuran yararına ONANMASINA, 29.01.2016 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Dava, TPE YİDK kararının iptali, markanın tescili halinde hükümsüzlüğü istemine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine karar verilmiş, davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce ilamda yazılı gerekçelerle karar bozulmuş, direnme kararı da HGK'nca oyçokluğuyla bozulmuş olup, davacı vekilinin karar düzeltme istemi HGK'nca incelenmiş, oyçokluğuyla karar düzeltme istemi kabul edilerek, hükmün onanmasına karar verilmiştir.

Davacının timsah şekil markasının giyim sektöründe tanınmış marka olduğu, davalının başvurduğu "crocodile+şekil" ibaresinin davacının "timsah şekli" markası ile benzer olduğu hususları Dairemiz ile mahkeme arasında uyuşmazlık konusu olmayıp, bu husus Dairemiz bozma ilamında vurgulandığı gibi, mahkemenin karar gerekçesinde de belirtilmiştir. Uyuşmazlık, davacı markasının tescilli bulunduğu mal ve hizmetlerden farklı mal ve hizmetler için, davacı markasının benzerinin tescilinin davacının tanınmış markasının itibarına zarar verip vermeyeceği, başvuru sahibine haksız yarar sağlayıp sağlamayacağı, ayırd edici karakterini zedeleyip zedelemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Taraf olduğumuz Paris Sözleşmesi 1. mükerrer 6. maddesine göre, tanınmış markanın karışıklığa meydan verebilecek surette örneği, taklidi veya tercümesi, ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan veya ilgilinin isteğiyle hükümsüz kılınır veya başvurusu reddedilir. Mahkemece de "crocodile + şekil" marka başvurusunun davacının "timsah şekli" markasının ortalama tüketici tarafından bilinen, tercümesi olduğu, davacı markalarındaki timsah şeklinin sözle ifade ediliş biçimlerinden birinin de davalı başvurusu olan "crocodile" ibaresi olduğu kabul edilmiştir. Davacının itiraza mesnet markası ile "crocodile+şekil" markasının benzerliği Dairemizin bir başka davaya konu 2003/11144 esas 2004/7063 karar sayılı ilamında da benimsenmiştir.

1995 yılında yürürlüğe giren Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRİPS) nın 16/3. maddesi, tanınmış markalara sağlanan korumayı genişletmiş olup, bu anlaşmaya ülkemiz de tarafıdır. Bu madde 556 sayılı KHK'nın 8/4. maddesinde yer almıştır.

Tanınmış markanın ayni veya benzeri, farklı mal ve hizmetlerde kullanılsa bile, üçüncü kişilerde, bu ürünlerin tanınmış markayı üreten marka sahibi tarafından üretildiği hissini uyandırarak, bu farklı ürünlere yönelmesini sağlayabilir. Bu durum, marka sahibi arasında bağlantı olma veya haksız yararlanma olgusudur. Öte yandan, farklı ürünlerdeki kalite düşüklüğü, üretim hataları, pazarlama taktik ve hataları, fiyat farkı, damping uygulamaları davacının tanınmış markasının itibarına zarar verebileceği gibi onun ayırd edici karakterini zedeleyici sonuçlar da doğurabilecektir. Malın kalitesiz ve ucuz hammadde ile üretilmesi, pazarlarda ucuza satılması gibi durumlarda tanınmış markanın itibarı zarar görecektir. Esas markanın imajı kötülenecek ve tüketicinin ondan uzaklaşmasına yol açılacaktır. Örneğin, bir parfüm markasının fare zehiri veya tuvalet malzemesi üzerinde kullanılması gibi.

Markanın imajı devredilmese bile, markanın cezbedici etkisinden yararlanmanın da itibarın istismarı olarak kabulü gerekir. Markanın itibarı, malın satışını artırdığı gibi, farklı türdeki mallar için de reklam etkisi yaratmaktadır. Bu şekilde markanın temsil ettiği itibar, başka mallara devredildiğinde ve bu başka mallar asıl markanın imajı ile uyuşmadığında markanın reklam gücü ve itibarının özü, büyük ölçüde zarar görecektir. Tanınmış marka, sadece tescilli olduğu mal ve hizmetler için korunursa herhangi bir markadan farkı kalmaz.

Somut olayda, davacının tanınmış markası konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe olup, davalının başvurusu, duş için küvetler, banyo kabinleri, pisvarlar, klozetler, hela taşları, lavabolar, havluluklar, cam, porselen, seramik, plastik ve diğer malzemelerden mamül ev ve mutfak eşyaları, kap kacak, kovalar, çöp kutuları, tencereler, tabaklar, leğenler, saksılar, sabunluklar.....ürünler içindir. Davalı başvurusu, davacı markasının tescilli olduğu ürünlerden farklı ise de, KHK 8/4. maddesi anlamında, tanınmış markanın itibarına zarar verme, ayırd ediciliğini zedeleme, itibarından haksız yararlanma, kısaca tanınmış markayı "sulandırma"nın sözkonusu olabileceğinin kabulü gerekir.

Davacının timsah şekli markasının (crocodile) pisüar, klozetler, kap – kacak benzeri ürünlerde kullanılması davacının tanınmış markasının itibarını zedeler, reklam gücünden yararlanılır, ayırd edici karakteri zayıflar. Örtüşen veya benzer emtia grubu olmasa bile, tanınmış markanın itibarından davalı marka sahibi yararlanacak, davacının tanınmış markasını üretenin bu ürünleri de ürettiği zannedilecek, reklam gücünden yararlanılacak, ona yönelinecektir, kötü üretim olduğunda itibarı zedelenecektir. Bu sonuçlar kuşkusuzdur. Dairemizin bu konuda istikrar kazanmış ve her somut olayı ayrı ayrı değerlendirerek sonuca vardığı emsal içtihatları da aynı doğrultudadır. (Taç markası 2011/7313 e – 2012/15693 k, Rado markası 2012/3848 e – 2013/4182 k, Derby – şekil + Denby 2008/1093 e – 2009/5298 k, Gucci – Blucci 2008/10640 e – 2010/1395 k, Pınar – 2004/12923 e – 2004/11196 k, Faco – Fanko 2003/13604 e – 2004/8735 k, Kinder – Kinder Koala – 2003/10588 e – 2004/4556 k sayılı içtihatlarında tanınmış markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlerden farklı mal ve hizmetlerde benzerinin tescilinin tanınmış markanın itibarını zedeleyeceği, haksız yararlanma olacağı, ayırd edici karakterine zarar vereceği kabul edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle ve karar düzeltmeye konu, HGK'nun da temyizde usul ve Yasaya uygun bulduğu Dairemizin bozma ilamındaki gerekçelerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin reddi gerektiğini düşünüyor ve sayın çoğunluğun karar düzeltmenin kabulü ve hükmün onanmasına ilişkin görüşüne katılmıyorum.