Esas No: 2010/689
Karar No: 2011/46
Karar Tarihi: 09.02.2011

Hukuk Genel Kurulu 2010/11-689 E., 2011/46 K.

**Hukuk Genel Kurulu 2010/11-689 E., 2011/46 K.**

**- MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ**- 551 S. PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKM... [ Madde 130 ]

- 554 S. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KAN... [ Madde 44 ]

- 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA... [ Madde 14 ]

- 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA... [ Madde 16 ]

- 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA... [ Madde 19 ]

- 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 7 ]

- 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 186 ]

**"İçtihat Metni"**

Taraflar arasındaki "markanın hükümsüzlüğü" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 3.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 07.12.2007 gün ve 2006/519 E., 2007/190 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 16.06.2009 gün ve 2008/3440 E., 2009/7399 K. sayılı ilamı ile;

("...Davacı vekili, müvekkilinin "SAFARİ" ibareli markanın sahibi olduğunu, davalının da "TATA SAFARİ" ibareli markanın sahibi olduğunu, davalıya ait markanın kullanılmadığını ileri sürerek, davalı adına tescilli markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, anılan markanın müvekkili tarafından dava dışı şirkete devredildiğini ve müvekkilinin bu markanın sahibi olmadığını savunarak, husumet itirazında bulunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davaya konu markanın dava dışı şirkete devredildiği ve yargılama devam ederken davacı tarafından bu şirket aleyhine markanın hükümsüzlüğü istemli dava açıldığı gerekçesiyle, husumet yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, 556 sayılı KHK'nin 14. maddesine dayalı markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Somut olayda, davacı tarafından hükümsüzlüğü istenen marka, davalı şirket tarafından 9.9.2005 tarihli sözleşme ile T…

… S…

… Ltd.'e devredilmiş ve bu devir işlemi yargılama sırasında Türk Patent Enstitüsü tarafından 22.3.2006 tarihinde tescil edilmiştir. HUMK'nın 186. maddesine göre dava ikame edildikten sonra iki taraftan birinin dava konusu şeyi bir başkasına temlik etmesi halinde diğer tarafın seçim hakkına sahip olduğu, dilerse temlik eden taraf ile olan davasından vazgeçerek davaya konu şeyi temlik alan kimseye karşı davaya devam edeceği, dilerse davayı temlik eden kişi hakkında zarar ve ziyan davasına dönüştüreceği düzenlenmiştir. Davacı da yargılama sırasında davaya konu markanın temlik edilmesi nedeniyle HUMK'nın 186. maddesine uygun olarak seçimlik hakkını markayı devralan şirkete karşı devam etme yönünde kullanmıştır.

Bu itibarla, mahkemece, davacının anılan düzenlemeye uygun olarak kullanmış olduğu seçimlik hakkına göre davaya markayı temlik alan T…

… S…

… Ltd. yönünden devam edilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, davacı tarafından markayı temlik alan şirket aleyhine ayrı bir dava açıldığı gerekçesiyle, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir…

…")

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(KHK)'nin 14.maddesine dayalı markanın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Mahkemece, davadan önce dava dışı şirkete devredilmiş olan markanın eski malikine karşı dava açılamayacağı, gerekçesiyle husumet yokluğundan davanın reddine dair verilen karar; Özel Dairece, yukarı metni aynen yazılı gerekçeyle bozulmuştur.

Yerel Mahkeme, önceki kararda direnmiş; direnme kararını, davacı vekili temyiz etmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu(HUMK)'nun 186.maddesi hükmünün uygulanma olanağı bulunup bulunmadığı; burada varılacak sonuca göre, davaya markayı temlik alan T…

… S…

… Ltd. yönünden devam edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

İlkin, dava tarihinde husumetin doğru davalıya yöneltilip yöneltilmediğinin belirlenmesi bağlamında marka devrinden kaynaklanan mülkiyet değişikliğinin üçüncü kişiler yönünden devir tarihinde mi yoksa sicile tescil tarihinde mi hüküm ifade edeceği irdelenmeli ve bunun husumete etkisi üzerinde durulmalıdır:

40/94 sayılı AB Marka Tüzüğünün 17.maddesine uygun olarak düzenlenen 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 16.maddesi "markanın devrini" düzenlemektedir. Maddede aynen;

"Marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir.

Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, işletmeye ait markaların da devrini kapsar. Bu hüküm, işletmenin devrine, sözleşmeden doğan yükümlülük halinde uygulanır.

İkinci fıkra hükmü hariç olmak üzere, bir markanın devri, mahkeme kararının sonucu olan devir hariç, yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Aksine sözleşmeler hükümsüzdür.

Markanın devri, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği takdirde, devir işlemi Enstitü tarafından yapılmaz.

Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların da devredilmesi şarttır.

Devir, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kayıt edilir ve yayınlanır.

Devir, sicile kayıt edilmediği sürece, taraflar markanın tescilinden doğan yetkileri iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez."

hükmü yer almaktadır.

Bu açık düzenleme de göstermektedir ki, markanın devri, bir tasarrufi işlem olup; mahiyeti itibariyle bir hakkın yani alacağın temlikinin sonuçlarını doğurur. Marka, esas itibariyle, bir işletmeyi değil, o işletmenin arz ettiği mal veya hizmetleri diğerinden ayırt ettiğinden, marka işletmeden, işletme de markadan ayrı olarak devredilebilir (ayrılık ilkesi). Markalar birbirleriyle karşılaştırılıp aralarındaki öncelik sonralık ilişkisi belirlenirken markaların devredildiği tarihe değil, onların ilk tescil edildiği tarihe itibar olunması gerekir.

Marka devrinin yazılı olması geçerlilik koşuludur (md. 16/3.fıkra). Aynı zamanda markanın devrinin tüketiciler bakımından sakınca yaratabileceği hallerde devir işlemi TPE'nce yapılmaz (16/4 ve 5. fıkralar). Nihayet, devir sicile kayıt edilmediği sürece, taraflar markanın tescilinden doğan yetkileri iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremezler (md. 16/son).

Taraflardan herhangi biri, devrin sicile kaydını ve yayınlanmasını talep edebilir. Bunun için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin(KHKY) 19.maddesinde sayılan belgelerin verilmesi zorunludur. Bu belgelerde eksiklik halinde KHKY'in 12.maddesinin 3.fıkrası gereği marka sahibine eksik evrakın tamamlanması için iki aylık süre tanınır. Söz konusu süre içinde eksikliklerin giderilmemesi halinde, sicilde değişiklik yapılmaz.

Tescil ve ilan, yaratıcı değil, bildirici tesire haizdir. Bununla birlikte, üçüncü kişilerin, sicildeki yolsuz tescile güvenerek iyi niyetle hak iktisabında bulunmalarının önüne geçmek için yeni marka sahibinin devri tescil ettirmesi menfaati gereğidir. Türk Medeni Kanunu'nun 7. maddesi anlamında resmi mahiyette olan marka sicili, kamu itimadına mazhardır ve sicilde malik olarak gözüken kimse markanın sahibi sayılır.

Her ne kadar, 556 sayılı KHK'de markanın hükümsüzlüğü davasının kimlere karşı açılabileceği konusunda açık bir hüküm bulunmamakta ve yazılı devir sözleşmesinin tasarrufi bir işlem olması nedeniyle marka hakkı devredenin malvarlığından çıkmakta ise de, KHK'nin yukarıya aynen alınan 16.maddesindeki düzenleme itibariyle hükümsüzlük davasının sicilde marka hakkı sahibine yada onun hukuki haleflerine karşı açılacağı tartışmasızdır.

Nitekim, 556 sayılı KHK ile eş zamanlı olarak yürürlüğe giren Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkındaki 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 44/son fıkrasında ve Patent Haklarının Korunması Hakkındaki 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 130/son fıkrasında da, sınai mülkiyet belgelerinin hükümsüzlüğü davasının, davanın açıldığı anda sicilde hak sahibi olarak kayıtlı kişi aleyhine açılacağı açıkça düzenlenmiştir.

Tüm bu düzenlemeler birlikte gözetildiğinde; üçüncü kişilerin dava açarken husumeti sicilde hak sahibi olarak kayıtlı bulunan kişiye yönelteceğinin kabulü gerekir. Sicilde hak sahibi olarak kayıtlı kişilerin başkaları ile yaptıkları devir sözleşmelerinden kaynaklanan mülkiyet değişikliği sicile yansımadıkça sadece sözleşmenin tarafları yönünden bağlayıcı olup, üçüncü kişilerin hukukunu etkilemeyecektir.

Somut uyuşmazlıkta da, eldeki hükümsüzlük davasına konu 1998/10742 sayılı "T…

… S…

….'i" markası, davanın açıldığı 03.03.2006 tarihinden önce 09.09.2005 tarihli yazılı devir sözleşmesiyle marka hakkı sahibi olan davalı T…

… A.. tarafından, dava dışı T…

… S…

… Ltd.'ne devredilmiştir. Bu devrin marka siciline kaydı için Türk Patent Enstitüsüne (TPE)'ne başvurulmuşsa da, devreden davalı şirket adına tescilli başka bir markanın varlığından dolayı 556 sayılı KHK'nin 16/5. fıkrası uyarınca TPE'nce sicile kaydedilmemiş; ancak belirtilen eksiklik tamamlanınca -ki dava tarihinden sonra- 22.03.2006 tarihinde devralan T…

… S…

… Ltd. adına marka siciline kayıt gerçekleşmiştir.

Daha açık ifadeyle, hükümsüzlüğü istenen marka 09.09.2005 tarihinde devre konu olmuş ancak bu devir sicile kaydedilmediğinden eldeki hükümsüzlük davası sicilde kayıtlı marka hakkı sahibi hasım gösterilerek 03.03.2006 tarihinde açılmıştır. Dava tarihi itibariyle davacının sicilde kayıtlı marka hakkı sahibine husumet yöneltmiş olması o tarihteki kayıt durumu itibariyle doğrudur.

Ne var ki, yargılama sürerken devrin sicile kaydı 22.03.2006 tarihinde gerçekleşmiş; sicil kaydına göre markanın yeni kayıt maliki devralan dava dışı şirket olmuştur.

Hal böyle olunca, dava tarihindeki mülkiyet durumu yargılama aşamasında değişmekle, davasını doğru hasma yöneltmiş olan davacının davanın devamı sırasında gerçekleşen bu mülkiyet -dolayısıyla da hasım- değişikliği karşısındaki durumunun ne olacağının ortaya konulması gerekir.

Hemen belirtmelidir ki, bir dava açıldıktan sonra (dava devam ederken), dava konusu olan mal veya hakkın (müddeabihin) bir başkasına (üçüncü kişiye) devredilmesi mümkündür.

Dava konusu yapılmış olan mal veya hakkın başkasına devredilmesi ile, o mal veya hakka bağlı olan dava hakkı da birlikte devredilmiş sayılır. Taraflardan birinin, dava sırasında müddeabihi başkasına devretmesi halinde, artık müddeabih üzerine bir tasarruf yetkisi kalmaz.

Öteki deyişle, müddeabihi devreden tarafın, artık o davada taraf sıfatı kalmaz. Bu nedenle, müddeabihi başkasına devretmiş olan tarafın, o davaya taraf sıfatı ile devam etmesine veya kendisine karşı o davaya, devam edilmesine de imkan yoktur.

Dava devam ederken, taraflardan birinin müddeabihi (dava konusu olan mal veya hakkı) bir başkasına temlik etmesi halinde davaya kim tarafından veya kime karşı nasıl devam edileceği, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK)'nun 186.maddesinde düzenlenmiş; anılan maddede aynen;

"Dava ikame edildikten sonra iki taraftan biri müddeabihi ahara temlik ederse diğer taraf muhayyerdir. Dilerse temlik eden taraf ile olan davasından sarfınazar ederek müddeabihe temlik eden kimseye karşı dava eder. Bu suretle davayı kazanırsa mahkumunaleyh, müddeabihi kendisine temlik eden kimse ile beraber masarifi muhakemeyi kefaleti müteselsile ile vermeğe mahkum olur.

Dilerse davasını müddeabihi ahara temlik eden taraf hakkında zarar ve ziyan davasına tebdil eder."

Düzenlemesine yer verilmiştir.

Maddede geçen müddeabih, dava konusu yapılmış olan hak, yani dava ile elde edilmek istenen sonuçtur. Görülmekte olan davada ise müddeabihi, dava konusu edilen marka oluşturmaktadır.

HUMK'nun 186.maddesi hükmü müddeabihin dava sırasında el değiştirdiği bütün hallerde uygulanır. Bu madde gereğince, dava açıldıktan sonra iki taraftan biri müddeabihi bir başkasına temlik ederse, diğer taraf, dilerse, temlik eden ile olan davasından vazgeçerek, davayı müddeabihi devralmış olan üçüncü kişiye teşmil eder; dilerse, müddeabihi başkasına temlik etmiş olan tarafla arasındaki davayı, zarar ve ziyan (tazminat) davasına çevirebilir.

Görmekte olduğu davada taraflardan birinin müddeabihi bir başkasına temlik ettiğini öğrenen mahkemenin de, bu hali kendiliğinden gözeterek, seçimlik hakkına binaen davacıdan talebini sorması ve davacının vereceği cevaba göre muamele yapılması gerekir. Davacının bu konudaki isteği tespit edildikten sonra, davaya ya yeni malike karşı ayın davası olarak devam edilecek veyahut da eski malik olan davalı hakkındaki davaya zarar ve ziyan (tazminat) davası olarak devam olunacaktır.

Anılan madde hükmü, dava açılmasından bu dava hakkında verilen hükmün kesinleşmesine kadar ki dönem içinde müddeabihin başkasına temlik edilmiş olması hallerinde uygulanır. Buna karşılık, bir dava hakkında verilen hüküm kesinleştikten sonra, o dava konusu mal veya hakkın başkasına devredilmiş olması halinde HUMK'un 186.maddesi hükmü uygulanmaz.

Kanun, "müddeabihi temellük eden kimseye karşı dava eder" deyimini kullandığından, burada, davacının müddeabihi devralmış olan üçüncü kişiye karşı yeni bir dava açması gerektiği düşünülebilir. Fakat, burada davacıyı yeni bir dava açma zorunda bırakmak, usul ekonomisine ve menfaatler dengesine aykırı düşer. Bu nedenle, davacının, müddeabihi devralmış olan üçüncü kişiye karşı yeni bir dava açmasına gerek yoktur; davacının, davayı üçüncü kişiye teşmil ettiğini bildirmesi üzerine, mahkeme (davacı ile üçüncü kişi arasında) davaya kaldığı yerden devam eder.

Davalının dava sırasında müddeabihi bir başkasına devretmesi üzerine, aynı davaya müddeabihi devralan üçüncü kişiye karşı devam edilmesini isteyen davacının, bu isteğini mahkemeye açıkça bildirmesi, başka bir deyimle davayı üçüncü kişiye teşmil etmesi gerekir. Bu talep üzerine, üçüncü kişi davada taraf (davalı) durumuna girer (eski davalının yerini alır).

Davacının müddeabihi dava sırasında devralan üçüncü kişiye karşı davaya ayın davası olarak devam edilmesini istemesi üzerine, davaya davacı ile üçüncü kişi arasında devam edilir. Yani bu halde, davanın tarafları davacı ile müddeabihi dava sırasında devralmış olan üçüncü kişidir. Eski davalı, artık davada taraf değildir; zira eski davalının davada taraf sıfatı kalmamıştır. Davacı ile yeni davalı arasında görülen bu dava, yeni bir dava olmayıp, davacı ile müddeabihi temlik etmiş olan eski davalı arasındaki davanın bir devamıdır (Prof. Dr. Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, s.3802-3836).

Bu genel açıklamalar ışığında somut olay ele alındığında:

"S…

…" markası 18.8.1994 tarihinde TPE'de, davacı T…

… S…

…. ve T…

… A.Ş. adına tescil edilmiş, 18.8.2004 tarihinde 10 yıl süre ile belge yenilenmiştir. "T.. S…

…" markası ise, 6.8.1998 tarihinde 10 yıl süre ile T…

… A…

…. adına tescil edilmiş, 9.9.2005 tarihli marka devir sözleşmesi ile T…

…. S…

… Ltd Şti.ne devir edilmiştir.

Eldeki dava markanın hükümsüzlüğü talebi ile 03.03.2006 tarihinde davalı T…

… A…

….'ye karşı açıldıktan sonra yargılama devam ederken, 22.3.2006 tarihinde "T…

… S…

…." markası üzerindeki tüm hak ve yetkilerin T…

… S…

… Ltd. Şti.ne devir edildiği marka siciline şerh ve ilan edilmiştir.

Dava, doğru hasma yani sicile göre kayıt maliki olan T…

… A…

…'e karşı usulünce açılmış; yargılama devam ederken marka devrinden kaynaklanan mülkiyet değişikliğinin tescili sonucu hükümsüzlüğü istenen marka bu kez T…

…. S…

… Ltd. Şti adına tescil edilmiştir.

Yerel Mahkemece, davacıya 186.maddede yer alan seçimlik hakkı hatırlatılmış; davacı taraf da 02.05.2006 tarihli dilekçe ile markayı devir alan şirkete karşı davaya devam etmek istediğini, dava dilekçesinin bu şirkete tebliğ edilmesini belirterek seçimlik hakkını ayın olarak kullanmak istemiştir. Davacının bu açık talebi karşısında, davasını, markanın eski malikine karşı tazminat davası olarak sürdürmediği, yeni malike karşı ayın talebinde bulunduğu belirgindir. Davacının görülmekte olan davada HUMK'nun 186.maddesindeki seçimlik hakkını açıklanan şekilde kullanmış olmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

Davacı, seçimlik hakkını markanın yeni malikine karşı davanın devam edilmesi yönünde kullandıktan sonra, İstanbul 2.Fikri Sinai Haklar Mahkemesi'nin 2006/218 E.sayılı dosyası ile de yeni malik T.. S.. Ltd. Şti.ne karşı markanın hükümsüzlüğü talebi ile aynı nitelikte ayrı bir dava açmış ise de bu davanın açılmış olması, davacının eldeki davada seçimlik hakkını kullanmasına engel olmayacağı gibi, bu kapsamda kazandığı haklarını da bertaraf etmeyecektir.

Öte yandan, davacının ayrıca bir dava açması, eldeki davadaki usul hükümlerini sonuçsuz bırakmayacağı gibi, açılan sonraki davada davalının ileri sürebileceği itirazlara da bir engel bulunmamaktadır.

Daha açık ifadeyle, her iki davada da usul hükümleri aynen uygulanır ve çözümlenmesi gereken sorunlar, her iki davada ve kendi içinde olmak üzere ayrı ayrı gözetilerek, çözümlenir.

Dolayısıyla, mahkemece eldeki dava görülmekte iken açılan aynı mahiyetteki ikinci davanın varlığı gerekçe gösterilerek, davacının eldeki davaya devam etme hakkının kalmadığının kabulü ile sonuca varılmış olması doğru değildir.

O halde, mahkemece yapılacak iş; yargılama aşamasında marka sahipliği tescil olunan ve davacı tarafından kullanılan seçimlik hak ile dava kendisine yöneltilmekle hasım durumuna gelen T.. S.. Ltd. Şti.ne dava dilekçesinin tebliği ile davaya bu davalıya karşı devam edilmesi, taraf delilleri toplanarak, işin esasının incelenmesi olmalıdır.

Mahkemece, aynı hususlara işaret eden Özel Daire bozma ilamına uyulması gerekirken, açıklanan maddi olgular ve yasal düzenlemeler göz ardı edilerek davanın husumetten reddine ilişkin önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.

S O N U Ç : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 09.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.