Esas No: 2014/842
Karar No: 2016/288
Karar Tarihi: 09.03.2016

**Hukuk Genel Kurulu         2014/842 E.  ,  2016/288 K.**

**"İçtihat Metni"**

MAHKEMESİ : İstanbul 3.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki “markanın hükümsüzlüğü” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 26.01.2011 gün ve 2009/57 E., 2011/7 K. sayılı kararın incelenmesi davacı ve davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 25.06.2013 gün ve 2011/9507 E., 2013/13255 K. sayılı ilamı ile;

(...Davacı vekili, müvekkilinin parfüm sektöründe faaliyet gösterdiğini, Dünya'ca tanınmış tescilli 'Pino Silvestre' ibareli markası, yeşil şişesi, ambalajı ve özgün çam deseni bulunduğunu, Türkiye'de de 40 yıldan beri satışının yapıldığını, 1988 yılında 'Pino' ibaresi yerine sehven 'Pine Silvestre' olarak tescil edildiğini, markanın esaslı unsurunun 'Pino' olduğunu, aynı alanda faaliyet gösteren davalının 'Pino silvestre+Şekil', 'Pino pink + Şekil' ve 'Pino + Şekil' ibareli markaları tescil ettirdiğini, bu markalarda asıl unsur 'Pino' ibaresiyle birlikte müvekkilinin 'çam' ağacı şeklinin kullanıldığını, müvekkili markasının tanınmış olduğunu, davalının kötüniyetli bulunduğunu, markaların karışıklığa neden olacağını ve tanınmışlığından faydalanacağını ileri sürerek, davalı markalarının 03. sınıf emtia bakımından hükümsüzlüğüne, sicilden terkini ile ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın 5 yıllık süre içinde açılmadığını, esasen davacının markasının Türkiye tescilinin 'Pine' ibaresinden, Türkiye dışı tescillerinin ise, 'Pıno' ibaresinden oluştuğunu, müvekkili markalarının 'Pino' ibaresiyle tescilli bulunduklarını, bir karışıklığın olmayacağını, davacının markasından haberdar bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan toplanan kanıtlar ve kısmen benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı markasının kısmen çam kozalağı ve kısmen çam ağacını andıran ve orta kısmında özel yazım karakteri ile küçük harflerin boyutları oldukça küçük tutulmak suretiyle 'Pine Silvestre' ibaresinden teşkil ettiği, davalıya ait 2006/04981 ve 2006/49525 sayılı markaların da aynı sınıf emtiada kullanılmak üzere tescil edildiği, yine çam ağacını andıran şekil üzerine orta kısmına özel yazım tarzıyla 'Pino Silvestre' ibaresi yazıldığı, bu markaların iltibas teşkil ettiği, 2003/19801 sayılı davalı markasının ise, 'PİNO' ibaresinin yan taraflarına karalama şeklinde çam ağacının üst kısmını andıran ve yazılı ibarenin her iki yönünde ters orantılı olarak konulan karalama şeklinde olduğu, tek benzerliğin davacı markasındaki küçük harfle yazılı 'Pine' ile davalının markasındaki büyük harfle yazılı 'PİNO' ibaresi bulunduğu, ortalama tüketicilerin ürün ambalajlarını kanıştırmayacakları, bilirkişinin iltibas görüşüne bu yönüyle itibar edilmediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalı adına tescilli 2006/04981 ve 2006/49525 sayılı markaların hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince; Dava, davalıya ait üç ayrı markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemine ilişkindir.

Davacının 'şekil+ Pine Silvestre', davalının ise, ’pino silvestre+şekil', ’Pino pink+ şekil ve ’PİNO+şekil' ibareli markaların adlarına tescilli olduğu, davacı markasının tescilinin önceki tarihli bulunduğu, ayrıca başka ülkelerde de esas itibariyle ’şekil+Pino silvestre' olarak tescillerinin olduğu, taraf markalarının kozmetik ürünlerini içeren 3. sınıf emtiayı kapsadıkları ve davalı markalarının tescil edildiği tarihlerinden itibaren 5 yıllık hak düşürücü sürede hükümsüzlük davasının açıldığı hususları uyuşmazlık konusu değildir. Mahkemece, davalı adına tescilli 'PİNO+şekil' ibareli marka hakkındaki davanın yazılı gerekçelerle reddine karar verilmiştir.

556 sayılı KHK’nin 8/1 -b maddesi hükmü uyarınca, tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescili için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescili için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal ve hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescili için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa, marka sahibinin tescile itirazı üzerine başvurunun reddine karar verilir. Tescil edilmesi halinde de koşulları oluştuğunda anılan KHK'ııin 42. maddesi uyarınca hükümsüzlüğü talep edilebilir.

İltibasın tespitinde, markaların farklılığından ziyade benzer kısımlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Marka hakkının ihlalinden söz edebilmek için, iltibas tehlikesi gerekli ve yeterlidir. Bu ihtimalin gerçekleşebilir olması önemlidir. Bunun tespitinde ortalama alıcılar dikkate alınacaktır. Somut uyuşmazlık itibariyle davacının markasını oluşturan 'pine' ibaresiyle davalı adına tescilli ’PİNO’ ibaresi arasında benzerlik olduğu gibi, davacı markasının esaslı unsuru kabul edilebilecek çam kozalağı şekliyle davalının bu markasındaki karalama şeklindeki çam ağacı veya çam kozalağı gibi görünen şeklin de benzer bulunduğu açıktır. Esasen, kısmen itibar edilen bilirkişi raporunda da davalının bu markası bakımından, davacı markasının kullanıldığı ürünler ile aynı ürünlerde tescil edilmesinin, ortalama tüketici nezdinde bu ürünlerinde de davacının ürün yelpazesinin bir parçası olarak algılanmasına neden olacağı ve davacıya ait marka ile davalıya ait ’PİNO+şekil’ markası arasında iltibas tehlikesinin oluştuğu belirtilmiştir.

Bu durum karşısında, davacı markasıyla davalı adına tescilli 'PİNO+şekil' markası arasında iltibasa neden olacak derecede benzerliğin varlığı kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir....)

gerekçesiyle bozulmasına karar verilerek dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, davalı adına tescilli markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemine ilişkindir.

Davacı ...P.A vekili, müvekkilinin 13.09.1968 yılında 03. parfümler, kozmetikler,saç losyonları ve esans yağları sınıfında tescil edilen tanınmış 'Pino Silvestre' ibareli marka sahibi olduğunu, yeşil şişesi, ambalajı ve özgün çam deseni bulunduğunu, aynı alanda faaliyet gösteren davalının kötüniyetle 'Pino silvestre+Şekil', 'Pino pink + Şekil' ve 'Pino + Şekil' ibareli markaları tescil ettirdiğini, markaların karışıklığa neden olacağını ve tanınmışlığından faydalanacağını ileri sürerek, davalı markalarının 03. sınıf emtia bakımından hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı USO Kozmetik Ltd.Şti vekili, davanın süresinde açılmadığını, taraf markalarının benzer olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Yerel Mahkemece, davalıya ait 2006/04981 ve 2006/49525 sayılı markaların iltibas teşkil ettiği, 2003/19801 sayılı davalı markasının yönünden ise, iltibas görüşüne itibar edilmediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, davalı adına tescilli 2006/04981 ve 2006/49525 sayılı markaların hükümsüzlüğüne, 2003/19801 sayılı marka yönünden davanın reddine dair verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Özel Dairece yukarıda gösterilen nedenlerle bozulmuştur.

Yerel Mahkemece, önceki kararda gösterilen gerekçeler açıklanıp genişletilerek direnilmiş; hükmü temyize davacı vekili getirmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacı taraf adına tescilli 88/105778 no’lu 'şekil+ Pine Silvestre' markası ile davalının 2003/19801 no’lu ’PİNO+şekil’ markasının 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi anlamında karıştırılma ihtimalinin bulunup bulunmadığı, varılacak sonuca göre davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilip verilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümünde öncelikle konuya ilişkin kavram ve yasal düzenlemelere değinilmesinde yarar bulunmaktadır:

Tescilli bir markanın ait olduğu mal ve hizmetler bakımından sağladığı korumanın kapsamı ve sınırları 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (556 Sayılı KHK)'nin 1, 6, 9 ve 14. maddelerinde etraflıca düzenlenmiş olup, Kararname'nin 6. maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararname ile sağlanan marka korumasının tescil yoluyla elde edileceği açıklanmıştır. Bu nedenledir ki; hükümsüzlüğüne karar verilip kesinleşinceye kadar bir marka, geçerli tüm hukuki hakları marka sahibine sağlayacaktır. Aynı ilke; HGK'nun 13.06.2012 gün ve 2012/11-155 E. 2012/376 K. sayılı ilamında da benimsenmiştir.

Bu itibarla; tescilli markalar aleyhine hükümsüzlük davası açılarak mahkeme kararıyla bir marka sicilden terkin edilmediği sürece, marka sahibi marka tescilinin sağladığı hukuki korumadan yararlanacaktır.

Somut olayda, davacı markası aleyhine açılmış bir hükümsüzlük davası bulunmadığından ve halen TPE markalar sicilinde tescilli bulunduğundan, 556 sayılı KHK'nin 6. maddesi uyarınca davacıların tescilli markalarının kendilerine sağladığı hukuki korumadan yararlanacaktır.

Bu şekilde davacıların marka tescilinden kaynaklanan haklarını kullanma yetkilerinin bulunduğu saptandıktan sonra, 2003/19801 no’lu ’PİNO+şekil’ den ibaret davalı markasının hükümsüz sayılmasını gerektiren nedenlerin bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir.

556 sayılı KHK'nin 42/1-b maddesinde, aynı Kararname'nin 8. maddesine atıf yapılarak, 8. maddede sayılan hallerde markanın hükümsüz sayılacağı belirtilmiştir. Anılan madde düzenlemesi aynen; "Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:

a) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı ise ve aynı mal veya hizmetleri kapsıyorsa,

b) Tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa" şeklindedir.

Bu düzenleme uyarınca getirilen yaptırımın iki koşulun bir arada bulunması halinde uygulanacağı görülmekte olup, bu iki koşuldan birincisi tescili istenen markanın, daha önce tescilli bulunan markanın aynısı veya benzeri olması, ikincisi ise; her iki markanın da aynı veya benzer tür mal ve hizmetlerde kullanılmasının gerekmesidir.

Halk tarafından karıştırılma ihtimalinde ölçü ise; bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, tüketici olan halk olduğunun göz önünde tutulmasıdır. Karıştırılma ihtimalinde önemli olan husus, halkın bu iki işaret arasında herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple bağlantı kurma ihtimalidir. Buradaki "ihtimal" kelimesi özenle ve özellikle kullanılmış bir kelime olup, şekil, ses, anlam, genel görünüm, çağrışım ve bir seri içinde bulunma izlenimi bu kapsamda değerlendirilmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 02.10.2013 gün ve 2013/11-52 E., 2013/1416 K. sayılı kararında da aynı ilkeler vurgulanmıştır.

Hatta, markalar arasında birçok noktada fark bulunduğu tespit edilse bile “umumi intiba” ikisinin karıştırılabileceği yönünde ise, iki işaret arasında karıştırma ihtimalinin bulunduğu kabul edilmelidir (Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku İst.2012, s. 443)

Somut olayda, her iki markanın da 03. sınıftaki emtiaları kapsar şekilde tescilli olmaları ve taraf markalarında yer alan "Pino” ibaresinin taraf markalarının esaslı unsurunu oluşturması nedeniyle, markaları oluşturan işaretlerin benzer oldukları ve markaların halk tarafından karıştırılma ihtimali bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine 09.03.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.