Esas No: 2022/2867
Karar No: 2023/3453
Karar Tarihi: 01.06.2023

**11. Hukuk Dairesi         2022/2867 E.  ,  2023/3453 K.**

**"İçtihat Metni"**

MAHKEMESİ :Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

SAYISI : 2019/9 Esas, 2021/22 Karar

HÜKÜM : Kısmen kabul

Taraflar arasındaki davacı markasının tanınmışlığının tespiti, ticaret ünvanı terkini ve marka hükümsüzlüğü davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonucunda Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Mahkeme kararı, davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Davacı vekili dava dilekçesinde; davalı adına tescilli 2006/30986 numaralı "cankar sultanahmet köfte", 2006/19753 tescil numaralı "İstanbul Sultanahmet Köftecisi", 2006/30982 tescil numaralı "Sultan Kebab", 2006/30985 numaralı "Sultan Köfte Express Şekil", 2006/30983 numaralı "Sultan Köfte Şekil", 2006/30984 tesil numaralı "Sultanahmet Cafe" , 2007/01876 numaralı "Sultanahmet Köfte Expres Şekil", 2006/30987 numaralı "Sultanahmet Köftecisi Expres Şekil", 2006/19752 numaralı "Sultanahmet Köftecisi Geleneksel Lezzet", 2002/06790 numaralı "Sultanahmet Köftecisi Şekil" markası ve henüz başvuru aşamasında olan 2009/060471 numaralı "Meşhur Sultanahmet Halk Köftecisi", 2009/57668 numaralı "Sultanahmet Köftecisi", 2010/11455 numaralı "Sultanahmet Köftecisi Şekil", 2009/65134 numaralı "sultanahmetköfteci", 2009/66831 numaralı "Tarihi Sultanahmet Köftecisi" ve 2009/60473 numaralı "Tarihi Sultanahmet Mangal Köftesi Şekil" markalarının haksız ve kötü niyetli olarak tescil edildiklerini, davalı firmanın müvekkili şirketin ticaret unvanı ve tescilli markası olan "Sultan Ahmet" ibaresini müvekkiline zarar verici şekilde kullandığını, markaların ayırt edilemeyecek kadar benzer olduklarını, müşteriler arasında karışıklığa sebep olduğunu ileri sürerek müvekkili adına tescilli "Sultanahmet Meşhur Halk Köftecisi" markasının tanınmışlığının tespitini, davalının ticaret unvanında yer alan "Sultanahmet" ibaresinin ticaret unvanından silinmesini ve ticaret sicilinden terkinini, davalı adına tescilli markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Davalı vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin markaları 2009 yılında devraldığını, davacının 10 yıl boyunca ses çıkarmadığını, markaların benzer olmadığını, davacı markalarının tanınmış olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

III. MAHKEME KARARLARI, BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ

A. Mahkemece Verilen Karar

Mahkemece 30.06.2015 tarih, 2010/166 E. ve 2015/135 K. sayılı kararı ile 2006/19753, 2006/19752, 2006/30987 numaralı markaların benzer olduğu gerekçesiyle hükümsüzlüklerine; 2006/30982, 2006/30983, 2006/30984, 2006/30985, 2006/30986, 2007/01876 tescil numaralı markaların ayırt edici niteliğe haiz olduğu, 2002/06790 tescil numaralı markanın benzer nitelikte olduğu kabul edilmişse de bu marka yönünden davacının sessiz kalma yolu ile hak kaybına uğradığı ve davacının kötü niyetli olduğu gerekçesiyle anılan markalar için davanın reddine; diğer markaların dava açıldığı sırada tescilli olmamaları nedeniyle hukuki menfaat yokluğundan davanın reddine; davalı ticaret ünvanı ile davacı markası arasında iltibas tehlikesi bulunmadığı, tanınmışlık iddiasının da ispatlanamadığı gerekçesiyle anılan taleplerin reddine karar verilmiş, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

B. Bozma Kararı

Dairemizin 17.04.2017 tarih, 2015/12274 E. ve 2017/2172 K. sayılı kararıyla davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin sair temyiz itirazları reddedilerek, hükümsüzlüğü talep edilen 2002/06790 sayılı ‘‘Sultanahmet Köftecisi+şekil’’ markasının tescili başvurusunda kötüniyet bulunduğundan bahisle hak düşürücü süre geçtikten sonra davanın açılabileceği Mahkemece benimsendiği, öte yandan dava tarihi olan 08.09.2010 itibariyle sessiz kalma yoluyla hak kaybının oluştuğu gerekçesiyle bahse konu markaya yönelik hükümsüzlük davası reddedildiği, Hukuk Genel Kurulunun 15.04.2015 tarih ve 2013/11-1831 E., 2015/1198 K. sayılı ilamı ve Dairemizin yerleşik içtihatlarında da açıklandığı üzere, sessiz kalma yoluyla hak kaybı oluşabilmesi esasen tescil engeli olan bir markanın sicile tescil edildikten sonra uzunca bir süre kullanılmasına rağmen asıl hak sahibinin karşı çıkmaması üzerine sonraki marka sahibi olan davalının asıl hak sahibine karşı korunması amacına yönelik olduğu, bu bakımdan, öncelikle davalının dava tarihi itibariyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun (4721 sayılı Kanun) 2 nci kapsamında, uyuşmazlık konusu markaya dayalı korunması gereken emek, sermaye ve yatırım birikimine sahip olup olmadığı araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar vermek gerektiğine işaret edilerek Mahkeme kararı bozulmuştur.

C. Mahkemece Bozmaya Uyularak Verilen Karar

Mahkemenin yukarıda tarih ve sayılısı belirtilen kararı ile 2006/19753, 2006/19752, 2006/30987 numaralı markaların benzer olduğu, 2006/30982, 2006/30983, 2006/30984, 2006/30985, 2006/30986, 2007/01876 tescil numaralı markaların ayırt edici niteliğe haiz olduğu, 2002/06790 tescil numaralı marka yönünden somut olayda kötü niyetli tescil bulunduğundan 2002/06790 tescil numaralı marka yönünden hükümsüzlük talebinin hak düşürücü süreye tabi olmadığı, markanın ilk tescil sahibi Edaş Endüstriyel firması İstanbul Ticaret Odası kayıtlarından marka danışmanlığı yapan bir firma olduğu, gıda sektöründe herhangi bir faaliyeti bulunmadığı, 21.05.2006 yılında da kendisiyle aynı adreste mukim Sultan Gıda Sanayi ve Turizm A.Ş.'ye inhasari lisans hakkı tanıdığı, Edaş Endüstriyel firması markayı tescil ettirmesinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra 05.05.2009 tarihinde davalıya markayı devrettiği, davalı tarafından sunulan belgelerden markanın ticari hayatta etkin bir şekilde kullanımı da bu tarihten sonra başladığı, markanın devir alındığı tarih itibarı ile markalar aleyhine daha önce açılmış bir dava bulunmadığı, markanın tescilinden sonra 5 yıl 8 ay geçmişse de davalı tarafından dosyaya sunulan delillerin incelenmesi sonucunda, 2009 ve sonrası tarihli faturalar, 2009 ve sonrası tarihli gazete haberleri ve tanıtım malzemeleri ile davalının bu markayı 2009 yılında devraldıktan sonra yoğun bir şekilde kullanmaya başladığı, başka kişilere bayilikler verdiği, 15.01.2015 tarihli bilirkişi raporunda da, bu markanın tescil tarihinden devir tarihine kadar emek ve sermaye yatırımı yapılacak şekilde kullanılmadığının tespit edildiği, bu nedenle markanın yoğun olarak kullanılmaya başlandığı 2009 yılından dava tarihine kadar geçen kısa sürede davalının dava tarihi itibariyle 4721 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi kapsamında, uyuşmazlık konusu markaya dayalı korunması gereken emek, sermaye ve yatırım birikimine sahip olmadığı, markanın kötü niyetli olarak tescil edilmiş olması nedeniyle, markayı devralan davalının da iyi niyetli olduğunu savunamayacağı, davacının kötü niyetli tescil nedeniyle sessiz kalma nedeniyle hak kaybına uğramayacağı, diğer markaların dava açıldığı sırada tescilli olmadığı, davalı ticaret ünvanı ile davacı markası arasında iltibas tehlikesi bulunmadığı, tanınmışlık iddiasının da ispatlanamadığı gerekçesiyle 2006/30982, 2006/30983, 2006/30984, 2006/30985, 2006/30986, 2007/ 01876 numaralı markaların hükümsüzlüğü için açılan davanın reddine, 2002/06790, 2006/19753, 2006/19752, 2006/30987 numaralı markalar ile ilgili açılan davanın kabulüne, davalı adına tescilli bu markaların hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinlerine, davalının ticaret unvanında Sultanahmet ibaresinin silinmesine yönelik talebin reddine, davacının 2000/09030 numaralı markasının tanınmış marka olarak kabulü talebinin reddine, 2009/60471, 2009/57668, 2010/11455, 2009/65134, 2009/66831, 2009/60473 tescil numaralı markalara ilişkin talebin usulden reddine karar verilmiştir.

IV. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

1. Davacı vekili katılma yoluyla temyiz dilekçesinde özetle; 2007/01876 sayılı "SULTANAHMET KÖFTE EKSPRES + Şekil" ve 2006/30986 sayılı "CANKAR SULTANAHMET KÖFTE" ibareli markalar davacı markası ile iltibas yaratacak şekilde benzer olduğunu, davacının markasının tanınmış marka olduğunu ve buna ilişkin delillerin dosyada mübrez olduğunu, 2006/30985 "SULTAN KÖFTE EXPRESS" 2006/30983 sayılı "SULTAN KÖFTE" ve 2006/30982 "SULTAN KEBAP" ibareli markalar açısından verilen red kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu, davacının markası ile iltibas yaratması nedeniyle davalının ticaret ünvanından "Sultanahmet" ibaresinin terkini gerektiğini belirterek Mahkeme kararının bozulmasını istemiştir.

2. Davalı vekili temyiz dilekçesinde özetle; hükümsüzlüklerine karar verilen 2002/06790, 2006/19753, 2006/19752, 2006/30987 sayılı markalar yönünden kararın temyiz edildiğini, özellikle 2002/06790 sayılı marka, müvekkilinin markaları devri anında dahi 7 yılı aşkın süredir tescilli, aktif ve oldukça yoğun kullanılan bir marka olduğunu, Mahkemece, bozma sonrası yapılan incelemede, dosyaya yeni delil sunma hakkı tanınmamış olsa da dosyadaki tüm deliller ve müvekkilinin iyiniyetli üçüncü kişi olarak bu markaya ilişkin yatırımları uyuşmazlık konusu markaya ilişkin emek, sermaye ve yatırım birikimine sahip olunduğunu gösterdiğini, markaların devir ile devraldığı, aynı zamanda yetmişi aşkın fiili faaliyet gösteren bayinin de devralındığını, davalının da bu sayıyı arttırarak, yurdun her yanında zaten bilinen ve duyulan bu markanın ününü devam ettirdiğini, müvekkilinin TürkPatent nezdinde yapılan tanınmış marka başvurusuna karşı açılan Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 2014/368 E. sayılı dosyası müvekkil lehine sonuçlandığını ve kesinleştiğini, ilgili tanınmış marka dosyasının varlığı dahi tek başına, müvekkilinin bu marka için yapmış olduğu yatırımların göstergesi olduğunu, müvekkilinin Sultanahmet esas unsurlu markaları devir tarihinin 02.06.2009 tarihi olduğunu, tarih göz önünde tutulduğunda şirketin sermayesi, marka emek ve yatırım için gücünü baştan gösterdiğini, müvekkilinin, devir anında, sayıları yetmişi aşkın franchise işletmeyi de devir aldığını, marka devirleri sonrasında aktif olan franchise işletme sayısını, dava tarihi itibariyle 114' e çıkarttığını, Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin kararının Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 27.06.2018 tarih, 2016/11232 E. ve 2018/4851 K. sayılı ilamı ile onandığı 2014/541 E. sayılı dosyasında Mahkemece “...artık taraflar arasında birlikte var olma ( koexiztenz) koşullarının oluştuğu, ...” belirlemesi ile müvekkili adına marka başvurusu yapılan 2011/115081 sayılı tarihi dondurduk sultanahmet köftecisi marka başvurusunun iltibas yaratmayacağının kabulü ile markaya yönelik iptali/hükümsüzlüğü talebini kesin olarak reddettiğini, müvekkilinin söz konusu sicile güvenerek marka için yaptığı yatırım, emek ve sermayesinin oldukça fazla olduğunu, müvekkilinin markayı devir aldıktan sonra, zaten yoğun reklam ve tanıtımları yapılan bu markaya büyük reklam ve tanıtım harcamalarına devam ettiğini, davacının mesnet markasının başvuru tarihi 11.05.2000 olduğunu, marka marka işlem dosyası ile sabit olduğu üzere TürkPatent markalar sicilinde yer alan, sair bir çok sultanahmet köftecisi markası yüzünden 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin (556 sayılı KHK) 7 nci maddesine göre reddedildiğini, markanın tescil tarihi 14.05.2010 tarihi olduğunu ve bu tarihin müvekkilinin marka devrinden sonrası olduğunu, davacının müvekkilin bu markaya yatırımını düşündüğü tarihte, sadece İstanbul - Sultanahmet' te yüzlerce sultanahmet köftecisinin hiç birine ses çıkartmayarak markanın ayırt ediciliğini yitirmesine izin verdiğini, Mahkemece, 2002/06790 sayılı markanın fiili kullanımlarının markanın müvekkiline devri sonrası gerçekleştiğinin belirlendiğini belirttiğini, müvekkili markayı devir aldığında 70 adet franchise işletme bulunduğunu, ilgili bayilerin açılış tarihleri, bu markanın başvuru anından dahi öncesine ilişkin olduğunu, Mahkeme gerekçesinde markanın kullanımına ilişkin sunulan delillerin 2009 ve sonrasına ilişkin faturalar olduğunu belirtildiğini, 2009 öncesi markanın sahibi müvekkili olmadığını, somut durumda iyi niyetli iktisap korunmalı ve sicile/fiili duruma güvenerek işlem ve yatırım yapan müvekkilinin hakları hakkaniyet gereği gözetilmesi gerektiğini, davacının kendi beyanlarıyla, markanın müvekkiline devir öncesinde aktif ve yoğun kullanıldığını bildikleri yönünde olduğunu, Mahkemece verilen karar açıkça hakkaniyete aykırı olduğunu, müvekkilinin başvuru sahibi olmadığını, markayı devir aldığı anda ortada 7 yıllık bir tescil bulunduğunu, müvekkilinin ayrıca sadece bir marka değil, 2002’den beri aktif kullanılan bayiilikleri de devir aldığını, dosyadaki iki ayrı bilirkişi raporunda müvekkil markalarının ayırt edici niteliğe sahip olduğu, 2002/06790 sayılı markanın kullanım ile ayırt edicilik kazandığı bu markaya ilişkin dava açma süresinin de geçtiği yönünde görüş bildirildiğini belirterek Mahkeme kararının bozulmasını istemiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, hükümsüzlüğü istenen davalı adına tescilli 2002/06790 sayılı markaya dayalı 4721 sayılı Kanun'un 2 nci kapsamında, korunması gereken emek, sermaye ve yatırım birikimine sahip olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

2. İlgili Hukuk

4721 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi.

3. Değerlendirme

1.Dosyadaki yazılara, Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

2.Davalının temyizine gelince, dava aynı veya benzerlik iddiasına dayalı olarak hükümsüzlük istemine ilişkindir. Dairemizin 17.04.2017 tarih, 2015/12274 E. ve 2017/2172 K. sayılı bozma ilamına uyularak bozmadan önce alınan bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmişse de somut olayda dava konusu 2002/06790 sayılı ‘‘Sultanahmet Köftecisi+şekil’’ markası dava dışı kişi tarafından 14.10.2003 tarihinde tescil ettirilmiş olup 05.05.2009 tarihinde dava dışı marka sahibi tarafından davalıya devredilmiştir. Davalı devraldığı tarihten itibaren markayı kullandığına dair reklam verdiği, faturalar ibraz ettiği 15.01.2015 tarihli bilirkişi raporunda ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Her ne kadar markanın davalı tarafından devralındığı tarihten dava tarihine kadar 5 yıllık süre geçmemişse de marka tescil tarihinden dava tarihine kadar 5 yıllık süre geçmiş olup davalı da halafiyet gereği bu süreden yararlanma durumundadır. Ayrıca dava konusu markanın kötü niyetli olarak tescil edildiği ispatlanamadığı gibi davalının kötü niyetle devraldığı da davacı tarafından dosya kapsamında ispatlanamamıştır. Hal böyle olunca davacının sessiz kalma yoluyla hak kaybı oluştuğu kabul edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

V. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

1. Davacı vekilin tüm temyiz itirazlarının REDDİNE,2. Mahkeme kararının BOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek hâlinde davalıya iadesine, Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

01.06.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.