Esas No: 2020/1726
Karar No: 2021/1838
Karar Tarihi: 01.03.2021

**11. Hukuk Dairesi         2020/1726 E.  ,  2021/1838 K.**

**"İçtihat Metni"**

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 27.02.2018 tarih ve 2017/246 E. - 2018/15 K. sayılı kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi'nce verilen 07.11.2019 tarih ve 2018/1585 E. - 2019/1109 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin 2007/64883, 2009/115646 sayılı ve "HYUNDAİ ROTEM", "ROTEM+şekil" ibarel markaların sahibi olduğunu, davalı şahısça yapılan 2016/29635 sayılı "ROTEM ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT" ibareli marka başvurusuna iltibas, tanınmışlık ve kötü niyet vakıalarına dayalı olarak yapmış oldukları itirazın Markalar Dairesi tarafından kısmen kabul edildiğini ve başvuru kapsamından bir kısım mal ve hizmetin çıkarılmasına karar verildiğini, anılan karara karşı başvurunun tümden reddi gerektiğinden bahisle YİDK nezdinde itirazda bulunduklarını, YİDK tarafından itirazlarının kısmen kabulüne karar verildiğini, oysa başvurunun tümden reddi gerektiğini ileri sürerek, davaya konu YİDK kararının iptaline ve başvuruya konu markanın hükümsüz kılınmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı Kurum vekili, kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı şahıs vekili, davanın reddini istemiştir.

İlk derece mahkemesince, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, başvuru kapsamındaki malların ve hizmetlerin, itiraza dayanak markaların kapsamındaki mal ve hizmetlerle ortalama tüketici kitlesi, doğal yapısı, kullanım amacı, fiyatı, alım sıklığı, üretim dağıtım ve satış kanalları ile yerleri, rekabet, ikame veya tamamlama ilişkisi itibariyle tamamen farklı olduğu ve benzer olduklarından söz edilemeyeceği, başvuru standart karekterle yazılmış "ROTEM ARITMA İNŞAAT TAAHHÜT" ibaresinden oluşurken, itiraza dayanak markaların "HYUNDAİ ROTEM",

"ROTEM+şekil" ibarelerinden oluştuğu “rotem” müşterek unsuru nedeniyle markalardaki benzerlik oranının bütünsel olarak çok yüksek olduğu, "Hyundai Rotem" Paris Sözleşmesi anlamında tanınmışsa da emtia benzerliği koşulu gerçekleşmediğinden MarKHK m. 8/1-b’nin şartlarının olmadığı, Hyundai Rotem markası tanınmış olmakla birlikte, ilgili sınıfların marka kapsamından çıkartılmış olması nedeniyle kalan emtia açısından MarKHK m. 8/4’teki üç koşuldan hangisinin nasıl gerçekleşeceğinin davacı vekili tarafından ortaya koyulmadığından 8/4’ün koşullarının olayımızda bulunmadığı, önceki Hyundai Rotem markasının tanınmışlığı, başvurunun 37. sınıfta kara araçlarının, tamiri, bakımı, akaryakıt dolum hizmetleri gibi Hyundai markasının gerçekten çok tanınmış olduğu otomotiv sektörünün kapsamında olan bir alanda yapılmış olması, başvuruda Hyundai’nin kurumsal olarak yoğun biçimde kullandığı koyu mavi renginin tercih edilmiş olması hususları bir bütün halinde değerlendirildiğinde, markanın “normal” bir saikle tercih edilmediği izleniminin doğduğu, davalının neden “rotem” markasını tercih etmiş olduğunu mantıklı biçimde izah edemediği gerekçesi ile davanın kabulüne, TPMK YİDK’nun 2017-M-3300 sayılı kararının iptaline, 2016/29635 sayılı markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.

Karara karşı taraf vekillerince ayrı ayrı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

İstinaf mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, taraf vekillerinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1-) Dava, marka başvurusuna itirazın kısmen reddine dair YİDK kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.

Olaya uygulanacak mülga 556 sayılı Marka KHK'da markanın kötü niyetle tescili açık bir hükümsüzlük sebebi sayılmamış olmakla beraber, Dairemizin yerleşik uygulamalarına göre kötü niyetli tescil bir hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmektedir. Marka başvurusunun hangi hallerde kötü niyetle yapıldığı hususu somut olayın özelliklerine göre her bir davada ayrı ayrı değerlendirilecek olmakla birlikte, Daire uygulamalarında daha ziyade markanın kullanmak için değil, başkalarına şantaj yapmak ve para koparmak, başkalarının ticaretine engel olmak veya kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak markayı kendi adına tescil ettirmek, sözleşme hükmüne aykırı olarak markayı adına tescil ettirmek gibi hususlar genel kötü niyet sebepleri olarak görülmektedir. Bu anlamda tanınmış markanın aynısını veya benzerini tescil ettirmek tek başına kötü niyetli marka tescili olarak yorumlanamaz. Zira kanun koyucu, tanınmış markanın aynısı veya benzerini tescil ettirmeye KHK'nın 8/4 (6769 s. SMK'nın 6/5 m) maddesinde ayrı bir sonuç bağlamıştır. Böyle bir durumda, hangi mal ve hizmetler yönünden markanın tescilli tanınmış markaya zarar verecek veya haksız yararlanmaya sebebiyet verecek ise sadece o markalar yönünden başvuru reddedilecektir. Oysa kötü niyetli marka tescilinde, kötü niyetin bölünmezliği ilkesinden hareketle başvuru konusu tüm mal ve hizmetler yönünden marka başvurusunun reddi gerekmektedir.

Mahkemece, davalının, davacının tanınmış markasının çok benzerini tanınmış markada yer alan rengi de kullanarak tescil ettirmeye çalışmasının kötü niyetli bir davranış olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Ancak, yukarıda da açıklanan ilkeler doğrultusunda başka bir emare olmaksızın salt tanınmış markanın çok benzerinin tescil ettirilmeye çalışılması kötü niyet olarak kabul edilemez. Kaldı ki taraf markaları arasında ayniyet düzeyinde bir benzerlik bulunmamakta, başvuru markası, mesnet markalardan farklı olarak kaligrafik unsurlar ve şekil unsuru içermektedir. Ayrıca, mahkemece, davalının “Rotem” ibaresini neden tercih ettiğini izah edemediği belirtilmişse de, davalı, ticari faaliyetinde ilk kullandığı işaretin “Rotek” ibaresi olduğunu, dava dışı 3. bir kişin kendisine çektiği ihtarnameyle, “Rotek” ibaresinin kendisi adına tescilli olduğundan bahisle kullanımına son vermesini istediğini, bu ihtar üzerine ilk kullandığı ibareden çok da uzaklaşmamak için “Rotem” ibaresini tercih ettiğini belirtmiş ve 30.12.2015 tarihli ihtarnameyi dosyaya ibraz etmiştir. Bu itibarla ve belirtilen hususlar hep bir arada gözetildiğinde Mahkemece, marka başvurusunun kötü niyetle yapıldığı sonucuna varılması isabetli görülmemiş ve hükmün davalılar yararına bozulmasını gerektirmiştir.

2-) Davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; ilk derece mahkemesince hükme esas alınan bilirkişi raporunda, başvuru markası kapsamında kalan mal ve hizmetlerle mesnet markalarda yer alan mal ve hizmetler arasında benzerlik bulunmadığından bahisle iltibas oluşmayacağı, ayrıca davacı yanca, farklı mal ve hizmetler bakımından 556 sayılı KHK’nın 8/4. maddesinde sayılan risklerin nasıl oluşacağı ortaya konulmadığından tanınmışlığın da bir tescil engeli oluşturmayacağı mütala edilmiştir. Oysa davacı vekili rapora itirazında, somut olarak da tek tek belirterek, taraf markalarında yer alan bazı mal ve hizmetler arasında benzerlik bulunduğunu savunmuş, örnek kabilinden belirtilecek olursa, başvuru markasında 37. sınıfta yer alan, “...Madencilik, maden çıkartma hizmetleriyle...”, mesnet markalarda yer alan “Maden eritme ocağı” malının benzer olduğunu ifade etmiştir. Mahkemece, rapora yönelik ciddi nitelikteki bu itirazlar değerlendirilmediği gibi, bilirkişi raporunda da denetime elverişli olarak taraf markaları mal ve hizmet dökümleri yapılarak karşılaştırılmamış, mal ve hizmetlerin neden benzer olmadığı hususunda izahat yapılmamıştır. Öte yandan davacının itiraza gerekçe markasının tanınmış olduğu kabul edildiği halde, en azından tanınmışlığın kabul edildiği hizmetler yönünden 556 sayılı KHK'nın 8/4. maddesindeki risklerin doğup doğmayacağı hususunda en azından sektörel benzerlik değerlendirmesi yapılmaması da doğru olmamıştır. Bu itibarla, mahkemece, davacının belirtilen itirazları doğrultusunda inceleme yapılarak, itirazda somut olarak belirtilen mal ve hizmetler arasında benzerlik bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve iltibas ve tanınmışlık iddiaları bakımından bu incelemenin sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekillerinin, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle ise davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile, İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULARAK KALDIRILMASINA, HMK'nın 373/1. maddesi uyarınca dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, ödedikleri peşin temyiz harcının istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 01.03.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.