Esas No: 2015/2049
Karar No: 2015/8616
Karar Tarihi: 23.06.2015

**11. Hukuk Dairesi         2015/2049 E.  ,  2015/8616 K.**

**"İçtihat Metni"**

MAHKEMESİ : ANKARA 2. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ : 12/02/2014

NUMARASI : 2012/184-2014/41

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 12/02/2014 tarih ve 2012/184-2014/41 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili; müvekkilinin ÇBS tanınmış markasıyla boyacılık sektöründe faaliyette bulunduğunu, 2. sınıf ürünleri içeren S. ibareli çok sayıda tescilli markası bulunduğunu, S. ibareli markanın tanınmışlık vasfı bulunduğunu, müvekkili tarafından tescil ettirilip kullanıldığı tarihe kadar boya sektöründe başka bir firma tarafından S. tanıtım işaretinin kullanılmadığını, müvekkilinin anılan markanın meşhur ve maruf hale getirilmesi için büyük emek, masraf ve çaba gösterdiğini, S. ibaresinin boya ürünleri bakımından vasıf bildirici olmadığını, 09.10.2009 tarihinde S. ibareli 1, 2, 16 ve 19. sınıflarda bulunan ürünleri içeren marka tescil başvurusunda bulunduğunu, ancak başvurusunun ayırt edici olmaması ve vasıf bildirici olması gerekçe gösterilerek 556 sayılı KHK'nın 7/a-c bendi hükümlerine dayanılarak reddedildiğini, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, saten ibaresinin bir boya cinsi olmadığını, aksine müvekkilinin maruf ve meşhur hale getirdiği bir tanıtım işareti olduğunu ileri sürerek hukuka aykırı YİDK kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı TPE vekili; kurumun kararının hukuka uygun olduğunu, çünkü S. ibaresinin boya sektöründe belli niteliklere haiz ürünü tanımlayan bir ad olduğunu, yaygın bir şekilde kullanıldığını, birçok boya firması tarafından markalarının yanında yan unsur olarak yer aldığını, parlaklık derecesi olarak yarı mat parlaklıktaki boya türlerini belirtir anlamının bulunduğunu, bu nedenle 556 sayılı KHK'nın 7.maddesi kapsamında ayırt ediciliğinin bulunmadığını ve vasıf bildirdiğini, kullanımla ayırt edicilik kazanılma şartlarının bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; S. ibaresinin ilk olarak davacı tarafından marka olarak tescil edilip kullanılmaya başlandığı, anılan sözcüğün bir kumaş türünü tanımladığı ve onun adı olduğu, boya ürünü için vasıf bildirici yahut ad ifade eden bir ibare olmadığı, ancak yapılan tescillerden ve davacı kullanımından sonra boya ürünleri bakımından yarı mat parlaklıktaki boya ürününü tanımlayan bir ada dönüştüğü, sektörde yer alan firmaların tamamı tarafından bu anlamıyla markalarda yardımcı unsur olarak kullanıldığı, S. ibaresinin jenerik hale dönüştüğünün kabul edildiği, bir işaretin bir yandan jenerik hale dönüşmüş olmasından diğer taraftan da kullanımla ayırt edicilik kazanmış olmasından bahsedilemeyeceği, boya emtia dışındaki sınıf yönünden ise vasıf bildirici nitalik taşımadığı için tesciline engel bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabul kısmen reddi ile TPE YİDK'nın 2012/M-1897 sayılı kararının, 2009/53058 sayılı başvuru kapsamıdaki 1, 16. ve 19. sınıf ürünler yönünden iptaline, 2.sınıf ürünler yönünden iptal isteminin reddine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı TPE vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Dava, marka tescil isteminin reddine dair YİDK kararının iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, dava konusu "S." ibaresinin bir kumaş cinsini belirtmesine karşın ilk kez davacı tarafından gerçekleştirilen kullanım nedeniyle 2. sınıftaki "boya" ürünü bakımından başvuru tarihi itibariyle cins adı (jenerik) hakine geldiği gerekçesiyle 556 sayılı KHK'nın 7/1-c bendi uyarınca 2. sınıf ürünler bakımından marka olarak tescil edilemeyeceği görüşü kabul edilmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere esasen bir kumaş türü olan uyuşmazlık konusu "S." ibaresinin 2. sınıf "boya" ürünleri üzerinde ilk kez davacı tarafından markasal olarak kullanıldığı mahkemenin de kabulündedir. Bu husus, Dairemizin 24.04.2013 tarih 2012/7592E. 2013/8078K. sayılı ve Yargıtay HGK 13.10.2010 tarih 2010/11-463E. 2010/486K. sayılı ilamlarında da açıklanmıştır. Bahsi geçen kararlarda da belirtildiği üzere, başlangıçta ayırt edicilik vasfına sahip bir işaretin zaman içerisinde kullanım sonucu cins adına (jenerik) dönüşmesi nedeniyle marka tescil başvurusunun reddi ya da tescilli ise hükümsüz kılınabilmesi için bu sonucun marka sahibinin davranışlarından kaynaklanması ve marka sahibinin böyle bir sonucun doğmaması için gereken gayreti göstermemiş olması nedeniyle jenerik hale gelmesi gerekir.

Yukarıda tarih ve numaraları verilen Dairemiz ve HGK kararlarında da davacı adına tescilli "S." ibaresinin cins adı haline gelmesine davacının davranışlarının neden olup olmadığı hususu tartışıldığından mahkemece bahsi geçen İstanbul 1. FSHHM'ndeki davanın neticesinin beklenmesi ve hasıl olacak sonuca göre davacının S. kelimesini 2. sınıf boya ürünleri için aynı ibareyi taşıyan markalarına ilaveten yeni bir marka olarak tescil ettirip ettiremeyeceğinin belirlenmesi gerekirken, sadece başvuru tarihi itibariyle "S." ibaresinin cins adı (jenerik) haline geldiğinden bahisle marka olarak tescil edilemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen reddi doğru görülmediğinden kararın temyiz eden davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı TPE vekilinin tüm, davacı vekilinin sair itirazlarının reddine; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü İle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 23/06/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

1-Dava, marka başvurusunun, tescil kapsamındaki mallar yönünden ayırt ediciliğinin bulunmadığı ve tanımlayıcı olduğu gerekçesiyle 556 sayılı Kanunun 7/1 (a) ve (c) maddeleri uyarınca reddine dair davalı TPE YİDK kararının iptali istemine ilişkindir.

2-Uyuşmazlık, davacının 2009/53058 sayılı ve “S.” ibareli marka başvurusunun, TPE Mal ve Hizmetler Sınıflandırma Tebliği’ince 2.sınıfta düzenlenen “B.” emtiası yönünden 556 sayılı Kanunun 7/1 (a) ve (c) maddeleri uyarınca marka olabilecek bir işaret olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Davacı vekili “S.” ibaresinin müvekkili adına daha önceden de 1998/107887 sayılı marka olarak tescilli olduğunu, markaya konu ibarenin boya emtiası yönünden tanımlayıcı olmadığını, müvekkilinin işareti uzun süredir marka olarak kullandığını ileri sürerek YİDK kararının iptalini talep etmiştir.

3-TDK Sözlüğüne göre “S.” ibaresinin esas kelime anlamının parlak bir kumaş cinsini ifade ettiği bilinmektedir. Davacının 1998/107887 sayılı markanın süresi içerisinde yenilenmemiş olması nedeniyle dava tarihinden önce hükmünü yitirdiği anlaşılmakla birlikte, söz konusu marka varlığını sürdürürken bu markanın hükümsüzlüğü için İstanbul 1.FSHHM’de açılan 2002/509 E. Sayılı dava dosyasında alınan bilirkişi raporlarında, “S.” ibaresinin bir cins boyanın adı haline geldiğinin tespit olunduğu, ancak ibarenin türün adı haline gelmesinde davalının (bu dosya davacısı) kusurunun bulunup bulunmadığı hususunda araştırma yapılması gerektiği yönünde yerel mahkeme kararının Dairemizce bozulduğu, ancak markanın yenilememe sebebiyle düşmüş olması sebebiyle anılan mahkemedeki davanın konusuz kaldığı ancak yargılamanın masraflar yönünden sürdüğü anlaşılmıştır. Her ne kadar davacı taraf önceki tarihli “S.” ibareli markaya dayanmış ise de söz konusu markanın, bu dosyada dava konusu marka başvuru tarihi itibariyle hükmünü yitirmiş olması nedeniyle tescilden doğan müktesep hakkını yitirdiği, İstanbul 1 FSHHM’deki dosyada hükümsüzlük için markanın türü adına gelmesinde davalının kusurunun bulunup bulunmadığı araştırmasının bu dosya yönünden anlamsız hale geldiği, bu nedenle sonucunun beklenilmesine gerek kalmadığı, işaretin serbest işaret haline geldiği, türün adı haline gelen tescilsiz bir işaret konumundaki “S.” ibaresinin davacı tarafça yoğun şekilde kullanılmış olmasının sonucu değiştirmeyeceği, başvuru tarihi itibariyle de boya emtiası yönünden ibarenin 556 sayılı KHK’nın 7/1(c) maddesi uyarınca tanımlayıcı olduğunun Dairemizce de kabul edilmiş olması karşısında yerel mahkemece boya emtiası yönünden YİDK kararının iptali isteminin reddine karar verilmiş olması yerinde olduğundan, İstanbul 1 FSHHM’nin dosyasındaki sonucun beklenmesi gerektiği gerekçesiyle yerel mahkeme kararının bozulmasına dair Dairemiz çoğunluk görüşüne katılmıyorum.