PI첨단소재 분기보고서 (2021.09)
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 중요한 소송사건

피아이첨단소재 (이하 "당사")는 에스케이씨주식회사(이하 "SKC")와 코오롱인더스트리주식회사 (이하 "코오롱인더스트리") 가 2008년 6월 2일 양사의 폴리이미드 필름 사업 부문을 합병하여 설립한 합작법인입니다. SKC와 코오롱인더스트리는 각기 그 보유의 지적재산권을 당사에 현물 출자하였는데, 경쟁사 인 Kaneka가 자신의 지적재산권을 침해하였다며 미국 텍사스주 연방지방법원에 당사를 상대로 특허침해소송을 제기하였습니다.

2010년 7월 Kaneka는 당사의 미국 내 제품 판매와 관련하여 5개 미국특허를 기초로 하여 침해금지소송을 미국 연방지방 법원에 제기하였으나, 2011년 Kaneka가 당사를 미국 국제무역위원회(ITC)에 추가로 제소함에 따라 연방지방법원 소송은 진행이 정지되었습니다. 당사는 2012년 10월 위 ITC 소송과 관련하여 최종적으로 4개 특허침해를 이유로 한 제소에서 모두 비침해 판정을 받았습니다. 그러나 Kaneka의 신청 에 따라 2012년 12월 기존에 정지되었던 연방지방 법원 소송의 재개가 결정되었습니다. 소송이 진행되는 동안 2014년 7월 중 Kaneka사의 신청에 따라 866특허, 639특허, 064특허 및 961특허 일부에 대한 소가 취하되었고, 2014년 12월 704 특허 소송의 진행보류 결정이 내려져서, 나머지 특허(즉, 064특허 및 961특허의 나머지 항)에 대해서만 소송이 진행되었으며, 2015년 11월 19일 배심원 평결이 있었습니다.

2015년 11월 19일에 나온 배심원 평결 에 의해 당사의 일부 제품들이 Kaneka의 특허를 간접침해했으며 그 일실이익 배상금으로 약 $13.5백만불을 배상하라는 결과가 나왔습니다. 이에 당사는 판사의 1심 최종 판결 전인 2017년 12월 13일 중간항소를 제기하였습니다. 중간항소란 1심 법원이 당사자들의 모든 주장에 대해 판결하기 전에 제기하는 항소 절차로 국내에는 없는 미국 소송절차입니다. 본건 중간항소는 28 U.S.C.1292(C)(2) 조문에 따라 Accounting(손해배상액 산정)이 결정되지 않은 상태에서 제기되었 는바, 이와 관련하여 2019년 6월 25일 항소법원은 배심원 평결 내용을 그대로 유지하는 결정을 내렸습니다. 해당 특허 침해금지 소송은 추가 손해배상액 산정 절차가 남아 있어 종국적으로 종결되지 않았으나, 본건 중간항소에 의해 일부 손해배상액에 관한 판결 내용이 확정됨에 따라 Kaneka는 위 일부 손해배상액에 관해 확정된 판결에 기초하여 집행판결 청구소송(청주지법 2020가합13707)을 당사에게 제기해 왔습니다. 이에 당사는 2020년 11월 6일 일실이익배상금 약 $13.5백만불, 판결전이자 약 $1.2백만불, 판결후이자 약 $57만불, 소송비용 약 $44만불, 합계금 약 $15.7백만불에 해당하는 금액을 Kaneka에게 지급했습니다.

현재 상기 특허와 관련하여 Kaneka(원고)가 상기 미국특허 침해소송 을 통해 청구한 특허침해로 인한 손해배상금액(일실이익)은 아래와 같습니다.

구분	기간	손해배상 주장금액	비고

특허침해 손해배상	2008년 6월 ~2015년 6월	$13.5백만불	일실이익
(합리적 로열티 없음)

한편, SKC 및 코오롱인더스트리는 미국특허 침해소송의 패소 판경이 확정되어 당사가 부담하게 되는 손해배상액이 확정되는 경우 그 손해를 5:5의 비율로 부담하기로 확약서를 작성하여 한국거래소에 제출하였는바, 그 확약서의 주요 사항은 아래와 같습니다.

각 확약인: 에스케이씨 주식회사 및 코오롱인더스트리 주식회사 회사: 에스케이씨코오롱피아이 주식회사

각 확약인들은, 향후 본건 소송의 패소 판결이 확정되어 회사가 부담되는 손해배상액이 확정되는 경우 그 손해를 [각 확약인이 5:5의 비율로] 부담할 것임을 확약합니다. 그러한 손해배상의 범위는, 현재 원고인 Kaneka Corporation이 주장하고 있는 손해배상금액 미화 일천육백이십이만 달러(USD 16,220천; 일실이익 USD 16,010천과 합리적 로열티 USD 210천의 합계액임)에 국한되지 아니하며, 본건 소송 결과 실제 회사가 지급하여야 하는 손해배상금액이 확대될 경우에는 이에 대해서도 확약인들이 이를 부담하겠습니다. 또한 확약인들은 이와 같이 부담한 금액에 대해서 향후 구상권을 회사에게 행사하지 아니함을 확약합니다.

위 확약서와 관련하여, 당사는 각 확약인으로부터 ‘각 확약인은 당사가 최종 패소확정판결을 받을 경우에 위 확약서에서 정하는 바에 따라 패소확정금액 중 각 확약인이 당사에게 지급해야 할 분담금을 당사의 분담금 지급 청구일로부터 1개월 이내에 당사에게 지급할 것’이라는 공문을 수령하였습니다. 전술한 바와 같이 당사는 Kaneka가 집행판결 청구소송을 제기해 옴에 따라 합계금 약$15.7백만불을 지급하였는데, 이 지급 금액에 대해 SKC 및 코오롱인더스트리는 위 확약서에 따라 50%씩 부담하였습니다. 당사가 위 금액을 지급함에 따라 해당 집행판결 청구소송은 Kaneka의 소 취하로 2020년 12월 18일에 종결되었습니다. 상기 미국특허 침해소송의 추가 손해배상액 산정 관련 일정은 아직 개시되지 않았습니다.

[ Kaneka 제기 특허 소송관련 주요 진행 사항]

날짜	주요 내용	비고

2010.07	Kaneka 텍사스 지방법원에 당사 제소: 5개 특허

2011.03	관할법원 변경: 텍사스 지방법원 → 캘리포니아지방법원

2011.04	Kaneka 미국국제무역위원회(ITC)에
특허 침해 제소 및 수입금지 요청	ITC 조사결정 ~ 최종 판결까지 18개월 소요

2012.10	ITC(미국국제무역위원회) 최종 판결: 특허침해제소 무혐의 판정

2012.11	Kaneka 캘리포니아 주 연방 지방법원 소송 재개 요청 사건번호CASE 2:11-cv-03397-JGB-RZ: Kaneka Corporation v. SKC Kolon PI, Inc. et al ,

2014.03	각 청구항 해석에 대한 양 당사자의 주장을 듣는 청문회

2014.07	소 대상 특허 중 3개(866 공정특허/ 639 원재료 조성 특허/ 064 및961 일부 청구항)취하 (법원 승인)	양측 변호 사 합의

2014.12	상급법원인 CAFC에서 '704 특허의 항소심 판결시까지 '704 특허 소송진행을 보류한다는 명령.	미국특허청의 '704특허 무효결정에 대해 CAFC 항소를 이유로 피고측이 제출한 Motion to Stay (진행보류 청원)를 grant함.

2015.09	'704 특허무효 판결에 대한 항소법원인CAFC에서 승리 ('704특허 무효)	원심대로 '704특허 전청구항 무효판결 유지 및 가네카의 항소 주장의 어떤 것도 Grant 되지 않음

2015.11	배심원 평결	11월 19일 종결

2019.06	중간항소심 결정	환송 후 1심 절차 준비 중

한편, 당사는 Kaneka를 상대로 한국시간 2016년 8월 10일 상기 미국특허 침해소송에서 당사의 종래 제품이 침해한 것으로 인정된 Kaneka의 특허 중 그때까지 유효하게 존속하고 있던 961 일부 청구항에 대해 당사의 Redesign 제품이 비침해라는 점에 관한 확인을 구하는 비침해 확인소송을 CDCA(미국 캘리포니아주 연방지방법원) 에 제기하였고, 이에 대해 Kaneka는 2016년 12월 15일 위 비침해 확인소송에서 당사의 Redesign 제품이 자신들의 961, 866, 082 특허를 침해한다고 주장하면서 특허침해를 구하는 반소를 제기하였습니다. 2019년 7월 1일 법원은 양 당사자가 요청한 모든 청구에 대해 당사 승소, Kaneka 패소라는 최종 판결을 내림으로써 1심 소송을 종결하였습니다. 이에 대해 Kaneka는 2019년 7월 29일 항소를 제기했습니다. 2021년 3월 16일 항소법원은 Kaneka의 항 소를 기각하는 판결을 선고하 였고 , 2021년 4월 22일자로 항소심 절차가 종결되었 으며, Kaneka가 위 항소법원의 판결에 대해 그 상고허가신청의 시한인 2021년 8월 13일까지 연방대법원에 상고허가신청을 제기하지 아니함에 따라 위 판결이 최종적으로 확정되었습니다.

[당사 제기 비침해 확인소송 관련 주요 진행 사항]

날짜	주요 내용

2016.08	당사 캘리포니아주 지방법원에 비침해 확인소송 제기: 961 특허

2016.12	Kaneka 특허침해 반소 제기
: 961, 866, 082 특허

2017.03	당사 866, 082 특허에 대한 비침해 확인을 구하는 취지 추가

2019.03	당사 비침해 확인에 관한 Summary Judgment 신청

2019.06	1심 법원은 당사의 비침해 주장을 인용하는 Summary Judgment 판결을 내림

2019.07	1심 법원은 당사의 비침해 주장을 인용하는 Summary Judgment 판결을 기초로 당사의 비침해 확인청구 인용판결을 내림

2019.07	Kaneka 1심 판결에 대한 항소 제기

2021.03	항소심은 Kaneka의 항소를 기각하는 판결을 선고

2021.08	Kaneka의 상고허가신청기간 도과로 인한 판결 최종 확정

※ 당사는 향후 소송 진행 과정에서 기타 새로운 중요한 진행상황이 발생할 경우 관련 공시규정에 따라 공시할 예정입니다.

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다. 3. 채무보증 현황

(기준일: 2021년 9월 30일 )

(단위:천원)

보증받는 자	보증처	지급보증금액	비 고

피아이첨단소재㈜ 우리사주조합	한국증권금융㈜	53,864	우리사주취득자금대출 연대보증

4. 채무인수 약정 현황 해당사항 없습니다. 5. 그 밖의 우발채무 등 가. 금융기관 한도 약정 내역

(원화단위:천원,외화단위:USD, JPY)

금융기관	구 분	금 액

하나은행	일반자금대출	10,000,000

포괄한도	USD 3,000,000

수입신용장개설	JPY 1,600,000,000

신한은행	전자외상매출금담보대출	3,000,000

일반자금대출	20,000,000

매입외환	USD 1,000,000

수입신용장개설	USD 1,000,000

우리은행	일반자금대출	10,000,000

포괄한도	USD 1,000,000

한국산업은행(*)	시설자금대출	40,000,000

일반자금대출	20,000,000

합 계	원화대출 약정액	100,000,000

외화대출 약정액	USD 6,000,000

JPY 1,600,000,000

전자외상매출금담보대출	3,000,000

(*) 당기말 현재 장부금 액 157,347,825 천원 의 유형자산 및 투자부동산이 은행 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습 니다