cour d'appel de Paris
Pôle 5 - Chambre 2,  décision 15-29.276 du 17/01/2018,  partie 5


que ceci rappelé, il est acquis par chacune des parties, et il est établi tant par les rapports d'expertise versés respectivement par elle, que par les décisions chinoises communiquées et les développements des parties dans leurs écritures, que le même mot étranger peut avoir en langue chinoise plusieurs translitérations en trois ou quatre idéogrammes de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Castel Frères de s'être appropriée la translitération qu'elle trouvait la plus appropriée pour transcrire son nom commercial et les marques Castel dont elle était déjà titulaire en France depuis plusieurs années, en Chine, puis de nouveau en France par le dépôt des marques litigieuses ; qu'il est par ailleurs justifié que la société Castel Frères s'est associée à une société chinoise afin de développer son activité de vente de vins en Chine dès septembre 2001, association qui a fait l'objet d'une très large communication dès 2003 et d'une exploitation, les vins vendus en Chine l'ayant été sous la dénomination "Zhangyu... Kasite Jiuzhuang" ; que Monsieur Y... Z... X... qui a acquis la marque similaire à ce signe en 2002 n'en a fait qu'une exploitation modérée et n'a procédé qu'à des investissements publicitaires restreints sur ce signe jusqu'en 2008 ; qu'en 2005 la société Castel Frères a déposé en Chine la marque idéogramme KA SI TE et a en parallèle introduit une action en déchéance de la marque acquise par Monsieur X... en raison du risque de confusion avec l'usage renommé dont elle faisait de ce signe dont elle a également été déboutée mais la cohabitation avec son nom commercial similaire à la marque a été autorisée ; que sur une action introduite par Monsieur Y... Z... X... et sa société, la société Castel Frères a été condamnée le 28 juin 2013 pour contrefaçon de la marque de celui-ci dont le caractère de renommée a été reconnu par l'Office des marques chinois ; qu'il en ressort que lors de son dépôt en France de la marque KA SI TE, le 20 octobre 2006, la société Castel Frères avait connaissance de l'existence de cette marque mais qu'elle entendait à cette époque en obtenir la déchéance pour défaut d'exploitation par l'action qu'elle avait introduite et dont la première décision n'est intervenue sur cette action que le 8 octobre 2007 ; qu'à cette époque l'exploitation de la marque de Monsieur Y... Z... X... sur le territoire chinois était faible et peu promue de sorte que la société Castel Frères présente sur le marché de la vente du vin depuis de longues années qui connaissait une masse d'affaires importante et qui avait engagé un partenariat avec une société chinoise cotée en bourse pouvait légitimement croire à l'aboutissement favorable de son action en déchéance ; qu'il s'en suit que le dépôt en France de la marque KA SI TE en 2006 en vue de conforter son activité d'exportation de vins en Chine alors que l'apposition de la marque sur les produits ou leur conditionnement exportés vers ce pays correspondait à une pratique usuelle ne revêt dans de telles circonstances aucun caractère frauduleux et c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de transfert de cette marque française   » (cf. arrêt, pp. 6 à 8) ;
 
 ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de transfert des marques, en vertu de l'article L712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; [
 ] qu'un dépôt doit être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque n'est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais détourné de sa fonction dans le but de l'opposer à un opérateur économique afin de le priver d'un signe nécessaire à son activité ; que le caractère frauduleux d'un dépôt de marque s'apprécie à la date de celuici ; qu'à titre liminaire, il convient de préciser qu'il ressort des rapports des experts traducteurs qu'ont fait établir tant la demanderesse que les défendeurs, des décisions chinoises versées au débat et des développements des parties elles-mêmes dans leurs écritures que compte tenu de la complexité de la langue chinoises qui compte plus de 49 000 et 85 000 sinogrammes, selon les décisionnaires de référence, lesquels correspondant à des syllabes, il n'existe pas une seule translitération d'un mot latin ; qu'ainsi, le terme CASTEL est susceptible de plusieurs translitérations, en trois ou quatre syllabes et donc sinogrammes ; que "KA SI TE" en caractères chinois est l'une d'elle sans qu'elle puisse être considérée comme étant ni la plus légitime, ni la moins légitime ; que Monsieur Y... Z... X... justifie avoir acquis le 23 avril 2002 en Chine la propriété de la marque "KA SI TE" en caractères chinois, qui avait été déposée le 7 septembre 1998 par le "Groupe de la Ville de Wenzhou » et enregistrée le 7 mars 2000 sous le n° 1 372 099, puis avoir consenti une licence d'exploitation sur celle-ci par acte du 1er juin 2002 à la société Shangai Banati Wine Industry qu'il a créée en 1997 ;