Cour d'appel de Paris, Cour de cassation
Chambre commerciale financière et économique, décision 19-25.865 du 24/11/2021,  partie 4


qu'il ne résulte pas de l'ensemble des éléments ci-dessus, que Messieurs [U] et [V] et/ou la société Cala Capital avaient connaissance, lors de la cession, de l'existence et du contenu de l'Engagement du 22 avril 2005 ;
 
 Sur le caractère opposable de l'Engagement aux cessionnaires : 
 
 que l'engagement du 22 avril 2005 énonce qu'"En contrepartie du retrait de l'opposition formée par Accantla Personal Hygiene Limited à l'encontre de la demande de Marque communautaire N°1812726 LILLE sus-mentionnée, nous, Tyco Healthcare Retail Services AG, nous engageons expressément à: 1. Ne pas utiliser la marque LILLE pour les produits hygiéniques féminins en Europe; 2. Utiliser la marque LILLE, en un seul mot, pour les produits d'incontinence et les autres produits pour les personnes âgées vendus aux hôpitaux, maisons de soins et autres institutions similaires en Europe; et 3. Utiliser LILLE uniquement associée à un autre mot ou mots (qui ne sont pas identiques ou confusément similaires avec le terme LETS) sur l'emballage de produits et jamais seul pour la distribution et la vente de produits spécialement destinés aux personnes âgées (un exemple d'association acceptable serait LILLE CARE et KENDALL LILLE) en Europe" 
 
 - le moyen d'un contrat unilatéral soutenu par les appelantes: que la circonstance que la société Tyco a seule signé l'engagement du 22 avril 2015 produit n'est pas susceptible de priver celui-ci des effets synallagmatiques de ce contrat, dans la mesure où il n'est pas contestable que l'opposition à l'enregistrement faite le 20 juin 2003 par la société Accantla Personal Hygiene Limited aux droits de laquelle se trouve la société Lil-Lets UK Limited ayant été retirée par celle-ci en contrepartie de la signature de l'engagement, le contrat a été exécuté par la société bénéficiaire, chacune des parties ayant exécuté les obligations lui incombant, de sorte que le moyen est rejeté.
 
 - sur la nature d'un contrat de transaction de l'engagement: 
 
 que dès lors que chacune des parties au contrat a consenti à des concessions réciproques "par laquelle les parties ont terminé une contestation née, ou préviennent une contestation à naître," en l'espèce la renonciation à opposition en contrepartie de l'acceptation d'une limitation d'utilisation de la marque LILLE, l'engagement litigieux présente la nature d'un contrat de transaction ; qu'il est suffisamment établi que cette transaction en matière de marques est constitutive d'un accord de coexistence. Le moyen est rejeté. 
 
 - sur la transmission de l'engagement litigieux au cessionnaire : 
 
 que les appelantes excipent de l'effet relatif des conventions, en ce que l'ayant-cause particulier n'est pas personnellement tenu des dettes de son auteur, les intimées soutenant en revanche le caractère "propter rem" de l'obligation ;
 
 qu'en l'espèce l'Engagement litigieux 22 avril 2005 contient l'obligation, par le titulaire de la marque "de ne pas utiliser la marque "Lille" pour les produits hygiéniques féminins en Europe", et l'obligation d'"Utiliser la marque LILLE" "en un seul mot", "uniquement associée à un autre mot ou mots" ; que cette renonciation au profit d'un tiers est intimement liée à la marque ; qu'elle constitue dès lors une obligation de faire, entrant dans les "charges" visées par l'acte de cession ; que cette obligation accessoire réelle a été transmise au cessionnaire ; qu'elle s'impose à lui et celui-ci peut se prévaloir ; que la circonstance que la société Lille Healthcare, n'ait été créée qu'à la date du 2 juin 2008, est inopérante, la renonciation portant sur les droits détenus sur la marque et n'étant pas liée à la personne de son titulaire mais portant sur l'objet de la cession ; que la référence par les appelantes à l'article 7.2.5 du contrat de cession du 7 février 2008 en matière d'obligations associées aux activités de la division Incontinence, concernant une période de temps limitée "à la Date de Réalisation", est inopérante ; qu'en revanche, les intimées font à bon droit valoir que l'article 7.2.4 du contrat susdit, énonce que Covidien s'engageait à céder la marque communautaire « LILLE » libre de toute Charge, c'est à dire « [] de tout droit des tiers, comprenant mais sans limitation, les droits de réserve de propriété », et que cette clause n'a pas été respectée, violant ainsi ses engagements ;
 
 que la contradiction au détriment d'autrui se révèle au cours d'une même instance, de sorte que l'opinion exprimée par le conseil des intimées le 13 janvier 2010, alors que la présente instance n'a été introduite que par un acte du 28 février 2011, n'est pas susceptible de relever de l'"estoppel" ;
 
 que n'est pas constitutif d'un comportement manquant à la loyauté envers les sociétés Covidien, la recherche par les intimées d'un accord avec la société Lil-Lets UK Limited, à la suite de l'intention formulée par celle-ci de former opposition à l'enregistrement de la marque communautaire telle que déposée le 2 avril 2009, en infraction à l'Engagement du 22 avril 2005 ;