Cour d'appel de Bordeaux
1A, Cour de cassation
Chambre commerciale financière et économique, décision 19-12.040 du 27/01/2021,  partie 5


qu'en se prononçant, en l'espèce, au visa des conclusions de M. X... et de la société Le Cake Bordelais du 13 septembre 2018 quand celle-ci a déposé ses dernières conclusions le 19 octobre 2018, la cour d'appel a encore violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile.
 
 DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
 
 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de nullité de la marque « DUNE BLANCHE » n° 3 667 158 formée par M. T... X... et la société Le Cake Bordelais ;
 
 AUX MOTIFS QUE «Sur la demande de nullité de la marque déposée par la société Le fournil authentique
 M. T... X... et la société Le cake bordelais articulent cette demande fondée sur l'article L. 711-14 du code de la propriété intellectuelle autour :
 - de l'indisponibilité
 - de la fraude.
 La société Le fournil authentique soutient que cette demande est irrecevable faute de qualité à agir en ce qu'elle est formée à la fois par M. T... X... qui est la personne physique auteur de la marque et par la société Le cake bordelais, personne morale, qui ne pourraient en être co-titulaire.
 Cette fin de non recevoir sera rejetée, dès lors que, en l'absence de revendication par la personne physique auteur de la marque à l'encontre de la personne morale exploitant la marque, celle-ci est présumée être titulaire des droits patrimoniaux sur la marque à l'encontre des tiers poursuivis, en dépit de la présence de l'auteur aux débats.
 En l'espèce, M. T... X..., qui reste titulaire des droits moraux, ne conteste pas le droit à agir de la société Le cake bordelais au soutien des droits patrimoniaux dont elle bénéficie.
 La société Le fournil authentique fait par ailleurs valoir la forclusion par tolérance pendant cinq ans en application de l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel l'action en nullité n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a été toléré l'usage pendant cinq ans.
 
 Cette fin de non recevoir sera rejetée, dès lors qu'il ressort des conclusions de la société Le fournil authentique devant le tribunal de grande instance qu'elle n'ignorait nullement en 2009 lors du dépôt de sa marque que M. T... X... commercialisait déjà des chouquettes sous le terme dunes, quand bien même celui-ci n'a déposé sa propre marque qu'en 2012, et que la nullité est opposée en défense à une demande en contrefaçon et non en demande à titre principal. »
 
 1°/ ALORS QUE seul le titulaire de droits antérieurs, dont notamment de droits d'auteur, peut agir en nullité sur le fondement de la l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en retenant en l'espèce que la société Le Cake Bordelais était recevable à solliciter la nullité de la marque « DUNE BLANCHE » à raison de droits d'auteurs antérieurs sur l'oeuvre, déposée à titre de marque par M. T... X..., dont elle devrait être présumée titulaire en l'absence de contestation de ces droits par M. T... X... qui se prétendait l'auteur de l'oeuvre et agissait à ses côtés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Le Cake Bordelais justifiait d'une exploitation non équivoque de l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;
 
 2°/ ALORS QUE l'action en nullité d'une marque du titulaire de droits antérieurs n'est en toute hypothèse pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non recevoir de la société Le Fournil Authentique tirée de la forclusion par tolérance, que la société la société Le Fournil Authentique n'ignorait nullement « en 2009 lors du dépôt de sa marque que M. T... X... commercialisait déjà des chouquettes sous le terme dunes » sans constater aucune autre circonstance susceptible d'établir la mauvaise foi de la société Le Fournil Authentique, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de la société Le Fournil Authentique, a violé l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;
 
 3°/ ALORS QUE la forclusion par tolérance peut être opposée à une action en nullité de marque et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette demande est présentée à titre principal ou à titre reconventionnel en défense à une action en contrefaçon ; qu'en retenant pour rejeter la fin de non recevoir de la société Le Fournil Authentique tirée de la forclusion par tolérance, que « la nullité est opposée en défense à une demande en contrefaçon et non en demande à titre principal » la cour d'appel a violé l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION
 
 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la marque « DUNE BLANCHE » n° 3 667 158 déposée par la société Le Fournil Authentique pour fraude ;