Cour d'appel de Paris
I2, Cour de cassation
Chambre commerciale financière et économique, décision 14-28.232 du 08/02/2017,  partie 8


un titre permettant à sa licenciée de protéger par un droit de marque les produits réalisés en exécution de ce contrat de licence ;
 
 Que ce dépôt ne peut être considéré que de circonstance et qu&apos;à juste titre le tribunal a énoncé que la mauvaise foi du titulaire de la marque était caractérisée en tirant de ses constatations la conclusion que le dépôt a été opéré pour détourner le droit de marque de sa finalité essentielle, c&apos;est-à-dire non pas pour servir d&apos;indicateur d&apos;origine mais pour permettre à son titulaire de l&apos;opposer dans le cadre de l&apos;action en contrefaçon introduite ;
 
 Que le jugement mérite, par conséquent, confirmation sur ce point » (cf. arrêt attaqué p. 6 à 9) ;
 
 ET AUX MOTIFS ADOPTES, « sur la marque n° 10 014 471 :
 
 L&apos;article 52 du règlement prévoit que la marque peut être déclarée nulle dans le cadre d&apos;une action en contrefaçon si le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque.
 
 La société [E] [G] a déposé une nouvelle marque communautaire verbale n° 10 014 471 [E] [G] le 1er juin 2011 uniquement dans le but de l&apos;opposer dans le cadre de cette instance en contrefaçon.
 
 En effet, elle avait connaissance lors de son dépôt des faits litigieux dénoncés dans sa mise en demeure de février 2011 et a décidé d&apos;enregistrer la marque pour les produits estimés contrefaisants puisque la marque vise notamment les meubles, fauteuils, sofas, tables, consoles, bibliothèques, tables basses, guéridons, petites tables pour supporter une lampe et les lampes. Ainsi, cet enregistrement tend à répondre au moyen de défense de la société SICIS dans la réponse de sa mise en demeure qui avait relevé qu&apos;aucune des marques ne protégeait les meubles et pour s&apos;en prémunir, la demanderesse a déposé cette nouvelle marque qu&apos;elle s&apos;est empressée de viser dans son assignation du 15 juillet 2011.
 
 La mauvaise foi du titulaire de la marque est caractérisée lorsque le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, c&apos;est-à-dire non pas pour distinguer des produits et services commercialisés en identifiant leur origine, mais pour lui permettre de l&apos;opposer dans le cadre d&apos;une action en contrefaçon.
 
 Or, dans le contexte relaté, la mauvaise foi de la société [E] [G] est caractérisée et il convient donc de prononcer la nullité de la marque communautaire n° 10 014 471 » (cf. jugement p. 12 et 13) ;
 
 ALORS, D&apos;UNE PART, QUE la prohibition des engagements perpétuels prévue par les dispositions de l&apos;article 1780 du code civil ne concerne que les contrats à exécution successive et non ceux à exécution instantanée ; que l&apos;autorisation donnée par le porteur d&apos;un patronyme que celui-ci soit utilisé par des tiers à des fins commerciales qui opère cession de ce patronyme, celui-ci se séparant alors de la personne qui le porte pour devenir un signe distinctif objet de propriété incorporelle, constitue un contrat à exécution instantanée ; qu&apos;en retenant en l&apos;espèce que, ne comportant aucun terme, les stipulations de la convention de 1987, selon lesquelles, ainsi qu&apos;elle l&apos;a constaté, M. [E] [G] avait nécessairement autorisé la société [E] [G] à utiliser l&apos;attribut de sa personnalité que constitue son nom patronymique afin d&apos;exercer des activités commerciales, et notamment de le déposer à titre de marque, se heurtaient à la prohibition des engagements perpétuels et que cet engagement était donc nul quand l&apos;exécution de l&apos;engagement ainsi pris par M. [E] [G] était instantané, la cour d&apos;appel a violé ensemble les articles 1134 et 1780 du code civil ;
 
 ALORS, D&apos;AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n&apos;est prévu est un contrat à durée indéterminée qui n&apos;est pas nul mais auquel chaque partie peut mettre fin à tout moment par une résiliation unilatérale ; qu&apos;en retenant en l&apos;espèce que les stipulations de la convention de 1987 se heurtaient à la prohibition des engagements perpétuels dès lors qu&apos;elles « ne comportent aucun terme » et en en déduisant la nullité de l&apos;engagement par lequel M. [E] [G] a autorisé la société [E] [G] à utiliser son nom patronymique afin d&apos;exercer des activités commerciales, et notamment de le déposer à titre de marque, la cour d&apos;appel a violé encore ensemble les articles 1134 et 1780 du code civil ;
 
 ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la mauvaise foi du demandeur à l&apos;enregistrement d&apos;une marque communautaire doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d&apos;espèce ; que la connaissance par le demandeur de l&apos;utilisation par un tiers d&apos;un signe identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l&apos;enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir cette mauvaise foi ; que l&apos;intention du demandeur d&apos;empêcher un tiers d&apos;utiliser le signe ne peut permettre de caractériser cette mauvaise foi que dans certaines circonstances ; que ces circonstances peuvent tenir au fait qu&apos;il s&apos;avère ultérieurement que le demandeur a fait enregistrer le signe en tant que marque communautaire sans intention de l&apos;utiliser, uniquement en vue d&apos;empêcher l&apos;entrée d&apos;un tiers sur le marché ;