Cour d'appel de Paris
I1, Cour de cassation
Chambre commerciale financière et économique, décision 16-28.281 du 26/09/2018,  partie 4


Elles font valoir que, de fait, dès lors que le titulaire n'utilise pas sa marque pour distinguer ses produits, il n'y aucun risque que le public soit conduit à établir le moindre lien entre ses produits et ceux d'un tiers qui ferait usage d'un signe similaire et qu'il puisse se méprendre sur l'origine des produits en cause. Elles ajoutent que la fonction essentielle de la marque, que le titulaire de celle-ci n'a lui-même jamais exercée, n'a pu, en aucune façon, être compromise et que c'est précisément parce qu'il a ainsi négligé d'utiliser sa marque, conformément à cette fonction essentielle, que le titulaire s'est vu dénier tout droit exclusif sur sa marque. Selon ces sociétés, le droit des marques serait détourné de sa finalité et ne jouerait plus son rôle d'élément essentiel d'un système de concurrence non faussée, si l'on devait admettre que celui qui s'est contenté de déposer une marque, sans jamais l'exploiter, puisse se réserver la possibilité de réclamer des dommages-intérêts à des tiers qui exploiteraient des signes similaires ; cela reviendrait à reconnaître à ce titulaire un avantage concurrentiel totalement indu.
 
 29 Selon une jurisprudence constante de la CJUE, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (18 juin 2002, Philips, C-299/99, point 30 ; 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, point 48) et, constitue un risque de confusion, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement (22 juin 1999, C-342/97, Lloyd D... ; 6 octobre 2005, C-120/04, Medion).
 
 30 La CJUE a ainsi jugé, en ce qui concerne la contrefaçon par imitation, que l'usage du signe identique ou similaire à la marque, qui fait naître un risque de confusion dans l'esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque (12 juin 2008, O2 Holdings Limited, C-533/06, point 59) et que, si elle a aussi indiqué que la fonction d'indication d'origine de la marque n'était pas la seule fonction de celle-ci digne de protection contre des atteintes par des tiers (22 septembre 2011, Interflora, précité, C-323/09, point 39), elle a, cependant, précisé que la protection conférée contre la contrefaçon par reproduction, en ce qu'elle est absolue et réservée aux atteintes portées, non seulement à la fonction essentielle de la marque, mais également aux autres fonctions, comme celles, notamment, de communication, d'investissement ou de publicité, est plus étendue que la protection prévue contre la contrefaçon par imitation, dont la mise en uvre exige la preuve de l'existence d'un risque de confusion et donc la possibilité d'une atteinte à la fonction essentielle de la marque (18 juin 2009, L'Oréal, C-487/07, points 58 et 59).
 
 31 Elle a enfin précisé qu'une marque est toujours censée remplir sa fonction d'indication d'origine, tandis qu'elle n'assure ses autres fonctions que dans la mesure où son titulaire l'exploite en ce sens, notamment à des fins de publicité ou d'investissement (22 septembre 2011, Interflora, précité, C-323/09, point 40).
 
 32 Il semble, eu égard à cette jurisprudence, que, s'agissant, en l'espèce, d'apprécier la contrefaçon par imitation, seule soit à rechercher l'atteinte qui aurait été portée à la fonction essentielle de la marque, en raison d'un risque de confusion.
 
 33 Par un arrêt du 21 décembre 2016 (Länsförsäkringar, C-654/15), la CJUE a dit pour droit que « L'article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l'Union européenne], lu en combinaison avec l'article 15, paragraphe 1, et l'article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, au cours de la période de cinq ans qui suit l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, son titulaire peut, en cas de risque de confusion, interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à sa marque pour tous les produits et les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, sans devoir démontrer un usage sérieux de ladite marque pour ces produits ou ces services ».