Cour d'appel de Paris
I1, Cour de cassation
Chambre commerciale financière et économique, décision 16-28.281 du 26/09/2018,  partie 6



 40 Se pose donc la question de savoir s'il peut avoir été porté atteinte à la fonction essentielle de la marque, à raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public, au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive précitée, quand son titulaire n'a pas mis à profit le délai de grâce de cinq ans prévu par les articles 10 et 12 de cette directive pour entamer un usage sérieux de sa marque, au point d'être déchu de ses droits à l'expiration de ce délai, c'est-à-dire si la fonction essentielle de la marque, que le titulaire de celle-ci n'a lui-même jamais exercée, a pu être compromise par l'utilisation par un tiers, au cours de cette période, d'un signe similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci avait été enregistrée.
 
 41 Cette question revient à déterminer si le titulaire d'une marque, qui n'en a jamais fait usage et s'est vu déchoir de ses droits dans les conditions prévues par les articles 10 et 12 de la directive précitée, peut, au seul motif tenant au droit exclusif conféré par l'enregistrement de la marque jusqu'à la date d'effet de la déchéance, obtenir la condamnation pour contrefaçon au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de cette directive, du tiers qui a utilisé, au cours de cette période, un signe similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci avait été enregistrée.
 
 42 Il y a lieu, dès lors, d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne.
 
 PAR CES MOTIFS :
 
 Vu l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
 
 Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :
 
 Les articles 5, paragraphe 1, sous b), 10 et 12 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens que le titulaire, qui n'a jamais exploité sa marque et a été déchu de ses droits sur celle-ci à l'expiration de la période de cinq ans suivant la publication de son enregistrement, peut obtenir l'indemnisation d'un préjudice pour contrefaçon, en invoquant une atteinte portée à la fonction essentielle de sa marque, causée par l'usage par un tiers, antérieurement à la date d'effet de la déchéance, d'un signe similaire à ladite marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée ?
 
 Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
 
 Réserve les dépens ;
 
 Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
 
 Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
 
 Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir constater qu'en faisant usage du signe ST-GERMAIN entre le 8 juin 2009 et le 13 mai 2011 pour désigner une liqueur de sureau, et notamment en fabriquant et offrant à la vente cette liqueur en France, ainsi qu'en l'exportant ou l'important, les sociétés Cooper International Spirits, SAEGB et ST Dalfour avaient commis des actes de contrefaçon de la marque française SAINT GERMAIN n° [...] constituant une atteinte aux droits de M. X... sur cette marque et, en conséquence, tendant à les voir solidairement condamnés à payer à M. X... la somme de 908.915 euros en application de l'alinéa second de l'article L. 716-14 de Code de la propriété intellectuelle, somme calculée en retenant le chiffre d'affaires réalisé par Cooper Spirits et en appliquant un taux de redevance indemnitaire de 5% ;
 
 AUX MOTIFS QUE sur la contrefaçon de la marque SAINT GERMAIN n °[...], M. X... soutient qu'il y a eu contrefaçon de sa marque par reproduction ou à tout le moins par imitation ; qu'il argue que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'aucune atteinte n'a pu être porté à sa marque au motif que la preuve d'une exploitation effective de ladite marque n'était pas rapportée au cours de la période comprise entre le 8 juin 2009 (point de départ du délai de prescription de l'action en contrefaçon, l'assignation étant du 8 juin 2012) et le 13 mai 2011 (date d'effet de la déchéance) ;