Cour d'appel de Paris
I1, Cour de cassation
Chambre commerciale financière et économique, décision 19-23.784 du 13/10/2021,  partie 6



 Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire et générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public ;
 Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou de la composition du produit ».
 Or, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, cet article ne définit pas le caractère distinctif d'une marque mais énumère les signes qui ne peuvent en aucun cas être considéré comme distinctif.
 
 Sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 comme sous celui des articles L. 711-2 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, pour qu'un signe soit considéré comme distinctif il est nécessaire qu'il ait un caractère arbitraire.
 De la même façon et ce quelle que soit la loi applicable, pour qu'un signe soit distinctif, il doit remplir la fonction essentielle de la marque, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir être appréhendé par le consommateur comme une indication d'origine du produit ce que rappelle d'ailleurs l'article 1 de la loi du 31 décembre 1964 en définissant les marques comme « en général, tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d'une entreprise quelconque ».
 
 La fonction de la marque n'a pas varié de la loi du 31 décembre 1964 à celle du 4 janvier 1991 codifiée au sein du code de la propriété intellectuelle.
 
 Il s'agit de permettre au public visé d'individualiser les produits ou services du titulaire de la marque par rapport à ceux ayant une autre origine commerciale et de savoir que tous les produits ou services désignés par la marque ont été fabriqués sous le contrôle du titulaire de cette marque.
 
 En conséquence, la distinctivité du signe ne s'apprécie pas, même sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964, qu'au regard de son caractère arbitraire mais également après une analyse de la capacité du signe à remplir la fonction qui lui est assignée pour les produits visés et au regard du public pertinent.
 
 Pour la marque communautaire, il convient d'appliquer l'article 7 du règlement CE 40/94 selon lequel :
 « 1. Sont refusés à l'enregistrement :
 b) Les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif ;
 c) Les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
 d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ».
 
 En l'espèce, il s'agit de deux marques semi-figuratives du fait que le terme verbal a été déposé dans une police particulière, cependant, le seul choix d'une police particulière ne peut donner au signe un caractère distinctif, l'aspect figuratif est donc en l'espèce très faible.
 
 Le terme verbal « ASPIVENIN » est dominant.
 Il s'agit d'un néologisme composé de la contraction du terme « aspirer » et du terme « venin » ; or, « aspirer le venin » est la description de la qualité essentielle du produit désigné qui est la pompe à venin.
 Ainsi, pour le public français et pour une partie pertinente du marché communautaire c'est-à-dire les consommateurs francophones, le mot « aspivenin », même s'il s'agit d'un mot nouveau, signifie nécessairement et du seul fait de sa structure un produit servant à aspirer le venin. Ce signe n'est donc pas apte à remplir la fonction essentielle de la marque qui est l'indication de l'origine du produit.
 
 Les signes « aspivenin » tels qu'ils ont été déposés comme marques sous les n° 1259051 et n° 825497 sont donc dépourvus de distinctivité intrinsèque au regard du produit qu'ils désignent.
 
 L'acquisition du caractère distinctif par l'usage au moment du dépôt :
 
 Les demandeurs invoquent l'article L. 711-2 in fine du code de la propriété intellectuelle et les dispositions de l'article 7 in fine du Règlement CE 40/94 pour prétendre à l'acquisition du caractère distinctif par l'usage au moment du dépôt des deux marques semi-figuratives « ASPIVENIN ».
 Pour justifier de la notoriété du signe « aspivenin », les demandeurs font valoir que l'inventeur du produit vendu sous cette marque avait déjà reçu, à la date du dépôt des marques, des récompenses prestigieuses comme celle du concours [P] 1983. Cependant, le terme « aspivenin » est employé non à usage de marque pour indiquer l'origine du produit mais comme un nom commun permettant de désigner les fonctions du produit. Ainsi les inventions ayant remporté le concours [P] les années suivantes sont désignées ainsi : « bras hydraulique pour transfert de fonds » ou « escalier escamotable » (114 ans d'inventions Concours [P] : pièce 1-15 en demande).
 
 Les articles de presse mentionnant le produit sous le nom « aspivenin » dont la date de parution est certaine sont tous postérieurs à janvier 1984, date du dépôt de la marque française.