Cour d'appel d'Aix-en-Provence
02, Cour de cassation
Chambre commerciale financière et économique, décision 18-16.750 du 10/11/2021,  partie 4



 1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, sans donner aucune autre explication ni se livrer, même sommairement, à une analyse concrète de la perception du signe « Gammascan » par le public pertinent, que ce signe ne serait pas exclusivement la désignation nécessaire ou usuelle des produits en cause, ni la désignation d'une ou des caractéristiques des mêmes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
 
 2°) ALORS QU'une marque présente un caractère descriptif lorsqu'elle constitue actuellement, aux yeux des milieux intéressés, une description d'une caractéristique des produits ou services concernés ou s'il est raisonnable d'envisager que cela soit le cas dans l'avenir ; qu'en se contentant d'affirmer que le signe « Gammascan » ne serait pas la désignation d'une ou des caractéristiques des produits en cause, sans définir le public pertinent ni rechercher, comme elle y était invitée, si, aux yeux de ce dernier, le signe « Gammascan » n'indiquait pas la destination des produits litigieux, à savoir le « scan », c'est-à-dire le contrôle, de rayons gamma, et s'il n'était ainsi pas dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle.
 
 AUX MOTIFS PROPRES QUE « de son côté la société BERTHOLD justifie par les pièces suivantes avoir utilisé le terme <GAMMASCAN> dix ans avant la société AM2C :
 - le rapport d'essais physiques établi le 26 avril 1996 par la société ASCORA sous l'intitulé <étude de sensibilité des détecteurs à scintillation plastique destinés à équiper les portiques de détection de radioactivité « GAMMASCAN LB 111 » ;
 - diverses factures émises contre la société TEAM et contre <C.I.E.> au cours des années 1995 à 1998 ;
 - et diverses attestations de clients ;
 qu'en conséquence la société AM2C n'est pas fondée à invoquer l'antériorité de ses droits sur le signe « GAMMASCAN », ni le caractère frauduleux du dépôt de la marque éponyme par la société Berthold » ;
 
 ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant enfin de l'appréciation de la bonne foi de la société BERTHOLD FRANCE lors de la demande d'enregistrement, il convient de rechercher, d'une part si elle savait ou devait savoir qu'un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit similaire prêtant à confusion avec le signe enregistré comme marque, d'autre part si elle avait pour intention d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser son signe ; qu'à cet égard, la connaissance que le demandeur à l'enregistrement pouvait avoir de l'utilisation du signe pour un produit similaire peut être présumée s'il est établi que celle-ci est ancienne. En l'espèce, en 2009, au moment de l'enregistrement de la marque, la société AM2C utilisait le signe depuis déjà trois ans pour désigner ses portiques ; qu'elle produit notamment de nombreuses factures démontrant qu'entre 2006 et 2009, elle utilisait bien ce signe auprès sa clientèle pour désigner son portique de détection de la radioactivité ; or, que la société BERTHOLD en avait nécessairement connaissance s'agissant de son concurrent direct dans un secteur économique restreint et très peu concurrentiel ; que cependant, cette connaissance ne permet pas, à elle seule, de présumer la mauvaise foi du déposant ; celle-ci suppose la démonstration par la société AM2C que la société BERTHOLD avait uniquement pour intention à la date de l'enregistrement, de l'empêcher de continuer à utiliser son signe ; que tel serait le cas notamment si le déposant avait fait enregistrer le signe à titre de marque sans intention réelle de l'utiliser ; or, qu'en l'espèce, la société BERTHOLD, non seulement démontre qu'elle a effectivement utilisé ce signe pour désigner ses propres portiques de détection de la radioactivité à compter de l'enregistrement, de sorte que sa demande d'enregistrement ne tendait pas exclusivement à empêcher la société AM2C d'utiliser ce signe, mais encore qu'elle avait déjà utilisé le vocable GAMMASCAN dans le passé à titre de marque verbale avant de solliciter son enregistrement ; qu'il résulte ainsi d'un rapport d'essais de la société ASCORA en date du 26 avril 1996 que la société BERTHOLD utilisait pour désigner le portique soumis à l'essai, le vocable GAMMASCAN ; que certes, ce document ne démontre pas la réalité de la commercialisation du produit, mais il résulte des déclarations de [K] [V], responsable d'exploitation de la société SEDE Environnement, qu'il utilisait bien un portique de détection de la radioactivité dénommé GAMMASCAN, fourni par la société BERTHOLD, qu'il a fait remplacer en 2009 par un nouveau portique Radascan LB 112 ; que tel est également le sens de l'attestation d'[M] [D] qui expose avoir remplacé à la fin des années 90, son portique de détection de la radioactivité LB111 GAMMASCAN, par un portique de la génération suivante Radascan LB 112 ; que d'autres clients ([G] [C], [W] [U], [I] [Z]) confirment également avoir fait l'acquisition, à la fin des années 90 d'un portique dénommé GAMMASCAN auprès de la société BERTHOLD ;