Cour d'appel de Paris
I1, Cour de cassation
Chambre commerciale financière et économique, décision 18-20.170 du 23/06/2021,  partie 6


avoir infirmé le jugement sur la nullité des marques, en limitant seulement la nullité de la marque française « Garum » n° 1 703 642 déposée le 30 octobre 1991 et de la marque communautaire « Garum » n° 00351939 pour les classes 5 et 29, aux produits et services suivants « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansement ; désinfectants ; viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; huiles et graisses comestibles ; conserves, pickles » et, pour la marque communautaire, « conserve de poissons ; pickles » ;
 
 AUX MOTIFS PROPRES QUE « La marque française GARUM a été déposée le 30 octobre 1991 sous le numéro 1703642 en classes 5 et 29 pour les « produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansement ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures ; oeufs, lait et autres produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; conserves, pickles ».
 La marque communautaire GARUM a été déposée le 31 octobre 2003 sous le numéro 3501939 en classes 5 et 29 pour les mêmes produits, à l&apos;exception de « conserves, pickles » remplacé par « conserves de poissons, pickles ».
 La nullité d&apos;une marque française, sollicitée à titre reconventionnel, peut être prononcée sur le fondement des articles L711-2 et L714-3 du code de la propriété intellectuelle.
 L&apos;article L 714-3 du code prévoit en son alinéa 1er :
 Est déclaré nul par décision de justice l&apos;enregistrement d&apos;une marque qui n&apos;est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4...
 et en son alinéa dernier ... la décision d&apos;annulation a un effet absolu.
 L&apos;article L 711-2 du même code indique 
 Le caractère distinctif d&apos;un signe de nature à constituer une marque s&apos;apprécie à l&apos;égard des produits ou services désignés.
 Sont dépourvus de caractère distinctif :
 a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
 b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l&apos;espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l&apos;époque de la production du bien ou de la prestation de service;
 c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
 Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l&apos;usage.
 La nullité d&apos;une marque communautaire peut être prononcée sur le fondement de l&apos;article 7 du règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 selon lequel sont refusées à l&apos;enregistrement les marques dépourvues de caractère distinctif, l&apos;article 51 dudit règlement prévoyant que « la nullité de la marque communautaire est déclarée... sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l&apos;article 5 ou de l&apos;article 7... »
 La société CLAVIS sollicite que soit confirmé le jugement ayant ordonné la nullité de ces marques pour les classes 5 et 29, ce qui revient à solliciter la nullité pour l&apos;ensemble des produits visés par ces marques.
 Une demande en nullité présentée par le défendeur en contrefaçon constitue une défense au fond qui, bien que nouvelle, est recevable en appel en vertu de l&apos;article 564 du code de procédure civile.
 Aussi la demande de la société CLAVIS tendant à solliciter de la cour d&apos;appel l&apos;annulation des marques pour l&apos;ensemble des produits visés, quand bien même elle n&apos;en avait visé que certains devant le tribunal de grande instance, n&apos;est pas une demande nouvelle au sens de l&apos;article 564.
 L&apos;enregistrement de la marque communautaire GARUM avait été refusé par l&apos;OHMI par décision du 27 septembre 2005, et le recours contre cette décision rejeté par la Première Chambre de Recours du 7 septembre 2006, avant que le tribunal de 1ère instance des communautés européennes n&apos;annule cette dernière décision le 12 mars 2008.
 Pour autant, la société CLAVIS est recevable à solliciter reconventionnellement la nullité de la marque communautaire en cause, et les juridictions nationales ainsi saisies ne sauraient être tenues par cette décision du 12 mars 2008 portant sur l&apos;enregistrement de cette marque.
 Il ressort des documents versés (notamment les pièces 5 à 8, 33 de l&apos;intimée) et des explications des parties que le garum est un terme latin désignant un extrait de viscères de poisson hydrolysé par autolyse puis séché et ayant fermenté dans une grande quantité de sel ; cet assaisonnement était utilisé à Rome dans de nombreux plats, et avait un fort goût salé.
 Il est notamment évoqué par Pline l&apos;Ancien dans ses écrits, et des définitions peuvent en être trouvées dans des dictionnaires en ligne ainsi que dans le dictionnaire Littré.