SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
GIOVANNIJA PITRUZZELLE,
predstavljeni 13. januarja 20221
Zadeva C-466/20
HEITEC AG
proti
HEITECH Promotion GmbH,
RW
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno  
sodišče, Nemčija))
„Predhodno odločanje  –  Znamke Evropske unije  –  Prekluzija kot posledica privolitve  –  
Izračun petletnega roka  –  Prekinitev prekluzivnega roka zaradi privolitve  –  
Pošiljanje opomina  –  Učinki prekluzije  –  Izvedene pravice v zvezi s plačilom odškodnine, 
predložitvijo informacij in predajo izdelkov za uničenje “
1.Mednarodno združenje za zaščito intelektualne lastnine (AIPPI) je leta 2006 ugotovilo, da 
večina evropskih skupin, ki so takrat sodelovale pri dejavnostih priprave povzetka, ki jih je 
usklajevalo to združenje ter so se nanašale na splošno vprašanje privolitve v dejanja, s katerimi se 
kršijo pravice intelektualne lastnine, in, natančneje, na vprašanje prekinitve privolitve s strani 
imetnika prejšnje pravice, „priznava, da to vprašanje ni urejeno z nobenimi predpisi in da si 
zasluži – kot tudi vprašanje […] prekluzije kot posledice privolitve v celoti – dodatna pojasnila“.2
Skoraj šestnajst let za tem in po tem, ko je Sodišče v sodbi Budějovický Budvar3izoblikovalo prve 
smernice glede ureditve Skupnosti na področju prekluzije kot posledice privolitve, se mu s tem 
predlogom za sprejetje predhodne odločbe ponuja nova priložnost, da pojasni obseg te pravne 
ureditve.
SLZbirka odločb sodne prakse
1 Jezik izvirnika: francoščina.
2 Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle, „Rapport de synthèse – Question Q192 – L'acceptation 
(tolérance) de l'atteinte au droit de propriété intellectuelle“, 2006, na voljo tukaj: 
https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006 %20Q189 %20190 %20191 %20192/sr192french.pdf
3 Sodba z dne 22. septembra 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).
ECLI:EU:C:2022:25                                                                                                           1
I.Pravni okvir
A.Pravo Unije
1.Direktiva 2008/95
2.Iz uvodne izjave 12 Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami4je 
razvidno, da je „[z]aradi pravne varnosti in brez nepravičnega vpliva na interese imetnika prejšnje 
blagovne znamke […] pomembno zagotoviti, da slednji ne sme več zahtevati ugotovitve 
neveljavnosti [ničnosti] niti nasprotovati uporabi blagovne znamke, ki je kasnejša od njegove, 
katere uporabo je dolgo vede dopuščal [v katere uporabo je dolgo vede privoljeval], razen če je 
prijava kasnejše blagovne znamke vložena v slabi veri“.
3.Člen 4 Direktive 2008/95, ki se nanaša na „[n]adaljnj[e] razlog[e] za zavrnitev ali neveljavnost 
[ničnost] v zvezi s prejšnjimi pravicami“, določa:
„1. Blagovna znamka se ne registrira ali, če je registrirana, se jo lahko razglasi za neveljavno 
[nično]:
(a)če je enaka prejšnji blagovni znamki in če so blago ali storitve, za katere se blagovna znamka 
uporablja oziroma je zanje registrirana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana 
prejšnja blagovna znamka;
(b)če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga 
ali storitev, označenih z blagovnimi znamkami, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer 
verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.
2.,Prejšnja blagovna znamka‘ v smislu odstavka 1 pomeni:
(a)naslednje vrste blagovnih znamk z datumom vložitve prijave za registracijo, ki je pred 
datumom prijave za registracijo blagovne znamke, ter, kadar je to primerno, ob upoštevanju 
prednostnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s temi blagovnimi znamkami:
(i) blagovne znamke Skupnosti;
(ii) blagovne znamke, registrirane v državi članici […];
(iii) blagovne znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki učinkujejo v državah 
članicah;
(b)blagovne znamke Skupnosti, za katere se […] upravičeno zahteva prednostna pravica […];
(c)prijave za blagovne znamke iz točk (a) in (b) pod pogojem njihove registracije;
[…]
4 UL 2008, L 299, str. 25.
2                                                                                                                   ECLI:EU:C:2022:25SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC
4.Vsaka država članica lahko poleg tega določi, da se blagovna znamka ne registrira ali, če je 
registrirana, se jo lahko razglasi za neveljavno [nično], če in v naslednjem obsegu:
[…]
(b)pravice do neregistrirane blagovne znamke ali drugega znaka v uporabi v gospodarskem 
prometu so bile pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo kasnejše blagovne 
znamke ali datumom zahtevanega priznanja prednostne pravice v zvezi z zahtevo za 
registracijo poznejše blagovne znamke, če neregistrirana blagovna znamka ali drug znak 
imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe kasnejše blagovne znamke;
(c)uporaba blagovne znamke se lahko prepove na podlagi prejšnje pravice, ki se razlikuje od 
pravic iz odstavka 2 in točke (b) tega odstavka ter zlasti:
(i) pravice do imena;
(ii) pravice do osebne podobe;
(iii) avtorske pravice;
(iv) pravice industrijske lastnine;
[…]“
4.Člen 9 Direktive 2008/95 določa:
„1. Če je v državi članici imetnik prejšnje blagovne znamke v smislu člena 4(2) za obdobje petih 
zaporednih let dopustil [privolil v] uporabo blagovne znamke, registrirane v tej državi članici, 
medtem ko se je takšne uporabe zavedal, na podlagi prejšnje blagovne znamke ni več upravičen 
do vložitve zahteve za ugotovitev neveljavnosti [ničnosti] kasnejše blagovne znamke ali 
nasprotovanj[a] uporabi kasnejše blagovne znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja 
kasnejša blagovna znamka, razen če je do registracije kasnejše blagovne znamke prišlo v slabi veri.
2.Vsaka država članica lahko določi, da se odstavek 1 smiselno uporablja za imetnika prejšnje 
blagovne znamke po členu 4(4)(a) ali druge prejšnje pravice iz člena 4(4)(b) ali (c).
3.V primerih iz odstavkov 1 in 2 imetnik pozneje registrirane blagovne znamke ni upravičen do 
nasprotovanja uporabi prejšnje pravice, čeprav ta pravica več ne more biti uveljavljena proti 
kasnejši blagovni znamki.“
ECLI:EU:C:2022:25                                                                                                                   3SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC
2.Uredba št. 207/2009
5.Člen 8 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske 
unije5določa:
„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje blagovne znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne 
registrira v naslednjih primerih:
(a)če je enaka prejšnji blagovni znamki in če so blago in storitve, za katere je registracija 
zahtevana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja blagovna znamka;
(b)če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga 
ali storitev, ki jih označujejo blagovne znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, 
na katerem je varovana prejšnja blagovna znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost 
povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.
2.,Prejšnja blagovna znamka‘ v smislu odstavka 1 pomeni:
(a)blagovne znamke naslednje vrste z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu 
zahteve za registracijo blagovne znamke Evropske unije, ob upoštevanju, če je to primerno, 
predhodnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s to blagovno znamko:
(i) blagovne znamke Evropske unije;
(ii) blagovne znamke, registrirane v državi članici […];
(iii) blagovne znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki veljajo v državi članici;
(iv) blagovne znamke, ki so predmet mednarodne registracije z učinkom v Uniji;
(b)prijave znamk iz pododstavka (a), če so registrirane;
[…]
4.Ob ugovarjanju imetnika neregistrirane blagovne znamke ali drugega znaka, ki se uporablja 
v gospodarskem prometu in ki je več kot zgolj lokalnega pomena, se prijavljena blagovna znamka 
ne registrira, če v skladu z zakonodajo Unije ali pravom države članice, ki ta znak ureja,
(a)so pravice do znaka bile pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo blagovne 
znamke Evropske unije ali datumom prednostne pravice, ki se zahteva za zahtevo za 
registracijo blagovne znamke Evropske unije;
(b)ta znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše blagovne znamke.
[…]“
5 UL 2009, L 78, str. 1.
4                                                                                                                   ECLI:EU:C:2022:25SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC
6.Člen 54 Uredbe št. 207/2009, ki se nanaša na zožitev [prekluzijo] kot posledico privolitve, 
določa:
„1. Če je imetnik blagovne znamke Evropske unije pristal [privolil] za obdobje petih zaporednih 
let v uporabo poznejše blagovne znamke Evropske unije v Uniji in se ob tem zavedal te uporabe, 
ni več upravičen na podlagi prejšnje blagovne znamke do vložitve zahteve za ugotovitev, da je 
poznejša blagovna znamka nična, ali do ugovarjanja uporabi poznejše blagovne znamke za blago in 
storitve, za katere se je uporabljala poznejša blagovna znamka, razen če je do vložitve zahteve za 
registracijo poznejše blagovne znamke Evropske unije prišlo v slabi veri.
2.Če je imetnik prejšnje nacionalne blagovne znamke iz člena 8(2) ali drugega prejšnjega znaka iz 
člena 8(4) za dobo petih zaporednih let privolil v uporabo poznejše blagovne znamke Evropske 
unije v državi članici, v kateri je prejšnja blagovna znamka ali znak varovan, medtem ko se je 
takšne uporabe zavedal, na podlagi prejšnje blagovne znamke ali prejšnjega znaka ni več 
upravičen do zahteve za ugotovitev, da je poznejša blagovna znamka nična, ali do ugovarjanja 
uporabi poznejše blagovne znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja poznejša blagovna 
znamka, razen če je do vložitve zahteve za registracijo poznejše blagovne znamke Evropske unije 
prišlo v slabi veri.
3.V primerih iz odstavkov 1 in 2 imetnik poznejše blagovne znamke Evropske unije ni upravičen, 
da ugovarja uporabi prejšnje pravice, čeprav se ta pravica ne more več uveljavljati nasproti 
poznejši blagovni znamki Evropske unije.“
7.Člen 110 Uredbe št. 207/2009 je naslovljen „Prepoved uporabe blagovnih znamk Evropske 
unije“. V njegovem odstavku 1 je določeno, da „[r]azen če je določeno drugače, ta uredba ne 
vpliva na pravico, ki obstaja po zakonodaji držav članic, do tožb zaradi kršitev prejšnjih pravic 
v smislu člena 8 ali člena 53(2) v zvezi z uporabo poznejše blagovne znamke Evropske unije. 
Tožbe zaradi kršitev prejšnjih pravic v smislu člena 8(2) in (4) pa niso več možne, če imetnik 
prejšnje pravice ne more več v skladu s členom 54(2) vložiti tožbe za ugotovitev ničnosti 
blagovne znamke Evropske unije.“
8.Člen 111 Uredbe št. 207/2009 se glasi:
„1. Imetnik prejšnje pravice, ki velja le na določenem kraju, lahko nasprotuje uporabi blagovne 
znamke Evropske unije na ozemlju, kjer je njegova pravica varovana, če je to dovoljeno po 
zakonodaji zadevne države članice.
2.Odstavek 1 se ne uporablja, če imetnik prejšnje pravice v obdobju petih zaporednih let ni 
nasprotoval uporabi [je privolil v uporabo] blagovne znamke Evropske unije na območju, kjer je 
njegova pravica varovana, pri čemer se takšne uporabe zaveda, razen če do prijave blagovne 
znamke Evropske unije ni prišlo v dobri veri.
3.Imetnik blagovne znamke Evropske unije nima pravice nasprotovati uporabi pravice iz 
odstavka 1, čeprav se te pravice več ne da uveljavljati proti blagovni znamki Evropske unije.“
ECLI:EU:C:2022:25                                                                                                                   5SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC
B.Nemško pravo
9.Člen 21 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) 
(zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov) z dne 25. oktobra 1994 (v nadaljevanju: 
zakon o znamkah)6določa:
„1. Če je imetnik znamke ali trgovskega imena za obdobje petih zaporednih let privolil v uporabo 
te znamke, pri čemer je bil s to uporabo seznanjen, ni več upravičen do prepovedi uporabe 
poznejše registrirane znamke za blago ali storitve, za katere je registrirana, razen če ni bila 
poznejša znamka registrirana v slabi veri.
2.Če je imetnik znamke ali trgovskega imena za obdobje petih zaporednih let privolil v uporabo 
[…] [tega trgovskega imena] […], pri čemer se je te uporabe zavedal, ni več upravičen do prepovedi 
uporabe poznejšega trgovskega imena, razen če ni imetnik te pravice na datum njegove pridobitve 
ravnal v slabi veri.
[…]“
10.Člen 125b, točka 3, zakona o znamkah določa, da se, „[č]e se na registrirano znamko Evropske 
unije sklicuje za izpodbijanje uporabe poznejše znamke, registrirane na podlagi tega zakona, […] 
mutatis mutandis uporablja člen 21(1) [zakona o znamkah]“.
II.Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje
11.Tožeča stranka iz postopka v glavni stvari je bila leta 1984 vpisana v sodni register s firmo 
Heitec Industrieplanung GmbH. Njena firma je bila leta 1988 spremenjena v HEITEC GmbH. 
Odkar je leta 2000 spremenila pravno obliko, dejavnost opravlja pod imenom HEITEC AG. Je 
imetnica besedne znamke HEITEC, znamke Evropske unije št. 774.331, ki je bila prijavljena 
18. marca 1998 skupaj z zahtevo po prednosti od 13. julija 1991 in registrirana 4. julija 2005 .7
12.Na drugi strani je bila ena od obeh toženih strank iz postopka v glavni stvari8v sodni register 
vpisana 16. aprila 2003 s firmo HEITECH Promotion GmbH, to je imenom, pod katerim opravlja 
svojo dejavnost (v nadaljevanju: družba Heitech). Je imetnica nemške figurativne znamke, ki je bila 
prijavljena 17. septembra 2002 in registrirana 4. februarja 2003 ter ki jo uporablja najpozneje od 
29. novembra 2004 . Je tudi imetnica figurativne znamke Evropske unije št. 6.647.432, ki vsebuje 
element HEITECH ter je bila prijavljena 6. februarja 2008 in registrirana 20. novembra 2008 , 
uporablja pa jo najpozneje od 6. maja 2009 .
13.Družba Heitech je 29. novembra 2004 zastopnikom družbe Heitec predlagala sklenitev 
sporazuma o soobstoju. EUIPO je 7. julija 2008 družbo Heitec obvestil o vložitvi prijave za 
registracijo znamke Evropske unije HEITECH. Družba Heitec je 22. aprila 2009 družbi Heitech 
poslala opomin zaradi uporabe trgovskega imena in znamke, ki vsebuje besedni element 
HEITECH. Družba Heitech je v odgovoru z dne 6. maja 2009 znova predlagala sklenitev 
sporazuma o soobstoju.
6 BGBl. 1994 I, str. 3082.
7 Predložitveno sodišče navaja, da je Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) s sklepom 5. junija 2018 odločil, da se znamka 
tožeče stranke razveljavi zaradi neuporabe. Ta tožeča stranka je zoper ta sklep vložila tožbo pri Splošnem sodišču Evropske unije. V času 
pisanja teh sklepnih predlogov se ta tožba še vedno obravnava (T-520/19).
8 Tožba iz postopka v glavni stvari je bila vložena tudi proti RW, poslovodji tožene stranke iz postopka v glavni stvari. Če ne bo navedeno 
drugače, bo v teh sklepnih predlogih na splošno na družbo Heitech napoteno kot na toženo stranko iz postopka v glavni stvari.
6                                                                                                                   ECLI:EU:C:2022:25SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC
14.Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth, Nemčija) je 
31. decembra 2012 po telefaksu prejelo pisanje o začetku postopka, ki ga je vložila tožeča stranka 
iz postopka v glavni stvari in na katerem je bil naveden datum 15. december 2012 . To sodišče je 
4. januarja 2013 tožečo stranko iz postopka v glavni stvari pozvalo, naj plača predujem za stroške 
postopka. Ta predujem še vedno ni bil plačan 12. marca 2013 , to je na datum, ko je Landgericht 
Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth) tožečo stranko iz postopka v glavni stvari 
opozorilo, da navedenega predujma še ni plačala in da še niso bili predloženi niti izvirniki pisanja 
o začetku postopka.
15.Družba Heitec je 23. septembra 2013 v dopisu, naslovljenem na družbo Heitech, to obvestila, 
da z njo ne želi skleniti sporazuma o soobstoju. Predlagala ji je sklenitev licenčnega sporazuma in 
jo hkrati obvestila o tem, da je začela sodni postopek. Družba Heitec je v novem dopisu, ki ga je na 
družbo Heitech naslovila 29. decembra 2013 , toženo stranko iz postopka v glavni stvari obvestila, 
da se sklicuje na svoje trgovsko ime in da je imetnica znamke Evropske unije HEITEC. K temu je 
dodala, da teče sodni postopek.
16.Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth) je 30. decembra 2013 prejelo 
pisanja družbe Heitec, na katerih je bil naveden datum 12. december 2013 , ki sta jim bila priložena 
ček za plačilo stroškov postopka in novo pisanje o začetku postopka, na katerem je bil naveden 
datum 4. oktober 2013 . To sodišče je 14. januarja 2014 družbo Heitec opozorilo, da mora vročiti 
pisanje o začetku postopka z dne 15. decembra 2012 , saj še ni predložila izvirnikov za navedeno 
sodišče in toženo stranko iz postopka v glavni stvari. Družba Heitec je torej po pozivu 
k predložitvi teh listin 22. februarja 2014 Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče 
Nürnberg-Fürth) dostavila navedene izvirnike.
17.Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth) je 24. februarja 2014 družbo 
Heitec opozorilo, da se predlogi iz izvirnikov pisanja o začetku postopka, prejetih 
22. februarja 2014 , ne ujemajo s predlogi iz pisanja o začetku postopka, vloženega 
31. decembra 2012 . Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth) je nazadnje 
16. maja 2014 začelo postopek in odredilo, da se izvodi pisanja o začetku postopka z dne 
15. decembra 2012 vročijo toženima strankama iz postopka v glavni stvari.
18.Potem ko je Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth) 21. maja 2014
prejelo izvirnike, je bilo nazadnje 23. maja 2014 pisanje o začetku postopka z dne 
15. decembra 2012 vročeno toženima strankama iz postopka v glavni stvari.9
19.Družba Heitec je tako primarno vložila predloge, utemeljene s kršitvijo pravic, ki zanjo 
izhajajo iz njenega trgovskega imena HEITEC, podredno pa predloge, utemeljene s kršitvijo njene 
znamke Evropske unije HEITEC. Predlagala je, naj se družbi Heitech naloži, naj preneha svoje 
podjetje imenovati z imenom HEITECH Promotion GmbH (predlog I), naj preneha nameščati 
znaka HEITECH PROMOTION in HEITECH na blago, ponujati blago ali storitve pod tema 
znakoma ter uporabljati ta znaka v poslovnih dokumentih, na spletnih straneh ali v oglasih 
(predlog II), naj preneha uporabljati ali prenašati spletno domeno „heitech-promotion.de“, ki jo 
uporablja za poslovanje (predlog III), ter naj privoli v izbris svoje firme iz sodnega registra 
(predlog VII). Družba Heitec je poleg tega zoper obe toženi stranki uveljavljala zahtevke za 
predložitev informacij, ugotovitev odškodnine, uničenje in plačilo stroškov opominjanja 
(predlogi IV, V, VI in VIII).
9 Glej točko 12 teh sklepnih predlogov.
ECLI:EU:C:2022:25                                                                                                                   7SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC
20.Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth) je družbi Heitech naložilo, da 
mora družbi Heitec plačati stroške opominjanja v višini 1.353,80 EUR skupaj z obrestmi, 
v preostalem pa je tožbo zavrnilo.
21.Družba Heitec je vložila pritožbo pri Oberlandesgericht Nürnberg (višje deželno sodišče 
Nürnberg, Nemčija). To sodišče je razsodilo, da pritožba družbe Heitec zaradi prekluzije njene 
pravice ni utemeljena. V zvezi s tem je pojasnilo, da je družba Heitech svoje poznejše znake 
neprekinjeno uporabljala vsaj pet let in da je družba Heitec v to privolila, čeprav se je te uporabe 
zavedala, saj v petletnem roku ni sprejela zadostnih ukrepov za njeno končanje. To sodišče je 
menilo, da tožba, vložena pri Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth), ni 
prekinila teka roka za prekluzijo pravice, saj je bila toženima strankama vročena šele po izteku 
petih let od opomina, poslanega pred to tožbo. Višje sodišče je še razsodilo, da ni mogoče šteti, 
da se je privolitev končala na datum opomina, saj pisanje o začetku postopka ni bilo vročeno 
kratek čas po tem opominu.
22.Družba Heitec je vložila revizijo pri predložitvenem sodišču. To meni, da je izid te revizije 
odvisen od odgovora na vprašanje, ali v skladu s členom 21(1) in (2) zakona o znamkah ter 
členom 54(1) in (2) in členom 111(2) Uredbe št. 207/2009 družba Heitec zaradi prekluzije svoje 
pravice ne more več vložiti opustitvenih zahtevkov in nadaljnjih zahtevkov.
23.Predložitveno sodišče navaja, da je neutemeljenost predlogov družbe Heitec, ki se nanašajo na 
to, da družba Heitech uporablja nemško znamko, katere imetnica je (predlog II v delu, v katerem 
se nanaša na znak HEITECH PROMOTION), zaradi prekluzije pravice urejena s členom 21(1) 
zakona o znamkah v povezavi s členom 125b, točka 3, tega zakona, kolikor ti predlogi temeljijo 
na znamki Evropske unije, katere imetnica je družba Heitec.
24.Pri tem pojasnjuje, da je bila s členom 21(1) zakona o znamkah v nemško pravo prenesena 
prekluzija iz člena 9 Direktive 2008/95, kar se tiče pravice do nasprotovanja uporabi registrirane 
znamke, podeljene z znamkami (člen 9(1) Direktive 2008/95) in drugimi znaki – med njimi 
trgovskimi imeni – v uporabi v gospodarskem prometu (člen 9(2) Direktive 2008/95).
25.V delu, v katerem se predlogi družbe Heitec nanašajo na trgovsko ime Heitech (predlogi I, II, 
III in VII), je prekluzija po ugotovitvah predložitvenega sodišča urejena s členom 21(2) zakona 
o znamkah. To sodišče v zvezi s tem pojasnjuje, da je treba normativno vsebino te določbe, 
čeprav presega normativno vsebino Direktive 2008/95 in ni zajeta niti v členu 54 Uredbe 
št. 207/2009, razlagati usklajeno z razlago, ki je v skladu s to direktivo in ki jo je treba podati 
v zvezi s členom 21(1) zakona o znamkah. Poleg tega naj bi se v delu, v katerem se družba Heitec 
opira na znamko Evropske unije, člen 21(2) zakona o znamkah uporabljal v skladu z napotilom na 
nacionalno zakonodajo iz člena 101(2) Uredbe št. 207/2009.10
26.Glede predlogov družbe Heitec, ki se nanašajo na to, da družba Heitech uporablja znamko 
Evropske unije, katere imetnica je (predlog II v delu, v katerem se nanaša na znak HEITECH), 
predložitveno sodišče ugotavlja, da je mogoče upoštevati člene 54, 110 in 111(2) Uredbe 
št. 207/2009.
27.Predložitveno sodišče nato opozarja na spodaj navedene ugotovitve višjega sodišča. Po eni 
strani je družba Heitech svoje trgovsko ime dejansko uporabljala za imenovanje svoje poslovne 
dejavnosti in svoje znamke za blago in storitve na ozemlju, za katero so bili varovani, in sicer na 
10 V skladu s katerim „[z]a vsa vprašanja, ki ne sodijo [na] področje uporabe te uredbe, sodišče za blagovno znamko Skupnosti uporablja 
nacionalno zakonodajo vključno z mednarodnim zasebnim pravom“.
8                                                                                                                   ECLI:EU:C:2022:25SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC
način, naveden v tožbenih predlogih. Torej je najpozneje 6. maja 2009 , to je na datum, ko je družba 
Heitech na družbo Heitec naslovila dopis, v katerem ji je predlagala sklenitev sporazuma 
o soobstoju, dejansko obstajala uporaba. Po drugi strani je treba šteti, da se je družba Heitec prav 
tako najpozneje na ta datum seznanila z uporabo zadevnih znakov. Nazadnje, dobra vera družbe 
Heitech se ne izpodbija niti pred Landgericht Nürnberg-Fürth (deželno sodišče Nürnberg-Fürth) 
niti pred višjim sodiščem.
28.Vendar predložitveno sodišče meni, da bi bilo treba kljub temu pojasniti pogoje za „privolitev“ 
v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter člena 111(2) Uredbe št. 207/2009, pri čemer bi bilo 
treba zlasti opredeliti, ali je mogoče – kot bi lahko izhajalo iz sodbe Budějovický Budvar –11
izključno s postopkom, ki se sproži pri upravnem organu ali sodišču, prekiniti petletni rok za 
prekluzijo pravice ali pa lahko za to zadostuje že ravnanje, kakršno je pošiljanje opomina, po 
katerem ni nujno ali ni takoj sprožen postopek pri zgoraj navedenih organih. Natančneje, 
predložitveno sodišče se sprašuje, ali je mogoče ravnanje, kakršno je bilo ravnanje družbe Heitec 
v okoliščinah spora o glavni stvari, obravnavati kot ravnanje, s katerim se je končala privolitev 
v smislu zgoraj navedenih določb. Nazadnje, če je tožba nazadnje vložena, se predložitveno 
sodišče sprašuje, v katerem trenutku je treba šteti, da je rok za prekluzijo pravice prekinjen, če je 
tožena stranka pisanje o začetku postopka prejela z zamudo, za katero je kriv imetnik prejšnje 
blagovne znamke, kar se je razpotegnilo do datuma po izteku petletnega roka.
29.V teh okoliščinah je Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) prekinilo 
odločanje in Sodišču z odločbo, ki je v sodno tajništvo Sodišča prispela 25. septembra 2020 , 
v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
„1.Ali je mogoče privolitev v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95/ES ter 
členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 izključiti ne le na podlagi postopka, ki 
se sproži pri upravnem organu ali sodišču, ampak tudi na podlagi ravnanja, ki ne vključuje 
posega upravnega organa ali sodišča?
2.Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali opomin, s katerim imetnik prejšnjega znaka 
pred sprožitvijo sodnega postopka od imetnika poznejšega znaka zahteva, naj se zaveže 
k prenehanju uporabe znaka in k plačilu pogodbene kazni v primeru kršitve, pomeni 
ravnanje, ki izključuje privolitev v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter 
členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009?
3.Ali je pri izračunu petletnega roka, ki je določen v zvezi s privolitvijo, iz člena 9(1) in (2) 
Direktive 2008/95 ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe št. 207/2009 v primeru sprožitve 
sodnega postopka upošteven datum vložitve pisanja o začetku postopka pri sodišču ali datum 
vročitve tega pisanja nasprotni stranki? Ali je pri tem pomembno, da je navedeno pisanje 
nasprotni stranki zaradi zamude, za katero je kriv imetnik prejšnje znamke, vročeno po 
poteku petletnega roka?
4.Ali prekluzija iz člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter členov 54(1) in (2) in 111(2) Uredbe 
št. 207/2009 poleg opustitvenih zahtevkov zajema tudi nadaljnje zahtevke na podlagi prava 
znamk, ki se nanašajo na primer na odškodnino, predložitev informacij in uničenje?“
11 Sodba z dne 22. septembra 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).
ECLI:EU:C:2022:25                                                                                                                   9SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC
III. Postopek pred Sodiščem
30.Družbi Heitec in Heitech ter Evropska komisija so Sodišču predložile svoja stališča. Sodišče je 
med drugim na vse sodelujoče v pisni fazi tega postopka predhodnega odločanja naslovilo 
vprašanja za pisni odgovor, na katera so vsi odgovorili.
IV. Analiza
A.Uvodne ugotovitve
31.Glede prava, ki se uporablja, se vprašanja za predhodno odločanje, naslovljena na Sodišče, 
nanašajo na razlago določb Direktive 2008/95 in Uredbe št. 207/2009. Čeprav sta ta akta danes 
razveljavljena in nadomeščena,12vsebujeta – kot je navedlo predložitveno sodišče – določbe, ki se 
ratione temporis uporabljajo za spor o glavni stvari, saj gre v tej zadevi v bistvu za opredelitev, 
s katere vrste ravnanji je mogoče končati privolitev v znane kršitve prejšnjih pravic v okoliščinah, 
v katerih je imetnik teh pravic (tožeča stranka iz postopka v glavni stvari) nazadnje vložil tožbo pri 
sodišču in v katerih je bila ta tožba toženi stranki iz postopka v glavni stvari vročena najpozneje 
23. maja 2014 , torej v času, ko sta veljala zgoraj navedena akta.
32.Naj v zvezi z navedenima aktoma spomnim, da je z Uredbo št. 207/2009 opredeljena pravna 
ureditev, ki se uporablja za blagovne znamke Evropske unije, ki se razlagajo kot blagovne znamke 
za blago ali storitve, registrirane v skladu s pravili iz te uredbe.13V zvezi s tem je treba ugotoviti, da 
je družba Heitec imetnica besedne znamke Evropske unije HEITEC, registrirane 4. julija 2005 , 
medtem ko je tožena stranka iz postopka v glavni stvari imetnica figurativne znamke Evropske 
unije, ki vsebuje besedni element HEITECH in je bila registrirana 20. novembra 2008 . Po drugi 
strani se Direktiva 2008/95 uporablja za vsako blagovno znamko glede blaga ali storitev, ki je med 
drugim predmet registracije ali prijave za registracijo v državi članici kot posamična blagovna 
znamka ali kolektivna znamka.14Tožena stranka iz postopka v glavni stvari je imetnica nemške 
figurativne znamke, ki vsebuje element HEITECH PROMOTION in je bila registrirana 
4. februarja 2003 .
33.Z različnimi tožbenimi predlogi, vloženimi v okviru tožbe iz postopka v glavni stvari, se hkrati 
izpodbijata uporaba nemške znamke, katere imetnica je družba Heitech, in dejstvo, da ta družba 
uporablja znamko Evropske unije, katere imetnica je.15
12 Direktiva 2008/95 je prenehala veljati 14. januarja 2019 in je bila nadomeščena z Direktivo (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1). Uredba 
št. 207/2009 je prenehala veljati 30. septembra 2017 in je bila nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1). Določbe Direktive 2015/2436 in Uredbe 2017/1001, ki se 
nanašajo na prekluzijo kot posledico privolitve, so zelo podobne tistim iz Direktive 2008/95 in Uredbe št. 207/2009: za primerjavo glej 
člen 9(1) in (2) Direktive 2015/2436 ter člen 61(1) in (2) in člen 138(2) Uredbe 2017/1001.
13 Glej člen 1 Uredbe št. 207/2009.
14 Glej člen 1 Direktive 2008/95.
15 Za podrobnosti teh različnih tožbenih predlogov glej točko 23 in naslednje teh sklepnih predlogov.
10                                                                                                                 ECLI:EU:C:2022:25SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC
B.Prvo in drugo vprašanje za predhodno odločanje
34.Predložitveno sodišče želi s prvim in drugim vprašanjem za predhodno odločanje, ki ju je 
postavilo Sodišču – in ju je treba po mojem mnenju obravnavati skupaj – od Sodišča dobiti 
pojasnila o pravni ureditvi prekluzije kot posledice privolitve, določeni z Direktivo 2008/95 in 
Uredbo št. 207/2009.
35.Uvodoma je treba ugotoviti, da je besedilo člena 9(1) Direktive 2008/9516skoraj enako 
besedilu člena 54(1) Uredbe št. 207/2009. Ti določbi vsebujeta podoben mehanizem: imetnik 
prejšnje nacionalne blagovne znamke ali znamke Evropske unije, ki je v drugi državi članici ali 
splošneje v Uniji privolil v uporabo poznejše blagovne znamke (a) za obdobje petih zaporednih 
let, čeprav (b) je bil s takšno uporabo seznanjen, na podlagi prejšnje blagovne znamke ni več 
upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti poznejše blagovne znamke ali do 
nasprotovanja njeni uporabi za blago ali storitve, za katere se je poznejša blagovna znamka 
uporabljala. Prekluzija ne velja ob vsaj dveh predpostavkah: če je do registracije poznejše 
blagovne znamke prišlo v slabi veri ali če ni več mogoče ugotoviti privolitve imetnika prejšnje 
blagovne znamke. Člen 111(2) Uredbe št. 207/2009 določa podoben mehanizem.
1.Kar je o privolitvi že znanega
36.S prvima dvema vprašanjema za predhodno odločanje je Sodišče pozvano, naj pojasni, kakšne 
vrste dogodek ali ravnanje lahko konča privolitev v smislu člena 9(1) Direktive 2008/95 ter 
člena 54(1) in (2) in člena 111(2) Uredbe št. 207/2009.
37.Pred odgovorom na to vprašanje je treba v prvi fazi opredeliti ta pojem „privolitve“. V zvezi 
s tem nekaj koristnih informacij vsebuje sodba Budějovický Budvar.17Sodišču so bila takrat med 
drugim postavljena vprašanja o razlagi člena 9(1) Direktive 89/104/EGS,18to je določbe, ki je bila 
z enakim besedilom povzeta v členu 9(1) Direktive 2008/95, zato trditve in navedene sodbe, ki se 
nanašajo na Direktivo 89/104, mutatis mutandis veljajo za razlago člena 9(1) Direktive 2008/95.
38.Iz te sodbe je torej mogoče razbrati, da privolitev iz člena 9(1) Direktive 2008/95 ni 
opredeljena niti v tej določbi, ki ne vsebuje izrecnega napotila na pravo držav članic, niti v nobeni 
drugi določbi te direktive, zato je to avtonomen pojem prava Unije.19
39.Poleg tega je Sodišče ob upoštevanju tretje, sedme, devete in enajste uvodne izjave 
Direktive 89/10420razsodilo, da člen 9 te direktive „popolnoma usklajuje pogoje, pod katerimi 
lahko imetnik pozneje registrirane znamke v okviru [prekluzije kot posledice privolitve] obdrži 
pravico glede te znamke, če imetnik prejšnje enake znamke zahteva ugotovitev ničnosti te 
poznejše znamke ali nasprotuje njeni uporabi“.21Ker so bile te uvodne izjave povzete v uvodnih 
izjavah 4, 8, 10 in 12 Direktive 2008/95, je treba ugotoviti enako.
16 Ker lahko države članice na podlagi člena 9(2) Direktive 2008/95 razširijo uporabo člena 9(1) te direktive na v njem navedene primere, bo 
dana razlaga zadnjenavedene določbe veljala tudi v primerih, v katerih države članice izvajajo člen 9(2) navedene direktive.
17 Sodba z dne 22. septembra 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).
18 Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (posebna izdaja 
v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92).
19 Glej po analogiji sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točki 28 in 29).
20 Glej sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točke od 30 do 32).
21 Sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 33).
ECLI:EU:C:2022:25                                                                                                                 11SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC
40.Nazadnje je Sodišče ugotovilo, da je isti pojem privolitve uporabljen členu 54(1) Uredbe 
št. 207/2009 „v istem smislu kot v členu 9(1) Direktive 89/104“22in torej kot v členu 9(1) Direktive 
2008/95. Privolitev v smislu člena 9(1) Direktive 2008/95 in člena 54(1) Uredbe št. 207/2009 je 
torej pojem prava Unije, katerega pomen in obseg morata biti enaka v vseh državah članicah in je 
treba zato podati samostojno in enotno razlago tega pojma v pravnem redu Unije.23
41.Ker je bilo Sodišče pozvano, naj pojasni avtonomen pojem prava Unije, ki v tem pravu ni 
opredeljen, je opravilo klasično analizo, v okviru katere je pomen in obseg navedenega pojma 
določilo glede na običajen pomen izraza „privolitev“ v vsakdanjem jeziku, pri čemer je upoštevalo 
okvir, v katerem je bil ta pojem uporabljen, in cilje, ki jim sledi ureditev, katere del je bil.24Sklep te 
analize je bil, da je „tisti, ki [privoli], pasiven s tem, da čeprav ve za ta položaj, ki ni nujno zaželen, 
opusti uporabo preprečevalnih ukrepov […] [P]ojem ,privolitev […]‘ pomeni, da ta, ki [privoli], 
v položaju, v katerem ima možnost ugovarjati, ostane nedejaven“.25
42.Tako mora na eni strani imetnik prejšnje znamke dolgo „vede dopuščati [privoliti v]“ uporabo 
znamke, ki je poznejša od njegove, torej „namerno“ in „zavestno“.26
43.Ker je bil na drugi strani namen Direktive 89/104 – in je tudi Direktive 2008/95 – „najti 
ravnotežje med interesi imetnika znamke za ohranitev njene bistvene funkcije in interesi drugih 
gospodarskih subjektov v zvezi z razpoložljivostjo znakov, ki lahko označujejo njihovo blago in 
storitve“,27ta cilj „pomeni, da mora imeti imetnik prejšnje znamke […] za ohranitev te bistvene 
funkcije možnost, da nasprotuje uporabi poznejše znamke, ki je enaka njegovi“.28Tako je Sodišče 
v točki 49 sodbe Budějovický Budvar29razsodilo, da „kakršen koli upravni ali sodni postopek, ki ga 
sproži imetnik prejšnje znamke znotraj obdobja iz člena 9(1) Direktive 89/104 [in torej člena 9(1) 
Direktive 2008/95], prekine prekluzivni rok [zaradi privolitve]“.
2.Potreba po formalizaciji konca privolitve v kršitev pravic
44.Vložitev take tožbe je seveda najvišja in najbolj formalizirana stopnja „možnosti ugovarjati“, če 
si izposodim izraz, ki ga je uporabilo Sodišče. Vendar iz navedene točke 49 sodbe Budějovický 
Budvar30še ne izhaja, da je Sodišče menilo, da lahko samo vložitev take tožbe učinkuje tako, da se 
prekine prekluzivni rok zaradi privolitve. Ob upoštevanju člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter 
člena 54(1) in (2) in člena 111(2) Uredbe št. 207/2009 se mi ne zdi niti, da bi tako izrecno zahtevo 
postavil zakonodajalec Unije.
45.Družba Heitech trdi, da je treba te določbe razlagati tako, da se nanašajo samo na pravne 
postopke, dejansko sprožene za to, da se privolitev konča, pri čemer se pri svojih trditvah opira 
na različne določbe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004
o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.31V teh določbah naj bi bilo pogosto napoteno na 
nacionalne sodne organe, pristojne za področje intelektualne lastnine. Vendar ugotavljam, da je 
22 Sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 35).
23 Glej po analogiji sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 37).
24 Glej sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 39 in navedena sodna praksa).
25 Sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 44). Moj poudarek.
26 Sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 47).
27 Sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 48).
28 Sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 48).
29 Sodba z dne 22. septembra 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).
30 Sodba z dne 22. septembra 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).
31 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 32.
12                                                                                                                 ECLI:EU:C:2022:25SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC
namen Direktive 2004/48 približati nacionalne zakonodaje, v katerih so dotlej obstajala neskladja 
glede ravni varstva, ki so jo ponujale v zvezi s sredstvi za uveljavitev pravic intelektualne lastnine, 
tako da se v skladu členom 1 te direktive njen predmet nanaša prav na „ukrepe, postopke in pravna 
sredstva, ki so potrebna za zagotovitev uveljavitve pravic intelektualne lastnine“. Vsi ti ukrepi, 
postopki in pravna sredstva so sodne narave. Poleg tega je treba ugotoviti, da se v nobeni določbi 
Direktive 2004/48 ne obravnava vprašanje prekluzije kot posledice privolitve, zato iz te direktive 
dejansko ni mogoče izpeljati nobene koristne ugotovitve za obravnavano zadevo.
46.Če bi se torej ostalo zgolj pri tem, da besedilo obeh danes obravnavanih pravil ne vsebuje 
nobenega pojasnila, bi bilo mogoče preprosto ugotoviti, da bi lahko kakršno koli ravnanje 
imetnika prejšnje blagovne znamke, s katerim ta kolikor toliko dejavno pokaže, da se ne strinja 
s tem, da imetnik poznejše blagovne znamke uporablja zadevno znamko in/ali znak, zadostovalo 
za prekinitev prekluzivnega roka zaradi privolitve.
47.Ker besedilna razlaga obeh določb, ki ju danes preučujem, ne pomaga, se je treba torej 
osredotočiti na zastavljeni telos. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je zakonodajalec Unije jasno 
navedel, da se prekluzija kot posledica privolitve vzpostavi „[z]aradi pravne varnosti in brez 
nepravičnega vpliva na interese imetnika prejšnje blagovne znamke“.32Kot protiutež molku 
zakonodajalca je treba torej ustrezno upoštevati njegovo voljo, da se „naj[de] ravnotežje med 
interesi imetnika znamke za ohranitev njene bistvene funkcije in interesi drugih gospodarskih 
subjektov v zvezi z razpoložljivostjo znakov, ki lahko označujejo njihovo blago in storitve“.33
48.Menim, da iz zgoraj navedenega izhaja, da se privolitev konča, kadar imetnik prejšnje 
blagovne znamke sprejme ukrepe, ki jih ima na voljo za končanje kršitve svojih pravic. In ker gre 
za ravnotežje med zadevnimi interesi ob upoštevanju pravne varnosti vsakogar, je treba to 
nasprotovanje formalizirati z uporabo pravnih postopkov, ki so na voljo za to, da se doseže 
zavezujoča rešitev.
49.Kot sta upravičeno trdili družba Heitech in Komisija, je formalizacija nasprotovanja namreč 
potrebna, da se zagotovi polni učinek člena 9(1) Direktive 2008/95 ter člena 54(1) in (2) in 
člena 111(2) Uredbe št. 207/2009. Če bi namreč že neformalna izmenjava – na primer zgolj poslani 
dopis – zadostovala za prekinitev prekluzivnega roka, se pravni položaj imetnika poznejše 
blagovne znamke (ob predpostavki, da so drugi zahtevani pogoji izpolnjeni) ne bi nikoli mogel 
konsolidirati. Kot pa sem že navedel, je očitno, da to ni volja zakonodajalca Unije. Če bi na 
primer imetnik prejšnje blagovne znamke poslal dopis, v katerem bi zagrozil s sprožitvijo sodnega 
postopka, ne da bi to grožnjo kadar koli uresničil, bi bilo to mogoče izenačiti z opustitvijo – 
v smislu sodbe Budějovický Budvar34– uporabe ukrepov, ki so mu na voljo za preprečitev 
položaja, s katerim je nedvomno seznanjen, in nadaljnjo privolitvijo v ta položaj, namesto da bi ga 
prekinil. Poslani opomin v zvezi s tem ne prinaša nič več jamstev v zvezi z resnostjo namere 
o zavezujočem uveljavljanju pravic.
50.Formalizacija nasprotovanja je potrebna, saj pravna varnost narekuje, da se natančno določita 
tako začetek teka prekluzivnega roka35kot tudi trenutek, ko je ta prekinjen ali se je iztekel. Da bi se 
to doseglo, je mogoče privolitev končati izključno z dogodkom, ki nedvoumno kaže na jasno in 
resno namero o uveljavljanju pravic, kot je vložitev tožbe ali sprožitev upravnega postopka.
32 Uvodna izjava 12 Direktive 2008/95.
33 Sodba z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, točka 48). Glej tudi točko 34 te sodbe in navedeno 
sodno prakso.
34 Sodba z dne 22. septembra 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).
35 Glej sicer v popolnoma drugem okviru sodbo z dne 16. maja 2000, Preston in drugi (C-78/98, EU:C:2000:247, točka 68).
ECLI:EU:C:2022:25                                                                                                                 13SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC
51.Iz navedenega izhaja, da lahko zgolj nedvoumno izražena jasna in resna namera o končanju 
privolitve s tem, da imetnik prejšnjih pravic vloži tožbo ali sproži upravni postopek – če je izražena 
v petletnem roku, odkar se je seznanil z uporabo poznejše znamke – konča privolitev v smislu 
člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter člena 54(1) in (2) in člena 111(2) Uredbe št. 207/2009.
C.Tretje vprašanje za predhodno odločanje
52.Če bo Sodišče sledilo mojemu predlogu in odločilo, da lahko zgolj sprožitev upravnega 
postopka ali vložitev tožbe prekine petletni rok, s čimer se konča privolitev v smislu člena 9(1) 
Direktive 2008/95 ter člena 54(1) in (2) in člena 111(2) Uredbe št. 207/2009, ga predložitveno 
sodišče še poziva, naj dodatno razjasni, kdaj točno se šteje, da se je ta rok iztekel.
53.Naj v zvezi s tem pripomnim, da je iz moje analize prvega in drugega vprašanja za predhodno 
odločanje razvidno, da je pri tem odločilen odnos imetnika prejšnje blagovne znamke. Da bi se 
opredelilo, ali se je prekluzivni rok zaradi privolitve iztekel, se je torej treba po mojem mnenju 
postaviti v vlogo tega imetnika in z njegovega zornega kota preučiti, ali je subjektivno gledano 
sprejel ukrepe, potrebne za končanje kršitve svojih pravic z vložitvijo tožbe. V trenutku, ko je ta 
tožba vložena, je pri imetniku prejšnje blagovne znamke zelo jasno razvidna resna in nedvoumna 
namera, da uveljavlja svoje pravice.
54.Poleg tega se prekluzivni rok – drugače kot zastaralni rok, ki vpliva na izvajanje subjektivne 
pravice, ki je zadevna oseba ne more več učinkovito uveljavljati pred sodiščem36– neposredno in 
nemudoma uporablja za sposobnost biti stranka v postopku. Torej se nezmožnost vložitve tožbe 
zaradi prekluzije ne uporablja, če se ta tožba vloži v petih letih od trenutka seznanitve z uporabo, 
zato menim, da se prekluzivni rok po vsej logiki prekine na datum vložitve tožbe ali, natančneje, 
pisanja o začetku postopka. Čeprav so s pravom Unije harmonizirani sam prekluzivni rok zaradi 
privolitve in učinki te privolitve, pa je državam članicam prepuščenega precej manevrskega 
prostora za določitev postopkovnih pogojev za tožbo (pa tudi pogojev za njeno dopustnost ali 
vročitev), katere namen je prav končanje privolitve. V teh okoliščinah menim, da je v sedanjem 
stanju prava Unije najbolj zadovoljiva rešitev ta, da se kot datum prekinitve prekluzivnega roka 
upošteva datum vložitve tožbe, saj je s tako rešitvijo mogoče izravnati nacionalne razlike, ki bi se 
lahko v zaporednih fazah sodnega postopka izkazale za očitnejše. Na datum vložitve tožbe je 
mogoče s sorazmerno gotovostjo ugotoviti namero imetnika prejšnje blagovne znamke.37
55.Nasprotno pa se mi glede na razlike v nacionalnih praksah, na katere sem že opozoril, zdi 
upoštevanje datuma vročitve tožbe toženi stranki bolj tvegano. V zvezi s tem se strinjam 
s pridržki Komisije.
56.Nazadnje se prav tako strinjam s Komisijo, da je prekluzivni rok sicer načeloma prekinjen na 
datum vložitve tožbe pri pristojnem sodišču, vendar bodo morala nazadnje sodišča, pri katerih je 
ta tožba vložena, presoditi, ali to dejansko drži. Ker je treba tako upoštevati tudi interese imetnika 
poznejše blagovne znamke, je lahko prekluzivni rok prekinjen samo pod določenimi pogoji, za 
začetek pod pogojem, da je vložena tožba dopustna. Prav tako je treba toženo stranko zaradi 
upoštevanja teh interesov o obstoju tožbe obvestiti sorazmerno hitro po njeni vložitvi. Tožeči 
stranki, ki bi na primer odlašala z odpravo nepravilnosti, kar se tiče oblike tožbe, ali ki bi tako ali 
drugače ovirala postopek, tako da bi ohranjala dvom o svoji dejanski nameri biti stranka 
36 Glej sodbo z dne 8. novembra 2012, Evropaïki Dynamiki/Komisija (C-469/11 P, EU:C:2012:705, točka 52).
37 Ta gotovost je lahko samo sorazmerna, dokler ni izrečena meritorna sodna odločba, saj je na primer med postopkom tožbo vedno 
mogoče umakniti.
14                                                                                                                 ECLI:EU:C:2022:25SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC
v postopku (na primer z neporavnavo stroškov postopka), ali – kot navaja predložitveno sodišče – 
ki bi izključno po svoji krivdi povzročila zamudo pri obvestitvi tožene stranke, tako da bi pri 
zadnjenavedeni zaradi pretečenega časa nastala legitimna pričakovanja, da se lahko sklicuje na 
privolitev, v teh zelo posebnih okoliščinah ne bi smelo biti dovoljeno sklicevanje na to, da je 
prekinila prekluzivni rok zaradi privolitve, dokler ne bi odpravila napak v svoji tožbi, poravnala 
stroškov postopka oziroma navsezadnje izpolnila odredb sodišča, ki mu je bila zadeva 
predložena, za to, da se lahko njena tožba končno obravnava kot dejansko vložena.
57.Naj opozorim, da prekluzivni rok zaradi privolitve v skladu s pravom Unije traja pet let in da 
začne teči, ko imetnik prejšnje znamke izve za uporabo s strani imetnika poznejše znamke. Ta 
petletni rok imetnikom prejšnjih pravic v celoti omogoča uveljavljanje svojih pravic v okoliščinah, 
v katerih so s položajem že dolgo seznanjeni, ne da bi morali za vložitev tožbe čakati prav do 
zadnjega trenutka pred iztekom roka. V takem primeru bi jim moralo biti še posebej v interesu, 
da čim prej vložijo pravilno vročeno in veljavno oblikovano tožbo, da se tako izognejo očitkom 
o določeni malomarnosti.38
58.Če se v teh okoliščinah prekluzivni rok zaradi privolitve izteče med vložitvijo navedene tožbe 
in njeno vročitvijo toženi stranki, mora sodišče, pri katerem je bila tožba vložena, presoditi, ali je 
pri obvestitvi tožene stranke prišlo do zamude ali ne in – če je do zamude prišlo – ali jo je mogoče 
pripisati ravnanju tožeče stranke med postopkom. V takem primeru mora sodišče, pri katerem je 
bila tožba vložena, še preučiti, ali je mogoče zaradi takega ravnanja podvomiti o resnosti 
postopkov, sproženih pri njem, in izpeljati vse posledice, ki iz tega izhajajo za izračun 
prekluzivnega roka zaradi privolitve.
59.Iz navedenega izhaja, da je treba, kadar imetnik prejšnje znamke vloži tožbo, kot datum 
prekinitve petletnega prekluzivnega roka, kakršen je določen v členu 9(1) in (2) Direktive 2008/95 
ter členu 54(1) in (2) in členu 111(2) Uredbe št. 207/2009, načeloma upoštevati datum vložitve te 
tožbe. Če se ta rok izteče med vložitvijo navedene tožbe in njeno vročitvijo toženi stranki, mora 
sodišče, pri katerem je bila tožba vložena, presoditi, ali je pri obvestitvi tožene stranke prišlo do 
zamude ali ne in – če je do zamude prišlo – ali jo je mogoče pripisati ravnanju tožeče stranke med 
postopkom. V takem primeru mora sodišče, pri katerem je bila tožba vložena, še preučiti, ali je 
mogoče zaradi takega ravnanja podvomiti o resnosti postopkov, sproženih pri njem, in izpeljati vse 
posledice, ki iz tega izhajajo za izračun prekluzivnega roka zaradi privolitve.
D.Četrto vprašanje za predhodno odločanje
60.Predložitveno sodišče želi s tem vprašanjem izvedeti, ali v primeru prekluzije pravice ta 
prekluzija vpliva ne samo na tožbo za opustitev uporabe poznejše znamke, ampak zajema tudi 
nadaljnje ali povezane zahtevke, ki se nanašajo na primer na odškodnino, predložitev informacij 
in uničenje blaga, ki krši pravico.
61.Uvodoma je treba odgovoriti na ugovor tožeče stranke iz postopka v glavni stvari, po mnenju 
katere Sodišču na navedeno četrto vprašanje za predhodno odločanje ne bi bilo treba odgovoriti, 
če prekluzije pravice v postopku v glavni stvari ne bi bilo. Naj opozorim, da je naloga Sodišča 
sicer predložitvenemu sodišču zagotoviti koristno razlago določb, ki jih namerava uporabiti, ni pa 
pristojno, da bi presojalo dejstva v glavni stvari ali da bi uporabilo pravila prava Unije, ki jih je 
38 Tudi tukaj bo vse odvisno od tega, kako bo sodišče presodilo vse okoliščine zadeve, ki mu je bila predložena v odločanje. Če je na primer 
tožba vložena tik pred iztekom petletnega roka, vendar sta se zadevni stranki dolgo pogajali ali začeli postopke za sporazumno rešitev 
spora, pozne vložitve tožbe seveda ne bi bilo mogoče razlagati kot malomarnost imetnika prejšnje znamke.
ECLI:EU:C:2022:25                                                                                                                 15SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC
razlagalo, za nacionalne ukrepe ali položaje, saj so ta vprašanja v izključni pristojnosti nacionalna 
sodišča.39Torej Sodišče ne more na podlagi predpostavke, da se za tožbo, ki jo je tožeča stranka iz 
postopka v glavni stvari vložila pred temi sodišči, prekluzija ne uporablja, zavrniti odgovora na 
postavljeno vprašanje.
62.Če se vrnem k temu četrtemu vprašanju, na prvem mestu ugotavljam, da niti v členu 9(1) in (2) 
Direktive 2008/95 niti v členu 54(1) in (2) in členu 111(2) Uredbe št. 207/2009 niso konkretno 
pojasnjeni učinki prekluzije. Je pa kljub vsemu iz teh določb razvidno, da imetnik prejšnje 
blagovne znamke, če so siceršnji pogoji za ugotovitev prekluzije iz navedenih določb izpolnjeni, 
„na podlagi prejšnje blagovne znamke ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev 
neveljavnosti [ničnosti] kasnejše blagovne znamke ali nasprotovanju uporabi kasnejše blagovne 
znamke za blago ali storitve, za katere se uporablja kasnejša blagovna znamka“.40Nasprotno je 
treba torej ugotoviti, da lahko imetnik znamke do izteka prekluzivnega roka zaradi privolitve 
zahteva ugotovitev ničnosti poznejše znamke, pa tudi ugovarja njeni uporabi na podlagi tožbe 
zaradi kršitve.41
63.Kar se tiče znamke Evropske unije, so učinki ničnosti pojasnjeni v členu 55(2) Uredbe 
št. 207/2009: „[š]teje se, da blagovna znamka Evropske Unije od začetka ni imela učinkov, 
opredeljenih“ v Uredbi št. 207/2009, ki so urejeni z oddelkom 2, naslov II, navedene uredbe. 
Direktiva 2008/95 ne vsebuje enakovrednih določb, iz njene uvodne izjave 6 pa je razvidno, da bi 
„[d]ržave članice […] morale imeti možnost še naprej prosto določiti učinke razveljavitve ali 
neveljavnosti [ničnosti] blagovnih znamk“.
64.Po zgledu analize, opravljene v okviru prvega in drugega vprašanja za predhodno odločanje, je 
treba člen 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter člen 54(1) in (2) in člen 111(2) Uredbe št. 207/2009 
razjasniti s teleološko razlago teh določb. Ker pa je prekluzija kot posledica privolitve 
mehanizem, katerega namen je uravnoteženje zadevnih interesov ob upoštevanju nujnosti 
ohranjanja pravne varnosti, bi se mi zdelo v nasprotju z zadnjenavedeno, če bi lahko imetnik 
prejšnje blagovne znamke, ki po petih letih privolitve ne more več vložiti zahteve za ugotovitev 
ničnosti poznejše blagovne znamke niti nasprotovati njeni uporabi, kljub temu še vedno dobil 
odškodnino zaradi uporabe, ki ji ni pravočasno nasprotoval in ki ji ne more več nasprotovati 
zaradi prekluzije pravice. Želena pravna varnost bi bila namreč ogrožena, če bi lahko imetnik 
prejšnje blagovne znamke neskončno dolgo dobival odškodnino v celotnem obdobju vzporedne 
uporabe obeh znamk, v katero je privolil. Poleg tega bi že zaradi navedene privolitve to, da se 
ugodi njegovi zahtevi po uničenju blaga, ki ga ni mogoče opredeliti kot blago, ki krši pravico, 
pomenilo pravni absurd.
65.Zato se nagibam k mnenju, da je treba nemožnost „nasprotovanja uporabi poznejše blagovne 
znamke“ v smislu člena 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter člena 54(1) in (2) in člena 111(2) Uredbe 
št. 207/2009 razlagati široko, kar pomeni, da imetnik prejšnje blagovne znamke v trenutku, ko je 
ugotovljena prekluzija kot posledica privolitve, izgubi vse prednosti, povezane s predhodnostjo 
svoje znamke, v odnosu do imetnika poznejše znamke, v katere uporabo je privolil, zato je treba 
prekluzijo kot posledico privolitve razlagati tako, da ne vpliva samo na opustitveno tožbo, ampak 
tudi na nadaljnje zahtevke na podlagi pravice iz prejšnje znamke, na primer na odškodninske 
zahtevke ter zahtevke za predložitev informacij in uničenje.
39 V obsežni sodni praksi glej zlasti sodbo z dne 7. septembra 2006, Jehle, Weinhaus Kiderlen (C-489/04, EU:C:2006:527, točka 36 in 
navedena sodna praksa).
40 Člen 9(1) Direktive 2008/95. Besedilo člena 54 Uredbe št. 207/2009 je podobno, ne pa popolnoma enako.
41 Glej sklep z dne 10. marca 2015, Rosa dels Vents Assessoria (C-491/14, EU:C:2015:161, točka 25).
16                                                                                                                 ECLI:EU:C:2022:25SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC
V.Predlog
66.Ob upoštevanju vseh navedenih preudarkov Sodišču predlagam, naj na vprašanja za 
predhodno odločanje, ki jih je postavilo Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija), 
odgovori:
1.Člen 9(1) in (2) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008
o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ter člen 54(1) in (2) in 
člen 111(2) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske 
unije je treba razlagati tako, da lahko zgolj nedvoumno izražena jasna in resna namera 
o končanju privolitve s tem, da imetnik prejšnjih pravic vloži tožbo ali sproži upravni 
postopek – če je izražena v petletnem roku, odkar se je seznanil z uporabo poznejše znamke – 
konča tek prekluzivnega roka zaradi privolitve.
2.Kadar imetnik prejšnje znamke vloži tožbo, je treba kot datum prekinitve petletnega 
prekluzivnega roka, kakršen je določen v členu 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter 
členu 54(1) in (2) in členu 111(2) Uredbe št. 207/2009, načeloma upoštevati datum vložitve te 
tožbe. Če se ta rok izteče med vložitvijo navedene tožbe in njeno vročitvijo toženi stranki, mora 
sodišče, pri katerem je bila tožba vložena, presoditi, ali je pri obvestitvi tožene stranke prišlo do 
zamude ali ne in – če je do zamude prišlo – ali jo je mogoče pripisati ravnanju tožeče stranke 
med postopkom. Sodišče, pri katerem je bila tožba vložena, mora po potrebi še preučiti, ali je 
mogoče zaradi takega ravnanja podvomiti o resnosti postopkov, sproženih pri njem, in 
izpeljati vse posledice, ki iz tega izhajajo za izračun prekluzivnega roka zaradi privolitve.
3.Člen 9(1) in (2) Direktive 2008/95 ter člen 54(1) in (2) in člen 111(2) Uredbe št. 207/2009 je 
treba razlagati tako, da imetnik prejšnje blagovne znamke v trenutku, ko je ugotovljena 
prekluzija kot posledica privolitve, izgubi vse prednosti, povezane s predhodnostjo svoje 
znamke, v odnosu do imetnika poznejše znamke, v katere uporabo je privolil, zato je treba 
prekluzijo kot posledico privolitve v smislu teh določb razlagati tako, da vpliva ne samo na 
opustitveno tožbo, ampak tudi na nadaljnje zahtevke na podlagi pravice iz prejšnje znamke.
ECLI:EU:C:2022:25                                                                                                                 17SKLEPNI PREDLOGI G. PITRUZZELLE – ZADEVA C-466/20 
HEITEC