NESTLÉ 
SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE 
JULIANE KOKOTT, 
predstavljeni 27. januarja 2005 1 
I - Uvod 
1. V obravnavanem postopku je Sodišče 
vnovič pozvano, naj predstavi svoja stališča 
o pravilih o razlikovalnem učinku znamk. 
Tokrat je spor osredotočen na to, ali je geslo 
oziroma reklamno geslo „HAVE A BREAK" 
lahko pridobilo razlikovalni učinek s tem, da 
se uporablja kot del znamke „HAVE A 
BREAK ... HAVE A KIT KAT". Bistvo spora 
je vprašanje, ali takšna uporaba znaka lahko 
povzroči razlikovalni učinek, pomemben s 
stališča prava znamk, oziroma ali je v 
nasprotju s priznavanjem znaka kot znamke. 
II - Pravni okvir 
2. Člen 2 Prve direktive Sveta 89/104/EGS z 
dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi 
znamkami 2 določa znamke: 
„Znamka je lahko sestavljena iz kakršnih koli 
znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, 
zlasti iz besed, vključno z osebnimi imeni, 
slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove 
embalaže, če se s temi znaki blago in storitve 
nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in 
storitev drugih podjetij." 
3. Razlogi za zavrnitev registracije znamk so 
določeni v členu 3. V zvezi s tem je tu 
zanimiv zlasti odstavek 1(b): 
„Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so 
registrirani, se lahko razglasijo za neveljavne: 
[...] 
1 — Jezik izvirnika: nemščina. 2 — UL 1989, L 40, str. 1, kakor je bil nazadnje spremenjen z 
Odločbo Sveta 92/10/EGS z dne 19. decembra 1991, UL 1992, 
L 6, str. 35. 
I - 6137 
SKLEPNI PREDLOGI J. KOKOTT - ZADEVA C-353/03 
(b) znamke, ki so brez vsakega razlikoval­
nega učinka; 
[...]" 
4. V členu 3(3), prvi stavek, pa je predvidena 
izjema od te prepovedi registracije: 
„Registracija znamke se ne zavrne, znamka 
pa se ne razglasi za neveljavno v skladu z 
odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred 
datumom prijave za registracijo in z njeno 
uporabo dobila razlikovalni značaj." 
5. V Veliki Britaniji je bila ta ureditev 
prenesena v oddelek 3 Trade Mark Act 1994. 
6. V členu 5 Direktive 89/104 so določene 
pravice, ki izhajajo iz znamke: 
„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku 
izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega 
dovoljenja v gospodarskem prometu upora­
bijo: 
(a) kateri koli znak, ki je enak znamki, za 
enako blago ali storitve, za katere je 
registrirana znamka; 
(b) kateri koli znak, pri katerem zaradi 
njegove enakosti ali podobnosti z znam­
ko in enakosti ali podobnosti blaga ali 
storitev, označenih z znamko in zna­
kom, obstaja verjetnost zmede v javno­
sti, ki vključuje verjetnost povezovanja 
med znakom in znamko. 
[...]" 
7. V členu 10(2)(a) je natančno določen 
pojem uporabe znamke v zvezi z njenim 
ohranjanjem: 
„2. Uporaba v pomenu odstavka 1 pomeni 
tudi naslednje: 
(a) uporaba znamke v obliki, ki se glede na 
obliko, v kateri je bila registrirana, 
razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo 
razlikovalnega značaja znamke." 
I - 6138 
NESTLÉ 
8. Uredba Sveta (ES) št 40/94 z dne 
20. decembra 1993 o znamki Skupnosti 3 
večinoma vsebuje enake določbe. 
III - Predlog za sprejetje predhodne 
odločbe 
9. Court of Appeal odloča o sporu, ali se 
reklamno geslo „HAVE A BREAK" v Veliki 
Britaniji sme registrirati kot znamka za 
čokolado, čokoladne izdelke, bonbone, sla­
ščice in piškote. Tožeča stranka je Société 
des produits Nestlé SA, ki je hkrati imetnik 
znamk, registriranih za iste skupine proiz­
vodov, „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT 
KAT" in „KIT KAT". Registraciji znamke 
„HAVE A BREAK" nasprotuje Mars UK Ltd. 
10. Med strankama je nastal spor glede tega, 
ali ima reklamno geslo „HAVE A BREAK" 
sam po sebi (inherentno) ali na podlagi 
uporabe kot element znamke „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT" dejanski 
razlikovalni učinek v smislu, da bi se izdelek 
s tako reklamo lahko pripisoval proizvajal­
cem čokoladnega varija Kit Kat. 
11. Pooblaščenec za zaslišanje pri britan­
skem patentnem uradu in prvostopenjska 
sodba sta registracijo znamke zavrnila, saj naj 
reklamno geslo „HAVE A BREAK" ne bi bilo 
inherentno razlikovalno niti naj ne bi prido­
bilo potrebnega razlikovalnega učinka z 
uporabo slogana „HAVE A BREAK ... HAVE 
A KIT KAT". 
12. V skladu s sodno prakso Sodišča se 
Court of Appeal strinja s sodišči, ki so pred 
tem odločala o sporu, v tem smislu, da naj 
reklamno geslo „HAVE A BREAK" ne bi imel 
inherentnega razlikovalnega učinka v smislu 
člena 3(1)(b) Direktive 89/104. 
13. Court of Appeal pa ne izključuje tega, da 
je slogan „HAVE A BREAK" pridobil raz­
likovalni učinek z uporabo kot sestavni del 
gesla, zaščitenega kot znamka, „HAVE A 
BREAK ... HAVE A KIT KAT". Sodišča, ki so 
pred tem odločala o sporu, naj bi sicer geslu, 
ki se uporablja kot del znamke, odrekala 
vsako dokazno vrednost za samostojni raz­
likovalni učinek, toda na podlagi mnenja 3 — UL 1994, L 11, str. 1, nazadnje spremenjen z Uredbo 
Sveta (ES) št. 1992/2003 z dne 27. oktobra 2003 o 
spremembah Uredbe (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti zaradi 
uveljavitve pristopa Evropske skupnosti k Protokolu k 
Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju 
znamk, sprejetem v Madridu dne 27. junija 1989, UL L 296, 
str. 1. 
I - 6139 
SKLEPNI PREDLOGI J. KOKOTT - ZADEVA C-353/03 
Court of Appeal bi tudi tak del lahko pridobil 
lastni razlikovalni učinek, na primer tako, da 
bi potrošnika nujno opozarjal na zaščiteno 
znamko. 
14. Zato je Court of Appeal Sodišču v 
predhodno odločanje predložilo to vprašanje: 
„Ali lahko znamka pridobi razlikovalni uči­
nek iz člena 3(3) Direktive Sveta 89/104/EGS 
in člena 7(3) Uredbe Sveta št. 40/94 zaradi 
uporabe te znamke kot dela druge znamke ali 
v kombinaciji z njo?" 
IV - Presoja 
A - Uvod 
15. Predlog za sprejetje predhodne odločbe 
se nanaša na vprašanje, ali se besedna zveza 
„HAVE A BREAK" sme registrirati kot znamka. Ob upoštevanju nekaterih posebnih 
primerov 4, ki tu niso upoštevni, se znak - to 
pomeni tudi besedna zveza - v skladu z 
Direktivo 89/104 5 sme registrirati kot 
znamka, če ima razlikovalni učinek. To izhaja 
iz besedne zveze in sistematike različnih 
predpisov Direktive o razlogih za zavrnitev 
ter iz uvodnih izjav. 6 
16. Razlikovalni učinek pomeni, da znak 
lahko naredi blago ali storitev prepoznavno, 
kot da prihaja iz nekega podjetja, in torej 
razlikuje to blago ali storitev od blaga ali 
storitve drugih podjetij. 7 Sodišče izhaja iz 
univerzalnega pojma razlikovalnega učinka, 
ki ga za posebne znamke ni mogoče zame­
njati s posebnimi merili. 8 
17. Analiza, ali ima znamka razlikovalni 
učinek, je odvisna od blaga in storitev v 
prijavi ter od zaznavanja znamke pri upo­
števni javnosti, sestavljeni iz povprečnih 
potrošnikov navedenega blaga ali storitev, ki 
4 — To so „vnaprejšnji" razlogi za zavrnitev, na primer člen 3(1)(e) 
Direktive 89/104. Glej sodbi z dne 18. junija 2002 v zadevi 
Philips (C-299/99, Recueil, str. 1-5475, točka 74 in naslednje) 
in z dne 8. aprila 2003 v združenih zadevah Linde in drugi (od 
C-53/01 do C-55/01, Recueil, str. I-3161, točka 43 in 
naslednje). 
5 — V obravnavanem primeru Uredbe št. 40/94, ki jo je omenilo 
Court of Appeal, ni mogoče uporabiti, zato v nadaljevanju ne 
bo več omenjena. Kjer je to primerno, pa bo upoštevana sodna 
praksa glede ustreznih določb in pojmov Uredbe. 
6 — Sodba Philips, navedena v opombi 4 (točka 29 in naslednje). 
7 — Sodbe z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing 
Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 
46), Linde (navedena v opombi 4, točki 40 in 47) ter z dne 
21. oktobra 2004 v zadevi UUNT proti Erpo Möbelwerk 
(C-64/02 P, ZOdl., str. I-10031, točka 33). 
8 — Sodba UUNT proti Erpo Möbelwerk, navedena v opombi 7 
(točka 36). 
I - 6140 
NESTLÉ 
so normalno obveščeni ter razumno pozorni 
in preudarni. 9 To mora biti predmet kon­
kretne presoje. 10 
18. Razlikovalni učinek je lahko inherenten 
ali pridobljen. Inherentní razlikovalni učinek 
se analizira v povezavi z razlogom za 
zavrnitev glede odsotnosti razlikovalnega 
učinka v skladu s členom 3(1)(b) Direk­
tive 89/104. To analizo je načeloma treba 
izvesti neodvisno od uporabe znaka. Nanaša 
se izključno na to, ali ima znak sam po sebi 
razlikovalni učinek. 
19. Court of Appeal je v obravnavanem 
primeru že presodilo, da relevantni potroš­
niki besedno zvezo „HAVE A BREAK" glede 
na izvor razumejo kot nevtralen poziv, zato 
naj znak ne bi imel inherentnega razlikoval­
nega učinka. 
B - Pojem uporabe 
20. V skladu s členom 3(3) Direktive 89/104 
lahko znak z uporabo dobi razlikovalni učinek, ki ga prvotno ni imel, in se zato lahko 
registrira kot znamka. Znak torej šele z 
uporabo pridobi razlikovalni učinek, ki je 
pogoj za njegovo registracijo. Ta predpis 
znatno omili pravilo člena 3(1)(b), da se 
znamke brez razlikovalnega učinka ne smejo 
registrirati. 11 
21. Court of Appeal torej zastavlja vprašanje, 
ali lahko tudi del znamke v skladu s členom 
3(3) z uporabo glavne znamke samostojno in 
neodvisno od glavne znamke pridobi raz­
likovalni učinek. Družba Nestle si namreč 
prizadeva dokazati, da naj bi z uporabo 
glavne znamke „HAVE A BREAK ... HAVE 
A KIT KAT" tudi sporni del „HAVE A 
BREAK" pridobil razlikovalni učinek. Po 
drugi strani družba Mars zavrača kakršno 
koli uporabo dokazov, ki se nanašajo na 
uporabo glavne znamke, in priznava samo 
uporabo elementa, neodvisno od glavne 
znamke. 
22. V tem smislu je treba najprej pojasniti, 
da Sodišče v postopku predhodnega odloča­
nja ne more presoditi, ali je določen znak 
pridobil razlikovalni učinek. Naloga Sodišča 
je pravo Skupnosti razlagati tako, da ga 9 — Sodba Philips (navedena v opombi 44, točka 41) in sodbe z dne 
12. februarja 2004 v zadevi Henkel (C-218/01, Recueil, 
str. 1-1725, točka 50) in v zadevi Koninklijke KPN Nederland 
(C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 34); z dne 29. aprila 2004 
v združenih zadevah Henkel proti UUNT (C-456/01 P in 
C-457/01 P, Recueil, str. I-5089, točka 35), v združenih 
zadevah Procter & Gamble proti UUNT (od C-468/01 P do 
C-472/01 P, Recueil, str. I-5141, točka 33) in v združenih 
zadevah Procter & Gamble proti UUNT (C-473/01 P in 
C-474/01 P, Recueil, str. I-5173, točka 33). 
10 — Sodba z dne 16. septembra 2004 v zadevi Nichols (C-404/02, 
ZOdl., str. I-8499, točka 27). 11 — Sodba Windsurfing Chiemsee (navedena v opombi 7, 
točka 44 in naslednje). 
I - 6141 
SKLEPNI PREDLOGI J. KOKOTT - ZADEVA C-353/03 
predložitveno sodišče lahko pravilno uporabi 
v postopku v glavni stvari. Sodišče zato lahko 
predloži svoja stališča samo glede razlage 
člena 3(3) Direktive 89/104, ne pa glede 
vprašanja, ali je slogan „HAVE A BREAK" v 
Veliki Britaniji pridobil razlikovalni učinek. 
23. Člen 3(3) Direktive 89/104 dopušča 
registracijo znamke, če je z njeno uporabo 
dobila razlikovalni značaj. Družba Mars in 
Komisija iz te formulacije sklepata, da se 
uporaba znamke kot elementa druge znamke 
ne bi smela upoštevati za dokazovanje 
razlikovalnega učinka v smislu člena 3(3) 
Direktive 89/104. To stališče ni prepričljivo, 
ker - kot trdi tudi irska vlada - uporaba 
znamke glede na jezikovni pomen vključuje 
njeno samostojno uporabo in tudi uporabo 
kot dela druge znamke. 
24. V nasprotju s stališčem britanske vlade 
tudi iz člena 10 Direktive 89/104 ni mogoče 
razbrati ničesar drugega. Člen 10 in naslednji 
se nanašajo na izgubo pravnega varstva 
znamk zaradi neuporabe. Imetnik znamke 
lahko s stališča prava znamk določene znake 
rezervira za izključno uporabo, le če jih 
dejansko uporablja. Sistematično gotovo ne 
bi bilo prav, če bi se uporaba za pridobitev 
razlikovalnega učinka priznavala, ne bi pa 
zadoščala za preprečitev izgube pravnega 
varstva znamk. Ni pa izključeno, da bi 
uporaba znamke kot dela druge znamke zadoščala tudi v okviru člena 10. Na podlagi 
člena 10(2)(a) uporaba pomeni tudi uporabo 
znamke v obliki, ki se glede na obliko, v 
kateri je bila registrirana, razlikuje le v 
elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega 
značaja znamke. Pod to definicijo spada tudi 
uporaba znaka kot dela glavne znamke. Ta 
del sicer ne bi bil registriran samo kot del 
glavne znamke, temveč tudi samostojno, brez 
preostalih elementov glavne znamke, upo­
raba glavne znamke pa bi od registrirane 
delne znamke samo delno odstopala. To ne 
bi vplivalo na razlikovalni učinek delne 
znamke, če je ta pridobila razlikovalni učinek 
z enako uporabo pred registracijo. 
25. Pojem uporabe znamke se uporablja v 
členih 3(3) in 10 Direktive 89/104, poleg tega 
pa tudi v okviru člena 5, kjer so določene 
pravice iz znamke. Imetnik znamke lahko 
tretjim osebam prepove, da uporabijo nje­
govo znamko ali druge znake, če bi zaradi 
tega lahko nastala zmeda. V teh okoliščinah 
je Sodišče pojem uporabe pridržalo za 
primere, ko uporaba znaka s strani tretje 
osebe škoduje ali bi lahko škodovala nalogam 
I - 6142 
NESTLÉ 
znamke in predvsem njeni bistveni nalogi, da 
potrošnikom zagotavlja poreklo proizvoda. 12 
Ta razmejitev izhaja iz tega, da cilji pravnega 
varstva znamke ne upravičujejo prepovedi 
uporabe - in s tem omejitve svobode 
uporabnikov - če obravnavana uporaba za 
nalogo znamke ni pomembna. 13 
26. Pojem uporabe v okviru člena 3(3) 
Direktive 89/104 pa je širši kot v členu 5(1), 
ker ima popolnoma drugo funkcijo. V členu 
3(3) naj ne bi določal obsega pravnega 
varstva znamke, ampak naj bi samo opisoval, 
kako lahko znak, ki sam po sebi nima 
razlikovalnega učinka, tega pridobi z upora­
bo. Iz tega izhaja, da je tudi pri delih znamke 
odločilno to, ali z uporabo pridobijo raz­
likovalni učinek. 
27. Po mnenju družba Mars naj bi tej razlagi 
nasprotovala sodba Philips 14. V tem primeru 
je Sodišče za pridobitev razlikovalnega 
učinka izrecno zahtevalo uporabo znamke 
kot znamke. 28. Sodišče je v sodbi Philips med drugim 
presojalo, ali znak, sestavljen iz oblike blaga, 
lahko z uporabo pridobi razlikovalni učinek. 
Pri tem je šlo za prikaz zgornje površine 
električnega brivnika, ki je bila sestavljena iz 
treh okroglih glav z gibljivimi rezili, razvr­
ščenih v obliki enakostraničnega trikotnika. 
Philips je tako oblikovane brivnike dalj časa 
ponujal ekskluzivno in je zastopal stališče, da 
naj bi prikaz, registriran kot znamka, s tem 
dolgoročnejšim ekskluzivnim trženjem pri­
dobil razlikovalni učinek. 
29. Sodišče je izhajalo iz tega, da je pri 
presoji razlikovalnega učinka znaka, sestav­
ljenega iz oblike blaga, in tudi razlikovalnega 
učinka, pridobljenega z uporabo, treba upo­
števati, kako povprečni potrošnik, ki je 
običajno obveščen ter razumno pozoren in 
preudaren, domnevno zaznava kategorijo 
zadevnih proizvodov ali storitev. 15 
30. To ugotovitev je Sodišče nato opredelilo 
tako: 
„Zaznavanje upoštevne javnosti blaga, kot da 
izvira iz določenega podjetja, mora nastati 
zaradi uporabe znamke kot znamke, in torej 12 — Glej sodbe z dne 14. maja 2002 v zadevi Hölterhoff (C-2/00, 
Recueil, str. I-4187, točka 16); z dne 12. novembra 2002 v 
zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273, 
točki 51 in 54) in z dne 16. novembra 2004 v zadevi 
Anheuser-Busch (C-245/02, ZOdl., str. I-10989, točka 59). 
13 — Sodba Arsenal, navedena v opombi 12 (točka 51 in 
naslednje). 
14 — Sodba Philips, navedena v opombi 4. 15 — Sodba Philips, navedena v opombi 4 (točka 63). 
I - 6143 
SKLEPNI PREDLOGI J. KOKOTT - ZADEVA C-353/03 
zaradi njene narave in učinka, s katerimi 
lahko zadevno blago razlikuje od blaga 
drugih podjetij." 16 
31. Družba Mars iz tega sklepa, da se 
uporaba znaka kot elementa znamke ne 
more uporabiti za dokazovanje pridobitve 
razlikovalnega učinka. To sklepanje pa ni 
prepričljivo že zato, ker se sodba Philips v 
ničemer ne sklicuje na to, da uporaba 
zaporedja znakov kot elementa znamke ni 
uporaba znamke kot znamke. 
32. Navedeni del besedila se med drugim 
lahko umesti v splošno sobesedilo sodne 
prakse glede prava znamk samo, če uporaba 
znamke kot znamke vključuje vsako upora­
bo, ki vodi do pridobitve razlikovalnega 
učinka. V nasprotnem primeru zaščita zna­
kov kot znamk, čeprav so pridobili razliko­
valni učinek, ne bi bila mogoča, ker uporaba 
znaka, ki je povzročila ta razlikovalni učinek, 
ni pomenila uporabe znamke kot znamke. 
Načeloma se Sodišče ravna samo po raz­
likovalnem učinku in zavrača posebna merila 
za določene vrste znamk. 17 Znakov, ki imajo 
razlikovalni učinek, ni mogoče priznati kot 
znamke, le če poznamo katerega od - v 
jeziku sodbe Linde „vnaprejšnjih" - razlogov 
za zavrnitev, ki so v skladu s členom 3(1) in (3) Direktive 89/104 opredeljeni kot nepre­
mostljivi. 18 
33. Iz tega izhaja, da je pojem uporabe iz 
člena 3(3) Direktive 89/104 treba razumeti 
glede na rezultat. Vsaka uporaba, ki daje 
znaku razlikovalni učinek, potreben za regi­
stracijo kot znamko, se šteje kot uporaba 
znamke kot znamke in ustreza zahtevam iz 
člena 3(3). To razlago potrjuje navedeni del 
besedila sodbe Philips v pomenu, da se 
Sodišče ravna tudi po „naravi in učinku" 
znamke 19. Narava in učinek znamke pa 
imata prav razlikovalno funkcijo. Iz tega 
izhaja, da je uporabo, ki vodi do pridobitve 
razlikovalnega učinka, treba upoštevati v 
okviru člena 3(3). 
34. Za uporabo strožjih meril pri presoji 
razlikovalnega učinka delov znamke pa po 
mnenju britanske vlade in družba Mars 
govori nevarnost neupravičene razširitve 
varstva glavne znamke. Ta bojazen temelji 
16 — Sodba Philips, navedena v opombi 4 (točka 64). 
17 — Glej zlasti sodbo UUNT proti Erpo Möbelwerk (navedena v 
opombi 7, točka 33 in naslednje). 18 — Navedeno izjavo Sodišča v sodbi Philips (navedena v 
opombi 4, točka 64) je mogoče pojasniti v okviru vnaprejš­
njega razloga za zavrnitev v skladu s členom 3(1)(e) Direk­
tive 89/104 - oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega 
učinka. Morebitni razlikovalni učinek znaka namreč ne izhaja 
iz znaka ali njegove uporabe, ampak domnevno iz okoliščin, 
da so potrošniki vse naprave spornega tipa pripisovali 
dosedanjemu monopolistu, posledično pa tudi prikaz takih 
naprav razumeli kot napotilo na to podjetje. Zadoščalo bi že, 
da bi se Sodišče v tem pogledu omejilo na obrazložitev glede 
tega vnaprejšnjega razloga, ne da bi jo poskušalo vključiti v 
razlago člena 3(3) Direktive 89/104. 
19 — Ta sklic je v francoski različici sodbe Philips (navedena v 
opombi 4, točka 64) jasnejši kot v nemški in angleški različici, 
ker je v francoščini l'usage moškega spola, la marque pa 
ženskega. 
I - 6144 
NESTLÉ 
na sklepanju, da deli znamke ne pridobijo 
lastnega razlikovalnega učinka, ampak ga 
samo izpeljejo iz razlikovalnega učinka 
glavne znamke. Če bi se ta izpeljani raz­
likovalni učinek priznal, potem bi se morale 
priznati tudi druge znamke skupine na drugi 
stopnji, ki same ne bi pridobile lastnega 
razlikovalnega učinka, ampak bi ga samo 
izpeljale iz znamk skupine na prvi stopnji. Ta 
proces razširitve bi se lahko nadaljeval ad 
infinitum. 
35. Na prvi pogled se zdi, kot da tega 
tveganja ne bi smeli podcenjevati. Ob 
natančnejšem obravnavanju pa se izkaže za 
utvaro. Mogoča izpeljava razlikovalnega 
učinka je namreč odvisna od razlikovalnega 
učinka zadevne glavne znamke, ki je inhe-
renten ali pridobljen z uporabo. Glavne 
znamke, ki imajo velik razlikovalni učinek, 
navadno lahko prenesejo razmeroma velik 
del razlikovalnega učinka na sestavne dele. 
Hkrati je pri močnih znamkah razmeroma 
veliko sestavnih delov in različic glavne 
znamke, ki imajo že zaradi uporabe glavne 
znamke samostojni razlikovalni učinek, tako 
da upoštevna javnost sklepa na glavno 
znamko in s tem na izvor blaga, čeprav se 
uporabljajo kot znamka neodvisno od glavne 
znamke. Glavna znamka, ki ima razlikovalni 
učinek, tako posreduje razlikovalni učinek 
znamkam skupine. Tako je razširitev varstva 
znamke nujna posledica tega posredovanega 
razlikovalnega učinka. 36. Znamke skupine pa navadno ne morejo 
enako prenašati razlikovalnega učinka na 
druge, podrejene znamke skupine. Te so 
mnogo manj znane kot glavna znamka. Če že 
znamka skupine na prvi stopnji nima za­
dostnega samostojnega razlikovalnega 
učinka, temveč ga pridobi samo v povezavi 
z glavno znamko, je malo verjetno, da 
znamka skupine na drugi stopnji lahko 
pridobi razlikovalni učinek samo na podlagi 
svoje povezave s prvo znamko skupine. Zato 
je bojazen, da bi se pravno varstvo znamke 
razširilo, komajda utemeljena. 
37. Britanska vlada med drugim sprejema 
utemeljitev pooblaščenca za zaslišanje, tako 
da zavrača registracijo znamk, ki so samo 
podobne neki registrirani znamki in se zato 
lahko z njo zamenjajo. Registracija naj bi bila 
mogoča samo, če naj bi se znaki dejansko 
uporabljali in bi jih zato relevantni potrošniki 
same zase razumeli kot označbe izvora 
proizvoda. 
38. To stališče je upravičeno, če iz registra­
cije izključuje znake, ki nimajo inherentnega 
razlikovalnega učinka in se sami ne uporab­
ljajo. V skladu s členom 3(3) Direk­
tive 89/104 lahko znaki brez inherentnega 
razlikovalnega učinka pridobijo razlikovalni 
učinek le z uporabo. V tem smislu je nujnost 
uporabe v nasprotju z registracijo znakov kot 
znamk, katerih razlikovalni učinek je samo 
I - 6145 
SKLEPNI PREDLOGI J. KOKOTT - ZADEVA C-353/03 
izpeljan iz njihove podobnosti z močno 
glavno znamko, čeprav se niso uporabljali s 
to močno glavno znamko. S tem pa ni 
izključeno to, da uporaba delov znamke kot 
dela glavne znamke povzroči tudi pridobitev 
razlikovalnega učinka s temi deli. 
39. Tudi podana primerjava med razlikoval­
nim učinkom, ki utemeljuje znamke, in 
verjetnostjo zmede, ki znamke ovira, je na 
koncu neučinkovita. Verjetnost zmede in 
tudi razlikovalni učinek temeljita na tem, da 
potrošnik iz znaka, ki se uporablja kot 
znamka, razbere napotilo, da označeni pro­
izvod izvira od imetnika znamke. Iz tega 
izhaja, da je med količino znakov, ki jih 
upoštevni potrošniki lahko zamenjajo z 
močno glavno znamko, in količino delov te 
glavne znamke, iz katerih ti potrošniki 
razberejo isto napotilo na izvor označenega 
proizvoda kot iz same znamke, presek. Kljub 
temu prekrivanju pa je treba te dele priznati 
kot znamke, če so pridobili razlikovalni 
učinek. 
40. Delom znamke, ki so (naj bi) pridobili 
razlikovalni učinek z uporabo glavne znam­
ke, pa do zdaj niti pristojne institucije 
Skupnosti v praksi načeloma niso odrekle 
priznanja kot znamke. Sporni znak v sodbi 
Windsurfing Chiemsee je bila beseda Chiem-
see, ki je lahko pridobila razlikovalni učinek z uporabo v splošnem sobesedilu figurativne 
znamke. 20 Sodišče prve stopnje je v sodbi 
Alcon 21 obravnavalo element kompleksnej­
ših besednih znamk, v sodbi Eurocermex 22 
pa figurativno znamko, ki se je večinoma 
uporabljala skupaj z besednimi znamkami, 
ne da bi kot dilemo odprlo vprašanje skupne 
uporabe z glavno znamko. Tudi za odbor za 
pritožbe UUNT v pritožbenem postopku 
Ringling Bros., ki so ga navedle stranke, 
uporaba besedne znamke kot elementa 
sestavljene besedne in figurativne znamke 
ni bila razlog za to, da bi se izključila 
možnost pridobitve razlikovalnega učinka. 23 
Končno tudi pojasnilo preizkuševalca UUNT 
o praksi z dne 1. marca 1999 za dokaz o 
uporabi dopušča dokaz o uporabi kot ele­
mentu kompleksnejšega znaka. 24 
41. Iz tega izhaja, da uporaba besedne zveze 
kot elementa besedne znamke načeloma 
lahko vodi do tega, da ta besedna zveza 
pridobi potreben razlikovalni učinek, da se 
lahko registrira kot znamka. 
20 — Navedena v opombi 7, točka 10. 
21 — Sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi 
Alcon proti UUNT - Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) 
(T-237/01, Recueil, str. II-411, točka 59). 
22 — Sodba Sodišča prve stopnje z dne 29. aprila 2004 v zadevi 
Eurocermex SA (T-399/02, Recueil, str. II-1391, točka 50 in 
naslednje). 
23 — Odločba drugega odbora za pritožbe z dne 23. maja 2001 v 
zadevi Ringling Bros.-Barnum & Bailey combined shows, Inc. 
(THE GREATEST SHOW ON EARTH) (R 111/2000-2). 
24 — Http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note. 
htm, 16. december 2004. 
I - 6146 
NESTLÉ 
C - Presoja dokaza o pridobljenem razliko­
valnem učinku 
42. Iz predloga za sprejetje predhodne od­
ločbe pa je vendarle razvidno, da razlikovalni 
učinek elementov uporabljenih znamk po­
vzroča posebne težave. Te je mogoče upo­
števati kljub univerzalni veljavnosti merila 
razlikovalnega učinka. Sodišče je namreč 
odločilo, da so merila presoje razlikovalnega 
učinka sicer za vse vrste znamk enaka, pri 
uporabi teh meril pa je mogoče, da dojema­
nje upoštevne javnosti ni nujno enako za 
vsako od teh vrst, in se lahko izkaže, da je za 
znamke določenih vrst težje ugotoviti raz­
likovalni učinek kot za znamke drugih vrst. 25 
43. Upoštevna javnost - kot upravičeno 
poudarja Komisija - po navadi dojame 
sestavljene znamke kot celoto in ne preverja 
njihovih različnih podrobnosti, zlasti ele­
mentov znamke. 26 Predvsem zato je Sodišče 
zavrnilo možnost, da bi pri presoji sestav­
ljenih znamk elemente presojalo samo lo­
čeno. Presoja naj bi se bolj opirala na celotni 
vtis, ki ga ustvarjajo. 27 Iz tega izhaja, da za 
dokaz razlikovalnega učinka, pridobljenega z 
uporabo kot elementa celotne znamke, ne bi 
zadoščalo, da bi se dokumentirala uporaba celotne znamke. Dokazati je treba tudi to, da 
upoštevna javnost sporni element pri ločeni 
uporabi razume tako, da ta označuje blago, 
kot da prihaja iz določenega podjetja, in torej 
razlikuje to blago od blaga drugih podjetij. 
44. Tako je pridobitev razlikovalnega učinka 
očitna, če se sporni element v razmerju do 
celotne znamke izkaže kot bistven, kot na 
primer pri znamki, za katero je šlo pri sodbi 
Windsurfing Chiemsee. 28 Po drugi strani je 
malo verjetno, da bi nebistveni elementi pri 
ločeni uporabi razvili potreben razlikovalni 
učinek. Upoštevni potrošniki navadno blaga 
in storitev, označenih z nebistvenim elemen­
tom znamke, ne pripišejo imetniku celotne 
znamke. 
45. V obravnavanem primeru pa ne moremo 
izhajati iz nebistvenega elementa, ker rekla­
mno geslo „HAVE A BREAK" ob samostojni 
uporabi pri mnogih upoštevnih potrošnikih 
verjetno samodejno vodi do dopolnitve 
„HAVE A KIT KAT". Tudi ta odziv pa sam 
po sebi ne zadošča, da bi se s tem dokazal 
razlikovalni učinek. Dokazati je treba, da 
upoštevni potrošniki blago ali storitev s tržno 25 — Sodba UUNT proti Erpo Möbelwerk, navedena v opombi 8 
(točka 34). 
26 — Sodbi z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL (C-251/95, 
Recueil, str. 1-6191, točka 23) in z dne 22. junija 1999 v zadevi 
Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, str. I-3819, 
točka 25). 
27 — Sodba SABEL (navedena v opombi 26, točka 23) in sodba za 
besedno znamko z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV 
proti UUNT (COMPANYLINE) (C-104/00 P, Recueil, 
str. 1-7561, točka 24). 28 — Navedena v opombi 7, točka 10. 
I - 6147 
SKLEPNI PREDLOGI J. KOKOTT - ZADEVA C-353/03 
oznako „HAVE A BREAK", na primer 
oznaka čokoladnice ali napis na paketu 
keksov, pripisujejo proizvajalcem izdelkov 
Kit Kat. V tem pogledu britanska vlada upravičeno trdi, da ne zadošča, če se ti 
potrošniki samo sprašujejo, ali blago oziroma 
storitev izvira od tega proizvajalca. V tem bi 
bila samo nevarnost zamenjave. 
V - Predlog 
46. Na podlagi navedenega Sodišču predlagam, naj na predlog za sprejetje 
predhodne odločbe odgovori: 
Uporaba besedne zveze kot elementa besedne znamke načeloma lahko vodi do tega, 
da ta besedna zveza pridobi potreben razlikovalni učinek, da se lahko registrira kot 
znamka. Dokaz razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo kot elementa celotne 
znamke, predpostavlja, da upoštevna javnost sporni element pri ločeni uporabi 
razume tako, da ta označuje blago, kot da prihaja iz določenega podjetja, in torej 
razlikuje to blago od blaga drugih podjetij. 
I - 6148