Tako odboru za pritožbe ni bilo treba zvesto slediti ugotovitvam in sklepom iz odločbe oddelka za izbris. Če bi bilo drugače, bi bil ogrožen polni učinek ločenih pravnih sredstev – po eni strani ugovora proti registraciji znamke Skupnosti in po drugi strani zahteve za razveljavitev in razglasitev ničnosti registrirane znamke Skupnosti – čeprav jih je na podlagi Uredbe št. 207/2009 mogoče uporabiti zaporedoma ali hkrati. Ta presoja je potrjena z dejstvom, da se lahko glede na člen 42(2) in 57(2) Uredbe št. 207/2009 v zvezi z datumom – bodisi predložitve zahteve za razveljavitev ali ničnost bodisi objavo prijave za registracijo znamke – obdobja petih let, za katera se zahteva dokaz o resni in dejanski uporabi znamke Skupnosti, razlikujejo.

Prvič, načelo pravnomočnosti, po katerem se dokončnost sodne odločbe ne sme omajati, se ne uporablja v razmerju med končno odločbo v postopku z ugovorom in zahtevo za ugotovitev ničnosti, saj so postopki pred Uradom za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) upravni, in ne sodni, ter drugič, člena 53(4) in 100(2) Uredbe št. 207/2009 o znamki Skupnosti ne določata pravila v tem smislu. Enako velja za obratno situacijo, ki se nanaša na odnos med postopkom, ki pripelje do končne odločbe v postopku za razveljavitev ali razglasitev ničnosti, in postopkom z ugovorom. Poleg tega ugotovitev iz končne odločbe v postopku z ugovorom Urad ne more popolnoma prezreti, kadar gre za odločanje o zahtevi za ugotovitev ničnosti med istima strankama, ki se nanaša na enak predmet in temelji na enakih razlogih, če na te ugotovitve ali obravnavane navedbe ne vplivajo nova dejstva, novi dokazi ali novi razlogi. Ta trditev je namreč le poseben odraz sodne prakse, da je prejšnja praksa odločanja Urada okoliščina, ki jo je mogoče upoštevati pri presoji, ali je znak mogoče registrirati.

Iz te sodne prakse je razvidno, da se znamka „resno in dejansko uporablja“, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo zagotavljanja istovetnosti izvora proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvarilo ali ohranilo tržišče za te proizvode in storitve, drugače od simbolične uporabe, katere edini cilj je ohranjanje pravic iz znamke. Pri presoji resne in dejanske uporabe znamke je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembni za ugotovitev, ali se znamka resnično uporablja na trgu, še posebej, ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje deleža na trgu za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, naravo tega blaga ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostnost uporabe znamke. Vendar se resna in dejanska uporaba prejšnje znamke ne more omejiti zgolj na ugotovitev uporabe te znamke v komercialnem prometu, saj mora biti poleg tega v skladu z besedilom člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 o znamki Skupnosti uporaba resna in dejanska. Poleg tega je opredelitev „resne in dejanske uporabe“ znamke odvisna od značilnosti zadevnega proizvoda ali storitve na ustreznem trgu. Zato vsakega izkazanega komercialnega izkoriščanja ni mogoče avtomatično opredeliti kot resne in dejanske uporabe zadevne znamke.

V zvezi z obsegom uporabe prejšnje znamke je treba upoštevati zlasti tržno količino celotne uporabe, dolžino obdobja, v katerem so bila dejanja, ki pomenijo uporabo, izvrševana, ter njihovo pogostost. Da bi se preizkusil resen in dejanski značaj uporabe prejšnje znamke, je treba opraviti celovito presojo glede na vse upoštevne dejavnike obravnavanega primera. Taka presoja pomeni neko soodvisnost med upoštevanimi dejavniki. Tako se lahko majhen obseg proizvodov, ki se tržijo pod navedeno znamko, izravna z močno intenzivnostjo ali veliko stalnostjo med uporabo te znamke in obratno. Nazadnje, resna in dejanska uporaba znamke ne more biti izkazana z verjetnostjo ali domnevami, temveč mora temeljiti na konkretnih in objektivnih elementih, ki dokazujejo resnično in zadostno uporabo znamke na zadevnem trgu.

Glede trajanja uporabe je bilo že razsojeno, da se sankcije iz člena 15(1) Uredbe št. 207/2009 uporabljajo samo za znamke, katerih resna in dejanska uporaba je bila prekinjena v obdobju petih zaporednih let. Za izognitev navedenim sankcijam torej zadošča, da je bila znamka predmet resne in dejanske uporabe v delu upoštevnega obdobja. Poleg tega pravilo 22(3) Uredbe št. 2868/95 za izvajanje Uredbe št. 207/2009 določa merilo trajanja uporabe, ne da bi se zahteval dokaz o njeni neprekinjenosti v obdobju petih letih, in še posebej razlikuje med načeloma obsega in narave uporabe, ki zgolj kot celota omogočata sklep o resnosti in dejanskosti uporabe prejšnje znamke. Zgolj če se upoštevajo vsi elementi, predloženi v presojo odboru za pritožbe, je namreč mogoče dokazati navedeno uporabo.

Tako določitev petletnega roka v določbah členov 42(1) in 15(1) Uredbe št. 207/2009 ne pomeni, da je treba dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke predložiti ločeno za vsako leto tega obdobja, ampak zadostuje dokaz, da se je ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov zadevnega primera vsaj v enem delu navedenega roka ta znamka uporabljala ne zgolj simbolično, ampak dejansko zato, da bi ustvarila oziroma ohranila trg za zadevne proizvode in storitve. Predvsem bi, če bi bilo drugače, v primeru, kakršen je obravnavani, lahko zadostovala že nenadna, zgolj začasna finančna kriza, ki bi za omejeno obdobje preprečila uporabo prejšnje znamke – pa čeprav jo imetnik v bližnji prihodnosti namerava še naprej uporabljati – da ta ne bi mogel več ugovarjati registraciji enake znamke.

(Glej točke 44, 46, 52 in 53.)