II - 5595Zadeva T-59/08
Nute Partecipazioni SpA in La Perla Srl
proti
Uradu za usklajevanje na notranjem trgu  
(znamke in modeli) (UUNT)
„Znamka Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Skupnosti 
NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Prejšnje nacionalne figurativne znamke 
la PERLA – Relativni razlog za zavrnitev – Škodovanje ugledu – Člen 8(5)   
in člen 52(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(5) in člen 53(1)(a)  
Uredbe (ES) št. 207/2009)“
Sodba Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 7. decembra 2010   .  .  .  .  .  .  . II - 5599
Povzetek sodbe
1. Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za 
zavrnitev  – Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z  ugledom  – Varstvo  
prejš
nje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni – Dokazi,  
ki jih mora predložiti imetnik
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(5))
II - 5596POVZETEK – ZADEVA T-59/08
2. Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za 
zavrnitev  – Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z  ugledom  – Varstvo  
prejš
nje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni – Pogoji
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(5))
3. Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za 
zavrnitev  – Ugovor imetnika enake ali podobne prejšnje znamke z  ugledom  – Varstvo  
prejš
nje ugledne znamke, razširjeno na proizvode ali storitve, ki niso podobni – Pogoji
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(5))
4. Znamka Skupnosti – Odpoved, razveljavitev ali ničnost – Relativni razlogi za ničnost – 
Registracija v nasprotju s členom 8(5) Uredbe št. 40/94
(
Uredba Sveta št. 40/94, člena 8(5), in 52(1)(a))
1. Za uživanje varstva, določenega v  čle-
n
u 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Sku -
pnosti, mora imetnik prejšnje znamke 
predložiti dokaz, da bi uporaba poznejše znamke nepošteno izkoriščala ali ošk o-
dovala razlikovalni značaj ali ugled pre j-
šnje znamke. Že ena od teh treh vrst kršitev zadošča za uporabo člena  8(5) 
navedene uredbe.
Ime
tniku prejšnje znamke ni treba dok a-
zati obstoja dejanske in sedanje kršitve 
njegove znamke v  smislu navedenega č lena 8(5). Ni mu namreč treba – kadar 
se predvidi, da bo taka kršitev izhajala iz 
uporabe, ki jo lahko pri svoji znamki i z-
vaja imetnik poznejše znamke – počakati 
na to dejansko uresničitev, da bi se lahko 
prepovedala navedena uporaba. Vendar 
mora imetnik prejšnje znamke dokazati obstoj elementov, iz katerih je mogoče 
sklepati o  resnem tveganju za nastanek 
take kršitve v prihodnosti.
Kad
ar imetniku prejšnje znamke uspe 
dokazati obstoj bodisi dejanske in sedanje 
II - 5597NUTE PARTECIPAZIONI IN LA PERLA PROTI UUNT - WORLDGEM BRANDS  
(NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
kršitve njegove znamke bodisi, če te ni, 
resnega tveganja za nastanek take kršitve 
v  prihodnosti, potem mora imetnik p o-
znejše znamke dokazati, da se ta znamka 
uporablja z upravičenim razlogom.
(Gle
j točke od 31 do 34.)
2. Za ugotovitev, ali se z uporabo poznejše 
znamke nepošteno izkorišča razlikovalni z
načaj ali ugled prejšnje znamke v  smi -
slu člena 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, je treba opraviti celovito pr e-
sojo, ki upošteva vse ustrezne dejavnike 
obravnavanega primera, predvsem pa 
intenzivnost ugleda in stopnjo razlik o-
valnega značaja prejšnje znamke, st o-
pnjo podobnosti med nasprotujočima si znamkama ter naravo in stopnjo bližine zadevnih proizvodov ali storitev. Glede intenzivnosti ugleda in stopnje razlik o-
valnega značaja prejšnje znamke: večja k
ot sta razlikovalni značaj in ugled te 
znamke, lažje bo sprejeti obstoj kršitve. Poleg tega hitreje in močneje, kot se ob poznejši znamki sproži misel na prejšnjo 
znamko, večje je tveganje, da sedanja ali 
prihodnja uporaba znaka nepošteno i z-
korišča ali oškoduje razlikovalni značaj 
ali ugled prejšnje znamke.
V ok
viru take celovite presoje, odvisno 
od primera, se lahko upošteva tudi obstoj verjetnosti oslabitve ali očrnitve prejšnje 
znamke.
(Glej točki 42 in 43.)
3. Člen 8(5) Uredbe št. 40/94 je treba ra z-
l
agati tako, da se za obstoj nepoštenega 
izkoriščanja razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke v  smislu te do -
ločbe ne zahteva niti obstoj verjetnosti 
zmede niti obstoj tveganja oškodovanja 
razlikovalnega značaja ali ugleda znamke oziroma, splošneje, imetnika te znamke. 
Koristi, ki jih imajo tretje osebe zaradi 
uporabe znamke, podobne ugledni znam-ki, so te tretje osebe pridobile nepošteno, 
II - 5598POVZETEK – ZADEVA T-59/08
kadar se poskušajo s  to uporabo obesiti 
na ugled znamke zaradi pridobitev ugo-
dnosti njene privlačnosti, ugleda in njene 
veljave ter brez finančnega nadomestila izkoristiti tržna prizadevanja imetnika 
prejšnje znamke za ustvarjanje in ohrani -
tev njene podobe.
(Gle
j točko 45.)
4. Predložen je bil dokaz, da je imetnik b e-
s
edne znamke NIMEI LA PERLA MO -
DERN CLASSIC, registrirane kot znam-
ke Skupnosti za „bisere“ iz razreda 14 Nicejskega aranžmaja, v smislu člena 8(5) 
Uredbe št.  40/94 o  znamki Skupnosti 
nepošteno izkoriščal ugled figurativne znamke la PERLA, ki je bila pred tem 
registrirana v Italiji za „kopalke, športna 
oblačila, oblačila na splošno“ iz razreda 25 na
vedenega aranžmaja, ali vsaj, da je 
obstajalo resno tveganje za nastanek take 
kršitve v prihodnosti.
U
gled prejšnje znamke la PERLA je bil 
namreč ugotovljen za intimno perilo in 
kopalke in je mogoče celo šteti, da je zelo visok. Poleg tega obstaja določena st o-
pnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama ter proizvodi, ki jih zajema prejšnja znamka, torej ženska oblačila, in proizvodi, ki jih zajema poznejša znam-
ka, torej biseri, ki spadajo v  segmente 
 
s
osednjih trgov.
Nazadnje, biseri se lahko uporabljajo 
v  proizvodnji kopalk in drugih ženskih oblačil. Zato ni izključeno, da kupci zl a-
tarskih izdelkov, zlasti biserov, poznajo 
intimno perilo in kopalke, ki jih prodaja 
imetnik prejšnje znamke.
(Gle
j točke 36 in od 56 do 58.)