Zadeva C-196/11 P

Formula One Licensing BV

proti

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) in Global Sports Media Ltd

„Pritožba — Znamka Skupnosti — Figurativna znamka F1-LIVE — Ugovor imetnika mednarodnih in besednih znamk F1 in figurativne znamke Skupnosti F1 Formula 1 — Neobstoj razlikovalnega učinka — Opisni element — Odvzem varstva prejšnji nacionalni znamki — Verjetnost zmede“

Povzetek sodbe

Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke – Soobstoj prejšnjih znamk – Priznanje določene stopnje razlikovalnega učinka nacionalne znamke

(Uredba Sveta št. 40/94, člena 7(1)(b) ter 8(1)(b) in (2)(a)(ii)); Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/95, člen 3(1)(b); Direktiva Sveta 89/104, člen 3(1)(b))

Iz soobstoja znamk Skupnosti in nacionalnih znamk ter iz dejstva, da za registracijo slednjih ni pristojen Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in da za njihov sodni nadzor ni pristojno Splošno sodišče, izhaja, da veljavnosti nacionalnih znamk ni mogoče izpodbijati v postopku z ugovorom zoper zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.

Zato v okviru takega postopka z ugovorom prav tako ni mogoče – v zvezi z znakom, ki je enak znamki, zaščiteni v državi članici – ugotoviti absolutnega razloga za zavrnitev, kakršen je neobstoj razlikovalnega učinka, določenega v členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti in členu 3(1)(b) direktiv 89/104 in 2008/95 o znamkah. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da opredelitev znaka kot opisnega ali generičnega pomeni zanikanje njegovega razlikovalnega značaja.

Res je sicer, da sta – kadar je ugovor, ki temelji na obstoju prejšnje nacionalne znamke, vložen zoper registracijo znamke Skupnosti – Urad in posledično Splošno sodišče dolžna preveriti, kako upoštevna javnost razume znak, ki je enak tej nacionalni znamki, v znamki, katere registracija se zahteva, in glede na okoliščine primera oceniti stopnjo razlikovalnega učinka tega znaka.

Vendar imajo ti preizkusi svoje meje. Navedeni preizkusi ne morejo privesti do ugotovitve neobstoja razlikovalnega učinka znaka, ki je enak registrirani in varovani nacionalni znamki, ker taka ugotovitev ne bi bila v skladu niti s soobstojem znamk Skupnosti in nacionalnih znamk niti s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ki ga je treba razlagati skupaj z odstavkom 2(a)(ii) tega člena.

Ta ugotovitev bi namreč škodila nacionalnim znamkam, ki so enake znaku, za katerega se šteje, da nima razlikovalnega učinka, ker bi registracija take znamke Skupnosti pomenila stanje, v katerem bi lahko prišlo do odvzema nacionalnega varstva teh znamk. Tako navedena ugotovitev ne bi spoštovala sistema, uvedenega z Uredbo št. 40/94, ki temelji na soobstoju znamk Skupnosti in nacionalnih znamk, navedenem v peti uvodni izjavi te uredbe, ker je veljavnost mednarodne ali nacionalne znamke zaradi neobstoja razlikovalnega učinka mogoče v skladu s členom 3(1)(b) direktiv 89/104 in 2008/95 izpodbijati le v razveljavitvenem postopku, sproženem v zadevni državi članici.

Opozoriti je treba, da člen 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 v okviru postopka z ugovorom izrecno določa upoštevanje znamk, registriranih v državi članici, kot prejšnjih znamk.

Iz tega sledi, da je treba, da bi se izognili kršitvi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, priznati določeno stopnjo razlikovalnega učinka nacionalne znamke, ki je predmet ugovora zoper registracijo znamke Skupnosti.

(Glej točke od 40 do 47.)

Zadeva C-196/11 P

Formula One Licensing BV

proti

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) in Global Sports Media Ltd

„Pritožba — Znamka Skupnosti — Figurativna znamka F1-LIVE — Ugovor imetnika mednarodnih in besednih znamk F1 in figurativne znamke Skupnosti F1 Formula 1 — Neobstoj razlikovalnega učinka — Opisni element — Odvzem varstva prejšnji nacionalni znamki — Verjetnost zmede“

Povzetek sodbe

Znamka Skupnosti — Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti — Relativni razlogi za zavrnitev — Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve — Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke — Soobstoj prejšnjih znamk — Priznanje določene stopnje razlikovalnega učinka nacionalne znamke

(Uredba Sveta št. 40/94, člena 7(1)(b) ter 8(1)(b) in (2)(a)(ii)); Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/95, člen 3(1)(b); Direktiva Sveta 89/104, člen 3(1)(b))

Iz soobstoja znamk Skupnosti in nacionalnih znamk ter iz dejstva, da za registracijo slednjih ni pristojen Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in da za njihov sodni nadzor ni pristojno Splošno sodišče, izhaja, da veljavnosti nacionalnih znamk ni mogoče izpodbijati v postopku z ugovorom zoper zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.

Zato v okviru takega postopka z ugovorom prav tako ni mogoče – v zvezi z znakom, ki je enak znamki, zaščiteni v državi članici – ugotoviti absolutnega razloga za zavrnitev, kakršen je neobstoj razlikovalnega učinka, določenega v členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti in členu 3(1)(b) direktiv 89/104 in 2008/95 o znamkah. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da opredelitev znaka kot opisnega ali generičnega pomeni zanikanje njegovega razlikovalnega značaja.

Res je sicer, da sta – kadar je ugovor, ki temelji na obstoju prejšnje nacionalne znamke, vložen zoper registracijo znamke Skupnosti – Urad in posledično Splošno sodišče dolžna preveriti, kako upoštevna javnost razume znak, ki je enak tej nacionalni znamki, v znamki, katere registracija se zahteva, in glede na okoliščine primera oceniti stopnjo razlikovalnega učinka tega znaka.

Vendar imajo ti preizkusi svoje meje. Navedeni preizkusi ne morejo privesti do ugotovitve neobstoja razlikovalnega učinka znaka, ki je enak registrirani in varovani nacionalni znamki, ker taka ugotovitev ne bi bila v skladu niti s soobstojem znamk Skupnosti in nacionalnih znamk niti s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ki ga je treba razlagati skupaj z odstavkom 2(a)(ii) tega člena.

Ta ugotovitev bi namreč škodila nacionalnim znamkam, ki so enake znaku, za katerega se šteje, da nima razlikovalnega učinka, ker bi registracija take znamke Skupnosti pomenila stanje, v katerem bi lahko prišlo do odvzema nacionalnega varstva teh znamk. Tako navedena ugotovitev ne bi spoštovala sistema, uvedenega z Uredbo št. 40/94, ki temelji na soobstoju znamk Skupnosti in nacionalnih znamk, navedenem v peti uvodni izjavi te uredbe, ker je veljavnost mednarodne ali nacionalne znamke zaradi neobstoja razlikovalnega učinka mogoče v skladu s členom 3(1)(b) direktiv 89/104 in 2008/95 izpodbijati le v razveljavitvenem postopku, sproženem v zadevni državi članici.

Opozoriti je treba, da člen 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 v okviru postopka z ugovorom izrecno določa upoštevanje znamk, registriranih v državi članici, kot prejšnjih znamk.

Iz tega sledi, da je treba, da bi se izognili kršitvi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, priznati določeno stopnjo razlikovalnega učinka nacionalne znamke, ki je predmet ugovora zoper registracijo znamke Skupnosti.

(Glej točke od 40 do 47.)