Cilj člena 8(5) Uredbe št 40/94 o znamki Skupnosti, ki določa varstvo prejšnje znamke, registrirane za nepodobne proizvode in storitve, ki uživa velik ugled, ni preprečiti registracijo vsake znamke, ki je enaka ali podobna poznani znamki. Namen te določbe je zlasti omogočiti imetniku poznane prejšnje nacionalne znamke, da oporeka registraciji znamke, ki bi lahko ali izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke. V zvezi s tem imetniku prejšnje znamke ni treba dokazati obstoja dejanskega in sedanjega oškodovanja njegove znamke. Vendar mora navesti dejstva, ki na prvi pogled dopuščajo sklep o obstoju prihodnje in ne hipotetične verjetnosti izkoriščanja ali oškodovanja.

Obstoj povezave med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko je bistveni pogoj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki določa varstvo prejšnje znamke, registrirane za nepodobne proizvode in storitve, ki uživa velik ugled. Nastale kršitve, določene s to določbo, so posledica določene stopnje podobnosti med prijavljeno in prejšnjo znamko, zaradi katerih jih zadevna javnost primerja, kar pomeni, da ju povezuje. Obstoj take vezi je treba presojati celostno, ob upoštevanju vseh bistvenih dejavnikov obravnavanega primera. Pomembnejša ko sta razlikovalni značaj in ugled prejšnje znamke, lažje bo nastala kršitev.

Oškodovanje razlikovalnega značaja znamke je podano, če prejšnja znamka ne more več vzbuditi takojšnje asociacije s proizvodi, za katere je registrirana in se uporablja.

Pogoj glede ugleda, ki ga določa člen 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki določa varstvo prejšnje znamke, registrirane za nepodobne proizvode in storitve, ki uživa velik ugled, je izpolnjen, če je prejšnja nacionalna znamka poznana velikemu delu zadevne javnosti za proizvode in storitve, ki jih zajema.

Glede znamka SPA, ki je bila predmet registracije v državah Beneluksa za: „mineralne in gazirane vode ter druge brezalkoholne pijače, sirupe in druge pripravke za proizvodnjo pijač“, ki spadajo v razred 32 v smislu Nicejskega aranžmaja, uporaba besednega znaka SPA FINDERS, za katerega je zahtevana registracija kot znamka Skupnosti za „tiskane publikacije, vključno s katalogi, revijami in bilteni“, ki spadajo v razred 16, in „storitve potovalnih agencij“, ki spadajo v razred 39 v smislu navedenega aranžmaja, ne more izkoristiti ali oškodovati razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke.

Čeprav je javnost takoj opazila povezavo med zadevnima znamkama, obstoj take vezi ne zadošča za dokaz verjetnosti oškodovanja razlikovalnega značaja prejšnje znamke. Ker se poleg tega izraz „Spa“ pogosto uporablja za določitev na primer belgijskega mesta Spa in belgijskega avtomobilskega dirkališča Spa-Francorchamps oziroma splošno za prostore, namenjene hidroterapiji, kot so turške kopeli in savne, je verjetnost oškodovanja razlikovalnega značaja znamke SPA majhna. Med drugim ni nasprotja med proizvodi in storitvami, zajetimi z znamkama, ki bi lahko škodoval ugledu mineralnih vod SPA, poleg tega pa je malo verjetno, da bi znamka SPA-FINDERS vplivala na podobo znamke SPA. Nazadnje, ker znamki označujeta zelo različne proizvode, je malo verjetno, da bi proizvodi in storitve, označeni z znamko SPA-FINDERS, celo če bi bili slabše kakovosti, zmanjšali privlačnost znamke SPA.

(Glej točke 44, 48, 49 in 53.)