Zato je to vprašanje del pravnih elementov spora, navedenih pred odborom za pritožbe, čeprav se prijavitelj znamke ni izrekel o njem in čeprav odbor za pritožbe ni odločil o tem vidiku. To vprašanje je torej mogoče prvič izpostaviti pred Sodiščem prve stopnje in ga slednje mora obravnavati, saj je ta obravnava potrebna za odgovor na razlog kršitve člena 7(1)(h) Uredbe št. 40/94. Čeprav mora sodišče odločiti samo o predlogu strank, ki omejijo okvir spora, ne sme biti vezano samo na trditve, ki jih stranke navedejo v podporo svojim predlogom, saj je lahko potencialno prisiljeno, da svojo odločitev opre na napačne pravne ugotovitve.

Vprašanje uporabe člena 6b(1)(a) Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine za storitvene znamke je predhodno vprašanje, ki ga je treba rešiti, da bi se zagotovila pravilna uporaba Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti z vidika razloga kršitve člena 7(1)(h) te uredbe. Za ugotovitev, ali je znamka, kolikor zadeva storitve, taka znamka, da bi bila njena registracija lahko v nasprotju s členom 6b(1)(a) Pariške konvencije, je namreč treba ugotoviti, ali se ta določba uporablja za storitvene znamke. Če se ne bi uporabljala za take znamke, bi bil z zavrnitvijo Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), da registrira tako znamko za storitve, dejansko kršen člen 7(1)(h) Uredbe št. 40/94, ne da bi bilo treba preizkusiti, ali so pri prijavljeni znamki podani elementi iz člena 6b(1)(a) Pariške konvencije.

Člen 7(1)(h) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti določa, da se kot znamka ne registrirajo „znamke, za katere ni bilo izdano dovoljenje pristojnih organov in morajo biti zavrnjene na podlagi člena 6b Pariške konvencije [za varstvo industrijske lastnine]“. Besedilo te določbe se nanaša samo na „tovarniške ali trgovske znamke“. Iz člena 1(2), člena 6(1) in nazadnje člena 6e Pariške konvencije jasno izhaja, da se v njej razlikuje med po eni strani „tovarniškimi in trgovskimi znamkami“, ki se – kot izhaja iz člena 7 te konvencije – registrirajo za proizvode, in po drugi strani „storitvenimi znamkami“. Ker se člen 6b nanaša samo na tovarniške ali trgovske znamke, torej na znamke proizvodov, je treba ugotoviti, da se prepoved registracije in uporabe, ki se uvaja s to določbo, ne nanaša na storitvene znamke.

Člen 7(1)(h) Uredbe št. 40/94 se sklicuje samo na člen 6b Pariške konvencije, ko določa, da se „kot znamka […] ne registrirajo […] znamke, [ki] morajo biti zavrnjene na podlagi člena 6b Pariške konvencije“. Ker se člen 6b Pariške konvencije ne nanaša na storitvene znamke, te ne morejo biti znamke, ki „se kot znamka ne registrirajo“ v skladu s to določbo in zato ne morejo spadati v okvir absolutnega razloga za zavrnitev, uvedenega s členom 7(1)(h) Uredbe št. 40/94. Zgolj dejstvo, da se s členom 7 te uredbe ne uvaja razlikovanja med znamkami proizvodov in storitvenimi znamkami, ni dovolj za nasprotno ugotovitev, ker je to razlikovanje uvedeno s členom 6b Pariške konvencije, na katerega se sklicuje člen 7(1)(h) Uredbe št. 40/94. Če bi namreč zakonodajalec Skupnosti nameraval prepovedati registracijo znamk, ki vsebujejo „grbe, zastave in druge državne embleme“, tudi za storitve, bi se ne samo skliceval na člen 6b Pariške konvencije, ampak bi v besedilo člena 7 Uredbe št. 40/94 vnesel prepoved, da se kot znamka Skupnosti ali kot element take znamke registrirajo „grbi, zastave ali drugi državni emblemi […] kakor tudi sleherno posnemanje v heraldičnem pogledu“, ne da bi se tako implicitno, vendar nujno samo zaradi sklicevanja na člen 6b Pariške konvencije razlikovalo med znamkami proizvodov in storitvenimi znamkami.

Nazadnje, lahko se domneva, da se je zakonodajalec Skupnosti ob razmeroma nedavnem sprejetju Uredbe št. 40/94 zavedal pomena storitvenih znamk v sodobni trgovini in bi lahko zato varstvo, zagotovljeno državnim simbolom s členom 6b Pariške konvencije, razširil tudi na to kategorijo znamk. Ker pa se zakonodajalcu ni zdelo potrebno tako razširiti področja uporabe upoštevnih določb, ni treba, da ga sodišče Skupnosti nadomesti in uporabi razlago contra legem navedenih določb, katerih pomen je povsem jasen.

(Glej točke 26, 28, 29 in 32.)