Zadeva T‑45/16

Alfonso Egüed Nelson

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije BYRON – Prejšnja neregistrirana znamka BYRON – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Pravila common law, ki veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje (action for passing off) – ‚Goodwill’ – Dokaz pridobitve in trajanja prejšnje pravice“

Povzetek – Sodba Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 18. julija 2017

Državno pravo – Sklicevanje na nacionalne zakone – Pravo Združenega kraljestva – Sistem tožbe zaradi zavajajočega označevanja (action for passing off)

Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu – Uporaba znaka v gospodarskem prometu – Časovno merilo – Dokaz pridobitve in trajanja prejšnje pravice

Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu – Figurativna znamka BYRON in neregistrirana znamka BYRON

Državno pravo – Sklicevanje na nacionalne zakone – Pravo Združenega kraljestva – Sistem tožbe zaradi zavajajočega označevanja (action for passing off)

Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu – Nadzor, ki ga opravijo pristojni organi Urada in Splošno sodišče glede nacionalnega prava, ki se uporablja – Obseg

Predlog, vložen v okviru tožbe zoper odločbo, izdano v postopku z ugovorom, s katerim se zahteva, naj Splošno sodišče izpodbijano odločbo spremeni tako, da se prijavljena znamka registrira, je nedopusten. Pristojni odbori pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino niso pristojni za sprejetje formalnih odločitev o ugotovitvi registracije znamke Evropske unije, ki bi jih bilo mogoče izpodbijati. Odbor za pritožbe zato ni pristojen za obravnavanje zahteve za registracijo znamke Evropske unije. V teh okoliščinah tudi Splošno sodišče ni pristojno za obravnavo predloga za spremembo, s katerim se predlaga, naj se v tem smislu spremeni odločba odbora za pritožbe. (Glej točke od 18 do 21.)

V skladu s členom 8(4) Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije lahko imetnik neregistrirane znamke nasprotuje registraciji znamke Evropske unije, če ta neregistrirana znamka izpolnjuje štiri pogoje. Neregistrirana znamka mora biti uporabljena v gospodarskem prometu, biti mora več kot zgolj lokalnega pomena, pravica do te znamke mora biti v skladu s pravom države članice, v kateri se je znamka uporabljala, pridobljena pred dnem vložitve prijave znamke Evropske unije in, nazadnje, pravica do te znamke mora njenemu imetniku podeljevati pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke. Ti pogoji so kumulativni, tako da če znamka ne izpolnjuje enega od njih, ugovor na podlagi obstoja neregistrirane znamke, ki se uporablja v gospodarskem prometu v smislu člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, ne more biti utemeljen. Prva pogoja, ki se torej nanašata na uporabo in pomen prejšnje znamke, ki mora biti več kot zgolj lokalen, izhajata iz samega besedila člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 in ju je torej treba razlagati ob upoštevanju prava Unije. Uredba št. 207/2009 tako postavlja enotne standarde glede uporabe znakov in njihovega pomena, ki so v skladu z načeli sistema, ki ga uvaja ta uredba. V skladu s členom 8(4) Uredbe št. 207/2009 pa je iz dela stavka „če v skladu [s] pravom države članice, ki ta znak ureja“ razvidno, da druga pogoja, določena s to uredbo, pomenita pogoja, ki se presojata, drugače kot predhodna, ob upoštevanju meril, določenih s pravom, ki velja za uveljavljani znak. Ta napotitev na pravo, ki velja za uveljavljani znak, je upravičena, glede na to, da Uredba št. 207/2009 priznava možnost, da se znaki, ki ne spadajo v sistem znamke Evropske unije, uveljavljajo proti znamki Evropske unije. Torej le pravo države članice, ki velja za uveljavljani znak, omogoča ugotovitev, ali je ta starejši od znamke Evropske unije in ali lahko utemelji prepoved uporabe poznejše znamke. (Glej točke od 23 do 27 in 29.)

V skladu s členom 76(1) Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije ima vlagatelj ugovora pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino dokazno breme glede tega, da v skladu s pravom države članice, ki se uporabi za znak, ki se uveljavlja v okviru člena 8(4)(b) navedene uredbe, ta znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše blagovne znamke. Na podlagi nacionalne zakonodaje, ki se navaja v utemeljitev ugovora, in sodnih odločb, izdanih v zadevni državi članici, mora vlagatelj ugovora dokazati, da zadevni znak spada na področje uporabe prava navedene države članice in da omogoča prepoved uporabe poznejše znamke. (Glej točko 31.)

V okviru ugovora na podlagi prejšnje pravice, varovane s pravilom nacionalnega prava, lahko Urad Evropske unije za intelektualno lastnino in Splošno sodišče preverita upoštevnost elementov, ki jih predloži vlagatelj ugovora in ki se nanašajo na dokaze, ki jih mora ta vlagatelj ugovora predložiti glede vsebine nacionalnega prava. Pristojni organi Urada, ki odločajo prvi, tako niso omejeni na preprosto potrditev nacionalnega prava, ki ga predloži vlagatelj ugovora. Urad se lahko po uradni dolžnosti pozanima o nacionalni zakonodaji zadevne države članice, če so take informacije potrebne za presojo pogojev za uporabo razloga za uveljavljanje ugovora in zlasti za presojo pravilnosti predloženih dejstev ali dokazne vrednosti predloženih dokumentov. Splošno sodišče, ki v okviru sodnega nadzora odloča drugo po vrsti, mora za to, da izvaja učinkovit nadzor, imeti možnost, da zunaj okvira predloženih dokumentov preveri vsebino, pogoje uporabe in obseg pravil prava, ki jih uveljavlja vlagatelj ugovora. (Glej točke od 33 do 35.)

Iz nacionalne sodne prakse izhaja, da mora vlagatelj ugovora v skladu s pravnimi pravili, ki v pravu Združenega kraljestva veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje, dokazati, da so izpolnjeni trije pogoji, in sicer, prvič, „goodwill“ (torej moč privabljanja strank) neregistrirane znamke ali zadevnega znaka, drugič, zavajajoče prikazovanje imetnika poznejše znamke, in tretjič, škoda, povzročena „goodwillu“. (Glej točko 43.)

Glej besedilo odločbe. (Glej točke 68, 81, 90, 103, 118 in 122.)

Pravilo 19(2)(d) Uredbe št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta št. 40/94 o znamki Skupnosti določa, da mora vlagatelj ugovora, ki se opira na člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije, dokazati ne le pridobitev prejšnje pravice in obseg njenega varstva, ampak tudi trajnost navedene pravice. To običajno pomeni, da se mora zadevni znak ob vložitvi ugovora še vedno uporabljati. (Glej točki 83 in 84.)