SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

PHILIPPA LÉGERJA,

predstavljeni dne 15. januarja 2004( )

Zadeva C-49/02

Heidelberger Bauchemie GmbH

(Zahteva za predhodno odločanje Bundespatentgerichta (Nemčija))

„Znamke – Prva direktiva 89/104/EGS – Člen 2 – Znaki, ki lahko sestavljajo blagovno znamko – Dve barvi per se – Izključitev“

1. Predložena zadeva znova obravnava vprašanje, ali lahko barve per se, to je brez oblike in roba, sestavljajo znamko v smislu člena 2 Prve direktive Sveta 89/104/EGS( ). V sodbi z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel( ) je Sodišče odločalo o tem, ali barva per se izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta člen. V tej zadevi Bundespatentgericht (zvezno patentno sodišče) (Nemčija) sprašuje, ali dve barvi per se, to je dve barvi kot taki, brez oblike ali robu in določene razporeditve med seboj, lahko sestavljata znamko v smislu zgoraj omenjenega člena 2.

I – Pravni okvir

A – Pravo Skupnosti

2. Namen Direktive je odpraviti neskladja med zakoni o blagovnih znamkah držav članic, ki lahko izkrivljajo konkurenco na skupnem trgu.( ) Prizadeva si približati določbe zakonov o blagovnih znamkah držav članic, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.( ) Med temi določbami so tiste, ki določajo pogoje za registracijo blagovne znamke,( ) in tiste, ki določajo varstvo, ki ga uživajo zakonsko registrirane blagovne znamke.( )

3. Člen 2 Direktive določa znake, ki lahko sestavljajo znamko:

„Znamka je lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz besed, vključno z osebnimi imeni, slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove embalaže, če se s temi znaki blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.“

4. Člen 3 Direktive našteva razloge za zavrnitev ali neveljavnost, ki se jih lahko uveljavlja proti registraciji blagovne znamke. V odstavku 1(b) določa, da se znamk, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka, ne sme registrirati ali, če so registrirane, se jih lahko razglasi za neveljavne.

5. Člen 3(3) Direktive določa, da se registracije znamke ne zavrne, ali, če je znamka registrirana, ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj.

B – Nacionalno pravo

6. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen( ) (nemški zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov) z dne 25. oktobra 1994, ki je prenesel Direktivo v nemško nacionalno pravo in je začel veljati 1. januarja 1995( ), v členu 3(1) določa, da so kot znamke lahko zaščiteni „vsi znaki, zlasti […] z barvami in barvnimi kombinacijami, če se s temi znaki blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij“.

7. Člen 8 Markengesetza določa, da znaki, ki so lahko zaščiteni kot znamke v smislu člena 3, vendar ne morejo biti predstavljeni grafično, in znaki, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka za blago in storitve, za katere se zahteva registracija, niso primerni za registracijo. Določa tudi to, da se na te razloge ne gre sklicevati, kjer je znamka zaradi svoje uporabe v zvezi s tem blagom in storitvami že sprejeta pri pomembnem delu javnosti med odločitvijo o njeni registraciji.

II – Dejansko stanje in spor o glavni stvari

8. Dne 22. marca 1995 je družba Heidelberger Bauchemie GmbH( ) pri Deutsches Patent‑ und Markenamt (nemški urad za patente in znamke) vložila prijavo za registracijo modre in rumene barve kot znamke. V delu prijave, namenjenem reprodukciji znamke, je bil pravokoten košček papirja, katerega zgornja polovica je bila modre barve, spodnja pa rumene. Znamka je bila opisana tako:

„Prijavljena znamka je sestavljena iz barv prijaviteljevega podjetja, ki se uporabljajo v vseh mogočih oblikah, zlasti na embalažah in etiketah.

Natančna določitev barv je :

RAL 5015/HKS 47 – modra

RAL 1016/HKS 3 – rumena.“

9. Zadevna registracija je bila zahtevana za veliko število gradbenih proizvodov, kot so aditivi, lepila, umetne smole, sredstva za odstranjevanje plesni, konzervatorji, čistilni proizvodi, tesnilna sredstva, povezovalna sredstva, barve, laki, proizvodi za toplotno izolacijo, gradbeni materiali, cementi, polnila, brizgalne pištole in brizgalna oprema.

10. Z odločbo z dne 18. septembra 1996 je Deutsches Patent‑ und Markenamt zavrnil prijavo, ker zadevni znak ni mogel predstavljati znamke. Menil je, da abstraktne barve in barvne kombinacije brez robov, tako rekoč brez vsake oblike ali oblike modela, niso znaki, ki se jih lahko zaščiti v smislu člena 3 Markengesetza.

11. Heidelberger Bauchemie se je nato skliceval na odločbo „črno/rumene barvne znamke“ Bundesgerichtshofa z dne 10. decembra 1998( ), s katero je to sodišče odločilo, da abstraktne barve in barvne kombinacije brez robov lahko predstavljajo znamko.

12. Z odločbo z dne 2. maja 2000 je Deutsches Patent‑ und Markenamt, medtem ko je priznal, da so zahteve iz člena 3 Markengesetza izpolnjene, prijavo ponovno zavrnil zaradi pomanjkanja razlikovalnega učinka.

13. Heidelberger Bauchemie je zoper to odločbo vložil pritožbo na Bundespatentgerichtu.

III – Vprašanje za predhodno odločanje

14. Z odločbo z dne 22. januarja 2002, ki jo je Sodišče prejelo 22. februarja 2002, je Bundespatentgericht odločilo, da prekine postopek in predloži Sodišču zadevno vprašanje v predhodno odločanje.

15. V skladu s sklepom o predložitvi vprašanja se je Bundespatentgericht srečalo z naslednjimi vprašanji. Do sprejetja novega nemškega zakona o znamkah se je štelo, da barva ali barvna kombinacija ne more pomeniti znamke. Barve bi lahko bile zaščitene le v posebnem modelu, za katerega so bile uporabljene. Po sprejetju novega zakona je večina pravnih piscev sprejela mnenje, da abstraktna barva ali barvna kombinacija zdaj lahko pomenita znamko. To mnenje je sprejelo tudi Bundesgerichtshof.

16. Bundespatentgericht nenazadnje meni, da obstajajo resni pravni pomisleki o tem mnenju. Po mnenju tega sodišča abstraktna barvna znamka dopušča neomejeno število oblik in modelov. To je zato možnost znamk, ki bodo oblikovane pozneje, določena pa je le njihova barva. Zato je sporno, ali je abstraktna barvna znamka znak v smislu tega člena in ali ji gre pripisati razlikovalni učinek.

17. Dalje je registracija abstraktnih barv kot znamk po mnenju Bundespatentgerichta v nasprotju z načelom določenosti, v skladu s katerim mora prijava za registracijo znamke omogočati, da je varovana vsebina predmeta natančno določena. Da bi zadostili tej zahtevi, člen 2 Direktive zahteva, da je zadevni znak tak, da ga je mogoče predstaviti grafično. Namen te zahteve je tudi omogočiti presojo razlogov za zavrnitev na podlagi členov 3 in 4 Direktive in upravičene uporabe znamke, kot zahteva člen 10. Barvni vzorci in njihova določitev z mednarodno kodo zato ne pomenijo grafične predstavitve v smislu člena 2 Direktive, ker bi lahko v resničnosti taka znamka dopuščala neomejeno število različnih oblik.

18. S stališča teh premislekov se je Bundespatentgericht odločilo postaviti Sodišču naslednji predhodni vprašanji:

„Ali barvi oziroma barvni kombinaciji, ki sta predmet prijave za registracijo znamke in ki sta prikazani abstrakno in brez robov in katerih odtenka sta opredeljena s sklicevanjem na barvni vzorec (barvna knjiga vzorcev) ter sta določeni v skladu s priznano barvno klasifikacijo, izpolnjujeta pogoje za to, da sestavljata znamko v smislu člena 2 [Direktive]?

Predvsem, ali je v smislu člena 2 Direktive taka „(abstraktna) barvna znamka“

a) znak,

b) dovolj razlikovalna, da lahko označuje izvor,

c) zmožna grafične predstavitve?“

IV – Sodba v zadevi Libertel in razlaga Sodišča člena 2 Direktive

19. Po sklepu o predložitvi vprašanj je Sodišče izreklo sodbo v zadevi. V tej zadevi je spor o glavni stvari potekal o registraciji oranžne barve per se kot znamke za blago in storitve telekomunikacij. Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) je predložil več vprašanj v predhodno odločanje, da bi ugotovil, ali ima – in če je tako, v kakšnih okoliščinah – barva per se, ki ni prostorsko določena, razlikovalen učinek v smislu člena 3(1)(b) Direktive za določene blago in storitve.

20. Sodišče je menilo, da je za namen preučitve teh vprašanj treba predhodno odločiti o tem, ali barva per se lahko sestavlja znamko v smislu člena 2 Direktive. V zvezi s tem navaja, da mora barva izpolnjevati naslednje tri pogoje: prvič, je znak, drugič, mogoče jo je predstaviti grafično, in tretjič, z njo se lahko blago in storitve nekega podjetja razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij.( )

21. Glede prvega pogoja je Sodišče menilo, da čeprav za barvo perse ne gre domnevati, da sestavlja znak, saj je barva običajna lastnost stvari, je prav tako mogoče, da sestavlja znak proizvoda ali storitve.( )

22. Glede drugega pogoja je Sodišče menilo, da je barvo per se mogoče predstaviti grafično z njeno oznako, z uporabo mednarodno priznane identifikacijske kode in v določenih primerih z vzorcem te barve, kombiniranim z besednim opisom te barve.( )

23. Glede tretjega pogoja je Sodišče menilo, da možnost, da se lahko barva per se v nekaterih okoliščinah uporabi za označbo porekla blaga ali storitev podjetja, ne more biti izključena.( )

24. Zaključilo je, da kjer se uporabijo zgoraj opisani pogoji, barva per se lahko sestavlja znamko v smislu člena 2 Direktive.( )

25. Na podlagi teh premislekov je Sodišče preučilo vprašanja, predložena v predhodno odločanje s strani Hoge Raad der Nederlanden, kar zadeva merila, ki jih morajo upoštevati nacionalni organi pri presoji razlikovalnega učinka barve per se za blago in storitve iz prijave za registracijo.

26. Prvič, Sodišče je menilo, da je treba pri presoji razlikovalnega učinka, ki ga barva per se lahko ima za nekatere določene blago in storitve, upoštevati javni interes pri neupravičenem omejevanju razpoložljivosti barv za druga podjetja, ki dajejo v prodajo blago in storitve iste vrste, kot so blago in storitve, za katere se zahteva registracija.( ) Dodalo je, da večje ko je število blaga in storitev, za katere se zahteva registracija znamke, prekomernejša bo verjetno pravica, dodeljena z znamko, in verjetneje bo nastal sporni položaj pri vzdrževanju sistema neizkrivljene konkurence.( )

27. Drugič, Sodišče je navedlo, da se lahko šteje, da je barva per se razlikovalna v smislu člena 3(1)(b) in (3) Direktive, če je, kar zadeva zaznavanje upoštevne javnosti, z znamko mogoče označiti proizvod ali storitev iz prijave za registracijo. Izpostavilo je, da razlikovanje brez predhodne uporabe ni predstavljivo, razen v izjemnih okoliščinah, zlasti kjer je število blaga in storitev, za katere se zahteva znamka, zelo omejeno in upoštevni trg zelo določen. Vendar se lahko tak razlikovalni učinek pridobi, med drugim, kot posledica uporabe barve per se, po tem, ko je bila upoštevna javnost seznanjena s tem.( )

28. Tretjič, je Sodišče menilo, da je dejstvo, ali se zahteva registracija barve per se kot znamke za veliko blaga in storitev ali ne, pomembno, skupaj z vsemi drugimi okoliščinami določenega primera, da se presodi razlikovalni učinek zadevne barve in ugotovi, ali bi njena registracija nasprotovala splošnim interesom pri neupravičenem omejevanju razpoložljivosti barv za druga podjetja, ki dajejo v prodajo blago ali storitve iste vrste, kot so blago in storitve, za katere se zahteva registracija.( )

29. Četrtič, Sodišče je navedlo, da je treba to, ali ima barva razlikovalni učinek v smislu člena 3(1)(b) in (3) Direktive, nujno presoditi glede na dejanski položaj.

30. Zgoraj navedena Sodba v zadevi Libertel je bila ena od skupin treh odločb, v katerih je Sodišče določilo, kateri znaki ali označbe lahko sestavljajo znamko v smislu člena 2 Direktive.

31. Sodba z dne 12. decembra 2002, v zadevi Sieckmann,( ) ki sestavlja prvo skupino, je obravnavala vprašanje, ali dišava lahko sestavlja znamko v smislu člena 2 Direktive.( ) Sodišče je menilo, da ta člen ne izključuje dišav,( ) da pa zahtevam po grafični predstavitvi ne zadostijo kemijska formula, pisni opis, deponiranje vzorca ali kombinacija teh elementov.( )

32. V sodbi z dne 27. novembra 2004 v zadevi Shield Mark( ) je Sodišče odločalo o možnosti registracije zvočne znamke.( ) Menilo je, da zvok lahko sestavlja znamko.( ) Navedlo je, da je zahtevi po grafični predstavitvi zadoščeno, kjer je znak predstavljen z notami v pisni obliki, skupaj s ključem, ki določa intonacijo, medtem ko podpis ureja ritem in relativno vrednost vsake note, in z oznako inštrumentov, ki jih izvajajo. Po drugi strani, pisni opisi, vključno z onomatopoijo, oznaka pesmi ali zaporedje imen glasbenih not ne izpolnjujejo te zahteve.( )

33. Z dopisom z dne 8. maja 2003 je Sodišče poslalo sodbo Libertel Bundespatentgerichtu in to sodišče vprašalo, ali vztraja pri odločitvi o zahtevi za predhodno odločanje. Z dopisom z dne 15. maja 2003 je Bundespatentgericht odgovorilo, da vztraja pri vprašanjih za predhodno odločanje.

V – Presoja

34. Kot pravilno navaja Bundespatentgericht v svoji zahtevi za predhodno odločanje, mnenje, da dve barvi per se lahko pomenita znak, iz katerega je sestavljena znamka v smislu člena 2 Direktive, nima odločilne podlage v upoštevni zakonodaji. Posledično, čeprav je ugotovljeno, da seznam znakov, zajetih v tem členu, ni obširen, je nenazadnje res, da ne omenja barv.( )

35. Dalje, glede na Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, poznan kot Sporazum TRIPs, katerega pogodbenice so Skupnost in države članice,( ) ne moremo iz izraza „kombinacija barv“ iz člena 15( ) sklepati, da so stranke pogodbenice izrecno nameravale izraziti idejo, da sta dve barvi ali več barv per se, brez posebnega dogovora, sposobni sestavljati znamko. Beseda „kombinacija“ nima točno enakega pomena v treh jezikih, v katerih je bil osnovan Sporazum TRIPs in ki so enako avtentični.( ) Medtem ko se v angleščini in španščini besedi „combination“ in „combinaciones“ ne nanašata na poseben sistem ali organizacijo s tem, da lahko preprosto označujeta „two or more things joined or mixed together to form a single unit“( ) in „unión de dos cosas en un mismo sujeto“( ), ima izraz „combinaison“ bolj omejevelen pomen v francoščini, saj je definiran kot „un assemblage d’éléments dans un arrangement déterminé“.( )

36. Kakor koli, glede na razloge sodbe v zadevi Libertel in zelo široke razlage Sodišča člena 2 Direktive se zdi, da ni dvoma, da se lahko analizo, ki je bila sprejeta v tej sodbi, da barva per se lahko sestavlja znamko v smislu tega člena, uporabi tudi za dve barvi per se.

37. Posledično, glede na prvi pogoj, ki se nanaša na obstoj znaka, se lahko izjava Sodišča, da barva per se lahko, v zvezi s proizvodi ali storitvami in odvisno od konteksta, v katerem se uporabi, sestavlja znak, nanaša na dve barvi per se. V določenem smislu dve barvi, posebej kjer sta urejeni na poseben način, lahko sestavljata znak. Podobno, kot je Sodišče menilo v zadevi Libertel, je dve barvi per se mogoče predstaviti grafično v skladu z zahtevami člena 2 direktive, kjer so označene z mednarodno priznano identifikacijsko kodo. Končno je Sodišče, glede tretjega pogoja, ki se nanaša na zmožnost razlikovalnega učinka, izjavilo z zelo splošnimi izrazi, da „barva per se lahko“ ima tak učinek.

38. Zato bi moralo iz navedene sodne prakse izhajati, da je odgovor na vprašanje Bundespatentgerichta, da dve barvi per se, katerih natančna odtenka sta opisana z barvnim vzorcem in določena v skladu s priznanim barvnim sistemom klasifikacije, izpolnjujeta pogoje za sestavo znamke v skladu s členom 2 Direktive, v smislu, da se ju lahko šteje za znak, ki lahko blago in storitve nekega podjetja razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij in ki ga je mogoče predstaviti grafično.( )

39. Iz sodne prakse je tudi mogoče izpeljati, da so nemški organi pristojni odločiti o tem, ali se lahko rumena in modra barva registrirata kot znamka za blago, navedeno v prijavi za registracijo, upoštevajoč merila, ki jih je določilo Sodišče v zadevi Libertel. Posledično bi morali ti organi upoštevati vse okoliščine te zadeve, zlasti pridobljeno uporabo teh barv, splošni interes zoper neupravičeno omejevanje razpoložljivosti teh barv za druge izvajalce, ki dajejo v prodajo blago iste vrste, in končno, število proizvodov, za katere se zahteva registracija, ker je to merilo pomembno za presojo razlikovalnega učinka zadevnih barv in splošnega interesa, da barve ostanejo razpoložljive.

40. Tej sodni praksi ne morem pritrditi. Čeprav razlogi, na katerih temelji moje stališče, da barvi per se ne izpolnjujeta pogojev, določenih v členu 2 Direktive, zelo ustrezajo tistim, ki sem jih pred tem navedel v sklepnih predlogih v zadevi Libertel, menim, da je zaradi posebnih okoliščin te zadeve, ki se nanašajo na zahtevo za registracijo dveh barv per se, in izpolnitve predloga Bundespatentgerichta za sprejem predhodne odločbe kljub tej sodbi primerno zahtevati, naj Sodišče preuči vprašanje.

41. Tu ne bom navajal vseh argumentov, ki sem jih navedel v sklepnih predlogih v zadevi Libertel. Prosil bi, da se Sodišče dobronamerno sklicuje na te sklepne predloge, kot je treba. Tu bom zgolj navedel glavne razloge, zakaj menim, da dve barvi per se ne izpolnjujeta pogojev, določenih v členu 2 Direktive. Navedel bom tudi, zakaj bi bil po mojem mnenju drugačen zaključek v nasprotju s cilji Direktive.

A – Pogoji, določeni v členu 2D direktive

42. Kot sem navedel, Heidelberger Bauchemie zahteva registracijo kot znamke za barvi modro in rumeno, kot sta predstavljeni v njeni zahtevi za registracijo in določeni z oznako identifikacijske kode RAL, brez posebne ureditve. Kot Bundespatentgericht jasno navaja, je treba tako zahtevo razlagati v smislu, da pritožnik zahteva varstvo barv per se splošno in abstraktno, brez dvo- ali trirazsežnostnih omejitev ali z najmanjšo konfiguracijo, to je brez omejitev glede modela, oblike, videza ali ureditve. V takem primeru prijavitelj želi, da bi lahko uporabil te barve na želen način, da bi označil blago, navedeno v zahtevi za registracijo, in da bi bil varovan glede vseh teh uporab. Predmet varstva je zato uporaba dveh zadevnih barv, da bi se označilo blago, navedeno v zahtevi za registracijo, ne glede na ureditev, v kateri se morata pojaviti ti barvi v zvezi s tem blagom.( )

43. Glede na te razmisleke menim, da niso izpolnjeni pogoji, določeni v členu 2 Direktive. Začel bom s pogojem sposobnosti imeti razlikovalni učinek, ki je temeljna vloga znamke.

1. Sposobnost imeti razlikovalni učinek

44. Kot smo videli, prijava za registracijo, kjer se nanaša na barvi per se, zahteva izključno pravico za ti barvi, ne glede na razporeditev, v kateri se najverjetneje pojavljata ti barvi v zvezi z blagom ali storitvami iz prijave. Odgovor na vprašanje, ali ti barvi lahko razlikujeta blago in storitve enega podjetja od blaga in storitev drugega podjetja, ne glede na razporeditev, v kateri se bodo pojavili v zvezi z blagom in storitvami, mora zato logično izhajati iz presoje njihove sposobnosti imeti razlikovalni učinek v smislu člena 2 Direktive.

45. Menim, da bi moral biti odgovor na tako vprašanje nikalen. Število možnih razporeditev dveh barv v zvezi s proizvodom ali storitvijo je praktično neomejeno. Tako bi jih imetnik znamke, sestavljene iz modre in rumene barve, lahko uporabil na zunanji površini zadevnih proizvodov ali njihovi embalaži z izmeničnimi modrimi in rumenimi črtami ali z geometričnimi liki, kot so modri krogi na rumeni podlagi itd. Kakor koli že, bosta celoten vtis teh barv in zato tudi njihova sposobnost imeti razlikovalni učinek zelo različna, odvisno od razporeditve, ki jo izbere imetnik, in sorazmerja, v katerem je vsaka od teh barv uporabljena glede na drugo.

46. Kot je Sodišče poudarilo v zadevi Libertel, medtem ko barve lahko vodijo do določenih asociacij idej in prebujenih občutkov, imajo po drugi strani majhno sposobnost sporočanja določenih podatkov, zlasti ker se jih uporablja na splošno in široko zaradi njihove privlačnosti, z namenom oglaševanja in trženja proizvodov ali storitev brez posebnega sporočila.( ) Dve barvi skupaj imata zato lahko razlikovalni učinek le v smislu določene posebne razporeditve.

47. Kakor koli, priznati, da imata barvi lahko razlikovalni učinek na podlagi tega, da lahko izpolnita ta pogoj, vendar le v smislu določene posebne razporeditve, bi po mojem mnenju pomenilo napačno razlago prijave za registracijo, ki zahteva izključno pravico v vseh mogočih oblikah, v katerih se ti barvi lahko pojavita. V primeru besedne znamke bi to pomenilo sprejeti, da ima več črk lahko razlikovalni učinek in da je vsaka od njih lahko predmet izključne pravice na podlagi tega, da imajo lahko te črke, kjer sestavljajo določeno besedo, razlikovalni učinek.

48. V nasprotju s tem, kar trdi Heidelberger Bauchemie, in mnenjem, ki ga je sprejelo Sodišče v zadevi Libertel,( ) ne verjamem niti, da ena ali več barv per se lahko pridobijo razlikovalni učinek s svojo uporabo. Kot je Heidelberger Bauchemie odkrito navedla v pisnih ugotovitvah( ) in na obravnavi, bodo podjetja, ki želijo javnost navaditi na njihove „domače“ barve in uporabiti te barve z namenom prepoznave njihovih proizvodov, pazila, da bodo uporabila videz, ki ne dopušča več razlikovanja izvora, dejansko pa so te barve vedno uporabljene v določeni konfiguraciji. To je tudi analiza, ki jo je sprejelo Sodišče prve stopnje v svojih sodbah Viking‑Umwelttechnik proti UUNT (zelena poleg sive)( ) in Andreas Stihl proti UUNT (kombinacija oranžne in sive)( ), navedeni zgoraj, v katerih je menilo, da nesistematično prikazovanje barv na zadevnih proizvodih lahko pomeni, da bo šlo za vrsto različnih formatov, ki potrošnikom ne bodo omogočali, da bi prepoznali in si zapomnili posebne kombinacije, na podlagi česar bi lahko neposredno in z gotovostjo opravili ponoven nakup.

49. To presojo lahko posplošimo. Mislim, da je postopek navajanja lahko uspešen v dodelitvi razlikovalnega učinka eni ali več barvam, le če so te uporabljene v zvezi z istim proizvodom ali storitvijo v enakih ali dovolj podobnih okoliščinah. Enako je lahko ta postopek uspešen za blago ali storitve, ki pripadajo različnim kategorijam, le če so si okoliščine, v katerih se barve pojavijo glede na vse zadevne blago in storitve, dovolj podobne, da potrošnikom omogočijo, da vsem tem blagu in storitvam pripišejo isto poreklo. Z drugimi besedami, mislim, da navajanje potrošnikov na „domači“ barvi podjetja ne daje podlage za domnevo, da bi ti potrošniki lahko prepoznali blago ali storitve podjetja, ne glede na razporeditev, v kateri bosta ti barvi uporabljeni posledično v zvezi s temi blagom ali storitvami.

50. Glede na te razmisleke zato menim, da se dve barvi per se ne bi smeli obravnavati kot sposobni imeti razlikovalni učinek v smislu člena 2 Direktive. Njuna sposobnost zadostiti drugemu pogoju, ki se nanaša na grafično predstavitev, se zdi še vprašljivejša.

2. Grafična predstavitev

51. Iz sodne prakse jasno izhaja, da mora grafična predstavitev, ki jo zahteva člen 2 Direktive, omogočiti, da je znak predstavljen vidno, predvsem v smislu slik, črt ali značaja, tako da se ga lahko natančno prepozna, in da mora biti zadevna predstavitev jasna, natančna, samostojna, lahko pristopna, razumljiva, trajna in objektivna.( )

52. Iz sodne prakse, na katero se sklicujem zgoraj, izhaja tudi to, da ta zahteva ustreza med drugim tudi naslednjima ciljema. Prvi je omogočiti pristojnemu organu, da izvaja predhodni pregled prijave za registracijo in objavo in da vodi primeren in točen register znamk. Drugi cilj, ki je v veliki meri odvisen od zadovoljivega dosega prvega, je, da je gospodarskim subjektom omogočena seznanitev z registracijo s strani njihovega sedanjega ali potencialnega konkurenta in s tem ustrezni podatki o pravicah tretjih strank.( ) V tem pogledu sistem prava znamk prispeva k pravni varnosti.( )

53. V nasprotju s tem, kar je Sodišče odločilo v zadevi Libertel, menim, da določitev barve z mednarodno priznano identifikacijsko kodo in toliko bolj določitev dveh barv ne bi omogočila doseganja zgoraj določenih ciljev. Doseganje teh ciljev pomeni, da pristojni organi in drugi gospodarski subjekti lahko ugotovijo, ali je znamka, sestavljena iz dveh barv, enaka ali predstavlja verjetnost zmede v zvezi z drugim znakom, ki označuje enako ali podobno blago ali storitve.

54. Tako morajo pristojni organi, v skladu s členom 4 Direktive, zavrniti registracijo znaka, če je ta enak prejšnji znamki in če so tudi blago ali storitve, označeni s tem znakom, enaki. Ta člen določa tudi to, da morajo ti organi zavrniti registracijo, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga in storitev obstaja verjetnost zmede v javnosti.

55. Podobno člen 5 Ddirektive določa, da ima imetnik znamke pravico, da tretjim osebam prepove v gospodarskem prometu in brez njegovega dovoljenja, prvič, da uporabijo kateri koli znak, ki je enak znamki, ki se nanaša na blago ali storitve, ki so enaki tistim, za katere znamka registrirana. Drugič, lahko tudi prepove uporabo katerega koli znaka, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti zadevnih blaga ali storitev, obstaja verjetnost zmede v javnosti.

56. Kakor koli, presoja „enakosti“ in „verjetnosti zmede“ nujno zajema točno poznavanje znaka in zadevne znamke, kot bi ju lahko zaznala upoštevna javnost. Ta analiza izhaja iz sodne prakse Sodišča, ki se nanaša na merila, na podlagi katerih je treba presoditi te pojme, tako da morajo biti ta merila enaka v skladu s členoma 4 in 5 Direktive.( )

57. Tako je v zadevi LTJ Diffusion Sodišče navedlo, da definicija „enakosti“ pomeni, da bi morala biti dva primerjana elementa enaka v vseh pogledih.( ) Iz tega je zaključilo, da obstaja enakost med znakom in znamko, kjer prvi navaja, brez vsake spremembe ali dodatka, vse elemente, ki sestavljajo zadnjo.( ) Dodalo je, da mora biti zaznavanje enakosti med znakom in znamko ocenjeno globalno, glede na povprečnega potrošnika, za katerega se šteje, da je razmeroma dobro obveščen, razmeroma pazljiv in oprezen, in da je znak treba gledati kot celoto.( )

58. Podobno je treba v skladu s sodno prakso globalno ugotoviti verjetnost zmede v javnosti, upoštevajoč vse dejavnike, pomembne v okoliščinah zadeve.( ) Ta globalna presoja mora med drugim upoštevati vidne, slušne ali smiselne podobnosti zadevnih znamk in mora temeljiti na celotnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, zlasti ob upoštevanju njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov.( ) Končno je treba to presojo opraviti v luči zaznavanja zadevnih blaga in storitev, kot ga ima povprečni potrošnik.( )

59. Sledi, da mora grafična predstavitev znamke omogočiti pristojnim organom in drugim gospodarskim subjektom, da primerjajo celoten vtis, ki ga ustvarita zadevna znak in znamka, ob upoštevanju njunih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Nedvomno bi imeli pristojni organi največjo težavo ob primerjavi, kjer je znamka sestavljena iz dveh barv per se. Dejansko se lahko taka znamka pojavi v zelo različnih oblikah. Ne moremo zanikati, da so lahko, odvisno od razporeditve, v kateri se barvi pojavita, in zlasti od razmerja vsake barve glede na drugo, celoten vtis, ki ga ustvari znamka, in njeni razlikovalni in prevladujoči elementi zelo različni.

60. Posledično bi pristojni organi, ki se srečajo s prijavo za registracijo dveh barv per se, zelo težko presodili, na podlagi meril, določenih v zgoraj navedeni sodni praksi, ali bi lahko to znamko šteli za enako oziroma ali bi predstavljala verjetnost zmede v zvezi z znamko, ki je že registrirana za enake ali podobne blago ali storitve in je izdelana iz teh barv ali iz ene izmed obeh ali iz podobnih odtenkov. Podobno, če bi bila registrirana znamka sestavljena iz dveh barv, pristojni organi ne bi mogli odločiti, ali naj glede na ta merila prijavo za registracijo znaka, izdelanega iz ene ali dveh barv per se, ali podobnih odtenkov, zavrnejo na podlagi enega od razlogov za zavrnitev iz člena 4 Direktive. Opomniti je treba, da je v zadevi Libertel Sodišče opozorilo, da sistem direktive, ki temelji na preizkusu pred registracijo in ne po njej, določa, da preizkus prijave za registracijo ne bi smel biti le minimalni pregled, ampak mora biti, nasprotno, strog in celovit, z namenom preprečiti, da se znamke neustrezno registrirajo.( )

61. Iz enakih razlogov gospodarski subjekt, ki je naletel na znamko, sestavljeno iz dveh barv per se, ne bi mogel z gotovostjo ugotoviti, kakšne so bile njegove pravice v zvezi s temi barvami in podobnimi odtenki glede blaga ali storitev, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila registrirana znamka. Tako bi lahko menil, kot nizozemska vlada( ), da je upravičen do uporabe teh barv v figurativnem znaku, ker je znamka iz dveh barv per se tako splošna in nedoločna, da ne obstaja podobnost ali verjetnost zmede med njo in tem znakom. Po drugi strani lahko misli, kot Združeno kraljestvo( ), da je imetnik znamke, sestavljene iz dveh barv per se, zaščiten proti uporabi enakih ali podobnih barv v gospodarskem prometu, ne glede na obliko, v kateri so te barve uporabljene. Taka negotovost kaže, da zahteva po pravni varnosti, ki je eden od ciljev, ki so podlaga pogoja, da mora biti znak sposoben grafične predstavitve, ne bi bil upoštevana.

62. Določitve dveh barv per se z mednarodno priznano identifikacijsko kodo zato ne gre šteti za grafično predstavitev v smislu člena 2 Direktive.

3. Obstoj znaka

63. V sodbi v zadevi Libertel je Sodišče obstoj znaka prvič predstavilo kot poseben pogoj za sposobnost sestavljati znamko v smislu člena 2 Direktive. Ni pa podalo definicije „znaka“. V običajnem pomenu besede je znak zaznavna stvar, ki predstavlja obstoj ali resničnost druge stvari, s katero je povezana. Znak je zato nekaj, kar se zazna in ki ga je mogoče prepoznati kot takega.

64. To je razlaga „znaka“, ki jo je Sodišče očitno sprejelo v zadevi Libertel, ko je navedlo, da za barvo per se ne gre domnevati, da sestavlja znak, ker je barva navadno preprosta lastnost stvari. Barva lahko tako sestavlja znak le v določenem kontekstu.( )

65. Kakor koli je Sodišče dalje navedlo, da barva per se lahko, v zvezi s proizvodom ali storitvijo, sestavlja znak.( ) Ta zaključek ne ustreza navedenemu. Če, kot menim tudi sam, barva lahko sestavlja znak le v določenem kontekstu, to ni več barva per se, to je barva kot abstraktni pojem, ker zadnje nikoli ne srečamo v resničnosti. Znak je barva, uporabljena v tem posebnem kontekstu, tako rečeno, kot predstavlja proizvod ali embalažo proizvoda ali kot se pojavi znotraj zelo določene oblike ali obrobe. Prav ta kontekst je tisti, ki omogoča barvi, da postane znak. Glede na to, da je ta sposobnost postati znak, odvisna od tega konteksta, je lahko barva per se uporabljena za oblikovanje različnih znakov za namen označitve določenih blaga ali storitev.

66. Ista analiza je narekovana toliko bolj v zvezi s prijavo za registracijo dveh barv per se. Dve barvi lahko sestavljata veliko ali celo neomejeno število znakov v zvezi s proizvodi ali storitvami. Kot sem že navedel, je to dejansko cilj, ki ga zasleduje prijavitelj take znamke, ki si namerava tako rezervirati možnost pravice uporabe zadevnih barv za označbo svojih proizvodov ali storitev. Sledi, da v takem primeru prijavitelj ne predloži znaka za registracijo, ampak elemente, iz katerih bo pozneje lahko oblikoval vse znake, ki jih bo želel.

67. Kot pravilno trdi Bundespatentgericht, sistem Direktive nalaga prijavitelju obveznost, da je natančen, kar zadeva znak, ki ga bo uporabljal ali ki ga je dejansko uporabljal, s tem, da je ta obveznost kompenzacija za izključne pravice, ki mu jih bo dala registracija znaka. Iz teh razlogov menim, da dve barvi per se ne sestavljata znaka v smislu člena 2 Direktive.

68. Končno mislim, da dodatek barv per se na seznam znakov, iz katerih je lahko sestavljena znamka, ki je določen v členu 2 Direktive, ni v skladu s cilji te direktive.

B – Cilji Direktive

69. Cilj Direktive, kot je naveden v prvi, sedmi, deveti in deseti uvodni navedbi preambule, je pridobitev pravice na znamki in varstvo pravic, ki jih podeli svojemu imetniku, pod istimi pogoji v vseh državah članicah. Prav tako je gotovo, da je to usklajevanje namenjeno odstranjevanju neskladij v zakonih o znamkah držav članic, ki lahko ovira prosti pretok blaga in svobodo opravljanja storitev. Ta direktiva tako skuša spodbujati svobodno konkurenco na skupnem trgu.

70. Uresničevanje teh ciljev tako pomeni, da bi morala biti registracija znamke in varstvo, ki ga ta registracija da njenemu imetniku, podvržena enakim pogojem v vseh državah članicah. S tega stališča, kot smo spoznali prej, je Sodišče določilo merila, na podlagi katerih je treba presojati „enakost“ in „verjetnost zmede“, oboje v smislu člena 4, ki obravnava razloge za zavrnitev registracije, in v smislu člena 5, ki določa pravice iz znamke.

71. Kot sem opozoril, bi imeli nacionalni organi največjo težavo pri uporabi teh meril glede znamke, sestavljene iz dveh barv per se, s stališča dejstva, da ti barvi ne predstavljata znaka, ki ga uporablja ali ga bo uporabljal v resničnosti prijavitelj z namenom oznake svojih blaga ali storitev, ampak predstavlja veliko ali celo neomejeno število možnih znakov. Zato bi lahko menili, kot nizozemska vlada, da je znamka, sestavljena iz dveh barv per se, tako abstraktna, da ne predstavlja verjetnosti zmede v zvezi s figurativnimi znamkami, ki uporabljajo iste barve ali podobne odtenke v zelo določni konfiguraciji. Tako bi lahko na primer presodili, da znamka, sestavljena iz modre in rumene barve per se, ni bila enaka in ni imela verjetnosti zmede v zvezi z znakom, sestavljenim iz rumenega kroga v sredini modrega kvadrata, saj je bil tak znak drugačen od zadevne znamke zaradi zelo posebnih oblik, in sicer kroga v kvadratu. Obstoj figurativnih znamk, sestavljenih iz zadevnih barv, zato ne bi onemogočil prijave za registracijo teh barv per se kot znamke. Dalje imetnik take znamke ne bi mogel nasprotovati uporabi istih barv ali podobnih odtenkov s strani svojih konkurentov v okviru zelo značilnih figurativnih znamk. Registracija znamk, sestavljenih iz dveh barv per se, bi bila tako odobrena toliko hitreje, saj bi take znamke šteli za „šibke“ znamke.

72. Po drugi strani bi pristojni organi držav članic lahko menili, da je registracija barv per se kot znamk taka, da podeli njihovim imetnikom izključne pravice do teh barv in podobnih odtenkov, ne glede na obliko ali razporeditev, v katerih se te barve lahko pojavijo v zvezi z zadevnimi blagom ali storitvami. V takih okoliščinah bi prejšnjo registracijo figurativnih znamk, sestavljeno iz ene ali obeh zadevnih barv, lahko obravnavali kot oviro za prijavo za registracijo teh barv per se ali podobnih odtenkov kot znamke. Podobno bi registracija take znamke lahko omogočila njenemu imetniku, da nasprotuje vsaki uporabi, v kakršni koli obliki, teh barv v gospodarskem prometu v zvezi z blagom in storitvami iz prijave za registracijo.

73. Sprejeti, da se dve barvi per se lahko registrirata kot znamka, bi tako lahko povzročilo velike razlike med pristojnimi državnimi organi glede pogojev, pod katerimi se lahko take znamke registrirajo in varujejo. Te razlike bi bile tudi take, da bi ogrozile svobodno konkurenco na danem trgu. Gospodarskemu subjektu, ki označuje svoje blago ali storitve s figurativno znamko, sestavljeno iz ene ali več barv, bi bilo preprečeno, da daje v prodajo svoje blago ali storitve pod isto znamko v drugi državi članici, v kateri je registracija barv per se kot znamk razlagana kot podelitev izključnih pravic za vsako uporabo teh barv v zvezi z blagom ali storitvami, enakimi ali podobnimi tistim, ki jih zajema registracija. V vsakem primeru bi sama negotovost glede pravic, ki jih registracija barv per se kot znamk podeli njihovim imetnikom v dani državi, lahko ta subjekt odvrnila od dajanja svoje blago ali storitve v prodajo v tej državi, da s tem ne bi tvegal, da bo tožen.

74. Navidezna nemožnost uporabe meril, določenih s sodno prakso z namenom presoje „enakosti“ in „verjetnosti zmede“ glede znaka, sestavljenega iz dveh barv per se, lahko vodi tudi do tega, da pristojni nacionalni organi zelo različno uporabljajo merila, določena v zadevi Libertel. Zlasti glede na to, da bi lahko zahteva po razpoložljivosti vodila do zelo različnih uporab, odvisno od tega, ali bi nacionalni organi menili, da je registracija dveh barv per se kot znamke preprečila drugim gospodarskim subjektom uporabo teh istih barv ali podobnih odtenkov v kakršni koli obliki ali ne.

75. Končno, v nasprotju s Komisijo in Heidelberger Bauchemie ne menim, da bi bile pravne negotovosti, ki bi izhajale iz registracije barv per se kot znamk, razrešene s sodno prakso na način, popolnoma skladen s sistemom in cilji Direktive. Videli smo, da vprašanje, kako presoditi „enakost“ in „verjetnost zmede“ v zvezi z znamko, sestavljeno iz dveh barv per se, lahko vodi do dveh različnih stališč o obsegu pravic, podeljenih s tako znamko: lahko jo obravnavamo kot „šibko“ znamko ali kot znamko, ki podeli izključne pravice za vsako uporabo zadevnih barv in podobnih odtenkov v zvezi z blagom, enakim ali podobnim temu iz prijave za registracijo.

76. Menim, da bi bil kateri koli od teh alternativnih pristopov vprašljiv z vidika sistema in ciljev Direktive.

77. Stališče, da bi bile znamke, sestavljene iz dveh barv per se, „šibke“ znamke, ni skladno z namenom zakonodaje, ki v Direktivi ni želela spodbujati razvoja takih znamk. Nasprotno, želela je omejiti število registriranih znamk in podeliti tem znamkam enako visoko raven varstva v vseh državah članicah.( ) Dalje bi ta pristop prikrajšal registracijo te vrste znamke za velik del koristi, ki jih ima za gospodarske subjekte.

78. Obratno mnenje, da bi registracija dveh barv per se kot znamke podelila imetniku izključne pravice do barv, ne glede na razporeditev, v kateri bi se te barve lahko pojavile v zvezi z zadevnimi blagom ali storitvami, ima za posledico, da podeli imetniku znamke širše varstvo kot znak, ki ga je ali ga bo dejansko uporabljal. Ta posledica je nasprotna sistemu prava znamk. Protislovje tega sistema je, da podeli gospodarskemu subjektu posebej izključne pravice neomejenega trajanja glede znakov, ki so namenjeni trženju blaga in storitev z namenom spodbujanja konkurence na danem trgu. Sodna praksa je iz tega protislovja zelo logično izpeljala, da so take izključne pravice lahko dodeljene le do te mere, ko zadevni znaki dejansko izpolnjujejo vlogo kot oznaka izvora.( )

79. Dalje bi registracija dveh barv per se kot znamke odvzela učinkovitost določbam členov 10 in 12 Direktive glede obveznosti imetnika take znamke. Vemo, da mora imetnik v skladu s členoma 10 in 12 Direktive znamko začeti resno in dejansko uporabljati, sicer bo razveljavljena. V skladu s členom 10(2) resna in dejanska uporaba znamke pomeni njeno uporabo v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo njenega razlikovalnega značaja. Sledi, da izvajanje teh določb nujno pomeni, da bi morala biti registracija dveh barv kot znamke dovoljena le, če sta barvi v posebni razporeditvi. Če je znamka sestavljena iz barv per se, bi lahko torej vsaka uporaba teh barv za oznako zadevnega blaga ali storitev zadostovala, da bi predstavljala resno in dejansko uporabo znamke in bi tako ohranila izključne pravice glede teh barv za neomejeno obdobje.

80. Glede na vse te premisleke menim, da registracije dveh barv per se kot znamke ne bi smeli presojati omejeno na podlagi posameznega primera na podlagi člena 3 Direktive, ampak bi morala biti v načelu onemogočena v skladu s členom 2. Iz tega razloga predlagam, da bi moralo Sodišče spremeniti mnenje, sprejeto v sodbi v zadevi Libertel in Bundespatentgerichtu odgovoriti, da barve ali kombinacije barv, ki so predmet prijave za registracijo kot znamke in so prikazane abstraktno in brez robov in katerih odtenki so opredeljeni s sklicevanjem na barvni vzorec in določeni v skladu s priznano barvno klasifikacijo, ne izpolnjujejo pogojev, določenih v členu 2 Direktive.

VI – Predlog

81. Glede na razmisleke predlagam, naj Sodišče odgovori na vprašanja, ki jih je postavilo Bundespatentgericht:

„Barve ali kombinacije barv, ki so predmet prijave za registracijo kot znamke in so prikazane abstraktno in brez robov in katerih odtenki so opredeljeni s sklicevanjem na barvni vzorec in določeni v skladu s priznano barvno klasifikacijo, ne izpolnjujejo pogojev, določenih v členu 2 Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, saj ne predstavljajo znaka, ki ga je mogoče predstaviti grafično in ki blago in storitve nekega podjetja lahko razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij.“