Pravilo 50(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 2868/95 za izvedbo Uredbe št. 40/94 določa, da se, razen če ni drugače določeno, določbe v zvezi s postopkom na oddelku, ki je sprejel odločbo, proti kateri je vložena pritožba, v pritožbenem postopku smiselno uporabljajo.

Glede predložitve dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke na podlagi člena 57(2) ali (3) Uredbe št. 207/2009 v okviru postopka za ugotovitev ničnosti, začetega na podlagi člena 53(1)(a) te uredbe, pa pravilo 40(6) Izvedbene uredbe določa, da Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) pozove imetnika prejšnje znamke, naj priskrbi dokaz o resni in dejanski uporabi te znamke v roku, ki mu ga določi.

Iz navedenega pravila sicer izhaja, da če v roku, ki ga je določil Urad, ni predložen noben dokaz o uporabi zadevne znamke, ta zahtevo za ugotovitev ničnosti po uradni dolžnosti zavrne, vendar ta sklep ni nujen, če so bili nekateri elementi, s katerimi se dokazuje ta uporaba, predloženi v navedenem roku.

V takem primeru in razen če se izkaže, da so navedeni dokazi popolnoma neupoštevni za namene dokazovanja resne in dejanske uporabe zadevne prejšnje znamke, se postopek nadaljuje. Tako mora Urad med drugim, kot to določa člen 57(1) Uredbe št. 207/2009, stranke pozvati tolikokrat, kot je potrebno, da podajo pripombe o navedbah drugih strank ali o svojih navedbah. V tem okviru, če se zahteva za ugotovitev ničnosti zavrne, ker zadevna prejšnja znamka ni bila predmet resne in dejanske uporabe, ta zavrnitev ni posledica uporabe člena 40(6) Izvedbene uredbe, ki je v bistvu postopkovna določba, ampak izključno uporabe materialnopravnih določb člena 57(2) in (3) Uredbe št. 207/2009.

Iz tega izhaja, da je zato, ker je predložitev dokazov o uporabi zadevne prejšnje znamke samo dopolnitev dokazov, ki so bili predloženi v roku, ki ga je določil Urad, v skladu s členom 40(6) Izvedbene uredbe, ta predložitev mogoča tudi po izteku navedenega roka in da Uradu nikakor ni prepovedano, da bi upošteval dodatne dokaze, ki so tako predloženi prepozno, pri čemer uporabi diskrecijsko pravico, ki jo ima na podlagi člena 76(2) Uredbe št. 207/2009.

Iz tega izhaja, da pravilo 40(6) Izvedbene uredbe ni določba, s katero bi bilo določeno drugače kot v členu 76(2) Uredbe št. 207/2009, na podlagi katere odbor za pritožbe ne bi mogel upoštevati dodatnih dokazov o uporabi zadevne prejšnje znamke, ki mu jih vložnik zahteve za ugotovitev ničnosti predloži v utemeljitev pritožbe.

Sodišče je glede postopka s pritožbo sicer že presodilo, da iz člena 63(2) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 76(2) te uredbe izhaja, da odbor za pritožbe pri preizkusu utemeljenosti pritožbe, o kateri odloča, poleg tega, da pozove stranke tolikokrat kolikor je potrebno, da podajo svoje pripombe v roku, ki ga določi ta odbor, o navedbah tega odbora, lahko tudi odloči o pripravljalnih ukrepih, med katerimi je tudi predložitev dejstev in dokazov. Te določbe potrjujejo možnost, da se dejanska podlaga na različnih stopnjah postopka, ki poteka pred Uradom, razširi.

Navedeno pravilo 50(1), tretji pododstavek, Izvedbene uredbe določa, da če je pritožba vložena proti odločitvi oddelka za ugovore, odbor za pritožbe omeji preizkus pritožbe na dejstva in dokaze, predložene v rokih, ki jih določi ali navede oddelek za ugovore, razen če odbor meni, da je treba upoštevati dodatna in dopolnilna dejstva in dokaze v skladu s členom 76(2) Uredbe št. 207/2009.

Tako izvedbena uredba izrecno določa, da ima odbor za pritožbe pri preizkusu pritožbe, vložene zoper odločbo oddelka za ugovore, diskrecijsko pravico, ki izhaja iz pravila 50(1), tretji pododstavek, te izvedbene uredbe in iz člena 76(2) Uredbe št. 207/2009, da odloči, ali bo upošteval dodatna in dopolnilna dejstva ter dokaze, ki niso bili predloženi v rokih, ki jih je določil ali navedel oddelek za ugovore.

Vendar iz tega ni mogoče nasprotno sklepati, da odbor za pritožbe pri preizkusu pritožbe zoper odločbo oddelka za izbris take diskrecijske pravice nima. Pravilo 50(1), tretji pododstavek, izvedbene uredbe je namreč v zvezi s preizkusom pritožbe, vložene zoper odločbo oddelka za ugovore, le izraz načela, ki izhaja iz člena 76(2) Uredbe št. 207/2009, ki je pravna podlaga navedenega pravila 50 in ki vsebuje določbo s horizontalno vlogo v sistemu te uredbe, ki se torej uporablja neodvisno od narave zadevnega postopka.

(Glej točke od 51 do 57 in od 59 do 61.)