Člen 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki določa varstvo prejšnje registrirane znamke z velikim ugledom za nepodobne proizvode ali storitve, je treba razlagati tako, da se je nanj mogoče sklicevati v podporo ugovoru, vloženemu zoper prijavo znamke Skupnosti za proizvode in storitve, ki niso enaki in podobni tistim, ki so opisani s prejšnjo znamko, in ki si niso podobni, ter zoper prijavo znamke Skupnosti za proizvode, ki so enaki ali podobni tistim prejšnje znamke. Iz te določbe ni mogoče podati razlage, na podlagi katere bi bilo varstvo uglednih znamk v primeru uporabe znaka za enake ali podobne proizvode ali storitve manjše kot v primeru uporabe znaka za proizvode ali storitve, ki si niso podobni. Povedano drugače, v skladu z razlago Sodišča mora ugledna znamka uživati v primeru uporabe znaka za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni, varstvo, ki je vsaj tako veliko kot v primeru uporabe znaka za proizvode in storitve, ki si niso podobni.

Člen 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki določa varstvo prejšnje registrirane znamke z velikim ugledom za nepodobne proizvode ali storitve, omogoča imetniku prejšnje znamke z velikim ugledom, da nasprotuje registraciji znamke, ki bi lahko vplivala na razločevalni učinek prejšnje znamke. Tako oškodovanje nastane, če prejšnja znamka ni več sposobna izzvati takojšnje miselne povezave s proizvodi, za katere je registrirana in za katere se uporablja. To tveganje se nanaša na „oslabitev“ ali „postopno obvladovanje“ prejšnje znamke, razpršitev njene istovetnosti in vpliva na mišljenje javnosti. Vendar se zdi, da je tveganje oslabitve načeloma manjše, če je prejšnja znamka sestavljena iz besede z lastnim pomenom, ki je zelo razširjena in se pogosto uporablja, neodvisno od prejšnje znamke, ki je sestavljena iz zadevne besede. V takem primeru je manj verjetno, da bo prevzetje zadevne besede v prijavljeni znamki oslabilo prejšnjo znamko.

Razlika med tveganjem neupravičenega izkoriščanja v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki določa varstvo prejšnje registrirane znamke z velikim ugledom za nepodobne proizvode ali storitve, in verjetnostjo zmede v smislu člena 8(1)(b) te uredbe je mogoče povzeti tako: verjetnost zmede obstaja, če proizvod ali storitev, na katerega se nanaša prijavljena znamka, upoštevnega potrošnika pritegne, ker ta meni, da gre za proizvod ali storitev istega trgovskega izvora, kot so proizvodi in storitve prejšnje znamke, ki je enaka ali podobna prijavljeni znamki. Nasprotno pa pri prijavljeni znamki obstaja tveganje uporabe razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke brez upravičenega razloga, kadar potrošnika, ki nujno ne zamenja trgovskega izvora zadevnega proizvoda ali storitve, prijavljena znamka sama privlači in bo kupil proizvod ali storitev, na katero se ta nanaša, ker nosi znamko, ki je enaka ali podobna prejšnji ugledni znamki.

Zlasti v primeru ugovora, ki temelji na znamki, ki uživa zelo velik ugled, je mogoče, da je verjetnost prihodnjega nehipotetičnega tveganja oškodovanja ali neupravičenega izkoriščanja s strani prijavljene znamke, navedene v ugovoru, tako očitna, da ugovarjajoči stranki za to ni treba navesti in dokazati nobenega drugega dejstva. Vendar pa ni mogoče domnevati, da je vedno tako.

Cilj člena 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki določa varstvo prejšnje registrirane znamke z velikim ugledom za nepodobne proizvode ali storitve, ni preprečiti registracijo vseh znamk, ki so enake ali podobne ugledni znamki. Cilj te določbe je zlasti omogočiti imetniku prejšnje ugledne znamke, da nasprotuje registraciji znamk, ki bi lahko oškodovale ali neupravičeno izkoristile ugled ali razlikovalni učinek prejšnje znamke. Pri tem imetnik prejšnje znamke ni zavezan dokazati obstoja dejanskega in trenutnega ogrožanja njegove znamke. Vendar pa mora predložiti dokazne elemente, ki omogočajo sklepanje prima facie na prihodnje nehipotetično neupravičeno izkoriščanje ali oškodovanje.

Bistveni pogoj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki določa varstvo prejšnje registrirane znamke z velikim ugledom za nepodobne proizvode ali storitve, je obstoj zveze med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko. Kršitvi, ki ju določa ta določba, sta namreč, če se uresničita, posledica določene stopnje podobnosti med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko, zaradi česar ju zadevna javnost povezuje, kar pomeni, da med njima ustvari zvezo. Obstoj te zveze je treba presojati celostno ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v tem primeru. Pri tem velja, da kolikor večja sta razlikovalni učinek in ugled prejšnje znamke, toliko prej bo mogoče ugotoviti kršitev.

Obstoj zveze med storitvami, ki jih označuje besedni znak VIPS, katerega registracija kot znamke Skupnosti se zahteva za proizvode „računalniki in računalniški programi, shranjeni na trakovih in diskih“, „računalniško programiranje za hotele, restavracije, kavarne“, ki izhajajo iz razredov 9, 35 in 42 Nicejskega aranžmaja, in storitvami, označenimi z besedno znamko VIPS, predhodno registrirano v Španiji za „oskrbo z živili in pijačami; samopostrežne restavracije, kantine, bifeje, kavarniški bifeji“ iz razreda 42 navedenega aranžmaja, ob neobstoju drugih bistvenih elementov ne zadostuje za sklepanje prima facie na nevarnost prihodnjega nehipotetičnega neupravičenega izkoriščanja ali oškodovanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti.

Prvič, videti je, da je v primeru besede „VIPS“, ki je v angleškem jeziku množinska oblika kratice VIP, ki se zelo pogosto uporablja na mednarodni in nacionalni ravni in označuje znane osebnosti, tveganje oškodovanja razlikovalnega učinka prejšnje znamke z uporabo prijavljene znamke omejeno. Teh navedb pa ni mogoče izpodbijati z zvezo, ki naj bi domnevno obstajala med storitvami, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, zadevna zveza namreč ni upoštevna, saj naj oslabitev istovetnosti ugledne znamke ne bi bila odvisna od podobnosti proizvodov in storitev, na katere se nanaša ta znamka, s tistimi, na katere se nanaša prijavljena znamka.

Drugič, storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, nimajo nobene značilnosti ali lastnosti, ki bi lahko ustvarila verjetnost oškodovanja prejšnje znamke. Tožeča stranka ni navedla ali a fortiori dokazala nobene take značilnosti ali lastnosti. Zgolj obstoj zveze med storitvami, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, ni niti zadosten niti odločilen. Obstoj take zveze sicer poveča verjetnost, da javnost, ki se sreča s prijavljeno znamko, prav tako pomisli na prejšnjo znamko. Vendar pa ta okoliščina sama ne zadošča za zmanjšanje privlačnosti prejšnje znamke. Do takega izida lahko pride zgolj, če je dokazano, da imajo storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, značilnosti ali lastnosti, ki bi lahko morebiti škodile ugledu prejšnje znamke.

Nazadnje, tveganje neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke se lahko zgodi le, če zadevno javnost, ne da bi zamenjala izvor storitev, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, posebno pritegne programska oprema prijavitelja zgolj zato, ker se nanjo nanaša znamka, ki je enaka prejšnji ugledni znamki. Če imetnik slednje znamke ne navede posebnih značilnosti, ki so bile zahtevane za njegovo prejšnjo znamko in ki bi lahko olajšale trženje storitev, na katere se nanaša prijavljena znamka, za same značilnosti, ki so običajno povezane z znano znamko restavracije s hitro prehrano, ni mogoče šteti, da bi lahko prinesle dobiček storitvam programiranja računalnikov, tudi če so te namenjene hotelom ali restavracijam.

(Glej točke od 61 do 64, 67 in od 71 do 73.)