Zadeva T‑518/13

Future Enterprises Pte Ltd

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino

„Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije MACCOFFEE — Prejšnja besedna znamka Evropske unije McDONALD’S — Člen 53(1)(a) in člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Družina znamk — Izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke brez upravičenega razloga — Ugotovitev ničnosti“

Povzetek – Sodba Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 5. julija 2016

(Uredba Sveta št. 207/2009, členi 42(2), 57(2) in 78(1)(f); Uredba Komisije št. 2868/95, člen 1, pravili 22(4) in 40(6))

Glej besedilo odločbe. (Glej točki 14 in 15.)

Glej besedilo odločbe. (Glej točke 20, 21 in 37.)

Obstaja resno tveganje, da se bo z neupravičeno uporabo znamke MACCOFFEE, registrirane kot znamke Evropske unije za proizvode iz razredov 29, 30 in 32 Nicejskega aranžmaja brez upravičenega razloga izkoriščal ugled prejšnje besedne znamke McDONALD’S, ki je bila prej registrirana kot znamka Evropske unije za proizvode in storitve iz razredov 29, 30, 32 in 42 navedenega aranžmaja. Znamka McDONALD’S ima v Uniji znaten ugled za storitve restavracij s hitro prehrano. Njen ugled zajema elemente, ki so značilni za družino znamk „Mc“. Znamka McDONALD’S je namreč prvotna znamka družine, s katero so vse izvedene znamke povezane s skupno značilnostjo, predpono „mc“, in od katere jih ločuje enaka vrsta končnega elementa, ki napotuje na enega od živilskih proizvodov na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano. Predpona „mc“ je tako pridobila lasten razlikovalni učinek za storitve restavracij s hitro prehrano in proizvode na jedilnem listu restavracij s hitro prehrano vsaj na delu ozemlja Unije, tako da ta predpona omogoča ugotovitev obstoja družine znamk. Znamko MACCOFFEE, ki je pojmovno podobna znamki McDONALD’S in reproducira enako strukturo, je mogoče povezovati z družino znamk „Mc“. Storitve in proizvodi, za katere sta nasprotujoči si znamki registrirani, so si nekoliko podobni zaradi tesnih medsebojnih povezav. Glede tega lahko upoštevna javnost, torej široka javnost v Uniji ali njen znaten del miselno povezuje nasprotujoči si znamki, saj jo lahko privlači to, da ima izpodbijana znamka praktično enako predpono in reproducira enako strukturo kot znamka McDONALD’S, in lahko navedeno znamko povezuje z družino znamk „Mc“. (Glej točke 31, 63, 64, 67, 85, 99, 101, 102, 104, 105 in 108.)

Povezovanje nasprotujočih si znamk v zavesti upoštevne javnosti je treba presojati celostno, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v obravnavanem primeru. Med upoštevne dejavnike v zvezi s tem spada obstoj družine prejšnjih znamk. Če namreč zahteva za ugotovitev ničnosti znamke temelji na obstoju več prejšnjih znamk, ki imajo take skupne značilnosti, da je mogoče šteti, da spadajo v isto družino, je lahko to, da zadevna javnost povezuje znamko, katere ničnost se zahteva, in prejšnje znamke, posledica tega, da ima prvonavedena znamka značilnosti, ki jo lahko približujejo družini, ki jo sestavljajo drugonavedene znamke. Več znamk ima značilnosti, zaradi katerih je mogoče šteti, da spadajo v isto „družino“, zlasti kadar v celoti ponazarjajo isti razlikovalni element z dodatkom grafičnega ali besednega elementa, ki jih medsebojno razlikuje, ali kadar so označene s ponovitvijo iste predpone ali pripone, ki izhaja iz prvotne znamke. Od zadevne javnosti, kadar se ne uporablja dovolj znamk, da bi te lahko pomenile družino, ni mogoče pričakovati, da opazi skupne značilnosti navedene družine in da to družino povezuje z drugo znamko, ki vsebuje elemente, ki so podobni navedenim značilnostim. Da bi torej zadevna javnost lahko povezovala znamko, katere ugotovitev ničnosti se zahteva, z „družino“ prejšnjih znamk, morajo biti znamke, ki spadajo v to družino, prisotne na trgu. Imetnik prejšnjih znamk, ki zahteva ugotovitev ničnosti poznejše znamke Evropske unije, mora torej predložiti dokaz za dejansko uporabo več od njih, ki zadostuje za to, da tvorijo „družino“ znamk, in torej dokazati obstoj te družine, da bi se lahko presojalo, ali zadevna javnost povezuje znamko, katere ugotovitev ničnosti se zahteva, s poznejšimi znamkami, ki sestavljajo navedeno „družino“, ali celo samo znamko, katere ugotovitev ničnosti se zahteva, s prejšnjo prvotno znamko te „družine“. (Glej točke od 42 do 45.)

Za preučitev, ali so se znamke, ki bi lahko sestavljale družino znamk, dejansko uporabljale, je treba opraviti celostno presojo predloženih elementov ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavanega primera. Taka presoja mora temeljiti na vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za ugotovitev resnične uporabe znamk na trgu – še posebej tega, ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba teh znamk šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje deleža na trgu za blago ali storitve, ki jih varujejo te znamke – narave teh proizvodov ali storitev, značilnosti trga ter obsega in pogostosti uporabe znamk. Dejanske uporabe znamk ni mogoče dokazati z verjetnostmi ali domnevami, temveč mora temeljiti na konkretnih in objektivnih elementih. Vendar iz pravila 22(4) Uredbe št. 2868/95 za izvedbo Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki se ustrezno uporablja v postopkih za ugotovitev ničnosti v skladu s pravilom 40(6) navedene uredbe, izhaja, da so dokazi o uporabi načeloma omejeni na predložitev dodatne dokumentacije in predmetov, kot so embalaža, nalepke, ceniki, katalogi, računi, fotografije, časopisni oglasi in zaprisežene ali potrjene pisne izjave iz člena 78(1)(f) Uredbe št. 207/2009 o znamki Evropske unije. (Glej točke od 52 do 54.)

Glej besedilo odločbe. (Glej točke 88, 93 in 95.)

Glej besedilo odločbe. (Glej točko 94.)