SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

DÁMASA RUIZ-JARABOJA COLOMERJA,

predstavljeni 10. novembra 2004( )

Zadeva C-206/04 P

Mülhens GmbH & Co. KG

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

„Pritožba – Znamka Skupnosti – Besedna znamka ,Zirh‘ – Ugovor imetnika znamke Skupnosti ,Sir‘ – Zavrnitev ugovora“

1. Predmet te pritožbe je sodba Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (četrti senat) z dne 3. marca 2004( ), s katero je bila zavrnjena tožba za razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: UUNT), ki je zavrnil ugovor družbe Mülhens GmbH & Co. KG (v nadaljevanju: Mülhens), imetnice figurativne znamke Skupnosti „Sir“ in pritožnice v tej pritožbi, zoper besedni znak „Zirh“ za parfume in kozmetične izdelke.

2. Razprava se znova nanaša na razlago verjetnosti zmede iz člena 8(1)(b) uredbe o znamki Skupnosti( ). Pritožba temelji na enem razlogu, ki se deli na dva dela, ki zadevata presojo obstoja omenjene verjetnosti ob upoštevanju določenih načinov trženja proizvodov pod spornima znamkama oziroma pravilo, določeno v sodni praksi Sodišča prve stopnje, da lahko pojmovna prevlada nevtralizira slišne podobnosti.

3. Glede tega je zanimiva sodba, ki jo je Landgericht Hamburg (Nemčija) kot sodišče za znamko Skupnosti razglasilo 6. maja 2004. To sodišče, pred katerim je potekal postopek med zgoraj omenjenima podjetjema na podlagi tožbe zaradi kršitve pravic v zvezi z istima znamkama, je ugodilo predlogu imetnika znamke „Sir“ zoper imetnika znamke „Zirh“, ker je bila dokazana verjetnost zmede med tema znamkama. Čeprav ta sodba ni nujna za vsebinsko presojo v tej zadevi, je v zvezi z njo vredno podati nekaj pripomb glede sistema znamk Skupnosti.

I – Uredba o znamki Skupnosti

4. Uredba št. 40/94 je temeljni predpis, ki ga je treba uporabiti za reševanje spornih vprašanj v tej zadevi.

5. V skladu s členom 4 je znamka Skupnosti lahko sestavljena iz „kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, vključno z osebnimi imeni, slike, črke, števila, oblika blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.“

6. Relativni razlogi za zavrnitev so navedeni v členu 8(1)(b), v katerem je določeno:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

(a) […]

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

[…]“

7. Čeprav členi Uredbe št. 40/94 v zvezi z zakonodajo, ki se uporablja pri kršitvah pravic, ki izhajajo iz industrijske lastnine, in v zvezi s sodišči za znamko Skupnosti ne vplivajo neposredno na vsebino te zadeve, jih je vseeno treba navesti.

8. V členu 14 je v zvezi s prvim vidikom določeno:

„1. Učinke znamk Skupnosti urejajo izključno določbe te uredbe. V drugih pogledih ureja kršitve znamke Skupnosti nacionalna zakonodaja o kršitvi nacionalne znamke v skladu z določbami iz Naslova X.

2. […]

3. Procesna pravila se določijo v skladu z določbami iz Naslova X.“

9. V zvezi s tem je v členu 91(1), v Oddelku 2 „Spori v zvezi s kršitvijo in veljavnostjo znamk Skupnosti“ Naslova X „Pristojnost in postopek za tožbe v zvezi z znamkami skupnosti“, državam članicam naloženo, naj na svojem ozemlju določijo omejeno število „nacionalnih sodišč prve in druge stopnje, v nadaljnjem besedilu ,sodišč za znamko Skupnosti‘, ki so pristojna za izvajanje nalog po tej uredbi.“

10. V členu 92 iz istega naslova in oddelka je določeno:

„Sodišča za znamko Skupnosti imajo izključno pristojnost:

(a) pri vseh tožbah glede kršitve in – če so po nacionalni zakonodaji dovoljene – tožbe, kjer grozi nevarnost kršitve v zvezi z znamkami Skupnosti;

(b) pri tožbah za ugotovitev nekršitev, če so po nacionalni zakonodaji dovoljene;

[…]“

II – Ozadje pritožbe

A – Dejansko stanje

11. Družba Zirh International Corp. je 21. septembra 1999 pri UUNT zahtevala registracijo besedne znamke „Zirh“ kot znamko Skupnosti, ta zahteva je bila objavljena 3. aprila 2000 v Biltenu znamk Skupnosti št. 27/2000.

12. Proizvodi in storitve, za katere se zahteva registracija, spadajo v razrede 3, 5 in 42 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen.

13. Podjetje Mülhens je 24. maja 2000 vložilo ugovor na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 proti prijavi znamke za vse proizvode in storitve, določene v zahtevi. Ugovor je temeljil na prejšnji figurativni znamki Skupnosti, ki vsebuje besedni element „Sir“, označuje proizvode iz razreda 3 Nicejskega aranžmaja in ustreza opisu: „Parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losjoni za lase, sredstva za čiščenje zob, mila“.

14. Družba Zirh je 2. oktobra 2000 natančneje opredelila vrste proizvodov in storitev, na katere se nanaša zahteva:

– „mila; parfumerijski izdelki; eterična olja; kozmetična sredstva; losjoni za lase; losjoni za po britju; otroški puder, puder za obraz in telo; otroški šamponi in šamponi za lase; balzami za lase; balzami, kreme, geli in losjoni za britje; balzam in glos za ustnice; geli za kopanje in prhanje; kreme in losjoni za kožo; dezodoranti in izdelki proti potenju; maske za obraz; izdelki za urejanje pričeske; olja za telo; parfumi; kreme in losjoni za čiščenje kože; hidratantni izdelki za kožo; toaletna in dezodorantna mila; izdelki za zaščito pred soncem, popolna zaščita“ iz razred 3;

– „higienska in lepotilna nega; frizerske storitve; storitve kozmetičnih salonov; raziskava in razvoj kozmetičnih izdelkov; raziskava in razvoj parfumov“ iz razreda 42.

15. Družba Mülhens je kljub temu vztrajala pri ugovoru.

16. Oddelek za ugovore UUNT je z odločbo z dne 29. junija 2001 zavrnil ugovor, z obrazložitvijo, da vidne in pojmovne razlike prevladajo nad slišno podobnostjo znakov, tako da ni verjetnosti zmede med znamkama.

17. Pritožnica se je 10. julija 2001 na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94 pritožila pri UUNT zoper odločbo oddelka za ugovore.

18. Drugi odbor za pritožbe UUNT je 1. oktobra 2002 zavrnil pritožbo in potrdil izpodbijano odločbo z obrazložitvijo, da čeprav se zadevni proizvodi in storitve tržijo po istih distribucijskih kanalih ali na istih prodajnih mestih, razlike med znamkama prevladajo nad slišnimi podobnostmi, ki lahko obstajajo med tema znamkama v določenih uradnih jezikih Evropske unije.

19. Mülhens je pri sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 4. decembra 2002 vložil tožbo za razveljavitev te zavrnilne odločbe.

B – Izpodbijana sodba

20. Pritožba je temeljila na enem razlogu, in sicer kršitvi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Pritožnica je poudarila slišno podobnost znakov „Sir“ in „Zirh“, zaradi česar sta po njenem mnenju postala enaka, zlasti če se upošteva, da zaradi načina distribucije potrošnik parfumov in kozmetičnih izdelkov ne more vedno videti.

21. Čeprav je UUNT priznal, da sta si sporni znamki delno slišno podobni, ni presodil, da ta podobnost ustvarja verjetnost zmede, saj so na pojmovni ravni velike razlike med znakom, ki ima v angleščini jasen pomen, in povsem domišljijskim znakom.

22. Sodišče prve stopnje je najprej opozorilo na merila sodne prakse za presojo verjetnosti zmede( ) in nato preučilo, ali je stopnja podobnosti dovolj velika, da bi nastala taka verjetnost.

23. Primerjalo je vidno, slišno in pojmovno raven znamk in sklenilo, da je slišna podobnost samo v nekaterih državah.( )

24. Nato je Sodišče prve stopnje v skladu s sodno prakso Sodišča, po kateri preprosta slišna podobnost znamk lahko povzroči verjetnost zmede( ), opravilo celovito presojo vseh upoštevnih dejavnikov v zadevnem primeru, tako da je preučilo celotni vtis, ki ga ustvarita sporni znamki, pri čemer je posebno pozornost namenilo njunim razlikovalnim in prevladujočim elementom.

25. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da ima beseda „sir“ jasen in določen pomen, ki ga ciljna javnost takoj razume( ), čeprav beseda ne označuje nobene značilnosti izdelkov. Iz tega je sklepalo, da so se slišni elementi nevtralizirali s pojmovnimi elementi in razlikami, ugotovljenimi na vidni ravni, saj znamka „Sir“ vsebuje tudi heraldično podobo( ), in uporabilo pravilo, ki ga je uvedlo že pred tem( ), da se slišne podobnosti lahko nevtralizirajo s pojmovnimi razlikami.

26. Izpodbijana sodba ne pripisuje velikega pomena podobnosti spornih znamk, ker se zadevni proizvodi običajno tržijo tako, da potrošniki zaznavajo vidno raven, in ne samo ali predvsem slišne ravni, v nasprotju s tem, kar je trdila pritožnica na prvi stopnji in v pritožbenem postopku, ki svoje trditve ni dokazala.( )

27. Zato je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da stopnja podobnosti med znamkama ni dovolj velika, da bi nastala verjetnost zmede glede tega, iz katerega podjetja izvirajo sporni proizvodi in storitve, čeprav so bili deloma podobni ali enaki.( ) Zato je zavrnilo tožbo za razveljavitev.

III – Postopek pred Sodiščem in predlogi strank

28. Sodno tajništvo Sodišča je pritožbo družbe Mülhens vpisalo v register 6. maja 2004, odgovor UUNT na pritožbo pa 27. julija istega leta.

29. Stranki sta repliko in dupliko vložili 20. oktobra 2004 oziroma 28. januarja 2005.

30. Obravnava, ki so se je udeležili predstavniki družbe Mülhens, UUNT in družbe Zihr International Corp., je bila 6. oktobra 2005.

31. Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

– razveljavi sodbo Sodišča prve stopnje v zadevi Mülhens proti UUNT (T‑355/02),

– razveljavi odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 1. oktobra 2002 (zadeva št. R-657/2001-2) glede postopka z ugovorom med družbama Mülhens in Zihr International Corp.,

– UUNT naloži plačilo stroškov.

32. UUNT ob sodelovanju intervenienta na prvi stopnji Sodišču predlaga, naj:

– zavrne pritožbo,

– pritožnici naloži plačilo stroškov.

IV – Analiza pritožbenega razloga

33. Mülhens navaja en sam pritožbeni razlog, in sicer kršitev pojma verjetnost zmede iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ki se deli na dva dela: prvi temelji na tem, da obstaja verjetnost zmede in zlasti na tem, da način trženja proizvodov in storitev vpliva na uravnoteženje slišnih, vidnih in pojmovnih podobnosti; drugi izpodbija pravilo, da se slišne podobnosti v nekaterih primerih lahko nevtralizirajo s pojmovnimi razlikami.

A – Prvi del pritožbenega razloga

34. Najprej je treba opozoriti, da se ta del lahko zdi nedopusten, ker od Sodišča zahteva vnovično presojo dejstev, zaradi katerih je Sodišče prve stopnje zavrnilo obstoj verjetnosti zmede, kajti v skladu s členom 58 Statuta Sodišča taka presoja ni v njegovi pristojnosti.( )

35. Vendar je v skladu z načelom in dubio pro actione, namreč pravilom za razlago, ki je naklonjeno nadaljevanju postopka do vsebinske odločitve in izhaja iz pravice do učinkovitega sodnega varstva, s poglobljeno presojo različnih trditev, ki jih v pritožbi in repliki navaja pritožnica, mogoče ugotoviti njegov resnični smisel.

36. Po mnenju družbe Mülhens kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 izhaja iz tega, da Sodišče prve stopnje ni upoštevalo sodne prakse Sodišča, v skladu s katero že sama slišna podobnost lahko povzroči verjetnost zmede( ). Po mnenju tega podjetja taka podobnost sistematično ustvarja verjetnost zmede, tako da je analiza vidne in pojmovne ravni nepomembna.

37. Po njegovem mnenju je slišna podobnost še pomembnejša, ker kupec ob nakupu ne more vedno videti proizvoda, saj proizvodi pogosto pridejo do potrošnika z načinom distribucije, pri katerem ima izgovorjena znamka pomembno vlogo, kot na primer pri darilih, proizvodih, ki se prodajajo po pošti ali po telefonu ali na podlagi priporočila v specializiranih trgovinah, kot so kozmetični in frizerski saloni ter parfumerije.

38. Družba Mülhens je v podporo trditvi k repliki priložila fotokopijo sodbe, ki jo je razglasilo Landgericht Hamburg (Nemčija) 6. maja 2004 v postopku zaradi kršitve pravic med istima strankama in istima znamkama kot v tej zadevi. V tej sodbi je nemško sodišče priznalo, da obstaja verjetnost zmede med spornima znamkama in nedvoumno odločilo nasprotno, kot je bilo odločeno v sodbi, ki se izpodbija v tej zadevi in je zgodnejša.

39. UUNT ne izpodbija analize pritožnice o slišni podobnosti znamk, ampak prevladujočo vlogo, ki jo pritožnica pripisuje slišni podobnosti. Poleg tega meni, da je v točki 28 zgoraj navedene sodbe Lloyd Schuhfabrik Meyer predvidena le možnost, da se s slišno podobnostjo dokaže obstoj verjetnosti zmede. Pred sprejetjem takega sklepa bi bilo treba celovito presoditi vse upoštevne elemente in konkurenčne izdelke.

40. Vplivu izgovorjave znakov na prodajo ne pripisuje velikega pomena in meni, da primeri, ki jih navaja pritožnica, niso ne zadostni ne reprezentativni. Po njegovem mnenju ti primeri niso pravilo, medtem ko so pravila, ki so uveljavljena s sodno prakso Sodišča, namenjena prav ugotavljanju značilnih in običajnih primerov.

41. Poleg tega UUNT ne vidi težav v zvezi s sodbo Landgericht Hamburg, ker naj bi to sodišče odločalo na podlagi drugačnih dejstev kot Sodišče prve stopnje. V nasprotnem primeru pa je izrazilo zaskrbljenost zaradi posledic te sodbe, ki bi stranke spravila v občutljiv ali celo nemogoč položaj, saj bi nacionalna sodišča za znamke verjetnost zmede presojala na podlagi drugačnih pravnih pravil, kot jih navaja Sodišče prve stopnje, ki – sicer res na prvi stopnji – izvaja temeljno pristojnost v Evropski uniji. Vendar zadnja točka nima neposrednega vpliva na izid tega postopka, zato jo bom obravnaval pozneje, potem ko bom preučil pritožbeni razlog.( )

42. Ugotovljeno je, da je prvi del pritožbenega razloga dopusten, zato se je treba pri presoji vsebine osredotočiti na analizo sodne prakse Sodišča v zgoraj navedeni zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, zlasti na njeno točko 28, v skladu s katero „ne bi bilo izključeno, da bi lahko sama slišna podobnost znamk ustvarila verjetnost zmede [...]“

43. V resnici natančen pomen tega stavka ni absoluten, kot trdi pritožnica, saj je v njem navedeno, da slišna podobnost zadošča, da sodišča a quo ugotovijo obstoj take verjetnosti, če so proizvodi enaki. Slovnična analiza stavka pokaže, da sodišče ne izključuje, da je iz preproste slišne podobnosti mogoče sklepati o obstoju verjetnosti zmede, ni pa nujno, da je samo zaradi podobnosti treba sklepati, da je to verjetno.

44. Kadar „možnost“, da se nekaj zgodi, „ni izključena“, je z logično-jezikovnega vidika priznano, da je to malo verjetno, iz česar je mogoče razumeti, da ta dogodek ni običajen. Vsekakor iz te trditve ni mogoče potegniti splošnega pravila, če dvomimo, da se bo tisto sploh zgodilo.

45. Primerjava drugih jezikovnih različic te sodbe Sodišča pritrjuje predlagani analizi. To izhaja tako iz nemške različice – nemščina je bila namreč jezik postopka v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer –, ki pravi: „sich nicht ausschließen lässt, daß allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr […] hervorrufen kann“, francoske, ki pravi: „il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques puisse créer un risque de confusion“, in angleške, ki pravi: „it is possible that a mere aural similarity between trade marks may create a likelihood of confusion“. Naj navedemo še nizozemsko različico, ne zaradi popolnosti pregleda, ampak da bi odvrnili vsakršen dvom: „niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring […] kan doen ontstaan“, oziroma italijansko, ki pravi: „non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi possa creare un rischio di confusione“.

46. V zvezi s trditvijo, da so določeni načini trženja, ki potrošniku ne omogočajo, da bi videl zadevne proizvode, pomembni, zaradi česar je pomembnejša tudi slišna podobnost, je treba opozoriti, ne da bi se poglobili v temelj problema, da jo je Sodišče prve stopnje v točki 53 izpodbijane sodbe zavrnilo z edino obrazložitvijo, da je pritožnica ni ustrezno utemeljila. Zato očitek, v katerem Mülhens trdi, da v omenjeni sodbi tem načinom trženja ni bil priznan pomen, kakšnega naj bi si zaslužili, ni upošteven, saj zadeva trditev, ki je bila podredno navedena v točki 54, ki ni bila v nasprotju s trditvijo iz predhodne točke.

47. Poleg tega je treba v zvezi s presojo dokazov opozoriti, da je v skladu s členom 225 ES in členom 58 Statuta Sodišča pritožba omejena na pravna vprašanja, zato je Sodišče prve stopnje edino pristojno, da ugotovi in presodi upoštevna dejstva ter preuči dokaze, razen ob izkrivljanju enih in drugih( ). Zato Sodišče ni pristojno, da nadzoruje ugotovitve in presoje dejstev, ki jih je opravilo Sodišče prve stopnje.

48. Glede na navedeno se zdi, da ni bilo kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, zato je treba prvi del pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljenega.

B – Drugi del pritožbenega razloga

49. Z drugim delom pritožbenega razloga pritožnica izpodbija pravilo, da se slišne podobnosti lahko „nevtralizirajo“ s pojmovnimi razlikami med znamkami, ki ga je Sodišče prve stopnje uporabilo v več sodbah( ). Po eni strani izpodbija njegovo vsebino, za katero meni, da je v nasprotju s sodno prakso Sodišča. Po drugi strani dvomi, da v tej zadevi upoštevna javnost razume pomen angleške besede „sir“, če je izgovorjena.

50. Pritožnica s prvo trditvijo nasprotuje temu, da celovita presoja vseh vidikov pomeni, da se znaki preučijo na podlagi slišnih, vidnih in pojmovnih meril. Pritožnica namreč meni, pri čemer se znova jasno opira na zgoraj navedeno sodbo Lloyd Schuhfabrik Meyer, zlasti na njeno točko 28, da podobnost, če je očitna po enem od čutnih meril, lahko ustvari verjetnost zmede.

51. V zvezi s tem napotujem na točke od 43 do 45 teh sklepnih predlogov, kjer sem po natančni analizi besedila izpodbijane sodbe zavrnil to razlago.

52. V zvezi z drugo trditvijo glede pomena besede „sir“ je treba najprej poudariti, da izpodbija presojo dejstev, ki jo je Sodišče prve stopnje opravilo v okviru tožbe za razveljavitev, kar – kot sem že razložil – ni v pristojnosti Sodišča v skladu s členom 58 njegovega statuta. Če pa to trditev razumemo v smislu, da izpodbija zakonitost omenjenega pravila o nevtralizaciji, je treba navesti nekaj ugotovitev.

53. Ni prvič, da je Sodišče pozvano, naj odloči o veljavnosti tega pravila za presojo verjetnosti zmede, tudi ni prvič, da izražam stališče o tem vprašanju( ). Okvir sodne prakse je v glavnem sodba SABEL, v kateri je Sodišče zahtevalo uravnoteženje vseh pomembnih dejavnikov v tej zadevi( ) in dodalo, da mora celovita presoja v zvezi z vidno, slišno ali pojmovno podobnostjo zadevnih znamk temeljiti na celotnem vtisu, ki ga znamki ustvarita( ), upoštevajoč zlasti njune razlikovalne in prevladujoče elemente( ).

54. Vsekakor mora Sodišče prve stopnje, ki odloča o sporu, presoditi domnevno prevladujoče vidne, slišne ali pojmovne elemente, kajti nadzor izključno dejanskih vidikov ni v pristojnosti Sodišča.

55. V drugih sklepnih predlogih( ) sem že navedel, da bi bil ta nadzor ustrezen le, če bi bilo izpodbijano pravilo uporabljeno absolutno in a priori, to je pred posebno analizo različnih elementov, kar bi narekovalo samodejno uporabo, ki bi bila v jasnem nasprotju z zgoraj navedeno sodno prakso Sodišča. Seveda bi se lahko pritožnica prav tako sklicevala na izkrivljanje dejstev( ), kar je treba v tem primeru zavrniti, saj ni bilo navedeno v pritožbi.

56. V točkah od 44 do 47 izpodbijane sodbe so bili preučeni vsi elementi v skladu s to sodno prakso in nato je bil v točki 50 preučen element, za katerega je bilo presojeno, da je odločilen, to je pojmovni element, ki zadeva pomen besednega elementa znamke „Sir“.

57. Torej, Sodišče prve stopnje v sodbi s tem, ko je sledilo tej sodni praksi, nikakor ni kršilo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, zato je treba drugi del pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljenega.

C – Sodba Landgericht Hamburg

58. Kot sem navedel v točki 38 teh sklepnih predlogov, je Landgericht Hamburg 6. maja 2004 razglasilo sodbo, s katero je priznalo obstoj verjetnosti zmede v postopku med pritožnico tega pritožbenega postopka in intervenientom na prvi stopnji zaradi kršitve pravic v zvezi z istimi znaki.

59. Tak primer ni presenetljiv, če upoštevamo strukturo sistema Skupnosti za zaščito znamk, čeprav ni običajen in še manj zaželen.

60. Znamke Skupnosti in nacionalne znamke niso v neprodušnih in nepovezanih razdelkih, ampak sobivajo v skupnem prostoru; čeprav se ne dopolnjujejo, so povezane in tako postanejo medsebojno prepustne( ), kajti kot je navedeno v preambuli k Uredbi št. 40/94, zakonodaja Skupnosti v zvezi z znamkami ne nadomesti zakonov držav članic o znamkah( ).

61. Povezava z nacionalnim pravom se pokaže pri kršitvah znamk Skupnosti, to je na področju, ki ga urejata evropska zakonodaja in podredno zakonodaja držav članic( ), kot če bi šlo za obrnjeno načelo subsidiarnosti( ). Tako v skladu s členom 14 Uredbe št. 40/94 učinke znamk Skupnosti urejajo izključno določbe te uredbe, medtem ko kršitve industrijske lastnine ureja nacionalna zakonodaja, ki se uporablja za nacionalne znamke, kar je del pravnih strokovnjakov upravičeno označil za zmedo( ).

62. Izključna pristojnost za odločanje v tožbah glede kršitev znamk Skupnosti( ) je bila dodeljena sodiščem za znamko Skupnosti v skladu s členom 92(a) te uredbe. V preostalem predpisi zaradi nejasne terminologije ustvarjajo negotovost.( ) Na kratko in ne da bi se spuščali v poglobljen pregled, ki bi presegal okvir teh razmišljanj, je mogoče poudariti naslednje vidike.

63. Pri postopku ta sodišča, potem ko so po uradni dolžnosti preverila, ali so pristojna v skladu s členoma 93 in 94 Uredbe št. 40/94( ), v skladu s členom 97(3) uporabijo pravila, ki se uporabljajo za enako vrsto postopkov v državi članici, kjer imajo sedež, brez poseganja v posebne določbe uredbe, ki so sicer redke in razpršene kljub enotni in neodvisni usmeritvi, ki jo je zakonodajalec želel dati( ) uredbi.

64. V zvezi z vsebino je v členu 9(1) in (2) Uredbe št. 40/94 določen le ius prohibendi imetnika in „ustrezno“ nadomestilo (sic) za dejanja, ki se zgodijo po datumu objave prijave znamke Skupnosti, ki bi bile po objavi registracije znamke prepovedane. Temu je treba dodati pravico, da se za reprodukcijo znamke Skupnosti v slovarju, enciklopediji ali podobnem referenčnem delu zahteva navedba, da gre za registrirano znamko.( ) Ob teh predpostavkah se vprašanje veljavne zakonodaje sploh ne postavlja, ker se pri sporu glede veljavnosti in kršitve znamk Skupnosti veljavna zakonodaja in pristojno sodišče ujemata, tako da pristojno sodišče uporablja lastno zakonodajo, ki v tem primeru izvira iz prava Skupnosti.( )

65. Nasprotno druge, zlasti odškodninske tožbe ureja zakonodaja države članice, v kateri so nastala dejanja kršitve (lex loci commissi delictii), v skladu s členom 98(2) Uredbe št. 40/94. Tako morajo sodišča za znamko Skupnosti postopoma uporabljati tujo zakonodajo, kar škodi enotnosti, ki naj bi jo imela ta pravna podlaga industrijske lastnine.( ) Zakonodaja in sodna praksa s področja odškodninske odgovornosti sta v različnih državah članicah različni, kar vpliva na znesek, ki ga imetnik kršene znamke Skupnosti lahko dobi na podlagi odškodnine( ), saj je odvisen od meril za presojo povzročene škode in višine odškodnine.

66. Za začasne in zaščitne ukrepe, ki jih odredijo sodišča za znamko Skupnosti, velja lex fori v skladu s členom 99 Uredbe št. 40/94. Vendar je njihov obseg odvisen od pravne podlage za pristojnost sodišč: če je to člen 93(1), (2), (3) ali (4), se začasni in zaščitni ukrepi uporabljajo v vseh državah članicah, in nasprotno, če jih odredi sodišče za znamko Skupnosti v državi, kjer je nastala kršitev, veljajo samo v državi članici tega sodišča.( )

67. Nazadnje je treba v tem kratkem pregledu evropskih predpisov o pristojnosti sodišč za znamko Skupnosti preučiti zelo zanimiv vidik, to je pravila za izogibanje nasprotujočim si sodbam.

68. Zakonodajalec se je zavedal prikrite nevarnosti, ki jo prinaša zamotana prepletenost procesnih in materialnih pravil, zato je v Uredbo št. 40/94 vključil določene mehanizme za njeno odpravo. Poudariti je treba šestnajsto uvodno izjavo( ) in člena o povezanih postopkih (člen 100) in primerih, podobnih( ) litispendenci (člen 105). V to kategorijo spada tudi člen 96(7) o pristojnosti sodišča za znamko Skupnosti ob nasprotni tožbi.

69. Vse te določbe predvidevajo, da lahko sodišče za znamko Skupnosti ali drugo nacionalno sodišče prekine postopek ali zavrne predlog za uvedbo postopka samo zato, ker se je treba izogniti nasprotujočim si sodbam, kot je navedeno v šestnajsti uvodni izjavi te uredbe.

70. Vendar ni treba podrobno preučiti teh pravil, ker se nanašajo na drugačne položaje, kot je zadevni položaj v sporu o glavni stvari. Landgericht Hamburg namreč ni odločalo ne o nasprotni tožbi ne o problemu litispendence ali povezanih postopkov zaradi kršitve nacionalne znamke. Odločalo je v sporu zaradi kršitve pravic, ki izhajajo iz znamke Skupnosti, za katero je bila zahtevana odškodnina, medtem ko je bila vzporedno pri Sodišču prve stopnje vložena tožba za razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe UUNT v zvezi z ugovorom družbe Mülhens proti registraciji znamke „Zirh“. Priznati je treba, da tak primer ni izrecno predviden ne v Uredbi št. 40/94 ne v kakšnem drugem normativnem aktu( ).

71. Vendar neobstoj izrecnega predpisa ne pomeni prepovedi, da se uporabijo materialna pravila in splošna načela prava Skupnosti, zlasti tista o sodelovanju med nacionalnimi sodišči in Sodiščem ter načelo polnega učinka prava Skupnosti in obveznost lojalnega sodelovanja iz člena 10 ES.

72. Čeprav ima nacionalno sodišče prevladujočo vlogo v okviru člena 234 ES, ker lahko svobodno postavi ali umakne vprašanje za predhodno odločanje glede razlage( ), ne smemo pozabiti, da je glavni namen tega mehanizma pravosodnega sodelovanja zagotoviti enotno uporabo prava Skupnosti( ).

73. Poleg tega je v členu 10 ES, v okviru obveznosti lojalnega sodelovanja držav članic, nacionalnim sodiščem( ), kakršno je to, naložena obveznost, da razlagajo nacionalno pravo z vidika prava Skupnosti in zlasti direktiv( ).

74. Kadar torej nacionalno sodišče izreče sodbo, v kateri uporabi nedoločen pravni pojem, priznan s predpisom Skupnosti, ki se neposredno uporablja, kot je predpis, ki ureja verjetnost zmede na področju znamk Skupnosti, in kadar je ta sodba v očitnem nasprotju s sodno prakso Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti, mu spoštovanje zgoraj navedenih obveznosti in temeljni namen vprašanja za predhodno odločanje nalagata, naj uporabi člen 234 ES, da se izogne pravni negotovosti, ki je posledica soobstoja razhajajočih se sodb v Uniji.

75. Odločba Landgericht Hamburg zavrača trditev Sodišča prve stopnje, da je stopnja slišne podobnosti med znamkama tako nepomembna, da ne ustvarja verjetnosti zmede, ker stopnja podobnosti med znakoma ni dovolj velika. Landgericht Hamburg se pri obrazložitvi odločitve opira na sodno prakso Bundesgerichtshof (nemško vrhovno sodišče za civilne in kazenske zadeve), v skladu s katero se s presojo verjetnosti zmede, ki ne upošteva slišnih podobnosti, imetniku znamke neupravičeno odvzame del zaščite, do katere je upravičen.

76. Tudi če dopustimo, da imajo nacionalna sodišča, ki sodijo na področje uporabe člena 234, drugi odstavek, ES, kot je Landgericht Hamburg, določeno pravico do proste presoje o predložitvi vprašanja za predhodno odločanje( ), enotna uporaba prava Skupnosti nalaga uporabo člena 234 ES, zlasti kadar je sodna praksa visokega nacionalnega sodišča v nasprotju s sodno prakso sodišča Skupnosti, toliko bolj, ker bi bil lahko predlog za sprejetje predhodne odločbe odločilen za rešitev spora.

77. Okoliščina, da obstaja pravno sredstvo zoper odločitev na prvi stopnji, ki jo je sprejelo Landgericht Hamburg, nikakor ne zmanjša nastale škode, to je predvsem pravne negotovosti, kot poudarja Komisija. Pri tako očitno nasprotujočih si razlagah predpisa Skupnosti je bila edina rešitev uporaba člena 234 ES.( ) Kljub temu lahko upamo, da bo pritožbeno sodišče popravilo ta položaj s hermenevtično doslednostjo in evropskim duhom, ki so ga do zdaj izkazovala nemška sodišča, vedno pripravljena lojalno sodelovati s Sodiščem, kot je določeno v pogodbah.

78. Nedvomno ni treba samo obžalovati odločitve Landgericht Hamburg v tem okviru, ampak tudi upati, da takih disfunkcionalnosti ne bo več in se bo zakonodajalec zavedel, da je nujno treba izboljšati vzpostavljeni zapleteni pravni okvir, da bi se po vsej Skupnosti spodbudil skladen razvoj gospodarskih dejavnosti in tako v celoti ustvaril notranji trg ter doseglo dobro delovanje notranjega trga v Evropski uniji, ki je vse bolj prepričana o svojem ključnem prispevku k ustvarjanju boljše celine.

V – Stroški

79. Edini pritožbeni razlog družbe Mülhens je bil zavrnjen kot neutemeljen, zato je treba pritožbo zavrniti in predlagati, naj ta družba nosi stroške, ki so nastali v tem postopku.

VI – Predlog

80. Glede na navedeno zato Sodišču predlagam, naj zavrne pritožbo družbe Mülhens GmbH & Co. KG zoper sodbo Sodišča prve stopnje z dne 3. marca 2004 v zadevi Mülhens proti UUNT (T‑355/02) in pritožnici naloži plačilo stroškov, nastalih v tem postopku.