SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE

JULIANE KOKOTT,

predstavljeni 8. marca 20071( )

Zadeva C-334/05 P

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

proti

Shaker di L. Laudato & C. Sas

„Pritožba – Znamka Skupnosti – Sestavljena besedna in figurativna znamka „Limoncello della Costiera Amalfitana” – Ugovor imetnika španske besedne znamke „LIMONCHELO“ – Zavrnitev registracije“

I – Uvod

1. Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: UUNT ali Urad) s to pritožbo nasprotuje sodbi Sodišča prve stopnje z dne 15. junija 2005 v zadevi Shaker proti UUNT( ). Spor se v bistvu nanaša na vprašanje, kako presojati verjetnost zmede med besedno znamko in sestavljeno besedno in figurativno znamko.

2. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da ne obstaja verjetnost zmede med zadevnima znamkama, ker predstavlja slika prevladujoči element sestavljene znamke in zato ni zadostne podobnosti z besedno znamko. UUNT v nasprotju s tem meni, da pri celoviti presoji – ob upoštevanju tudi fonetičnega in pojmovnega vidika – verjetnost zmede obstaja.

II – Pravni okvir

3. Člen 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti( ) (v nadaljevanju: Uredba št. 40/94) določa relativne razloge za zavrnitev registracije zaradi verjetnosti zmede:

„Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

a) […]

b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.“

4. Sedma uvodna izjava pojasnjuje pojem verjetnosti zmede v primeru podobnosti proizvodov in storitev: ta, „katere ugotavljanje je odvisno od številnih elementov, zlasti od prepoznavnosti znamke na tržišču, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, stopnje podobnosti med znamko ter označenim blagom in storitvami, pomeni poseben pogoj takšnega varstva.“

III – Dejansko stanje spora in sodba Sodišča prve stopnje

5. Sodišče prve stopnje opisuje dejansko stanje spora v točkah od 1 do 13 izpodbijane sodbe tako( ):

„1 Tožeča stranka je 20. oktobra 1999 [Shaker di L. Laudato & C. Sas (v nadaljevanju: Shaker)] pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo znamke Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena (v nadaljevanju: Uredba št 40/94).

2 Prijavljena znamka se nanaša na ta figurativni znak:

3 Proizvodi, za katere je bila prijavljena znamka, spadajo v razrede 29, 32 in 33 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), ki so opisani tako:

- Razred 29: Meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirano, zamrznjeno, sušeno ter kuhano sadje in zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko in mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba;

- Razred 32: Pivo; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač;

- Razred 33: Alkoholne pijače (razen piva).

4 [...]

5 [...]

6 Na [zahtevo] UUNT je tožeča stranka omejila svojo prijavo za proizvode razreda 33 na limonin liker z amalfitanske obale [in umaknila prijavo za razred 32].

7 Registracija znamke Skupnosti je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 30/00 z dne 17. aprila 2000.

8 Družba Limiñana y Botella SL (v nadaljevanju: ugovarjajoča stranka) je 1. junija 2000 v skladu s členom 42(1) Uredbe št. 40/94 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke.

9 Kot razlog za ta ugovor je navedla, da bi naj obstajala verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 med prijavljeno znamko, če se ta nanaša na proizvode razreda 33 Nicejskega aranžmaja, in v letu 1996 pri Oficina Española de Patentes y Marcas des Ministerio de ciencia y tecnología (španski Urad za patente in znamke) registrirano besedno znamko, ki se tudi nanaša na proizvode razreda 33, ugovarjajoče stranke, poimenovano:

„LIMONCHELO“.

10 Oddelek za ugovore UUNT je 9. septembra 2002 ugodil ugovoru in zato zavrnil registracijo prijavljene znamke [za razred 33].

11 Oddelek za ugovore je svojo odločbo v bistvu obrazložil tako, da je navedel, da med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko na španskem trgu zaradi enakosti proizvodov in podobnosti med znamkama obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. V zvezi s podobnostjo znamk je oddelek za ugovore do te ugotovitve prišel po preizkusu vidnih, fonetičnih in pomenskih podobnosti zadevnih znamk, iz katerega naj bi izhajalo, da obstajajo med prevladujočim elementom prijavljene znamke, pojmom „limoncello“, in prejšnjo znamko vidne in fonetične podobnosti.

12 Tožeča stranka je 7. novembra 2002 pri UUNT zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo v skladu s členi od 57 do 62 Uredbe št. 40/94.

13 Drugi odbor za pritožbe je z odločbo z dne 24. oktobra 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo tožeče stranke zavrnil. Odbor za pritožbe je, sklicujoč se na to, da so proizvodi prejšnje znamke enaki proizvodom prijavljene znamke, ugotovil, da je prevladujoči element prijavljene znamke pojem „limoncello“ in da sta si prijavljena znamka in prejšnja znamka vidno in fonetično zelo blizu ter da zato obstaja verjetnost zmede med tema znamkama.“

6. Sodišče prve stopnje je odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 24. oktobra 2003 razveljavilo in spremenilo v tem smislu, da je pri UUNT vložena pritožba tožeče stranke utemeljena in da se zato ugovor zavrne.

7. Sodišče prve stopnje je izhajalo iz tega, da so zadevni proizvodi enaki.

8. Pri vprašanju podobnosti znamk je Sodišče prve stopnje navedlo, da je treba pri tem upoštevati posebnost, ki jo ima v nasprotju z besedno znamko sestavljena besedna in figurativna znamka. Sestavljeno znamko, pri kateri je element enak ali podoben drugi znamki, je mogoče za podobno drugi znamki šteti zgolj, če je enak ali podoben element prevladujoči element pri priklicanem celotnem vtisu sestavljene znamke.

9. Pri prijavljeni znamki naj bi bila predstavitev okroglega krožnika, okrašenega z limonami, jasen prevladujoč element. Ta naj ne bi imel nič skupnega s prejšnjo znamko. Zato naj ne bi bilo verjetnosti zmede obeh znamk pri zadevni španski javnosti. Podobnost pojmov „limoncello“ ali „limonchelo“, ki ju vsebujeta znamki, glede na sliko, fonetiko ali pomen naj pri tem ne bi ničesar spremenila.

10. Ker med znamkama ne obstaja verjetnost zmede, naj bi bila med drugim nujna presoja razlikovalnega učinka prejšnje znamke.

IV – Pritožba

11. UUNT je svojo pritožbo v začetku oprl na dva razloga.

12. S prvim tožbenim razlogom se Sodišču prve stopnje očita, da je nepravilno razlagalo in uporabljalo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 s tem, da je pri izključno vidnem preizkusu prijavljene znamke zanikalo verjetnost zmede.

13. Z drugim pritožbenim razlogom se sodbi očita očitno nasprotje in „nelogičnost“. Ta očitek se je nanašal na del besedila italijanske različice sodbe, ki je zaradi napake pri prevodu obsegal nasprotujočo opredelitev. Po tem, ko je bila s sklepom z dne 26. januarja 2006 v skladu s členom 84 Poslovnika Sodišča prve stopnje potrjena „očitna nepravilnost“ sodbe v tej točki, je Urad na zahtevo Sodišča umaknil pritožbo glede drugega pritožbenega razloga.

14. UUNT predlaga,

1. naj se izpodbijana odločba razveljavi;

2. naj se družbi Shaker di L. Laudato & C. naložijo stroški.

15. Družba Shaker v nasprotju s tem navaja, da naj bi bila presoja dejstev zgolj naloga Sodišča prve stopnje, ki je opravilo ustrezno presojo. Družba Shaker zato predlaga,

1. naj se pritožba zavrne;

2. naj se pritožniku naložijo stroški.

V – Presoja

16. Urad navaja številne ugovore zoper izpodbijano sodbo. Vendar menim, da je odločilna kritika primerjave obeh znamk, ki jo je opravilo Sodišče prve stopnje.

17. Iz sedme uvodne izjave Uredbe št. 40/94 izhaja, da je ugotovitev verjetnosti zmede „odvisna od številnih elementov, zlasti od prepoznavnosti znamke na tržišču, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, stopnje podobnosti med znamko ter označenim blagom in storitvami“. Ugotovitev verjetnosti zmede je torej treba presojati celovito ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera.( )

18. Sodišče je v točki 49 izpodbijane sodbe ugotovilo nujnost obsežne primerjave obeh znamk, vendar je nato v točki 50 navedlo:

„Sestavljeno znamko, pri kateri je element enak ali podoben drugi znamki, je zato mogoče upoštevati kot podobno tej drugi znamki, če je ta element prevladujoči element v celotnem vtisu, ki ga prikliče sestavljena znamka.“

19. Sodišče prve stopnje je to predpostavko navedlo v sodbi MATRATZEN( ) in jo od takrat dalje uporabilo v številnih odločbah( ). Vendar pa sproži vprašanje, kako ravnati, ko znamka nima nobenega prevladujočega elementa oziroma ko več elementov razvije pomemben učinek.

20. Sodišče prve stopnje je svojo predpostavko od takrat že relativiziralo v sodbi Matratzen. Ta naj ne bi pomenila, da je treba upoštevati zgolj element sestavljene znamke in ga primerjati s kako drugo znamko. Veliko bolj bi bilo treba med seboj primerjati zadevni znamki kot celoti. Vendar s tem ne bi bilo izključeno, da bi lahko v določenih okoliščinah eden ali več elementov sestavljene znamke vplival na – v zavesti zadevne javnosti priklicani – celotni vtis.( )

21. Na te relativizirane izjave se je oprlo tudi Sodišče, ko je zavrnilo pritožbo zoper sodbo Matratzen.( ) Predpostavka, da naj bi prišla podobnost znamk v poštev zgolj, kadar obstaja skladnost s prevladujočim elementom, naj bi opisovala zgolj določeno skupino primerov.( ) Ta skupina primerov je konkretizirana z opredelitvijo prevladujočega elementa znamke v točki 50 izpodbijane sodbe. Ta element mora „[biti] že sam primeren […], da dà sliki te znamke, ki jo ohrani v zavesti zadevna javnost, tak pečat, da so v primerjavi s tem priklicanim celotnim vtisom vsi drugi elementi znamke zanemarljivi.“ Zgolj kadar je mogoče zanemariti vse druge elemente znamke, je za presojo podobnosti pomemben le prevladujoči element.

22. Če se izhodiščna predpostavka omeji na take primere, tako da se sestavljene znamke presojajo izključno glede na prevladujoči element, ki izpodrine vse ostale elemente, pa vendarle ni v nasprotju z v nadaljevanju izdano sodbo Sodišča v zadevi Medion( ). V tej je Sodišče verjetnost zmede izpeljalo iz neprevladujočega elementa.

23. Ta sodba je temeljila na kombinaciji prejšnje znamke (LIFE) z novo firmo proizvajalca (THOMSON LIFE), pri čemer se je firma proizvajalca upoštevala kot prevladujoči element sestavljene znamke. V takem primeru obstaja – zlasti takrat, ko je firma proizvajalca splošno znana – nevarnost, da javnost povezuje tudi proizvode, ki so označeni s prejšnjo znamko, z izvorom proizvodov, ki jih zajema sestavljen znak.( ) V sodbi Medion naj bi ugotovitev morebitne verjetnosti zmede izhajala iz tega, da je bil poleg prevladujočega elementa zaznan nadaljnji element, ki je bil enak prejšnji znamki. Prav ta drugi element pri celotnem vtisu znamke ni bil zanemarljiv. Zato v tem primeru v številki 50 izpodbijane sodbe navedena predpostavka ne bi bila uporabljiva.

24. Za ta primer je torej odločilno, ali je Sodišče prve stopnje dejansko, na podlagi lastne opredelitve, ugotovilo prevladujoči element prijavljene znamke, ob katerem je mogoče zanemariti vse ostale elemente. Sodišče prve stopnje pa ni prišlo do take ugotovitve.

25. Poleg tega Sodišče prve stopnje v točki 57 izpodbijane sodbe opisuje krožnik kot izstopajoč v primerjavi z drugimi elementi in v točki 58 ugotavlja, da zavzema večji del spodnjih dveh tretjin prijavljene znamke, medtem ko zavzema beseda „Limoncello“ zgolj večji del zgornje tretjine. Pri nadaljnji primerjavi različnih elementov prijavljene znamke se v točki 60 in v naslednjih točkah izpodbijane sodbe Sodišče prve stopnje omeji na to, da zanika prevladujoč položaj ostalih elementov. Vsi ti koraki pri preizkusu pa vendarle ne pripeljejo do ugotovitve, da krožnik pri prijavljeni znamki prevladuje v tem smislu, da bi bilo mogoče vse ostale elemente zanemariti.

26. Zato prijavljena znamka v skladu z ugotovitvami Sodišča prve stopnje ne vsebuje elementa, ki bi v smislu postopka, ki ga je razvilo Sodišče prve stopnje, v zvezi z verjetnostjo zmede upravičil omejitev primerjave obeh znamk na ta element. Poleg tega bi morali biti obe znamki podrejeni celoviti presoji verjetnosti zmede. Ker pa to ni bilo opravljeno, je bilo v izpodbijani sodbi napačno uporabljeno pravo in jo je zato treba razveljaviti.

VI – Posledice razveljavitve izpodbijane sodbe

27. V skladu s členom 61(1), drugi stavek, Statuta Sodišča lahko to v primeru razveljavitve odločitve Sodišča prve stopnje, če stanje postopka to dovoljuje, samo dokončno odloči o zadevi. Sicer pa jo vrne v razsojanje Sodišču prve stopnje.

28. Če bi Sodišče želelo odločiti o tem sporu, bi moralo brez podlage v izpodbijani sodbi samo opraviti presojo dejstev, namreč primerjavo obeh znamk. Presoja dejstev pa je vendarle naloga Sodišča prve stopnje. Poleg tega sodelujoči Sodišču za ta vprašanja o dejstvih niso predložili stališč. Sodišče bi lahko upoštevalo zgolj njihova pisna stališča na prvi stopnji, pri čemer ne bi moglo poseči po kakršnihkoli ugovorih iz ustnega postopka pred Sodiščem prve stopnje. Zato menim, da stanje postopka pri predloženi zadevi še ne dovoljuje odločitve. Zato mora Sodišče vrniti zadevo v razsojanje Sodišču prve stopnje.

VII – Stroški

29. Če Sodišče zadevo vrne v razsojanje Sodišču prve stopnje, ne pride v poštev odločitev o stroških v skladu s členom 122 Poslovnika, ampak se ta pridrži do končne sodbe.

30. Drugačna odločitev o stroških se zdi mogoča zgolj v zvezi z drugim pritožbenim razlogom. Urad je ta pritožbeni razlog umaknil, ker je temeljil na napaki pri prevodu v sodbi Sodišča prve stopnje, ki je bila odpravljena šele po vložitvi pritožbe s sklepom z dne 26. januarja 2006 v skladu s členom 84 Poslovnika Sodišča prve stopnje. Zato bi se lahko vprašali, ali je mogoče stroške tega pritožbenega razloga upravičeno naložiti eni izmed strank. V tem primeru pa je ta pritožbeni razlog vendarle tako majhnega pomena, da ni priporočljivo, da bi se pri stroških posebej upošteval.

VIII – Predlog

31. Sodišču predlagam, naj odloči tako:

1. Sodba z dne 15. junija 2005 v zadevi Shaker di L. Laudato & C. Sas proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (T-7/04, ZOdl., str. II-2305) se razveljavi.

2. Zadeva se vrne v odločanje Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti.

3. Odločitev o stroških se pridrži.