SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

PHILIPPA LÉGERJA,

predstavljeni 13. januarja 2005( )

Zadeva C-418/02

Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundespatentgericht (Nemčija))

„Znamke – Direktiva 89/104/EGS – Storitvena znamka – Storitve, ki se opravljajo v okviru prodaje blaga na drobno – Registracija – Opredelitev vsebine teh storitev in proizvodov, za katere se uporabljajo – Podobnost med temi storitvami in proizvodi, ki se prodajajo, ali storitvami, ki se lahko opravljajo v splošnem okviru prodaje proizvodov“

1. Pravo znamk se v zadnjih letih na pobudo gospodarskih subjektov pomembno razvija, kar dobro izraža pomen, ki ga imajo znamke v današnji, tako imenovani „potrošniški“ družbi. Po razširitvi znakov, ki lahko sestavljajo znamko, na vonj, zvok ali eno ali več barv samih po sebi, brez oblike in brez robov( ), je Sodišče v tej zadevi soočeno s še enim razvojem prava znamk, ki ga zahtevajo družbe za distribucijo blaga.

2. Tokrat gre za določitev, ali in, po potrebi, pod katerimi pogoji se lahko znamka registrira za storitve prodaje blaga na drobno. Tako Bundespatentgericht (Nemčija) sprašuje, ali lahko „trgovina blaga na drobno“ pomeni storitev v smislu člena 2 Prve direktive Sveta 89/104/EGS( ) in v primeru pritrdilnega odgovora, pod katerimi pogoji se lahko registrira znamka za tako storitev.

I – Pravni okvir

A – Mednarodni sporazumi o pravu znamk

1. Pariška konvencija

3. Konvencija za varstvo industrijske lastnine, podpisana 20. marca 1883, kakor je bila nazadnje revidirana 14. julija 1967 v Stockholmu,( ) je referenčni pravni okvir, v zvezi s katerim so se pogodbenice navedene konvencije obvezale, da ga bodo upoštevale pri varstvu znamk. Vse države članice Evropske skupnosti (v nadaljevanju: države članice) so pogodbenice te konvencije.( )

4. Člen 6e Pariške konvencije, katerega vsebina je bila sprejeta na konferenci za revizijo navedene konvencije v Lizboni leta 1958, navaja:

„Države[, za katere se uporablja navedena konvencija,] se zavezujejo, da bodo varovale storitvene znamke. Države niso dolžne zagotoviti registracije teh znamk.“( )

2. Nicejski aranžma

5. Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, revidiran 14. julija 1967 v Stockholmu in 13. maja 1977 v Ženevi ter spremenjen 28. septembra 1979,( ) spada v okvir dogovorov, za katere so si pogodbenice Pariške konvencije v njenem členu 19 pridržale pravico, da jih sklepajo med seboj.( ) Cilj tega aranžmaja je olajšati registracijo znamk s skupno klasifikacijo proizvodov in storitev, za katere je znamka registrirana( ).

6. Nicejska klasifikacija obsega seznam naslovov 34 razredov proizvodov in 11 razredov storitev. Proizvodi in storitve, ki spadajo v te različne razrede, so tam opisani na splošno. Te naslove najpogosteje spremljajo pojasnila. Nicejska klasifikacija vsebuje tudi abecedni seznam okoli 10.000 proizvodov in 1000 storitev. Navedeno klasifikacijo redno revidira strokovni odbor, ustanovljen z Nicejskim aranžmajem. Različica, ki je veljala v času dejstev iz postopka v glavni stvari, je bila sedma izdaja, objavljena leta 1996. To je nadomestila osma izdaja, ki je bila objavljena junija leta 2001 in je začela veljati 1. januarja leta 2002.

7. Razred 35 Nicejske klasifikacije je opisan z naslednjimi izrazi, ki so enaki v obeh zgoraj navedenih različicah:

„Oglasna dejavnost;

vodenje komercialnih poslov;

poslovna administracija;

pisarniški posli.

Pojasnilo

[…]

Ta razred zajema zlasti:

[…]

– povezovanje različnih proizvodov v koristi tretjih (z izjemo njihovega prevoza), ki omogoča potrošniku, da si jih udobno ogleda in kupi.

Ta razred ne zajema:

– dejavnosti podjetja, katerega glavna naloga je prodaja blaga, tj. tako imenovanega trgovskega podjetja;

[…]“

8. Člen 2 Nicejskega aranžmaja opredeljuje pravni pomen in področje uporabe Nicejske klasifikacije. Ta člen se glasi:

„1. Izvzemši obveznosti, ki jih nalaga ta aranžma, ima mednarodna klasifikacija samo tisti pomen, ki ji ga pripisuje posamezna država pogodbenica. Mednarodna klasifikacija ne veže držav pogodbenic glede ocenjevanja obsega varstva znamke in ne glede priznavanja storitvenih znamk.

2. Vsaka pogodbenica si pridrži možnost, da uporabi mednarodno klasifikacijo proizvodov in storitev kot glavni ali kot pomožni sistem.

3. Administracije držav pogodbenic bodo vpisovale v uradne naslove in objave registriranih znamk številko vrste mednarodne klasifikacije, v katero spada posamezen proizvod ali posamezna storitev, za katero je znamka registrirana.

4. Dejstvo, da se poimenovanje nahaja na abecednem seznamu, na noben način ne vpliva na pravice, ki bi lahko obstajale v zvezi s tem poimenovanjem.“

9. Države članice so pogodbenice Nicejskega aranžmaja, razen Republike Ciper in Republike Malte.( ) Nicejska klasifikacija je predpisana za prijave za registracijo znamk Skupnosti.( ) Navedena klasifikacija se uporablja tudi za mednarodno registracijo znamk, ki jo opravi Mednarodni urad WIPO na podlagi Madridskega sporazuma o mednarodnem registriranju znamk z dne 14. aprila 1891, kakor je bil nazadnje revidiran leta 1967 v Stockholmu in spremenjen 28. septembra 1979( ), ter Protokola k Madridskemu sporazumu( ).

B – Pravo Skupnosti

10. Cilj Direktive je določiti enake pogoje v vseh državah članicah za pridobitev in ohranitev pravice do registrirane znamke, da bi odpravili neskladnosti v zakonodajah navedenih držav članic, ki lahko ovirajo prost pretok blaga in storitev ter izkrivljajo konkurenco na skupnem trgu.( ) V skladu z dvanajsto uvodno izjavo se morajo določbe Direktive popolnoma ujemati z določbami Pariške konvencije in ne smejo vplivati na obveznosti, ki izhajajo iz te konvencije, za države, ki so njene pogodbenice.

11. V skladu s členom 1 se Direktiva „uporablja za vsako znamko glede blaga ali storitev, ki je predmet registracije ali prijave za registracijo v državi članici kot posamična znamka, kolektivna znamka ali garancijska ali certifikacijska znamka ali ki je predmet registracije ali prijave za registracijo v Uradu Beneluksa za znamke ali mednarodne registracije z učinkom v državi članici“.

12. Člen 2 Direktive opredeljuje znake, ki lahko sestavljajo znamko. Ta člen se glasi:

„Znamka je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz besed vključno z osebnimi imeni, slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij.“

13. Člen 4 Direktive se nanaša na razloge za zavrnitev registracije znamke in vzroke za neveljavnost registrirane znamke v primeru spora s predhodno vloženo znamko. Ta člen določa:

„1. Znamka se ne registrira ali, če se registrira, se jo lahko razglasi za neveljavno:

a) če je enaka prejšnji znamki in če so blago in storitve, za katere se znamka uporablja oziroma je zanje registrirana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja znamka;

b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovnimi znamkami, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.“

14. Člen 5 določa pravice iz znamke. Ta člen določa:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.“

15. Za uresničitev notranjega trga si Uredba prizadeva uvesti poleg nacionalnih znamk tudi znamko Skupnosti, ki se pridobi z enim postopkom, uživa enotno varstvo in učinkuje na vsem območju Skupnosti.( ) Registracija in upravljanje te znamke Skupnosti spadata v pristojnost Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)( ).

16. Uredba v členih 4, 8 in 9 vsebuje določbe, ki se ujemajo z določbami iz členov 2, 4 in 5 Direktive.

C – Nacionalno pravo

17. Namen Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov) z dne 25. oktobra 1994( ), ki ga vsebuje člen 1 Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinien (zakon o reformi prava znamk in prenosu Prve direktive), ki je začel veljati 1. januarja 1995, je prenos Direktive v nemško nacionalno pravo.

18. Določbe členov 2, 4(1) in 5(1) Direktive so povzete v členih 3(1), 9(1) in 14(2) Markengesetz.

II – Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

19. Družba Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG( ) je 19. marca 2001 pri pristojnem nemškem uradu za patente in znamke zaprosila za registracijo grafične in barvne znamke „Praktiker“ za storitev, opisano na naslednji način: „trgovina na drobno z izdelki za gradnjo, prenovo in vrtnarstvo ter drugim potrošnim blagom na področju ‚do-it-yourself‘“.

20. Nemški urad za patente in znamke je zavrnil to prijavo. Menil je, da pojem „trgovina na drobno“ ne označuje neodvisnih storitev s samostojnim ekonomskim pomenom, ampak zadeva le distribucijo proizvodov kot tako. Po mnenju tega urada se lahko varstvo s strani prava znamk pridobi samo z registracijo znamke, ki zajema različne tržne proizvode.

21. Praktiker je pred Bundespatentgericht vložil pritožbo zoper to odločbo. Navedel je, da gospodarski razvoj v smeri storitvene družbe zahteva novo presojo trgovine na drobno. Po mnenju pritožnika naj bi na odločitev o nakupu potrošnika vedno bolj vplivali vidiki, kot so razporeditev proizvodov, njihova predstavitev, storitve, ki jih opravljajo zaposleni, oglaševanje itd. Take storitve naj bi presegale preprosto prodajno dejavnost in omogočale razlikovanje podjetja od njegovih tekmecev. Zato bi torej morale biti deležne varstva storitvene znamke, kot naj bi ga odslej priznaval UUNT in večina uradov za znamke v državah članicah.

22. Bundespatentgericht je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali trgovina blaga na drobno pomeni storitev v smislu člena 2 Direktive?

2. V kolikšni meri je treba opredeliti vsebino takšnih storitev, ki jih opravlja trgovec na drobno, da bi zagotovili določenost predmeta varstva znamke, kot to zahtevata:

a) funkcija znamke, opredeljena v členu 2 Direktive, ki je razlikovati blago ali storitve enega podjetja od tistih drugih podjetij;

b) dolžnost omejiti področje varstva take znamke v primeru spora?

3. V kolikšni meri je treba razmejiti področje podobnosti [člen 4(1)(b) in člen 5(1)(b) Direktive] med takimi storitvami, ki jih opravlja trgovec na drobno, in:

a) drugimi storitvami, ki se opravljajo v okviru distribucije blaga, ali

b) blagom, ki ga distribuira zadevni trgovec na drobno?“

23. Bundespatentgericht v svoji predložitveni odločbi pojasnjuje, da Sodišču predlaga ta vprašanja iz naslednjih razlogov.

24. Pri izvajanju svoje dejavnosti naj se trgovec na drobno ne bi razlikoval od proizvajalca, ki sam zagotavlja prodajo svojih proizvodov. Trgovec na drobno bi se lahko torej od takega tekmeca razlikoval po blagovni znamki. Poleg tega naj bi storitev, povezanih z distribucijo proizvodov, kot so svetovanje strankam, informativne in oglaševalske akcije itd., kupec ne dojemal kot samostojnih storitev, zato naj bi bilo njihovo varstvo zajeto v blagovni znamki. Nazadnje naj bi storitve, ki se dodatno ponujajo v okviru nakupovalnega centra, kot so finančne in zavarovalne storitve, storitve turistične agencije ali gostinske storitve, ki se zdijo neodvisne od distribucije proizvodov, spadale v posebne razrede Nicejske klasifikacije in bi torej lahko bile predmet samostojnih znamk.

25. Dejavnost trgovca na drobno, za katero bi se lahko varstvo storitvene znamke izkazalo za potrebno, naj bi bila torej omejena na posebne prodajne dejavnosti, ki omogočajo distribucijo proizvodov, ne da bi bile omejene na to, to je na razporeditev proizvodov iz različnih podjetij, da bi oblikovali asortima in ga ponudili na ravni enega distributerja. Te storitve, ki naj bi bile tako plačane prek trgovske marže na proizvode, bi lahko šteli za take, ki so opravljene proti plačilu v skladu z opredelitvijo storitev iz člena 50 ES.

26. Prav tako bi bilo treba upoštevati Nicejsko klasifikacijo, ki naj bi bila obvezujoča za države članice in UUNT. Na podlagi pojasnil k razredu 35 je nemški urad za patente in znamke zavrnil registracijo znamk v zvezi s storitvami trgovine na drobno, ker je šlo izključno za distribucijo proizvodov. Varstvo storitvene znamke naj bi se priznalo samo, če trgovsko podjetje opravlja storitve, ki presegajo dejavnost distribucije proizvodov in ki se lahko ponudijo tretjim osebam kot neodvisne storitve.

27. Vendar pa naj bi UUNT in uradi za znamke večine držav članic priznavali registracijo znamke za storitve, ki jih opravlja trgovec na drobno, toda z razhajanji glede vprašanja, ali bi bilo treba take storitve natančneje opredeliti. Dejstvo, da se lahko nacionalne znamke in znamke Skupnosti soočijo ene z drugimi pred nacionalnimi organi in sodišči in tudi pred UUNT, naj bi pomenilo, da mora Sodišče poiskati obvezujočo rešitev. Brez tega bi bilo načelo enakosti obravnave gospodarskih subjektov kršeno, kar bi lahko povzročilo znatno izkrivljenje konkurence v Evropski uniji.

28. Vendar pa Bundespatentgericht zatrjuje, da se lahko registracija takih storitvenih znamk prizna samo, če je mogoče konkretno opredeliti predmet tega varstva. Pridobitev znamke za „storitve trgovine na drobno“ ne bi smela v nobenem primeru privesti do nenadzorovane širitve varstva znamke, ki bi zajemalo vse storitve, opravljene v okviru trgovske dejavnosti veleblagovnice, in vse proizvode, ki jih ta distribuira. Ta zahteva naj bi izhajala iz same funkcije znamke, ki je zagotoviti potrošniku identiteto izvora označenega proizvoda ali storitve. Nujna naj bi bila tudi glede na prosti pretok blaga in storitev, ki zahteva, da se izključne pravice, podeljene z registracijo znamke, jasno opredelijo.

29. Splošni izrazi, kot so „storitve trgovine na drobno“ ali „trgovina z blagom na drobno“ ali „trgovanje v veleblagovnici“, naj torej ne bi bili dovolj natančni. Na eni strani naj ne bi omogočali razlikovanja storitev, ki jih ponuja trgovec na drobno, od drugih storitev, ki jih lahko ponujajo druga pravno in gospodarsko neodvisna podjetja, kot so banke, turistične agencije, transportna podjetja, restavracije, ki spadajo v druge razrede storitev. Na drugi strani naj ne bi omogočali natančne določitve distribuiranih proizvodov. Iste pomisleke bi lahko navedli, kadar prijava za registracijo navaja samo vrsto prodajnega mesta, kot je „veleblagovnica“ ali „supermarket“. Glede na pojasnila k razredu 35 Nicejske klasifikacije, bi moral opis storitev, ki jih ponuja trgovec na drobno, ki bi omogočal njihovo razlikovanje s storitvami iz drugega razreda navedene klasifikacije, izhajati iz formule, ki navaja povezovanje različnih proizvodov v koristi tretjih, z izjemo njihovega prevoza, ki omogoča ali olajša nakup teh proizvodov.

30. Vendar pa lahko celo opis storitev, ki jih opravlja trgovec na drobno, pri registraciji znamke ne bi zadostoval, da bi preprečil tveganje nenadzorovanega monopola. Razmejiti bi bilo treba tudi pojem podobnosti na eni strani med temi storitvami ter na drugi strani drugimi storitvami, ki se lahko ponujajo v okviru nakupovalnega centra, in prodajanimi proizvodi.

III – Presoja

A – Prvo vprašanje za predhodno odločanje

31. S prvim vprašanjem za predhodno odločanje Bundespatentgericht sprašuje, ali trgovina blaga na drobno pomeni storitev v smislu člena 2 Direktive.

32. Odgovor na to vprašanje se mi zdi potreben pred naslednjimi pojasnili, ki se na eni strani nanašajo na vsebino in predmet člena 2 Direktive in na drugi strani na to, kaj je treba razumeti z izrazom „trgovina blaga na drobno“ v okviru tega spora.

33. Kar zadeva najprej člen 2 Direktive, njegov namen ni, kot upravičeno navaja Komisija Evropskih skupnosti, opredeliti storitev, za katere lahko nacionalni urad registrira znamko. Ta člen se v skladu s svojim naslovom nanaša na „znake, ki lahko sestavljajo znamko“. Določa namreč, da lahko znamko sestavljajo znaki, ki jih je mogoče predstaviti grafično in s pomočjo katerih se „blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij“. Njegov namen je torej opredeliti vrste znakov, ki lahko sestavljajo znamko, neodvisno od proizvodov ali storitev, za katere bi lahko zaprosili za varstvo.( )

34. Direktiva tudi v svojih drugih določbah ne vsebuje opredelitve storitev, za katere bi se lahko registrirala znamka. Vendar pa je njen namen, kot je navedeno v sedmi uvodni izjavi, določiti enake pogoje v vseh državah članicah za pridobitev pravice do registrirane znamke. Poleg tega naj bi se uporabljala, kot je navedeno v njenem členu 1 in kot izhaja iz njene vsebine, ne samo za blagovne znamke, ampak tudi za storitvene znamke.

35. Ob upoštevanju teh elementov, menim, da čeprav je treba Direktivo glede na njeno dvanajsto uvodno izjavo in člen 6e Pariške konvencije razumeti v tem smislu, da držav članic ne obvezuje, da v svojem notranjem pravu priznajo storitvene znamke, pa so te vseeno dolžne od trenutka, ko sprejmejo možnost, da gospodarski subjekti registrirajo take znamke,( ) upoštevati predpise navedene direktive, kar zadeva materialne pogoje registracije teh znamk. Strinjam se torej s stališčem vseh intervenientov, v skladu s katerim vprašanje, ali lahko storitev, kot je „trgovina blaga na drobno“, pomeni storitev, za katero se lahko registrira znamka, spada v področje uporabe Direktive in mora najti odgovor v njeni vsebini in ciljih, ki si jih prizadeva doseči.

36. Drugo pojasnilo se nanaša na pojem „trgovina blaga na drobno“. Bundespatentgericht ni pojasnilo, kaj natančno zajema ta pojem. Kot navaja Komisija v svojih stališčih, se ta pojem, kakor je opredeljen v vrsti uradnih jezikov različnih držav članic, uporablja za označitev dejavnosti, ki obsega prodajo proizvodov v majhni količini posameznikom in ki se s tem razlikuje od „trgovine na debelo“. Pojem „trgovina na drobno“ torej označuje dejavnost, ki obsega prodajo proizvodov v majhnih količinah.

37. Zdi se, da vsi intervenienti, skupaj s pritožnikom, priznavajo, da prodaja proizvodov kot taka, to je omejena na sam postopek, ki obsega ponudbo proizvodov za prodajo in njihovo prodajo, v skladu z Direktivo ne more šteti za storitev, za katero se lahko registrira znamka. Kot navaja Komisija, je ta dejavnost upoštevana v okviru določb Direktive, ki se nanašajo na pravice, podeljene z registracijo znamke za blago. Tako iz člena 5(3) Direktive izhaja, da znamka, registrirana za blago, podeljuje pravico do ponudbe blaga, ki je opremljeno s to znamko, njegovega dajanja na trg in njegovega skladiščenja v ta namen. Po logiki sistema prava znamk se torej v zvezi s prodajo proizvodov dejavnost prodaje ne upošteva kot abstraktna ali nematerialna enota, ampak se upoštevajo proizvodi, ki so predmet te prodaje. Z drugimi besedami je po logiki tega sistema „jedro“ prodaje, kot se izrazi avstrijska vlada v svojih pisnih pripombah, proizvod, ki je predmet te prodaje, in ne prodaja kot storitev.

38. To stanje po mojem mnenju logično izhaja iz dejstva, da storitev nima materialne vsebine, tako da se znamka lahko pritrdi samo na elemente, ki se uporabljajo za njeno opravljanje, medtem ko se na proizvode zaradi njihove materialnosti lahko pritrdi znamka, ki jo lahko potrošniki prepoznajo kot neposredno povezano s proizvodom, ki ga označuje. Ker je namen prodajne storitve prav prodaja proizvodov potrošnikom in ker so lastnosti, kot je cena proizvoda, na splošno merila, ki odločajo o nakupu, se lahko trgovec na drobno razlikuje od tekmecev prav z znamko proizvodov, ki jih prodaja. Ta analiza velja tudi, če prodajalec ni proizvajalec zadevnih proizvodov. Tako se lahko distributer razlikuje od konkurentov s prodajo proizvodov pod znamko njihovega proizvajalca ali pod svojo trgovsko znamko, ki jo je registriral za zadevne proizvode.

39. Vendar pa se pojem „trgovine na drobno“ v tem postopku ne omejuje na samo prodajo proizvodov kot tako, ampak ima širšo vsebino. Po mnenju pritožnika zajema tudi dejavnosti, kot so izbira proizvodov, njihova razporeditev in predstavitev, kakovost sprejema in svetovanja osebja, lokacija in dostopnost trgovine. Gre torej za storitve, ki so namenjene pospeševanju prodaje proizvodov in ki se opravljajo v okviru njihove distribucije. Vprašanje, ki se postavlja v tem primeru, je torej, ali lahko take storitve, ki se opravljajo v okviru prodaje blaga na drobno, v skladu z Direktivo pomenijo storitev kot tako, za katero se lahko registrira storitvena znamka.

40. Bundespatentgericht meni, da bi lahko del odgovora na to vprašanje našli v pojasnilih k razredu 35 Nicejske klasifikacije. Videli smo, da razred 35 združuje storitve, ki se nanašajo na oglasno dejavnost, vodenje komercialnih poslov, poslovno administracijo in pisarniške posle. Glede na pojasnila, ki ga spremljajo, zajema zlasti „povezovanje različnih proizvodov v koristi tretjih (z izjemo njihovega prevoza), ki omogoča potrošniku, da si jih udobno ogleda in kupi“. Vendar pa ne zajema „dejavnosti podjetja, katerega glavna naloga je prodaja blaga, tj. tako imenovanega trgovskega podjetja“.

41. Nisem prepričan, da lahko ta pojasnila služijo kot oporna točka za razlago Direktive. Res je, da je, kot navaja Bundespatentgericht, Zvezna republika Nemčija pogodbenica Nicejskega aranžmaja.( ) Vendar pa je treba spomniti, kakšen je pravni pomen Nicejske klasifikacije, kakor je izrecno naveden v členu 2 navedenega aranžmaja. Iz uporabe določbe člena 2(2) v zvezi z določbo člena 2(3) navedenega aranžmaja izhaja, da so se države, ki so njegove pogodbenice, zavezale, da bodo njihove pristojne uprave vpisovale v uradne listine in objave registriranih znamk, kot glavno ali stransko, številke razredov klasifikacije, v katere spadajo proizvodi ali storitve, za katere je posamezna znamka registrirana.

42. Kot je Sodišče že navedlo, je cilj te klasifikacije olajšati registracijo znamk.( ) Vlagateljem prijav za registracijo znamk omogoča, da se sklicujejo na enoten sistem klasifikacije. Tem vlagateljem tako olajša pripravo prijav za registracijo, saj bodo proizvodi in storitve, na katere se določena znamka nanaša, razvrščeni na enak način v vseh državah, ki so sprejele ta sistem klasifikacije. Iz tega istega razloga ta sistem pomeni tudi prednost za gospodarske subjekte in nacionalne urade za znamke, saj olajša poizvedbe po prejšnjih znamkah, ki bi lahko bile v nasprotju s prijavo za registracijo. Nazadnje služi kot podlaga za izračun pristojbin za registracijo pri registraciji znamke.( )

43. Ta klasifikacija, katere glavni cilji so torej olajšati postopke registracije in poizvedb, ima torej predvsem praktično vrednost. Po mojem mnenju nima pravega pravnega pomena glede vprašanja, za katere vrste storitev se lahko registrira znamka, kot to potrjuje člen 2(1) Nicejskega aranžmaja, v skladu s katerim ima navedena klasifikacija ob upoštevanju obveznosti, ki jih določa navedeni aranžma, učinek, ki ji ga pripiše vsaka država Unije, in zlasti ne obvezuje držav, ki so pogodbenice navedenega aranžmaja, niti glede presoje obsega varstva znamke niti glede priznanja storitvenih znamk.

44. Po mojem mnenju bi bilo torej sporno meniti, da lahko neobstoj rubrike ali storitve, ki natančno ustreza dejavnosti, na katero se nanaša prijava za registracijo znamke, na seznamu naslovov razredov in na abecednem seznamu blaga in storitev Nicejske klasifikacije upraviči zavrnitev take prijave. Praktična težava, ki jo pomeni registracija take znamke, se ne bi smela enačiti s pravno nemožnostjo. Iz istih razlogov menim, da se pojasnila k različnim razredom navedene klasifikacije ne morejo primerno uporabiti za razlago Direktive.

45. Tudi v drugih mednarodnih obveznostih, ki vežejo vse države članice ali Evropsko skupnost, ni elementov, ki bi omogočali takojšen odgovor na vprašanje, ali lahko storitve, ki se opravljajo v okviru prodaje blaga na drobno, v skladu z Direktivo pomenijo storitev kot tako, za katero se lahko registrira storitvena znamka. Videli smo, da se Pariška konvencija omeji na določitev obveznosti za države članice, da zagotovijo varstvo storitvenih znamk, ne določa pa, da predvidijo registracijo teh znamk. Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine v prilogi k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije z dne 15. aprila 1994, ki je bil v imenu Skupnosti, kar zadeva del, ki spada v njeno pristojnost, odobren s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994( ), in glede na vsebino in cilje katerega je Sodišče razsodilo, da je treba v okviru možnosti razložiti zakonodajo Skupnosti o znamkah( ), prav tako ne vsebuje natančnih določb v zvezi s tem.

46. Za odgovor na sporno vprašanje, tako kot vlada Združenega kraljestva, menim, da je treba izhajati iz bistvene funkcije znamke. V skladu z ustaljeno sodno prakso je bistvena funkcija znamke zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku identiteto izvora proizvoda ali storitve, ki ju znamka označuje, in mu omogočiti brez verjetnosti zmede razlikovanje tega proizvoda ali storitve od tistih, ki izvirajo od drugod. Znamka mora za potrošnika pomeniti jamstvo, da so bili vsi proizvodi ali storitve, ki jih označuje, izdelani oziroma opravljene pod nadzorom enega podjetja, ki se mu lahko pripiše odgovornost za njihovo kakovost.( )

47. Ker je namen storitvene znamke omogočiti potrošnikom, da prepoznajo podjetje, ki opravlja to storitev, njena registracija torej pomeni, da bo z znamko prepoznavna tudi sama storitev kot taka, ki naj bi jo znamka označevala. Z drugimi besedami, pomembno je, da lahko potrošniki dejavnost kot tako, za katero vlagatelj zahteva registracijo znamke, dojemajo kot storitev. Ta zahteva izhaja iz same funkcije znamke in s tem povezanega načela specifikacije, ki pomeni, da je mogoče pravice, ki jih podeljuje, natančno določiti. Znamke ni mogoče registrirati za storitev, ki bi, ker je potrošniki ne bi mogli dojemati kot storitve, privedla do nedoločljivosti področja varstva.

48. Tako kot Bundespatentgericht se tudi meni zdi mogoče priznati, da se lahko storitve, ki se ponujajo v okviru prodaje proizvodov in so potrošnikom dostopne samo v okviru posebnega nakupa, vendar pa so predmet druge pogodbe, kot je sama prodajna pogodba, opredelijo kot storitve kot take in označijo s storitveno znamko. Glede na primere predložitvenega sodišča bi lahko šlo za financiranje, ki ga predlaga trgovec za nakup enega od svojih proizvodov, ali za zavarovanje tega, ali za pogodbo o popravilu ali vzdrževanju kupljenega proizvoda. Za te storitve, ki drugače spadajo v posebne razrede Nicejske klasifikacije, to je razreda 36 in 37, bi moralo biti mogoče, da so označene s storitveno znamko.

49. Ta identifikacija se lahko zdi manj očitna, kar zadeva dejavnosti, ki jih navaja pritožnik, kot so izbor proizvodov, njihova razporeditev in predstavitev, kakovost sprejema in svetovanja osebja, lokacija in dostopnost trgovine. V nasprotju z zgoraj navedenimi storitvami se za te storitve namreč ne sklene posebna pogodba ali izda poseben račun. Zato se njihova opredelitev za storitve kot take, ki bi lahko bile označene s storitveno znamko, že vnaprej zdi težja. Kljub temu pa se mi zdi težko sistematično izključiti, da bi jih bilo mogoče opredeliti kot storitve, ločene od prodaje blaga kot take.

50. Kot je poudaril pritožnik, se je distribucija proizvodov v zadnjih letih zelo razvila, kar se je pokazalo s pomembnim razvojem prodajnih mest, z naraščajočim številom „supermarketov“ in „nakupovalnih centrov“, sredstev, ki se uporabljajo v ta namen, s pojavom sredstev za elektronsko komunikacijo in prodajnih metod, zlasti z razvojem „marketinga“. Značilnost tega razvoja, ki se mi zdi pomembna za to zadevo, se nanaša na dejstvo, da pogoji, ki obdajajo samo prodajno dejanje, lahko v odnosih med trgovcem in potrošniki pomenijo prav tako pomemben prodajni argument kot kakovost in cena prodajanih proizvodov. Na primer, v okviru tako imenovanega „hard discounta“ se zgodi, da se proizvodi ponujajo za prodajo brez kakršne koli znamke.( ) Vseeno pa so izbrani tako, da ustrezajo določenemu standardu kakovosti v okviru določenega cenovnega razpona. V takem primeru je po mojem mnenju mogoče priznati, da je izbira proizvodov tista, ki so jo potrošniki identificirali in ki jih lahko spodbudi, da se po nakupih vrnejo v določeno trgovino, in ne prisotnost proizvodov te ali one znamke. Prav tako se mi zdi ustrezen primer trgovca na drobno z vinom, ki ga je pritožnik navedel na obravnavi. Izbiro navedenega trgovca na drobno z vini, ki jih ponuja za prodajo, in svetovanje, ki ga ponuja strankam pri izbiri vin, ki najbolje sodijo k določenim jedem, ob upoštevanju finančnih zmožnosti potrošnika, bi po mojem mnenju potrošnik lahko opredelil za storitve kot take.

51. Ta analiza se mi prav tako zdi prepričljiva v primeru trgovine, ki tako kot v tem primeru za prodajo ponuja izdelke za gradnjo, prenovo in vrtnarstvo. Glede na pojasnila pritožnika prihajajo proizvodi, ki jih ponuja, od več sto različnih proizvajalcev. Lahko si predstavljamo, da so lahko materiali in orodja za popravila in vrtnarstvo, ki jih ponuja tak trgovec, različnih znamk in da lahko nekatere od teh proizvodov, označenih z istimi znamkami, za prodajo ponujajo tudi druge verige distributerjev. Vseeno se mi zdi mogoče priznati, da bi se lahko potrošniki odločili, da bodo nakup opravili prav pri tem trgovcu, ker jim ta ponuja poseben izbor takih vrst proizvodov ali ker vedo, da bodo tam našli razpoložljive prodajalce, ki jim bodo sposobni primerno svetovati glede izvedbe del, ki jih bodo opravili sami, in glede izbire ustreznega orodja za ta namen.

52. V teh različnih primerih se mi zdi mogoče, da bi lahko potrošniki te dejavnosti prepoznali za storitve kot take, ločene od same prodaje proizvodov, zaradi njihove organiziranosti in stalnosti ter pomena, ki ga lahko imajo kot prodajni argument v odnosih med trgovcem in potrošniki.

53. Poleg tega se tako kot vsi intervenienti in Bundespatentgericht strinjam z analizo, da se za te storitve, čeprav niso predmet posebnega računa, kljub temu lahko šteje, da so opravljene proti plačilu, ker se izvajajo za pospeševanje prodaje nekaterih proizvodov in ne popolnoma brez interesa ter zato ker trgovec njihov strošek vključi v trgovsko maržo, ki jo doseže pri prodaji samih proizvodov. Zato lahko štejemo, da je pogoj opravljanja storitev proti plačilu, ki ga določa člen 50 ES, na katerega se je mogoče sklicevati v okviru razlage Direktive ob upoštevanju njenega cilja, da še posebej spodbudi prosti pretok storitev med državami članicami, izpolnjen.

54. Dalje tudi ne morem izključiti, da bi bili trgovci lahko zainteresirani za registracijo takih storitvenih znamk. Res je, kot upravičeno navaja francoska vlada, da imajo trgovci na razpolago druga pravna sredstva, kot so storitvene znamke, da si pridobijo stranke in dosežejo, da jih lahko potrošniki, ki so bili zadovoljni z izbiro proizvodov in svetovanjem zaposlenih, razlikujejo od njihovih tekmecev. Tako trgovci uživajo varstvo identitete, pod katero opravljajo prodajno dejavnost, prek varstva njihovega trgovskega imena, ki ga morajo v skladu s členom 8 Pariške konvencije zagotoviti vse države, ki so njene pogodbenice( ). Na voljo imajo tudi varstvo firme, določeno v njihovem nacionalnem pravu, ki ga uporabljajo v odnosih s tretjimi osebami, in znaka firme, pritrjenega na prodajno mesto, s katerim fizično opozarjajo potrošnike na prodajno mesto. Vendar pa vsi ti elementi in tudi blagovne znamke ne zajemajo posebej zadevnih storitev.

55. Nazadnje se mi zdi tudi koristno navesti, da veliko število držav članic zdaj z različnimi zahtevami priznava, da se lahko storitve, ki se opravljajo v zvezi s prodajo blaga na drobno, označijo z znamko.( ) Enako načelno stališče je sprejel UUNT na podlagi Uredbe, ki se resda nanaša na znamko Skupnosti in ne na nacionalne znamke, vendar pa se njen sistem registriranja in cilji za uresničitev notranjega trga ujemajo s tistimi iz Direktive. Tako je drugi odbor za pritožbe UUNT v odločbi Giacomelli Sport( ) odločil, da lahko storitev, ki se opravlja v okviru trgovine blaga na drobno, pomeni storitev, za katero se lahko registrirajo znamke Skupnosti.( ) Na podlagi te odločbe je predsednik UUNT po vrsti posvetovanj z nacionalnimi uradi in WIPO v svojem obvestilu št. 3/01 z dne 12. marca 2001 tudi navedel, da bi se lahko znamka Skupnosti pod pogoji, ki jih je navedel in jih bom obravnaval v okviru preučitve drugega vprašanja za predhodno odločanje, registrirala tudi za storitve, ki se opravljajo v povezavi s prodajo blaga na drobno.

56. Na podlagi vseh teh elementov Sodišču torej predlagam, da na prvo vprašanje za predhodno odločanje odgovori, da storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine blaga na drobno in se razlikujejo od same prodaje ter jih je mogoče identificirati, v skladu z Direktivo lahko pomenijo storitev, za katero se lahko registrira storitvena znamka.

B – Drugo vprašanje za predhodno odločanje

57. Z drugim vprašanjem za predhodno odločanje Bundespatentgericht sprašuje, v kolikšni meri je treba v skladu z Direktivo opredeliti vsebino storitev, ki jih opravlja trgovec na drobno v okviru trgovine blaga na drobno, da bi zagotovili določenost predmeta varstva znamke, kot to zahtevata na eni strani funkcija znamke, opredeljena v členu 2 Direktive, ki je razlikovati blago ali storitve enega podjetja od tistih drugih podjetij, in na drugi strani dolžnost omejiti področje varstva take znamke v primeru spora.

58. Komisija meni, da se to vprašanje nanaša na uradne pogoje registracije znamke in da posledično spada v izključno pristojnost držav članic. Komisija se pri svoji analizi sklicuje na peto uvodno izjavo Direktive, v skladu s katero lahko države članice še naprej prosto določajo postopek v zvezi z registracijo znamk. Prav tako poudarja razhajajoče se prakse, ki obstajajo v različnih državah članicah, kar zadeva pogoje, ki jih zahtevajo nacionalni uradi za registracijo storitvenih znamk na področju trgovine na drobno. Nazadnje zatrjuje, da kar zadeva znamko Skupnosti, zahtev v zvezi z opisom proizvoda ali storitve, za katero je registrirana znamka, ne vsebuje Uredba, ampak Uredba št. 2868/95, sprejeta za njeno izvajanje.

59. Ne strinjam se s to analizo. Res je, da Direktiva tako kot Uredba v svojih določbah ne navaja, v kolikšni meri je treba opredeliti blago in storitve, za katere se lahko registrira znamka. Prav tako je jasno, da cilj Direktive ni popolna uskladitev zakonodaj držav članic na področju znamk in da so si države članice pridržale svobodo, da same določijo pravila postopka v zvezi z registracijo znamk.

60. Vseeno pa je cilj Direktive, kot je navedeno v njeni prvi in sedmi uvodni izjavi, uskladiti pogoje za pridobitev pravice do znamke. Po mojem mnenju iz preučitve sistema Direktive izhaja, da vprašanje, v kolikšni meri je treba opredeliti blago in storitve, za katere se znamka prijavi za registracijo, da bi zagotovili določenost predmeta varstva, spada k materialnim pogojem te registracije.

61. Vemo, da sistem Direktive sloni na registraciji. Registracija znamke tej podeljuje pravice, predvidene v Direktivi, in omogoča določitev natančnega obsega teh pravic. Direktiva tako navaja vrsto pogojev, ki jih mora izpolnjevati znak, ki naj bi sestavljal znamko. V zgoraj navedeni sodbi Sieckmann je moralo Sodišče pojasniti pomen registracije v javnem registru. Po mnenju Sodišča je cilj take registracije „da je [znamka] dostopna pristojnim organom in javnosti, zlasti gospodarskim subjektom. Po eni strani morajo pristojni organi zaradi izpolnjevanja svoje obveznosti glede predhodnega preizkusa prijav za registracijo in zaradi objave in vzdrževanja ustreznega in natančnega registra znamk jasno in natančno poznati lastnosti znakov, ki sestavljajo znamko. Po drugi strani morajo imeti gospodarski subjekti možnost, da se natančno in jasno prepričajo o opravljenih registracijah ali o prijavah za registracijo, ki so jih vložili njihovi sedanji ali potencialni konkurenti, in da tako koristijo upoštevne informacije, ki zadevajo pravice tretjih. Da bi uporabniki navedenega registra lahko na podlagi registracije znamke določili njeno natančno naravo, mora biti njena grafična predstavitev v registru celovita, lahko dostopna in razpoznavna“( ).

62. Te zahteve, v skladu s katerimi je treba zadevni znak poznati zanesljivo in natančno, da bi pristojnim organom omogočili izvajanje njihovih obveznosti nadzora ter imetniku znamke in drugim subjektom natančno seznanjenost z obsegom pravic, podeljenih z registracijo, so prenosljive na proizvode in storitve, za katere je znamka registrirana.

63. Znak na eni strani ter proizvodi in storitve, ki naj bi jih ta znak označeval, na drugi strani so nerazdružljivi sestavni deli registracije, ki omogočajo določitev pravic, podeljenih z vsako registrirano znamko. V skladu s sistemoma Direktive in Uredbe se znamka vedno prijavi za registracijo za označitev določenih proizvodov in določenih storitev.( ) In prav v zvezi s temi proizvodi in storitvami je treba oceniti razloge za zavrnitev, navedene v členu 3 Direktive.( ) Prav tako je treba proizvode in storitve, za katere se vloži prijava za registracijo znamke, nujno upoštevati pri presoji, ali je treba to registracijo zavrniti na podlagi člena 4 Direktive, ker naj bi bila navedena znamka enaka prejšnji znamki ali ker bi lahko pomenila verjetnost zmede v zvezi s prejšnjo znamko. Tako se v skladu s členom 4(1)(a) Direktive znamka ne registrira ali, če se registrira, se lahko razglasi za neveljavno, „če je enaka prejšnji znamki in če so blago in storitve, za katere se znamka uporablja oziroma je zanje registrirana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja znamka“( ). V skladu z odstavkom 1(b) istega člena obstoj verjetnosti zmede izhaja iz medsebojne odvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo blaga in storitev, ki jih ti znaki označujejo.

64. Vzporedno je treba poznati tudi blago in storitve, označene z znamko, da bi v skladu s členom 5 Direktive določili pravice, podeljene z registracijo te znamke. Nazadnje je zaradi navedbe blaga in storitev, označenih z znamko, tudi mogoče izvršiti razloge za razveljavitev ali neveljavnost znamke in nacionalni organi lahko v skladu s členom 13 Direktive omejijo obseg zavrnitve, razveljavitve ali neveljavnosti znamke samo na blago in storitve, za katere ti razlogi veljajo.

65. Zahteve, ki jih je Sodišče postavilo v zgoraj navedeni sodbi Sieckmann glede zaznavanja znaka, bi torej izgubile praktični učinek, če ne bi natančno poznali tudi samega blaga in storitev, za katere je bila registracija zaprošena ali opravljena.

66. To poznavanje je še toliko bolj pomembno, ker mora, kot je Sodišče že potrdilo, sistem registracije znamk, ki je bistveni del varstva znamk, prispevati, kar zadeva pravo Skupnosti in različna nacionalna prava, k pravni varnosti in k dobremu upravljanju.( ) V skladu s to logiko in ustaljeno sodno prakso mora biti preučitev razlogov za zavrnitev, ki jih določa Direktiva, poglobljena in popolna, da bi preprečili neupravičeno registracijo znamk( ). Izvedba poglobljene in popolne preučitve pred registracijo, da bi zagotovili pravno varnost, torej zahteva tudi natančno poznavanje blaga in storitev, ki bodo označeni z znamko, za katero je bila zaprošena registracija.

67. Na podlagi te presoje menim, da vprašanje, v kolikšni meri je treba opredeliti vsebino storitev, ki se opravljajo v okviru trgovine blaga na drobno, spada k pogojem za pridobitev pravic do znamke, ki si jih Direktiva prizadeva uskladiti. Zato je Sodišče tisto, ki mora določiti, v kolikšni meri je treba opredeliti to vsebino.

68. V zvezi s tem vprašanjem obstajajo različne prakse v različnih nacionalnih uradih in v UUNT. Na grobo je mogoče te prakse predstaviti na naslednji način.( ) Kar zadeva opis storitev, označenih z znamko, nekateri nacionalni uradi dopuščajo, da se take storitve registrirajo pod oznako „trgovina na drobno“ ali „storitve prodaje na drobno“. Drugi uradi zahtevajo za to registracijo natančnejši opis ponujenih storitev, ki se eventualno nanaša na formulacijo v pojasnilih k razredu 35 Nicejske klasifikacije, to je „povezovanje različnih proizvodov v koristi tretjih (z izjemo njihovega prevoza), ki omogoča potrošniku, da si jih udobno ogleda in kupi“. Kar zadeva proizvode, za katere se te storitve uporabljajo, večina uradov priporoča ali zahteva, naj se opredelijo ali naj se opredeli panoga, ki ji pripadajo. Drugi dopuščajo, da se ta opredelitev zagotovi z navedbo tržnega sektorja, v katerem se storitve opravljajo, kot je lekarna ali trgovina s pohištvom.

69. Kar zadeva UUNT, je drugi odbor za pritožbe v zgoraj navedeni odločbi Giacomelli Sport navedel, da mora vlagatelj predložiti razumljiv opis storitve in navesti, na katerem področju se opravlja. Kot primer je navedel izraz „storitve na drobno na področju športnih izdelkov“.

70. Predsednik tega urada je v svojem obvestilu št. 3/01 sprejel nekoliko drugačno stališče. Po njegovem mnenju se lahko za storitve, ki se opravljajo v zvezi s prodajo blaga na drobno, registrira storitvena znamka Skupnosti, in te storitve spadajo v razred 35 Nicejske klasifikacije. Dalje navaja, da je izraz „storitve prodaje na drobno“ jasen in da ga Urad WIPO priznava, pod pogojem, da se ta pojem razume kot tisti v pojasnilih k razredu 35. Kar zadeva opredelitev področja dejavnosti, na katerem se storitve opravljajo, v nasprotju s stališčem drugega odbora za pritožbe navaja, da se ta opredelitev ne more šteti za pravno nujno, ker se tovrstna opredelitev ne zahteva za storitve iz drugih razredov Nicejske klasifikacije, kot je popravilo, vzdrževanje ali prevoz. Po njegovem mnenju pa je taka opredelitev vseeno zaželena. Zato predlaga naslednje formulacije: kar zadeva področje dejavnosti, uporabo izraza „storitve na drobno na področju prehrambnih izdelkov in pijač“; kar zadeva posebno naravo storitve, uporabo izrazov, kot sta „storitve prodaje na drobno v veleblagovnici“ ali „storitve prodaje na drobno v supermarketu“ itd.

71. Po mojem mnenju bi morala registracija znamke za storitve, ki se opravljajo v okviru prodaje blaga na drobno, jasno razkrivati na eni strani konkretno vsebino teh storitev in na drugi strani proizvode ali vrsto proizvodov, za katere se uporablja. Ta dvojna zahteva je po mojem mnenju glede na sistem in cilje Direktive upravičena zaradi posebnosti storitev, ki se opravljajo v okviru trgovine blaga na drobno.

72. Kot smo videli, mora registracija znamke omogočiti natančno opredelitev predmeta varstva, ki ga registrirana znamka zagotavlja svojemu imetniku.( ) Poznavanje pravic, podeljenih z registracijo, torej pomeni, da je mogoče natančno določiti, katere storitve znamka zajema. Opis teh storitev je tudi pomemben, da se pristojnim organom omogoči, da v okviru poglobljenega in celovitega preverjanja presodijo, ali je treba registracijo znamke zavrniti v skladu s členom 4 Direktive, ker naj bi bila enaka prejšnji znamki ali ker bi lahko pomenila verjetnost zamenjave s prejšnjo znamko zaradi enakosti ali podobnosti zadevnih znakov ali zaradi enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih s temi znaki. Opis je nazadnje tudi pomemben, da organom omogoči presojo razlogov za zavrnitev, razveljavitev ali neveljavnost znamke in da omejijo obseg zavrnitve, razveljavitve ali neveljavnosti znamke samo na blago in storitve, za katere ti razlogi veljajo.

73. Da bi ugotovili posledice, ki jih imajo te zahteve za storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine blaga na drobno, je po mojem mnenju treba upoštevati dejstvo, da se te razlikujejo od drugih storitev, kot so storitve popravila, prevoza ali čiščenja oblačil. V okviru takih storitev ponudnik namreč opravi delo, ki je predmet pogodbe, sklenjene s potrošnikom. Navedba take storitve v prijavi za registracijo znamke opisuje torej dejavnost, ki jo organi, pristojni za nadzor, in tudi gospodarski subjekti jasno prepoznajo, ker se nanaša na natančno določeno dejavnost, ki si jo lahko vsak miselno predstavlja. Kot pa sem navedel, so storitve, ki se obravnavajo v tem sporu, storitve, ki jih distributerji opravljajo v okviru prodaje svojih proizvodov in katerih cilj je prav pospešiti njihovo prodajo. Te storitve torej same po sebi nimajo namena. Potrošniki jih uporabijo samo v okviru nakupa teh proizvodov in njihov strošek je vključen v ceno slednjih. Poleg tega smo videli, da v sistemu prava znamk prodaja kot taka ne pomeni storitve, za katero bi se lahko registrirala znamka. Distributer se pri prodajni dejavnosti razlikuje od tekmecev po znamki proizvodov, ki jih prodaja, ki je lahko znamka izdelovalca ali proizvajalca.

74. Po mojem mnenju je torej pomembno, da se lahko storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine blaga na drobno, konkretno in dovolj natančno opišejo, da bi jih na eni strani lahko jasno opredelili in na drugi strani zagotovili, da niso omejene na preprosto distribucijo blaga.

75. Zato menim, da izrazi, kot je izraz „trgovina na drobno“, ki ga je pritožnik uporabil v prijavi za registracijo, ali „storitve prodaje na drobno“, niso dovolj jasni, da bi opisali vsebino storitev, ki se opravljajo. Res je, da omogočajo razumevanje, da se tako označene storitve ne ujemajo s popolnoma neodvisnimi storitvami prodaje blaga, kot so storitve v okviru nakupovalnega centra, ki jih ponujajo turistična agencija, čistilnica ali restavracija. Eventualno bi jih lahko razumeli tudi, kot da ne zajemajo storitev, povezanih s prodajo proizvodov, vendar ki so jasno opredeljive, kot so kreditna pogodba za financiranje dobrine ali zavarovalna pogodba, in ki spadajo v posebne razrede storitev Nicejske klasifikacije. Vendar pa po mojem mnenju ne omogočajo razumevanja, katere so konkretno storitve, ki jih opravlja distributer in se ne ujemajo z zgoraj navedenimi storitvami, se pa tudi razlikujejo od samega dejanja prodaje.

76. V istem smislu se nagibam k mnenju, da tudi formulacija v pojasnilih k razredu 35 Nicejske klasifikacije, to je povezovanje različnih proizvodov v koristi tretjih (z izjemo njihovega prevoza), ki omogoča potrošniku, da si jih udobno ogleda in kupi, v primeru distributerja proizvodov ni dovolj jasna, da bi označila storitve, ki jih ta opravlja in ki se razlikujejo od preproste ponudbe zadevnih proizvodov naprodaj.

77. Po mojem mnenju je prav tako potrebno, da se določi, za katere proizvode ali katere vrste proizvodov se te storitve uporabljajo. Res je, da taka opredelitev, kot je navedel predsednik UUNT v zgoraj navedenem obvestilu št. 3/01, ni potrebna v okviru registracije znamk Skupnosti za storitve, ki spadajo v druge razrede Nicejske klasifikacije, kot so popravilo, vzdrževanje ali prevoz. Vendar se mi ta element ne zdi odločilen in bi ga lahko premostili glede na vsebino in cilje zakonodaje Skupnosti ter tudi tu ob upoštevanju posebnih značilnosti zadevnih storitev.

78. Videli smo, da so te storitve namenjene pospešitvi prodaje določenih proizvodov. V nasprotju z drugimi storitvami se ne opravljajo samostojno. Opravljajo se samo v okviru prodaje določenih posebnih proizvodov. Če taka opredelitev v zvezi s temi proizvodi ali kategorijo, v katero spadajo, ne bi obstajala, bi bil obseg varstva, dodeljenega z registracijo znamke, praktično neomejen. Registracija take znamke bi lahko povzročila, da bi bila vlagatelju dodeljena izključna uporaba tega znaka na področju storitev, ki se opravljajo v okviru prodaje blaga na drobno, ne glede na vrsto proizvoda. Takšno stanje pa po mojem mnenju ne bi bilo v skladu s ciljem Direktive, ki je spodbuditi prosti pretok blaga in storitev.

79. Vemo, da ima pravo znamk nekoliko paradoksno naravo, saj posameznemu gospodarskemu subjektu podeljuje izključne pravice do znakov, ki so namenjene za trženje blaga ali storitev, da bi spodbudili prosti pretok tega blaga in teh storitev. Da bi uskladili interese varstva znamke in prostega pretoka, mora vlagatelj v sistemu registracije prava znamk v zameno za izključne pravice, za katere zaprosi, natančno navesti znak ter blago in storitve, na katere se bodo te pravice nanašale. Ta zahteva omogoča, da se hkrati dosežeta cilj varstva znamke, tako da se natančno opredeli predmet tega varstva, in cilj prostega pretoka blaga in storitev, tako da se izključne pravice omejijo na samo funkcijo znamke, ki je razlikovati blago in storitve imetnika. Če se zadevne storitve zaradi njihove narave lahko opravljajo samo v okviru prodaje določenih proizvodov, se mi zdi, da bi lahko vsebino in cilje Direktive razložili tako, da mora vlagatelj opredeliti, kateri so proizvodi, za katere se te storitve uporabljajo.

80. V nasprotju s Komisijo menim, da položaj vlagatelja, ki zahteva registracijo znamke za storitve, ki se opravljajo v okviru prodaje blaga na drobno, ni enak položaju, v katerem gospodarski subjekt zaprosi za registracijo znamke za opravljanje storitve, kot je oglaševanje, ne da bi opredelil vrsto oglaševanja, ali za obsežno paleto proizvodov in storitev. V teh primerih je obseg varstva, ki ga podeli registracija, dejansko zelo širok. Vendar pa ni rečeno in tudi ni mogoče domnevati, da bo zainteresirani svojo znamko uporabljal samo v določenem sektorju storitev ali samo za del proizvodov, navedenih v prijavi za registracijo. V takem primeru lahko torej priznamo, da je treba uporabiti določbe členov 10 in 12 Direktive, ki se nanašajo na razveljavitev pravic imetnika znamke, če je ta ni resno uporabljal za blago in storitve, za katere jo je registriral, da bi omogočili, da bi bil znak znova na razpolago za sektor dejavnosti ali proizvode, za označitev katerih ni bil uporabljen. Vseeno pa menim, da bi bilo neustrezno uporabiti ta sistem, če je že od začetka določeno, da se lahko storitve uporabljajo samo za določene proizvode.

81. Opis proizvodov ali vrst proizvodov, za katere se uporabljajo storitve v okviru prodaje blaga na drobno, bi po mojem mnenju lahko izhajal bodisi iz naštevanja teh proizvodov bodisi iz navedbe zadevne panoge dejavnosti ali vrste trgovine, v kateri se te storitve opravljajo, če se take navedbe jasno nanašajo na določeno vrsto proizvodov, kot je področje športnih oblačil ali trgovina s pohištvom. Nasprotno se mi samo navedba storitev, ki se opravljajo v „veleblagovnici“ ali v „supermarketu“, ki je lahko koristna za opredelitev okvira, v katerem se zadevne storitve opravljajo, ne zdi dovolj za določitev proizvodov, za katere se navedene storitve uporabljajo, če upoštevamo veliko raznolikost proizvodov, ki se lahko prodajajo na takem prodajnem mestu. Težava, ki se v primeru distribucije v veleblagovnicah lahko pojavi pri naštevanju različnih vrst prodajanih proizvodov zaradi njihovega števila, se mi ne zdi zadosten razlog, da bi opustili to zahtevo po opredelitvi.

82. Na podlagi te presoje Sodišču torej predlagam, naj na drugo vprašanje za predhodno odločanje odgovori, da je vsebino storitev, ki jih opravlja trgovec na drobno v okviru trgovine blaga na drobno in za katere se lahko registrira storitvena znamka, v skladu z Direktivo treba opredeliti tako, da je razpoznavno, kaj konkretno sestavlja te storitve. Izrazi, kot sta „trgovina na drobno“ ali „storitve prodaje na drobno“, niso dovolj jasni, da bi opisali vsebino takih storitev. Registracija znamke za storitve, ki se opravljajo v okviru prodaje blaga na drobno, mora tudi omogočiti določitev, za katere proizvode ali vrste proizvodov se te storitve uporabljajo.

C – Tretje vprašanje za predhodno odločanje

83. Tretje vprašanje za predhodno odločanje se nanaša na pojem podobnosti iz člena 4(1)(b) in člena 5(1)(b) Direktive. Videli smo, da je treba v skladu s členom 4(1)(b) registracijo znamke zavrniti, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovnimi znamkami, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. S podobnimi izrazi člen 5(1)(b) določa, da ima imetnik registrirane znamke pravico, da tretjim osebam prepove, da v gospodarskem prometu uporabijo znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

84. Bundespatentgericht najprej opozori, da je v skladu s sodno prakso Sodišča bistveno merilo za presojo podobnosti proizvodov ali storitev v smislu zgoraj navedenih določb vprašanje, ali lahko glede na vse okoliščine zainteresirani krogi verjamejo, da so zadevni proizvodi ali storitve podvrženi nadzoru istega podjetja. Prav tako navaja, da so med ustreznimi merili za presojo podobnosti proizvodov in storitev zlasti narava, namen in uporaba zadevnih proizvodov ali storitev ter njihova morebitna konkurenčnost ali dopolnilnost.

85. Bundespatentgericht dalje pojasnjuje, da številni trgovci opravljajo nadzor kakovosti proizvodov, ki jih distribuirajo. Iz tega sklepa, da bi uporaba te zelo široke opredelitve podobnosti, ki za zadostnega šteje skupen nadzor kakovosti medsebojno funkcionalno povezanih proizvodov ali storitev, na področju znamk za storitve, ki se opravljajo v okviru prodaje blaga na drobno, lahko privedla do tega, da bi se imetniku take storitvene znamke podelil obseg varstva, ki ga ne bi bilo mogoče nadzorovati.

86. Tako bi lahko uporaba teh meril povzročila, da bi se te storitve štele za analogne na eni strani z drugimi storitvami, ki se lahko uporabljajo v splošnem okviru distribucije proizvodov, kot so storitve financiranja, zavarovanja ali vzdrževanja, in na drugi strani s samimi proizvodi, ki jih prodaja trgovec.

87. V zvezi s to zadnjo točko Bundespatentgericht pojasnjuje, da se lahko v skladu z nemško sodno prakso proizvodi, ki se uporabljajo za opravljanje storitev, in navedene storitve štejejo za podobne, če se storitvena podjetja samostojno ukvarjajo z izdelavo ali distribucijo zadevnih proizvodov ali če proizvajalci teh proizvodov samostojno opravljajo dejavnost na področju ustreznih storitev. Tako bi bila podobnost med storitvijo „oskrba gostov“ in proizvodi „alkoholne pijače“ priznana, ker se ti proizvodi ponujajo v podjetjih proizvodnje za njihovo takojšnjo porabo ali ker se uporabljajo v restavracijah, da se ponudijo v okviru postrežbe, pa tudi da se prodajajo v obliki, „ki jo je mogoče odnesti s seboj“.

88. Na podlagi te presoje Bundespatentgericht v tretjem vprašanju za predhodno odločanje sprašuje Sodišče, v kolikšni meri je treba razmejiti področje podobnosti v smislu člena 4(1)(b) in člena 5(1)(b) Direktive med na eni strani storitvami, ki se opravljajo v okviru trgovine blaga na drobno, in na drugi strani drugimi storitvami, ki se ponujajo v okviru distribucije proizvodov, ali samimi proizvodi, ki jih za prodajo ponuja trgovec na drobno.

89. Strinjam se z mnenjem Bundespatentgericht glede interesa, da se prepreči, da se imetniku znamke, registrirane za storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, podeli izredno široko varstvo, ki hkrati zajema druge storitve, ki se lahko ponujajo v okviru distribucije, in vse proizvode, ki jih ta imetnik ponuja za prodajo. Tako kot predložitveno sodišče menim, da priznanje možnosti registracije takih znamk ne bi smelo omogočiti, da te znamke nadomestijo blagovne znamke ali zmanjšajo interes, povezan z zadnjimi.

90. Če bi sistem prava znamk tako postavili pod vprašanje, to ne bi bilo v skladu s splošnim interesom. Četudi ima razvoj distribucije lahko za posledico, da so storitve, ki se opravljajo v okviru trženja določenih vrst proizvodov, danes pomembne ali celo odločilne za potrošnike, še vedno velja, da predmet vsake prodaje ostaja nakup določenega proizvoda. Tu se mi zdi koristno spomniti, da je učinek varstva blagovnih znamk varovanje in spodbujanje kakovosti teh proizvodov. Proizvajalce spodbuja, da ohranijo kakovost svojih proizvodov in da vlagajo v njihovo izboljšanje, s tem da jim zagotavlja možnost, da si pridobijo stalne stranke zaradi vrednosti teh proizvodov, označenih z njihovo znamko. Enako analizo je mogoče opraviti v zvezi s trgovsko znamko, za katero se lahko trgovec odloči, da jo bo pritrdil na proizvode, ki jih ponuja za prodajo. S tako označitvijo proizvodov želi, da njegova trgovska znamka označuje samo proizvode, ki ustrezajo določenemu standardu kakovosti. Znamka proizvodov tako prispeva h gospodarskemu napredku. Po mojem mnenju je torej pomembno, da v pravu znamk varstvo načina prodaje z registracijo znamke za storitve, ki se opravljajo v okviru prodaje blaga na drobno, ne škoduje vrednosti znamk, ki označujejo sam predmet prodaje.

91. Kljub temu ne verjamem, da bi bilo s pomočjo vnaprej določenih meril mogoče vnaprej razmejiti področje podobnosti med storitvami, ki se opravljajo v okviru prodaje blaga na drobno, in drugimi storitvami, ki se lahko ponudijo v okviru splošne distribucije, ter samimi proizvodi. Kot je navedeno v deseti uvodni izjavi Direktive, je treba ta pojem podobnosti razlagati v povezavi s pojmom verjetnosti zmede. V skladu s sodno prakso taka verjetnost obstaja, kadar se lahko javnost zmoti glede izvora zadevnih proizvodov in storitev, to je kadar lahko dobi vtis, da ti proizvodi in storitve izvirajo iz istega podjetja, ki mu lahko pripišejo odgovornost za njihovo kakovost.

92. V skladu s sodno prakso je treba to verjetnost zmede presoditi globalno v vsakem posameznem primeru ob upoštevanju vseh ustreznih dejavnikov.( ) Ta presoja pomeni določeno medsebojno odvisnost med upoštevanimi dejavniki, zlasti podobnostjo znamk in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako se lahko nizka stopnja podobnosti med označenimi proizvodi ali storitvami izravna z visoko stopnjo podobnosti med znamkami in obratno. Verjetnost zmede je toliko večja, kolikor se razlikovalnost znamke pokaže za pomembno. Pri presoji te razlikovalnosti znamke je treba zlasti upoštevati bistvene lastnosti znamke, skupaj z dejstvom, da je ali ni brez vsakršnega opisnega elementa proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana, njenim tržnim deležem, intenzivnostjo, ozemeljsko razsežnostjo in trajanjem uporabe te znamke, višino vlaganj, ki so jih podjetja namenila njeni promociji, obsegom zainteresiranega okolja, ki zaradi znamke identificira proizvode ali storitve kot izvirajoče iz določenega podjetja, in izjavami gospodarskih in industrijskih zbornic ali drugih poklicnih združenj.( ) Prav tako je za presojo podobnosti med zadevnimi proizvodi ali storitvami treba upoštevati vse ustrezne dejavnike, ki opredeljujejo odnos med proizvodi ali storitvami. Ti dejavniki vključujejo zlasti njihovo naravo, namen, uporabo in njihovo konkurenčnostjo ali dopolnilnostjo.( )

93. Nazadnje ima pri presoji verjetnosti zmede odločilno vlogo to, kako znamke zadevnih proizvodov ali storitev dojema povprečen potrošnik.( )

94. Na podlagi te sodne prakse lahko torej sklepamo, da je presoja podobnosti med storitvami in proizvodi, ki je tesno povezana z obstojem verjetnosti zmede, dejansko vprašanje, ki zahteva preučitev vseh okoliščin posameznega primera. Zato se zdi težko vnaprej določiti, da storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine blaga na drobno, ne bodo v nobenem primeru podobne določenim vrstam storitev, ki se opravljajo v splošnem okviru distribucije, ali proizvodom, za katere se uporabljajo. Vnaprejšnja izključitev take podobnosti bi lahko privedla do tega, da bi bila pod vprašaj postavljena sama funkcija znamke, ki je jamčiti za izvor proizvodov in storitev, ki jih označuje.

95. S pravom znamk najbolj skladen način za omejitev verjetnosti zmede in torej obsega varstva, podeljenega z registracijo znamk za storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine blaga na drobno, je po mojem mnenju natančna in popolna opredelitev storitev, ki se opravljajo na ta način, ter proizvodov, za katere se uporabljajo.

96. Če bodo te opredelitve zagotovljene, bodo morali pristojni organi glede na tako opisane storitve po njihovi vsebini in področju, na katerem se opravljajo, v vsakem posameznem primeru presoditi, ali lahko pri zadevnih potrošnikih obstaja verjetnost zmede zaradi na eni strani enakosti ali podobnosti zadevnih znakov in na drugi strani enakosti ali podobnosti storitev ali proizvodov, označenih z znakom tretje osebe, in storitev, ki jih v okviru prodaje blaga na drobno opravlja trgovec na drobno. Tako verjetnost zmede bo mogoče predpostavljati samo, če bi lahko zadevni potrošniki glede na vse posebne okoliščine posameznega primera domnevali, da so storitve ali proizvodi, označeni z znamko tretje osebe, istega izvora kot storitve, ki jih opravlja trgovec na drobno v okviru prodaje blaga na drobno, to je v skladu s sodno prakso, na katero se sklicuje Bundespatentgericht, da so bile storitve ali proizvodi te tretje osebe opravljene oziroma izdelani pod nadzorom trgovca na drobno, ki se mu lahko pripiše odgovornost za njihovo kakovost.

97. V nasprotju z Bundespatentgericht ne menim, da bi lahko okoliščina, da potrošniki smatrajo, da trgovci opravljajo določen nadzor kakovosti proizvodov, ki jih prodajajo, ne glede na to, ali so označeni s trgovsko znamko zadevnega trgovca ali z znamko proizvajalca, privedla do splošne domneve, da je treba te proizvode šteti za analogne storitvam, ki se opravljajo v okviru trgovine blaga na drobno. Ti proizvodi se po naravi razlikujejo od teh storitev. O njihovi podobnosti torej ni mogoče domnevati. Na podlagi značilnosti teh storitev in zadevnih proizvodov v vsakem posameznem primeru bo torej mogoče presoditi, ali se lahko zaradi njihove narave, namena, uporabe in njihove konkurenčneosti ali dopolnilnosti štejejo za podobne.

98. Poleg tega tudi ne menim, da mora sodna praksa Sodišča privesti do široke razlage teh meril. Kot smo videli, je treba pojem podobnosti razlagati v povezavi s pojmom verjetnosti zmede in, kot je Sodišče poudarilo v sestavi velikega senata,( ) o taki verjetnosti ni mogoče domnevati. Varstvo imetnika znamke torej zahteva dokaz obstoja verjetnosti zmede v zadevni javnosti.( )

99. Na podlagi te presoje se nagibam k mnenju, da registracija znamk za storitve, ki se opravljajo v okviru prodaje blaga na drobno, če je registracija teh znamk podvržena opredelitvi vsebine teh storitev in proizvodov, za katere se uporabljajo, ne bi smela privesti do tega, da se imetnikom teh znamk podeli neomejeno varstvo. V zvezi s tem se pridružujem mnenju, ki ga je izrazil direktor UUNT v zgoraj navedenem obvestilu št. 3/01, v skladu s katerim je verjetnost zmede med storitvami, ki se opravljajo v okviru prodaje blaga na drobno, in prodajanimi proizvodi, če je ni mogoče izključiti, vseeno malo verjetna, razen v posebnih okoliščinah, na primer, kadar so zadevne znamke enake ali skoraj enake in dobro uveljavljene na trgu.( )

100. Na podlagi te presoje Sodišču predlagam, naj na tretje vprašanje za predhodno odločanje odgovori, da ni treba razmejiti področja podobnosti v smislu člena 4(1)(b) in člena 5(1)(b) Direktive med storitvami, ki se opravljajo v okviru trgovine blaga na drobno, in drugimi storitvami, ki se ponujajo v okviru distribucije proizvodov, ali samimi proizvodi, ki jih za prodajo ponuja trgovec na drobno.

IV – Predlog

101. Glede na zgornje ugotovitve Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je postavilo Bundespatentgericht (Nemčija), odgovori tako:

„1. Storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine blaga na drobno in ki se razlikujejo od same prodaje ter jih je mogoče identificirati, lahko v skladu s Prvo direktivo Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami pomenijo storitev, za katero se lahko registrira storitvena znamka.

2. Vsebino storitev, ki jih opravlja trgovec na drobno v okviru trgovine blaga na drobno in za katere se lahko registrira storitvena znamka, je v skladu s Prvo direktivo 89/104 treba opredeliti tako, da je razpoznavno, kaj konkretno sestavlja te storitve. Izrazi, kot sta „trgovina na drobno“ ali „storitve prodaje na drobno“, niso dovolj jasni, da bi opisali vsebino takih storitev. Registracija znamke za storitve, ki se opravljajo v okviru prodaje blaga na drobno, mora tudi omogočiti določitev, za katere proizvode ali vrste proizvodov se te storitve uporabljajo.

3. Področja podobnosti v smislu člena 4(1)(b) in člena 5(1)(b) Prve direktive 89/104 med storitvami, ki se opravljajo v okviru trgovine blaga na drobno, in drugimi storitvami, ki se ponujajo v okviru distribucije proizvodov, ali samimi proizvodi, ki jih za prodajo ponuja trgovec na drobno, ni treba razmejiti.“