SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

MELCHIORJA WATHELETA,

predstavljeni 11. junija 2015 ( 1 )

Zadeva C‑215/14

Société des Produits Nestlé SA

proti

Cadbury UK Ltd

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,

ki ga je vložilo High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Združeno kraljestvo))

„Znamke — Direktiva 2008/95/ES — Člen 3(1)(e) — Pojem ‚razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo‘ — Tridimenzionalna znamka — Znak, sestavljen iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga, in oblike, ki je nujna za dosego tehničnega učinka — Čokoladne ploščice Kit Kat“

I – Uvod

1. Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 3(1)(b) in (e)(i) in (ii) ter (3) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ( 2 ) (v nadaljevanju: Direktiva o znamkah).

2. To vprašanje je bilo postavljeno v okviru spora med družbama Société des Produits Nestlé SA (v nadaljevanju: Nestlé) in Cadbury UK Ltd (v nadaljevanju: Cadbury), ker je slednja nasprotovala zahtevi družbe Nestlé, da se tridimenzionalni znak v obliki štiripalične napolitanke s čokoladnim oblivom registrira kot znamka Združenega kraljestva.

3. V tej zadevi gre za možnost, da bi si podjetje z registriranjem tridimenzionalnega znaka kot znamko zagotovilo trajni monopol. ( 3 )

II – Pravni okvir

A – Pravo Unije

4. Člen 3 Direktive o znamkah določa: „1. Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno naslednje: […] (b) blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja; […] (e) znaki, sestavljeni izključno iz: (i) oblike, ki izhaja iz same narave blaga; (ii) oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka; (iii) oblike, ki daje blagu bistveno vrednost; […] 3. Registracija blagovne znamke se ne zavrne ali ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj. Vsaka država članica lahko poleg tega določi, da ta določba velja tudi, če je blagovna znamka dobila razlikovalni značaj po datumu vložitve prijave za registracijo ali po datumu registracije. […]“

B – Pravo Združenega kraljestva

5. V skladu s členom 3(1) zakona o znamkah iz leta 1994 (Trade Marks Act 1994) se zavrne registracija znamk, ki nimajo razlikovalnega učinka, razen če so z uporabo pred datumom vložitve zahteve za registracijo dejansko pridobile razlikovalni učinek.

6. V skladu z odstavkom 2 tega člena se znak ne registrira kot znamka, če je sestavljen izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga, ali iz oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka.

III – Dejstva v sporu o glavni stvari

7. Družba Rowntree & Co Ltd je proizvod iz zadeve v glavni stvari leta 1935 začela prodajati v Združenem kraljestvu pod imenom „Rowntree’s Chocolate Crisp“. Leta 1937 je bilo ime proizvoda spremenjeno v „Kit Kat Chocolate Crisp“ in nato skrajšano v „Kit Kat“. Leta 1988 je družbo Rowntree plc kupila družba Nestlé.

8. Čeprav se je proizvod dolgo prodajal v dvoslojni embalaži iz srebrne notranje plasti in potiskanega ovoja z rdeče-belim logotipom ter besedama „Kit Kat“, se zdaj prodaja v enoslojni embalaži z enakim logotipom. Predstavitev logotipa se je postopoma razvijala, vendar brez večjih sprememb. Zdajšnji logotip je tak:

9. Osnovna oblika proizvoda je od leta 1935 ostala skoraj enaka, samo mere so nekoliko spremenjene. Zdaj je odviti proizvod videti tako:

10. Navesti je treba, da je na vsaki paličici reliefen odtis besed „Kit Kat“ in delov ovala, ki sestavljajo logotip.

11. Družba Nestlé je 8. julija 2010 vložila zahtevo za registracijo tridimenzionalnega znaka, ki je grafično prikazan spodaj (v nadaljevanju: znamka), kot znamke Združenega kraljestva:

12. Znamka, za katero je vložena prijava, se od dejanske oblike proizvoda razlikuje po tem, da nima reliefnega odtisa besed „Kit Kat“.

13. Prijava je bila vložena za te proizvode iz razreda 30 Nicejskega aranžmaja: „čokolada; čokoladni bomboni; čokoladni izdelki; slaščice; pripravki na osnovi čokolade; pekovski izdelki; fino pecivo iz krhkega in listnatega testa; piškoti; piškoti s čokoladnim prelivom; napolitanke s čokoladnim prelivom; torte; keksi; napolitanke“.

14. Britanski urad za znamke je prijavo sprejel in objavil za namene ugovora. Po njegovem mnenju je prijavitelj dokazal, da je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, čeprav nima svojstvenega razlikovalnega učinka.

15. Družba Cadbury je 28. januarja 2011 vložila ugovor zoper zahtevo za registracijo, pri čemer se je oprla zlasti na določbe zakona o blagovnih znamkah iz leta 1994, s katerimi je v nacionalno pravo prenesen člen 3(1)(b) in (e)(i) in (ii) ter (3) Direktive o znamkah.

16. Preizkuševalec britanskega urada za znamke je z odločbo z dne 20. junija 2013 ugotovil, da znamka niti nima svojstvenega razlikovalnega učinka niti ga ni pridobila z uporabo.

17. Menil je, da ima oblika, za katero je bila vložena zahteva za registracijo, tri značilnosti: — osnovno pravokotno obliko ploščice; — prisotnost, položaj in globino vzdolžnih utorov na ploščici ter — število utorov, ki glede na širino ploščice določa število „paličic“.

18. Po mnenju preizkuševalca je prva od teh značilnosti oblika, ki izhaja iz same narave blaga, zato je ni mogoče registrirati, razen za „torte“ in „fino pecivo iz krhkega in listnatega testa“, pri katerih se oblika znamke znatno razlikuje od standardov v tej panogi. Ker sta drugi značilnosti nujni za dosego tehničnega učinka, je zahtevo za registracijo v preostalem zavrnil.

19. Družba Nestlé je 18. julija 2013 pri High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Združeno kraljestvo), vložila pritožbo zoper to odločbo, s katero je izpodbijala trditev, da znamka z uporabo pred upoštevnim datumom ni pridobila razlikovalnega učinka. Poleg tega družba Nestlé trdi, da znamka ni izključno sestavljena bodisi iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga, bodisi iz oblike, ki je nujna za dosego tehničnega učinka.

20. Družba Cadbury je istega dne vložila nasprotno pritožbo zoper odločbo zaradi ugotovitve, da ima znamka, če gre za torte in fino pecivo iz krhkega in listnatega testa, svojstven razlikovalni učinek in ni izključno sestavljena bodisi iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga, bodisi iz oblike, ki je nujna za dosego tehničnega učinka.

21. High Court of Justice najprej meni, da preizkuševalec pri dokazu za razlikovalni učinek znamke in uporabi člena 3(1)(e)(i) in (ii) Direktive o znamkah ne bi smel razlikovati med tortami in finim pecivom iz krhkega in listnatega testa na eni strani ter vsemi drugimi proizvodi iz razreda 30 Nicejskega aranžmaja na drugi strani.

22. Nato predložitveno sodišče v zvezi z vprašanjem, ali je znamka pred upoštevnim datumom z uporabo pridobila razlikovalni učinek, spomni na sodno prakso na tem področju in se sprašuje, ali za ugotovitev, da ga je pridobila, zadostuje, da na upoštevni datum znatni delež upoštevne javnosti znamko prepoznava in povezuje z blagom prijavitelja. Meni namreč, da mora prijavitelj dokazati, da znatni delež upoštevne javnosti meni, da znamka v nasprotju z vsemi drugimi morebiti obstoječimi znamkami označuje izvor tega blaga.

23. Nazadnje, predložitveno sodišče v zvezi z obliko, ki izhaja iz same narave blaga, in obliko, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, navaja, da ni veliko sodne prakse v zvezi s členom 3(1)(e)(i) in (ii) Direktive o znamkah.

24. Predložitveno sodišče ima pomisleke glede trditve družbe Nestlé, da je iz besedila člena 3(1)(e)(ii) Direktive o znamkah, kakor se razlaga s sodno prakso Sodišča, jasno razvidno, da se lahko registracija znaka zavrne le, če so vse njegove bistvene značilnosti oblikovne značilnosti, ki so nujne za dosego tehničnega učinka, in raje sledi argumentaciji družbe Cadbury, v skladu s katero ne besedilo člena 3(1)(e) Direktive o znamkah ne cilji te direktive ne govorijo v prid trditvi, da je obliko, katere ena od bistvenih značilnosti izhaja iz same narave proizvoda (v smislu člena 3(1)(e)(i) Direktive o znamkah), drugi dve bistveni značilnosti pa sta nujni za dosego tehničnega učinka (v smislu člena 3(1)(e)(ii) te direktive), mogoče registrirati, ker se nobeden od teh razlogov za zavrnitev ne nanaša na vse tri značilnosti hkrati.

25. Poleg tega je predložitveno sodišče zadržano do stališča družbe Nestlé, da je iz sodb Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, točka 78) in Lego Juris/UUNT (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, točka 84) očitno razvidno, da se člen 3(1)(e)(ii) Direktive o znamkah uporablja, kadar je oblika nujna za dosego tehničnega učinka, ki se nanaša na funkcijo blaga, ne pa kadar je oblika preprosto potrebna, da se doseže tehnični učinek, ki se nanaša na način proizvodnje blaga.

IV – Predlog za sprejetje predhodne odločbe in postopek pred Sodiščem

26. V teh okoliščinah je High Court of Justice prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja: „1. Ali za ugotovitev, da je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek v smislu člena 3(3) [Direktive o znamkah], zadostuje, da prijavitelj registracije dokaže, da je na upoštevni datum znatni delež upoštevne javnosti znamko prepoznal in jo povezal z blagom prijavitelja, tako da bi na vprašanje, kdo trži proizvode s to znamko, ta delež upoštevne javnosti navedel prijavitelja, ali pa mora prijavitelj dokazati, da znatni delež upoštevne javnosti meni, da znamka (v nasprotju z vsemi drugimi morebiti obstoječimi znamkami) označuje izvor tega blaga? 2. Ali je registracija oblike, ki ima tri bistvene elemente, od katerih eden izhaja iz same narave blaga, druga pa sta nujna za dosego tehničnega učinka, kot znamke prepovedana s členom 3(1)(e)(i) in/ali (ii) [Direktive o znamkah]? 3. Ali je treba člen 3(1)(e)(ii) [Direktive o znamkah] razlagati tako, da prepoveduje registracijo oblik, ki so nujne za dosego tehničnega učinka v zvezi z načinom proizvodnje blaga, ne pa v zvezi z načinom delovanja blaga?“

27. Pisna stališča so predložile stranki v postopku v glavni stvari, nemška in poljska vlada, vlada Združenega kraljestva ter Evropska komisija.

28. Poleg tega so vsi predstavili stališča na obravnavi 30. aprila 2015.

V – Analiza

A – Uvodna pripomba v zvezi z direktivo, ki se uporabi

29. Direktiva, za katere razlago je zaprošeno, je Direktiva o znamkah. Upoštevna sodna praksa pa se nanaša na Prvo direktivo Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) ( 4 ).

30. Kljub temu je sklicevanje na to sodno prakso ustrezno. Kot je namreč Sodišče pojasnilo v sodbi Oberbank in drugi (C‑217/13 in C‑218/13, EU:C:2014:2012, točka 31), določbe Direktive o znamkah, ki se obravnavajo v tej zadevi, glede besedila, sobesedila in ciljev v primerjavi z ustreznimi določbami Prve direktive 89/104 niso bile bistveno spremenjene. V skladu z uvodno izjavo 1 Direktive o znamkah se je z njo zgolj kodificirala Prva direktiva 89/104.

31. Natančneje, v členu 3(1) Direktive o znamkah so bile alinee iz točke (e) nadomeščene s točkami (i), (ii) in (iii). Prav tako je bila črtana beseda „ali“ med prvo in drugo ter drugo in tretjo alineo člena 3(1)(e) Prve direktive 89/104 v jezikovnih različicah, ki so to besedo vsebovale ( 5 ).

B – Prvo vprašanje za predhodno odločanje

32. V skladu s členom 3(1)(b) Direktive o znamkah se blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka, ne registrirajo. Vendar člen 3(3) te direktive odstopa od tega pravila in določa, da se taka znamka lahko registrira, če je pred datumom zahteve za registracijo in z uporabo dobila tak razlikovalni značaj.

33. Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem Sodišče sprašuje, ali za dokaz, da je znamka „z uporabo pridobila [ta] razlikovalni značaj [učinek]“ v smislu člena 3(3) Direktive o znamkah, zadostuje, da prijavitelj registracije dokaže, da je na upoštevni datum znatni delež upoštevne javnosti znamko prepoznal in jo povezal z blagom prijavitelja, tako da bi na vprašanje, kdo trži proizvode s to znamko, ta delež upoštevne javnosti navedel prijavitelja, ali pa mora prijavitelj dokazati, da znatni delež upoštevne javnosti meni, da znamka (v nasprotju z vsemi drugimi morebiti obstoječimi znamkami) označuje izvor tega blaga.

34. Po navedbah High Court of Justice se s tem vprašanjem kaže trajna negotovost angleških sodišč, čeprav so Sodišču že dvakrat predložila vprašanja o tej temi ( 6 ).

35. Zato ima Sodišče v tej zadevi priložnost, da ugotovi, ali zgolj dokaz, da znatni delež upoštevne javnosti obliko proizvoda, ki se trži, prepoznava kot oznako za blago določenega trgovca, zadošča za ugotovitev, da je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, ali pa je treba dokazati, da upoštevna javnost uporablja to obliko in ji zaupa kot jamstvu za trgovski izvor ( 7 ).

1. Funkcija znamke: identifikacija ali jamstvo za identiteto izvora proizvodov

36. Kot je jasno opredeljeno v ustaljeni sodni praksi Sodišča, je funkcija znamke neločljiv del razlikovalnega učinka.

37. V skladu s členom 3(1)(b) Direktive o znamkah je namreč razlikovalni učinek znamke eden od splošnih pogojev, da se znamka lahko registrira. Ta razlikovalni učinek, bodisi svojstven bodisi pridobljen z uporabo, pomeni, da lahko znamka blago ali storitev, za katero se zahteva registracija, identificira tako, da izvira od določenega podjetja, in jo tako razlikuje od blaga ali storitve drugih podjetij ( 8 ).

38. Z drugimi besedami, „bistvena funkcija znamke [je] potrošniku ali končnemu uporabniku zagotoviti identiteto izvora blaga ali storitve, ki ga ali jo označuje znamka, tako da mu omogoča, da brez možnosti zmede razlikuje to blago ali storitev od tistih, ki so drugega izvora“ ( 9 ). Znamka mora namreč „ponujati jamstvo, da je vse blago ali storitve, ki ga označuje, bilo izdelano ali dobavljeno pod nadzorom enega podjetja, ki lahko odgovarja za njihovo kakovost“ ( 10 ).

39. Znamka ne le omogoča imetniku, da se razlikuje od svojih konkurentov, ampak tudi potrošniku ali končnemu uporabniku zagotavlja, da imajo vsi proizvodi ali storitve, na katere se nanaša znak, ki sestavlja znamko, isti trgovski izvor ( 11 ).

40. Poleg tega je treba ta razlikovalni učinek, bodisi svojstven bodisi pridobljen z uporabo, po eni strani presojati glede na blago in storitve, za katere je prijavljena registracija znamke, in po drugi glede na to, kako jo povprečni potrošnik zadevne kategorije proizvodov in storitev, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, zaznava. ( 12 )

41. Kot je Sodišče pred kratkim odlično pojasnilo, je „[v]edno […] treba preveriti, ali [zadevna] znamka normalno obveščenemu in razumno pozornemu ter preudarnemu povprečnemu potrošniku dopušča, da brez analize ali brez posebne pozornosti razlikuje med zadevnim proizvodom in proizvodi drugih podjetij“ ( 13 ). Z drugimi besedami, znamka, „kot jo dojema upoštevna javnost, [mora] omogoča[ti] individualizacij[o] zadevnih proizvodov in njihov[o] razlikovanj[e] od proizvodov drugega trgovskega porekla“ ( 14 ).

42. V skladu s to sodno prakso ne zadostuje, da prijavitelj registracije dokaže, da povprečen potrošnik zadevne kategorije proizvodov ali storitev, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, znamko prepoznava in povezuje z njegovimi izdelki. Dokazati mora, da za tega povprečnega potrošnika, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, znamka, za katero se zahteva registracija, brez možnosti zmede označuje izključni izvor zadevnih proizvodov v nasprotju z vsemi drugimi znamkami.

2. Omejitve pri dokazovanju uporabe znaka kot elementa registrirane znamke ali elementa v povezavi z registrirano znamko

43. Po mnenju družbe Nestlé ni nujno, da se znamka uporablja ločeno, da lahko z uporabo pridobi razlikovalni učinek. Zaznavanje znamke in torej pridobitev razlikovalnega učinka bi lahko izhajala iz uporabe elementa znamke kot dela registrirane znamke in iz uporabe ločene znamke v kombinaciji z registrirano znamko. Ob tej domnevi bi zaradi te „skupne“ uporabe zadoščalo, da upoštevna javnost proizvod ali storitev, ki ga ali jo označuje znamka, za katero se zahteva registracija v kombinaciji z drugim elementom, zaznava, kot da izvira iz določenega podjetja.

44. S to razlago se ne strinjam.

45. Seveda je Sodišče v zvezi z razlikovalnim učinkom, pridobljenim z uporabo, že imelo priložnost pojasniti, da mora upoštevna javnost z uporabo znamke „kot znamke“ proizvod ali storitev prepoznati, kot da izvira iz določenega podjetja, ne da bi to nujno pomenilo, da se znamka, za katero se zahteva registracija, samostojno uporablja. ( 15 )

46. Po mnenju Sodišča je treba izraz „uporaba znamke kot znamke“ razumeti tako, da se nanaša samo na uporabo znamke z namenom, da upoštevna javnost proizvode ali storitve zazna, kot da izvirajo iz določenega podjetja. Vendar lahko tako zaznavanje in torej pridobitev razlikovalnega učinka izhaja iz uporabe elementa znamke kot dela registrirane znamke in iz uporabe ločene znamke v kombinaciji z registrirano znamko. ( 16 )

47. Vendar je Sodišče v sodbi Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432) pojasnilo, da vsekakor „zadostuje, da zadevna javnost zaradi te uporabe dejansko zazna proizvod ali storitev, označeno z eno samo znamko, za katero je zahtevana registracija, kot da izvira iz določenega podjetja“ ( 17 ).

48. Drugače rečeno, če je znamka, za katero se zahteva registracija, v kombinaciji z drugo znamko lahko pridobila razlikovalni učinek, mora biti v nekem trenutku sposobna sama zagotavljati funkcijo označevanja izvora, da se lahko zaščiti kot samostojna znamka.

49. Gre za dokazno vprašanje, ki ga je generalna pravobranilka J. Kokott v primeru sestavljene znamke odlično pojasnila v sklepnih predlogih v zadevi Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:61), v katerih je ugotovila, da „za dokaz razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo kot elementa [sestavljene] znamke, ne bi zadoščalo, da bi se dokumentirala uporaba celotne znamke. Dokazati je treba tudi to, da upoštevna javnost sporni element pri ločeni uporabi razume tako, da ta označuje blago, kot da prihaja iz določenega podjetja, in torej razlikuje to blago od blaga drugih podjetij.“ ( 18 )

50. Kot je Sodišče izrecno navedlo v okviru razlage člena 7(3) Uredbe št. 40/94, „ne glede na vprašanje, ali se uporaba nanaša na znak kot del registrirane znamke ali v kombinaciji z njo, [je] bistven pogoj to, da znak, za katerega se zahteva, da se registrira kot znamka, [in samo ta znak, bi odvečno dodal] zaradi te uporabe pri zadevni javnosti lahko označuje proizvode, na katere se nanaša, kot da izvirajo iz določenega podjetja“ ( 19 ).

51. To razlago je Sodišče v isti zadevi potrdilo s pojasnilom, da se mora registrirana znamka, ki se uporablja le kot del sestavljene znamke ali skupaj z drugo znamko, še naprej zaznavati kot označba porekla zadevnega proizvoda, da bi ta uporaba ustrezala pojmu „resna uporaba“. ( 20 )

52. V zadevi v glavni stvari gre torej za vprašanje, ali lahko oblika, ki jo družba Nestlé želi registrirati kot znamko, če se uporablja ločeno od embalaže in kakršnega koli sklicevanja na oznako „Kit Kat“, omogoča, da se proizvod brez možnosti zmede prepozna kot napolitanka Kit Kat, ki jo trži družba Nestlé, in da se izključijo vse druge prisotne znamke. ( 21 )

53. Pristojni organ mora namreč presoditi, ali upoštevna javnost oziroma njen znatni delež z zadevno znamko zaznava, da proizvodi ali storitve izvirajo izključno iz določenega podjetja v tem smislu, da imajo isti trgovski izvor. ( 22 )

54. Sicer pa mislim, da natančna določitev pravne identitete proizvajalca – v tem primeru družbe Nestlé v nasprotju z družbo Cadbury UK Ltd – presega védenje, ki ga je mogoče legitimno pričakovati od upoštevne javnosti, kot je opredeljena v sodni praksi Sodišča, to je kako povprečni potrošnik zadevne kategorije proizvodov ali storitev, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, znamko zaznava. ( 23 )

55. Zato je ob upoštevanju navedenega po mojem mnenju treba na prvo vprašanje za predhodno odločanje odgovoriti, da ne zadošča dokaz prijavitelja registracije, da upoštevna javnost znamko, za katero zahteva registracijo, prepoznava in povezuje z njegovimi proizvodi ali storitvami. Dokazati mora, da samo znamka, za katero se zahteva registracija, brez možnosti zmede označuje izključni izvor zadevnih proizvodov ali storitev v nasprotju z vsemi drugimi znamkami na trgu.

C – Drugo vprašanje za predhodno odločanje

56. Oblika, ki se obravnava v zadevi v glavni stvari, ima tri bistvene značilnosti: prva izhaja iz same narave blaga, drugi dve pa sta nujni za dosego tehničnega učinka.

57. V teh okoliščinah se predložitveno sodišče sprašuje, ali člen 3(1)(e)(i) in/ali (ii) Direktive o znamkah nasprotuje registraciji te oblike kot znamke. Drugače povedano, v bistvu se sprašuje, ali je mogoča kumulativna uporaba meril iz člena 3(1)(e) Direktive o znamkah.

1. Uvodne ugotovitve o cilju člena 3(1)(e) Direktive o znamkah

58. Pravo znamk je bistveni del sistema konkurence v Evropski uniji. Kot sem navedel v presoji prvega vprašanja za predhodno odločanje, mora biti vsakemu podjetju, da bi pritegnilo stranke s kakovostjo svojega blaga ali storitev, omogočeno, da kot znamke registrira znake, ki potrošniku brez možnosti zmede omogočajo razlikovanje njegovega blaga ali storitev od blaga ali storitev drugačnega izvora. ( 24 )

59. Oblika proizvoda je znak, ki lahko sestavlja znamko, če se s tem znakom, tako kot s preostalimi znaki, opredeljenimi v členu 2 Direktive o znamkah, blago ali storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij, ob upoštevanju razlogov za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3 omenjene direktive.

60. Te razloge za zavrnitev registracije je treba razlagati glede na splošni interes, ki utemeljuje vsakega od njih. ( 25 )Ratio legis člena 3(1)(e) Direktive o znamkah je, da se z določitvijo razlogov za zavrnitev registracije prepreči, da varstvo pravic iz znamke omogoči njenemu imetniku monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi proizvoda, ki jih lahko uporabnik išče tudi pri konkurenčnih proizvodih. ( 26 ) Namen člena 3(1)(e) je preprečiti, da se varstvo, ki ga daje pravica iz znamke, ne razširi prek znakov, s katerimi se lahko blago ali storitev razlikuje od tistih, ki jih ponujajo konkurenti, in da ne postane zanje ovira, da bi lahko ponujali blago z enakimi tehničnimi rešitvami ali uporabnimi lastnostmi v svobodni konkurenci z imetnikom znamke. ( 27 )

61. Z drugimi besedami, kot je Sodišče nedavno ugotovilo v sodbi Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233), je glavni cilj prepovedi registracije oblik, ki izhajajo iz same narave blaga – iz člena 3(1)(e)(i) Direktive o znamkah – ali ki so povsem funkcionalne – iz točke (e)(ii) te določbe – ali ki dajejo blagu bistveno vrednost – iz točke (e)(iii) te določbe – „preprečiti, da bi se izključna in trajna pravica iz znamke lahko uporabljala za časovno neomejeno podaljšanje trajanja drugih pravic, za katere je zakonodajalec Unije določil omejen rok“ ( 28 ).

62. Namen treh razlogov iz člena 3(1)(e) Direktive o znamkah je namreč, da bistvene značilnosti zadevnega blaga, ki se kažejo v njegovi obliki, ostanejo v javni domeni. ( 29 )

2. Možnost kumulativne uporabe treh meril iz člena 3(1)(e) Direktive o znamkah

63. Odgovor na drugo vprašanje za predhodno odločanje je v sodbi Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233).

64. Sodišče je na vprašanje, ali je treba člen 3(1)(e) Direktive o znamkah razlagati tako, da je mogoče „hkrati“ uporabiti razloga za zavrnitev registracije iz točke (e)(i) in (ii) te določbe, odgovorilo nikalno.

65. Vendar obsega tega odgovora ne smemo napačno razumeti. Če je Sodišče v tej zadevi ugotovilo, da je treba člen 3(1)(e) Prve direktive 89/104 razlagati tako, da ni mogoče hkrati uporabiti razlogov za zavrnitev registracije iz prve in tretje alinee te določbe, to ne pomeni, da razlogov za zavrnitev iz člena 3(1)(e) te direktive (ali Direktive o znamkah) ni mogoče kumulativno uporabiti za isto obliko.

66. Sodišče namreč v obrazložitvi svoje ugotovitve najprej navaja, da so trije razlogi za zavrnitev registracije iz člena 3(1)(e) Prve direktive 89/104 (in torej tudi iz Direktive o znamkah) samostojni. To pomeni, da je treba vsakega od njih uporabiti neodvisno od drugih dveh. ( 30 ) Iz tega Sodišče nato sklepa, da če je izpolnjeno le eno merilo iz te določbe, se znak, sestavljen izključno iz oblike blaga ali iz grafičnega prikaza te oblike, ne more registrirati kot znamka. ( 31 ) Sodišče še pojasnjuje, da v zvezi s tem ni pomembno, da je mogoče ta znak zavrniti na podlagi več razlogov za zavrnitev, če se en sam od njih v celoti uporabi za navedeni znak. ( 32 )

67. Kot je predlagal generalni pravobranilec M. Szpunar v sklepnih predlogih v zadevi Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:322), ta razlaga člena 3(1)(e) Direktive o znamkah „torej ne izključuje, da se iste okoliščine vzporedno presojajo za ugotovitev, ali se uporablja več razlogov iz različnih alinej“ ( 33 ). Nasprotno pa je izključeno, da bi se ta določba uporabljala v primerih, v katerih se ne bi v celoti uporabil nobeden od teh treh razlogov. ( 34 )

68. To torej nedvomno pomeni, da se različni razlogi za zavrnitev iz člena 3(1)(e) Direktive o znamkah lahko kumulativno uporabljajo za isto obliko, če se vsak, vsekakor pa najmanj eden od njih, zanjo uporabi „v celoti“.

69. Vsaka drugačna razlaga bi bila v nasprotju s ciljem člena 3(1)(e) Direktive o znamkah, ki je v skladu z ustaljeno sodno prakso, ponovljeno v sodbi Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, točka 19), preprečiti, da varstvo pravic iz znamke njenemu imetniku omogoči monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi proizvoda, ki jih lahko uporabnik išče tudi pri konkurenčnih proizvodih ( 35 ), ali širše, da bi se izključna in trajna pravica iz znamke lahko uporabljala za časovno neomejeno podaljšanje trajanja drugih pravic, za katere je zakonodajalec Unije določil omejen rok ( 36 ).

70. Kot navaja poljska vlada v pisnih stališčih, je namen vsakega od razlogov za izključitev iz člena 3(1)(e) Direktive o znamkah zaščititi en vidik, različno povezan z obliko proizvoda (po sami naravi, ker je nujen za dosego tehničnega učinka, ali po njegovi bistveni vrednosti), pred kakršnim koli monopolom. Zato bi bilo paradoksno, če bi to določbo razlagali tako, da prepoveduje kumulativno uporabo teh razlogov, ker bi bilo to enakovredno trditvi, da bi z možnostjo razlikovanja več kot enega vidika ene same oblike, ki ga je treba zaščititi na podlagi navedenega člena 3(1)(e), odpravili potrebo po zaščiti enega ali drugega vidika ali celo vseh vidikov. ( 37 )

71. Ob upoštevanju navedenega je po mojem mnenju treba na drugo vprašanje za predhodno odločanje odgovoriti, da je treba člen 3(1)(e) Direktive o znamkah razlagati tako, da nasprotuje registraciji oblike kot znamke, kadar ima oblika tri bistvene elemente, od katerih eden izhaja iz same narave blaga, druga pa sta nujna za dosego tehničnega učinka, če se zanjo vsaj eden od navedenih razlogov v celoti uporabi.

D – Tretje vprašanje za predhodno odločanje

72. Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem Sodišče sprašuje o obsegu člena 3(1)(e)(ii) Direktive o znamkah, ki iz pravice do registracije izključuje znake, sestavljene iz „oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka“. Predložitveno sodišče želi v bistvu izvedeti, ali se izraz „nujen za dosego tehničnega učinka“ nanaša samo na način delovanja zadevnega blaga ali tudi na način proizvodnje omenjenega blaga.

73. Dobesedna razlaga člena 3(1)(e)(ii) Direktive o znamkah z njenega področja uporabe izključuje oblike, potrebne zaradi proizvodnega postopka.

74. Po eni strani se besedilo izrecno in izključno nanaša na obliko „blaga“, ne da bi bil proizvodni postopek kakor koli omenjen v njem. Po drugi strani se nanaša na obliko, ker je nujna za dosego učinka. V časovnem zaporedju dogodkov je proizvod pred tehničnim učinkom. Besedilo člena 3(1)(e)(ii) Direktive o znamkah se nanaša samo na ta učinek, ki je nujno želena in iskana posledica oblike blaga.

75. Kljub temu je mogoče, da je ta tehnični učinek mogoče doseči samo s posebnim proizvodnim postopkom. Tako v zadevi v postopku v glavni stvari utori določajo obliko proizvoda, ki je nujna za dosego želenega tehničnega učinka, to je omogočiti potrošniku, da zlahka loči paličice piškota. Vendar so kot, pod katerim potekajo stranice proizvoda, in utori določeni s posebnim postopkom vlivanja čokolade v model, to je z metodo proizvodnje izdelka. ( 38 )

76. Poleg tega je Sodišče na podlagi cilja razlogov za zavrnitev registracije iz člena 3(1)(e) Direktive o znamkah, ki je preprečiti, da varstvo pravic iz znamke omogoči njenemu imetniku monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi proizvoda, ki jih lahko uporabnik išče tudi pri konkurenčnih proizvodih, v zvezi z znaki, sestavljenimi izključno iz oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, iz člena 3(1)(e), druga alinea, Prve direktive 89/104, presodilo, da „želi ta določba zavrniti registracijo oblik, katerih bistvene značilnosti ustrezajo določeni tehnični funkciji, tako da bi izključnost, ki je lastna pravicam iz znamke, preprečevala, da bi konkurenti ponujali blago, ki ima tako funkcijo, ali pa vsaj da bi svobodno izbrali tehnično rešitev, ki jo želijo uporabiti, da bi svoje blago opremili s tako funkcijo“ ( 39 ).

77. Uporaba veznika „ali“, ki ga poudarjata besedi „pa vsaj“, pomeni, da se člen 3(1)(e)(ii) Direktive o znamkah nanaša na dva različna položaja. Prvi se nanaša na blago samo po sebi (ki ima želeno funkcijo, to je želeni tehnični učinek). Drugi, ki je nujno drugačen, v področje uporabe zadevne določbe vključuje tehnično rešitev, ki jo proizvajalec želi uporabiti, da bi svoje blago opremil z omenjeno funkcijo. Tehnična rešitev, ki se uporabi, da se blago opremi z neko funkcijo, je očitno parafraza za „proizvodni postopek“. ( 40 )

78. Zato je po mojem mnenju treba na tretje vprašanje za predhodno odločanje odgovoriti, da je treba člen 3(1)(e)(ii) Direktive o znamkah razlagati tako, da nasprotuje temu, da se kot znamka registrira oblika, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, ki se ne nanaša le na način delovanja blaga, temveč tudi na način njegove proizvodnje.

VI – Predlog

79. Na podlagi teh preudarkov Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je postavilo High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property, odgovori: 1. Ni dovolj, da prijavitelj registracije dokaže, da upoštevna javnost znamko, za katero zahteva registracijo, prepoznava in povezuje z njegovimi proizvodi ali storitvami. Dokazati mora, da samo znamka, za katero se zahteva registracija, brez možnosti zmede označuje izključni izvor zadevnih proizvodov ali storitev v nasprotju z vsemi drugimi znamkami na trgu. 2. Člen 3(1)(e) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da nasprotuje registraciji oblike, kadar ima oblika tri bistvene elemente, od katerih eden izhaja iz same narave blaga, druga pa sta nujna za dosego tehničnega učinka, če se zanjo vsaj eden od navedenih razlogov v celoti uporabi. 3. Člen 3(1)(e)(ii) Direktive 2008/95 je treba razlagati tako, da nasprotuje registraciji oblike, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, ki se ne nanaša le na način delovanja blaga, temveč tudi na način njegove proizvodnje.

( 1 ) Jezik izvirnika: francoščina.

( 2 ) UL L 299, str. 25.

( 3 ) Čeprav se ta zadeva nanaša na zahtevo za registracijo znamke v Združenem kraljestvu, je bila zadevna oblika registrirana tudi kot znamka Skupnosti za nekatere proizvode iz razreda 30 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma). Družba Cadbury je vložila ničnostno tožbo zoper to registracijo, ki je bila zavrnjena z odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT). Tožbeni postopek zoper to odločbo še poteka pred Splošnim sodiščem Evropske unije v zadevi številka T‑112/13, postopek pa je bil prekinjen do izdaje te sodbe. V tretjem postopku za registracijo, ki se nanaša na dvopalično različico zadevne znamke, je odbor za pritožbe UUNT prekinil odločanje.

( 4 ) UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92.

( 5 ) Glej na primer angleško in nemško različico v primerjavi s francosko in italijansko.

( 6 ) Vendar Sodišče do zdaj še ni imelo priložnosti, da bi se o njej izreklo. Prva zadeva je bila namreč izbrisana (sklep predsednika Sodišča v zadevi Nestlé, C‑7/03, EU:C:2003:268), v drugi pa je bilo odločeno na podlagi člena 2 Prve direktive 89/104, saj je Sodišče ugotovilo, da ni znaka, ki lahko sestavlja znamko, in ni obravnavalo vprašanja razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, v smislu člena 3 te direktive (sodba Dyson, C‑321/03, EU:C:2007:51).

( 7 ) To preoblikovanje prvega vprašanja za predhodno odločanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče, je sestavljeno iz drugega in tretjega vprašanja, ki ju je postavilo High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, v zadevi, v kateri je bil izdan sklep predsednika Sodišča v zadevi Nestlé (C‑7/03, EU:C:2003:268).

( 8 ) Glej sodbi Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, točka 35) ter Oberbank in drugi (C‑217/13 in C‑218/13, EU:C:2014:2012, točka 38).

( 9 ) Sodba Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, točka 30), moj poudarek. Gre za ustaljeno sodno prakso Sodišča. Glej zlasti sodbe Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, točka 7); HAG GF (C‑10/89, EU:C:1990:359, točka 14); Loendersloot (C‑349/95, EU:C:1997:530, točka 24); Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, točka 28) ter Pi-Design in drugi/Yoshida Metal Industry (od C‑337/12 P do C‑340/12 P, EU:C:2014:129, točka 42).

( 10 ) Sodba Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, točka 30). Kot pojasnjuje profesor Monteagudo, znamka ni zgolj zadevni „znak“, temveč povezava med znakom in proizvodom (ali storitvijo), na katerega se nanaša, ki mu (ali ji) omogoča, da se razlikuje ali loči od drugih enakih ali podobnih proizvodov (ali storitev), ki jih ponujajo drugi subjekti. Gre za prevladujočo funkcijo znamke, to je funkcijo identifikacije izvora proizvoda (Monteagudo, M., „Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C‑299/99, caso ‚Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd’)“, Actas de derecho industrial y derecho de autor, 2002, str. od 391 do 408, zlasti str. 397).

( 11 ) Basire, Y., „La fonction patrimoniale de la marque“, Légicom, št. 44, 2010, str. od 17 do 26, zlasti str. 24 in 25.

( 12 ) Glej v tem smislu sodbe Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, točki 59 in 63); Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432, točka 25) ter Oberbank in drugi (C‑217/13 in C‑218/13, EU:C:2014:2012, točka 39).

( 13 ) Sodba Voss of Norway/UUNT (C‑445/13 P, ECLI:EU:C:2015:303, točka 92).

( 14 ) Ibidem (točka 94).

( 15 ) Glej v tem smislu sodbo Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432, točki 26 in 27).

( 16 ) Glej v tem smislu sodbo Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432, točki 29 in 30). Glej v zvezi s členom 7(3) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), ki v bistvu ustreza členu 3(3) Direktive o znamkah, sodbo Colloseum Holding (C‑12/12, EU:C:2013:253, točka 27).

( 17 ) Točka 30, moj poudarek.

( 18 ) Točka 43.

( 19 ) Sodba Colloseum Holding (C‑12/12, EU:C:2013:253, točka 28). Moj poudarek.

( 20 ) Ibidem (točka 35).

( 21 ) Čeprav sta na vsaki paličici, iz katerih je sestavljen piškot „Kit Kat“, reliefno odtisnjeni besedi „Kit Kat“, pa oblika, za katero se zahteva registracija, nima napisa in bi jo upoštevna javnost lahko zaznavala kot proizvod drugih podjetij. V tem primeru ne bi imela potrebnega razlikovalnega učinka. To pa mora preveriti predložitveno sodišče.

( 22 ) Glej v tem smislu Basire, Y., „La fonction patrimoniale de la marque“, Légicom, št. 44, 2010, str. od 17 do 26, zlasti str. 25.

( 23 ) Sodbe Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, točki 59 in 63); Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432, točka 25) ter Oberbank in drugi (C‑217/13 in C‑218/13, EU:C:2014:2012, točka 39).

( 24 ) Glej v tem smislu sodbo Lego Juris/UUNT (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, točka 38 in navedena sodna praksa).

( 25 ) Glej v tem smislu sodbo Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, točka 17 in navedena sodna praksa).

( 26 ) Ibidem (točka 18).

( 27 ) Glej v tem smislu sodbo Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, točka 78).

( 28 ) Točka 19. Sodišče v točki 20 te sodbe dodaja, da „se z razlogom za zavrnitev registracije iz člena 3(1)(e), prva alinea, direktive o blagovnih znamkah sledi istemu cilju, kot je tisti iz druge in tretje alinee te določbe“. To se nanaša predvsem na pravice, dodeljene s predpisi o patentih in modelih (glej v tem smislu sklepne predloge generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja Colomerja v zadevi Philips (C‑299/99, EU:C:2001:52, točka 30)). V zvezi z razlikami v ciljih teh predpisov glej tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca M. Szpunarja v zadevi Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:322, točke od 35 do 37). V pravni teoriji glej zlasti Vanbrabant, B., La propriété intellectuelle. Nature juridique et régime patrimonial, Bruselj, Larcier, 2015 (pred izidom), zv. 1, str. 352; Monteagudo, M., „Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C‑299/99, caso ‚Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd’)“, Actas de derecho industrial y derecho de autor, 2002, str. od 391 do 408, zlasti str. 403 in 404).

( 29 ) Glej v tem smislu v zvezi s Prvo direktivo 89/104 sklepne predloge generalnega pravobranilca M. Szpunarja v zadevi Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:322, točka 28).

( 30 ) Sodba Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, točka 39).

( 31 ) Ibidem (točka 40). To sklepanje ni novo. Sodišče je zadevno določbo tako razložilo v sodbi Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, točka 76) in razlago ponovilo v sodbi Benetton Group (C‑371/06, EU:C:2007:542, točka 26, tretja alinea).

( 32 ) Sodba Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, točka 41). Moj poudarek.

( 33 ) Točka 105.

( 34 ) Ibidem (točka 99).

( 35 ) Glej v tem smislu poleg sodbe Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233) sodbe Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, točka 78); Linde in drugi (od C‑53/01 do C‑55/01, EU:C:2003:206, točka 72) ter Lego Juris/UUNT (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, točka 43).

( 36 ) Glej v tem smislu sodbo Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, točka 19) in v zvezi s tehničnimi rešitvami sodbo Lego Juris/UUNT (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, točki 45 in 46).

( 37 ) Ni nezanimivo navesti, da za U. Suthersanen v njenem komentarju k sodbi Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377) možnost kumulacije treh izjem iz člena 3(1)(e) Prve direktive 89/104 ni sporna. Vprašanje je, katere preskuse je treba opraviti za ugotovitev, ali je oblika iz pravice do registracije izključena na podlagi samo enega (ali dveh, bi dodal) ali treh razlogov iz te določbe (Suthersanen, U., „The European Court of Justice in Philips v Remington – Trade Marks and Market Freedom“, Intellectual Property Quarterly, 2003, št. 3, str. od 257 do 283, zlasti str. 258).

( 38 ) V skladu z ugotovitvami preizkuševalca, ki jih je predložitveno sodišče povzelo v točki 29 predloga za sprejetje predhodne odločbe.

( 39 ) Sodba Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, točka 79). Moj poudarek.

( 40 ) Kot navaja Iván L. Sempere Massa, obstaja več meril za presojo, ali ima oblika nekega proizvoda tehnično funkcijo. Med temi merili avtor navaja primer oblike, ki je že patentirana, in tudi domnevo o proizvajalcu, ki naj bi se pri oglaševanju proizvoda skliceval na tehnične prednosti omenjene oblike pri uporabi ali proizvodnji (Sempere Massa, I., L., La protección de las formas como marca tridimensional, Tirant, Valencia, 2011, zlasti str. 101).