Odbor za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) – ki je menil, da zaradi razveljavitve registracije označbe porekla BUD, registrirane za pivo pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO), na podlagi Lizbonskega aranžmaja s sodbo francoskega sodišča, ugovora, vloženega zoper figurativni in besedni znak BUD, za katerega se zahteva registracija kot znamke Skupnosti za proizvode iz razredov 16, 21, 25 in 32 oziroma 32, 33, 35, 38, 41 in 42 v smislu Nicejskega aranžmaja, ni mogoče sprejeti na podlagi pravice, ki je „predstavljena kot označba porekla“, vendar v resnici „to ni“, če je zoper navedeno sodbo vložena pritožba, ki ima odložilni učinek – krši člen 8(4) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti.

Odbor za pritožbe je imel na podlagi pravila 20(7)(c) Uredbe št. 2868/95 za izvedbo Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti možnost, da ob resnih dvomih glede opredelitve prejšnje pravice za „označbo porekla“ in torej glede zaščite, ki bi ji jo bilo treba dodeliti na podlagi navedenega nacionalnega prava, medtem ko je prav to vprašanje predmet sodnega postopka, prekine postopek z ugovorom do dokončne sodbe v zvezi s tem.

Ker učinki označbe porekla v državi pogodbenici Lizbonskega aranžmaja o zaščiti označb porekla in njihovi mednarodni registraciji niso bili dokončno razveljavljeni, mora Urad na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 40/94 upoštevati ustrezno nacionalno pravo in registracijo na podlagi Lizbonskega aranžmaja, pri čemer ne sme izpodbijati dejstva, da je navedena prejšnja pravica „označba porekla“.

Iz tega izhaja, da sistem, vzpostavljen z Uredbo št. 40/94, temelji na domnevi, da mora Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) upoštevati obstoj prejšnjih pravic, zaščitenih na nacionalni ravni. Tako člen 8(1) v povezavi s členom 8(4) Uredbe št. 40/94 določa, da lahko imetnik drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in je več kot zgolj lokalnega pomena ter velja v državi članici, pod pogoji, določenimi s to uredbo, vloži ugovor zoper registracijo znamke Skupnosti. Prav zaradi zagotavljanja take zaščite je v členu 8(4) Uredbe št. 40/94 sklicevanje na „zakon […] države članice, ki […] ureja“ navedeno prejšnjo pravico.

Iz besedila člena 74(2) Uredbe 40/94 o znamki Skupnosti izhaja, da lahko Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znake in modeli) ne upošteva dejstev, na katera se stranke niso sklicevale, ali dokazov, ki jih stranke niso predložile v ustreznem času. Iz takega besedila izhaja, da je po splošnem pravilu in če ni nasprotne določbe, predložitev dejstev in dokazov strank mogoča tudi po izteku rokov, ki jim je taka predložitev podrejena v skladu z določbami Uredbe št. 40/94, ter da Uradu nič ne prepoveduje, da bi upošteval dejstva in dokaze, ki so tako prepozno navedeni ali predloženi.

Člen 8(4) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti omogoča vložitev ugovora zoper prijavo znamke Skupnosti na podlagi neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in ki je več kot zgolj lokalnega pomena.

Cilji in zahteve, povezani z dokazom o resni uporabi prejšnje znamke v smislu člena 43(2) Uredbe št. 40/94, se ločijo od ciljev in zahtev v zvezi z uporabo znaka iz člena 8(4) navedene uredbe v gospodarskem prometu, zlasti kadar gre za označbo porekla, registrirano na podlagi Lizbonskega aranžmaja, ali za označbo, zaščiteno na podlagi dvostranskega sporazuma.

Na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 40/94 pravice, povezane z nekaterimi znaki, ne prenehajo, čeprav ti znaki niso predmet „resne“ uporabe. Za označbo porekla, registrirano na podlagi Lizbonskega aranžmaja, se ne more šteti, da je generična, če je v državi porekla zaščitena kot označba porekla. Poleg tega je varstvo označbe porekla zagotovljeno, ne da bi bilo potrebno podaljšanje (člena 6 in 7(1) Lizbonskega aranžmaja). To pa ne pomeni, da je mogoče, da se znak, ki se navaja na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 40/94, ne uporabi. Pač pa zadostuje, da stranka, ki ugovarja, dokaže, da se je zadevni znak uporabljal v okviru poslovne dejavnosti zaradi pridobivanja gospodarske koristi, ne da bi bilo treba v smislu in na podlagi pogojev iz člena 43, (2) in (3), Uredbe št. 40/94 ter pravila 22 Uredbe št. 2868/95 za izvedbo Uredbe št. 40/94 dokazati resno uporabo navedenega znaka. Z nasprotno razlago bi znake, na katere se nanaša člen 8(4), podredili pogojem, ki veljajo posebej za znamke in za obseg njihovega varstva. Poleg tega mora stranka, ki ugovarja, v nasprotju s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in v skladu s členom 8(4) Uredbe št. 40/94 še vedno dokazati, da se ji z zadevnim znakom na podlagi zakonodaje zadevne države članice daje pravica, da prepove uporabo poznejše znamke.

Iz člena 8(4) Uredbe št. 40/94 ne izhaja, da se mora zadevni znak uporabljati na ozemlju, katerega zakonodaja se navaja v podporo zaščiti navedenega znaka. Znaki iz navedenega člena so lahko na določenem ozemlju zaščiteni, čeprav se ne uporabljajo na tem določenem ozemlju, ampak samo na drugem ozemlju.

Preveriti je treba, ali je iz dokazov, ki jih je stranka, ki ugovarja, predložila v upravnem postopku, razvidna uporaba zadevnih znakov v okviru poslovne dejavnosti zaradi pridobivanja gospodarske koristi, in ne na zasebnem področju, in to ne glede na ozemlje, na katero se je ta uporaba nanašala.

Nazadnje, v skladu s členom 8(4) Uredbe št. 40/94 ugovor temelji na znaku, ki se „uporablja“ v gospodarskem prometu. Iz te določbe ne izhaja, da mora stranka, ki ugovarja, dokazati, da se je zadevni znak uporabljal pred prijavo znamke Skupnosti. Da bi se izognili uporabam prejšnje pravice izključno zaradi postopka z ugovorom, se po zgledu zahtev v zvezi s prejšnjimi znamkami kvečjemu lahko zahteva, da bi se zadevni znak moral uporabljati pred objavo prijave znamke v Biltenu znamk Skupnosti.

(Glej točke 163 in od 166 do 169.)