SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

PEDRA CRUZA VILLALÓNA,

predstavljeni 25. marca 20101( )

Zadeva C‑51/09 P

Barbara Becker

„Pritožba – Znamka Skupnosti – Besedna znamka ,Barbara Becker‘ – Ugovor imetnika besednih znamk Skupnosti ,BECKER‘ in ,BECKER ONLINE PRO‘“

I – Uvod

1. Barbara Becker je vložila pritožbo zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 2. decembra 2008 v zadevi Harman International Industries proti UUNT,( ) s katero je bila razglašena za nično odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: UUNT),( ) s katero ji je bila priznana pravica do registracije znamke Skupnosti „Barbara Becker“.

2. Ta spor izvira iz ugovora, ki ga je podjetje Harman International Industries, Inc. (v nadaljevanju: Harman Int. Industries) uspešno vložilo pri oddelku za ugovore UUNT; navedlo je, da obstaja verjetnost zmede glede znamke, katere registracijo zahteva pritožnica, in pravicami, ki so obstajale že pred to znamko, torej pravicami v zvezi z znamko Skupnosti „BECKER ONLINE PRO“ in s prijavljeno znamko Skupnosti „BECKER“, za katero je bila zahteva za registracijo vložena pred znamko, ki je predmet spora.

3. Dejstvo je, da čeprav sta v pisnih stališčih pritožnica in UUNT svoje zahtevke utemeljevala na pomanjkljivi obrazložitvi izpodbijane sodbe, se je na obravnavi razprava razvila v očitek, ki se je osredotočil na napačno uporabo prava, ki izvira iz zmotne interpretacije sodne prakse.

II – Pravo znamk, ki se uporabi

4. Znamka Skupnosti je od 13. aprila 2009 večinoma urejena z Uredbo (ES) št. 207/2009,( ) vendar se v okviru te pritožbe ratione temporis uporabljajo določbe Uredbe (ES) št. 40/94.( )

5. Člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (z izrazi, ki so sicer ponovljeni v ustrezajočem členu Uredbe št. 207/2009) določa:

„Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[…]

b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujeta obe znamki, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.“

6. V skladu z drugim odstavkom istega člena pomeni „prejšnja znamka” med drugim znamke z datumom zahtev za registracijo, ki je pred datumom zahteve za registracijo znamke Skupnosti.

III – Dejstva pred Sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba

A – Dejansko stanje in postopek pred UUNT

7. Pritožnica Barbara Becker je 19. novembra 2002 v skladu s členom 25(1)(a) Uredbe št 40/94( ) pri UUNT vložila zahtevo za registracijo znaka, sestavljenega iz njenega imena in priimka kot besedne znamke Skupnosti.

8. Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, so iz razreda 9 Nicejskega aranžmaja( ) in ustrezajo opisu: „Znanstveni, pomorski, geodetski, električni, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni (rešilni) in učni aparati in instrumenti; aparati za snemanje, prenos, reprodukcijo zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki.“

9. Tožeča stranka, Harman Inc. Industries, je 24. junija 2004 v skladu s členom 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94 pri oddelku za ugovore UUNT vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za vse proizvode, navedene v razredu 9 Nicejskega aranžmaja. Ugovor je utemeljevala na besedni znamki Skupnosti BECKER ONLINE PRO( ) in na besedni znamki Skupnosti BECKER( ), za katero je že bila zahtevana registracija. Proizvodi, ki sta jih označevali prejšnji znamki, tudi spadajo v navedeni razred 9, s tem da med strankama ni bilo sporno dejstvo, da so zadevni proizvodi enaki ali podobni.( )

10. Omenjeni oddelek za ugovore je presodil, da v zvezi z nasprotujočima si znamkama obstaja verjetnost zmede, in ugodil ugovoru Harman Int. Industries.( ) Oddelek za ugovore je odločil, da so proizvodi, ki jih označujeta znamki, enaki in da sta si znamki v celoti podobni v tem, da sta si po eni strani povprečno vidno in glasovno podobni in da sta po drugi strani pomensko enaki, ker se nanašata na isti priimek.

11. Barbara Becker je vložila pritožbo pri prvem odboru za pritožbe UUNT, ki je pritožbi ugodil in razveljavil odločbo oddelka za ugovore.( ) Odbor za pritožbe je presodil, da so si proizvodi, označeni z nasprotujočima si znamkama, delno enaki in delno podobni in ob tem glede na njihovo naravo in predmet razlikoval med proizvodi, ki so namenjeni splošni javnosti, proizvodi, ki so namenjeni strokovnjakom, in proizvodi, ki spadajo v vmesno kategorijo, ki je namenjena obema skupinama ljudi.( )

12. Glede nasprotujočih si znakov je treba upoštevati, da je odbor za pritožbe zaradi ekonomičnosti postopka upošteval samo prejšnjo besedno znamko BECKER in znak Barbara Becker, za katerega je bila zahtevana registracija. Ugotovil je, da med nasprotujočima si znakoma obstajajo neke vidne in glasovne podobnosti, saj se je na začetek znamke, katere registracija se zahteva, postavil drugi del, to je ime „Barbara“.( )

13. Nasprotno pa je glede pomenske ravni presodil, da sta nasprotujoča si znaka v Nemčiji in v drugih državah Evropske unije očitno različna. Po mnenju odbora priimek Becker ni razlikovalna in prevladujoča sestavina znamke, katere registracija se zahteva, saj jo upoštevna javnost verjetneje zaznava na splošno kot celoto, se pravi kot „Barbara Becker“, in ne kot kombinacijo imena in priimka. Odbor je tudi navedel, da je Barbara Becker v Nemčiji „postala slavna oseba“( ), medtem ko je priimek Becker označil kot običajen in razširjen. Zato je odbor za pritožbe odločil, da so pomenske razlike med zadevnima znakoma dovolj velike za izključitev verjetnosti zmede.( )

14. Poleg tega je odbor za pritožbe ugotovil, da v tem primeru ni bil izpolnjen pogoj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94, ki ga določa sodna praksa, v skladu s katerim mora biti stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama taka, da upoštevna javnost med njima ustvari povezavo.( )

B – Povzetek izpodbijane sodbe

15. Podjetje Harman Int. Industries je 15. junija 2007 pri Sodišču prve stopnje vložilo tožbo za razveljavitev odločbe odbora za pritožbe. V podporo tožbi je navedlo tožbena razloga, ki sta temeljila na kršitvah člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94. Ker pritožba ne obravnava drugega pritožbenega razloga, se razprava v zvezi s členom 8(5) navedene uredbe ne povzame.

16. Sodišče prve stopnje je ugodilo prvemu tožbenemu razlogu za razglasitev ničnosti, ker je menilo, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da se nasprotujoči si znamki jasno razlikujeta. Ne glede na večje ali manjše vizualne ali fonetične razlike med znamkama( ) je zavrnilo presojo odbora za pritožbe o relativnem pomenu sestavine „becker“ v zvezi s sestavino „barbara“ v znamki Barbara Becker na osnovi spodnjih utemeljitev.( )

17. Prvič, Sodišče prve stopnje se je sklicevalo na svojo sodbo, v kateri je razsodilo, da čeprav je zaznava znamk, sestavljenih iz osebnih imen, v različnih državah Skupnosti različna, vsaj v Italiji potrošniki po splošnem pravilu pripisujejo večji razlikovalni učinek priimku kot imenu, ki tvorita znamko.( ) Iz tega je sklepalo, da bi bilo v primeru znamke Barbara Becker prav pripisati priimku Becker večji razlikovalni učinek kot imenu Barbara.

18. Drugič, Sodišče prve stopnje je zanikalo, da bi velika priljubljenost, ki jo Barbara Becker uživa v Nemčiji kot nekdanja žena Borisa Beckerja, odpravila pomensko podobnost nasprotujočih si znamk, kajti obe se nanašata na isti priimek Becker. Po mnenju Sodišča prve stopnje je podobnost še večja zaradi dejstva, da se v delu Skupnosti sestavini „becker“ pripisuje večji razlikovalni učinek kot sestavini „barbara“, ki je samo lastno ime.

19. Tretjič, Sodišče prve stopnje se je sklicevalo na sodbo Medion tega sodišča,( ) ki določa, da kadar gre za sestavljeno znamko iz niza elementa in znaka prejšnje, registrirane znamke, se lahko ta znamka šteje za podobno drugi znamki, če ima ta razlikovalen in samostojen položaj v sestavljeni znamki, tudi če ni njena prevladujoča sestavina. Sodišče prve stopnje je pri uporabi takih meril v tej zadevi razumelo sestavino „becker“ kot priimek, ki se običajno uporablja za označevanje osebe in v znamki Barbara Becker ohranja samostojni razlikovalni učinek, ki je dovolj velik, da obstaja verjetnost zmede.

20. Nazadnje, ker ni bila sporna ne enakost ne podobnost izdelkov, za katere se želi uporabljati vsaka od nasprotujočih si znamk, in ob upoštevanju vizualne, glasovne in pomenske podobnosti med znamkama Barbara Becker in BECKER je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da obstaja verjetnost zmede glede obeh, tudi če bi se zadevni proizvodi namenili javnosti, ki bi jim posvečala razmeroma veliko pozornosti. V zvezi s tem je zavrnilo ugotovitev UUNT, da se lahko sestavljena znamka in druga znamka štejeta za podobni, samo če je njuna skupna sestavina prevladujoč del v celotnem vtisu sestavljene znamke. Sprejelo ni niti trditve Barbare Becker, da sodne prakse s področja znamk ni mogoče uporabiti za lastna imena v zvezi z verjetnostjo zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

IV – Postopek pred Sodiščem in predlogi strank

21. Barbara Becker je v sodnem tajništvu Sodišča 3. februarja 2009 vložila pritožbo. V njej predlaga Sodišču, naj:

– razveljavi točko 1 izreka izpodbijane sodbe, s katero je bila razveljavljena odločba prvega odbora za pritožbe z dne 7. marca 2007;

– razveljavi točko 3 izreka izpodbijane sodbe, v kateri je bilo UUNT naloženo plačilo ne samo svojih stroškov, pač pa tudi stroškov podjetja Harman Int. Industries;

– naloži plačilo vseh stroškov podjetju Harman Int. Industries.

22. Podjetje Harman Int. Industries je v omenjenem tajništvu 27. marca 2009 vložilo odgovor na pritožbo, v katerem Sodišču predlaga, naj:

– v celoti potrdi izpodbijano sodbo;

– pritožniku naloži plačilo stroškov podjetja Harman Int. Industries na vseh stopnjah pred UUNT in sodišči Skupnosti.

23. UUNT je 8. maja 2009( ) vložil odgovor na tožbo in predlagal Sodišču, naj:

– v celoti razveljavi izpodbijano sodbo;

– podjetju Harman Int. Industries naloži plačilo sodnih stroškov, ki so nastali UUNT.

24. Zastopniki Barbare Becker, podjetja Harman Int. Industries in UUNT so na obravnavi 11. februarja 2010 ustno predstavili stališča in odgovorili na vprašanja članov senata in generalnega pravobranilca.

V – Analiza pritožbe

A – Trditve strank

25. Barbara Becker navaja samo en pritožbeni razlog, ta pa se nanaša na kršitev člena (8)(1)(b) Uredbe št. 40/94. Očita namreč, da je bila s sodbo v tej zadevi napačno uporabljena ugotovitev iz zgoraj navedenih sodb Fusco in Medion.

26. S prvim očitkom pritožnica Sodišču prve stopnje očita, da je na ta primer preneslo trditev iz sodbe Fusco, da potrošniki – vsaj v Italiji – v znamkah pripisujejo po splošnem pravilu večji razlikovalni učinek priimku kot imenu, ob tem pa ni omenilo svoje poznejše odločitve, da se to pravilo ne sme uporabljati samodejno, ne da bi se upoštevale posebnosti vsakega posameznega primera.( ) V sodbi Fusco, čeprav sta obe znamki v tem sporu vsebovali isti italijanski priimek „Rossi“, se je ugotovilo, da ta ni dovolj prevladujoč, da bi povzročil verjetnost zmede.( )

27. V drugem očitku mu Barbara Becker očita, da je v izpodbijani sodbi ob uporabi sodbe Medion prišlo do sklepa, da sestavina „Becker“ ohranja samostojni razlikovalni učinek v sestavljeni znamki, zaradi česar je Sodišče presodilo, da obstaja podobnost nasprotujočih si znamk. V zvezi s tem Barbara Becker meni, da se je z navedeno sodbo želelo le preprečiti, da bi lahko nekdo tretji dodal ime svojega podjetja, verjetno z malo razlikovalnega učinka, neki že registrirani znamki in zahteval zaščito celote v škodo omenjene znamke. Kakorkoli, trdi, da sodba Medion ni določila splošnega pravila, po katerem bi morala biti katerakoli sestavina, ki bi bila skupna dvema znamkama, tudi če ne bi bil prevladujoča v sestavljeni znamki, razumljena kot razlikovalna glede na omenjeno sodbo in bi s tem pomenila verjetnost zmede.

28. Pritožnica na koncu opozarja, da je bila navedena sodba izrečena v drugačnih okoliščinah, saj je obravnavala dodajanje imena nekega podjetja k že obstoječi znamki, medtem ko gre v tej zadevi za prijavo polnega imena, katerega priimek je enak drugi registrirani znamki. Vztraja, da javnost dojema znak „Barbara Becker“ kot znamko osebe ženskega spola, ki pa se je ne sme preprosto zamešati s priimkom Becker, ki je zelo pogost, zato ni mogoče zaključiti, da gre za pomensko podobnost med nasprotujočima si znamkama. Po njenem mnenju je Sodišče prve stopnje storilo napako, ko je ime „Barbara“ označilo kot „samo lastno ime“( ), kajti to ime naj bi, ko se doda zadevnemu priimku, odločilno vplivalo na celoten vtis njene znamke, saj priimku „Becker“ daje povsem nov pomen.

29. UUNT v bistvu podpira trditve pritožnice, še zlasti glede tega, da Sodišče prve stopnje ni upoštevalo vseh posebnih značilnosti primera, kot je slava nekdanje žene znanega teniškega igralca, pa tudi glede napačne uporabe že navedene sodbe Medion. Nazadnje tako kot Barbara Becker graja obrazložitev izpodbijane sodbe, za katero meni, da je iz navedenih razlogov protislovna in pomanjkljivo obrazložena. Ne glede na to pa se je na obravnavi v svojih očitkih osredotočil na samodejno uporabo določb sodbe Medion.

30. Podjetje Harman Int. Industries pa nasprotno predlaga, naj se pritožba zavrne, ker meni, da je analiza Sodišča prve stopnje pravilna, in zahteva, naj se ne posega v sodbo, ki je predmet pritožbe.

B – Preučitev edinega pritožbenega razloga

1. Dopustnost pritožbe

31. Najprej je treba spomniti, da je Sodišče po uradni dolžnosti pristojno postaviti vprašanje o dopustnosti pritožbe ali enega od njenih pritožbenih razlogov, če tega ne zahteva katera od strank v sporu.( ) V sodni praksi se vztrajno zatrjuje, da je v skladu s členom 225(1), drugi odstavek, ES (postal člen 256 PDEU) in členom 58 Statuta Sodišča pritožba omejena na pravna vprašanja in mora izhajati predvsem iz kršitve zakonodaje Skupnosti, ki jo je zagrešilo Sodišče prve stopnje.( )

32. Zato in zaradi izjav podjetja Harman Int. Industries na glavni obravnavi o morebitni nedopustnosti navedb njegovih nasprotnikov je prav, da se po uradni dolžnosti preuči dopustnost edinega pritožbenega razloga.

33. Zadevno vprašanje se še posebej zastavlja zaradi očitkov pritožnice in tudi UUNT, da v izpodbijani sodbi prijavljena znamka Barbara Becker ni bila presojena z vidika učinka na celotni vtis, ki je nastal z dodajanjem imena priimku, ter zaradi očitkov, ki se nanašajo na „običajnost“ ali pogostost omenjenega priimka. Takšni očitki bi dejansko lahko vzbudili sum o nedopustnosti, če ne bi vsaj zahtevali nove presoje dejstev, to pa je Sodišču, ko odloča v tem postopku, zakonsko prepovedano.( )

34. Menim, da ni bilo tako.

35. Prvič, kot navaja UUNT, to, kar izpodbijata pritožnica in Urad, ni toliko rezultat presoje dejstev, kot pa obrazložitev in extenso izpodbijane sodbe. Pri njuni pritožbi jima je v pomoč ustaljena sodna praksa, v skladu s katero sta neobstoj in nezadostnost obrazložitve pravni vprašanji, ki pomenita bistveno kršitev postopka v skladu s členom 230 ES (postal člen 263 PDEU) in na kateri se je mogoče sklicevati v pritožbi( ) ali pa se ju celo postavi po uradni dolžnosti kot razloga javnega reda.( )

36. Drugič, kot sem že navedel, se je na obravnavi bolje izoblikovalo ozadje pritožbenega razloga, vsaj glede UUNT, ki je opustil očitke, naravnane na pomanjkljivosti obrazložitve, in navedel jasnejše očitke, ki se nanašajo na napačno uporabo prava v zvezi z uporabo sodbe Medion.

37. Kot sklep prej navedenega menim, da je prav, da očitke glede izpodbijane sodbe preusmerim na kategorijo nepravilne uporabe prava.

2. Utemeljenost pritožbe

38. Očitki, ki jih je pritožnica izrazila v pritožbi, skupaj z navedbami UUNT porajajo predvsem vprašanje ustreznosti in razlage sodb (predvsem Fusco in Medion), ki so bile v izpodbijani sodbi uporabljene pri odločitvi o sporu „predvsem na podlagi okoliščin te zadeve“. Glede na ozadje te pritožbe, se pravi, glede na verjetnost zmede, in glede na pritožbeni razlog, to je glede na napačno razlago in uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, je treba v presoji o tem sporu upoštevati obstoječa zakonska merila in sodno prakso.

39. Na podlagi istega člena o ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih znamki označujeta, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je prejšnja znamka varovana. Verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

40. V sedmi uvodni izjavi Uredbe št. 40/94 pa je navedeno, da je ugotovitev verjetnosti zmede odvisna od številnih dejavnikov, zlasti od prepoznavnosti znamke na trgu, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, in stopnje podobnosti med znamko ter označenim blagom in storitvami.

41. Vendar je bilo v sodni praksi Sodišča zlasti v zvezi z opredelitvijo verjetnosti zmede večkrat potrjeno, da v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 verjetnost zmede obstaja takrat, kadar bi javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij.( )

42. V zvezi s tem, kako določiti obstoj omenjene verjetnosti zmede glede teh znakov v javnosti, je Sodišče razsodilo, da jo je treba presojati celovito in upoštevati vse dejavnike vsakega posameznega primera.( )

43. Prav tako so v ustaljeni sodni praksi v celovito presojo vključene vidne, slušne ali pomenske podobnosti nasprotujočih si znamk in je dodano, da mora celovita presoja verjetnosti zmede temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ustvarijo znamke in upoštevati njihove razlikovalne in prevladujoče sestavine. Sodišče je tudi vztrajalo, da je zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, odločilna pri celoviti presoji omenjene verjetnosti. V tem smislu se je v sodni praksi vedno trdilo, da povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preučuje posameznih podrobnosti. ( )

44. V tej zadevi se ne razpravlja o podobnosti izdelkov niti o stopnji podobnosti med zadevnima znamkama, ne z grafičnega in ne s slušnega vidika. Vsekakor pa je sporna pomenska podobnost, kar je v obravnavanem primeru narekovalo predvsem, da se preuči pomen priimka „Becker“ in imena in priimka „Barbara Becker“, ter se zlasti skuša ugotoviti, kakšen vpliv ima ime na priimek.

45. Da bi se tako ravnalo, pa je nujno treba, kot je ponavljano v sodni praksi, navedeni v točki 43, „upoštevati vse dejavnike, upoštevne za obravnavani primer“. Zato ima poseben pomen okoliščina, da se je odločba odbora za pritožbe UUNT, ki je bila predmet spora pred Sodiščem prve stopnje, sklicevala na pomensko razliko med nasprotujočima si znakoma in se pri tem zelo opirala na šibkost znamke BECKER zaradi enakih priimkov in na priljubljenost Barbare Becker v Nemčiji.( )

46. Izpodbijana sodba, kot se bo videlo v nadaljevanju, pa sledi shematičnemu pristopu, ki je zgrajen na predhodnih sodbah tako Sodišča prve stopnje (v zadevi Fusco) kot Sodišča (v zadevi Medion), ki sta med razmeroma redkimi, v katerih so konkretne okoliščine zadevnih primerov imele posebno, če ne odločilno vlogo.

47. Dejansko se v točkah od 34 do 43 izpodbijane sodbe postavi in odgovori na vprašanje pomenske podobnosti. Ugotovitev, da obstaja verjetnost zmede, temelji predvsem na utemeljitvah v točkah 35 in 36, ki se opirajo na zadevo Fusco, in v točkah od 37 do 41, ki se opirajo na zadevo Medion.

48. Prvič, v izpodbijani sodbi se ugotavlja, da ima priimek „Becker“ „večji razlikovalni učinek“ kot sestavina „barbara“. Pri tem se opira na sodbo Fusco, v kateri je Sodišče prve stopnje presodilo, da obstaja verjetnost zmede glede znamk „Enzo Fusco“ in „Antonio Fusco“, na podlagi tukaj že navedenega mnenja, da vsaj v Italiji potrošniki pripisujejo v znamkah večji razlikovalni učinek priimku kot imenu. Večja ali manjša priljubljenost pritožnice v Nemčiji za pomensko podobnost ne bi bila pomembna (točki 34 in 35).

49. Kljub temu se je težko strinjati – to je treba reči – s tako samodejno razširitvijo sodbe Fusco na primer, ki ga obravnavam, ker se v omenjeni sodbi daje pomen okoliščinam primera z izrazi, kot so „v teh okoliščinah“ in „v obravnavanem primeru“ ali „v nasprotujočih si znamkah“, ki jih vsebuje točka 54.

50. Teža okoliščin primera v tej zadnji sodbi postane razvidna v sodbi, ki jo je kmalu zatem izrekel isti senat Sodišča prve stopnje v zadevi Marcorossi, v kateri so bili tudi obravnavani italijanski priimki. Dejansko je Sodišče prve stopnje po tem, ko je spomnilo, da je lahko dojemanje sestavljenih znakov iz imena in priimka drugačno v različnih državah Evropske skupnosti in da ni mogoče prezreti, da si v nekaterih državah potrošniki bolj zapomnijo priimek kot ime, s čimer se je izrecno nanašalo na sodbo Fusco, razložilo, da se „ne glede na to to splošno pravilo […] ne sme uporabljati samodejno, ne da bi se upoštevale posebnosti vsakega posameznega primera“.

51. Drugič – in zlasti na tem mestu imam več pomislekov – izpodbijana sodba napotuje na sodbo Sodišča v odgovoru na vprašanje za predhodno odločanje v zadevi Medion.

52. Treba je spomniti, da se je vprašanje o verjetnosti zmede porodilo pri vprašanju za predhodno odločanje in se je nanašalo na znamko LIFE, ki jo je registriralo nemško podjetje Medion za elektronske naprave za prosti čas z oznako THOMSON LIFE, pod katero je družba Thomson tržila nekatere svoje izdelke. V tem primeru je obstajala vsaj delna enakost proizvodov, na katere se nanašata znamki. To je bil razlog, da je podjetje Medion nacionalnemu sodišču predlagalo, naj družbi Thomson prepove uporabo navedenega znaka za proizvode, ki so bili označeni kot enaki.( )

53. V tem pogledu resnični doseg doktrine, predstavljene v zadevi Medion, izvira iz nasprotja med dobesednostjo vprašanja, ki ga je zastavil nacionalni sodni organ, in odgovorom, ki ga je dalo Sodišče. Medtem ko je sodni organ spraševal, ali „obstaja“ verjetnost zmede v okoliščinah zadeve, kot so bile ravnokar opisane, je Sodišče odgovorilo, da taka verjetnost v okoliščinah, kakršne so opisane, „lahko obstaja“. Pomen takega načina izražanja Sodišča v odgovoru se brez težav razbere iz točke 30 navedene sodbe. V isti sodbi je, potem ko je ponovilo kot pravilo zahtevo po „zaznavanju celote“ ali po „celotnem vtisu“, upoštevaje predvsem njihove razlikovalne in prevladujoče elemente (točka 28) v analizi verjetnosti zmede, Sodišče dopustilo izjemno možnost, da prejšnja znamka, ki jo uporabi tretji v sestavljenem znaku, ohrani avtonomen razlikovalni položaj, ne da bi bila zato prevladujoči element.

54. Sodišče je s preučitvijo predpostavke za obstoj verjetnosti zmede v tem primeru v točki 30 ugotovilo, da „razen v tem primeru, v katerem povprečni potrošnik zazna znamko kot celoto, in kljub okoliščini, da lahko nad celotnim vtisom prevlada en ali več sestavnih delov sestavljene znamke, nikakor ni izključeno, da v posameznem primeru prejšnja znamka, ki jo uporabi tretji v sestavljenem znaku, ki vsebuje oznako podjetja tretjega, ohrani avtonomen razlikovalni položaj v sestavljenem znaku, ne da bi da bi bila v njem prevladujoči element“.( )

55. Tako je Sodišče odgovorilo predložitvenemu sodišču v tem primeru v zvezi s presojo obstoja verjetnosti zmede glede dveh znakov, v primerih, v katerih sestavljena znamka vključuje predhodno registrirano znamko kot svojo sestavino, in je naložilo zavrnitev tako imenovane „Prägetheorie“ (teorije ustvarjenega vtisa). ( )

56. Iz vsega navedenega je jasno razvidno, da če bi se z izpodbijano sodbo želelo odločilno opreti na doktrino Medion pri presoji, ali obstaja verjetnost zmede glede zadevnih znamk, bi morala utemeljitev temeljiti na izjemi,( ) torej bi morala pojasniti, zakaj v tej zadevi izjemoma ni bil upoštevan splošen pogoj preučitve sestavljene znamke na osnovi celotnega vtisa, pri čemer se še posebej upoštevajo njene razlikovalne in prevladujoče sestavine. Povedano drugače, sodišče bi moralo v okoliščinah morebitne pomenske podobnosti med „barbara becker“ in „becker“ utemeljiti, zakaj v tem primeru sestavina „becker“ v tej celoti ni prevladujoča.

57. Nič od tega ni vsebovano v razlagi izpodbijane sodbe. Namesto tega skoraj ni druge ugotovitve (točka 37), kot da je „becker“ priimek, kar ni sporno in čemur bi težko oporekali. Na podlagi tega pa se neposredno zaključi, da obstaja podobnost med „becker“ in „barbara becker“ (točka 38), tako pa tudi, da je odbor za pritožbe napačno uporabil pravo (točka 39).

58. Treba je še enkrat poudariti, da v izpodbijani sodbi ni navedb ne opravljene raziskave v zvezi s priimkom Becker, da bi se lahko določilo, ali ima samostojen razlikovalni učinek, za katerega ni treba, da ima v skladu s sodbo Medion prevladujoč učinek v celoti, zato bi bilo treba glede na okoliščine primera najprej ugotoviti, ali ima prvotna znamka BECKER razlikovalni učinek.( ) Če bi namreč ta znamka uživala v javnosti visoko stopnjo poznavanja, bi imela katerakoli druga znamka, ki bi se želela uveljaviti za iste izdelke, več težav pri prilastitvi priimka.

59. Nazadnje, na podlagi posplošenega in delno nepravilnega razumevanja povezane uporabe sodb Fusco in Medion utegne izpodbijana sodba voditi v zmotno prepričanje, da lahko po ustaljenem načelu vsak priimek, ki sovpada s prejšnjo znamko, uspešno nasprotuje vpisu sestavljene znamke, ki jo tvorita ime in zadevni priimek, z utemeljitvijo o verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

60. Z drugimi besedami, zdi se, da seštevek domnevno načelnega pravila, iz predhodne sodbe Sodišča prve stopnje, in drugega pravila iz sodbe Sodišča vodi do skoraj neizbežnega rezultata, pri katerem ni bilo upoštevano vprašanje pomenske podobnosti, ker v izpodbijani sodbi niso bila upoštevana dejstva tega primera, kot bi v skladu s sodno prakso morala biti. Zlasti se je Sodišče prve stopnje izognilo analizi morebitnega vpliva osebnega imena na pomensko področje znamke Barbara Becker in večje ali manjše razlikovalne zmožnosti znamke, sestavljene iz enega samega priimka.

61. Zato menim, da je izpodbijana sodba pravno napačna in je treba sprejeti edini pritožbeni razlog ter razveljaviti navedeno sodbo.

62. Zdi se, da se odkrita napaka lahko odpravi le z ugotovitvijo dejstev, navedenih v prejšnji točki, in če pustimo ob strani okoliščino, da v izpodbijani sodbi ni bilo treba odgovoriti na drugi navajani pritožbeni razlog, menim, da stanje primera ne dovoljuje, da bi Sodišče dokončno odločilo o zadevi v smislu člena 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča, zato predlagam, naj se vrne v odločanje Splošnemu sodišču, da opravi tovrstno presojo in se potem znova izreče v skladu z ugotovitvami.

VI – Stroški

63. Ker sem predlagal, da je treba zadevo vrniti Splošnemu sodišču, se odločitev o stroških pritožbenega postopka pridrži.

VII – Predlog

64. Kot sklep, ki izhaja iz zgoraj navedenih ugotovitev, Sodišču predlagam, naj:

1. Sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (prvi senat) z dne 2. decembra 2008 v zadevi Harman International Industries proti UUNT (T‑212/07) v celoti razveljavi.

2. Zadevo vrne v odločanje Splošnemu sodišču Evropske unije.

3. Odločitev o stroških pridrži.