Med temi dejavniki lahko navedemo, prvič, stopnjo podobnosti med nasprotujočimi si znaki, drugič, naravo proizvodov ali storitev, za katere so nasprotujoči si znaki registrirani, vključno s stopnjo podobnosti ali različnosti teh proizvodov ali storitev ter upoštevno javnostjo, tretjič, intenzivnost ugleda prejšnje znamke, četrtič, stopnjo razlikovalnega učinka prejšnje znamke, ki ga ima sama po sebi ali ki je pridobljen z uporabo, in petič, obstoj verjetnosti zmede v javnosti.

V skladu z ustaljeno sodno prakso je več kršitev, ki ju določa člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, posledica določene stopnje podobnosti med prejšnjo znamko in prijavljeno znamko, zaradi česar ju zadevna javnost povezuje, kar pomeni, da med njima ustvari zvezo, čeprav ju nujno ne zamenjuje. Obstoj zveze med prijavljeno znamko in prejšnjo ugledno znamko, ki jo je treba presojati celovito, z upoštevanjem upoštevnih dejavnikov obravnavanega primera, je torej temeljni pogoj za uporabo te določbe.

Iz besedila člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti je razvidno, da je njegova uporaba odvisna od naslednjih pogojev: prvič, od enakosti ali podobnosti nasprotujočih si znamk; drugič, od obstoja ugleda prejšnje znamke, navedene v ugovoru, in tretjič, od obstoja tveganja, da bi se z uporabo prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoristil ali oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke. Ti pogoji so kumulativni in neobstoj enega izmed njih zadostuje, da se navedena določba ne uporabi.

V skladu s sodno prakso Sodišča je obstoj podobnosti med prejšnjo in izpodbijano znamko pogoj za uporabo odstavka 1(b) in odstavka 5 člena 8 Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti. Ta pogoj podobnosti med nasprotujočimi si znamkami tako v okviru odstavka 1(b) kot v okviru odstavka 5 tega člena predpostavlja obstoj zlasti vizualne, fonetične ali pomenske podobnosti.

Nedvomno se stopnji podobnosti, ki se zahteva v okviru ene in druge navedene določbe, razlikujeta. Medtem ko je namreč izvajanje varstva, določenega v odstavku 1(b) člena 8 Uredbe št. 40/94, pogojeno z ugotovitvijo take stopnje podobnosti med nasprotujočima si znamkama, da pri upoštevni javnosti obstaja verjetnost zmede glede njiju, se obstoj take verjetnosti ne zahteva za varstvo na podlagi odstavka 5 tega člena. Zato so kršitve iz tega odstavka 5 lahko posledica manjše stopnje podobnosti med prejšnjo in prijavljeno znamko, če ta podobnost zadostuje za to, da ju zadevna javnost poveže oziroma med njima vzpostavi zvezo.

Čeprav celovita presoja obstoja zveze med prejšnjo znamko in izpodbijano znamko v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 predpostavlja določeno soodvisnost med dejavniki, ki se upoštevajo, saj lahko nizko stopnjo podobnosti med znamkama odtehta velik razlikovalni učinek prejšnje znamke, pa to še ne pomeni, da to, da je prejšnja znamka, če med njo in prijavljeno znamko ni podobnosti, splošno znana ali da ima ugled, kot tudi enakost oziroma podobnost zadevnih proizvodov ali storitev ne zadostujeta za ugotovitev, da obstaja verjetnost zmede glede nasprotujočih si znamk ali verjetnost, da ju zadevna javnost poveže. Enakost ali podobnost nasprotujočih si znamk je namreč nujni pogoj tako za uporabo odstavka 1(b) in odstavka 5 člena 8 Uredbe št. 207/2009. Zato te določbe očitno ni mogoče uporabiti, če Splošno sodišče izključi vsakršno podobnost nasprotujočih si znamk. Le v primeru, da med nasprotujočima si znamkama obstaja neka podobnost, čeprav majhna, je naloga navedenega sodišča, da opravi celovito presojo, zato da ugotovi, ali ne glede na nizko stopnjo podobnosti nasprotujočih si znamk zaradi drugih upoštevnih dejavnikov, kot je znanost ali ugled prejšnje znamke, obstaja verjetnost zmede ali verjetnost, da ju zadevna javnost poveže.

Iz te sodne prakse Sodišča je jasno razvidno, da obstoj enakosti ali podobnosti, čeprav majhne, med nasprotujočimi si znamkami pomeni pogoj, ki je določen za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, in ne zgolj dejavnik za presojo obstoja povezave med navedenimi znamkami v smislu te določbe. Poleg tega ta ugotovitev izhaja neposredno iz naslednjega izraza, ki je uporabljen v navedenem členu: „če je [prijavljena znamka] enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki“.

(Glej točke od 31 do 34.)