Zadeva T-148/08

Beifa Group Co. Ltd

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

„Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registrirani model Skupnosti, ki predstavlja pripomoček za pisanje – Prejšnja nacionalna figurativna znamka – Razlog za ničnost – Uporaba prejšnjega znaka, katerega imetnik je upravičen preprečiti uporabo, v modelu Skupnosti – Člen 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 – Zahteva za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, ki je bila prvič vložena pri odboru za pritožbe“

Povzetek sodbe

1. Modeli Skupnosti – Tožbeni postopek – Tožba pred sodiščem Skupnosti – Pristojnost Splošnega sodišča – Vrnitev zadeve v odločanje nižji instanci Urada

(Uredba Sveta št. 6/2002, člena 60(1) in 61(3) in (6))

2. Modeli Skupnosti – Razlogi za ničnost – Uporaba razlikovalnega znaka v poznejšem modelu – Uporaba znaka, ki je podoben razlikovalnemu znaku – Vključitev

(Uredba Sveta št. 6/2002, člen 25(1)(e))

3. Modeli Skupnosti – Razlogi za ničnost – Uporaba razlikovalnega znaka v poznejšem modelu – Dokaz o uporabi razlikovalnega znaka

(Uredba Sveta št. 6/2002, člen 25(1)(e))

4. Modeli Skupnosti – Razlogi za ničnost – Uporaba razlikovalnega znaka v poznejšem modelu – Dokaz o uporabi razlikovalnega znaka

(Uredba Sveta št. 6/2002, člen 25(1)(e))

5. Modeli Skupnosti – Razlogi za ničnost – Uporaba razlikovalnega znaka v poznejšem modelu – Zaznavanje modela kot razlikovalnega znaka s strani javnosti – Neobstoj ločene analize

(Uredba Sveta št. 6/2002, člen 25(1)(e))

6. Modeli Skupnosti – Razlogi za ničnost – Uporaba razlikovalnega znaka v poznejšem modelu – Primerjava med izpodbijanim modelom in razlikovalnim znakom – Tridimenzionalni znak

(Uredba Sveta št. 6/2002, člen 25(1)(e))

7. Postopek – Dolžnost sodišča, da spoštuje okvir spora, ki sta ga določili stranki – Obveznost sodišča, da odloči zgolj na podlagi argumentov, ki sta jih podali stranki – Neobstoj

1. V skladu s členom 61(3) Uredbe št. 6/2002 o modelih Skupnosti je Sodišče pristojno tako za razveljavitev kot tudi za spremembo odločbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli). Poleg tega mora Urad v skladu s členom 61(6) te uredbe storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo Sodišča. Iz zadnjenavedene določbe je razvidno, da Splošno sodišče ne more odrediti Uradu nekega ravnanja, saj mora ta ukrepati v skladu z izrekom in obrazložitvijo sodbe Splošnega sodišča.

Odbor za pritožbe, ki mu je bila predložena pritožba zoper odločbo nižje instance Urada, lahko v skladu s členom 60(1) Uredbe po preizkusu utemeljenosti pritožbe vrne zadevo tej instanci v nadaljnji postopek.

Iz teh določb in premislekov je razvidno, da tožbeni predlog, s katerim se Splošnemu sodišču, ki mu je v odločanje predložena tožba zoper odločbo odbora za pritožbe Urada, predlaga, naj vrne zadevo nižji instanci, katere odločba je bila predmet pritožbe pred odborom za pritožbe, ni dopusten.

Čeprav bi namreč Splošno sodišče ugodilo takemu predlogu, ne bi naložilo Uradu nobene obveznosti storiti ali opustiti in mu torej ne bi odredilo nekega ravnanja. Tak tožbeni predlog je bolj usmerjen v to, da bi Splošno sodišče samo sprejelo odločitev, ki bi jo moral sprejeti ali bi jo lahko sprejel odbor za pritožbe, in torej v to, da bi Splošno sodišče izvajalo svoje pooblastilo, da spremeni odločbo odbora za pritožbe, ki se izpodbija pred njim.

(Glej točke od 40 do 43.)

2. Člen 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 o modelih Skupnosti je treba razlagati v tem smislu, da se lahko imetnik razlikovalnega znaka sklicuje nanj, ko zahteva razglasitev ničnosti poznejšega modela Skupnosti, če je bil v tem modelu uporabljen znak, podoben njegovemu.

Prvič, razlog za ničnost iz člena 25(1)(e) te uredbe ne pomeni nujno, da je bil prejšnji razlikovalni znak popolnoma in podrobno reproduciran v poznejšem modelu Skupnosti. Tudi če nekateri elementi zadevnega znaka ne bi obstajali v izpodbijanem modelu Skupnosti ali če bi mu bili dodani drugi elementi, bi namreč lahko šlo za „uporabo“ navedenega znaka, zlasti če so izpuščeni ali dodani elementi drugotnega pomena. Torej dobesedna razlaga člena 25(1)(e) Uredbe ne izključuje nujno uporabe te uredbe v primeru, v katerem se v poznejšem modelu Skupnosti ne uporabi enak znak, naveden v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti, ampak podoben znak.

Drugič, le z razlago člena 25(1)(e) Uredbe se lahko zagotovi, po eni strani, učinkovito varstvo pravic imetnika prejšnje znamke – ki je bodisi znamka Skupnosti bodisi znamka, registrirana v državi članici – pred tem, da bi se z njeno uporabo v poznejšem modelu Skupnosti ta znamka kršila, in po drugi strani, skladnost med upoštevnimi določbami te uredbe in določbami Prve direktive 89/104 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ali uredbama št. 40/94 in št. 207/2009.

(Glej točke 50, 52, 53, 59.)

3. Člen 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 o modelih Skupnosti zahteva zlasti, da zakonodaja Skupnosti ali države članice, ki ureja prejšnji znak, naveden v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti, ki temelji na tej določbi, imetniku znaka priznava pravico, da prepreči uporabo svojega znaka v poznejšem modelu. Če pravo Skupnosti ali zakonodaja zadevne države članice določa, da imetnik prejšnje znamke ne more v razmerju do tretjih oseb uveljavljati pravic, ki izhajajo iz te znamke, če se v zadnjih petih letih pred uveljavljanjem teh pravic znamka ni uporabljala za blago ali storitve, na katere se navedeni imetnik sklicuje za uveljavljanje svojih pravic, je treba tako uporabo dokazati.

(Glej točke od 63 do 65.)

4. Ker v Uredbi št. 6/2002 o modelih Skupnosti ni posebne določbe o podrobnih pravilih vložitve zahteve za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnjega znaka s strani imetnika modela Skupnosti, ki se izpodbija z zahtevo za razglasitev ničnosti, temelječo na tem znaku, je treba skleniti, da mora biti ta zahteva izrecno izražena in pravočasno vložena pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli). Ta zahteva mora biti načeloma vložena v roku, ki ga oddelek za ničnost postavi imetniku modela Skupnosti, ki se izpodbija z zahtevo za razglasitev ničnosti, za vložitev njegovih pripomb v odgovor na to zahtevo.

Nasprotno, zahteve za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnjega znaka, navajanega v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti modela Skupnosti, ni mogoče prvič vložiti pri odboru za pritožbe. Ni mogoče sprejeti, da bi lahko odbor za pritožbe odločal o zadevi, ki se razlikuje od zadeve, predložene oddelku za ničnost, namreč zadeve, katere obseg je bil razširjen z dodanim predhodnim vprašanjem o resni in dejanski uporabi prejšnjega znaka, navajanega v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti.

(Glej točke 67, 68, 71.)

5. Zahteva za razglasitev ničnosti modela Skupnosti, ki temelji na razlogu za ničnost iz člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 o modelih Skupnosti, lahko uspe le, če se ugotovi, da bi upoštevna javnost menila, da je v modelu Skupnosti, ki je predmet te zahteve, uporabljen razlikovalni znak, navajan v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti. Če bi se ugotovilo, da upoštevna javnost ne zaznava, da se v modelu Skupnosti, na katerega se nanaša zahteva za razglasitev ničnosti, uporablja razlikovalni znak, navajan v podporo tej zahtevi, je očitno mogoče izključiti kakršno koli verjetnost zmede. Nasprotno pa ni treba ločeno presojati vprašanja, ali upoštevna javnost model Skupnosti, ki je predmet zahteve za razglasitev ničnosti, zaznava kot razlikovalni znak.

(Glej točke od 105 do 107.)

6. Preizkus razloga za ničnost iz člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 o modelih Skupnosti mora temeljiti na tem, kako upoštevna javnost zaznava razlikovalni učinek, navajan v podporo temu razlogu, in na celotnem vtisu, ki ga ta znak naredi nanjo.

Upoštevna javnost tridimenzionalne znamke ne zaznava nujno enako kot figurativno znamko. V prvem primeru ta javnost zaznava otipljiv predmet, ki ga je mogoče pregledati z več zornih kotov, medtem ko v drugem primeru vidi samo sliko.

Gotovo ni mogoče izključiti, da bi lahko, če sta si dva tridimenzionalna predmeta podobna, primerjava enega od njiju s sliko drugega pripeljala do ugotovitve obstoja podobnosti. Kljub temu pa preizkus razloga za ničnost iz člena 25(1)(e) te uredbe predpostavlja primerjavo izpodbijanega modela Skupnosti in razlikovalnega znaka, navajanega v podporo temu razlogu.

Nasprotno pa podobnosti med izpodbijanim modelom in znakom, navajanim v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti, ni mogoče preprosto domnevati samo zaradi tega, ker je ta model podoben drugemu znaku, čeprav je slednji podoben znaku, navajanemu v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti.

(Glej točke od 120 do 123.)

7. Sodišča – čeprav mora odločiti samo o predlogu strank, ki morajo omejiti okvir spora – ne smejo zavezovati samo trditve, ki jih stranke navedejo v podporo svojim predlogom, razen če je morebiti prisiljeno, da svojo odločitev opre na napačne pravne ugotovitve.

(Glej točko 130.)

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (peti senat)

z dne 12. maja 2010( )

„Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registrirani model Skupnosti, ki predstavlja pripomoček za pisanje – Prejšnja nacionalna figurativna znamka – Razlog za ničnost – Uporaba prejšnjega znaka, katerega imetnik je upravičen preprečiti uporabo, v modelu Skupnosti – Člen 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 – Zahteva za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, ki je bila prvič vložena pri odboru za pritožbe“

V zadevi T‑148/08,

Beifa Group Co. Ltd s sedežem v Ningbu, Zhejiang (Kitajska), ki jo zastopata R. Davis, barrister, in N. Cordell, solicitor,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa A. Folliard‑Monguiral, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred Odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG s sedežem v Heroldsbergu (Nemčija), ki jo zastopata U. Blumenröder in H. Gauß, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 31. januarja 2008 (zadeva R 1352/2006‑3) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti modela Skupnosti med družbama Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG in Ningo Beifa Group Co., Ltd,

SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat),

v sestavi M. Vilaras (poročevalec), predsednik, M. Prek in V. M. Ciucă, sodnika,

sodni tajnik: N. Rosner, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 21. aprila 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 17. septembra 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 11. septembra 2008,

na podlagi obravnave z dne 18. novembra 2009

izreka naslednjo

Sodbo

Pravni okvir

Uredba (ES) št. 6/2002

1 Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnosti (UL 2002, L 3, str. 1), kakor je bila spremenjena, v členu 1 določa:

„1. Model, ki ustreza pogojem iz te uredbe, je v nadaljnjem besedilu ‚model Skupnosti‘.

2. Videz izdelka [Model] je varovan:

[…]

b) z ‚registriranim modelom Skupnosti‘, če je registriran na način, predviden s to uredbo;

[…]“

2 Člen 3 Uredbe št. 6/2002 določa:

„Za namen te uredbe:

a) ‚videz [model]‘ pomeni izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture in/ali materialov samega izdelka in/ali značilnosti ornamentov na njem;

[…]“

3 Člen 10(1) Uredbe št. 6/2002 določa:

„Obseg varstva iz modela Skupnosti zajema vsak videz izdelka [model], ki na seznanjenega uporabnika ne naredi drugačnega celotnega vtisa.“

4 Člen 19(1) Uredbe št. 6/2002 določa:

„Registrirani model Skupnosti imetniku podeljuje izključno pravico do njegove uporabe in do tega, da prepreči njegovo uporabo vsaki tretji osebi, ki nima njegovega soglasja. Navedena uporaba zajema zlasti izdelovanje, ponujanje, dajanje na trg, uvažanje, izvažanje ali uporabljanje izdelka, v katerega je videz izdelka [model] vgrajen ali na katerega je pritrjen [katerem je uporabljen], ali skladiščenje takšnega izdelka v te namene.“

5 Člena 24 in 25 Uredbe št. 6/2002 določata:

„Člen 24

Razglasitev ničnosti

1. Registrirani model Skupnosti se razglasi za ničnega na podlagi zahteve pri [UUNT] v skladu s postopkom iz Naslovov VI in VII […]

Člen 25

Razlogi za ničnost

1. Model Skupnosti se lahko razglasi za ničnega le v naslednjih primerih:

[…]

e) če je v poznejšem videzu izdelka [modelu] uporabljen razlikovalni znak in zakonodaja Skupnosti ali države članice, ki ureja ta znak, imetniku znaka priznava pravico, da prepreči takšno uporabo;

[…]

3. Razloge iz odstavka (1)(d), (e) in (f) lahko uveljavlja le prijavitelj ali imetnik prejšnje pravice.

[…]“

6 Naslov IV Uredbe št. 6/2002 (členi od 35 do 44) je „Prijava registriranega modela Skupnosti“. V členu 36(2) te uredbe je predvsem predvideno, da se v prijavi registriranega modela Skupnosti „poleg tega navede tudi izdelke, v katere naj bi bil videz izdelka [model] vgrajen ali na katerih naj bi se uporabljal“. Poleg tega ima prijavitelj registriranega modela Skupnosti na podlagi členov od 41 do 44 Uredbe št. 6/2002 pod določenimi pogoji prednostno pravico, katere učinek je na podlagi člena 43 te uredbe, da datum prednosti šteje kot datum vložitve prijave registriranega modela Skupnosti.

7 Pod Naslovom VI Uredbe št. 6/2002 „Odpoved in ničnost registriranega modela Skupnosti“ člen 52(1) te uredbe določa, da lahko „v skladu s členom 25(2), (3), (4) in (5) […] vsaka fizična ali pravna oseba, pa tudi državni organ, ki je za to pooblaščen, pri [UUNT] vloži zahtevo za razglasitev ničnosti registriranega modela Skupnosti“.

8 Naslov VII Uredbe št. 6/2002 „Pritožbe“ v členih od 55 do 60 te uredbe ureja pritožbeni postopek pred odborom za pritožbe. Besedilo teh določb je enako ali podobno besedilu členov od 57 do 62 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), katere členi od 58 do 64 so enaki členom od 57 do 62 Uredbe št. 40/94).

9 Poleg tega pod Naslovom VII Uredbe št. 6/2002 člen 61 te uredbe določa:

„1. Proti odločbam odborov za pritožbe glede pritožb se lahko vloži tožba pri Sodišču.

2. Tožba se lahko vloži zaradi kršitev pravil o pristojnosti, kršitve bistvenih določb postopka, kršitve Pogodbe, te uredbe ali kateregakoli pravnega pravila v zvezi z njihovo uporabo ali zaradi zlorabe pooblastil.

3. Sodišče je pristojno za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe.

4. Tožbo lahko vloži vsaka stranka v postopku, ki jo zadeva odločba odbora za pritožbe.

5. Tožba se vloži pri Sodišču v dveh mesecih po datumu obvestila o odločbi odbora za pritožbe.

6. [UUNT] mora storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo Sodišča.“

Prva Direktiva 89/104/EGS

10 Člen 4(4) Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, str. 1, razveljavljena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25)) določa:

„Vsaka država članica lahko […] določi, da se blagovna znamka ne registrira ali, če je registrirana, se jo lahko razglasi za neveljavno, če in v naslednjem obsegu:

[…]

c) uporaba blagovne znamke se lahko prepove na podlagi prejšnje pravice, ki se razlikuje od pravic iz odstavka 2 in točke (b) [is]tega odstavka ter zlasti:

[…]

iv) pravice industrijske lastnine.[…]“

11 Člen 5(1) in (2) Prve Direktive 89/104 določa:

„1. Registrirana blagovna znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, prepreči[…], da v gospodarskem prometu uporabljajo:

a) kateri koli znak, ki je enak blagovni znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana blagovna znamka;

b) kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko.

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.“

12 Členi od 10 do 12 Prve Direktive 89/104 določajo:

„Člen 10

Uporaba blagovnih znamk

1. Če v obdobju petih let po zaključku postopka registracije imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke v državi članici za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena za neprekinjeno obdobje petih let, je blagovna znamka podvržena sankcijam iz te direktive, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.

2. Uporaba v pomenu odstavka 1 pomeni tudi naslednje:

a) uporaba blagovne znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja blagovne znamke;

b) namestitev blagovne znamke na blago ali njegovo embalažo z blagovno znamko v državi članici izključno za potrebe izvoza.

3. Uporaba znamke s privolitvijo imetnika ali s strani katerekoli osebe, ki je pooblaščena za uporabo kolektivne znamke ali garancijske ali certifikacijske znamke, šteje kot uporaba s strani imetnika.

[…]

Člen 11

Sankcije za neuporabo blagovne znamke v pravnih ali upravnih postopkih

[…]

3. Brez poseganja v uporabo člena 12, če pride do nasprotne zahteve za razveljavitev, vsaka država članica lahko določi, da se blagovne znamke ne more uspešno uveljavljati v postopku zaradi kršitve pravic, če se na podlagi ugovora ugotovi, da bi se blagovna znamka lahko razveljavila na podlagi člena 12(1).

4. Če se je prejšnja blagovna znamka uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, se za namene uporabe odstavkov 1, 2 in 3 šteje, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev.

Člen 12

Razlogi za razveljavitev

1. Blagovna znamka se lahko razveljavi, če se v neprekinjenem obdobju petih let ni resno uporabljala v državah članicah v zvezi z blagom ali storitvami, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi […]“

Zakon o znamkah

13 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (nemški zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov) z dne 25. oktobra 1994 (BGBl. I, 1994, str. 3082, v nadaljevanju: Markengesetz), kakor je bil spremenjen, v členu 13(2), točka 6, določa, da je registrirano znamko mogoče razglasiti za nično, če je mogoče njeno uporabo preprečiti predvsem na podlagi prejšnje pravice industrijske lastnine. Člen 51(1) Markengesetz določa, da se ničnost razglasi na predlog imetnika prejšnje pravice.

14 Člen 14(2) Markengesetz določa:

Tretje osebe v gospodarskem prometu ne smejo brez soglasja imetnika znamke

1. uporabljati znaka, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka,

2. uporabljati znaka, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko, ali

3. uporabljati znaka, enakega ali podobnega znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znane znamke.“

15 Člen 25(1) Markengesetz določa:

„Imetnik registrirane znamke ne more v razmerju do tretjih oseb uveljavljati pravic v smislu členov 14, 18 [in] 19, če se v zadnjih petih letih pred uveljavljanjem teh pravic znamka v skladu s členom 26 ni uporabljala za blago ali storitve, na katere se sklicuje za uveljavljanje svojih pravic, če je bila znamka na ta dan registrirana že vsaj pet let.“

16 V skladu s členom 25(2) Markengesetz mora tožeča stranka, če se v okviru tožbe sklicuje na pravice imetnika znamke, ki izhajajo predvsem iz člena 14, na predlog tožene stranke predložiti dokaz o resni uporabi svoje znamke.

17 Člen 26 Markengesetz, ki se nanaša na uporabo znamke, prenaša v nemško pravo določbe členov od 10 do 12 Prve Direktive 89/104.

Uredba št. 40/94

18 Člen 9(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 9(1) Uredbe št. 207/2009) določa:

„Člen 9

Pravice iz blagovne znamke Skupnosti

1. Blagovna znamka Skupnosti daje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

a) kateri koli znak, ki je enak blagovni znamki Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana blagovna znamka Skupnosti;

b) kateri koli znak, pri katerem zaradi enakosti ali podobnosti blagovni znamki Skupnosti in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko Skupnosti in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko;

[…]“

19 Člen 43 Uredbe št. 40/94 (postal člen 42 Uredbe št. 207/2009) določa:

„Člen 43

Preizkus ugovora

[…]

2. Če tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje blagovne znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave blagovne znamke Skupnosti prejšnja blagovna znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa da obstajajo razlogi za neuporabo pod pogojem, da je bila prejšnja blagovna znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let. Če ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne. Če se je prejšnja blagovna znamka Skupnosti uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, se za namene preizkusa ugovora šteje, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev.

[…]“

20 Člen 52(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 53(2) Uredbe št. 207/2009) določa:

„Člen 52

Relativni razlogi za ničnost

[…]

2. Blagovna znamka Skupnosti se razglasi za nično tudi na podlagi zahteve [UUNT] ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, če se uporaba takšne blagovne znamke lahko prepove na podlagi druge prejšnje pravice […] in še zlasti:

[…]

d) pravice industrijske lastnine.“

21 Člen 56 Uredbe št. 40/94 (postal člen 57 Uredbe št. 207/2009) določa:

„Člen 56

Preizkus zahteve

[…]

2. Če imetnik blagovne znamke Skupnosti to zahteva, mora imetnik prejšnje blagovne znamke Skupnosti, ki je stranka v postopkih za ugotavljanje ničnosti, priskrbeti dokaz, da je v obdobju pet let pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti prejšnjo blagovno znamko Skupnosti resno in dejansko uporabljal v Skupnosti v zvezi z blagom ali storitvami, za katere je registrirana in ki jih navaja kot razlog za svojo zahtevo, ali da obstajajo ustrezni razlogi za neuporabo, če je bila na ta datum prejšnja znaka Skupnosti registrirana ne več kot [vsaj] pet let. Če je bila na datum objave prijave blagovne znamke Skupnosti prejšnja blagovna znamka Skupnosti registrirana ne več kot [vsaj] pet let, mora imetnik prejšnje blagovne znamke Skupnosti dodatno priskrbeti še dokaz, da so bili pogoji iz člena 43(2) izpolnjeni na ta datum. Če takega dokaza ni, se zahteva za ugotovitev ničnosti zavrže. Če je bila prejšnja blagovna znamka Skupnosti uporabljena v zvezi samo z delom blaga ali storitev, za katere je registrirana, se za namene preizkusa zahteve za ugotovitev ničnosti šteje, da je bila registrirana le za ta del blaga ali storitev.

[…]“

22 Člen 92 Uredbe št. 40/94 (postal člen 96 Uredbe št. 207/2009) določa, da imajo sodišča za znamke Skupnosti, ki jih določijo države članice na podlagi člena 91(1) iste uredbe (postal člen 95(1) Uredbe št. 207/2009), „izključno pristojnost: […] (d) pri nasprotnih tožbah za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti blagovne znamke Skupnosti v skladu s členom 96“. V skladu s členom 96(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 100(1) Uredbe št. 207/2009) „[n]asprotna tožba za razveljavitev ali za ugotovitev ničnosti lahko temelji le na razlogih za razveljavitev ali ničnost, navedenih v tej uredbi“.

Dejansko stanje

23 Tožeča stranka, družba Beifa Group Co. Ltd (nekdanja Ningo Beifa Group Co., Ltd) je 27. maja 2005 na podlagi Uredbe št. 6/2002 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo za registracijo različnih modelov Skupnosti.

24 S to prijavo je bil zajet med drugim model (v nadaljevanju: izpodbijani model), predstavljen tako:

25 V skladu s členi od 41 do 43 Uredbe št. 6/2002 se je tožeča stranka v svoji prijavi za registracijo sklicevala na prednostno pravico za izpodbijani model, ki je temeljila na prejšnji prijavi za registracijo istega modela, vloženi 5. februarja 2005 pri pristojnem kitajskem organu.

26 V skladu s členom 36(2) Uredbe št. 6/2002 so bili v prijavi navedeni kot izdelki, v katere naj bi bil videz izdelka vgrajen ali na katerih naj bi se uporabljal, „pripomočki za pisanje“.

27 Izpodbijani model je bil registriran kot model Skupnosti pod številko 352315‑0007 in objavljen v Biltenu o modelih Skupnosti št. 68/2005 z dne 26. julija 2005.

28 Intervenietka, družba Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, je 23. marca 2006 na podlagi člena 52 Uredbe št. 6/2002 pri UUNT vložila zahtevo za razglasitev ničnosti izpodbijanega modela, v kateri je trdila, da razlog za ničnost iz člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 nasprotuje ohranitvi tega modela.

29 Zahteva za razglasitev ničnosti je med drugim temeljila na znamki intervenientke, predstavljeni spodaj in registrirani 14. decembra 2000 pod številko 300454708 med drugim za „pripomočke za pisanje“ iz razreda 16 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: prejšnja znamka):

30 Oddelek za ničnost UUNT je z odločbo z dne 24. avgusta 2006 ugodil zahtevi intervenientke za ugotovitev ničnosti in zato razglasil izpodbijani model za ničen na podlagi razloga iz člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002.

31 Oddelek za ničnost je v bistvu menil, da se je v izpodbijanem modelu uporabila prejšnja znamka v smislu, da je v tem modelu zajet znak, ki ima vse značilnosti tridimenzionalne oblike te znamke in ji je torej podoben. Ker so si izdelki, ki jih zajemata izpodbijani model in prejšnja znamka, podobni, po mnenju oddelka za ničnost obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki so ji ti izdelki namenjeni, kar daje intervenientki pravico, da na podlagi člena 14(2) Markengesetz prepreči uporabo znaka, ki je bil uporabljen v izpodbijanem modelu.

32 Tožeča stranka je 19. oktobra 2006 na podlagi členov od 55 do 60 Uredbe št. 6/2002 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ničnost.

33 Z odločbo z dne 31. januarja 2008 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), ki je bila tožeči stranki vročena 21. februarja 2008, je tretji odbor za pritožbe zavrnil pritožbo tožeče stranke. Prvič, odbor za pritožbe je menil, da ker pristojni nemški organi prejšnje znamke niso razglasili za nično v skladu z upoštevnimi določbami Markengesetz, jo je treba šteti za razlikovalni znak v smislu člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 (točka 15 izpodbijane odločbe).

34 Drugič, odbor za pritožbe je menil, da za namene uporabe te določbe navedeni prejšnji znak ne more biti enako reproduciran v izpodbijanem poznejšem modelu Skupnosti, vendar pa zadostuje, da je ta znak kot tak vgrajen v ta model (točka 16 izpodbijane odločbe).

35 Tretjič, odbor za pritožbe je menil, da je kljub obstoju nekaterih razlik med izpodbijanim modelom in prejšnjo znamko mogoče identificirati značilne elemente te znamke v izpodbijanem modelu, tako da njegova uporaba pomeni kršitev izključnih pravic, ki jih intervenientki, imetniku prejšnje znamke, podeljuje člen 14 Markengesetz, in da se uporabi člen 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 (točki 17 in 18 izpodbijane odločbe).

36 Nazadnje je odbor za pritožbe ob upoštevanju prejšnjega sklepa menil, da se ni treba izreči o upoštevnosti drugih elementov, ki jih je navedla intervenientka v podporo svojemu predlogu za ugotovitev ničnosti, med katerimi je predvsem sodba Oberlandesgericht Frankfurt-am-Main (višje deželno sodišče Frankfurt na Majni, Nemčija) z dne 18. januarja 2007 (točka 19 izpodbijane odločbe).

Predlogi strank

37 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– izpodbijano odločbo razveljavi;

– vrne zadevo oddelku za ničnost zaradi preučitve drugih razlogov za ničnost, ki jih je navedla intervenientka in jih ta ni preizkusil;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

38 UUNT in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:

– zavrne tožbo;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

Dopustnost drugega tožbenega predloga tožeče stranke

39 UUNT trdi, da je drugi tožbeni predlog tožeče stranke nedopusten, saj ta v bistvu Splošnemu sodišču predlaga, naj UUNT odredi določeno ravnanje, kar pa ni v pristojnosti tega sodišča.

40 Spomniti je treba, da je v skladu s členom 61(3) Uredbe št. 6/2002 Sodišče pristojno tako za razveljavitev kot tudi za spremembo izpodbijane odločbe. Poleg tega mora UUNT v skladu s členom 61(6) te uredbe storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo Sodišča. Iz zadnjenavedene določbe je razvidno, da Splošno sodišče ne more odrediti UUNT določenega ravnanja, saj mora ta namreč ukrepati v skladu z izrekom in obrazložitvijo sodbe Splošnega sodišča (glej po analogiji sodbo Sodišča prve stopnje z dne 15. marca 2006 v zadevi Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia proti UUNT – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, ZOdl., str. II‑785, točka 15, in navedena sodna praksa).

41 Prav tako je treba spomniti, da lahko odbor za pritožbe, kateremu je bila predložena pritožba zoper odločbo nižje instance UUNT, v skladu s členom 60(1) Uredbe št. 6/2002 po preizkusu utemeljenosti pritožbe vrne zadevo tej instanci v nadaljnji postopek.

42 Iz teh določb in premislekov je razvidno, da tožbeni predlog, s katerim se Splošnemu sodišču, ki mu je v odločanje predložena tožba zoper odločbo odbora za pritožbe UUNT, predlaga, naj vrne zadevo nižji instanci, katere odločba je bila predmet pritožbe pred odborom za pritožbe, ni dopusten (glej v tem smislu in po analogiji sodbo Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE), T‑106/00, Recueil, str. II‑723, točke od 17 do 20).

43 Čeprav bi namreč Splošno sodišče ugodilo takemu predlogu, ne bi naložilo UUNT nobene obveznosti storiti ali opustiti in mu torej ne bi odredilo določenega ravnanja. Tak tožbeni predlog je bolj usmerjen v to, da bi Splošno sodišče samo sprejelo odločitev, ki bi jo moral sprejel ali bi jo lahko sprejel odbor za pritožbe, in torej v to, da bi Splošno sodišče izvajalo svoje pooblastilo, da spremeni odločbo odbora za pritožbe, ki se izpodbija pred njim (glej v tem smislu in po analogiji sodbi Sodišča prve stopnje z dne 11. februarja 2009 v zadevi Bayern Innovativ proti UUNT – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, neobjavljena v ZOdl., točka 15, in z dne 14. septembra 2009 v zadevi Lange Uhren proti UUNT (Geometrična polja na številčnici zapestne ure), T‑152/07, neobjavljena v ZOdl., točka 39).

44 Iz tega sledi, da je v nasprotju s trditvijo UUNT drugi tožbeni predlog tožeče stranke dopusten.

Vsebinska presoja

45 V podporo tožbi tožeča stranka navaja tri razloge. Prvi razlog je napačna razlaga člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002. Drugi razlog je napačna uporaba prava pri zavrnitvi zahteve za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, ki ga je vložila tožeča stranka pri UUNT. Tretji razlog je napačna uporaba člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002.

Prvi tožbeni razlog napačne razlage člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002

– Trditve strank

46 Tožeča stranka trdi, da je iz besedila člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 razvidno, da se v nasprotju z mnenjem odbora za pritožbe imetnik razlikovalnega znaka ne more sklicevati na to določbo, saj se v poznejšem modelu ni uporabil zadevni znak, ampak podoben znak. To razlago navedene določbe naj bi potrdilo ne samo dejstvo, da se model Skupnosti nanaša le na izgled izdelka in se ne nanaša posebej na dani izdelek, ampak tudi dosedanja praksa odločanja UUNT.

47 UUNT in intervenientka trdita, da lahko pojem uporabe v smislu člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 zajema položaje, v katerih je prejšnji znak, ki se navaja v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti registriranega modela Skupnosti, zgolj posneman v izpodbijanem modelu, ne da bi bil v celoti v najmanjših podrobnostih reproduciran.

48 Primerjava izpodbijanega modela in prejšnjega znaka naj bi bila omejena zgolj na elemente tega modela, ki kršijo pravice, ki so bile na podlagi navedenega prejšnjega znaka podeljene njegovemu imetniku, ne da bi se upoštevali dodatni elementi izpodbijanega modela. Nasprotno, obseg varstva prejšnjega znaka naj bi bil odvisen od prava, ki velja za ta znak.

49 Razlog za ničnost iz člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 naj bi torej veljal za modele, ki so novi in individualne narave, in naj bi se torej razlikoval od razloga za ničnost iz člena 25(1)(b) te uredbe. V nasprotju s trditvami tožeče stranke naj bi dosedanja praksa odločanja UUNT potrjevala to razlago.

– Presoja Splošnega sodišča

50 Prvič, treba je poudariti, da – kot pravilno trdita UUNT in intervenientka – razlog za ničnost iz člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 ne pomeni nujno, da je bil prejšnji razlikovalni znak popolnoma in podrobno reproduciran v poznejšem modelu Skupnosti. Tudi če nekateri elementi zadevnega znaka ne bi obstajali v izpodbijanem modelu Skupnosti ali če bi mu bili dodani drugi elementi, bi namreč lahko šlo za „uporabo“ navedenega znaka, zlasti če so izpuščeni ali dodani elementi drugotnega pomena.

51 To je še toliko bolj res, saj – kot izhaja iz ustaljene sodne prakse – javnost ohrani v spominu le nepopolno sliko znamk, registriranih v državah članicah, ali znamk Skupnosti (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Recueil, str. I‑3819, točka 26, in sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Recueil, str. II‑2821, točka 33). Ta premislek velja za vse vrste razlikovalnih znakov. Zato upoštevna javnost, če so bili določeni sekundarni elementi razlikovalnega znaka, uporabljenega v poznejšem modelu Skupnosti, izpuščeni ali pa so bili temu znaku dodani, ne bo nujno opazila teh sprememb zadevnega znaka. Nasprotno, lahko bi mislila, da se v poznejšem modelu Skupnosti uporablja navedeni znak, kot ga ima v spominu.

52 Iz tega v nasprotju s trditvijo tožeče stranke sledi, da besedna razlaga člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 ne izključuje nujno uporabe te uredbe v primeru, v katerem se v poznejšem modelu Skupnosti ne uporabi enak znak, naveden v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti, ampak podoben znak.

53 Drugič, treba je poudariti, da se lahko le z razlago člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002, podano v izpodbijani odločbi, zagotovi, prvič, učinkovito varstvo pravic imetnika prejšnje znamke – ki je bodisi znamka Skupnosti bodisi znamka, registrirana v državi članici – pred tem, da bi se z njeno uporabo v poznejšem modelu Skupnosti ta znamka kršila, in drugič, skladnost med upoštevnimi določbami Uredbe št. 6/2002 in določbami Prve Direktive 89/104 ali uredbama št. 40/94 in št. 207/2009.

54 V zvezi s tem je treba spomniti, da ima imetnik prejšnje znamke, bodisi znamke Skupnosti bodisi znamke, registrirane v državi članici, pravico preprečiti uporabo modela Skupnosti tako v primeru, v katerem se v navedenem modelu uporabi znak, ki je enak prejšnji znamki, in so blago ali storitve, na katere se nanaša zadevni model oziroma prejšnja znamka, enaki, kakor tudi v primeru, v katerem se v zadevnem modelu Skupnosti uporabi znak, ki je tako podoben prejšnji znamki, da glede na enakost ali podobnost blaga ali storitev, na katere se nanaša znamka oziroma zadevni model, obstaja verjetnost zmede v javnosti (glej člen 5(1)(a) in (b) Prve Direktive 89/104, člen 14(2), točki 1 in 2, Markengesetz in člen 9(1)(a) in (b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 9(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009)).

55 Glede na to pravico imetnika prejšnje znamke, bodisi znamke Skupnosti ali znamke, registrirane v državi članici, da prepreči uporabo poznejšega modela Skupnosti, v katerem je uporabljen tako znak, enak njegovi znamki, kot tudi podoben znak, je izključeno, da je imel zakonodajalec Skupnosti s tem, ko je sprejel člen 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002, namen dovoliti, da bi ta imetnik vložil zahtevo za razglasitev ničnosti zadevnega modela samo v primeru, v katerem se v tem modelu uporabi znak, enak prejšnji znamki, in prepovedati, da se taka zahteva vloži, če bi se v navedenem modelu uporabil tako podoben znak, da bi v upoštevni javnosti obstajala verjetnost zmede.

56 Poudariti je še treba, da se imetnik znamke Skupnosti ali znamke, registrirane v državi članici, ne more sklicevati na zgoraj v točki 54 navedene določbe, da bi preprečil uporabo modela Skupnosti, ki je bil registriran prej in v katerem je bil uporabljen znak, enak ali podoben prej omenjeni znamki, saj se lahko imetnik tega modela Skupnosti brani zoper tako prepoved tako, da po potrebi z nasprotno tožbo predlaga razglasitev ničnosti zadevne poznejše znamke (glej člen 4(4)(c)(iv) Prve Direktive 89/104, člen 13(2), točka 6, in člen 51(1) Markengesetz ter člen 52(2)(d), člen 92(d) in člen 96(1) Uredbe št. 40/94 (postali člen 53(2)(d), 96(d) in člen 100(1) Uredbe št. 207/2009)).

57 Če bi bil imetnik prejšnje znamke, bodisi znamke Skupnosti bodisi znamke, registrirane v državi članici, upravičen vložiti zahtevo za razglasitev ničnosti poznejšega modela Skupnosti samo, če bi se v navedenem modelu uporabil znak, enak njegovi znamki, in ne če bi se uporabil podoben znak, se ta imetnik ne bi mogel braniti pred morebitnim poskusom imetnika poznejšega modela, v katerem bi se uporabil podoben znak, s preprečitvijo uporabe prejšnje znamke na podlagi člena 10(1) in člena 19(1) Uredbe št. 6/2002.

58 Vendar je mogoče iz uvodne izjave 31 Uredbe št. 6/2002, v skladu s katero ta uredba „ne izključuje uporabe zakonov […] v zvezi z […] blagovnimi znamkami […] pri videzih izdelka [modelih], varovanih z modeli Skupnosti“, sklepati, da pravice, ki jih model Skupnosti podeljuje njegovemu imetniku, nikakor ne postavljajo pod vprašaj pravic, ki jih je pridobil imetnik prejšnje znamke na podlagi te znamke.

59 Iz vseh zgoraj navedenih premislekov izhaja, da je odbor za pritožbe, ne da bi pri tem napačno uporabil pravo, razlagal člen 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 v tem smislu, da se lahko imetnik razlikovalnega znaka sklicuje nanj, ko zahteva razglasitev ničnosti poznejšega modela Skupnosti, če je bil v tem modelu uporabljen znak, podoben njegovemu. Iz tega sledi, da je treba prvi tožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.

Drugi tožbeni razlog napačne uporabe prava pri zavrnitvi zahteve za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, ki ga je vložila tožeča stranka pri UUNT

– Trditve strank

60 Tožeča stranka trdi, da iz člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 v povezavi s členom 25 Markengesetz izhaja, da mora imetnik nemške znamke, ki zahteva razglasitev ničnosti modela Skupnosti, ker je bila v njem uporabljena zadevna znamka, v primeru izpodbijanja dokazati, da je navedeno znamko resno in dejansko uporabljal. Zato bi moral odbor za pritožbe preučiti zahtevo za dokaz o uporabi prejšnje znamke, ki jo je vložila tožeča stranka, ker je bila prejšnja znamka registrirana več kot pet let pred vložitvijo zahteve za razglasitev ničnosti. Čeprav naj bi intervenientka v petih letih pred vložitvijo zahteve za razglasitev ničnosti prodala nešteto pripomočkov za pisanje iz razreda 16, naj te prodaje nikakor ne bi dokazovale uporabo prejšnje znamke, saj naj bi se zadevni izdelki prodajali v drugačni obliki, z imenom in logom intervenientke. Poleg tega naj prejšnja znamka ne bi bila tridimenzionalna, ampak figurativna znamka.

61 UUNT in intervenientka trdita, da Uredba št. 6/2002, drugače kot, med drugim, določbe členov 43(2) in 56(2) Uredbe št. 40/94 (postala člena 42(2) in 57(2) Uredbe št. 207/2009), ne dovoljuje imetniku modela Skupnosti, ki je predmet zahteve za razglasitev ničnosti, da vloži zahtevo za dokaz o uporabi prejšnjega znaka, ki se ga navaja v podporo tej zahtevi. Zato naj odbor za pritožbe ne bi bil upravičen preizkusiti zahteve za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, ki jo je vložila tožeča stranka. Vendar naj zadnja ne bi utrpela nobene škode, saj bi lahko, če bi menila, da se prejšnja znamka ni resno uporabljala, vložila pri pristojnih nemških organih zahtevo za razglasitev ničnosti navedene znamke. Vsekakor naj to, da sta bila ime in logo intervenientke zgolj dodana na pripomočke za pisanje, ki jih ta prodaja, ne bi vplivalo na presojo resne in dejanske uporabe prejšnje znamke niti na obstoj verjetnosti zmede v tej zadevi.

62 Intervenientka dodaja, da je tožeča stranka sicer upravičena vložiti zahtevo za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke pri UUNT, vendar bi jo morala vložiti pri oddelku za ničnost, in je zato zahteva za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, ki jo je tožeča stranka vložila prvič pri odboru za pritožbe, nedopustna. Vsekakor intervenientka meni, da je dokazala resno in dejansko uporabo svoje prejšnje znamke.

– Presoja Splošnega sodišča

63 Spomniti je treba, da člen 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 zahteva zlasti, da zakonodaja Skupnosti ali države članice, ki ureja prejšnji znak, naveden v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti, ki temelji na tej določbi, „imetniku znaka priznava pravico, da prepreči“ uporabo svojega znaka v poznejšem modelu.

64 V tej zadevi je prejšnji znak nemška znamka, ki je urejena z določbami Markengesetz. Kot je bilo že poudarjeno, člen 14(2), točka 2, Markengesetz imetniku take znamke podeljuje pravico, da prepreči uporabo vsakega znaka, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z zadevno znamko in zaradi enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih s to znamko in zadevnim znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti.

65 Vendar člen 25(1) Markengesetz določa, da imetnik prejšnje znamke ne more v razmerju do tretjih oseb uveljavljati pravic, ki izhajajo predvsem iz člena 14, če se v zadnjih petih letih pred uveljavljanjem teh pravic znamka v skladu s členom 26 ni uporabljala za blago ali storitve, na katere se navedeni imetnik sklicuje za uveljavljanje svojih pravic, če je bila znamka na ta dan registrirana že vsaj pet let. Nemški zakonodajalec je z vključitvijo te določbe v Markengesetz uporabil pristojnost, ki mu je priznana s členom 11(2) Prve Direktive 89/104. Člen 25(2) Markengesetz izrecno prepusti stranki, zoper katero se uveljavljajo pravice imetnika prejšnje znamke, da zahteva, da ta imetnik dokaže resno in dejansko uporabo svoje znamke. Če take zahteve ni, tega dokaza ni treba predložiti.

66 Iz teh določb je razvidno, da mora v nasprotju s trditvijo UUNT in intervenientke, če je bila – tako kot v tej zadevi – prejšnja nemška znamka, navajana v podporo razlogu za ničnost iz člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002, registrirana vsaj že pet let pred vložitvijo zahteve za razglasitev ničnosti modela Skupnosti, imetnik te znamke na zahtevo imetnika modela Skupnosti, ki se izpodbija z zahtevo za razglasitev ničnosti, dokazati, da je resno uporabljal svojo znamko v petih letih pred vložitvijo zahteve za razglasitev ničnosti. Če takega dokaza ni, imetnik zadevne prejšnje nemške znamke v skladu z nemško zakonodajo, ki ureja njegov znak, ni upravičen preprečiti uporabe te znamke v modelu Skupnosti, ki se izpodbija z zahtevo za razglasitev ničnosti, kar pomeni, da razloga za ničnost iz člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 ni mogoče uporabiti.

67 Ker v Uredbi št. 6/2002 ni posebne določbe o podrobnih pravilih vložitve zahteve za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnjega znaka s strani imetnika modela Skupnosti, ki se izpodbija z zahtevo za razglasitev ničnosti, temelječo na tem znaku, je treba skleniti, da mora biti ta zahteva izrecno izražena in pravočasno vložena pri UUNT (glej po analogiji sodbe Sodišča prve stopnje z dne 17. marca 2004 v združenih zadevah El Corte Inglés proti UUNT – González Cabello in Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 in T‑184/02, Recueil, str. II‑965, točka 38; z dne 16. marca 2005 v zadevi L’Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, ZOdl., str. II‑949, točka 24, in z dne 7. junija 2005 v zadevi Lidl Stiftung proti UUNT – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, ZOdl., str. II‑1917, točka 77). Ta zahteva mora biti načeloma vložena v roku, ki ga oddelek za ničnost postavi imetniku modela Skupnosti, ki se izpodbija z zahtevo za razglasitev ničnosti, za vložitev njegovih pripomb v odgovor na to zahtevo (glej v tem smislu in po analogiji zgoraj navedeno sodbo FLEXI AIR, točke od 25 do 28).

68 Nasprotno, zahteve za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnjega znaka, navajanega v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti modela Skupnosti, ni mogoče prvič vložiti pri odboru za pritožbe.

69 Iz ustaljene sodne prakse namreč izhaja, da zahteve za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, ki se jo navaja v podporo ugovoru zoper registracijo znamke Skupnosti, iz člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009) ni mogoče prvič vložiti pri odboru za pritožbe (glej v tem smislu sodbi z dne 22. marca 2007 v zadevi Saint-Gobain Pam proti UUNT – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, ZOdl., str. II‑757, točka 41, in z dne 18. oktobra 2007 v zadevi AMS proti UUNT – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T‑425/03, ZOdl., str. II‑4265, točka 114).

70 V skladu s to sodno prakso zahteva za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke doda v postopku pred oddelkom za ugovor posebno in predhodno vprašanje resne in dejanske uporabe prejšnje znamke in v tem smislu spreminja vsebino ugovora. O ugovoru, tako kot je opredeljen z različnimi akti in postopkovnimi zahtevami strank, vključno z morebitno zahtevo za dokaz o resni in dejanski rabi prejšnje znamke, na prvi stopnji odloča oddelek za ugovore. Odbor za pritožbe lahko odloča le o pritožbah, vloženih zoper odločbe oddelkov za ugovore in ne more sam na prvi stopnji odločati o novem ugovoru. V nasprotnem primeru bi odbor za pritožbe odločal o povsem posebni zahtevi, povezani z novimi pravnimi in dejanskimi vprašanji, izhajajočimi iz postopka z ugovorom, kot je bil vložen in kot ga je obravnaval oddelek za ugovore (zgoraj v točki 69 navedena sodba PAM PLUVIAL, točke od 37 do 39, in zgoraj v točki 69 navedena sodba AMS Advanced Medical Services, točke od 111 do 113).

71 Ti premisleki veljajo po analogiji tudi, če je – kot v tej zadevi – imetnik modela Skupnosti, ki se izpodbija z zahtevo za razglasitev ničnosti, ki temelji na razlogu za ničnost iz člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002, upravičen zahtevati, da imetnik prejšnjega znaka, navajanega v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti, predloži dokaz o resni in dejanski uporabi svojega znaka. V tem smislu tudi ni mogoče sprejeti, da bi lahko odbor za pritožbe odločal o zadevi, ki se razlikuje od zadeve, predložene oddelku za ničnost, namreč zadeve, katere obseg je bil razširjen s tem, ko je bilo dodano predhodno vprašanje o resni in dejanski uporabi prejšnjega znaka, navajanega v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti.

72 Iz vseh zgoraj navedenih premislekov izhaja, da je bila tožeča stranka v tej zadevi upravičena zahtevati, da intervenientka predloži dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke.

73 V zvezi s tem je treba poudariti, da je odbor za pritožbe v točki 15 izpodbijane odločbe ugotovil le, da UUNT ni bil pristojen za izpodbijanje veljavnosti prejšnje znamke in da bi morala tožeča stranka, če je menila, da se je z registracijo te znamke kršilo določbe Markengesetz ali da bi jo bilo treba razglasiti za nično zaradi neuporabe, vložiti zahtevo za razglasitev ničnosti te znamke v skladu z Markengesetz.

74 Iz točk od 63 do 66 zgoraj je razvidno, da če je ugotovitev odbora za pritožbe v izpodbijani odločbi pravilna, pa ni zadostna, da bi utemeljila zavrnitev zahteve za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnjega znaka, navajanega v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti modela Skupnosti, ki temelji na členu 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002, če – kot v tej zadevi – pravo, ki ureja zadevni prejšnji znak, določa, da imetnik znaka, če se ta ni resno in dejansko uporabljal, ni upravičen preprečiti tretjim, in torej imetniku poznejšega modela Skupnosti, ki se ga izpodbija z zahtevo za razglasitev ničnosti, da uporabljajo ta ali podoben znak.

75 Tožeča stranka izhaja iz predpostavke, da je pravilno vložila zahtevo za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke pri UUNT in zato meni, da je bilo v izpodbijani odločbi pravo napačno uporabljeno, ker odbor za pritožbe ni preizkusil njene zahteve.

76 Vendar je treba ugotoviti, da je ta predpostavka napačna. Kot pravilno navaja intervenientka, stališča tožeče stranke, ki so bila predstavljena 22. junija 2006 pred oddelkom za ničnost v odgovor na zahtevo za razglasitev ničnosti in so v spisu v postopku pred UUNT, ki ga je ta posredoval Splošnemu sodišču v skladu s členom 133(2) Poslovnika tega sodišča, ne samo, da ne vsebujejo nobene izrecne zahteve, da naj intervenientka predloži dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, ampak v njih niti ni nobene navedbe o vprašanju resne in dejanske uporabe prejšnje znamke.

77 Tožeča stranka je šele v obrazložitvi svojih pritožbenih razlogov pred odborom za pritožbe prvič navedla to zadnje vprašanje. Na obravnavi je tožeča stranka potrdila, da je to res, kar je bilo zapisano v zapisniku obravnave. Čeprav bi bilo mogoče obrazložitev pritožbenih razlogov tožeče stranke pred odborom za pritožbe razlagati tako, da vsebuje zahtevo za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, bi bila taka zahteva, ki je prvič predstavljena pred odborom za pritožbe, nedopustna in je odbor za pritožbe ne bi mogel upoštevati in je preizkusiti.

78 V teh okoliščinah je treba zavrniti tudi ta razlog.

Tretji tožbeni razlog napačne uporabe člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002

– Trditve strank

79 Tožeča stranka trdi, da čeprav organi UUNT pravilno razlagajo člen 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002, pa je odbor za pritožbe napačno uporabil to določbo, saj ni opravil presoje, ali obstaja verjetnost zmede glede izpodbijanega modela in prejšnje znamke, podobne presoji, ki jo zahteva sodna praksa v zvezi s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009).

80 Prvič, odbor za pritožbe naj v izpodbijani odločbi ne bi poskusil opredeliti upoštevne javnosti v tej zadevi.

81 Drugič, prav tako naj ne bi upošteval dejstva, da naj bi znamke, ki imajo določeno obliko, imele zelo šibak razlikovalni učinek. Čeprav bi bila prejšnja znamka veljavna, naj bi imela zelo šibak razlikovalni učinek, kar bi bilo treba upoštevati pri presoji, ali obstaja morebitna verjetnost zmede.

82 Tretjič, odbor za pritožbe naj ne bi celostno primerjal prejšnje znamke in izpodbijanega modela. Namesto da bi navedel razloge za pravilnost odločitve oddelka za ničnost in nato sam preučil prejšnjo znamko, naj bi se oprl zgolj na opis te znamke in se zadovoljil s tem, da je v točki 17 izpodbijane odločbe vključil seznam, ki ga je vzel iz odločbe oddelka za ničnost in ki vsebuje štiri značilnosti prejšnje znamke, ki naj bi ravno tako obstajale v izpodbijanem modelu. Obstoj teh štirih značilnosti v izpodbijanem modelu pa naj nikakor ne bi bil gotov. Poleg tega naj bi obstajalo deset drugih značilnosti prejšnje znamke, ki ne obstajajo v izpodbijanem modelu, ter šest značilnosti tega modela, ki ne obstajajo pri prejšnji znamki.

83 Četrtič, odbor za pritožbe naj nikakor ne bi preučil, ali obstaja v tej zadevi verjetnost zmede. Če bo Splošno sodišče odločilo, da samo preuči to vprašanje, mora ugotoviti, da ne obstaja taka verjetnost glede na šibak razlikovalni učinek prejšnje znamke ter glede na razlike med prejšnjo znamko in izpodbijanim modelom.

84 Tožeča stranka je na obravnavi navedla, da člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 ni mogoče uporabiti v tej zadevi, razen če upoštevna javnost zaznava izpodbijani model kot razlikovalni znak. V izpodbijani odločbi naj odbor za pritožbe ne bi preučil, ali gre za to v tej zadevi. Tožeča stranka je dodala, da čeprav tega očitka v tožbi ni formalno navedla, ga ni mogoče opredeliti kot nov očitek, saj je povezan s tem tožbenim razlogom.

85 Prvič, UUNT trdi, da je obrazložitev izpodbijane odločbe sicer kratka, vendar zadostuje. Poleg tega bi bilo treba upoštevati tudi obrazložitev odločbe oddelka za ničnost.

86 Drugič, štiri značilnosti, opredeljene v točki 17 izpodbijane odločbe, naj bi dejansko obstajale v tej znamki in naj bi bile njeni prevladujoči elementi, te značilnosti pa naj bi obstajale tudi v izpodbijanem modelu. Razlike med prejšnjo znamko in izpodbijanim modelom, ki jih je navedla tožeča stranka, naj ne bi mogle povzročiti dvoma glede obstoja podobnosti med njima.

87 Tretjič, odbor za pritožbe naj bi pravilno potrdil odločbo oddelka za ničnost glede obstoja verjetnosti zmede v tej zadevi ob upoštevanju enakosti zadevnih izdelkov, podobnosti, ki obstaja med prejšnjo znamko in izpodbijanim modelom, ter nizke stopnje pozornosti upoštevne javnosti, in sicer širše javnosti, saj gre pri teh za proizvode v široki potrošnji, ki se prodajajo po nizki ceni.

88 Četrtič, v nasprotju s trditvami tožeče stranke naj prejšnja znamka ne bi imela šibkega razlikovalnega učinka, ampak vsaj „srednjega“. Čeprav naj bi bilo v praksi težje registrirati tridimenzionalno znamko, pa naj namreč ne bi bilo mogoče izpodbijati razlikovalnega učinka take znamke, ko je enkrat registrirana.

89 Petič, sodbi nemških sodišč v pravnem sporu med tožečo stranko in intervenientko naj bi potrdili obstoj verjetnosti zmede v zadevi.

90 Intervenientka trdi, da štiri značilnosti prejšnje znamke, opredeljene v točki 17 izpodbijane odločbe, dejansko obstajajo v izpodbijanem modelu in zadostujejo za ugotovitev, da obstaja podobnost med tem modelom in prejšnjo znamko. Nasprotno, te podobnosti naj ne bi bilo mogoče izpodbijati z razlikami, ki jih je navedla tožeča stranka in ki naj bi bile posledica tehničnih ali funkcionalnih zahtev. Poleg tega naj razlikovalni učinek prejšnje znamke ne bi bil šibak, saj so izdelki, označeni s to znamko, že dalj časa prisotni na nemškem trgu. Tožeča stranka naj bi se v okviru sporov med strankama v Nemčiji sama sklicevala na anketo, ki naj bi dokazovala, da imajo različne znamke intervenientke visok razlikovalni učinek.

91 Glede na podobnost zadevnih izdelkov in nizko stopnjo pozornosti upoštevne javnosti, glede na to, da naj bi šlo za izdelke široke potrošnje in bi lahko ta javnost le redko neposredno primerjala oba znaka, ki označujeta enake izdelke, ter glede na podobnost, ki naj bi obstajala med prejšnjo znamko in izpodbijanim modelom, bi bilo treba skleniti, da v tej zadevi obstaja verjetnost zmede. Prav tako naj bi bilo treba upoštevati dejstvo, da je tožeča stranka že večkrat kršila pravice intervenientke, ki jih ima na podlagi svojih prejšnjih znamk, kar v skladu z nemško zakonodajo pomeni, da mora tožeča stranka imeti večjo „distanco“ glede teh pravic.

92 Poleg tega se intervenientka sklicuje na neregistrirano znamko, katere imetnica je in s katero so prav tako varovani ti pripomočki za pisanje, na člen 14(2), točka 3, Markengesetz, na dodatno varstvo na podlagi nemških predpisov zoper nelojalno konkurenco ter na razlog za ničnost iz člena 25(1)(b) Uredbe št. 6/2002.

93 Nazadnje, v odgovor na argument tožeče stranke, ki ga je navedla na obravnavi in ki je povzet v točki 84 zgoraj, UUNT in intervenientka poudarjata, da gre za nov tožbeni razlog, ki ne temelji na pravnih in dejanskih elementih, ki so bili razkriti šele med postopkom, in je torej nedopusten.

– Presoja Splošnega sodišča

94 V skladu s členom 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 se lahko model Skupnosti razglasi za ničen na predlog imetnika prejšnjega razlikovalnega znaka, če je v poznejšem modelu uporabljen navedeni znak in če predvsem zakonodaja Skupnosti ali države članice, ki ureja ta znak, imetniku znaka priznava pravico, da prepreči takšno uporabo.

95 Kot je že bilo poudarjeno zgoraj, če je znak, navajan v podporo razlogu za ničnost iz te določbe, prejšnja nemška znamka, ki ni enaka modelu Skupnosti, ki se izpodbija z zahtevo za razglasitev ničnosti, mu je pa podobna, zakonodaja zadevne države članice, namreč člen 14(2), točka 2, Markengesetz, imetniku te znamke priznava pravico, da prepreči uporabo svojega znaka v poznejšem modelu le, če zaradi podobnosti tega modela z zadevno znamko in zaradi enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih s to znamko in poznejšim znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti.

96 Prav tako je treba spomniti, da je bil s členom 14(2), točka 2, Markengesetz v nemško pravo prenesen člen 5(1)(b) Direktive št. 89/104 in ga je torej treba razlagati ob upoštevanju sodne prakse v zvezi z zadnjenavedeno določbo.

97 Verjetnost zmede v smislu člena 5(1)(b) direktive 89/104 pomeni verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da določeni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali, glede na primer, ekonomsko povezanih podjetij (v točki 51 navedena sodba Sodišča Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 17, in sodba Sodišča z dne 6. oktobra 2005 v zadevi Medion, C‑120/04, ZOdl., str. I‑8551, točka 26).

98 Obstoj verjetnosti zmede v javnosti je treba celovito presojati ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v zadevnem primeru (sodba Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C‑251/95, Recueil, str. I‑6191, točka 22; ter zgoraj v točki 51 navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 18, in zgoraj v točki 97 navedena sodba Medion, točka 27).

99 Celovita presoja verjetnosti zmede mora, kar zadeva vidno, slišno ali pojmovno podobnost zadevnih znakov, temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znakov, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, igra glavno vlogo pri celoviti presoji omenjene verjetnosti. V zvezi s tem povprečni potrošnik navadno zaznava znamko ali drug razlikovalni znak kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti (glej v tem smislu zgoraj v točki 98 navedeno sodbo SABEL, točka 23; zgoraj v točki 51 navedeno sodbo Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25, in zgoraj v točki 97 navedeno sodbo Medion, točka 28).

100 Preučiti je torej treba, ali je v tej zadevi odbor za pritožbe pravilno uporabil to sodno prakso, ko je v izpodbijani odločbi ugotovil, da obstaja verjetnost zmede glede prejšnje znamke in izpodbijanega modela in da je zato treba slednjega razglasiti za ničnega. V zvezi s tem je treba tudi upoštevati odločbo oddelka za ničnost, v kateri je le-ta prišel do enakega sklepa in ki jo je odbor za pritožbe potrdil.

101 Če namreč odbor za pritožbe v celoti potrdi odločitev organa nižje stopnje pri UUNT, je ta odločitev, pa tudi njena obrazložitev, del konteksta, v katerem je bila sprejeta odločitev odbora za pritožbe, to pomeni konteksta, ki ga stranki poznata in ki sodniku omogoča, da v celoti izvaja nadzor zakonitosti glede utemeljenosti presoje odbora za pritožbe (sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2008 v zadevi Reber proti UUNT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, ZOdl., str. II-1927, točka 47; glej v tem smilsu tudi sodbo Sodišča prve stopnje z dne 21. novembra 2007 v zadevi Wesergold Getränkeindustrie proti UUNT – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, neobjavljena v ZOdl., točka 64).

102 Prvič, v zvezi z očitkom, ki ga je tožeča stranka navedla na obravnavi (glej točko 84 zgoraj), je treba spomniti, da v skladu s členom 48(2), prvi pododstavek, Poslovnika navajanje novih razlogov med postopkom ni dovoljeno, razen če ti izhajajo iz pravnih in dejanskih okoliščin, ki so se pojavile med postopkom.

103 Vendar je treba razlog, ki pomeni razširitev razloga, ki je bil neposredno ali posredno naveden že prej v vlogi, s katero se začne postopek, in je z njim tesno povezan, razglasiti za dopusten (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 3. maja 2007 v zadevi Španija proti Komisiji, T‑219/04, ZOdl., str. II‑1323, točka 46, in navedena sodna praksa).

104 Za to dejansko gre v primeru zgoraj navedenega očitka tožeče stranke, ki pomeni razširitev tretjega tožbenega razloga in – kot trdi tožeča stranka – je tesno povezan s tem razlogom. Zato je dopusten.

105 Glede utemeljenosti je treba spomniti, da zahteva za razglasitev ničnosti modela Skupnosti, ki temelji na razlogu za ničnost iz člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002, lahko uspe le, če se ugotovi, da bi upoštevna javnost menila, da je v modelu Skupnosti, ki je predmet te zahteve, uporabljen razlikovalni znak, navajan v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti.

106 Če bi se ugotovilo, da upoštevna javnost ne zaznava, da se v modelu Skupnosti, na katerega se nanaša zahteva za razglasitev ničnosti, uporablja razlikovalni znak, navajan v podporo tej zahtevi, je očitno mogoče izključiti kakršno koli verjetnost zmede.

107 V nasprotju s tem, kar očitno trdi tožeča stranka, pa ni treba ločeno presojati vprašanja, ali upoštevna javnost model Skupnosti, ki je predmet zahteve za razglasitev ničnosti, zaznava kot razlikovalni znak (glej v tem smislu in po analogiji sodbo Sodišča z dne 10. aprila 2008 v zadevi adidas in adidas Benelux, C‑102/07, ZOdl., str. I‑2439, točka 34).

108 Drugič, poudariti je treba, da se stranki strinjata, da so izdelki, označeni s prejšnjo znamko, in proizvodi, v katere bo izpodbijani model vgrajen, in sicer „pripomočki za pisanje“, enaki. Za te izdelke, ki so v široki potrošnji in praviloma relativno poceni, so zainteresirani vsi potrošniki, kar sicer tožeča stranka ne izpodbija. Treba je torej razumeti sklicevanje oddelka za ničnost (točka 15 odločbe oddelka za ničnost) na „javnost“ v tem smislu, da je ta implicitno, a gotovo menil, da je treba za namene presoje verjetnosti zmede v tej zadevi upoštevati, kako širša javnost, in sicer povprečni potrošnik, zaznava prejšnjo znamko in izpodbijani model (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 30. novembra 2004 v zadevi Geddes proti UUNT (NURSERYROOM), T‑173/03, ZOdl., str. II‑4165, točka 18). Odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni podvomil v to ugotovitev oddelka za ničnost. Ker je bila prejšnja znamka registrirana v Nemčiji, je poleg tega treba upoštevati zaznavo povprečnega nemškega potrošnika.

109 Tretjič, v zvezi s primerjavo prejšnje znamke in izpodbijanega modela je oddelek za ničnost opravil vidno primerjavo. Tako je v točki 12 svoje odločbe identificiral štiri oblikovne značilnosti prejšnje znamke in v točki 13 te odločbe ugotovil, da je v izpodbijanem modelu vgrajen znak, ki ima vse te značilnosti prejšnje znamke, kar pomeni, da je ta model podoben prejšnji znamki. Oddelek za ničnost je tudi ugotovil, da poleg tega to, da so bili izpodbijanemu modelu dodani drugi elementi, kot so „rebrasti vzorci“ ali „izbokline“, ne preprečuje identifikacije zgoraj omenjenih značilnosti prejšnje znamke v tem modelu. Odbor za pritožbe je v točki 17 izpodbijane odločbe povzel in potrdil te ugotovitve oddelka za ničnost.

110 V zvezi s tem je treba najprej poudariti, da organi UUNT v tej zadevi upravičeno niso slišno in pojmovno primerjali prejšnje znamke in izpodbijanega modela. Po eni strani namreč niti prejšnja znamka niti izpodbijani model ne vsebujeta besednega elementa. Tudi nista primerna za enostavni in kratki besedni opis, ki bi lahko bil predmet slišne primerjave. Po drugi strani niti prejšnja znamka niti izpodbijani model ne napotujeta na kakršen koli poseben pojem, tako da pojmovna primerjava med njima prav tako ni mogoča.

111 Nasprotno pa je treba v zvezi z vidno primerjavo prejšnje znamke in izpodbijanega modela najprej ugotoviti, da čeprav oddelek za ničnost v točki 4 svoje odločbe nakazuje na dejstvo, da se je intervenientka sklicevala na druge znake v podporo svoji zahtevi za razglasitev ničnosti, pa v tej točki omeni samo prejšnjo znamko, ne da bi pojasnil, ali gre za figurativno ali tridimenzionalno znamko. Poleg tega se oddelek za ničnost v točkah 12 in 13 svoje odločbe, sklicuje na „tridimenzionalno obliko“ te znamke.

112 Odbor za pritožbe pa v točki 2 izpodbijane odločbe omeni le prejšnjo znamko kot znak, na katerega se sklicuje intervenientka v podporo svoji zahtevi za razglasitev ničnosti.

113 Iz potrdila o registraciji prejšnje znamke, ki je v spisu v postopku pred UUNT, je razvidno, da je ta znamka figurativna znamka, ki jo sestavlja zgoraj v točki 29 reproducirana slika. Na obravnavi so se vse stranke ob upoštevanju tega elementa strinjale, da so organi UUNT pri preučitvi sporne zahteve za razglasitev ničnosti upoštevali zgolj prejšnjo znamko, ki je figurativna znamka, kar je bilo zapisano v zapisnik obravnave.

114 Ker ni drugega pojasnila v odločbi oddelka za ničnost, lahko sklic v tej odločbi na „tridimenzionalno obliko“ prejšnje znamke, ki je na prvi pogled paradoksalen, saj gre za figurativno znamko, pripelje le do sklepa, da je oddelek za ničnost, namesto da bi se oprl na primerjavo izpodbijanega modela in prejšnje znamke, primerjal ta model in tridimenzionalno znamko, ki je ni opredelil v svoji odločbi.

115 V zvezi s tem je treba poudariti, da se je intervenientka – kot izhaja iz spisa v postopku pred UUNT – v podporo svoji zahtevi za razglasitev ničnosti sklicevala na prejšnjo znamko in predvsem na tridimenzionalno znamko, registrirano v Nemčiji pod številko 02911311 in ki je predstavljena na sliki iz točke 29 zgoraj.

116 Odbor za pritožbe ni popravil napake, ki jo je storil oddelek za ničnost. Kot je že bilo poudarjeno, je odbor za pritožbe v točki 17 izpodbijane odločbe zgolj povzel značilnosti, ki jih je prejšnji znamki pripisal oddelek za ničnost, ne da bi navedel, da se je slednji pomotoma skliceval na tridimenzionalno znamko namesto na prejšnjo znamko, niti, da te značilnosti prav tako obstajajo pri prejšnji znamki.

117 Iz tega sledi, da je odbor za pritožbe, ker je v izpodbijani odločbi svojo ugotovitev v zvezi z obstojem verjetnosti zmede glede izpodbijanega modela in prejšnje znamke oprl na primerjavo tega modela in znaka, ki se razlikuje od prejšnje znamke, napačno uporabil pravo in je treba izpodbijano odločbo razveljaviti.

118 Tega sklepa ni mogoče izpodbijati z utemeljitvijo, ki jo je podal UUNT na obravnavi. Ta je trdil, da primerjava izpodbijanega modela s prejšnjo znamko ne more pripeljati do drugačnega rezultata od tistega, ki izhaja iz primerjave tega modela s tridimenzionalnim znakom, katerega oblika je predstavljena na sliki, ki sestavlja prejšnjo znamko.

119 UUNT je zlasti poudaril, prvič, da potrdila o registraciji tridimenzionalnih znamk vsebujejo le dvodimenzionalni prikaz teh znamk in, drugič, da sodna praksa v zvezi z obstojem ali neobstojem razlikovalnega učinka tridimenzionalne znamke, ki imajo videz označenega proizvoda, velja tudi, kadar je prijavljena znamka figurativna znamka v obliki tega proizvoda (sodba Sodišča z dne 4. oktobra 2007 v zadevi Henkel proti UUNT, C‑144/06 P, ZOdl., str. I‑8109, točka 38, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 21. oktobra 2008 v zadevi Cassegrain proti UUNT (Oblika torbice), T‑73/06, neobjavljena v ZOdl., točka 22).

120 V zvezi s tem je treba poudariti, da mora preizkus razloga za ničnost iz člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 temeljiti na tem, kako upoštevna javnost zaznava razlikovalni učinek, navajan v podporo temu razlogu, in na celotnem vtisu, ki ga ta znak naredi na to javnost (glej točko 99 zgoraj).

121 Upoštevna javnost tridimenzionalne znamke ne zaznava nujno enako kot figurativno znamko. V prvem primeru ta javnost zaznava otipljiv predmet, ki ga je mogoče pregledati z več zornih kotov, medtem ko v drugem primeru javnost vidi zgolj sliko.

122 Gotovo ni mogoče izključiti, da bi lahko, če sta si dva tridimenzionalna predmeta podobna, primerjava enega od njiju s sliko drugega pripeljala do ugotovitve obstoja podobnosti. Kljub temu pa preizkus razloga za ničnost iz člena 25(1)(e) Uredbe št. 6/2002 predpostavlja primerjavo izpodbijanega modela Skupnosti in razlikovalnega znaka, navajanega v podporo temu razlogu.

123 Nasprotno, podobnosti med izpodbijanim modelom in znakom, navajanim v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti, ni mogoče zgolj domnevati samo zaradi tega, ker je ta model podoben drugemu znaku, čeprav je slednji znak podoben znaku, navajanemu v podporo zahtevi za razglasitev ničnosti.

124 Utemeljitev UUNT pomeni torej, da se Splošnemu sodišču predlaga, naj prvič sámo primerja izpodbijani model in prejšnjo znamko, saj niti oddelek za ničnost niti odbor za pritožbe te primerjave nista opravila. Vendar Splošno sodišče ni pristojno za odločanje o vprašanjih, katerih UUNT ni vsebinsko presojal (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 1999 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (BABY‑DRY), T‑163/98, Recueil, str. II‑2383, točka 51).

125 Sodna praksa, ki jo je navedel UUNT, ne more pripeljati do drugačnega sklepa. Čeprav ta sodna praksa natančno opredeljuje merila, na podlagi katerih je treba presojati pravi razlikovalni učinek figurativnega znaka, ki ga sestavlja videz označenega proizvoda, v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009), pa nikakor ne povzroči dvoma glede načela, v skladu s katerim je treba presojati naveden učinek glede na to, kako upoštevna javnost zaznava zadevni in ne nek drug znak (glej v tem smislu zgoraj v točki 119 navedeni sodbi Henkel proti UUNT, točka 35, in Oblika torbice, točki 19 in 35).

126 Sklepa, da je bilo v izpodbijani odločbi pravo napačno uporabljeno in da jo je treba razveljaviti, ni mogoče izpodbijati z dejstvom, da se tožeča stranka ni izrecno sklicevala na to napako v okviru tretjega tožbenega razloga.

127 Po eni strani je tožeča stranka v utemeljitvi drugega razloga upravičeno opozorila, da je bila prejšnja znamka dejansko figurativna znamka. Poleg tega je na obravnavi trdila, da so organi UUNT pri preučitvi verjetnosti zmede glede izpodbijanega modela in prejšnje znamke pomotoma napotili na znamko, ki se razlikuje od prejšnje znamke.

128 Po drugi strani je treba predvsem poudariti, da ker tožeča stranka izpodbija sklep iz izpodbijane odločbe, v skladu s katerim sta si prejšnja znamka in izpodbijani model dovolj podobna, da zaradi tega nastane verjetnost zmede, mora Splošno sodišče analizirati vse parametre primerjave te znamke s tem modelom, pri čemer ta sklep temelji na tej primerjavi. V tem okviru mora Splošno sodišče predvsem preveriti, ali so organi UUNT dejansko primerjali izpodbijani model s prejšnjo znamko.

129 Kadar je Splošno sodišče pozvano, naj presodi o zakonitosti odločbe odbora za pritožbe UUNT, ga ne zavezuje napačna presoja tega odbora o dejstvih, ker je namreč navedena presoja del ugotovitev, katerih zakonitost se izpodbija pred Splošnim sodiščem (sodba Sodišča z dne 18. decembra 2008 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT, C‑16/06 P, ZOdl., str. I‑10053, točka 48).

130 Poleg tega je treba poudariti, da sodišča, čeprav mora odločiti samo o predlogu strank, ki morajo omejiti okvir spora, ne smejo zavezovati samo trditve, ki jih stranke navedejo v podporo svojim predlogom, razen če je morebiti prisiljeno, da svojo odločitev opre na napačne pravne ugotovitve (sklepa Sodišča z dne 27. septembra 2004 v zadevi UER proti M6 in drugim, C-470/02 P, ZOdl., neobjavljen v ZOdl., točka 69, in z dne 13. junija 2006 v zadevi Mancini proti Komisiji, C‑172/05 P, neobjavljen v ZOdl., točka 41).

131 V zvezi z utemeljitvijo intervenientke, ki se nanaša, prvič, na to, da je imetnica neregistrirane tridimenzionalne znamke, ki je podobna izpodbijanemu modelu, in, drugič, na člen 14(2), točka 3, Markengesetz, tretjič, na dodatno varstvo na podlagi nemških predpisov zoper nelojalno konkurenco in, četrtič, na razlog za ničnost iz člena 25(1)(b) Uredbe št. 6/2002, zadostuje poudariti, da gre – kot izhaja iz točke 19 izpodbijane odločbe – za vprašanja, glede katerih je odbor za pritožbe presodil, da jih ni treba vsebinsko preučiti, in jih Splošno sodišče ne more, kot je bilo že poudarjeno, sámo prvič preučiti.

132 Glede na vse zgoraj navedeno je treba ugoditi tretjemu tožbenemu razlogu in zato razveljaviti izpodbijano odločbo.

133 Nazadnje Splošno sodišče meni, da so interesi tožeče stranke dovolj varovani z razveljavitvijo izpodbijane odločbe in torej ni treba vrniti zadeve oddelku za ničnost (glej v tem smislu in po analogiji zgoraj v točki 42 navedeno sodbo STREAMSERVE, točka 72). Drugemu tožbenemu predlogu tožeče stranke torej ni treba ugoditi.

Stroški

134 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. UUNT s svojim predlogom ni uspel, zato se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov.

135 Ker intervenientka s svojimi predlogi ni uspela, nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat)

razsodilo:

1. Odločba tretjega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 31. januarja 2008 (zadeva R 1352/2006-3) se razveljavi.

2. V preostalem se tožba zavrne.

3. UUNT nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila družba Beifa Group Co. Ltd. Družba Schwan‑Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG nosi svoje stroške.

Vilaras Prek Ciucă

Razglašena na javni obravnavi v Luxembourgu, 12. maja 2010.

Podpisi