SODBA SODIŠČA (občna seja)

z dne 12. novembra 2002( )

„Približevanje zakonodaj – Znamke – Direktiva 89/104/EGS – Člen 5(1)(a) – Obseg izključne pravice imetnika znamke“

V zadevi C 206/01,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Združeno kraljestvo), v postopku

Arsenal Football Club plc

in

Matthew Reed,

o razlagi člena 5(1)(a) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1),

SODIŠČE,

v sestavi G. C. Rodríguez Iglesias, predsednik, J.-P. Puissochet, M. Wathelet in C.W.A. Timmermans (poročevalec), predsedniki senatov, C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann in V. Skouris, sodniki, F. Macken, N. Colneric, sodnici, in S. von Bahr, sodnik,

generalni pravobranilec: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

sodna tajnica: L. Hewlett, glavna administratorka,

ob upoštevanju pisnih stališč, ki so jih predložili:

– za Arsenal Football Club plc, S. Thorley, QC, in T. Mitcheson, barrister, po pooblastilu odvetniške družbe Lawrence Jones, solicitors,

– za M. Reeda, A. Roughton, barrister, po pooblastilu odvetniške družbe Stunt & Son, solicitors

– za Komisijo Evropskih skupnosti, N. B. Rasmussen, zastopnik,

– za Nadzorni organ EFTE, P. Dyrberg, zastopnik,

ob upoštevanju poročila za obravnavo,

po predstavitvi ustnih stališč, ki so jih na obravnavi dne 14. maja 2002 podali Arsenal Football Club plc, ki ga zastopata S. Thorley in T. Mitcheson, M. Reed, ki ga zastopata A. Roughton in S. Malynicz, barrister, in Komisija, ki jo zastopata B. Rasmussen in M. Shotter, zastopnika,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 13. junija 2002

izreka naslednjo

Sodbo

1 S sklepom z dne 4. maja 2001, ki je na Sodišče prispel 18. maja 2001, je High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, na podlagi člena 234 ES postavilo dve vprašanji za predhodno odločanje v zvezi z razlago člena 5(1)(a) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva).

2 Ti vprašanji sta bili postavljeni v okviru spora med nogometnim klubom Arsenal Football Club plc (v nadaljevanju: Arsenal FC) in M. Reedom, ker je ta prodajal in ponujal v prodajo šale, na katerih je bila z velikimi črkami napisana beseda „Arsenal“, ki je znak, registriran kot znamka nogometnega kluba Arsenal FC za tovrstne proizvode.

Pravni okvir

Skupnostna ureditev

3 Direktiva v prvi uvodni izjavi določa, da zakoni o blagovnih znamkah, ki se trenutno uporabljajo v državah članicah, zaradi medsebojne neskladnosti lahko ovirajo prost pretok blaga in storitev ter izkrivljajo konkurenco na skupnem trgu. Iz te uvodne izjave izhaja, da je treba zaradi vzpostavitve in delovanja notranjega trga približati zakone držav članic. V tretji uvodni izjavi Direktive je določeno, da se trenutno ne zdi nujno lotiti se popolnega približevanja zakonov o blagovnih znamkah v državah članicah.

4 Deseta uvodna izjava Direktive določa, da:

„[...] je varstvo, ki ga zagotovi registrirana znamka in katere funkcija je še posebej v zagotavljanju znamke kot označbe izvora, absolutn[o] v primeru enakosti znamke in znaka ter blaga ali storitev [...]“

5 Člen 5(1) Direktive določa:

„Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu uporabijo:

(a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

(b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.“

6 Člen 5(3)(a) in (b) Direktive določa:

„Če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 1 in 2 je lahko prepovedano zlasti naslednje:

(a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;

(b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene [...]“

7 Člen 5(5) Direktive določa:

„Odstavki 1 do 4 ne vplivajo na predpise v katerikoli državi članici v zvezi z varstvom proti uporabi znaka razen za razlikovanje blaga in storitev, če uporaba tega znaka neupravičeno okorišča ali škodi razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke.“

8 Člen 6(1) Direktive določa:

„Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu,

(a) lastnega imena in naslova;

(b) označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev;

(c) znamke, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele;

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.“

Nacionalna ureditev

9 V Združenem kraljestvu je pravo znamk urejeno s Trade Marks Act 1994 (zakon o znamkah iz leta 1994), ki je zaradi prenosa Direktive nadomestil Trade Marks Act 1938 (zakon o znamkah iz leta 1938).

10 Člen 10(1) Trade Marks Act 1994 določa:

„Kdor v gospodarskem prometu uporablja znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je ta znamka registrirana, je odgovoren za kršitev registrirane znamke.“

11 Člen 10(2)(b) Trade Mark Act-a 1994 določa:

„Kdor v gospodarskem prometu uporablja znak, pri katerem zaradi

[...]

b) njegove podobnosti z znamko in njegove uporabe za enako ali podobno blago ali storitve, za katere je znamka registrirana,

obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja z znamko, je odgovoren za kršitev registrirane znamke.“

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

12 Nogometni klub Arsenal FC je znan nogometni klub, ki igra v prvi angleški ligi. Njegov vzdevek je tudi „the Gunners“ in se ga že dolgo časa povezuje z dvema znakoma in sicer s ščitom („the crest device“) in topom („the canon device“).

13 Nogometni klub Arsenal FC je leta 1989 kot znamke med drugim registriral besedi „Arsenal“ in „Arsenal Gunners“ ter znaka topa in ščita za kategorijo proizvodov, ki vključuje konfekcijsko blago, športna oblačila in čevlje. Nogometni klub Arsenal FC oblikuje in dobavlja svoje lastno blago oziroma ga proizvaja in razpečuje preko posrednika iz svoje mreže pooblaščenih prodajalcev.

14 Ker so tržne in predstavitvene dejavnosti nogometnega kluba Arsenal FC pod navedenimi znamkami na področju prodaje spominkov in z njimi povezanih proizvodov v zadnjih letih dosegle velik razmah in mu prinesle pomemben prihodek, je nogometni klub Arsenal FC želel, da bi bili „uradni“ proizvodi – torej proizvodi, izdelani za nogometni klub Arsenal FC oziroma z njegovim soglasjem – jasno razpoznavni in poskušal prepričati svoje navijače, naj kupujejo samo te proizvode. Poleg tega je sprožil civilne in kazenske postopke proti trgovcem, ki so prodajali neuradne proizvode.

15 M. Reed od leta 1970 prodaja spominke in druge proizvode, ki so povezani z nogometom, pri čemer skoraj vsi vsebujejo znake, ki se nanašajo na nogometni klub Arsenal FC, na več stojnicah zunaj nogometnega štadiona nogometnega kluba Arsenal FC. Od družbe KT Sports, ki jo je klub zadolžil za prodajo njegovih proizvodov prodajalcem, ki se nahajajo okrog navedenega nogometnega štadiona, je lahko dobil le zelo majhne količine teh uradnih proizvodov. Nogometni klub Arsenal FC je leta 1991 in 1995 dal zaseči neuradne izdelke, ki jih je prodajal M. Reed.

16 Predložitveno sodišče navaja, da v postopku v glavni stvari ni sporno, da je M. Reed na eni od svojih stojnic prodajal in ponujal v prodajo šale, ki vsebujejo znake, ki se nanašajo na nogometni klub Arsenal FC, natisnjene z velikimi črkami, in da gre v obravnavanem primeru za neuradne proizvode.

17 Med drugim navaja, da je na tej stojnici bil velik pano, na katerem je bilo odtisnjeno naslednje besedilo:

„Beseda oziroma znak(i), ki so odtisnjeni na blagu, ki je v prodaji, so le okrasi in ne vsebujejo niti ne označujejo kakršne koli povezave s proizvajalci oziroma distributerji vsega drugega blaga. Le proizvodi, ki vsebujejo uradne znake nogometnega kluba Arsenal, so uradni proizvodi nogometnega kluba Arsenal.“

18 Predložitveno sodišče poleg tega poudarja, da je M. Reed, ko je izjemoma lahko imel dostop do uradnih proizvodov, pri poslih s svojimi strankami jasno ločeval uradne od neuradnih proizvodov, zlasti tako, da je nanje nalepil nalepko, ki je nosila napis „uradni“. Poleg tega so bili uradni proizvodi v prodaji po višjih cenah.

19 Glede na to, da je M. Reed prodajal zadevne neuradne šale in da je po eni strani nepogodbeno odgovoren za „passing off“ – po mnenju predložitvenega sodišča gre za ravnanje tretje osebe, ki povzroči tako zmoto, da veliko število oseb misli ali je napeljano k temu, da misli, da je blago, ki ga ta tretja oseba prodaja, blago tožeče stranke oziroma da je v prodaji z njenim soglasjem oziroma da kaže na gospodarsko povezavo s tožečo stranko – po drugi strani pa za kršitev znamke, je nogometni klub Arsenal FC proti temu trgovcu vložil tožbo pri High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

20 Predložitveno sodišče je ob upoštevanju okoliščin primera, ki se obravnava v postopku v glavni stvari, zavrnilo tožbo nogometnega kluba Arsenal FC za ugotovitev nepogodbene odgovornosti (za „passing off“), ker ta klub ni dokazal obstoja verjetnosti zmede v javnosti, zlasti pa ne, da je javnost za vse neuradne proizvode, ki jih je prodajal M. Reed, štela kot da izhajajo iz nogometnega kluba Arsenal FC oziroma kot da je slednji dovolil njihovo prodajo. Predložitveno sodišče je glede tega zlasti poudarilo, da meni, da znaki, ki označujejo nogometni klub Arsenal FC in so odtisnjeni na blagu, ki ga je prodajal M. Reed, ne vsebujejo nobene označbe, ki bi kazala na njegovo poreklo.

21 Predložitveno sodišče je glede očitka nogometnega kluba Arsenal FC v zvezi s kršitvijo njegovih znamk na podlagi člena 10(1) in (2)(b) Trade Marks Act 1994, zavrnilo trditev nogometnega kluba Arsenal FC, da je M. Reed uporabljal znake, ki so zaščiteni kot znamke, tako da so jih tisti, ki so jim bili namenjeni, dojemali kot da označujejo poreklo proizvodov („badge of origin“) in je zato šlo za uporabo teh znakov „kot znamk“(„trademark use“).

22 Predložitveno sodišče namreč meni, da je javnost znake, ki so bili odtisnjeni na proizvodih M. Reeda, dojemala kot znake podpore, lojalnosti ali pripadnosti („badge of support, loyalty or affiliation“).

23 Predložitveno sodišče je ob upoštevanju teh okoliščin ugotovilo, da lahko nogometni klub Arsenal FC s tožbo zaradi kršitve uspe samo, če bi bilo zaradi varstva imetnika znamke v skladu s členom 10 Trade Marks Act 1994 in Direktive, ki jo ta zakon prenaša, tretjim osebam prepovedana uporaba, ki je drugačna od uporabe kot znamke, kar bi pomenilo široko razlago teh predpisov.

24 Predložitveno sodišče v zvezi s tem ocenjuje, da navedba, v skladu s katero je tretjim osebam prepovedano uporabljati znamko na drug način kot pa znamko, nedosledna. Vendar pa nasprotna navedba, v skladu s katero je urejena samo uporaba znamke kot take, naleti na težavo, povezano z besedilom Direktive in Trade Marks Act 1994, ki kršitev opredeljujeta kot uporabo „znaka“, ne pa kot uporabo „znamke“.

25 Predložitveno sodišče poudarja, da je Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Združeno kraljestvo) zlasti zaradi tega besedila v sodbi Phillips Electronics Ltd proti Remington Consumer Products ((1999) RPC 809) razsodilo, da lahko uporaba znaka, ki je registriran kot znamka, ki je drugačna od uporabe kot znamke, predstavlja kršitev znamke. High Court meni, da je stanje prava glede tega vprašanja negotovo.

26 Predložitveno sodišče je poleg tega zavrnilo trditev M. Reeda glede domnevne neveljavnosti znamk nogometnega kluba Arsenal FC.

27 V teh okoliščinah je High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, odločilo, da prekine postopek in Sodišču v predhodno odločanje predloži ti vprašanji:

„1) Ko je znamka veljavno registrirana in:

a) tretja oseba uporablja v okviru svojih gospodarskih dejavnosti znak, ki je enak navedeni znamki, ter z njim opremi proizvode, ki so enaki proizvodom, za katere je navedena znamka registrirana, in

b) se tretja oseba pri svoji obrambi ne more sklicevati na določbe člena 6(1) Direktive 89/104/EGS [...] glede omejitev učinkov znamke,

ali se lahko tretja oseba sklicuje na omejitve učinkov znamke, ker uporaba, ki se ji očita, ne vključuje nobene označbe porekla (in sicer zvezo v gospodarskem prometu med proizvodi in imetnikom znamke)?

2) Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali lahko dejstvo, da se taka uporaba šteje za znak podpore, lojalnosti ali pripadnosti imetniku znamke, pomeni zadostno zvezo?“

Vprašanji za predhodno odločanje

28 Obe vprašanji za predhodno odločanje je treba obravnavati skupaj.

Stališča, ki so predložena Sodišču

29 Nogometni klub Arsenal FC zatrjuje, da člen 5(1)(a) Direktive dovoljuje imetniku znamke, da prepove uporabo znaka, ki je enak znamki, in te pravice do ugovora ne pogojuje s tem, da bi se znak moral uporabljati kot znamka. Ta določba naj bi torej zagotavlja varstvo tudi takrat, ko pri uporabi znaka s strani tretje osebe ni podana zveza med proizvodom in imetnikom znamke. To razlago naj bi potrjeval člen 6(1) Direktive, ker naj bi posebne omejitve pri izvrševanju pravic, ki izhajajo iz znamke in ki jih določa ta člen, kazale na to, da taka uporaba načeloma sodi na področje uporabe člena 5(1)(a) Direktive in je dovoljena le v primerih, ki so izčrpno določeni v členu 6(1) Direktive.

30 Nogometni klub Arsenal FC podredno navaja, da je v tej zadevi v vsakem primeru treba uporabo znaka, ki je enak znamki Arsenal, s strani M. Reeda opredeliti kot uporabo znamke, saj ta uporaba označuje poreklo proizvodov, pri čemer pa ni pomembno, ali se da iz nje razbrati, kdo je imetnik znamke.

31 M. Reed navaja, da zadevne gospodarske dejavnosti iz postopka v glavni stvari ne sodijo na področje uporabe člena 5(1) Direktive, ker naj nogometni klub Arsenal FC ne bi dokazal, da je bil znak uporabljen kot znamka, torej da je označeval poreklo proizvodov, kot to določa Direktiva, zlasti pa njen člen 5. Če javnost znaka ne dojema kot označbe o poreklu blaga, potem naj uporaba ne bi predstavlja uporabe znaka kot znamke. Glede člena 6 Direktive pa ta v ničemer ne določa izčrpnega seznama dejavnosti, ki ne predstavljajo kršitve.

32 Komisija zatrjuje, da je pravica imetnika znamke iz člena 5(1) Direktive neodvisna od okoliščine, da tretja oseba znaka ne uporablja kot znamke, zlasti pa od okoliščine, da ga ne uporablja kot označbo porekla blaga, ampak javnost z drugimi sredstvi obvešča, da proizvodi ne izvirajo od imetnika znamke, kar pomeni, da slednji ni dal dovoljenja za uporabo znaka. Posebna funkcija znamke naj bi namreč bila, da zagotavlja, da lahko samo njen imetnik proizvod opremi z označbo porekla, in sicer tako, da nanj odtisne znamko. Komisija tudi navaja, da iz desete uvodne izjave Direktive izhaja, da je varstvo iz člena 5(1)(a) absolutno.

33 Komisija je na obravnavi dodala, da se pojem uporabe znamke kot znamke, če se prizna za upoštevnega, nanaša na uporabo, katere namen je predvsem razlikovanje proizvodov, ne pa označba njihovega porekla. Ta pojem naj bi obsegal tudi uporabe s strani tretjih oseb, ki posegajo v interese imetnika znamke, kot je sloves proizvodov. V vsakem primeru pa naj okoliščina, da javnost dojema besedo „Arsenal“, ki je enaka besedni znamki, kot znak podpore, lojalnosti ali pripadnosti imetniku znamke, ne bi izključevala, da bi bili zadevni proizvodi zaradi tega tudi dojeti kot da izvirajo od imetnika znamke. Ravno nasprotno, tako dojemanje bi potrjevalo razlikovalni učinek znamke in povečalo nevarnost, da bi bili proizvodi dojeti, kot da izvirajo od imetnika znamke. Zato, čeprav bi uporaba znamke kot znamke bila pomembno merilo, bi moral imeti navedeni imetnik pravico, da prepove gospodarsko dejavnost v postopku o glavni stvari.

34 Nadzorni organ EFTE navaja, da bi se imetnik znamke lahko skliceval na člen 5(1) Direktive, mora tretja oseba znak uporabljati tako, da ta razlikuje – kar je prva in tradicionalna funkcija znamke – blago in storitve, tj. da znamko uporablja kot znamko. Če ta pogoj ni izpolnjen, se lahko imetnik sklicuje samo na določbe nacionalnega prava iz člena 5(5) Direktive.

35 Toda pogoj uporabe znamke kot znamke v smislu člena 5(1) Direktive, ki ga je treba razumeti kot pogoj uporabe znaka, ki je enak znamki, katere namen je razlikovanje blaga in storitev, naj bi bil pojem prava Skupnosti, ki ga je treba razlagati široko, tako da med drugim vključuje uporabo kot znak podpore, lojalnosti ali pripadnosti imetniku znamke.

36 Nadzorni organ EFTE meni, da naj okoliščina, da tretja oseba, ki znamko odtisne na proizvode, nakazuje, da ti ne izvirajo od imetnika znamke, ne bi izključevala verjetnosti zmede pri širšem krogu potrošnikov. Če imetnik ne bi imel pravice do ugovora proti takemu ravnanju tretje osebe, bi to lahko povzročilo splošno uporabo znaka, kar bi znamki odvzelo njen razlikovalni učinek in bi tako ogrozilo njeno prvotno in tradicionalno funkcijo.

Odgovor Sodišča

37 Najprej je treba opozoriti, da člen 5 Direktive opredeljuje „[p]ravice iz znamke“, člen 6 pa vsebuje pravila v zvezi z „[o]mejitvijo učinkov znamke“.

38 V skladu s členom 5(1), prvi stavek, Direktive zagotavlja registrirana znamka njenemu imetniku izključno pravico. V točki (a) istega odstavka je določeno, da ta izključna pravica imetniku omogoča, da prepove tretjim osebam, da brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu uporabijo znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka. Člen 5(3) Direktive primeroma našteva vrste uporabe, ki jih imetnik lahko prepove na podlagi odstavka 1 tega člena. Ostale določbe Direktive, kot je člen 6, pa opredeljujejo določene omejitve učinkov znamke.

39 Glede položaja v postopku v glavni stvari je treba poudariti, kot zlasti izhaja iz točke 19 in priloge V k predložitvenemu sklepu, da se beseda Arsenal z velikimi črkami pojavlja na šalih, ki jih prodaja M. Reed, in da jo spremljajo druge navedbe, ki so precej manj vidne, kot na primer „the Gunners“, vse pa se nanašajo na imetnika znamke, to je na nogometni klub Arsenal FC. Ti šali so med drugim namenjeni navijačem nogometnega kluba Arsenal FC, ki jih zlasti nosijo na tekmovanjih, na katerih ta klub nastopa.

40 Kot poudarja predložitveno sodišče, je v teh okoliščinah uporaba znaka, ki je enak znamki, uporaba v gospodarskem prometu, saj se odvija v okviru gospodarske dejavnosti, ki je namenjena pridobivanju gospodarskih koristi, ne pa v zasebni sferi. Izpolnjuje pa tudi pogoje iz člena 5(1)(a) Direktive, ker gre za znak, ki je enak znamki, pa tudi za blago, ki je enako blagu, za katero je bila znamka registrirana.

41 V zvezi s tem je treba zlasti ugotoviti, da je zadevna uporaba iz postopka v glavni stvari uporaba „za blago“ v smislu člena 5(1)(a) Direktive, ker se nanaša na opremljanje blaga z znakom, ki je enak znamki, ponudbo, dajanje na trg ali skladiščenje blaga v te namene v smislu člena 5(3)(a) in (b) Direktive.

42 Da bi bilo mogoče odgovoriti na vprašanji za predhodno odločanje, je treba ugotoviti, ali člen 5(1)(a) Direktive omogoča imetniku znamke, da prepove vsakršno uporabo s strani tretjih oseb v gospodarskem prometu glede znaka, ki je enak znamki, za blago, ki je enako blagu, za katerega je znamka registrirana, oziroma če je za izvrševanje pravice do ugovora potrebno izkazati poseben interes imetnika kot imetnika znamke, ki je v tem, da bi uporaba zadevnega znaka s strani tretje osebe morala vplivati ali bi lahko vplivala na eno od funkcij znamke.

43 V zvezi s tem je treba najprej opozoriti, da člen 5(1) Direktive določa popolno uskladitev in opredeljuje izključno pravico imetnikov znamk v Skupnosti (v tem smislu glej sodbo z dne 20. novembra 2001 v zadevi Zino Davidoff in Levi Strauss, od C-414/99 do C-416/99, Recueil, str. I-8691, točka 39 in navedeno sodno prakso).

44 Deveta uvodna izjava Direktive določa, da je cilj Direktive zagotoviti imetniku znamke, da „v pravnih sistemih vseh držav članic uživa enako varstvo“ in ta cilj opredeljuje kot „temeljni“.

45 Da bi se bilo mogoče izogniti temu, da bi se varstvo, ki ga uživa imetnik znamke, razlikovalo od ene do druge države, mora Sodišče podati enotno razlago člena 5(1) Direktive, zlasti pa v njej navedenega pojma „uporaba“, ki je predmet vprašanj za predhodno odločanje v tej zadevi (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo Zino Davidoff in Levi Strauss, točki 42 in 43).

46 Drugič, poudariti je treba, da je namen Direktive, kot izhaja iz njene prve uvodne izjave, odpraviti neskladja med zakonodajami držav članic o znamkah, ki lahko ovirajo prost pretok blaga in storitev ter izkrivljajo konkurenco na skupnem trgu.

47 Pravo znamk je namreč bistveni del sistema neizkrivljene konkurence, ki ga ima Pogodba namen vzpostaviti in ohranjati. V takem sistemu pa morajo biti podjetja v položaju, da kupce privabijo s kakovostjo svojih proizvodov oziroma storitev, kar ni mogoče drugače kot z razlikovalnimi znaki, ki omogočajo njihovo identifikacijo (glej zlasti sodbi z dne 17. oktobra 1990 v zadevi Hag GF, C-10/89, Recueil, str. I-3711, točka 13, in z dne 4. oktobra 2001 v zadevi Merz & Krell, C-517/99, Recueil, str. I-6959, točka 21).

48 V tem pogledu je bistvena funkcija znamke, da končnim potrošnikom oziroma uporabnikom zagotavlja enakost izvora proizvoda ali storitve, ki jo znamka označuje, in jim na ta način omogoča, da brez morebitne zmede razlikujejo ta proizvod ali storitev od tistih, ki so drugačnega izvora. Da bi lahko znamka imela vlogo bistvenega elementa sistema neizkrivljene konkurence, ki ga Pogodba vzpostavlja in ohranja, mora jamčiti, da so bili vsi proizvodi oziroma storitve, ki jih označuje, proizvedeni oziroma opravljeni pod nadzorom enega podjetja, ki je odgovorno za njihovo kakovost (glej zlasti sodbi z dne 23. maja 1978 v zadevi Hoffmann-La Roche, 102/77, Recueil, str. 1139, točka 7, in z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 30).

49 Zakonodajalec Skupnosti je v členu 2 Direktive potrdil to bistveno funkcijo znamke, s tem da je določil, da znaki, ki jih je mogoče grafično predstaviti, predstavljajo znamko le v primeru, če razlikujejo blago ali storitve enega podjetja od proizvodov in storitev drugih podjetij (glej zlasti zgoraj navedeno sodbo Merz & Krell, točka 23).

50 Da bi bilo mogoče zagotoviti to jamstvo izvora, ki pomeni bistveno funkcijo znamke, je treba imetnika znamke varovati pred konkurenti, ki bi hoteli zlorabiti položaj in ugled znamke s prodajo proizvodov, neupravičeno označenih s to znamko (glej zlasti zgoraj navedeno sodbo Hoffmann-La Roche, točka 7, in sodbo z dne 11. novembra 1997 v zadevi Loendersloot, C-349/95, Recueil, str. I-6227, točka 22). V zvezi s tem deseta uvodna izjava Direktive poudarja absolutni značaj varstva, ki ga nudi znamka v primeru, da sta znamka in znak enaka, ter v primeru, da so proizvodi oziroma storitve enaki proizvodom oziroma storitvam, za katere je bila znamka registrirana. Navaja, da je to varstvo zlasti namenjeno zagotavljanju funkcije izvora znamke.

51 Iz teh ugotovitev izhaja, da je izključna pravica iz člena 5(1)(a) Direktive določena s tem namenom, da imetniku znamke omogoči varstvo njegovih posebnih interesov, ki jih ima kot imetnik znamke, torej da mu zagotavlja, da lahko znamka izpolni svoje funkcije. Izvrševanje te pravice mora zato biti omejeno na primere, v katerih uporaba znaka s strani tretje osebe posega ali bi lahko posegala v funkcije znamke, zlasti pa v njeno bistveno funkcijo, ki je v tem, da potrošnikom zagotavlja izvor blaga.

52 Izključna narava pravice, ki jo podeljuje registrirana znamka njenemu imetniku na podlagi člena 5(1)(a) Direktive, je namreč utemeljena samo v mejah področja uporabe te določbe.

53 V zvezi s tem je treba opozoriti, da člen 5(5) Direktive določa, da njen člen 5(1) do (4) ne posega v določbe, ki se uporabljajo v državi članici v zvezi z varstvom zoper uporabo znaka, ki ima drug namen kot pa ta, da razlikuje blago ali storitve.

54 Imetnik namreč ne more prepovedati uporabe znaka, ki je enak znamki, za blago, ki je enako blagu, za katerega je znamka registrirana, če ta uporaba ne posega v njegove interese kot imetnika glede na funkcije znamke. Tako so nekatere uporabe, ki imajo le opisni namen, izključene iz področja uporabe člena 5(1) Direktive, ker ne posegajo v nobenega od interesov, ki jih ta določba varuje, in zato ne spadajo pod pojem uporabe v smislu navedene določbe (v zvezi z uporabo za povsem opisne namene glede značilnosti ponujenega proizvoda glej sodbo z dne 14. maja 2002 v zadevi Hölterhoff, C-2700, Recueil, str. I-4187, točka 16).

55 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da se okoliščine v postopku v glavni stvari bistveno razlikujejo od okoliščin, ki so bile podlaga za zgoraj navedeno sodbo Hölterhoff. V tej zadevi se znak namreč uporablja v okviru prodaje potrošnikom in ni očitno namenjen samo čisto opisnim ciljem.

56 Glede na to, da se v postopku o glavni stvari beseda „Arsenal“ pojavlja na zadevnem blagu, in glede na nekatere drugotne oznake, ki se pojavljajo na njem (glej točko 39 te sodbe), uporaba tega znaka po svoji naravi daje videz materialne zveze v gospodarskem prometu med zadevnim blagom in imetnikom znamke.

57 Te ugotovitve ne more spremeniti niti obvestilo, ki visi na stojnici M. Reeda, da zadevni proizvodi v postopku o glavni stvari niso uradni proizvodi nogometnega kluba Arsenal FC (glej točko 17 te sodbe). Tudi če bi se tretje osebe pri svoji obrambi v postopku zaradi kršitve znamke lahko sklicevale na tako obvestilo, je treba ugotoviti, da v postopku o glavni stvari ni izključeno, da bi si določeni potrošniki, zlasti če bi jim bili proizvodi dostavljeni, potem ko bi jih M. Reed prodal in bi bili odneseni s stojnice, na kateri se nahaja obvestilo, razlagali, da je nogometni klub Arsenal FC podjetje, iz katerega izvira blago.

58 Poleg tega je treba ugotoviti, da v postopku o glavni stvari ni več zagotovljeno, kot zahteva sodna praksa Sodišča, ki je navedena v točki 48 te sodbe, da so vsi proizvodi, ki so označeni z znamko, bili proizvedeni ali dobavljeni pod nadzorom enega samega podjetja, kateremu se lahko pripiše odgovornost za njihovo kakovost.

59 Proizvodi iz postopka v glavni stvari so namreč dobavljeni brez nadzora nogometnega kluba Arsenal FC kot imetnika znamke, saj ni sporno, da navedeni proizvodi ne izvirajo iz nogometnega kluba Arsenal FC niti od njegovih pooblaščenih prodajalcev.

60 V teh okoliščinah uporaba znaka, ki je enak znamki v postopku o glavni stvari, lahko pomeni nevarnost za zagotavljanje izvora, ki je bistvena funkcija znamke, kot izhaja iz sodne prakse Sodišča, ki je navedena v točki 48 te sodbe. Zato gre za uporabo, ki ji imetnik znamke lahko ugovarja v skladu s členom 5(1) Direktive.

61 Ko je ugotovljeno, da uporaba zadevnega znaka v postopku o glavni stvari s strani tretjih oseb lahko vpliva na zagotavljanje izvora proizvoda in da imetnik znamke lahko temu ugovarja, te ugotovitve ne more izpodbiti dejstvo, da je navedeni znak v okviru te uporabe dojet kot dokaz podpore, lojalnosti ali pripadnosti imetniku znamke.

62 Glede na navedeno je treba na vprašanji, ki ju je postavilo predložitveno sodišče, odgovoriti, da v okoliščinah, ki ne spadajo na področje uporabe člena 6(1) Direktive, in sicer ko tretja oseba v gospodarskem prometu uporablja znak, ki je enak znamki, ki je veljavno registrirana, na proizvodih, ki so enaki proizvodom, za katere je registrirana, lahko imetnik znamke v zadevi, kot je zadeva v postopku v glavni stvari, taki uporabi ugovarja na podlagi člena 5(1)(a) Direktive. Na to ugotovitev ne vpliva okoliščina, da je navedeni znak v okviru te uporabe dojet kot dokaz podpore, lojalnosti ali pripadnosti imetniku znamke.

Stroški

63 Stroški, ki sta jih priglasila Komisija in Nadzorni organa EFTE, ki sta Sodišču predložila svoja stališča, se ne povrnejo. Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred nacionalnim sodiščem, to odloči o stroških.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE

pri odločanju o vprašanjih, ki mu jih je predložilo High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, s sklepom z dne 4. maja 2001, razsodilo:

V okoliščinah, ki ne spadajo na področje uporabe člena 6(1) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, in sicer ko tretja oseba v gospodarskem prometu uporablja znak, ki je enak znamki, ki je veljavno registrirana, na proizvodih, ki so enaki proizvodom, za katere je registrirana, lahko imetnik znamke v zadevi, kot je zadeva v postopku v glavni stvari, taki uporabi ugovarja na podlagi člena 5(1)(a) navedene direktive. Na to ugotovitev ne vpliva okoliščina, da je navedeni znak v okviru te uporabe dojet kot dokaz podpore, lojalnosti ali pripadnosti imetniku znamke.

Rodríguez Iglesias Puissochet Wathelet

Timmermans Gulmann Edward

Jann Skouris Macken

Colneric von Bahr

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 12. novembra 2002.

Sodni tajnik Predsednik