1
2
3 4
SL
Zbi rkaodločbsodne pr akse
1—
2—
3—
4—
ECLI:EU:C:2012 :722 1SKLEPNI PR EDLOGI GENERALNEGA PR AVOBRANILCA
PAOLA M ENGOZZIJA,
predstavljeni 15. novembra 2012  
Jezik izvirnika: italijanščina.Zadeva C-5 6 1 / 1 1
Fédération Cynologique Internationale
proti
Federación Canina Internacional de P er ros de P ura Raza
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki g a je vložilo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 
de Marca Comunitaria, (Španija))
„Znamka S kupnosti — Kršitev — Pojem ‚tretja oseba‘“
1. S tem p redlogom za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo M ercantil n. 1 de Alicante Sodišču 
postavlja vp rašanje glede razlage člena 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 
o blagovni znamki Skupnosti 
UL L 78, str 1. (v nadaljevanju: Uredba št. 207/2009 ).
2. Vprašanje, na ka terega je Sodišče pozvano, da o dgovori, se nanaša na opredelitev p ojma „tretje 
osebe“, proti katerim lahko imetnik znamke S kupnosti vloži tožbo zaradi kr šitve. Razjasniti bo treba 
predvsem, ali ta pojem, določen v členu 9(1) Uredbe št. 207/2009 , vključuje tudi imetnika p ozneje 
registrirane znamke S kupnosti in ali mora v tem p rimeru imetnik prejšnje znamke S kupnosti za to, da 
bi proti imetniku ka snejše znamke S kupnosti lahko v ložil tožbo zaradi kr šitve, pred tem U radu za 
usklajevanje na no tranjem t rgu (znamke in m odeli) (UUN T) p redlagati razglasitev n ičnosti kasnejše 
znamke S kupnosti.
3. Takoj je treba poudariti, da p roblem, ki i zhaja iz predloženega vp rašanja v tej zadevi in ki j e, kot bo 
razvidno v nadaljevanju, predmet živahne razprave v pravni teoriji in praksi v Španiji, ni povsem no v. 
Sodišče je namreč nedavno o dločilo o predlogu za predhodno o dločanje, ki g a je vložilo isto 
predložitveno s odišče ko t v tej zadevi, v zvezi s precej podobnim vp rašanjem o razlagi Uredbe 
št. 6/2002 o modelih Skupnosti. 
Glej sodbo z dne 16. februarja 2012 v zadevi Celaya Emparanza y Galdos Internacional (C-488/10), v kateri je Sodišče odločilo o vprašanju za 
predhodno o dločanje, ki g a je predložilo Juzgado de lo M ercantil n. 1 de Alicante in ki s e nanaša na ra zlago pojma „tretja oseba“ iz 
člena 19(1) Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih Skupnost (UL L 3, 5.1.2002 , posebna izdaja v slovenščini, 
poglavje 13, zvezek 27, str. od 142 d o 165, v nadaljevanju: Uredba št. 6/2002 ). V sklepnih predlogih v tisti zadevi 
Glej moje sklepne predloge, predstavljene 18. novembra 2011 v zadevi C-488/10, ki j e navedena v prejšnji opombi, zlasti točke o d 20 d o 23. sem ž e poudaril, da gl ede na 
pomem bne razlike me d postopki registracije modelov Skupnosti in znamk Skupnosti, ugotovitev, do 
katerih se pride na nekem p odročju, ni mogoče samodejno u porabiti tudi n a dr ugem p odročju. 
Menim, da j e pri preučitvi vp rašanja, ki g a je v tej zadevi predložilo predložitveno s odišče, treba 
upoštevati pristop Sodišča v sodbi Celaya, ne da b i pri tem z anemarili pomem bne procesne razlike 
med področjema blagovnih znamk in modelov.
2 ECLI:EU:C:2012 :722SKLEPNIPREDLOGIP.MENGOZZIJA–ZADEVAC-561/11
FÉDÉRATIONCYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
I – Pravni okvir
4. V skladu s sedmo uvodno i zjavo Uredbe št. 207/2009 j e registracija znamke S kupnosti zavrnjena 
zlasti, če je v nasprotju s prejšnjimi pravicami. V skladu z osmo uvodno i zjavo bi varstvo, ki g a 
zagotovi blagovna znamka S kupnosti in ka tere funkcija je še posebej v zagotavljanju blagovne znamke 
kot označbe izvora, moralo biti absolutno v primeru enakosti blagovne znamke in znaka ter blaga ali 
storitev in to varstvo bi moralo ve ljati tudi v primerih podobnosti me d blagovno z namko in znakom 
ter blagom ali storitvami. Poleg tega je v skladu s to uvodno izjavo pojem p odobnosti treba razlagati 
v razmerju z verjetnostjo zmede.
5. Člen 9(1) Uredbe št. 207/2009 d oloča, katere so pravice iz blagovne znamke S kupnosti, ki j ih ima 
imetnik:
„Registrirana znamka p odeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem t retjim 
osebam, ki n imajo njegovega soglasja, da v gospodarskem p rometu uporabljajo:
a) kateri ko li znak, ki j e enak blagovni znamki Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, enakih 
tistim, za katere je registrirana blagovna znamka S kupnosti,
b) kateri ko li znak, p ri ka terem z aradi n jegove e nakosti ali podobnosti z blagovno z namko i n 
enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno z namko i n znakom, obstaja 
verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje ve rjetnost povezovanja me d znakom in 
blagovno z namko;
c) kateri ko li znak, enak ali podoben blagovni znamki S kupnosti za blago ali storitve, ki n iso 
podobni tistim, za ka tere je registrirana blagovna znamka S kupnosti, če ima slednja ugled 
v Skupnosti in če uporaba tega znaka b rez upravičenega ra zloga izkorišča ali škoduje 
razlikovalnemu značaju ali ugledu blagovne znamke S kupnosti.“
6. Člen 54 U redbe št. 207/2009 z naslovom „Zožitev z aradi p ristanka“ določa, da i metnik blagovne 
znamke S kupnosti, ki j e pristal za obdobje pe tih zaporednih let v uporabo poznejše blagovne znamke 
Skupnosti v Uniji in se ob tem z avedal te uporabe, ni več upravičen do vložitve zahteve z a ugotovitev, 
da je poznejša blagovna znamka n ična, niti do nasprotovanja, da s e zadnjenavedena uporablja na 
podlagi prejšnje blagovne znamke.
ECLI:EU:C:2012 :722 3SKLEPNIPREDLOGIP.MENGOZZIJA–ZADEVAC-561/11
FÉDÉRATIONCYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
II – Dejansko stanje, postopek v glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje
7. Tožeča stranka v postopku v glavni stvari, Fédération C ynologique Internationale (v nadaljevanju: 
FCI), me dnarodno z druženje, ustanovljeno leta 1911 v podporo kinofiliji, je imetnik me šane blagovne 
znamke S kupnosti št. 4438751 , prijavljene 28. junija 2005 i n registrirane 5. julija 2006 z a nekatere 
proizvode iz ra zredov 35, 41 , 42 in 44 v skladu z Nicejskim ara nžmajem z dne 15. junija 1957 
o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev z aradi r egistracije znamk, ka kor je bil revidira n in 
spremenjen. Ta blagovna znamka je za informacijo prikazana tu spodaj:
8. Tožena stranka v postopku v glavni stvari, Federación I nternacional de Perros de Pura R aza (v 
nadaljevanju: FCIPPR), zasebno z druženje, ustanovljeno leta 2004 , je imetnik treh španskih nacionalnih 
znamk, registriranih za proizvode in storitve iz razreda 16:
— besedna znamka št. 2614806 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PUR A 
RAZA – F.C.I.“, prijavljena 23. septembra 2004 i n registrirana 20. junija 2005 ;
— mešana znamka št. 2786697 „FEDERACIÓN C ANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PUR A 
RAZA“, prijavljena 9. avgusta 2007 i n registrirana 12. marca 2008 ;
— mešana znamka št. 2818217 „FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + F CI“, prijavljena 
11. februarja 2008 i n registrirana 26. avgusta 2008 .
9. FCIPPR j e 12. februarja 2009 p ri UUN T zahtevalo registracijo znaka, ki j e prikazan tu spodaj, kot 
blagovno z namko S kupnosti za nekatere proizvode iz razreda 16:
10. FCI je 5. februarja 2010 v ložilo ugovor zoper registracijo tega znaka ko t znamke S kupnosti. Vendar 
je bil ugovor zaradi f ormalne nepravilnosti v zvezi z neplačilom pristojbine za ugovor zavržen, zato je 
bil dne 3. septembra 2010 z nak, p rikazan v prejšnji točki, registriran ko t znamka S kupnosti pod 
št. 7597529 .
4 ECLI:EU:C:2012 :722SKLEPNIPREDLOGIP.MENGOZZIJA–ZADEVAC-561/11
FÉDÉRATIONCYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
11. FCI je 18. junija 2010 p ri predložitvenem s odišču vložilo tožbo za razglasitev n ičnosti nacionalnih 
znamk, n avedenih v točki 8, zaradi o bstoja ve rjetnosti zmede z njegovo znamko S kupnosti 
št. 4438751 , prikazano v točki 7 in tožbo zaradi kr šitve te znamke. V okviru tega postopka je FCIPPR 
oporekalo ve rjetnosti zmede me d njegovimi nacionalnimi znamkami in znamko S kupnosti št. 4438751 
ter vložilo nasprotno tožbo za razglasitev n ičnosti te znamke S kupnosti, pri čemer je trdilo, da j e bila ta 
registrirana v slabi ve ri in da u stvarja ve rjetnost zmede z njegovo prejšnjo nacionalno z namko 
št. 2614806 .
12. FCI je nato 18. novembra 2010 p ri UUN T zahtevalo ugotovitev n ičnosti znamke S kupnosti 
št. 7597529 , ki j o je registriralo FCIPPR. Vendar j e 20. septembra 2011 UUN T, ob upoštevanju, da j e 
v teku p ostopek, zaradi ka terega se je začel postopek za predhodno o dločanje, na predlog FCIPPR 
postopek pred njim prekinil.
13. Predložitveno s odišče me ni, da j e treba v postopku, ki p oteka p red njim, razjasniti, ali se izključna 
pravica, ki j o ima imetnik znamke S kupnosti na podlagi člena 9(1) Uredbe št. 297/2009 , v tem p rimeru 
FCI, lahko u veljavi proti tretji osebi, ki j e prav tako imetnik znamke S kupnosti, registrirane pozneje, 
v tem p rimeru FCIPPR, vse do ugotovitve n ičnosti zadnjenavedene znamke.
14. V teh okoliščinah je predložitveno s odišče prekinilo postopek in Sodišču v predhodno o dločanje 
predložilo to vp rašanje:
„Ali se v okviru postopka zaradi kr šitve izključne pravice, ki j o da je znamka S kupnosti, in sicer pravice 
preprečiti tretjim o sebam, da j o uporabljajo v gospodarskem p rometu, določene v členu 9(1) Uredbe 
Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti, ta pravica nanaša na 
katero ko li tretjo osebo, ki u porablja znak, ki u stvarja ve rjetnost zmede (ker je podoben znamki 
Skupnosti, [podobne] pa so tudi storitve a li blago), ali pa je, nasprotno, tretja oseba, ki u porablja ta 
znak, ki [ ustvarja verjetnost zmede], ki j e bil v njeno ko rist registriran ko t znamka S kupnosti, izvzeta, 
dokler se ne ugotovi ničnost te registracije poznejše znamke?“
III – Postopek p red S odiščem
15. Predložitveni sklep je v sodno t ajništvo prispel 8. novembra 2011 . Pisna stališča so predložili FCI, 
FCIPPR, grška in italijanska v lada t er Komisija. Na obravnavi 3. oktobra 2012 s ta ko t intervenientki 
sodelovali grška vlada i n Komisija.
IV – Pravna presoja
A – Dopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe
16. Najprej je treba preučiti argumente, ki j ih je v svojih pisnih stališčih navedlo FCI in ki s e nanašajo 
na nedopustnost predloga za predhodno o dločanje. FCI predvsem t rdi, da vp rašanje, ki g a je postavilo 
predložitveno s odišče, ni nujno z a razrešitev spora v postopku v glavni stvari. Tožba zaradi kr šitve in 
tožba za ra zglasitev n ičnosti, ki j u je v tem p ostopku v ložilo FCI, naj bi se nanašali izključno n a 
nacionalne znamke, katerih imetnik je FCIPPR i n ne na ka snejšo znamko S kupnosti št. 7597529 , 
katere registracija naj bi bila opravljena po vložitvi tožbe v postopku v glavni stvari. Poleg tega naj bi 
predložitveno s odišče to vp rašanje postavilo po uradni dolžnosti, ne da b i se imeli stranki priložnost 
o njem u strezno izreči.
17. Prvič, v zvezi z upoštevnostjo vp rašanja, ki g a je postavilo predložitveno s odišče v postopku v glavni 
stvari, je treba spomniti, da v skladu z ustaljeno s odno p rakso za vp rašanja razlage prava Unije, ki j ih 
nacionalna sodišča postavijo v pravnem i n dejanskem o kviru, ki s o ga pristojna opredeliti sama in 
katerega p ravilnosti Sodišče n e p reizkuša, ve lja d omneva u streznosti. Sodišče lahko p redlog
5
6
7
8
5—
6—
7—
8—
ECLI:EU:C:2012 :722 5SKLEPNIPREDLOGIP.MENGOZZIJA–ZADEVAC-561/11
FÉDÉRATIONCYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
 nacionalnega sodišča za sprejetje predhodne odločbe zavrne samo, če je precej očitno, da z ahtevana 
razlaga prava Unije nima no bene povezave z dejanskim stanjem a li predmetom p ostopka v glavni 
stvari, če je problem h ipotetičen ali če Sodišče nima na voljo pravnih in dejanskih elementov, ki s o 
potrebni za to, da b i lahko n a postavljena vp rašanja dalo ko ristne odgovore. 
V obsežni sodni praksi glej v tem s mislu nazadnje sodbi z dne 28. februarja 2012 v zadevi Inter-Environnement Wallonie in Terre wallone 
(C-41/11, točka 35) in z dne 29. marca 2012 v zadevi SA G ELV Slovensko (C-599/10, točka 15 in tam navedena sodna praksa).18. V tej zadevi noben element ne kaže na to, da b i nacionalno s odišče postavilo hipotetično vp rašanje 
ali vprašanje, ki n ima no bene povezave z dejanskim stanjem a li predmetom p ostopka v glavni stvari. 
Nasprotno, iz predložitvenega sklepa izhaja, da j e v postopku v glavni stvari F CI na eni strani prijavilo 
nezakonito uporabo ka snejše znamke S kupnosti v spisih, ki s o bili predloženi po njeni registraciji, na 
drugi strani pa, da j e zahtevalo prenehanje uporabe vsakršnega znaka, ki s e lahko z ameša s prejšnjo 
znamko S kupnosti, pri čemer gre torej za zahtevo, ki v ključuje tudi ka snejšo znamko S kupnosti.
19. Drugič, v zvezi z okoliščino, da j e predložitveno s odišče predhodno vp rašanje postavilo po uradni 
dolžnosti, zadostuje spomniti, da i z ustaljene sodne prakse izhaja, da d ejstvo, da s e stranki v postopku 
v glavni stvari p red predložitvenim sodiščem n ista sklicevali na problem p rava Unije, predložitvenemu 
sodišču ne preprečuje, da s e obrne na Sodišče. Namen člena 267 PD EU, drugi in tretji odstavek, ki 
napotuje na Sodišče, kadar „se vp rašanje postavi ka terem ko li sodišču dr žave č lanice“, ni omejiti 
takšno n apotitev z golj na primere, ko e na od strank v postopku v glavni stvari n a lastno p obudo 
predlaga, da s e sproži vprašanje o razlagi ali veljavnosti prava Unije, temve č se nanaša tudi na primere, 
ko takšno vp rašanje sproži predložitveno s odišče, ki o cenjuje, da j e odločitev S odišča o tem „nujna za 
izdajo sodbe“. 
Sodbi z dne 16. junija 1981 v zadevi Salonia (126/80, Recueil, str. 1563 , točka 7) in z dne 8. marca 2012 v zadevi Huet (C-251/11, točka 23).20. Menim, da i z teh ugotovitev izhaja, da j e treba predlog za sprejetje predhodne odločbe šteti za 
dopustnega.
B – Vprašanje za predhodno odločanje
1. Uvodne ugotovitve
21. Kot je navedeno z goraj in ko t je že bilo poudarjeno v mojih sklepnih predlogih v zadevi Celaya, 
Glej točko 3 zgoraj in moje sklepne predloge v zadevi Celaya, navedeni v opombi 4, točka 19. sta 
vprašanje, ki g a je postavilo predložitveno s odišče glede opredelitve p ojma osebe („tretja oseba“), proti 
kateri lahko i metnik znamke v loži tožbo zaradi kr šitve in vp rašanje, ki j e povezano z morebitnim 
razmerjem p ogojenosti tožbe zaradi kr šitve z vložitvijo tožbe za ugotovitev n ičnosti v primeru spora 
med imetniki registriranih znamk, trenutno p redmet živahne ra zprave v pravni teoriji in praksi 
v Španiji, čeprav je treba opozoriti, da s o bila ta vp rašanja v evropskem p ravnem p rostoru že 
obravnavana. 
Kot zanimivost velja pripomniti, da s e je podoben problem ko t v tej zadevi v Nemčiji pojavil že na začetku p rejšnjega stoletja, pri čemer je bil 
predmet napete razprave n a najvišjih stopnjah takratnih sodišč. Natančneje, Reichsgericht je v začetni sodni praksi najprej odločilo, da s e 
uporaba registrirane znamke n e more šteti za nezakonito vse dokler se ta znamka n e izbriše iz registra znamk (v zvezi s tem gl ej sodbo 
Reichsgericht z dne 13. novembra 1906 II 155/06, RGZ 64, str. 273 in naslednje ter zlasti str. 275). Ve ndar j e prav Reichsgericht kasneje 
takšno s odno p rakso „ovrglo“ v sodbi iz leta 1927 , v kateri je to sodišče odločilo, da o bjektivna nezakonitost uporabe znamke, registrirane 
pozneje, izhaja neposredno i z prednostne pravice imetnika p rejšnje znamke (glej sodbo Reichsgericht z dne 20. septembra 1927 , II 409/26, 
RGZ 118, str. 76 in naslednje, ter zlasti str. 78 in 79).22. Kot je v svojem p redložitvenem s klepu navedlo Juzgado de lo M ercantil n. 1 de Alicante, obstaja 
namreč v Španiji trenutno u smeritev s odne prakse Tribunal Su premo, ki n a področju znamk ob 
uporabi tako imenovane doktrine „inmunidad r egistral“ šteje, da z oper znamko, ki j e registrirana, ni 
mogoče vložiti tožbe zaradi kr šitve in s tem v ložitev takšne tožbe pogojuje z dosegom ra zglasitve
9
10
11
12
13
14
15
9—
10—
11—
12—
13—
14—
15—
6 ECLI:EU:C:2012 :722SKLEPNIPREDLOGIP.MENGOZZIJA–ZADEVAC-561/11
FÉDÉRATIONCYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
 ničnosti te znamke, tudi če je ta registrirana pozneje ko t znamka, na podlagi katere se vlaga tožba 
zaradi kr šitve. V skladu s to teorijo v bistvu ne m ore priti do nezakonitega ra vnanja, vse dokler 
domnevni kršitelj uporablja lastno r egistrirano z namko, tako da j e kr šitev m ogoča le potem, ko s e 
doseže razglasitev n ičnosti kasneje registrirane znamke.
23. V navedeni sodbi Celaya 
Navedena v opombi 3 zgoraj. je Sodišče, ki j e bilo pozvano, da o dloči o podobnem vp rašanju ko t v tej 
zadevi, na področju m odelov Skupnosti izbralo dr ugačen pristop od tistega, ki s e ujema z doktrino 
„inmunidad r egistral“ in pojasnilo, da s e pravica do tega, da s e tretjim o sebam p repove u poraba 
modela Skupnosti na podlagi Uredbe št. 6/2002  
Navedena v opombi 3 zgoraj. ra zteza na ka tero ko li tretjo osebo, ki u porablja 
model, ki n i različen, vključno s tretjo osebo, ki j e imetnik pozneje registriranega modela Skupnosti. 
Sodišče je torej presodilo, da z golj to, da j e bil nek model registriran, njegovemu imetniku n e prinaša 
„imunosti“ na tožbo zaradi kr šitve v se do ra zglasitve n ičnosti njegove p ravice in je torej v bistvu 
zanikalo ra zmerje pogojenosti tožbe zaradi kr šitve s tožbo za ugotovitev n ičnosti v primeru 
nasprotovanja me d registriranimi modeli.
24. Sicer sem ž e poudaril, da o bstajajo na področju modelov in na področju znamk pomem bne razlike, 
ki se nanašajo predvsem n a pogoje in postopek registracije ustrezne pravice intelektualne lastnine in da 
zaradi t eh razlik ugotovitev in usmeritve sodišč na enem p odročju ni mogoče samodejno u porabiti tudi 
na drugem. 
Glej točko 3 zgoraj in moje sklepne predloge v zadevi Celaya, navedene v opombi 4, točke o d 20 d o 22. M enim, da j e zato treba izhajati iz presoje postopkovnih razlik me d dvema področjema, 
da b i se zatem p resodilo, ali te na področju znamk dejansko u pravičujejo dr ugačen pristop od tistega, 
ki ga je Sodišče ubralo na področju modelov.
2. Razlike v postopkih registracije me d modeli in znamkami
25. V svojih prej navedenih sklepnih predlogih v zadevi Celaya sem p oudaril, da j e bistvena razlika 
v pogojih registracije za modele na eni in za znamke n a drugi strani v tem, da u poštevna ureditev za 
slednje – in ne za modele – določa občutno b olj zapleten postopek registracije, ki v ključuje predhodni 
preizkus pri UUN T, za ka terega bi lahko d ejali, da j e „vsebinski“ in v katerem l ahko tretji predstavijo 
stališča ali celo podajo ugovor zoper registracijo znamke.
26. Natančneje, registracija modela se opravi malodane samodejno v okviru poenostavljenega postopka, 
ki vključuje zgolj formalni nadzor UUN T nad zahtevo za registracijo. 
Postopek registracije modelov je določen v naslovu V (členi od 45 d o 50) Uredbe št. 6/2002 ( navedena v opombi 3). Uredba št. 6/2002 n e določa niti 
vsebinske p reučitve skladnosti s pogoji za varstvo pred registracijo 
Glej uvodno i zjavo 18 U redbe št. 6/2002 ( navedena v opombi 3). Treba je tudi p oudariti, da č len 47 t e Uredbe določa sicer relativno 
omejeno p resojo teh „razlogov za zavrnitev registracije“. niti nobene oblike intervencije ali 
možnosti nasprotovanja tretjih o seb me d p ostopkom r egistracije. N amen d oločitve t akšnega 
poenostavljenega p ostopka z a registracijo m odela S kupnosti je, da s e formalnost in dr uga 
proceduralna in ad ministrativna bremena ter stroški za prijavitelje zmanjšajo na minimum, tako da b o 
registracija takoj na voljo malim in srednjim podjetjem, pa tudi posameznim oblikovalcem. 
Glej uvodni izjavi 18 in 24 U redbe št. 6/2002 , navedeni v opombi 3.27. Na področju znamk pa Uredba št. 207/2009 d oloča obliko n adzora e x ante pred registracijo 
znamke S kupnosti, pri ka terem UUN T izvede presojo zahteve z a registracijo, ki s e ne omeji zgolj na 
formalni nadzor, temve č se poglobi v vsebino t e zahteve o b preučitvi obstoja morebitnih absolutnih 
oziroma relativnih ra zlogov za zavrnitev. 
Absolutni razlogi za zavrnitev so določeni v členu 7 Uredbe št. 207/2009 ( glej tudi člen 37 U redbe); relativni razlogi za zavrnitev so določeni 
v členu 8 Uredbe št. 207/2009 ( glej tudi člene od 40 d o 42 te uredbe). M ed tem p ostopkom imajo na eni strani tretje osebe 
možnost, da p o objavi zahteve z a znamko S kupnosti na UUN T pisno n aslovijo stališča in pojasnijo
16
17
18
19
20
16—
17—
18—
19—
20—
ECLI:EU:C:2012 :722 7SKLEPNIPREDLOGIP.MENGOZZIJA–ZADEVAC-561/11
FÉDÉRATIONCYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
 razloge, zaradi ka terih bi bilo treba registracijo znamke p o uradni dolžnosti zavrniti, zlasti zaradi 
obstoja absolutnih razlogov za zavrnitev. 
Glej člen 40 U redbe št. 207/2009 . N a drugi strani imajo imetniki prej nastalih pravic možnost, 
da p odajo ugovor zoper registracijo zadevne znamke s sklicevanjem n a obstoj relativnih ra zlogov za 
zavrnitev. 
Glej člena 41 in 42 U redbe št. 207/2009 . V zvezi s tem gl ej tudi d oločbo člena 38 U redbe št. 207/2009 , ki d oloča postopek poizvedbe 
starejših blagovnih znamk, v katere utegne zahtevana znamka p osegati.28. Na področju znamk je torej položaj tretjih oseb, zlasti imetnikov starejših pravic, precej varovan in 
sicer že od začetne faze postopka. Sistem n amreč tem o sebam omogoča procesne možnosti, ki j ih te na 
področju modelov nimajo. Natančneje, Uredba št. 207/2009 da je imetniku starejše znamke m ožnost, da 
preventivno u govarja registraciji kasnejše znamke, za katero me ni, da p osega v njegovo že registrirano 
znamko, te možnosti pa zaradi z ahtev p o hitri izvedbi, navedenih v točki 26, imetnik modela nima.
29. Pravkar o menjene razlike, ki z adevajo postopek registracije, kažejo na to, da j e treba registracijo 
znamke, ki j e opravljena po zapletenem p ostopku, obravnavati z večjo „skrbnostjo“ ko t registracijo 
modela. 
Glej moje sklepne predloge v zadevi Celaya, navedeni v opombi 4, točka 23. D oločitev sistema varstva ex ante, kot tisti, ki i zhaja iz Uredbe št. 207/2009 , torej pomeni, 
da je tveganje zlorab pri registracijah precej manjše oziroma vsaj pri registracijah, ki p osegajo v prej 
nastale pravice v primerjavi z obstoječim tveganjem n a področju m odelov. 
Glej moje sklepne predloge v zadevi Celaya, navedeni v opombi 4, točka 23. Določitev takšnega sistema posledično p omeni, da s e na 
področju znamk ne m ore uporabiti ugotovitev iz teh sklepnih predlogov glede na teoretično m ožnost slabovernega kr šitelja, v primeru 
priznanja pogojenosti tožbe zaradi kr šitve z vložitvijo tožbe za ugotovitev n ičnosti, da z avlačuje s ponavljajočimi registracijami rahlo različnih 
modelov, teoretično t udi po ugotovitvi ničnosti kasnejšega izpodbijanega modela, z namenom, da š e naprej daje v promet proizvod, ki j e 
v bistvu enak, kar p osledično r esno o groža sistem i n polni učinek predpisov Unije na področju m odelov (glej točke o d 31 d o 33 m ojih 
sklepnih predlogov v zadevi Celaya). Do tovrstnih položajev n a področju znamk namreč ne more priti, ker lahko v takšnih primerih imetnik 
prejšnje znamke S kupnosti vedno p reventivno on emogoči registracijo ka snejše znamke, ki j e bila zahtevana v slabi veri, z ugovorom zoper 
njeno r egistracijo v skladu s členom 41 U redbe št. 207/2009 . R egistracija znaka ko t 
znamke S kupnosti po takem p ostopku z ato prispeva k višji ravni pravne varnosti imetnika, glede na 
to, da n jegova znamka S kupnosti ne posega v prej nastale pravice.
30. Vendar p a te ugotovitve n e pomenijo, da j e tveganje poseganja v prej nastale pravice pri 
registracijah na področju znamk popolnoma izključeno in da n a tem p odročju ne bi bilo mogoče, da 
bi prišlo do registracije neke znamke S kupnosti kljub temu, da l ahko ta škoduje izključni pravici, ki j e 
bila podeljena imetniku n eke dr uge, prej registrirane znamke. Do takšnih položajev lahko p ride na 
primer takrat, ko i metnik prejšnje znamke n i ugovarjal registraciji ka snejše znamke o ziroma ko t 
v primeru, ki j e predmet postopka v glavni stvari, takrat, ko u govor ni bil uspešen iz razlogov, ki n iso 
odvisni od vsebinske p resoje, na primer iz razlogov procesne narave. 
Da lahko d o takšnih položajev p ride je poleg tega mogoče sklepati iz besedila členov 53(1) in 57(5) Uredbe št. 207/2009 .31. Čeprav so manj verjetni, lahko tudi na področju znamk obstajajo primeri, v katerih, podobno ko t se 
to lahko z godi na področju modelov, pride do registracije znamke S kupnosti, ki l ahko škoduje funkciji 
izvora neke dr uge, prej registrirane znamke. Tudi iz tega razloga na področju znamk, podobno ko t je to 
urejeno n a področju modelov, Uredba št. 207/2009 d oloča oblike v arstva, ki b i jih lahko o predelili kot 
ex post, to sta prav tožba za razglasitev n ičnosti in tožba zaradi kr šitve, katerih namen je iz sistema 
izbrisati znamke, ki n e bi smele biti registrirane oziroma omiliti učinke znakov, ki p osegajo v prejšnjo 
znamko. Te oblike v arstva imenujem e x post, ker jih lahko v primeru nasprotja z že registriranimi 
znamkami uveljavlja imetnik prejšnje znamke p o registraciji kasnejše znamke, ki kr ši oziroma posega 
v njegovo znamko, z namenom, da j o zaščiti in sicer neodvisno o d predloga ali od uspešnosti 
morebitnega ugovora zoper registracijo ka snejše znamke, ki j e predmet tožbe.
21
22
21—
22—
8 ECLI:EU:C:2012 :722SKLEPNIPREDLOGIP.MENGOZZIJA–ZADEVAC-561/11
FÉDÉRATIONCYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
32. Menim, da j e v resnici prav tu središče problema, ki s e pojavlja v tej zadevi: ali je dejstvo, da n a 
področju znamk obstaja oblika v arstva ex ante – z možnostjo, da i metnik prejšnje znamke u govarja 
zoper registracijo neke z namke – ki d opolnjuje oblike v arstva ex post, skupne področju m odelov in 
področju znamk, take n arave, da l ahko u praviči drugačen pristop ko t tisti, ki g a je Sodišče uporabilo 
v zgoraj navedeni sodbi Celaya, v kateri je imetnika ka snejše redno r egistrirane znamke izključilo iz 
pojma tretje osebe iz člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 , vse dokler se ne ugotovi ničnosti te znamke? Kot 
bom podrobneje pojasnil v nadaljevanju, je po mojem m nenju odgovor na to vp rašanje nikalen.
3. Vprašanje za predhodno o dločanje
33. S tem p redlogom predložitveno s odišče prosi Sodišče za razlago pojma „tretja oseba“ iz člena 9(1) 
Uredbe št. 207/2009 in za pojasnilo, ali lahko v skladu s to določbo imetnik registrirane znamke 
Skupnosti neposredno v loži tožbo zaradi kr šitve p roti imetniku p ozneje registrirane znamke 
Skupnosti, ali pa lahko t o stori samo potem, ko j e dosegel razglasitev n ičnosti ka snejše znamke 
Skupnosti.
34. V svojem s klepu predložitveno s odišče poudarja, da j ezikovna, sistematična, logična in funkcionalna 
razlaga ka žejo na to, da b i se za zadevno d oločbo m orala uporabiti razlaga, skladna s tisto, ki j o je 
Sodišče podalo v omenjeni sodbi Celaya za m odele, v skladu s katero lahko i metnik registrirane 
znamke S kupnosti kateri koli tretji osebi prepove u porabo znaka, zajetega v kategorijah, n avedenih 
v točkah a), b) in c) člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 , neodvisno o d tega, ali je tretja oseba ta znak 
kasneje registrirala ko t znamko S kupnosti. Skladno s tem p ristopom so se izrazili FCI, Komisija ter 
grška in italijanska vlada.
35. Vendar p a predložitveno s odišče poudarja, da j e člen 9(1) Uredbe št. 207/2009 m ogoče razlagati 
tudi v skladu z usmeritvijo španske s odne prakse ob u porabi navedene doktrine „inmunidad 
registral“ 
Glej odstavek 22 zgoraj. v smislu, da t a imetniku p rejšnje znamke S kupnosti onemogoča, da b i prepovedal uporabo 
kasneje registrirane znamke, vse dokler ta ni bila ra zglašena za nično. Ta dr uga m ožna ra zlaga bi 
temeljila na načelu qui iu re suo utitur, neminem laedit, v skladu s katerim tisti, ki i zvršuje svojo 
pravico, v obravnavanem p rimeru pravico do uporabe, ki i zhaja iz registracije ka snejše znamke 
Skupnosti, nikomur ne povzroča škode. To stališče je podprlo le FCIPPR, zlasti s poudarjanjem 
nujnosti varovanja izključne pravice, ki g a da je registracija znamke, ob upoštevanju načela pravne 
varnosti.
36. Tako ko t v zadevi Celaya torej obravnavamo primer, v katerem n e glede na izbrano r ešitev p ravica 
intelektualne lastnine, v tem p rimeru registrirane znamke, njenemu imetniku n e da je celotnega in 
absolutnega varstva. 
Glej moje sklepne predloge v zadevi Celaya (navedena v opombi 4), točka 30.37. Gledano z vidika p rejšnje znamke, bi namreč v primeru, ko b i se štelo, da l ahko n jen imetnik vloži 
tožbo zaradi kr šitve p roti imetniku p ozneje registrirane znamke, takšna rešitev oslabila stopnjo varstva, 
ki je zagotovljena imetniku ka snejše znamke, katere uporaba bi se prepovedala, pa čeprav je bila ta 
ustrezno r egistrirana. Obratno p a bi se z vidika ka snejše znamke in v primeru, ko b i se štelo, da 
predhodna ra zglasitev n ičnosti te znamke š koduje tožbi zaradi kr šitve z a varstvo prejšnje znamke, 
varstvo, ki g a zagotavlja slednja, zmanjšalo, ke r registracija te znamke s vojemu imetniku n e bi 
zagotavljala izključne pravice do njene uporabe, ki m u je podeljena s členom 9(1) Uredbe št. 207/2009 , 
vsaj dokler se ne ugotovi ničnosti poznejše, enake ali podobne znamke.
23
24
25
26
27 28
29
23—
24—
25—
26—
27—
28—
29—
ECLI:EU:C:2012 :722 9SKLEPNIPREDLOGIP.MENGOZZIJA–ZADEVAC-561/11
FÉDÉRATIONCYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
38. V prvem p rimeru bi prednost dali ius excludendi imetnika p rejšnje znamke, oziroma pravici, da 
tretjim osebam prepove u porabo znaka, ki s estavlja to znamko, brez njegovega soglasja pred ius utendi 
imetnika ka snejše znamke, oziroma pravico do uporabe znaka, ki s estavlja to znamko. 
Uredba št. 207/2009 v členu 9(1) tako ko t člen 5(1) Direktive 2008 /95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 
o približevanju zakono daje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25), v nasprotju z nekaterimi nacionalnimi pravnimi 
redi, me d njimi tudi španskim, pa tudi v nasprotju z Uredbo št. 6/2002 , zgolj določa, da z namka S kupnosti njenemu imetniku da je 
„izključno p ravico“, pri čemer obseg te izključne pravice pojasnjuje le v možnosti, da s e tretjim osebam v pravnem p rometu prepove u porabo 
znakov, navedenih v točkah a), b) in c). Vendar s e je v teoriji poudarjalo, da t akšna „izključna pravica“ zajema ne samo negativne možnosti, 
izražene v določbi – iu s excludendi – ki j e sestavljena iz pravice, da s e tretjim o sebam p repove u porabo enakega ali podobnega znaka, 
temve č tudi pozitivne možnosti oziroma pravice do uporabe tega znaka, ius utendi, ki s e lahko izvršuje tudi tako, da s e licencira u porabo 
znamke. Poleg tega je obstoj te pozitivne pravice povezan z imetništvom z namke. Kot je namreč poudaril generalni pravobranilec 
F. G. Jacobs v točkah 33 in 34 n jegovih sklepnih predlogov k sodbi z dne 14. maja 2002 v zadevi Hölterhoff (C-2/00, ZOdl., str. I-4187 ), 
predstavljenih 20. septembra 2001 , gospodarski subjekt n e registrira z namke z ato, da b i tretjim prepovedal njeno u porabo, temve č zato, da 
jo bo uporabljal sam. Poleg tega je pravica do uporabe osrednji in bistven element lastninske p ravice in zato tudi p ravice intelektualne 
lastnine. V drugem 
primeru bi bilo sorazmerje dveh pravic ravno o bratno. Kot v primeru modelov se izbira e ne ali druge 
razlage suče me d dvema načeloma enakovrednima pravicama.
39. Pri izbiri, katera o d pravic naj prevlada me d pravicami, ki j ih podeljujeta dve n asprotujoči si 
znamki, prejšnja in ka snejša, po m ojem m nenju torej ni mogoče spregledati temeljnega načela, 
značilnega za sistem v arstva, vzpostavljenega na področju znamk, ki s estavlja univerzalno p riznano 
temeljno n ačelo pravic intelektualne lastnine na splošno in sicer prednostno načelo, po ka terem p rej 
nastala izključna pravica, v tem p rimeru prej registrirana znamka S kupnosti, prevlada n ad p ravicami, 
ki so nastale kasneje, v tem p rimeru znamke S kupnosti, registrirane pozneje. 
Načeloma je lastništvo neke z namke d oločeno z dnevom vložitve zahteve z a registracijo znamke (v zvezi s tem gl ej člen 8(2) in 27 U redbe 
št. 207/2009 ). Podrobnejše opredelitve p rednostnega načela je m ogoče najti tudi v točki 57 s klepnih predlogov generalne pravobranilke 
V. Trstenjak k sodbi z dne 22. septembra 2011 v zadevi Budějovický B udvar (C-482/09, ZOdl., str. I-8701 ) in v točki 54 sklepnih predlogov 
generalnega pravobranilca Jääskinena k sodbi z dne 22. marca 2012 v zadevi Génesis sguro generales in dr ugi (C-190/10). Namreč, kot je v svojih 
stališčih pravilno p oudarila Evropska ko misija in podobno ko t je Sodišče na področju modelov odločilo 
v sodbi Celaya, 
Glej tudi točki 39 in 40 te sodbe, navedeni v opombi 3. se lahko d oločbe Uredbe št. 207/2009 n a področju znamk razlagajo samo v skladu 
s tem t emeljnim n ačelom, ki s e odraža prav v posameznih določbah U redbe št. 207/2009  
Glej na primer sedmo uvodno izjavo in člen 8, oddelke 2 , 3 in 4 naslova III (členi od 29 d o 35), ter člene 41, 42, 53 in 54 te uredbe. in 
določbah dr ugih zakono daj s področja znamk, bodisi Unije 
Glej na primer člen 4(1), (2), (3) in (4) ter člene 5, 6(2), 9, 11(4) in 14 D irektive 2008 /95/ES (navedena v opombi 23). bodisi nacionalnih. 
Glej na primer člen 4, A.1 in B, P ariške kon vencije za zaščito industrijske lastnine, podpisane 20. marca 1883 v Parizu, nazadnje revidira ne 
14. julija 1967 v Stockholmu in spremenjene 28. septembra 1979 ( Zbirka p ogodb Združenih narodov, zvezek 828, št. 11851 , str. 305). 
Francoska ra zličica te kon vencije je dostopna na strani: www .wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html.40. Iz Uredbe št. 207/2009 n a eni strani izhaja zlasti to, da s amo znaki, ki j ih je mogoče grafično 
predstaviti, in ki l ahko p revzamejo osnovno funkcijo znamke, in sicer funkcijo razlikovanja proizvodov 
in storitev e nega podjetja od proizvodov in storitev dr ugih podjetij, sestavljajo znamke S kupnosti in 
tako n a podlagi tega uživajo varstvo, ki s e pridobi z registracijo, na dr ugi strani pa to, da m ora b iti 
varstvo, ki g a da je znamka S kupnosti, v razmerju do enakih ali podobnih znakov, glede katerih obstaja 
verjetnost zmede, absolutno. 
Glej uvodni izjavi 7 in 8 ter člena 4 in 6 Uredbe št. 207/2009 . Takšno a bsolutno v arstvo, podeljeno z namki, je neodvisno o d tega, ali so 
znaki, pri ka terih obstaja verjetnost zmede, registrirani kot znamke S kupnosti ali ne.
41. V primeru nasprotja me d dvema registriranima znamkama Skupnosti uporaba prednostnega načela 
po m ojem m nenju torej pripelje na eni strani do domneve, da z namka, ki j e bila registrirana prej, 
izpolnjuje pogoje, ki s e zahtevajo za pridobitev v arstva Skupnosti, pred tisto, ki j e bila registrirana 
pozneje, na drugi strani pa do ve zanosti obsega varstva, ki j e zagotovljeno ka snejši znamki Skupnosti,
30 31
32
33
34
30—
31—
32—
33—
34—
10 ECLI:EU:C:2012 :722SKLEPNIPREDLOGIP.MENGOZZIJA–ZADEVAC-561/11
FÉDÉRATIONCYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
 na neobstoj prej nastalih pravic, ki b i bile v nasprotju s to. Zato bo v primeru nasprotja me d 
registriranimi znamkami Skupnosti varstvo, ki g a Uredba št. 207/2009 da je kasnejši znamki Skupnosti, 
upravičeno s amo, če njenemu imetniku u spe d okazati, da p rejšnja znamka S kupnosti ne izpolnjuje 
enega od nujnih pogojev za njeno v arstvo 
Kar b o imetnik ka snejše znamke lahko s toril z vložitvijo zahteve z a ugotovitev n ičnosti prejšnje znamke p ri UUN T oziroma po potrebi 
z nasprotno tožbo pri sodišču za znamke, pred ka terim je bil tožen zaradi kr šitve. oziroma da s i znamki ne nasprotujeta 
Kar bo imetnik ka snejše znamke lahko storil pri sodišču za znamke, pred ka terim je bil tožen zaradi kr šitve..
42. Te ugotovitve n iso odvisne od okoliščine, da p ostopek registracije znamke S kupnosti, v nasprotju 
s tistim, ki s e nanaša na modele Skupnosti, predvideva možnost tretjih oseb, da p odajo ugovor zoper 
registracijo ka snejše znamke. Kot je bilo namreč poudarjeno v točkah 30 in 31, dejstvo, da s e nek znak 
registrira ko t znamko S kupnosti, ne predstavlja absolutnega jamstva, da t a znak ne posega v izključno 
pravico, ki j o da je prej registrirana znamka, čeprav določitev n adzora ex ante na tak način imetniku 
pozneje registrirane znamke z agotavlja višjo stopnjo pravne varnosti in v primerjavi s področjem 
modelov zmanjšuje tveganje, da s e registrira z namke, ki p osegajo v prej nastale pravice. Čeprav so 
procesne razlike me d področjem m odelov in področjem z namk upoštevne, po m ojem m nenju niso 
take, da b i upravičile zadevno p ravilo, ki n i skladno s prednostnim načelom. 
Bilo bi sicer res mogoče oporekati, da t ako n evložitev u govora ko t tudi zavrženje ugovora iz procesnih razlogov ko t v primeru iz zadeve p red 
predložitvenim sodiščem ( neplačilo pristojbine za ugovor) nastanejo zaradi n eke v rste „malomarnosti“ imetnika p rejšnje znamke, ki n i 
uveljavil možnosti, da p oda u govor, do česar je upravičen na podlagi Uredbe št. 207/2009 , oziroma tega ni storil uspešno. Zato bi lahko n a 
področju znamk, dr ugače ko t na področju m odelov, delno kri vdo za opravljeno r egistracijo ka snejše znamke in torej za položaj pravne 
negotovosti, ki j e s tem n astal, pripisali imetniku p rejšnje znamke. Takšna soodgovornost bi se torej lahko „kaznovala“ z obveznostjo, da s e 
doseže ra zglasitev n ičnosti kasnejše znamke, preden bi se lahko s prožil postopek zaradi kr šitve z a zaščito prejšnje znamke. Na takšno 
mogoče oporekanje pa odgovarjam, prvič, da n i nujno r es, da j e takšno n evložitev u govora treba pripisati malomarnosti imetnika p rejšnje 
znamke. Lahko b i na primer obstajali primeri, v katerih bi se verjetnost zmede pokazala šele po kon kretni uporabi poznejšega znaka in torej 
šele takrat, ko b i dva nasprotujoča si znaka n a trgu obstajala hkrati. Drugič, v vsakem p rimeru me nim, da n euveljavitev o ziroma neuspešna 
uveljavitev m ožnosti vložitve u govora n e m ore izpodbijati uporabe temeljnega načela na področju znamk in sicer prednostnega načela, 
v skladu s katerim prej nastala pravica prevlada n ad p oznejšo.43. Poleg tega je v primeru, ko i metnik prejšnje znamke za zaščito svojih pravic ukrepa zoper znak, ki 
vanje posega, čeprav je bil ta znak pozneje ustrezno r egistriran, nujno, da m u sistem v arstva iz Uredbe 
št. 207/2009 z agotavlja m ožnost, da č im p rej doseže prepoved uporabe takšne znamke, ki p osega 
v pravice, ker utegne prisotnost te znamke n a trgu škodovati osnovni funkciji prejšnje znamke. 
Oziroma ko t je navedeno v točki 40 zgoraj, funkciji zagotavljanja potrošniku a li kon čnemu uporabniku id entiteto izvora p roizvoda a li 
storitve, ki g a znamka o značuje, s tem da m u omogoči, da b rez možnosti zmede loči ta proizvod ali storitev o d tistih dr ugačnega izvora. 
Med obsežno s odno p rakso v zvezi s tem gl ej v tem s mislu nazadnje sodbo z dne 15. marca 2012 v združenih zadevah Alfred Strigl in dr ugi 
(C-90/11 in C-91/11, točka 30). Poleg 
tega je jasno, da d lje ko t bosta dve n asprotujoči si znamki hkrati prisotni na trgu, hujša bo potencialna 
ali dejanska škoda za prejšnjo znamko.
44. V zvezi s tem j e pomem bno p oudariti, da j e imelo Sodišče že ve čkrat priložnost pojasniti, da j e 
namen absolutnega varstva, dodeljenega neki znamki z izključno p ravico, ki j o njenemu imetniku da je 
upoštevna ureditev, prav v tem, da s e temu dovoli, da ko t imetnik znamke ščiti svoje posebne interese 
oziroma v tem, da z agotavlja, da l ahko z namka izpolni svoje funkcije. 
Glej po analogiji v zvezi s členom 5(1) Direktive S veta 89 /104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakono daj držav članic v zvezi 
z blagovnimi znamkami (UL 1989 , L 40, posebna izdaja v slovenščini, str. 1, ki j o je ra zveljavila in nadomestila Direktiva 2008 /95/ES, 
navedena v opombi 23), sodbi z dne 18. junija 2009 v zadevi L’Oréal (C-487/07, ZOdl., str. I-5185 , točka 58) in z dne 18. julija 2012 
v zadevi Pie Optiek in dr ugi (C-376/11, točka 37 in navedena sodna praksa). Treba je tudi poudariti, da v skladu z navedeno s odno p rakso 
med te funkcije spadajo ne samo osrednja funkcija, navedena zgoraj v točki 40 in v prejšnji opombi, temve č tudi ostale funkcije znamke, 
zlasti funkcija zagotavljanja kvalitete zadevnega proizvoda a li storitve ter funkcije ko munikacije, vlaganja in publicitete. Menim, da j e člen 9(1) Uredbe 
št. 207/2009 m ogoče razlagati samo z vidika te ustaljene sodne prakse.
45. Poleg tega bi, ko t je pravilno p oudarila K omisija, pogojenost vložitve t ožbe zaradi kr šitve 
z razglasitvijo ničnosti kasnejše znamke p omenila nevarnost, da b i postopek zaradi kr šitve p otekal 
z nesorazmernimi zamudami, ker bi poleg čakanja na odločbo UUN T, ki b o v zvezi s tem s prejeta šele 
po opravljenem d vostopenjskem i nternem ad ministrativnem n adzoru, moral imetnik prejšnje znamke
35
36
37
38
39
40
35—
36—
37—
38—
39—
40—
ECLI:EU:C:2012 :722 11SKLEPNIPREDLOGIP.MENGOZZIJA–ZADEVAC-561/11
FÉDÉRATIONCYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
 Skupnosti tako m orda č akati na izid m orebitnih postopkov s pravnimi sredstvi pred Splošnim 
sodiščem, v primeru pritožbe pa še pred Sodiščem. 
V zvezi s tem gl ej naslov VII Uredbe št. 207/2009 , zlasti pa člena 58 in 65. Sočasen obstoj na trgu prejšnje znamke in 
znamke, ki v anjo posega, bi lahko tako trajal več let, kar b i imetniku p rejšnje znamke lahko p ovzročilo 
hudo škodo.
46. Poleg tega se mi zdi položaj imetnika ka snejše znamke vseeno v arovan pred morebitnimi zlorabami 
tožbe zaradi kr šitve s strani imetnika p rejšnje znamke, saj ima možnost obrambe pred sodiščem z namk 
Skupnosti, kjer se lahko s klicuje na m orebitno v sebinsko z avrnitev u govora s strani UUN T 
Res je, da o dločba UUN T o vsebinski zavrnitvi ugovora za nacionalno s odišče ne bo zavezujoča. Vendar b o ta glede na različna nacionalna 
procesna pravila predstavljala „pomem ben dokazni element“ neobstoja kršitve. Poleg tega postopek zaradi kr šitve, ki g a izvede nacionalno 
sodišče, kljub temu, da v zvezi z ugovori uporablja enaka me rila ko t UUN T, glede na ujemanje primera iz člena 8(1), točki a) in b) in (5) na 
eni strani, s tistim iz člena 9(1), točke a), b) in c) Uredbe št. 207/2009 n a dr ugi, ni popolnoma enak. R azlikuje se namreč v tem, da s e 
v postopku z aradi kr šitve p resoja me d zadevnimi znaki in proizvodi, za katere se ti uporabljajo, opravi kon kretno s preučitvijo ex post, ki se 
nanaša na resničen položaj njune uporabe na trgu in ne ko t v postopku z ugovorom, kjer se uporabi abstraktna preučitev s predvidevanjem 
ex ante, ki t emelji predvsem n a izidu zahtev za registracijo. in 
možnost, da v loži nasprotno t ožbo za razveljavitev a li ugotovitev n ičnosti prejšnje znamke, na ka teri 
temelji tožba zaradi kr šitve. 
Glej člen 96, točka d) in člen 100 U redbe št. 207/2009 . Poleg tega, kot je bilo poudarjeno v točkah 40 in 41, je obseg varstva 
njegove p ravice vse od začetka ve zan na neobstoj prej nastalih nasprotujočih pravic.
47. Po m ojem m nenju iz teh ugotovitev izhaja, da s amo ra zlaga pojma „tretje osebe“ iz člena 9(1) 
Uredbe št. 207/2009 v skladu s prednostnim n ačelom, ki v ključuje katero ko li tretjo osebo in s tem 
tudi tretjo osebo, ki j e imetnik ka snejše znamke S kupnosti, omogoča uresničitev c ilja absolutnega 
varstva registriranih znamk Skupnosti, ki m u sledi U redba št. 207/2009 .
48. Poleg te ugotovitve, obstajajo še dr uge ugotovitve jezikovne in sistematične narave, ki p o m ojem 
mnenju govorijo v prid p ravkar p redlagane razlage člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 .
49. Z jezikovnega vidika je treba namreč poudariti, da č eprav Uredba št. 207/2009 n e vsebuje no bene 
izrecne določbe glede možnosti imetnika p rej registrirane znamke S kupnosti, da p roti imetniku n eke 
druge, pozneje registrirane znamke S kupnosti, vloži tožbo zaradi kr šitve, besedilo člena 9(1) Uredbe 
št. 207/2009 i metniku r egistrirane znamke S kupnosti daje izključno p ravico do uporabe te znamke in 
da „tretjim o sebam“, brez ra zlikovanja, ali je tretja oseba imetnik pozneje registrirane znamke 
Skupnosti ali ne, prepove u porabo znaka, ki p osega v njegovo znamko b rez njegovega soglasja. 
V zvezi s tem p oudarjam, da s e italijanska in nemška ra zličica Uredbe št. 207/2009 n anašata na „terzi“ in na „Dritten“ na splošno, francoska, 
angleška in španska ra zličica pa še bolj nedvoumno i zražajo prepoved katere ko li tretje osebe, saj se nanašajo na „tout tiers“, „all th ird 
parties“ in na „cualquier tercero“. 
Razen tega se mi zdi ve rjetno, da č e bi zakono dajalec želel uvesti načelo varstva za imetnike p ozneje 
registriranih znamk, bi to v ureditvi tudi izrazil.
50. V okviru sistematične razlage je treba zatem p oudariti, da no bena določba Uredbe št. 207/2009 n e 
predvideva morebitne imunitete v korist tretje osebe, ki j e imetnik ka snejše znamke, proti prepovedi, ki 
jo določa člen 9(1) iste Uredbe, 
Na tovrstno m ožno i muniteto, ko t v svojih stališčih trdi F CIPPR, po m ojem m nenju ni mogoče sklepati iz določbe člena 6 U redbe 
št. 207/2009 , ki d oloča, da s e znamka S kupnosti pridobi z registracijo. Tudi to določbo je namreč tako ko t vse ostale določbe Uredbe 
št. 207/2009 t reba razlagati v skladu s prednostnim načelom (glej točko 39 zgoraj). čeprav ta uredba določa nekatere omejitve izključne pravice, ki j o ima 
imetnik registrirane znamke. 
Natančneje, poleg člena 54 U redbe št. 207/2009 , ki j e obravnavan v nadaljevanju besedila, se lahko n avedeta člen 12 te uredbe, ki d oloča te 
omejitve m ožnosti imetnika, da t retjim osebam prepreči uporabo znamke S kupnosti v pravnem p rometu in člen 13 U redbe št. 207/2009 , ki 
določa, da b lagovna znamka S kupnosti imetniku n e da je pravice, da p repove n jeno u porabo v zvezi z blagom, ki g a je da l imetnik na trg 
Unije ali se je to zgodilo z njegovim soglasjem. V zvezi s tem i ma poseben pomen člen 54 U redbe št. 207/2009 . Iz te 
določbe namreč izhaja, da i metnik prejšnje znamke S kupnosti tožbe za ugotovitev n ičnosti in tožbe 
zaradi kr šitve p roti imetniku n eke dr uge ka snejše znamke S kupnosti ne m ore vložiti samo, če so 
pogoji, ki s o v njej določeni (pristanek v uporabo za obdobje pe tih let) izpolnjeni. Mogoče je torej 
a contrario sklepati, da č e ti pogoji niso izpolnjeni, lahko i metnik prejšnje znamke p roti imetniku 
pozneje registrirane znamke S kupnosti kršitev u veljavlja.
41
42
43
44 45
41—
42—
43—
44—
45—
12 ECLI:EU:C:2012 :722SKLEPNIPREDLOGIP.MENGOZZIJA–ZADEVAC-561/11
FÉDÉRATIONCYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
51. Člen 54 U redbe št. 207/2009 j e v zvezi s tem u pošteven me d dr ugim z vidika sistematične razlage 
te uredbe. Iz izvedenega razlikovanja v tem č lenu me d zahtevo za ugotovitev n ičnosti kasnejše znamke 
in ugovorom z oper njeno u porabo bi lahko n amreč sklepali, da U redba št. 207/2009 t ožbo za 
ugotovitev n ičnosti in tožbo zaradi kr šitve šteje za dve ra zlični tožbi, pri čemer me d njima ne določa 
razmerja pogojenosti. 
Kot je pravilno p oudarila Komisije, druge določbe Uredbe št. 207/2009 , me d njimi člena 1(2) in 110, izrecno ra zlikujejo me d tožbama.52. Prav tako ko t pri m odelih Uredba št. 207/2009 n amreč tudi na področju znamk jasno ra zlikuje me d 
dvema tipologijama tožb, ki i mata drugačen predmet, učinke in namen. Po eni strani je bila namreč na 
podlagi člena 96 U redbe št. 207/2009 n acionalnim sodiščem z a znamke S kupnosti podeljena izključna 
pristojnost za razrešitev sporov na področju kr šitev. Po dr ugi strani pa je bila, kar z adeva zahteve z a 
ugotovitev n ičnosti znamk, z Uredbo št. 207/2009 i zbrana njihova centralizirana obravnava s strani 
UUN T, to načelo pa se je enako ko t na področju modelov omililo z možnostjo, da s odišča za znamke 
odločajo o nasprotnih tožbah za ugotovitev n ičnosti registrirane znamke S kupnosti, vloženih 
v postopku z aradi kr šitve. Noben element ne dopušča sklepanja, da j e zakono dajalec nameraval 
vložitev ene tožbe pogojiti s preventivno a li hkratno v ložitvijo druge. 
V zvezi s tem j e treba poudariti, da j e v členu 100(7) Uredbe št. 207/2009 d oločeno, da s odišče za znamke S kupnosti, ki o bravnava 
nasprotno t ožbo za razveljavitev a li za ugotovitev n ičnosti, lahko u stavi postopek na zahtevo imetnika b lagovne znamke S kupnosti in po 
zaslišanju dr ugih strank, ter lahko z ahteva, da t oženec pri UUN T predloži zahtevo za razveljavitev a li ugotovitev n ičnosti. Ve ndar p a ta 
določba, prvič, sodišču podeljuje zgolj mo žnost ustavitve p ostopka, drugič, njen namen je izogniti se nasprotujočim si odločbam o ugotovitvi 
ničnosti prejšnje znamke in tretjič ter v vsakem p rimeru, nanaša se izključno n a morebitno n ičnost prejšnje znamke, na kateri temelji tožba 
zaradi kr šitve in ne na morebitno u pravičenost poznejše registracije znaka, zoper katerega se uveljavlja kršitev.53. Poleg tega me nim, da p redlagana razlaga pojma „tretje osebe“ iz člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 n e 
povzroča posebnih problemov pri ra zdelitvi pristojnosti me d sodišči za znamke S kupnosti in UUN T. 
Če je namreč res, kot sem n a področju m odelov že poudaril, 
Glej moje sklepne predloge v zadevi Celaya, (navedeni v opombi 4), točke o d 39 d o 44. da o bstaja tudi n a področju znamk 
možnost, da o stane pravni položaj kasnejše znamke n edoločen v primeru, da i metnik prejšnje znamke 
Skupnosti, ki j e s svojo tožbo zaradi kr šitve p roti imetniku ka snejše znamke S kupnosti uspel, ne 
zahteva ra zglasitve n ičnosti te znamke, se m i kljub temu zdi, da s e lahko ra zlogi iz ka terih sem 
presodil, da t akšna pravna negotovost ne bi mogla biti odločilna za razlago pojma „tretja oseba“, proti 
kateri lahko i metnik m odela 
V svojih sklepnih predlogih v zadevi Celaya (navedeni v opombi 4), v točkah od 39 d o 44, sem n a eni strani poudaril, da j e malo verjetno, da 
bi imetnik poznejše pravice to uporabljal tudi po tem, ko n e bi bil uspešen v postopku tožbe zaradi kr šitve, na drugi pa, da i ma v primeru 
uporabe te pravice, ki b i ostala formalno ve ljavna, ker se njena ničnost ni razglasila, tretja oseba, čigar pravice so kršene, možnost, da t o stori 
z nasprotno tožbo. uveljavlja kr šitev, uporabijo m utatis mutandis na področju znamk. 
Res je, da b i bilo v primeru uspešnosti tožbe zaradi kr šitve zoper kasnejšo znamko S kupnosti po vsebinski zavrnitvi ugovora, ki t emelji na 
isti prejšnji znamki Skupnosti, na ka teri temelji tožba zaradi kr šitve, mogoče nasprotje me d odločbo, ki b i jo izdal UUN T v postopku 
z ugovorom, in sodbo sodišča za znamke. Ve ndar s e m i ta m ožnost ne zdi p reveč ve rjetna, glede na vlogo „pomem bnega dokaznega 
elementa“ odsotnosti kršitve, omenjene v opombi 36, ki b i jo morala imeti odločba UUN T v nacionalnem p ostopku. Poleg tega bi se takšno 
nasprotje lahko u pravičilo v skladu z različnimi vidiki postopka z ugovorom in postopka zaradi kr šitve, prav tako o menjenimi v opombi 36. 
Menim c elo, da b i dr ugačna ra zlaga, ke r bi, ko t sem ž e poudaril v točkah 43 in 45, ogrožala 
učinkovitost tožbe zaradi kr šitve, utegnila škoditi sistemu varstva, določenem v Uredbi št. 207/2009 .
54. V skladu z navedenim je treba po m ojem m nenju na vp rašanje, ki g a je postavilo predložitveno 
sodišče, odgovoriti s pojasnilom, da j e treba člen 9(1) Uredbe št. 207/2009 ra zlagati tako, da 
v postopku z aradi kr šitve izključne pravice, ki j o da je znamka S kupnosti, pravica, da s e tretjim osebam 
prepreči uporabo te znamke, zajema katero ko li tretjo osebo, vključno s tretjo osebo, ki j e imetnik 
pozneje registrirane znamke S kupnosti.
55. Z namenom, da b i se predložitvenemu sodišču zagotovilo kar n ajbolj popoln okvir, je po m ojem 
mnenju treba poudariti, da v primeru, ko b i Sodišče sprejelo razlago pojma „tretje osebe“ iz člena 9(1) 
Uredbe št. 207/2009 , ki s em j o predlagal v prejšnji točki, bi se ta razlaga morala nujno n anašati na 
tretjo osebo, ki j e imetnik pozneje registrirane znamke v eni od dr žav članic in to neodvisno o d 
vsebine upoštevnih nacionalnih določb.
46
47
48
46—
47—
48—
ECLI:EU:C:2012 :722 13SKLEPNIPREDLOGIP.MENGOZZIJA–ZADEVAC-561/11
FÉDÉRATIONCYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
56. Drugačna razlaga bi namreč poleg tega, da n e bi bila logična in dosledna, ogrozila polni učinek 
člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 , ker bi dopuščala, da s e prek registracije nekega znaka n a nacionalni 
ravni omeji varstvo, ki g a ima imetnik prejšnje znamke S kupnosti na podlagi določb U redbe 
št. 207/2009 . Po mojem m nenju bi bila poleg tega drugačna razlaga v nasprotju z načelom enotnosti 
blagovne znamke, 
Glej uvodno izjavo 3 in člen 1(2) Uredbe št. 207/2009 . ke r bi bil imetnik prejšnje znamke S kupnosti v različnih dr žavah članicah različno 
varovan, glede na to, da m u nacionalno p ravo zagotavlja možnost ali ne, da p roti kršitelju vloži tožbo, 
ne da b i čakal na ugotovitev n ičnosti kasnejše nacionalne znamke, ki p osega v njegove p ravice.
57. V enakem s mislu me nim, da j e nazadnje treba poudariti, da v skladu z zahtevami enotne razlage 
prava Unije, ki j ih je Sodišče ve čkrat priznalo, 
Glej me d dr ugim sodbe z dne 16. julija 2009 v zadevi Hadadi ( C-168/08, ZOdl., str. I-6871 , točka 38), z dne 21. oktobra 2010 v zadevi 
Padawan (C-467/08, ZOdl., str. I-10055 , točka 32) in z dne 16. junija 2011 v zadevi Omejc (C-536/09, ZOdl., str. I-5367 , točka 19). ni mogoče, da s e ra zlaga pojma „tretje osebe“ iz 
člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 n e bi nanašala na ko relativen pojem, določen v ustrezno o blikovanem 
členu 5(1) in (2) Direktive 2008 /95. 
Sodišče je poleg tega ve čkrat podalo vzporedno ra zlago člena 9 Uredbe št. 207/2009 in ustrezne določbe Direktive 2008 /95 o ziroma prej 
Direktive 89 /104. Glej sodbo z dne 22. septembra 2011 v zadevi Interflora in Interflora B ritish U nit (C-323/09, ZOdl., str. I-8625 , 
točka 38 in navedena sodna praksa).V – Predlog
58. Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev S odišču predlagam, naj na vp rašanje za predhodno 
odločanje, ki g a je postavilo Juzgado de lo M ercantil n. 1 de Alicante, odgovori:
Člen 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti je treba 
razlagati tako, da v postopku z aradi kr šitve izključne pravice, ki j o da je znamka S kupnosti, pravica, da 
se tretjim osebam p repreči uporabo te znamke, zajema katero ko li tretjo osebo, ki u porablja znak, ki 
povzroča ve rjetnost zmede, vključno s tretjo osebo, ki j e imetnik pozneje registrirane znamke 
Skupnosti.