SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

PHILIPPA LÉGERJA,

predstavljeni 2. junija 2005( )

Zadeva C-37/03 P

BioID AG, v stečaju,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

„Pritožba – Znamka Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev registracije – Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 – Figurativna znamka, ki vsebuje povsem opisni besedni element ‚BioID‘“

1. Predmet te zadeve je pritožba družbe BioID AG( ) zoper sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (drugi senat) z dne 5. decembra 2002 v zadevi BioID proti UUNT( ), s katero je zavrnilo tožbo zoper odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)( ) z dne 20. februarja 2001 (zadeva R 538/1999-2)( ), s katero je zavrnil registracijo spodaj predstavljene figurativne znamke kot znamke Skupnosti.

2. Vprašanja, postavljena v okviru te pritožbe, se nanašajo v glavnem na merila, ki jih je treba upoštevati pri presoji, ali je znak, ki je kot v tem primeru sestavljen iz besednega in figurativnih elementov, brez razlikovalnega učinka in se zato zavrne registracija znamke na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94( ).

I – Pravni okvir

3. Člen 4 Uredbe določa, da je znamka Skupnosti lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, skupaj z osebnimi imeni, slike, črke, števila, oblika blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.

4. Člen 7 Uredbe se nanaša na absolutne razloge za zavrnitev registracije in določa:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

a) znaki, ki ne ustrezajo zahtevam iz člena 4;

b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

c) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve;

d) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;

[…]

2. Odstavek 1 se uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti.

3. Odstavek 1(b), (c) in (d) se ne uporablja, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija.“

II – Dejansko stanje

5. 8. julija 1998 je pritožnica pri UUNT vložila zahtevek za registracijo zgoraj natisnjenega znaka kot znamke Skupnosti.

6. Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, so iz različnih kategorij Nicejskega aranžmaja( ) in vključujejo programsko opremo, strojno opremo in druge naprave za preverjanje avtorizacij za dostop z identifikacijo ljudi na podlagi posebnih biometričnih značilnosti, in tudi telekomunikacijske storitve v povezavi s temi sistemi identifikacije.( )

7. Preizkuševalec je z odločbo z dne 25. junija 1999 ta zahtevek zavrnil na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe z obrazložitvijo, da je zadevni znak brez razlikovalnega učinka.

8. Drugi odbor za pritožbe UUNT je zavrnil pritožbo pritožnice z enakim razlogom za zavrnitev. Pri presoji se je opiral na opredelitvi besede „bio“ v nemščini in angleščini ter okrajšave „ID“, ki se nahaja v spletnih slovarjih, ki se nanašajo na telekomunikacije in računalništvo. Iz teh opredelitev je sklepal, da je kratica „BioID“ okrajšava besed „biometric identification“ (biometrična identifikacija) in torej označuje vrsto in namen proizvodov in storitev, navedenih v prijavi. Odbor je navedel, da bi potrošnik, ki išče varnostni sistem, ob proizvodih in storitvah, označenih z izrazom „BioID“, takoj razumel, da gre za identifikacijo lastnosti živih bitij.

9. Navedeni odbor je tudi razložil, da je na podlagi izrazov, ki jih uporabljajo konkurenti pritožnice, obstajal interes, da lahko uporabljajo kratico „BioID“ za oglaševanje svojih proizvodov in storitev.

10. Nazadnje je poudaril, da grafični elementi, ki sestavljajo zadevni znak, niso takšni, da bi imeli kakršen koli razlikovalni učinek, in v ničemer ne spreminjajo njegove zgolj opisne narave.

11. Pritožnica je na Sodišče prve stopnje vložila tožbo zoper sporno odločbo.

III – Izpodbijana sodba

12. V podporo svoji tožbi je pritožnica navedla dva tožbena razloga, in sicer kršitev členov 7(1)(b) in 7(1)(c) Uredbe.

13. Sodišče prve stopnje je to tožbo zavrnilo. Sodišče prve stopnje je razsodilo, da je treba tožbeni razlog, ki izhaja iz kršitve člena 7(1)(b) Uredbe, zavrniti za vse kategorije proizvodov in storitev, navedene v zahtevku za registracijo, in da v teh okoliščinah ni treba preučiti tožbenega razloga, ki izhaja iz kršitve člena 7(1)(c) Uredbe.

14. Sodišče prve stopnje je menilo, da so zadevni znak in elementi, ki ga sestavljajo, to je kratica „BioID“ in figurativni elementi, sestavljeni iz črk, s katerimi je zapisana kratica, pike in elementa ®, brez razlikovalnega učinka.

15. Prav tako je zavrnilo trditve pritožnice, temelječe na odločbah odborov za pritožbe, s katerimi so odobrili registracijo drugih znamk, ki vsebujejo element „Bio“, in tudi besedne znamke „Bioid“.

IV – Pritožba

16. Pritožnica Sodišču predlaga, naj razveljavi izpodbijano sodbo in izpodbijano odločbo ter UUNT naloži plačilo stroškov.

17. UUNT predlaga zavrnitev pritožbe in naložitev stroškov pritožnici.

A – Pritožbeni razlogi

18. Pritožnica v podporo svoji pritožbi navaja dva pritožbena razloga. S prvim pritožbenim razlogom Sodišču prve stopnje očita, de je nenatančno in preširoko razlagalo absolutni razlog za zavrnitev, določen v členu 7(1)(b) Uredbe. Z drugim pritožbenim razlogom navaja, da bi moralo Sodišče prve stopnje, če je zgoraj navedeno določbo razlagalo pravilno, preučiti razlog za zavrnitev, določen v členu 7(1)(c) Uredbe, in ugotoviti, da ga ravno tako ni mogoče uporabiti v tem primeru.

19. V okviru drugega pritožbenega razloga pritožnica najprej navaja, da se ji zdi, da je spor zrel za odločanje in da lahko Sodišče samo ugotovi, da zadevni znak nima razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(c) Uredbe. Podredno navaja, da bi bilo treba, če Sodišče meni, da ne more odločati o uporabi tega razloga za zavrnitev, ker Sodišče prve stopnje ni dovolj ugotovilo dejanskega stanja v tej točki, zadevo poslati v ponovno odločanje Sodišču prve stopnje.

20. Kot UUNT tudi sam težko razumem, kakšno kršitev prava Skupnosti pritožnica očita izpodbijani sodbi v okviru drugega pritožbenega razloga. Pritožnica namreč ne izpodbija, da se je Sodišče prve stopnje, s tem ko je ocenilo, da je registracija zadevnega znaka v nasprotju z razlogom za zavrnitev iz člena 7(1)(b) Uredbe, lahko upravičeno odločilo, da ne bo preučilo pritožbenega razloga, ki izhaja iz kršitve točke c) iste določbe Uredbe, ker, kot je razvidno iz besedila odstavka 1 navedenega člena, zadostuje, da obstaja en absolutni razlog za zavrnitev, da zadevnega znaka ni mogoče registrirati.( )

21. V trditvah v podporo temu pritožbenemu razlogu si družba BioID dejansko samo prizadeva, da bi Sodišče v primeru, ko bi prvi pritožbeni razlog, na katerega se sklicuje v okviru te pritožbe, razglasilo za utemeljenega, odločilo o drugem pritožbenem razlogu, na katerega se je sklicevala pred Sodiščem prve stopnje v pritožbi zoper sporno odločbo, kot mu to dovoljuje člen 61 Statuta Sodišča( ), v skladu s katerim, kadar je pritožba utemeljena, Sodišče razveljavi odločbo Sodišča prve stopnje in lahko samo dokončno odloči o sporu, če stanje postopka to dovoljuje.

22. Iz tega sklepam, da je pritožbeni razlog, na katerega se sklicuje pritožnica v okviru te pritožbe v podporo svojim predlogom za razveljavitev izpodbijane sodbe, dejansko samo eden, in to je kršitev člena 7(1)(b) Uredbe s strani Sodišča prve stopnje.

23. V okviru tega pritožbenega razloga pritožnica navaja štiri očitke. Sodišču prve stopnje najprej očita, da se pri presoji, ali ima zadevni znak razlikovalni učinek, ni oprlo na vtis, ki ga ustvarja znak kot celota. Drugič, pritožnica Sodišču prve stopnje očita, da ni upoštevalo njene trditve, da ni bilo mogoče dokazati, da so javnost ali konkurenti dejansko uporabljali zadevni znak. Tretjič, pritožnica trdi, da je Sodišče prve stopnje naredilo pravno napako pri presoji, ko je menilo, da primerljive registrirane znamke ne kažejo razlikovalnega učinka zadevnega znaka, in s tem kršilo načelo enakega obravnavanja.

24. Na obravnavi je pritožnica tudi trdila, da je Sodišče prve stopnje utemeljilo svojo presojo na merilu, po katerem znamke, ki bi običajno lahko bile uporabljene za predstavitev zadevnih proizvodov in storitev, ne morejo biti registrirane, medtem ko, kot je Sodišče odločilo s sodbo z dne 16. septembra 2004 v zadevi SAT.1 proti UUNT( ), to merilo ni upoštevno v okviru preučitve razloga za zavrnitev, določenega v členu 7(1)(b) Uredbe.

25. UUNT je pojasnil, da se pritožnica v svoji pritožbeni vlogi ni sklicevala na to trditev, vendar ni izpodbijal njene dopustnosti. Poudarjam tudi, da zadevna trditev ni bila izrecno navedena v pritožbi. Vendar tudi ne verjamem, da gre za nov razlog v smislu člena 42 Poslovnika, ki se uporablja za pritožbo v skladu s členom 118 tega poslovnika, na podlagi katerega je treba razloge, ki so prvič navedeni v repliki ali dupliki ali med ustnim postopkom, razglasiti za nedopustne( ). Menim, da gre za ugotovitve, s katerimi si pritožnica prizadeva dokazati dejansko stanje in upoštevnost pritožbenega razloga, ki izhaja iz kršitve člena 7(1)(b) Uredbe, na katerega se sklicuje v svoji pritožbeni vlogi. Gre torej za trditev v podporo temu pritožbenemu razlogu( ), na katerega se lahko pravilno sklicuje med postopkom, pod pogojem, da upošteva načelo kontradiktornosti. S tem v zvezi poudarjam, da je UUNT lahko odgovoril na ta očitek med ustnim postopkom. Poleg tega tej trditvi ni mogoče očitati, da spreminja predmet spora, predloženega Sodišču prve stopnje, ker graja odgovor UUNT na pritožbeni razlog, ki izhaja iz kršitve člena 7(1)(b) Uredbe in na katerega se sklicuje pred tem Sodiščem. Zato ne vidim nobenega razloga, ki bi nasprotoval preučitvi te trditve.

26. Pred preučitvijo teh različnih očitkov bom na hitro predstavil sodno prakso, ki se mi zdi upoštevna za razlago razlogov za zavrnitev iz člena 7(1) Uredbe, primernih za ta primer, in postopek analize teh razlogov za zavrnitev, če je znak, za katerega se zahteva registracija, sestavljen iz več elementov. Opozoril bom tudi na sklepe, ki jih je Sodišče oblikovalo na podlagi te sodne prakse v zgoraj navedeni sodbi SAT.1 proti UUNT, v kateri je odločalo o pritožbi zoper sodbo Sodišča prve stopnje z dne 2. julija 2002 v zadevi SAT.1 proti UUNT (SAT.2)( ), katere razlogi so primerljivi z razlogi izpodbijane sodbe.

B – Upoštevna sodna praksa in sodba v zadevi SAT.1 proti UUNT

27. Pri predstavitvi upoštevne sodne prakse moramo izhajati iz dejstva, da je bistvena naloga znamke, da potrošniku ali končnemu uporabniku zagotavlja identiteto porekla proizvoda ali storitve, ki ga označuje, in mu dopustiti, da brez morebitne zmede razlikuje ta proizvod ali storitev od storitev in proizvodov drugega porekla.( )

28. Namen člena 7(1) Uredbe je preprečiti, da se kot znamka registrirajo znaki, za katere se meni, da niso primerni za izpolnitev te naloge. Tako v skladu s točkama b) in c) te določbe ne morejo biti znamke, razen če razlikovalni učinek pridobijo z uporabo, znamke brez razlikovalnega učinka za proizvode in storitve, za katere se zahteva registracija, in znamke, sestavljene izključno iz znakov ali označb, ki se lahko v gospodarskem prometu uporabljajo za oznako teh proizvodov ali storitev oziroma njihovih lastnosti.

29. Kot izhaja iz sodne prakse, se področja uporabe razlogov za zavrnitev iz člena 7(1)(b), (c) in (d) Uredbe deloma prekrivajo. Na podlagi vsebine vsakega od teh razlogov za zavrnitev se celo nagibam k mnenju, da znaki iz točk c) in d) te določbe sestavljajo podskupine širše kategorije znakov brez razlikovalnega učinka v smislu točke b) iste določbe. Tako je bilo glede znakov in označb iz člena 7(1)(c) Uredbe razsojeno, da je besedna znamka, ki opisuje lastnosti proizvodov in storitev, navedenih v prijavi v smislu te določbe, zaradi tega nujno brez razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) iste uredbe.( )

30. Vendar pa so zahtevani pogoji, da se znak šteje v podskupino iz člena 7(1)(c) Uredbe, posebni in jih je treba razlagati glede na splošni interes, ki je lasten temu razlogu za zavrnitev. To je tisto, kar Sodišče izraža, ko opisuje splošno sistematiko člena 7(1) Uredbe in navaja, da je vsak od razlogov za zavrnitev registracije, ki so našteti v tej določbi, neodvisen od drugih, zahteva ločeno preučitev( ) in ga je treba razlagati z vidika splošnega interesa, ki je temelj razloga ter lahko izraža, in celo mora izražati, različne ugotovitve glede na zadevni razlog za zavrnitev( ).

31. V skladu z ustaljeno sodno prakso je razlog za zavrnitev, določen v členu 7(1)(c) Uredbe, ta, da lahko zadevne znake ali označbe svobodno uporabljajo vsi. Cilj je preprečiti, da bi te znake ali označbe, ker bi bili registrirani kot znamke, uporabljalo samo eno podjetje. Ta splošni interes torej zahteva, naj so vsi znaki in označbe, ki se lahko uporabljajo za opis lastnosti proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, na voljo podjetjem, da bi jih lahko uporabljala tudi za opis enakih lastnosti svojih proizvodov.( )

32. Poleg tega ni nujno, da se znaki in označbe, ki sestavljajo znamko, navedeno v tem členu, v trenutku vložitve prijave dejansko uporabljajo za opis proizvodov ali storitev, kot so ti, za katere se vlaga zahtevek, ali lastnosti teh proizvodov in storitev. Kot navaja besedilo te določbe, zadostuje, da se ti znaki in označbe lahko uporabljajo v te namene. V skladu s to določbo se mora torej zavrniti registracija besednega znaka, če vsaj eden od njegovih možnih pomenov označuje lastnosti zadevnih proizvodov ali storitev.

33. Namen člena 7(1)(c) Uredbe je torej pustiti vsem gospodarskim subjektom, da razpolagajo z znaki, ki se lahko uporabljajo za opis proizvodov ali storitev, navedenih v zahtevku za registracijo, ali njihovih lastnosti. Zahteva po razpoložljivosti, ki je temelj te določbe, se zato nanaša na znake in označbe, ki imajo opisno vrednost.

34. Člen 7(1)(b) Uredbe pa ima pri vseh znamkah, ki jih navaja, cilj splošnega interesa, ki se razlikuje od tistega, ki zagotavlja njihovo razpoložljivost za vse gospodarske subjekte.

35. Res je, da je Sodišče v zgoraj navedeni sodbi v zadevi Libertel, kar zadeva zahtevo, naj se kot znamka registrira barva kot taka brez prostorske omejitve, razsodilo, da je predmet splošnega interesa, na katerem temelji člen 3(1)(b) Direktive 89/104, katerega določbe so enake določbam iz člena 7(1)(b) Uredbe, potreba, da se razpoložljivosti barv neupravičeno ne omeji za druge subjekte, ki ponujajo enake proizvode ali storitve, kot so ti, za katere se zahteva registracija.( )

36. Vendar pa, kot je bilo potrjeno v zgoraj navedeni sodbi SAT.1 proti UUNT, se ta razlaga člena 7(1)(b) Uredbe v zgoraj navedeni sodbi Libertel, po kateri naj bi ta razlog za zavrnitev tudi stremel k cilju razpoložljivosti, ne sme razširiti na vse vrste znakov, ki sodijo v njegovo področje uporabe. Kar zadeva barve, je bil ta cilj razpoložljivosti, ki ga je tako treba upoštevati pri presoji zmožnosti barve, da ima razlikovalni učinek za proizvode in storitve, navedene v zahtevku za registracijo, utemeljen z ugotovitvijo Sodišča v tej sodbi, da je število različnih barv, ki so dejansko na voljo gospodarskim subjektom, zelo omejeno.( )

37. V zgoraj navedeni sodbi SAT.1 proti UUNT( ) je Sodišče navedlo, da splošnega interesa, na katerem temelji ta določba, ni mogoče ločiti od bistvene naloge zgoraj natisnjene znamke. Gre za to, da se ne registrirajo kot znamka in da niso deležni zaščite, ki izhaja iz takšne registracije, znaki, ki ne morejo izpolnjevati naloge znamke za zadevne proizvode in storitve. Sodišče je na podlagi tega sklepalo, da merilo, po katerem znamke, ki se lahko na široko uporabljajo v gospodarskem prometu za predstavitev zadevnih proizvodov in storitev, ni upoštevno v okviru presoje, ali ima znak razlikovalni učinek za te proizvode ali storitve.( )

38. Iz tega, da se neopisni znak lahko uporablja v gospodarskem prometu za predstavitev zadevnih proizvodov in storitev, torej ni mogoče sklepati, da je nujno brez razlikovalnega učinka za te proizvode in storitve. Z drugimi besedami, če znak ni opisen in ne sodi v okvir člena 7(1)(c) Uredbe, dejstvo ali samo možnost, da se ga uporablja za predstavitev zadevnih proizvodov in storitev v gospodarskem prometu, ne pomeni, da je brez razlikovalnega učinka glede na te proizvode in storitve( ).

39. Nazadnje, kar zadeva način, na katerega je treba presoditi, ali znak, sestavljen iz več elementov, sodi v enega od razlogov za zavrnitev iz člena 7(1)(b) in (c) Uredbe ali ne, iz ustaljene sodne prakse izhaja, da je treba pri tej presoji upoštevati vtis, ki ga naredi ta znak v celoti.( ) Ta zahteva ustreza ugotovitvi, v skladu s katero povprečen potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preučuje njenih različnih podrobnosti.

40. Vendar se priznava, da to pravilo ne preprečuje, da se ločeno preizkusi vsak od elementov, ki sestavljajo zadevni znak. Takšno preizkušanje je v skladu z vsebino člena 7(1)(c) Uredbe, ki, naj poudarimo, nasprotuje registraciji znamk, „sestavljenih izključno iz opisnih znakov ali označb“. Po svoji naravi prav tako izpolnjuje zahteve po obrazložitvi in pravni varnosti, ki jih potrebujejo gospodarski subjekti, še zlasti tisti, ki se srečujejo s težavami pri oblikovanju znamke na mednarodni ravni, posebej v okviru presoje zmožnosti znaka, da ima razlikovalni učinek, kjer je večja stopnja subjektivnosti kot pri drugih razlogih za zavrnitev.

41. Vendar je nesporno, da za zavrnitev registracije zadevnega znaka ne zadošča ugotovitev, da se preučeni razlog za zavrnitev nanaša na vsak element, ki sestavlja zadevni znak.

42. Tako tudi če je znamka sestavljena iz več elementov, od katerih vsak opisuje proizvode ali storitve, ki so predmet zahtevka za registracijo, je treba to opisno naravo ugotoviti tudi za znamko v celoti.( ) Čeprav sama kombinacija elementov, od katerih vsak opisuje lastnosti proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, praviloma še naprej opisuje te lastnosti, ker povezovanje takšnih elementov brez neobičajne spremembe, zlasti spremembe skladnje ali pomena, ustvari samo znamko, sestavljeno izključno iz znakov ali označb, ki lahko v gospodarskem prometu služijo za označevanje lastnosti navedenih proizvodov ali storitev, ostaja namreč dejstvo, da lahko takšna kombinacija v določenih okoliščinah izgubi opisni značaj.( )

43. Prav tako je Sodišče pri presoji, ali je znamka, sestavljena iz več elementov, brez razlikovalnega učinka glede na zadevne proizvode in storitve, v zgoraj navedeni sodbi SAT.1 proti UUNT razsodilo, da mora biti ta presoja v vsakem primeru odvisna od preizkusa celote, sestavljene iz teh različnih delov, in da zgolj okoliščina, da je vsak od elementov kombinacije brez razlikovalnega učinka, ne izključuje možnosti, da ima lahko kombinacija, ki jo ti elementi sestavljajo, tak učinek.( )

44. Tu je treba spomniti, kako je Sodišče uporabilo to sodno prakso v zgoraj navedeni sodbi SAT.1 proti UUNT.

45. V tej zadevi je bila vložena tožba za razveljavitev sodbe v zadevi SAT.1 proti UUNT (SAT.2), s katero je Sodišče prve stopnje potrdilo zavrnitev registracije besednega znaka „SAT.2“ za storitve iz zahtevka za registracijo, ki so bile povezane s satelitskim oddajanjem. Sodišče prve stopnje je menilo, da je besedna zveza „SAT.2“ glede na elemente, ki jo sestavljajo, brez razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe glede na te storitve.

46. V sodbi v zadevi SAT.1 proti UUNT (SAT.2) je Sodišče prve stopnje preizkusilo različne elemente, ki sestavljajo besedno zvezo „SAT.2“. Najprej je ugotovilo, da je element „SAT“ brez razlikovalnega učinka glede na zadevne storitve, ker gre za običajno okrajšavo besede „satellite“ v angleškem in nemškem jeziku, da ta izraz kot okrajšava ne odstopa od leksikalnih pravil teh jezikov in da označuje lastnost večine zadevnih storitev.

47. Nato je poudarilo, da se elementa „2“ in „.“ na splošno uporabljata v gospodarskem prometu ali da se lahko uporabljata za predstavitev zadevnih storitev in da sta zato brez razlikovalnega učinka.

48. Iz teh ugotovitev je sklepalo, da na splošno dejstvo, da je sestavljena znamka, kot je SAT.2, sestavljena samo iz elementov brez razlikovalnega učinka, omogoča sklepanje, da se ta znamka, upoštevana v celoti, lahko tudi na splošno uporablja v gospodarskem prometu za predstavitev zadevnih proizvodov ali storitev.

49. Nazadnje je menilo, da je takšen sklep mogoče izpodbiti samo v primeru, da bi konkretni kazalci, zlasti neobičajen način kombiniranja različnih elementov, kazali, da je sestavljena znamka več kot seštevek elementov, ki jo sestavljajo. Sodišče prve stopnje je menilo, da je besedna zveza „SAT.2“ sestavljena na običajen način in da je trditev pritožnice, po kateri ima prijavljena znamka, upoštevana kot celota, tudi izmišljen element, neupoštevna.

50. Na podlagi teh elementov je Sodišče najprej menilo, da je Sodišče prve stopnje presodilo o obstoju razlikovalnega učinka besedne zveze „SAT.2“ predvsem na podlagi ločene analize vsakega njenega elementa. Poudarilo je, da je Sodišče prve stopnje svojo sodbo utemeljilo na predpostavki, da znaki, ki so sami brez razlikovalnega učinka, ne morejo, ko so enkrat kombinirani, imeti takega učinka, in ne, kot bi bilo treba, na splošnem zaznavanju te besedne zveze pri povprečnem potrošniku. Razsodilo je, da je le podredno preučilo celotni vtis, ki ga ustvarja besedna zveza, ne da bi upoštevalo nekatera dejstva, kot je obstoj izmišljenega elementa, ki jih je treba upoštevati pri taki analizi.

51. Sodišče je nato razsodilo, da je merilo, ki ga je upoštevalo Sodišče prve stopnje, v skladu s katerim se ne smejo registrirati znamke, ki se lahko na široko uporabljajo v gospodarskem prometu za predstavitev zadevnih proizvodov ali storitev, upoštevno v okviru člena 7(1)(c) Uredbe, vendar pa ni merilo, v skladu s katerim moramo razlagati točko b) te iste določbe.

52. Na podlagi teh uvodnih ugotovitev bom preučil očitke, navedene v podporo pritožbenemu razlogu, po katerem je Sodišče kršilo člen 7(1)(b) Uredbe. Najprej bom preučil prvi očitek glede neupoštevanja celotnega vtisa in četrti očitek glede upoštevanja neupoštevnega merila, v okviru katerih pritožnica graja iste razloge izpodbijane sodbe.

C – Neupoštevanje celotnega vtisa in upoštevanje neupoštevnega merila za presojo

1. Trditve strank

53. Družba BioID najprej trdi, da je Sodišče prve stopnje naredilo napako pri presoji zmožnosti znaka, da ima razlikovalni učinek, s tem, ko je menilo, da so potrošniki, ki uporabljajo proizvode in storitve iz zahtevka za registracijo, na splošno dobro obveščeni, medtem ko so ti proizvodi in storitve namenjeni vsem potrošnikom.

54. Pritožnica nato trdi, da Sodišče prve stopnje kljub zatrjevanju, da je treba primernost znaka, sestavljenega iz več elementov, za to, da ima razlikovalni učinek, presojati glede na splošni vtis tega znaka, ni opravilo takšnega preizkusa. Pritožnica pojasnjuje, da je Sodišče prve stopnje preizkusilo samo različne elemente, ki sestavljajo zadevni znak, to je kratico „BioID“ in figurativne elemente.

55. Družba BioID nazadnje trdi, da je bilo merilo, na podlagi katerega je Sodišče prve stopnje razglasilo, da sporni znak nima razlikovalnega učinka, ocenjeno kot neupoštevno.

56. UUNT opozarja, da pritožnica v okviru pritožbe v bistvu ne more doseči revizije presoje dejstev, ki jo izvede Sodišče prve stopnje.

57. Prav tako trdi, da je Sodišče prve stopnje opozorilo na pravila, ki urejajo preizkušanje različnih elementov sestavljene znamke, in pri njihovi uporabi ni napačno uporabilo prava. Po mnenju UUNT je Sodišče prve stopnje pravilno navedlo, da znamka, sestavljena iz elementov brez razlikovalnega učinka glede na zadevne proizvode in storitve, nima bolj razlikovalnega učinka, kadar se upošteva v celoti, če ne obstaja noben konkreten kazalec, da je znamka več kot seštevek elementov, iz katerih je sestavljena. Sodišče prve stopnje naj bi tako očitno opravilo celotno presojo v skladu z navedenimi načeli.

58. In še glede sklepov zgoraj navedene sodbe SAT.1 proti UUNT glede merila, ki se upošteva v izpodbijani sodbi, naj Sodišče prve stopnje ne bi napačno uporabilo prava, ker je menilo, da je upoštevna javnost v tej zadevi omejena javnost. Možna uporaba zadevnega znaka za predstavitev zadevnih proizvodov in storitev naj bi torej potrdila, da je znak brez razlikovalnega učinka glede na te proizvode in storitve.

2. Presoja

59. Kot je poudaril UUNT, Sodišče prve stopnje pri naštevanju pravil, ki urejajo preizkušanje zmožnosti znaka, da ima razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe, gotovo ni napačno uporabilo prava. S tem je Sodišče prve stopnje upravičeno opozorilo, da je treba razlikovalni učinek znaka presojati glede na proizvode in storitve, za katere se zahteva njegova registracija, in glede na to, kako ga zaznava upoštevna javnost.

60. Prav tako je utemeljena trditev UUNT, da je presoja Sodišča prve stopnje, po kateri je upoštevna javnost v tej zadevi „javnost, seznanjena“ s področjem proizvodov in storitev, navedenih v prijavi, presoja dejstev, ki sodi izključno v njegovo pristojnost in ki zato ni pravno vprašanje, ki se lahko predloži Sodišču v okviru pritožbe, razen v primeru izkrivljanja elementov spisa.( )

61. Potem ko je Sodišče prve stopnje opozorilo, da zadevni znak sestavljajo besedni element in figurativni elementi, je nazadnje upravičeno navedlo, da je treba njegov razlikovalni učinek upoštevati v celoti. Vendar pa se strinjam s pritožnico, da Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi takega preizkušanja ni izvedlo.

62. Tako je v točkah 28 in 29 izpodbijane sodbe navedlo, da je kratica „BioID“ sestavljena iz dveh elementov, „Bio“ in „ID“, ki sta v angleškem jeziku običajni okrajšavi samostalnika „identification“ (identifikacija) in pridevnika „biological“ (biološki) oziroma „biometrical“ (biometričen) ali samostalnika „biology“ (biologija). Iz tega je sklepalo, da je kratica „BioID“ sestavljena iz okrajšav, ki so del besedišča referenčnega jezika, da ne odstopa od leksikalnih pravil tega jezika in zato po strukturi ni neobičajna. Menilo je, da v okviru proizvodov in storitev iz zahtevka za registracijo upoštevna javnost razume kratico „BioID“ v pomenu „biometrical identification“ (biometrična identifikacija).

63. Nato je Sodišče prve stopnje v točkah od 30 do 32 izpodbijane sodbe razložilo, da je biometrična identifikacija ena od tehničnih funkcij proizvodov iz zahtevka za registracijo in da se neposredno nanaša na eno od lastnosti storitev iz tega zahtevka oziroma je z njimi tesno funkcionalno povezana.

64. Iz teh ugotovitev dejanskega stanja, ki jih Sodišče ni dolžno izpodbijati v okviru te pritožbe, je v točki 34 sklepalo, da je kratica „BioID“ brez razlikovalnega učinka, kar zadeva proizvode in storitve, navedene v zahtevku za registracijo.

65. Sodišče prve stopnje je nato preizkusilo figurativne elemente spornega znaka. V zvezi s tipografskimi značilnostmi kratice „BioID“, kot je predstavljena v zadevnem znaku, je navedlo, da se črke v pisavi Arial in njihova različna debelina na splošno uporabljajo v gospodarskem prometu za predstavitev vseh vrst proizvodov in storitev. Sodišče je razložilo, da enako velja za piko, ker se na splošno uporablja na koncu več elementov besedne znamke in nakazuje, da gre za okrajšavo.

66. Nazadnje je v zvezi z grafičnim elementom ® Sodišče prve stopnje menilo, da je UUNT na obravnavi upravičeno izjavil, da je naloga tega elementa omejena predvsem na to, da označuje, da gre za znamko, ki je že bila registrirana za določeno ozemlje, in da bi brez takšne registracije uporaba tega elementa lahko zavajala javnost. Prav tako je ugotovilo, da se ta element v povezavi z enim ali več drugimi znaki na splošno uporablja v gospodarskem prometu pri predstavitvi vseh vrst proizvodov in storitev.

67. Sodišče prve stopnje je sklepanje nadaljevalo v točkah od 40 do 44 izpodbijane sodbe z naslednjimi obrazložitvami:

„40 Zato se lahko grafični elementi, navedeni v točkah 38 in 39 zgoraj, uporabljajo v gospodarskem prometu za predstavitev proizvodov in storitev iz zahtevka za registracijo znamke in so zato brez razlikovalnega učinka, kar zadeva te proizvode in storitve.

41 Iz tega sledi, da prijavljeno znamko sestavlja kombinacija elementov, od katerih se lahko vsak na splošno uporablja v gospodarskem prometu za predstavitev proizvodov in storitev iz kategorij, naštetih v zahtevku za registracijo znamke, in je zato brez razlikovalnega učinka glede na te proizvode in storitve.

42 Še več, iz sodne prakse izhaja, da je zaradi dejstva, da je znamka sestavljena samo iz elementov brez razlikovalnega učinka glede na zadevne proizvode ali storitve, mogoče sklepati, da se tudi ta znamka, upoštevana v celoti, lahko na splošno uporablja v gospodarskem prometu za predstavitev zadevnih proizvodov ali storitev. Takšen sklep ne velja samo v primeru, da obstajajo konkretni kazalci, kot je zlasti način, kako so različni elementi sestavljeni, ki bi kazali, da je sestavljena znamka, upoštevana v celoti, več kot seštevek elementov, ki jo sestavljajo (glej v istem smislu sklepne predloge generalnega pravobranilca Ruiza-Jaraboja Colomerja v [zgoraj navedeni] zadevi Koninklijke KPN Nederland […], točka 65).

43 V tej zadevi v nasprotju s tem, kar navaja pritožnica, ne kaže, da bi obstajali taki kazalci. Struktura prijavljene znamke, ki jo v glavnem označuje kombinacija opisne kratice z na eni strani tipografskimi značilnostmi, opisanimi v točki 37 zgoraj, in na drugim strani grafičnimi elementi, navedenimi v točkah 38 in 39 zgoraj, namreč ne preprečuje sklepanja, po katerem se znamka, upoštevana v celoti, lahko na splošno uporablja v gospodarskem prometu za predstavitev proizvodov in storitev, ki sodijo v kategorije, naštete v zahtevku za registracijo znamke.

44 Zato je prijavljena znamka brez razlikovalnega učinka glede na kategorije zadevnih proizvodov in storitev.“

68. Po mojem mnenju iz preučitve teh razlogov izhaja, da je Sodišče prve stopnje kot v zgoraj navedeni sodbi SAT.1 proti UUNT (SAT.2), presojalo obstoj razlikovalnega učinka spornega znaka s tem, da se je omejilo na ločeno analizo različnih elementov, ki ga sestavljajo. Sodišče prve stopnje se je s skoraj enakimi izrazi, kot jih je uporabilo v točki 49 navedene sodbe, v točki 42 izpodbijane sodbe oprlo na predpostavko, da elementi, ki so sami brez razlikovalnega učinka, ne morejo, ko so enkrat kombinirani, imeti takšnega učinka, in ne, kot bi bilo treba, na splošno zaznavanje te znamke pri upoštevni javnosti. Kot v sodbi SAT.1 proti UUNT (SAT.2) je samo podredno preizkusilo celotni vtis, ki ga ustvarja sporni znak.

69. Zato ugotavljam, da je Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi uporabilo enak postopek analize razlikovalnega učinka zadevnega znaka kot v zgoraj navedeni sodbi SAT.1 proti OHMI (SAT.2).

70. Poleg tega se je Sodišče prve stopnje v tej zadevi srečalo s figurativno znamko, sestavljeno iz besednega elementa in več figurativnih elementov, in ne z besedno znamko kot v zgoraj navedeni zadevi SAT.1 proti UUNT (SAT.2). Kot smo videli, je ugotovilo, da besedni element „BioID“ opisuje proizvode in storitve, navedene v prijavi, ali njihove lastnosti. Iz tega je upravičeno sklepalo, da je ta element zadevnega znaka brez razlikovalnega učinka.

71. Nasprotno pa je v točkah 35 in 36 izpodbijane sodbe izpodbijalo analizo drugega odbora za pritožbe v sporni odločbi, po kateri je takšna znamka brez razlikovalnega učinka, če je besedni element opisen in je relativna pomembnost figurativnih elementov „zanemarljiva“ v primerjavi s pomembnostjo tega besednega elementa.

72. Tako je v točki 36 izpodbijane sodbe Sodišče prve stopnje zlasti navedlo:

„V zvezi s tem je treba poudariti, da neobstoja razlikovalnega učinka sestavljene znamke ni mogoče določiti glede na relativno pomembnost nekaterih elementov, ki jo sestavljajo, v primerjavi s pomembnostjo drugih elementov te znamke, za katere je ugotovljeno, da so brez razlikovalnega učinka. Sestavljene znamke ni mogoče uvrstiti v okvir člena 7(1)(b) Uredbe […], če ima samo eden od elementov, ki jo sestavljajo, razlikovalni učinek glede na zadevne proizvode ali storitve. To velja tudi, če edini razlikovalni element sestavljene znamke ni prevladujoč glede na druge elemente, ki jo sestavljajo […]“

73. Imam nekaj dvomov glede pravilnosti analize, ki jo je Sodišče prve stopnje razvilo v teh dveh zadnjih stavkih. Najprej, na podlagi sodne prakse je, kot smo videli, odločilno, da ima lahko zadevni znak, upoštevan v celoti, za upoštevno javnost razlikovalni učinek glede na proizvode in storitve, ki so predmet zahtevka za registracijo. In kot ne moremo predpostavljati, da je znak, sestavljen iz elementov, od katerih je vsak zase brez razlikovalnega učinka, tudi sam brez razlikovalnega učinka, se mi zdi težko predpostavljati, da bi prisotnost elementa, ki bi sam lahko imel razlikovalni učinek, v sestavljenem znaku zadoščala, da ta učinek dobi tudi znak v celoti.

74. Tako, kadar je figurativni znak, za katerega se zahteva registracija, sestavljen iz besednega elementa, ki je, kot kratica „BioID“, popolnoma opisen, ker ta besedni element ne vsebuje nobene dodatne neopisne besede, težko razumem, kako bi lahko temu znaku, upoštevanemu v celoti, priznali razlikovalni učinek, če je ta besedni element prevladujoč v primerjavi s figurativnimi elementi znaka. V takšnem primeru lahko upravičeno menimo, da bo ta besedni element pritegnil pozornost upoštevne javnosti in ji preprečil, da zazna znak v celoti kot oznako porekla.

75. Menim, da se torej lahko figurativnemu znaku, sestavljenemu iz popolnoma opisnega besednega elementa, prizna razlikovalni učinek samo, če vsebuje figurativne elemente z dovolj poudarjenim razlikovalnim učinkom v mišljenju upoštevne javnosti, da pritegne njeno pozornost namesto tega besednega elementa, oziroma figurativne elemente, ki lahko „izbrišejo“ pomen tega besednega elementa in dajo znaku, upoštevanemu v celoti, razlikovalni učinek.

76. Če si je besedni element na splošno lažje zapomniti kot figurativne elemente, se popolnoma zavedam, da težko štejemo, da so ti pogoji izpolnjeni. Vendar pa, čeprav iz tega sledi, da se registracija figurativnih znakov te vrste kot znamke v praksi lahko izkaže za težavno ali omejeno na izjemne primere, menim, da je takšna strogost potrebna, da bi preprečili, da je posledica registracije takšnih znamk na podlagi meril, ki se običajno uporabljajo za presojo obstoja verjetnosti zmede, da daje njihovim imetnikom ekskluzivne pravice do besednega elementa, ki v celoti opisuje značilnosti zadevnih proizvodov in storitev.

77. Nazadnje, kot je pritožnica pravilno poudarila, je Sodišče prve stopnje utemeljilo svojo presojo na neupoštevnem merilu v okviru uporabe člena 7(1)(b) Uredbe.

78. Tako je Sodišče prve stopnje iz okoliščine, po kateri se elementi lahko uporabljajo v gospodarskem prometu za predstavitev proizvodov in storitev iz zahtevka za registracijo, sklepalo, da so elementi, ki sestavljajo zadevni znak, brez razlikovalnega učinka.

79. Vendar, kot smo videli, če je merilo upoštevno za element, ki opisuje proizvode in storitve iz zahtevka za registracijo ali njihove lastnosti, kot v tem primeru besedni element „BioID“, to ne velja za figurativne elemente, kot so črke v pisavi Arial, pika in element ®. Okoliščina, da se ti elementi, ki sami po sebi ne opisujejo zadevnih proizvodov in storitev, lahko uporabljajo za njihovo predstavitev v gospodarskem prometu, sama po sebi ne pomeni, da so brez vsakršnega razlikovalnega učinka, kar zadeva te proizvode in storitve.

80. Enako menim, da je Sodišče prve stopnje v točki 43 izpodbijane sodbe s tem, ko je na podlagi presoje, po kateri se „znamka, upoštevana v celoti, lahko na splošno uporablja v gospodarskem prometu za predstavitev proizvodov in storitev“, navedenih v zahtevku za registracijo, sklepalo, da je zadevni znak brez razlikovalnega učinka, napačno razlagalo člen 7(1)(b) Uredbe.

81. Iz tega sklepam, da je v izpodbijani sodbi Sodišče prve stopnje napačno uporabilo pravo, prav tako kot v zgoraj navedeni sodbi SAT.1 proti UUNT (SAT.2). Sodišču torej predlagam, naj ugotovi enako kot v zgoraj navedeni sodbi SAT.1 proti UUNT in razsodi, da se izpodbijana sodba razveljavi.

82. Glede na ta predlog bom preostala očitka pritožnice, ki ju je navedla v podporo pritožbenemu razlogu, ki izhaja iz kršitve člena 7(1)(b) Uredbe, obravnaval podredno.

D – Neupoštevanje trditve pritožnice, da ni bilo mogoče dokazati, ali so javnost ali konkurenti dejansko uporabljali zadevni znak

83. Družba BioID Sodišču prve stopnje očita, da ni upoštevalo njene trditve, da ni bilo mogoče dokazati, da so javnost ali njeni konkurenti dejansko uporabljali sporni znak. Prav tako naj ne bi upoštevalo dejstva, da sporni znak ni naveden v slovarjih in ni strokovni izraz.

84. Družba BioID tudi trdi, da je Sodišče prve stopnje napačno presodilo dejstva s tem, ko je sprejelo, da je „Bio“ okrajšava, čeprav je to predpona, in da kratica „BioID“ nima neobičajne strukture.

85. V zvezi s kratico „BioID“ menim, da Sodišče prve stopnje ni napačno uporabilo prava, ko je menilo, da za uporabo razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(b) Uredbe ni treba predložiti dokaza o dejanski uporabi te kratice za označevanje proizvodov ali storitev, navedenih v zahtevku za registracijo.

86. Kot je bilo razsojeno v zgoraj navedeni sodbi UUNT proti Wrigleyju,( ) za uporabo razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(c) Uredbe ni treba, da se znaki in označbe, ki sestavljajo znamko iz tega člena, dejansko uporabljajo ob vložitvi prijave za opis proizvodov ali storitev, kot so ti, za katere je bil vložen zahtevek za registracijo, ali njihovih lastnosti. Kot je razvidno iz besedila te določbe, zadošča, da se ti znaki in označbe lahko uporabljajo v te namene. V skladu s to določbo je torej treba zavrniti registracijo besednega znaka, če vsaj eden od njegovih možnih pomenov označuje lastnosti zadevnih proizvodov ali storitev.

87. Dalje gre pri analizi Sodišča prve stopnje glede tega, kako upoštevna javnost razume elementa „Bio“ in „ID“, za presojo dejstev in pritožnica ne dokazuje, da je Sodišče prve stopnje izkrivilo pomen teh elementov.

88. Nazadnje, kar zadeva trditev glede dokaza o uporabi znaka, kot se kaže v celoti, za predstavitev proizvodov in storitev v gospodarskem prometu, se ta v bistvu prekriva s četrtim prej preučenim očitkom, v zvezi s katerim sem že predlagal, da takšno merilo ni upoštevno za presojo razlikovalnega učinka znamke, sestavljene iz več elementov, ki ne opisujejo vsi proizvodov in storitev iz zahtevka za registracijo.

E – Očitek, da je Sodišče prve stopnje naredilo napako pri pravni presoji s tem, ko je menilo, da primerljive registrirane znamke niso kazalci razlikovalnega učinka zadevnega znaka, in kršilo načelo enakega obravnavanja

89. Družba BioID Sodišču prve stopnje očita, da je naredilo napako pri pravni presoji, ker ni upoštevalo, da so besedne znamke, ki vsebujejo predpono „bio“ in jih je registriral UUNT, kazalci razlikovalnega učinka zadevnega znaka. Prav tako družba BioID izpodbija presojo Sodišča prve stopnje v točki 47 izpodbijane sodbe, po kateri se ni sklicevala na obrazložitve v odločbah, ki jih je sprejel UUNT in ki bi lahko vzbudile dvom o analizi, v skladu s katero je zadevni znak brez razlikovalnega učinka.

90. Družba BioID tudi postavlja pod vprašaj presoje Sodišča prve stopnje glede registracije besedne znamke „Bioid“ s strani UUNT za enake proizvode in storitve, kot so našteti v spornem zahtevku za registracijo. Po mnenju pritožnice je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo pravo, ko je ocenilo, da ima ta besedna znamka drugačen pomen kot zadevna figurativna znamka, ker sta pri tej besedni znamki črki „id“ napisani z malimi črkami. S tem naj Sodišče prve stopnje ne bi upoštevalo dejstva, da je besedna znamka zaščitena, ker je registrirana neodvisno od uporabljenih grafičnih znakov. Poleg tega naj bi to Sodišče kršilo načelo enakega obravnavanja, ker naj ne bi bilo dopustno, da UUNT dovoli registracijo besedne znamke „Bioid“ in zavrne registracijo zadevnega figurativnega znaka, ki se enako izgovarja in ki poleg tega vsebuje tudi grafične elemente.

91. Vprašanje, ali so odločbe UUNT, s katerimi je dovolil registracijo znamk, ki so enake zadevnemu znaku ali primerljive z njim, načeloma lahko elementi, ki se lahko upoštevajo v okviru presoje razlikovalnega učinka tega znaka, je po mojem mnenju pravno vprašanje, ki se ga zato lahko predloži Sodišča v okviru pritožbe.

92. Menim, da v tej točki Sodišče prve stopnje ni napačno uporabilo prava v izpodbijani sodbi, saj je v točki 47 te sodbe navedlo, da lahko „dejanski ali pravni razlogi iz prejšnje odločbe UUNT gotovo pomenijo trditve v podporo tožbenemu razlogu, ki izhaja iz kršitve določbe Uredbe“. S to formulacijo Sodišče prve stopnje v nasprotju s tem, kar navaja pritožnica v svoji trditvi, torej ni izključilo, da se razlogi iz odločb UUNT, s katerimi je dovolil registracijo znamk, ki so enake zadevnemu znaku ali primerljive z njim, lahko upoštevajo pri presoji razlikovalnega učinka tega znaka( ). Trditev pritožnice o tej točki izhaja torej iz napačnega branja izpodbijane sodbe.

93. Izjava v točki 47 izpodbijane sodbe, po kateri naj se pritožnica v tem primeru ne bi sklicevala na obrazložitve v odločbah, ki jih je sprejel UUNT in ki bi lahko postavili pod vprašaj analizo, po kateri je zadevni znak brez razlikovalnega učinka, je po mojem mnenju presoja dokazov, ki jih je pritožnica predložila Sodišču prve stopnje. Treba je opozoriti, da iz členov 225 ES in 58 Statuta Sodišča izhaja, da je pritožba omejena na pravna vprašanja. Cilj tega pravnega sredstva je omogočiti strankam, da dosežejo samo pregled zakonitosti odločbe, ki jih izreče Sodišče prve stopnje, in ne novo razsodbo o celotnem sporu, predloženem temu Sodišču. Iz tega izhaja, da je Sodišče prve stopnje edino pristojno za presojo vrednosti predloženih dokazov pod pogojem, da jih ne izkrivlja( ). V stališčih, predloženih Sodišču, pritožnica ni podala dokaza, na podlagi katerega bi lahko ugotovili obstoj takšnega izkrivljanja.

94. Nazadnje, tudi očitki pritožnice glede sklepov, ki bi jih Sodišče prve stopnje moralo oblikovati na podlagi odločbe UUNT, v kateri dovoljuje registracijo besedne znamke „Bioid“ za proizvode in storitve, imenovane „proizvodi za tiskanje“, „telekomunikacije“ in „programiranje računalnikov“, niso utemeljeni. Najprej, presoja v točki 48 izpodbijane sodbe, v skladu s katero je okoliščina, da sta „v besedni znamki Bioid črki ‚id‘ zapisani z malimi tiskanimi črkami, takšna, da se ta znamka po pomenu ločuje od kratice ‚BioID‘, kot je prikazana v prijavljeni znamki“, po mojem mnenju ne dokazuje, da Sodišče prve stopnje ni upoštevalo dejstva, da besedna znamka ne vsebuje figurativnih elementov, niti da se prijava in zaščita, ki iz nje izhaja, nanašata na besedo, navedeno v tej prijavi, in ne na način, kako je napisana v njem.

95. Menim, da je Sodišče prve stopnje hotelo samo povedati, da se beseda „bioid“, kot je napisana v prijavi, načeloma ne izgovarja enako kot kratica „BioID“, za katero je jasno, da je sestavljena iz dveh elementov, „Bio“ in „ID“, ki ju na podlagi zadevnih proizvodov in storitev upoštevna javnost lahko razume kot okrajšavi za „biometrical identification“ (biometrična identifikacija).

96. Poleg tega bi lahko ta element razlogov izpodbijane sodbe šteli kot odvečen razlog presoje Sodišča prve stopnje, po kateri v bistvu ta registracija s strani UUNT ne postavlja pod vprašaj analize, po kateri je sporni figurativni znak brez razlikovalnega učinka, ker je to Sodišče ugotovilo tudi, da ta znak in besedna znamka „Bioid“ nista zamenljiva. Zato bi lahko trditev pritožnice glede točke 48 izpodbijane sodbe, ki temelji na grafični obliki besedne znamke, registrirane s strani UUNT, šteli za neupoštevno( ).

97. Nadalje, ne verjamem, da je Sodišče prve stopnje kršilo načelo enakega obravnavanja s tem, ko iz te registracije ni sklepalo, da ima zadevni znak razlikovalni učinek. Če predpostavim, da bi to načelo lahko bilo upoštevno v takem primeru( ), poudarjam, da je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da zadevni znak in registrirana besedna znamka nista zamenljiva. Pritožnica ni dokazala, da ta presoja temelji na izkrivljanju dejstev. S tem v zvezi poudarjam, da dejstvo, da sta v figurativnem znaku „BioID“ zadnji črki napisani z velikimi tiskanimi črkami manjše debeline, in pika za kratico, dokazujeta, da je besedni element sestavljen iz dveh različnih elementov, ki ju upoštevna javnost lahko razume kot okrajšavo za „biometrical identification“ [biometrična identifikacija], kar pa nujno ne velja za besedo „bioid“, registrirano kot besedna znamka.

98. Treba je tudi dodati, da se označba proizvodov in storitev, za katere je bila registrirana besedna znamka, razlikuje od opisa proizvodov in storitev, za katere se zahteva registracija zadevnega figurativnega znaka. Iz razprav izhaja, da je bila navedena besedna znamka registrirana za označevanje programske opreme, posnete na vseh vrstah nosilcev podatkov, telekomunikacijskih proizvodov in računalniškega programiranja, brez vsakršnih drugih točnih navedb glede narave teh proizvodov in storitev. Vendar pa je v zahtevku za prijavo zadevnega figurativnega znaka natančno določeno, da so proizvodi in storitve, na katere se znamka nanaša, zlasti proizvodi in storitve za preverjanje pooblastil za dostop z identifikacijo ljudi na podlagi posebnih biometričnih značilnosti, ki so posledično povezani z biometrično identifikacijo.

F – Posledice razveljavitve izpodbijane sodbe

99. Edino vprašanje, ki ga je treba rešiti, je, ali je zadevni figurativni znak, ki se ga presoja v celoti, brez razlikovalnega učinka za proizvode in storitve, navedene v prijavi, v smislu člena 7(1)(b) Uredbe.

100. Vtis celote, ki ga ustvarja zadevni znak, je bil predmet razprav med strankama, zlasti med ustnim postopkom pred Sodiščem. Menim, da je v skladu s členom 61 Statuta Sodišča zadeva zrela za odločanje in da bi bilo v nasprotju z ekonomičnostjo postopka, če bi jo poslali Sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. Predlagam torej, da Sodišče samo odloči o sporu, kot je to storilo v zgoraj navedeni sodbi v zadevi SAT.1 proti UUNT.

101. Videli smo, da zadevni figurativni znak sestavlja besedni element, sestavljen iz kratice „BioID“ in figurativnih elementov, to so tipografske značilnosti te kratice in grafični elementi, postavljeni za kratico, in sicer pika in znak ®.

102. Kar zadeva kratico „BioID“, je bilo ugotovljeno, da jo upoštevna javnost, ki ima veliko izkušenj na področju zadevnih proizvodov in storitev, lahko razume kot sestavljenko iz dveh okrajšav, „Bio“ in „ID“, ki kot celota pomeni „biometrical identification“ [biometrična identifikacija]. Vemo tudi, da je biometrična identifikacija ena od tehničnih funkcij proizvodov, navedenih v zahtevku za registracijo, in da se nanaša neposredno na eno od lastnosti storitev iz navedenega zahtevka oziroma je z njimi tesno funkcionalno povezana. Torej drži, da je kratica „BioID“ kot besedni element, ki v celoti opisuje lastnosti proizvodov in storitev, navedenih v zahtevku za registracijo, brez razlikovalnega učinka, kar zadeva te proizvode in storitve.

103. V zvezi s figurativnimi elementi zadevnega znaka in najprej grafično obliko, uporabljeno za predstavitev kratice „BioID“, je bilo poudarjeno, da se črke v pisavi Arial na splošno uporabljajo v gospodarskem prometu. Iz razprav tudi izhaja, da se pika na koncu kratice „BioID“ navadno uporablja kot zadnji element besedne znamke, ki označuje, da gre za okrajšavo. Element ® na splošno označuje, da je znak, ki ga spremlja, že bil registriran kot znamka na določenem ozemlju.

104. Iz teh ugotovitev lahko sklepam, da noben figurativni element, ki sestavlja zadevni znak, sam po sebi nima posebnega razlikovalnega učinka glede na proizvode in storitve, ki so predmet prijave. Zadevni znak je zato sestavljen iz besednega elementa, ki opisuje lastnosti zadevnih proizvodov in storitev, in iz figurativnih elementov, ki so, če jih pojmujemo ločeno, prav tako brez razlikovalnega učinka glede na te proizvode in storitve.

105. Ko preučujemo vtis, ki ga ustvari znamka v celoti, ugotovimo, da medsebojni vpliv teh različnih elementov ni takšen, da bi znamki dal razlikovalni učinek. Po eni strani je besedni element „BioID“ očitno prevladujoči element, ki se pojavi pri celotni preučitvi zadevnega znaka. Pisava črk, s katerimi je zapisana, je nepomembna. Pomembnost pike in elementa ® v znaku v primerjavi z besednim elementom „BioID“ se izkaže za popolnoma zanemarljivo.

106. Torej je treba ugotoviti, da figurativni elementi, ki sestavljajo znak, v ničemer ne zmanjšajo morebitnega pomena kratice „BioID“ za upoštevno javnost in posledično tudi ne njene opisne narave. Nasprotno lahko rečemo, da ta pomen poudarjajo ali k njemu prispevajo. Tako smo videli, da sta zadnji dve črki kratice „BioID“ napisani z veliki črkami, medtem ko so prve črke napisane z malimi črkami. Podobno je debelina zadnjih dveh črk „ID“ manjša kot pri prvih treh črkah. Ta razlika v grafični obliki krepi vtis, da je kratica „BioID“ sestavljena iz dveh ločenih elementov, „Bio“ in „ID“. Prav tako pika za kratico ob upoštevanju njenega običajnega pomena pri znamkah potrjuje, da celota „BioID“ ustreza tem okrajšavam.

107. Iz tega lahko sklepam, da je zadevni znak brez razlikovalnega učinka glede na zadevne proizvode in storitve. Pritožbo družbe BioID zoper izpodbijano odločbo je torej treba zavrniti.

108. Člen 122, prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča določa, da, če je pritožba utemeljena in če Sodišče samo dokončno odloči v sporu, odloči tudi o stroških. Na podlagi člena 69(2) Poslovnika, ki se uporablja za pritožbeni postopek na podlagi člena 118 istega poslovnika, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. UUNT je predlagal, naj se pritožnici naloži plačilo stroškov, in ker ta s pritožbenimi razlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

V – Predlog

109. Glede na zgornje ugotovitve Sodišču predlagam, naj razsodi:

1. sodba Sodišča prve stopnje Evropskih Skupnosti z dne 5. decembra 2002 v zadevi BioID proti UUNT (T-91/01) se razveljavi;

2. pritožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 20. februarja 2001 (zadeva R 538/1999-2), se zavrne;

3. pritožnici se naloži plačilo stroškov postopkov pred Sodiščem prve stopnje in Sodiščem.