SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

YVESA BOTA,

predstavljeni 12. maja 2011( )

Združeni zadevi C‑400/09 in C‑207/10

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, v likvidaciji,

Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (C‑400/09)

proti

Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme

in

Paranova Danmark A/S,

Paranova Pack A/S (C‑207/10)

proti

Merck Sharp & Dohme Corp,

Merck Sharp & Dohme,

Merck Sharp & Dohme BV

(Predlog za izdajo predhodne odločbe, ki ga je vložilo Højesteret (Danska))

„Znamke – Direktiva 89/104/EGS – Člen 7(2) – Prepakiranje farmacevtskega izdelka, ki je predmet vzporednega uvoza – Upoštevna merila za presojo škode, ki se nanaša na pravico iz znamke“

1. V obravnavanih zadevah je Sodišče obravnavalo predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanašata na razlago člena 7(2) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS)( ) ter na pripadajočo sodno prakso, zlasti na sodbe z dne 23. maja 1978 v zadevi Hoffmann-La Roche( ); z dne 3. decembra 1981 v zadevi Pfizer( ) in z dne 11. julija 1996 v zadevi MPA Pharma( ) in Bristol-Myers Squibb in drugi( ).

2. V teh sodbah je Sodišče pojasnilo pogoje, pod katerimi lahko vzporedni uvoznik trži prepakirana zdravila z znamko, ne da bi lahko imetnik znamke temu oporekal. Vprašanja, ki jih je Højesteret (Vrhovno sodišče) (Danska) predložilo Sodišču, se nanašajo na enega od teh pogojev, in sicer na pogoj, da se na novi embalaži navede podjetje za prepakiranje. Ta vprašanja se v bistvu nanašajo na vprašanje, ali ta pogoj zahteva navedbo imena podjetja, ki dejansko opravi prepakiranje, oziroma ali zadošča navedba imena imetnika dovoljenja za dajanje na trg vzporedno uvoženega zdravila, ki podjetju, ki opravi prepakiranje, daje navodila o nakupu in prepakiranju.

3. V teh sklepnih predlogih bom zavzel stališče, ki zagovarja drugo od navedenih možnosti. Zato bom Sodišču predlagal, naj odloči, da je treba člen 7(2) Direktive 89/104 razlagati tako, da imetnik znamke zaradi neobstoja navedbe – na embalaži prepakiranega izdelka – podjetja, ki je dejansko opravilo njegovo prepakiranje, ne more oporekati trženju navedenega izdelka, če je poleg imena proizvajalca navedeno ime podjetja, ki nadzoruje prepakiranje in zanj prevzema odgovornost.

I – Pravni okvir

4. Člen 5 Direktive 89/104, naslovljen „Pravice iz znamke“, določa:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

(a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

(b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

(a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;

(b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

(c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;

d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

[…]“

5. Člen 7 Direktive, naslovljen „Izčrpanje pravice iz znamke“, določa:

„1. Znamka imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg Skupnosti označeno s to znamko s strani imetnika ali z njegovim soglasjem.

2. Odstavek 1 se ne uporablja, če obstajajo zakoniti [upravičeni] razlogi, da imetnik nasprotuje nadaljnji komercializaciji blaga, še zlasti, če se stanje blaga spremeni ali poškoduje po tem, ko je bilo dano na trg.“

6. Direktiva 89/104 je bila razveljavljena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami( ), ki je začela veljati 28. novembra 2008. Vendar se glede na čas dejanskega stanja za spore o glavni stvari še naprej uporablja Direktiva 89/104.

7. Člena 5 in 7 Direktive 89/104 sta bila v dansko pravo prenesena s členoma 4 in 6 zakona o znamkah (Varemærkeloven)( ).

II – Spora o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

A – Zadeva C-400/09

8. Družbe Orifarm A/S (v nadaljevanju: Orifarm), Orifarm Supply A/S (v nadaljevanju: Orifarm Supply), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S (v nadaljevanju: Handelsselskabet) in Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (v nadaljevanju: Ompakningsselskabet) so del skupine Orifarm, ki je največji vzporedni uvoznik zdravil v skandinavskih državah in je bila leta 2008 največja dobaviteljica zdravil danskim lekarnam. Skupina ima sedež v Odenseju (Danska).

9. Družbi Orifarm in Handelsselskabet sta imeli ali imata dovoljenje za trženje in prodajo spornih zdravil, medtem ko sta družbi Orifarm Supply in Ompakningsselskabet, ki se je v času prepakiranja in prodaje obravnavanih zdravil imenovala Medipack A/S (v nadaljevanju: Medipack), dejansko opravljali prepakiranje in sta imeli ali imata dovoljenje zanj.

10. Vse odločitve v zvezi z nabavo, videzom, trženjem in prodajo sprejema družba Orifarm, medtem ko družba Ompakningsselskabet proizvode kupi in prepakira ter odgovarja za spoštovanje zahtev za prepakiranje, ki jih določa Lægemiddelstyrelsen (danska agencija za zdravila). Med osebjem družbe Ompakningsselskabet (Medipack) je 210 zaposlenih, ki se ukvarjajo z logistiko, skladiščenjem in dejanskim prepakiranjem, medtem ko je v družbi Orifarm zaposlenih od 15 do 20 oseb zlasti za trženje zdravil.

11. Družbe Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV in Merck Sharp & Dohme (v nadaljevanju skupaj: Merck) so vse del skupine Merck. Ta je eden od največjih proizvajalcev izvirnih zdravil na svetu.

12. Skupina Merck je proizvajala sporna zdravila, ki jih je skupina Orifarm vzporedno uvozila na danski trg. Skupina Merck je tudi imetnica pravic iz znamke za te izdelke oziroma je pooblaščena za vlaganje tožb glede licenčnih pogodb, sklenjenih z imetniki pravic iz znamke.

13. Družbi Orifarm in Handelsselskabet se od začetka vzporednega uvoza in trženja zdravil na embalaži spornih zdravil, za katera imata dovoljenja za trženje, predstavljata kot družbi za prepakiranje, čeprav so dejansko prepakiranje, glede na posamičen primer in po navodilih družb Orifarm in/ali Handelsselskabet, opravile družbe Ompakningsselskabet (Medipack), Orifarm Supply ali zunanje družbe za prepakiranje. Vendar v tem primeru ni šlo za zunanje družbe.

14. Čeprav je od leta 2006 skupina Orifarm začela izdelke skupine Merck označevati z navedbo „prepakirala družba Medipack A/S za družbo Orifarm A/S“, se spor o glavni stvari nanaša na zdravila, na embalaži katerih ni bilo navedeno dejansko podjetje za prepakiranje, ampak le imena imetnika dovoljenja za trženje in proizvajalca z navedbo:

„Uvozila in prepakirala družba Orifarm A/S […]

Proizvajalec: Merck Sharp & Dohme“

15. Skupina Merck je pri Sø- og Handelsretten (sodišče za pomorske in trgovske zadeve) vložila dve tožbi zoper družbi Orifarm in Orifarm Supply oziroma zoper družbi Handelsselskabet in Ompakningsselskabet, v katerih zatrjuje, da na embalaži spornih zdravil ni bilo navedeno dejansko podjetje za prepakiranje. V sodbah, izrečenih 21. februarja 2008 in 20. junija 2008, je Sø- og Handelsretten ugotovilo, da so tožene stranke kršile pravice iz znamke skupine Merck s tem, da niso navedle dejanske družbe za prepakiranje, ter jim je naložilo, naj skupini Merck plačajo denarno odškodnino.

16. Højesteret, ki obravnava kasacijski pritožbi, ki so ju zoper ti sodbi Sø- og Handelsretten vložile družbe Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet in Ompakningsselskabet, je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali je treba sodno prakso Sodišča […], kot je razvidna iz njegovih [zgoraj navedenih] sodb MPA Pharma […] in […] Bristol-Myers Squibb in drugi […], razumeti tako, da vzporedni uvoznik, ki ima dovoljenje za trženje vzporedno uvoženega zdravila in ima podatke v zvezi z njim in ki daje neodvisnemu podjetju navodila za nakup in prepakiranje zdravila ter za natančen videz embalaže in določb, ki jih je treba sprejeti v zvezi z zdravilom, krši pravice imetnika znamke s tem, da se na zunanji embalaži uvoženega zdravila sam predstavlja kot podjetje za prepakiranje, namesto da bi navedel ime neodvisnega podjetja, ki ima dovoljenje za prepakiranje in je uvozilo zdravilo ter dejansko opravilo prepakiranje, zlasti s (ponovno) namestitvijo zadevne znamke?

2. Ali je za odgovor na prvo vprašanje pomembno, da je mogoče domnevati, da dejstvo, da se imetnik dovoljenja za trženje sam predstavlja kot podjetje za prepakiranje, in ne kot podjetje, ki je po navodilu dejansko opravilo prepakiranje, ne povzroči nevarnosti, da bi potrošnik ali končni uporabnik napačno sklepal, da je za prepakiranje zadevnega zdravila odgovoren imetnik znamke?

3. Ali je za odgovor na prvo vprašanje pomembno dejstvo, da je mogoče domnevati, da je izključena nevarnost sklepanja, da je imetnik znamke odgovoren za prepakiranje zdravila, če je kot podjetje za prepakiranje navedeno podjetje, ki je dejansko opravilo prepakiranje?

4. Ali je za odgovor na prvo vprašanje pomembna samo nevarnost, da bi se napačno sklepalo, da je za prepakiranje zdravila odgovoren imetnik znamke, ali so upoštevne tudi druge ugotovitve v zvezi z imetnikom znamke, kot je […] (a) dejstvo, da podjetje, ki zdravilo uvaža in ga dejansko prepakira, s tem da na njegovo zunanjo embalažo (ponovno) namesti znamko imetnika blagovne znamke, lahko tako samo krši znamko imetnika, in (b) dejstvo, da je zaradi dejavnikov, za katere odgovarja podjetje za prepakiranje, mogoče, da prepakiranje vpliva na izvorno stanje zdravila ali da je videz prepakiranega zdravila tak, da bi bilo mogoče domnevati, da škodi ugledu imetnika znamke (glej med drugim (zgoraj navedeno) sodbo Bristol-Myers Squibb in drugi)?

5. Ali na odgovor na prvo vprašanje vpliva dejstvo, da je imetnik dovoljenja za trženje, ki se je predstavljal kot podjetje za prepakiranje, ob obvestilu imetnika znamke pred nameravanim trženjem vzporedno uvoženega zdravila po prepakiranju spadal v isto skupino (kot sestrska družba) kot dejansko podjetje za prepakiranje?“

B – Zadeva C-207/10

17. Družbi Paranova Danmark A/S (v nadaljevanju: Paranova Danmark) in Paranova Pack A/S (v nadaljevanju: Paranova Pack) sta hčerinski družbi skupine Paranova Group A/S, ki se ukvarja z vzporednim uvozom zdravil na Dansko, Finsko in Švedsko. Skupina ima sedež v Ballerupu na Danskem, kjer sta tudi hčerinski družbi.

18. Družba Paranova Danmark ima dovoljenje za trženje spornih zdravil.

19. Družba Paranova Pack opravlja prepakiranje za celotno skupino in je torej dejansko prepakirala zadevna zdravila. Je imetnica dovoljenja za prepakiranje zdravil.

20. Vsa vprašanja glede izbire izdelkov za prodajo in nakup ter prošenj za izdajo dovoljenj za trženje, vključno z načini pakiranja, obravnava družba Paranova Danmark. Družba Paranova Pack dejansko opravlja nakupe in pakiranje zdravil v skladu s pogoji, ki jih družbam za prepakiranje nalaga Lægemiddelstyrelsen, in jih ponovno prodaja v skladu s farmacevtsko zakonodajo, pri čemer je za vse to tudi odgovorna. Strokovnjak, zadolžen za končno dajanje serije na trg, je bil sprva zaposlen v družbi Paranova Danmark, potem pa so ga premestili v družbo Paranova Pack. Leta 2003 je bilo v družbi Paranova Danmark 11 zaposlenih, v družbi Paranova Pack pa 164. Ta razdelitev je prevladovala tudi v drugih letih, upoštevnih za obravnavano zadevo.

21. Družba Paranova Danmark se je na embalaži spornih zdravil, za katera je imela dovoljenje za trženje, predstavljala kot podjetje za prepakiranje, čeprav je dejansko prepakiranje opravljala družba Paranova Pack, ki spada v skupino Paranova, ali podjetja za prepakiranje, ki ne spadajo v to skupino. Vendar v tem primeru ni šlo za tovrstna podjetja.

22. Skupina Merck je proizvajala sporna zdravila, ki jih je skupina Paranova vzporedno uvažala na Dansko. Skupina Merck je tudi imetnica pravic iz znamke, ki se nanaša na vzporedno uvožene sporne izdelke, oziroma je pooblaščena za vlaganje tožb glede licenčnih pogodb, sklenjenih z imetniki znamk.

23. Skupina Merck je zoper družbi Paranova Danmark in Paranova Pack vložila tožbi, v katerih zatrjuje, da na embalaži spornih zdravil ni bilo navedeno dejansko podjetje za prepakiranje. Na podlagi teh tožb je bilo družbama Paranova Danmark in Paranova Pack – s sklepom z dne 26. oktobra 2004, ki ga je izdalo Fogedretten i Ballerup in ga je v pritožbenem postopku 15. avgusta 2007 potrdilo Sø- og Handelsretten, oziroma s sodbo tega sodišča z dne 31. marca 2008 – prepovedano prodajati navedena zdravila, ker na njuni embalaži ni bilo navedeno dejansko podjetje za prepakiranje.

24. Højesteret, ki obravnava kasacijski pritožbi, ki sta ju vložili družbi Paranova Danmark in Paranova Pack zoper ti sodbi Sø- og Handelsretten, je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali je treba člen 7(2) […] Direktive 89/104 […] in pripadajočo sodno prakso, zlasti [zgoraj navedene] sodbe Hoffmann-La Roche […], Pfizer […] in Bristol-Myers Squibb in drugi […], razlagati tako, da se imetnik pravice iz znamke lahko sklicuje na to pravico, da bi nasprotoval temu, da družba za trženje vzporedno uvoženih izdelkov, imetnica dovoljenja za trženje zdravila v državi članici, to zdravilo proda z navedbo, da ga je prepakirala družba za trženje, čeprav je ta dejansko prepakiranje zaupala drugi družbi, družbi za prepakiranje, ki ji je družba za trženje dala navodila za nakup, pakiranje, za natančno zasnovo embalaže za zdravila ter za druge določbe v povezavi z zdravilom in ki ima dovoljenje za prepakiranje in v okviru prepakiranja da znamko na novo embalažo?

2. Ali na odgovor na prvo vprašanje vpliva to, da je mogoče domnevati, da potrošnik ali končni uporabnik ne sklepa napačno glede izvora blaga in ne more biti zaveden k prepričanju, da je za prepakiranje odgovoren imetnik znamke, ker je navedba imena proizvajalca poleg zgoraj omenjene navedbe odgovornega za prepakiranje?

3. Ali je zgolj nevarnost zmote potrošnika ali končnega uporabnika glede odgovornosti imetnika znamke upoštevna za odgovor na prvo vprašanje ali je lahko upošteven tudi drug vidik v zvezi z imetnikom znamke, na primer (a) dejstvo, da tisti, ki dejansko opravi nakup, prepakiranje in ponovno namesti znamko imetnika na embalažo zdravil, sam v tem primeru krši pravice imetnika znamke in da je to mogoče pripisati okoliščinam, za katere je odgovoren tisti, ki je dejansko opravil prepakiranje, (b) da prepakiranje vpliva na izvorno stanje zdravila ali (c) da je videz prepakiranega izdelka tak, da je mogoče domnevati, da krši znamko ali škodi ugledu imetnika?

4. Če pri odgovoru na tretje vprašanje Sodišče meni, da je pomembno upoštevati tudi dejstvo, da družba za prepakiranje morebiti sama krši pravice iz znamke imetnika, naj Sodišče pojasni, ali je za ta odgovor pomembno, da sta družba za trženje vzporednega uvoznika in družba za prepakiranje po nacionalni zakonodaji solidarno in posamično odgovorni za kršitev pravic iz znamke imetnika.

5. Ali na odgovor na prvo vprašanje vpliva dejstvo, da je vzporedni uvoznik, ki je imetnik dovoljenja za trženje in je navedel, da je odgovoren za prepakiranje, ob obvestilu imetnika znamke pred nameravano prodajo prepakiranega zdravila spadal v isto skupino kot družba, ki je opravila prepakiranje (sestrska družba)?

6. Ali na odgovor na prvo vprašanje vpliva dejstvo, da je na navodilih za uporabo kot proizvajalec navedena družba za prepakiranje?“

III – Presoja

25. Vprašanja, ki jih je Højesteret predložilo Sodišču in ki jih je treba obravnavati skupaj,( ) se v bistvu nanašajo na to, ali je treba člen 7(2) Direktive 89/104 razlagati tako, da lahko imetnik znamke zato, ker na embalaži prepakiranega izdelka ni navedeno podjetje, ki ga je dejansko prepakiralo, nasprotuje trženju tega proizvoda, če je poleg imena proizvajalca navedeno podjetje, ki nadzira prepakiranje in je zanj odgovorno.

26. Korenine sodne prakse Sodišča v zvezi s prepakiranjem zdravil z znamko, ki ga opravljajo vzporedni uvozniki brez dovoljenja imetnika znamke, so v zgoraj navedeni sodbi Hoffmann-La Roche, ki je postavila vodilna načela na tem področju. V tej sodbi je Sodišče problematiko obravnavalo glede na prepoved omejevalnih ukrepov pri uvozu v skladu s členom 30 Pogodbe EGS in glede na upravičenja takih ukrepov zaradi varstva industrijske in poslovne lastnine v skladu s členom 36 Pogodbe EGS.

27. Sodišče je v tej sodbi odločilo, da člen 36 Pogodbe EGS dopušča odstopanja od temeljnega načela prostega pretoka blaga le, če so ta upravičena z varovanjem pravic, ki so poseben predmet industrijske in poslovne lastnine. Pri tem je treba upoštevati bistveno funkcijo znamke, ki je uporabniku ali končnemu potrošniku zagotoviti identiteto izvora proizvoda, ki ga znamka označuje, kar mu tako omogoča, da brez morebitne zmede razlikuje ta proizvod od tistih, ki so drugačnega izvora. To jamstvo izvora pomeni, da je lahko uporabnik ali končni potrošnik prepričan, da ponujeni mu proizvod, ki ga označuje znamka, na predhodni stopnji njegovega trženja ni bil predmet poseganja tretje osebe brez dovoljenja imetnika znamke, ki bi škodilo prvotnemu stanju proizvoda.

28. Zato po mnenju Sodišča pravica, ki je priznana imetniku znamke, da nasprotuje vsakršni uporabi znamke, ki bi lahko izkrivila jamstvo izvora, spada k posebnemu predmetu pravice iz znamke in je zato na podlagi člena 36, prvi stavek, Pogodbe EGS imetniku pravice mogoče priznati, da uvozniku proizvoda, ki ga označuje znamka, po njegovem prepakiranju prepreči, da znamko, brez dovoljenja imetnika, da na novo embalažo( ).

29. Iz točke 14 zgoraj navedene sodbe Hoffmann-La Roche je razvidno, da je v skladu s členom 36, prvi stavek, Pogodbe EGS upravičeno nasprotovanje imetnika pravice iz znamke, zaščitene v dveh državah članicah hkrati, saj preprečuje, da bi se proizvod, za katerega je bila zakonito prijavljena znamka v eni od teh držav, tržil v drugi državi članici, potem ko je bil prepakiran v novo embalažo, na katero je znamko dala tretja oseba. Iz tega je prav tako razvidno, da prikrita omejitev v trgovanju med državami članicami v smislu člena 36, drugi stavek, Pogodbe EGS vendarle pomeni tako nasprotovanje, če so izpolnjeni ti pogoji:

– da je dokazano, da bi se z imetnikovo uporabo pravice iz znamke, ob upoštevanju sistema trženja, ki velja zanj, za nasprotovanje trženju prepakiranih proizvodov pod to znamko prispevalo k umetni delitvi trgov med državami članicami;

– da je dokazano, da prepakiranje ne more vplivati na izvirno stanje proizvoda;

– da je bil imetnik znamke predhodno obveščen o prodaji prepakiranega proizvoda in

– da je na novi embalaži navedeno, kdo je proizvod prepakiral( ).

30. V središču obravnavanih zadev je razlaga tega zadnjega pogoja. Sodišče je v točki 12 zgoraj navedene sodbe Hoffmann-La Roche upravičilo obstoj tega pogoja ter tudi pogoja, ki se nanaša na predhodno obvestilo imetnika znamke, glede na njegov interes, da se potrošnik ne zapelje v zmoto o izvoru proizvoda.

31. Sodišče je v nadaljnji sodni praksi razvilo in pojasnilo pogoje, ki jih mora vzporedni uvoznik spoštovati, da lahko opravi prepakiranje zdravil, označenih z znamko. Tako je storilo glede člena 7 Direktive 89/104, ki v celoti ureja vprašanje izčrpanja pravice iz znamke glede proizvodov, danih na trg znotraj Unije. Sodišče je v zvezi s tem navedlo, da je namen člena 7 te direktive, tako kot člena 36 Pogodbe ES, uskladiti temeljne zahteve po zaščiti pravic iz znamke in prosti pretok blaga na skupnem trgu, tako da je treba ti določbi, ki sledita istemu cilju, razlagati enako( ).

32. Sodišče je v zgoraj navedeni sodbi Bristol-Myers Squibb in drugi dalje razvilo in pojasnilo načela iz zgoraj navedene sodbe Hoffmann-La Roche ter presodilo, da je treba člen 7(2) Direktive 89/104 razlagati tako, da lahko imetnik znamke legitimno nasprotuje nadaljnjemu trženju farmacevtskega izdelka, če je uvoznik prepakiral izdelek in nanj ponovno namestil znamko, razen če je izpolnjenih več pogojev, tudi tisti, ki se nanaša prav na obravnavani zadevi in zahteva, „da je na novi embalaži jasno navedeno podjetje za prepakiranje izdelka in ime njegovega proizvajalca[( )], pri čemer mora biti ta navedba natisnjena tako, da jo razume običajno pozorna oseba z normalnim vidom. Prav tako je treba poreklo dodatnega izdelka, ki ne izvira od imetnika znamke, navesti tako, da izključi vsak vtis, da je zanj odgovoren imetnik znamke. Po drugi strani pa ni treba navesti, da se je prepakiranje opravilo brez dovoljenja imetnika znamke“( ).

33. Upravičitev tega pogoja je jasno razvidna v točki 70 zgoraj navedene sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi. Gre za zaščito interesa imetnika znamke, da potrošnika ali končnega uporabnika ni mogoče zavesti k prepričanju, da je on odgovoren za prepakiranje.

34. Vendar menim, da je ta interes zaščiten, ker je na embalaži zdravila jasno navedeno ime podjetja, odgovornega za prepakiranje,( ) ter ime proizvajalca. To razlikovanje naj bi odpravilo vsak dvom pri potrošniku o vlogi teh dveh subjektov pri proizvodnji in prepakiranju izdelka. Pomembno je, prvič, da potrošnik ve, kdo je odgovoren za prepakiranje in komu se lahko pripišejo morebitne napake izdelka, povzročene s prepakiranjem, ter drugič, da je seznanjen s tem, da se prepakiranje ni opravilo pod nadzorom imetnika znamke.

35. V zvezi s tem zadošča navedba imena podjetja, ki nadzira prepakiranje, pri čemer mora podjetje izvajalec slediti danim navodilom in prevzeti odgovornost za to opravilo. Če gre za vzporednega uvoznika, navedba, da je izdelek prepakiral on, zadošča za preprečitev vsake zmede pri potrošnikih ter njim in imetniku znamke omogoča seznanitev s tem, kdo je opravil prepakiranje. Po drugi strani bi moralo biti, če se zdi, da je to prepakiranje podjetje za prepakiranje opravilo povsem neodvisno in za to prevzelo odgovornost, ime tega podjetja navedeno na embalaži poleg imena proizvajalca.

36. Ker se „podjetje za prepakiranje“ v smislu sodne prakse, ki izhaja iz zgoraj navedene sodbe Bristol-Myers Squibb in drugi, nanaša na podjetje, ki nadzira opravljanje prepakiranja in ki je za to odgovorno, mora to podjetje paziti, da prepakiranje ne vpliva na izvorno stanje izdelka, vsebovanega v embalaži, in da videz prepakiranega izdelka ni tak, da bi lahko škodil ugledu znamke.

37. Vprašanje, ali je – v sporih o glavni stvari – podjetje, ki je bilo navedeno na embalaži zdravil kot podjetje za prepakiranje, opravilo prepakiranje in zanj prevzelo odgovornost, je dejansko vprašanje, ki ga mora obravnavati predložitveno sodišče. Za opredelitev razmerja med vzporednim uvoznikom in podjetjem za prepakiranje je treba preveriti, kdo določa dejanske oblike prepakiranja. To, da dve podjetji spadata v isto skupino, se mi v zvezi s tem ne zdi odločilno, ampak ima lahko le kaže na naravo razmerja med tema podjetjema.

38. Zahtevati, da se – če sta podjetje, ki nadzira opravljanje prepakiranja in za to prevzema odgovornost, in podjetje, ki dejansko opravlja prepakiranje, dva različna subjekta – navede ime zadnjenavedenega, bi po mojem mnenju presegalo tisto, kar je potrebno za preprečitev, da bi se potrošnika zavedlo v prepričanje, da je za prepakiranje odgovoren imetnik znamke.

39. Skupina Merck, nasprotno, trdi, da bi morale biti informacije potrošnikom kar najpopolnejše in da bi zato njihovo varstvo zahtevalo, da je na embalaži zdravila navedeno ime dejanskega podjetja za prepakiranje.

40. Ob tem poizkusu ustvariti dodatni razlog, ki imetniku znamke omogoča nasprotovanje vzporednim uvozom zdravil, je treba opozoriti, kot sta to pred menoj storila generalni pravobranilec Jacobs( ) in generalna pravobranilka Sharpston( ), da je treba v okviru pravice iz znamk vsako odstopanje od načela prostega pretoka blaga razlagati ozko in da ga je mogoče uveljavljati le za upravičenje nujnih omejitev za varstvo posebnega predmeta pravice industrijske lastnine. Člen 7(2) Direktive 89/104 je treba torej kot izjemo od načela prostega pretoka blaga razlagati ozko.

41. Sodišče je v sodbi z dne 23. aprila 2002 v zadevi Boehringer Ingelheim in drugi( ) jasno navedlo, da „čeprav je mogoče odstopiti od temeljnega načela prostega pretoka blaga, če imetnik znamke na njeni podlagi nasprotuje prepakiranju vzporedno uvoženih zdravil, je to mogoče le v obsegu, v katerem ta možnost imetniku omogoča varstvo pravic, ki tvorijo del posebnega predmeta znamke, kot se razume glede na njeno bistveno funkcijo“( ). Če se imetnik znamke za nasprotovanje prepakiranju vzporedno uvoženih zdravil sklicuje na razloge, ki se oddaljujejo od stroge zaščite posebnega predmeta bistvene funkcije njegove znamke, taki razlogi niso primerni za to, da bi upravičili odstopanje od temeljnega načela prostega pretoka blaga.

42. Ker niti poseben predmet znamke niti njena bistvena funkcija jamstva izvora nista prizadeta s sočasno navedbo imena podjetja, odgovornega za prepakiranje, in imena proizvajalca, menim, da se imetnik znamke ne more opreti na člen 7(2) Direktive 89/104 za uveljavljanje odškodnine od vzporednega uvoznika zaradi tega, ker na prepakiranem izdelku ni bilo navedbe imena dejanskega podjetja za prepakiranje, medtem ko je ta uvoznik nadziral opravljanje prepakiranja in zanj prevzel odgovornost.

43. Menim, da ta rešitev omogoča ohranitev ravnovesja med zaščito pravic iz znamke in prostega pretoka blaga, pri čemer potrošnikom zagotavlja ustrezne informacije. Po mnenju imetnika znamke je njena bistvena funkcija, in sicer jamstvo izvora, zaščitena in ugledu znamke ne more škoditi nepravilno prepakiranje. Sočasno imetnik znamke, tako kot potrošniki, ve, komu je mogoče pripisati prepakiranje, če pride do napak, povezanih z njim.

44. Glede na vse zgoraj navedeno menim, da je treba člen 7(2) Direktive 89/104 razlagati tako, da imetnik znamke zato, ker na embalaži prepakiranega izdelka ni navedeno podjetje, ki je dejansko opravilo njegovo prepakiranje, ne more nasprotovati trženju tega izdelka, če je poleg imena proizvajalca navedeno ime podjetja, ki nadzira prepakiranje in je zanj odgovorno.

IV – Predlog

45. Glede na zgornje ugotovitve Sodišču predlagam, naj na vprašanja, ki jih je postavilo Højesterets, odgovori tako:

„Člen 7(2) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) je treba razlagati tako, da imetnik znamke zato, ker na embalaži prepakiranega izdelka ni navedeno podjetje, ki je dejansko opravilo njegovo prepakiranje, ne more nasprotovati trženju tega izdelka, če je poleg imena proizvajalca navedeno ime podjetja, ki nadzira prepakiranje in je zanj odgovorno.“