V pritožbenem postopku na področju znamk Skupnosti, naperjenem zoper odločbo odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), lahko UUNT, ne da bi spremenil stanje spora, po svoji izbiri predlaga, naj se sprejmejo predlogi ene ali druge stranke, in predloži argumente v podporo tožbenih razlogov te stranke. Nasprotno pa ne more izoblikovati samostojnih predlogov za razveljavitev ali predložiti razlogov za razveljavitev, ki jih niso navedle druge stranke.

Iz člena 142 Uredbe št. 40/94 in člena 14Uredbe št. 2081/92 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila izhaja, da mora Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) uporabljati Uredbo št. 40/94 na način, ki ne posega v zaščito zaščitenih označb porekla iz Uredbe št. 2081/92.

V okviru postopka za ugotovitev ničnosti registracije znamke Skupnosti na podlagi zaščitene označbe porekla je Urad pristojen opraviti tako analizo, in če bi tako nanesle okoliščine, zavrniti zaščito generičnega dela zaščitene označbe porekla. Glede na to, da namreč ne gre za razveljavitev zaščitene označbe porekla kot take, dejstvo, da člen 13(1), drugi pododstavek, Uredbe št. 2081/92 izključuje zaščito generičnih označb v zaščiteni označbi porekla, Uradu omogoča preveriti, ali je zadevni izraz dejansko generična označba kmetijskega proizvoda ali živila.

V zvezi s tem so v sistemu registracije Skupnosti, vzpostavljenim z Uredbo št. 2081/92, vprašanja v zvezi z zaščito, ki je namenjena različnim delom imena, in zlasti vprašanje, ali gre za generično ime ali za del, ki je zaščiten proti praksam iz člena 13 navedene uredbe, predmet presoje, ki se izvede s podrobno analizo zadevnih dejanskih okoliščin.

Kadar je označba porekla sestavljena iz več elementov, od katerih gre pri enem za generičen izraz kmetijskega proizvoda ali živila, je treba uporabo tega generičnega imena registrirane znamke šteti za skladno s členom 13(1), prvim pododstavkom, (a) ali (b) Uredbe št. 2081/92 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila, in zavrniti zahtevo za razglasitev ničnosti take znamke na podlagi označbe porekla.

Člen 3 Uredbe št. 2081/92 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila določa – po tem, ko je bilo ugotovljeno, da označb, ki so postale generične, ni mogoče registrirati –, da je treba za ugotovitev, ali je označba postala generična, upoštevati vse dejavnike in zlasti obstoječe stanje v državi članici, iz katere izvira poreklo imena in na območjih potrošnje, obstoječe stanje v drugih državah članicah in zadevno nacionalno in skupnostno zakonodajo.

V okviru postopka za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti na podlagi zaščitene označbe porekla Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) ni mogel ugotoviti, da je ime, vsebovano v navedeni zaščiteni označbi porekla, generično in da registracija znamke, ki vsebuje označbo, ne posega v zaščiteno označbo porekla v smislu člena 13(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 2081/92 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila, ne da bi pri tem izvedel podroben preizkus dejavnikov, ki bi lahko opredeljevali generičnen značaj imena.

Glede na to so pokazatelji s pravnega, ekonomskega, tehničnega, zgodovinskega, kulturnega in družbenega področja, ki omogočajo izvesti podrobno potrebno analizo, zlasti: zadevna nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Skupnosti, vključno z njunim zgodovinskim razvojem; dojemanje domnevno generičnega imena s strani povprečnega potrošnika, vključno z dejstvom, da prepoznavnost imena ostane povezana s tradicionalno izdelavo sira v regiji zaradi tega, ker se običajno ne uporablja v drugih regijah države članice ali Evropske unije; okoliščina, da je bil izdelek z zadevnim imenom zakonito tržen v nekaterih državah članicah; dejstvo, da je bil izdelek pod zadevnim imenom zakonito proizveden v državi imena, čeprav ne po tradicionalnem načinu proizvodnje; okoliščina, da je taka proizvodnja trajala dalj časa; količina izdelkov z zadevnim imenom, ki niso bili proizvedeni na tradicionalen način v primerjavi s količino izdelkov, proizvedenih na tak način; tržni delež izdelkov z zadevnim imenom, ki niso bili proizvedeni na tradicionalen način, v primerjavi s tržnim deležem izdelkov, proizvedenih na tak način; dejstvo, da so izdelki, ki niso bili proizvedeni na tradicionalen način, predstavljeni tako, da se navezujejo na mesto proizvodnje izdelkov, ki so bili proizvedeni na tradicionalen način; zaščita zadevnega imena z mednarodnimi sporazumi in število držav članic, ki se morebiti sklicujejo na domnevno generičen značaj zadevnega imena.

Poleg tega pri presoji generičnega značaja imena ni izključeno upoštevanje ankete, izvedene pri potrošnikih z namenom razumevanja njihovega zaznavanja zadevnega imena ali mnenja odbora, ustanovljenega s Sklepom 93/53 o ustanovitvi znanstvenega odbora za označbe porekla, geografske označbe in certifikate posebnega značaja, ki ga je nato nadomestila skupina znanstvenih strokovnjakov za označbe porekla, geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti s Sklepom 2007/71. Ta odbor, ki je sestavljen iz visoko usposobljenih strokovnjakov s področja prava in kmetijstva, ima za cilj predvsem preučevanje generičnega značaja imen.

Končno je mogoče upoštevati druge elemente, zlasti definicijo poimenovanja, ki se kot generična vodi v Codex alimentarius, in mednarodne konvencije o uporabi in zaščiti domnevno generičnega imena.

(Glej točke od 65 do 67, 88 in 89.)