Zadeva C-259/04

Elizabeth Florence Emanuel

proti

Continental Shelf 128 Ltd

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, ki ga je posredovalo High Court of Justice

(England & Wales))

„Znamke, ki zavajajo ali lahko zavajajo javnost glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitve – Znamka, ki jo imetnik prenese skupaj s podjetjem, ki izdeluje z znamko povezano blago – Direktiva 89/104/EGS“

Povzetek sodbe

1. Vprašanja za predhodno odločanje – Predložitev sodišču – Nacionalno sodišče v smislu člena 234 ES – Pojem

(člen 234 ES)

2. Približevanje zakonodaj – Znamke – Direktiva 89/104 – Zavrnitev vpisa ali ničnost – Razlogi za razveljavitev znamke – Znamke, ki lahko zavajajo javnost

(Direktiva Sveta 89/104, člena 3(1)(g) in 12(2)(b))

1. Pri presoji, ali je organ sodišče v smislu člena 234 ES, je treba upoštevati skupek dejavnikov, kot so zakonska podlaga organa, njegova stalnost, zavezujoča narava njegovih odločitev, kontradiktornost postopka, uporaba pravnih pravil s strani tega organa in njegova neodvisnost. Tem merilom ustreza oseba, ki jo je na podlagi britanskega zakona o znamkah določil Lord Chancellor za odločanje na pritožbeni stopnji o odločbah registra znamk. Gre namreč za stalni organ, ki odloča o pravicah po zakonu o znamkah in po pravilih postopka, določenih v Uredbi o znamkah iz leta 2000. Poleg tega je postopek kontradiktoren, odločbe „določene osebe“ so zavezujoče in načeloma dokončne, razen če so izjemoma predmet sodnega preizkusa. Določeni osebi je pri izvajanju njene naloge zagotovljena enaka neodvisnost kot sodnikom.

(Glej točke 19, 23 in 24.)

2. Registracija znamke, ki je enaka imenu oblikovalca in prvega izdelovalca proizvodov te znamke, se ne more zavrniti in njenemu imetniku ne morejo ugasniti pravice, samo zato ker naj bi zavajala javnost v smislu členov 3(1)(g) in 12(2)(b) Direktive 89/104 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, zlasti ko so se stranke te znamke, ki je bila prej registrirana v drugačni grafični obliki, prenesle s podjetjem, ki izdeluje proizvode, označene s to znamko.

Primeri zavrnitve registracije in pogoji za razveljavitev, ki jih določajo navedene določbe, namreč predvidevajo, da se lahko ugotovi obstoj resnične prevare ali dovolj velike nevarnosti prevare potrošnika. Čeprav lahko v primeru znamke, katere ime je enako imenu določene osebe, na povprečnega potrošnika pri nakupu proizvoda, ki je označen z omenjeno znamko, ta okoliščina vpliva tako, da si predstavlja, da je zadevna oseba sodelovala pri oblikovanju, je podjetje, ki je imetnik znamke, tisto, ki zagotavlja značilnosti in kakovosti tega proizvoda.

Po drugi strani pa bi moralo nacionalno sodišče preučiti, ali pri predstavitvi znamke ne obstaja volja podjetja, ki je vložilo zahtevo za registracijo te znamke, da potrošnika prepriča, da oseba, katere ime je enako znamki, še vedno oblikuje proizvode te znamke ali da sodeluje pri njihovem oblikovanju. V bistvu bi v tem primeru šlo za manever, ki bi ga lahko označili za zvijačo, vendar ne bi bil prevara v smislu člena 3 Direktive 89/104 in zato ne bi vplival na samo znamko in posledično na možnosti njene registracije.

(Glej točke 47, 48, 50, 51 in 53 ter točki 1 in 2 izreka.)

SODBA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 30. marca 2006( )

„Znamke, ki zavajajo ali lahko zavajajo javnost glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitve – Znamka, ki jo imetnik prenese skupaj s podjetjem, ki izdeluje z znamko povezano blago – Direktiva 89/104/EGS“

V zadevi C‑259/04,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložila The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Združeno kraljestvo) s sklepom z dne 26. maja 2004, ki ga je posredovalo High Court of Justice (England & Wales) in ki je prispel na Sodišče 16. junija 2004, v postopku

Elizabeth Florence Emanuel

proti

Continental Shelf 128 Ltd,

SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi A. Rosas, predsednik senata, J. Malenovský, J.‑P. Puissochet (poročevalec), A. Borg Barthet in U. Lõhmus, sodniki,

generalni pravobranilec: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

sodna tajnica: L. Hewlett, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 1. decembra 2005,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Elizabeth Florence Emanuel J. Hill, barrister, H. Evans in C. Daniel, solicitors,

– za Continental Shelf 128 Ltd R. Hacon, barrister,

– za vlado Združenega kraljestva E. O’Neill zastopnica, skupaj z M. Tappinom, barrister,

– za Komisijo Evropskih skupnosti N. B. Rasmussen, zastopnik,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 19. januarja 2006

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložila The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (oseba, ki jo je določil Lord Chancellor na podlagi člena 76 zakona iz leta 1994 o znamkah za odločanje na pritožbeni stopnji o odločbah registra znamk, v nadaljevanju: določena oseba), se nanaša na razlago členov 3(1)(g) in 12(2)(b) Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1).

2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med šiviljo, gospo Emanuel, in družbo Continental Shelf 128 Ltd (v nadaljevanju: CSL). Predmet tega spora sta tožbi, ki ju je gospa Emanuel vložila proti tej družbi, in sicer ugovor zoper registracijo znamke „ELIZABETH EMANUEL“ z velikimi tiskanimi črkami (v nadaljevanju: znamka „ELIZABETH EMANUEL“) za oblačila, ki jih je izdelal CSL, in predlog za razveljavitev znamke „Elizabeth Emanuel“ z malimi tiskanimi črkami, razen začetnic, ki jo je leta 1997 registrirala druga družba, ki se je kasneje preoblikovala v CSL (v nadaljevanju: znamka „Elizabeth Emanuel“ ali registrirana znamka).

Pravni okvir

3 Člen 3(1) Direktive 89/104 določa:

„Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:

[…]

(g) znamke, katerih narava zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitve;

[…]“

4 Člen 12(2) te direktive določa:

„Znamka se razveljavi […], če po datumu registracije

[…]

(b) zaradi uporabe s strani imetnika znamke ali z njegovim soglasjem glede blaga in storitev, za katere je registrirana, znamka lahko zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora tega blaga ali storitev.“

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

5 Gospa Emanuel, uveljavljena šivilja poročnih oblek, je leta 1990 ustanovila podjetje z imenom „Elizabeth Emanuel“.

6 Leta 1996 je gospa Emanuel z družbo Hamlet International Plc ustanovila družbo Elizabeth Emanuel Plc (v nadaljevanju: EE Plc). Gospa Emanuel je tej družbi prepustila svojo dejavnost oblikovanja in trženja oblek, vse premoženje podjetja, med drugim tudi stranke, in prijavo za registracijo znamke „Elizabeth Emanuel“, da bi bila registrirana leta 1997.

7 Septembra 1997 je EE Plc prenesel svojo poslovno vrednost, stranke in registrirano znamko družbi Frostprint Ltd, ki je takoj spremenila svoje ime in postala družba Elizabeth Emanuel International Ltd (v nadaljevanju: EE International). EE International je zaposlil gospo Emanuel, ki je po enem mesecu zapustila to delovno mesto.

8 Novembra 1997 je EE International registrirano znamko prenesel na drugo družbo, Oakridge Trading Ltd (v nadaljevanju: Oakridge). Oakridge je 18. marca 1998 vložil prijavo za registracijo znamke „ELIZABETH EMANUEL“.

9 Ugovor zoper to prijavo je bil vložen 7. januarja 1999. Zahteva za razveljavitev registrirane znamke „Elizabeth Emanuel“ je bila vložena 9. septembra 1999.

10 Hearing Officer je na prvi stopnji ugovor in zahtevo za razveljavitev zavrnil z odločbo z dne 17. oktobra 2002 z obrazložitvijo, da če je bila javnost res žrtev goljufije in zmede, sta bili ti dovoljeni kot neizogibna posledica prenosa podjetja in strank, ki so predhodno nosile ime njihovega izvirnega lastnika.

11 Pri določeni osebi je bila vložena tožba proti tej odločbi, ki te kljub predlogu CSL, ki je med postopkom prenosa postala prevzemnik pravice registrirane znamke in prijave za registracijo znamke „ELIZABETH EMANUEL“, ni predložila na High Court of Justice, na podlagi člena 76 zakona iz leta 1994 o znamkah (Trade Marks Act 1994, v nadaljevanju: zakon o znamkah), ki določa možnost take tožbe, če določena oseba meni, da je zadeva pravno vprašanje splošne pomembnosti.

12 Razprava se je kot pred Hearing Officer osredotočila na vprašanje, ali sta člena 3(1)(g) in 12(2)(b) Direktive 89/104 lahko podlaga za tožbi, vloženi zoper CSL.

13 V teh okoliščinah je določena oseba prekinila odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložila ta vprašanja:

„1. Ali blagovna znamka zavaja javnost in je kot take ni dovoljeno registrirati po členu 3(1)(g) [Direktive 89/104], če:

– so se stranke, ki so vezane na to znamko, prenesle skupaj s podjetjem, katerega dejavnost je izdelava proizvodov pod to znamko;

– je znamka pred prenosom velikemu delu upoštevne javnosti sporočala, da je določena oseba sodelovala pri oblikovanju ali izdelavi proizvodov, za katerega se znamka uporablja;

– je po prenosu znamke prevzemnik znamke vložil prijavo za registracijo znamke in

– je bil ob prijavi velik del upoštevne javnosti v zmotnem prepričanju, da uporaba te znamke pomeni, da določena oseba še vedno sodeluje pri oblikovanju ali izdelavi proizvodov, za katere se znamka uporablja, in je to prepričanje verjetno vplivalo na odločitev za nakup pri tem delu javnosti?

2. Če odgovor na prvo vprašanje ni brezpogojno pritrdilen, katere druge okoliščine je treba upoštevati pri presoji tega, ali blagovna znamka zavaja javnost in jo je zato prepovedano registrirati po členu 3(1)(g), zlasti ali je treba upoštevati, da se nevarnost zamenjave sčasoma verjetno zmanjšuje?

3. Ali registrirana znamka lahko zavaja javnost zaradi imetnikove uporabe ali z njegovo privolitvijo in ali jo je zaradi tega možno razveljaviti po členu 12(2)(b) Direktive 89/104, če:

– so bile ta znamka in stranke, ki so nanjo vezane, prenesene skupaj s podjetjem, katerega dejavnost je izdelava proizvodov te znamke;

– je znamka pred prenosom velikemu delu upoštevne javnosti sporočala, da je določena oseba sodelovala pri oblikovanju ali izdelavi proizvodov, za katere se znamka uporablja;

– je bila po prenosu vložena vloga za razveljavitev registrirane znamke in

– je bil ob prijavi velik del upoštevne javnosti v zmotnem prepričanju, da uporaba te znamke pomeni, da določena oseba še vedno sodeluje pri oblikovanju ali izdelavi proizvodov, za katere se znamka uporablja, in je to prepričanje verjetno vplivalo na odločitev za nakup pri tem delu javnosti?

4. Če odgovor na tretje vprašanje ni brezpogojno pritrdilen, katere druge okoliščine je treba upoštevati pri presoji, ali blagovna znamka lahko zavaja javnost zaradi imetnikove uporabe znamke ali z njegovim soglasjem in jo je tako možno razveljaviti po členu 12(2)(b) [Direktive 89/104], zlasti ali je treba upoštevati, da se nevarnost zamenjave sčasoma verjetno zmanjšuje?“

Stališča, ki so bila podana na sklepne predloge generalnega pravobranilca

14 Gospa Emanuel je 22. februarja 2006 pisno predložila stališča glede sklepnih predlogov generalnega pravobranilca. Sklicevala se je na napake generalnega pravobranilca pri razlagi členov 3 in 12 Direktive 89/104 in pri razlagi sodne prakse Sodišča v predhodnih zadevah.

15 Ker Statut in Poslovnik Sodišča strankam ne določata možnosti, da predložijo stališča kot odgovor na sklepne predloge generalnega pravobranilca (glej sklep z dne 4. februarja 2000 v zadevi Emesa Sugar, C-17/98, Recueil, str. I‑665, točka 2), se stališč gospe Emanuel ne more sprejeti.

16 Vendar lahko Sodišče po uradni dolžnosti, na predlog generalnega pravobranilca ali celo na predlog strank odredi ponovno odprtje ustnega postopka v skladu s členom 61 Poslovnika, če meni, da ta ni bil dovolj jasen ali da je treba zadevo razčleniti na podlagi trditve, o kateri stranke niso razpravljale (glej sodbe z dne 19. februarja 2002 v zadevi Wouters in drugi, C‑309/99, Recueil, str. I‑1577, točka 42; z dne 14. decembra 2004 v zadevi Arnold André, C‑434/02, ZOdl., str. I‑11825, točka 27, in v zadevi Swedish Match, C‑210/03, ZOdl., str. I‑11893, točka 25).

17 V tem primeru Sodišče meni, da ima vse pomembne podatke, da odgovori na zastavljena vprašanja. Zato ustnega postopka ni treba ponovno odpreti.

Dopustnost vprašanj za predhodno odločanje

18 Preden odgovorimo na zastavljena vprašanja, je treba preučiti, ali je treba določeno osebo šteti kot sodišče v smislu člena 234 ES.

19 Pri presoji, ali je organ sodišče v smislu člena 234 ES, je treba upoštevati skupek dejavnikov, kot so zakonska podlaga organa, njegova stalnost, zavezujoča narava njegovih odločitev, kontradiktornost postopka, uporaba pravnih pravil s strani tega organa in njegova neodvisnost (glej zlasti sodbe z dne 30. junija 1966 v zadevi Vaassen-Göbbels, 61/65, Recueil, str. 377 in 380; z dne 17. septembra 1997 v zadevi Dorsch Consult, C‑54/96, Recueil, str. I‑4961, točka 23, in z dne 2. marca 1999 v zadevi Nour Eddline El-Yassini, C‑416/96, Recueil, str. I‑1209, točka 17).

20 Določeno osebo je uvedel zakon o znamkah.

21 Člena 76 in 77 tega zakona določata, da se pri določeni osebi, ki jo imenuje Lord Chancellor po posvetovanju z Lord Advocate, lahko vloži tožba zoper odločbe Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (poimenovano drugače Registrar of Trade Marks). V Angliji in Walesu je za to pristojna skupaj s High Court of Justice, na Škotskem pa s Court of Session.

22 Tožeča stranka lahko izbira, na katerem sodišču bo vložila tožbo. Vendar lahko določena oseba v nekaterih primerih odloči, da tožbo predloži na High Court of Justice, zlasti če se ji zdi, da gre pri zadevi za pravno vprašanje splošnega pomena.

23 Določena oseba je stalni organ, ki odloča o pravicah po zakonu o znamkah in po pravilih postopka, določenih v členih od 63 do 65 Uredbe iz leta 2000 o znamkah (Trade Marks Rules 2000). Postopek je kontradiktoren. Odločbe „določene osebe“ so zavezujoče in načeloma dokončne, razen če so predmet sodnega preizkusa („judicial review“).

24 Določeni osebi je pri izvrševanju njene naloge zagotovljena taka neodvisnost kot sodnikom.

25 Iz zgoraj navedenih dejstev izhaja, da je treba določeno osebo razumeti kot sodišče v smislu člena 234 ES, tako da so vprašanja za predhodno odločanje dopustna.

Prvi dve vprašanji

26 V prvih dveh vprašanjih želi predložitveno sodišče ugotoviti pogoje za zavrnitev registracije znamke, ker zavaja javnost v smislu člena 3(1)(g) Direktive 89/104, ker so se stranke, ki so na to znamko vezane, prenesle skupaj s podjetjem, ki izdeluje proizvode te znamke, in ker je bila ta znamka z imenom oblikovalca in prvega izdelovalca teh proizvodov prej registrirana v drugačni grafični obliki.

Stališča, predložena Sodišču

27 Za predložitveno sodišče sta obe predloženi trditvi sprejemljivi. Po eni strani meni, da splošni interes narekuje, da znamka ne sme zavajati povprečnega razumno pozornega in preudarnega potrošnika, po drugi strani pa, da je v skladu s splošnim interesom, da se dopusti prodaja in prenos podjetij in strank z znamkami, na katere so te stranke vezane.

28 Gospa Emanuel, tožeča stranka v postopku v glavni stvari, uveljavlja splošni interes varstva potrošnika po členu 3(1)(g) Direktive 89/104. Za uporabo tega člena naj bi zadoščalo, da obstaja najmanj resnična verjetnost, da uporaba sporne znamke lahko zavaja povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija znamke, glede njihovega izvora in vpliva na odločitve pri potrošnikovem nakupu. Obstoj take verjetnosti je vprašanje dejstev, tako da bi se morale upoštevati vse okoliščine, ki povzročijo verjetno napačno razumevanje.

29 Tožeča stranka v postopku v glavni stvari dalje meni, da če je ugotovljena verjetnost zmede, ni pomembno, da se je stranke in znamko preneslo na podjetje, ki misli, da bo to znamko lahko uporabilo.

30 CSL, tožena stranka v postopku v glavni stvari, trdi, da člen 3(1)(g) Direktive 89/104 nikakor ne razlikuje, ali so znamke osebno ime ali ne. Edino ustrezno merilo za objektivno določitev naj bi bilo, ali so znamke take, da zavajajo ali lahko zavajajo javnost, zlasti ker ustvarjajo verjetnost zmede v zvezi z ostalimi proizvodi.

31 Po mnenju tožene stranke v postopku v glavni stvari ima trditev gospe Emanuel o verjetnosti zmede za povprečnega potrošnika podlago v sodni praksi Sodišča glede posebnih uredb, ki se je ne more uporabiti za razlago Direktive 89/104.

32 CSL glede zaznavanja znamke z določenim imenom pri povprečnem potrošniku meni, da ta potrošnik zlasti na področju mode ve, da je trgovsko ime še naprej povezano s proizvodom, ki ga je izdelalo podjetje, ki je lahko preneseno skupaj s tem imenom. Po mnenju te družbe tako razmišljanje velja tudi za peke, vinogradnike in proizvajalce luksuznih proizvodov. Tako naj prenos trgovskega imena sam po sebi ne bi pomenil avtomatične zmede, naj ta prenos izhaja iz oglaševanja ali ne.

33 CSL vztraja zlasti pri dejstvu, da če obvelja trditev gospe Emanuel, bi bilo nemogoče izvesti prenos podjetja, ki izhaja iz prenosa strank in znamke proizvodov, ki so izdelani v tem podjetju. Zelo pogosto naj bi vrednost prenosa podjetja temeljila predvsem na preneseni znamki.

34 Po mnenju vlade Združenega kraljestva je namen člena 3(1)(g) Direktive 89/104 preprečevati registracijo znamk, ki zavajajo javnost, ne zaradi izvora proizvodov ali storitev, ki se jih registrira, ali zaradi značilnosti tega izvora, ampak zaradi značilnosti samih proizvodov ali storitev.

35 Cilj te določbe naj ne bi bil dopustitev prepovedi znamke zgolj zaradi tega, ker zadevni proizvodi ne dosegajo stopnje kakovosti v skladu s pričakovanji kupca, naj bo to zato, ker določena oseba ne sodeluje več pri oblikovanju in izdelavi teh proizvodov ali zaradi katerega koli drugega razloga. Če mora znamka zgolj zagotoviti, da proizvodi izhajajo iz enotnega podjetja, ki zagotavlja njihovo kakovost, sama te kakovosti ne izkazuje.

36 Vlada Združenega kraljestva trdi, da javnost ve, da se kakovost proizvodov določene znamke lahko spreminja, naj bo to zaradi odločitve imetnika znamke, zaradi spremembe lastnika ali vodstva ali zaradi sprememb v ekipi ustanoviteljev ali v tovarni proizvodnje. Povprečnega potrošnika naj torej ne bi mogla zavesti sprememba lastnika znamke.

37 Komisija Evropskih skupnosti najprej ugotavlja, da Sodišče še ni imelo priložnosti podati razlage člena 3(1)(g) Direktive 89/104 za primere, kjer znamka zavaja javnost, in zato še ni določilo javnega interesa, ki ga ta določba varuje, ki se lahko razlikuje od tistega, ki se ga preučuje zaradi drugih razlogov absolutne zavrnitve, kot so tisti iz sodbe v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee (4. maj 1999, C‑108/97 in C‑109/97, Recueil, str. I‑2779), v zadevi Philips (18. junij 2002, C‑299/99, Recueil, str. I‑5475) ali v zadevi Libertel (6. maj 2003, C‑104/01, Recueil, str. I‑3793).

38 Opozarja, da je Sodišče ugotovilo bistveno funkcijo znamke, ki je zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku označbo izvora proizvoda ali storitve, ki ju določa znamka, kar mu omogoča razlikovanje tega proizvoda ali te storitve od tistih, ki izvirajo od drugod, brez morebitne zmede. Da bi lahko znamka imela vlogo bistvenega elementa sistema neizkrivljene konkurence, ki ga Pogodba vzpostavlja in ohranja, mora jamčiti, da so bili vsi proizvodi oziroma storitve, ki jih označuje, proizvedeni oziroma opravljene pod nadzorom enotnega podjetja, ki je odgovorno za njihovo kakovost (glej zlasti sodbo z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club, C‑206/01, Recueil, str. I‑10273, točka 48).

39 Komisija iz tega sklepa, da ta funkcija ne pomeni, da mora biti potrošnik sposoben glede na znamko identificirati proizvajalca, ampak da znamka zagotavlja, da je bilo blago dano na trg v soglasju z imetnikom te znamke.

40 Prav tako zatrjuje, da zgolj dejstvo, da gre za znamko z osebnim imenom, ne pomeni, da je ta oseba povezana z imetnikom znamke ali da se lahko to zvezo predvidi, zato ne dopušča sklepanja, da ta oseba sodeluje pri izdelavi proizvodov te znamke. Komisija meni, da je ta trditev v skladu s sklepanjem Sodišča v sodbi v zadevi Nichols z dne 16. septembra 2004, C‑404/02, ZOdl., str. I-8499), po katerem se za osebno ime ne uporablja nobeno posebno pravilo prava znamk.

41 Komisija meni tudi, da lahko znamka z osebnim imenom zavaja povprečnega potrošnika v smislu člena 3(1)(g) Direktive 89/104 le, če je ena od trditev prodaje prepričevanje, da ta oseba sodeluje pri izdelavi proizvoda zadevne znamke, čeprav ta znamka ni več povezana z imetnikom te znamke.

42 Vse stranke, ki so predložile stališča pred Sodiščem, menijo, da čas, ki je pretekel, odkar oseba z imenom te znamke ni več imetnik te znamke, ne vpliva na dejstvo, ali ta znamka lahko povprečnega potrošnika zavaja ali ne.

Presoja Sodišča

43 Člen 2 Direktive 89/104 vsebuje seznam znakov, ki lahko sestavljajo znamko, ob pogoju, da je zaradi takšnih znakov mogoče razlikovati proizvode ali storitve enega podjetja od blaga ali storitev drugega, torej uresničiti funkcijo označbe izvora znamke. Ta seznam izrecno vsebuje osebna imena (zgoraj navedena sodba Nichols, točka 22).

44 Kot je opozorila Komisija, mora znamka, da lahko opravlja vlogo bistvenega elementa sistema neizkrivljene konkurence, ki jo določa in ohranja Pogodba, zagotoviti, da so vsi proizvodi ali storitve, ki jih označuje, izdelani ali opravljeni pod nadzorom enega samega podjetja, ki se mu lahko naloži odgovornost za njihovo kakovost (glej zlasti zgoraj navedeno sodbo Arsenal Football Club, točka 48).

45 Znamka, kot je „ELIZABETH EMANUEL“, ima lahko to funkcijo razlikovanja med proizvodi, izdelanimi v podjetju, zlasti ko je bila ta znamka prenesena na to podjetje in to izdeluje enako vrsto proizvodov, kot so tisti, ki so bili najprej označeni z zadevno znamko.

46 Vendar mora glede znamke z osebnim imenom razlog javnega reda, ki na podlagi člena 3(1)(g) Direktive 89/104 utemeljuje določeno prepoved registracije znamke, ki lahko zavaja javnost, in sicer varstvo potrošnika, napeljati k vprašanju glede verjetnosti zmede, ki jo taka znamka lahko ustvari pri povprečnem potrošniku, zlasti ko oseba z enakim imenom kot znamka pooseblja izvor proizvodov te znamke.

47 Vendar primeri zavrnitve, ki jih določa člen 3(1)(g) Direktive 89/104, predvidevajo, da se lahko ugotovi obstoj resnične prevare ali dovolj velike nevarnosti prevare potrošnika (sodba z dne 4. marca 1999 v zadevi Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, Recueil, str. I‑1301, točka 41).

48 V tem primeru, čeprav bi pri nakupu oblačila znamke „ELIZABETH EMANUEL“ na povprečnega potrošnika lahko vplivalo dejstvo, da si predstavlja, da je tožeča stranka sodelovala pri oblikovanju tega oblačila, je podjetje, ki je imetnik znamke, tisto, ki zagotavlja značilnosti in kakovosti tega oblačila.

49 Dalje se poimenovanje Elizabeth Emanuel ne more šteti, kot da lahko sâmo zavaja javnost glede narave, kakovosti ali geografskega izvora proizvoda, ki ga označuje.

50 Nasprotno bi moralo nacionalno sodišče preučiti, ali ob predstavitvi znamke „ELIZABETH EMANUEL“ ne obstaja volja podjetja, ki je vložilo zahtevo za registracijo te znamke, da potrošnika prepriča, da gospa Emanuel še vedno oblikuje proizvode te znamke ali da sodeluje pri njihovem oblikovanju. V bistvu bi v tem primeru šlo za manever, ki bi ga lahko označili za zvijačo, vendar ne bi bil prevara v smislu člena 3 Direktive 89/104 in zato ne bi vplival na samo znamko in posledično možnosti njene registracije.

51 Zato je treba na prvi dve vprašanji odgovoriti, da se znamki, ki je enaka imenu oblikovalca in prvega izdelovalca proizvodov te znamke, registracija ne more zavrniti samo zato, ker naj bi zavajala javnost v smislu člena 3(1)(g) Direktive 89/104, zlasti ko so se stranke te znamke, ki je bila prej registrirana v drugačni grafični obliki, prenesle s podjetjem, ki izdeluje proizvode, označene s to znamko.

Zadnji dve vprašanji

52 Z zadnjima vprašanjema želi predložitveno sodišče ugotoviti pogoje, pod katerimi se lahko znamka razveljavi, ker naj bi zavajala javnost v smislu člena 12(2)(b) Direktive 89/104, ko so stranke te znamke prenesene s podjetjem, ki izdeluje proizvode, označene s to znamko, in ta znamka nosi ime oblikovalca in prvega izdelovalca teh proizvodov.

53 Ker so pogoji za razveljavitev, določeni v členu 12(2)(b) Direktive 89/104, taki kot pogoji za zavrnitev registracije, ki imajo podlago v členu 3(1)(g) te direktive, katerih preučitev je bila predmet odgovora na prvi dve vprašanji, je treba na zadnji dve vprašanji odgovoriti, da se imetniku znamke, ki je enaka imenu oblikovalca in prvega izdelovalca proizvodov s to znamko, pravice ne morejo razveljaviti zgolj zato, ker naj bi ta znamka lahko zavedla javnost v smislu člena 12(2)(b) Direktive 89/104, zlasti ko se stranke te znamke prenese s podjetjem, ki izdeluje proizvode te znamke.

Stroški

54 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo:

1) Znamki, ki je enaka imenu oblikovalca in prvega izdelovalca proizvodov te znamke, se registracija ne more zavrniti samo zato, ker naj bi zavajala javnost v smislu člena 3(1)(g) Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, zlasti ko so se stranke te znamke, ki je bila prej registrirana v drugačni grafični obliki, prenesle s podjetjem, ki izdeluje proizvode, označene s to znamko.

2) Imetniku znamke, ki je enaka imenu oblikovalca in prvega izdelovalca proizvodov s to znamko, se pravice ne morejo razveljaviti zgolj zato, ker naj bi ta znamka lahko zavedla javnost v smislu člena 12(2)(b) Direktive 89/104, zlasti ko se stranke te znamke prenese s podjetjem, ki izdeluje proizvode te znamke.

Podpisi