Za ugotovitev, ali se z uporabo znaka neupravičeno izkorišča razlikovalni značaj ali ugled znamke, je treba opraviti celovito presojo, ki upošteva vse ustrezne dejavnike obravnavanega primera, predvsem pa intenzivnost ugleda ter stopnjo razlikovalnega značaja znamke, stopnjo podobnosti med nasprotujočima si znamkama ter naravo in stopnjo bližine zadevnih proizvodov ali storitev. V zvezi z intenzivnostjo ugleda in stopnjo razlikovalnega značaja znamke je Sodišče razsodilo, da večja ko bosta razlikovalni značaj in ugled te znamke, lažje bo priznati obstoj kršitve. Iz sodne prakse tudi izhaja, da hitreje in močneje ko se ob znaku sproži misel na znamko, večja je nevarnost, da bo sedanja ali prihodnja uporaba znaka izkoriščala ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke.

Iz besedila člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije je razvidno, da je njegova uporaba odvisna od naslednjih pogojev: prvič, od enakosti ali podobnosti nasprotujočih si znamk; drugič, od obstoja ugleda prejšnje znamke, navedene v ugovoru, in tretjič, od obstoja tveganja, da bi se z uporabo prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoristil ali oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke. Ti pogoji so kumulativni in neobstoj enega izmed njih zadostuje, da se navedena določba ne uporabi.

Imetnik prejšnje znamke, ki se sklicuje na člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije, mora dokazati, da bi uporaba poznejše znamke neupravičeno izkoriščala razlikovalni učinek ali ugled njegove prejšnje znamke. Imetniku prejšnje znamke za to ni treba dokazati obstoja dejanske in sedanje kršitve njegove znamke, kar potrjuje tudi uporaba pogojnika v tej določbi. Imetniku prejšnje znamke namreč ni treba – kadar se predvidi, da bo taka kršitev izhajala iz uporabe, ki jo lahko pri svoji znamki izvaja imetnik poznejše znamke – počakati na to dejansko uresničitev, da bi se lahko prepovedala navedena uporaba. Vendar mora imetnik prejšnje znamke dokazati obstoj elementov, iz katerih je mogoče sklepati na veliko verjetnost za nastanek take kršitve v prihodnosti, ali, z drugimi besedami, predložiti dokaze, ki omogočajo prima facie ugotovitev gotovega tveganja za izkoriščanje ali oškodovanje brez upravičenega razloga v prihodnosti.

V skladu s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009 se opravi analizo bodoče in nehipotetične verjetnosti parazitstva v Uniji, ki je usmerjena v prihodnost, na podlagi trenutno razpoložljivih informacij, in se ne dokazuje trenutnega parazitstva v Uniji. Čeprav verjetnost oslabitve (to je verjetnost oškodovanja razlikovalnega učinka prejšnjih znamk) zahteva, da se dokaže sprememba ekonomskega ravnanja povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je registrirana prejšnja znamka, ki je posledica uporabe poznejše znamke, se tak dokaz ne zahteva za verjetnost parazitstva (to je verjetnost neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk). Poleg tega je treba verjetnost parazitstva presojati z vidika povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, na katere se nanaša poznejša – in ne prejšnja – znamka, ker je prepovedana korist, ki jo ima na podlagi te znamke imetnik poznejše znamke.

V skladu z ustaljeno sodno prakso se lahko verjetnost parazitstva ter verjetnost oslabitve ali očrnitve ugotovi zlasti na podlagi logičnih sklepanj, ki izhajajo iz preučitve možnosti, če niso omejena zgolj na predpostavke in upoštevajo običajne prakse v upoštevni gospodarski panogi ter vse druge okoliščine obravnavanega primera.

Sodišče je zlasti presodilo, da je treba pri splošni presoji, da se ugotovi, ali gre za neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke, med drugim upoštevati dejstvo, da je bil namen uporabe škatlic in stekleničk, podobnih škatlicam in stekleničkam imitiranih parfumov, pridobitev ugodnosti pri oglaševanju zaradi razlikovalnega značaja in ugleda znamk, pod katerimi so se ti parfumi tržili. Sodišče je poleg tega presodilo, da kadar se tretja oseba poskuša z uporabo ugledni znamki podobnega znaka obesiti na njen ugled – in sicer zaradi pridobitve ugodnosti zaradi njene privlačnosti, ugleda in veljave ter zaradi izkoriščanja tržnih prizadevanj imetnika znamke za ustvarjenje in ohranitev podobe te znamke brez kakršnega koli finančnega nadomestila in brez tovrstnega lastnega truda – je treba koristi, ki nastanejo zaradi te uporabe, šteti za nepošteno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda navedene znamke.

Nazadnje, Splošno sodišče je večkrat razsodilo, da je zlasti v primeru ugovora, ki temelji na znamki, ki uživa velik ugled, mogoče, da je verjetnost prihodnjega nehipotetičnega tveganja oškodovanja ali nepoštenega izkoriščanja s strani prijavljene znamke tako očitna, da ugovarjajoči stranki v ta namen ni treba niti navesti niti dokazati nobenega drugega dejstva.

(Glej točke od 67 do 70, 102 in 106.)