NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

YVES BOT

prednesené 12. mája 2011 ( )

Spojené veci C‑400/09 a C‑207/10

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, v likvidácii,

Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (C‑400/09)

proti

Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme





a





Paranova Danmark A/S,

Paranova Pack A/S (C‑207/10)

proti

Merck Sharp & Dohme Corp.,

Merck Sharp & Dohme,

Merck Sharp & Dohme BV

[návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Højesteret (Dánsko)]

„Ochranné známky – Smernica 89/104/EHS – Článok 7 ods. 2 – Úprava balenia súbežne dovážaného lieku – Relevantné kritériá na účely posúdenia porušovania práv z ochrannej známky“

1. V prejednávaných veciach má Súdny dvor rozhodnúť o prejudiciálnych otázkach, ktoré sa týkajú výkladu článku 7 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok( ), ako aj súvisiacej judikatúry, najmä rozsudkov z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche( ); z 3. decembra 1981, Pfizer( ), ako aj z 11. júla 1996, MPA Pharma( ), a Bristol-Myers Squibb a i.( ).

2. V týchto rozsudkoch Súdny dvor špecifikoval podmienky, za ktorých súbežný dovozca môže predávať lieky označené ochrannou známkou, pri ktorých došlo k úprave balenia, bez toho, aby proti tomu majiteľ ochrannej známky mohol namietať. Otázky, ktoré Højesteret (najvyšší súd) (Dánsko) predkladá Súdnemu dvoru, sa týkajú jednej z týchto podmienok, a to podmienky uvedenia pôvodcu úpravy balenia na novom balení. Vnútroštátny súd sa týmito otázkami v podstate pýta, či z tejto podmienky vyplýva požiadavka, aby sa uviedol názov podniku, ktorý fyzicky vykonáva úpravu balenia, alebo či stačí, aby sa uviedol názov držiteľa oprávnenia na uvádzanie súbežne dovážaného lieku na trh, ktorý dáva pokyny na nákup a úpravu balenia podniku a ktorý vykonáva úpravu balenia.

3. V týchto návrhoch sa prikloním k druhej alternatíve. Preto navrhnem, aby Súdny dvor rozhodol, že článok 7 ods. 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky sa nemôže domáhať zákazu uvádzania prebaleného výrobku na trh na základe toho, že na obale tohto výrobku nie je uvedený podnik, ktorý ho skutočne prebalil, ak je popri názve výrobcu na tomto balení uvedený aj názov podniku, ktorý dohliada nad vykonávaním úpravy balenia a ktorý za ňu zodpovedá.

I – Právny rámec

4. Článok 5 smernice 89/104 nazvaný „Práva z ochrannej známky“ stanovuje:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

b) akékoľvek označenia [akékoľvek označenie – neoficiálny preklad], ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

2. Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo [neoprávnene získavalo prospech – neoficiálny preklad] z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.

3. V rámci odsekov 1 a 2 možno okrem iného zakázať toto:

a) pripevňovanie označenia na tovar alebo na obaly;

b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;

c) dovážanie alebo vyvážanie tovarov pod týmto označením;

d) používanie označenia na obchodných dokumentoch a v reklame.

…“

5. Podľa článku 7 tejto smernice, ktorý je nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Spoločenstve.

2. Odsek 1 sa nepoužije v prípade, ak má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo zhoršil jeho stav.“

6. Smernica 89/104 bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok( ), ktorá nadobudla účinnosť 28. novembra 2008. Na spory vo veci samej sa však vzhľadom na čas, keď nastali skutkové okolnosti, vzťahuje ešte smernica 89/104.

7. Články 5 a 7 smernice 89/104 boli prebraté do dánskeho práva § 4 a 6 zákona o ochranných známkach (Varemærkeloven)( ).

II – Spory vo veci samej a prejudiciálne otázky

A – Vec C‑400/09

8. Spoločnosti Orifarm A/S (ďalej len „Orifarm“), Orifarm Supply A/S (ďalej len „Orifarm Supply“), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, v likvidácii (ďalej len „Handelsselskabet“), a Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (ďalej len „Ompakningsselskabet“) sú súčasťou obchodnej skupiny Orifarm, ktorá je najdôležitejším súbežným dovozcom liekov v škandinávskych štátoch a ktorá bola v roku 2008 najdôležitejším dodávateľom liekov pre dánske lekárne. Hlavné sídlo skupiny sa nachádza v Odense (Dánsko).

9. Spoločnosti Orifarm a Handelsselskabet sú, prípadne boli držiteľkami povolení na uvádzanie sporných liekov na trh a na ich predaj, zatiaľ čo spoločnosť Orifarm Supply a spoločnosť Ompakningsselskabet, ktorá sa v čase uskutočnenia úpravy balenia a predaja sporných prípravkov nazývala Medipack A/S (ďalej len „Medipack“), fyzicky vykonávali úpravu balenia a sú, prípadne boli držiteľkami povolenia na úpravu balenia.

10. O všetkých otázkach týkajúcich sa dodávok, vzhľadu, spracovania a predaja rozhoduje Orifarm, zatiaľ čo Ompakningsselskabet nakupuje a upravuje balenia výrobkov a zodpovedá za dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa úpravy balenia stanovených Lægemiddelstyrelsen (Dánsky úrad pre liečivá). Spoločnosť Ompakningsselskabet (Medipack) má 210 zamestnancov, ktorí zabezpečujú logistiku, skladovanie a fyzickú úpravu balenia, zatiaľ čo spoločnosť Orifarm zamestnáva 15 až 20 zamestnancov najmä na účely predaja liekov.

11. Spoločnosti Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme BV a Merck Sharp & Dohme (ďalej spoločne len „Merck“) sú súčasťou obchodnej skupiny Merck. Táto skupina patrí k najvýznamnejším svetovým skupinám, ktoré sa zaoberajú výrobou pôvodných liečiv.

12. Skupina Merck vyrábala sporné lieky, ktoré skupina Orifarm súbežne dovážala na dánsky trh. Skupina Merck je zároveň majiteľkou práv z ochranných známok vzťahujúcich sa na tieto výrobky, prípadne subjektom, ktorý je oprávnený domáhať sa súdnej ochrany na základe licenčných zmlúv uzavretých s majiteľmi práv z ochranných známok.

13. Počnúc súbežným dovozom a predajom liekov, pri ktorých mali povolenia na ich uvádzanie na trh, boli spoločnosti Orifarm a Handelsselskabet na balení sporných liekov uvádzané ako podniky, ktoré uskutočňujú úpravu balenia, hoci fyzickú úpravu balenia na základe pokynov spoločností Orifarm a/alebo Handelsselskabet vykonávala buď spoločnosť Ompakningsselskabet (Medipack), spoločnosť Orifarm Supply, alebo externé podniky, ktoré uskutočňujú úpravu balenia. V prejednávanej veci však nešlo o posledný uvedený prípad.

14. Hoci od roku 2006 skupina Orifarm začala uvádzať na výrobkoch skupiny Merck označenie „Úpravu balenia uskutočnila spoločnosť Medipack A/S pre spoločnosť Orifarm A/S“, spor vo veci samej sa týka liekov, na ktorých balení nebol uvedený skutočný pôvodca úpravy balenia, ale len názov držiteľa povolenia na uvádzanie výrobkov na trh a výrobcu s takýmto označením:

„Doviezla a úpravu balenia uskutočnila spoločnosť Orifarm A/S…

Výrobca: Merck Sharp & Dohme“

15. Spoločnosť Merck podala na Sø- og Handelsretten (námorný a obchodný súd) žalobu proti spoločnostiam Orifarm a Orifarm Supply a ďalšiu žalobu proti spoločnostiam Handelsselskabet a Ompakningsselskabet, pričom namietala proti neuvedeniu skutočného pôvodcu úpravy balenia na balení sporných liekov. V rozsudkoch z 21. februára 2008 a 20. júna 2008 Sø- og Handelsretten uviedol, že žalované spoločnosti porušili práva spoločnosti Merck k ochrannej známke tým, že neuviedli podnik, ktorý skutočne vykonal úpravu balenia, a uložil im povinnosť zaplatiť spoločnosti Merck peňažnú náhradu.

16. Højesteret, ktorý rozhoduje o kasačných opravných prostriedkoch podaných spoločnosťami Orifarm, Orifarm Supply, Handelsselskabet a Ompakningsselskabet proti týmto rozsudkom Sø‑ og Handelsretten, rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Má sa judikatúra Súdneho dvora, ako vyplýva z [už citovaných] rozsudkov MPA Pharma… a… Bristol-Myers Squibb a i.…, vykladať v tom zmysle, že súbežný dovozca, ktorý je držiteľom povolenia na uvádzanie súbežne dovážaného lieku na trh a disponuje informáciami, ktoré sa tohto lieku týkajú, a ktorý nezávislému podniku dáva pokyny na nákup a úpravu balenia lieku, ako aj podrobné pokyny týkajúce sa vonkajšieho vzhľadu balenia a ďalších aspektov týkajúcich sa tohto lieku, porušuje práva majiteľa ochrannej známky tým, že sám seba uvádza na vonkajšom obale súbežne dovážaného lieku ako podnik, ktorý uskutočnil úpravu balenia, namiesto toho, aby uviedol názov nezávislého podniku, ktorý je držiteľom povolenia na úpravu balenia a ktorý liek doviezol a uskutočnil fyzickú úpravu balenia vrátane (opätovného) uvedenia predmetnej ochrannej známky?

2. Má pre odpoveď na prvú otázku význam, že sa možno domnievať, že ak držiteľ povolenia na uvádzanie výrobkov na trh sám seba uvedie ako podnik uskutočňujúci úpravu balenia namiesto podniku, ktorý uskutočnil fyzickú úpravu balenia na objednávku, neexistuje nebezpečenstvo, že by spotrebiteľ/konečný používateľ mohol byť uvedený do omylu o tom, že majiteľ ochrannej známky je zodpovedný za úpravu balenia predmetného lieku?

3. Má pre odpoveď na prvú otázku význam, že sa možno domnievať, že nebezpečenstvo uvedenia spotrebiteľa/konečného používateľa do omylu o tom, že majiteľ ochrannej známky je zodpovedný za úpravu balenia lieku, je vylúčené v tom prípade, ak podnik, ktorý vykonal fyzickú úpravu balenia, je uvedený ako podnik uskutočňujúci úpravu balenia?

4. Má pre odpoveď na prvú otázku význam len nebezpečenstvo, že by spotrebiteľ/konečný používateľ mohol byť uvedený do omylu o tom, že majiteľ ochrannej známky je zodpovedný za úpravu balenia lieku, alebo sú pre odpoveď na prvú otázku dôležité aj iné okolnosti týkajúce sa majiteľa ochrannej známky, napríklad a) že podnik, ktorý uskutočňuje dovoz a fyzickú úpravu balenia a (opätovne) uvádza ochrannú známku jej majiteľa na vonkajšom obale výrobku, môže týmto konaním samostatne porušiť práva majiteľa ochrannej známky a b) že faktory, za ktoré je zodpovedný pôvodca fyzickej úpravy balenia, môžu spôsobiť, že úprava balenia ovplyvní pôvodný stav lieku, alebo že vonkajší vzhľad upraveného balenia je taký, že sa možno domnievať, že dobré meno majiteľa ochrannej známky bolo poškodené (pozri najmä rozsudok Bristol‑Myers Squibb a i. [už citovaný])?

5. Má pre odpoveď na prvú otázku význam, že držiteľ povolenia na uvádzanie výrobkov na trh, ktorý sa sám uviedol ako podnik uskutočňujúci úpravu balenia, patrí (ako sesterská spoločnosť) v okamihu upovedomenia majiteľa ochrannej známky o zamýšľanom predaji súbežne dovážaných liekov po úprave ich balenia do tej istej skupiny ako skutočný pôvodca úpravy balenia?“

B – Vec C‑207/10

17. Spoločnosti Paranova Danmark A/S (ďalej len „Paranova Danmark“) a Paranova Pack A/S (ďalej len „Paranova Pack“) sú dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Paranova Group A/S, ktorá vykonáva súbežný dovoz liekov do Dánska, Fínska a Švédska. Sídlo skupiny sa nachádza v Ballerupe (Dánsko), kde sídlia aj obidve uvedené dcérske spoločnosti.

18. Spoločnosť Paranova Danmark je držiteľkou povolenia na uvádzanie sporných liekov na trh.

19. Spoločnosť Paranova Pack zabezpečuje úpravu balenia pre celú obchodnú skupinu, a teda vykonávala fyzickú úpravu balenia predmetných liekov. Je držiteľkou povolenia na úpravu balenia liekov.

20. O všetkých otázkach týkajúcich sa výberu predávaných a kupovaných výrobkov a žiadostí o povolenie na uvádzanie na trh, najmä foriem balenia, rozhoduje spoločnosť Paranova Danmark. Spoločnosť Paranova Pack vykonáva fyzický nákup a fyzickú úpravu balenia liekov v súlade s požiadavkami vzťahujúcimi sa na spoločnosti, ktoré vykonávajú úpravu balenia, stanovenými Lægemiddelstyrelsen a ďalej ich predáva v súlade s právnou úpravou týkajúcou sa liečiv, za čo aj zodpovedá. Odborník, ktorý povolil konečné uvedenie šarže na trh, bol pôvodne zamestnancom spoločnosti Paranova Danmark, ale neskôr bol preradený do spoločnosti Paranova Pack. V roku 2003 mala spoločnosť Paranova Danmark 11 zamestnancov a spoločnosť Paranova Pack mala 164 zamestnancov. Tento pomer zostal zachovaný aj v ostatných rokoch relevantných pre prejednávanú vec.

21. Spoločnosť Paranova Danmark bola na obale sporných liekov, pre ktoré jej boli vydané povolenia na uvádzanie na trh, uvádzaná ako podnik, ktorý uskutočňuje úpravu balenia, hoci fyzickú úpravu balenia vykonávala buď spoločnosť Paranova Pack, alebo podniky uskutočňujúce úpravu balenia, ktoré neboli členmi skupiny Paranova. V prejednávanej veci však nešlo o posledný uvedený prípad.

22. Merck vyrábala sporné lieky, ktoré skupina Paranova súbežne dovážala do Dánska. Merck je tiež majiteľkou práv z ochranných známok vzťahujúcich sa na sporné súbežne dovážané výrobky, prípadne je oprávnená domáhať sa súdnej ochrany na základe licenčných zmlúv uzatvorených s majiteľmi ochranných známok.

23. Spoločnosť Merck podala dve žaloby proti spoločnostiam Paranova Danmark a Paranova Pack, pričom namietala neuvedenie skutočného pôvodcu úpravy balenia na balení sporných liekov. Na základe týchto žalôb bol spoločnostiam Paranova Danmark a Paranova Pack uznesením z 26. októbra 2004, ktoré vydal Fogedretten i Ballerup a ktoré Sø- og Handelsretten 15. augusta 2007 v odvolacom konaní potvrdil, a rozsudkom Sø- og Handelsretten z 31. marca 2008 uložený zákaz predávať uvedené lieky z dôvodu, že na ich balení nie je uvedený podnik, ktorý skutočne vykonal úpravu balenia.

24. Højesteret, ktorý rozhoduje o kasačných opravných prostriedkoch podaných spoločnosťami Paranova Danmark a Paranova Pack proti rozsudkom Sø‑ og Handelsretten, rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Má sa článok 7 ods. 2… smernice… 89/104/EHS… a súvisiaca judikatúra, najmä [už citované] rozsudky Súdneho dvora vo veciach Hoffmann‑La Roche…, Pfizer… a Bristol-Myers Squibb a i.…, vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže na základe týchto ustanovení zabrániť tomu, aby spoločnosť, ktorá uvádza na trh súbežne dovážané lieky a ktorá je držiteľkou povolenia na uvádzanie liekov na trh pre daný liek v členskom štáte, predávala tento liek s informáciou, že úpravu balenia lieku uskutočňuje spoločnosť uvádzajúca lieky na trh, hoci pre túto spoločnosť vykonáva fyzickú úpravu balenia iná spoločnosť, pôvodca úpravy balenia, ktorej spoločnosť uvádzajúca lieky na trh dáva pokyny týkajúce sa nákupu a úpravy balenia lieku, podrobného vzhľadu balenia lieku a iných požiadaviek súvisiacich s liekom a ktorá je držiteľkou povolenia na úpravu balenia a opätovne uvádza ochrannú známku na novom balení v rámci úpravy balenia?

2. Má pre odpoveď na prvú otázku význam, že možno predpokladať, že spotrebiteľ alebo konečný používateľ nebude uvedený do omylu v súvislosti s pôvodom tovaru a že nenadobudne dojem, že majiteľ ochrannej známky zodpovedá za úpravu balenia, na základe toho, že súbežný dovozca na balení uvedie názov výrobcu spolu s uvedeným označením podniku zodpovedného za úpravu balenia?

3. Má pre odpoveď na prvú otázku význam iba riziko uvedenia spotrebiteľa alebo konečného používateľa do omylu o tom, že za úpravu balenia zodpovedá majiteľ ochrannej známky, alebo sú relevantné aj iné okolnosti týkajúce sa majiteľa ochrannej známky, napríklad: a) že subjekt, ktorý v skutočnosti vykonáva nákup a úpravu balenia a opätovne uvádza ochrannú známku majiteľa ochrannej známky na balení lieku, tým môže samostatne porušiť práva majiteľa ochrannej známky, ktoré z nej vyplývajú, a že to môže byť spôsobené faktormi, za ktoré zodpovedá subjekt, ktorý vykonáva fyzickú úpravu balenia; že b) úprava balenia má vplyv na pôvodný stav výrobku; alebo že c) prebalený výrobok sa prezentuje tak, že možno predpokladať, že poškodí ochrannú známku alebo dobré meno jej majiteľa?

4. Ak v rámci odpovede na tretiu otázku Súdny dvor dospeje k záveru, že je tiež relevantné prihliadať na skutočnosť, že samotná spoločnosť uskutočňujúca úpravu balenia môže poškodiť práva majiteľa ochrannej známky, ktoré z nej vyplývajú, od Súdneho dvora sa žiada, aby uviedol, či je pre túto odpoveď relevantné, že spoločnosť uvádzajúca lieky na trh, ktorá patrí súbežnému dovozcovi, a spoločnosť uskutočňujúca úpravu balenia podľa vnútroštátneho práva spoločne a nerozdielne zodpovedajú za porušenie práv majiteľa ochrannej známky, ktoré z nej vyplývajú.

5. Má pre odpoveď na prvú otázku význam skutočnosť, že súbežný dovozca, ktorý je držiteľom povolenia na uvádzanie liekov na trh a uviedol sa ako subjekt zodpovedný za úpravu balenia, v čase upovedomenia majiteľa ochrannej známky pred plánovaným predajom lieku s upraveným balením patrí do rovnakej skupiny ako spoločnosť, ktorá vykonala úpravu balenia (sesterská spoločnosť)?

6. Má pre zodpovedanie prvej otázky význam, že spoločnosť uskutočňujúca úpravu balenia je v príbalovom letáku uvedená ako výrobca?“

III – Moja analýza

25. Otázkami, ktoré položil Súdnemu dvoru Højesteret a ktoré treba skúmať spoločne( ), sa tento súd v podstate pýta, či sa má článok 7 ods. 2 smernice 89/104 vykladať v tom zmysle, že majiteľovi ochrannej známky umožňuje alebo neumožňuje zabrániť uvádzaniu prebaleného výrobku na trh z dôvodu, že na obale tohto výrobku nie je uvedený podnik, ktorý skutočne vykonal úpravu balenia tohto výrobku, pokiaľ je popri názve výrobcu na tomto balení uvedený názov podniku, ktorý dohliada nad vykonávaním úpravy balenia a ktorý za ňu zodpovedá.

26. Judikatúra Súdneho dvora týkajúca sa úpravy balenia liekov označených ochrannou známkou, ktoré vykonávajú súbežní dovozcovia bez povolenia majiteľa ochrannej známky, je založená na citovanom rozsudku Hoffmann‑La Roche, v ktorom Súdny dvor stanovil základné zásady v tejto oblasti. V tomto rozsudku sa Súdny dvor zaoberal problematikou z hľadiska zákazu opatrení obmedzujúcich dovoz stanoveného v článku 30 Zmluvy o EHS a odôvodnenia takýchto opatrení z dôvodov ochrany priemyselného a obchodného vlastníctva stanovenej v článku 36 Zmluvy o EHS.

27. Súdny dvor v uvedenom rozsudku rozhodol, že článok 36 Zmluvy o EHS pripúšťa výnimky zo základnej zásady voľného pohybu tovaru iba v rozsahu, v akom sú odôvodnené ochranou práv, ktoré tvoria špecifický predmet priemyselného a obchodného vlastníctva. V tejto súvislosti treba vziať do úvahy základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi označenie pôvodu výrobku označeného ochrannou známkou a umožniť mu tak odlíšiť ho bez akejkoľvek možnej zámeny od výrobkov, ktoré majú iný pôvod. Z tejto záruky pôvodu vyplýva požiadavka, aby si spotrebiteľ alebo konečný používateľ mohol byť istý, že označený výrobok, ktorý sa mu ponúka, nebol pred jeho uvedením na trh predmetom zásahu tretej osoby uskutočneného bez povolenia majiteľa ochrannej známky, ktorý by narušil pôvodný stav výrobku.

28. Preto je podľa Súdneho dvora právo majiteľa ochrannej známky zabrániť akémukoľvek používaniu ochrannej známky, ktoré by mohlo narušiť takto chápanú záruku pôvodu, súčasťou špecifického predmetu práva z ochrannej známky, čiže je odôvodnené v zmysle článku 36 prvej vety Zmluvy o EHS priznať majiteľovi ochrannej známky právo zabrániť tomu, aby dovozca výrobku chráneného ochrannou známkou po úprave balenia tohto výrobku bez povolenia majiteľa ochrannej známky uviedol ochrannú známku na novom balení výrobku.( )

29. Z bodu 14 citovaného rozsudku Hoffmann-La Roche vyplýva, že v zmysle článku 36 prvej vety Zmluvy o EHS je odôvodnené, aby majiteľ práva k ochrannej známke súčasne chránenej v dvoch členských štátoch mohol zabrániť uvedeniu výrobku, ktorý bol legálne označený ochrannou známkou v jednom z týchto štátov, na trh v druhom členskom štáte po úprave jeho balenia, v rámci ktorého na novom balení uviedla ochrannú známku tretia osoba. Z tohto bodu tiež vyplýva, že takýto zákaz predstavuje skryté obmedzenie obchodu medzi členskými štátmi v zmysle článku 36 druhej vety Zmluvy o EHS, ak sú splnené tieto podmienky:

– zistí sa, či používanie práva z ochrannej známky majiteľom vzhľadom na systém predaja, ktorý tento majiteľ uplatňuje, vedie k umelému rozdeľovaniu trhov medzi členskými štátmi,

– preukáže sa, že úprava balenia nemôže poškodiť pôvodný stav výrobku,

– majiteľ ochrannej známky je vopred upovedomený o uvedení výrobku s upraveným balením na trh a

– na novom balení je uvedené, kto uskutočnil úpravu balenia výrobku( ).

30. V prejednávaných veciach ide v prvom rade o výklad poslednej uvedenej podmienky. V bode 12 citovaného rozsudku Hoffmann-La Roche Súdny dvor odôvodnil existenciu tejto podmienky, ako aj podmienky spočívajúcej v povinnosti predbežne informovať majiteľa ochrannej známky so zreteľom na jeho záujem zabrániť tomu, aby bol spotrebiteľ uvedený do omylu v súvislosti s pôvodom výrobku.

31. Vo svojej neskoršej judikatúre Súdny dvor rozvinul a spresnil podmienky, ktoré musí súbežný dovozca dodržať, aby mohol vykonávať úpravu balenia liekov označených ochrannou známkou. Súdny dvor pritom vychádzal z článku 7 smernice 89/104, ktorým sa komplexne upravila otázka vyčerpania práva z ochrannej známky v súvislosti s výrobkami uvedenými na trh v Európskej únii. Súdny dvor v tejto súvislosti uviedol, že je potrebné konštatovať, že cieľom článku 7 tejto smernice, rovnako ako článku 36 ES, je zosúladiť základné záujmy týkajúce sa ochrany práv k ochrannej známke so základnými záujmami týkajúcimi sa voľného pohybu tovaru na spoločnom trhu, takže tieto dve ustanovenia, ktoré sledujú ten istý cieľ, sa majú vykladať rovnako.( )

32. V už citovanom rozsudku Bristol-Myers Squibb a i., v ktorom Súdny dvor rozvinul a spresnil zásady sformulované v citovanom rozsudku Hoffmann‑La Roche, Súdny dvor teda rozhodol, že článok 7 ods. 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky sa môže oprávnene domáhať zákazu ďalšieho predaja lieku, ak dovozca vykonal úpravu balenia tohto lieku a na jeho balení znovu uviedol ochrannú známku, pokiaľ nie sú splnené viaceré podmienky, z ktorých je na účely prejednávaných vecí relevantná podmienka, „aby bol na novom balení jasne uvedený pôvodca úpravy balenia výrobku a názov jeho výrobcu[( )], pričom tieto údaje musia byť vytlačené tak, aby im bola schopná porozumieť osoba s priemerným zrakom a priemernou pozornosťou. Okrem toho pôvod doplňujúceho výrobku, ktorý nepochádza od majiteľa ochrannej známky, musí byť uvedený tak, aby vylučoval akýkoľvek dojem, že zaň zodpovedá majiteľ ochrannej známky. Nemusí sa však uviesť, že úprava balenia sa uskutočnila bez povolenia majiteľa ochrannej známky“( ).

33. Odôvodnenie tejto podmienky je jasne uvedené v bode 70 už citovaného rozsudku Bristol‑Myers Squibb a i. Ide o ochranu záujmu majiteľa ochrannej známky na zabránení uvedenia spotrebiteľa alebo konečného používateľa do omylu o tom, že za úpravu balenia zodpovedá majiteľ ochrannej známky.

34. Zastávam však názor, že tento záujem je chránený, pokiaľ je na balení lieku jasne uvedený názov podniku zodpovedného za úpravu balenia( ), ako aj názov výrobcu. Toto rozlíšenie vylučuje akúkoľvek pochybnosť spotrebiteľa o úlohách týchto dvoch subjektov pri výrobe a úprave balenia výrobku. Je dôležité, aby jednak spotrebiteľ vedel, kto zodpovedá za úpravu balenia a komu možno pričítať prípadné nedostatky výrobku spôsobené touto úpravou, a aby bol jednak presvedčený o tom, že úprava balenia sa neuskutočnila pod dohľadom majiteľa ochrannej známky.

35. V tejto súvislosti stačí uviesť názov podniku, ktorý dohliada nad úpravou balenia tým, že dáva podniku, ktorý túto úpravu vykonáva, záväzné pokyny, a ktorý za jej vykonávanie zodpovedá. Ak ide o súbežného dovozcu, na vylúčenie akýchkoľvek pochybností spotrebiteľov a na informovanie spotrebiteľov, ako aj majiteľa ochrannej známky o tom, kto vykonal úpravu balenia, postačuje označenie, podľa ktorého úpravu balenia vykonal súbežný dovozca. Ak však túto úpravu vykonal úplne nezávisle podnik, ktorý uskutočňuje úpravu balenia, a ak tento podnik za ňu aj zodpovedá, na balení by sa popri názve výrobcu mal uviesť aj názov tohto podniku.

36. Vzhľadom na to, že pojem „pôvodca úpravy balenia“ v zmysle judikatúry založenej na už citovanom rozsudku Bristol-Myers Squibb a i. sa týka podniku, ktorý dohliada nad vykonávaním úpravy balenia a ktorý za ňu zodpovedá, prináleží tomuto podniku, aby dbal na to, že úprava balenia neovplyvní pôvodný stav výrobku, ktorý sa nachádza vo vnútri balenia, a že výrobok s upraveným balením nebude mať taký vzhľad, ktorý by mohol škodiť dobrému menu ochrannej známky.

37. Otázka, či v sporoch vo veci samej podnik, ktorý bol uvedený na balení liekov ako pôvodca úpravy balenia, dohliadal nad vykonávaním úpravy balenia a zodpovedá za jej vykonávanie, je skutkovou otázkou, ktorú musí posúdiť vnútroštátny súd. Na určenie vzťahov medzi súbežným dovozcom a podnikom, ktorý uskutočňuje úpravu balenia, je dôležité overiť, kto určuje konkrétne pravidlá úpravy balenia. Okolnosť, že oba podniky patria do tej istej skupiny, podľa môjho názoru z tohto hľadiska nie je rozhodujúca, ale môže slúžiť ako podporný údaj týkajúci sa vzťahov medzi týmito podnikmi.

38. Zastávam názor, že požiadavka, aby v prípade, ak podnik, ktorý dohliada nad úpravou balenia a ktorý za ňu zodpovedá, a podnik, ktorý fyzicky vykonáva úpravu balenia, sú dva odlišné subjekty, bol uvedený aj názov tohto druhého podniku, by prekračovala rámec toho, čo je nevyhnutné na zabránenie uvedenia spotrebiteľa do omylu o tom, že za úpravu balenia zodpovedá majiteľ ochrannej známky.

39. Merck naopak tvrdí, že informácia pre spotrebiteľov by mala byť čo najúplnejšia, a preto sa na ich ochranu vyžaduje, aby na balení lieku bol uvedený názov podniku, ktorý skutočne vykonal úpravu balenia.

40. V súvislosti s týmto pokusom o vytvorenie ďalšieho dôvodu, ktorý by umožňoval majiteľovi ochrannej známky domáhať sa zákazu súbežného dovozu liekov, treba pripomenúť, ako už spomenul generálny advokát Jacobs( ) a generálna advokátka Sharpston( ), že v rámci práva ochranných známok sa musí každá výnimka zo zásady voľného pohybu tovaru vykladať striktne a možno ňou odôvodniť iba obmedzenia nevyhnutné na ochranu špecifického predmetu práva priemyselného vlastníctva. Vzhľadom na to, že zakotvuje výnimku zo zásady voľného pohybu tovaru, sa teda článok 7 ods. 2 smernice 89/104 musí vykladať striktne.

41. Ako Súdny dvor jasne uviedol vo svojom rozsudku z 23. apríla 2002, Boehringer Ingelheim a i.( ), „hoci sa od základnej zásady voľného pohybu tovaru možno odchýliť v prípadoch, keď sa majiteľ ochrannej známky na základe ochrannej známky domáha zákazu úpravy balenia súbežne dovážaných liekov, možno sa od nej odchýliť iba v rozsahu, v akom táto možnosť umožňuje majiteľovi ochrannej známky ochranu práv, ktoré tvoria špecifický predmet ochrannej známky chápaný z hľadiska jej základnej funkcie“( ). Pokiaľ sa majiteľ ochrannej známky domáha zákazu úpravy balenia súbežne dovážaných výrobkov na základe dôvodov, ktoré prekračujú rámec striktnej ochrany špecifického predmetu a základnej funkcie ochrannej známky, takýmito dôvodmi nemožno odôvodniť výnimku zo základnej zásady voľného pohybu tovaru.

42. Preto vzhľadom na to, že špecifický predmet ochrannej známky ani základná funkcia ochrannej známky ako záruky pôvodu nie sú ohrozené spoločným uvedením názvov podniku zodpovedného za úpravu balenia a výrobcu, zastávam názor, že majiteľ ochrannej známky sa na základe článku 7 ods. 2 smernice 89/104 nemôže domáhať náhrady od súbežného dovozcu z dôvodu neuvedenia názvu podniku, ktorý skutočne vykonal úpravu balenia výrobku, na balení tohto výrobku, pokiaľ tento dovozca dohliada nad vykonávaním úpravy balenia a zodpovedá za jej vykonávanie.

43. Toto riešenie podľa môjho názoru zachováva rovnováhu medzi ochranou práv k ochrannej známke a voľným pohybom tovaru a zároveň umožňuje primerané informovanie spotrebiteľov. Z pohľadu majiteľa ochrannej známky je jej základná funkcia záruky pôvodu zachovaná a dobré meno ochrannej známky nemôže byť z dôvodu nesprávnej úpravy balenia poškodené. Zároveň majiteľ ochrannej známky, ako aj spotrebitelia vedia, komu možno pričítať vykonanie úpravy balenia v prípade, ak bolo vykonané nesprávne.

44. Vzhľadom na všetky tieto úvahy zastávam názor, že článok 7 ods. 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky sa nemôže domáhať zákazu predaja výrobku s upraveným balením na základe toho, že na obale tohto výrobku nie je uvedený podnik, ktorý skutočne vykonal úpravu balenia tohto výrobku, ak je popri názve výrobcu na tomto balení uvedený aj názov podniku, ktorý dohliada nad vykonávaním úpravy balenia a ktorý za jej vykonávanie zodpovedá.

IV – Návrh

45. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na otázky, ktoré položil Højesteret, takto:

Článok 7 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľovi ochrannej známky neumožňuje zabrániť uvádzaniu prebaleného výrobku na trh z dôvodu, že na obale tohto výrobku nie je uvedený podnik, ktorý skutočne vykonal úpravu balenia tohto výrobku, pokiaľ je popri názve výrobcu na tomto balení uvedený názov podniku, ktorý dohliada nad vykonávaním úpravy balenia a ktorý za ňu zodpovedá.