Pravidlo týkajúce sa preskúmavania skutočností ex offo Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ktoré je stanovené v článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva, sa nemá uplatňovať na otázku riadneho používania ochrannej známky v konaní vo veci zrušenia pred ÚHVT.

Po prvé z článku 15 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku Spoločenstva v Európskej únii, a pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania, ochranná známka Spoločenstva je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, a to najmä predmetom zrušenia.

Po druhé článok 42 ods. 2 a článok 57 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 výslovne spresňujú, že predloženie dôkazu o riadnom používaní alebo o oprávnených dôvodoch nepoužívania je povinnosťou majiteľa dotknutej ochrannej známky, pričom ak sa dôkaz nepredloží, námietka alebo návrh na zrušenie sa zamietne.

V tejto súvislosti skutočnosť, že článok 51 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 na rozdiel od článku 42 ods. 2 a článku 57 ods. 2 tohto nariadenia nešpecifikuje, že dôkaz o riadnom používaní alebo o oprávnených dôvodoch nepoužívania musí predložiť majiteľ ochrannej známky, možno, vykladať iba v tom zmysle, že normotvorca Únie zamýšľal túto zásadu týkajúcu sa dôkazného bremena neuplatňovať v konaní vo veci zrušenia.

Chýbanie spresnení k dôkaznému bremenu v článku 51 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 možno napokon ľahko vysvetliť skutočnosťou, že cieľom ustanovenia článku 51 ods. 1 nazvaného „Dôvody na zrušenie“ je stanoviť dôvody zrušenia ochrannej známky, čo nevyžaduje spresnenia k otázke dôkazného bremena.

Články 42 a 57 tohto nariadenia sú naproti tomu prevažne procesnými ustanoveniami. Odsek 2 každého z týchto článkov má pritom špecifický cieľ spočívajúci v úprave predbežného sporu, ktorý začne jeden z účastníkov, ktorý zamýšľa spochybniť právo druhého účastníka pokračovať v začatom konaní.

Vzhľadom na tento procesný kontext, ktorý je typický pre námietkové konanie a konanie o vyhlásení neplatnosti, normotvorca Únie s cieľom umožniť úpravu takýchto predbežných sporov, ktorých rozhodnutie predchádza hlavnému sporu, stanovil, že dôkaz, že táto skoršia ochranná známka bola riadne používaná, musí predložiť jej majiteľ a v opačnom prípade budú námietka alebo návrh na vyhlásenie neplatnosti zamietnuté.

Naproti tomu skutočnosť, že akýkoľvek predbežný spor tejto povahy je v rámci konania vo veci zrušenia hypoteticky vylúčený, jednoducho odôvodňuje, že aj keď článok 57 nariadenia č. 207/2009 sa týka tak konaní vo veci zrušenia, ako aj konaní o vyhlásení neplatnosti, ustanovenie odseku 2 tohto článku sa vzťahuje na konania o vyhlásení neplatnosti.

Po tretie treba konštatovať, že zásada, na ktorú pri tejto príležitosti odkazujú článok 42 ods. 2 a článok 57 ods. 2 tohto nariadenia č. 207/2009 a podľa ktorej majiteľ skoršej ochrannej známky je povinný predložiť dôkaz o jej riadnom používaní, v skutočnosti iba vyjadruje to, čo vyplýva z jednoduchej logiky a základnej požiadavky efektívnosti konania.

Je totiž nesporné, že uvedený majiteľ ochrannej známky dokáže najlepšie, resp. v určitých prípadoch dokonca dokáže iba on, predložiť konkrétne doklady ako dôkaz na podporu tvrdenia, že ochrannú známku riadne používal alebo vysvetliť oprávnené dôvody jej nepoužívania. Platí to najmä pre doklady preukazujúce takéto používanie, ktoré sú demonštratívne vymenované v pravidle 22 ods. 4 nariadenia č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, a to obaly, štítky, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie alebo inzercia.

Z obsahu článku 15 v spojení s článkom 42 ods. 2, článkom 51 ods. 1 a článkom 57 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 teda vyplýva, že v konaní vo veci zrušenia ochrannej známky musí riadne používanie ochrannej známky v zásade preukázať majiteľ tejto ochrannej známky a nie ÚHVT konajúci ex offo.

Rovnako treba v tejto súvislosti dôjsť k záveru, že pokiaľ pravidlo 40 ods. 5 nariadenia č. 2868/95 stanovuje, že majiteľ ochrannej musí predložiť dôkaz o riadnom používaní, toto pravidlo sa obmedzuje iba na formulovanie zásady dôkazného bremena, ktorá neporušuje nariadenie č. 207/2009, ale naopak, vyplýva z ustanovení a systematiky tohto nariadenia.

(pozri body 53 a 55 – 65)