Vec C‑145/05

Levi Strauss & Co.

proti

Casucci SpA

[návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Cour de cassation (Belgicko)]

„Ochranné známky – Smernica 89/104/EHS – Článok 5 ods. 1 písm. b) – Rozhodujúci okamih pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannou známkou a podobným označením – Strata rozlišovacej schopnosti z dôvodu konania majiteľa ochrannej známky po tom, ako sa označenie začalo požívať“

Abstrakt rozsudku

Aproximácia právnych predpisov – Ochranné známky – Smernica 89/104 – Práva z ochrannej známky

(Smernica Rady 89/104, článok 5 ods. 1 a článok 12 ods. 2)

Článok 5 ods. 1 prvej smernice 89/104 o ochranných známkach sa má vykladať tak, že na určenie rozsahu ochrany zákonne nadobudnutej ochrannej známky so zreteľom na jej rozlišovaciu spôsobilosť musí sudca brať do úvahy vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v okamihu, keď označenie, ktorého používanie porušuje práva z uvedenej ochrannej známky, začalo byť predmetom používania, keďže efektívna a účinná ochrana práv majiteľa ochrannej známky nie je zaručená, ak by sa pravdepodobnosť zámeny posudzovala po začatí používania.

Ak príslušný súd konštatuje, že v tomto okamihu dotknuté označenie porušuje práva z ochrannej známky, prináleží mu, aby prijal opatrenia, ktoré sa ukazujú ako najvhodnejšie s ohľadom na okolnosti prípadu, na zabezpečenie práv majiteľa ochrannej známky vyplývajúcich z článku 5 ods. 1 smernice, pričom tieto opatrenia môžu zahŕňať predovšetkým príkaz na ukončenie používania uvedeného označenia.

Nie je však potrebné nariadiť takéto opatrenie, ak sa skonštatovalo, že dotknutá ochranná známka stratila svoju rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na konanie alebo nekonanie jej majiteľa, takže sa z nej stal bežný názov v zmysle článku 12 ods. 2 smernice, a že práva majiteľa na jeho ochrannú známku zanikli.

(pozri body 17, 18, 20, 24, 25, 37, body 1 – 3 výroku)

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

z 27. apríla 2006 ( )

„Ochranné známky – Smernica 89/104/EHS – Článok 5 ods. 1 písm. b) – Rozhodujúci okamih pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannou známkou a podobným označením – Strata rozlišovacej schopnosti z dôvodu konania majiteľa ochrannej známky po tom, ako sa označenie začalo požívať“

Vo veci C‑145/05,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Cour de cassation (Belgicko) zo 17. marca 2005 a doručený Súdnemu dvoru 31. marca 2005, ktorý súvisí s konaním:

Levi Strauss & Co.

proti

Casucci SpA,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory A. Rosas, sudcovia J. Malenovský (spravodajca), J.-P. Puissochet, S. von Bahr a U. Lõhmus,

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

tajomník: K. Sztranc, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 17. novembra 2005,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

– Levi Strauss & Co., v zastúpení: T. van Innis, advokát,

– Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: N. B. Rasmussen a D. Maidani, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 17. januára 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 ods. 1 písm. b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Levi Strauss & Co. (ďalej len „Levi Strauss“) a Casucci SpA (ďalej len „Casucci“), týkajúceho sa predaja džínsov spoločnosťou Casucci, na ktorých sa nachádza označenie, ktoré údajne poškodzuje ochrannú známku, ktorej je Levi Strauss majiteľom.

Právny rámec

3 Desiate odôvodnenie smernice 89/104 znie:

„… ochrana poskytnutá zapísanej ochrannej známke, ktorej funkciou je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako označenie pôvodu, je v prípade zhodnosti známky a označenia tovarov a služieb absolútna;… táto ochrana sa použije aj v prípade podobnosti medzi známkou a označením tovarov alebo služieb;… je nevyhnutné poskytnúť výklad pojmu podobnosti v súvislosti s možnosťou zámeny;… pravdepodobnosť zámeny, ktorej upresnenie závisí od mnohých prvkov, predovšetkým od vžitosti ochrannej známky na trhu, od asociácie, ktorá môže vzniknúť medzi užívaným označením a zapísanou známkou, od stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a nimi označenými tovarmi alebo službami, vytvára špecifickú podmienku pre takúto ochranu;… určenie spôsobov, ktorými možno určiť pravdepodobnosť zámeny, a najmä určenie toho, na kom leží dôkazné bremeno, je vecou národných procesných predpisov, ktorých sa táto smernica nedotýka“.

4 Článok 5 rovnakej smernice stanovuje:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

…

b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou;

…

3. V rámci odsekov 1 a 2 [Ak sú podmienky uvedené v ods. 1 a 2 splnené, – neoficiálny preklad] možno okrem iného zakázať toto:

a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;

b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;

c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;

d) používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.

…“

5 Podľa článku 12 ods. 2 tejto smernice:

„2. Ochranná známka môže byť tiež vymazaná, ak po dni, kedy bola zapísaná:

a) v dôsledku konania alebo nekonania majiteľa sa táto ochranná známka stala v obchode bežným názvom výrobku alebo služby, pre ktoré bola zapísaná;

…“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

6 V roku 1980 nechal Levi Strauss v krajinách Beneluxu zapísať obrazovú ochrannú známku s názvom „mouette“ (čajka), ktorú tvorí kresba dvojitého stehu, ktorý sa v strede zvažuje smerom nadol a nachádza sa v strede zobrazenia tvoreného nášivkou päťramenného vrecka, znázornenú takto:

pre oblečenie patriace do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

7 Casucci uviedol v rámci Beneluxu na trh džínsy s označením tvoreným dvojitým stehom, ktorý sa v strede otáča smerom nahor a nachádza sa na zadných vreckách, ktoré majú tento tvar:

8 Domnievajúc sa, že Casucci takto zasiahol do práv, ktoré pre Levi Strauss vyplývajú zo zapísanej ochrannej známky „mouette“, podala táto spoločnosť 11. marca 1998 na Tribunal de commerce v Bruseli na Casucci žalobu s cieľom získať zákaz akéhokoľvek používania dotknutého označenia pre oblečenie, ktoré uvádza na trh. Okrem iného Levi Strauss navrhovala zaviazať Casucci na náhradu škody.

9 Keďže prvostupňový súd návrh Levi Strauss svojím rozsudkom z 28. októbra 1999 zamietol, podala táto spoločnosť na odvolací súd v Bruseli odvolanie. Na tomto súde tvrdila, že z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že na jednej strane sa má pravdepodobnosť zámeny posudzovať celkovo s ohľadom na stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou a dotknutým označením a medzi dotknutými výrobkami, a na druhej strane, že táto pravdepodobnosť je tým vyššia, čím je vyššia rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky. V tomto prípade je však okrem skutočnosti, že ochranná známka a dotknuté označenie sú vizuálne podobné a dotknuté výrobky sú zhodné, podstatné, že ochranná známka „mouette“ je ochrannou známkou so zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou z dôvodu jej imaginárneho obsahu a jej častého používania trvajúceho desiatky rokov.

10 Odvolací súd v Bruseli však návrh Levi Strauss zamietol, keďže stupeň podobnosti medzi dotknutým označením a ochrannou známkou „mouette“ je nízky, a najmä vzhľadom na to, že uvedená ochranná známka sa viac nemohla považovať za ochrannú známku, ktorá má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. Táto známka je z časti vytvorená zo zložiek, ktoré naďalej predstavujú bežné vlastnosti dotknutých výrobkov z dôvodu ich mimoriadne rozšíreného a neprestajného používania, ktoré muselo mať nevyhnutne za následok citeľné oslabenie rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, keďže uvedená známka nemohla z týchto zložiek vyťažiť žiadnu vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť.

11 Levi Strauss podal na Cour de cassation opravný prostriedok. Na tomto súde uviedol, že Casucci zrejme tvrdí, že ochranná známka „mouette“ ešte mala zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť v roku 1997, ale stratila ju v roku 1998, teda v roku, v ktorom nakúpila iné džínsy, ktorých distribúcia v Beneluxe so sebou priniesla oslabenie tejto ochrannej známky. V tomto kontexte bol Cour de cassation v Bruseli podľa Levi Strauss povinný rozhodnúť v súlade so stanoviskom Súdneho dvora Beneluxu v rozsudku „Quick“ z 13. decembra 1994 (A 93/3), podľa ktorého na účely posúdenia, či ochranná známka má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť, sa sudca musí zamerať na okamih, keď sa dotknuté označenie začalo používať – teda podľa Levi Strauss na rok 1997 – a inak to môže byť len v prípade, ak po tomto okamihu dotknutá ochranná známka stratila úplne alebo čiastočne svoju rozlišovaciu spôsobilosť, a to len ak bola táto strata zapríčinená úplne alebo čiastočne konaním alebo opomenutím majiteľa tejto ochrannej známky. V tomto prípade sa však uvedený odvolací súd zameral na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny na okamih, keď svoj rozsudok vyhlásil a nie na okamih, keď sa dotknuté označenie začalo používať. Ak by sa odvolací súd v Bruseli domnieval, že mimoriadne rozšírený charakter zložiek dotknutej ochrannej známky mal za následok výrazné oslabenie jej rozlišovacej spôsobilosti, určite by nekonštatoval, že výrazné oslabenie tejto rozlišovacej spôsobilosti po okamihu, keď sa dotknuté označenie začalo používať, vyplývalo úplne alebo čiastočne z konania alebo opomenutia Levi Strauss. Uvedený odvolací súd teda nemohol správne rozhodnúť, že ochranná známka „mouette“ viac nebola známkou so zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou.

12 Za týchto okolností Cour de cassation rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Musí súd na účely určenia rozsahu ochrany zákonne nadobudnutej ochrannej známky so zreteľom na jej rozlišovaciu spôsobilosť v súlade s článkom 5 ods. 1 [smernice 89/104] zohľadňovať vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v okamihu, keď začalo používanie ochrannej známky alebo podobného označenia, ktoré údajne porušuje práva z ochrannej známky?

2. Ak bude odpoveď negatívna, môže súd zohľadňovať vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v ktoromkoľvek okamihu v rámci obdobia po začatí neoprávneného používania? Je oprávnený zohľadniť predovšetkým vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v okamihu vyhlásenia svojho rozhodnutia?

3. V prípade, ak pri uplatnení kritéria uvedeného v prvej otázke súd zistí, že došlo k porušeniu práv z ochrannej známky, je oprávnený nariadiť povinnosť zdržať sa neoprávneného používania označenia?

4. Bolo by stanovisko odlišné v prípade, ak žalobcova ochranná známka po začatí neoprávneného používania stratila úplne alebo čiastočne svoju rozlišovaciu spôsobilosť, alebo výlučne v prípade, ak je táto strata úplne alebo čiastočne dôsledkom konania alebo opomenutia zo strany majiteľa tejto ochrannej známky?“

O prejudiciálnych otázkach

O prvej a druhej otázke

13 Týmito otázkami, ktoré je potrebné preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či pri určovaní rozsahu ochrany ochrannej známky, ktorú táto získava so zreteľom na svoju rozlišovaciu spôsobilosť a ktorá je upravená v článku 5 ods. 1 smernice 89/104, musí brať sudca do úvahy vnímanie príslušnej skupiny verejnosti buď v okamihu, keď sa označenie porušujúce práva z dotknutej známky začalo používať, alebo v akomkoľvek okamihu nasledujúceho obdobia, alebo v okamihu vyhlásenie rozhodnutia súdu.

14 Predovšetkým tým, že priznáva majiteľovi ochrannej známky právo zabrániť tretím osobám používať rovnaké alebo podobné označenie v prípade pravdepodobnosti zámeny a uvádza prípady používania takéhoto označenia, ktoré možno zakázať, smeruje článok 5 smernice 89/104 k ochrane tohto majiteľa proti takému používaniu označení, ktoré by mohli predstavovať porušenie práv z ochrannej známky.

15 Súdny dvor zdôraznil, že aby bolo možné zabezpečiť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi identifikáciu pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou a tým mu umožniť odlíšiť tento tovar alebo túto službu bez možnej zámeny od tovarov alebo služieb iného pôvodu, musí byť majiteľ ochrannej známky chránený proti konkurentom, ktorí by chceli zneužiť postavenie alebo dobré meno ochrannej známky predajom výrobkov, na ktorých sa táto známka nezákonne nachádza (pozri rozsudky z 11. novembra 1997, Loendersloot, C‑349/95, Zb. s. I‑6227, bod 22, a z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, Zb. s. I‑10273, bod 50). Musí to platiť rovnako v prípade, ak z dôvodu podobnosti medzi dotknutými označeniami a ochrannými známkami medzi nimi jestvuje pravdepodobnosť zámeny.

16 Ďalej, členské štáty sú povinné prijať opatrenia, ktoré sú dostatočne účinné na naplnenie cieľa smernice, a urobiť to tak, aby sa dotknuté osoby mohli efektívne dovolať svojich práv pred vnútroštátnymi súdmi (pozri rozsudky z 10. apríla 1984, von Colson a Kamann, 14/83, Zb. s. 1891, bod 18, a z 15. mája 1986, Johnston, 222/84, Zb. s. 1651, bod 17).

17 Právo majiteľa na ochranu jeho známky proti zásahom do nej však nemôže byť ani efektívne, ani účinné, ak neumožňuje brať do úvahy vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v okamihu, keď sa označenie, ktorého používanie porušuje práva z uvedenej ochrannej známky, začalo používať.

18 Ak by sa pravdepodobnosť zámeny posudzovala po začatí používania dotknutého označenia, mohol by užívateľ tohto označenia mať nezákonný úžitok zo svojho nezákonného konania tým, že by sa dovolával oslabenia známosti chránenej ochrannej známky, za ktoré je on sám zodpovedný alebo na ktorom má sám podiel.

19 Nakoniec z článku 12 ods. 2 písm. a) smernice 89/104 vyplýva, že ochranná známka môže byť tiež vymazaná, ak po dni, keď bola zapísaná, sa táto ochranná známka v dôsledku konania alebo nekonania majiteľa stala v obchode bežným názvom výrobku alebo služby, pre ktoré bola zapísaná. Keďže zákonodarca vyrovnáva záujmy majiteľa ochrannej známky a záujmy jeho konkurentov vzťahujúce sa na dostupnosť označení, usúdil prijatím tohto ustanovenia, že stratu rozlišovacej spôsobilosti uvedenej ochrannej známky možno jej majiteľovi vytýkať, len ak vyplýva z jeho konania alebo nekonania. Pokiaľ teda nejde o takýto prípad, a najmä ak strata rozlišovacej spôsobilosti súvisí s činnosťou tretích osôb, ktoré používajú označenie porušujúce práva z ochrannej známky, musí majiteľ známky naďalej požívať ochranu.

20 Vo svetle uvedených úvah je na prvú a druhú otázku potrebné odpovedať tak, že článok 5 ods. 1 smernice 89/104 sa má vykladať tak, že na určenie rozsahu ochrany zákonne nadobudnutej ochrannej známky so zreteľom na jej rozlišovaciu spôsobilosť musí sudca brať do úvahy vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v okamihu, keď označenie, ktorého používanie porušuje práva z uvedenej ochrannej známky, začalo byť predmetom používania.

O tretej otázke

21 Touto otázkou sa vnútroštátny súd pýta, či je ako všeobecné pravidlo vhodné nariadiť zákaz používania dotknutého označenia, ak bolo konštatované, že toto označenie predstavuje porušenie práv z chránenej ochrannej známky v okamihu, keď sa začalo používať.

22 Z článku 5 ods. 1 smernice 89/104, ako aj z odpovede na prvú a druhú otázku položené vnútroštátnym súdom, vyplýva, že ak existuje pravdepodobnosť zámeny medzi zapísanou ochrannou známkou a podobným označením v okamihu, keď sa dotknuté označenie začalo používať, majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku toto označenie používali.

23 Tým však, že smernica 89/104 vo svojom článku 5 ods. 3 demonštratívne stanovuje určité opatrenia smerujúce k ochrane takéhoto práva majiteľa, neurčuje presnú formu týchto opatrení a vnútroštátne orgány v tejto súvislosti disponujú istou mierou voľného uváženia.

24 Požiadavka efektívnej a účinnej ochrany práv, ktoré pre majiteľa vyplývajú zo smernice 89/104, uvedená v bode 16 tohto rozsudku poukazuje na to, že príslušný súd prijme také opatrenia, ktoré sa ukážu byť najvhodnejšie s ohľadom na okolnosti prípadu na zabezpečenie práv majiteľa ochrannej známky a na nápravu porušení práv z nej vyplývajúcich. V tejto súvislosti je potrebné predovšetkým uviesť, že príkaz na ukončenie používania tohto označenia sa ukazuje ako opatrenie, ktoré efektívne a účinne zaručuje tieto práva.

25 Na tretiu otázku je preto potrebné odpovedať tak, že ak príslušný súd konštatuje, že dotknuté označenie porušuje práva z ochrannej známky v okamihu, keď sa začalo používať, prináleží tomuto súdu, aby prijal opatrenia, ktoré sa ukazujú ako najvhodnejšie s ohľadom na okolnosti prípadu na zabezpečenie práv majiteľa ochrannej známky vyplývajúcich z článku 5 ods. 1 smernice 89/104, pričom tieto opatrenia môžu zahŕňať predovšetkým príkaz na ukončenie používania uvedeného označenia.

O štvrtej otázke

26 Svojou štvrtou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či je potrebné nariadiť ukončenie používania dotknutého označenia, ak ochranná známka úplne alebo čiastočne stratila svoju rozlišovaciu spôsobilosť po tom, ako sa toto označenie začalo používať, a táto strata vyplýva úplne alebo čiastočne z konania alebo opomenutia majiteľa ochrannej známky.

27 Ak článok 5 smernice 89/104 upravuje v prospech majiteľa známky určité práva, vyplývajú podľa tejto smernice z konania majiteľa určité následky, aby bolo možné stanoviť rozsah ochrany jeho práv.

28 V tejto súvislosti článok 9 ods. 1 smernice stanovuje, že ak v niektorom členskom štáte majiteľ skoršej ochrannej známky strpel používanie novšej ochrannej známky zapísanej v tomto členskom štáte počas piatich po sebe idúcich rokov, pričom o tomto používaní vedel, v zásade už nebude oprávnený na základe skoršej ochrannej známky požiadať o vyhlásenie novšej ochrannej známky za neplatnú ani brániť používaniu novšej ochrannej známky pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto novšia ochranná známka používa. Rovnako v zmysle článku 10 uvedenej smernice, ak majiteľ nezačal po ukončení konania o zápise ochrannú známku v členskom štáte skutočne používať na tovary alebo služby, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, alebo ak bolo toto používanie pozastavené počas neprerušeného obdobia piatich rokov, táto ochranná známka bude podliehať sankciám podľa tejto smernice s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie primerane odôvodnené. Nakoniec podľa článku 12 ods. 1 a 2 smernice 89/104 môže byť ochranná známka vymazaná, ak nebola počas nepretržitého obdobia piatich rokov skutočne používaná na tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak sa v dôsledku konania majiteľa stala bežným názvom výrobku alebo služby.

29 Z týchto ustanovení vyplýva, že smernica 89/104 má za cieľ všeobecným spôsobom vyrovnať na jednej strane záujem majiteľa ochrannej známky zabezpečiť jej základnú funkciu a na druhej strane záujem ostatných hospodárskych subjektov disponovať označeniami, ktoré môžu označiť ich výrobky a služby (v súvislosti s požiadavkou na dostupnosť farieb v prípade zápisu samotnej farby ako ochrannej známky pozri najmä rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel, C‑104/01, Zb. s. I‑3793).

30 Z toho vyplýva, že ochrana práv, ktoré majiteľovi vyplývajú z predmetnej smernice, nie je bezpodmienečná, keďže sa táto ochrana s cieľom vyrovnania uvedených záujmov najmä obmedzuje na prípady, keď sa tento majiteľ ukáže byť dodatočne ostražitý tým, že namieta proti používaniu označení, ktoré môžu porušiť práva z ochrannej známky, zo strany iných subjektov.

31 Takáto požiadavka ostražitého konania okrem toho prekračuje oblasť ochrany ochranných známok a možno ju uplatniť v iných oblastiach práva Spoločenstva, ak subjekt práva usiluje využiť právo vyplývajúce z tohto právneho poriadku.

32 V bode 28 tohto rozsudku bolo pripomenuté, že ochranná známka môže byť vymazaná, ak sa stala v dôsledku konania alebo nekonania majiteľa v obchode bežným názvom výrobku alebo služby, pre ktoré bola zapísaná.

33 Ak teda ochranná známka stratila svoju rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku konania alebo nekonania svojho majiteľa, takže sa stala bežným názvom v zmysle článku 12 ods. 2 smernice 89/104, jej majiteľ sa viac nemôže oprieť o práva, ktoré mu vyplývajú z článku 5 uvedenej smernice.

34 Takéto nekonanie tiež môže zodpovedať opomenutiu majiteľa ochrannej známky odvolať sa v primeranom čase na článok 5 a požiadať príslušný orgán, aby zabránil dotknutým tretím stranám používať označenie, v súvislosti s ktorým existuje pravdepodobnosť zámeny s touto ochrannou známkou, pretože cieľom takýchto žiadostí je práve zachovanie rozlišovacej spôsobilosti tejto známky.

35 Vzhľadom na úvahy uvedené v bodoch 29 a 30 tohto rozsudku však prináleží príslušnému súdu, aby určil, či ide o prípadný zánik práv predovšetkým v súvislosti s takýmto opomenutím, a to aj v rámci konania, ktorého cieľom je ochrana výlučných práv vyplývajúcich z článku 5 smernice 89/104 a ktoré bolo podľa okolností začaté majiteľom ochrannej známky neskoro. Ak by zohľadnenie zániku práv v zmysle článku 12 ods. 2 v rámci konaní o porušení práv vyplývalo výlučne z vnútroštátneho práva členských štátov, mohla by z toho pre majiteľov ochranných známok vyplývať ochrana, ktorá sa mení podľa dotknutého práva. Cieľ „požívať v právnych systémoch všetkých členských štátov tú istú ochranu“ upravený v deviatom odôvodnení smernice a označený ako „podstatný“ by sa nedosiahol (v súvislosti s dôkazným bremenom vo vzťahu k zásahu do výlučného práva majiteľa pozri rozsudok z 18. októbra 2005, Class International, C‑405/03, Zb. s. I‑8735, body 73 a 74).

36 Po tom, ako sa takýto zánik práv skonštatoval, príslušný súd nemôže nariadiť ukončenie používania dotknutého označenia, aj keby v čase začatia používania tohto označenia existovala pravdepodobnosť zámeny medzi ním a dotknutou ochrannou známkou.

37 Z toho vyplýva, že na štvrtú otázku je potrebné odpovedať tak, že nie je potrebné nariadiť ukončenie používania dotknutého označenia, ak sa skonštatovalo, že uvedená ochranná známka stratila svoju rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na konanie alebo nekonanie jej majiteľa, takže sa z nej stal bežný názov v zmysle článku 12 ods. 2 smernice 89/104, a že práva majiteľa na jeho ochrannú známku zanikli.

O trovách

38 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto:

1. Článok 5 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať tak, že na určenie rozsahu ochrany zákonne nadobudnutej ochrannej známky so zreteľom na jej rozlišovaciu spôsobilosť musí sudca brať do úvahy vnímanie príslušnej skupiny verejnosti v okamihu, keď označenie, ktorého používanie porušuje práva z uvedenej ochrannej známky, začalo byť predmetom používania.

2. Ak príslušný súd konštatuje, že dotknuté označenie porušuje práva z ochrannej známky v okamihu, keď sa začalo používať, prináleží tomuto súdu, aby prijal opatrenia, ktoré sa ukazujú ako najvhodnejšie s ohľadom na okolnosti prípadu, na zabezpečenie práv majiteľa ochrannej známky vyplývajúcich z článku 5 ods. 1 smernice 89/104, pričom tieto opatrenia môžu zahŕňať predovšetkým príkaz na ukončenie používania uvedeného označenia.

3. Nie je potrebné nariadiť ukončenie používania dotknutého označenia, ak sa skonštatovalo, že uvedená ochranná známka stratila svoju rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na konanie alebo nekonanie jej majiteľa, takže sa z nej stal bežný názov v zmysle článku 12 ods. 2 smernice 89/104, a že práva majiteľa na jeho ochrannú známku zanikli.

Podpisy