NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ‑BORDONA

prednesené 20. júna 2017 ( 1 )

Vec C‑425/16

Hansruedi Raimund

proti

Michaele Aignerovej

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd, Rakúsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Duševné a priemyselné vlastníctvo – Ochranná známka Európskej únie – Vzťah medzi žalobou o porušení práv z ochrannej známky a vzájomným návrhom na vyhlásenie neplatnosti“

1. V spore, v ktorom bol podaný tento návrh na začatie prejudiciálneho konania, stoja proti sebe dvaja obchodníci s podobnými, ale nie totožnými výrobkami (bylinné zmesi na vylúhovanie vo vysoko percentnom alkohole), ktoré majú rovnaké označenie, a to „Baucherlwärmer“. Jeden z týchto výrobkov je navyše chránený ochrannou známkou Únie zapísanou Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) ( 2 ).

2. Majiteľ rozlišujúceho označenia (pán Hansruedi Raimund) podal žalobu o porušení práv z ochrannej známky, keďže sa domnieval, že pani Michaela Aignerová, ktorá predávala svoj tovar pod tým istým označením, porušuje práva chránené zápisom.

3. Pani Aignerová odpovedala na túto žalobu podaním námietky ( 3 ) neplatnosti ochrannej známky a o dva roky neskôr ( 4 ) podala vzájomný návrh. V oboch podaniach pánovi Raimundovi vytýkala, že prihlášku označenia „Baucherlwärmer“ nepodal v dobrej viere, keďže ona používala toto označenie skôr, než pán Raimund získal právo priemyselného vlastníctva.

4. Uvedený spor viedol k dvom konaniam, o ktorých na prvom stupni rozhoduje rakúsky súd pre ochranné známky Európskej únie [Handelsgericht Wien (Obchodný súd Viedeň, Rakúsko)] a v druhom stupni Oberlandesgericht Wien (Vyšší krajinský súd Viedeň, Rakúsko). Zatiaľ čo konanie o vzájomnom návrhu na prvom stupni stále prebieha, v konaní o porušení práv z ochrannej známky boli vynesené rozsudky na prvom stupni a v odvolacom konaní. O poslednom uvedenom rozsudku má v rámci konania o opravnom prostriedku „Revision“ rozhodnúť Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd, Rakúsko).

5. Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) má konkrétne rozhodnúť, či rozsudok vynesený v konaní o porušení práv z ochrannej známky mohol byť platne vydaný už pred vydaním rozhodnutia o vzájomnom návrhu. Na odstránenie pochybností v tejto súvislosti uvedený súd predkladá prejudiciálne otázky Súdnemu dvoru, ktorý by sa mal vyjadriť k rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 207/2009 ( 5 ) vzhľadom na tieto relevantné faktory: a) domnienku platnosti ochranných známok EÚ a b) vzájomný vzťah medzi žalobami o porušení práv z týchto ochranných známok a prípadnými vzájomnými návrhmi na vyhlásenie neplatnosti, ktorými môžu žalovaní napadnúť prvé uvedené žaloby.

I. Právny rámec: nariadenie č. 207/2009

6. Podľa odôvodnenia 16 tohto nariadenia: „Rozhodnutia týkajúce sa platnosti a porušovania práv z ochranných známok Spoločenstva musia mať účinky a musia sa vzťahovať na celé územie Spoločenstva, keďže toto je jediný spôsob, ako zabrániť protirečiacim rozhodnutiam súdov a úradu a ako zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu jednotného charakteru ochranných známok [Európskej únie]. …“

7. V odôvodnení 17 tohto nariadenia sa uvádza: „Malo by sa zabrániť protichodným rozsudkom v žalobách, ktoré sa týkajú rovnakých skutočností a rovnakých účastníkov konania a ktoré sú vznesené na základe ochrannej známky [Európskej únie] a paralelných národných ochranných známok. …“

8. Medzi všeobecnými ustanoveniami, ktoré sú súčasťou hlavy I, sa nachádza článok 1 ods. 2, ktorý stanovuje: „2. Ochranná známka [Európskej únie] má jednotný charakter. Má rovnaké účinky v celom Spoločenstve: môže byť zapísaná, prevedená, možno sa jej vzdať, zrušiť ju alebo vyhlásiť za neplatnú a jej používanie môže byť zakázané len na území celého Spoločenstva. Táto zásada platí, pokiaľ v tomto nariadení nie je uvedené inak.“

9. V hlave VI, ktorej predmetom je vzdanie sa, zrušenie a neplatnosť, sa nachádza oddiel 3, ktorý upravuje dôvody na vyhlásenie neplatnosti ochranných známok Európskej únie, a článok 52, ktorý obsahuje absolútne dôvody neplatnosti, z ktorých sú na účely prejednávanej veci relevantné tieto: „1. Ochranná známka [Európskej únie] sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv. a) ak bola ochranná známka [Európskej únie] zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7; b) ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere. …“

10. Článok 53 uvádza relatívne dôvody neplatnosti relevantné pre prejednávanú vec takýmto spôsobom: „1. Ochranná známka [Európskej únie] sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv: … c) ak existuje skoršie právo, ako je uvedené v článku 8 ods. 4, a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené. …“

11. Hlava X („Právomoc a konanie o žalobách týkajúcich sa ochranných známok Spoločenstva“) obsahuje oddiel 2, ktorého predmetom sú spory týkajúce sa porušenia práv a platnosti ochranných známok Spoločenstva a článok 95, ktorého odsek 1 uvádza: „1. Členské štáty určia na svojich územiach čo najobmedzenejší počet národných súdov a tribunálov prvého a druhého stupňa (ďalej len ‚súdy pre ochranné známky [Európskej únie]‘), ktoré budú plniť funkcie pridelené na základe tohto nariadenia.“

12. Článok 96 („Právomoc súdov vo veciach porušenia a platnosti“): „Súdy pre ochranné známky [Únie] majú výlučnú právomoc: a) vo veciach všetkých žalôb o porušení, a pokiaľ to pripúšťa vnútroštátne právo, žalôb pre hrozbu porušenia ochranných známok Spoločenstva; … d) vo veciach vzájomných návrhov na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky [Európskej únie] na základe článku 100.“

13. Článok 99 („Domnienka platnosti – obhajoba vo veci samej“) stanovuje: „1. Súdy pre ochranné známky [Európskej únie] zaobchádzajú s ochrannou známkou [Európskej únie] ako s platnou, pokiaľ jej platnosť nebude spochybnená odporcom formou vzájomného návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti. 2. Platnosť ochrannej známky [Európskej únie] nemôže byť spochybnená podaním žaloby na určenie, že nedochádza k porušovaniu. 3. V prípade žalôb uvedených v článku 96 písm. a) a c)[ ( 6 )] je námietka týkajúca sa zrušenia alebo neplatnosti ochrannej známky [Európskej únie] predložená inak ako formou vzájomného návrhu prípustná, pokiaľ odporca uplatňuje nárok, aby práva majiteľa ochrannej známky [Európskej únie] boli zrušené z dôvodu nedostatočného používania alebo aby ochranná známka Spoločenstva bola vyhlásená za neplatnú z dôvodu skoršieho práva na strane odporcu.“

14. Článok 100 stanovuje: „1. Vzájomný návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti sa môže opierať iba o dôvody zrušenia alebo neplatnosti uvedené v tomto nariadení. 2. Súd pre ochranné známky [Európskej únie] zamietne vzájomný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti, pokiaľ rozhodnutie prijaté úradom, týkajúce sa toho istého predmetu a toho istého žalobného dôvodu a zahŕňajúce tých istých účastníkov konania, už nadobudlo právoplatnosť. …“

15. Pre prípady, v ktorých existujú súvisiace žaloby podané na rôzne súdy alebo na súd pre ochranné známky Európskej únie a EUIPO, článok 104 uvádza: „1. Ak neexistujú osobitné dôvody pokračovať v konaní, Súd pre ochranné známky [Európskej únie], ktorý koná o žalobe uvedenej v článku 96, okrem žaloby na určenie, že nedochádza k porušovaniu, preruší konanie na vlastný podnet po vypočutí účastníkov konania alebo na žiadosť jedného z účastníkov konania a po vypočutí ostatných účastníkov konania, ak sa platnosť ochrannej známky [Európskej únie] už napadla pred iným súdom pre ochranné známky [Európskej únie] na základe vzájomného návrhu alebo ak bol na úrade už podaný návrh na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti. 2. Ak neexistujú osobitné dôvody pokračovať v konaní, úrad, ktorý koná o návrhu na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti, preruší konanie na vlastný podnet po vypočutí účastníkov konania alebo na žiadosť jedného z účastníkov konania a po vypočutí ostatných účastníkov konania, ak sa platnosť ochrannej známky [Európskej únie] už napadla na základe vzájomného návrhu pred súdom pre ochranné známky Únie. …“

II. Skutkové okolnosti a prejudiciálne otázky

A. Skutkové okolnosti ( 7 )

16. V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia predával otec pani Aignerovej okrem iných výrobkov byliny a prípravky z korenia a bylín, ktoré ponúkal vo svojej prevádzkarni, a formou ambulantného predaja tiež na veľtrhoch, trhoch a v uliciach.

17. V roku 2000 pani Aignerová prevzala podnik svojho otca pod názvom „Kräuter Paul“ („Paulov obchod s prírodnými bylinami“) a okrem iného predáva bylinnú zmes na vylúhovanie vo vysokopercentnom alkohole, ktorú označuje ako „Baucherlwärmer“ ( 8 ).

18. Pán Raimund pracoval s otcom pani Aignerovej do roku 1998, keď sa stal jeho konkurentom. Pod obchodným menom „Bergmeister“ predáva prípravok na báze korenia, ktorý sa približne od roku 2000 tiež nazýva „Baucherlwärmer“ a ktorý má rovnaké použitie, vlastnosti a účinky ako jeho konkurenčný výrobok.

19. Dňa 28. apríla 2006 si pán Raimund nechal zapísať (slovnú) ochrannú známku Európskej únie „Baucherlwärmer“ pre triedy 5, 29, 30 a 33 Niceskej dohody ( 9 ) s právom prednosti od 17. mája 2005, čo je dátum podania prihlášky, aby si tak zabezpečil výlučné práva k uvedenému označeniu.

20. Ako uvádza pán Raimund, na predajnej výstave vo Waldviertel (Dolné Rakúsko) a ďalších trhoch v spolkovej krajine Horné Rakúsko a v Salzburgu v júli 2006 zistil, že pani Aignerová ponúka a predáva jej výrobok s označením „Baucherlwärmer“.

21. Pán Raimund sa domnieva, že pani Aignerová porušuje jeho práva vyplývajúce z ochrannej známky Európskej únie a podal proti nej žalobu o porušení práv z ochrannej známky na Handelsgericht Wien (Obchodný súd Viedeň), ktorý v uvedenom štáte rozhoduje na prvom stupni ako súd pre ochranné známky Európskej únie.

B. Doterajší priebeh konania

22. V konaní o porušení práv z ochrannej známky pán Raimund požadoval uložiť pani Aignerovej povinnosť: i) prestať používať označenie „Baucherlwärmer“ pre tovar a služby uvedených tried (žaloba o zdržanie sa konania); ii) stiahnuť z obehu akýkoľvek tovar alebo písomnosti, v ktorých sa prejavuje porušenie práv z ochrannej známky (žaloba o stiahnutie tovaru), ( 10 ) a iii) zverejniť rozsudok (žaloba o zverejnenie).

23. Pani Aignerová na svoju obranu okrem iného uviedla, že pán Raimund nadobudol ochrannú známku Únie v rozpore s dobrými mravmi a nie v dobrej viere. Z rovnakých dôvodov po určitom čase podala vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky zapísanej pánom Raimundom.

24. Handelsgericht Wien (Obchodný súd Viedeň) na prvom stupni prerušil konanie o vzájomnom návrhu až do vydania právoplatného rozsudku v konaní o porušení práv.

25. Oberlandesgericht Wien (Vyšší krajinský súd Viedeň) však na základe príslušného odvolania zrušil uvedené uznesenie o prerušení konania, takže konanie o vzájomnom návrhu pokračuje pred súdom prvého stupňa, ( 11 ) pričom rozsudok sa zatiaľ nevyhlásil. Naproti tomu žalobu o porušení práv súd prvého stupňa zamietol 17. mája 2015, pretože na základe námietky, ktorú podala pani Aignerová, považoval za preukázané, že pán Raimund nekonal v dobrej viere, keď podal prihlášku ochrannej známky.

26. Rozsudkom z 5. októbra 2015 odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa. Podľa jeho názoru článok 99 nariadenia č. 207/2007 pripúšťa, aby v sporoch týkajúcich sa porušení práv z ochrannej známky žalovaný namietal, že majiteľ (vtedy prihlasovateľ) uvedeného označenia nekonal v dobrej viere, ak uvedený žalovaný napadol platnosť zapísanej ochrannej známky vzájomným návrhom, a to napriek tomu, že o takom vzájomnom návrhu nebolo zatiaľ prijaté rozhodnutie. Týmto spôsobom je splnená požiadavka článku 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.

27. Podľa názoru odvolacieho súdu v okamihu, keď pán Raimund podal prihlášku ochrannej známky, už dostatočne dlho vedel, že pani Aignerová, a predtým jej otec, používali označenie „Baucherlwärmer“ pre výrobok, ktorý sa veľmi podobal ich vlastnému výrobku. Podaním svojej prihlášky sa pán Raimund snažil zabrániť tomu, aby pani Aignerová naďalej používala uvedené rozlišujúce označenie.

28. Oberlandesgericht Wien (Vyšší krajinský súd Viedeň) napokon potvrdil, že ochranná známka zapísaná pánom Raimundom je podľa článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 neplatná, keďže prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. V dôsledku toho nebolo možné odvolávať sa na uvedenú ochrannú známku vo vzťahu k pani Aignerovej.

29. Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) má rozhodnúť o opravnom prostriedku „Revision“ proti rozsudku vydanom v odvolacom konaní, to znamená proti rozsudku vydanom v konaní o porušení práv z ochrannej známky. Majiteľ tejto ochrannej známky, pán Raimund, na odvolacom súde uvádza, že bez predchádzajúceho spojenia oboch konaní (žaloba o porušení a vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti) alebo bez právoplatného rozhodnutia v konaní o vzájomnom návrhu, nemohli súdy na predchádzajúcich stupňoch konania rozhodnúť o námietke nedostatku dobrej viery v konaní o porušení práv z ochrannej známky.

30. Vnútroštátny súd vysvetľuje, že podľa článku 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 môže mať námietka neplatnosti úspech iba vtedy, ak žalovaný v konaní o porušení práv „spochybnil platnosť“ ochrannej známky formou vzájomného návrhu. Z doslovného výkladu uvedeného ustanovenia podľa neho vyplýva, že uloženú požiadavku možno splniť iba podaním vzájomného návrhu. Naproti tomu, vzhľadom na účel uvedeného ustanovenia je potrebné uviesť, že toto ustanovenie má zabrániť rozdielom medzi právnym stavom inter partes vyplývajúcim z konania o porušení práv a účinkom erga omnes vychádzajúcim zo samotného rozhodnutia, ktorým bola v konaní o vzájomnom návrhu vyhlásená neplatnosť ochrannej známky.

31. Vnútroštátny súd zastáva názor, že aj keď normotvorca Únie zaviedol zásadu, z ktorej vyplýva, že žalobu o porušení možno zamietnuť iba za predpokladu, že bola oprávnene konštatovaná existencia dôvodu neplatnosti ochrannej známky s účinkom erga omnes, stav vyplývajúci z vnútroštátneho práva je trochu odlišný. Po prvé z právnych predpisov upravujúcich konanie o porušení práv z národných ochranných známok nevyplýva, že by neplatnosť týchto ochranných známok s účinkom erga omnes mala byť vyhlásená na základe vzájomného návrhu. ( 12 ) Po druhé v rámci žaloby o porušení práv z tej istej národnej ochrannej známky je vyhlásenie neplatnosti možné len ako „predbežná otázka“, ktorá má iba účinky inter partes.

32. V súvislosti s ochrannými známkami Európskej únie sa vnútroštátny súd domnieva, že s cieľom zaručiť možnosť úspechu námietky neplatnosti podanej v konaní o porušení práv z ochrannej známky je potrebné, aby bola zároveň vyhlásená neplatnosť takejto ochrannej známky v inom konaní.

33. Všetky tri možnosti – a z nich vyplývajúce pochybnosti – zhrnul Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) takto: – „či postačuje podať vzájomný návrh, takže žalobu o porušení možno zamietnuť ešte pred rozhodnutím o vzájomnom návrhu z dôvodu nadobudnutia práv z ochrannej známky, ktoré sa neuskutočnilo v dobrej viere, alebo – či žalobu o porušení možno z tohto dôvodu zamietnuť len vtedy, keď sa prinajmenšom súčasne na základe vzájomného návrhu vyhlási neplatnosť ochrannej známky, alebo – či námietka, že práva z ochrannej známky neboli nadobudnuté v dobrej viere, môže byť v konaní o porušení práv úspešná vôbec až vtedy, keď sa na základe vzájomného návrhu právoplatne vyhlásila neplatnosť ochrannej známky.“ ( 13 )

34. Za týchto podmienok sa Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky: „1. Možno žalobu o porušení práv z ochrannej známky Európskej únie [článok 96 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009…] na základe námietky, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere [článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009…], zamietnuť, ak žalovaný síce podal vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie [článok 99 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009…] založený na tejto skutočnosti, ale súd o danom vzájomnom návrhu ešte nerozhodol? 2. V prípade zápornej odpovede: Môže súd žalobu o porušení práv zamietnuť na základe námietky, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, ak prinajmenšom súčasne vyhovie vzájomnému návrhu na vyhlásenie neplatnosti, alebo má s rozhodnutím o žalobe o porušení práv v každom prípade počkať, kým rozhodnutie o vzájomnom návrhu nadobudne právoplatnosť?“

III. Konanie pred Súdnym dvorom a návrhy účastníkov konania

A. Konanie

35. Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol doručený do kancelárie Súdneho dvora 1. augusta 2016.

36. Obaja účastníci konania pred vnútroštátnym súdom predložili písomné pripomienky.

37. Uskutočnenie pojednávania v súlade s článkom 76 ods. 2 rokovacieho poriadku Súdneho dvora nebolo považované za nevyhnutne potrebné.

B. Zhrnutie predložených pripomienok

38. Z troch možností, ktoré uviedol vnútroštátny súd, sa pán Raimund prikláňa k poslednej uvedenej možnosti, to znamená k tomu, že žalobu o porušení práv z ochrannej známky možno v konaní vo veci samej zamietnuť iba vtedy, ak došlo k právoplatnému vyhláseniu neplatnosti v konaní o vzájomnom návrhu (alebo prípadne v správnom konaní).

39. Vylúčenie prvej možnosti (spočívajúcej v tom, že na dodržanie článku 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 postačuje iba podanie vzájomného návrhu) pán Raimund odôvodňuje jej nezlučiteľnosťou s účelom uvedeného ustanovenia. S vnútroštátnym súdom sa pán Raimund teda zhoduje v tom, že v rámci systému zavedeného nariadením č. 207/2009 sa na účely vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky vzhľadom na článok 104 uvedeného nariadenia uprednostňuje podanie vzájomného návrhu pred podaním námietky v konaní o porušení práv z ochrannej známky. Toto uprednostnenie vyplýva z toho, že rozsudky vydané v prvých uvedených konaniach majú účinok erga omnes, zatiaľ čo rozsudky vydané v posledných uvedených konaniach majú účinok len inter partes.

40. Pán Raimund považuje zároveň za nemysliteľné, aby sa normotvorca Únie uspokojil iba s obyčajným formálnym aktom podania vzájomného návrhu. Ak by sme uznali tvrdenie, že aj takto možno splniť požiadavky článku 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, článok 100 ods. 7 by stratil svoj význam.

41. Pokiaľ ide o druhú možnosť (nevyhnutnosť rozsudkov súbežne vydaných v konaní o porušení práv z ochrannej známky a v konaní o vzájomnom návrhu), pán Raimund ju vylučuje, pretože podľa neho nemôže zabrániť vydaniu protichodných rozhodnutí, čo vo svojom návrhu na začatie prejudiciálneho konania uznal aj samotný Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd). ( 14 )

42. Pán Raimund teda podporuje tretiu možnosť (a to, že žaloba o porušení by sa mala prejednať až po vydaní právoplatného rozsudku v konaní o vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti), pretože tak možno zaručiť, že rozsudky, ktorými sa v konaní o vzájomnom návrhu vyhlasuje neplatnosť ochrannej známky, budú mať účinok erga omnes. Na podporu tohto výkladu sa pán Raimund odvoláva na dôvody hospodárnosti konania.

43. Pani Aignerová obhajuje prvú možnosť, ktorú uviedol vnútroštátny súd. Svoj názor opiera o doslovný výklad článku 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009. Podľa jej názoru toto ustanovenie vyžaduje iba, aby bol podaný vzájomný návrh (postačí, ak bude „spochybnená“ platnosť ochrannej známky), ale nie, aby sa o tomto vzájomnom návrhu rozhodlo vydaním rozsudku, a už vôbec nie právoplatného rozsudku.

44. Okrem toho podľa článku 99 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 je možné podať námietku neplatnosti ochrannej známky z nedostatku dobrej viery na strane jej majiteľa aj v konaní o porušení, keďže takáto ochranná známka „by mohla byť vyhlásená za neplatnú“ z dôvodu existencie skoršieho práva na strane žalovaného, pričom uvedené ustanovenie neobsahuje žiadnu zmienku o právoplatnom rozsudku, ktorým bola vyhlásená neplatnosť.

45. Pani Aignerová zdôrazňuje, že zo znenia ani účelu uvedeného článku 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 nevyplýva, že by bolo sledovaným cieľom zabrániť protichodným rozhodnutiam v konaniach vedených pre porušenie (s účinkom inter partes) a pre neplatnosť (erga omnes) ochrannej známky. Vnútroštátnemu právu prináleží, aby vyriešilo tento problém, o ktorom normotvorca Únie už vedel a ktorý pripustil, o čom svedčí aj skutočnosť, že následne prijatým nariadením 2015/2424 neboli zmenené relevantné ustanovenia.

46. A nakoniec subsidiárne pre prípad, že by Súdny dvor s jej názorom nesúhlasil, pani Aignerová navrhuje odpovedať na druhú prejudiciálnu otázku v tom zmysle, že podmienkou pre zamietnutie žaloby o porušení práv z ochrannej známky je prinajmenšom súbežné vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky vydané v konaní o vzájomnom návrhu, čo si vyžaduje spojenie uvedených konaní. V opačnom prípade by sa neodstránilo riziko vydania meritórne protichodných rozhodnutí.

IV. Analýza

A. Úvodné poznámky

47. Okolnosti tohto sporu by mohli zneistiť tých, ktorí sú zvyknutí na systém občianskoprávnych konaní, v ktorom sa vzájomný návrh (a to nielen v oblasti práva ochranných známok) podáva v tom istom konaní a na tom istom súde, ktorý koná vo veci pôvodného návrhu a ktorý zároveň rozhodne jediným rozsudkom o oboch týchto návrhoch. ( 15 )

48. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania možno usúdiť, že rakúske občianske procesné právo týmto pravidlám nevyhnutne nezodpovedá, a preto považujem za potrebné uviesť niekoľko úvah, ktoré by prispeli k lepšiemu pochopeniu prejednávaných otázok.

49. Po prvé Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) tvrdí, že podľa rakúskeho občianskeho súdneho poriadku „súd v konaní o porušení práv teda skúma námietku neplatnosti národnej ochrannej známky (ako predbežnú otázku) aj v tom prípade, keby žalovaný nepodal na patentovom úrade príslušný návrh na zrušenie zápisu (v prípade národných ochranných známok nie sú stanovené vzájomné návrhy)“. ( 16 ) Napriek tomu pripúšťa, že to neplatí v prípade ochranných známok Európskej únie.

50. Po druhé, ak sa vzájomný návrh vo všeobecnosti chápe ako návrh podaný žalovaným proti žalobe v konaní, ktoré proti nemu začal žalobca na tom istom súde, ( 17 ) pani Aignerová sa podaním vzájomného návrhu v tomto spore z formálneho hľadiska nedopustila žiadneho pochybenia, keďže podala vzájomný návrh na súd pre ochranné známky Európskej únie, ktorý je príslušný v Rakúsku. ( 18 )

51. Po tretie, už z iného pohľadu, je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že vnútroštátny súd pri položení svojich otázok vychádza z predpokladu, že v tomto prípade nemohla byť žaloba o porušení práv z ochrannej známky zamietnutá z iných dôvodov než z dôvodu konania v zlej viere na strane prihlasovateľa uvedenej ochrannej známky (napríklad z dôvodu neexistencie pravdepodobnosti zámeny medzi výrobkami oboch účastníkov konania). Uvedený súd predpokladá, že vzhľadom na tieto ostatné okolnosti nebolo potrebné vopred rozhodnúť o vzájomnom návrhu.

B. O prvej prejudiciálnej otázke

52. Umožňuje článok 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 zamietnuť žalobu o porušení práv z ochrannej známky z dôvodu konania v zlej viere zo strany prihlasovateľa tejto ochrannej známky, ak žalovaný následne podal vzájomný návrh (vychádzajúci z konania v zlej viere), ktorým sa domáhal vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky, a ak sa o tomto vzájomnom návrhu zatiaľ nerozhodlo? Takto možno zhrnúť pochybnosti vnútroštátneho súdu.

53. Domnievam sa, že by bolo príliš jednoduché odpovedať na túto otázku iba na základe doslovného znenia článku 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009. Vzhľadom na to, že v judikatúre sa neuvádza žiadny ďalší odkaz (ak sa teda nemýlim, Súdny dvor zatiaľ nemal príležitosť podať výklad uvedeného ustanovenia), odpoveď musí vychádzať z dvoch prvkov zahrnutých v článku, ktorý má byť predmetom výkladu, ako aj z ďalších hľadísk v rámci toho istého normatívneho kontextu.

54. Prvý z týchto prvkov je jednotný charakter ochrannej známky Európskej únie, ktorého význam by sa nemal prehliadať. Z odôvodnenia 3 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že cieľom uvedeného nariadenia je vytvoriť režim ochranných známok Únie, ktorý im bude poskytovať jednotnú ochranu tak, aby boli účinné na celom území Únie.

55. Uvedený cieľ sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, podľa ktorého má ochranná známka Európskej únie jednotný charakter, má rovnaké účinky v celej Únii a môže byť zapísaná, prevedená, možno sa jej vzdať, zrušiť ju alebo vyhlásiť za neplatnú a jej používanie môže byť zakázané len na území celej Únie. ( 19 )

56. Odôvodnenia 16 a 17 tohto nariadenia odkazujú na jednotný charakter práva priemyselného vlastníctva v Únii. Po prvé, podľa uvedených odôvodnení je nevyhnutné, aby sa účinky rozhodnutí týkajúcich sa platnosti a porušovania práv z ochranných známok Európskej únie vzťahovali na celú Úniu s cieľom zabrániť protirečiacim rozhodnutiam súdov a úradu, ktoré by ohrozovali jednotný charakter ochranných známok. Na druhej strane sa v uvedených odôvodneniach zdôrazňuje potreba zabrániť tomu, aby dochádzalo k vyhlasovaniu protichodných rozsudkov o žalobách, v ktorých sú dotknuté tie isté strany a ktoré sa podávajú z dôvodu tých istých skutkov na základe ochrannej známky Únie a paralelných národných ochranných známok. ( 20 )

57. Druhý relevantný prvok je domnienka platnosti, ktorá sa vzťahuje na ochranné známky Európskej únie, po kontrole, ktorú vykonal EUIPO pri preskúmaní prihlášky. Dodržiavanie zásady zákonnosti znamená priznať takýmto ochranným známkam plnú účinnosť (pokiaľ zápis ochranných známok je akt vydaný orgánom Únie), ak ich neplatnosť nebola vyhlásená iným aktom v opačnom zmysle, vydaným príslušným orgánom, ktorý nadobudol právoplatnosť. ( 21 )

58. Táto domnienka sa tiež uvádza v právnej úprave obsiahnutej v článku 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, ktorý všetkým zúčastneným stranám vrátane vnútroštátnych súdov ukladá, aby s ochrannými známkami Únie zaobchádzali v zásade ako s platnými.

59. Mechanizmy pre napadnutie uvedenej platnosti sa uvádzajú v článku 52 ods. 1 toho istého právneho predpisu a sú iba dva: a) správne konanie začaté na EUIPO na návrh účastníka konania ( 22 ) a b) vzájomný návrh proti žalobe o porušení práv z ochrannej známky, to znamená súdne konanie začaté na vnútroštátnych súdoch pre ochranné známky Európskej únie.

60. Z uvedených ustanovení v ich vzájomnej súvislosti vyplýva, že súdy pre ochranné známky Európskej únie nie sú oprávnené preskúmať neplatnosť ochrannej známky na základe vlastnej iniciatívy a že v sporoch prejednávaných na uvedených súdoch prináleží žalovanému, aby sa prostredníctvom vzájomného návrhu domáhal vyhlásenia neplatnosti ( 23 ) ochrannej známky, ktorej porušenie mu bolo vytýkané v konaní vo veci samej. ( 24 )

61. Článok 99 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 však umožňuje, aby žalovaný v konaní o porušení práv z ochrannej známky ( 25 ) podal námietku týkajúcu sa neplatnosti inak ako formou vzájomného návrhu, ale iba vtedy, ak namieta, že sa v súvislosti so sporným označením domáha skoršieho práva. V prejednávanej veci nejde o taký prípad. ( 26 )

62. Z výkladu článku 52 ods. 1 a článku 53 ods. 1 v spojení s článkom 99 ods. 1 a 3 a článkom 100 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie súdnou cestou možno žiadať iba prostredníctvom vzájomného návrhu. Takýto vzájomný návrh musí vychádzať z niektorého dôvodu alebo z niektorých dôvodov uvedených v spomínaných článkoch 52 (absolútne dôvody neplatnosti) a 53 (relatívne dôvody neplatnosti) uvedeného nariadenia. Jediná výnimka z tohto pravidla, ktorú stanovuje článok 99 ods. 3 uvedeného nariadenia a na ktorú som poukázal vyššie, sa v prejednávanej veci neuplatňuje.

63. Táto voľba normotvorcu Únie je v súlade s jednotným charakterom ochrannej známky a s cieľom zabrániť protichodným rozsudkom týkajúcim sa toho istého rozlišujúceho označenia zapísaného v registri EUIPO.

64. Rozsudky vydané v konaniach o porušení práv z ochranných známok Únie majú účinok inter partes takým spôsobom, že po nadobudnutí právoplatnosti je právna sila rozhodnutej veci záväzná iba pre tie osoby, ktoré boli účastníkmi príslušného konania. Naopak, ak sa vyhovie vzájomnému návrhu, rozsudky, ktorými sa vyhlasuje neplatnosť ochrannej známky, majú účinok erga omnes. Preto článok 100 ods. 6 nariadenia č. 207/2009 stanovuje, že EUIPO zapíše do registra „zmienku o rozsudku“ súdu (ktorým sa vyhlasuje neplatnosť), ktorý bude mať spätný účinok, to znamená ex tunc. ( 27 )

65. Ak by sa pripustilo, že ktorýkoľvek žalovaný musí v konaní o porušení práv z ochrannej známky podať iba námietku týkajúcu sa (absolútnych alebo relatívnych) dôvodov neplatnosti takejto ochrannej známky, hrozilo by, že ak by majiteľ ochrannej známky začal podobné konania na rôznych súdoch, v niektorých prípadoch by mohla byť vyhlásená neplatnosť ochrannej známky a v iných prípadoch by mohlo byť prijaté opačné rozhodnutie. Je potrebné zohľadniť článok 97 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, podľa ktorého sa majiteľ ochrannej známky môže rozhodnúť, či začne konanie o porušení práv na súde v mieste bydliska žalovaného alebo na súde členského štátu, na území ktorého došlo k porušeniu alebo hrozí, že k nemu dôjde. ( 28 )

66. Úmyslom normotvorcu Únie bolo teda zabezpečiť, aby bolo možné napadnúť platnosť ochranných známok tohto druhu na vnútroštátnych súdoch prostredníctvom vzájomného návrhu. Zároveň bol zavedený bezpečnostný mechanizmus, ktorý by mal zabrániť prípadným súbežným návrhom, či už ide o žaloby o porušení alebo o vzájomné návrhy: teda prerušenie konania, ktoré je upravené v článku 104 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.

67. Na základe toho nemožno súhlasiť s výkladom článku 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, ktorý navrhuje pani Aignerová. Podľa tohto výkladu by v konaní o porušení práv bolo možné prijať námietku neplatnosti ochrannej známky za predpokladu, že bol podaný vzájomný návrh (o ktorom ešte nebolo rozhodnuté).

68. Ako uvádza vnútroštátny súd, toto riešenie je nezlučiteľné s cieľom uvedeného ustanovenia. Bolo by ťažké pochopiť, z akého dôvodu normotvorca Únie ukladá v prípadoch, v ktorých by spor prebiehal na dvoch súdoch pre ochranné známky, povinnosť prerušiť konanie, ktoré má zamedziť vydaniu protichodných rozsudkov týkajúcich sa toho istého predmetu, a uvedenú povinnosť neukladá, ak by žaloba o porušení a vzájomný návrh boli podané na rovnaký súd pre ochranné známky Únie (aj keď by konal v dvoch rôznych rozhodovacích zloženiach).

69. Je pravda, že každý členský štát má v zmysle svojej procesnej autonómie ( 29 ) právomoc upraviť organizáciu svojich súdov pre ochranné známky Európskej únie, ako aj stanoviť ich rokovacie poriadky, ak pritom neporuší pravidlá uvedené v nariadení č. 207/2009. Systém udelenia právomocí (a v rovnakom zmysle aj systém prideľovania jednotlivých vecí v rámci toho istého súdu, ktorý má rôzne rozhodovacie zloženie) však vnútroštátnym súdom pre ochranné známky Európskej únie nesmie ohroziť cieľ, ktorým je predchádzať protichodným rozsudkom, ktoré sa týkajú tej istej ochrannej známky.

70. Systém súdneho preskúmania ochranných známok Európskej únie rozlišuje medzi obranou vo veci samej (námietky) a vzájomným návrhom. Žalovaný môže uplatniť námietku neplatnosti ochrannej známky proti žalobe o porušení iba vtedy, ak disponuje skorším právom k uvedenému označeniu (už citovaný článok 99 ods. 3 nariadenia č. 207/2009). ( 30 )

71. Vo všetkých ostatných prípadoch si osoba, ktorá bola žalovaná pre porušenie práv z ochrannej známky Európskej únie a ktorá chce poukázať na neplatnosť takejto ochrannej známky, musí zvoliť cestu podania vzájomného návrhu. Takto predložený návrh na vyhlásenie neplatnosti sa vo vzťahu k samotnej žalobe o porušení musí nevyhnutne považovať za predbežnú otázku, keďže spochybňuje domnienku platnosti ochrannej známky. Skôr než sa pristúpi k analýze, či došlo k porušeniu práv vyplývajúcich z ochrannej známky, musí byť predbežne vyriešená otázka sine qua non, a teda, či je uvedené rozlišujúce označenie naďalej platné, keďže práve to spochybnila žalovaná prostredníctvom svojho vzájomného návrhu.

72. Z pohľadu procesnej logiky by bolo nelogické zamietnuť žalobu o porušení (okrem prípadu, na ktorý odkazuje vnútroštátny súd) a predtým nevyvrátiť pochybnosti v súvislosti s neplatnosťou ochrannej známky uvedené vo vzájomnom návrhu. Uvedená nelogickosť platí pre spory prejednávané na rôznych súdoch pre ochranné známky Európskej únie, ako aj pre spory, o ktorých rozhoduje jediný súd [v prejednávanom prípade Handelsgericht Wien (Obchodný súd Viedeň)] v rôznych zloženiach, ktoré rozhodujú v samostatných konaniach.

73. Na prvú prejudiciálnu otázku je teda potrebné odpovedať tak, že článok 99 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že ak bol podaný vzájomný návrh, ktorým sa žiada vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Únie z dôvodu, že majiteľ ochrannej známky podal prihlášku ochrannej známky nie v dobrej viere, súd príslušný rozhodnúť o hlavnom návrhu týkajúcom sa porušenia práv z ochrannej známky nemôže vyhovieť uvedenému dôvodu neplatnosti uplatnenému formou námietky skôr, než sa rozhodne o vzájomnom návrhu.

C. O druhej prejudiciálnej otázke

74. Druhú prejudiciálnu otázku položil Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) pre prípad, ak by odpoveď na prvú otázku bola záporná, ako to navrhujem.

75. Pochybnosť vnútroštátneho súdu vychádza tentoraz z predpokladu, že na základe vyššie uvedených okolností musí súd pre ochranné známky Európskej únie počkať s rozhodnutím o porušení práv z ochrannej známky dovtedy, kým bude vydané rozhodnutie o vzájomnom návrhu. Pritom vyvstáva otázka, či postačuje počkať do vydania uvedeného rozhodnutia alebo je nevyhnutné počkať na jeho právoplatnosť.

76. Ak by rozhodnutie o vzájomnom návrhu bolo v prospech žalovaného (to znamená, ak by bola vyhlásená neplatnosť rozlišujúceho označenia), súd pre ochranné známky by v súlade s príslušným vnútroštátnym právom ( 31 ) mohol žalobu o porušení zamietnuť, alebo ju vyhlásiť za bezpredmetnú, keďže nemožno porušiť práva z ochrannej známky, ktorá ex tunc stratila ochranu vyplývajúcu zo zápisu.

77. Tým, že príslušný súd vydá v konaní o porušení práv rozsudok až po vydaní rozhodnutia o vzájomnom návrhu, plní cieľ zabrániť protichodným rozsudkom, ktorými by mohol byť ohrozený jednotný charakter ochrannej známky Európskej únie.

78. Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd) sa však obáva, že procesné správanie účastníkov konania o porušení práv a konania o vzájomnom návrhu by mohlo opätovne oslabiť súdržnosť zabezpečenú súbežným vydaním rozsudkov, napríklad, ak by opravný prostriedok na vyšší súd podal iba jeden z účastníkov konania. ( 32 )

79. Za takýchto okolností sa vnútroštátny súd pýta, či práve s cieľom vylúčiť prípadný rozpor by sa od prvého z uvedených súdov malo vyžadovať, aby počkal s vyriešením sporu o porušení práv z ochrannej známky, až kým rozsudok, ktorým sa vyhovelo vzájomnému návrhu, nadobudne právoplatnosť.

80. Podľa môjho názoru nariadenie č. 207/2009 neobsahuje jednoznačné pravidlo, z ktorého by vyplývalo, že príslušný súd má počkať, až kým nadobudne právoplatnosť rozsudok, ktorým sa vyhovelo vzájomnému návrhu. Neobsahuje však ani žiadne pravidlo, ktoré by takýto postup zakazovalo.

81. Medzi články nariadenia č. 207/2009, ktoré výslovne odkazujú na „právoplatnosť“ súdneho rozhodnutia, ( 33 ) patrí článok 56 ods. 3, podľa ktorého uvedená situácia nastáva v prípade, že bolo súdom členského štátu rozhodnuté medzi tými istými účastníkmi konania o návrhu týkajúcom sa rovnakého predmetu a rovnakého dôvodu a toto rozhodnutie je už právoplatné (to znamená neodvolateľné a nie je proti nemu prípustný žiadny opravný prostriedok). ( 34 )

82. Uvedené ustanovenia však nedefinujú nič v súvislosti so spôsobom zaobchádzania so súdnymi rozhodnutiami vydanými v jednotlivých sporoch v dobe, keď ešte nenadobudli právoplatnosť. Absenciu takejto úpravy možno vysvetliť tým, že nariadenie č. 207/2009 pristupuje k otázke nadobudnutia právoplatnosti rozsudkov z pohľadu zabezpečenia súdržnosti medzi rozhodnutiami úradu a rozhodnutiami vnútroštátnych súdov pre ochranné známky Únie. Pri tejto otázke by sme sa mali na chvíľu pristaviť.

83. Na rozdiel od konania o zápise ochrannej známky Európskej únie, ktoré v rámci systematiky nariadenia č. 207/2009 patrí do výlučnej právomoci EUIPO bez možnosti akéhokoľvek zásahu zo strany vnútroštátneho súdu, ( 35 ) právomoc vyhlásiť neplatnosť ochrannej známky Európskej únie majú spoločne vnútroštátne súdy pre ochranné známky Európskej únie a úrad.

84. Táto právomoc sa však musí vykonávať alternatívne a výlučne, to znamená tak, že o platnosti práva priemyselného vlastníctva môže rozhodovať iba prvý z oboch uvedených orgánov, ktorý rozhoduje v prejednávanom spore ( 36 ) (teda buď súd pre ochranné známky Únie, na ktorom bol podaný vzájomný návrh, alebo EUIPO, ak bol na uvedenom úrade podaný návrh na vyhlásenie neplatnosti). S cieľom zabrániť protichodným rozhodnutiam musí druhý z uvedených orgánov prerušiť konanie až do ukončenia prvého konania v zmysle článku 104 nariadenia č. 207/2009.

85. Uvedené prerušenie konania ( 37 ) a povinnosť (článok 100 ods. 6 toho istého nariadenia) vnútroštátneho súdu pre ochranné známky Európskej únie oznámiť svoj rozsudok EUIPO po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola v konaní o vzájomnom návrhu vyhlásená neplatnosť niektorej z ochranných známok, predstavujú nástroje, ktorými normotvorca zamýšľa zabezpečiť súdržnosť rozhodnutí o vyhlásení neplatnosti, ako aj súlad registra ochranných známok Európskej únie so skutočným stavom označení, ktoré sú v ňom zapísané.

86. V prípadoch, keď o žalobe o porušení práv z ochrannej známky a o vzájomnom návrhu na vyhlásenie neplatnosti tohto rozlišujúceho označenia rozhoduje ten istý súd v rôznom čase, je súdržnosť jeho judikatúry zárukou, že rozhodnutie uvedeného súdu o vzájomnom návrhu nebude v rozpore s rozhodnutím, ktoré vydá v súvislosti s porušením práv z ochrannej známky. Nariadenie č. 207/2009 však podľa môjho názoru uvedenému súdu neukladá povinnosť prerušiť (druhé) konanie, aby zohľadnil prípadný ďalší vývoj sporu na vyšších stupňoch.

87. So zreteľom na povinnosť súdu pre ochranné známky Európskej únie, na ktorú som poukázal pri analýze prvej prejudiciálnej otázky, musí uvedený súd počkať na výsledok konania o vzájomnom návrhu a až potom rozhodnúť o žalobe o porušení práv z ochrannej známky (súbežne alebo následne, podľa toho, ako mu to dovolia vnútroštátne procesné predpisy). Nemyslím si, že po vydaní rozhodnutia o vzájomnom návrhu by táto povinnosť musela byť nutne podmienená procesnou stratégiou účastníkov konania, ktorá do určitej miery závisí od šancí na úspech v konaní na vyšších stupňoch.

88. Súhlasím s Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd), že ak by vydanie rozhodnutia v konaní o porušení práv malo závisieť od toho, aké opravné prostriedky sa účastníci konania následne rozhodnú podať proti rozsudku, ktorým sa vyhovelo vzájomnému návrhu, s veľkou pravdepodobnosťou by to viedlo k značným prieťahom v rozhodovaní súdu. Cieľ zabrániť vydaniu protichodných rozhodnutí týkajúcich sa tej istej ochrannej známky bol splnený už tým, že bola daná prednosť rozhodnutiu vydanému v súvislosti so vzájomným návrhom, ktorému bolo následne prispôsobené rozhodnutie vydané v konaní o porušení práv.

89. Keďže účastníci oboch konaní sú tie isté osoby, aj keď v opačných procesných postaveniach, majú rovnaké prostriedky obrany a musia znášať dôsledky svojich činov. Je samozrejmé, že ktorýkoľvek z účastníkov môže následným podaním opravných prostriedkov spôsobiť, že rozhodnutie vydané v danom stupni nadobudne právoplatnosť o niečo neskôr, ale táto možnosť nesmie mať prednosť pred povinnosťou súdu vyriešiť spor, ktorý mu bol predložený.

90. Na základe uvedeného by som rád spresnil, že aj keď nariadenie č. 207/2009 neukladá súdu, ktorý rozhoduje o žalobe o porušení, povinnosť, aby počkal, kým rozhodnutie o vzájomnom návrhu nadobudne právoplatnosť, nenašiel som v uvedenom právnom predpise žiadne ustanovenie, ktoré by takémuto postupu bránilo. Keďže právne predpisy Únie túto otázku neupravujú, môžu sa procesné predpisy každého členského štátu v zmysle výkladu poskytnutého príslušnými najvyššími súdmi prikloniť ku ktorémukoľvek z vyššie uvedených riešení.

91. Ak rozhodnutie o vzájomnom návrhu nebolo napadnuté, prináleží súdu, ktorý ho vydal, aby svoje právoplatné rozhodnutie oznámil EUIPO. Vzhľadom na to, že lehota na podanie opravného prostriedku nebýva príliš dlhá, vnútroštátny súd môže podľa môjho názoru predtým, než rozhodne o žalobe o porušení práv, bez akýchkoľvek ťažkostí počkať na právoplatnosť rozhodnutia o vzájomnom návrhu. Ak je posledné uvedené rozhodnutie napadnuté, musí súd zvážiť konkrétne okolnosti konania o porušení práv ( 38 ) a v prípade potreby toto konanie prerušiť, kým rozhodnutie o vzájomnom návrhu nadobudne právoplatnosť.

92. Vzhľadom na predchádzajúce vysvetlenia sa domnievam, že na druhú prejudiciálnu otázku je potrebné odpovedať v tom zmysle, že súd pre ochranné známky Európskej únie môže zamietnuť žalobu o porušení práv z ochrannej známky z dôvodu nedostatku dobrej viery na strane jej prihlasovateľa, ak sa prinajmenšom súčasne vyhovie vzájomnému návrhu, ktorým sa z toho istého dôvodu žiada vyhlásenie neplatnosti uvedenej ochrannej známky. Právo Únie neukladá uvedenému súdu povinnosť počkať s rozhodnutím o žalobe o porušení práv z ochrannej známky dovtedy, kým rozhodnutie o vzájomnom návrhu nadobudne právoplatnosť, ale ani mu nebráni v tom, aby tak urobil.

V. Návrh

93. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky, ktoré položil Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd, Rakúsko), takto: 1. Článok 99 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva sa musí vykladať v tom zmysle, že ak bol podaný vzájomný návrh, ktorým sa žiada vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Únie z dôvodu, že majiteľ ochrannej známky podal prihlášku ochrannej známky nie v dobrej viere, súd príslušný rozhodnúť o hlavnom návrhu týkajúcom sa porušenia práv z ochrannej známky nemôže vyhovieť uvedenému dôvodu neplatnosti uplatnenému formou námietky skôr, než sa rozhodne o vzájomnom návrhu. 2. Súd pre ochranné známky Európskej únie môže zamietnuť žalobu o porušení práv z ochrannej známky z dôvodu nedostatku dobrej viery na strane jej prihlasovateľa, ak sa prinajmenšom súčasne vyhovie vzájomnému návrhu, ktorým sa z toho istého dôvodu žiada vyhlásenie neplatnosti uvedenej ochrannej známky. Právo Únie neukladá uvedenému súdu povinnosť počkať s rozhodnutím o žalobe o porušení práv z ochrannej známky dovtedy, kým rozhodnutie o vzájomnom návrhu nadobudne právoplatnosť, ale ani mu nebráni v tom, aby tak urobil.

( 1 ) Jazyk prednesu: španielčina.

( 2 ) Ďalej tiež len „úrad“.

( 3 ) Budem používať pojem excepción (námietka) v jeho procesnom význame vychádzajúcom z rímskeho práva v zmysle exceptio, ktorým žalovaný namietal actio žalobcu.

( 4 ) Tak to uvádza pán Raimund.

( 5 ) Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1). Uvedené nariadenie bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21) (ďalej len „nariadenie č. 2015/2424“). Na prejednávaný spor sa však nariadenie 2015/2424 ratione temporis neuplatňuje, aj keď je z hľadiska výkladu užitočné.

( 6 ) Písmeno c) tohto článku sa týka žaloby o náhradu škody podľa článku 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, čo v prejednávanom spore nie je relevantné.

( 7 ) Opis skutkových okolností vyplýva z návrhu na začatie prejudiciálneho konania a z dokumentov v spise. Vnútroštátnemu súdu logicky prináleží, aby s konečnou platnosťou rozhodol, ktoré z nich považuje za dostatočne preukázané.

( 8 ) Prípravok sa zmieša s uvedeným druhom alkoholických nápojov, pričom vyvoláva pocit tepla v žalúdku, z čoho vyplýva aj jeho názov, keďže doslovný preklad označenia je „zahrievač žalúdka“.

( 9 ) Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

( 10 ) Aj keď sa návrh na začatie prejudiciálneho konania týka žaloby o stiahnutie tovaru („Beseitigung“), z písomností v spise, ktoré predložil Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd), najmä z rozsudku napadnutého na tomto súde vyplýva, že pán Raimund podal tiež žalobu o likvidáciu tovaru („Vernichtung“).

( 11 ) Zdá sa, že z písomností, ktoré predložil vnútroštátny súd, vyplýva, že žaloba o porušení práv z ochrannej známky a vzájomný návrh sa prejednávajú na tom istom súde, Handelsgericht Wien (Obchodný súd Viedeň), ale v inom rozhodovacom zložení. To je pravdepodobne dôsledkom toho, že časový rozdiel medzi podaním žaloby o porušení práv a vzájomným návrhom je dva roky, ako vo svojom liste uvádza pán Raimund. V každom prípade sa nezdá, že by došlo k spojeniu uvedených vecí.

( 12 ) Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že podľa rakúskeho práva ochranných známok patrí vyhlásenie neplatnosti vnútroštátnych ochranných známok s účinkom erga omnes do výlučnej právomoci Patentamt (úrad pre patenty a ochranné známky).

( 13 ) Zvýraznené v origináli.

( 14 ) Uvedený súd uvádza zoznam situácií, v ktorých by sa mohlo stať, že po vyhlásení neplatnosti ochrannej známky na základe vzájomného návrhu a po zamietnutí žaloby o porušení by následné opravné prostriedky (návrh podaný žalobcom iba proti rozsudku, ktorý vyhovie vzájomnému návrhu, alebo návrh podaný žalovaným iba proti jednému z týchto rozsudkov) mohli v prípade úspechu viesť k vydaniu vzájomne nezlučiteľných súdnych rozhodnutí.

( 15 ) Vzájomný návrh je samostatný návrh, ktorý však vychádza z tohto istého konania, ktorý začal žalovaný proti žalobcovi v nadväznosti na jeho žalobu, keď medzi oboma konaniami existujú určité prvky, ktoré ich spájajú, a súd je príslušný na to, aby o oboch rozhodol jediným rozsudkom. V konkrétnom spore sa žalovaný môže buď brániť (to znamená podať námietky proti žalobe podanej žalobcom), alebo uskutočniť protiútok (uplatniť proti žalobcovi svoje vlastné návrhy, aby bola žalobcovi uložená povinnosť) podaním vzájomného návrhu. Aj keď niektoré právne poriadky pripúšťajú „vzájomné námietky“ alebo nepriame vzájomné návrhy (napr. v súvislosti so započítaním pohľadávok alebo s neplatnosťou určitých právnych úkonov), v tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania nie je potrebné sa nimi zaoberať.

( 16 ) Bod 3.2 návrhu na začatie prejudiciálneho konania. Nie som si istý, či táto okolnosť mohla súvisieť s oneskoreným podaním vzájomného návrhu pani Aignerovej a s tým, že pani Aignerová poukázala na nedostatok dobrej viery podaním námietky vo veci samej, ktorú uviedla vo svojom vyjadrení k žalobe, ktorú podal pán Raimund.

( 17 ) Vo všeobecnosti sa akceptuje, že cieľom vzájomného návrhu je zabezpečiť hospodárnosť konania a zabrániť riziku vydania protichodných rozsudkov. Pozri OKOŃSKA, A.: Die Widerklage im Zivilprozessrecht der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. Tübingen: Mohr Siebeck, 2015, s. 269 a 270.

( 18 ) Nie je zrejmé, prečo uvedený súd nespojil obe konania s cieľom vydať spoločné rozhodnutie. Zdá sa, že nie je bežnou praxou postúpiť vzájomný návrh inému súdu alebo inému senátu: v spore, v ktorom bol vydaný rozsudok z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, body 3 a 4), rozhodoval Handelsgericht Wien (Obchodný súd Viedeň) v postavení súdu pre ochranné známky Európskej únie na prvom stupni v rovnakom zložení o žalobe o porušení práv z ochrannej známky, ako aj o vzájomnom návrhu.

( 19 ) Rozsudok z 12. apríla 2011, DHL Express France (C‑235/09, EU:C:2011:238, body 40 a 41).

( 20 ) Rozsudok z 12. apríla 2011, DHL Express France (C‑235/09, EU:C:2011:238, bod 42).

( 21 ) Pozri v tomto zmysle rozsudky z 13. februára 1979, Granaria (101/78, EU:C:1979:38, bod 5), a z 28. januára 2016, Éditions Odile Jacob/Komisia (C‑514/14 P, EU:C:2016:55, bod 40).

( 22 ) Proti rozhodnutiu, ktorým úrad vyhovie alebo zamietne návrh na vyhlásenie neplatnosti, možno podať odvolanie na odvolacie senáty úradu; rozhodnutia týchto senátov možno napadnúť na Všeobecnom súde, ktorého rozsudky možno napadnúť odvolaním na Súdnom dvore. K vyhláseniu neplatnosti v pravom zmysle slova však dôjde v správnom konaní, keďže predmet následného súdneho preskúmania (na úrovni Únie) sa obmedzuje na zákonnosť takéhoto vyhlásenia. V súdnom konaní možno neplatnosť posúdiť, iba ak je spochybnené zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti a uvedenému návrhu vyhovel niektorý zo súdov Únie.

( 23 ) Žalovaný môže zároveň namietať proti zrušeniu ochrannej známky, čím môže odôvodniť svoj nárok uplatnený prostredníctvom vzájomného návrhu. Touto možnosťou sa nebudem zaoberať, keďže nesúvisí s predmetom prejednávaného sporu.

( 24 ) V správnom konaní nemá ani EUIPO právomoci z úradnej moci preskúmať neplatnosť. Podľa článku 56 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa úloha čistenia registra, ako to uviedol jeden z mojich predchodcov, ponecháva hospodárskym subjektom, ktoré súťažia s majiteľmi ochranných známok, zatiaľ čo úrad musí dodržiavať úplnú neutralitu. Pozri v tejto súvislosti návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz‑Jarabo Colomer vo veci Silberquelle (C‑495/07, EU:C:2008:633, bod 46). Aj keď sa táto vec týkala zrušenia, uvedená úvaha je použiteľná aj na oblasť neplatnosti.

( 25 ) Priamym odkazom na článok 96 písm. a) toho istého nariadenia.

( 26 ) V rámci reformy zavedenej nariadením č. 2015/2424 bola uvedená možnosť zrušená, keďže vytvárala pochybnosti o zlučiteľnosti so zásadou prednosti tým, že od majiteľa skoršieho práva požadovala, aby získal vyhlásenie neplatnosti neskoršieho označenia, inak nebude môcť toto označenie s úspechom napadnúť. Nové znenie článku 9 nariadenia č. 207/2009 by tieto pochybnosti malo odstrániť. Pozri Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law: Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System. München, 2011, s. 108.

( 27 ) Podľa článku 55 ods. 2 toho istého nariadenia a s výhradou dodržania konkrétnych právnych situácií uvedených v odseku 3 uvedeného článku.

( 28 ) V takýchto prípadoch článok 98 ods. 2 obmedzuje rozhodovaciu právomoc súdov pre ochranné známky Európskej únie na skutočnosti, ku ktorým došlo na území členského štátu, v ktorom sa uvedené súdy nachádzajú. Aj keď uvedené ustanovenie nie je úplne v súlade so zásadou jednotného charakteru ochrannej známky Únie, jeho cieľom je zamedziť tzv. forum shoppingu, ktorý je vždy nežiaduci. Pozri SOSNITZA, O.: Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke – Zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 12.4.2011– C‑235/09 – DHL/Chronopost. GRUR, 2011, s. 468.

( 29 ) Pozri okrem iného rozsudky z 11. septembra 2003, Safalero (C‑13/01, EU:C:2003:447, bod 49); z 2. októbra 2003, Weber’s Wine World a i. (C‑147/01, EU:C:2003:533, bod 103); zo 7. januára 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12, bod 67), a z 13. marca 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163, bod 43).

( 30 ) Tento záver potvrdzuje HUET, A.: La marque communautaire: la compétence des juridictions des États membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon [nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993]. Journal du Droit International, 1994, č. 3, s. 630, a GALLEGO SÁNCHEZ, F.: Artículo 96 – Demanda de reconvención. In: CASADO CERVIÑO, A., LLOBREGAT HURTADO, M. L. (coord.): Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria. Madrid: La Ley, 2000, s. 874.

( 31 ) Podľa článku 14 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 „… je porušenie ochrannej známky [Európskej únie] upravené vnútroštátnym právom týkajúcim sa porušenia národnej ochrannej známky v súlade s ustanoveniami hlavy X“.

( 32 ) Pre podrobnejšie informácie pozri poznámku pod čiarou 14 vyššie.

( 33 ) Článok 55 ods. 3 písm. a); článok 56 ods. 3; článok 84 ods. 3; článok 100 ods. 6, a článok 112 ods. 6.

( 34 ) Článok 100 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 spája ten istý účinok s rozhodnutím prijatým EUIPO „týkajúcim sa toho istého predmetu a toho istého žalobného dôvodu a zahŕňajúcim tých istých účastníkov konania, [ktoré] už nadobudl[i] právoplatnosť (ale bez toho, aby sa týkal ‚právoplatnosti‘, keďže EUIPO je správny orgán)“.

( 35 ) Rozsudok z 21. júla 2016, Apple and Pear Australia Ltd a Star Fruits Diffusion/EUIPO (Pink Lady) (C‑226/15 P, EU:C:2016:582, bod 50).

( 36 ) S výnimkou možnosti, ktorú stanovuje článok 100 ods. 7 nariadenia č. 207/2009, podľa ktorej súd pre ochranné známky môže prerušiť konanie o vzájomnom návrhu a na návrh niektorého z účastníkov konania postúpiť EUIPO vydanie rozhodnutia o neplatnosti.

( 37 ) Nové znenie článku 100 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, ktoré vyplýva z nariadenia č. 2015/2424, ukladá súdu pre ochranné známky Únie, na ktorom bol podaný vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti, povinnosť prerušiť konanie v súlade s článkom 104 ods. 1, až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktoré vydal EUIPO.

( 38 ) Na porovnanie treba poznamenať, že povinnosť prerušiť konanie, ktorú ukladá článok 104 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, nie je absolútna, keďže je podmienená neexistenciou osobitných dôvodov pokračovať v konaní.