NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

F. G. JACOBS

prednesené 11. marca 2004 ( )

Vec C‑329/02 P

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

1. Táto vec sa týka odvolania proti rozsudku( ), ktorým sa čiastočne zrušilo rozhodnutie o zamietnutí prihlášky „SAT.2“ ako ochrannej známky Spoločenstva pre rozličné kategórie služieb. Sporné body, ktoré vyvstali sú: (i) či článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke spoločenstva( ) sleduje cieľ, aby označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť boli ponechané voľné pre všeobecné používanie; (ii) spôsob, akým má byť vykonané celkové posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktoré pozostáva z niekoľkých prvkov; a (iii) spôsob, akým má byť uplatnená zásada zákazu diskriminácie v prípade, keď je zamietnutie prihlášky konkrétnej ochrannej známky údajne v rozpore s predchádzajúcou praxou.

Právna úprava

2. Článok 4 nariadenia o ochrannej známke spoločenstva stanovuje: „Ochranná známka spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslic, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“

3. Podľa článku 7, ktorý má nadpis „Absolútne dôvody zamietnutia“:

„1. Do registra sa nezapíšu:

a) označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4;

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov, alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb;

d) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení a údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v dobrej viere a v používaných obchodných zvyklostiach;

e) označenia, ktoré pozostávajú výhradne z:

(i) tvaru, ktorý vyplýva z charakteru samotných tovarov; alebo

(ii) tvaru tovarov, ktorý je nevyhnutný, ak sa má dosiahnuť technický výsledok; alebo

(iii) tvaru, ktorý dodáva tovarom podstatnú hodnotu;

...“( )

4. Podľa článku 7 ods. 3 „Odsek 1 písm. b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada v dôsledku spôsobu ich používania.“

Okolnosti predchádzajúce sporu

5. SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH („SAT.1“), televízna spoločnosť vysielajúca cez satelit, podala 15. apríla 1997 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „Úrad“) prihlášku označenia „SAT.2“ ako ochrannej známky Spoločenstva pre tovary v niekoľkých triedach a pre služby v triedach 35, 38, 41 a 42 podľa Niceskej dohody.( ) Podľa nadpisov sa tieto triedy v zásade vzťahovali na: reklamu a obchodný alebo podnikový manažment, telekomunikácie, vzdelávanie, výcvik, zábavu, športové a kultúrne aktivity, služby inde nezaradené. Prihláška sa týkala podrobného zoznamu služieb uvedených pod každým z týchto nadpisov. Prieskumový pracovník Úradu zamietol prihlášku pre všetky v nej uvedené služby „do tej miery, v akej sa týkajú satelitov alebo satelitného vysielania v najširšom zmysle slova“. Druhý odvolací senát zamietol odvolanie SAT.1 proti rozhodnutiu o zamietnutí prihlášky v rozsahu, v akom sa týkalo služieb v triedach 38, 41 a 42, potvrdzujúc v zásade, že označenie bolo popisné a nemalo rozlišovaciu spôsobilosť a z tohto dôvodu sa na neho vzťahovali ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. b), c) nariadenia o ochrannej známke spoločenstva.

6. Na základe ďalšieho návrhu SAT.1 podaného na Súd prvého stupňa, súd zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu z dôvodu, že tento nerozhodol o nároku prihlasovateľa, pokiaľ ide o služby v triede 35( ) a pretože sa jeho rozhodnutie týkalo určitého druhu služieb uvedených v prihláške, ale nesúvisiacich so satelitným vysielaním.( )

7. Súd prvého stupňa tiež vo vzťahu ku všetkým príslušným službám prijal tvrdenie prihlasovateľa podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochrannej známke spoločenstva: rozhodol, že kombinácia „SAT.2“ nie je na účely tohto ustanovenia popisná.( )

8. Napriek uvedenému zamietol návrh pre všetky služby uvedené v prihláške, ktoré „sa týkali vysielania cez satelit“ z dôvodu, že označenie „SAT.2“, hoci nie je popisné, nemá vo vzťahu k týmto službám žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b). Pri formovaní tohto názoru Súd prvého stupňa v zásade dôvodil takto.( )

9. Absolútne dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) až e) nariadenia o ochrannej známke spoločenstva sledujú vo verejnom záujme cieľ zabezpečiť, aby označenia, na ktoré sa vzťahujú, mohli byť voľne používané kýmkoľvek. Článok 7 ods. 1 písm. b) sa preto vzťahuje predovšetkým na ochranné známky, ktoré sú alebo môžu byť bežne používané v obchodnom styku pri prezentácii dotknutých tovarov alebo služieb. Rozlíšiteľnosť musí byť posudzovaná vo vzťahu k týmto tovarom alebo službám a zároveň vo vzťahu ku spôsobu, akým ochrannú známku vníma príslušná skupina verejnosti. V tomto prípade, v závislosti od konkrétneho druhu služby, tvoria príslušnú skupinu verejnosti filmoví a mediálni odborníci alebo priemerní spotrebitelia.

10. Ako zložená ochranná známka bolo označenie „SAT.2“ pri posudzovaní jeho rozlišovacej spôsobilosti posudzované ako celok. Napriek tomu by každý charakteristický znak bolo možné preskúmať postupne. Po prvé, slovo „SAT“ bolo vytvorené na to, aby bolo bežnou nemeckou a anglickou skratkou označujúcou charakter väčšiny dotknutých služieb (spojenie so satelitným vysielaním). Z tohto dôvodu nemá vo vzťahu k týmto službám akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej, číslice, ako napríklad „2“, boli v obchodnom styku bežne používané pri prezentácii predmetných služieb, a preto v tomto ohľade nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Napokon, prvok „.“ bol v obchodnom styku bežne používaný pri prezentácii všetkých druhov tovarov a služieb. Označenie „SAT.2“ ako celok preto pozostáva z prvkov, z ktorých každý je schopný bežného používania v obchodnom styku pri prezentácii uvedených služieb, a v dôsledku toho bol vo vzťahu k týmto službám zbavený akejkoľvek rozlišovacej spôsobilosti.

11. Skutočnosť, že zložená ochranná známka pozostáva výlučne z prvkov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, vo všeobecnosti odôvodňuje záver, že ochranná známka, posudzovaná ako celok, je rovnako spôsobilá bežného používania v obchodnom styku pri prezentácii dotknutých tovarov alebo služieb. Takýto záver by bolo možné vyvrátiť len v prípade, ak by existoval dôkaz, ktorý v prejednávanej veci chýba, že zložená ochranná známka má inú kvalitu ako jednoduchý súhrn jej časti.

12. S ohľadom na zostávajúcu námietku SAT.1, v ktorej sa tvrdí porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, ku ktorému malo dôjsť tým, že sa Úrad odchýlil od svojich predchádzajúcich rozhodnutí týkajúcich sa ochranných známok pozostávajúcich z číslic a písmen, Súd prvého stupňa dôvodil v podstate takto.( ) V prípade, ak bolo označenie správne zapísané do registra v jednej veci, ale existuje protichodné rozhodnutie prijaté v neskoršej, podobnej veci, potom toto druhé rozhodnutie musí byť zrušené pre porušenie príslušného ustanovenia nariadenia o ochrannej známke spoločenstva; žiadna námietka, v ktorej sa tvrdí porušenie zásady zákazu diskriminácie by nemohla byť uplatnená opodstatnene. Na druhej strane, ak bolo označenie nesprávne zapísané do registra a opätovne existuje protichodné rozhodnutie prijaté v neskoršej, podobnej veci, nemožno sa pri zrušení neskoršieho rozhodnutia úspešne odvolávať na prvé rozhodnutie. Zásada rovnakého zaobchádzania musí byť v súlade so zásadou zákonnosti a nikto sa pri podpore svojich nárokov nemôže spoliehať na nezákonné akty uskutočnené v prospech niekoho iného. V oboch prípadoch však dôvod pre zrušenie druhého rozhodnutia nemôže spočívať v údajnom porušení zásady zákazu diskriminácie.

13. SAT.1 tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne vyložil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke spoločenstva v zásade v troch ohľadoch: nesprávne posúdil, že článok 7 ods. 1 písm. b) sleduje vo verejnom záujme cieľ, aby určité označenia zostali dostupné pre voľné používanie kýmkoľvek; pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti označenia „SAT.2“ uplatnil kritérium, ktoré sa v tomto ustanovení nenachádza, a to pravdepodobnosť používania v obchodnom styku pri prezentácii príslušných výrobkov; a v dôsledku takéhoto postupu neposúdil rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky ako celku, ale iba preskúmal každú jej časť samostatne. Alternatívne SAT.1 tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil zásadu zákazu diskriminácie tým, že ich námietku chybne považoval za námietku, ktorá sa vzťahuje na predchádzajúce individuálne rozhodnutia, zatiaľ čo táto sa týkala konštantnej praxe Úradu v súvislosti s ochrannými známkami obsahujúcimi sporné číslice a skratky.

O hlavnom dôvode odvolania založenom na nesprávnom výklade článku 7 ods. 1 písm. b)

Pojem rozlišovacej spôsobilosti

14. Pred preskúmaním konkrétnych tvrdení uvedených v odvolaní, by mohlo byť užitočné v stručnosti posúdiť pojem rozlišovacej spôsobilosti tak, ako je použitý v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke spoločenstva.

15. Tento pojem už spôsobil určité ťažkosti, pretože sa zdá, že zákaz zápisu ochranných známok, ktoré „nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť“ len inými slovami opakuje požiadavku, že ochranná známka musí byť „spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov“, obsiahnutú v článku 4 a, prostredníctvom odkazu na tento článok, aj v článku 7 ods. 1 písm. a). Ide naozaj len o opakovanie, alebo sa tieto pojmy líšia?

16. Zdá sa, že najjednoduchšia odpoveď je tá, ktorú naznačuje článok 7 ods. 3, podľa ktorého sa článok 7 ods. 1 písm. b), c) a d), ale nie písm. a), neuplatnia, ak ochranná známka v dôsledku jej používania získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada. So zreteľom na uvedené sa zdá rozumné predpokladať, že článok 4, ako aj článok 7 ods. 1 písm. a) sa vzťahujú na všeobecnú, absolútnu, abstraktnú spôsobilosť odlíšiť výrobky rôzneho pôvodu, zatiaľ čo článok 7 ods. 1 písm. b) je určený na to, aby naznačoval rozlíšiteľnosť vo vzťahu k triede daného výrobku.

17. Z tohto dôvodu, ak by v prejednávanej veci boli podané samostatné prihlášky pre každý z jednotlivých znakov, potom by znak „.“, o ktorom sa v skutočnosti ani netvrdí, že je rozlíšiteľný, bolo možné považovať za znak, ktorý nemá akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť, zatiaľ čo prípadná rozlišovacia spôsobilosť „SAT“ by zrejme musela byť posudzovaná vo vzťahu k príslušným službám. Ak by nastal takýto prípad, zápis „.“ by bol vylúčený pre všetky tovary alebo služby v dôsledku uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. a), b), zatiaľ čo označenie „SAT“ by v kontexte iba článku 7 ods. 1 písm. b) mohlo byť považované za rozlišujúce vo vzťahu k niektorým výrobkom, nie však vo vzťahu k iným.

O účele článku 7 ods. 1 písm. b)

Tvrdenia

18. SAT.1 súhlasí s tým, že z rozsudku Windsurfing Chiemsee( ) vyplýva, že článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochrannej známke spoločenstva sa usiluje zabezpečiť, aby označenia alebo údaje popisujúce tovary alebo služby mohli byť vo vzťahu k týmto tovarom alebo službám voľne používané kýmkoľvek. Súdny dvor však vo svojom rozhodnutí nikdy nevyslovil, že článok 7 ods. 1 písm. b) má rovnaký účel; skôr zdôraznil, že základnou funkciou ochrannej známky je odlišovať výrobky rozličného pôvodu a v systéme neskreslenej hospodárskej súťaže garantovať, že všetky výrobky, ktoré sú takto označené, sú vyrábané pod kontrolou konkrétneho podniku, ktorý je zodpovedný za ich kvalitu a ktorý musí byť v takom postavení, aby si na základe tejto kvality udržal spotrebiteľov.( ) Práve z tohto dôvodu, a nie preto, aby boli ponechané voľné pre všeobecné používanie, nemôžu byť ako ochranné známky zapísané označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

19. Úrad tvrdí, že je jednoznačne vo verejnom záujme, aby označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť neboli zapísané ako ochranné známky. V rozsudku Canon( ) Súdny dvor zdôraznil, že z dôvodov právnej istoty a náležitej správy je nevyhnutné zabezpečiť, aby neboli zapísané ochranné známky, ktorých používanie by mohlo byť úspešne napadnuté na súdoch. Označenia jednoducho pozostávajúce z niektorého z obmedzenej série prvkov, ktoré sú bežne používané, ako napríklad písmená, číslice alebo základné farby, by mohli poskytnúť len obmedzenú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom predovšetkým číslice musia zostať k dispozícii na určovanie množstva.

Posúdenie

20. Je všeobecne uznávané, že každý dôvod pre zamietnutie prihlášky je potrebné vykladať s prihliadnutím na verejný záujem, ktorý jej jeho základom.( )

21. Záujem, ktorý je základom článku 7 ods. 1 písm. c) je ten, aby „popisné označenia alebo údaje vzťahujúce sa na vlastnosti tovarov alebo služieb, vo vzťahu ku ktorým sa žiada o zápis, mohli byť voľne používané kýmkoľvek“. Uvedené sa prvýkrát konštatovalo vo vzťahu k zhodnému zneniu článku 3 ods. 1 písm. c) smernice o ochranných známkach v rozsudku WindsurfingChiemsee,( ) a nedávno bolo opätovne potvrdené v rozsudku Linde.( ) Ešte nedávnejšie to bolo opätovne zdôraznené v kontexte článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia v rozsudku Doublemint.( )

22. Nie je ťažké pochopiť, prečo je tomu tak. Povoliť jednému obchodníkovi, aby získal monopol nad pojmom, ktorý môže slúžiť k označeniu vlastností výrobku by znamenalo poskytnúť mu neprimeranú výhodu v porovnaní s ostatnými súťažiteľmi, ktorí majú legitímny záujem na používaní tohto pojmu k popisu.

23. Takéto odôvodnenie môže byť analogicky použité aj vo vzťahu k článku 7 ods. 1 písm. d), e), zvlášť pre pojmy, ktoré sa stali bežnými pre výrobok a pre tvary, ktoré sú nejakým spôsobom tesne spojené s jeho povahou.( )

24. Nedomnievam sa však, že toto odôvodnenie môže byť bez obmedzenia použité aj vo vzťahu k článku 7 ods. 1 písm. b). Neexistuje žiadny zjavný dôvod, pre ktorý by označenia, ktoré jednoducho nemajú akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť, dokonca aj v prípade, keď tento nedostatok nie je absolútny, ale vzťahuje sa len na dotknuté tovary alebo služby, mali byť ponechané voľne pre všeobecné používanie, ak pravda, tieto označenia samotné nemajú nejaký blízky vzťah k príslušným výrobkom, predovšetkým niektorý zo vzťahov uvedených v pododsekoch písm. c) až e). Žiaden vzťah takéhoto druhu nevyplýva jednoducho len zo skutočnosti, že označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

25. Je pravda, že v rozsudku Libertel,( ) ktorá sa týkala prihlášky farby per se ako ochrannej známky a obsahovala výklad článku 3 ods. 1 b) smernice o ochranných známkach (ktorý je vo svojom znení zhodný s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia), Súdny dvor rozhodol, že pri posudzovaní potenciálnej rozlíšiteľnosti danej farby ako ochrannej známky je potrebné zohľadniť verejný záujem na tom, aby nebola nevhodne obmedzovaná dostupnosť farieb pre iných podnikateľov poskytujúcich tovary alebo služby rovnakého druhu ako sú tie, pre ktoré sa žiada o zápis.

26. Tento záujem však nie je totožný s tým, ktorý je základom článku 7 ods. 1 písm. c). Rozsudok Libertel nehovorí o zachovaní označení pre „voľné použitie kýmkoľvek“, ale skôr o tom, aby „nebola nevhodne obmedzovaná“ ich dostupnosť. Navyše tak robí v špecifickom kontexte označení, ktoré sú čo do svojho rozsahu obmedzené, keďže počet farieb, ktoré je priemerný spotrebiteľ schopný rozlíšiť, je limitovaný.( ) V kontexte prejednávanej veci sa zdá dôležitou pravdepodobnosť, že takýto spotrebiteľ môže rozlíšiť oveľa širšiu škálu číslic.

27. Okrem toho, ak považujeme čiernu a bielu za farby, je potrebné pamätať na to, že je nemožné predstaviť si obrazovú ochrannú známku, vyobrazenie výrobku alebo akúkoľvek obrazovú reklamu, ktorá nepoužíva aspoň jednu, a v drvivej väčšine prípadov aspoň dve farby, z obmedzenej dostupnej škály, zatiaľ čo je vecou voľby, či vôbec použije akýkoľvek prvok z ostatných rozsahom obmedzených škál, ako sú napríklad číslice alebo interpunkčné znamienka. Naviac zápis farby per se, v protiklade s konkrétnym tvarom alebo formou majúcou túto farbu, možno prirovnať, ak ho prenesieme napríklad do oblasti číslic, ku zápisu akéhokoľvek vyjadrenia duality („2“, „II“, „ii“, „dva“, „dvojka“, „dve“, „dvojča“, „dvojitý“ atď. a ich ekvivalenty v iných jazykoch), v protiklade ku konkrétnej číslici „2“.

28. Konštatovanie obsiahnuté v bode 36 rozsudku napadnutého odvolaním v tom zmysle, že cieľom článku 7 ods. 1 písm. b) je zachovať označenia, na ktoré sa vzťahuje, k dispozícii pre voľné používanie kýmkoľvek, ide z tohto dôvodu značne nad rámec toho, čo považujem za správny výklad práva. Napriek tomu, že toto konštatovanie možno samo osebe nie je rozhodujúce, pravdepodobne ovplyvnilo záverečné posúdenie možnosti zápisu „SAT.2“; uplatnenie kritéria, ktorého účelom je zachovať označenia k dispozícii na voľné používanie kýmkoľvek je nevyhnutne menej priaznivé ako uplatnenie kritéria, ktorého cieľom je jednoducho zabrániť nevhodnému obmedzovaniu dostupnosti iných druhov označení, ktorých škála je obmedzená.

O prístupe k posudzovaniu ochrannej známky ako celku

Tvrdenia

29. SAT.1 tvrdí, že Súd prvého stupňa mal posúdiť, či označenie „SAT.2“ dovoľuje príslušnej skupine verejnosti odlíšiť takto označené služby od tých s odlišným obchodným pôvodom. Konštatovanie, že „SAT“ je obvyklá skratka pre „satelit“ a že „.“ a „2“ sú v obchodnom styku bežne používané pri prezentácii takýchto služieb, nie je v tomto smere dôležité. To, či určitý prvok môže byť takýmto spôsobom použitý, nie je kritérium pre uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. b), ale článku 7 ods. 1 písm. c) alebo písm. e). Článok 7 ods. 1 písm. b) nie je určený na to, aby bol tzv. zberným dôvodom, teda dôvodom, ktorý sa použije pri zamietnutí prihlášok označení, ktoré nie sú výlučne popisné v prípadoch, v ktorých nemožno použiť ostatné dôvody zamietnutia.

30. Navyše, to na čom záleží, je celkové vnímanie označenia spotrebiteľom, ktorý nerozoberá ochrannú známku na prvky, z ktorých pozostáva. Označenie „SAT.2“, brané do úvahy ako celok, nie je popisné, pokiaľ ide o druhy dotknutej služby, ale je ľahko zapamätateľným výtvorom, a z tohto dôvodu je spôsobilé odlíšiť výrobky podľa ich pôvodu. SAT.1 cituje rozsudok Baby-Dry( ) v tom zmysle, že novátorské, nepopisné pojmy sú spôsobilé rozlíšenia.

31. Úrad poznamenáva, že označenie „SAT.2“ ako celok nie je popisné, a z tohto dôvodu nemôže byť prihláška zamietnutá na základe článku 7 ods. 1 písm. c), ale že, podľa zistenia skutkového stavu vykonaného Súdom prvého stupňa, ktorý nemožno v odvolaní napadnúť, obsahuje prvok „SAT“, ktorý je popisný (a preto nie je rozlišujúci), a prvok „2“, ktorý nie je ani popisný, ani rozlišujúci (nie je potrebné brať do úvahy prvok „.“). Každá ochranná známka musí byť samozrejme posudzovaná ako celok, a dôležité je, či je spôsobilá odlíšiť výrobky podľa ich pôvodu, avšak jednoduché pripojenie nerozlišujúceho prvku k popisnému prvku nemôže vytvoriť ochrannú známku, ktorá je rozlišujúca ako celok, okrem prípadu, ak spôsob spojenia vytvára vo svojom celku inú kvalitu, ako je súhrn jednotlivých častí, čo nie je prípad v prejednávanej veci.

32. Záver SAT.1, že akékoľvek označenie, ktoré nie je popisné, musí mať rozlišovaciu spôsobilosť, je nelogický a nesprávny; takéto uvažovanie by zbavovalo článok 7 ods. 1 písm. b) akéhokoľvek nezávislého uplatňovania. Článok 7 ods. 1 písm. c) sa nevzťahuje iba na podmnožinu situácií predvídaných článkom 7 ods. 1 písm. b). Rozsudok Baby-Dry nepodporuje názor SAT.1, pretože sa týka popisného charakteru tvorivého a z hľadiska syntézy jedinečného spojenia dvoch popisných prvkov, nie rozlišovacej spôsobilosti spojenia vytvoreného pridaním nerozlišujúceho prvku k popisnému prvku. V každom prípade kritérium „akéhokoľvek vnímateľného rozdielu“( ) nemôže byť splnené pridaním všedného prvku ako napríklad číslice, alebo povedzme, kurzívy.

Posúdenie

33. V bode 39 rozsudku napadnutého odvolaním Súd prvého stupňa konštatoval: „Z dôvodu, že ide o zloženú ochrannú známku, si posúdenie jej rozlišovacej spôsobilosti vyžaduje jej posúdenie ako celku. To však nie je nezlúčiteľné s preskúmaním každého z jednotlivých charakteristických znakov ochrannej známky postupne.“

34. Súd sa potom v bodoch 41 až 47 zaoberal tým, že „SAT“ „označuje vlastnosť väčšiny dotknutých služieb, ktorú pravdepodobne príslušná skupina verejnosti zohľadňuje pri rozhodovaní, konkrétne ide o skutočnosť, že sa týkajú vysielania cez satelit“ a z tohto dôvodu nemá vo vzťahu k týmto službám rozlišovaciu spôsobilosť, zatiaľ čo prvky „2“ a „.“ sú bežne používané v obchodnom styku pri prezentácii takýchto služieb, a preto v tom istom ohľade nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

35. Ďalej pokračoval v bodoch 49 a 50, keď uviedol, že:

„skutočnosť, že zložená ochranná známka pozostáva len z prvkov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, vo všeobecnosti odôvodňuje záver, že táto ochranná známka, posudzovaná ako celok, je spôsobilá na to, aby bola bežne používaná v obchodnom styku pri prezentácii dotknutých tovarov alebo služieb. Tento záver by sa neuplatnil iba v prípade, ak by existoval konkrétny dôkaz, ako napríklad spôsob kombinácie rozličných prvkov, z ktorého by vyplývalo, že zložená ochranná známka má inú kvalitu ako súhrn jej jednotlivých častí.

Nezdá sa však, že by takýto dôkaz existoval v prejednávanej veci. Tvrdenie navrhovateľa, že ochranná známka, pre ktorú bola podaná prihláška, pri jej posudzovaní ako celku obsahuje prvok nápaditosti, je irelevantný.“

36. Súd prvého stupňa z tohto dôvodu uzavrel, že „SAT.2“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tým dotknutým službám, ktoré „sa týkajú vysielania cez satelit“.

37. SAT.1 namieta v zásade dva aspekty tohto odôvodnenia: posúdenie jednotlivých prvkov „SAT“ a „2“ a posúdenie ochrannej známky ako celku.

38. Pri posudzovaní týchto námietok je potrebné poznamenať, že Súd prvého stupňa má pravdu, keď konštatuje, že predmetom posúdenia z pohľadu článku 7 ods. 1 písm. b) musí byť ochranná známka ako celok. Je ustálenou súdnou praxou, že ochranné známky vo všeobecnosti musia byť posudzované z pohľadu celkového dojmu, ktorý robia na relevantného spotrebiteľa, pretože spotrebiteľ, hoci považovaný za primerane dobre informovaného, pozorného a opatrného „bežne vníma ochrannú známku ako celok a nezaoberá sa analýzou jej rozličných častí.“( )

39. Napriek tomu môže byť užitočné, ako medzistupeň v procese celkového posudzovania, preskúmať postupne každú zo súčastí ochrannej známky, a Súdu prvého stupňa nemožno vytknúť, že takto postupoval.

40. Pokiaľ ide o preskúmanie prvku „SAT“, nenachádzam žiadne pochybenie v závere vychádzajúcom z predpokladu, že označenie „SAT“ je vo vzťahu k službám súvisiacim so satelitným vysielaním popisné, a preto, pokiaľ ide o tieto výrobky, nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Zatiaľ čo ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. b) a c) upravujú samostatné dôvody pre zamietnutie prihlášky, existuje určitý priestor, v ktorom sa rozličné situácie, na ktoré sa tieto ustanovenia vzťahujú, prekrývajú, pričom platí, že pojem, ktorý môže byť v obchodnom styku používaný na označenie vlastností výrobku, pravdepodobne vo vzťahu k tomuto výrobku nemá rozlišovaciu spôsobilosť,( ) v čom je záver evidentne správny.

41. Pokiaľ ide o preskúmanie prvku „2“, v tomto prípade je navrhovateľova námietka podľa môjho názoru presvedčivejšia. Tvrdí, že Súd prvého stupňa zaviedol nové kritérium, ktoré sa nenachádza v článku 7 ods. 1 písm. b), keď uvádza, že „číslice vo všeobecnosti a predovšetkým číslica „2“ sú v obchodnom styku bežne používané pri prezentácii predmetných služieb“ a z tohto dôvodu nemajú v tomto ohľade rozlišovaciu spôsobilosť.( )

42. V tomto prípade sa mi skutočné zdá, že tento záver je chybný. Zatiaľ čo popisný prvok bežne používaný v obchodnom styku pri prezentácii tovarov alebo služieb pravdepodobne nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nemožno toto uvažovanie automaticky rozširovať na prvky, ktoré nie sú popisné. Predovšetkým číslice sú bežne používané v mnohých a rozmanitých oblastiach – napríklad, ak vymenujem len tri, na označenie administratívnych tlačív, golfových palíc a autobusových trás – na to, aby rozlíšili medzi rozličnými skupinami vecí, tovarov alebo služieb( ) a zdá sa, že plnia túto funkciu dobre. Neexistuje žiadny dôvod, pre ktorý by číslice, výslovne uvedené v článku 4 nariadenia, nemali tiež rozlišovať medzi výrobkami rôznych dodávateľov. Zdá sa tiež, že prístup zvolený Súdom prvého stupňa spája kritérium rozlišovacej spôsobilosti obsiahnuté v článku 7 ods. 1 b) s kritériom popisného charakteru v článku 7 ods. 1 c).

43. Nakoniec, a to je najdôležitejšie, povaha jednotlivého prvku je v každom prípade len jedným faktorom, ktorý je potrebné zobrať do úvahy pri posudzovaní celku. Reductio ad absurdum by bolo možné poukázať na to, že ak vezmeme do úvahy, že žiadne písmeno abecedy jednotlivo nemá rozlišovaciu spôsobilosť( ), potom z toho nemožno vyvodiť záver o rozlišovacej spôsobilosti slovnej ochrannej známky nevyhnutne pozostávajúcej z takýchto písmen.

44. Skutočnosť, že ochranná známka pozostáva výlučne z prvkov, ktoré vo vzťahu k príslušným výrobkom jednotlivo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, z tohto dôvodu nemôže viesť k automatickej domnienke, že rovnako ochranná známka ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú by bolo možné vyvrátiť len dôkazom existencie nejakého dodatočného faktora, ako je napríklad jedinečný spôsob kombinácie prvkov, a ktorá by v prípade neexistencie takéhoto dôkazu robila akékoľvek posudzovanie ochrannej známky ako celku zbytočným.

45. Na druhej strane, pretože ochranná známka ako celok môže, ale nemusí „mať inú kvalitu ako jednoduchý súhrn jej častí“, vyžaduje sa v každom prípade jej samostatné preskúmanie ako celku. No Súd prvého stupňa v bodoch 49 a 50 rozsudku napadnutého odvolaním takéto preskúmanie nevykonal.

46. Zastávam preto názor, že Súd prvého stupňa pochybil pri použití článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke spoločenstva: po prvé tým, že zo skutočnosti, že číslice vo všeobecnosti a číslica „2“ predovšetkým, sú bežne používané v obchodnom styku pri prezentácii dotknutých služieb, vyvodil záver, že z tohto dôvodu nemajú v tomto ohľade rozlišovaciu spôsobilosť; po druhé tým, že nepreskúmal rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky „SAT.2“ ako celku a posúdil tvrdenia navrhovateľa, podľa ktorých ochranná známka ako celok obsahuje prvok nápaditosti, ako irelevantné.

O subsidiárnom dôvode odvolania založenom na porušení zásady zákazu diskriminácie

Tvrdenia

47. SAT.1 tvrdí, že odôvodnenie Súdu prvého stupňa je relevantné, ak ide o navzájom si odporujúce individuálne rozhodnutia, ale nie keď uvádza, že v oboch prípadoch, teda v prvostupňovom konaní a v priebehu konania o prihláške, Úrad rešpektoval konštantnú a jasne identifikovateľnú prax z minulosti, porovnateľnú s pravidlami upravujúcimi prieskum prihlášok, ktoré vydal. Ochranné známky, ktoré boli Úradom zapísané pre oblasť telekomunikácií zahŕňajú označenia „T-SAT“, „One Tel“, „One.Tel“ a „MEDIA 4“.

48. Úrad namieta skutočnosť, že dôvod odvolania sa týka údajného porušenia zásady rovnakého zaobchádzania zo strany Úradu, a nie zo strany Súdu prvého stupňa. SAT.1 tak vlastne požaduje, aby Súdny dvor opätovne preskúmal jej námietku uplatnenú v konaní na prvom stupni a týkajúcu sa činnosti Úradu, čo nie je v odvolaní prípustné.

Posúdenie

49. Dospievajúc k záveru, že hlavný dôvod odvolania by mal uspieť, vyjadrím sa len stručne k subsidiárnemu dôvodu.

50. Po prvé, zdá sa mi zrejmé, že SAT.1 v tomto prípade tvrdí, že posúdenie jej pôvodnej námietky týkajúcej sa nerovnakého zaobchádzania zo strany Úradu Súdom prvého stupňa je založené na nesprávnom právnom posúdení. Ako tvrdí SAT.1, pri zamietnutí tejto námietky Súd prvého stupňa uplatnil právne odôvodnenie vhodné v prípade porovnania dvoch individuálnych vecí, nie v prípade porovnania individuálneho rozhodnutia s konštantnou praxou. Dôvod odvolania je z tohto dôvodu prípustný.

51. Po druhé, stanovisko zastávané Súdom prvého stupňa sa zdá nenapadnuteľné. Ak je predchádzajúce rozhodnutie Úradu nesprávne, nemožno sa naň odvolať s cieľom podporiť zrušenie neskoršieho správneho rozhodnutia, nikto sa totiž pri podpore svojich nárokov nemôže spoliehať na nezákonné akty uskutočnené v prospech iného.( ) V prípade, keď je situácia opačná, čo je myslím, tento prípad, musí byť neskoršie rozhodnutie zrušené v každom prípade, pričom zásada zákazu diskriminácie nehrá žiadnu úlohu.

52. Po tretie, toto odôvodnenie je založené predovšetkým na konštatovaní, že základom rozhodovania odvolacieho senátu o spôsobilosti pre zápis je vymedzený výkon právomocí, a nie voľná úvaha. No zatiaľ čo každá voľná úvaha je v skutočnosti obmedzená, je pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky nevyhnutný určitý stupeň subjektivity, dokonca aj v rámci správneho uplatnenia práva. V tomto kontexte sa javí osobitne dôležitým zachovanie súladu v rozhodovacej činnosti. Navyše, v Usmerneniach upravujúcich prieskum prihlášok vydaných Úradom( ) sa konštatuje, že „pri rozhodovaní musí byť zachovaný súlad tak, aby sa so všetkými prihlasovateľmi zaobchádzalo rovnako. Prieskumoví pracovníci Úradu sú zodpovední za to, aby udržali krok s rozhodnutiami svojich kolegov, zvlášť z odvolacích senátov, Súdu prvého stupňa a Európskeho súdneho dvora.“

O podstate žaloby v prvostupňovom konaní

53. Jediným zostávajúcim sporným bodom je určenie, či ochranná známka „SAT.2“ ako celok má vo vzťahu k službám spojeným so satelitným vysielaním rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke spoločenstva.

54. Podľa článku 61 Štatútu Súdneho dvora môže Súdny dvor sám rozhodnúť vo veci samej, ak to stav konania dovoľuje, alebo môže vec vrátiť Súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V prejednávanej veci bol predmet sporu dostatočne objasnený a nebolo by v záujme hospodárnosti konania opätovne predkladať vec Súdu prvého stupňa. So zreteľom na stanoviská, ktoré som vysvetlil vyššie, je však potrebná ďalšia stručná analýza.

55. „SAT.2“ je zložené označenie veľmi bežnej štruktúry v oblasti vysielania. Rozsiahly zoznam porovnateľných prípadov v rozličných európskych krajinách by zahŕňal „BBC 1“, „Kanaal 2“, „MTV 3“, „TV4“, „Tele 5“, „M6“, „RTL 7“ a tak ďalej. V niektorých prípadoch sú nenumerické prvky rozlišujúce sami osebe, v iných prípadoch sú rozlišujúce rovnako, ako to Súd prvého stupňa rozhodol o označení „SAT“, ktoré je vo vzťahu ku satelitným vysielacím službám popisné a môže byť z tohto dôvodu a v tomto ohľade považované za označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

56. Predsa len, prítomnosť číselných identifikátorov je jasne určená k tomu, aby zabezpečila rozlíšiteľnosť. Komerčné využitie týchto označení k označovaniu televíznych programov a súvisiacich výrobkov sa zdá byť postačujúcim dôkazom úspešnosti tohto prístupu. Ak by mal priemerný divák televíznych programov a spotrebiteľ výrobkov na nich založených ťažkosti pri identifikácii týchto označení ako rozlišujúcich medzi výrobkami a ich pôvodom, neboli by používané, najmä preto, že komerčné tlaky príjmov z reklamy a podielov sledovanosti vytvárajú silnú potrebu lojality.( )

57. Ani cieľ „zabrániť nevhodnému obmedzovaniu“ dostupnosti určitých označení, ktorý je jedným z cieľom článku 7 ods. 1 písm. b) sa v tomto prípade nezdá dôležitý. V prípadoch, keď ochranná známka pozostáva z numerických a nenumerických prvkov, nenumerické prvky môžu, ale nemusia byť popisné; v každom prípade nie je výber zvlášť obmedzený. Existuje samozrejme praktické obmedzenie škály číslic, ktoré môžu byť reálne použité, ale táto škála je dostatočne rozsiahla. V prípade spojenia dvoch druhov prvkov je množstvo rozlišujúcich a rozoznateľných kombinácii v skutočnosti veľmi vysoké. Ak sú spotrebitelia schopní identifikovať napríklad satelitný televízny program pomocou označenia ako „SAT.2“, potom sú jednoznačne schopní odlíšiť ho od iných kombinácií zahŕňajúcich rozličné písmená a/alebo číslice, ktoré môžu iní vysielatelia chcieť zapísať ako ochranné známky.( )

58. V dôsledku uvedeného dospievam k záveru, že odvolací senát pochybil, keď posúdil, že označenie „SAT.2“, vnímané ako celok, nemá vo vzťahu ku daným službám rozlišovaciu spôsobilosť.

Návrh

59. Preto sa domnievam, že Súdny dvor by mal:

– zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-323/00 v časti, v ktorej tento zamietol návrh v tejto veci z dôvodu, že zápis označenia „SAT.2“ ako ochrannej známky Spoločenstva pre služby spojené so satelitným vysielaním je vylúčený článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke spoločenstva,

– zrušiť rozhodnutie druhého odvolacieho senátu R 312/1999-2 v časti, v ktorej nebolo zrušené rozsudkom vo veci T-323/00 a

– nariadiť Úradu nahradiť trovy prvostupňového konania i konania o odvolaní.