Na splnenie podmienky týkajúcej sa podobnosti ochranných známok uloženej v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, ktorý stanovuje ochranu skoršie zapísanej ochrannej známky, ktorá má dobré meno, rozšírenú na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné, netreba preukázať, že zo strany dotknutej verejnosti existuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou ochrannou známkou, ktorá má dobré meno, a prihlasovanou ochrannou známkou. Stačí, že v dôsledku stupňa tejto podobnosti si príslušná skupina verejnosti vytvorí medzi nimi súvislosť. Existenciu tejto súvislosti je potrebné posudzovať komplexne pri zohľadnení všetkých relevantných skutkových okolností konkrétneho prípadu. Porovnanie týchto označení sa vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo ku koncepčnej podobnosti predmetných ochranných známok má zakladať na celkovom dojme, ktorý ochranné známky vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov.

Na získanie ochrany skoršie zapísanej ochrannej známky, ktorá má dobré meno, rozšírenej na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné, podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, majiteľ skoršej ochrannej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočných a súčasných zásahov do svojej ochrannej známky. Musí však uviesť skutočnosti, na základe ktorých možno jednoznačne predpokladať nebezpečenstvo, nie iba hypotetické, budúceho neoprávneného využívania alebo poškodzovania. K takému záveru možno dospieť najmä na základe logických vyvodení vyplývajúcich z preskúmania pravdepodobností a zohľadnením bežných praktík v predmetnom obchodnom odvetví, ako aj zo všetkých ostatných okolností tohto prípadu.

Existuje vysoká pravdepodobnosť, že používanie obrazového označenia CITI, ktorého zápis ako ochranná známka Spoločenstva je požadovaný pre „služby colných deklarantov, odhady nehnuteľností, služby realitných kancelárií, správ[u] a oceňovanie nehnuteľností“ patriace do triedy 36 v zmysle Niceskej dohody colnými deklarantmi a osobitne pre činnosti finančného zástupcu pri správe peňažných čiastok a nehnuteľností pre klientov, vedie k parazitovaniu, čiže neprávom využíva dobré meno etablovanej ochrannej známky CITIBANK skôr zapísanej ako ochranná známka Spoločenstva pre „finančné záležitosti“ a „záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami“ zaradené do rovnakej triedy a veľké investície vynaložené na nadobudnutie tohto dobrého mena. Používanie prihlasovanej ochrannej známky CITI môže tiež spôsobiť dojem, že prihlasovateľ je spojený so žalobcami alebo je súčasťou majiteľov skoršej ochrannej známky, a tak uľahčiť predaj služieb uvedených v prihláške ochrannej známky. Keďže uvedení majitelia sú majiteľmi viacerých ochranných známok obsahujúcich prvok „citi“, je táto pravdepodobnosť ešte vyššia.

Dobré meno skoršej ochrannej známky CITIBANK v Európskom spoločenstve je totiž spájané s vlastnosťami bankového odvetvia, konkrétne so solventnosťou, s poctivosťou a finančnou pomocou fyzickým a právnickým osobám pri výkone ich činností a pri investovaní. Existuje tak zjavný vzťah, ako aj prelínanie skupín klientov majiteľov skoršej ochrannej známky a prihlasovateľa, medzi službami colných deklarantov a finančnými službami ponúkanými bankami, pretože klienti zaoberajúci sa činnosťami v medzinárodnom obchode, dovoze a vývoze tovarov používajú aj finančné a bankové služby, ktoré si takéto činnosti vyžadujú. Z uvedeného vyplýva, že existuje pravdepodobnosť, že takíto klienti poznajú banku majiteľov skoršej ochrannej známky so zreteľom na jej veľmi dobré meno na medzinárodnej úrovni.

(pozri body 81 — 83)