NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

MELCHIOR WATHELET

prednesené 21. apríla 2016 ( 1 )

Vec C‑280/15

Irina Nikolajeva

proti

OÜ Multi Protect

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Harju Maakohus (Súd prvého stupňa v Harju, Estónsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 9 ods. 3 a článok 102 ods. 1 — Práva z ochrannej známky — Spor týkajúci sa porušenia práv — Povinnosť súdov pre ochranné známky Spoločenstva vydať príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v porušovaní — Nepodanie návrhu na vydanie takéhoto príkazu — Pojem ‚primeraná náhrada škody‘ za konania vykonané po dátume uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a po dátume uverejnenia zápisu takejto ochrannej známky“

I – Úvod

1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania z 2. júna 2015, podaný do kancelárie Súdneho dvora 10. júna 2015 rozhodnutím Harju Maakohus (Súd prvého stupňa v Harju), sa týka výkladu článku 9 ods. 3 a článku 102 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva ( 2 ).

2. Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi pani Nikolajevou a spoločnosťou OÜ Multi Protect (ďalej len „Multi Protect“). Pani Nikolajeva navrhuje, aby vnútroštátny súd určil, že spoločnosť Multi Protect neoprávnene používala jej ochrannú známku „HolzProf“ (ochranná známka Spoločenstva č. 009053811) a nariadil tejto spoločnosti zaplatiť náhradu škody.

II – Právny rámec

A – Právo Únie

1. Nariadenie č. 207/2009

3. Článok 8 tohto nariadenia s názvom „Relatívne dôvody zamietnutia“ stanovuje: „1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná: a) ak je zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka chránená; b) ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou. …“

4. V článku 9 uvedeného nariadenia s názvom „Práva z ochrannej známky Spoločenstva“ sa stanovuje: „1. K ochrannej známke Spoločenstva vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali: a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou Spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka Spoločenstva zapísaná; b) akékoľvek označenie, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou Spoločenstva a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou Spoločenstva a označením, existuje pravdepodobnosť zámeny verejnosťou; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou; … 2. Na základe odseku 1 môže byť okrem iného zakázané: a) umiestňovanie označenia na tovar alebo na obaly; b) ponúkanie tovarov, ich umiestňovanie na trh alebo ich skladovanie na tieto účely pod takýmto značením, alebo ponúkanie alebo poskytovanie služieb pod takýmto označením; c) dovážanie alebo vyvážanie tovarov pod týmto označením; d) používanie označenia v obchodnej korešpondencii a v reklame. 3. Práva z ochrannej známky Spoločenstva možno uplatniť voči tretím osobám od dátumu zverejnenia zápisu ochrannej známky. Možno však požadovať primeranú náhradu škody za konania vykonané po dátume zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktoré by po zverejnení zápisu ochrannej známky boli na jeho základe zakázané. Súd, ktorý o veci koná, nemôže rozhodnúť vo veci samej až dovtedy, kým nebude zverejnený zápis.“

5. Článok 14 nariadenia č. 207/2009 s názvom „Doplnkové uplatnenie vnútroštátneho práva týkajúceho sa porušenia“ stanovuje: „1. Účinky ochrannej známky Spoločenstva sú upravené ustanoveniami tohto nariadenia. V iných ohľadoch je porušenie ochrannej známky Spoločenstva upravené vnútroštátnym právom týkajúcim sa porušenia národnej ochrannej známky v súlade s ustanoveniami hlavy X. 2. Toto nariadenie nebráni podaniu žalôb týkajúcich sa ochrannej známky Spoločenstva na základe vnútroštátneho práva členských štátov týkajúceho sa najmä občiansko‑právnej zodpovednosti a nekalej súťaže. 3. Uplatniteľné procesné pravidlá sa stanovia v súlade s ustanoveniami hlavy X.“

6. Článok 41 nariadenia č. 207/2009 s názvom „Námietky“ stanovuje: „1. V lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva môžu podať námietky proti zápisu ochrannej známky z dôvodov, pre ktoré ju nemožno zapísať podľa článku 8: …“

7. Článok 101 nariadenia s názvom „Uplatniteľné právo“ stanovuje: „1. Súdy pre ochranné známky Spoločenstva budú uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia. 2. Vo všetkých otázkach, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, súd uplatní svoje vnútroštátne právo vrátane svojho medzinárodného práva súkromného. 3. Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, súd pre ochranné známky Spoločenstva uplatní procesné pravidlá, ktorými sa riadi rovnaký typ žaloby týkajúci sa národnej ochrannej známky v tom členskom štáte, na ktorého území sa tento súd nachádza.“

8. Článok 102 uvedeného nariadenia s názvom „Sankcie“ stanovuje: „1. Ak súd pre ochranné známky Spoločenstva zistí, že odporca porušil alebo hrozil, že poruší ochrannú známku Spoločenstva, vydá, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody tak neurobiť, príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v porušovaní alebo hrozbe porušovania. V súlade so svojím vnútroštátnym právom taktiež prijme také opatrenia, ktoré sa budú zameriavať na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu. 2. Okrem toho súd pre ochranné známky Spoločenstva uplatní právo toho členského štátu vrátane medzinárodného práva súkromného, na ktorého území došlo k porušeniu alebo hrozbe porušenia.“

2. Smernica 2004/48/ES

9. Článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32) s názvom „Náhrada ujmy“ stanovuje: „1. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány na návrh poškodenej strany nariadili porušovateľovi, ktorý sa zapojil do činnosti spojenej s porušovaním nevedome, alebo s dostatočnými dôvodmi preto, aby o tom vedel [ktorý sa zúčastňuje na činnosti, o ktorej vedel, alebo odôvodnene mal vedieť, že je spojená s porušovaním – neoficiálny preklad], zaplatiť vlastníkovi práv náhradu ujmy úmernú skutočnej ujme, ktorú utrpel v dôsledku porušenia. Pri stanovení výšky náhrady ujmy súdne orgány: a) vezmú do úvahy všetky náležité aspekty, ako napríklad negatívne ekonomické dôsledky vrátane ušlého zisku, ktor[é] poškodená strana utrpela, akýkoľvek nekalý zisk, ktorý nadobudol porušovateľ, a vo vhodných prípadoch iné prvky ako ekonomické faktory, ako napríklad morálnu ujmu spôsoben[ú] vlastníkovi práv porušovateľom; alebo b) ako alternatívu k písmenu a) môžu vo vhodných prípadoch stanoviť náhradu ujmy ako paušálnu sumu na základe takých prvkov[,] ako je prinajmenšom výška honorára alebo poplatkov, ktoré by musel zaplatiť porušovateľ, ak by požiadal o oprávnenie použiť príslušné právo duševného vlastníctva. 2. Ak sa porušovateľ nevedome, alebo s dostatočnými dôvodmi preto, aby o tom vedel [Ak porušovateľ nevedel, ani odôvodnene nemohol vedieť, že sa – neoficiálny preklad], zúčastňuje na činnosti spojenej s porušovaním, členské štáty môžu stanoviť, že súdne orgány môžu nariadiť vymáhanie ziskov alebo zaplatenie náhrady ujmy, ktoré môže byť vopred stanovené.“

B – Estónske právo

10. § 8 ods. 2 kaubamärgiseadus (zákon o ochranných známkach), v znení uplatniteľnom na spor vo veci samej (ďalej len „KaMS“), stanovuje: „Právna ochrana zapísanej ochrannej známky začína dňom podania prihlášky ochrannej známky… a odo dňa zápisu trvá desať rokov. …“

III – Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

11. Pani Nikolajeva podala 24. apríla 2010 prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). Ochrannou známkou, ktorej zápis sa žiadal, je slovné označenie „HolzProf“. Prihláška ochrannej známky bola uverejnená 31. mája 2010. Ochranná známka HolzProf bola zapísaná 14. septembra 2010 a tento zápis bol uverejnený 16. septembra 2010.

12. Pani Nikolajeva uzatvorila 24. apríla 2010 licenčnú zmluvu, ktorou používanie ochrannej známky prenechala spoločnosti OÜ Holz Prof. Mesačný licenčný poplatok bol stanovený na 1278 eur.

13. Dňa 18. júna 2013 podala pani Nikolajeva na vnútroštátny súd žalobu proti Multi Protect, v ktorej uplatňovala tri žalobné návrhy.

14. Po prvé pani Nikolajeva podala na vnútroštátny súd žalobu o určenie neoprávneného použitia svojej ochrannej známky spoločnosťou Multi Protect. Pani Nikolajeva sa domnieva, že Multi Protect porušila článok 9 ods. 1 písm. a) a článok 9 ods. 2 písm. d) nariadenia č. 207/2009 tým, že používala označenie zhodné s jej ochrannou známkou na webovej stránke dostupnej na internete ako tzv. „skryté kľúčové slovo“. V tomto ohľade sa nazdáva, že Multi Protect v čase od 3. mája 2010 do 28. októbra 2011, čiže 17 mesiacov a 25 dní, porušovala jej výhradné právo, ktoré jej vyplýva z ochrannej známky.

15. Po druhé si pani Nikolajeva uplatnila podľa ustanovení o bezdôvodnom obohatení nárok voči Multi Protect na vyplatenie sumy vo výške 22791 eur. Túto sumu vypočítala na základe licenčného poplatku stanoveného v licenčnej zmluve, ktorú uzatvorila so spoločnosťou OÜ Holz Prof, za obdobie údajného porušovania ( 3 ).

16. Po tretie si pani Nikolajeva uplatnila nárok na náhradu nemajetkovej ujmy. Pani Nikolajeva uviedla, že trestné konanie, ktoré sa uskutočnilo z rovnakých dôvodov, a podanie žaloby na súde jej spôsobili psychické problémy. V tejto súvislosti tvrdila, že žaloby podané spoločnosťou Multi Protect zapríčinili „zhoršenie jej zdravotného stavu“, že „viacerí obchodní partneri sa od nej odvrátili“ a „spor vyvolal neželanú pozornosť“.

17. Vnútroštátny súd si kladie otázku, či by mal v prípade, ak by v súlade s prvým žalobným návrhom, ktorý podala pani Nikolajeva, konštatoval neoprávnené použitie dotknutej ochrannej známky, povinnosť vydať podľa článku 102 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 príkaz zakazujúci tretej strane zdržať sa porušovania, aj keď pani Nikolajeva jeho vydanie nenavrhla.

18. Vnútroštátny súd má ďalej pochybnosti o čase vzniku právnej ochrany ochrannej známky Spoločenstva. Uvádza, že podľa článku 9 ods. 3 tretej vety nariadenia č. 207/2009 práva z ochrannej známky Spoločenstva možno voči tretím osobám uplatniť od dátumu uverejnenia zápisu ochrannej známky. Ďalej uvádza, že uvedené ustanovenie otvára možnosť požadovať primeranú náhradu škody za konania vykonané po dátume uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktoré by po uverejnení zápisu ochrannej známky boli na jeho základe zakázané. V tomto ohľade má vnútroštátny súd pochybnosti, či na základe článku 14 ods. 1 druhej vety a článku 101 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 práva z ochrannej známky žalobkyne možno považovať za práva, ktoré vznikli v čase stanovenom v § 8 ods. 2 prvej vete zákona o ochranných známkach, t. j. po podaní prihlášky ochrannej známky.

19. Vnútroštátny súd by okrem toho potreboval objasniť, ako treba vykladať výraz „primeraná náhrada škody“ uvedený v článku 9 ods. 3 druhej vete nariadenia č. 207/2009.

20. Za týchto okolností Harju Maakohus (Súd prvého stupňa v Harju) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky: „1. Je súd pre ochranné známky Spoločenstva povinný vydať príkaz upravený v článku 102 ods. 1 [nariadenia č. 207/2009] aj v prípade, že o to žalobca svojimi nárokmi nežiada a účastníci konania netvrdia, že žalovaný po určitom dni v minulosti porušil alebo hrozil, že poruší ochrannú známku Spoločenstva, alebo ide o ‚osobitný dôvod‘ v zmysle prvej vety tohto ustanovenia, keď sa neuplatňuje nárok s príslušným obsahom a táto okolnosť sa neuvádza? 2. Má sa článok 9 ods. 3 [nariadenia č. 207/2009] vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky Spoločenstva môže od tretej osoby požadovať iba primeranú náhradu škody na základe článku 9 ods. 3 druhej vety [nariadenia č. 207/2009] za používanie označenia zhodného s ochrannou známkou v čase od dátumu zverejnenia prihlášky ochrannej známky do zverejnenia zápisu ochrannej známky, nie však náhradu za spôsobenú škodu a za obvyklú hodnotu toho, čo sa získalo porušením, a že primeraná náhrada škody je vylúčená aj za obdobie do zverejnenia prihlášky ochrannej známky? 3. Aké druhy nákladov a iných náhrad škody zahŕňa primeraná náhrada škody na základe článku 9 ods. 3 druhej vety [nariadenia č. 207/2009] a môže sa do nej zahrnúť, a prípadne za akých podmienok, aj náhrada nemajetkovej ujmy majiteľa ochrannej známky?“

IV – Konanie pred Súdnym dvorom

21. Písomné pripomienky podali Multi Protect, estónska a grécka vláda, ako aj Európska komisia. Po ukončení písomnej časti konania Súdny dvor usúdil, že má dostatok informácií na to, aby mohol rozhodnúť bez pojednávania v súlade s článkom 76 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora.

V – Analýza

A – Úvodné poznámky

22. V súlade s návrhom Súdneho dvora zameriam svoje návrhy na druhú a tretiu prejudiciálnu otázku vnútroštátneho súdu. Domnievam sa, že treba preskúmať obe tieto otázky.

B – O druhej a tretej prejudiciálnej otázke

1. Obdobie právnej ochrany

23. Vnútroštátny súd uvádza, že pani Nikolajeva namieta, že Multi Protect porušovala počas troch období jej výhradné právo, ktoré jej vyplýva z ochrannej známky.

24. Prvé obdobie porušovania bolo kratšie ako jeden mesiac. Začalo sa 3. mája 2010, čiže po dátume podania prihlášky ochrannej známky, a skončilo sa 31. mája 2010, čiže po dátume uverejnenia tejto prihlášky. Druhé obdobie trvalo približne tri a pol mesiaca, konkrétne od 1. júna 2010 do 16. septembra 2010, čiže od dátumu uverejnenia prihlášky ochrannej známky do dátumu uverejnenia zápisu. Napokon tretie obdobie trvalo niečo vyše jedného roka, konkrétne od uverejnenia zápisu ochrannej známky 17. septembra 2010 do 28. októbra 2011.

25. Vnútroštátny súd žiada Súdny dvor o objasnenie otázky vzniku právnej ochrany ochrannej známky Spoločenstva pre jej majiteľa počas prvých dvoch období.

26. Práva z ochrannej známky Spoločenstva sú upravené v článku 9 nariadenia č. 207/2009. V odseku 1 článku 9 tohto nariadenia sa stanovuje, že k ochrannej známke Spoločenstva vzniká majiteľovi výhradné právo. V odseku 3 tohto článku 9 sa jasne stanovuje, že práva z ochrannej známky Spoločenstva možno uplatniť voči tretím osobám od dátumu zverejnenia zápisu ochrannej známky.

27. Práva z ochrannej známky Spoločenstva, akou je „HolzProf“, teda nemožno uplatniť voči tretím osobám za prvé a druhé uvedené obdobie, o ktoré ide vo veci samej. Okrem toho sankcie upravené vnútroštátnym právom členských štátov ( 4 ) v súlade s článkom 102 nariadenia č. 207/2009 sa za uvedené obdobia neuplatňujú. ( 5 ) Predmetné sankcie sa totiž uplatňujú len za obdobie od uverejnenia zápisu ochrannej známky Spoločenstva.

28. Treba však poznamenať, že článok 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 takisto ustanovuje osobitné pravidlá právnej ochrany ochrannej známky Spoločenstva počas obdobia od dátumu uverejnenia prihlášky ochrannej známky do dátumu uverejnenia jej zápisu. Po uverejnení prihlášky ochrannej známky Spoločenstva môže totiž súd priznať primeranú náhradu škody za konania vykonané po dátume zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktoré by po zverejnení zápisu ochrannej známky boli na jeho základe zakázané. ( 6 )

29. Z uvedeného vyplýva, že primeranú náhradu škody za druhé z období, o ktoré ide v konaní vo veci samej, možno požadovať v prípade, že tretia strana počas tohto obdobia bez súhlasu vlastníka používa v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, alebo akékoľvek označenie, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou Spoločenstva a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou Spoločenstva a označením, existuje pravdepodobnosť zámeny verejnosťou. ( 7 )

30. Zo znenia článku 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 jasne vyplýva, že primeraná náhrada škody v zmysle tohto ustanovenia sa nevzťahuje na konanie vykonané v čase od podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva ( 8 ) do uverejnenia tejto prihlášky, čiže počas prvého obdobia, o ktoré ide v spore vo veci samej.

31. Podľa môjho názoru toto posúdenie nie je spochybnené článkom 14 ods. 1 ani článkom 101 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

32. Hoci totiž článok 14 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 v skutočnosti stanovuje, že „je porušenie ochrannej známky Spoločenstva upravené vnútroštátnym právom týkajúcim sa porušenia národnej ochrannej známky“, v tom istom ustanovení sa stanovuje, že účinky ochrannej známky Spoločenstva sú upravené ustanoveniami tohto nariadenia. „Účinky“ ochrannej známky sú však neoddeliteľne spojené s obdobím jej právnej ochrany. Z toho vyplýva, že toto obdobie právnej ochrany je upravené ustanoveniami tohto istého nariadenia.

33. V tejto súvislosti je zo znenia článku 9 ods. 1 a 3 nariadenia č. 207/2009 zrejmé, že normotvorca Európskej únie do nariadenia zámerne nezahrnul účinky ochrannej známky Spoločenstva voči tretím osobám pred uverejnením zápisu ochrannej známky a právo na primeranú náhradu škody pred uverejnením prihlášky ochrannej známky.

34. Keďže okrem toho práva z ochrannej známky Spoločenstva vrátane obdobia právnej ochrany tejto známky upravuje len článok 9 nariadenia č. 207/2009, tieto práva nepatria k otázkam, v ktorých sa má podľa článku 101 ods. 2 uvedeného nariadenia uplatniť vnútroštátne právo, ktoré sa uplatní len v otázkach, ktoré nepatria do pôsobnosti nariadenia č. 207/2009.

35. Článok 9 ods. 1 a 3, článok 14 ods. 1 a článok 101 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je § 8 ods. 2 zákona o ochranných známkach, ktorý stanovuje, že „právna ochrana zapísanej ochrannej známky začína dňom podania prihlášky ochrannej známky“. Práva z ochrannej známky Spoločenstva by totiž podľa tohto vnútroštátneho ustanovenia presahovali rámec toho, čo umožňuje nariadenie č. 207/2009.

36. Primeranú náhradu škody v zmysle článku 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 možno požadovať len za konania vykonané po dátume uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

2. Primeraná náhrada škody

37. Vnútroštátny súd žiada Súdny dvor o objasnenie pojmu „primeraná náhrada škody“ uvedeného v článku 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009. ( 9 ) V tomto nariadení nie je pojem „primeraná náhrada škody“ vymedzený, a nie je v ňom upravený ani spôsob výpočtu takejto náhrady.

38. Možnosť žiadať „primeranú náhradu škody“ za obdobie od uverejnenia prihlášky ochrannej známky existuje aj v oblasti patentov.

39. V článku 67 ods. 2 Európskeho dohovoru o udeľovaní patentov (Európsky patentový dohovor), podpísaného v Mníchove 5. októbra 1973, sa stanovuje, že „každý zmluvný štát môže stanoviť, že európska patentová prihláška neposkytuje ochranu podľa článku 64. Ochrana vyplývajúca zo zverejnenia európskej patentovej prihlášky však nemôže byť menšia, ako je ochrana, ktorú zákon príslušného štátu spája s povinným zverejnením národných patentových prihlášok bez prieskumu. V každom prípade každý štát stanoví prinajmenšom to, že odo dňa zverejnenia európskej patentovej prihlášky sa môže prihlasovateľ domáhať náhrady primeranej okolnostiam od každého, kto v tomto zmluvnom štáte využíval vynález, ak by bol podľa vnútroštátneho práva zodpovedný za porušenie národného patentu“ ( 10 ). Pojem „primeraná náhrada škody“ ( 11 ) nie je vymedzený ani v uvedenom článku.

40. V článku 95 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, s. 1; Mim. vyd. 03/016, s. 390) sa stanovuje, že „majiteľ [práv spoločenstva k odrodám rastlín] môže požadovať primerané odškodnenie od osoby, ktorá v čase medzi zverejnením prihlášky o udelenie práva spoločenstva k odrodám rastlín a udelením tohto práva vykonala činnosť, ktorej vykonanie by bolo po udelení daného práva zakázané“ ( 12 ). V nariadení č. 2100/94 takisto nie je vymedzený pojem „primeraná náhrada škody“. ( 13 )

41. Okrem toho na rozdiel od článku 102 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, ktorý ustanovuje uloženie sankcií v súlade s vnútroštátnym právom ( 14 ) pri porušení alebo hrozbe porušenia ochrannej známky, článok 9 ods. 3 toho istého nariadenia neobsahuje žiadny výslovný odkaz na právo členských štátov vymedziť jeho význam a rozsah.

42. Vzhľadom na uvedené z požiadaviek tak jednotného výkladu práva Únie, ako aj zo zásady rovnosti vyplýva, že výraz „primeraná náhrada škody“ musí byť v celej Únii predmetom autonómneho a jednotného výkladu, ktorý treba poskytnúť so zreteľom na kontext ustanovenia a cieľa predmetnej právnej úpravy. ( 15 )

43. Z článku 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 je zrejmé, že hoci práva z ochrannej známky Spoločenstva nemožno uplatniť voči tretím osobám pred uverejnením jej zápisu, aj keď je táto ochranná známka len v „stave zrodu“, vzťahuje sa na ňu právna ochrana trvajúca od dátumu uverejnenia prihlášky tejto ochrannej známky do dátumu uverejnenia jej zápisu. ( 16 ) Použitie výrazu „náhrada škody“ nevyhnutne naznačuje, že ide o finančné odškodnenie. Neexistuje teda nárok na iné opatrenia alebo konania v súvislosti s porušením práva duševného vlastníctva, ako sú súdne príkazy, stiahnutie tovaru z obchodných kanálov alebo zničenie tovaru, pri ktorom došlo k porušeniu práva. Použitie prídavného mena „primeraná“ navyše znamená, že požadované finančné odškodnenie je spravodlivé a primerané cieľu zabezpečiť správnu rovnováhu medzi vznikajúcimi právami majiteľa ochrannej známky Spoločenstva a právami používateľa tejto ochrannej známky.

44. Právo na „primeranú náhradu škody“, ktoré možno uplatniť až po dátume uverejnenia zápisu ochrannej známky Spoločenstva, sa teda vzťahuje na ochranné známky Spoločenstva in status nascendi. Toto právo odzrkadľuje skutočnosť, že normotvorca Únie sa domnieva, že od uverejnenia prihlášky je ochranná známka Spoločenstva v štádiu nadobudnutia a už je hodná ochrany.

45. V tejto súvislosti podotýkam, že z článku 39 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva sa zverejní za predpokladu, že všetky formality stanovené týmto nariadením a nariadením Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva ( 17 ) pre podanie prihlášky ochrannej známky, sú splnené a podľa článku 7 nariadenia č. 207/2009 neexistujú žiadne absolútne dôvody zamietnutia zápisu tejto ochrannej známky. ( 18 ) Okrem toho po dátume zverejnenia prihlášky ochrannej známky podľa článku 45 nariadenia č. 207/2009 ( 19 ) bude ochranná známka Spoločenstva nevyhnutne zapísaná do registra a jej zápis bude zverejnený, pokiaľ na základe námietok nebudú existovať dôvody zamietnutia zápisu v zmysle článku 8 uvedeného nariadenia. ( 20 )

46. Vzhľadom na uvedené existujú výrazné podobnosti medzi požiadavkami, ktoré treba splniť pred dátumom uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, a tými, ktoré treba splniť pred dátumom uverejnenia zápisu ochrannej známky. Právo na „primeranú náhradu škody“, ktoré si majiteľ ochrannej známky Spoločenstva môže uplatniť v čase medzi uverejnením svojej prihlášky ochrannej známky a uverejnením zápisu tejto ochrannej známky, teda predstavuje právo, ktoré sa veľmi podobá ( 21 ) právu, ktoré mu vzniklo v čase uverejnenia zápisu ochrannej známky, hoci jeho rozsah je menší. ( 22 ) Z toho vyplýva, že v záujme dodržania zásady proporcionality musí byť finančné odškodnenie alebo „primeraná náhrada škody“ menšia, resp. menej prísna ako odškodnenie alebo primeraná náhrada škody uložená pri porušení ochrannej známky Spoločenstva po uverejnení zápisu ochrannej známky ( 23 ) ( 24 ).

47. Článok 13 smernice 2004/48 stanovuje minimálne finančné odškodnenia, ktoré musia byť stanovené vnútroštátnou právnou úpravou v súvislosti s porušením práv duševného vlastníctva opísaných v právnej úprave Spoločenstva a/alebo vo vnútroštátnej právnej úprave dotknutého členského štátu. Je pravda, že ustanovenia vnútroštátneho práva zosúladené podľa smernice 2004/48 sa vzťahujú len na porušenia ochrannej známky Spoločenstva, ku ktorým došlo po dátume uverejnenia zápisu ochrannej známky, čiže v priebehu tretieho obdobia, o ktoré ide vo veci samej, avšak napriek tomu by článok 13 tejto smernice mohol poskytnúť určité vhodné náznaky, ako vymedziť pojem „primeraná náhrada škody“.

48. V tejto súvislosti uvedený článok jasne rozlišuje medzi úmyselnou a neúmyselnou povahou spáchaného porušenia a v prípade úmyselných porušení požaduje uložiť povinnosť vyššieho finančného odškodnenia. V prípadoch, keď sa porušenie považuje za úmyselné, je porušovateľ povinný zaplatiť vlastníkovi práv náhradu ujmy úmernú skutočnej ujme, ktorú utrpel v dôsledku porušenia. ( 25 ) Toto ustanovenie vyžaduje zaplatiť úplnú náhradu každej spôsobenej škody, v čom podľa môjho názoru nie je zahrnutá morálna ujma, pokiaľ bola dokázaná. ( 26 )

49. Naopak, ak sa porušenie považuje za neúmyselné, súdne orgány môžu nariadiť len vymáhanie ziskov alebo zaplatenie náhrady ujmy, ktoré môže byť vopred stanovené. ( 27 )

50. Článok 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 nijako nerozlišuje medzi úmyselne a neúmyselne spáchaným porušením, ( 28 ) ale vychádza z predpokladu, že uverejnením prihlášky ochrannej známky Spoločenstva sa verejnosť dozvie o predpokladanom blízkom zápise prihlasovanej ochrannej známky a že môže vzniknúť nárok na primeranú náhradu škody za používanie ochrannej známky, ktorá ešte nebola zapísaná.

51. Domnievam sa, že keďže by „primeraná náhrada škody“ podľa článku 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 mala predstavovať menšie, resp. menej prísne finančné odškodnenie ako v prípade porušenia zapísanej ochrannej známky, treba preskúmať primeranosť finančných odškodnení v zmysle článku 13 ods. 2 smernice 2004/48 za neúmyselné porušenia.

52. V článku 13 ods. 2 smernice 2004/48 sa ustanovujú dva typy finančných odškodnení v súvislosti s činnosťami spojenými s porušovaním práv, a to „vymáhanie ziskov alebo zaplatenie náhrady ujmy, ktoré môže byť vopred stanovené“.

53. Finančné odškodnenie chápané ako „zaplatenie náhrady ujmy, ktoré môže byť vopred stanovená“, musí byť vnútroštátnym zákonodarcom presne stanovené, a preto je podľa mňa z hľadiska nutnosti poskytnúť autonómny a jednotný výklad výrazu „primeraná náhrada škody“ neprimerané.

54. Naopak, „vymáhanie ziskov“ upravené v článku 13 ods. 2 smernice 2004/48 podľa môjho názoru treba chápať ako jednotné a predvídateľné finančné odškodnenie, ktoré zohľadňuje osobitné okolnosti každého jednotlivého prípadu. Okrem toho sa domnievam, že toto finančné odškodnenie je primerané, pretože zodpovedá neoprávnene získanej výhode ( 29 ) po uverejnení prihlášky ochrannej známky. Toto finančné odškodnenie, ktoré zodpovedá nekalým ziskom príslušného používateľa ochrannej známky, je teda vzhľadom na spáchané porušenie ochrannej známky (in status nascendi) primerané a takisto by umožňovalo odrádzať od podobných porušení. ( 30 )

55. Na rozdiel od článku 13 ods. 1 smernice 2004/48 v odseku 2 toho istého článku nie je upravená náhrada morálnej ujmy. Podľa môjho názoru ju európsky normotvorca zámerne neuviedol a jej zámerné neuvedenie odráža skutočnosť, že článok 13 ods. 2 tejto smernice sa vzťahuje na činnosti spojené s porušovaním práv, ktoré sú právne postihnuteľné v menšom rozsahu a v prípade ktorých predmetná smernica neukladá povinnosť úplnej náhrady škody. Podotýkam, že pani Nikolajeva vo svojom treťom žalobnom návrhu požiadala o náhradu nemajetkovej ujmy, a to o náhradu morálnej ujmy. Domnievam sa, že „primeraná náhrada škody“ nezahŕňa tento typ ujmy. Podobná náhrada škody by bola v čase, keď sa ešte len žiada o zápis ochrannej známky Spoločenstva, neprimeraná.

VI – Návrh

56. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na druhú a tretiu prejudiciálnu otázku Harju Maakohus (Súd prvého stupňa v Harju) takto: 1. Článok 9 ods. 1 a 3, článok 14 ods. 1 a článok 101 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že právna ochrana zapísanej ochrannej známky začína dňom podania prihlášky ochrannej známky. 2. Článok 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že primeranú náhradu škody nemožno podľa tohto ustanovenia požadovať za konania vykonané po dátume uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. 3. Výraz „primeraná náhrada škody“ uvedený v článku 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 treba vykladať v tom zmysle, že vymáhanie ziskov možno požadovať za konania vykonané po dátume uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktoré by po uverejnení zápisu ochrannej známky boli na jeho základe zakázané. Výraz „primeraná náhrada škody“ sa nevzťahuje na morálnu ujmu.

( 1 ) Jazyk prednesu: francúzština.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 78, s. 1.

( 3 ) Čiže 22791 eur [17 mesiacov x 1278 + 25 dní x (1278 : 30)].

( 4 ) Smernica 2004/48 zosúlaďuje opatrenia, konania a prostriedky právnej nápravy uplatňované vo vnútroštátnom práve v prípade porušenie práv duševného vlastníctva. V odôvodnení 10 smernice 2004/48 sa uvádza, že jej cieľom „je priblížiť [právne poriadky upravujúce túto oblasť] tak, aby zabezpečovali vysokú, rovnocennú a jednotnú úroveň ochrany na vnútornom trhu“. Článok 2 ods. 1 smernice 2004/48 stanovuje, že „bez toho, aby boli dotknuté prípadné prostriedky, ktoré sú ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sú priaznivejšie pre vlastníkov práv, opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy ustanovené touto smernicou sa uplatňujú… na každé porušenie práv duševného vlastníctva stanovených právom Spoločenstva a/alebo vnútroštátnym právom príslušného členského štátu“. Súdny dvor rozhodol, že ustanovenia smernice 2004/48 nemajú za cieľ upraviť všetky aspekty spojené s právami duševného vlastníctva, ale len tie z nich, ktoré sa na jednej strane týkajú dodržiavania týchto práv a na druhej strane ich porušenia, pričom stanovujú existenciu účinných právnych prostriedkov určených na predchádzanie, ukončenie alebo nápravu akéhokoľvek porušenia existujúceho práva duševného vlastníctva (pozri rozsudok Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, bod 73). Z toho vyplýva, že predmetná smernica pripúšťa medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov rozdiely týkajúce sa opatrení, konaní a prostriedkov právnej nápravy, ktoré sa uplatňujú na porušenie práv duševného vlastníctva (pozri napríklad článok 13 smernice 2004/48, v ktorom sú stanovené viaceré alternatívy finančných odškodnení, z ktorých si členské štáty môžu vybrať).

( 5 ) Z tohto dôvodu sa domnievam, že nápravné opatrenia (článok 10), súdne príkazy (článok 11) a náhrada ujmy (článok 13) upravené smernicou 2004/48 sa nevzťahujú na obdobie pred uverejnením zápisu ochrannej známky.

( 6 ) Pozri orientačný zoznam zakázaných konaní v článku 9 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

( 7 ) Pozri v tomto zmysle článok 9 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009.

( 8 ) Dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva však nie nepodstatný. V skutočnosti je veľmi dôležitý na uplatnenie pravidiel o prednosti ochranných známok. Pozri najmä hlavu III oddiel 2 nariadenia č. 207/2009 s názvom „Prednosť“.

( 9 ) Vnútroštátny súd uvádza, že podľa jeho vnútroštátneho práva majiteľ ochrannej známky Spoločenstva môže „od tretej osoby, ktorá poruší výhradné právo opísané v článku 9 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009, požadovať prinajmenšom za obdobie od uverejnenia zápisu ochrannej známky náhradu majetkovej ujmy, okrem iného náhradu ušlého zisku, ako aj náhradu nemajetkovej ujmy, ale aj vydanie obvyklej hodnoty toho, čo nadobudla porušením, a za určitých okolností zisku z toho, čo nadobudla porušením. [Okrem toho] sa na porušovateľa, ktorý nevedel alebo nemusel vedieť, že nie je oprávnenou osobou, nevzťahuje povinnosť nahradiť to, čo bezdôvodne nadobudol, ak v čase, keď sa dozvedel alebo sa musel dozvedieť o nároku, ktorý sa voči nemu uplatnil, už nebol obohatený v rozsahu hodnoty, ktorú nadobudol porušením“. Vnútroštátny súd „považuje za možný výklad v tom zmysle, že primeraná náhrada škody v zmysle článku 9 ods. 3 druhej vety nariadenia č. 207/2009 zahŕňa v súlade s logikou nariadenia menšie nároky ako právna ochrana stanovená v prípade neskoršieho porušenia odseku 1 a 2 tohto článku“.

( 10 ) Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

( 11 ) Pozri tiež analogicky článok 32 ods. 1 písm. f) dohody o jednotnom patentovom súde (Ú. v. EÚ C 175, 2013, s. 1), v ktorom sa stanovuje, že jednotný patentový súd zriadený na základe dohody má výlučnú právomoc, pokiaľ ide o „konania o náhradu škody alebo zadosťučinenie vyplývajúce z predbežnej ochrany na základe uverejnenej európskej patentovej prihlášky“.

( 12 ) Kurzívou zvýraznil generálny advokát. Podotýkam, že Súdny dvor už poskytol výklad pojmu „primerané odškodnenie“, uvedený v článkoch 14 a 94 nariadenia č. 2100/94, v rozsudku Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:416). Keďže však Súdny dvor vyložil pojem „primerané odškodnenie“ v súvislosti s neoprávneným použitím odrôd rastlín zapísaných v registri, podľa môjho názoru takýto výklad nemožno uplatniť v prejednávanej veci, pretože článok 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa nevzťahuje na prípady porušenia práva v tejto oblasti.

( 13 ) Vzhľadom na to, že výraz „primeraná náhrada škody“ a podobné výrazy boli použité vo viacerých textoch týkajúcich sa duševného vlastníctva, rozhodnutie Súdneho dvora v prejednávanej veci by mohlo mať dôsledky presahujúce jeho hranice.

( 14 ) V tomto ohľade sa domnievam, že vnútroštátne právo musí zabezpečiť minimálnu úroveň ochrany v zmysle smernice 2004/48. Okrem toho treba pripomenúť, že podľa článku 2 ods. 1 tejto smernice sa na základe vnútroštátneho práva môžu uplatniť „prostriedky“, ktoré sú priaznivejšie pre vlastníkov práv ako opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy ustanovené touto smernicou.

( 15 ) Pozri rozsudok Nokia (C‑316/05, EU:C:2006:789, bod 21 a citovanú judikatúru).

( 16 ) Pozri rozsudok Imagination Technologies/ÚHVT (C‑542/07 P, EU:C:2009:362, bod 57).

( 17 ) Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189.

( 18 ) Článok 7 nariadenia č. 207/2009 obsahuje dlhý zoznam absolútnych dôvodov zamietnutia. Napríklad do registra nemožno zapísať ochrannú známku, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá je v rozpore s verejným poriadkom alebo ktorá môže klamať verejnosť.

( 19 ) V článku 45 nariadenia č. 207/2009 sa stanovuje, že „ak prihláška spĺňa požiadavky tohto nariadenia a ak neboli podané žiadne námietky v lehote [v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva] alebo ak boli námietky zamietnuté rozhodnutím, ktoré je právoplatné, ochranná známka sa zapíše ako ochranná známka Spoločenstva…“. Pozri tiež pravidlo 23 nariadenia č. 2868/95 s názvom „Zápis ochrannej známky“, ktoré stanovuje, že „tam, kde nebola podaná žiadna námietka alebo kde bola akákoľvek podaná námietka vybavená stiahnutím, zamietnutím alebo iným rozhodnutím, [ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, sa zapíše do registra ochranných známok Spoločenstva…]“. Druhé obdobie dotknuté vo veci samej trvalo približne 3 mesiace. Okrem toho v spisovej dokumentácii predloženej Súdnemu dvoru nie je žiadny náznak toho, že boli podané námietky voči ochrannej známke HolzProf.

( 20 ) V článku 8 nariadenia č. 207/2009 sa stanovuje, že „na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná:…ak je zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka chránená;… ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou“. Treba zdôrazniť, že podľa článkov 8 a 41 nariadenia č. 207/2009 majú právo podať námietky proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva len majitelia ochranných známok a držitelia licencie splnomocnení majiteľmi takýchto ochranných známok.

( 21 ) Keďže konania uvedené v článku 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sú rovnaké ako konania zakázané po zverejnení zápisu.

( 22 ) Pozri na druhej strane článok 67 ods. 1 Európskeho patentového dohovoru, ktorý stanovuje, že „odo dňa zverejnenia poskytuje európska patentová prihláška prihlasovateľovi v zmluvných štátoch určených v prihláške prechodnú ochranu podľa článku 64“, čiže rovnaké práva, ako sú práva plynúce z národného patentu udeleného v tomto štáte.

( 23 ) Rovnaký názor zastávajú aj Multi Protect, Estónska republika a Helénska republika, ktoré sa domnievajú, že pojem „primeraná náhrada škody“ v zmysle článku 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 by mal zahŕňať menšie nároky ako právna ochrana stanovená v prípade porušenia už zapísaných ochranných známok. Takisto sa domnievajú, že náhrada nemajetkovej ujmy pod tento pojem nespadá. Multi Protect sa nazdáva, že „na účely určenia presného rozsahu primeranej náhrady škody je preto potrebné preskúmať a porovnať tieto skutočnosti: a) Akú majetkovú výhodu mal porušovateľ z porušovania práv?… b) Aké porovnateľné licenčné dohody sa bežne využívajú na trhu? c) Aké ‚náklady‘ by mal porušovateľ práv na riešenie, ktoré mu umožnilo dosiahnuť požadovaný výsledok bez toho, aby použil označenie, ktoré je zhodné alebo podobné ochrannej známke, o ktorej zápis sa žiada…?“

( 24 ) Komisia sa naopak domnieva, že „nemožno považovať za opodstatnené, aby v prípade porušenia opísaného v článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 bol rozsah ochrany menší než v prípade neskoršieho porušenia opísaného v odsekoch 1 a 2 uvedeného článku. Podľa jej názoru je dôsledok porušenia práv pre ich nositeľa rovnaký nezávisle od toho, či k nemu dôjde v čase medzi uverejnením prihlášky a uverejnením zápisu alebo po uverejnení zápisu. Komisia ďalej uvádza, že „nie je žiadny dôvod na to, aby sa porušovateľ práv v období pred zápisom ochrannej známky nachádzal v priaznivejšej situácii“. S týmto názorom nesúhlasím, pretože ak by to tak bolo, nerozlišovalo by sa v článku 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 medzi oboma obdobiami?

( 25 ) Pozri článok 13 ods. 1 smernice 2004/48.

( 26 ) Pozri moje návrhy vo veci Liffers (C‑99/15, EU:C:2015:768, bod 28).

( 27 ) Pozri článok 13 ods. 2 smernice 2004/48.

( 28 ) Toto ustanovenie podľa môjho názoru ukladá povinnosť vyplatenia primeranej náhrady škody v prípade porušenia ochrannej známky Spoločenstva vtedy, keď porušovateľ nevedel o existencii uverejnenia prihlášky ochrannej známky.

( 29 ) Používateľom prihlasovanej ochrannej známky, ktorá ešte nebola zapísaná.

( 30 ) Domnievam sa, že aj v prípade neinformovanosti porušovateľa o zverejnení prihlášky ochrannej známky (neúmyselné porušenie) by bolo neprimerané nariadiť vymáhanie ziskov podľa článku 13 ods. 2 smernice 2004/48, pretože akékoľvek iné opatrenie alebo konanie v súvislosti s porušením práva duševného vlastníctva je podľa článku 9 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (neexistencia možnosti uplatniť práva z ochrannej známky pred zverejnením zápisu) vylúčené. Pozri tiež bod 43 týchto návrhov.