NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

PHILIPPE LÉGER

prednesené 2. júna 2005 1( )

Vec C‑37/03 P

BioID AG, v likvidácii,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

„Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Absolútny dôvod zamietnutia zápisu – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 – Obrazová ochranná známka obsahujúca úplne opisný slovný prvok ‚BioID‘“

1. Predmetom tejto veci je odvolanie, ktoré podala spoločnosť BioID AG( ) proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (druhá komora) z 5. decembra 2002, BioID/ÚHVT( ), ktorým Súd prvého stupňa zamietol žalobu proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)( ) z 20. februára 2001 (vec R 538/1999-2)( ) o zamietnutí prihlášky nasledujúcej obrazovej ochrannej známky Spoločenstva:

2. Otázky položené v rámci tohto odvolania sa týkajú hlavne kritérií, ktoré sa majú zohľadniť pri posudzovaní, či označenie, ktoré sa ako v prejednávanej veci skladá zo slovného prvku a obrazových prvkov, nemá rozlišovaciu spôsobilosť a či sa preto musí prihláška ochrannej známky podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94( ) zamietnuť.

I – Právny rámec

3. Podľa článku 4 nariadenia môže ochranná známka Spoločenstva pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslic, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.

4. Článok 7 nariadenia týkajúci sa absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu stanovuje:

„1. Do registra sa nezapíšu:

a) označenia, ktoré nie sú v súlade s článkom 4;

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb;

d) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení a [alebo – neoficiálny preklad] údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku, alebo v dobrej viere a používaných obchodných zvyklostiach [alebo v zaužívaných poctivých obchodných zvyklostiach – neoficiálny preklad];

…

2. Odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody zamietnutia existujú iba v časti Spoločenstva.

3. Odsek 1 písm. b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých sa zápis žiada, v dôsledku spôsobu ich používania.“

II – Okolnosti predchádzajúce sporu

5. Dňa 8. júla 1998 podal odvolateľ na ÚHVT prihlášku na zápis vyššie zobrazeného označenia ako ochrannej známky Spoločenstva.

6. Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do rôznych tried Niceskej dohody( ) a tvoria ich softvér, informatické materiály a iné prístroje, ktoré slúžia na kontrolu prístupových oprávnení na identifikáciu živých bytostí pomocou osobitných biometrických znakov, ako aj telekomunikačné služby vo vzťahu k takýmto identifikačným systémom( ).

7. Rozhodnutím z 25. júna 1999 prieskumový pracovník podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia zamietol túto prihlášku z dôvodu, že predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

8. Z toho istého dôvodu zamietol druhý odvolací senát ÚHVT odvolanie podané odvolateľom. Odvolací senát ÚHVT založil toto posúdenie na definíciách slova „bio“ v nemčine a v angličtine, ako aj skratky „ID“ uvedených v on-line slovníkoch týkajúcich sa telekomunikácií a informatiky. Z týchto definícií vyvodil, že akronym „BioID“ predstavuje skratku slov „biometric identification“ (biometrická identifikácia) a že teda opisuje druh a zamýšľaný účel tovarov a služieb uvedených v prihláške. Uviedol, že spotrebiteľ hľadajúci systém bezpečnosti, ktorý sa stretne s tovarmi a službami s označením „BioID“, ich bude hneď chápať tak, že ide o identifikáciu vlastností živých bytostí.

9. Uvedený senát tiež uviedol, že vzhľadom na výrazy používané konkurentmi odvolateľa existuje záujem, aby tento akronym „BioID“ mohli používať na propagovanie ich vlastných výrobkov a služieb.

10. Nakoniec uviedol, že grafické prvky, z ktorých je predmetné označenie zložené, mu nepriznávajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a nijako nemenia jeho čisto opisnú povahu.

11. Odvolateľ podal žalobu proti spornému rozhodnutiu na Súd prvého stupňa.

III – Napadnutý rozsudok

12. Odvolateľ na podporu svojej žaloby uviedol dva žalobné dôvody, prvý založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) a druhý na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia.

13. Súd prvého stupňa túto žalobu zamietol. Rozhodol, že žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia sa musí zamietnuť vo vzťahu k všetkým kategóriám tovarov a služieb uvedeným v prihláške a že za týchto podmienok nie je dôvodné skúmať druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia.

14. Súd prvého stupňa usúdil, že predmetné označenie a prvky, z ktorých je zložené, t. j. akronym „BioID“, ako aj jeho obrazové prvky tvorené typom písma, ktorým je tento akronym znázornený, bodkou a prvkom ®, nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

15. Súd prvého stupňa rovnako zamietol tvrdenia odvolateľa založené na rozhodnutiach odvolacích senátov, ktoré pripustili zápis iných ochranných známok obsahujúcich prvok „Bio“, ako aj slovnej ochrannej známky „Bioid“.

IV – Odvolanie

16. Odvolateľ navrhol zrušiť napadnutý rozsudok a sporné rozhodnutie, ako aj zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania.

17. ÚHVT navrhol zamietnuť odvolanie a zaviazať odvolateľa na náhradu trov konania.

A – Dôvody odvolania

18. Odvolateľ uvádza, že svoje odvolanie zakladá na dvoch dôvodoch. Po prvé vytýka Súdu prvého stupňa, že nepresne a príliš široko vyložil absolútny dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia. Po druhé odvolateľ tvrdí, že ak by Súd prvého stupňa správne vyložil už citované ustanovenie, tak mal skúmať dôvod zamietnutia stanovený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia a konštatovať, že sa tiež v prejednávanej veci neuplatní.

19. V rámci tohto druhého dôvodu odvolateľ hlavne tvrdí, že stav konania dovoľuje, aby o spore rozhodol samotný Súdny dvor a aby určil, že predmetné označenie nemá opisnú povahu v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia. Odvolateľ subsidiárne uvádza, že ak Súdny dvor usúdi, že nemôže rozhodnúť o uplatnení tohto dôvodu zamietnutia, pretože Súd prvého stupňa nevykonal v tejto veci dostatočné skutkové zistenia, mal by vec vrátiť na ďalšie konanie Súdu prvého stupňa.

20. Ako ÚHVT, aj mne robí určité ťažkosti pochopiť, aké porušenie práva Spoločenstva vytýka odvolateľ napadnutému rozsudku v rámci tohto druhého dôvodu. Odvolateľ totiž nenamieta, že Súd prvého stupňa v rozsahu, v ktorom skonštatoval, že zápisu predmetného označenia bráni dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, bol oprávnený neskúmať dôvod založený na porušení písm. c) toho istého ustanovenia nariadenia, pretože ako to vyplýva zo znenia odseku 1 tohto článku, aby sa predmetné označenie nemohlo zapísať, postačuje, aby sa uplatnil jeden z absolútnych dôvodov zamietnutia( ).

21. V argumentácii na podporu tohto dôvodu sa BioID iba snaží dosiahnuť to, aby samotný Súdny dvor za predpokladu, že prvý dôvod uvedený v rámci tohto odvolania bude dôvodný, rozhodol o druhom žalobnom dôvode, ktorý bol proti spornému rozhodnutiu uvedený na Súde prvého stupňa, ako mu to umožňuje článok 61 Štatútu Súdneho dvora( ), podľa ktorého ak je odvolanie dôvodné, zruší Súdny dvor rozhodnutie Súdu prvého stupňa a môže sám rozhodnúť o veci samej, ak to stav konania dovoľuje.

22. Prichádzam k záveru, že dôvody uvedené odvolateľom v rámci tohto odvolania na podporu jeho návrhov na zrušenie napadnutého rozsudku sa v skutočnosti dajú zhrnúť do jedného dôvodu, ktorý je založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Súdom prvého stupňa.

23. Odvolateľ v rámci tohto jediného dôvodu uvádza štyri výhrady. Po prvé, vyčíta Súdu prvého stupňa, že svoje posúdenie schopnosti predmetného označenia mať rozlišovaciu spôsobilosť nezaložil na dojme, ktorý vyvoláva toto označenie ako celok. Po druhé mu vytýka, že nezohľadnil jeho tvrdenie, podľa ktorého sa nemohlo dokázať, že verejnosť a konkurenti skutočne používali predmetné označenie. Po tretie tvrdí, že sa Súd prvého stupňa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď usúdil, že porovnateľné ochranné známky, ktoré boli zapísané, nepredstavujú ukazovatele rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, čím porušil zásadu rovnosti zaobchádzania.

24. Odvolateľ na pojednávaní okrem iného tvrdil, že Súd prvého stupňa založil svoje posúdenie na kritériu, podľa ktorého nie sú spôsobilé na zápis ochranné známky, ktoré by sa mohli bežne používať na prezentáciu dotknutých tovarov a služieb, pričom ako Súdny dvor rozhodol v rozsudku zo 16. septembra 2004 SAT.1/ÚHVT( ), toto kritérium nie je relevantné v rámci skúmania dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia.

25. ÚHVT poznamenal, že odvolateľ vo svojom odvolaní toto tvrdenie neuviedol, avšak nenamietol jeho prípustnosť. Rovnako podotýkam, že toto tvrdenie nebolo v odvolaní výslovne uvedené. Nemyslím si však, že by išlo o nový dôvod v zmysle článku 42 rokovacieho poriadku, ktorý je uplatniteľný na odvolanie v súlade s článkom 118 toho istého rokovacieho poriadku, podľa ktorého sa musia dôvody, ktoré sú po prvýkrát uvedené v replike, duplike alebo v priebehu ústnej časti konania, vyhlásiť za neprípustné( ). Podľa môjho názoru ide o úvahy, na základe ktorých odvolateľ chce preukázať skutočnosť a relevantnosť dôvodu založeného na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia uvedeného v odvolaní. Ide teda o tvrdenie na podporu tohto dôvodu( ), ktoré sa môže platne uviesť počas konania, ak sa dodrží zásada kontradiktórnosti konania. V tejto súvislosti podotýkam, že ÚHVT mohol odpovedať na túto výhradu v priebehu ústnej časti konania. Okrem iného sa tomuto tvrdeniu nedá vyčítať, že zmenilo predmet konania predloženého Súdu prvého stupňa, keďže namieta odpoveď Súdu prvého stupňa na dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, ktorý bol na Súde prvého stupňa uvedený. Nevidím žiaden dôvod, ktorý by bránil tomu, aby sa toto tvrdenie preskúmalo.

26. Pred preskúmaním týchto jednotlivých výhrad stručne uvediem judikatúru, ktorú považujem za relevantnú, pokiaľ ide o výklad dôvodov zamietnutia obsiahnutých v článku 7 ods. 1 nariadenia, ktoré sú potrebné v prejednávanej veci, a metódu analýzy týchto dôvodov zamietnutia v prípade, že prihlasované označenie je zložené z viacerých prvkov. Rovnako pripomeniem závery, ktoré Súdny dvor vyvodil z tejto judikatúry v už citovanom rozsudku SAT.1/ÚHVT, ktorým rozhodol o odvolaní podanom proti rozsudku Súdu prvého stupňa z 2. júla 2002, SAT.1/ÚHVT (SAT.2)( ), pričom dôvody tohto rozsudku sú porovnateľné s dôvodmi napadnutého rozsudku.

B – Relevantná judikatúra a rozsudok SAT.1/ÚHVT

27. Prezentácia relevantnej judikatúry musí vychádzať zo základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby ňou označených tým, že mu umožní bez akejkoľvek možnosti zámeny odlíšiť výrobok alebo službu od tých, ktoré majú odlišný pôvod( ).

28. Článok 7 ods. 1 nariadenia je určený na to, aby zabránil zápisu označení, ktoré sa vzhľadom na svoju povahu považujú za nespôsobilé plniť túto funkciu, ako ochranných známok. Podľa písm. b) a c) tohto ustanovenia sa teda za nespôsobilé tvoriť ochrannú známku, s výnimkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním, považujú ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám uvedeným v prihláške, ako aj tie ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie týchto tovarov alebo služieb alebo ich vlastností.

29. Podľa judikatúry sa rozsah uplatňovania jednotlivých dôvodov zamietnutia uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia prekrýva. S ohľadom na obsah každého z týchto dôvodov zamietnutia rovnako usudzujem, že označenia uvedené v písm. c) a d) tohto ustanovenia predstavujú podskupinu obsiahlejšej kategórie označení, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle písm. b) toho istého ustanovenia. Pokiaľ ide o označenia a údaje uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia, sa takto rozhodlo, že slovná ochranná známka, ktorá opisuje vlastnosti tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje prihláška v zmysle tohto ustanovenia, nevyhnutne nemá z tohto dôvodu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia( ).

30. Podmienky vyžadované na to, aby označenie patrilo do tejto podskupiny uvedenej v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia, sú osobitné a majú sa vykladať v závislosti od všeobecného záujmu tvoriaceho podstatu tohto dôvodu zamietnutia. Toto vyjadruje Súdny dvor pri popise všeobecnej štruktúry článku 7 ods. 1 nariadenia, keď uvádza, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu vymenovaných v tomto ustanovení je nezávislý od ostatných a vyžaduje samostatné preskúmanie( ) a musí sa vykladať vo svetle všeobecného záujmu, ktorý je základom každého z nich, pričom tento všeobecný záujem môže, ba dokonca musí odrážať rozličné úvahy v závislosti od dotknutého dôvodu zamietnutia( ).

31. Dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia spočíva podľa ustálenej judikatúry v tom, že dotknuté označenia alebo údaje môže voľne používať každý. Ide o to, aby sa zabránilo tomu, aby tieto označenia alebo údaje boli z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky vyhradené jednému podniku. Tento všeobecný záujem teda predpokladá, že všetky označenia alebo údaje, ktoré môžu slúžiť na označenie vlastností tovarov alebo služieb uvedených v prihláške, sú podnikom voľne k dispozícii, aby ich mohli tiež používať pri opise tých istých vlastností ich tovarov( ).

32. Okrem toho nie je nevyhnutné, aby sa označenia a údaje tvoriace ochrannú známku, na ktorú sa tento článok vzťahuje, v čase podania prihlášky skutočne používali na účely opisu takých tovarov alebo služieb, pre aké sa podáva prihláška ochrannej známky, resp. vlastností týchto tovarov alebo služieb. Ako sa uvádza v tom istom písmene tohto ustanovenia, stačí, aby tieto označenia a údaje mohli byť na tento účel použité. Na základe tohto ustanovenia sa tiež zamietne zápis slovného označenia, ak toto označenie aspoň v jednom zo svojich možných významov označuje vlastnosť dotknutých tovarov alebo služieb.

33. Cieľom článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia je teda ponechať všetkým hospodárskym subjektom k dispozícii označenia, ktoré sa môžu používať na opis tovarov alebo služieb uvedených v prihláške alebo vlastností týchto tovarov alebo služieb. Preto sa požiadavka na dostupnosť, na ktorej sa zakladá toto ustanovenie, týka označení a údajov, ktoré majú opisnú hodnotu.

34. Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia sleduje vo vzťahu k všetkým označeniam, na ktoré sa vzťahuje, odlišný cieľ všeobecného záujmu, ktorý nemožno zamieňať s cieľom zabezpečiť, aby boli tieto označenia k dispozícii všetkým hospodárskym subjektom.

35. Je pravdou, že Súdny dvor v už citovanom rozsudku Libertel rozhodol, že pokiaľ ide o zápis samotnej farby ako ochrannej známky bez jej vymedzenia v priestore, všeobecný záujem, na ktorom je založený článok 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, ktorého ustanovenia sú zhodné s ustanoveniami článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, sa týka nevyhnutnosti, aby sa neoprávnene neobmedzovala dostupnosť farieb pre iné subjekty, ktoré ponúkajú rovnaký druh tovarov a služieb ako tie, ktoré sú uvedené v prihláške( ).

36. Ako to však potvrdil už citovaný rozsudok SAT.1/ÚHVT, nemá sa tento výklad článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia obsiahnutý v už citovanom rozsudku Libertel, podľa ktorého tento dôvod zamietnutia tiež sleduje cieľ dostupnosti, rozšíriť na všetky druhy označení, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti. Pokiaľ ide o farby, bol tento cieľ dostupnosti, ktorý sa má zohľadniť pri posúdení ich schopnosti mať rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám uvedeným v prihláške, odôvodnený konštatovaním Súdneho dvora v tomto rozsudku, podľa ktorého je počet rôznych farieb, ktoré sú hospodárskym subjektom skutočne k dispozícií, veľmi zúžený( ).

37. Súdny dvor v už citovanom rozsudku SAT.1/ÚHVT( ) uviedol, že všeobecný záujem, na ktorom je založené toto ustanovenie, sa zamieňa s vyššie spomenutou základnou funkciou ochranných známok. Ide o to, aby sa ako ochranná známka nezapísali označenia, ktoré nemôžu plniť funkciu ochrannej známky vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám, a aby sa im neposkytla ochrana vyplývajúca z takého zápisu. Z toho vyvodil Súdny dvor ako dôsledok, že kritérium, podľa ktorého sa nemôžu zapísať ochranné známky, ktoré sa môžu bežne používať v obchode na prezentáciu dotknutých tovarov a služieb, nie je relevantné v rámci posúdenia, či označenie má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k týmto tovarom a službám( ).

38. Nemožno preto vyvodiť z toho, že sa neopisné označenie môže používať v obchode na prezentáciu dotknutých tovarov a služieb, že nevyhnutne nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k týmto tovarom a službám. Inými slovami, ak označenie nie je opisné a nevzťahuje sa naň článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia, skutočnosť alebo jednoduchá možnosť, že je používané v obchode na prezentáciu dotknutých tovarov a služieb, neznamená, že nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k týmto tovarom a službám( ).

39. Nakoniec sa podľa ustálenej judikatúry vyžaduje, pokiaľ ide o metódu, ktorá sa má použiť na posúdenie, či sa na označenie zložené z viacerých prvkov vzťahuje alebo nevzťahuje niektorý z dôvodov zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia, aby bol pri tomto posúdení zohľadnený dojem, ktorý vyvoláva toto označenie ako celok( ). Táto požiadavka súvisí s konštatovaním, že priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok a nepristupuje ku skúmaniu jej jednotlivých detailov.

40. Pripúšťa sa však, že toto pravidlo nepredstavuje prekážku pre samostatné skúmanie každého prvku, z ktorého predmetné označenie pozostáva. Takéto skúmanie je v súlade s obsahom článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia, ktoré, a to pripomínam, predstavuje prekážku zápisu ochranných známok, „ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov“ opisnej povahy. Spĺňa tiež požiadavky odôvodnenia a právnej istoty, ktoré hospodárske subjekty potrebujú, a to najmä tie, ktoré sa stretávajú s problémami spojenými s vyhotovením medzinárodnej ochrannej známky, predovšetkým v rámci posúdenia schopnosti označenia mať rozlišovaciu spôsobilosť, ktoré je viac subjektívne ako iné dôvody zamietnutia.

41. Je však nesporné, že na to, aby bol zápis predmetného označenia zamietnutý, nestačí konštatovať, že skúmaný dôvod zamietnutia sa uplatní na všetky prvky, z ktorých je toto označenie zložené.

42. Ak aj je ochranná známka zložená z viacerých prvkov, z ktorých každý opisuje vlastnosti tovarov a služieb uvedených v prihláške, je rovnako potrebné, aby sa táto opisná povaha konštatovala aj pre ochrannú známku ako celok( ). Spravidla jednoduchá kombinácia prvkov, z ktorých každý opisuje vlastnosti tovarov a služieb uvedených v prihláške, zostáva sama opisná vo vzťahu k týmto vlastnostiam, pretože na základe samotnej skutočnosti, že sa spoja tieto prvky bez akýchkoľvek neobvyklých zmien, najmä v skladbe alebo význame, sa môže vytvoriť iba ochranná známka pozostávajúca výlučne z označení alebo znakov slúžiacich v obchode na označenie vlastností uvedených tovarov alebo služieb; pravdou však zostáva, že táto kombinácia nemusí byť za určitých podmienok opisnej povahy( ).

43. Súdny dvor rozhodol pri posudzovaní, či ochranná známka zložená z rôznych prvkoch má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám v už citovanom rozsudku SAT.1/ÚHVT, že toto posúdenie v každom prípade závisí od preskúmania celku pozostávajúceho z rôznych prvkov a že samotná skutočnosť, že každý z týchto prvkov posudzovaný samostatne nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nevylučuje, že ich kombinácia môže mať rozlišovaciu spôsobilosť( ).

44. Je teraz vhodné pripomenúť, ako sa uplatnila táto judikatúra Súdneho dvora v už citovanom rozsudku SAT.1/ÚHVT.

45. V tejto veci odvolanie smerovalo k zrušeniu rozsudku SAT.1/ÚHVT (SAT.2), ktorým Súd prvého stupňa potvrdil zamietnutie zápisu slovného označenia „SAT.2“ pre služby uvedené v prihláške, ktoré mali spojitosť so šírením vysielania prostredníctvom satelitu. Súd prvého stupňa skonštatoval, že označenie „SAT.2“ nemá vzhľadom na jeho základné prvky rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia vo vzťahu k týmto službám.

46. Súd prvého stupňa v rozsudku SAT.1/ÚHVT (SAT.2) preskúmal rôzne prvky, z ktorých je slovné označenie „SAT.2“ zložené. Najskôr usúdil, že prvok „SAT“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k predmetným službám, pretože ide o bežnú skratku slova „satelit“ v nemeckom a anglickom jazyku, že tento pojem ako skratka nie je v rozpore s lexikálnymi pravidlami týchto jazykov a že označuje charakteristiku väčšiny dotknutých služieb.

47. Následne zdôraznil, že prvky „2“ a „.“ sa bežne používali v obchode alebo sa mohli používať na prezentáciu dotknutých služieb a že z toho dôvodu nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

48. Z týchto zistení vyvodil, že skutočnosť, že kombinovaná ochranná známka, akou je SAT.2, pozostávajúca výlučne z prvkov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, vo všeobecnosti umožňuje vyvodenie záveru, že táto ochranná známka posudzovaná ako celok sa tiež môže bežne používať v obchode na prezentáciu dotknutých tovarov a služieb.

49. Nakoniec usúdil, že tento záver je možné vyvrátiť iba v prípade, že konkrétne ukazovatele, najmä neobvyklý spôsob kombinácie rôznych prvkov, naznačia, že kombinovaná ochranná známka predstavuje viac ako len samotný súhrn prvkov, z ktorých sa skladá. Skonštatoval, že označenie „SAT.2“ má obvyklé zloženie, a že tvrdenie odvolateľa, podľa ktorého prihlasovaná ochranná známka pri jej posudzovaní ako celku obsahuje prvok nápaditosti, je nerelevantný.

50. Vzhľadom na tieto skutočnosti Súdny dvor v prvom rade skonštatoval, že Súd prvého stupňa posúdil existenciu rozlišovacej spôsobilosti označenia „SAT.2“ predovšetkým pomocou samostatného skúmania všetkých jeho prvkov. Uviedol, že sa Súd prvého stupňa opieral o predpoklad, že prvky, ktoré jednotlivo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, nemôžu túto spôsobilosť získať ani v prípade, ak sú skombinované, a nie, ako by to mal urobiť na základe celkového vnímania tohto označenia priemerným spotrebiteľom. Rozhodol, že Súd prvého stupňa skúmal len subsidiárne dojem vytváraný týmto označením ako celkom, pričom odmietol prikladať akýkoľvek význam takým aspektom, akým je napríklad existencia prvku nápaditosti, ktoré by mali byť pri tejto analýze zohľadnené.

51. V druhom rade rozhodol, že kritérium, ktoré Súd prvého stupňa zohľadnil, a podľa ktorého nemôžu byť zapísané ochranné známky, ktoré sa môžu bežne používať v obchode na prezentáciu dotknutých tovarov alebo služieb, je relevantné v rámci článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia, ale nie je meradlom, podľa ktorého by sa malo vykladať písm. b) toho istého ustanovenia.

52. Na základe uvedených úvodných úvah sa budem ďalej zaoberať výhradami uvádzanými na podporu dôvodu založeného na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Súdom prvého stupňa. Najskôr preskúmam prvú výhradu založenú na nezohľadnení celkového dojmu so štvrtou výhradou založenou na zohľadnení kritéria, ktoré nie je relevantné, v rámci ktorých odvolateľ spochybňuje rovnaké body odôvodnenia napadnutého rozsudku.

C – O nezohľadnení celkového dojmu a zohľadnení nerelevantného kritéria posúdenia

1. Tvrdenia účastníkov konania

53. BioID najskôr uvádza, že sa Súd prvého stupňa dopustil nesprávneho posúdenia schopnosti predmetného označenia mať rozlišovaciu spôsobilosť, keď usúdil, že spotrebitelia, ktorých sa týkajú tieto tovary a služby uvedené v prihláške, sú vo všeobecnosti dobre informované osoby, zatiaľ čo tieto tovary a služby sú určené všetkým spotrebiteľom.

54. Odvolateľ následne tvrdí, že Súd prvého stupňa napriek tomu, že pripomenul, že schopnosť označenia, ktoré je zložené z viacerých prvkov, mať rozlišovaciu spôsobilosť sa má posúdiť s ohľadom na dojem, ktorý vyvoláva ako celok, opomenul vykonať takéto skúmanie. Podľa neho Súd prvého stupňa iba skúmal jednotlivé prvky, z ktorých je predmetné označenie zložené, t. j. akronym „BioID“ a obrazové prvky.

55. BioID nakoniec tvrdí, že kritérium, na základe ktorého Súd prvého stupňa vyhlásil, že sporné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, sa považuje za irelevantné.

56. ÚHVT v podstate pripomína, že odvolateľ nemôže v rámci odvolania požadovať preskúmanie posúdenia skutkového stavu vykonaného Súdom prvého stupňa.

57. Rovnako tvrdí, že Súd prvého stupňa pripomenul pravidlá týkajúce sa skúmania rôznych prvkov kombinovanej ochrannej známky a použil ich bez toho, aby sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia. Podľa ÚHVT Súd prvého stupňa správne uviedol, že kombinovaná ochranná známka pozostávajúca z prvkov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám, rovnako nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keď je posudzovaná ako celok, ak žiaden konkrétny ukazovateľ nenaznačuje, že predstavuje viac, ako len samotný súhrn prvkov, z ktorých sa skladá. Súd prvého stupňa teda jednoznačne vykonal celkové posúdenie v súlade v uvedenými zásadami.

58. Nakoniec, pokiaľ ide o dôsledky vyplývajúce z už citovaného rozsudku SAT.1/ÚHVT v súvislosti s kritériom, ktoré bolo zohľadnené v napadnutom rozsudku, sa Súd prvého stupňa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, pretože usúdil, že príslušná skupina verejnosti v tejto veci bola ohraničenou skupinou. Možné používanie predmetného označenia na prezentáciu dotknutých tovarov a služieb teda potvrdzuje, že v súvislosti s nimi nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

2. Posúdenie

59. Samozrejme, ako to zdôrazňuje ÚHVT, Súd prvého stupňa pripomenul pravidlá týkajúce sa skúmania schopnosti označenia mať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, pričom sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia. Súd prvého stupňa teda správne pripomenul, že rozlišovacia spôsobilosť označenia sa má posúdiť na jednej strane vo vzťahu k tovarom a službám uvedeným v prihláške a na druhej strane vo vzťahu k tomu, ako ho vníma príslušná skupina verejnosti.

60. ÚHVT tiež dôvodne tvrdí, že posúdenie Súdu prvého stupňa, podľa ktorého príslušná skupina verejnosti v prejednávanej veci predstavuje „poučenú skupinu verejnosti“ v oblasti tovarov a služieb uvedených v prihláške, je posúdením skutkovej povahy patriacim do vlastnej právomoci tohto súdu, a preto nepredstavuje právnu otázku, ktorá sa môže položiť Súdnemu dvoru v rámci odvolacieho konania, s výnimkou prípadu skreslenia údajov v spise( ).

61. Súd prvého stupňa po tom, čo pripomenul, že predmetné označenie pozostáva zo slovného prvku a prvkov obrazovej povahy, nakoniec správne uviedol, že posúdenie jeho rozlišovacej spôsobilosti vyžaduje, aby bolo posúdené ako celok. Rovnako ako odvolateľ sa však domnievam, že Súd prvého stupňa nevykonal takéto posúdenie v napadnutom rozsudku.

62. V bodoch 28 a 29 napadnutého rozsudku uviedol, že akronym „BioID“ sa skladá z dvoch prvkoch, a to „Bio“ a „ID“, ktoré v anglickom jazyku predstavujú bežnú skratku podstatného mena „identification“ (identifikácia) a skratky buď prídavných mien „biological“ (biologický), alebo „biometrical“ (biometrický), alebo podstatného mena „biology“ (biológia). Z toho vyvodil, že akronym „BioID“ sa skladá zo skratiek, ktoré sú súčasťou slovnej zásoby referenčného jazyka, neodchyľuje sa od lexikálnych pravidiel tohto jazyka, a teda nie je svojou štruktúrou neobvyklý. Usúdil, že vzhľadom na tovary a služby, ktorých sa prihláška týka, vníma príslušná skupina verejnosti akronym „BioID“ v zmysle „biometrical identification“ (biometrickej identifikácie).

63. Súd prvého stupňa následne v bodoch 30 až 32 napadnutého rozsudku uviedol, že biometrická identifikácia predstavuje technické funkcie tovarov uvedených v prihláške, a že sa priamo týka jednej z kvalít služieb uvedených v tejto prihláške alebo je s nimi úzko účelovo spojená.

64. Z týchto skutkových zistení, ktoré neprináleží Súdnemu dvoru spochybniť v rámci odvolacieho konania, vyvodil v bode 34, že akronym „BioID“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám uvedeným v prihláške.

65. Následne Súd prvého stupňa skúmal obrazové prvky sporného označenia. Pokiaľ ide o typografické vlastnosti akronymu „BioID“, ako je zobrazený v predmetnom označení, uviedol, že znaky písma typu Arial a inej hrúbky podľa písmen sa bežne používajú v obchode na prezentáciu všetkých druhov tovarov a služieb. Uviedol, že to rovnako platí o bodke, pričom tento prvok sa bežne používa ako posledný z rôznych prvkov slovnej ochrannej známky a naznačuje, že ide o skratku.

66. Nakoniec, pokiaľ ide o grafický prvok ®, Súd prvého stupňa usúdil, že ÚHVT správne na pojednávaní vyhlásil, že jeho funkcia sa obmedzuje na informovanie o tom, že ide o ochrannú známku zapísanú pre určité územie, a že bez takéhoto zápisu je používanie tohto prvku spôsobilé uviesť verejnosť do omylu. Tiež skonštatoval, že tento prvok v kombinácii s jedným alebo viacerými inými označeniami sa bežne používa v obchode na prezentáciu všetkých druhov tovarov a služieb.

67. Súd prvého stupňa pokračoval v bodoch 40 až 44 napadnutého rozsudku vo svojich úvahách týmito dôvodmi:

„40 Grafické prvky uvedené vyššie v bodoch 38 a 39 sa preto môžu používať v obchode na prezentáciu tovarov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky, a teda nemajú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k týmto tovarom a službám.

41 Z toho vyplýva, že prihlasovaná ochranná známka, ktorá sa skladá z kombinácie prvkov, z ktorých každý sa môže bežne používať v obchode na prezentáciu tovarov a služieb patriacich do kategórií uvedených v prihláške tejto ochrannej známky, nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k týmto tovarom a službám.

42 Z judikatúry navyše vyplýva, že skutočnosť, že kombinovaná ochranná známka je výlučne zložená z prvkov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám, umožňuje dospieť k záveru, že sa táto ochranná známka posudzovaná ako celok môže tiež bežne používať v obchode na prezentáciu týchto tovarov a služieb. Tento záver je možné vyvrátiť iba v prípade, ak by existovali konkrétne ukazovatele, ako napr. spôsob kombinácie rozličných prvkov, z ktorých by vyplývalo, že kombinovaná ochranná známka posudzovaná ako celok predstavuje viac ako len súhrn jednotlivých prvkov, z ktorých sa skladá (pozri v tom istom zmysle návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer vo veci… Koninklijke KPN Nederland, [už citovaný], bod 65).

43 Na rozdiel od toho, čo tvrdí odvolateľ, sa nezdá, že by v prejednávanej veci takýto ukazovateľ existoval. Štruktúra prihlasovanej ochrannej známky vyznačujúca sa predovšetkým kombináciou opisného akronymu na jednej strane s typografickými vlastnosťami, ktoré sú opísané vyššie v bode 37, a na druhej strane grafickými prvkami uvedenými vyššie v bodoch 38 a 39, totiž neumožňuje vylúčiť záver, že sa ochranná známka posudzovaná ako celok môže bežne používať v obchode na prezentáciu tovarov a služieb patriacich do kategórií uvedených v prihláške ochrannej známky.

44 Preto nemá prihlasovaná ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým kategóriám tovarov a služieb.“

68. Podľa môjho názoru zo skúmania týchto dôvodov vyplýva, že Súd prvého stupňa, ako aj v už citovanom rozsudku SAT.1/ÚHVT (SAT.2), posudzoval existenciu rozlišovacej spôsobilosti sporného označenia obmedzujúc sa na samostatné skúmanie jednotlivých prvkov, z ktorých je zložené. V bode 42 napadnutého rozsudku, ktorého znenie je takmer zhodné so znením bodu 49 uvedeného rozsudku, vychádza z predpokladu, že prvky, ktoré jednotlivo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, nemôžu túto spôsobilosť získať ani v prípade, keď sú skombinované, a nevychádza z celkového vnímania tohto označenia príslušnou skupinou verejnosti, ako sa to malo urobiť. Súd prvého stupňa rovnako ako v rozsudku SAT.1/ÚHVT (SAT.2) skúmal len subsidiárne celkový dojem vyvolávaný sporným označením.

69. Preto konštatujem, že Súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku prijal rovnakú metódu analýzy rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, ako je tá, ktorá sa uplatnila v už citovanom rozsudku SAT.1/ÚHVT (SAT.2).

70. Okrem toho Súd prvého stupňa v tejto veci neprejednával slovnú ochrannú známku, ako v už citovanej veci SAT.1/ÚHVT (SAT.2), ale obrazovú ochrannú známku zloženú zo slovného prvku a viacerých obrazových prvkov. Skonštatoval, ako už bolo uvedené, že slovný prvok „BioID“ opisoval tovary a služby uvedené v prihláške ochrannej známky alebo ich vlastnosti. Z toho správne vyvodil, že tento prvok predmetného označenia nemal rozlišovaciu spôsobilosť.

71. V bodoch 35 a 36 napadnutého rozsudku naopak spochybnil posúdenie druhého odvolacieho senátu v spornom rozhodnutí, podľa ktorého takáto ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže slovný prvok je opisný a pomerná váha obrazových prvkov je vo vzťahu k pomernej váhe tohto slovného prvku „zanedbateľná“.

72. V bode 36 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa predovšetkým uviedol:

„V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že neexistencia rozlišovacej spôsobilosti kombinovanej ochrannej známky sa nemôže určovať pomernou váhou určitých prvkov, z ktorých je zložená, vo vzťahu k pomernej váhe niektorých iných prvkov tejto ochrannej známky, o ktorých je preukázané, že nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Na kombinovanú ochrannú známku sa totiž nebude vzťahovať článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia…, ak len jeden z prvkov, z ktorých je zložená, je vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám rozlišujúci. Takýto prípad môže nastať, aj keď iba jeden rozlišujúci prvok kombinovanej ochrannej známky nie je prevládajúci vo vzťahu k iným prvkom, z ktorých je táto ochranná známka zložená…“

73. Mám určité pochybnosti o správnosti skúmania Súdu prvého stupňa v týchto dvoch posledných vetách. Predovšetkým, čo má podľa judikatúry rozhodujúci význam, je, ako to už bolo uvedené, že predmetné označenie posudzované ako celok môže mať pre príslušnú skupinu verejnosti rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám uvedeným v prihláške. Z týchto dôvodov nemožno tiež predpokladať, že označenie zložené z prvkov, ktoré jednotlivo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, nemá samo takúto povahu, a pripadá mi ťažké predpokladať, že prítomnosť prvku ako takého v kombinovanom označení, ktorý má rozlišovaciu spôsobilosť, stačí na to, aby označenie ako celok získalo túto spôsobilosť.

74. Teda ak je prihlasované obrazové označenie zložené zo slovného prvku, ktorý je ako akronym „BioID“ úplne opisný, pretože tento slovný prvok neobsahuje žiadne dodatočné slovo neopisnej povahy, nie je mi jasné, ako toto označenie ako celok môže získať rozlišovaciu spôsobilosť, ak má tento slovný prvok prevládajúcu povahu vo vzťahu k obrazovým prvkom označenia. V takomto prípade je namieste sa domnievať, že tento slovný prvok púta pozornosť príslušnej skupiny verejnosti a bráni jej vnímať toto označenie ako celok ako označenie pôvodu.

75. Podľa môjho názoru obrazové označenie zložené zo slovného prvku, ktorý je úplne opisný, teda môže získať rozlišovaciu spôsobilosť, iba ak obsahuje obrazové prvky samé osebe rozlišujúce a výrazne zasahujúce do vedomia príslušnej skupiny verejnosti, aby pútali jej pozornosť namiesto tohto slovného prvku alebo aj obrazových prvkov, ktoré môžu „zatieniť“ význam tohto slovného prvku a priznať označeniu, ktoré je posudzované ako celok, rozlišovací účinok.

76. Keďže sa slovný prvok vo všeobecnosti lepšie pamätá ako obrazové prvky, som si plne vedomý, že takéto podmienky sa môžu ťažko považovať za postačujúce. Preto z toho tiež vyplýva, že zápis obrazových označení tohto druhu ako ochrannej známky sa v praxi ukazuje ako zložitý alebo obmedzený na výnimočné prípady, a táto prísnosť sa podľa mňa musí stanoviť, aby sa zabránilo tomu, že zápis takýchto ochranných známok môže mať za následok na základe uplatnenia kritérií, ktoré sa bežne uplatňujú pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámeny, priznanie ich majiteľom výlučných práv k slovnému prvku, ktorý v plnom rozsahu opisuje vlastnosti dotknutých tovarov a služieb.

77. Nakoniec, ako to odvolateľ správne tvrdil, Súd prvého stupňa založil svoje posúdenie na nerelevantnom kritériu v rámci uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia.

78. Súd prvého stupňa vyvodil, že prvky, z ktorých je sporné označenie zložené, nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku skutočnosti, že sa môžu používať v obchode na prezentáciu tovarov a služieb uvedených v prihláške.

79. Ako už však bolo uvedené, ak je toto kritérium relevantné pre prvok opisujúci tovary alebo služby uvedené v prihláške alebo ich vlastnosti, akým je v prejednávanej veci slovný prvok „BioID“, neplatí to pre obrazové prvky, akými sú znaky písma typu Arial, obyčajná bodka alebo prvok ®. Skutočnosť, že sa tieto prvky, ktoré ako také nemajú povahu opisovať dotknuté tovary a služby, môžu používať na ich prezentáciu v obchode, sama osebe neznamená, že nemajú akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k týmto tovarom a službám.

80. Domnievam sa, že Súd prvého stupňa v bode 43 napadnutého rozsudku nesprávne vyložil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, keď rovnakým spôsobom vyvodzuje, že predmetné označenie nemá na základe posúdenia, podľa ktorého „ochranná známka posudzovaná ako celok sa môže bežne používať v obchode na prezentáciu tovarov a služieb“ uvedených v prihláške, rozlišovaciu spôsobilosť.

81. Z toho vyvodzujem, že v napadnutom rozsudku sa vykonalo rovnaké nesprávne právne posúdenie ako v už citovanom rozsudku SAT.1/ÚHVT (SAT.2). Súdnemu dvoru teda navrhujem, aby z neho vyvodil rovnaké dôsledky ako v už citovanom rozsudku SAT.1/ÚHVT a rozhodol, že napadnutý rozsudok sa má zrušiť.

82. Vzhľadom na tento návrh preskúmam len subsidiárne dve ďalšie výhrady uvádzané odvolateľom na podporu dôvodu založeného na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia.

D – O nezohľadnení argumentácie odvolateľa, podľa ktorej sa nemohlo dokázať skutočné používanie predmetného označenia verejnosťou alebo konkurentmi

83. BioID vytýka Súdu prvého stupňa, že nezohľadnil jeho tvrdenie, podľa ktorého sa nemohlo dokázať skutočné používanie sporného označenia verejnosťou alebo jeho konkurentmi. Nezohľadnil tiež, že sporné označenie sa nevyskytuje v slovníkoch a že nepredstavuje technický pojem.

84. BioID tiež tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne posúdil skutkové okolnosti, keď tvrdil, že „Bio“ je skratka, zatiaľ čo ide o predponu, a že akronym „BioID“ nemá neobvyklú štruktúru.

85. Pokiaľ ide o akronym „BioID“, usudzujem, že Súd prvého stupňa sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď usúdil, že nebolo nevyhnutné na to, aby sa uplatnil dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia, predložiť dôkaz o skutočnom používaní tohto akronymu na označenie tovarov a služieb uvedených v prihláške.

86. Ako bolo totiž rozhodnuté v už citovanom rozsudku ÚHVT/Wrigley( ), aby sa uplatnil dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia, nie je nevyhnutné, aby označenia a údaje tvoriace ochrannú známku, na ktorú sa vzťahuje tento článok, boli v čase podania prihlášky skutočne používané na účely opisu takých tovarov alebo služieb, ktoré sú uvedené v prihláške ochrannej známky, resp. vlastností týchto tovarov alebo služieb. Ako sa uvádza v tom istom písmene tohto ustanovenia, stačí, že tieto označenia a údaje by mohli byť na tento účel použité. Na základe uvedeného ustanovenia sa tiež zamietne zápis slovného označenia, ak toto aspoň v jednom zo svojich možných významov označuje vlastnosť dotknutých tovarov alebo služieb.

87. Preto čo sa týka skúmania uskutočneného Súdom prvého stupňa vo vzťahu k chápaniu prvkov „Bio“ a „ID“ príslušnou skupinou verejnosti, ide o posúdenie skutkovej povahy a odvolateľ nepreukázal, že Súd prvého stupňa skreslil zmysel týchto skutkových okolností.

88. Nakoniec, pokiaľ ide o tvrdenie týkajúce sa dôkazu o používaní označenia ako celku na prezentáciu tovarov a služieb v obchode, v podstate sa týka predtým preskúmanej štvrtej výhrady a už som navrhoval rozhodnúť, že také kritérium nie je relevantné pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky zloženej z viacerých prvkov, z ktorých nie všetky opisujú tovary a služby uvedené v prihláške.

E – O výhrade, podľa ktorej sa Súd prvého stupňa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď usúdil, že podobné ochranné známky, ktoré boli zapísané, nepredstavujú ukazovatele rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, a porušil zásadu rovnosti zaobchádzania

89. BioID vytýka Súdu prvého stupňa, že sa dopustil neprávneho právneho posúdenia, keď nezohľadnil, že slovné ochranné známky obsahujúce predponu „bio“, ktoré boli zapísané ÚHVT, predstavovali ukazovatele rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia. BioID rovnako namieta posúdenie Súdu prvého stupňa v bode 47 napadnutého rozsudku, podľa ktorého odvolateľ neuviedol dôvody obsiahnuté v rozhodnutiach ÚHVT, ktoré by boli spôsobilé spochybniť skúmanie, podľa ktorého predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

90. BioID tiež spochybnil posúdenia Súdu prvého stupňa, pokiaľ ide o zápis ÚHVT slovnej ochrannej známky „Bioid“ vo vzťahu k tovarom a službám zhodným s tovarmi a službami uvedenými v spornej prihláške. Podľa odvolateľa sa Súd prvého stupňa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď usúdil, že táto slovná ochranná známka mala odlišný význam od významu predmetného obrazového označenia, pretože v tejto ochrannej známke sú písmena „id“ napísané malými písmenami. Súd prvého stupňa teda nezohľadnil skutočnosť, že slovná ochranná známka je chránená v dôsledku svojho zápisu bez ohľadu na používaný spôsob písania. Okrem toho Súd prvého stupňa porušil zásadu rovnosti zaobchádzania, pretože nie je prípustné, aby ÚHVT povolil zápis slovnej ochrannej známky „Bioid“ a zamietol zápis predmetného obrazového označenia, ktoré sa vyslovuje rovnakým spôsobom a ktoré navyše obsahuje grafické prvky.

91. Otázka, či môžu rozhodnutia ÚHVT umožňujúce zápis ochranných známok zhodných alebo porovnateľných s predmetným označením v zásade predstavovať skutočnosti, ktoré sa môžu zohľadniť v rámci posúdenia rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia, predstavuje podľa môjho názoru právnu otázku, ktorá sa teda môže položiť Súdnemu dvoru v rámci odvolacieho konania.

92. V súvislosti s touto otázkou sa domnievam, že sa Súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, pretože v bode 47 tohto rozsudku uviedol, že „skutkové a právne dôvody uvedené v predchádzajúcom rozhodnutí sa určite môžu použiť ako argumenty na podporu žalobného dôvodu založeného na porušení niektorého ustanovenia nariadenia“. Súd prvého stupňa na základe tohto pravidla v rozpore s tvrdením odvolateľa teda nevylúčil, že by sa odôvodnenia rozhodnutí ÚHVT umožňujúce zápis ochranných známok zhodných alebo porovnateľných s predmetným označením mohli zohľadniť pri posudzovaní jeho rozlišovacej spôsobilosti( ). Argumentácia odvolateľa súvisiaca s touto otázkou teda mylne chápe napadnutý rozsudok.

93. Pokiaľ ide v bode 47 napadnutého rozsudku o zmienku, podľa ktorej odvolateľ v prejednávanej veci neuviedol dôvody obsiahnuté v rozhodnutiach ÚHVT, ktoré by boli spôsobilé spochybniť analýzu, podľa ktorej predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, táto zmienka predstavuje podľa môjho názoru posúdenie dôkazov Súdom prvého stupňa, ktoré mu predložil odvolateľ. Treba však pripomenúť, že z článkov 225 ES a 58 Štatútu Súdneho dvora vyplýva, že odvolanie sa obmedzuje len na právne otázky. Cieľom tohto opravného prostriedku je umožniť účastníkom konania výlučne preskúmať zákonnosť rozhodnutia vydaného Súdom prvého stupňa a nie získať nový rozsudok o celom spore, ktorý bol Súdu prvého stupňa predložený. Z toho vyplýva, že výlučne Súd prvého stupňa je príslušný posúdiť hodnotu, ktorú je potrebné priznať dôkazom, ktoré mu boli predložené, s výnimkou skreslenia týchto dôkazov( ). Odvolateľ vo svojich vyjadreniach predložených Súdnemu dvoru nepredložil dôkaz, ktorý by preukázal existenciu takéhoto skreslenia.

94. Nakoniec tiež nie sú dôvodné výhrady odvolateľa týkajúce sa dôsledkov, ktoré mal Súd prvého stupňa vyvodiť z rozhodnutia ÚHVT umožňujúceho zápis slovnej ochrannej známky „Bioid“ vo vzťahu k tovarom a službám nazvaným „tlačoviny“, „telekomunikácie“ a „počítačové programovanie“. Najskôr, pokiaľ ide o posúdenie obsiahnuté v bode 48 napadnutého rozsudku, podľa ktorého okolnosť, že „v slovnej ochrannej známke Bioid sú písmená ,id‘ napísané malými písmenami, je spôsobilá vo vzťahu k jej sémantickému obsahu ju odlíšiť od akronymu ‚BioID‘, ktorý je uvedený v prihlasovanej ochrannej známke“, podľa môjho názoru nepreukazuje, že Súd prvého stupňa nezohľadnil skutočnosť, že slovná ochranná známka neobsahuje obrazové prvky, ani že prihláška a ochrana, ktorá z nej vyplýva, sa týkajú slova uvedeného v tejto prihláške a nie spôsobu, akým je toto slovo v prihláške napísané.

95. Podľa môjho názoru chcel Súd prvého stupňa jednoducho povedať, že slovo „bioid“ tak, ako je napísané v prihláške, sa nevyslovuje a priori rovnakým spôsobom ako akronym „BioID“, ktorý sa jasne zdá byť zložený z dvoch prvkov, a to „Bio“ a „ID“, ktoré môže príslušná skupina verejnosti vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám chápať ako skratky „biometrickej identifikácie“.

96. Okrem toho by bolo možné tento prvok odôvodnenia napadnutého rozsudku považovať za nadbytočný dôvod posúdenia Súdu prvého stupňa, podľa ktorého tento zápis ÚHVT v podstate nespochybňuje skúmanie, podľa ktorého sporné obrazové označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože Súd prvého stupňa tiež konštatoval, že toto označenie a slovná ochranná známka „Bioid“ nie sú zameniteľné. Preto tvrdenie odvolateľa proti bodu 48 napadnutého rozsudku, ktoré je založené na spôsobe písania slovnej ochrannej známky zapísanej ÚHVT, sa môže považovať za neúčinné( ).

97. Ďalej sa nedomnievam, že Súd prvého stupňa porušil zásadu rovnosti zaobchádzania, keď z tohto zápisu nevyvolil, že predmetné označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. Ak sa táto zásada môže v takomto prípade uplatňovať( ), zdôrazňujem, že Súd prvého stupňa skonštatoval, že predmetné označenie a zapísaná slovná ochranná známka nie sú zameniteľné. Odvolateľ nepreukázal, že toto posúdenie skreslilo skutkový stav. V tomto ohľade podotýkam, že v obrazovom označení „BioID“ poukazuje zobrazenie dvoch posledných veľkých písmen, ktoré sú písmenami menšej hrúbky, ako aj bodka za týmto akronymom, že slovný prvok je zložený z dvoch rôznych prvkov, ktoré môže príslušná skupina verejnosti chápať ako skratku „biometrical identification“, čo však nevyhnutne nevyplýva zo slova „bioid“, ktoré bolo zapísané ako slovná ochranná známka.

98. Treba tiež dodať, že označenie tovarov a služieb, pre ktoré bola slovná ochranná známka zapísaná, sa odlišuje od opisu tovarov a služieb uvedených v prihláške predmetného obrazového označenia. Z diskusií na pojednávaní totiž vyplýva, že uvedená slovná ochranná známka bola zapísaná na označenie nahraných softvérov na nosiče dát všetkých typov, telekomunikačných produktov a počítačového programovania bez akéhokoľvek iného spresnenia, pokiaľ ide o povahu týchto tovarov a služieb. V prihláške predmetného označenia je však spresnené, že dotknuté tovary a služby sú osobitne tie, ktoré slúžia na kontrolu prístupových povolení na identifikáciu živých bytostí pomocou osobitných biometrických označení a ktoré preto súvisia s biometrickou identifikáciou.

F – O dôsledkoch zrušenia napadnutého rozsudku

99. Otázka, ktorú zostáva vyriešiť, sa výlučne týka toho, či predmetné obrazové označenie posudzované ako celok nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám uvedeným v prihláške v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia.

100. Celkový dojem, ktorý predmetné označenie vyvoláva, bol predmetom diskusií na pojednávaní, najmä počas ústnej časti konania pred Súdnym dvorom. Zdá sa mi, že stav konania dovoľuje o veci rozhodnúť v súlade s článkom 61 Štatútu Súdneho dvora a že by nebolo v záujme hospodárnosti konania vrátiť vec na ďalšie konanie Súdu prvého stupňa. Navrhujem teda, aby Súdny dvor sám rozhodol o spore, ako to urobil v už citovanom rozsudku SAT.1/ÚHVT.

101. Ako už bolo uvedené, predmetné obrazové označenie je zložené zo slovného prvku, ktorý tvorí akronym „BioID“, a obrazových prvkov súvisiacich na jednej strane s typografickými vlastnosťami tohto akronymu a na druhej strane s grafickými prvkami umiestnenými za týmto akronymom, a to bodka a označenie ®.

102. Pokiaľ ide o akronym „BioID“ bolo konštatované, že ho môže príslušná skupina verejnosti, ktorú predstavujú osoby poučené v oblasti dotknutých tovarov a služieb, chápať ako spojenie dvoch skratiek, a to „Bio“ a „ID“, ktoré znamenajú „biometrical identification“ (biometrickú identifikáciu). Je tiež známe, že biometrická identifikácia predstavuje technické funkcie tovarov uvedených v prihláške, a že sa priamo vzťahuje na jednu z vlastností služieb uvedených v tejto prihláške alebo predstavuje úzke funkčné spojenie s nimi. Je známe, že akronym „BioID“ ako slovný prvok úplne opisujúci vlastnosť tovarov a služieb uvedených v prihláške nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tieto tovary a služby.

103. Pokiaľ ide o slovné prvky predmetného označenia, predovšetkým spôsob písania použitý na zobrazenie akronymu „BioID“, zistilo sa, že znaky písma typu Arial sa bežne používajú v obchode. Z diskusií na pojednávaní tiež vyplýva, že bodka za akronymom „BioID“ sa bežne používa ako posledný prvok slovnej ochrannej známky na označenie, že ide o skratku. Pokiaľ ide o prvok ®, vo všeobecnosti znamená, že označenie, ktoré sprevádza, bolo zapísané pre určité územie ako ochranná známka.

104. Z týchto zistení môžem vyvodiť, že žiaden zo slovných prvkov, z ktorých je predmetné označenie zložené, nemá sám osebe osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám, ktorých sa prihláška týka. V dôsledku toho nemá tiež predmetné označenie, ktoré je zložené zo slovného prvku opisujúceho vlastnosti dotknutých tovarov a služieb a z obrazových prvkov jednotlivo posudzovaných, rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k týmto výrobkom a službám.

105. Pri skúmaní dojmu, ktorý vyvoláva ochranná známka ako celok, konštatujem, že vzájomné pôsobenie týchto rôznych prvkov jej nepriznáva rozlišovaciu spôsobilosť. Na jednej strane slovný prvok „BioID“ zjavne predstavuje dominantný prvok, ktorý vyplýva zo skúmania predmetného označenia ako celku. Znaky písma, ktorými je napísaný, majú banálnu povahu. Pokiaľ ide o bodku a prvok ®, je ich význam v označení vo vzťahu k slovnému prvku „BioID úplne zanedbateľný.

106. Treba však konštatovať, že obrazové prvky, z ktorých je označenie zložené, nijak neznižujú možný význam akronymu „BioID“ pre príslušnú skupinu verejnosti, a teda jeho opisnú povahu. Naopak sa dá povedať, že tento význam zvyšujú alebo k nemu prispievajú. Ako už teda bolo uvedené, dve posledné písmena akronymu „BioID“ sú napísané veľkými písmenami, zatiaľ čo tie predchádzajúce sú uvedené malými písmenami. Rovnako, dve posledné písmena „ID“ sú menšej hrúbky ako tri predchádzajúce písmena. Tento rozdiel v spôsobe písania posilňuje dojem, že akronym „BioID“ je zložený z dvoch rozdielnych prvkov, a to „Bio“ a „ID“. Rovnako bodka, ktorá je za týmto akronymom, s ohľadom na jej obvyklý význam v oblasti ochranných známok potvrdzuje, že „BioID“ ako celok zodpovedá skratkám.

107. Z toho vyplýva, že predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám. Žaloba, ktorú podal BioID proti spornému rozhodnutiu, sa teda musí zamietnuť.

108. Podľa článku 122 prvého odseku rokovacieho poriadku, ak je odvolanie dôvodné a Súdny dvor sám rozhodne s konečnou platnosťou o veci samej, potom rozhodne aj o trovách konania. V súlade s článkom 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na konanie o odvolaní podľa článku 118 toto istého rokovacieho poriadku je účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT navrhol zaviazať odvolateľa na náhradu trov konania a odvolateľ nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania.

V – Návrh

109. Na základe vyššie uvedeného navrhujem Súdnemu dvoru, aby rozhodol takto:

1. zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 5. decembra 2002, BioID/ÚHVT (T‑91/01);

2. zamietol žalobu proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 20. februára 2001 (vec R 538/1999-2);

3. zaviazal odvolateľa na náhradu trov konania na Súde prvého stupňa a na Súdnom dvore.