Tento druhý prípad sa má chápať ako zahŕňajúci aj prípad, keď odvolací senát po tom, ako zamietol určitý návrh, ktorého prijatie by bolo konanie pred Úradom ukončilo priaznivo pre účastníka konania, ktorý ho podal, vracia vec nižšiemu oddeleniu na opätovné preskúmanie, a to bez ohľadu na prípadnú možnosť, že toto opätovné preskúmanie môže viesť k priaznivému rozhodnutiu pre tohto účastníka konania.

Naopak rozhodnutie odvolacieho senátu Úradu nevyhovuje návrhom účastníka konania v zmysle článku 65 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva, keď sa ním rozhoduje o návrhu podanom na Úrad týmto účastníkom v tom zmysle, že je to preňho nepriaznivé.

Rozhodnutie odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) sa má považovať za rozhodnutie, ktorým sa vyhovelo návrhom jedného z účastníkov konania pred týmto senátom, keď vyhovie návrhu tohto účastníka konania na základe jedného z dôvodov zamietnutia zápisu alebo neplatnosti ochrannej známky, či všeobecne len na základe časti argumentácie uplatnenej uvedeným účastníkom konania, ak by aj opomenulo preskúmať ostatné dôvody alebo tvrdenia uvedené tým istým účastníkom konania alebo ich odmietlo.

Tak je to aj v prípade, keď žalobca pred odvolacím senátom podal odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia len v rozsahu, v akom toto rozhodnutie vyhovelo námietke a zamietlo prihlášku pre časť prihlasovaných tovarov.

Ochranná známka je predmetom riadneho používania, ak sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť totožnosť pôvodu výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto výrobky a služby, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky. Navyše podmienka týkajúca sa riadneho používania ochrannej známky vyžaduje, aby sa táto ochranná známka, tak ako je chránená na relevantnom území, navonok a verejne používala.

Na účely skúmania riadnej povahy používania skoršej ochrannej známky je potrebné vykonať globálne posúdenie vzhľadom na všetky relevantné okolnosti danej veci. Toto posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi okolnosťami branými do úvahy. Malý objem tovarov uvedených na trh pod predmetnou ochrannou známkou sa teda môže kompenzovať vysokou intenzitou alebo určitým trvaním obdobia používania predmetnej ochrannej známky a naopak.

Dosiahnutý obrat a množstvo tovarov predaných pod skoršou ochrannou známkou sa nemôžu posudzovať v absolútnych údajoch, ale musia sa posudzovať vo vzťahu k iným relevantným okolnostiam, akými sú napríklad objem obchodných aktivít, výrobné alebo obchodné kapacity, stupeň diverzifikácie obchodných aktivít podniku používajúceho ochrannú známku, ako aj vlastnosti tovarov alebo služieb na predmetnom trhu. Z tohto dôvodu používanie skoršej ochrannej známky nemusí byť vždy kvantitatívne významné, aby bolo kvalifikované ako riadne. Aj minimálne používanie môže byť teda postačujúce na to, aby bolo kvalifikované ako riadne, pod podmienkou, že je v príslušnom ekonomickom odvetví považované za odôvodnené na účely udržania alebo vytvorenia podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou. V dôsledku toho nie je možné a priori abstraktne stanoviť, aká kvantitatívna hranica by mala byť použitá na určenie, či je, alebo nie je používanie riadne, takže pravidlo de minimis, ktoré by neumožnilo Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), alebo na základe žaloby Všeobecnému súdu, posúdiť všetky okolnosti prejednávaného sporu, nemôže byť stanovené.

(pozri body 81, 82)