Opinion of the Advocate-General



Opinion of the Advocate-General

1. Prejednávaná vec sa týka odvolania proti rozsudku Súdu prvého stupňa(2), ktorým tento súd potvrdil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT“) o zamietnutí odvolania proti rozhodnutiu námietkového oddelenia ÚHVT.

2. V rozhodnutí bolo uvedené, že ochranná známka bola riadne používaná v zmysle článku 43 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva(3) a že tovary chránené zapísanou ochrannou známkou boli podobné tovarom uvedeným v prihláške ochrannej známky Spoločenstva v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

Právna úprava Spoločenstva

3. Článok 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94 v relevantnej časti uvádza:

„1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:

…

b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny – neoficiálny preklad ] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená…“.

4. Článok 8 ods. 2 písm. a) stanovuje, že pod pojmom „skoršie ochranné známky“ treba rozumieť tiež ochranné známky zapísané v členskom štáte.

5. Článok 42 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že v lehote troch mesiacov od uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva môžu byť podané námietky voči zápisu ochrannej známky na základe článku 8 nariadenia.

6. Článok 43 nariadenia č. 40/94 v časti, ktorá je v tejto veci relevantná, stanovuje:

„2. Ak si to prihlasovateľ tak želá, majiteľ skoršej ochrannej známky, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že v období päť rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky spoločenstva, bola skoršia ochranná známka spoločenstva uvedená v spoločenstve do užívania v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná a ktoré cituje ako opodstatnenie svojej námietky, alebo o tom, že existujú dôvody nevyužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle dôkaz, námietka sa zamietne [Ak to prihlasovateľ navrhne, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že v období piatich rokov pred dňom zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola skoršia ochranná známka Spoločenstva v Spoločenstve používaná v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle predložený dôkaz, námietka sa zamietne – neoficiálny preklad ]. …

3. Odsek 2 sa bude uplatňovať na skoršie ochrané známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a) nahradením využívania [používania – neoficiálny preklad ] v tom členskom štáte, v ktorom bola skoršia ochranná známka chránená, používaním v Spoločenstve.“

7. V prejednávanej veci je nepochybné, že používanie skoršej ochrannej známky so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie zo strany majiteľa.(4)

8. Pravidlo 22 nariadenia Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie o ochrannej známke spoločenstva(5), v časti, ktorá je tu relevantná, stanovuje:

„2. Údaje a doklady na predloženie dôkazov o používaní pozostávajú z údajov týkajúcich sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania namietanej ochrannej známky na tovary a služby, pre ktoré je známka zapísaná a na ktorých je námietka založená, a z dôkazov na podporu týchto údajov v súlade s odsekom 3.

3. Tieto dôkazy sa v zásade obmedzujú na predloženie podporných dokumentov a položiek ako sú obaly, etikety, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, novinové inzeráty a písomné vyhlásenia, ako je uvedené v článku 76 ods. 1 písm. f) nariadenia.“

Okolnosti predchádzajúce rozsudku Súdu prvého stupňa

9. Spoločnosť The Sunrider Corporation (ďalej len „odvolateľ“) podala 1. apríla 1996 prihlášku ochrannej známky na ÚHVT. Ochrannou známkou, na ktorú sa vzťahovala prihláška, je slovné označenie VITAFRUIT. Prihláška bola podaná predovšetkým pre tieto výrobky: minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; bylinkové a vitamínové nápoje“. Prihláška ochrannej známky bola uverejnená 5. januára 1998.

10. Pán Juan Espadafor Caba (ďalej len „namietateľ“) podal 1. apríla 1998 námietku podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky. Námietka bola založená na skutočnosti, že skoršia ochranná známka, slovné označenie VITAFRUT, bola v Španielsku už zapísaná pre „neliečebné nealkoholické sýtené nápoje, neliečebné chladené nápoje všetkých druhov, šumivé granulované prípravky, nekvasené šťavy z ovocia a zeleniny (s výnimkou muštu), limonády, oranžády, chladené nápoje (s výnimkou mandľového sirupu), sýtené vody, vody typu Seidlitz a umelý ľad“.

11. Namietateľ sa na podporu svojej námietky odvolával na článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

12. Odvolateľ v októbri 1998 požiadal podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, aby namietateľ predložil dôkaz o tom, že skoršia ochranná známka Spoločenstva sa v období piatich rokov pred uverejnením prihlášky ochrannej známky riadne používala v Španielsku. Námietkové oddelenie ÚHVT vyzvalo namietateľa, aby predložil tento dôkaz. Namietateľ predložil ÚHVT po prvé šesť etikiet na fľašky, na ktorých figurovala skoršia ochranná známka, a po druhé štrnásť faktúr a objednávok, z ktorých desať bolo datovaných z obdobia pred 5. januárom 1998. Z faktúr vyplynulo, že predaj výrobkov pod skoršou ochrannou známkou bol realizovaný spoločnosťou Industrias Espadafor SA, a nie majiteľom zapísanej ochrannej známky (namietateľom Juan Espadafor Caba).

13. Rozhodnutím z 23. augusta 2000 námietkové oddelenie zamietlo prihlášku ochrannej známky pre výrobky označené ako „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; bylinkové a vitamínové nápoje“. Námietkové oddelenie po prvé konštatovalo, že dôkazy predložené namietateľom preukazujú, že skoršia ochranná známka bola riadne používaná v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 pre „nekvasené šťavy z ovocia a zeleniny, limonády a oranžády“. Po druhé námietkové oddelenie usúdilo, že tieto výrobky sú sčasti podobné a sčasti zhodné s výrobkami označenými ako „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; bylinkové a vitamínové nápoje“, uvedenými v prihláške ochrannej známky a že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou a prihlasovanou ochrannou známkou v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

14. Odvolateľ podal 23. októbra 2000 odvolanie proti tomuto rozhodnutiu námietkového oddelenia. Prvý odvolací senát ÚHVT (ďalej len „odvolací senát“) rozhodnutím z 8. apríla 2002 zamietol odvolanie. Odvolací senát v podstate potvrdil posúdenie obsiahnuté v rozhodnutí námietkové oddelenia, zdôraznil však, že používanie skoršej ochrannej známky bolo preukázané iba vzhľadom na výrobky označené ako „koncentrované šťavy“.

15. Odvolateľ podal žalobu na Súd prvého stupňa.

Rozsudok Súdu prvého stupňa

16. Odvolateľ uviedol na podporu svojej žaloby pred Súdom prvého stupňa dva žalobné dôvody. Prvý žalobný dôvod sa týkal porušenia článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94. Tento žalobný dôvod bol rozčlenený na dve časti, v prvej bolo uvedené, že ÚHVT považoval za riadne používanie skoršej ochrannej známky jej používanie treťou osobou bez preukázania súhlasu majiteľa ochrannej známky, v druhej časti bolo uvedené, že ÚHVT podal nesprávny výklad pojmu riadne používanie. Druhý žalobný dôvod sa týkal porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

17. Pokiaľ ide o prvú časť žalobného dôvodu, Súd prvého stupňa uviedol:

„19. Podľa článku 43 ods. 2 a 3 a článku 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sa námietky proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva zamietnu, pokiaľ majiteľ predmetnej skoršej ochrannej známky nepredloží dôkaz o tom, že táto ochranná známka bola predmetom riadneho používania jej majiteľom v období piatich rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. Naopak, pokiaľ majiteľ skoršej ochrannej známky úspešne predloží tento dôkaz, ÚHVT pristúpi k skúmaniu dôvodov na zamietnutie predložených namietajúcou stranou.

20. V súlade s článkom 15 ods. 3 nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 43 ods. 3 predmetného nariadenia, používanie skoršej vnútroštátnej ochrannej známky tretími osobami so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie zo strany majiteľa.

21. V prvom rade treba zdôrazniť, že Súd prvého stupňa už vyslovil záver, že rozsah skúmania, ktoré musí odvolací senát ÚHVT vykonať vo vzťahu k rozhodnutiu, voči ktorému bolo podané odvolanie, v tomto prípade rozhodnutiu námietkového oddelenia, nezávisí od toho, či účastník konania, ktorý podal odvolanie, uviedol vo vzťahu k tomuto rozhodnutiu špecifický odvolací dôvod, namietal výklad alebo uplatnenie právnych predpisov oddelením ÚHVT rozhodujúcim v prvom stupni, alebo posúdenie dôkazu týmto oddelením [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Zb. s. II‑3253, bod 32]. Z toho vyplýva, že hoci účastník konania, ktorý podal odvolanie na odvolací senát ÚHVT, neuviedol špecifický odvolací dôvod, odvolací senát je predsa povinný preskúmať, či by vo svetle všetkých relevantných právnych ustanovení a skutočností, ktoré má k dispozícii, mohlo byť v čase rozhodovania o odvolaní zákonne prijaté nové rozhodnutie s rovnakou výrokovou časťou ako rozhodnutie tvoriace predmet odvolania (rozsudok KLEENCARE, už citovaný, bod 29). Toto skúmanie musí zahŕňať posúdenie toho, či skutočnosti a dôkazy predložené ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom preukazujú riadne používanie, či už majiteľom skoršej ochrannej známky, alebo autorizovanou treťou osobou, v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 a článku 15 ods. 3 nariadenia č. 40/94. Z toho vyplýva, že prvá časť tohto žalobného dôvodu je prípustná.

22. Žalobkyňa však nenamietala potrebu vykonania skúmania existencie súhlasu majiteľa skoršej ochrannej známky ani pred námietkovým oddelením, ani pred odvolacím senátom.

23. Ako vyplýva z faktúr predložených ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom, predaj tovarov pod skoršou ochrannou známkou bol realizovaný obchodnou spoločnosťou Industrias Espadafor, SA, a nie majiteľom ochrannej známky, hoci jeho meno figuruje aj v obchodnom mene predmetnej spoločnosti.

24. Pokiaľ namietajúca strana v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 uvádza ako úkony riadneho používania úkony vykonané treťou osobou, tvrdí tým implicitne, že takéto používanie bolo vykonávané s jej súhlasom.

25. Čo sa týka podstaty tohto implicitného konštatovania, javí sa, že pokiaľ by používanie skoršej ochrannej známky vyplývajúce z faktúr predložených pred ÚHVT bolo vykonané bez súhlasu majiteľa ochrannej známky a tým by aj porušovalo práva z ochrannej známky, obchodná spoločnosť Industrias Espadafor, SA, by zrejme nemala záujem predložiť dôkazy o takomto používaní majiteľovi predmetnej ochrannej známky. Z toho sa javí ako málo pravdepodobné, aby majiteľ ochrannej známky mohol predložiť dôkaz o jej používaní proti jeho vôli.

26. ÚHVT mohol vychádzať z tohto predpokladu o to viac, že žalobkyňa nespochybňovala, že používanie, ktorého predmetom bola skoršia ochranná známka, bolo obchodnou spoločnosťou Industrias Espadafor, SA, vykonávané so súhlasom namietajúcej strany. Nepostačuje, aby žalobkyňa v konaní pred ÚHVT iba všeobecne namietala, že dôkazy predložené namietajúcou stranou nie sú dostačujúce na preukázanie riadneho používania.

27. Z obsahu spisu vyplýva, že žalobkyňa veľmi podrobne kritizovala preukázané používanie, tvrdiac, že objem predaja je veľmi malý, ako aj kvalitu predložených dôkazov. Naopak nič vo formulácii vyjadrení predložených žalobkyňou počas konania pred ÚHVT neumožňuje dedukovať, že žalobkyňa upriamovala pozornosť ÚHVT na skutočnosť, že ochranná známka sa používala treťou osobou, alebo že by vyjadrila pochybnosti o tom, či majiteľ ochrannej známky súhlasil s takýmto používaním.

28. Tieto okolnosti vytvárajú dostatočne pevný základ na to, aby dovoľovali odvolaciemu senátu prijať záver, že skoršia ochranná známka sa používala so súhlasom jej majiteľa.

29. Z toho vyplýva, že prvá časť žalobného dôvodu odvodzovaného z porušenia článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 sa musí zamietnuť ako nedôvodná.“

18. Pokiaľ ide o druhú časť prvého žalobného dôvodu, podľa ktorej ÚHVT podal nesprávny výklad pojmu riadne používanie, Súd prvého stupňa rozhodol takto:

„36. Ako vyplýva z deviateho úvodného ustanovenia nariadenia č. 40/94, zákonodarca bol názoru, že ochrana skoršej ochrannej známky je prípustná iba v prípadoch, ak sa táto ochranná známka riadne používa. V súlade s touto úvahou článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva môže žiadať dôkaz o tom, že sa skoršia ochranná známka v období piatich rokov predchádzajúcich uverejneniu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, proti ktorej boli podané námietky, riadne používala v členskom štáte, v ktorom je táto ochranná známka chránená [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/ÚHVT – Harrison (HIWATT), T‑39/01, Zb. s. II‑5233, bod 34.].

37. Podľa pravidla 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1), dôkaz o používaní musí pozostávať z údajov týkajúcich sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania skoršej ochrannej známky. Predsa sa však nevyžaduje, aby namietajúca strana predložila písomné vyhlásenie týkajúce sa údajov o obrate dosiahnutom počas používania skoršej ochrannej známky. V skutočnosti článok 43 ods. 2 a článok 76 nariadenia č. 40/94, rovnako ako pravidlo 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 ponechávajú namietajúcej strane na výber formu dôkazov, ktoré považuje za dostačujúce na preukázanie, že skoršia ochranná známka bola počas relevantného obdobia predmetom riadneho používania.

38. Pri výklade pojmu riadne používanie treba brať do úvahy skutočnosť, že účelom požiadavky ratio legis , ktorá vyžaduje, aby skoršia ochranná známka pre spôsobilosť jej namietania proti prihláške ochrannej známky sa riadne používala, je obmedziť konflikty medzi dvoma ochrannými známkami do tej miery, kým neexistuje rozumný ekonomický dôvod vyplývajúci zo skutočnej úlohy ochrannej známky na trhu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. marca 2003, Goulbourn/ÚHVT – Redcats (Silk Cocoon), T‑174/01, Zb. s. II‑789, bod 38]. Navyše toto ustanovenie nepredpokladá ani skúmanie obchodnej úspešnosti, ani kontrolovanie ekonomickej stratégie podniku alebo vyhradenie ochrany ochranných známok iba pre ich kvantitatívne významné obchodné používanie.

39. Ako vyplýva z rozsudku Súdneho dvora z 11. marca 2003, Ansul (C‑40/01 Zb. s. I‑2439), týkajúceho sa výkladu článku 12 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1), ktorej obsah v podstate zodpovedá obsahu článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ochranná známka je predmetom riadneho používania, pokiaľ sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná v záujme vytvorenia alebo zachovania odbytu pre tieto tovary alebo služby, čo vylučuje symbolické používanie ochrannej známky, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky (rozsudok Ansul, už citovaný, bod 43). V tomto smere podmienka týkajúca sa riadneho používania ochrannej známky vyžaduje, aby sa táto ochranná známka chránená na relevantnom území navonok a verejne používala (rozsudky Ansul, už citovaný, bod 37, a Silk Cocoon, už citovaný, bod 39).

40. Posúdenie riadnej povahy používania ochrannej známky musí spočívať na súhrne skutočností a okolností týkajúcich sa určenia jej skutočného obchodného používania, najmä na tom, či jej používanie v príslušnom ekonomickom odvetví možno považovať za dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, na povahe týchto tovarov alebo služieb, vlastnostiach trhu, rozsahu a frekventovanosti používania ochrannej známky (rozsudok Ansul, už citovaný, bod 43).

41. Čo sa týka rozsahu používania skoršej ochrannej známky, treba brať ohľad najmä na obchodný objem všetkých úkonov používania na jednej strane a na trvanie obdobia, počas ktorého sa úkony používania vykonávali, rovnako ako na frekventovanosť týchto úkonov na druhej strane.

42. V danom prípade na účel skúmania riadnej povahy používania skoršej ochrannej známky je potrebné vykonať celkové posúdenie, berúc do úvahy všetky rozhodujúce okolnosti týkajúce sa daného prípadu. Toto posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi okolnosťami branými do úvahy. Takýmto spôsobom malý objem tovarov uvedených na trh pod predmetnou ochrannou známkou sa môže kompenzovať vysokou intenzitou alebo určitým trvaním obdobia používania predmetnej ochrannej známky a naopak. Navyše dosiahnutý obrat a množstvo tovarov predaných pod skoršou ochrannou známkou sa nemôžu posudzovať v absolútnych údajoch, ale musia sa posudzovať vo vzťahu k iným relevantným okolnostiam, ako napríklad objem obchodných aktivít, výrobné alebo obchodné kapacity, stupeň diverzifikácie obchodných aktivít podniku používajúceho obchodnú známku, ako aj vlastnosti tovarov alebo služieb na predmetnom trhu. Z tohto dôvodu Súd vyslovil záver, že na to, aby používanie ochrannej známky bolo kvalifikované ako riadne, nemusí byť vždy kvantitatívne významné (rozsudok Ansul, už citovaný, bod 39).

43. Vo svetle vyššie uvedeného je potrebné preskúmať, či ÚHVT dôvodne prijal záver, že dôkazy predložené ďalším účastníkom konania pred ÚHVT preukazujú riadne používanie skoršej ochrannej známky.

44. Keďže prihláška ochrannej známky podaná žalobkyňou bola zverejnená 5. januára 1998, päťročné obdobie uvedené v článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 plynulo od 5. januára 1993 do 4. januára 1998 (ďalej len ‚relevantné obdobie‘).

45. Ako vyplýva z článku 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94, iba ochranná známka, ktorej riadne používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, je predmetom sankcií v ňom uvedených. Potom pre vyhnutie sa sankciám postačuje, aby ochranná známka bola predmetom riadneho používania počas časti relevantného obdobia.

46. Faktúry predložené ďalším účastníkom konania pred ÚHVT preukazujú, že ochranná známka bola predmetom úkonov používania v období od mája 1996 do polovice mája 1997, t. j. počas obdobia jedenástich a pol mesiaca.

47. Preukazujú tiež, že vykonané dodávky boli určené zákazníkovi v Španielsku a že boli vyúčtované v španielskych pesetách. Z toho vyplýva, že tovary boli určené pre španielsky trh, ktorý bol relevantným trhom.

48. Hodnota objemu predaných tovarov nepresahovala 4 800 eur, zodpovedajúc predaju 293 jednotiek označených vo faktúrach ako ‚cajas‘ (‚prepravky‘) každá po dvanásť kusov, t. j. 3 516 kusov celkovo, a cena za kus bez dane z pridanej hodnoty bola 227 španielskych pesiet (1,36 eur). Hoci tento objem bol pomerne malý, predložené faktúry dovoľujú prijať záver, že tovary, ktorých sa týkajú, sa predávali pomerne pravidelne počas obdobia presahujúceho jedenásť mesiacov, obdobia, ktoré nie je ani mimoriadne krátke, ani mimoriadne časovo blízke zverejneniu prihlášky ochrannej známky podanej žalobkyňou.

49. Vykonané predaje predstavujú úkony používania objektívne postačujúce na vytvorenie alebo na zachovanie odbytu pre predmetné tovary a ktoré vzhľadom na obdobie a frekvenciu používania neboli natoľko nízkymi, aby umožňovali prijať záver, že išlo o používanie čisto symbolické, minimálne alebo fiktívne iba s cieľom zachovania ochrany práv z ochrannej známky.

50. Inak tomu nie je ani v prípade, keď faktúry boli adresované jedinému zákazníkovi. Postačuje, aby sa ochranná známka používala verejne a navonok a nie iba vo vnútri podniku majiteľa ochrannej známky alebo v rámci distribučnej siete ním vlastnenej alebo ním kontrolovanej. V danom prípade žalobkyňa nenamietala, že adresát faktúr patril ďalšiemu účastníkovi konania pred ÚHVT a žiadna okolnosť tohto prípadu tomu nenasvedčuje. Preto nie je potrebné opierať sa o tvrdenie predkladané ÚHVT počas pojednávania, podľa ktorého je predmetný zákazník zásobovateľom španielskych veľkoobchodov.

51. K povahe použitia, ktorého predmetom bola skoršia ochranná známka, možno uviesť, že tovary uvedené vo faktúrach sú označené ako ‚concentrado‘ (koncentrovaný), za ktorým nasleduje po prvé, popis chuti [‚kiwi‘, ‚menta‘ (mäta), ‚granadina‘ (sirup z granátových jabĺk), ‚maracuya‘, ‚lima‘ (limetka), alebo ‚azul trop‘] a po druhé slovo ‚vitafrut‘ v úvodzovkách. Toto označenie umožňuje prijať záver, že predmetné tovary sú koncentrovanými ovocnými šťavami alebo koncentrátmi štiav z rôzneho ovocia.

52. Navyše z etikiet predložených ďalším účastníkom konania vyplýva, že ide o koncentrované šťavy z rôzneho ovocia, ktoré sú určené konečným spotrebiteľom, a nie o koncentráty štiav určené pre priemyselnú výrobu ovocných džúsov. Uvedenie informácie ‚bebida concentrada para diluir 1 + 3‘ (‚koncentrovaný nápoj na riedenie 1 + 3‘) na etiketách fliaš je zjavne určené konečnému spotrebiteľovi.

53. Ako žalobkyňa uviedla, etikety neobsahujú žiadny údaj o dátume. Otázka, či etikety sa obvykle označujú dátumom, predpoklad uvádzaný žalobkyňou a popieraný ÚHVT, je irelevantná. Hoci samotné etikety na fľaše by neboli presvedčivé, sú napriek tomu spôsobilé podporiť ostatné dôkazy predložené počas konania pred ÚHVT.

54. Z toho vyplýva, že ďalší účastník konania pred odvolacím senátom predložil dôkaz o tom, že s jeho súhlasom bolo španielskemu zákazníkovi v období od mája 1996 do mája 1997 predaných približne 300 jednotiek tovaru, každá po dvanásť kusov, koncentrovaných štiav z rôzneho ovocia, zodpovedajúcich obratu približne 4 800 eur. Hoci rozsah použitia, ktorého predmetom bola skoršia ochranná známka, bol obmedzený a hoci mohlo byť vhodnejšie disponovať väčším počtom dôkazov týkajúcich sa povahy používania počas relevantného obdobia, skutočnosti a dôkazy predložené ďalším účastníkom konania postačujú na konštatovanie riadneho používania. Potom ÚHVT dôvodne prijal v napadnutom rozhodnutí záver, že skoršia ochranná známka bola predmetom riadneho používania v súvislosti s časťou tovarov, pre ktoré bola zapísaná, t. j. s ovocnými šťavami.

55. Čo sa týka tvrdeného rozporu medzi napadnutým rozhodnutím a rozhodnutím štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT vo veci R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), postačuje poznamenať, že menované rozhodnutie bolo zrušené rozsudkom Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, MFE Marienfelde/ÚHVT – Vetoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, zatiaľ neuverejneným v Zbierke.

56. Vo svetle vyššie uvedeného druhá časť tohto žalobného dôvodu nie je dôvodná. Z toho vyplýva, že hlavný žalobný návrh smerujúci k zrušeniu napadnutého rozhodnutia musí byť zamietnutý. …“

19. Pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod, ktorý sa týkal porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, Súd prvého stupňa rozhodol takto:

„63. Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nezapíše, ak je zhodná so skoršou ochrannou známkou, a tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka chránená, alebo ak pre jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Navyše podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia č. 40/94 pod pojmom skoršie ochranné známky treba rozumieť ochranné známky zapísané v členských štátoch, ktorých dátum podania prihlášky je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

64. V danom prípade žalobkyňa napáda závery odvolacieho senátu iba v súvislosti s otázkou existencie zhodnosti alebo podobnosti medzi tovarmi označenými ako ‚bylinkové a vitamínové nápoje‘ uvedenými v prihláške ochrannej známky na jednej strane a tovarmi, v súvislosti s ktorými sa skoršia ochranná známka riadne používala, t. j. ‚ovocné šťavy‘ (bod 19 a 20 napadnutého rozhodnutia).

65. Ako vyplýva z judikatúry, na posúdenie podobnosti medzi predmetnými tovarmi alebo službami je potrebné brať do úvahy všetky relevantné okolnosti, ktoré charakterizujú pomer medzi týmito tovarmi alebo službami, a najmä ich povahu, ich určenie, ich použitie a tiež ich konkurenčnú alebo komplementárnu povahu (rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C‑39/97, Zb. s. I‑5507, bod 23).

66 V danom prípade, ako bolo konštatované v bode 52 vyššie, sa skoršia ochranná známka používala v súvislosti s koncentrovanými šťavami určenými pre konečných spotrebiteľov a nie v súvislosti s koncentrátmi ovocných štiav určenými pre priemyselných výrobcov ovocných džúsov. Preto tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého sú predmetné výrobky určené pre rozdielnych spotrebiteľov, menovite pre výrobcov v prípade koncentrovaných štiav a pre konečných spotrebiteľov v prípade bylinkových a vitamínových nápojov, musí byť zamietnuté.

67. Ďalej odvolací senát dôvodne konštatoval, že predmetné tovary majú rovnaké určenie, menovite uhasenie smädu, a z tohto dôvodu majú do veľkej miery konkurenčnú povahu. Čo sa týka povahy a použitia predmetných tovarov, v oboch prípadoch ide o nealkoholické nápoje konzumované obvykle chladené, hoci ich zloženie je spravidla odlišné. Odlišné zloženie týchto tovarov však nemôže zmeniť konštatovanie, podľa ktorého predmetné tovary zostávajú zameniteľné z dôvodu, že sú určené na uspokojenie identických potrieb.

68. Z toho vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil žiadneho pochybenia pri posúdení, konštatujúc, že predmetné tovary sú podobné. Vzhľadom na to je tento žalobný dôvod nedôvodný, a preto je ďalej potrebné zamietnuť aj subsidiárny žalobný návrh…“

20. Na základe toho Súd prvého stupňa zamietol žalobu odvolateľa.

Odvolanie podané na Súdny dvor

21. Odvolateľ podal odvolanie na Súdny dvor, pričom uviedol tri odvolacie dôvody, ktoré sa presne zhodujú s tromi dôvodmi, ktoré uviedol na Súde prvého stupňa.

Prvý odvolací dôvod

22. Odvolateľ najprv tvrdí, že Súd prvého stupňa podal nesprávny výklad článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 15 ods. 3 tohto nariadenia, keď zohľadnil používanie ochrannej známky VITAFRUT treťou osobou. Odvolateľ predovšetkým uvádza, že Súd prvého stupňa podal nesprávny výklad rozdelenia dôkazného bremena, ktoré je stanovené v článku 15 ods. 1 a 3, ďalej že zohľadnil tvrdenia (implicitné) a dôkazné prostriedky bez dôkaznej sily predložené namietateľom a že založil svoje posúdenie na domnienkach a nie na dôkazoch.

23. Článok 15 ods. 1 nie je v prejednávanej veci relevantný, keďže sa obmedzuje na stanovenie sankcií v prípade nepoužívania ochrannej známky Spoločenstva. Domnievam sa, že odvolateľ chcel pravdepodobne odkázať na článok 43 ods. 2, ktorý sa uplatní na základe článku 43 ods. 3. Je však pravda, že článok 15 ods. 3 sa uplatňuje analogicky na námietkové konania založené na skoršej ochrannej známke. Podľa tohto ustanovenia používanie ochrannej známky „so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie zo strany majiteľa“.

24. Odvolateľ v podstate namieta proti tomu, že Súd prvého stupňa náležite nepreskúmal, či používanie ochrannej známky treťou osobou predstavuje používanie zo strany namietateľa v zmysle článku 15 ods. 3.

25. Domnievam sa, že Súd prvého stupňa náležite preskúmal túto otázku.

26. Súd prvého stupňa vyhlásil, že keďže namietateľ uviedol, že používanie treťou osobou predstavuje riadne používanie, „tvrdí tým implicitne, že takéto používanie bolo vykonávané s jeho súhlasom“(6) .

27. Súd prvého stupňa ďalej zdôraznil dva osobitné body. Na prvom mieste, že pokiaľ by k používaniu treťou osobou došlo bez súhlasu majiteľa, išlo by o porušenie práva z ochrannej známky a tretia osoba by zrejme nemala záujem predložiť dôkazy o takomto používaní majiteľovi. Na základe toho sa zdá málo pravdepodobné, žeby majiteľ mohol predložiť dôkaz o tomto používaní.(7)

28. Tento prístup pokladám za úplne správny. Bolo by zbytočné a v rozpore so zásadami správneho úradného postupu a hospodárnosti konania, aby za týchto okolností ÚHVT systematicky požadoval od majiteľa zapísanej ochrannej známky poskytnutie dôkazov o súhlase.

29. Iné by bolo, keby odvolateľ vzniesol pred ÚHVT otázku o absencii tohto súhlasu. To je však druhý bod, ktorý zdôraznil Súd prvého stupňa: z dokumentov, ktoré mal k dispozícii, sa nebolo možné domnievať, že by odvolateľ poukázal na túto otázku.(8)

30. Na základe toho Súd prvého stupňa dospel k záveru, že vyššie uvedené okolnosti „vytvárajú dostatočne pevný základ na to, aby dovoľovali odvolaciemu senátu prijať záver, že skoršia ochranná známka sa používala so súhlasom jej majiteľa“(9) . Súhlasím s týmto záverom a domnievam sa, že Súd prvého stupňa sa nedopustil žiadneho nesprávneho posúdenia, pokiaľ ide o dôkazné bremeno.

31. V rámci svojho prvého odvolacieho dôvodu odvolateľ vzniesol ďalší argument, s ktorým však mám určité problémy.

32. Odvolateľ tvrdí, že podľa rozsudku KLEENCARE(10) mal Súd prvého stupňa sám rozhodnúť, či mohol v čase svojho rozhodovania zákonne prijať nové rozhodnutie, ktoré má rovnakú výrokovú časť ako rozhodnutie, ktoré prijal odvolací senát ÚHVT. Súd prvého stupňa sa preto podľa neho dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď vyhlásil, že ÚHVT mohol v čase prijatia rozhodnutia odvolacím senátom vychádzať z predpokladu, že majiteľ zapísanej ochrannej známky VITAFRUT súhlasil s používaním tejto ochrannej známky treťou osobou.

33. V bodoch 25, 26 a 29 rozsudku KLEENCARE je uvedené:

„25 V tomto smere z judikatúry vyplýva, že existuje funkčná kontinuita medzi prieskumovým pracovníkom a odvolacími senátmi [rozsudky Súdu prvého stupňa z 8. júla 1999, Procter & Gamble/ÚHVT (BABY-DRY), T‑163/98, Zb. s. II‑2383, body 38 až 44, a z 12. decembra 2002, Procter & Gamble/ÚHVT (Tvar mydla), T‑63/01, Zb. s. II‑5255, bod 21]. Túto judikatúru možno uplatniť aj na vzťah, ktorý existuje medzi ostatnými útvarmi Úradu, ktoré rozhodujú v prvom stupni, akými sú námietkové oddelenia a výmazové oddelenia, a odvolacími senátmi.

26 Právomoci odvolacích senátov Úradu zahŕňajú prieskum rozhodnutí prijatých oddeleniami Úradu v prvom stupni. V rámci tohto prieskumu závisí výsledok konania o odvolaní od skutočnosti, či možno v čase rozhodovania o odvolaní prijať nové rozhodnutie, ktoré má rovnakú výrokovú časť ako rozhodnutie napadnuté odvolaním. Odvolacie senáty tak pri dodržaní článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 môžu vyhovieť odvolaniu na základe nových skutočností uplatnených účastníkom konania, ktorý podal odvolanie, alebo nových dôkazov ním predložených.

…

29 Vo svetle úvah uvedených vyššie v bodoch 25 a 26 je treba usúdiť, že na rozdiel od toho, čo tvrdí Úrad, rozsah prieskumu rozhodnutia, ktoré je predmetom odvolania, odvolacím senátom nie je v zásade vymedzený dôvodmi uplatnenými účastníkom konania, ktorý podal odvolanie. V dôsledku toho dokonca aj v prípade, ak účastník konania, ktorý podal odvolanie, neuplatnil určitý dôvod odvolania, je odvolací senát napriek tomu povinný preskúmať s prihliadnutím na všetky významné skutkové a právne okolnosti, či možno v čase rozhodovania o odvolaní prijať v súlade s právnou úpravou Spoločenstva nové rozhodnutie, ktoré má rovnakú výrokovú časť ako rozhodnutie napadnuté odvolaním.“

34. Tieto body sa týkajú predovšetkým právomoci odvolacích senátov rozhodnúť na základe nových skutočností alebo nových dôkazov, ktoré neboli k dispozícii prieskumovému pracovníkovi alebo ostatným útvarom ÚHVT, ktoré rozhodovali o žiadosti v prvom stupni. V tomto kontexte Súd prvého stupňa uvedené body výslovne zohľadnil a uplatnil pri rozhodnutí, že prvá časť prvého odvolacieho dôvodu odvolateľa je prípustná. Nevidím však súvislosť medzi touto právomocou odvolacích senátov a právomocou Súdu prvého stupňa v konaní o odvolaní proti rozhodnutiu odvolacieho senátu, keď tu jasne neexistuje žiadna funkčná kontinuita.

35. Na základe toho považujem prvý odvolací dôvod odvolateľa za nedôvodný.

Druhý odvolací dôvod

36. Po druhé odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa nerešpektoval pojem „riadne používanie“ v zmysle článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94. Odvoláva sa predovšetkým na „zistenia“ Súdu prvého stupňa, ktoré sú uvedené v bodoch 48 a 49 rozsudku.

37. Na prvý pohľad, a ako tvrdí ÚHVT, uvedené body obsahujú skutkové zistenia založené na posúdení dôkazov, ktoré mal Súd prvého stupňa k dispozícii. Podľa ustálenej judikatúry je Súd prvého stupňa výlučne príslušný na konštatovanie a posúdenie relevantného skutkové stavu, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Posúdenie tohto skutkového stavu a dôkazných prostriedkov, s výnimkou ich skreslenia, teda nezakladá právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci odvolacieho konania.(11)

38. Podľa môjho názoru treba tiež zdôrazniť, že v rámci odvolania pred Súdnym dvorom v oblasti ochranných známok boli skutkové a právne otázky preskúmané už na troch inštanciách: najprv príslušným oddelením ÚHVT, potom odvolacím senátom a nakoniec Súdom prvého stupňa.

39. V každom prípade všetky dôkazy, na ktoré odkazuje odvolateľ v tomto odvolaní(12), boli Súdom prvého stupňa osobitne spomenuté a posúdené v bodoch 46 až 50 jeho rozsudku.

40. Myslím, že iba jeden argument odvolateľa by sa mohol týkať skutočne právnej otázky, a síce jeho tvrdenie(13), že etikety neoznačené dátumom nie sú spôsobilé podporiť ostatné dôkazy, na rozdiel od toho, čo je uvedené v bode 53 rozsudku. Z bodu 52 však vyplýva, že Súd prvého stupňa iba usúdil, že etikety podporujú dôkaz vyplývajúci z faktúr, že predmetnými výrobkami sú koncentrované šťavy z rôzneho ovocia, ktoré sú určené konečným spotrebiteľom, a nie koncentráty štiav určené pre priemyselných výrobcov ovocných džúsov. Keďže odvolateľ nespochybňuje zistenie skutkových okolností – a ani by tak v zásade v odvolacom konaní ani nemohol urobiť – a keďže vo svojom odvolaní tvrdí, že „predmetné výrobky… boli určené na každodennú spotrebu konečných spotrebiteľov“(14), tvrdenie odvolateľa týkajúce sa etikiet neoznačených dátumom považujem za neprípustné, alebo subsidiárne za nedôvodné.

41. Nakoniec by som chcel uviesť, že aj keby sa tvrdenia odvolateľa v druhom odvolacom dôvode týkali právnej otázky, a boli by teda prípustné, domnievam sa, že Súd prvého stupňa pri dospení k záveru, že odvolací senát správne vyložil pojem riadne používanie, pozorne preskúmal(15) a starostlivo uplatnil(16) účel požiadavky riadneho použitia a zásady týkajúce sa tohto pojmu, ktoré Súdny dvor vyvodil v rozsudku Ansul(17) . Tieto zásady boli neskôr Súdnym dvorom upresnené v jeho uznesení La Mer Technology Inc(18) – na ktoré odkázali obidvaja účastníci konania na pojednávaní –, no neboli zmenené; uznesenie vo veci La Mer bolo totiž vydané na základe článku 104 ods. 3 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora práve z dôvodu, že Súdny dvor usúdil, že odpoveď na otázky, ktoré mu boli v danej veci predložené, možno jasne vyvodiť z rozsudku Ansul(19) .

42. Na základe toho považujem druhý odvolací dôvod za neprípustný alebo subsidiárne za nedôvodný.

Tretí odvolací dôvod

43. V treťom odvolacom dôvode odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keď vyvodil záver, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia(20) uvedením, že predmetné výrobky sú podobné.

44. Odvolateľ predovšetkým tvrdí, že hoci Súd prvého stupňa „správne uviedol, že pri posudzovaní podobnosti medzi predmetnými tovarmi alebo službami je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi týmito tovarmi alebo službami, a predovšetkým ich povahu, určenie, používanie, ako aj konkurenčný alebo komplementárny charakter…, zohľadnil iba niektoré relevantné okolnosti týkajúce sa týchto tovarov, a síce ich konečných spotrebiteľov, spôsoby použitia a konkurenčnú povahu“.

45. Jedinou skutočnosťou, ktorá je uvedená v prvom z týchto zoznamov a ktorá nie je uvedená v druhom zozname, je povaha tovarov, ktorú Súd prvého stupňa v skutočnosti vzal do úvahy.(21)

46. Odvolateľ tvrdí, že posúdenie Súdu prvého stupňa v bodoch 66 a 67 rozsudku „nie je presvedčivé“ a uvádza viacero tvrdení, ktoré podľa neho podporujú jeho názor, že predmetné výrobky nie sú podobné. Väčšina týchto tvrdení uvádza doslovne alebo takmer doslovne tvrdenia, ktoré odvolateľ uviedol pred Súdom prvého stupňa(22), aj keď mnohé ďalšie boli prvýkrát predložené Súdnemu dvoru. Vo všetkých týchto prípadoch ide o skutkové okolnosti.

47. Podľa môjho názoru odvolateľ neuviedol nijaké nesprávne právne posúdenie v rozsudku Súdu prvého stupňa. Súhlasím s názorom ÚHVT, že tretí odvolací dôvod sa obmedzuje na skutkové okolnosti, a preto musí byť zamietnutý ako neprípustný.

48. V každom prípade sa domnievam, že rozsudok obsahuje správne zhrnutie zásad upravujúcich posúdenie podobnosti, ktoré Súdny dvor stanovil v rozsudku Canon(23), a správne uplatnenie týchto zásad na prejednávanú vec.(24)

49. Na základe toho považujem tretí odvolací dôvod za neprípustný alebo subsidiárne za nedôvodný.

Návrh

50. Z vyššie uvedených dôvodov navrhujem, aby Súdny dvor:

1. Zamietol odvolanie ako sčasti neprípustné a sčasti nedôvodné.

2. Zaviazal odvolateľa na náhradu trov konania.

(1) .

(2) – Rozsudok z 8. júla 2004, The Sunrider Corp/ÚHVT, T‑203/02, Zb. s. II‑2811.

(3) – Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).

(4) – Analogicky s článkom 15 ods. 3 nariadenia č. 40/94, ktorý v kontexte výmazu ochrannej známky Spoločenstva z dôvodu, že známka nebola riadne používaná počas obdobia piatich rokov po zápise, stanovuje: „používanie ochrannej známky spoločenstva so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie zo strany majiteľa“.

(5) – Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189).

(6) – Bod 24.

(7) – Bod 25.

(8) – Body 26 a 27.

(9) – Bod 28.

(10) – Už citovaný v bode 21 napadnutého rozsudku a uvedený v bode 17 vyššie. Odvolateľ cituje bod 29 už citovaného rozsudku Henkel/ÚHVT – LHS (UK) (KLEENCARE).

(11) – Pozri nedávny rozsudok z 15. septembra 2005, BioID AG, C‑37/03 P, Zb. s. I‑7975, bod 43.

(12) – Body B(V)(2)(b)(kk)-(qq) na strane 15 a 16.

(13) – V bode B(V)(2)(b)(ss) na strane 17 odvolania.

(14) – Bod B(V)(2)(b)(oo) na strane 16.

(15) – Body 36 a 38 až 42.

(16) – Body 44 až 54.

(17) – Rozsudok Súdneho dvora z 11. marca 2003, Ansul, C‑40/01, Zb. s. I‑2439.

(18) – Uznesenie z 27. januára 2004, La Mer Technology, C‑259/02, Zb. s. I‑1159.

(19) – Bod 14 uznesenia. Súdny dvor preskúmal prvých šesť položených otázok, ktoré sa všetky týkali rozsahu a spôsobu používania, zatiaľ čo vo vzťahu k siedmej otázke, ktorá sa týkala relevantnosti používania nasledujúceho po podaní prihlášky, ktorá v tejto veci nebola priamo položená, usúdil, že riešenie neponecháva priestor žiadnym odôvodneným pochybnostiam. Rozsudok Court of Appeal, England and Wales, z 29. júla 2005, ktorý sa týkal odvolania proti rozhodnutiu vnútroštátneho súdu, obsahuje užitočné a zaujímavé úvahy o týchto otázkach [(2005) EWCA Civ 978].

(20) – V bode 68.

(21) – Pozri bod 67 napadnutého rozsudku, uvedený v bode 19 vyššie.

(22) – Body B(V)(3)(b)(aa), (bb), (cc) a (ee)(aaa) a (bbb) odvolania podaného na Súdny dvor sú rovnaké alebo podobné ako body (B)(III)(2)(c)(bb), (cc), (dd) a (ee) žaloby podanej na Súd prvého stupňa, ktoré sú zhrnuté v bodoch 59 až 61 rozsudku.

(23) – Rozsudok z 29. septembra 1998, Canon, C‑39/97, Zb. s. I‑5507.

(24) – Pozri body 65 až 67.