Odvolací senát nie je povinný verne nasledovať úvahy a závery prijaté v rozhodnutí zrušovacieho oddelenia. V opačnom prípade by bol potrebný účinok oddelených opravných prostriedkov, akými sú námietka proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva na jednej strane a návrh na výmaz a na vyhlásenie neplatnosti zapísanej ochrannej známky na druhej strane, ohrozený napriek tomu, že ich je na základe nariadenia č. 207/2009 možné uplatniť po sebe alebo paralelne. Toto posúdenie potvrdzuje skutočnosť, že s ohľadom na článok 42 ods. 2 a článok 57 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 sa päťročné lehoty, v rámci ktorých sa vyžaduje dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky Spoločenstva, môžu v závislosti od dátumu podania návrhu na výmaz alebo na vyhlásenie neplatnosti alebo dátumu zverejnenia prihlášky ochrannej známky odlišovať.

Zásada právnej sily rozhodnutej veci, ktorá vyžaduje, aby sa nespochybňovala konečná povaha súdneho rozhodnutia, sa neuplatňuje na vzťah medzi konečným rozhodnutím v námietkovom konaní a návrhom na vyhlásenie neplatnosti najmä preto, lebo po prvé konania pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu sú svojou povahou správne, nie súdne konania a po druhé článok 53 ods. 4 a článok 100 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva v tomto ohľade neobsahujú žiadne ustanovenie. Uvedené platí rovnako v opačnej situácii týkajúcej sa vzťahu medzi konaním, ktoré vedie k vydaniu konečného rozhodnutia vo veci výmazu alebo neplatnosti, a námietkovým konaním. Nič to nemení na skutočnosti, že zistenia uvedené v konečnom rozhodnutí vo veci výmazu alebo neplatnosti nemôže Úrad úplne ignorovať pri rozhodovaní o námietke v konaní s tými istými účastníkmi konania, s rovnakým predmetom a rovnakými dôvodmi za predpokladu, že tieto zistenia alebo rozhodnuté otázky nie sú dotknuté novými skutočnosťami alebo novými dôkazmi a dôvodmi. Toto tvrdenie je totiž len osobitným vyjadrením judikatúry, podľa ktorej je skoršia rozhodovacia prax Úradu faktorom, ktorý sa môže zohľadniť pri určení, či označenie je spôsobilé na zápis.

Z ustálenej judikatúry vyplýva, že ochranná známka je predmetom „riadneho používania“, ak sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť zhodnosť pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná tak, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto výrobky a služby, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky. Posúdenie riadneho používania ochrannej známky musí spočívať na všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré preukazujú jej skutočné obchodné využívanie v obchodnom styku, osobitne používanie, ktoré sa považuje za odôvodnené v dotknutom hospodárskom odvetví na účely udržania alebo vytvorenia podielu na trhu v prospech tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou, na povahe týchto tovarov alebo služieb, vlastnostiach trhu, rozsahu a častosti používania ochrannej známky. Analýza riadneho používania ochrannej známky sa však nemôže obmedziť len na konštatovanie používania tejto ochrannej známky v obchodnom styku, pretože okrem toho musí ísť o riadne používanie v súlade so znením článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva. Posúdenie „riadneho používania“ ochrannej známky závisí od vlastností dotknutého tovaru alebo služby na príslušnom trhu. Akékoľvek preukázané obchodné používanie sa preto automaticky nemôže považovať za riadne používanie dotknutej ochrannej známky.

Čo sa týka rozsahu používania skoršej ochrannej známky, treba brať ohľad najmä na obchodný objem všetkých úkonov používania na jednej strane a na dĺžku obdobia, počas ktorého sa úkony používania vykonávali, ako aj na frekventovanosť týchto úkonov na druhej strane. Okrem toho na účely preskúmania riadnej povahy používania skoršej ochrannej známky je potrebné vykonať celkové posúdenie a pritom zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti prejednávanej veci. Toto posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami. Malý objem tovarov označených predmetnou ochrannou známkou uvedených na trh môže byť takto kompenzovaný vysokou intenzitou alebo určitou dlhodobosťou používania predmetnej ochrannej známky a naopak. Napokon riadne používanie ochrannej známky nemožno preukázať pravdepodobnosťami alebo domnienkami, ale musí sa zakladať na konkrétnych a objektívnych skutočnostiach, ktoré preukazujú skutočné a dostatočné používanie ochrannej známky na príslušnom trhu.

Čo sa týka dĺžky používania, už bolo rozhodnuté, že sankcie upravené v článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa vzťahujú len na ochranné známky, ktorých skutočné používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov. Na to, aby sa tieto sankcie neuplatnili, stačí, aby bola ochranná známka predmetom riadneho používania časť z tohto obdobia. Taktiež pravidlo 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 207/2009, stanovuje kritérium založené na dĺžke používania, pričom nevyžaduje dôkaz o tom, že sa táto nepretržite používala počas päťročnej lehoty, a odlišuje ho predovšetkým od kritérií rozsahu a povahy používania, ktoré iba ako celok umožňujú vyvodiť záver o riadnom používaní skoršej ochrannej známky. Jedine zohľadnenie všetkých skutočností predložených na posúdenie odvolaciemu senátu musí umožniť preukázať uvedené riadne používanie spornej ochrannej známky.

Stanovenie päťročnej lehoty v ustanoveniach článku 42 ods. 2 a článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 neznamená, že dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky sa musí predložiť samostatne pre každý z rokov patriacich do tejto doby, ale stačí preukázať, že s ohľadom na všetky relevantné faktory, ktoré sú charakteristické v danom prípade, sa táto ochranná známka aspoň časť z tejto doby nepoužívala len symbolicky, ale skutočne a na účely vytvorenia alebo zachovania odbytu dotknutých tovarov a služieb. Inak by najmä v prípade, o aký ide v tejto veci, vznik finančnej krízy, ktorá je len prechodná a ktorá bráni používaniu skoršej ochrannej známky po určitú dobu, hoci jej majiteľ má v úmysle v blízkej budúcnosti pokračovať v používaní uvedenej ochrannej známky, mohol postačovať na to, aby tento majiteľ nemohol viac namietať proti zápisu podobnej ochrannej známky.

(pozri body 44, 46, 52, 53)