NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY

VERICA TRSTENJAK

prednesené 10. februára 2010 1( )

Vec C‑569/08

Internetportal und Marketing GmbH

proti

Richardovi Schlichtovi

[návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Oberster Gerichtshof (Rakúsko)]

„Internet – Doména najvyššej úrovne .eu – Nariadenie (ES) č. 874/2004 – Článok 21 – Registrácia domény majiteľom národnej ochrannej známky v rámci prvej časti fázovanej registrácie – Pojem ,právo‘ – Pojem ,legitímny záujem‘ – Pojem ,zlý úmysel‘ – Článok 11 – Transkripčné pravidlá osobitných znakov – Národná ochranná známka zapísaná so zlým úmyslom“

I – Úvod

1. Prejednávaná vec sa opiera o návrh na začatie prejudiciálneho konania Oberster Gerichtshof (Rakúsko) na základe článku 234 ES, ktorým vnútroštátny súd predložil Súdnemu dvoru päť prejudiciálnych otázok týkajúcich sa výkladu článku 21 nariadenia (ES) č. 874/2004( ).

2. Tieto otázky boli vznesené v rámci sporu medzi spoločnosťou Internetportal und Marketing GmbH, ktorá prevádzkuje internetové stránky a predáva výrobky prostredníctvom internetu (ďalej len „žalobkyňa“), na jednej strane, a pánom Richardom Schlicht, majiteľom ochrannej známky Beneluxu „Reifen“, ktorú má v úmysle použiť na nové čistiace prípravky, predovšetkým na okenné tabule( ) (ďalej len „žalovaný“), na druhej strane, ktorého predmetom je názov domény „reifen.eu“.

3. Otázky sa v podstate týkajú kritérií na určenie existencie „práva“, „legitímneho záujmu“ a „zlého úmyslu“ v zmysle článku 21 nariadenia č. 874/2004.

II – Právny rámec

4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne .eu( ) podľa článku 1 obsahuje všeobecné pravidlá vykonávania domény najvyššej úrovne .eu, vrátane menovania registra a vytvára všeobecný politický rámec, v ktorom bude register fungovať.

5. Podľa jeho šestnásteho odôvodnenia by takáto všeobecná politika mala zabezpečiť, aby držitelia starších práv uznaných alebo stanovených vnútroštátnym právnym predpisom a/alebo právnym predpisom Spoločenstva a verejné orgány požívali pre prípad špekulatívnych registrácií a zneužití registra osobitnú lehotu („sunrise period“), počas ktorej registrácia ich názvov domén bude „výhradne rezervovaná“ pre takých držiteľov starších práv, ktoré sú uznané alebo ustanovené vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva, a verejným organizáciám.

6. Článok 5 „Politický rámec“ nariadenia č. 733/2002 znie takto:

„1. Komisia prijme… všeobecné politické pravidlá týkajúce sa implementácie a fungovania ‚.eu‘ TLD a všeobecné politické princípy o registrácii. Všeobecná politika zahŕňa:

a) politiku mimosúdneho urovnania sporov;

b) všeobecné politické opatrenia o špekulatívnej a protiprávnej registrácii doménových mien, vrátane možnosti postupnej registrácie doménových mien, aby sa zabezpečili primerané dočasné možnosti pre držiteľov starších práv uznaných alebo stanovených vnútroštátnym právom alebo právom spoločenstva a pre verejné orgány, na registráciu ich mien;

…“

7. Nariadenie č. 874/2004 prijaté na základe tohto článku vo svojom dvanástom odôvodnení stanovuje, že:

„Na zabezpečenie prednostných práv, uznávaných právom Spoločenstva alebo vnútroštátnym právom, by mal byť vytvorený postup fázovanej registrácie. Fázovaná registrácia by mala prebiehať v dvoch fázach, s cieľom zabezpečiť, aby držitelia prednostných práv mali vhodné príležitosti zaregistrovať názvy, pre ktoré sú držiteľmi prednostného práva… Ak existujú dvaja alebo viacero žiadateľov o názov domény, pričom každý má prednostné právo, malo by sa pridelenie tohto názvu uskutočniť na základe zásady „kto prv príde, ten prv melie“.

8. Článok 3 „Žiadosti o registráciu názvu domény“ nariadenia č. 874/2004 stanovuje, že:

„Žiadosť o registráciu názvu domény musí obsahovať všetky tieto informácie:

…

c) vyhlásenie od žiadajúcej strany, doručené elektronickými prostriedkami, potvrdzujúce, že podľa jej znalostí žiadosť o registráciu názvu domény je vykonaná v dobrej viere a neporušuje žiadne práva tretej strany.

…“

9. Článok 10 „Spôsobilé strany a názvy, ktoré môžu zaregistrovať“ nariadenia č. 874/2004 znie takto:

„1. Držitelia prednostných práv, uznávaných alebo ustanovených vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva… sú spôsobilé žiadať o registráciu názvov domény počas obdobia fázovanej registrácie predtým, ako začne všeobecná registrácia domény .eu.

‚Prednostné práva‘ sa rozumejú tak, že zahrnujú, inter alia, registrované národné obchodné značky a obchodné značky Spoločenstva, geografické názvy alebo označenia pôvodu a pokiaľ sú chránené podľa vnútroštátneho práva v členskom štáte, kde sú držané: neregistrované obchodné značky [ochranné známky – neoficiálny preklad], obchodné názvy, obchodné identifikátory, názvy spoločností, rodinné mená a charakteristické tituly chránených literárnych a umeleckých diel.

…

2. Registrácia na základe prednostného práva pozostáva z registrácie úplného názvu, pre ktorý existuje prednostné právo na základe zápisu v dokumentácii, ktorá preukazuje existenciu takéhoto práva.

…“

10. Článok 11 „Osobitné znaky“ nariadenia č. 874/2004 stanovuje:

„Pokiaľ ide o registráciu úplných názvov, ktoré obsahujú medzeru medzi textovými alebo slovnými prvkami, predpokladá sa, že existuje totožnosť medzi takýmito úplnými názvami a rovnakými názvami napísanými so spojovníkom medzi slovnými prvkami alebo spojenými do jedného slova v požadovanom názve domény.

Ak názov, pre ktorý sú uplatňované prednostné práva, obsahuje osobitné znaky, medzery alebo interpunkčné znamienka, tieto sa z príslušného názvu domény úplne odstránia, nahradia sa spojovníkom alebo, ak je to možné, prepíšu sa.

Osobitný znak a interpunkčné znamienka, ako je uvedené v druhom odseku, zahrnujú tieto: ~ @ # $ % ^ & * ( ) + = <> { } [ ] \ /: ; ' , . ?

… Po všetkých iných stránkach, názov domény musí byť totožný s textovými alebo slovnými prvkami názvu prioritného práva.“

11. Článok 12 („Zásady pre fázovanú registráciu“) nariadenia č. 874/2004 znie takto:

„1. Fázovaná registrácia sa nezačne, kým nebude splnená požiadavka prvého odseku článku 6.

Register zverejní dátum, kedy začne fázovaná registrácia minimálne dva mesiace vopred a podľa toho informuje všetkých akreditovaných registrátorov.

…

2. Čas trvania obdobia fázovanej registrácie je štyri mesiace. Všeobecná registrácia názvov domény [,Landrush period‘] nemôže začať pred ukončením obdobia fázovanej registrácie.

Fázovaná registrácia pozostáva z dvoch častí, pričom každá z nich trvá dva mesiace.

Počas prvej časti fázovanej registrácie môžu držitelia licencií alebo vlastníci prednostných práv a verejné orgány uvedené v článku 10 ods. 1 požadovať ako názvy domény iba registrované vnútroštátne obchodné značky [ochranné známky – neoficiálny preklad] a obchodné značky Spoločenstva [ochranné známky Spoločenstva – neoficiálny preklad], geografické označenia a názvy a skratky podľa článku 10 ods. 3.

Počas druhej časti fázovanej registrácie môžu držitelia prednostných práv požadovať ako názvy domény tie názvy, ktoré mohli byť registrované v prvej časti, ako aj názvy založené na všetkých ostatných prednostných právach.

3. Žiadosť o zaregistrovanie názvu domény na základe prednostného práva podľa článku 10 ods. 1 a 2 musí obsahovať odkaz na právny základ vo vnútroštátnom práve alebo práve Spoločenstva pre právo, týkajúce sa daného názvu, ako aj iné príslušné informácie, ako je registračné číslo obchodnej značky [ochrannej známky – neoficiálny preklad], informácie týkajúce sa zverejnenia v úradnom alebo vládnom vestníku, informácie o registrácii v odborných alebo obchodných združeniach a obchodných komorách.

…

6. Na účely vyriešenia sporu, týkajúceho sa názvu domény, sa uplatňujú pravidlá ustanovené v kapitole IV.“

12. Článok 21 „Špekulatívne registrácie a zneužitie registrácie“ nariadenia č. 874/2004 znie takto:

„1. Registrovaný názov domény podlieha zrušeniu, použijúc vhodné mimosúdne alebo súdne konanie v prípade, že, názov je [v prípade, ak je názov – neoficiálny preklad] identický s názvom alebo zameniteľne podobný názvu, vzhľadom ku ktorému je uznaný alebo ustanovený vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva, také ako sú práva uvedené v článku 10 ods. 1 a ak:

a) bol zaregistrovaný jeho držiteľom bez práv alebo legitímneho záujmu o tento názov; alebo

b) bol zaregistrovaný alebo sa používa so zlým úmyslom.

2. Legitímny záujem v zmysle písmena a) odsek 1 sa môže preukázať, ak:

a) držiteľ názvu domény použil názov domény alebo názov zodpovedajúci názvu domény v súvislosti s ponukou tovaru alebo služieb alebo sa preukázateľne pripravoval urobiť tak pred akýmkoľvek oznámením o postupe alternatívneho riešenia sporu;

b) držiteľ názvu domény, ktorým je podnik, organizácia alebo fyzická osoba, bol bežne známy podľa názvu domény, aj keď chýbal nárok, uznaný alebo ustanovený vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva;

c) držiteľ názvu domény vykonáva legitímne a nekomerčné alebo primerané použitie názvu domény bez úmyslu zavádzať spotrebiteľov alebo poškodzovať dobré meno názvu, na ktorý je uznané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva.

3. Zlý úmysel v zmysle písmena b) odsek 1 sa môže preukázať, ak:

a) okolnosti naznačujú, že názov domény bol zaregistrovaný alebo získaný najmä na účel predaja, prenájmu alebo iného prevodu názvu domény na držiteľa, vzhľadom ku ktorému je uznané alebo ustanovené právo vnútroštátnym zákonom a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva alebo na verejný orgán; alebo

b) názov domény bol zaregistrovaný, aby sa zabránilo držiteľovi takéhoto názvu, v súvislosti s ktorým je uznávané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva, alebo verejnému orgánu využiť tento názov v zodpovedajúcom názve domény za predpokladu, že:

i) sa môže preukázať model takéhoto správania osobou žiadajúcou o registráciu; alebo

ii) názov domény nebol používaný relevantným spôsobom aspoň dva roky od dátumu registrácie; alebo

iii) za okolností v prípadoch, ak v čase začatia postupu ADR držiteľ názvu domény, v súvislosti s ktorým je uznávané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva alebo držiteľ názvu domény verejného orgánu vydal vyhlásenie o svojom úmysle používať názov domény príslušným spôsobom, ale neurobil tak do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol začatý postup ADR;

c) názov domény bol zaregistrovaný najmä s cieľom prerušiť profesionálne činnosti konkurenta; alebo

d) názov domény bol úmyselne použitý na pritiahnutie pozornosti používateľov internetu, na účely obchodného zisku, na internetovú stránku držiteľa názvu domény alebo na akúkoľvek priamu adresu, takže vznikla pravdepodobnosť, že dôjde k zámene názvu, pre ktorý je uznávané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva, alebo názvu verejného orgánu, pričom takáto pravdepodobnosť vznikla v súvislosti so zdrojom, sponzorstvom, pridružením alebo podporou internetovej stránky alebo adresy alebo produktu alebo služby na internetovej stránke alebo adrese držiteľa názvu domény; alebo

e) zaregistrovaný názov domény je osobné meno, pre ktoré neexistuje preukázateľné spojenie medzi držiteľom názvu domény a zaregistrovaným názvom domény.

…“

13. Článok 22 „Postup alternatívneho riešenia sporu“ ďalej len „postup ADR“( ) nariadenia č. 874/2004 stanovuje, že:

„1. Postup ADR môže začať ktorákoľvek strana, ak:

a) registrácia je špekulatívna alebo je zneužitá v zmysle článku 21; alebo

b) rozhodnutie, prijaté registrom, je v rozpore s týmto nariadením alebo s nariadením (ES) č. 733/2002.

…

11. V prípade konania proti držiteľovi názvu domény Komisia pre alternatívne riešenie sporu rozhodne, že názov domény sa zruší, ak zistí, že registrácia je špekulatívna alebo je zneužitá tak, ako je definované v článku 21. Názov domény sa prevedie na navrhovateľa, ak navrhovateľ žiada o tento názov domény a spĺňa všeobecné kritériá oprávnenosti, stanovené v článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 733/2002.

…

13. Výsledky alternatívneho riešenia sporu sú záväzné pre strany sporu a register, pokiaľ nebude do 30 kalendárnych dní od oznámenia výsledku stranám sporu začaté súdne konanie.“

III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky

14. Žalobkyňa prevádzkuje internetové portály a predáva výrobky prostredníctvom internetu. Na účely registrácie domény v rámci prvej časti fázovanej registrácie úspešne požiadala na švédskom registri ochranných známok o zápis spolu 33 nemeckých druhových označení ako ochranných známok, a to vždy s použitím osobitného znaku „&“ pred jednotlivými písmenami, po jednotlivých písmenách, resp. medzi jednotlivými písmenami. Žiadosť žalobkyne z 11. augusta 2005 sa týkala zápisu slovnej ochrannej známky „&R&E&I&F&E&N&“ v medzinárodnej triede 9 (bezpečnostné pásy), ktorý sa vykonal 25. novembra 2005.

15. Žalobkyňa nikdy nezamýšľala používať túto ochrannú známku pre bezpečnostné pásy, ale na základe oznámenia PricewaterhouseCoopers, spoločnosti poverenej EURid validáciou žiadostí na registráciu domén, vychádzala z toho, že počas registrácie tejto ochrannej známky ako domény najvyššej úrovne .eu budú pri uplatnení „transkripčného pravidla“ znaky „&“ odstránené a zostane zachované len slovo „pneumatiky“, ktoré podľa mienky žalobkyne ako druhové označenie nemôže požívať ochranu podľa práva o ochranných známkach.

16. Žalobkyni bola skutočne v prvej časti fázovanej registrácie, opierajúc sa o jej švédsku ochrannú známku „&R&E&I&F&E&N&“, zaregistrovaná doména „www.reifen.eu“. Žalobkyňa dosiahla spolu registráciu až okolo 180 domén, ktoré boli vytvorené z druhových označení. Žalobkyňa zamýšľa prevádzkovať pod doménou „www.reifen.eu“ internetový portál pre obchod s pneumatikami, avšak na jeho vybudovanie, vzhľadom na prebiehajúci súdny spor a jemu predchádzajúce rozhodcovské konanie, podľa vnútroštátneho súdu ešte nepodnikla žiadne podstatné prípravné práce. V čase registrácie domény žalobkyňa o žalovanom ešte nevedela.

17. Žalovaný je majiteľ slovnej ochrannej známky „Reifen“ (pneumatiky), ktorá bola prihlásená 10. novembra 2005 na úrade pre ochranné známky Beneluxu a 28. novembra 2005 zapísaná pre triedy 3 (pracie a bieliace prípravky; … čistiace prípravky, najmä čistiace prípravky obsahujúce nanočastice na okenné tabule) a 35 (služby na podporu predaja takýchto čistiacich prípravkov).

18. Žalovaný ďalej 10. novembra 2005 prihlásil slovnú ochrannú známku Spoločenstva „Reifen“ v triede 3 (prípravky na čistenie okien a vonkajších častí solárnych prístrojov, najmä prípravky, ktoré obsahujú nanočastice) a v triede 35 (čistenie okien, ako aj solárnych zariadení pre tretie osoby). Chce pod touto ochrannou známkou umiestňovať na európsky trh „čistiace prípravky pre povrchy podobné okenným sklám“, ktorých vývojom poveril spoločnosť BERGOLIN GmbH & Co KG. Dňa 10. októbra 2006 už prebehla skúška čistiaceho prípravku I (REIFEN A).

19. Žalovaný napadol registráciu domény „www.reifen.eu“ v prospech žalobkyne pred českým rozhodcovským súdom, ktorý rozhodnutím z 24. júla 2006( ) vyhovel jeho sťažnosti, odobral žalobkyni doménu „reifen“ a preniesol ju na žalovaného.

20. Rozhodcovský súd zastával názor, že judikatúra vydaná v rozhodcovskom konaní voči registru (EURid) sa musí zohľadniť podľa zásady právnej analógie taktiež v prejednávanej veci voči vlastníkovi domény. Podľa toho znak „&“ obsiahnutý v ochrannej známke sa nemá odstrániť, ale prepísať. Žalobkyňa chcela zjavne vo viacerých prípadoch obísť technické pravidlo článku 11 druhého odseku nariadenia (ES) č. 874/2004. Preto konala pri registrácii spornej domény so zlým úmyslom.

21. Žalobkyňa podala 23. augusta 2006 žalobu v rámci lehoty podľa článku 22 ods. 13 nariadenia (ES) č. 874/2004, v ktorej žiada o určenie, že doménu „reifen“ patriacu k doméne najvyššej úrovne .eu nemusí previesť na žalovaného a že jej doména „reifen“ nemá byť odobratá; subsidiárne o určenie, že rozhodnutie rozhodcovskej komisie z 24. júla 2006 je neplatné, a najmä o určenie, že žalobkyňa názov domény „reifen“ patriacej k doméne najvyššej úrovne .eu nemusí previesť na žalovaného a že jej názov domény „reifen“ nemá byť odobratý.

22. Na vnútroštátnych súdoch nižšieho stupňa sa tvrdenia účastníkov konania týkali hlavne týchto otázok.

23. Žalobkyňa sa domnieva, že zápisom švédskej ochrannej známky „&R&E&I&F&E&N&“ postavenej na transkripčnom pravidle článku 11 druhého odseku nariadenia č. 874/2004 využila uvedené pravidlo len na účel získať pre seba čo možno najlepšiu východiskovú pozíciu v prvej časti fázovanej registrácie. Tento úmysel nie je „zlým“ v zmysle článku 21 nariadenia č. 874/2004 alebo inak zneužívajúcim právo.

24. Disponuje totiž zapísanou ochrannou známkou, na základe ktorej získala podľa princípu „kto prv príde, ten prv melie“ doménu „www.reifen.eu“. Navyše má legitímny záujem na druhovom označení „Reifen“, pretože chce pod týmto názvom zriadiť tematický internetový portál. Takéto použitie sporného názvu domény neuvádza internetových užívateľov do omylu, a taktiež nespôsobuje pravdepodobnosť zámeny s inými podnikateľmi alebo tovarmi. Žalobkyňa nezaregistrovala „reifen.eu“ ani preto, že chcela obmedziť žalovaného pri jeho vstupe do internetovej siete, keďže jeho činnosť a jeho údajný produkt vôbec nepoznala. Na záver, množstvo ňou zapísaných ochranných známok a domén a ich využitie nie sú v prejednávanej veci relevantné.

25. Žalobkyňa sa tiež domnieva, že fázovaná registrácia slúžila výlučne na ochranu držiteľov prednostných práv, avšak nebola zameraná na to, aby druhové označenia mohli byť prihlasované až v časti všeobecnej registrácie. Preto nič nebránilo tomu, aby sa druhové označenia prihlásili ako domény už v prvej časti fázovanej registrácie. Článok 11 druhý odsek nariadenia č. 874/2004 nebol nesprávne uplatnený, pretože tri alternatívy uvedené v tomto článku (úplné odstránenie, nahradenie spojovníkom alebo prepis) sú rovnocenné a slovné spojenie „ak je to možné“ znamená len to, že tretia alternatíva nie vždy funguje.

26. Žalovaný navrhoval zamietnutie žaloby z dôvodu, že žalobkyňa obišla zámer nariadenia č. 874/2004, ktorým bolo zabrániť systematickým masovým registráciám domén a umožniť registráciu žiadaných druhových označení až v časti všeobecnej registrácie, a to zneužívajúcim spôsobom a so zlým úmyslom. Žalobkyňa tým, že si masovo nechala zapísať „pseudo‑ochranné známky“, ktoré neboli určené na použitie v obchodnom styku, aby mohla na ich základe požadovať už v prvej časti fázovanej registrácie rezervovanej pre držiteľov prednostných práv k ochranným známkam druhové domény a tieto potom uvádzať na trh prostredníctvom internetových portálov, konala ako doménový grabber (domain grabber).

27. Tiež cielene využila očakávaný chybný výklad článku 11 druhého odseku nariadenia č. 874/2004, pretože správne nemal byť osobitný znak „&“ odstránený, ale mal byť prepísaný. Preto ide o registráciu so zlým úmyslom podľa článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004. „Pseudo‑ochranná známka“ požadovaná len za účelom prednostnej registrácie domény nie je prednostným právom v zmysle článku 10 ods. 1 nariadenia č. 874/2004, takže odňatie domény môže spočívať aj na článku 21 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.

28. Prvostupňový súd žalobu zamietol a odvolací súd potvrdil rozsudok vo veci samej.

29. Žalobkyňa napadla rozhodnutie odvolacieho súdu mimoriadnym opravným prostriedkom „Revision“ na Oberster Gerichtshof. Vnútroštátny súd usúdil, že vyriešenie sporu závisí od výkladu práva Spoločenstva, a predovšetkým článku 21 nariadenia č. 874/2004, preto rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Má sa článok 21 ods. 1 písm. a) nariadenia… č. 874/2004 vykladať v tom zmysle, že právo v zmysle tohto ustanovenia existuje tiež vtedy:

a) keď ochranná známka bola získaná, bez úmyslu využívať ju pre tovary alebo služby, len s cieľom môcť požiadať o registráciu názvu domény zhodnej s druhovým označením – pochádzajúcim z nemeckého jazyka – v prvej časti fázovanej registrácie?

b) keď sa ochranná známka, z ktorej sa vychádzalo pri registrácii domény a ktorá je zhodná s druhovým označením – pochádzajúcim z nemeckého jazyka – od domény odlišuje v tom rozsahu, že ochranná známka obsahuje osobitné znaky, ktoré boli z názvu domény odstránené, hoci osobitné znaky mohli byť prepísané a ich odstránenie vedie k tomu, že sa názov domény odlišuje od ochrannej známky spôsobom vylučujúcim pravdepodobnosť zámeny?

2. Má sa článok 21 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia vykladať v tom zmysle, že len v prípadoch uvedených v článku 21 ods. 2 písm. a) až c) existuje legitímny záujem?

V prípade zápornej odpovede na túto otázku:

3. Ide o legitímny záujem v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia… tiež vtedy, keď držiteľ názvu domény chce využiť doménu zhodnú s druhovým označením – pochádzajúcim z nemeckého jazyka – pre tematický internetový portál?

V prípade kladnej odpovede na otázky č. 1 a č. 3:

4. Má sa článok 21 ods. 3 nariadenia… 874/2004 vykladať v tom zmysle, že len skutkové podstaty uvedené v písm. a) až e) zakladajú zlý úmysel v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia…?

V prípade zápornej odpovede na túto otázku:

5. Ide o zlý úmysel v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia… č. 874/2004 aj vtedy, keď bol názov domény zapísaný v prvej časti fázovanej registrácie na základe ochrannej známky zhodnej s druhovým označením – pochádzajúcim z nemeckého jazyka – ktorú získal držiteľ názvu domény len na to, aby mohol požiadať o registráciu názvu domény v prvej časti fázovanej registrácie, a tým mohol predbehnúť iných záujemcov a v prípade potreby aj iných držiteľov práv k tomuto označeniu?“

IV – Konanie pred Súdnym dvorom

30. Vnútroštátne uznesenie bolo doručené Súdnemu dvoru 23. decembra 2008.

31. V lehote, ktorú stanovuje článok 23 Štatútu Súdneho dvora predložili svoje písomné pripomienky žalobkyňa, žalovaný, Česká republika, Talianska republika, ako aj Komisia Európskych spoločenstiev.

32. Na pojednávanie, ktoré prebehlo 10. decembra 2009, sa dostavili právni zástupcovia žalobkyne, žalovaného, českej vlády a Komisie preto, aby predniesli svoje ústne pripomienky.

V – Tvrdenia účastníkov konania vo veci samej

A – Na úvod

33. Žalobkyňa na úvod tvrdí, že jej oprávnenie vyplývajúce z ochrannej známky „&R&E&I&F&E&N&“ uznal European Registry for Internet Domains (EURID) pri zaregistrovaní domény „www.reifen.eu“. Prípadné pochybenia v tejto súvislosti mal preto žalovaný vzniesť v rámci konania vedeného proti registru na základe článku 22 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004, a nie v rámci konania vedeného proti samotnému držiteľovi domény. Rozhodnutie EURID zaregistrovať žalobkyni doménu „www.reifen.eu“ preto už nemôže byť opätovne preskúmané v konaní inter partes.

B – O prvej otázke písm. a)

34. Podľa žalobkyne úvahy vnútroštátneho súdu týkajúce sa prvej otázky písm. a) vychádzajú výlučne z konania proti registru. Ak sa namietateľ držiteľa názvu domény domnieva, že register neoprávnene uznal oprávnenie držiteľa názvu domény pre obdobie „sunrise“, mal začať konanie proti registru. Žalobkyňa navrhuje, aby sa na prvú časť prvej otázky odpovedalo kladne.

35. Podľa žalovaného, ak sa ochranná známka zapíše bez úmyslu používať ju, jedine s cieľom požívať určité právne výhody, ide o „pseudo‑ochrannú známku“. Uznať takýto druh ochranných známok za právo v zmysle článku 10 ods. 1 alebo článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004 by znamenalo povoliť, či dokonca podporovať, obchádzanie a zneužívanie osobitných ustanovení tohto nariadenia, ktoré boli prijaté práve na účely ochrany držiteľov „skutočných“ prednostných práv. Tvrdenie, podľa ktorého tento zámer nie je ohrozený, ak sa „druhové označenie“ zaregistruje ako názov domény, nezohľadňuje skutočnosť, že prednostné práva, ktoré sa majú uplatniť v zmysle článku 10 ods.1 alebo článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004, sa môžu týkať aj druhových označení.

36. Česká republika, podporovaná v hlavných bodoch Talianskou republikou, sa domnieva, že treba predovšetkým určiť, či sporná ochranná známka v spore vo veci samej bola zapísaná v zlom úmysle. Skutočnosť, že ochranná známka bola zapísaná výlučne s cieľom zabezpečiť účasť v prvej časti registrácie názvov domény preukazuje, že žalobkyňa mala od začiatku nepoctivý úmysel a sledovala iný cieľ, ako ten, pre ktorý sa ochranné známky zapisujú. Žalobkyňa teda chcela získať neoprávnenú výhodu alebo znevýhodniť konkurenciu.

37. Žalobkyňa navyše úmyselne použila znaky „&“ v názve ochrannej známky neobvyklým a jazykovo absurdným spôsobom. Špekulatívnu a oportunistickú povahu použitia znakov „&“ preukazuje tiež skutočnosť, že žalobkyňa si dala zapísať spolu 33 ochranných známok pre druhové označenia, a to vždy s použitím znaku „&“ medzi jednotlivými písmenami. Ak vnútroštátny súd dospeje k záveru, že dotknutý zápis ochrannej známky sa nevykonal v dobrej viere, nemožno podľa Českej republiky a Talianskej republiky zastávať názor, že právo vyplývajúce z tejto ochrannej známky je právom v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004.

38. Komisia tvrdí, že ani smernica 89/104/EHS( ) ani nariadenie (ES) č. 40/94( ) nepodriaďujú zápis označenia ako ochrannej známky úmyslu predpokladaného majiteľa ochrannej známky používať označenie ako ochrannú známku na tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje. V dôsledku toho skutočnosť, že ochranná známka bola nadobudnutá výlučne s cieľom mať možnosť žiadať, na jej základe, o zaregistrovanie názvu domény v prvej časti fázovanej registrácie, nie je relevantná na určenie, či držiteľ názvu domény, ktorý súčasne vlastní ochrannú známku, môže uplatniť právo na základe tejto ochrannej známky v zmysle prvej možnosti stanovenej v článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004.

39. Pokiaľ ide o skutočnosť, že názov domény zaregistrovaný na základe ochrannej známky zodpovedá druhovému označeniu v úradnom jazyku Spoločenstva, Komisia zdôrazňuje, že ak by aj takáto okolnosť mohla byť podstatná v súvislosti s článkom 3 ods. 1 b) až d) smernice 89/104 alebo článkom 7 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia č. 40/94, teda na určenie, či absolútny dôvod zamietnutia bráni zápisu samotnej ochrannej známky, táto okolnosť nie je relevantná v rámci uplatnenia nariadenia č. 874/2004.

40. Komisia tiež pripomína, že podľa judikatúry Súdneho dvora článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 89/104 neodporuje v členskom štáte zápisu ako národnej ochrannej známky slova prevzatého z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ktorom opisuje predmetné výrobky alebo služby, pre ktoré sa o zápis žiada, okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto slova.( )

C – O prvej otázke písm. b)

41. Žalobkyňa sa domnieva, že tri alternatívy stanovené v článku 11 nariadenia č. 874/2004 sú rovnocenné, čo vyplýva zo znenia tohto článku. Žalobkyňa tiež spochybňuje dobrú vieru žalovaného pri zápise jeho ochrannej známky, ktorý sa podľa žalobkyne vykonal s jediným cieľom, a to získať lepšiu východiskovú pozíciu na získanie domény „www.reifen.eu“.

42. Žalovaný sa domnieva, že medzi zapísanou ochrannou známkou a sporným názvom domény neexistuje zhoda, pretože osobitný znak „&“ sa podľa neho mal vyjadriť prostredníctvom „und“ [„a“] a nie odstrániť. Žalobkyňa vo veci samej preto nemá žiadne právo na názov domény „www.reifen.eu“.

43. Podľa Českej republiky je na určenie existencie práva v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004 bezvýznamné, aké transkripčné pravidlá žalobkyňa uplatní na prepis ochrannej známky na názov domény. Článok 11 nariadenia č. 874/2004 neuprednostňuje žiadnu z možností prepisu osobitných znakov.

44. Podľa názoru Talianskej republiky žiadne právo neexistuje, ak sa ochranná známka, o ktorú sa opiera zaregistrovanie domény, odlišuje od názvu domény v rozsahu, že obsahuje osobitné znaky, ktoré boli odstránené.

45. Komisia predložila spoločnú odpoveď na časť prvej otázky písm. b) a na druhú a piatu otázku (pozri vyššie). V každom prípade táto inštitúcia na úvod poznamenáva, že prítomnosť legitímneho záujmu v zmysle druhej možnosti stanovej článkom 21 ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 2 nariadenia č. 874/2004, na jednej strane, a absencia zlého úmyslu v zmysle ustanovenia článku 21 ods. 1 písm. b) v spojení s ods. 3, na druhej strane, predstavujú jednu skutočnosť. Toto stanovisko podporuje voľba používania názvu domény držiteľom názvu domény ako relevantného kritéria tak v odseku 2 písm. a) ako aj v odseku 3 písm. b) ii) a iii) článku 21 nariadenia č. 874/2004.

D – O druhej otázke

46. Žalobkyňa, Česká republika a Komisia zastávajú názor, že výpočet uvedený v článku 21 ods. 2 písm. a) až c) nariadenia č. 724/2004 nie je taxatívny. Naproti tomu žalovaný vo veci samej a Talianska republika zastávajú opačný názor.

E – O tretej otázke

47. Žalobkyňa a Česká republika sa domnievajú, že hoci žalobkyňa nepoužila názov domény pred vznikom sporu alebo nepreukázala, že sa pripravovala tak urobiť v zmysle článku 21 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 874/2004, a vzhľadom na demonštratívnu a nie taxatívnu povahu tohto ustanovenia, zámer spravovať internetový portál môže byť dostatočným dôvodom na preukázanie legitímneho záujmu.

48. Podľa žalovaného prehlásenie o určitom zámere používania názvu domény nestačí na vznik legitímneho záujmu. Samotné prehlásenie o používaní žiadnemu z prípadov stanovených v článku 21 ods. 2 písm. a) až c).

F – O štvrtej otázke

49. Žalobkyňa a žalovaný ako aj Česká republika a Komisia zastávajú názor, že výpočet uvedený v článku 21 ods. 3 písm. a) až e) nariadenia č. 874/2004 nie je taxatívny.

G – O piatej otázke

50. Žalobkyňa tvrdí, že výklad článku 21 nariadenia č. 874/2004, ktorý by umožnil uplatniť pochybenia registra aj po uplynutí lehoty 40 dní stanovenej na podanie takej žaloby proti registru „sunrise appeal period“, by porušil zásadu právnej istoty.

51. Popiera, že konala v zlom úmysle, pretože prípady „zlého úmyslu“ v článku 21 ods. 3 nariadenia č. 874/2004 sú zamerané na boj proti „domain grabbing“. V prejednávanom prípade však ide o zaregistrovanie domén pozostávajúcich z druhových označení, čo nemôže v žiadnom prípade porušiť práva tretích osôb, keďže druhové výrazy nemôžu byť predmetom výlučných práv. Domain grabbing je teda už z definície vylúčený v prípadoch registrácie domén pozostávajúcich z druhových označení. Žalobkyňa vo veci samej preto nekonala v zlom úmysle v zmysle článku 21 ods. 3 tohto nariadenia.

52. Žalovaný a Česká republika zastávajú názor, že zlý úmysel v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 je preukázaný, ak názov domény bol zaregistrovaný v priebehu prvej časti fázovanej registrácie na základe ochrannej známky, ktorú držiteľ názvu domény získal iba na účely možnosti požiadať o registráciu názvu domény v priebehu prvej časti a predstihnúť tak iné dotknuté osoby, vrátane držiteľov práv z ochrannej známky.

53. Podľa Komisie, ak osoba požadujúca zrušenie názvu domény sama predložila žiadosť o zaregistrovanie toho istého názvu domény v priebehu prvej časti fázovanej registrácie a ak táto žiadosť bola zamietnutá vzhľadom na skôr podanú žiadosť držiteľa domény, v súlade so zásadou „kto prv príde, ten prv melie“ uvedenou v článku 14 nariadenia č. 874/2004, držiteľ sporného názvu domény sa môže brániť proti takému zrušeniu odvolávajúc sa na druhú možnosť stanovenú v článku 21 ods. 1 písm. a) a ustanovenia článku 21 ods. 1 písm. b) v spojení s odsekmi 2 a 3 nariadenia č. 874/2004 iba vtedy, ak sa registrácia uskutočnila v súlade s ustanoveniami kapitoly IV a najmä s článkom 11 tohto nariadenia. Pokiaľ ide o toto prvé ustanovenie, Komisia zastáva názor, že tri možnosti, ktoré stanovuje na účely spracovania osobitných znakov, môžu byť hierarchicky usporiadané takto:

– ak má osobitný znak určitú sémantickú hodnotu – ako je to v prípade týchto osobitných znakov: $ % & + = –, do úvahy môže prichádzať iba ich vyjadrenie zodpovedajúcim slovom;

– ak nemá osobitný znak sémantickú hodnotu, ale slúži ako oddeľujúci prvok – ako je to v prípade týchto osobitných znakov: # <> { } [ ] \ /: ; , . ? –, treba ich nahradiť spojovníkom;

– iba ak nemá osobitný znak ani sémantickú hodnotu ani separačnú funkciu – ako je to v prípade týchto osobitných znakov: ~ ^ * ' –, musí byť úplne odstránený.

54. V prejednávanom prípade osobitný znak „&“ opakovane prítomný v ochrannej známke teda nemal byť v celom rozsahu odstránený pri registrácii názvu domény, ale mal byť vyjadrený zodpovedajúcim slovom [„und“ (a)]. V dôsledku toho nie je registrácia sporného názvu domény „www.reifen.eu“ v súlade s článkom 11 nariadenia č. 874/2004.

VI – Právna analýza

A – O úvodných pripomienkach žalobkyne

55. Svojimi úvodnými poznámkami žalobkyňa v podstate tvrdí, že nemožno voči nej namietať prípadné pochybenia spôsobené registrom pri registrácii názvu domény; v každom prípade tieto pochybenia mali byť uplatnené v rámci konania vedeného proti registru na základe článku 22 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 a nie v rámci konania vedeného proti samotnému držiteľovi domény.

56. Tvrdenia žalobkyne vznášajú otázku o vzájomnom prekrývaní sa postupu ADR so súdnymi konaniami, a predovšetkým otázku, či skutočnosť, že sa nezačalo konanie proti rozhodnutiu prijatému registrom na základe článku 22 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004, prejudikuje, z dôvodu preklúzie, výhrady, ktoré mohli byť predložené v priebehu postupu ADR proti tomuto rozhodnutiu.

57. Hoci túto otázku vnútroštátny súd formálne nepredložil, odpoveď môže byť pre tento súd užitočná( ), keďže prvá otázka, tak písm. a) (o podmienkach zápisu ochrannej známky vo Švédsku) ako aj písm. b) (pokiaľ ide o nesprávne uplatnenie transkripčných pravidiel osobitných znakov) sa odvoláva na výhrady, ktoré mohli byť predmetom konania proti rozhodnutiu registra. Keďže žalovaný začal konanie iba proti žalobkyni, je potrebné preskúmať prípadnú preklúziu týchto výhrad.

58. V tejto súvislosti treba uviesť, na jednej strane, že postup ADR ustanovený nariadením č. 874/2004 nebol striktne vytvorený ako rozhodcovské konanie, ale skôr ako kvázi‑administratívne konanie, ktoré nevylučuje súbežné alebo neskoršie začatie konania na vnútroštátnych súdoch.( ) Navyše, postup ADR úmyselne nevykazuje určité typické znaky súdnych konaní, ako napríklad výsluch účastníkov a opatrenia na zabezpečenie priebehu konania na účely predloženia dôkazov, čo znižuje rozsah práva na obhajobu v prospech efektívnosti( ).

59. Takéto osobitné usporiadanie postupu ADR je na jednej strane odôvodnené snahou normotvorcu ustanoviť krátke konania minimalizujúce náklady hospodárskych subjektov, ako to už navrhla Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) v súvislosti s pravidlami UDPR (Uniform Domain‑name Dispute Resolution Policy) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).( ) Na druhej strane, cieľom je ochrana držiteľov „prednostných práv“ v zmysle článku 10 nariadenia č. 874/2004 najmä pred rizikom „domain grabbing“, ktoré ho viedli k ustanoveniu konania, ktorého samotná štruktúra smeruje k zvýhodneniu držiteľov týchto prednostných práv( ) pred držiteľmi názvov domény.( )

60. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti by bolo v rozpore so samotnou ideou právneho štátu zastávať názor, že určité výhrady môžu byť vznesené iba v rámci postupu ADR a že v prípade, ak neboli vznesené v rámci takého postupu, už nie sú prípustné pred vnútroštátnymi súdmi. Takýto výklad by pozbavil potrebného účinku článok 22 ods. 13 v spojení s článkom 21 ods. 1 nariadenia č. 874/2004, podľa ktorých je zrušenie názvu domény tiež možné pred súdnymi orgánmi a po ukončení postupu ADR.

61. Na druhej strane preklúzia výhrad, ktoré neboli vznesené proti registru EURID v rámci postupu ADR na základe článku 22 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 by bola v rozpore s duchom tohto ustanovenia. Uvedený článok totiž umožňuje každému účastníkovi začať postup ADR buď proti špekulatívnej alebo zneužitej registrácii alebo proti registru. Ak by však účastník, ktorý začal konanie iba proti zneužitej registrácii, bol vystavený riziku, že už nebude môcť vzniesť výhrady voči registru, musel by vždy začať dve konania na to, aby mohol svoje tvrdenia predložiť aj pred súdnymi orgánmi. Žiadna povinnosť začať dve konania pod hrozbou preklúzie výhrad, ktoré neboli predložené na českom rozhodcovskom súde, zo znenia tohto článku 22 ods. 1 nevyplýva.

62. Na záver úvodné pripomienky žalobkyne nie sú relevantné a nemôžu byť teda zohľadnené.

B – O prvej otázke

1. Odpoveď na prvú otázku písm. a)

63. Prvou otázkou písm. a) sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či pochybnosti týkajúce sa dobrej viery pri zápise ochrannej známky „&R&E&I&F&E&N&“ vo Švédsku maria formálnu existenciu tohto práva na ochrannú známku, a teda by pojem „právo“ v článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004 mohol vyložiť tak, že popiera jeho existenciu za okolností prejednávaného prípadu.

64. V tejto súvislosti treba najskôr skonštatovať, ako správne uvádza Komisia vo svojich pripomienkach, že ani smernica 89/104 ani nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva nepodriaďujú zápis označenia úmyslu jeho majiteľa používať ho na tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje. Navyše, článok 10 tejto smernice ako aj článok 15 nariadenia č. 207/2009 poskytujú každému majiteľovi národnej ochrannej známky alebo ochrannej známky Spoločenstva lehotu maximálne päť rokov od zápisu, počas ktorej mu je dovolené nepoužívať riadne ochrannú známku( ).

65. Navyše, podľa judikatúry Súdneho dvora, článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 89/104 neodporuje v členskom štáte zápisu ako národnej ochrannej známky slova prevzatého z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ktorom opisuje výrobky alebo služby uvedené v prihláške, okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto slova Pritom je možné, že z dôvodu jazykových, kultúrnych, spoločenských a hospodárskych odlišností medzi členskými štátmi ochranná známka, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo opisuje predmetné výrobky alebo služby v členskom štáte, takou nie je v inom členskom štáte.( )

66. Okrem toho, zlý úmysel nepatrí medzi absolútne dôvody zamietnutia ochrannej známky Spoločenstva (článok 7 nariadenia č. 207/2009) a na vnútroštátnej úrovni môže predstavovať dôvod zamietnutia alebo zrušenia na základe článku 3 ods. 2 písm. d) smernice 89/104. Zo znenia tohto článku 3 ods. 2 však vyplýva, že členské štáty nie sú povinné zahrnúť zlý úmysel do svojho vnútroštátnych právnych predpisov o ochranných známkach ako absolútny dôvod zamietnutia ani ako dôvod neplatnosti.

67. Z uvedeného vyplýva, že aj za predpokladu, že švédske právo ustanovuje možnosť zrušiť zapísanú ochrannú známku z dôvodu zlého úmyslu a vzhľadom na konštitutívny účinok zápisu ochranných známok, iba vnútroštátnym správnym orgánom, v prejednávanom prípade švédskym, prináleží vyhlásiť ochrannú známku, ktorá je predmetom sporu vo veci samej, prostredníctvom konaní stanovených na tento účel vnútroštátnym právom alebo prostredníctvom vnútroštátnych súdnych orgánov na základe návrhu alebo protinávrhu v spore, ktorý im bol predložený.

68. Toto stanovisko sa tiež zdá byť viac v súlade s potrebou rýchlosti postupu ADR popísanej vyššie, pretože zámerom článku 21 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 22 nariadenia č. 874/2009 nie je priznať českému rozhodcovskému súdu právomoc rozhodovať o platnosti práv duševného alebo priemyselného vlastníctva, ktoré tvoria základ pre registráciu názvu domény, ale iba skonštatovať ich existenciu, aj ak by mala vyť čisto formálna.

69. Preto aj v prípade, ak by mala byť ochranná známka predmetom konania s cieľom jej zániku alebo jej neplatnosti, pokiaľ nebola predmetom vyhlásenia v tomto zmysle postačuje na to, aby sa považovala za „právo“ v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004. Naproti tomu samotná skutočnosť, že sa podala prihláška ochrannej známky, nemôže odôvodniť existenciu práva, ale nanajvýš legitímneho záujmu.( )

70. Na záver treba skonštatovať, že pochybnosti ohľadom prípadného zápisu ochrannej známky so zlým úmyslom nemôžu poprieť existenciu tohto typu práva duševného vlastníctva, a preto ak držiteľ názvu domény oprel tento názov o národnú ochrannú známku, disponuje právom v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004. Tieto pochybnosti vyplývajúce najmä z okolností, za akých sa vykonal zápis národnej ochrannej známky v spore vo veci samej, ako napríklad skutočnosť, že ide o druhové označenie v nemeckom jazyku, môžu byť prípadne zohľadnené pri analýze zlého úmyslu v zmysle tohto článku 21 ods. 1 písm. b).

71. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že na prvú otázku písm. a) treba odpovedať tak, že článok 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ národnej ochrannej známky má právo v zmysle tohto ustanovenia, ak ochranná známka nebola zrušená príslušnými orgánmi alebo súdmi a na základe konaní stanovených vnútroštátnym právom z dôvodu zlého úmyslu alebo z iného dôvodu.

2. Odpoveď na prvú otázku písm. b)

72. Svojou prvou otázkou písm. b) sa Oberster Gerichtshof pýta, či v prípade, ak je absencia zhody medzi ochrannou známkou, ktorej majiteľkou je žalobkyňa vo veci samej, a názvom domény, ktorú získala, spôsobená nesprávnym uplatnením transkripčných pravidiel článku 11 nariadenia č. 874/2004, sa už nemožno domnievať, že žalobkyňa vo veci samej má „právo“ v zmysle článku 21 písm. a) tohto nariadenia.

73. V tejto súvislosti treba uviesť nasledovné.

74. V prvom rade, skutočnosť, že výraz použitý ako ochranná známka predstavuje druhové slovo v jednom jazyku Spoločenstva, v tomto prípade nemeckom jazyku, nie je relevantná na posúdenie účinku nesprávneho uplatnenia transkripčných pravidiel, pretože pridelenie názvu domény .eu vytvoreného z druhových slov v jazykoch Spoločenstva nezakazuje ani nariadenie č. 874/2004 ani nariadenie č. 733/2002.

75. V druhom rade, z článku 11 nariadenia č. 874/2004 a najmä z jeho druhej vety( ) jasne vyplýva, že zásada registrácie doménových názvov pochádzajúcich z prednostných práv je založená na zhode alebo čo najväčšej podobnosti medzi nimi.

76. V treťom rade, pokiaľ ide o alternatívy pre prepis osobitných znakov v tomto článku 11 druhom a treťom odseku, treba uviesť, že v rozpore s tým, čo tvrdí Komisia, znenie tohto ustanovenia nestanovuje hierarchiu medzi troma riešeniami (odstránenie, nahradenie alebo prepis), ale iba v súvislosti s treťou možnosťou, prepisom osobitných znakov. Požiadavku vykonať prepis osobitných znakov v treťom prípade „ak je to možné“ treba vykladať ako riešenie uprednostňované normotvorcom pred ostatnými dvoma alternatívami.( )

77. Účelu slovného spojenia „ak je to možné“ však nemožno rozumieť tak, že prepis osobitných znakov sa musí vykonať vždy, ak dotknutý osobitný znak, v tomto prípade „&“, má sémantický obsah, v prejednávanej veci „and“ (v angličtine). Treba zohľadniť skutočnosť, že myšlienka, na ktorej je založený článok 11, je podľa jeho prvého odseku založená predovšetkým na poskytnutí uspokojivého riešenia pre úplné názvy, ktoré sú zložené z viacerých slov alebo textových prvokov alebo slov oddelených medzerou, ako napríklad ochranná známka „X&Y“. Tento typ názvu je očividne vystavený technickým obmedzeniam registrácie názvu domény. Transkripčné pravidlá boli ustanovené práve s cieľom prekonať tieto prekážky.

78. Za týchto okolností, hoci je prepis osobitných znakov uprednostňovaný pred ostatnými riešeniami, nejde o jeho automatické uplatnenie vždy, keď sa register stretne so žiadosťou obsahujúcou takýto znak. Naopak, je potrebné ho uplatniť spôsobom, ktorý zohľadňuje nie len možnosť prepisu znaku, ktorý je technicky nekompatibilný s doménovými názvami, ale tiež skutočnosť, aby prepis viedol k výsledku, ktorý poskytuje určitú koherenciu s prednostným právom.

79. A preto, hoci je pravda, že znak „&“ používaný obvykle ako spojovník dvoch slov, môže mať sémantický obsah jednoducho preložiteľný do všetkých jazykov Spoločenstva, jeho kvázi zneužívajúce použitie žalobkyňou môže byť vnímané ako skresľujúce sémantický obsah. Jeho umiestnenie pred a za každým z písmen tvoriacich nemecké slovo „Reifen“ („&R&E&I&F&E&N&“) totiž nemá žiadnu logiku, najmä vzhľadom na spôsob, akým sa symbol „&“ bežne používa. Všetky tieto zistenia však vyžadujú skutkové posúdenie, ktorého uskutočnenie neprináleží Súdnemu dvoru.

80. Z toho vyplýva, že ak vnútroštátny súd, ktorý má jediný právomoc preskúmať v rámci prejudiciálneho konania skutkové okolnosti sporu, ktorý mu bol predložený, zastáva za okolností prejednávaného prípadu názor, že znak „&“ nemal alebo stratil svoj sémantický obsah, nemožno registru vytýkať, že tento znak pri registrácii názvu domény odstránil. V takom prípade by bol rozdiel medzi znakom zapísaným ako ochranná známka a názvom domény odôvodnený; v dôsledku toho by bola registrácia správna a žalobkyňa riadne zaregistrovala svoje prednostné právo a stala sa tak držiteľkou „práva“ v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004.

81. Na prvú otázku písm. b) treba teda odpovedať tak, že právo v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004 existuje aj vtedy, ak sa ochranná známka, na ktorej je založená registrácia domény, odlišuje od názvu domény v dôsledku správneho odstránenia osobitných znakov, ktoré táto ochranná známka obsahovala, z názvu domény. Vnútroštátnemu súdu prináleží preskúmať, či tieto osobitné znaky mohli byť prepísané.

C – O druhej a tretej otázke

82. Svojou druhou a treťou otázkou, ktoré je potrebné preskúmať spoločne, vnútroštátny súd kladie otázku o prostriedkoch zistenia „legitímneho záujmu“ v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004 za okolností prípadu, ktorý mu bol predložený; predovšetkým sa pýta, na jednej strane, či je výpočet skutkových podstát stanovených v článku 21 ods. 2 písm. a) až c) tohto nariadenia taxatívny a, na druhej strane, v prípade zápornej odpovede na túto otázku, či prianie samotné používať názov domény pre tematický internetový portál je dostatočný na splnenie podmienok uvedeného legitímneho záujmu.

83. Predovšetkým, vzhľadom na skutočnosť, že z odpovede na prvú otázku vyplýva existencia „práva“ v zmysle článku 21 ods. 1 nariadenia č. 874/2004, na strane jednej, a vzhľadom na alternatívnu povahu uvedeného „práva“ a „legitímneho záujmu“ na splnenie prvej podmienky pre uplatnenie tohto ustanovenia, na strane druhej, odpoveď na túto druhú a tretiu otázku už prakticky nie je pre vnútroštátny súd užitočná. Nižšie uvedené úvahy sú preto predložené iba subsidiárne.

84. Pokiaľ ide o taxatívnu povahu skutkových podstát stanovených v článku 21 ods. 2 písm. a) až c), je potrebné najskôr skonštatovať, že porovnanie jednotlivých jazykových verzií textu tohto ustanovenia poukázalo na chybu v nemeckej verzii. Uvedená verzia znie takto: „(2) Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn: …“. Táto formulácia – ktorá môže byť doslovne preložená ako „Legitímny záujem v zmysle písmena a) odseku 1 existuje, ak…“ – obsahuje kategorickú formulačnú nuansu, ktorá môže viesť k záveru, že legitímny záujem existuje iba vo výslovne stanovených prípadoch, ktoré sú uvedené ďalej.

85. Znenie niektorých ďalších jazykových verzií však preukazuje, že normotvorca Spoločenstva nemal v úmysle obmedziť dôkaz o prípadnej existencii tohto legitímneho záujmu na skutkové podstaty popísané v písm. a), b) a c). Táto skutočnosť jasne vyplýva z použitia slovesa „môcť“, ktoré preukazuje demonštratívnu povahu týchto príkladov.( )

86. Uvedený doslovný výklad textu podporuje aj teleologický argument; medzi cieľmi sledovanými nariadením č. 874/2004 totiž treba zdôrazniť rýchlosť postupov pred senátmi ADR. V tejto súvislosti treba interpretačné pravidlá, najmä pokiaľ ide o výrazy so silným právnym obsahom akými sú „legitímny záujem“ alebo „zlý úmysel“, považovať za pomoc normotvorcu senátom ADR, keďže tieto môžu pozostávať z jednej osoby( ) a ich členovia nie sú nevyhnutne právnici.( )

87. Okrem toho, zo systematického hľadiska je výpočet prípadov, v ktorých môže existovať legitímny záujem, nevyhnutný, pretože nariadenie v článku 10, na ktorý odkazuje článok 21 ods. 1, už obsahuje veľmi pružnú definíciu „práva“, najmä pokiaľ ide o prednostné práva, alebo odkazuje na národné práva alebo práva Spoločenstva. V nariadení sa však nenachádza žiadna definícia „legitímneho záujmu“, teda pojmu, ktorý okrem článku 21 tohto normatívneho textu nie je nikde spomenutý. Preto v snahe uľahčiť úlohu senátov a za absencie ustanovenia obsahujúceho relevantné definície na uplatnenie nariadenia bol tento článok 21 jediným, ktorý mohol stanoviť usmernenia ohľadom uvedeného pojmu. Navyše, keďže výpočet práv je už zo svojej povahy otvorený a nie taxatívny, nie je dôvod, aby to bolo inak v prípade výpočtu týkajúceho sa „legitímneho záujmu“.

88. Potom, ako sa vyvodil záver, že povaha skutkových podstát stanovená v článku 21 ods. 2 písm. a) až c) nariadenia č. 874/2004 nie je taxatívna, je potrebné sa zaoberať otázkou, či samotný zámer používať názov domény stačí na splnenie podmienky legitímneho záujmu.

89. V tomto kontexte treba poznamenať, že tri skutkové podstaty uvedené v tomto ustanovení výslovne vyžadujú alebo predpokladajú používanie názvu. Jedine prvý prípad umožňuje nepožadovať takéto použitie, ak držiteľ daného názvu môže preukázať, že sa pripravoval na ponukou tovaru alebo služieb.

90. Samotné deklarovanie zámeru používať názov domény však nemožno považovať za prípravu na výkon takej ponuky tovaru alebo služieb; právna istota vyžaduje preukázanie existencie akčného plánu, ktorý stanovuje konkrétne opatrenia na vykonanie plánovaných činností v čo najkratšej dobe. Pokiaľ by sa napríklad v tejto súvislosti mal prijať ako dôkaz podrobný „business plan“, aj menej podrobné dokumenty poukazujúce na stav napredovania, ako napríklad návrhy spoločenských zmlúv, vytvorenia internetového portálu, atď. by mali tiež nasvedčovať existencii tohto legitímneho záujmu.( )

91. Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého nezačala v čase skutkových okolností pripravovať svoju činnosť, pretože očakávala výsledok tohto sporu, treba zdôrazniť, že hoci by takéto správanie mohlo byť považované za obozretné, mohlo by tiež poukazovať na to, že žalobkyňa mala záujem iba o registráciu názvu domény. Bez akejkoľvek materiálnej podpory však tento jediný cieľ nemožno považovať za „legitímny“ v rámci „sunrise period“, ale iba v rámci „landrush period“, ktorá žiadosť nepodriaďuje žiadnym požiadavkám.

92. Keďže však uvedené posúdenie zámerov a zahájenia činnosti na podporu názvu domény vychádza zo skutkového stavu, prináleží vnútroštátnemu súdu, aby preskúmal vo svetle všetkých skutkových údajov vo veci, ktorá mu bola predložená, či držiteľ názvu domény skutočne preukázal existenciu takého plánu alebo predložil dokumentáciu alebo iné dôkazné prostriedky, bez ktorých by nebolo možné vyvodiť legitímny záujem iba zo samotného zámeru používať názov domény.

D – O štvrtej a piatej otázke

93. Týmito dvoma otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, sa Oberster Gerichtshof v podstate pýta, na jednej strane, či konanie žalobne bolo so zlým úmyslom v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 a, na druhej strane, či výpočet kritérií slúžiacich ako dôkaz zlého úmyslu podľa článku 21 ods. 3 je alebo nie je taxatívny.

94. Po prvé, pokiaľ ide o taxatívnu povahu výpočtu kritérií v článku 21 ods. 3 na účely preukázania zlého úmyslu, treba jednoducho uviesť, že v nemeckej verzii nariadenia č. 874/2004 sa opäť vyskytuje chyba. Ako v prípade druhej otázky( ), jednoduché porovnanie jazykových verzií preukázalo, že formulácia v nemeckom jazyku „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn“ sa zdá byť príliš kategorická a z gramatického hľadiska obmedzuje prípady zlého úmyslu na prípady, ktoré obsahuje výpočet v článku 21 ods. 3. Naproti tomu všetky ostatné jazyky( ) zavádzajú významnú nuansu tým, že dodávajú aj sloveso „môcť“, a teda skutkové podstaty sú vo výpočte uvádzané ako príklady a výpočet preto nemožno považovať za taxatívny. Za týchto okolností je potrebné vykladať nemeckú verziu vo svetle ostatných jazykových verzií.( )

95. Uvedený doslovný výklad textu, v prvom rade, podporuje rovnaký teleologický argument ako ten, ktorý je uvedený v súvislosti s výkladom odseku 2 tohto ustanovenia, pokiaľ ide o sumárnu povahu postupov ADR a o prípadný nedostatok právnej prípravy členov senátov, čo viedlo normotvorcu k tomu, že sa im snažil pomôcť stanovením príkladov( ).

96. Pokiaľ ide o nedostatok dobrej viery, treba dodať, že vzhľadom na cieľ nariadenia, ktorým je predchádzať alebo zabrániť domain grabbing, chcel európsky normotvorca poskytnúť uvedeným senátom typické príklady tohto druhu správania, ktoré v každom prípade považuje za odporujúce dobrej viere.

97. Zo systematického hľadiska treba tiež skonštatovať, že dobrá viera sa vyžaduje v článku 3 prvom odseku písm. a) nariadenia č. 874/2004 vo forme vyhlásenia priloženého k žiadosti o registráciu názvu domény ako nevyhnutnej podmienky pre platnosť žiadosti. Keďže podľa článku 20 prvého odseku písm. c) tohto nariadenia môže register z vlastného podnetu zrušiť názov domény, ak držiteľ porušil podmienky registrácie, zrušenie z dôvodu absencie dobrej viery teda predpokladá, že register musí preveriť existenciu zlého úmyslu; nie je však stanovené žiadne obmedzenie, pokiaľ ide o možné situácie zakladajúce zlý úmysel. Pokiaľ ide o generálnu klauzulu, bolo by ťažko pochopiteľné, ak by normotvorca priznal registru právomoc vykladať zlý úmysel z úradnej moci a bez obmedzení, zatiaľ čo, ak by sa výpočet v článku 21 ods. 3 považoval za taxatívny, by obmedzil právomoc mimosúdnych a súdnych orgánov vykladať zlý úmysel na skutkové podstaty výslovne stanovené výpočtom v uvedenom ustanovení.

98. Otázka položená vnútroštátnym súdom však bola napriek tomu významná, pretože tento súd pochybuje, či správanie žalobkyne zodpovedá niektorej zo situácií výslovne stanovených výpočtom článku 21 ods. 3. Ak by tieto kritériá, ktoré všetky vychádzajú z typického domain‑grabbing správania, boli taxatívne, vnútroštátny súd by musel dospieť k záveru o absencii zlého úmyslu.

99. V druhom rade, prijatie iných dôvodov, ktoré môžu založiť zlý úmysel v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004, nás teda vedie k nutnosti zistiť relevantné kritériá na posúdenie zlého úmyslu žalobkyne.

100. V tejto súvislosti Súdny dvor už vysvetlil, že existencia zlého úmyslu sa musí posudzovať globálne, pričom sa zohľadnia všetky faktory relevantné vo veci samej.( ) Hoci takto rozhodol vo veci ohľadom práva ochranných známok týkajúcej sa výkladu článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, nič nebráni analogickému uplatneniu tejto úvahy. V obidvoch prípadoch totiž ide o získanie práv (či už z ochrannej známky alebo výlučného používania názvu domény) prostredníctvom registrácie na úradnom registri.

101. Pokiaľ ide o faktory uvedené v prejudiciálnych otázkach, ktoré môžu mať význam pre preskúmanie zlého úmyslu žalobkyne, konkrétne:

– podmienky, za akých bola ochranná známka nadobudnutá, s cieľom mať možnosť požiadať o registráciu názvu domény v prvej časti fázovanej registrácie,

– skutočnosť, že ide o druhový názov vychádzajúci z nemeckého jazyka, a

– prípadné zneužívajúce použitie znaku „&“ s cieľom ovplyvniť použitie transkripčných pravidiel článku 11 nariadenia č. 874/2004,

treba uviesť tieto spresnenia.

102. Na úvod treba uviesť, že skutočnosť, že majiteľ ochrannej známky sledoval zápisom ochrannej známky v členskom štáte, v ktorom neplánoval žiadnu podnikateľskú aktivitu spojenú s touto ochrannou známkou, iba získanie lepšieho postavenia v porovnaní so svojimi konkurentmi pri udelení názvu domény sama osebe nepredstavuje zlý úmysel.

103. Samotné nariadenie č. 874/2004 totiž tým, že stanovuje „sunrise period“, umožňuje držiteľom prednostných práv, akými sú zapísané ochranné známky, požiadať o názov domény zodpovedajúci tomuto prednostnému právu, a to prednostne pred žiadateľmi, ktorým týmto druhom práv nedisponujú. Skutočnosť, že si niekto zabezpečí výhodnejšie postavenie, preto možno považovať za „zlý úmysel“ iba vtedy, ak súčasne ďalšie faktory preukazujú, že by takúto výhodu za obvyklých okolností nezískal a že takáto priaznivá situácia je dôsledkom vedomého konania proti férovým obchodným praktikám. Práve analýza týchto iných faktorov by mohla preukázať zlý úmysel žalobkyne.

104. Pokiaľ teda ide o podmienky získania ochrannej známky „&R&E&I&F&E&N&“, hoci je majiteľ označenia oprávnený zapísať toto označenie v štáte, ktorý si vyberie, nič to nemení na skutočnosti, že ochranná známka zapísaná v štáte, v ktorom ju jej majiteľ nemá vôbec v úmysle používať, ako to, zdá sa, vyplýva zo spisu predloženého Súdnemu dvoru vnútroštátnym súdom, nespĺňa svoju základnú funkciu spočívajúcu v tom, že sa spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi zaručí zhodnosť pôvodu tovaru alebo služby( ). Keďže žalobkyňa nie je prítomná na švédskom trhu, uvedená ochranná známka nechráni na tomto trhu žiaden tovar ani službu.

105. Táto okolnosť sama osebe však nemôže slúžiť na kvalifikovanie konania žalobkyne vo veci samej na konanie v zlom úmysle, pretože, ako sa uviedlo, smernica 89/104 neukladá majiteľovi ochrannej známky povinnosť používať túto známku v priebehu obdobia piatich rokov od dátumu zápisu. Zjavný úmysel, ako je to v prejednávanej veci, nepredávať vo Švédsku tovary alebo služby, najmä bezpečnostné pásy, pretože žalobkyňa chcela predávať pneumatiky, môže byť ďalšou indíciou, že ochranná známka bola získaná s cieľom, ktorý nezodpovedá jej základnej funkcii a ani ostatným funkciám ochrannej známky, ako napríklad funkcii spočívajúcej v garancii kvality daného výrobku alebo služby alebo funkcii komunikačnej, investičnej alebo reklamnej.( )

106. V tomto kontexte si zápis slovnej ochrannej známky vychádzajúcej z nemeckého jazyka vo Švédsku, ktoré nie je nemecky hovoriacou krajinou, zasluhuje osobitnú pozornosť.

107. Uvedený faktor tak môže bezpochyby preukázať, že ochranná známka spĺňala iba pomocnú funkciu, ktorá je ale nevyhnutná na získanie názvu domény. V rámci férového konania by žalobkyňa nemohla zapísať ochrannú známku „Reifen“ v nemecky hovoriacej krajine, pretože druhové slovné znaky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, najmä ak sú opisné.( ) Avšak práve v týchto krajinách by ochranná známka mala uspokojiť potreby majiteľa, keďže trh, na ktorom pôsobí, teda trh s pneumatikami, je podľa vnútroštátneho súdu obmedzený na tieto nemecky hovoriace krajiny.

108. Je nesporné, že druhové názvy nie sú vylúčené z registrov „.de“ alebo „.at“, takisto ako nie sú vylúčené z registra .eu( ). Keďže ale žalobkyňa nemohla získať zápis druhovej ochrannej známky „Reifen“ pre nemecky hovoriace trhy, na ktorých plánovala rozvíjať svoju činnosť, musela by počkať na začatie etapy „landrush“ na to, aby sa pokúsila získať svoj názov domény v rovnakom postavení ako ostatné osoby, ktoré mali v úmysle registrovať tento istý názov, na základe zásady „kto prv príde, ten prv melie“( ), čo je moderná forma rímskeho príslovia „prior tempore potior iure“( ).

109. Žalobkyňa sa však nápadom zapísať ochrannú známku, ktorú nemala v úmysle používať, iba vyhla nutnosti čakať na všeobecnú etapu registrácie („landrush period“) na úkor iných záujemcov o ten istý názov domény, a teda v rozpore s duchom nariadenia č. 874/2004, ktorý požaduje, aby sa pravidlo „kto prv príde, ten prv melie“ uplatnilo aj na túto časť registrácie.

110. Na záver, tiež treba zohľadniť prípadne zneužívajúce použitie označenia „&“ žalobkyňou s cieľom ovplyvniť uplatnenie transkripčných pravidiel článku 11 nariadenia č. 874/2004.

111. Druhý faktor, ktorý prispel k tomu, že žalobkyňa získala názov domény a vyhla sa pritom konkurencii v rámci časti „landrush“, bol totiž zápis ochrannej známky s neprimeraným a nelogickým použitím symbolu „&“. V označení „&R&E&I&F&E&N&“ má symbol „&“ tendenciu stratiť svoj tradičný význam („and“, „a“) a stať sa tak iba akousi kulisou, okrasným podkladom skutočne žiadaného slova, čo odôvodnilo pri registrácii jeho odstránenie a nie prepis.

112. Navyše, početná registrácia až 33 ochranných známok v švédskom registri, všetky rovnakým spôsobom s použitím symbolu „&“, môže tiež tvoriť indíciu podporujúcu tvrdenie o nedostatku dobrej viery držiteľa názvu domény, pretože na takéto zápisy sa môže prípadne vzťahovať jedna z okolností popísaná v článku 21 ods. 3 písm. a), b) alebo d), ktoré sú typické pre „domain grabbing“ konanie.

113. Všetky tieto okolnosti nevyhnutne vedú k pripomenutiu zásady „zneužitia práva“, v súvislosti s ktorou už Súdny dvor rozhodol, že dôkaz zneužívajúceho konania si vyžaduje jednak súbor objektívnych okolností, z ktorých vyplýva, že napriek formálnemu dodržaniu podmienok ustanovených právnou úpravou Spoločenstva nebol dosiahnutý cieľ tejto právnej úpravy a jednak subjektívny prvok spočívajúci v úmysle získať výhodu vyplývajúcu z právnej úpravy Spoločenstva tým, že sa umelo vytvárajú podmienky potrebné na jej získanie( ).

114. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba odpovedať na štvrtú a piatu otázku tak, že na účely preskúmanie zlého úmyslu v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 v spojení s jeho odsekom 3, ktorého kritériá nie sú taxatívne, je vnútroštátny súd povinný zohľadniť všetky relevantné faktory vlastné prejednávanému prípadu, a to najmä:

– podmienky, za akých bola ochranná známka nadobudnutá, najmä zámer nepoužiť ju na trhu, pre ktorý sa žiadala ochrana,

– skutočnosť, že ide o druhový názov vychádzajúci z nemeckého jazyka, a

– prípadné zneužívajúce použitie znaku „&“ s cieľom ovplyvniť použitie transkripčných pravidiel článku 11 nariadenia č. 874/2004,

pokiaľ by jediným cieľom zápisu bola možnosť požiadať o registráciu názvu domény zodpovedajúcu ochrannej známke v prvej časti fázovanej registrácie názvu domény („sunrise period“) stanovenej týmto nariadením.

VII – Syntéza

115. Analýza uskutočnená v týchto návrhoch ma vedie k predloženiu riešenia, podľa ktorého by súhrn faktorov mohol preukázať zlý úmysel žalobkyne, hoci sa zdá, že je ťažko možné poprieť existenciu jej práva v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004.

116. Získanie národnej ochrannej známky teda predstavuje právo, ktoré žalobkyni poskytuje právne postavenie požadované uvedeným ustanovením, pričom tohto právneho postavenia by ju mohlo pozbaviť iba zrušenie uvedenej ochrannej známky na základe relevantných vnútroštátnych postupov. Rozdiel medzi ochrannou známkou a názvom domény je spôsobený skutočne správnym uplatnením transkripčných pravidiel, a teda tento rozdiel jej tiež nemôže byť vytýkaný s cieľom odňať žalobkyni jej právo v zmysle uvedeného článku 21 ods. 1 písm. a).

117. Jednotlivé kroky uskutočnené žalobkyňou však predstavujú články reťazca, na konci ktorého je registrácia názvu domény. Napriek skutočnosti, že všetky tieto kroky, posudzované izolovane, sú formálne platné, postup vo svojom celku naznačuje úmysel vyhnúť sa ustanoveniam nariadenia prostredníctvom ochrannej známky, ktorú žalobkyňa potrebuje iba na to, aby mala prospech z prvej časti registrácie doménových názvov. Takýmto konaním získala žalobkyňa výhodu voči ostatným záujemcom o ten istý názov domény, ktorý je navyše v nemčine druhovým názvom, ktorú by nemala, ak by konala férovo.

118. Svojím zneužívajúcim konaním totiž bráni ostatným záujemcom zúčastniť sa na pridelení názvu domény na základe pravidla „kto prv príde, ten prv melie“. Akceptovanie takého chovania ako „geniálneho ťahu“ by znamenalo nahradenie preteku v rýchlosti pretekom vo vynaliezavosti, v ktorom zvíťazí ten, kto nájde najvýhodnejšiu skratku, a to by bolo v rozpore so samotným duchom nariadenia.

VIII – Návrh

119. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem Súdnemu dvoru, aby na otázky položené Oberster Gerichtshof odpovedal takto:

1. Článok 21 ods. 1 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ národnej ochrannej známky má právo v zmysle tohto ustanovenia, pokiaľ ochranná známka nebola zrušená príslušnými orgánmi alebo súdmi a na základe konaní stanovených vnútroštátnym právom z dôvodu zlého úmyslu alebo z iného dôvodu.

Toto právo existuje aj vtedy, ak sa ochranná známka, na ktorej je založená registrácia domény, odlišuje od názvu domény v dôsledku správneho odstránenia osobitných znakov, ktoré táto ochranná známka obsahovala, z názvu domény. Vnútroštátnemu súdu prináleží preskúmať, či tieto osobitné znaky mohli byť prepísané.

2. Na účely preskúmania zlého úmyslu v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 v spojení s jeho odsekom 3, ktorého kritériá nie sú taxatívne, je vnútroštátny súd povinný zohľadniť všetky relevantné faktory vlastné prejednávanému prípadu, a to najmä:

– podmienky, za akých bola ochranná známka nadobudnutá, najmä zámer nepoužiť ju na trhu, pre ktorý sa žiadala ochrana,

– skutočnosť, že ide o druhový názov vychádzajúci z nemeckého jazyka, a

– prípadné zneužívajúce použitie znaku „&“ s cieľom ovplyvniť použitie transkripčných pravidiel článku 11 nariadenia č. 874/2004,

pokiaľ by jediným cieľom zápisu ochrannej známky bola možnosť požiadať o registráciu názvu domény zodpovedajúcu ochrannej známke v prvej časti fázovanej registrácie názvu domény („sunrise period“) stanovenej týmto nariadením.