NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA

F. G. JACOBS

prednesené 9. júna 2005 ( )

Vec C‑120/04

Medion AG

proti

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH





1. V tejto veci Oberlandesgericht (Vyšší oblastný súd), Düsseldorf, položil Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku týkajúcu sa výkladu článku 5 ods. 1 písm. b) smernice o ochranných známkach( ).

2. Uvedené ustanovenie oprávňuje majiteľa ochrannej známky zabrániť všetkým tretím stranám používať v obchodnom styku „akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou“.

3. Vnútroštátny súd sa v podstate pýta, či existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b), keď zložené slovo alebo kombinované označenie (v tomto prípade THOMSON LIFE) obsahuje obchodné meno spoločnosti, za ktorým nasleduje skoršia ochranná známka (menovite LIFE) pozostávajúca z jediného slova s „normálnou rozlíšiteľnosťou“, ktorá, hoci netvaruje ani neformuje celkový dojem sprostredkovaný zloženým označením, má v ňom nezávislú rozlišovaciu rolu. Otázka vnútroštátneho súdu bola podnietená najmä teóriou „Prägetheorie“( ), doktrínou nemeckého práva ochranných známok, ktorú vyvinul Bundesgerichtshof (Federálny súdny dvor) a ktorá bude skúmaná nižšie.

Skutkový stav a spor vo veci samej

4. Žalobca, Medion AG, je majiteľom nemeckej slovnej ochrannej známky „LIFE“ zaregistrovanej pre elektronické výrobky na zábavu.

5. Žalovaný, Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, označený vnútroštátnym súdom za celosvetovo popredný podnik v odvetví elektronických výrobkov na zábavu, pripája na niektoré svoje tovary v uvedenom odvetví označenie „THOMSON LIFE“, v niektorých prípadoch ako jednoduché slovné označenie, v iných prípadoch ako kombinované označenie s prvkom „THOMSON“ v odlišnej grafickej veľkosti, farbe alebo štýle.

6. Landgericht (Oblastný súd), Düsseldorf, zamietol žalobu podanú žalobcom, v ktorej žalobca navrhoval, aby bolo žalovanému zakázané používanie označenia „THOMSON LIFE“, o čom súd rozhodol na tom základe, že neexistovala žiadna pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou „LIFE“.

7. Žalobca sa odvolal na vnútroštátny súd, ktorý prejudiciálnu otázku položil. Uvedený súd prerušil konanie a postúpil Súdnemu dvoru vyššie načrtnutú prejudiciálnu otázku.

8. Vnútroštátny súd vysvetľuje judikatúru Bundesgerichtshof‑u, ktorá formuluje Prägetheorie nasledujúcim spôsobom. Východiskovým bodom pri určovaní podobnosti ochrannej známky, keď sú jednotlivé zložky sporných ochranných známok rovnaké, je celkový dojem sprostredkovaný ochrannými známkami, a čo treba zistiť je to, či spoločná zložka charakterizuje zloženú ochrannú známku v takom rozsahu, že ostatné zložky sú do značnej miery pre celkový dojem druhotné. Pravdepodobnosť zámeny nebude existovať na základe jediného dôvodu, že spoločná zložka prispieva len k celkovému dojmu. Tiež nezáleží na tom, či si označenie zahrnuté do zloženej ochrannej známky ponechalo nezávislú rozlišovacou rolu. Jednotlivé prvky v celkovej prezentácii tovarov však môžu mať špecifickú úlohu, ktorá je nezávislá od rozlišovacej funkcie ostatných zložiek a na zložky sa potom hľadí jednotlivo a porovnávajú sa. Zložka označenia, ktorú obchodné odvetvie považuje za prvok označujúci nie tovar ako taký, ale podnik, ktorý ho vyrába, sa vo všeobecnosti nepovažuje za prvok charakterizujúci označenie. Keď je označenie podniku rozpoznateľné ako také, malo by byť z hľadiska celkového dojmu druhotné, pretože dotknutý trh odlišuje skutočné označenie tovaru od iných zložiek označenia.

9. V každom konkrétnom prípade však treba zistiť, či by situácia mohla byť výnimočne odlišná a či z hľadiska dotknutého trhu prevažuje označenie výrobcu. Rozhodujúcimi faktormi sú osobitné okolnosti a bežná prax v predmetnom tovarovom odvetví. Bundesgerichtshof uznal, že v odvetví piva a módy je označenie výrobcu osobitne dôležité, preto je v týchto odvetviach celkový dojem, ktorý označenie sprostredkúva, vždy charakterizovaný odkazmi na výrobcu a zahrnutie skoršej ochrannej známky do zloženého označenia obsahujúceho označenie výrobcu preto nedáva dôvod ku vzniku žiadnej pravdepodobnosti zámeny. Ak je v dotknutom odvetví rozhodujúca bežná prax, potom označenie výrobcu v zloženom označení charakterizuje celkový dojem, a to aj keď je iná zložka viac ako len trochu rozlíšiteľná, teda je normálne rozlíšiteľná. To platí o to viac, keď je obchodné meno výrobcu nezvyčajne rozlíšiteľné.

10. Uplatňujúc v tomto prípade vyššie uvedené zásady, zastáva vnútroštátny súd názor, že tu neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny, pretože označenie výrobcu „THOMSON“ charakterizuje celkový dojem sprostredkovaný napadnutým označením „THOMSON LIFE“ a zložka „LIFE“ ho preto sama osebe necharakterizuje. Z dôkazov predložených účastníkmi konania je zjavné, že bežnou praxou pri označovaní v predmetnom trhovom odvetví, menovite v odvetví elektronických výrobkov na zábavu, je to, že prevažuje obchodné meno výrobcu. V uvedenom odvetví je bežné nájsť označenie tovaru spolu s obchodným menom výrobcu a nezapamätateľnou kombináciou písmen a číslic.

11. Vnútroštátny súd dodáva, že posudzovanie pravdepodobnosti zámeny vo svetle zvukovej a písomnej podoby, ako aj významu napadnutého označenia, nedáva odlišné výsledky a v každom ohľade obchodné meno výrobcu „THOMSON“ zásadne ovplyvňuje celkový dojem sprostredkovaný označením „THOMSON LIFE“.

12. Vnútroštátny súd však poznamenáva, že výklad konceptu pravdepodobnosti zámeny, ktorý podal Bundesgerichtshof, nie je v Nemecku nespochybňovaný v skutkových situáciách, o akú ide v tomto prípade. Pociťuje sa ako nespravodlivé, aby si tretia osoba mohla uzurpovať skoršie označenie, ak aj je normálne rozlíšiteľné, pridaním obchodného mena. Podľa opačných názorov v tomto prípade pravdepodobnosť existuje. V zloženom označení „THOMSON LIFE“ zostáva predmetná ochranná známka „LIFE“ autonómna a rozlíšiteľná. Obe slová stoja vedľa seba nespojené. Medzi „THOMSON“ a „LIFE“ neexistuje žiadna koncepčná spojitosť. V písomnej podobe sú obe slová v rozličných konfiguráciách tak pokiaľ ide o farbu, ako aj v iných grafických ohľadoch v troch zo štyroch používaných napadnutých podobách. Tovary označené zloženým označením možno chápať ako výrobky „LIFE“ zo stajne „THOMSON“, čo však môže spôsobiť mylnú predstavu, že výrobky označené žalobcom len visačkou „LIFE“ pochádzajú od žalovaného.

13. Vnútroštátny súd na záver poukazuje na to, že vo veci Sabel/Puma( ) Súdny dvor rozhodol, že posúdenie pravdepodobnosti zámeny, keď sú označenia podobné, závisí od celkového dojmu sprostredkovaného označeniami. Súdny dvor však ešte neskúmal situáciu, v ktorej účinkom uplatnenia tohto kritéria môže byť umožnenie tretej osobe privlastniť si ochrannú známku inej osoby pridaním jej obchodného mena.

14. Písomné pripomienky predložili žalobca, žalovaný a Komisia, všetci z nich boli na pojednávaní zastúpení.

Posúdenie

15. Vnútroštátny súd sa v podstate pýta, či existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) smernice, keď zložené slovné alebo kombinované označenie obsahuje obchodné meno, ktoré nasleduje skoršia ochranná známka pozostávajúca z jediného slova s „normálnou rozlíšiteľnosťou“, ktorá, hoci netvorí ani neformuje celkový dojem sprostredkovaný zloženým označením, v ňom má nezávislú rozlišovaciu úlohu.

16. Podľa uznesenia vnútroštátneho súdu Landgericht Düsseldorf zamietol na prvom stupni žalobu týkajúcu sa porušenia zákona z dôvodu, že neexistovala pravdepodobnosť zámeny. Domnieval sa, že zložky tvoriace zložené označenie THOMSON LIFE majú rovnakú váhu a zastával názor, že spoločný prvok LIFE preto nemohol formovať ani tvoriť celkový dojem uvedeného označenia.

17. Z uznesenia vnútroštátneho súdu a z pripomienok predložených Súdnemu dvoru je zjavné, že uvedené rozhodnutie odrážalo Prägetheorie vyvinutú nemeckým Bundesgerichtshof‑om, zhrnutú v bodoch 8 a 9 vyššie. Vnútroštátny súd sa v podstate pýta, či je uvedená teória v zhode so smernicou.

18. Predovšetkým nie som presvedčený o tom, že špecifická teória, ktorá formálne vyhlasuje súbor pravidiel, ktoré sa majú automaticky uplatňovať v určitých prípadoch, je vždy alebo nevyhnutne užitočným prístupom k určeniu výsledku daného sporu týkajúceho sa ochranných známok. Podľa môjho názoru zásady, ktoré už Súdny dvor vyslovil v súbore svojich rozhodnutí o predmetných ustanoveniach článku 4 ods. 1 písm. b) a článku 5 ods. 1 písm. b) smernice( ), poskytujú dostatočný koncepčný rámec pre vyriešenie takých sporov. Spoliehanie sa na teoretickú odpoveď podľa môjho názoru prináša riziko, že vnútroštátne súdy sa môžu odkloniť od toho, aby samé uplatňovali základné testy podobnosti a zámeny stanovené právnymi predpismi Spoločenstva a rozvinuté Súdnym dvorom. Kde však teória jednoducho poskytuje relevantné usmernenie toho, ako uplatňovať uvedené základné testy v danej oblasti alebo v osobitných kategóriách ochranných známok, zastávam názor, že napriek tomu môže byť užitočná za predpokladu, že vnútroštátny súd má vždy na zreteli to, že v konečnom dôsledku musí zabezpečiť, aby boli zásady vyslovené Súdnym dvorom uplatnené v danej situácii.

19. Toto vysloviac, zameriam sa teraz na uvedené zásady.

20. Desiate odôvodnenie v preambule smernice uvádza, že určenie pravdepodobnosti zámeny „závisí od mnohých prvkov, predovšetkým od vžitosti ochrannej známky na trhu, od asociácie, ktorá môže vzniknúť s… označením [a] od stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a nimi označenými tovarmi alebo službami“. Súdny dvor rozhodol, že pravdepodobnosť zámeny sa preto musí posúdiť celkovo, vezmúc do úvahy všetky faktory relevantné pre okolnosti prípadu.( ) Je na vnútroštátnom súde, aby zistil existenciu pravdepodobnosti zámeny.( )

21. Podobnosť predmetných ochranných známok je teda nevyhnutnou, ale nie dostatočnou podmienkou na zistenie pravdepodobnosti zámeny: vnútroštátny súd musí tiež posúdiť množstvo iných faktorov, ku ktorým dal Súdny dvor svoje usmernenie.

22. Je teda jasné, že existuje nejaká vzájomná závislosť medzi faktormi relevantnými pre celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny, a najmä medzi podobnosťou ochrannej známky a označením a podobnosťou tovarov a služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje. V súlade s uvedeným možno nižší stupeň podobnosti medzi tovarmi a službami vyrovnať vyšším stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a naopak.( )

23. Navyše, o čo viac je rozlíšiteľné skoršie označenie, či už samé osebe alebo z dôvodu reputácie, ktorú požíva na verejnosti, tým väčšia je pravdepodobnosť zámeny.( ) Je na vnútroštátnom súde, aby určil rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky, pričom pri takom konaní musí uskutočniť celkové zhodnotenie väčšej alebo menšej spôsobilosti ochrannej známky identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré bola registrovaná, ako tovary alebo služby pochádzajúce od konkrétneho podniku, a teda spôsobilosti odlíšiť uvedené tovary alebo služby od tovarov alebo služieb iných podnikov.( )

24. Navyše, odkaz na existenciu pravdepodobnosti zámeny „zo strany verejnosti“ v článku 5 ods. 1 písm. b) smernice ukazuje, že vnímanie ochranných známok v mysli priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb hrá rozhodujúcu rolu v celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny. Priemerný spotrebiteľ normálne vníma ochrannú známku ako celok a nezaoberá sa skúmaním jej jednotlivých podrobností.( ) Priemerný spotrebiteľ dotknutej kategórie výrobkov sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Treba však vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má iba zriedkavo príležitosť uskutočniť priame porovnanie medzi rôznymi ochrannými známkami, ale musí dôverovať ich nedokonalému obrazu, ktorý si v mysli uchoval. Tiež treba mať na zreteli, že je pravdepodobné, že hladina pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení podľa kategórie predmetných tovarov alebo služieb.( )

25. Abstrahujúc od uvedených zásad možno povedať, že vnútroštátny súd vo veci, akou je táto, musí pri svojom celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny mať na zreteli že i) ak sú, ako je tomu v tomto prípade, tovary, na ktoré sa ochranné známky vzťahujú, identické, môže byť dôvodom vzniku pravdepodobnosti zámeny menej podobnosti, ale ii) o čo viac je skoršia ochranná známka rozlišujúca, o to väčšia bude pravdepodobnosť zámeny, takže v prípade LIFE, ktorú vnútroštátny súd opísal ako „normálne rozlišujúcu“, pravdepodobnosť zámeny nemôže byť vysoká. Vnútroštátny súd musí vziať do úvahy to, že priemerný spotrebiteľ bude mať sklon skôr vnímať zloženú ochrannú známku ako celok, než by mal analyzovať jej prvky. V tomto prípade bude mať hladina pozornosti priemerného spotrebiteľa ochrannej známke klesajúcu tendenciu vo svetle skutočnosti (zistenej vnútroštátnymi súdmi), že v odvetví elektronických výrobkov na zábavu, ako aj v odvetviach uvedených v bode 9, bude spotrebiteľ venovať osobitnú pozornosť označeniu výrobcu. Za uvedených okolností musí vnútroštátny súd určiť, či sú v skutočnosti ochranná známka a označenie dostatočne podobné na to, aby mohli byť dôvodom vzniku pravdepodobnosti zámeny.

26. Čo sa týka uvedenej prejudiciálnej otázky, treba posúdenie podobnosti vnútroštátnym súdom založiť na celkovom dojme danom ochrannými známkami, majúc na zreteli najmä ich rozlišujúce a prevažujúce zložky.( ) Pri posúdení stupňa podobnosti medzi dotknutými ochrannými známkami musí vnútroštátny súd určiť stupeň vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti medzi nimi a, kde je to primerané, zhodnotiť význam, ktorý treba pripísať uvedeným rôznym prvkom, berúc do úvahy kategóriu tovarov alebo služieb, o ktoré ide, a okolnosti, za akých sa predávajú na trhu.( )

27. Súdny dvor ešte nemal príležitosť rozhodovať priamo o kritériách na určenie osobitne toho, či zložená ochranná známka obsahujúca obchodné meno spoločnosti, ktoré nasleduje skoršia ochranná známka pozostávajúca z jediného slova, je podobná s uvedenou skoršou ochrannou známkou v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) smernice. Odôvodneným uznesením však zamietol odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa Matratzen Concord/ÚHVT( ), ktorý sa uvedenej otázky týkal. Rozsudok sa týkal článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke spoločenstva( ), ktorého relevantné ustanovenia sú v zásade zhodné s ustanoveniami článku 4 ods. 1 písm. b) smernice.

28. Súd prvého stupňa, uplatňujúc judikatúru zhrnutú v bodoch 20, 22 a 24 vyššie( ), vo svojom rozhodnutí poznamenal:

„… na zloženú ochrannú známku nemožno nazerať tak, že je podobná inej ochrannej známke, ktorá je identická s jednou zo zložiek zloženej ochrannej známky alebo jej podobná, ibaže uvedená zložka predstavuje prevažujúci prvok celkového dojmu vytváraného zloženou ochrannou známkou. K tomu dochádza vtedy, keď je pravdepodobné, že uvedená zložka bude dominovať, sama osebe, obrazu uvedenej ochrannej známky, ktorý si príslušná skupina verejnosti uchováva v pamäti s tým výsledkom, že všetky ostatné zložky ochrannej známky sú zanedbateľné pri celkovom dojme, ktorý ochranná známka vytvára.

Treba ujasniť, že uvedený prístup neznamená, že sa zohľadní len jedna zložka zloženej ochrannej známky a porovnáva sa s inou ochrannou známkou. Naopak, také porovnanie treba uskutočniť preskúmaním predmetných ochranných známok, posudzujúc každú z nich ako celok. To však neznamená, že celkovému dojmu vytváranému v mysli príslušnej skupiny verejnosti zloženou ochrannou známkou nemôže, za istých okolností, dominovať jedna alebo viac z jej zložiek.

Vzhľadom na zhodnotenie dominantného charakteru jednej alebo viacerých daných zložiek zloženej ochrannej známky treba najmä vziať do úvahy vnútorné kvality každej z uvedených zložiek ich porovnaním s vnútornými kvalitami iných zložiek. Navyše a na dôvažok, treba vziať do úvahy relatívne postavenie rozličných zložiek v rámci zostavenia zloženej ochrannej známky.“( )

29. Súd prvého stupňa ďalej posúdil rôzne prvky zloženého označenia, o ktoré v uvedenej veci šlo (MATRATZEN MARKT CONCORD), zvažujúc okrem iného stupeň rozlišovacej spôsobilosti vlastný každému prvku a či mal každý prvok dominantné alebo okrajové postavenie v rámci zloženého označenia.( ) Dospel k záveru, že tým, že tovary, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, boli sčasti identické a sčasti veľmi podobné, bola zložená ochranná známka dostatočne podobná ochrannej známke MATRATZEN, aby to mohlo byť dôvodom vzniku pravdepodobnosti zámeny.( )

30. Majiteľ zloženej ochrannej známky sa odvolal na Súdny dvor okrem iného na tom základe, že Súd prvého stupňa pri výklade pojmu podobnosti nesplnil požiadavku judikatúry Súdneho dvora celkovo posúdiť pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, berúc do úvahy všetky faktory, ktoré sú pre okolnosti veci relevantné.

31. Zamietnutím uvedeného odvolania Súdny dvor, odkazujúc na svoju skoršiu judikatúru, rozhodol, že Súd prvého stupňa sa pri rozhodovaní o tom, či boli ochranné známky podobné, nedopustil nesprávneho právneho posúdenia pri svojom výklade článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke spoločenstva.( ) Súdny dvor najmä uviedol:

„Súd [prvého stupňa] v bode 34 napadnutého rozsudku správne poznamenal, že hodnotenie podobnosti medzi dvoma ochrannými známkami neznamená posudzovať iba jednu zložku zloženej ochrannej známky a porovnávať ju s inou ochrannou známkou. Naopak, také porovnanie sa musí uskutočniť skúmaním predmetných ochranných známok, posudzujúc každú z nich ako celok. Tiež vyslovil, že to neznamená, že celkovému dojmu vytváranému v mysli príslušnej skupiny verejnosti zloženou ochrannou známkou nemôže, za istých okolností, dominovať jedna alebo viac z jej zložiek.

Ďalej,… Súd [prvého stupňa], aby rozhodol, či sú dve ochranné známky podobné z hľadiska príslušnej skupiny verejnosti, venoval značnú časť svojho odôvodnenia hodnoteniu ich rozlišovacích a dominantných prvkov a pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti, pravdepodobnosti, ktorú hodnotil celkovo, berúc do úvahy všetky faktory relevantné pre okolnosti prípadu.“( )

32. Súdny dvor preto zamietol odvolanie ako zjavne nedôvodné.

33. Preto sa zdá, že Súdny dvor si osvojil podobný prístup, ako má Prägetheorie, spočívajúci v zásade v porovnaní celkového dojmu sprostredkovaného dvoma spornými ochrannými známkami, z ktorých je jedna zložkou druhej. To je podľa môjho názoru úplne pochopiteľné, pretože na to možno nazerať ako na uplatnenie zásad formulovaných v skoršej judikatúre Súdneho dvora na konkrétnu kategóriu prípadov. Táto judikatúra, ktorá bude uvedená, vyžaduje celkové posúdenie založené na celkovom dojme danom ochrannými známkami, ktoré má na pamäti najmä ich rozlišovacie a dominantné zložky.( ) Stanovisko Súdneho dvora vo veci Matratzen, že celkovému dojmu zo zloženej ochrannej známky môže za istých okolností dominovať jedna alebo viacerá z jej zložiek, odráža uvedené tvrdenie. Rozsah, v akom tak celkovému dojmu dominuje, je skutkovou otázkou pre vnútroštátny súd.

34. Súd prvého stupňa nedávno rozhodol v inej veci, ktorá môže byť primerane s touto vecou posudzovaná. Vo veci Reemark/ÚHVT( ) šlo o to, či bola nemecká slovná ochranná známka WEST mätúco podobná navrhovanej ochrannej známke Spoločenstva WESTLIFE, ktorá sa vzťahovala na rovnaké alebo podobné tovary a služby. Námietkové oddelenie ÚHVT( ) zamietlo žiadosť o zápis neskôr uvedenej ochrannej známky v podstate z dôvodu, že ochranné známky boli mätúco podobné. Uvedené rozhodnutie zrušil druhý odvolací senát ÚHVT, ktorý zistil, že medzi predmetnými označeniami existoval nízky stupeň vizuálnej a fonetickej podobnosti a len určitý stupeň koncepčnej podobnosti, že odlišnosti medzi nimi boli dostatočne významné, aby im umožnili koexistovať na trhu a že preto neexistovala žiadna pravdepodobnosť zámeny.

35. Pri odvolaní Súd prvého stupňa zistil, že medzi spornými označeniami existoval stupeň fonetickej a najmä koncepčnej podobnosti a že jediný vizuálny rozdiel medzi dvomi dotknutými slovnými ochrannými známkami spočíval v skutočnosti, že jedna z nich obsahovala dodatočný prvok pripojený k prvému prvku. Súd prvého stupňa vyslovil, že okolnosť, na základe ktorej bola ochranná známka WESTLIFE tvorená výlučne skoršou ochrannou známkou WEST, ku ktorej bolo pripojené ďalšie slovo „LIFE“, je znakom podobnosti týchto dvoch ochranných známok. Na záver uviedol, že existencia skoršej ochrannej známky WEST mohla v príslušnej skupine verejnosti vyvolať asociáciu medzi týmto pojmom a tovarmi uvádzanými na trh jej majiteľom, takže pri každej novej ochrannej známke, ktorú tvorí pojem „WEST“ kombinovaný s iným pojmom, bola pravdepodobnosť, že táto bude vnímaná ako variant skoršej ochrannej známky. Preto si príslušná skupina verejnosti mohla myslieť, že pôvod tovarov a služieb uvádzaných na trh pod ochrannou známkou WESTLIFE je rovnaký ako pôvod výrobkov alebo služieb uvádzaných na trh pod ochrannou známkou WEST, alebo že prinajmenšom existuje ekonomické prepojenie medzi príslušnými spoločnosťami alebo podnikmi, ktoré ich uvádzajú na trh. Preto rozhodol, že medzi dvoma ochrannými známkami existovala pravdepodobnosť zámeny.( )

36. Treba pripomenúť, že Súd prvého stupňa pri rozhodovaní o odvolaní proti rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT koná na základe odlišnej súdnej právomoci, ako je právomoc Súdneho dvora rozhodujúceho o prejudiciálnej otázke podľa článku 234 ES. Súd prvého stupňa skúma uplatňovanie zavedených právnych zásad na určité skutočnosti odvolacím senátom. Na rozdiel od toho Súdny dvor zodpovedá právnu otázku a dotknutý vnútroštátny súd potom bude uplatňovať zásady vyslovené Súdnym dvorom v jeho odpovedi na ním prerokúvaný prípad. Je na uvedenom vnútroštátnom súde zistiť skutkový stav veci. Kontrast medzi rozhodovacím kontextom oboch súdov len podčiarkuje skutočnosť, že rozhodnutie o prejudiciálnej otázke vydané Súdnym dvorom musí byť vo svojom rozsahu celkom všeobecné, tak aby sa mohlo uplatňovať v celom Spoločenstve, a je teda žiaduce – alebo dokonca podstatné – vyhnúť sa rozhodnutiam špecifickým pre jednu vec s veľkými podrobnosťami. To je možné predovšetkým v oblasti ochranných známok, kde je pravdepodobné, že výsledok bude v danom prípade zväčša diktovaný konkrétnym skutkovým vzorcom, zahŕňajúcim jazykový kontext, relevantný trh a spotrebiteľov a kultúrne normy a očakávania.

37. V tejto veci nemožno podľa môjho názoru predpokladať, že keďže Súd prvého stupňa zastával názor, že ochranné známky WESTLIFE a WEST boli mätúco podobné v ním posudzovanom skutkovom kontexte, v tejto veci budú ochranné známky THOMSON LIFE a LIFE nevyhnutne mätúco podobné v inom skutkovom kontexte. Ako bolo naznačené vyššie, je na súde kladúcom prejudiciálnu otázku, aby uplatnil zásady vyslovené Súdnym dvorom v jeho judikatúre týkajúcej sa smernice o ochranných známkach a aby určil, či pri skutkovom stave ním prerokúvanej veci sú uvedené dve ochranné známky mätúco podobné.

38. Uvedený súd musí v súlade s tým určiť, či sú dve ochranné známky dostatočne podobné na to, aby to dalo vzniknúť pravdepodobnosti zámeny, berúc do úvahy rozličné faktory označené Súdnym dvorom, menovite stupeň podobnosti tovarov alebo služieb na jednej strane a ochranných známok na strane druhej, a rozsah, v akom je skoršia ochranná známka rozlišujúca.

39. Najmä vzhľadom na otázku, či sú zložená ochranná známka a označenie pozostávajúce z jedného prvku ochrannej známky dostatočne podobné na to, aby mohla vzniknúť pravdepodobnosť zámeny, musí sa posúdenie vnútroštátneho súdu založiť na celkovom dojme danom každou ochrannou známkou, majúc na zreteli najmä ich rozlišovacie a dominantné zložky, povahu príslušnej skupiny verejnosti, kategóriu predmetných tovarov alebo služieb a okolnosti, za akých sa predávajú. V kontexte tejto veci posudzovanej vo svetle uvedených zásad by som chcel len poznamenať, že slovo „LIFE“ sa na prvý pohľad nezdá byť osobitne dominantné alebo rozlišujúce v predmetnej zloženej ochrannej známke, ale zdôrazňujem, že zisťovanie o uvedenom bode je na vnútroštátnom súde.

40. Napokon by som sa zmienil o obave vyjadrenej vnútroštátnym súdom v tejto veci, ktorý považuje za nespravodlivé, že tretia osoba si môže uzurpovať skoršie označenie pridaním obchodného mena spoločnosti. Zdá sa jasné, že na také obavy sa primerane reaguje nie v rámci práva ochranných známok, ale v kontexte vnútroštátnych zákonov týkajúcich sa nekalej súťaže. Šieste odôvodnenie preambuly smernice uvádza, že „nevylučuje možnosť uplatniť na ochranné známky ustanovenia iných predpisov členských štátov, než sú predpisy o ochranných známkach, ako napríklad ustanovení týkajúcich sa nekalej súťaže, občianskoprávnej zodpovednosti alebo ochrany spotrebiteľa.“

Návrh

41. Preto zastávam názor, že prejudiciálna otázka, ktorú položil Oberlandesgericht, Düsseldorf, by sa mala zodpovedať takto:

Pri určení toho, či zložené slovné alebo kombinované označenie obsahujúce obchodné meno spoločnosti, ktoré nasleduje skoršia ochranná známka pozostávajúca z jediného slova s „normálnou rozlíšiteľnosťou“ a ktoré, hoci netvorí ani neformuje celkový dojem sprostredkovaný zloženým označením, v ňom má nezávislú rozlišovaciu rolu, je dostatočne podobné skoršej ochrannej známke na to, aby mohla vzniknúť pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, musí vnútroštátny súd založiť svoje hodnotenie na celkovom dojme danom každou ochrannou známkou, majúc na zreteli najmä ich rozlišovacie a dominantné zložky, povahu príslušnej skupiny verejnosti, kategóriu predmetných tovarov alebo služieb a okolnosti, za akých sa predávajú na trhu.