ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA

z 20. novembra 2001 ( )

„Ochranné známky – Smernica 89/104/EHS – Článok 7ods. 1 – Vyčerpanie práv z ochrannej známky – Uvedenie na trh mimo EHP – Dovoz do EHP – Súhlas majiteľa ochrannej známky – Potreba výslovného alebo implicitného súhlasu – Zákon uplatniteľný na zmluvu – Domnienka súhlasu – Neuplatniteľnosť“

V spojených veciach C‑414/99 až C‑416/99,

ktorých predmetom sú návrhy podané podľa článku 234 ES, ktorým High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Spojené kráľovstvo) navrhuje, aby v súvislosti s konaním pred týmto vnútroštátnym súdom medzi

Zino Davidoff SA

a

A & G Imports Ltd (C‑414/99),

medzi

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

a

Tesco Stores Ltd,

Tesco plc (C‑415/99)

a medzi

Levi Strauss & Co.,

Levi Strauss (UK) Ltd

a

Costco Wholesale UK Ltd, predtým Costco UK Ltd (C‑416/99)

Súdny dvor vydal prejudiciálne rozhodnutie o výklade článku 7 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1) v znení zmien vyplývajúcich z prijatia zmluvy o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 (Ú. v. ES L 1, 1994, s. 3),

SÚDNY DVOR,

v zložení: predseda G. C. Rodríguez Iglesias, predsedovia komôr P. Jann, N. Colneric a S. von Bahr, sudcovia C. Gulmann (spravodajca), D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.‑P. Puissochet, L. Sevón, V. Skouris a C. W. A. Timmermans,

generálna advokátka: C. Stix-Hackl,

tajomník: L. Hewlett, referentka,

vzhľadom na písomné pripomienky, ktoré predložili:

– Zino Davidoff SA, v zastúpení: M. Silverleaf, QC, a R. Hacon, barrister, ktorých splnomocnil R. Swift, solicitor,

– Levi Strauss & Co. a Levi Strauss (UK) Ltd, v zastúpení: H. Carr a D. Anderson, QC, ktorých splnomocnili Baker & MacKenzie, solicitors,

– A & G Imports Ltd, v zastúpení: G. Hobbs, QC, a C. May, barrister, ktorých splnomocnili A. Millmore a I. Mackie, solicitors,

– Tesco Stores Ltd a Tesco plc, v zastúpení: G. Hobbs a D. Alexander, barrister, ktorých splnomocnili C. Turner a E. Powell, solicitors,

– Costco Wholesale UK Ltd, v zastúpení: G. Hobbs a D. Alexander, ktorých splnomocnili G. Heath a G. Williams, solicitors,

– nemecká vláda, v zastúpení: W.‑D. Plessing, A. Dittrich a B. Muttelsee‑Schön, splnomocnení zástupcovia,

– francúzska vláda, v zastúpení: K. Rispal‑Bellanger a A. Maitrepierre, splnomocnené zástupkyne,

– talianska vláda, v zastúpení: U. Leanza, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato,

– fínska vláda, v zastúpení: E. Bygglin, splnomocnená zástupkyňa,

– švédska vláda, v zastúpení: A. Kruse, splnomocnený zástupca,

– Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: K. Banks, splnomocnená zástupkyňa,

– Autorité de surveillance AELE, v zastúpení: A.‑L. H. Rolland, splnomocnená zástupkyňa,

so zreteľom na správu pre pojednávanie,

po vypočutí ústnych pripomienok, ktoré predniesli Zino Davidoff SA, v zastúpení: M. Silverleaf, Levi Strauss & Co. a Levi Strauss (UK) Ltd, v zástúpení: H. Carr a D. Anderson, A & G Imports Ltd, v zastúpení: G. Hobbs a C. May, Tesco Stores Ltd, Tesco plc a Costco Wholesale UK Ltd, v zastúpení: G. Hobbs a D. Alexander, nemecka vláda, v zastúpení: H. Heitland, splnomocnený zástupca, francúzska vláda, v zastúpení: A. Maitrepierre, Komisia, v zastúpení: K. Banks, a Autorité de surveillance AELE, v zastúpení: P. Dyrberg a D. Sif Tynes, splnomocnení zástupcovia, na pojednávaní 16. januára 2001,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 5. apríla 2001,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Uznesením z 24. júna 1999 (vec C‑414/99) a dvoma uzneseniami z 22. júla 1999 (veci C‑415/99 a C‑416/99), doručenými Súdnemu dvoru 29. októbra 1999, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Cour), požiadal formou šiestich prejudiciálnych otázok v prvej veci a troch rovnakých prejudiciálnych otázok v druhých dvoch veciach v súlade s článkom 234 ES o výklad článku 7 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1) v znení zmien vyplývajúcich z prijatia zmluvy o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 (Ú. v. ES L 1, 1994 s. 3, ďalej len „smernica“).

2 Prejudiciálne otázky vyplynuli z troch sporov, v ktorých dvaja majitelia ochranných známok zapísaných v Spojenom kráľovstve a jeden majiteľ licencie ochrannej známky žalovali štyri obchodné spoločnosti založené podľa anglického práva v súvislosti s uvedením na trh Spojeného kráľovstva výrobkov predtým uvedených na trh mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej „EHP“).

Právny rámec

3 Článok 5 smernice 89/104 nazvaný „Práva z ochrannej známky“ znie takto:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

...

3. V rámci odsekov 1 a 2 možno okrem iného zakázať toto:

...

c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;

...“

4 Článok 7 smernice 89/104 nazvaný „Vyčerpanie práv z ochrannej známky“ stanovuje:

„1. Ochranná známka neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v spoločenstve.

2. Odsek 1 sa nepoužije v prípade, ak má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo zhoršil jeho stav.“

5 V súlade s článkom 65 ods. 2 Dohody o Európskom hospodárskom priestore v kombinácii s prílohou XVII bodom 4 tejto dohody bolo pôvodné znenie článku 7 ods. 1 smernice zmenené na účely tejto dohody tak, že výraz v Spoločenstve bol nahradený slovami „na území niektorej zmluvnej strany“.

6 V Spojenom kráľovstve smernicu harmonizoval s účinnosťou od 31. októbra 1994 Trade Marks Act 1994 (zákon o ochranných známkach z roku 1994).

Spory vo veci samej

Vec C‑414/99

7 Zino Davidoff SA (ďalej len „Davidoff“) je majiteľom dvoch ochranných známok Cool Water a Davidoff Cool Water zapísaných v Spojenom kráľovstve a používaných pre veľký počet toaletných potrieb a kozmetických výrobkov. Výrobky vyrobené Davidoff alebo v jeho mene, ktoré s jeho súhlasom obsahujú uvedené ochranné známky, sú predávané Davidoff alebo v jeho mene tak v EHP, ako aj mimo tohto priestoru.

8 Tieto výrobky majú sériové čísla výroby, tak ako to vyžadujú ustanovenia smernice Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 262, s. 169), harmonizovanej do právneho poriadku Spojeného kráľovstva Cosmetic Products (Safety) Regulations 1996 (nariadenie z roku 1996 o bezpečnosti kozmetických výrobkov) (SI 2925/1996). O otázke, či sériové čísla výroby majú aj iný účel ako rešpektovanie smernice 76/768 a vnútroštátnych ustanovení, ktoré ju implementujú, vnútroštátny súd nerozhodol.

9 V roku 1996 Davidoff uzatvoril zmluvu o výhradnej distribúcii s jedným podnikateľom zo Singapuru. Touto zmluvou sa distributér zaviazal na jednej strane predávať výrobky Davidoff iba na určenom území, mimo EHP, miestnym odberateľom, obchodníkom alebo maloobchodníkom a na druhej strane uložiť svojim zmluvným partnerom zákaz ďalšieho predaja výrobkov mimo dohodnutého územia. Zmluvné strany výslovne uviedli, že táto zmluva o výhradnej distribúcii sa riadi nemeckým právom.

10 A & G Imports Ltd (ďalej A & G) nadobudla zásoby výrobkov Davidoff vyrobených v EHP, ktoré boli pôvodne uvedené na trh v Singapure Davidoff alebo s jeho súhlasom.

11 A & G doviezla tieto výrobky do Spojeného kráľovstva a začala ich predávať. Ona sama alebo niektorý zo siete predajcov z časti alebo v celku odstránil alebo zmazal sériové čísla výroby.

12 V roku 1998 Davidoff podal žalobu proti A & G na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), tvrdiac okrem iného, že dovoz a predaj spomínaných výrobkov v Spojenom kráľovstve je porušením jeho práv z ochrannej známky.

13 A & G sa odvolala na ustanovenia článku 5 ods. 1 a článku 7 ods. 1 smernice a tvrdila, že dovoz a predaj sa uskutočnili so súhlasom Davidoff alebo by mali byť za také považované vzhľadom na okolnosti, za akých boli tieto výrobky uvedené na trh v Singapure.

14 Davidoff spochybnil skutočnosť, že súhlasil alebo že by bolo možné tvrdiť, že súhlasil s dovozom dotknutých výrobkov do EHP. Pritom sa odvolával na opodstatnené dôvody v zmysle článku 7 ods. 2 smernice, aby namietol dovoz a uvedenie na trh týchto výrobkov. Tieto dôvody boli založené na čiastočnom alebo úplnom odstránení alebo vymazaní sériových čísel výroby.

15 Rozhodnutím z 18. mája 1999 vnútroštátny súd zamietol žiadosť Davidoff o skrátené konanie, pretože usúdil, že spor mal byť prejednaný v riadnom konaní. Navyše súd usúdil, že pre priebeh konania je potrebné upresniť rozsah a účinok článku 7 ods. 1 a 2 smernice.

16 Za týchto okolností High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Má byť výraz uvedenie na trh v Spoločenstve so súhlasom majiteľa ochrannej známky v zmysle prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1) vykladaný tak, že zahŕňa každý súhlas, tak výslovný, ako aj implicitný a tak priamy, ako aj nepriamy?

2. Ak:

a) majiteľ ochrannej známky dovolil alebo súhlasil s dodaním výrobkov tretej osobe za takých okolností, že pri ďalšom obchodovaní s nimi je tretia osoba viazaná právom, ktorým sa riadi zmluva, na základe ktorej tieto výrobky kúpila, a

b) toto právo umožňuje predávajúcemu obmedziť ďalšie obchodovanie alebo používanie výrobkov kupujúcim a zároveň stanovuje, že ak takéto obmedzenie ďalšieho obchodovania predávajúcim alebo v jeho mene nie je ustanovené, tretia osoba má právo obchodovať s výrobkami v ktoromkoľvek štáte, teda aj štátoch Spoločenstva,

tak, ak žiadne účinné obmedzenie nebolo prijaté v súlade s týmto právom na obmedzenie práva tretej osoby uvádzať na trh výrobky, má byť smernica vykladaná v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky tým dal súhlas tretej osobe uvádzať výrobky na trh Spoločenstva?

3. Ak je odpoveď na predchádzajúcu otázku kladná, prináleží vnútroštátnemu súdu určiť vzhľadom na všetky okolnosti, či boli tretej strane uložené účinné obmedzenia?

4. Má sa článok 7 ods. 2 smernice vykladať v tom zmysle, že každé konanie tretej osoby, ktoré sa vážne dotýka hodnoty, príťažlivosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo výrobkov, na ktorých sa nachádza, tvorí opodstatnený dôvod, na ktorý sa môže majiteľ ochrannej známky odvolať, aby zakázal ďalšie obchodovanie s výrobkami?

5. Má sa článok 7 ods. 2 smernice vykladať v tom zmysle, že odstránenie alebo zmazanie treťou osobou (sčasti alebo v celku) akéhokoľvek označkovania na výrobku je opodstatneným dôvod, na ktorý sa môže majiteľ ochrannej známky odvolať, aby zakázal ďalšie obchodovanie s výrobkami, ak uvedené odstránenie alebo vymazanie pravdepodobne nespôsobí žiadnu vážnu alebo značnú ujmu dobrému menu ochrannej známky alebo výrobkom, na ktoré je pridaná?

6. Má sa článok 7 ods. 2 smernice vykladať v tom zmysle, že odstránenie alebo zmazanie treťou osobou (sčasti alebo v celku) sériových čísel výroby uvedených na výrobkoch je opodstatneným dôvodom, na ktorý sa môže majiteľ ochrannej známky odvolať, aby zakázal ďalšie obchodovanie s výrobkami, ak z uvedeného odstránenia alebo vymazania vyplýva, že dotknuté výrobky

a) porušujú ktorúkoľvek časť trestného zákona členského štátu (ktorá sa netýka ochranných známok) alebo

b) porušujú ustanovenia smernice Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 262, s. 169)?“

Veci C‑415/99 a C‑416/99

17 Levi Strauss & Co., obchodná spoločnosť založená podľa práva štátu Delaware (Spojené štáty americké), je majiteľom ochranných známok Levi’s a 501, zapísaných v Spojenom kráľovstve a používaných najmä pre džínsy.

18 Levi Strauss (UK) Ltd, obchodná spoločnosť založená podľa anglického práva, je v Spojenom kráľovstve majiteľom licencie ochrannej známky udelenej Levi Strauss & Co. na výrobu, predaj a distribúciu, najmä džínsov Levi’s 501. Tieto výrobky predáva v Spojenom kráľovstve samostatne alebo prostredníctvom licencií, ktoré udeľuje rôznym maloobchodníkom v rámci systému vybranej distribúcie.

19 Tesco Stores Ltd a Tesco plc (ďalej spolu len „Tesco“) sú dve obchodné spoločnosti podľa anglického práva, pričom druhá menovaná je materskou spoločnosťou prvej. Tesco prevádzkuje jednu z najdôležitejších sietí supermarketov v Spojenom kráľovstve. Okrem iného predáva aj oblečenie.

20 Costco Wholesale UK Ltd (ďalej Costco), obchodná spoločnosť podľa anglického práva, predáva v Spojenom kráľovstve široký sortiment značkových výrobkov, najmä oblečenia.

21 Levi Strauss & Co. A Levi Strauss (UK) Ltd (ďalej spolu len „Levi’s“) vždy odmietali predať Tesco alebo Costco džínsy Levi’s 501 a nesúhlasili s tým, aby sa tieto spoločnosti stali autorizovanými predajcami týchto výrobkov.

22 Tesco a Costco si zadovážili džínsy Levi’s 501, autentický tovar pôvodne predaný Levi’s alebo v ich mene, prostredníctvom obchodníkov, ktorí ich dovážali z krajín, ktoré nie sú členmi EHP. Zmluvy, na základe ktorých nadobudli tieto výrobky, neobsahovali žiadne obmedzenia určujúce, či tieto výrobky môžu alebo nemôžu byť predávané na určitom území. Džínsy, ktoré kúpil Tesco, boli vyrobené Levi’s alebo v jeho mene v Spojených štátoch amerických, v Mexiku alebo v Kanade. Tie, ktoré kúpil Costco, boli za rovnakých okolností vyrobené v Spojených štátoch amerických alebo v Mexiku.

23 Dodávatelia Tesco a Costco dostali tieto tovary priamo alebo nepriamo od autorizovaných predajcov v Spojených štátoch, Kanade alebo Mexiku, alebo aj od veľkoobchodníkov, ktorí ich kúpili od „zhromažďovačov“, teda osôb kupujúcich džínsy v malých množstvách u autorizovaných predajcov, najmä v Spojených štátoch a Kanade.

24 V roku 1998 Levi’s podal žalobu na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), proti Tesco a Costco. Tvrdila, že dovoz a predaj džínsov Levi’s týmito spoločnosťami bolo porušením ich práv z ochrannej známky.

25 Uviedla, že v Spojených štátoch amerických a Kanade zakázala svojim autorizovaným predajcom listom, ústne alebo smernicami veľkoobchod, z tohto zákazu vyplývalo, že tovary mohli byť predané iba konečným spotrebiteľom. Vo svojich formulároch písomne potvrdzujúcich objednávku si vyhradila právo, ktoré niekoľkokrát použila, zastaviť poskytovanie výrobkov predajcovi, ktorý by porušil tento zákaz. Požiadala svojich autorizovaných predajcov, aby obmedzili predaj oblečenia na určitý počet, zväčša šesť na zákazníka, a aby umiestnili vo svojich obchodoch tabule zakazujúce ďalší predaj vo veľkom, ako aj spomínané obchodné obmedzenie. V Mexiku predala svoje výrobky autorizovaným veľkoobchodníkom. Vždy ich oboznámila, predovšetkým prostredníctvom opakovaných listov, s pravidlom, že tovar nemá byť predávaný na vývoz.

26 Tesco priznal, že vedel, že v tom čase si Levi’s neželala, aby jej džínsy boli predávané v EHP inak ako prostredníctvom autorizovaných predajcov. Costco naopak tvrdil, že o tom nevedel.

27 Tesco a Costco zdôraznili, že nie sú viazané žiadnou zmluvnou výhradou. Levi’s sa nesnažil uložiť akékoľvek obmedzenia vo vzťahu k tovaru alebo rozširovať informácie o tomto predmete a nevyhradila si práva akýmkoľvek spôsobom. Z uvedeného podľa nich vyplýva, že podnikateľ, ktorý kúpil sporné džínsy, mal právo s nimi voľne nakladať.

28 Za týchto okolností High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court), rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Ak tovary chránené zapísanou ochrannou známkou boli uvedené na trh štátu, ktorý nepatrí do Európskeho hospodárskeho priestoru, majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom a tieto tovary boli dovezené alebo predávané treťou osobou v Európskom hospodárskom priestore, umožňuje smernica 89/104/EHS majiteľovi ochrannej známky zakázať takýto dovoz alebo predaj, ak ho výslovne a jasne nedovolil, alebo tento súhlas môže byť implicitný?

2. Ak odpoveď na prvú otázku bude, že súhlas môže byť implicitný, podobné dovolenie môže byť odvodené od okolnosti, že tovary boli predané majiteľom ochrannej známky alebo v jeho mene bez zmluvnej výhrady zakazujúcej ďalší predaj vo vnútri Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá by zaväzovala tak prvého kupujúceho, ako aj všetkých nasledujúcich?

3. Ak tovary chránené zapísanou ochrannou známkou boli uvedené na trh štátu, ktorý nepatrí do Európskeho hospodárskeho priestoru:

a) do akej miery je relevantné alebo určujúce pre odpoveď na otázku, či majiteľ ochrannej známky dovolil, aby tieto tovary boli uvedené na trh v Európskom hospodárskom priestore v zmysle smernice:

i) že osoba, aj keď nebola autorizovaným predajcom, uviedla tovar na trh, vediac, že je zákonným vlastníkom tovaru a že na tomto tovare sa nenachádza žiaden údaj, ktorý by zakazoval ich uvedenie na trh v Európskom hospodárskom priestore, a/alebo

ii) že osoba, aj keď nebola autorizovaným predajcom, uviedla tovar na trh, vediac, že majiteľ ochrannej známky bol proti tomu, aby tento tovar bol uvedený na trh v Európskom hospodárskom priestore, a/alebo

iii) že osoba, aj keď nebola autorizovaným predajcom, uviedla tovar na trh, vediac, že majiteľ ochrannej známky bol proti tomu, aby tento tovar bol uvedený na trh inou osobou ako autorizovaným predajcom, a/alebo

iv) že tovar bol zakúpený u autorizovaných predajcov v štáte, ktorý nepatrí do Európskeho hospodárskeho priestoru, a že títo predajcovia boli majiteľom ochrannej známky oboznámení so skutočnosťou, že nesúhlasí s predajom tovaru na účel ďalšieho predaja, a napriek tomu títo predajcovia v zmluvách so svojimi kupcami neuviedli výhrady o spôsobe, ako môžu ďalej s tovarom nakladať, a/alebo

v) že tovar bol kúpený od autorizovaných veľkoobchodníkov v štáte, ktorý nepatrí do Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorí boli majiteľom ochrannej známky oboznámení, že tovar má byť predaný maloobchodníkom v tomto štáte mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a že nemá byť predaný na vývoz, a napriek tomu títo veľkoobchodníci v zmluvách so svojimi kupcami neuviedli výhrady o spôsobe, ako môžu ďalej s tovarom nakladať, a/alebo

vi) že majiteľ ochrannej známky oboznámil alebo neoboznámil všetkých ďalších kupcov tovaru (teda tých, ktorí kúpili tovar od kupcov nakupujúcich priamo od majiteľa ochrannej známky a ktorí ho predali ďalej osobe, ktorá tovar uviedla na trh v Európskom hospodárskom priestore) s jeho námietkou voči predaju tovaru na účel ďalšieho predaja, a/alebo

vii) že majiteľ ochrannej známky uviedol alebo neuviedol zmluvnú výhradu, z ktorej by vyplývalo, že prvý kupca má právny zákaz predať tovar akejkoľvek inej osobe ako konečnému spotrebiteľovi na účel ďalšieho predaja;

b) do akej miery odpoveď na otázku, či majiteľ ochrannej známky súhlasil alebo nie, aby tovary boli uvedené na trh v Európskom hospodárskom priestore, závisí v zmysle smernice od iných faktorov a prípadne od ktorých?“

29 Uznesením predsedu Súdneho dvora z 15. decembra 1999 boli veci C‑414/99 až C‑416/99 spojené na spoločné konanie v súlade s článkom 43 rokovacieho poriadku na účely písomnej a ústnej časti konania a vydania konečného rozsudku.

O otázkach týkajúcich sa článku 7 ods. 1 smernice

Úvodne pripomienky

30 Je potrebné poznamenať, že vo veci C‑414/99 otázky položené vo vzťahu k výrobkom uvedeným na trh v Spoločenstve sú vo veciach C‑415/99 a C‑416/99 položené vo vzťahu k výrobkom uvedeným na trh EHP, berúc do úvahy zmenu článku 7 ods. 1 smernice 89/104 Dohovorom o EHP.

31 Z uvedeného vyplýva, že odpovede sa nebudú líšiť pre členské štáty Spoločenstva podľa toho, či ide o prvú alebo druhú vec, v tomto rozsudku bude uvedenie tovaru na trh spomínané v súvislosti s uvedením na trh EHP.

32 Je potrebné pripomenúť, že v článkoch 5 a 7 smernice zákonodarca Spoločenstva stanovil pravidlo vyčerpania, podľa ktorého právo z ochrannej známky neoprávňuje majiteľa, aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh v Spoločenstve. Prijatím týchto ustanovení zákonodarca Spoločenstva nedal členským štátom možnosť prijať vo vnútroštátnej právnej úprave vyčerpanie práv z ochrannej známky pre výrobky uvedené na trh v tretích štátoch (rozsudok zo 16. júla 1998, Silhouette International Schmied, C‑355/96, Zb. s. I‑4799, bod 26).

33 Účinkom smernice je obmedziť vyčerpanie práv z ochrannej známky vyplývajúcich majiteľovi ochrannej známky iba na prípady výrobkov uvedených na trh v EHP a umožniť majiteľovi ochrannej známky uvádzať ich na trh mimo EHP bez toho, aby boli vyčerpané jeho práva vo vnútri EHP. Keďže bolo upresnené, že uvedenie na trh mimo EHP nevyčerpáva práva majiteľa ochrannej známky namietať dovoz týchto výrobkov bez jeho súhlasu, zákonodarca Spoločenstiev takto umožnil majiteľovi ochrannej známky dohliadať na prvé uvedenie na trh v EHP výrobkov chránených ochrannou známkou (rozsudok z 1. júla 1999, Sebago et Maison Dubois, C‑173/98, Zb. s. I‑4103, bod 21).

34 Týmito prejudiciálnymi otázkami sa vnútroštátny súd hlavne pýta, za akých okolností môže byť predpokladané, že majiteľ ochrannej známky dal súhlas priamo alebo nepriamo tretím osobám, súčasným vlastníkom výrobkov chránených touto ochrannou známkou a uvedených na trh mimo EHP majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, aby doviezli uvedené výrobky a uviedli ich na trh v EHP.

O možnosti implicitného súhlasu majiteľa ochrannej známky s uvedením na trh v EHP

35 Prvou otázkou položenou v každej z vecí C‑414/99 až C‑416/99 sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či článok 7 ods. 1 smernice má byť vykladaný v tom zmysle, že súhlas majiteľa ochrannej známky s uvedením na trh v EHP výrobkov chránených ochrannou známkou, ktoré boli pôvodne uvedené na trh mimo EHP týmto majiteľom alebo s jeho súhlasom, musí byť výslovný alebo môže byť aj implicitný.

36 Táto otázka teda smeruje k upresneniu spôsobu vyjadrenia súhlasu majiteľa ochrannej známky s uvedením na trh v EHP.

37 Odpoveď na podobnú otázku predpokladá, že bude najprv určené, či vo vzťahu k prípadom podobným tým, ktoré sú predmetom vnútroštátnych sporov, pojem „súhlas“ uvedený v článku 7 ods. 1 smernice musí byť jednotne vykladaný v právnom poriadku Spoločenstva.

38 Talianska vláda usudzuje, že v prípade uvedenia na trh mimo EHP nikdy nedochádza k vyčerpaniu práv z ochrannej známky ako dôsledok ustanovení práva Spoločenstiev, pretože takéto vyčerpanie práv nie je upravené smernicou. Otázka týkajúca sa súhlasu vyjadreného výslovne alebo mlčky s dovozom do EHP sa nevzťahuje na súhlas s vyčerpaním práv upravený v článku 7 ods. 1 smernice, ale na úkon povoľujúci nakladanie s tovarom chráneným ochrannou známkou, ktorý upravuje dotknuté vnútroštátne právo.

39 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že články 5 až 7 smernice úplne harmonizujú pravidlá týkajúce sa práv z ochrannej známky, a tým definujú práva majiteľov ochranných známok v Spoločenstve (rozsudok Silhouette International Schmied, už citovaný, body 25 a 29).

40 Článok 5 smernice dáva majiteľovi ochrannej známky výlučné práva, ktoré mu najmä umožňujú zakázať všetkým tretím osobám dovážať „bez jeho súhlasu“ výrobky označené jeho ochrannou známkou. Článok 7 ods. 1 obsahuje výnimku z tohto pravidla v tom zmysle, že ustanovuje, že právo majiteľa ochrannej známky sa vyčerpá, ak boli výrobky uvedené na trh v EHP majiteľom ochrannej známky alebo „s jeho súhlasom“.

41 Z uvedeného vyplýva, že súhlas, ktorý znamená vzdanie sa majiteľom ochrannej známky svojho výlučného práva vyplývajúceho z článku 5 smernice zakázať všetkým tretím osobám dovážať výrobky označené jeho ochrannou známkou, je určujúci pre zánik tohto práva.

42 Ak by však pojem súhlas bol upravený vnútroštátnym právom členských štátov, pre majiteľov ochranných známok by z toho mohol vyplývať rôzny stupeň ochrany v závislosti od konkrétneho vnútroštátneho práva. Cieľ, aby požívali „v právnych systémoch všetkých členských štátov tú istú ochranu“, upravený v deviatom úvodnom ustanovení smernice 89/104 a označený v ňom ako „podstatný“, by nebol dosiahnutý.

43 Prináleží teda Súdnemu dvoru, aby podal jednotný výklad pojmu „súhlas“ s uvedením na trh v EHP, tak ako je upravený v článku 7 ods. 1 smernice.

44 Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom, nemecká, fínska a švédska vláda a Dozorný úrad EZVO pripúšťajú výslovne alebo v podstate, že súhlas s uvedením na trh v EHP výrobkov pôvodne uvedených na trh mimo tohto priestoru môže byť tak výslovný, ako aj implicitný. Naproti tomu francúzska vláda tvrdí, že súhlas musí byť výslovný. Komisia usudzuje, že otázkou nie je, či súhlas má byť výslovný alebo implicitný, ale či mal majiteľ ochrannej známky možnosť uplatniť si svoje výlučné práva, ktoré má v EHP.

45 Je potrebné uviesť, že vzhľadom na jeho dôležitosť pre zánik výlučného práva majiteľov ochranných známok napadnutých v sporoch pred vnútroštátnym súdom, práva, ktoré im umožňuje dohliadať na prvé uvedenie na trh v EHP, súhlas musí byť vyjadrený spôsobom, z ktorého jednoznačne vyplynie vôľa vzdať sa tohto práva.

46 Takáto vôľa v zásade vyplýva z výslovného vyjadrenia súhlasu. Nie je však možné vylúčiť, že v niektorých prípadoch táto vôľa môže implicitne vyplynúť z predchádzajúcich skutočností a okolností, ktoré nastali súčasne alebo následne po uvedení na trh mimo EHP a ktoré po posúdení vnútroštátnym súdnym orgánom tiež jednoznačne vyjadrujú určité vzdanie sa majiteľom ochrannej známky jeho práva.

47 Je teda potrebné odpovedať na prvú otázku položenú v každej z vecí C‑414/99 až C‑416/99, že článok 7 ods. 1 smernice sa má vykladať v tom zmysle, že súhlas majiteľa ochrannej známky s uvedením na trh v EHP výrobkov označených touto ochrannou známkou, ktoré boli predtým uvedené na trh mimo EHP majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, môže byť implicitný, ak vyplýva z predchádzajúcich skutočností alebo okolností, ktoré nastali súčasne alebo následne po uvedení na trh mimo EHP a ktoré po posúdení vnútroštátnym súdnym orgánom jednoznačne vyjadrujú určité vzdanie sa majiteľom ochrannej známky jeho práva zakázať uvedenie na trh v EHP.

O možnosti implicitného súhlasu vyplývajúceho z mlčania majiteľa ochrannej známky

48 Druhou a treťou otázkou písmena a) bodov i), vi) a vii) vo veciach C‑415/99 a C‑416/99 a druhou otázkou vo veci C‑414/99 sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či so zreteľom na skutkový stav vo vnútroštátnych sporoch implicitný súhlas môže vyplynúť:

– z toho, že majiteľ ochrannej známky neoznámil všetkým nasledujúcim nadobúdateľom výrobkov uvedených na trh mimo EHP, že nesúhlasí s ich uvedením na trh v EHP,

– z toho, že na uvedených výrobkoch sa nenachádza údaj o zákaze ich uvedenia na trh v EHP,

– z okolnosti, že majiteľ ochrannej známky previedol vlastníctvo k výrobkom chráneným ochrannou známkou bez zmluvných výhrad a podľa zákona, ktorým sa táto zmluva riadi, právo prevodu vlastníctva bez uvedenia zmluvných výhrad zahŕňa právo neobmedzeného ďalšieho predaja alebo prinajmenšom možného uvedenia na trh v EHP.

49 Odvolávajúc sa najmä na už citované rozsudky Silhouette International Schmied a Sebago a Maison Dubois, A & G, Tesco a Costco spoločne tvrdia, že konanie žalovaného v spore o porušení práv z ochrannej známky by malo byť považované za konanie so súhlasom majiteľa ochrannej známky, pokiaľ majiteľ ochrannej známky nepreukáže opak.

50 Podľa nich majiteľ ochrannej známky, ktorý si želá, aby jeho výlučné právo bolo zachované v EHP, sa musí ubezpečiť, že:

– výrobky chránené ochrannou známkou obsahujú jasný údaj o výhradách predaja v tomto priestore a

– tieto výhrady sú uvedené v predajných zmluvách a v zmluvách o ďalšom predaji.

51 A & G tvrdí, že ustanovenie zmluvy uzatvorenej medzi Davidoff a jeho predajcom v Singapure, na základe ktorého sa predajca zaviazal uložiť svojim zmluvným partnerom povinnosť nepredávať výrobky mimo dohodnutého územia, nezakázal predajcovi ani jeho ďalším zmluvným partnerom predať tieto výrobky tretím osobám v rámci dohodnutého územia s neobmedzeným právom ďalšieho predaja. Spisový materiál vo veci samej však neobsahuje žiaden dôkaz o tom, že predajca alebo jeho ďalší zmluvní partneri predali sporné výrobky mimo dohodnutého územia. Navyše žiaden údaj na výrobkoch alebo ich obale neupozorňoval na výhrady s ich ďalším predajom a tieto výrobky boli kúpené a neskôr predané A & G bez akejkoľvek výhrady tohto druhu.

52 Tesco a Costco tvrdia, že ak v zmluvách, na základe ktorých podnikateľský subjekt nadobudol výrobky chránené ochrannou známkou uvedené na trh mimo EHP, chýbajú výhrady ich ďalšieho predaja, nie je dôležité, že majiteľ ochrannej známky oznámil výzvami alebo akýmkoľvek iným spôsobom, že si neželá, aby tieto výrobky boli týmto subjektom predané do EHP.

53 Napriek tomu je potrebné uviesť, že z odpovede na prvú otázku položenú vo všetkých troch veciach C‑414/99 až C‑416/99 vyplýva, že súhlas má byť výslovne vyjadrený a že skutočnosti zohľadňujúce existenciu implicitného súhlasu majú jednoznačne vyjadrovať vzdanie sa majiteľom ochrannej známky svojho výlučného práva zákazu.

54 Z uvedeného vyplýva, že prináleží podnikateľskému subjektu, ktorý sa dovoláva existencie súhlasu, aby ho dokázal, a nie majiteľovi ochrannej známky, aby preukázal, že súhlas nedal.

55 Implicitný súhlas s uvedením na trh v EHP výrobkov uvedených na trh mimo EHP teda nemôže vyplývať z mlčania majiteľa ochrannej známky.

56 Rovnako implicitný súhlas nemôže vyplývať z toho, že majiteľ ochrannej známky neoznámil svoj nesúhlas s uvedením na trh v EHP a ani z toho, že na uvedených výrobkoch sa nenachádza údaj o zákaze ich uvedenia na trh v EHP.

57 Nakoniec taký súhlas nemôže vyplývať z okolnosti, že majiteľ ochrannej známky previedol vlastníctvo k výrobkom chráneným ochrannou známkou bez zmluvných výhrad a podľa zákona, ktorým sa táto zmluva riadi, právo prevodu vlastníctva bez uvedenia zmluvných výhrad zahŕňa právo neobmedzeného ďalšieho predaja alebo prinajmenšom možného uvedenia na trh v EHP.

58 V skutočnosti vnútroštátny zákon, ktorý by zobral do úvahy iba mlčanie majiteľa ochrannej známky, by pripustil nie implicitný súhlas, ale domnelý súhlas. Tým by zaprel požiadavku pozitívneho súhlasu, tak ako vyplýva z práva Spoločenstva.

59 Keďže prináleží zákonodarcovi Spoločenstiev ustanoviť práva majiteľa ochrannej známky v členských štátoch Spoločenstva, nie je možné dovoliť, aby sa uplatnili právne ustanovenia vyplývajúce z práva, ktorým sa riadi zmluva o uvedení na trh mimo EHP, na obmedzenie ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky na základe článku 5 ods. 1 a článku 7 ods. 1 smernice.

60 Je teda potrebné odpovedať na druhú a tretiu otázku písmena a) body i), vi) a vii) vo veciach C‑414/99 a C‑416/99 a na druhú otázku vo veci C‑414/99 tak, že implicitný súhlas nemôže vyplynúť:

– z toho, že majiteľ ochrannej známky neoznámil všetkým nasledujúcim nadobúdateľom výrobkov uvedených na trh mimo EHP, že nesúhlasí s ich uvedením na trh v EHP,

– z toho, že na uvedených výrobkoch sa nenachádza údaj o zákaze ich uvedenia na trh v EHP,

– z okolnosti, že majiteľ ochrannej známky previedol vlastníctvo k výrobkom chráneným ochrannou známkou bez zmluvných výhrad a podľa zákona, ktorým sa táto zmluva riadi, právo prevodu vlastníctva bez uvedenia zmluvných výhrad zahŕňa právo neobmedzeného ďalšieho predaja alebo prinajmenšom možného uvedenia na trh v EHP.

61 S ohľadom na túto odpoveď nie je potrebné odpovedať na tretiu otázku položenú vo veci C‑414/99.

O dôsledkoch nevedomosti podnikateľského subjektu dovážajúceho do EHP výrobky chránené ochrannou známkou, o zákaze tohto dovozu vyjadrenom majiteľom ochrannej známky

62 Treťou otázkou písmenom a) bodmi ii) až v) položenou vo veciach C‑415/99 a C‑416/99 sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či je náležité v súvislosti s vyčerpaním práv z ochrannej známky jej majiteľa:

– že subjekt, ktorý dováža výrobky chránené ochrannou známkou, nevie o zákaze majiteľa ochrannej známky uviesť ich na trh EHP alebo uviesť ich na tento trh inými subjektmi ako autorizovanými predajcami, alebo

– že ďalší autorizovaní predajcovia a veľkoobchodníci neuložili svojim zmluvným partnerom zmluvné výhrady obsahujúce tento zákaz, aj keď ich o ňom majiteľ ochrannej známky informoval.

63 Tieto otázky nastoľujú problém záväznosti voči tretej osobe majúcej tovary, obmedzenia práva voľne disponovať s týmito tovarmi, ktoré si vyhradil prvý predajca voči prvému kupcovi alebo na ktorom sa obe zmluvné strany dohodli pri predaji.

64 Tieto otázky nesúvisia s otázkou účinku súhlasu s uvedením na trh v EHP na práva z ochrannej známky. V skutočnosti, keďže takýto súhlas nevyplýva z mlčania majiteľa ochrannej známky, prípadne vyjadrenie zákazu uvedenia na trh v EHP, ktoré majiteľ ochrannej známky nemusí urobiť, a tým väčšmi uvedenie tohto zákazu do jednej alebo viacerých zmlúv uzatvorených v rámci distribučnej siete netvoria podmienku zabezpečenia jeho výlučného práva.

65 Vnútroštátne pravidlá o záväznosti voči tretej osobe nie sú teda náležité pre vyriešenie sporu medzi majiteľom ochrannej známky a nasledujúcim subjektom distribučnej siete vo vzťahu k zabezpečeniu alebo zániku práv z ochrannej známky.

66 Na tretiu otázku písmeno a) body ii) až v) položenú vo veciach C‑415/99 a C‑416/99 je teda potrebné odpovedať tak, že nie je relevantné v súvislosti s vyčerpaním práv z ochrannej známky jej majiteľa:

– že subjekt, ktorý dováža výrobky chránené ochrannou známkou, nevie o zákaze majiteľa ochrannej známky uviesť ich na trh EHP alebo uviesť ich na tento trh inými subjektmi ako autorizovanými predajcami, alebo

– že ďalší autorizovaní predajcovia a veľkoobchodníci neuložili svojim zmluvným partnerom zmluvné výhrady obsahujúce tento zákaz, aj keď ich o ňom majiteľ ochrannej známky informoval.

67 S ohľadom na túto odpoveď a odpovede uvedené prv nie je potrebné odpovedať na tretiu otázku písmeno b) položenú vo veciach C‑415/99 a C‑416/99.

O otázkach týkajúcich sa článku 7 ods. 2 smernice

68 Vzhľadom na odpovede na predchádzajúce otázky nie je potrebné na vyriešenie vnútroštátneho sporu odpovedať na štvrtú, piatu a šiestu otázku položené vo veci C‑414/99.

O trovách

69 Nemecká, talianska a holandská vláda, ako aj Komisia Európskych spoločenstiev, nemajú právo na náhradu trov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s pripomienkami podanými Súdnemu dvoru. Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd.

Z týchto dôvodov

SÚDNY DVOR

o otázkach, ktoré mu predložil High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) uzneseniami z 24. júna a z 22. júla 1999, rozhodol takto:

1. Článok 7 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok v znení zmien vyplývajúcich z prijatia zmluvy o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 sa má vykladať v tom zmysle, že súhlas majiteľa ochrannej známky s uvedením na trh v Európskom hospodárskom priestore výrobkov označených touto ochrannou známkou, ktoré boli predtým uvedené na trh mimo Európskeho hospodárskeho priestoru majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, môže byť implicitný, ak vyplýva z predchádzajúcich skutočností alebo okolností, ktoré nastali súčasne alebo následne po uvedení na trh mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a ktoré po posúdení vnútroštátnym súdnym orgánom jednoznačne vyjadrujú určité vzdanie sa majiteľom ochrannej známky jeho práva zakázať uvedenie na trh v Európskom hospodárskom priestore.

2. Implicitný súhlas nemôže vyplynúť:

– z toho, že majiteľ ochrannej známky neoznámil všetkým nasledujúcim nadobúdateľom výrobkov uvedených na trh mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, že nesúhlasí s ich uvedením na trh v Európskom hospodárskom priestore,

– z toho, že na uvedených výrobkoch sa nenachádza údaj o zákaze ich uvedenia na trh v Európskom hospodárskom priestore,

– z okolnosti, že majiteľ ochrannej známky previedol vlastníctvo k výrobkom chráneným ochrannou známkou bez zmluvných výhrad a podľa zákona, ktorým sa táto zmluva riadi, právo prevodu vlastníctva bez uvedenia zmluvných výhrad zahŕňa právo neobmedzeného ďalšieho predaja alebo prinajmenšom možného uvedenia na trh v Európskom hospodárskom priestore.

3. Nie je relevantné v súvislosti s vyčerpaním práv z ochrannej známky jej majiteľa:

– že subjekt, ktorý dováža výrobky chránené ochrannou známkou, nevie o zákaze majiteľa ochrannej známky uviesť ich na trh EHP alebo uviesť ich na tento trh inými subjektmi ako autorizovanými predajcami, alebo

– že ďalší autorizovaní predajcovia a veľkoobchodníci neuložili svojim zmluvným partnerom zmluvné výhrady obsahujúce tento zákaz, aj keď ich o ňom majiteľ ochrannej známky informoval.

Rodríguez Iglesias Jann Colneric

von Bahr Gulmann Edward

La Pergola Puissochet Sevón

Skouris Timmermans

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 20. novembra 2001.

Tajomník Predseda