NÁVRHY GENEÁLNEHO ADVOKÁTA

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

prednesené 10. novembra 2005 1( )

Vec C‑206/04 P

Muelhens GmbH & Co. KG

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu

(ochranné známky a vzory)

„Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Slovná ochranná známka ,Zirh‘ – Námietka majiteľa ochrannej známky Spoločenstva ,Sir‘ – Zamietnutie námietky“

1. Predmetom tohto odvolania je rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (štvrtej komory) z 3. marca 2004( ), ktorým bola zamietnutá žaloba o neplatnosť rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT“) zamietajúceho námietku podanú spoločnosťou Muelhens GmbH & Co. KG (ďalej len „Muelhens“) majiteľom obrazovej ochrannej známky Spoločenstva „Sir“ a odvolateľom v tomto konaní proti slovnému označeniu „Zirh“ pre parfumy a kozmetické výrobky.

2. Diskusia sa opäť týka výkladu pravdepodobnosti zámeny stanovenej v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke spoločenstva( ). Odvolanie je založené na jedinom dôvode rozdelenom na dve časti, ktoré sa týkajú posúdenia existencie uvedenej pravdepodobnosti zámeny s ohľadom na niektoré spôsoby uvádzania výrobkov označených kolidujúcimi ochrannými známkami na trh a pravidla zavedeného Súdom prvého stupňa v skoršej judikatúre, podľa ktorej môže prevaha koncepčného prvku neutralizovať fonetické podobnosti.

3. V tejto súvislosti je tiež zaujímavý rozsudok, ktorý 6. mája 2004 vyhlásil Landgericht Hamburg (Nemecko), rozhodujúci ako súd pre ochranné známky Spoločenstva. Tento súd, na ktorý bola podaná žaloba pre porušenie medzi vyššie uvedenými podnikmi vo veci tých istých ochranných známok, rozhodol v prospech majiteľa ochrannej známky „Sir“ proti majiteľovi ochrannej známky „Zirh“ z dôvodu, že sa preukázala pravdepodobnosť zámeny medzi týmito dvomi ochrannými známkami. Aj keď tento rozsudok nie je nevyhnutný na skúmanie podstaty tejto veci, zasluhuje si v súvislosti so systémom ochranných známok Spoločenstva určité zamyslenie.

I – Nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva

4. Nariadenie č. 40/94 je základnou normou, ktorá sa má uplatniť na vyriešenie predmetného problému v tejto veci.

5. Podľa jeho článku 4 tak môže ochranná známka Spoločenstva pozostávať z „akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslic, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov“.

6. Relatívne dôvody zamietnutia sú uvedené v článku 8, ktorého odsek 1 písm. b) stanovuje:

„1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:

a) …

b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny – neoficiálny preklad] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny – neoficiálny preklad] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.

…“

7. Je potrebné uviesť články nariadenia č. 40/94 týkajúce sa na jednej strane uplatniteľnej právnej úpravy v prípade porušenia práv k priemyselnému vlastníctvu a na druhej strane súdov pre ochranné známky Spoločenstva, aj keď nemajú priamy vplyv na podstatu tejto veci.

8. Pokiaľ ide o prvý z týchto aspektov, článok 14 uvádza:

„1. Účinky ochrannej známky spoločenstva sú [výlučne – neoficiálny preklad] upravené ustanoveniami tohto nariadenia. V iných ohľadoch je porušenie ochrannej známky spoločenstva upravené vnútroštátnym právom týkajúcim sa porušenia národnej ochrannej známky v súlade s ustanoveniami hlavy X.

2. …

3. Rokovací poriadok, ktorý sa bude uplatňovať, sa stanoví v súlade s ustanoveniami hlavy X.“

9. V tejto súvislosti článok 91 ods. 1 uvedený v druhom oddiele „Spory týkajúce sa porušenia a platnosti ochranných známok spoločenstva“ hlavy X nazvanej „Právomoc a konanie v súdnych žalobách týkajúcich sa ochranných známok spoločenstva“ ukladá členským štátom určiť na svojich územiach obmedzený počet „národných súdov a tribunálov prvej a druhej inštancie, ďalej len ‚súdy pre ochranné známky spoločenstva‘, ktoré budú plniť funkcie pridelené na základe tohto nariadenia“.

10. Podľa článku 92, uvedenom v tej istej hlave a v tom istom oddiele:

„Súdy pre ochranné známky spoločenstva majú výlučnú právomoc:

a) všetky žaloby o porušení a – pokiaľ sú povolené na základe vnútroštátneho práva – žaloby vzhľadom na hroziace porušenie týkajúce sa ochranných známok spoločenstva;

b) žaloby o vyhlásenie o neporušení, pokiaľ sú povolené na základe vnútroštátneho práva;

…“

II – Okolnosti predchádzajúce odvolaniu

A – Skutkové okolnosti prejednávanej veci

11. Zirh International Corp. podal na ÚHVT 21. septembra 1999 prihlášku slovnej ochrannej známky „Zirh“ ako ochrannej známky Spoločenstva, ktorá bola 3. apríla 2000 zverejnená vo Vestníku ochranných známok Spoločenstva č. 27/2000.

12. Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 3, 5 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

13. Dňa 24. mája 2000 podal podnik Muelhens na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 námietku proti zápisu ochrannej známky pre všetky výrobky a služby uvedené v prihláške. Námietka sa zakladala na skoršej obrazovej ochrannej známke Spoločenstva obsahujúcej slovný prvok „Sir“, ktorý označuje výrobky patriace do triedy 3 Niceskej dohody a zodpovedá tomuto opisu: „parfuméria, éterické oleje, kozmetika, vlasové vody, prípravky na čistenie zubov, mydlá“.

14. Spoločnosť Zirh upresnila 2. októbra 2000 druhy tovarov a služieb uvedených v prihláške takto:

– „mydlá; parfuméria; éterické oleje; kozmetické prípravky; vlasové vody; vody po holení; detské púdre, telové a pleťové púdre; detské šampóny, vlasové šampóny; vlasové kondicionéry; balzamy, krémy, gély a vody po holení; balzam a lesk na pery; kúpeľové a sprchové gély; krémy a vody pre starostlivosť o pokožku; deodoranty a antiperspiranty; pleťové masky; prípravky na tvarovanie účesov; telové oleje; parfumy; krémy a vody na čistenie pleti; hydratačné krémy pre starostlivosť o pokožku; dezodoračné a telové mydla pre starostlivosť o pokožku; ochranné prípravky proti slnečnému žiareniu a prípravky proti slnečnému žiareniu s vysokými ochrannými faktormi“, ktoré patria do triedy 3,

– „hygienické a kozmetické služby; kadernícke služby; služby salónov krásy; výskum a vývoj v oblasti kozmetických výrobkov; výskum a vývoj v oblasti parfumov“, ktoré patria do triedy 42.

15. Spoločnosť Muelhens však na svojej námietke trvala.

16. Námietkové oddelenie ÚHVT svojím rozhodnutím z 29. júna 2001 námietku zamietlo, a to najmä z toho dôvodu, že vizuálne a koncepčné rozdiely medzi týmito označeniami prevažujú nad ich fonetickou podobnosťou, takže medzi obidvomi ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny.

17. Odvolateľ podal 10. júla 2001 na základe článku 59 nariadenia č. 40/94 odvolanie na ÚHVT proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

18. Druhý odvolací senát ÚHVT zamietol 1. októbra 2002 odvolanie a potvrdil napadnuté rozhodnutie v podstate z toho dôvodu, že hoci sú predmetné výrobky a služby uvádzané na trh tými istými distribučnými kanálmi alebo na tých istých predajných miestach, rozdiely medzi obidvomi ochrannými známkami prevažujú nad fonetickou podobnosťou, ktorá môže existovať medzi týmito dvomi ochrannými známkami v niektorých úradných jazykoch Európskej únie.

19. Muelhens návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 4. decembra 2002 podal proti tomuto zamietajúcemu rozhodnutiu žalobu o neplatnosť.

B – Napadnutý rozsudok

20. Žaloba sa zakladala na jedinom žalobnom dôvode, podľa ktorého bol porušený článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Odvolateľ zdôrazňoval fonetickú podobnosť existujúcu medzi označeniami „Sir“ a „Zirh“, ktorá ich podľa jeho názoru stotožňuje, najmä ak sa zohľadní skutočnosť, že spôsob distribúcie parfumov a kozmetických výrobkov neumožňuje spotrebiteľom vždy vnímať ich vzhľad.

21. Aj keď ÚHVT čiastočne pripustil fonetickú podobnosť kolidujúcich ochranných známok, vzhľadom na veľké koncepčné rozdiely medzi prvým označením, ktoré má v angličtine jasný význam, a druhým označením čisto fantazijným sa nedomnieval, že táto podobnosť vytvárala pravdepodobnosť zámeny.

22. Po tom, čo Súd prvého stupňa pripomenul kritériá stanovené judikatúrou týkajúce sa posúdenia pravdepodobnosti zámeny( ), posudzoval, či stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami je dostatočne vysoký na to, aby vznikla takáto pravdepodobnosť.

23. Porovnával ich z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska a dospel k záveru, že vykazujú fonetickú podobnosť iba v niektorých krajinách( ).

24. Následne Súd prvého stupňa vykonal v súlade s judikatúrou Súdneho dvora podľa, ktorej môže samotná fonetická podobnosť ochranných známok spôsobiť pravdepodobnosť zámeny( ), celkové posúdenie všetkých relevantných faktorov v prejednávanej veci, skúmajúc celkový dojem, ktorý kolidované ochranné známky vytvárajú, s osobitým dôrazom na ich rozlišovacie a prevládajúce prvky.

25. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že slovo „Sir“ má jasný a vymedzený význam, ktorý je cieľová skupina verejnosti schopná okamžite pochopiť( ), aj keď toto slovo neoznačuje žiadnu vlastnosť výrobkov. Z tejto okolnosti vyvodil, že fonetické prvky boli neutralizované koncepčnými prvkami a existujúcimi vizuálnymi rozdielmi, pretože ochranná známka „Sir“ obsahuje tiež heraldický obraz( ), a uplatnil ním predtým zavedené pravidlo( ), podľa ktorého môžu byť fonetické podobnosti neutralizované koncepčnými rozdielmi.

26. Napadnutý rozsudok neprikladá veľký význam podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami z dôvodu, že predmetné výrobky sa obvykle uvádzajú na trh takým spôsobom, že spotrebitelia, na rozdiel od toho, čo tvrdí odvolateľ v prvostupňovom konaní a v odvolacom konaní bez toho, aby na podporu svojej tézy predložil nejaký dôkaz, vnímajú ochranné známky z vizuálneho hľadiska a nie len alebo hlavne z fonetického hľadiska( ).

27. V dôsledku toho Súd prvého stupňa konštatoval, že stupeň podobnosti medzi obidvomi ochrannými známkami nie je dostatočne vysoký, aby mohla vzniknúť pravdepodobnosť zámeny, pokiaľ ide o podnik, od ktorého predmetné výrobky a služby pochádzajú, aj keď sú čiastočne podobné alebo zhodné( ). Súd prvého stupňa teda žalobu o neplatnosť zamietol.

III – Konanie pred Súdnym dvorom a návrhy účastníkov konania

28. Odvolanie spoločnosti Muelhens bolo zapísané do registra kancelárie Súdneho dvora 6. mája 2004 a vyjadrenie ÚHVT 27. júla toho istého roku.

29. Účastníci konania podali repliku a dupliku 20. októbra 2004 a 28. januára 2005.

30. Pojednávanie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti Muelhens, ÚHVT a Zirh International Corp., sa konalo 6. októbra 2005.

31. Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

– zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa Muelhens /ÚHVT (T‑355/02),

– zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 1. októbra 2002 (vec č. R-657/2001-2) týkajúce sa námietkového konania medzi Muelhens a Zirh International Corp.,

– zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

32. ÚHVT podporovaný vedľajším účastníkom konania v prvostupňovom konaní navrhol, aby Súdny dvor:

– zamietol odvolanie,

– zaviazal odvolateľa na náhradu trov konania.

IV – Skúmanie odvolacieho dôvodu

33. Muelhens uvádza jediný odvolací dôvod založený na porušení pojmu pravdepodobnosti zámeny stanoveného v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ktorý sa delí na dve časti: prvá časť je založená na existencii pravdepodobnosti zámeny a najmä na tom, aký vplyv má spôsob uvádzania výrobkov a služieb na trh na váhu fonetických, vizuálnych a koncepčných podobností; druhá časť spochybňuje pravidlo, podľa ktorého môžu byť v určitých prípadoch fonetické podobnosti neutralizované koncepčnými rozdielmi.

A – O prvej časti jediného odvolacieho dôvodu

34. Najskôr je potrebné uviesť, že táto časť sa môže zdať neprípustná, pretože požaduje, aby Súdny dvor nahradil posúdenie skutkových okolností, ktoré Súd prvého stupňa viedlo k vylúčeniu pravdepodobnosti zámeny, zatiaľ čo podľa článku 58 Štatútu Súdneho dvora vyplýva, že takéto posúdenie nepatrí do právomoci Súdneho dvora( ).

35. V súlade však so zásadou in dubio pro actione ako výkladovým pravidlom usilujúcim o pokračovanie konania až do rozhodnutia vo veci samej, ktoré vyplýva z práva na účinnú súdnu ochranu, podrobnejšie skúmanie jednotlivých tvrdení predložených odvolateľom v jeho odvolaní a v jeho replike umožní odhaliť ich skutočný zmysel.

36. Podľa Muelhens vyplýva porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 z toho, že Súd prvého stupňa nerešpektoval judikatúru Súdneho dvora, podľa ktorej samotná fonetická podobnosť ochranných známok môže spôsobiť pravdepodobnosť zámeny( ). Podľa tohto podniku takáto podobnosť automaticky vyvoláva takúto pravdepodobnosť, a vizuálny a koncepčný rozbor je tak irelevantný.

37. Význam fonetickej podobnosti je podľa jeho názoru umocnený okolnosťou, že zákazník nemá vždy možnosť vidieť výrobok pri nákupe, pretože výrobky sa k spotrebiteľovi často dostanú spôsobmi distribúcie, v ktorých vyslovenie ochrannej známky zohráva významnú úlohu, ako je tomu v prípade darčekov, výrobkov predávaných prostredníctvom zásielkového predaja alebo telefonicky, alebo na základe odporúčania v špecializovaných obchodoch, akými sú salóny krásy, kaderníctva alebo parfumérie.

38. Na podporu svojho tvrdenia priložil Muelhens ako prílohu k replike fotokópiu rozsudku, ktorý vyhlásil 6. mája 2004 Landgericht Hamburg (Nemecko) v konaní o porušení týkajúcom sa tých istých účastníkov konania a tých istých ochranných známok, ako sú tie, ktoré sú predmetom tohto konania. V tomto rozsudku nemecký súd pripustil pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, čo je vo výslovnom rozpore s tu napadnutým rozsudkom, ktorý mu predchádza.

39. ÚHVT nespochybňuje analýzu odvolateľa o fonetickej podobnosti ochranných známok, ale rozhodujúcu úlohu, ktorú jej odvolateľ pripisuje. Okrem toho usudzuje, že už citovaný rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer vo svojom bode 28 iba pripúšťa možnosť, že fonetická podobnosť preukazuje existenciu pravdepodobnosti zámeny. Aby sa mohlo dospieť k takémuto záveru, je nevyhnutné vykonať celkové posúdenie všetkých relevantných prvkov a kolidujúcich výrobkov.

40. ÚHVT neprikladá veľký význam výslovnosti označení pri uvádzaniu na trh a nepovažuje príklady uvedené odvolateľom za dostatočné a reprezentatívne. Podľa jeho názoru nie sú tieto prípady pravidlom, zatiaľ čo cieľom kritérií stanovených judikatúrou Súdneho dvora je práve určenie typických alebo bežných situácií.

41. Okrem toho ÚHVT nevidí v rozsudku, ktorý vyhlásil Landgericht Hamburg, žiadne pochybenie, keďže rozhodoval o odlišných skutkových okolnostiach, než sú skutkové okolnosti, ktoré boli predložené Súdu prvého stupňa. Pre prípad, že by tomu bolo inak, dal najavo svoje znepokojenie, pokiaľ ide o dôsledky tohto rozsudku, ktoré by dostali účastníkov konania do chúlostivej situácie, či dokonca neudržateľnej situácie, pretože vnútroštátne súdy pre ochranné známky by pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny uplatnili právne pravidlá, ktoré sú odlišné od pravidiel uplatňovaných Súdom prvého stupňa Spoločenstva, ktorý, aj keď rozhoduje v prvom stupni, vykonáva základnú právomoc v Európskej únii. Toto posledné hľadisko však nemá priamy vplyv na výsledok tohto konania, takže sa k nemu ešte vrátim po preskúmaní odvolacieho dôvodu( ).

42. Po tom, čo sa preukázala prípustnosť prvej časti odvolacieho dôvodu, je potrebné sústrediť skúmanie veci samej na analýzu judikatúry Súdneho dvora v jeho vyššie uvedenom rozsudku Lloyd Schuhfabrik Meyer, a najmä na jeho bod 28, podľa ktorého „nemožno vylúčiť, že samotná auditívna podobnosť ochranných známok môže vytvárať pravdepodobnosť zámeny…“.

43. V skutočnosti nie je presný význam tejto vety absolútny, ako to tvrdí odvolateľ, pretože táto veta naznačuje, že auditívna podobnosť postačuje na to, aby súdy a quo konštatovali v prípade zhodných výrobkov existenciu takejto pravdepodobnosti. Z gramatického rozboru tejto vety vyplýva, že Súdny dvor nevylučuje, že by sa z takejto podobnosti mohla vyvodiť pravdepodobnosť zámeny, avšak netvrdí, že by k vyvodeniu tejto pravdepodobnosti nevyhnutne muselo dôjsť na základe samotnej auditívnej podobnosti.

44. Ak „nie je vylúčená“ „možnosť“, že nastane určitá skutočnosť, z logicko‑lingvistického hľadiska vyplýva, že takáto možnosť je málo pravdepodobná, pričom sa naznačuje jej neobvyklý charakter. V žiadnom prípade nemožno z tohto tvrdenia vyvodiť všeobecné pravidlo, aj keď možno pochybovať, že takáto skutočnosť niekedy nastane.

45. Porovnanie ostatných jazykových verzií tohto rozsudku Súdneho dvora potvrdzuje uvedený rozbor. Tak to vyplýva z nemeckej verzie – nemčina bola jazykom konania vo veci Lloyd Schuhfabrik Meyer –, podľa ktorej „sich nicht ausschließen lässt, daß allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr… hervorrufen kann“, ako aj z francúzskej verzie, podľa ktorej „il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques puisse créer un risque de confusion“ alebo anglickej verzie, podľa ktorej „it is possible that a mere aural similarity between trade marks may create a likelihood of confusion“. Uvediem tiež, nie však kvôli úplnosti, ale preto, aby sa vylúčila akákoľvek pochybnosť, holandskú verziu, podľa ktorej „niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring… kan doen ontstaan“, alebo taliansku verziu, podľa ktorej „non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi possa creare un rischio di confusione“.

46. Pokiaľ ide o tvrdenie založené na význame niektorých spôsobov uvádzania na trh, ktoré spotrebiteľovi neumožňujú vidieť predmetné výrobky, čo zvyšuje dôležitosť auditívnej podobnosti, je potrebné uviesť bez toho, aby sme sa dostali k podstate problému, že Súd prvého stupňa ho v bode 53 napadnutého rozsudku zamietol len z toho dôvodu, že odvolateľ adekvátne nepreukázal jeho dôvodnosť. V dôsledku toho je časť odvolacieho dôvodu, ktorou Muelhens uvedenému rozsudku vytýka, že neprikladal týmto spôsobom uvádzania na taký význam, aký si údajne zaslúžili, neúčinný, pretože sa týka tvrdenia, ktoré je uvedené v bode 54 ako nadbytočné a ktoré nespôsobuje neplatnosť tvrdenia uvedeného v predchádzajúcom bode.

47. Okrem toho, pokiaľ ide o posúdenie dôkazov, je potrebné pripomenúť, že v súlade s článkom 225 ES a článkom 58 Štatútu Súdneho dvora sa odvolanie obmedzuje len na právne otázky, pretože výlučne Súd prvého stupňa je príslušný na zistenie a posúdenie relevantného skutkového stavu, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov s výnimkou prípadov, ak by došlo k ich skresleniu.( ) V dôsledku toho nie je Súdny dvor oprávnený skúmať toto zistenie a posúdenie skutočností, ktoré vykonal Súd prvého stupňa.

48. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy sa nezdá, že došlo k nejakému porušeniu článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a je teda potrebné zamietnuť prvú časť odvolacieho dôvodu ako nedôvodnú.

B – O druhej časti jediného odvolacieho dôvodu

49. Druhou časťou odvolacieho dôvodu odvolateľ spochybňuje pravidlo, ktoré uplatnil Súd prvého stupňa vo viacerých rozsudkoch( ), podľa ktorého môžu byť auditívne podobnosti „neutralizované“ koncepčnými rozdielmi, ktoré oddeľujú ochranné známky. Na jednej strane spochybňuje jeho základ, pretože sa domnieva, že je v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora. Na druhej strane pochybuje, že v tejto veci by príslušná skupina verejnosti pri vyslovení anglického slova „Sir“ zachytila jeho význam.

50. Odvolateľ svojím prvým tvrdením spochybňuje, že celkové posúdenie všetkých aspektov zahŕňa preskúmanie označení podľa fonetických, vizuálnych a koncepčných kritérií. Odvolateľ sa totiž domnieva, a opäť jasne vychádza z už citovaného rozsudku Lloyd Schuhfabrik Meyer a najmä z bodu 28 tohto rozsudku, že ak je podobnosť v jednom zo zmyslových kritérií zjavná, môže vzniknúť pravdepodobnosť zámeny.

51. V tejto súvislosti poukazujem na body 43 až 45 týchto návrhov, v ktorých som tento výklad na základe rozboru presného zmyslu napadnutého rozsudku zamietol.

52. Pokiaľ ide o druhé tvrdenie založené na význame slova „Sir“, je potrebné najskôr zdôrazniť, že nespochybňuje posúdenie skutkových okolností, ktoré vykonal Súd prvého stupňa v rámci žaloby o neplatnosť, ktoré, ako som uviedol, nepodlieha podľa článku 58 Štatútu Súdneho dvora preskúmaniu Súdneho dvora. Ak však chápeme toto tvrdenie v tom zmysle, že spochybňuje zákonnosť vyššie uvedeného pravidla neutralizácie, je potrebné vysloviť niekoľko pripomienok.

53. Nie je to po prvýkrát, keď má Súdny dvor rozhodnúť o platnosti tohto pravidla posudzovania pravdepodobnosti zámeny; a tiež to nie je po prvýkrát, čo sa k tejto otázke vyjadrujem( ). Rámec judikatúry predovšetkým tvorí rozsudok SABEL, v ktorom Súdny dvor požadoval zváženie všetkých relevantných faktorov prejednávaného prípadu( ) a dodal, že celkové posúdenie, pokiaľ ide o vizuálnu, auditívnu a koncepčnú podobnosť predmetných ochranných známok, sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý vytvárajú ochranné známky( ), s osobitým zreteľom na rozlišovacie a prevládajúce prvky( ).

54. Toto posúdenie údajne prevládajúcich vizuálnych, auditívnych alebo koncepčných prvkov prislúcha v každom prejednávanom prípade Súdu prvého stupňa, ktorý je oboznámený so sporom, pretože predmet preskúmania Súdneho dvora v tejto veci sa nevzťahuje na čisto skutkové okolnosti.

55. Už som v iných návrhoch( ) uviedol, že toto preskúmanie by bolo relevantné iba vtedy, ak by sa napadnuté pravidlo použilo absolútne a a priori, teda pred vykonaním osobitného rozboru jednotlivých prvkov, pretože by to znamenalo automatické uplatnenie tohto pravidla, čo je jasne v rozpore s vyššie uvedenou judikatúrou Súdneho dvora. Odvolateľ by samozrejme mohol tiež tvrdiť, že došlo k skresleniu skutkových okolností( ), avšak táto možnosť sa musí zamietnuť, pretože nebola uplatňovaná v odvolaní.

56. Po tom, čo Súd prvého stupňa v súlade s touto judikatúrou preskúmal v bodoch 44 až 47 napadnutého rozsudku všetky prvky, zameral sa v bode 50 na koncepčný prvok, ktorý považoval za určujúci a ktorý sa týka významu slovného prvku ochrannej známky „Sir“.

57. Z tohto dôvodu rozsudok Súdu prvého stupňa s ohľadom na túto judikatúru žiadnym spôsobom neporušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a je teda potrebné zamietnuť druhú časť jediného odvolacieho dôvodu ako neodôvodnenú.

C – O rozsudku, ktorý vyhlásil Landgericht Hamburg

58. Ako som to uviedol v bode 38 týchto návrhov, Landgericht Hamburg vyhlásil 6. mája 2004 rozsudok, ktorý pripúšťa pravdepodobnosť zámeny v konaní o porušení medzi odvolateľom v tomto odvolacom konaní a vedľajším účastníkom konania v prvostupňovom konaní, ktorého predmetom boli tie isté označenia.

59. S ohľadom na štruktúru systému Spoločenstva na ochranu ochranných známok nie je takáto skutočnosť prekvapivá, aj keď nie je bežná, a tým ešte menej žiaduca.

60. Ochranné známky Spoločenstva a národné ochranné známky nie sú uzatvorené vo vzduchoprázdnom priestore a bez akéhokoľvek spojenia, ale existujú vedľa seba v spoločnom priestore; aj keď sa vzájomne nedopĺňajú, sú prepojené a stávajú sa tak vzájomne priepustnými( ), pretože ako to uvádza preambula nariadenia č. 40/94, právo Spoločenstva týkajúce sa ochranných známok nenahradzuje právne predpisy členských štátov o ochranných známkach( ).

61. Táto spojitosť s vnútroštátnym právom sa prejaví v prípade, ak dôjde k porušeniu práv k ochranným známkam Spoločenstva, čo je oblasť, ktorá sa riadi európskym právom a subsidiárne právom členských štátov( ), ako by išlo o obrátené uplatnenie zásady subsidiarity( ). Článok 14 nariadenia č. 40/94 tak stanovuje, že zatiaľ čo sú účinky ochrannej známky Spoločenstva výlučne upravené jeho ustanoveniami, porušenia práv k priemyselnému vlastníctvu sa riadi vnútroštátnymi predpismi uplatniteľnými na národné ochranné známky, čo je pravidlo, ktoré časť právnej teórie oprávnene kvalifikuje ako nejasné( ).

62. Právomoc vo veciach žalôb pre porušenie práv k ochranným známkam Spoločenstva sa podľa článku 92 písm. a) uvedeného nariadenia výlučne priznáva súdom pre ochranné známky Spoločenstva( ). V zostávajúcej časti môže táto právna úprava v dôsledku nejasnej terminológie vyvolávať neistotu( ). Ak si to zhrnieme, a to bez toho, aby sa zachádzalo do podrobného skúmania, ktoré by prekročilo rámec týchto úvah, možno zdôrazniť tieto aspekty.

63. Pokiaľ ide o konanie, po tom, čo sa úradne overila právomoc týchto súdov v súlade s článkami 93 a 94 nariadenia č. 40/94( ), riadia sa tieto súdy podľa článku 97 ods. 3 pravidlami uplatňovanými na ten istý druh žalôb v tom členskom štáte, v ktorom majú svoje sídlo, bez toho, aby tým boli dotknuté osobitné ustanovenia nariadenia, ktorých je málo a nachádzajú sa v jeho rozličných častiach, a to napriek tomu, že normotvorca usiloval o to, aby nariadenie bolo jednotné a autonómne( ).

64. Pokiaľ ide o vec samú, nariadenie č. 40/94 vo svojom článku 9 ods. 1 a 2 iba stanovuje ius prohibendi majiteľa ochrannej známky a „primeranú“ náhradu škody (sic) za skutočnosti, ktoré nastali po uverejnení prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a ktoré sú po uverejnení zápisu ochrannej známky zakázané. Je treba dodať, že majiteľ má právo požadovať, aby zobrazovanie ochranných známok v slovníku, v encyklopédii alebo v podobnom náučnom diele bolo sprevádzané označením, že ide o zapísanú ochrannú známku( ). V týchto prípadoch sa nekladie otázka uplatniteľného práva, pretože v prípade sporu týkajúceho sa platnosti a porušenia práv k ochranným známkam Spoločenstva je zhoda medzi uplatniteľným právom a príslušným súdom, takže príslušný súd bude uplatňovať svoje vlastné právo, ktoré v tomto prípade vychádza z práva Spoločenstva( ).

65. Naopak, ostatné žaloby, najmä žaloby týkajúce sa zodpovednosti za škodu, sa podľa článku 98 ods. 2 nariadenia č. 40/94 riadia právnymi predpismi členského štátu, na ktorého území došlo k porušeniu (lex loci commissi delictii). Súdy pre ochranné známky Spoločenstva sa tak musia riadiť cudzími právnymi predpismi, čo poškodzuje jednotnú povahu predpisov, ktorá bola v úmysle pre tento druh priemyselného vlastníctva( ). Právne predpisy a judikatúra v oblasti zodpovednosti za škodu sa teda v jednotlivých členských štátoch líšia, čo má vplyv na výšku sumy, ktorú môže majiteľ porušovanej ochrannej známky Spoločenstva získať ako náhradu škody( ), a to v závislosti od kritérií používaných pri posudzovaní vzniknutej škody a výšky náhrady škody.

66. Predbežné a ochranné opatrenia nariadené súdmi pre ochranné známky Spoločenstva podliehajú v súlade s článkom 99 nariadenia č. 40/94 lex fori. Ich dosah je však závislý na pôvode právomoci súdov: ak vyplýva z článku 93 ods. 1, 2, 3 alebo 4, sú predbežné a ochranné opatrenia uplatniteľné v akomkoľvek členskom štáte; naopak, ak sú nariadené súdom pre ochranné známky Spoločenstva, ktorého sídlo je na území členského štátu, v ktorom došlo k porušeniu práv k ochrannej známke, sú účinné len v členskom štáte, na ktorého území má tento súd sídlo( ).

67. Nakoniec v rámci tohto prehľadu európskej právnej úpravy týkajúcej sa právomoci súdov pre ochranné známky Spoločenstva zostáva preskúmať veľmi zaujímavý aspekt, a to pravidlá, ktoré majú zabrániť vydávaniu protichodných rozsudkov.

68. Normotvorca, ktorý si bol vedomý skrytého nebezpečenstva obsiahnutého v tejto spleti procesných a hmotnoprávnych pravidiel, začlenil do nariadenia č. 40/94 určité mechanizmy, ktoré mali tomu zabrániť. Je potrebné zdôrazniť jeho šestnáste odôvodnenie( ), ako aj články týkajúce sa súvisiacich žalôb (článok 100) a prípadu podobného( ) prekážke začatého konania (článok 105). Do tejto kategórie spadá tiež článok 96 ods. 7 o právomoci súdu pre ochranné známky Spoločenstva v prípade protinávrhu.

69. Všetky tieto ustanovenia však stanovujú prípadné zastavenie prebiehajúceho konania alebo zamietnutie návrhu na jeho začatie, a to buď súdom pre ochranné známky Spoločenstva, alebo iným vnútroštátnym súdom, ktorého jediným cieľom je zabránenie vydávaniu protichodných rozsudkov, ako to uvádza šestnáste odôvodnenie tohto nariadenia.

70. Nie je však potrebné skúmať tieto pravidla detailne, pretože sa týkajú iných situácií, ako je predmetná situácia v spore vo veci samej. Na Landgericht Hamburg totiž nešlo o protinávrh ani problém prekážky začatého konania alebo súvisiace žaloby z dôvodu porušenia práv k národnej ochrannej známke. Landgericht Hamburg prejednával spor týkajúci sa porušenia práv z ochrannej známky Spoločenstva, za ktoré sa požadovala náhrada škody, zatiaľ čo Súd prvého stupňa paralelne prejednával žalobu o neplatnosť rozhodnutia druhého odvolacieho senátu ÚHVT týkajúceho sa námietky spoločnosti Muelhens proti zápisu ochrannej známke „Zirh“. Treba pripustiť, že takýto prípad výslovne neupravuje ani nariadenie č. 40/94, ani akýkoľvek iný normatívny akt( ).

71. Neexistencia výslovnej normy však nebráni uplatneniu hmotnoprávnych pravidiel a všeobecných zásad práva Spoločenstva, a najmä tých, ktoré sa týkajú spolupráce medzi vnútroštátnymi súdmi a Súdnym dvorom, ako aj uplatneniu zásady účinnosti práva Spoločenstva a povinnosti lojálnej spolupráce podľa článku 10 ES.

72. Aj keď má vnútroštátny súd v rámci článku 234 ES rozhodujúcu úlohu, pretože môže slobodne klásť alebo vziať späť prejudiciálne otázky týkajúce sa výkladu( ), treba mať na pamäti, že hlavným cieľom tohto mechanizmu súdnej spolupráce je zaručiť jednotné uplatnenie práva Spoločenstva( ).

73. Okrem toho článok 10 ES v rámci povinnosti lojálnej spolupráce členských štátov ukladá vnútroštátnym súdom( ) povinnosti, ako je povinnosť vykladať vnútroštátne právo vo svetle práva Spoločenstva a najmä smerníc( ).

74. V dôsledku toho, ak vnútroštátny súd vyhlási rozsudok, v ktorom používa neurčitý právny pojem uznaný priamo uplatniteľnou normou Spoločenstva, akou je norma upravujúca pravdepodobnosť zámeny v oblasti ochranných známok Spoločenstva, a tento rozsudok je v zjavnom rozpore s judikatúrou Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev, dodržovanie vyššie uvedených povinností a hlbokého účelu prejudiciálnej otázky ho zaväzujú uplatňovať článok 234 ES, aby sa tým vyhol právnej neistote vyplývajúcej z koexistencie rozdielnych rozsudkov v rámci Únie.

75. V rozhodnutí, ktoré vydal Landgericht Hamburg, je vylúčená téza Súdu prvého stupňa, podľa ktorej je stupeň auditívnej podobnosti medzi obidvomi ochrannými známkami tak bezvýznamný, že nestačí na vytvorenie pravdepodobnosti zámeny, pretože stupeň zhodnosti medzi označeniami nie je dostatočne vysoký. Landgericht Hamburg sa pri odôvodnení svojho rozhodnutia opieral o judikatúru Bundesgerichtshof (Najvyšší nemecký súd v oblasti občianskeho a trestného práva), podľa ktorej posudzovanie pravdepodobnosti zámeny bez toho, aby sa zohľadnila fonetická podobnosť, neoprávnene zbavuje majiteľa ochrannej známky časti ochrany, na ktorú má právo.

76. Aj keď pripustíme, že vnútroštátne súdy spadajúce do pôsobnosti článku 234 druhého odseku ES, akým je Landgericht Hamburg, majú istú mieru voľnej úvahy pri predkladaní prejudiciálnej otázky( ), je z dôvodu jednotného uplatňovania práva Spoločenstva nutné uplatniť článok 234 ES, najmä v prípade, ak je judikatúra vnútroštátneho súdu vysokého stupňa v rozpore s judikatúrou Spoločenstva, a to tým skôr, že by konanie o prejudiciálnej otázke mohlo byť pre vyriešenie sporu rozhodujúce.

77. Ako to zdôrazňuje Komisia, okolnosť, že proti rozhodnutiu, ktoré v prvom stupni vydal Landgericht Hamburg, bolo možné podať opravný prostriedok, nezmenšuje spôsobenú škodu, teda najmä právnu neistotu. V prípade zjavnej kolízie týkajúcej sa výkladu normy Spoločenstva bolo jediným riešením uplatniť článok 234 ES( ). Možno však dúfať, že odvolací súd takúto situáciu napraví prísne výkladovým spôsobom a v európskom duchu, ktorý dosiaľ nemecké súdy, vždy pripravené k lojálnej spolupráci so Súdnym dvorom stanovenej zmluvami, preukazovali.

78. V tomto kontexte nepochybne nemožno len ľutovať rozhodnutie, ktoré vydal Landgericht Hamburg, ale tiež dúfať, že k takýmto dysfunkciám už nedôjde a že si normotvorca uvedomí naliehavosť zlepšenia komplexného rámca právnej úpravy, ktorý bol vytvorený na účely podpory harmonického rozvoja hospodárskych činností v celom Spoločenstve, a teda aj na plné uskutočnenie a dobré fungovanie vnútorného trhu v Európskej únii, ktorá je stále viac presvedčená o svojom základnom prínose k vybudovaniu lepšieho kontinentu.

V – O trovách

79. Keďže jediný odvolací dôvod, ktorý uviedol Muelhens bol, zamietnutý ako nedôvodný, je potrebné odvolanie zamietnuť a navrhnúť, aby bola táto spoločnosť zaviazaná na náhradu trov tohto konania.

VI – Návrh

80. Preto vzhľadom na predchádzajúce úvahy navrhujem Súdnemu dvoru, aby zamietol odvolanie, ktoré podal Muelhens GmbH & Co. KG proti rozsudku Súdu prvého stupňa z 3. marca 2004 vo veci Muelhens/ÚHVT (T‑355/02), a zaviazal odvolateľa na náhradu trov tohto konania.