CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL

NIILO JÄÄSKINEN

prezentate la 24 martie 2011( )

Cauza C‑323/09

Interflora Inc

Interflora British Unit

împotriva

Marks & Spencer plc

Flowers Direct Online Limited

[cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Regatul Unit)]

„Mărci – Publicitate pornind de la cuvinte‑cheie («keyword advertising») care corespund mărcii unui concurent al persoanei care își face publicitate – Mărci de renume – Interferență («blurring») – Defăimare («tarnishment ») – Parazitism («free‑riding») – Directiva 89/104 – Articolul 5 alineatul (2) – Regulamentul nr. 40/94 – Articolul 9 alineatul (1) litera (c)”

I – Introducere

1. Prezenta cauză constituie cea mai recentă cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare din seria de cauze referitoare la publicitatea pornind de la cuvinte‑cheie realizată prin intermediul unui motor de căutare pe internet.

2. Părțile din procedura națională furnizează servicii de livrare a florilor. Societățile reclamante din cadrul procedurii naționale (denumite în continuare în mod colectiv „Interflora”) susțin că pârâta, Marks & Spencer( ), încalcă marca INTERFLORA( ), această încălcare constând în esență în faptul că pârâta a cumpărat diferite șiruri de semne care corespund sau seamănă cu această marcă, în calitate de cuvinte‑cheie în cadrul serviciului de publicitate AdWords oferit de Google.

3. Cele patru întrebări preliminare pot fi împărțite în două grupe.

4. Prima grupă de întrebări privește drepturile conferite tuturor mărcilor. Dispozițiile relevante sunt prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci( ), iar dispoziția echivalentă este prevăzută la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară( ). Răspunsurile la întrebările din cadrul acestei grupe pot fi găsite în hotărârile pronunțate de Curte în 2010 în cauzele Google France și Google( ) și, ulterior, în cauzele BergSpechte, Eis.de și Portakabin( ). Aceste cauze s‑au referit la „utilizarea” de către concurenți, în cadrul serviciilor de publicitate oferite prin intermediul unui motor de căutare pe internet, a semnelor identice mărcilor deținute de reclamantele din cauzele respective( ).

5. Cea de a doua grupă de întrebări constituie noutatea prezentei cauze: aceste întrebări se referă la protecția mărcilor de renume. În ceea ce privește această categorie de mărci, statele membre pot asigura o protecție mai extinsă în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104. Această protecție extinsă conferită mărcilor de renume( ), care este prevăzută și la articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 pentru mărcile comunitare, a făcut obiectul unei jurisprudențe mai limitate decât problema protecției generale, menționată la punctul anterior. Aspectele noi din prezenta cauză se referă la protecția unei mărci de renume și la problema privind condițiile în care un concurent diminuează caracterul distinctiv al mărcii (diluare prin interferență) sau profită în mod neloial de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii (parazitism) atunci când concurentul respectiv achiziționează un cuvânt‑cheie care corespunde mărcii în cadrul unui serviciu de publicitate pe internet( ).

6. De fapt, termenul „Interflora” are trei funcții diferite în prezenta cauză. În primul rând, este un termen de căutare pe care orice utilizator de internet îl poate introduce, la alegere, într‑un motor de căutare pe internet. În al doilea rând, este un cuvânt‑cheie pe care persoana care își face publicitate l‑a cumpărat de la operatorul motorului de căutare pe internet, prin intermediul serviciului de publicitate pe care îl propune acest operator, pentru a determina afișarea unui anumit anunț. În al treilea rând, este un simbol cu o semnificație care a fost înregistrat și care este utilizat în prezent ca marcă, indicând că anumite produse sau servicii provin dintr‑o singură sursă comercială.

7. În acest context, ar trebui să se menționeze că Comisia a criticat anumite aspecte din cadrul jurisprudenței Curții în ceea ce privește alte funcții ale mărcii decât funcția de indicare a originii pentru motivul că aceasta le consideră eronate și problematice din punctul de vedere al securității juridice. Cu toate acestea, se pare că în cazul prezentei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare doar funcția de indicare a originii produselor sau serviciilor este relevantă pentru aplicarea articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104. Interpretarea articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 nu pare, nici aceasta, să conducă la acordarea unei protecții nerezonabil de largi a intereselor titularului mărcii. Prin urmare, considerăm că nu este necesar să se discute în continuare despre acest subiect.

8. Acestea fiind spuse, nu se poate nega faptul că însăși Curtea se găsește într‑o situație destul de delicată în ceea ce privește acceptarea jurisprudenței sale referitoare la articolul 5 din Directiva 89/104, având în vedere și criticile aduse de numeroși autori din mediul academic și de instanțele naționale cu autoritate în materie de mărci( ).

9. Cu toate acestea, în opinia noastră, aceste probleme se datorează parțial modului problematic de redactare a articolului 5 din Directiva 89/104. Prin urmare, adoptarea unor măsuri legislative adecvate ar putea remedia situația actuală într‑un mod mai eficient decât ar putea să facă acest lucru reorientarea jurisprudenței, astfel cum demonstrează de altfel evoluția legislației federale din Statele Unite în materie de diluare a mărcilor( ). Observăm că, în decembrie 2010, Comisia a primit un studiu cu privire la funcționarea globală a sistemului mărcilor în Europa și că există speranțe cu privire la adoptarea unor măsuri suplimentare în acest domeniu( ).

II – Cadrul juridic

A – Directiva 89/104

10. Primul considerent al Directivei 89/104 prevede( ):

„[...] legislațiile care se aplică în prezent mărcilor în statele membre cuprind neconcordanțe care pot împiedica libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor și pot denatura concurența pe piața comună; [...] de aceea se impune, în vederea stabilirii și funcționării pieței interne, apropierea legislațiilor statelor membre.”

11. Al nouălea considerent al Directivei 89/104 prevede:

„[...] pentru a facilita libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor, este imperios să se garanteze ca mărcile înregistrate să se bucure de aici înainte de aceeași protecție în sistemele juridice ale tuturor statelor membre; [...] cu toate acestea, acest lucru nu privează statele membre de dreptul de a acorda o protecție mai mare mărcilor cu renume.”

12. Al zecelea considerent al Directivei 89/104 prevede:

„[...] protecția conferită de marca înregistrată, al cărei scop este tocmai acela de a garanta marca ca indicație de origine [a se citi «funcția mărcii de indicare a originii»], este absolută în cazul de identitate între marcă și semn și între produse sau servicii; [...] protecția funcționează, de asemenea, în caz de similitudine între marcă și semn și produse sau servicii; [...] este indispensabil să se interpreteze noțiunea de similitudine în raport cu riscul de confuzie; [...] riscul de confuzie, a cărui apreciere depinde de numeroși factori și, în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă și semn, și între produsele și serviciile desemnate, constituie condiția specifică a protecției; întrucât mijloacele prin care riscul de confuzie poate fi constatat și, în special, sarcina probei depind de normele interne de procedură cărora prezenta directivă nu le aduce atingere.”

13. Articolul 5 din Directiva 89/104, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, prevede( )( ).

„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care conține riscul de asociere între semn și marcă.

(2) Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și când prin utilizarea semnului [fără motive întemeiate] obține foloase necuvenite [a se citi «profită în mod neloial»] de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

(3) În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, inter alia:

[…]

(b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop, sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;

[…]

(d) să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.

[…]

(5) Alineatele (1)-(4) nu aduc atingere dispozițiilor în orice stat membru referitoare la protecția împotriva utilizării unui semn în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui produs [a se citi «semn»] fără motive întemeiate atrage foloase necuvenite [a se citi «profită în mod neloial»] de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii ori aduce atingere acestora.”

B – Regulamentul nr. 40/94

14. Al șaptelea considerent al Regulamentului nr. 40/94( ) este mutatis mutandis identic cu cel de al zecelea considerent al Directivei 89/104. Articolul 8 alineatul (5), articolul 9 și articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 corespund în esență articolului 4 alineatul (4), articolului 5 și, respectiv, articolului 6 alineatul (1) din Directiva 89/104.

15. Articolul 9 („Drepturi conferite de marca comunitară”) din Regulamentul nr. 40/94 prevede următoarele:

„(1) O marcă comunitară conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:

(a) un semn identic cu marca comunitară pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca comunitară și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca comunitară și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

(c) un semn identic sau similar cu marca comunitară pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca comunitară, atunci când aceasta este de notorietate [a se citi «se bucură de renume»] în Comunitate și când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit [a se citi «profită în mod neloial»] de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii comunitare sau aduce atingere acestora.

(2) În temeiul alineatului (1) pot fi interzise, inter alia, următoarele:

[…]

(b) oferirea produselor, introducerea lor pe piață sau deținerea lor în aceste scopuri ori oferirea sau asigurarea de servicii sub semnul respectiv;

[…]

(d) utilizarea semnului în documentele de afaceri și publicitate.”

III – Acțiunea principală și întrebările preliminare

A – Serviciul de referențiere „AdWords”

16. Google gestionează un motor de căutare pe internet. Atunci când un utilizator de internet efectuează o căutare pornind de la unul sau de la mai multe cuvinte, motorul de căutare va afișa site‑urile care par să corespundă cel mai bine acestor cuvinte, în ordinea descrescătoare a relevanței lor. Este vorba despre așa‑numitele rezultate „naturale” ale căutării.

17. Pe de altă parte, Google oferă un serviciu de referențiere cu plată, denumit „AdWords”. Acest serviciu permite oricărui operator economic să determine, prin intermediul rezervării unuia sau a mai multe cuvinte‑cheie, apariția unui link promoțional către site‑ul său, în cazul în care există o concordanță între acest cuvânt sau aceste cuvinte și cel sau cele cuprinse în căutarea introdusă de un utilizator de internet în motorul de căutare. Acest link promoțional apare la rubrica „linkuri sponsorizate” („sponsored links”), care este afișată fie în partea dreaptă a ecranului, la dreapta rezultatelor naturale, fie în partea superioară a ecranului, deasupra rezultatelor menționate.

18. Respectivul link promoțional este însoțit de un scurt mesaj comercial. Acest link și acest mesaj, împreună, constituie anunțul („ad”) afișat la rubrica „linkuri sponsorizate”.

19. Pentru fiecare clic pe linkul promoțional, persoana care își face publicitate datorează o remunerație pentru serviciul de referențiere. Această remunerație este calculată în funcție, printre altele, de „prețul maxim per clic” cu plata căruia persoana care își face publicitate s‑a declarat de acord la încheierea contractului de servicii de referențiere cu Google, precum și în funcție de numărul de clicuri efectuate de utilizatorii de internet pe linkul respectiv.

20. Mai multe persoane care își fac publicitate pot rezerva același cuvânt‑cheie. Astfel, ordinea de afișare este stabilită, printre altele, în funcție de prețul maxim per clic, de numărul de clicuri anterioare pe linkurile respective, precum și de calitatea anunțului, astfel cum este evaluată de Google. Persoana care își face publicitate își poate îmbunătăți în orice moment poziția în ordinea de afișare stabilind un preț maxim per clic mai ridicat sau încercând să amelioreze calitatea anunțului său.

21. Google a inițiat un proces automatizat pentru a permite selectarea cuvintelor‑cheie și crearea anunțurilor. Persoanele care își fac publicitate selectează cuvintele‑cheie, redactează mesajul comercial și inserează linkul către site‑ul lor.

B – Utilizarea cuvintelor‑cheie în acțiunea principală

22. Interflora Inc., o societate înregistrată în Statul Michigan (Statele Unite ale Americii), gestionează o rețea mondială de livrare a florilor. Interflora British Unit este titulară a licenței Interflora Inc.

23. Rețeaua Interflora este formată din vânzători de flori independenți, care pot primi comenzi personal sau prin telefon. Interflora deține însă și site‑uri web care permit plasarea comenzilor prin intermediul internetului, comenzi care sunt onorate de membrul rețelei care se află cel mai aproape de adresa la care trebuie livrate florile. Adresa site‑ului web principal este www.interflora.com. Acest site redirecționează către versiunile sale naționale, precum www.interflora.co.uk, de exemplu.

24. INTERFLORA este o marcă națională în Regatul Unit și este de asemenea o marcă comunitară( ). Este cert că aceste mărci se bucură de un renume important în Regatul Unit și în alte state membre ale Uniunii Europene.

25. Marks & Spencer plc, o societate de drept englez, este unul dintre principalii vânzători cu amănuntul din Regatul Unit. Aceasta vinde cu amănuntul o gamă largă de produse și furnizează servicii prin intermediul rețelei de magazine și al site‑ului său web (www.marksandspencer.com). Una dintre activitățile sale este vânzarea și livrarea florilor. Această activitate comercială este în concurență cu activitatea comercială desfășurată de Interflora. Marks & Spencer nu face parte din rețeaua Interflora.

26. În cadrul serviciului de referențiere „AdWords”, Marks & Spencer a rezervat cuvântul‑cheie „interflora”, precum și variante formate din acest cuvânt‑cheie cu „mici erori”, și expresii care conțin cuvântul „interflora” (precum „interflora flowers”, „interflora delivery”, „interflora.com”, „interflora co uk”), în calitate de cuvinte‑cheie( ).

27. În consecință, atunci când utilizatorii de internet au introdus cuvântul „interflora” sau una dintre aceste variante sau expresii ca termen de căutare în motorul de căutare Google, la rubrica „linkuri sponsorizate” a apărut un anunț Marks & Spencer.

28. Este cert că anunțul afișat nu conținea niciuna dintre expresiile referitoare la Interflora dintre cele alese în calitate de cuvinte‑cheie și nici nu afișa marca Interflora în vreun alt fel.

29. Constatând aceste fapte, Interflora a formulat în fața instanței naționale o acțiune împotriva Marks & Spencer pentru încălcarea drepturilor sale conferite de marcă. Instanța națională a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții mai multe întrebări în vederea pronunțării unei hotărâri preliminare.

C – Întrebările preliminare

30. Prin decizia din 16 iulie 2009, High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (denumită în continuare „High Court”), a adresat Curții zece întrebări preliminare, primele patru dintre acestea fiind următoarele:

„1) În cazul în care un operator, care este concurent al titularului unei mărci înregistrate și care vinde produse și servicii identice cu cele desemnate de marca menționată prin intermediul site‑ului său web, (i) alege un semn care este identic […] cu marca respectivă în calitate de cuvânt‑cheie pentru serviciul de legătură sponsorizată (link) al administratorului unui motor de căutare, (ii) desemnează semnul drept cuvânt‑cheie, (iii) asociază semnul cu URL‑ul propriului site web, (iv) stabilește costul per clic în raport cu acel cuvânt‑cheie, (v) programează timpul de expunere a linkului sponsorizat și (vi) utilizează semnul în corespondența comercială referitoare la facturarea și la plata tarifelor sau la administrarea contului propriu cu administratorul motorului de căutare, însă linkul sponsorizat nu include în sine semnul sau orice alt semn similar, toate sau unele dintre aceste acțiuni constituie «utilizare» a semnului de către concurent în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din [Directiva 89/104] și al articolului 9 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 40/94]?

2) Orice asemenea utilizare este «pentru» produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din [Directiva 89/104] și al articolului 9 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 40/94]?

3) Orice asemenea utilizare se încadrează în domeniul de aplicare al vreuneia sau al ambelor dispoziții care urmează:

a) articolul 5 alineatul (1) litera (a) din [Directiva 89/104] și articolul 9 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 40/94] și

b) articolul 5 alineatul (2) din [Directiva 89/104] și articolul 9 alineatul (1) litera (c) din [Regulamentul nr. 40/94]?

4) Influențează răspunsul la a treia întrebare:

a) împrejurarea că prezentarea linkului sponsorizat al concurentului ca răspuns la o căutare efectuată de un utilizator prin intermediul semnului în cauză este de natură să determine o parte a publicului să creadă că respectivul este membru al rețelei comerciale a titularului mărcii, contrar realității sau

b) împrejurarea că administratorul motorului de căutare nu permite ca titularii mărcii în statul membru în cauză […] să blocheze selecționarea de către terți a semnelor identice cu mărcile acestora în calitate de cuvinte‑cheie?”

31. Ca urmare a Hotărârii Google France și Google și după ce a primit, prin intermediul scrisorii grefei Curții din 23 martie 2010, o solicitare de lămuriri, prin decizia din 29 aprilie 2010, care a fost primită de Curte la 9 iunie 2010, High Court a retras întrebările preliminare 5-10, reținând numai primele patru întrebări, citate la punctul anterior. De asemenea, High Court a scurtat întrebarea 3 b), optând pentru formularea reținută la punctul precedent.

32. Interflora, Marks & Spencer, Republica Portugheză și Comisia au prezentat observații scrise. Cu excepția Republichii Portugheze, toate părțile au participat la ședința din 13 octombrie 2010 și au prezentat observații orale. În scopul acestei ședințe, Curtea a solicitat părților să își concentreze pledoariile pe întrebarea 3 b).

IV – Analiză

A – Observații generale

33. În scopul analizei celor două grupe de întrebări precizate la începutul prezentelor concluzii, vom face prima dată câteva observații generale cu privire la protecția conferită de articolul 5 din Directiva 89/104. Ar trebui de asemenea să subliniem, cu titlu introductiv, că întrebările vor fi examinate exclusiv în lumina articolului 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104, dar că interpretarea la care se va ajunge la sfârșitul analizei se va aplica mutatis mutandis articolului 9 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul nr. 40/94( ).

34. Protecția pe care articolul 5 din Directiva 89/104 o conferă mărcilor privește utilizarea unui semn în scopul de a distinge produsele sau serviciile, deoarece alineatul (5) exclude din sfera de aplicare a articolului 5 protecția conferită de către statele membre privind alte utilizări. În ceea ce privește sfera protecției conferite de acest articol, alineatul (1) se referă la situații în care semnul și marca aflate în opoziție sunt utilizate pentru aceleași produse sau servicii sau pentru produse sau servicii similare, în timp ce această cerință nu este prevăzută la alineatul (2).

35. Protecția prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 pentru semne și produse sau servicii identice este „absolută”, în sensul că titularul mărcii nu trebuie să demonstreze riscul de confuzie( ). Dimpotrivă, acest risc de confuzie trebuie demonstrat în cazul protecției prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b), care se referă la situații în care lipsește „dubla identitate” dintre semne și produse sau servicii, dar semnele sau produsele sau serviciile, ori ambele, sunt similare. Prin situații de dublă identitate înțelegem cazurile în care drepturile titularului unei mărci sunt încălcate de un terț prin utilizarea unui semn identic pentru produse identice( ).

36. Ceea ce adaugă articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 cu privire la mărcile de renume este:

– creează o opțiune pentru protecția suplimentară a anumitor mărci, pe care statele membre pot alege să o transpună sau să nu o transpună; Regatul Unit a transpus această opțiune, precum și multe alte state membre, dacă nu chiar toate( );

– protecția pe care o conferă este mai mare decât protecția prevăzută la articolul 5 alineatul (1);

– protecția este disponibilă doar pentru mărcile de renume.

37. Ar trebui subliniat aici că, în aparentă contradicție cu formularea articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, Curtea a statuat în Hotărârea Davidoff( ) și în Hotărârea Adidas‑Salomon și Adidas Benelux( ) că articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 instituie o protecție specifică în cazul utilizării de către un terț a unei mărci sau a unui semn ulterior care este identic sau similar cu o marcă înregistrată de renume, nu doar pentru produse sau servicii care nu sunt similare, ci și pentru produse sau servicii care sunt identice sau similare cu cele acoperite de marca respectivă( ).

B – Aplicarea articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 [întrebările 1 și 2, întrebarea 3 a) și întrebarea 4]

38. În ceea ce privește întrebările 1 și 2, întrebarea 3 a) și întrebarea 4 [în măsura în care aceasta are legătură cu întrebarea 3 a)], este necesar să se analizeze modul în care trebuie interpretat articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 în situația în care persoana care își face publicitate a ales să utilizeze în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet cu plată, un cuvânt‑cheie identic cu o marcă fără consimțământul titularului mărcii respective.

39. Reamintim că, în cadrul singurei hotărâri care implică operatorul unui motor de căutare (Hotărârea Google France și Google), una dintre problemele centrale a fost că operatorul unui motor de căutare sau serviciul său de referențiere cu plată nu „utilizează” semne similare cu mărcile, astfel că activitățile desfășurate de acestea nu intrau în sfera de aplicare a articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104( ).

40. În opinia noastră, rezultă, așadar, că atitudinea furnizorului serviciului de referențiere cu privire la posibilitatea titularului mărcii de a interzice utilizarea mărcilor sale în calitate de cuvinte‑cheie nu prezintă relevanță pentru răspunsurile care vor fi date la întrebările 1 și 2 și la întrebarea 3 a). Singurul aspect de drept al mărcilor care prezintă relevanță aici este că, în cazul în care operatorul serviciului de referențiere acordă o astfel de posibilitate titularilor de mărci, în anumite situații, se poate deduce că există un acord tacit al titularului de mărci privind utilizarea mărcilor sale în calitate de cuvinte‑cheie( ).

41. Din Hotărârea Google France și Google rezultă de asemenea că persoana care își face publicitate este cea care alege un cuvânt‑cheie identic cu o marcă ce aparține altcuiva și cea care utilizează marca, după caz, pentru propriile sale produse sau pentru produsele titularului mărcii. Acest lucru este susceptibil să aducă atingere funcției mărcii de indicare a originii atunci când anunțul afișat în linkul sponsorizat nu permite sau permite numai cu dificultate utilizatorului mediu de internet să afle dacă produsele sau serviciile vizate de anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta ori, dimpotrivă, de la un terț( ).

42. În ceea ce privește noțiunea de utilizare pentru produse sau servicii, faptul dacă anunțul rezultat a afișat sau nu a afișat marca pare a nu prezenta nicio relevanță( ). Din punctul nostru de vedere, este evident că un efect negativ asupra funcției de indicare a originii poate fi exclus în cazul în care anunțul din linkul sponsorizat menționează marca, dar o disociază în mod efectiv de persoana care își face publicitate, de exemplu, în contextul unei publicității comparative legale. Cu toate acestea, trebuie precizat de la bun început că un anunț afișat în cadrul linkului sponsorizat care menționează sau reproduce marca aleasă în calitate de cuvânt‑cheie reprezintă „utilizarea semnului în documentele de afaceri sau în publicitate”, care poate fi interzisă de titularul mărcii în temeiul articolului 5 alineatul (3) litera (d) din Directiva 89/104, cu excepția cazurilor în care se aplică articolele 6 sau 7 din Directiva 89/104 sau dispozițiile din Directiva privind publicitatea comparativă( ).

43. Întrucât criteriul aplicat de Curte este că utilizarea este de natură să aducă atingere unora dintre funcțiile mărcii, în acest caz, funcția de indicare a originii( ), se impune ca această utilizare să fie analizată în mod concret. În cazul în care marca nu este menționată în anunț, semnificația acestui aspect depinde, în opinia noastră, de natura produselor și serviciilor protejate de marcă, având în vedere nu doar întinderea protecției înregistrate pentru marca respectivă, ci și semnificația și renumele pe care marca le‑a dobândit, prin utilizare, în percepția publicului vizat.

44. Curtea a precizat în Hotărârea Google France și Google că, „în majoritatea cazurilor, utilizatorul de internet care introduce denumirea unei mărci în calitate de cuvânt de căutare urmărește să găsească informații sau oferte cu privire la produsele sau serviciile acestei mărci. Prin urmare, atunci când, alături de rezultatele naturale ale căutării sau deasupra acestora, sunt afișate linkuri promoționale către site‑uri care propun produse sau servicii ale concurenților titularului mărcii respective, utilizatorul de internet, dacă nu înlătură de la bun început aceste linkuri ca fiind nerelevante și dacă nu le confundă cu cele ale titularului mărcii, poate percepe respectivele linkuri promoționale ca linkuri ce oferă o alternativă în raport cu produsele sau serviciile titularului mărcii”( ).

45. În multe cazuri, afișarea unor alternative comerciale nu pare a aduce atingere funcției mărcii de indicare a originii, deoarece apariția unui anunț într‑un link sponsorizat ca urmare a introducerii unui cuvânt‑cheie identic cu o marcă nu creează o asociere sau o legătură între marca respectivă și produsul sau serviciul promovat în anunțul respectiv. Astfel cum a arătat Curtea, utilizatorul de internet poate percepe linkurile promoționale ca oferind alternative comerciale la produsele sau serviciile titularului unei mărci. Acest lucru se aplică produselor sau serviciilor identice sau similare. Riscul de eroare este și mai puțin probabil în cazul produselor sau serviciilor diferite, dar care au legătură unele cu altele. Astfel se întâmplă, de exemplu, în situația în care marca selectată drept cuvânt‑cheie se referă la călătoriile cu avionul, iar anunțul afișat se referă la închirierea de mașini sau la hoteluri. În plus, unul dintre beneficiile internetului este exact faptul că oferă consumatorilor o posibilitate mai mare de a selecta în mod avizat produse și servicii( ).

46. Cu toate acestea, în cazul unei mărci precum INTERFLORA, care identifică o rețea comercială bine‑cunoscută, formată din întreprinderi independente care furnizează un serviciu special cu caracter uniform, și anume livrarea de flori conform unei proceduri standard, afișarea numelui unei alte întreprinderi într‑un link sponsorizat poate crea, după părerea noastră, impresia că întreprinderea menționată în anunț aparține rețelei de întreprinderi identificate de marca respectivă( ).

47. Prin urmare, înțelegem că, pe lângă semnificația care i‑a fost atribuită la înregistrare, marca INTERFLORA a câștigat o „semnificație secundară”( ), care evocă o anumită rețea comercială de vânzători de flori care furnizează un anumit tip de serviciu de livrare, iar renumele acestei mărci se raportează la sau este identic cu asocierile pozitive pe care le determină această semnificație în mintea cercului relevant de consumatori( ).

48. Prin urmare, este posibil să se asocieze marca Interflora și un serviciu identic de livrare a florilor furnizat de Marks & Spencer, această asociere devenind și mai probabilă în mintea consumatorului mediu care caută pe internet informații cu privire la aceste servicii atunci când întâlnește anunțul următor( ):

„M&S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants. Order by 5pm for next day delivery.” [Flori și plante proaspete splendide. Comandați până la ora 5.00 p.m. pentru a fi livrate a doua zi.]

În opinia noastră, afișarea acestui anunț după ce a fost introdus în motorul de căutare cuvântul „interflora” creează, în contextul prezentei cauze, o asociere cu faptul că Marks & Spencer face parte din rețeaua Interflora.

49. În scopul acestei analize, care vizează întrebările 1 și 2 și întrebarea 3 a), propunem ca articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 și articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 să fie interpretate în sensul că:

– un semn identic unei mărci este utilizat „pentru produse sau servicii” în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 și al articolului 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 dacă a fost selectat în calitate de cuvânt‑cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet fără consimțământul titularului mărcii, iar afișarea anunțurilor este organizată pe baza acestui cuvânt‑cheie;

– titularul unei mărci are dreptul de a interzice un astfel de comportament în împrejurările menționate anterior, în cazul în care anunțul nu permite sau permite numai cu dificultate utilizatorului mediu de internet să afle dacă produsele sau serviciile vizate de anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta ori de la un terț;

– utilizatorul de internet este indus în eroare cu privire la originea produselor sau serviciilor atunci când linkul sponsorizat al unui concurent poate determina o anumită parte a publicului să creadă că respectivul concurent este membru al rețelei comerciale care aparține titularului mărcii, când în realitate nu este așa. Drept consecință, titularul mărcii are dreptul de a interzice concurentului în cauză să utilizeze cuvântul‑cheie respectiv în scopuri publicitare.

– atitudinea prestatorului serviciului de referențiere cu privire la posibilitatea titularului mărcii de a interzice utilizarea mărcilor sale în calitate de cuvinte‑cheie nu prezintă relevanță pentru răspunsurile de mai sus.

C – Protecție extinsă pentru mărcile de renume potrivit articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 [întrebarea 3 b) și întrebarea 4]

1. Observații generale privind protecția împotriva diluării mărcii

50. Diluarea mărcii( ) se raportează la ideea că scopul propriu al dreptului mărcilor trebuie să fie protejarea eforturilor și a investițiilor realizate de titularul mărcii, precum și valoarea independentă („good will”) a mărcii. Această abordare a mărcilor „bazată pe proprietate” este diferită de ideea „bazată pe înșelăciune”, conform căreia dreptul mărcilor protejează în primul rând funcția de indicare a originii pentru a ajuta consumatorii și alți utilizatori finali să evite erorile legate de originea comercială a produselor și serviciilor( ). Abordarea bazată pe proprietate protejează de asemenea funcțiile de comunicare, de publicitate și de investiții ale mărcii în vederea creării unei mărci care să beneficieze de o imagine pozitivă și de o valoare economică independentă („brand equity” sau „good will”). Prin urmare, marca poate fi utilizată pentru diferite produse și servicii care nu au nimic altceva în comun decât faptul că se află sub controlul titularului mărcii. Funcția de indicare a originii și funcția de calitate( ) sunt protejate ca factori care contribuie la valoarea mărcii.

51. Această teorie a diluării, care în prezent este asociată în mod specific cu mărcile de notorietate, extinde protecția conferită mărcilor la produse și servicii diferite de cele care aparțin domeniului în cadrul căruia marca este protejată prin înregistrare. Din punct de vedere istoric, această teorie a servit unei funcții similare așa‑numitei doctrine Kodak, care justifică introducerea unei sfere mai extinse a protecției împotriva riscului de confuzie în beneficiul mărcilor de notorietate( ).

52. Atât în dreptul Uniunii, cât și în cel al Statelor Unite, noțiunea de protecție împotriva diluării se referă în special la două fenomene: protecția împotriva interferenței și protecția împotriva defăimării( ). Protecția împotriva interferenței (sau a diluării în sens strict) constituie protecția împotriva utilizărilor care implică riscul ca marca să își piardă caracterul distinctiv și deci valoarea. Protecția împotriva defăimării constituie protecția împotriva utilizărilor care pun în pericol reputația mărcii.

53. În plus, în dreptul european al mărcilor, spre deosebire de dreptul din Statele Unite( ), protecția împotriva diluării se extinde și asupra unui al treilea fenomen, și anume asupra parazitismului sau faptul de a profita în mod neloial de reputația sau de caracterul distinctiv al mărcii care aparține altuia. Esența protecției împotriva parazitismului nu constă în protecția titularului mărcii împotriva atingerii aduse mărcii sale, ci în protecția acestuia împotriva autorului încălcării care obține un avantaj necuvenit în urma utilizării neautorizate a mărcii( ).

54. Din punct de vedere terminologic, considerăm că, în dreptul european al mărcilor, diluarea în sens larg include interferența, defăimarea (sau degradarea) și parazitismul (free‑riding). Interferența (sau uzarea lentă sau diluarea în sens restrâns) reprezintă utilizarea care poate determina un proces de diluare a mărcii în sens restrâns, mai exact, poate determina diminuarea caracterului distinctiv al mărcii.

55. Prin intermediul întrebării 3 b) și al întrebării 4, instanța de trimitere solicită să se stabilească împrejurările în care trebuie să se considere că persoana care își face publicitate utilizând un semn identic mărcii de renume care aparține unui concurent acționează

– într‑un mod care aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii respective

și/sau

– pentru a obține un avantaj necuvenit pe seama caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii respective( ).

2. Articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 este aplicabil în cazul în care situația intră și în sfera de aplicare a articolului 5 alineatul (1) litera (a)?

56. Un aspect preliminar al întrebării 3 b) impune să se analizeze dacă articolul 5 alineatul (1) litera (a) și articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 pot fi aplicate în mod simultan sau dacă doar una dintre aceste dispoziții poate fi aplicată odată.

57. Articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 asigură protecție împotriva celor trei forme de diluare pentru mărcile de renume, aceasta constând în protecția împotriva semnelor identice sau similare mărcii utilizate pentru produse și servicii care nu sunt identice sau similare celor pentru care marca este înregistrată. Cu toate acestea, astfel cum s‑a observat mai sus, Hotărârea Davidoff a extins aplicarea acestei dispoziții și la cazurile în care semnul identic sau similar este utilizat pentru produse sau servicii identice sau similare. Ceea ce extinde protecția împotriva diluării la situații în care există un raport de concurență economică directă între titularul mărcii și utilizatorul semnului identic sau similar. Reamintim că nu există un dezacord între părți cu privire la faptul că INTERFLORA se bucură de renume în sensul articolului 5 alineatul (2).

58. Din jurisprudența recentă a Curții cu privire la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 rezultă că utilizarea unui semn identic intră sub incidența acestei dispoziții cu condiția ca această utilizare să fie susceptibilă să aducă atingere oricărei funcții a mărcii, nu numai funcției de indicare a originii( ).

59. Cu toate acestea, nu credem că rolul tuturor funcțiilor mărcii s‑ar limita, în opinia Curții, la aplicarea articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104. În cazul dublei identități a semnelor și a produselor sau serviciilor, toate funcțiile mărcii, sau numai unele dintre acestea, prezintă relevanță în ceea ce privește aplicarea articolului 5 alineatul (2). Reamintim că funcțiile mărcii, altele decât funcția de indicare a originii, sunt protejate de articolul 5 alineatul (2) în cazurile menționate la articolul 5 alineatul (1) litera (b), dacă nu poate fi stabilită existența unui risc de confuzie.

60. În cazul dublei identități, se poate considera că protecția împotriva interferenței, a defăimării și a parazitismului se întemeiază exclusiv pe articolul 5 alineatul (1) litera (a), articolul 5 alineatul (2) neavând în acest caz niciun rol. Acest lucru ar fi adevărat cu condiția ca utilizarea unui semn identic unei mărci pentru produse sau servicii identice să fie de natură să aducă atingere oricăreia dintre funcțiile mărcii. În acest caz, cele mai vizate ar fi, în mod evident, funcția de garantare a calității și funcțiile de comunicare, de publicitate și de investiție, dar și funcția de identificare sau de distingere, în măsura în care semnul este utilizat pentru a distinge între produse și servicii în alt scop decât cel al indicării originii acestora.

61. O astfel de interpretare ar fi în conformitate cu ideea exprimată în al zecelea considerent al Directivei 89/104, potrivit căruia protecția oferită de articolul 5 alineatul (1) litera (a) este „absolută”. Din punctul nostru de vedere, este de asemenea evident că unele dintre utilizările menționate la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 sunt susceptibile să aducă atingere cel puțin unora dintre funcțiile menționate anterior, în special având în vedere că protecția extinsă conferită de articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 este în general motivată în legătură cu funcțiile de comunicare, de publicitate și de investiții ale mărcilor.

62. Acest raționament ar implica faptul că articolul 5 alineatul (1) litera (a) ar conferi protecție împotriva formelor de diluare menționate la articolul 5 alineatul (2) în cazurile de dublă identitate între semne și produse sau servicii. În plus, caracterul distinctiv și renumele mărcii ar fi în acest caz protejate indiferent dacă aceasta are sau nu are un renume în sensul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, adică dacă este sau nu este de notorietate.

63. O astfel de interpretare ar fi însă în contradicție cu litera Hotărârii Davidoff, deși probabil nu ar fi în contradicție cu ratio decidendi a acesteia. În Hotărârea Davidoff, Curtea a declarat că articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 este aplicabil nu doar în cazul produselor similare, ci și în cazul produselor identice, chiar dacă s‑ar părea că raționamentul Curții prezintă relevanță doar în ceea ce privește prima situație menționată( ).

64. Cu toate acestea, ne‑am abține să recomandăm Curții să răspundă la întrebarea 3 în sensul că se aplică doar articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104, mai ales întrucât Curtea se pare că a admis deja aplicarea paralelă a articolului 5 alineatul (1) litera (a) și a articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104( ). Oricare ar fi importanța rolului pe care îl au funcțiile mărcii în aplicarea articolului 5 alineatul (1) litera (a)( ), considerăm că, în toate cazurile, diluarea mărcii ca fenomen juridic ar trebui analizată în baza articolului 5 alineatul (2). Aceasta ar implica interpretarea uniformă a noțiunilor privind diluarea mărcii, în pofida diferențelor impuse în ceea ce privește gradul de similitudine între produsele sau serviciile despre care se pretinde că încalcă marca și produsele sau serviciile protejate de marcă în situațiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) și, respectiv, la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104. Prin urmare, în opinia noastră, toate funcțiile mărcii – cu excepția funcției de indicare a originii – pot deține un rol în aplicarea articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, chiar dacă acestea au servit deja pentru a determina dacă articolul 5 alineatul (1) litera (a) este sau nu este aplicabil.

3. Existența unei legături între marcă și semnul ales în calitate de cuvânt‑cheie

65. Potrivit jurisprudenței, este necesar să existe o „legătură” între marca de renume și semnul utilizat de un terț pentru ca utilizarea acestui semn să intre sub incidența articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104. Curtea a definit existența unei astfel de legături în felul următor: „Atingerile prevăzute la articolul 4 alineatul (4) litera (a) din directivă, atunci când au loc, sunt consecința unui anumit grad de similitudine între mărcile anterioare și cele ulterioare, din cauza căreia publicul vizat realizează o asociere între aceste două mărci, cu alte cuvinte, stabilește o legătură între acestea, chiar dacă nu le confundă […]. În lipsa unei astfel de legături în percepția publicului, prin utilizarea mărcii ulterioare nu se pot obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau nu se poate aduce atingere acestora”( ).

66. În prezenta cauză, marca vizată, INTERFLORA, este identică unui cuvânt‑cheie cumpărat de Marks & Spencer în cadrul serviciului de publicitate oferit de Google. Astfel, problema existenței unei legături ar putea părea lipsită de semnificație. Din nefericire, nu astfel stau lucrurile: existența unei legături între o marcă și un cuvânt‑cheie identic este departe de a fi un aspect minor.

67. Un cuvânt‑cheie care poate fi utilizat în contextul unui serviciu de referențiere pe internet este un șir de semne care poate corespunde, și în general corespunde, unui cuvânt, unui șir de cuvinte sau unei propoziții din limbajul natural. Cuvântul‑cheie ca atare nu are o semnificație în cadrul sistemului de referențiere, deoarece algoritmii motorului de căutare aleg șiruri identice de semne, indiferent care ar fi semnificația acestora în orice sistem lingvistic. Așadar, cuvintele‑cheie ca atare sunt lipsite de conținut semantic( ); acestea au un înțeles specific numai în mintea utilizatorilor de internet care le introduc în motorul de căutare. Persoana care își face publicitate cumpără cuvinte‑cheie bazându‑se pe existența unei astfel de asocieri în mintea utilizatorilor de internet.

68. În ceea ce privește dreptul mărcilor, acest lucru provoacă diverse probleme atunci când operațiunea invizibilă care constă în selectarea unui șir ce corespunde unei mărci aparținând altuia este considerată ca fiind utilizare a acestei mărci, astfel cum s‑a decis în Hotărârea Google France și Google.

69. Aceste probleme privesc caracterul unic al mărcilor. Anumite mărci sunt unice( ). În cazul unei mărci de notorietate care este arbitrară, inventată sau fantezistă (de exemplu, un cuvânt fantezist sau un șir de litere și/sau numere fără sens) și care aparține unei singure surse, se poate presupune cu ușurință că utilizatorul de internet care o introduce în calitate de termen de căutare se gândește exact la această marcă. La fel se întâmplă și în cazul unei întreprinderi care cumpără un astfel de cuvânt‑cheie.

70. Cu toate acestea, majoritatea mărcilor nu sunt unice. O marcă verbală identică este adesea înregistrată în aceeași țară sau în străinătate de alți titulari pentru produse sau servicii care nu sunt similare. Noțiunea de marcă de renume din dreptul comercial european nici nu impune această cerință( ). Există de asemenea mărci compuse din termeni comuni sau din termeni descriptivi care au câștigat un larg renume sau semnificația secundară puternică a unei mărci dintr‑un sector specific. Cu toate acestea, ar fi îndrăzneț să se presupună că un utilizator de internet care alege cuvântul „apple” sau „diesel” ca termeni de căutare caută întotdeauna computere sau jeanși de o anumită marcă, iar nu fructe sau combustibil. Sau că termenul de căutare „nokia” ar fi întotdeauna utilizat doar pentru căutări care vizează telefoane mobile și niciodată pentru căutări care vizează un oraș, un lac, o mișcare religioasă sau o marcă de cauciucuri, toate având o denumire similară.

71. Ar fi de asemenea îndrăzneț să se presupună că în general o întreprindere care cumpără semne în calitate de cuvinte‑cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet cu plată vizează întotdeauna o anumită marcă, în special în cazul în care există mai multe mărci identice înregistrate de titulari diferiți din sisteme juridice diferite( ).

72. În concluzie, se poate considera cu certitudine că, în cazul mărcilor cu adevărat unice, care prezintă un caracter distinctiv ridicat inerent, identitatea dintre un cuvânt‑cheie și o marcă indică existența unei legături între ele. În mod similar, se poate presupune că o întreprindere care cumpără un cuvânt‑cheie vizează o marcă identică doar în cazul în care marca respectivă are acele caracteristici și cuvântul‑cheie este achiziționat de un concurent, și anume de o întreprindere care vinde produse sau servicii care sunt în concurență cu produsele și serviciile acoperite de marca respectivă. În opinia noastră, aceste condiții par a fi îndeplinite în cazul, mai degrabă excepțional, al mărcii INTERFLORA.

73. În alte cazuri, existența unei legături nu poate fi stabilită fără a se recurge la factori externi utilizării „invizibile” a mărcii, constând în alegerea unui cuvânt‑cheie identic în scopul publicității prin intermediul unui motor de căutare. După părerea noastră, acești factori ar trebui să fie raportați la informațiile comerciale afișate în cadrul anunțului care figurează în linkul sponsorizat( ).

74. În opinia noastră, Curtea a urmat acest raționament în Hotărârea Google France și Google. În hotărârea menționată, Curtea a respins propunerea avocatului general conform căreia selectarea cuvintelor‑cheie ar trebui calificată drept utilizare privată de către persoana care își face publicitate( ) și a hotărât în schimb că persoana care își face publicitate „utilizează” o marcă prin alegerea acesteia drept cuvânt‑cheie în cadrul unui serviciu de referențiere cu plată. Astfel cum am menționat anterior, această concluzie nu a depins de faptul dacă semnul a fost sau nu a fost inclus în anunțul publicat în linkul sponsorizat.

75. În Hotărârea Google France și Google, Curtea a adăugat totuși, în pofida faptului că respectiva cauză nu se referea la persoanele care își fac publicitate, ci doar la prestatorul de servicii de referențiere pe internet, că „[p]roblema dacă se aduce o atingere acestei funcții a mărcii [de indicare a originii produselor sau serviciilor]( ) atunci când, pornind de la cuvinte‑cheie identice cu o marcă, se prezintă utilizatorilor de internet un anunț al unui terț, precum un concurent al titularului acestei mărci, depinde în special de modul în care este prezentat acest anunț”( ).

76. Considerăm că din Hotărârea Google France și Google se poate deduce că, în pofida alegerii cuvântului‑cheie care reprezintă o utilizare a mărcii pentru produse sau servicii de către persoana care își face publicitate, condițiile în care este permisă această utilizare trebuie să fie evaluate în primul rând( ) pe baza rezultatului său vizibil, și anume anunțul ce figurează în linkul sponsorizat care îi aparține persoanei care își face publicitate și îi apare utilizatorului de internet care a introdus cuvântul de căutare respectiv. Întrucât Curtea nu a declarat că însăși selectarea cuvintelor‑cheie identice cu mărcile unor terți intră în contradicție cu dreptul exclusiv al titularului mărcii de a utiliza marca în cadrul publicității produselor sau serviciilor identice celor acoperite de marcă, este logic ca punctul de plecare al analizei să îl constituie efectele anunțului din linkul sponsorizat care este vizibil utilizatorului de internet.

4. Interferența

77. Potrivit articolului 2 din Directiva 89/104, un semn care poate fi înregistrat ca marcă trebuie să fie distinct, și anume să fie capabil să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. Statele membre pot acorda protecție extinsă mărcii potrivit articolului 5 alineatul (2) „când prin utilizarea semnului [fără motive întemeiate] obține foloase necuvenite [a se citi «profită în mod neloial»] de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii ori aduce atingere acestora”.

78. Pentru a fi distinct (și deci capabil să devină marcă), un semn nu trebuie să aibă niciun fel de semnificație primară sau trebuie să aibă o semnificație primară care nu este descriptivă în sens generic, adică nu se referă la produsele sau serviciile acoperite de marcă sau la originea sau la calitățile acestora, ci la lucruri diferite (cum este APPLE în cazul computerelor). La graniță se află mărcile sugestive, care au o semnificație primară ce nu descrie produsele și serviciile vizate, dar creează o asociere care se referă la (proprietățile) produse(lor) sau servicii(lor) (cum este TRÉSOR în cazul parfumurilor de calitate)( ).

79. Curtea a definit diluarea prin interferență în felul următor: „În ceea ce privește, mai exact, atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii anterioare, desemnată și prin termenii «diluare», «uzare lentă» sau «interferență», această atingere se produce atunci când este diminuată aptitudinea acestei mărci de a identifica produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și utilizată ca provenind de la titularul mărcii respective, utilizarea mărcii ulterioare determinând o dispersie a identității mărcii anterioare și a influenței acesteia asupra percepției publicului. Ne regăsim în această situație în special atunci când marca anterioară, care determină o asociere imediată cu produsele sau cu serviciile pentru care este înregistrată, nu mai este în măsură să determine o astfel de asociere”( ).

80. Interferența se referă, așadar, la utilizarea unui semn identic sau similar unei mărci de renume într‑un mod care este susceptibil să diminueze caracterul distinctiv al acestei mărci prin reducerea capacității sale de a distinge produse sau servicii. La sfârșitul procesului în care s‑a produs interferența (sau diluarea în sens strict), marca nu mai are capacitatea de a crea o asociere în mintea consumatorilor cu privire la existența unei legături economice între o sursă comercială specifică( ) a anumitor produse sau servicii și marca respectivă. Prin urmare, miza este însăși capacitatea unui semn de a servi ca marcă sau, cu alte cuvinte, funcția mărcii de identificare sau de distingere.

81. Interferența sau diluarea în acest sens înseamnă în primul rând „diminuarea” caracterului distinctiv al mărcii (în limba germană „Verwässerung”), pe măsură ce marca se banalizează. Un semn care este utilizat ca o marcă pentru diverse produse sau servicii provenite din surse comerciale diferite nu mai are capacitatea de a identifica produsele și serviciile acoperite de o marcă ce provine dintr‑o singură sursă( ). Acest risc apare mai ales în cazurile în care o marcă recunoscută este expusă prezenței unor semne identice sau similare care se referă la produse și servicii diferite și la originile acestora.

82. Cu toate acestea, o astfel de evoluție este dificil de observat în contextul produselor sau serviciilor identice sau similare. Deoarece Marks & Spencer nu utilizează marca INTERFLORA pentru produse sau servicii diferite de cele puse la dispoziție de Interflora, considerăm că în prezenta cauză nu ne confruntăm cu o diluare în sensul în care aceasta a fost definită în jurisprudență. În acest caz, problema Interflora nu constă în faptul că marca sa INTERFLORA se banalizează și își pierde astfel caracterul distinctiv, ci în riscul de degenerare, adică riscul ca marca să devină un termen generic sau un substantiv comun. Și acest risc indică existența unei pierderi a caracterului distinctiv, dar această pierdere are o natură diferită față de cea a diluării, în sensul că marca se diminuează( ).

83. Cu condiția ca articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 să fie aplicabil și în cazurile de dublă identitate între semne și produse sau servicii, considerăm că protecția împotriva degenerării trebuie de asemenea acordată în baza acestei dispoziții, deoarece problema principală, și anume pierderea treptată a caracterului distinctiv, este aceeași.

84. Degenerarea rezultă fie din lipsa unui termen generic alternativ care desemnează clasa de produse din care singurul reprezentant, sau cel mai important, este produsul sau serviciul acoperit de marcă, fie din succesul covârșitor al unei anumite mărci din cadrul unei anumite clase de produse. Degenerarea amenință în special mărcile care acoperă un concept inovator nou sau mărcile care sunt recunoscute în anumite domenii( ).

85. Degenerarea poate fi provocată chiar prin acțiunile sau omisiunile titularului mărcii, de exemplu, utilizarea mărcii de către acesta în calitate de termen generic sau omisiunea sa de a dezvolta un termen generic alternativ adecvat pentru a facilita referirile la astfel de produse, pentru a evita utilizarea mărcii respective ca termen generic. Pe de altă parte, degenerarea poate rezulta și din utilizarea mărcii de către alții într‑un mod care contribuie la transformarea mărcii respective într‑un termen generic.

86. Interflora susține că selectarea în calitate de cuvinte‑cheie, doar cu mici modificări, a mărcii sale și a termenilor care derivă din aceasta de către Marks & Spencer implică un risc de diluare a mărcii INTERFLORA și că aceasta ar reprezenta o interferență pe care ar trebui să aibă dreptul să o interzică potrivit articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104. Argumentul Interflora este că, prin introducerea cuvântului „interflora”, utilizatorul de internet caută informații despre vânzătorii de flori care își promovează serviciile (și produsele, și anume florile) sub marca INTERFLORA. Comportamentul Marks & Spencer ar implica astfel un risc de diluare a mărcii INTERFLORA, întrucât aceasta capătă o semnificație generică ce desemnează orice grup de vânzători de flori care oferă servicii de livrare care se caracterizează prin faptul că livrarea poate fi efectuată dintr‑un alt magazin decât cel care a primit comanda.

87. Ne este teamă că, după Hotărârea Google France și Google, această argumentație nu poate rezista, deoarece implică faptul că selectarea mărcilor unor terți în calitate de cuvinte‑cheie ar constitui, ca atare, interferență, cel puțin în cazul mărcilor de renume. Acest argument identifică de fapt asocierea rezultată din lanțul cauzal care unește introducerea cuvântului‑cheie cu afișarea linkului sponsorizat ce conține anunțul publicitar al terțului ca factor care provoacă un risc de degenerare a mărcii.

88. Cu toate acestea, astfel cum am menționat deja, Curtea nu a condamnat publicitatea pornind de la cuvinte‑cheie prin utilizarea mărcilor terților ca atare, ci a raportat problema acceptabilității sale la conținutul anunțului care figurează în linkul sponsorizat. În ipoteza în care juxtapunerea unui cuvânt‑cheie cu un anunț publicitar în cadrul unui link sponsorizat ar reprezenta în sine o diluare, atunci orice marcă ar fi afectată de diluare prin interferență dacă ar fi selectată în calitate de cuvânt‑cheie care conduce la un anunț publicitar al unei alte întreprinderi decât cea a titularului mărcii.

89. În prezenta cauză, linkul sponsorizat care apare după ce utilizatorul de internet introduce termenul de căutare „interflora” nu conține semnul respectiv sau vreun alt semn similar. Astfel cum am explicat mai sus, în cazul unei mărci care acoperă produse și servicii oferite de o rețea comercială de întreprinderi, nu este exclusă posibilitatea unei erori privind existența unei legături economice între marcă și persoana care își face publicitate. Cu alte cuvinte, este posibil să se aducă o atingere funcției de indicare a originii chiar dacă marca nu este menționată în anunțul afișat în linkul sponsorizat.

90. Cu toate acestea, nu credem că diluarea unei mărci, și anume diminuarea semnificației sale care desemnează produse sau servicii cu o anumită origine comercială abstractă, poate fi interpretată din punct de vedere juridic în sensul că este cauzată de publicitatea în care marca respectivă nu este menționată. În cele din urmă, interferența în sensul pierderii caracterului distinctiv înseamnă că semnul perceput de consumator dobândește o semnificație alternativă în conștiința acestuia. Această semnificație alternativă poate reprezenta fie o indicație ambivalentă a unor produse sau servicii diferite provenite din surse diferite, în cazul produselor sau serviciilor care nu sunt similare, fie o indicație a categoriei generice de produse sau servicii, în cazul produselor sau serviciilor identice sau similare( ).

91. În opinia noastră, utilizarea mărcilor unor terți în calitate de cuvinte‑cheie în cadrul publicității prin intermediul unui motor de căutare aduce atingere caracterului distinctiv al unei mărci de renume în cazul produselor sau serviciilor identice dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: semnul este menționat sau afișat în anunțul care figurează în linkul sponsorizat, iar mesajul promoțional sau comunicarea din cadrul anunțului utilizează semnul în sens generic pentru a face referire la o categorie sau la o clasă de produse sau servicii, iar nu pentru a distinge între produse și servicii de origini diferite.

5. Defăimarea

92. Pentru claritate, ar trebui de asemenea menționat cel de al doilea element prevăzut la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, și anume defăimarea, care se referă la atingerea adusă renumelui mărcii. În Hotărârea L’Oréal și alții, Curtea a observat că „această atingere se produce atunci când produsele sau serviciile pentru care semnul identic sau similar este utilizat de terț pot fi percepute de public astfel încât puterea de atracție a mărcii se diminuează. Riscul unei asemenea atingeri poate rezulta în special din faptul că produsele sau serviciile oferite de terț prezintă o caracteristică sau o calitate care poate exercita o influență negativă asupra imaginii mărcii”( ). Prezenta cauză nu se referă însă la defăimare.

6. Parazitismul

93. În Hotărârea L’Oréal și alții, Curtea caracterizează parazitismul în modul următor: „atunci când un terț încearcă, prin utilizarea unui semn similar unei mărci de renume, să se situeze în contextul imaginii acesteia pentru a beneficia de puterea sa de atracție, de reputația și de prestigiul acesteia, precum și să exploateze, fără nicio compensație financiară și fără a trebui să facă eforturi proprii în această privință, efortul comercial al titularului mărcii pentru a crea și pentru a menține imaginea acestei mărci, profitul care rezultă din utilizarea menționată trebuie să fie considerat ca fiind obținut în mod neloial din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective”( ).

94. Curtea a statuat în Hotărârea L’Oréal și alții că existența unui profit neloial nu depinde de utilizarea care aduce atingere titularului mărcii. Considerăm că acest lucru este foarte problematic din punctul de vedere al concurenței, deoarece Curtea statuează de fapt că titularul mărcii poate să își exercite dreptul de a interzice utilizarea unui semn în împrejurări în care aceasta ar determina o îndepărtare de o situație optimă de tip Pareto. Situația titularului mărcii nu s‑ar îmbunătăți, deoarece acesta, prin definiție, nu suferă nicio atingere din cauza utilizării, însă situația concurentului s‑ar înrăutăți, pentru că acesta pierde o parte din afacerea sa. În mod similar, aceasta ar avea un efect negativ asupra situației consumatorilor care nu au fost înșelați de anunț, însă care au preferat în mod conștient să cumpere produsele concurentului( ).

95. Este important să reamintim că în cauza L’Oréal și alții era vorba despre imitarea produselor de lux. În prezenta cauză, produsele/serviciile sunt „normale” și nu reprezintă reproduceri sau imitații; cel puțin, nu s‑a susținut că Marks & Spencer imită în vreun fel Interflora.

96. În prezenta cauză, Marks & Spencer se străduiește să se prezinte drept o alternativă comercială pentru clienții care caută informații fie despre serviciile Interflora, fie despre serviciile de livrare a florilor în general, amintind de marca probabil cea mai bine cunoscută pentru acest tip de servicii. Este evident faptul că în ambele cazuri Marks & Spencer profită de renumele mărcii Interflora, deoarece este de neconceput că selectarea acestor cuvinte‑cheie ar putea fi explicată prin orice alt motiv. Prin urmare, problema care rămâne este de a ști dacă această utilizare este loială. Reamintim că, potrivit jurisprudenței Google France și Google, selectarea de cuvinte‑cheie în aceste împrejurări reprezintă o utilizare a mărcii Interflora pentru produsele și serviciile Marks & Spencer.

97. În Hotărârea L’Oréal și alții, avocatul general a propus de asemenea ca testul caracterului neloial al utilizării să nu se aplice decât în cazul în care există un motiv întemeiat pentru utilizarea mărcii celeilalte părți. În cazul în care nu există un motiv întemeiat, utilizarea este în mod automat neloială( ).

98. Utilizarea care prezintă relevanță în prezenta cauză, definită drept selectarea unei mărci în calitate de cuvânt‑cheie pentru publicitatea prin intermediul unui motor de căutare pe internet, trebuie să aibă un motiv întemeiat. În măsura în care discutăm despre cazurile tipice prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104, și anume cazurile care privesc produse sau servicii care nu sunt similare, este foarte dificil de găsit modul în care ar trebui interpretată această condiție. Astfel cum am menționat, legătura dintre cuvântul‑cheie și marcă este foarte greu de demonstrat dacă nu se recurge la informații privind împrejurările exterioare acestei utilizări.

99. În cazul produselor sau serviciilor identice sau similare, scopul prezentării unei alternative comerciale la produsele sau serviciile protejate de o marcă de renume ar trebui să reprezinte un motiv întemeiat în contextul unui marketing modern bazat pe publicitatea pornind de la cuvinte‑cheie pe internet. Altfel, publicitatea pornind de la cuvinte‑cheie care utilizează mărci de notorietate ale terților ar constitui, în sine, parazitism interzis. O astfel de concluzie nu poate fi justificată ținând seama de necesitatea de a promova o concurență nedenaturată și de posibilitățile consumatorilor de a căuta informații despre produse și servicii. Rațiunea existenței economiei de piață este, până la urmă, faptul că oferă consumatorilor bine informați posibilitatea de a alege în funcție de preferințele lor. Considerăm neadecvat ca titularul unei mărci să poată interzice o astfel de utilizare, cu excepția situației în care are motive să se opună anunțului care apare în urma introducerii unui termen de căutare care corespunde unui cuvânt‑cheie.

100. Interflora susține că publicitatea pornind de la cuvinte‑cheie utilizată de Marks & Spencer a determinat o creștere considerabilă a propriilor costuri pentru publicitate din cauza creșterii prețului per clic cerut de Google ca urmare a concurenței privind aceste servicii AdWords.

101. Curtea a statuat în Hotărârea Google France și Google următoarele( ): „În ceea ce privește utilizarea, în calitate de cuvânt‑cheie, de către cei care publică anunțuri pe internet a semnului identic cu marca altuia în scopul afișării de mesaje publicitare, este evident că această utilizare poate avea anumite repercusiuni asupra utilizării în scopuri publicitare a mărcii respective de către titularul său, precum și asupra strategiei comerciale a acestuia. […] Astfel, având în vedere locul important pe care îl ocupă publicitatea pe internet în cadrul comerțului, este plauzibil faptul că titularul mărcii înscrie propria marcă în calitate de cuvânt‑cheie pe lângă furnizorul serviciului de referențiere pentru a determina apariția unui anunț la rubrica «liens commerciaux». Într‑o astfel de situație, titularul mărcii va trebui să accepte, dacă este cazul, să plătească un preț per clic mai ridicat decât alți operatori economici determinați, dacă vrea să obțină ca anunțul său să apară înaintea celor ale operatorilor respectivi care au selectat de asemenea marca sa în calitate de cuvânt cheie. În plus, chiar dacă titularul mărcii este dispus să plătească un preț per clic mai ridicat decât cel oferit de terții care au selectat de asemenea marca respectivă, nu există certitudinea că anunțul său apare înaintea celor ale terților respectivi, dat fiind că alte elemente sunt de asemenea luate în considerare pentru a determina ordinea de afișare a anunțurilor. […] Totuși, aceste repercusiuni ale utilizării de către terți a semnului identic cu marca nu constituie prin ele însele o atingere adusă funcției de publicitate a mărcii”.

102. Așadar, întrucât costurile ridicate aferente prețului per clic nu afectează funcția de publicitate a unei mărci de renume, în opinia noastră, astfel de costuri ridicate nu pot constitui, prin ele însele, avantaje necuvenite sau obținerea unui profit pe seama renumelui mărcii.

103. În plus, întrucât în Hotărârea Google France și Google Curtea a admis în principiu publicitatea pornind de la cuvinte‑cheie utilizând mărci care aparțin unor terți, considerăm că și problema parazitismului trebuie analizată tot pe baza anunțului publicitar care apare în linkul sponsorizat. În cazul în care acest anunț menționează sau afișează marca, admisibilitatea utilizării depinde de faptul dacă este vorba despre publicitate comparativă justificată sau, dimpotrivă, dacă este vorba despre situarea în contextul imaginii titularului mărcii( ).

104. În anunțurile sale, Marks & Spencer nici nu compară produsele și serviciile sale cu cele oferite de Interflora (afirmând, de exemplu, „produsele și serviciile noastre au o calitate superioară/sunt mai ieftine decât cele oferite de Interflora”), nici nu își prezintă produsele drept imitații sau copii (spunând, de exemplu, „[...] oferim un serviciu de tip Interflora”) și nici măcar nu le prezintă în mod expres ca alternative la acestea (întrebând, de exemplu „Sunteți client Interflora? De ce nu încercați de această dată Marks & Spencer?”).

105. Totuși, modul în care Marks & Spencer a selectat cuvinte‑cheie în cadrul publicității prin intermediul unui motor de căutare implică un mesaj promoțional conform căruia aceasta oferă o alternativă la Interflora. Însă, în opinia noastră, aceasta nu reprezintă parazitism în sensul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104.

106. În sfârșit, considerăm că aspectele menționate la întrebarea 4 nu prezintă relevanță pentru răspunsul care trebuie dat la întrebarea 3 b).

V – Concluzie

107. Având în vedere observațiile anterioare, propunem Curții să răspundă la întrebările adresate de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, în felul următor:

„1) Articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară trebuie interpretate în felul următor:

– un semn identic mărcii este utilizat «pentru produse sau servicii» în sensul acestor dispoziții dacă a fost selectat în calitate de cuvânt‑cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet fără consimțământul titularului mărcii, iar afișarea anunțurilor este organizată pe baza acestui cuvânt‑cheie;

– titularul unei mărci are dreptul de a interzice un astfel de comportament în împrejurările menționate anterior, în cazul în care anunțul nu permite sau permite numai cu dificultate utilizatorului mediu de internet să stabilească dacă produsele sau serviciile vizate de anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta ori de la un terț;

– utilizatorul de internet este indus în eroare cu privire la originea produselor sau serviciilor atunci când linkul sponsorizat al unui concurent poate determina o anumită parte a publicului să creadă că respectivul concurent este membru al rețelei comerciale care aparține titularului mărcii, când în realitate nu este așa. Drept consecință, titularul mărcii are dreptul de a interzice concurentului în cauză să utilizeze cuvântul‑cheie respectiv în scopuri publicitare.

2) Articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 și articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretate în sensul că utilizarea unui semn în calitate de cuvânt‑cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet pentru produse sau servicii care sunt identice produselor sau serviciilor acoperite de o marcă de renume identică intră de asemenea în sfera de aplicare a acestor dispoziții și poate fi interzisă de titularul mărcii în cazul în care:

a) anunțul care apare în urma introducerii de către utilizatorul de internet a cuvântului‑cheie identic cu o marcă de renume în calitate de termen de căutare menționează sau reproduce această marcă și

b) marca

– fie este utilizată în cadrul acestui anunț ca termen generic ce se referă la o clasă sau la o categorie de produse sau servicii,

– fie persoana care își face publicitate încearcă să beneficieze astfel de puterea sa de atracție, de renumele sau de prestigiul acesteia, și să exploateze efortul comercial depus de titularul acestei mărci pentru a crea și menține imaginea mărcii respective.

3) Faptul că operatorul unui motor de căutare pe internet nu permite titularilor de mărci din zona geografică relevantă să blocheze selectarea în calitate de cuvinte‑cheie a semnelor identice mărcilor acestora de către alte persoane nu prezintă în sine relevanță în ceea ce privește răspunderea persoanei care își face publicitate utilizând cuvântul‑cheie respectiv.”