II - 5595Sprawa T-59/08
Nute Partecipazioni SpA i La Perla Srl
przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego  
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)
Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa 
do znaku — Słowny wspólnotowy znak towarowy NIMEI LA PERLA MODERN 
CLASSIC — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe la PERLA — 
Względna podstawa odmowy rejestracji — Naruszenie renomy — Artykuł 8 ust. 5 
i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 5 i art. 53 
ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]
Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 7 grudnia 2010 r.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . II - 5599
Streszczenie wyroku
1. Wspólnotowy znak towarowy  — Definicja i  uzyskanie wspólnotowego znaku towarowe -
go 
— Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela cieszącego się renomą 
wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego — Ochrona cieszącego się 
renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są p o-
dobne — Dowody, jakie winien przedstawić właściciel
(roz
porządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5)
II - 5596STRESZCZENIE — SPRAWA T-59/08
2. Wspólnotowy znak towarowy  — Definicja i  uzyskanie wspólnotowego znaku towarowe -
go 
— Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela cieszącego się reno -
mą wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego — Ochrona cieszącego 
się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne — Przesłanki
(roz
porządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5)
3. Wspólnotowy znak towarowy  — Definicja i  uzyskanie wspólnotowego znaku towarowe -
go 
— Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela cieszącego się reno -
mą wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego — Ochrona cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i usługi, które nie są podobne — Przesłanki
(roz
porządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5)
4. Wspólnotowy znak towarowy — Zrzeczenie się, wygaśnięcie i unieważnienie — Względne 
podstawy unieważnienia — Rejestracja z naruszeniem art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94
(roz
porządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 5, art. 52 ust. 1 lit. a))
1. W  celu skorzystania z  ochrony ustano-
w
ionej w  art.  8 ust.  5 rozporządzenia 
nr 40/94 w sprawie wspólnotowego zna -
ku towarowego właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi przedstawić do -
wód na okoliczność, że używanie pó ź-
niejszego znaku towarowego powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charak -
teru odróżniającego lub renomy wcze ś-
niejszego znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę. Zaistnienie już jednego z  tych trzech rodzajów nar u-
szeń wystarczy do tego, aby art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia znalazł zastosowanie.
Wł
aściciel wcześniejszego znaku towar o-
wego nie ma obowiązku wykazać zaistnie -
nia faktycznego i trwającego naruszenia s wego znaku towarowego w rozumieniu 
wspomnianego art. 8 ust. 5. W przypad -
ku bowiem gdy można przewidzieć, że takie naruszenie będzie skutkiem spos o-
bu używania późniejszego znaku tow a-
rowego obranego przez jego właściciela, właściciel wcześniejszego znaku towar o-
wego nie jest zobowiązany czekać na fak -
tyczne zaistnienie tego naruszenia, aby móc zakazać tego używania. Właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi jednak dowieść okoliczności pozwalają-
cych na ustalenie dużego prawdopodo -
bieństwa wystąpienia takiego naruszenia 
w przyszłości.
J
eżeli właścicielowi wcześniejszego zna -
ku towarowego uda się wykazać istnienie 
II - 5597NUTE PARTECIPAZIONI I LA PERLA PRZECIWKO OHIM – WORLDGEM BRANDS  
(NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
bądź to faktycznego i  trwającego nar u-
szenia swego znaku towarowego, bądź to, 
gdy do niego nie doszło, duże prawdop o-
dobieństwo wystąpienia takiego narusze -
nia w  przyszłości, właściciel późniejsze -
go znaku towarowego jest zobowiązany 
dowieść, że ma uzasadnione powody, aby używać tego znaku.
(p
or. pkt 31–34)
2. W celu ustalenia, czy używanie późnie j-
sze
go znaku towarowego powoduje czer -
panie nienależnej korzyści z  charakteru odróżniającego lub renomy wcześnie j-
szego znaku towarowego w  rozumieniu 
art.  8 ust.  5 rozporządzenia nr  40/94 
w sprawie wspólnotowego znaku towar o-
wego, należy dokonać całościowej oceny, 
która winna uwzględniać wszystkie czy n-
niki mające znaczenie w okolicznościach 
danej sprawy, wśród których możemy wyróżnić w  szczególności intensywność 
renomy i stopień charakteru odróżniają -
cego wcześniejszego znaku towarowego, 
stopień podobieństwa między kolidu -
jącymi ze sobą znakami oraz charakter danych towarów lub usług i  istniejący między nimi stopień pokrewności. Co 
się tyczy intensywności renomy i stopnia 
charakteru odróżniającego wcześnie j-
szego znaku towarowego, im bardziej o d-
różniający będzie ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej b
ędzie przyjąć istnienie naruszenia. P o-
nadto im szybciej i silniej późniejszy znak towarowy przywołuje na myśl wcześnie j-
szy znak towarowy, tym większe prawdo -
podobieństwo, że aktualne lub przyszłe używanie oznaczenia będzie skutkować czerpaniem nienależnej korzyści z  cha-
rakteru odróżniającego lub renomy 
wcześniejszego znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę.
W 
ramach tej całościowej oceny można 
w danym przypadku wziąć też pod uw a-
gę istnienie niebezpieczeństwa rozmycia lub przyćmienia wcześniejszego znaku 
towarowego.
(p
or. pkt 42, 43)
3. Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 
w sprawie wspólnotowego znaku towar o-
we
go należy interpretować w ten sposób, 
że stwierdzenie czerpania nienależnej 
korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowe -
go w rozumieniu tego przepisu nie zależy od istnienia prawdopodobieństwa wpr o-
wadzenia w  błąd ani od niebezpieczeń -
stwa działania na szkodę jego charakt e-
ru odróżniającego lub renomy tudzież, bardziej ogólnie, właściciela tego znaku. Odnoszenie przez osobę trzecią korzyści 
z  używania znaku towarowego wykazu -
jącego podobieństwa do renomowanego 
znaku towarowego stanowi czerpanie 
nienależnej korzyści z charakteru odró ż-
niającego lub renomy tego znaku, jeżeli 
ta osoba trzecia próbuje w  ten sposób 
II - 5598STRESZCZENIE — SPRAWA T-59/08
działać w  cieniu renomowanego znaku 
towarowego w  celu skorzystania z  jego 
atrakcyjności, reputacji i  prestiżu oraz 
wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony 
przez właściciela wcześniejszego znaku 
towarowego w  wykreowanie i  utrzyma-nie jego wizerunku.
(p
or. pkt 45)
4. Zostało dowiedzione, że właściciel słow -
ne
go znaku towarowego NIMEI  LA 
PERLA MODERN CLASSIC, zarejestr o-
wanego jako wspólnotowy znak tow a-
rowy dla „pereł” , należących do klasy 14 
w  rozumieniu porozumienia nicejskie -
go, czerpał nienależną – w  rozumieniu 
art.  8 ust.  5 rozporządzenia nr  40/94 
w  sprawie wspólnotowego znaku tow a-
rowego – korzyść z renomy graficznego 
znaku towarowego la  PERLA, zarej e-
strowanego wcześniej we Włoszech dla 
„strojów kąpielowych; odzieży sportowej 
i  odzieży ogólnie” , należących do kl a-
sy  25 wspomnianego rozporządzenia, a 
przynajmniej, że istniało duże prawdo -
podobieństwo wystąpienia takiego nar u-
szenia w przyszłości.
Renoma wcze
śniejszego znaku towar o-
wego la  PERLA została bowiem dowie -
dziona dla bielizny i strojów kąpielowych i  może wręcz zostać uznana za bardzo dużą. Ponadto między kolidującymi ze 
sobą znakami występuje pewien st o-
pień podobieństwa, a towary oznaczone 
wcześniejszym znakiem towarowym, 
czyli odzież damska, i  towary oznaczo -
ne późniejszym znakiem towarowym, 
a mianowicie perły, należą do zbliżonych 
segmentów rynku.
W
reszcie perły mogą być używane 
w  produkcji strojów kąpielowych i  in-
nych ubiorów damskich. Nie jest w y-
kluczone, że konsumenci dokonujący zakupu wyrobów jubilerskich, i w szcze -
gólności pereł, będą znali bieliznę i stroje 
kąpielowe sprzedawane przez właściciela 
wcześniejszego znaku towarowego.
(p
or. pkt 36, 56–58)