Sprawa T‑450/09

Simba Toys GmbH & Co. KG

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

„Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy — Sześcian o powierzchniach mających strukturę siatki — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 76 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Oznaczenie, które nie jest tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego — Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009] — Oznaczenie, które nie jest tworzone wyłącznie przez kształt wynikający z charakteru samego towaru — Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporządzenia nr 207/2009] — Oznaczenie, które nie jest tworzone wyłącznie przez kształt zwiększający znacznie wartość towaru — Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 207/2009] — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009] — Brak charakteru opisowego — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009] — Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009) — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009”

Streszczenie – wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 25 listopada 2014 r.

Każdą z wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego podstaw odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu ogólnego chronionego przez każdą z nich. Interes ogólny chroniony przez art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia polega na unikaniu sytuacji, w których prawo znaków towarowych prowadziłoby do przyznania jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub na cechy użytkowe danego towaru. Określone przez prawodawcę zasady odzwierciedlają w tym względzie wyważenie dwóch aspektów, z których każdy może przyczynić się do ustanowienia systemu zdrowej i lojalnej konkurencji. Z jednej strony wprowadzenie do art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 zakazu rejestracji w charakterze znaku towarowego wszelkich oznaczeń tworzonych przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego zapewnia, że przedsiębiorstwa nie będą mogły wykorzystywać prawa znaków towarowych do nieograniczonego w czasie przedłużania wyłącznych praw dotyczących rozwiązań technicznych. Jeżeli kształt towaru stanowi jedynie odzwierciedlenie zastosowanego przez wytwórcę tego towaru rozwiązania technicznego, które zostało opatentowane na jego wniosek, to ochrona takiego kształtu jako znaku towarowego po wygaśnięciu patentu znacznie i trwale ograniczałaby możliwość wykorzystania takiego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa. Tymczasem w systemie prawa własności intelektualnej takim jak wypracowany w Unii Europejskiej rozwiązania techniczne podlegają ochronie jedynie przez określony czas, po którego upływie mogą być swobodnie stosowane przez wszystkich przedsiębiorców. Ponadto rejestracja w charakterze znaku towarowego kształtu towaru, który ma wyłącznie funkcjonalny charakter, może umożliwić właścicielowi tego znaku towarowego zakazanie używania przez inne przedsiębiorstwa nie tylko tego kształtu, ale też kształtów podobnych. Z drugiej strony, ograniczając podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 do oznaczeń tworzonych „wyłącznie” przez kształt towaru „niezbędny” do uzyskania efektu technicznego, prawodawca słusznie uznał, że każdy kształt towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny, a w konsekwencji zakazanie rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego tylko z tego względu, że wykazuje cechy użytkowe, byłoby niewłaściwe. Dzięki wyrażeniom „wyłącznie” i „niezbędny” wspomniany przepis zapewnia, że rejestracji nie podlegają jedynie te kształty towaru, które są wyłącznie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego i których rejestracja w charakterze znaku towarowego rzeczywiście utrudniłaby stosowanie tego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa. (por. pkt 32–37)

Prawidłowe zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wymaga, by organ rozpoznający zgłoszenie rozpatrywanego oznaczenia trójwymiarowego do rejestracji w charakterze znaku towarowego właściwie ustalił zasadnicze właściwości tego oznaczenia. Określenie „zasadnicze właściwości” musi być rozumiane jako odniesienie do najbardziej istotnych elementów oznaczenia. Określenia wspomnianych zasadniczych właściwości należy dokonywać odrębnie dla każdego przypadku i nie istnieje żadna ustalona hierarchia poszczególnych rodzajów elementów, które może zawierać oznaczenie. Przy ustalaniu zasadniczych właściwości oznaczenia właściwy organ może oprzeć się bezpośrednio na wywieranym przez to oznaczenie całościowym wrażeniu albo w pierwszym rzędzie przystąpić do analizy kolejno każdego z elementów, z których dane oznaczenie się składa. W szczególności ustalenia zasadniczych właściwości oznaczenia, z którym wiąże się w perspektywie ewentualne zastosowanie podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94, można – w zależności od przypadku, zwłaszcza stosownie do stopnia trudności tego oznaczenia – dokonywać w drodze zwykłej analizy wzrokowej tego oznaczenia albo przeciwnie, w drodze pogłębionego badania, w ramach którego mogą być brane pod uwagę elementy przydatne w ocenie, takie jak badania rynku i ekspertyzy czy też inne dane dotyczące wcześniej przyznanych w związku z danym towarem praw własności intelektualnej. Ustaliwszy zasadnicze właściwości oznaczenia, Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) musi jeszcze ocenić, czy wszystkie te właściwości pełnią w przypadku rozpatrywanego towaru funkcję techniczną. Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 nie może bowiem znajdować zastosowania, jeżeli zgłoszenie znaku towarowego dotyczy kształtu towaru, w którym element niemający charakteru funkcjonalnego, na przykład element ozdobny lub fantazyjny, odgrywa istotną rolę. W takim wypadku konkurencyjne przedsiębiorstwa mogą z łatwością skorzystać z kształtów zamiennych zapewniających jednakową funkcjonalność, a w rezultacie nie istnieje ryzyko ograniczenia dostępności danego rozwiązania technicznego. Rzeczone rozwiązanie techniczne mogłoby więc bez trudu zostać zastosowane przez konkurentów właściciela znaku w kształcie towaru, który nie będzie posiadał pozbawionego funkcjonalności elementu identycznego z elementem, jaki zawiera kształt towaru właściciela, i który w związku z tym nie będzie ani identyczny z tym kształtem, ani do niego podobny. (por. pkt 38–41)

Zobacz tekst orzeczenia. (por. pkt 44–77)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego „[nie] są rejestrowane […] oznaczenia, które składają się wyłącznie z […] kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru”. Aby ta podstawa odmowy rejestracji mogła zostać zastosowana, dane oznaczenie musi składać się wyłącznie z kształtu, a jego właściwości estetyczne, to jest jego zewnętrzny wygląd, muszą w bardzo znacznej mierze wpływać na wybór konsumenta i w konsekwencji na wartość handlową spornego towaru. W wypadku gdy kształt zwiększa w ten sposób znacznie wartość spornego towaru, nie jest istotne, czy inne właściwości tego towaru, takie jak jego właściwości techniczne, mogą również nadawać rozpatrywanemu towarowi znaczną wartość. (por. pkt 86, 87)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”. Charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu oznacza, iż ów znak towarowy pozwala rozpoznać towar, dla którego występuje się o rejestrację, jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa, a tym samym umożliwia odróżnienie tego towaru od towarów innych przedsiębiorstw. Ów charakter odróżniający należy oceniać, po pierwsze, w stosunku do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, i po drugie, w stosunku do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców. Kryteria oceny charakteru odróżniającego trójwymiarowego znaku towarowego, który stanowi wygląd samego towaru, nie różnią się od kryteriów stosowanych do innych kategorii znaków. Jednakże przy stosowaniu tych kryteriów sposób postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców niekoniecznie będzie taki sam w przypadku trójwymiarowego znaku towarowego, który odpowiada samemu wyglądowi zewnętrznemu towaru, jak w przypadku znaku słownego lub graficznego, którym jest oznaczenie niemające związku z wyglądem oznaczonych nim towarów. W braku bowiem elementów graficznych lub tekstowych przeciętny konsument nie wnioskuje zwykle o pochodzeniu towarów na podstawie ich kształtu czy kształtu ich opakowania i dlatego ustalenie istnienia charakteru odróżniającego w przypadku znaku trójwymiarowego może okazać się trudniejsze niż w przypadku znaku słownego czy graficznego. Ponadto im kształt, o którego rejestrację jako znaku towarowego wystąpiono, jest bliższy najbardziej prawdopodobnemu kształtowi, który miałby dany towar, tym większe jest prawdopodobieństwo, iż dany kształt pozbawiony będzie charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. W tych okolicznościach tylko znak, który w sposób znaczący odbiega od normy lub zwyczajów branżowych i z tego względu może pełnić podstawową funkcję wskazywania pochodzenia, nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu powołanego przepisu. Wreszcie, aby dokonać oceny, czy kombinacja elementów, z których składa się kształt, może być postrzegana przez właściwy krąg odbiorców jako wskazanie pochodzenia, należy poddać analizie całościowe wrażenie wywierane przez tę kombinację, co nie stoi w sprzeczności z sukcesywnym badaniem poszczególnych elementów użytych w celu przedstawienia znaku towarowego. (por. pkt 92–94, 96–99)

Zobacz tekst orzeczenia. (por. pkt 103, 104, 106–110)

Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego uniemożliwia zastrzeżenie opisanych w nim oznaczeń lub wskazówek na rzecz jednego przedsiębiorstwa poprzez dokonanie ich rejestracji jako znaków towarowych. Zadaniem tego przepisu jest ochrona leżącego w interesie ogółu celu, jakim jest zapewnienie, by tego rodzaju oznaczenia lub wskazówki mogły być swobodnie używane przez wszystkich. Te oznaczenia i wskazówki to takie, które z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców mogą służyć w normalnym użyciu bezpośrednio albo poprzez wzmiankę o jednej z jego zasadniczych właściwości do oznaczenia towaru lub usługi objętych wnioskiem o rejestrację. Stąd oznaczenie podlega zakazowi ustanowionemu w tym przepisie, jeżeli ma dostatecznie bezpośredni i rzeczywisty związek ze spornymi towarami lub usługami, który pozwoli właściwemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez namysłu rozpoznać w nim opis tych towarów lub usług lub jednej z ich właściwości. Wreszcie ocenę opisowego charakteru oznaczenia przeprowadzić można wyłącznie poprzez odniesienie, po pierwsze, do sposobu jego odbioru przez właściwy krąg odbiorców, oraz po drugie, do danych towarów lub usług. Charakter opisowy znaku towarowego należy bowiem oceniać w odniesieniu do towarów i usług, dla których znak ten został zarejestrowany, oraz z uwzględnieniem przypuszczalnego sposobu postrzegania go przez właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta rozpatrywanej kategorii towarów lub usług. (por. pkt 116–120)

Zobacz tekst orzeczenia. (por. pkt 123–125)