W postępowaniu w sprawie skargi w dziedzinie wspólnotowych znaków towarowych na decyzję izby odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) nic nie stoi na przeszkodzie temu, ażeby Urząd przyłączył się do żądania strony skarżącej lub też poprzestał na pozostawieniu sprawy uznaniu Sądu poprzez przedstawienie wszystkich argumentów, które uważa za właściwe celem dostarczenia informacji Sądowi. Natomiast nie może on formułować żądań mających na celu stwierdzenie nieważności lub zmianę decyzji izby odwoławczej w kwestii, która nie została podniesiona w skardze, ani też przedstawiać zarzutów, które nie zostały podniesione w skardze.

Ponieważ dowód używania znaku towarowego, którego dotyczy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, należy przedstawić wyłącznie na żądanie wnioskodawcy – to do tego ostatniego należy określenie zakresu jego żądania przedstawienia tego dowodu.

W wypadku gdy sporny znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług, która jest na tyle szeroka, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, jest możliwe, iż właściciel wspomnianego znaku towarowego może przedstawić dowód jego rzeczywistego używania wyłącznie w odniesieniu do części tych towarów lub usług, i w tym wypadku ochrona, którą zapewnia rejestracja spornego znaku towarowego, dotyczy wyłącznie tej lub tych podkategorii, do których należą towary lub usługi, w odniesieniu do których sporny znak towarowy był faktycznie używany.

Podobnie w wypadku, gdy sporny znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług, która jest na tyle szeroka, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, podmiot wnoszący o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku – który uważa, iż właściciel spornego znaku towarowego rzeczywiście używał go w odniesieniu do części tych towarów i usług – jest uprawniony, w celu określenia zakresu swojego żądania przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wspomnianego znaku towarowego, na którym opiera się wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, do wyłączenia ze swojego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku wspomnianych towarów lub usług.

W tym względzie w wypadku opisu towarów, dla których został zarejestrowany w określonej kategorii sporny znak towarowy, nie można wymagać od podmiotu wnoszącego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, w celu uznania jego wniosku za dopuszczalny, aby zidentyfikował on wszystkie podkategorie towarów i usług mogących należeć według niego – przy czym odróżniających się odpowiednio w sposób niezależny – do szerszej kategorii, która jest jedyną wskazaną w ramach rejestracji spornego znaku towarowego.

Otóż z jednej strony, ponieważ w swoim wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku podmiot wnioskujący przyjmuje najpierw wyraźnie i w całości opis kategorii towarów, dla których sporny znak towarowy został zarejestrowany, a następnie ogranicza jego zakres poprzez wyłączenie niektórych podkategorii towarów, w odniesieniu do których nie kwestionuje on rzeczywistego używania, w sposób oczywisty spełnia on wymóg określenia zakresu jego żądania przedstawienia dowodu na okoliczność rzeczywistego używania spornego znaku towarowego. Z drugiej strony wyłącznie podmiot dokonujący zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego jest uprawniony do określenia, z zastrzeżeniem kontroli właściwych instancji Urzędu, zakresu ochrony, którą chce on zapewnić wspomnianemu znakowi towarowemu. W konsekwencji, w sytuacji gdy właściciel spornego znaku towarowego podczas dokonywania zgłoszenia tego znaku wskazał oznaczone towary poprzez zwykłe odesłanie do szerszej kategorii, nie identyfikując szczegółowiej podkategorii towarów i usług mogących należeć do tej ostatniej kategorii, izba odwoławcza Urzędu nie może uznać wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku za niedopuszczalny ze względu na to, że podmiot wnioskujący nie zidentyfikował we wspomnianym wniosku takich podkategorii.

Wreszcie, aby orzec w szczególności w przedmiocie dopuszczalności wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku opartego na braku rzeczywistego używania znaku towarowego, właściwe instancje Urzędu muszą ocenić na wstępie, czy sporny znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług, która jest na tyle szeroka, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie.

(por. pkt 23–25, 30, 31)