Sprawa C-533/06

O2 Holdings Limited i O2 (UK) Limited

przeciwko

Hutchison 3G UK Limited

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

„Znaki towarowe — Dyrektywa 89/104/EWG — Artykuł 5 ust. 1 — Wyłączne prawo właściciela znaku towarowego — Używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego w reklamie porównawczej — Ograniczenie skutków znaku towarowego — Reklama porównawcza — Dyrektywy 84/450/EWG i 97/55/WE — Artykuł 3a ust. 1 — Wymogi dopuszczalności reklamy porównawczej — Używanie znaku towarowego konkurenta lub oznaczenia do niego podobnego”

Opinia rzecznika generalnego P. Mengozziego przedstawiona w dniu 31 stycznia 2008 r. I - 4235

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 czerwca 2008 r. I - 4254

Streszczenie wyroku

Zbliżanie ustawodawstw – Znaki towarowe – Dyrektywa 89/104 – Prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się używaniu przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług

Zbliżanie ustawodawstw – Znaki towarowe – Dyrektywa 89/104 – Rejestracja nowego znaku towarowego – Istnienie wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się używaniu przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

Zbliżanie ustawodawstw – Znaki towarowe – Dyrektywa 89/104 – Prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się używaniu przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług

Zbliżanie ustawodawstw – Znaki towarowe – Dyrektywa 89/104 – Prawo właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się używaniu przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług

Wykorzystanie przez reklamującego w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym konkurenta lub do niego podobnego celem wskazania na towary lub usługi oferowane przez tego ostatniego stanowi używanie tego oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług reklamującego w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104 o znakach towarowych. Po pierwsze, art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że dotyczy on używania oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do towarów sprzedawanych przez osoby trzecie lub świadczonych przez nie usług. Po drugie, należy zauważyć, że reklama, w której reklamujący dokonuje porównania oferowanych przez siebie towarów lub usług z towarami lub usługami konkurenta ma naturalnie na celu promocję towarów lub usług reklamującego. Przy pomocy takiej reklamy reklamujący stara się wyróżnić swoje towary lub usługi, dokonując porównania ich właściwości z właściwościami towarów lub usług konkurentów. Potwierdzenie takiej wykładni można znaleźć w motywie 15 dyrektywy 97/55, w którym prawodawca wspólnotowy podkreślił, iż celem reklamy porównawczej jest wprowadzenie rozróżnienia między towarami lub usługami reklamującego a towarami lub usługami jego konkurenta. (por. pkt 34–36)

Artykuł 5 ust. 1 i 2 pierwszej dyrektywy 89/104 o znakach towarowych i art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, zmienionej dyrektywą 97/55, powinny być interpretowane w ten sposób, iż uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego nie może zakazać używania przez osobę trzecią w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym lub do niego podobnego, jeśli reklama ta spełnia wszystkie warunki dopuszczalności wymienione we wspomnianym art. 3a ust. 1. Jednak w sytuacji gdy spełnione zostały przesłanki, od wystąpienia których art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 uzależnia możliwość zakazania używania oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego, nie jest możliwe, by reklama porównawcza, w której wykorzystano to oznaczenie, mogła spełniać wymóg dopuszczalności wymieniony w art. 3a ust. 1 lit. d) dyrektywy 84/450, zmienionej dyrektywą 97/55. Trzeba, po pierwsze, wskazać, że w przypadku podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem oraz między towarami lub usługami prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stanowi szczególny warunek udzielenia ochrony. Artykuł 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy89/104 stosuje się jedynie wtedy, gdy z powodu identyczności lub podobieństwa znaków i towarów lub usług w odczuciu odbiorców istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Z art. 3a ust. 1 lit. d) dyrektywy 84/450 wynika, po drugie, że reklama porównawcza nie jest dopuszczalna, jeśli wywołuje ona prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do reklamującego i jego konkurenta lub też w odniesieniu do znaków towarowych, towarów lub usług reklamującego i jego konkurenta. W świetle motywów 13–15 dyrektywy 97/55 pojęciu „wprowadzenia w błąd”, występującemu zarówno w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, jak i w art. 3a ust. 1 lit. d) dyrektywy 84/450, należy nadać jednolitą wykładnię. (por. pkt 45–49, 51; pkt 1 sentencji)

Artykuł 4 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy 89/104 o znakach towarowych zawierają to samo pojęcie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Jednak art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 dotyczy zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji. Z chwilą, gdy znak został zarejestrowany, uprawniony może dowolnie z niego korzystać, w związku z czym, aby ustalić, czy do danego zgłoszenia znajduje zastosowanie wymieniona w tym przepisie podstawa odmowy rejestracji, należy zbadać, czy występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego wnoszącego sprzeciw we wszelkich okolicznościach, w których zgłoszony znak mógłby być używany w razie jego rejestracji. Natomiast w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, osoba trzecia używająca oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub do niego podobnego nie rości sobie żadnych praw do znaku towarowego w odniesieniu do tego oznaczenia, lecz korzysta z niego ad hoc. W związku z tym, aby ustalić, czy uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego ma prawo sprzeciwić się takiemu szczególnemu korzystaniu z oznaczenia, należy ograniczyć się do okoliczności charakteryzujących to używanie, bez konieczności badania, czy innego rodzaju używanie tego oznaczenia w innych okolicznościach mogłoby również wprowadzać w błąd. (por. pkt 65–67)