Sprawa T-112/03

L’Oréal SA

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego znaku towarowego FLEXI AIR – Wcześniejszy znak towarowy FLEX – Względne podstawy odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania – Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) oraz art. 43 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 16 marca 2005 r. II–0000

Streszczenie wyroku

1. Wspólnotowy znak towarowy – Uwagi osób trzecich i sprzeciw – Rozpatrywanie sprzeciwu – Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego – Konieczność rozstrzygnięcia tej kwestii, po podniesieniu jej przez zgłaszającego znak towarowy, przed wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwu – Skutek – Obowiązek przedstawienia przez zgłaszającego uwag w terminie wyznaczonym przez Urząd

(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 42 i art. 43 ust. 2 i 3)

2. Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie odwoławcze – Odwołanie do izby odwoławczej od decyzji wydziału Urzędu orzekającego w pierwszej instancji – Ciągłość funkcjonalna między tymi dwoma instancjami – Rozpatrywanie odwołania przez izbę odwoławczą – Zakres

(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 74 ust. 2)

3. Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Nieznacznie odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego – Wpływ

(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))

4. Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Słowne znaki towarowe FLEXI AIR i FLEX

(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))

5. Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Badanie i – w danym przypadku – odmowa rejestracji zgłoszonego znaku towarowego wyłącznie na podstawie rozporządzenia nr 40/94

(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii))

6. Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Prawa przyznane na mocy rozporządzenia nr 40/94 właścicielowi wcześniejszego krajowego znaku towarowego – Prawa niewykraczające poza zakres praw przyznanych na podstawie danego prawa krajowego

(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii); dyrektywa Rady 89/104, art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 4 ust. 2 lit. a) ppkt ii))

1. Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego celem rozpatrzenia sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 42 tego samego rozporządzenia, dopóki zgłaszający nie złoży wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania, domniemywa się, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany. Wskutek złożenia takiego wniosku ciężar dowodu rzeczywistego używania (lub istnienia uzasadnionych powodów nieużywania) spoczywa na stronie wnoszącej sprzeciw, pod rygorem odrzucenia tego ostatniego. By wywołać taki skutek, stosowny wniosek powinien zostać wyraźnie sformułowany i złożony do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w odpowiednim terminie.

Nawet jeśli prawdą jest, że motyw dziewiąty rozporządzenia nr 40/94 stanowi, iż „nie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspólnotowych znaków towarowych lub ochrony przeciwko nim wszelkich znaków zarejestrowanych przed nimi, chyba że te znaki towarowe są rzeczywiście używane”, oraz że w tym kontekście nie należy w nieodpowiedni sposób ograniczać pozostających do dyspozycji zgłaszającego znak towarowy możliwości zażądania dowodu używania znaku towarowego, który został przywołany jako argument przeciwko zarejestrowaniu zgłoszonego znaku towarowego, to rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego stanowi jednak kwestię, która po podniesieniu jej przez zgłaszającego znak towarowy powinna zostać rozstrzygnięta przed wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwu w ścisłym znaczeniu.

W tym celu, uwzględniając kontradyktoryjny charakter zarówno postępowania w sprawie sprzeciwu, jak i postępowania odwoławczego, Urząd wzywa strony, tak często, jak jest to konieczne, do przedstawienia uwag dotyczących materiałów przekazanych przez inne strony lub Urząd. Celem lepszego zorganizowania postępowania uwagi te powinny zasadniczo zostać przedstawione w terminie wyznaczonym przez Urząd.

(por. pkt 24–27)

2. Kompetencje izb odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) obejmują ponowne badanie decyzji wydanych przez wydziały Urzędu w pierwszej instancji. W ramach tego ponownego badania sposób rozstrzygnięcia odwołania zależy od ustalenia, czy w chwili jego rozpatrywania może być zgodnie z prawem wydana nowa decyzja zawierająca to samo rozstrzygnięcie co decyzja będąca przedmiotem odwołania. Izby odwoławcze mogą zatem, jedynie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, uwzględnić odwołanie na podstawie przedstawionych przez stronę wnoszącą odwołanie nowych okoliczności faktycznych lub dowodów.

Ponadto zakres badania decyzji będącej przedmiotem odwołania, które izba odwoławcza jest zobowiązana przeprowadzić, nie jest w zasadzie ograniczony do zarzutów sformułowanych przez stronę wnoszącą odwołanie. A zatem jeśli nawet strona wnosząca odwołanie nie podniosła jakiegoś zarzutu, izba odwoławcza jest jednak zobowiązana do zbadania, czy w świetle wszystkich istotnych w danym przypadku okoliczności faktycznych i prawnych w chwili rozpatrywania odwołania może być zgodnie z prawem wydana nowa decyzja zawierająca to samo rozstrzygnięcie co decyzja będąca przedmiotem odwołania.

(por. pkt 36)

3. Nawet jeśli przy rozpatrywaniu sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego należy przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenie w błąd wziąć pod uwagę charakter odróżniający tego znaku, to stanowi on tylko jeden z elementów, jakie należy rozpatrzyć przy dokonywaniu tej oceny. A zatem nawet gdy mamy do czynienia z jednej strony z wcześniejszym znakiem towarowym o charakterze nieznacznie odróżniającym i z drugiej strony ze zgłoszonym znakiem towarowym, który nie stanowi jego całkowitego powielenia, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zaistnieć w szczególności z powodu podobieństwa oznaczeń i oznaczonych towarów lub usług.

(por. pkt 61)

4. W odczuciu przeciętnego konsumenta w Zjednoczonym Królestwie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do oznaczenia słownego FLEXI AIR, o którego rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego wniesiono dla „szamponów; żeli, pianek, balsamów oraz produktów w postaci aerozolu służących do układania i pielęgnacji włosów; lakierów do włosów; farb i preparatów do odbarwiania włosów; preparatów do trwałej ondulacji i kręcenia włosów; olejków eterycznych”, należących do klasy 3 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, oraz w odniesieniu do słownego znaku towarowego FLEX, zarejestrowanego wcześniej w Zjednoczonym Królestwie dla „szamponów i preparatów przeznaczonych do włosów”, należących do tej samej klasy wspomnianego porozumienia, ponieważ po pierwsze wcześniejszy znak towarowy ma charakter nieznacznie odróżniający, a sporne oznaczenia są do siebie podobne zarówno wizualnie, jak i pod względem fonetycznym oraz koncepcyjnym, i po drugie oznaczone towary są w części identyczne, a w części bardzo podobne.

(por. pkt 82, 83)

5. Ponieważ zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego podlega procedurom przewidzianym przez rozporządzenie nr 40/94, na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) tego rozporządzenia nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli właściciel znaku towarowego wcześniej zarejestrowanego w państwie członkowskim wniesie sprzeciw i w odniesieniu do rozpatrywanych znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. Rozporządzenie nr 40/94 nie przewiduje natomiast ani wstępnego badania kwestii, czy można powołać się na wcześniejszy krajowy znak towarowy zgodnie z właściwymi uregulowaniami krajowymi, ani oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie spornych znaków towarowych według tych uregulowań krajowych.

(por. pkt 91)

6. Rozporządzenie nr 40/94 nie może przyznawać właścicielowi krajowego znaku towarowego w odniesieniu do zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego uprawnień szerszych niż te, które zostały mu przyznane przez właściwe dla wcześniejszego znaku towarowego uregulowania krajowe. W istocie na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b) oraz art. 4 ust. 2 lit. a) ppkt ii) pierwszej dyrektywy 89/104 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych uregulowania krajowe państw członkowskich dotyczące kwestii prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym krajowym znakiem towarowym stanowią przedmiot pełnej harmonizacji. Treść normatywna tych przepisów dyrektywy 89/104 jest identyczna z treścią art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94.

(por. pkt 92)

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (druga izba)

z dnia 16 marca 2005 r. ( )

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego znaku towarowego FLEXI AIR – Wcześniejszy znak towarowy FLEX – Względne podstawy odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania – Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) oraz art. 43 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94

W sprawie T‑112/03

L'Oréal SA, z siedzibą w Paryżu (Francja), reprezentowana przez adwokata X. Buffeta Delmasa d’Autane’a,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez B. Filtenborg, S. Laitinen oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) była

Revlon (Szwajcaria) SA, z siedzibą w Schlieren (Szwajcaria),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 15 stycznia 2003 r. (sprawa R 396/2001‑4), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między L'Oréal SA a Revlon (Szwajcaria) SA,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w składzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i I. Pelikánová, sędziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 27 marca 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 31 lipca 2003 r.,

po zapoznaniu się z załączonym do skargi dokumentem dodatkowym, złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 8 września 2003 r., a mianowicie odpisem decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie R 831/2002‑2, dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Revlon (Szwajcaria) SA a Lancôme Parfums i Beauté & Cie,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 października 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 28 września 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 9 grudnia 1998 r. skarżąca dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanym dalej „Urzędem”) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z późniejszymi zmianami.

2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, było oznaczenie słowne FLEXI AIR.

3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację znaku, należą do klasy 3 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „szampony; żele, pianki, balsamy oraz produkty w postaci aerozolu służące do układania i pielęgnacji włosów; lakiery do włosów; farby i preparaty do odbarwiania włosów; preparaty do trwałej ondulacji i kręcenia włosów; olejki eteryczne”.

4 Zgłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 69/99 z dnia 30 sierpnia 1999 r.

5 W dniu 30 listopada 1999 r. Revlon (Szwajcaria) SA (zwana dalej „stroną wnoszącą sprzeciw”) wniosła, na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

6 W sprzeciwie powołano się na słowny znak towarowy FLEX (zwany dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”), będący przedmiotem następujących rejestracji:

– we Francji, dla towarów należących do klas 3 i 34 noszących nazwy „wybielacze i inne preparaty do prania; preparaty do sprzątania, polerowania, czyszczenia i szorowania; mydła, perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki, lotiony do włosów; pasty do zębów; tytoń lub wyroby tytoniowe; produkty przeznaczone dla palaczy tytoniu; zapałki”,

– w Szwecji, dla towarów należących do klasy 3 noszących nazwy „szampon; balsam, pianka, lakier i żel do włosów”,

– w Zjednoczonym Królestwie, dla towarów należących do klasy 3 noszących nazwy „szampony i preparaty przeznaczone do włosów”.

7 Strona wnosząca sprzeciw powołała się na jego poparcie na wymienioną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 względną podstawę odmowy rejestracji.

8 W dniu 7 grudnia 1999 r. skarżąca została powiadomiona, że wobec jej zgłoszenia znaku towarowego został wniesiony sprzeciw. W dniu 23 marca 2000 r. Wydział Sprzeciwów wezwał stronę wnoszącą sprzeciw do przedstawienia do dnia 23 lipca 2000 r. nowych dowodów na poparcie sprzeciwu, a skarżącą – do przedstawienia do dnia 23 września 2000 r. uwag w przedmiocie sprzeciwu.

9 Strony nie przedstawiły Urzędowi przed upływem tych terminów żadnych uwag.

10 W dniu 27 listopada 2000 r. Urząd zawiadomił obie strony, że z racji tego, że nie przedstawiono żadnych uwag, wyda decyzję na podstawie dowodów, które posiadał do tej pory.

11 W dniach 28 i 29 listopada 2000 r. skarżąca przedstawiła Urzędowi swoje uwagi, oświadczając, że z przyczyn „od niej niezależnych” dopiero co dowiedziała się o sprzeciwie. Skarżąca wniosła też o przedstawienie dowodu, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany, i oświadczyła, że zastrzega sobie prawo do złożenia skargi o przywrócenie stanu poprzedniego, a ponadto załączyła odpis swoich uwag przedstawionych w innym postępowaniu w sprawie sprzeciwu, powiązanym z niniejszym.

12 W dniu 26 marca 2001 r. Wydział Sprzeciwów odpowiedział, że nie uwzględnił wymienionych w poprzednim punkcie uwag, ponieważ zostały one przedstawione po dokonaniu przezeń wyżej wymienionego zawiadomienia z dnia 27 listopada 2000 r.

13 Decyzją z dnia 27 marca 2001 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił zgłoszenie znaku towarowego z powodu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie zgłoszonego znaku towarowego ze znakiem towarowym zarejestrowanym wcześniej w Zjednoczonym Królestwie.

14 W dniu 20 kwietnia 2001 r. skarżąca wniosła, na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie od tej decyzji.

15 Decyzją z dnia 15 stycznia 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza nie uwzględniła odwołania i obciążyła skarżącą kosztami postępowania.

Żądania stron

16 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

– obciążenie Urzędu kosztami niniejszego postępowania oraz postępowania przed Izbą Odwoławczą.

17 Urząd wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi,

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

18 Na poparcie skargi skarżąca powołuje trzy zarzuty, oparte odpowiednio na naruszeniu istotnego wymogu proceduralnego dotyczącego wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania, naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz naruszeniu art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) tego rozporządzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu istotnego wymogu proceduralnego dotyczącego wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania

Argumenty stron

19 Skarżąca twierdzi po pierwsze, że Izba Odwoławcza, utrzymując w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów w sprawie odrzucenia wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, naruszyła art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 oraz zasadę 22 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303 str. 1). Skarżąca zaznacza, że w zakresie w jakim żaden z tych przepisów nie wyznacza terminu do złożenia wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania, wniosek taki może zostać złożony zanim postępowanie w sprawie sprzeciwu nie zostanie zakończone, co w tym przypadku nastąpiło dopiero w dniu 27 marca 2001 r., kiedy to Wydział Sprzeciwów wydał swoją decyzję.

20 Po drugie skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza, utrzymując w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów w sprawie odrzucenia wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, naruszyła zasadę ciągłości funkcjonalnej wyrażonej w wyrokach Sądu z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie T‑163/98 Procter & Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY), Rec. str. II‑2383, z dnia 16 lutego 2000 r. T‑122/99 Procter & Gamble przeciwko OHIM (Kształt mydła), Rec. str. II‑265, z dnia 5 czerwca 2002 r w sprawie T‑198/00 Hershey Foods przeciwko OHIM (Kiss Device with plume), Rec. str. II‑2567, z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T‑63/01 Procter & Gamble przeciwko OHIM (Kształt mydła), Rec. str. II‑5255 oraz z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie T‑308/01 Henkel przeciwko OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. II‑3253.

21 Urząd podważa zasadność tego zarzutu.

Ocena Sądu

22 Należy tytułem wstępu stwierdzić, że zasada 22 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 nie ma w tym przypadku znaczenia. Stanowi ona, że jeśli strona wnosząca sprzeciw musi przedstawić dowód używania wcześniejszego znaku towarowego, Urząd wzywa ją do przedstawienia wymaganego dowodu w terminie, który określa. Natomiast powstałe w ramach niniejszego sporu pytanie nie dotyczy momentu, do którego może zostać przedstawiony dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, ale momentu, do którego można złożyć wniosek o przedstawienie tego dowodu.

23 Następnie należy stwierdzić, że w pkt 16 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza doszła do wniosku, że wniosek skarżącej o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego nie został złożony w określonym terminie i nie powinien był być brany pod uwagę przy rozstrzyganiu sprzeciwu.

24 Aby zbadać zasadność tej oceny, należy w pierwszej kolejności przypomnieć, że zgodnie z art. 43 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 celem rozpatrzenia sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 42 tego samego rozporządzenia, dopóki zgłaszający nie złoży wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania, domniemywa się, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany. Wskutek złożenia takiego wniosku ciężar dowodu rzeczywistego używania (lub istnienia uzasadnionych powodów nieużywania) spoczywa na stronie wnoszącej sprzeciw, pod rygorem odrzucenia tego ostatniego. By wywołać taki skutek, stosowny wniosek powinien zostać wyraźnie sformułowany i złożony do Urzędu w odpowiednim terminie [wyrok Sądu z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach połączonych T‑183/02 i T‑184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM – González Cabello i Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Rec. str. II‑965, pkt 38].

25 W tym miejscu należy stwierdzić, że motyw dziewiąty rozporządzenia nr 40/94 stanowi, iż „nie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspólnotowych znaków towarowych lub ochrony przeciwko nim wszelkich znaków zarejestrowanych przed nimi, chyba że te znaki towarowe są rzeczywiście używane”. W tym kontekście nie należy w nieodpowiedni sposób ograniczać pozostających do dyspozycji zgłaszającego znak towarowy możliwości zażądania dowodu używania znaku towarowego, który został przywołany jako argument przeciwko zarejestrowaniu zgłoszonego znaku towarowego.

26 Tymczasem rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego stanowi kwestię, która po podniesieniu jej przez zgłaszającego znak towarowy powinna zostać rozstrzygnięta przed wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwu w ścisłym znaczeniu.

27 W tym celu, uwzględniając kontradyktoryjny charakter zarówno postępowania w sprawie sprzeciwu, jak i postępowania odwoławczego, Urząd wzywa strony, tak często, jak jest to konieczne, do przedstawienia uwag dotyczących materiałów przekazanych przez inne strony lub Urząd (zob. podobnie art. 43 ust. 1 i art. 61 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94). Celem lepszego zorganizowania postępowania uwagi te powinny zasadniczo zostać przedstawione w terminie wyznaczonym przez Urząd.

28 W tym przypadku, zgodnie z art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, Wydział Sprzeciwów w piśmie datowanym na dzień 23 marca 2000 r. wezwał stronę wnoszącą sprzeciw do przedstawienia do dnia 23 lipca 2000 r. nowych dowodów na poparcie sprzeciwu, a skarżącą – do przedstawienia do dnia 23 września 2000 r. uwag w przedmiocie sprzeciwu. Skarżąca powinna była zatem w zasadzie złożyć wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w wyznaczonym terminie, to jest do dnia 23 września 2000 r.

29 Akta sprawy nie zawierają niczego, co mogłoby uzasadnić odstępstwo od tej zasady. W szczególności nie mogą uzasadnić tego odstępstwa przywołane przez skarżącą „od niej niezależne” przyczyny, wymienione powyżej w pkt 11. W istocie w odpowiedzi na zadane ustnie przez Sąd pytanie skarżąca oświadczyła, że chodziło w tym przypadku o mogącą być jej przypisaną omyłkę administracyjną.

30 W tych okolicznościach Wydział Sprzeciwów słusznie uznał, że wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania, złożony przez skarżącą dopiero w dokumentach opatrzonych datami 28 i 29 listopada 2000 r., nie został przedstawiony w odpowiednim terminie i w konsekwencji odrzucił go.

31 Wynika z tego, iż stwierdzając w pkt 16 zaskarżonej decyzji, że wniosek ten nie został złożony w wyznaczonym terminie, Izba Odwoławcza nie naruszyła art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

32 Jeśli chodzi następnie o argument oparty na zasadzie ciągłości funkcjonalnej, należy zauważyć, że odpowiednie punkty wniesionego przez skarżącą przed Izbę Odwoławczą odwołania brzmią następująco (zob. pkt 2.2.9 i 3.10 odwołania):

„[…] skarżąca wnosi pomocniczo, aby zgodnie z art. 62 [rozporządzenia nr 40/94] Izba Odwoławcza skorzystała z uprawnień Wydziału Sprzeciwów i przyjęła złożony przez skarżącą wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego, zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie znaku towarowego albo przekazała sprawę do Wydziału Sprzeciwów w celu dalszego postępowania w sprawie wniosku skarżącej”. („[…] the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant’s request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance with the applicant’s request for said evidence of use”).

33 Wynika z tego, że skarżąca ponowiła pomocniczo przed Izbą Odwoławczą swój wcześniejszy wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.

34 Izba Odwoławcza zaś, nie uwzględniając żądania głównego, dotyczącego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie wspomniała w zaskarżonej decyzji o tym wniosku pomocniczym.

35 Błąd ten jednak nie uzasadnia stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, ponieważ Izba Odwoławcza mogła zgodnie z prawem nie uwzględnić tego pomocniczego wniosku o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania, nie naruszając zasady ciągłości funkcjonalnej.

36 W istocie kompetencje izb odwoławczych obejmują ponowne badanie decyzji wydanych przez wydziały Urzędu w pierwszej instancji. W ramach tego ponownego badania sposób rozstrzygnięcia odwołania zależy od ustalenia, czy w chwili jego rozpatrywania może być zgodnie z prawem wydana nowa decyzja zawierająca to samo rozstrzygnięcie co decyzja będąca przedmiotem odwołania. Izby odwoławcze mogą zatem, jedynie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, uwzględnić odwołanie na podstawie przedstawionych przez stronę wnoszącą odwołanie nowych okoliczności faktycznych lub dowodów (ww. wyrok w sprawie KLEENCARE, pkt 26). Ponadto zakres badania decyzji będącej przedmiotem odwołania, które izba odwoławcza jest zobowiązana przeprowadzić, nie jest w zasadzie ograniczony do zarzutów sformułowanych przez stronę wnoszącą odwołanie. A zatem jeśli nawet strona wnosząca odwołanie nie podniosła jakiegoś zarzutu, izba odwoławcza jest jednak zobowiązana do zbadania, czy w świetle wszystkich istotnych w danym przypadku okoliczności faktycznych i prawnych w chwili rozpatrywania odwołania może być zgodnie z prawem wydana nowa decyzja zawierająca to samo rozstrzygnięcie co decyzja będąca przedmiotem odwołania (ww. wyrok w sprawie KLEENCARE, pkt 29).

37 W tym przypadku na pytanie, czy w momencie rozpatrywania odwołania Izba Odwoławcza mogła zgodnie z prawem wydać decyzję, która tak jak decyzja Wydziału Sprzeciwów, odrzucała wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego używania, należy odpowiedzieć twierdząco. W rzeczywistości skarżąca nie przedstawiła przed Izbą Odwoławczą żadnej nowej okoliczności uzasadniającej niezłożenie tego wniosku w wyznaczonym przez Wydział Sprzeciwów terminie. Uwzględniając zatem, że stan faktyczny identyczny jest z tym, który był znany Wydziałowi Sprzeciwów, Izba Odwoławcza mogła zgodnie z prawem uznać – tak jak to stwierdzone w pkt 28–31 powyżej w odniesieniu do postępowania przed Wydziałem Sprzeciwów – że przedstawiony jej pomocniczo wniosek nie został wniesiony w odpowiednim terminie.

38 Zarzut pierwszy należy zatem oddalić.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

39 Skarżąca utrzymuje, że stwierdzając istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Izba Odwoławcza naruszyła art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

40 W tym względzie w pierwszej kolejności podnosi ona, że uwzględniając, iż zaskarżona decyzja została oparta na rejestracji wcześniejszego znaku towarowego dokonanej w Zjednoczonym Królestwie, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w odniesieniu do tego państwa.

41 Zgadza się ona ponadto ze stwierdzeniem Izby Odwoławczej w przedmiocie nieznacznie odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego.

42 Twierdzi ona następnie, że Izba Odwoławcza wyciągnęła błędny wniosek, jakoby sporne oznaczenia były do siebie podobne do tego stopnia, że można je ze sobą pomylić.

43 Z jednej strony charakter nieznacznie odróżniający wcześniejszego znaku towarowego powinien był doprowadzić Izbę Odwoławczą do wniosku, że jedynie całkowite powielenie tego znaku towarowego mogłoby spowodować zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

44 Z drugiej strony pozostające w konflikcie oznaczenia nie były w opinii skarżącej do siebie wystarczająco podobne, aby zaistniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

45 Jeśli chodzi o aspekt wizualny, skarżąca podnosi po pierwsze, że oznaczenie składające się z kombinacji dwóch wyrazów nie może być uważane za wizualnie porównywalne z oznaczeniem składającym się z tylko jednego wyrazu, tym bardziej gdy żaden z tych dwóch wyrazów nie jest identyczny z oznaczeniem wcześniejszym, które jest krótsze. W tym względzie skarżąca powołuje się na wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T‑110/01 Vedial przeciwko OHIM – France Distribution (HUBERT), Rec. str. II‑5275, który w jej opinii jest tym bardziej znaczący, że w przeciwieństwie do czasownika „flex” oraz rdzenia „flexi”, element wspólny oznaczeń, o których mowa w sprawie zakończonej tym wyrokiem, ma charakter silnie odróżniający oraz może być przeliterowany w ten sam sposób. Powołuje się ona ponadto na decyzje izb odwoławczych wydane w sprawach SIMPLELIFE przeciwko SIMPLE LIFE, FREEZOMINT przeciwko FREEZE, MILES przeciwko MILESTONE, TAPAS przeciwko TAPARICA, GIRA przeciwko GIRALDA oraz DRIVE przeciwko DRIVEWAY.

46 Po drugie dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena, zgodnie z którą uwagę konsumenta przyciąga automatycznie tylko pierwsza – wspólna – część oznaczeń, nie ma w opinii skarżącej żadnego szczególnego uzasadnienia i jest sprzeczna decyzją Izby Odwoławczej w sprawie ORANGEX przeciwko ORANGE X‑PRESS.

47 Jeśli chodzi o aspekt fonetyczny, skarżąca utrzymuje, że dodanie do wyrazu „flex” litery „i” tworzy dodatkową sylabę. Ponadto w jej opinii wcześniejsze oznaczenie było przede wszystkim złożone ze spółgłosek, podczas gdy zgłoszone oznaczenie składa się w dużej mierze z samogłosek i jest wymawiane w Zjednoczonym Królestwie w sposób śpiewny.

48 Przyjmując koncepcyjny punkt widzenia, skarżąca w pierwszej kolejności twierdzi, że strona wnosząca sprzeciw jest sama świadoma opisowego charakteru wyrazu „flex”, ponieważ znak towarowy FLEX został zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii w częściach rejestrów przeznaczonych dla znaków towarowych o mniej odróżniającym charakterze oraz ponieważ nie oparła ona niniejszego sprzeciwu na tym, że wcześniejszy znak towarowy jest powszechnie znany w Zjednoczonym Królestwie. W tym zakresie skarżąca twierdzi, że w krajach anglojęzycznych wyraz „flex” nie mógłby stanowić dominującego elementu oznaczenia FLEXI AIR. Przeciwnie, z gramatycznego punktu widzenia wyraz „air” byłby w nim elementem najważniejszym, podczas gdy wyraz „flexi” mógłby być zdrobnieniem przymiotnika „flexible”, określającego rzeczownik „air”.

49 Skarżąca podkreśla, że w języku angielskim wyraz „flexi” nie istnieje i że zgłoszone oznaczenie jest nazwą fantazyjną. Odsyłając do słownika języka angielskiego, wskazuje ona także, że spośród licznych znaczeń wyrazu „air” Izba Odwoławcza wybrała jedno z najrzadziej używanych. Natomiast w opinii skarżącej wyraz flex w języku angielskim ma własne znaczenie, a zatem nie posiada charakteru odróżniającego.

50 Jeśli chodzi o porównanie oznaczeń, skarżąca dodaje, że użyta w zaskarżonej decyzji argumentacja jest sprzeczna z wyrokiem Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T‑6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II‑4335, ponieważ element „flex” nie jest w zgłoszonym oznaczeniu elementem dominującym i nie można pominąć znaczenia innych elementów.

51 Jeśli chodzi o całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, skarżąca twierdzi, że pozostaje bezsporne, iż w odróżnieniu od towarów, które zostały wymienione w sprawie T‑99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), zakończonej wyrokiem Sądu z dnia 15 stycznia 2003 r., Rec. str. II‑43, sporne towary nie są zamawiane ustnie, lecz są prezentowane na półkach sklepowych, co sprawia, że jakiekolwiek ewentualne podobieństwo fonetyczne, a co za tym idzie, również prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zostać pozbawione znaczenia.

52 Odwołując się ponadto do odpisów rejestracji dokonanych w Zjednoczonym Królestwie, skarżąca twierdzi, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta w tym kraju, ponieważ jest on już skonfrontowany z pewną liczbą innych, zawierających wyraz „flex” znaków towarowych używanych w odniesieniu do towarów podobnych lub identycznych.

53 Skarżąca podnosi też, że w niniejszym przypadku bezpośrednie zastosowanie znajduje rozumowanie Izby Odwoławczej przyjęte w wymienionej wyżej decyzji z dnia 11 lipca 2003 r., złożonej przez skarżącą w sekretariacie Sądu w dniu 8 września 2003 r., a prowadzące do wniosku, że w odniesieniu do znaków towarowych FLEX i FLEXIUM nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Tak więc stanowiący nazwę rodzajową wyraz, taki jak „flex”, nie powinien być w opinii skarżącej zmonopolizowany. Według niej decyzja ta jest tym bardziej znacząca, że dotyczy dwóch oznaczeń składających się z jednego wyrazu, podczas gdy oznaczenie zgłoszone w niniejszej sprawie składa się z dwóch wyrazów, a ani żaden z nich, ani żadna z ich sylab nie jest identyczna z wcześniejszym oznaczeniem („fle‑xi‑air”).

54 Urząd podważa zasadność tego zarzutu.

Ocena Sądu

55 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

56 Według ustalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

57 Według tego samego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane całościowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a zwłaszcza współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T‑162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II‑2821, pkt 31–33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

– W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców

58 Skarżąca nie oceniła negatywnie faktu, że Izba Odwoławcza przystąpiła do oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w Zjednoczonym Królestwie. Nie podważyła ona także dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny, zgodnie z którą właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, których poziom uwagi nie jest szczególnie wysoki. Sąd uważa zatem, że dla potrzeb zbadania tego zarzutu należy wyjść z tych założeń.

– W przedmiocie charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego

59 Jak wskazała Izba Odwoławcza, bezsporne między stronami jest to, że wcześniejszy znak towarowy ma charakter nieznacznie odróżniający.

60 Skarżąca twierdzi niemniej, że ten nieznacznie odróżniający charakter winien był doprowadzić Izbę Odwoławczą do wniosku, że jedynie całkowite powielenie tego znaku towarowego mogłoby spowodować zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

61 Należy odrzucić tę tezę. W istocie nawet jeśli przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C‑39/97 Canon, Rec. str. I‑5507, pkt 24), to stanowi on tylko jeden z elementów, jakie należy rozpatrzyć przy dokonywaniu tej oceny. A zatem nawet gdy mamy do czynienia z jednej strony z wcześniejszym znakiem towarowym o charakterze nieznacznie odróżniającym i z drugiej strony ze zgłoszonym znakiem towarowym, który nie stanowi jego całkowitego powielenia, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zaistnieć w szczególności z powodu podobieństwa oznaczeń i oznaczonych towarów lub usług.

– W przedmiocie porównania spornych towarów

62 Skarżąca nie podważyła dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny, zgodnie z którą sporne towary są w części identyczne, a w części bardzo podobne. Sąd uważa zatem, że celem zbadania tego zarzutu tę ocenę należy uznać za punkt wyjścia.

– W przedmiocie spornych oznaczeń

63 Jak wynika z ustalonego orzecznictwa, całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów dominujących i odróżniających [zob. wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T‑292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II‑4335, pkt 47 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

64 Jeśli chodzi o aspekt wizualny, Izba Odwoławcza uznała, że oznaczenie FLEXI AIR składa się przede wszystkim z wyrazu „flex”. Ponadto znajdując się na początku, element „flex” mógłby, w opinii Izby Odwoławczej, wywierać znacznie większe wrażenie niż pozostała część zgłoszonego oznaczenia. Wyraz „air” znajduje się według niej na drugorzędnym miejscu i jest krótszy. Konsumenci zazwyczaj bardziej zwracają uwagę na początek oznaczenia niż na jego koniec. Dominujący charakter elementu „flex” nie uległ – w opinii Izby Odwoławczej – znaczącym zmianom poprzez dodanie litery „i”. Izba Odwoławcza wyciągnęła z tego wniosek o wizualnym podobieństwie oznaczeń.

65 Ocena taka nie jest obciążona żadnym błędem i wysunięte w tym względzie argumenty skarżącej, wymienione w pkt 45 i 46 powyżej, nie mogą zostać uwzględnione.

66 Jeśli chodzi o pierwszą grupę argumentów, należy po pierwsze stwierdzić, że nie ma powodu, dla którego oznaczenie złożone z dwóch wyrazów i oznaczenie złożone z jednego wyrazu nie mogłyby być do siebie wizualnie podobne. Po drugie w niniejszej sprawie ani fakt, że żaden z dwóch wyrazów, które składają się na zgłoszone oznaczenie, nie jest identyczny z wcześniejszym oznaczeniem, ani fakt, że to ostatnie jest krótkie, nie mogą osłabić wizualnego podobieństwa wynikającego ze zbieżności czterech z ośmiu liter zgłoszonego oznaczenia, położonych na początku obu oznaczeń i w tej samej kolejności.

67 Co do argumentu opartego na przywołanym powyżej wyroku w sprawie HUBERT, należy stwierdzić, że zawarte w tym wyroku stwierdzenie, iż całościowe wrażenia wizualne wywierane przez sporne oznaczenia są różne, opiera się w szczególności na elemencie graficznym jednego z oznaczeń (pkt 54), podczas gdy w niniejszej sprawie oba oznaczenia są słowne.

68 Jeśli chodzi o wcześniejsze decyzje izb odwoławczych, wymienione powyżej w pkt 45 i 46, należy przypomnieć, że według utrwalonego orzecznictwa zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych dotyczących rejestracji oznaczenia w charakterze wspólnotowego znaku towarowego należy oceniać wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie ich wcześniejszej praktyki decyzyjnej [wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T‑106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. II‑723, pkt 66, utrzymany w mocy postanowieniem Trybunału z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie C‑150/02 P Streamserve przeciwko OHIM, Rec. str. I‑1461]. Ponadto o ile uzasadnienie faktyczne i prawne zawarte we wcześniejszej decyzji może dostarczyć argumentów na poparcie zarzutu naruszenia przepisu rozporządzenia nr 40/94 [wyrok Sądu z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawach połączonych T‑79/01 i T‑86/01 Bosch przeciwko OHIM (Kit pro i Kit Super Pro), Rec. str. II‑4881, pkt 33], o tyle należy stwierdzić, że każda z wcześniejszych decyzji, wymienionych w pkt 45 i 46 powyżej, dotyczy oznaczeń, których wzajemny stosunek wizualny nie jest porównywalny z rozpatrywanym w niniejszej sprawie.

69 Wreszcie jeżeli chodzi o wymieniony w pkt 46 powyżej zarzucany brak uzasadnienia, to należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza uznała, iż konsumenci zazwyczaj bardziej zwracają uwagę na początek oznaczenia niż na jego koniec (pkt 33 zaskarżonej decyzji). Nie można jej więc zarzucać braku wyjaśnienia tej kwestii.

70 W zakresie porównania fonetycznego Izba Odwoławcza uznała, że także w tym kontekście zasadniczą rolę odgrywa początek oznaczenia. Różnica w wymowie wynika tylko z końcówki zgłoszonego oznaczenia i jest nieznaczna. Miękkie brzmienie litery „i” i otwarta w języku angielskim wymowa wyrazu „air” prowadzą do zbieżności fonetycznej elementu „flex” oraz w szczególności do przewagi w wymowie litery „x”. W opinii Izby Odwoławczej oznaczenia są więc fonetycznie podobne.

71 Także ta ocena Izby Odwoławczej nie jest błędna.

72 Argumenty skarżącej wymienione powyżej w pkt 47 i oparte na obecności w oznaczeniu FLEXI AIR litery „i” oraz wyrazu „air” powinny zostać odrzucone. Nie zmieniają one bowiem faktu, że cztery pierwsze litery z ośmiu składających się na oznaczenie są wymawiane w dokładnie taki sam sposób jak oznaczenie FLEX, że litera „i” stanowi pozbawiony fonetycznego znaczenia dodatek do tych pierwszych czterech liter oraz że dodatek wyrazu „air” także nie usuwa częściowej identyczności wymowy.

73 Wreszcie z koncepcyjnego punktu widzenia Izba Odwoławcza uznała, że wyrazy „flex” i „flexi” są ze sobą ściśle połączone i obydwa czynią aluzję do elastyczności, a zatem żywotności włosów. Dodatek wyrazu „air” nie zmienia tej koncepcyjnej identyczności. Wobec tego oznaczenia te w języku angielskim mają, w opinii Izby Odwoławczej, wspólne znaczenie.

74 Także powyższa ocena Izby Odwoławczej nie jest obarczona żadnym błędem i wysunięte w tym względzie argumenty skarżącej, wymienione powyżej w pkt 48 i 49, nie mogą zostać uwzględnione.

75 Jeśli chodzi o argument, zgodnie z którym strona wnosząca sprzeciw jest sama świadoma opisowego charakteru wyrazu „flex”, wystarczy stwierdzić, że ta prawdopodobnie prawdziwa okoliczność nie ma znaczenia dla koncepcyjnej oceny spornych oznaczeń.

76 Podobnie rzecz ma się, jeśli chodzi o argument, zgodnie z którym wyraz „air” jest gramatycznie najważniejszym elementem zgłoszonego oznaczenia, ponieważ przeciętny, nie zwracający szczególnej uwagi konsument nie będzie badał spornych oznaczeń z gramatycznego punktu widzenia.

77 W kwestii argumentu wykorzystującego znaczenie wyrazu „air” należy stwierdzić, że nie może ono, niezależnie od tego znaczenia, spowodować nieuwzględnienia znaczenia elementu „flexi”, a tym samym wynikającego z tego elementu podobieństwa koncepcyjnego.

78 Argumenty oparte odpowiednio na braku charakteru odróżniającego wcześniejszego oznaczenia, fakcie, że w języku angielskim nie istnieje wyraz „flexi”, oraz fakcie, że oznaczenie FLEXI AIR jest nazwą fantazyjną, również powinny zostać odrzucone, ponieważ na ich podstawie nie można wykluczyć, że w języku angielskim zarówno wyraz „flex”, jak i wyraz „flexi” odnoszą się do elastyczności [zob. w odniesieniu do języka hiszpańskiego wyrok Sądu z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T‑10/03 Koubi przeciwko OHIM – Flabesa (CONFORFLEX), Rec. str. II‑719, pkt 48].

79 Następnie w kwestii argumentu wymienionego powyżej w pkt 50 należy zauważyć, że rzeczywiście w przywołanym powyżej wyroku w sprawie MATRATZEN wyrażono pogląd, iż złożony znak towarowy może być uważany za porównywalny z innym znakiem towarowym, identycznym lub porównywalnym z jednym ze składników złożonego znaku towarowego tylko wtedy, gdy składnik ten stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez złożony znak towarowy. Niemniej znak towarowy, którego dotyczy ta ocena, nie jest porównywalny ze znakiem towarowym zgłoszonym w niniejszej sprawie, w szczególności ze względu na fakt, że zawiera on element graficzny.

80 Należy więc stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, że sporne oznaczenia są do siebie podobne zarówno wizualnie, jak i pod względem fonetycznym oraz koncepcyjnym.

– W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

81 Według Izby Odwoławczej istnieje prawdopodobieństwo, że konsumenci będą przypuszczać, że niewielka różnica pomiędzy oznaczeniami odzwierciedla modyfikację samej natury towarów lub że wynika ze względów marketingowych, nie będą natomiast przypuszczać, że ta różnica wskazuje na odmienne pochodzenie handlowe. Izba Odwoławcza stwierdziła więc, że w Zjednoczonym Królestwie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

82 Należy w tym względzie zauważyć, że nieznacznie odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego jest bezsporny, że sporne oznaczenia są do siebie podobne zarówno wizualnie, jak i pod względem fonetycznym oraz koncepcyjnym oraz że towary są w części identyczne, a w części bardzo podobne.

83 W tych okolicznościach uzasadniony jest wniosek, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje.

84 Powinien zostać odrzucony wymieniony powyżej w pkt 51 argument skarżącej, zgodnie z którym można pominąć podobieństwo fonetyczne oznaczeń. W istocie ponieważ jednak oznaczenia są podobne, a towary w części identyczne, a w części bardzo podobne, kwestia tego, w jakim zakresie fonetyczne podobieństwo oznaczeń przyczynia się do powstania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie ma dużego znaczenia.

85 Wymieniony powyżej w pkt 52 argument oparty na istnieniu w Zjednoczonym Królestwie innych znaków towarowych zawierających wyraz „flex” także nie zasługuje na uwzględnienie. Należy przypomnieć, że w istocie to właśnie ta okoliczność skłoniła Izbę Odwoławczą do stwierdzenia w pkt 27 zaskarżonej decyzji, że wcześniejszy znak towarowy ma charakter nieznacznie odróżniający i doprowadziła następnie do wniosku, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w Zjednoczonym Królestwie (zob. pkt 81 powyżej). Ten zaś wniosek został zaakceptowany (zob. pkt 83 powyżej). Poza tym skarżąca wyraźnie zgadza się z oceną, zgodnie z którą wcześniejszy znak towarowy ma charakter nieznacznie odróżniający (zob. pkt 41 i 59 powyżej).

86 Wreszcie jeśli chodzi o argumenty oparte na decyzji Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 11 lipca 2003 r., wymienione powyżej w pkt 53, należy przypomnieć raz jeszcze, że zgodność z prawem decyzji izb odwoławczych dotyczących rejestracji oznaczenia w charakterze wspólnotowego znaku towarowego należy oceniać wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie ich wcześniejszej praktyki decyzyjnej, przy czym uzasadnienie faktyczne i prawne zawarte we wcześniejszej decyzji może jednak dostarczyć argumentów na poparcie zarzutu naruszenia przepisu tego rozporządzenia (zob. pkt 68 powyżej). Należy więc zauważyć, że wzajemny stosunek oznaczeń będących przedmiotem wyżej wymienionej decyzji Drugiej Izby Odwoławczej jest nieporównywalny z wzajemnym stosunkiem istniejącym pomiędzy oznaczeniami będącymi przedmiotem niniejszej sprawy. Oznaczenie FLEXIUM składa się bowiem z jednego wyrazu, z którego nie można wyodrębnić wyrazu „flex”, podczas gdy w oznaczeniu FLEXI AIR można z łatwością wyróżnić wyrazy „flex” oraz „flexi”. Należy ponadto stwierdzić, że nie można przyjąć, by wniosek, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie spornych znaków towarowych, prowadził do zmonopolizowania wyrazu „flex”.

87 W świetle powyższego należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza, uznając, iż istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie spornych znaków towarowych, nie naruszyła art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

88 Zarzut drugi należy zatem oddalić.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

89 Skarżąca twierdzi, że pominąwszy analizę, czy można się było na podstawie prawa Zjednoczonego Królestwa powołać na wcześniejszy znak towarowy, oraz pominąwszy ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na podstawie tego prawa, Izba Odwoławcza naruszyła art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94. Zaznacza ona, że przepis ten nie powinien przyznawać właścicielowi krajowego znaku towarowego w odniesieniu do zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego uprawnień szerszych niż te, którymi cieszy się on na podstawie uregulowań krajowych. Zaś w opinii skarżącej zaniechanie Izby Odwoławczej może prowadzić do przyznania wcześniejszemu znakowi towarowemu na poziomie wspólnotowym ochrony szerszej niż na poziomie krajowym.

90 Urząd podważa zasadność tego zarzutu.

Ocena Sądu

91 Należy zauważyć, że zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego podlega procedurom przewidzianym przez rozporządzenie nr 40/94. Tak zatem na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) tego rozporządzenia nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia poprzez pomylenie ze znakiem towarowym zarejestrowanym wcześniej w państwie członkowskim. Rozporządzenie nr 40/94 nie przewiduje natomiast ani wstępnego badania kwestii, czy można powołać się na wcześniejszy krajowy znak towarowy zgodnie z właściwymi uregulowaniami krajowymi, ani oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie spornych znaków towarowych według tych uregulowań krajowych.

92 Należy ponadto zauważyć, że rozważany zarzut opiera się na hipotezie, że rozporządzenie nr 40/94 przyznaje właścicielowi krajowego znaku towarowego w odniesieniu do zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego uprawnienia szersze niż te, które zostały mu przyznane przez właściwe dla wcześniejszego znaku towarowego uregulowania krajowe. Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b) oraz art. 4 ust. 2 lit. a) ppkt ii) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) uregulowania krajowe państw członkowskich dotyczące kwestii prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym krajowym znakiem towarowym stanowią przedmiot pełnej harmonizacji. Treść normatywna tych przepisów dyrektywy 89/104 jest identyczna z treścią art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 2 lit a) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94. W tych okolicznościach wysunięta przez skarżącą hipoteza jest bezzasadna.

93 Zarzut trzeci należy zatem oddalić.

94 Wobec oddalenia wszystkich zarzutów, to samo należy uczynić z całą skargą.

W przedmiocie kosztów

95 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem Urzędu – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pirrung Meij Pelikánová

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 marca 2005 r.

Sekretarz Prezes