Sprawa C-348/04

Boehringer Ingelheim KG i in.

przeciwko

Swingward Ltd i in.

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

„Własność przemysłowa i handlowa — Prawo do znaku towarowego — Produkty lecznicze — Przywóz równoległy — Przepakowywanie produktu opatrzonego znakiem towarowym”

Opinia rzecznika generalnego E. Sharpston przedstawiona w dniu 6 kwietnia 2006 r. I - 3397

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 kwietnia 2007 r. I - 3430

Streszczenie wyroku

Artykuł 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy 89/104 o znakach towarowych winien być interpretowany w ten sposób, iż uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego przywożonego z innego państwa członkowskiego w oryginalnym opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, z dodatkową etykietą nałożoną przez podmiot dokonujący przywozu, chyba że zostaną spełnione następujące przesłanki: — zostanie ustalone, iż korzystanie przez uprawnionego z prawa do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu produktu z nową etykietą opatrzonego tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi; — zostanie wykazane, że nowa etykieta nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu wewnątrz opakowania; — na nowym opakowaniu zostanie wyraźnie wymieniony podmiot, który dokonał nałożenia nowej etykiety, jak również nazwa wytwórcy produktu; — wygląd produktu z nową etykietą nie będzie w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego; etykieta nie może być zatem uszkodzona, złej jakości lub nieschludna, oraz — podmiot dokonujący przywozu zawiadomi uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem produktu z nową etykietą do sprzedaży i dostarczy mu, na żądanie, próbkę tego produktu. Zmiana wynikająca z zastosowania nowego opakowania lub nowej etykiety produktu leczniczego opatrzonego znakiem towarowym z samej swej istoty bowiem stwarza rzeczywiste zagrożenie dla gwarancji pochodzenia, której ochronę zapewniać ma znak towarowy. Uprawniony do znaku towarowego może zatem zakazać tego rodzaju zmiany, chyba że nowe opakowanie lub nowa etykieta są niezbędne, by umożliwić wprowadzanie do obrotu towarów będących przedmiotem przywozu równoległego, a uzasadnione interesy uprawnionego do znaku towarowego są chronione. (por. pkt 30, 32 oraz pkt 1 sentencji)

Wymóg, by przepakowanie produktu leczniczego polegające na zastosowaniu nowego opakowania i ponownym opatrzeniu go znakiem towarowym lub na nałożeniu nowej etykiety na opakowanie zawierające ten produkt było niezbędne w celu dalszego wprowadzania go do obrotu w państwie członkowskim przywozu, czyli jedna z przesłanek, których spełnienie zgodnie z art. 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy 89/104 o znakach towarowych, uniemożliwia uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwianie się takiemu wprowadzaniu produktu do obrotu, odnosi się wyłącznie do faktu przepakowania, a nie do sposobu lub stylu, w jakim zostało ono dokonane. (por. pkt 39 oraz pkt 2 sentencji)

Artykuł 7 ust. 2 pierwszej dyrektywy 89/104 o znakach towarowych winien być interpretowany w ten sposób, że uprawniony do znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu wprowadzaniu do obrotu produktu leczniczego, w przypadku gdy podmiot dokonujący przywozu równoległego przepakował produkt do nowego opakowania i ponownie umieścił na nim znak towarowy bądź nałożył nową etykietą na opakowanie produktu, chyba że zostanie spełnionych pięć przesłanek, wśród których znajduje się przesłanka, zgodnie z którą wygląd przepakowanego produktu nie może zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego. Wymóg ten nie ogranicza się wyłącznie do sytuacji, gdy nowe opakowanie jest uszkodzone, złej jakości lub nieschludne. Przepakowany produkt leczniczy może mieć bowiem nieodpowiedni wygląd i przez to szkodzić renomie znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy opakowanie lub etykieta, które chociaż nie są uszkodzone, złej jakości ani nieschludne, mogą obniżać wartość znaku, naruszając wizerunek produktu postrzeganego jako niezawodny i dobrej jakości, oraz zaufanie, jakie może wzbudzać u danego kręgu odbiorców. W tym względzie kwestia, czy okoliczność, iż podmiot dokonujący przywozu równoległego: — nie umieścił znaku towarowego na nowym opakowaniu zewnętrznym produktu („de-branding”) lub — umieścił na tym opakowaniu swoje własne logo lub identyfikację graficzną, lub też oznaczenie firmowe, lub oznaczenie używane dla wielu różnych towarów („co-branding”), lub — nakleił dodatkową etykietę na tym opakowaniu w taki sposób, że zasłania ona całkowicie lub częściowo znak towarowy uprawnionego, lub — nie zamieścił na dodatkowej etykiecie informacji, że znak towarowy należy do uprawnionego, lub też — wydrukował swoją nazwę wielkimi literami, może szkodzić renomie znaku towarowego, jest kwestią faktyczną, której oceny musi dokonać sąd krajowy z uwzględnieniem konkretnych okoliczności każdej sprawy. (por. pkt 40, 43, 44, 47 oraz pkt 3, 4 sentencji)

W postępowaniach pomiędzy wytwórcami produktów leczniczych a podmiotami zajmującymi się przywozem równoległym tych produktów i handlem nimi, wszczętych na skutek wniesionych przez wytwórców powództw o naruszenie ich praw do znaków towarowych przez przywóz równoległy i wprowadzanie do obrotu w państwie członkowskim przez wspomniane podmioty wytwarzanych przez nich produktów leczniczych w zmienionych opakowaniach lub z nowymi etykietami, na podmiotach dokonujących przywozu równoległego spoczywa obowiązek wykazania, że zaistniały następujące przesłanki: — korzystanie przez uprawnionego z praw do znaku towarowego w celu sprzeciwienia się wprowadzaniu do obrotu przepakowanych produktów z tym znakiem towarowym przyczynia się do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi; — przepakowywanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu; — na nowym opakowaniu wyraźnie wymieniony jest podmiot, który dokonał przepakowania, jak również nazwa wytwórcy produktu; — wygląd przepakowanego produktu nie jest w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego; opakowanie nie jest zatem uszkodzone, złej jakości lub nieschludne; — podmiot dokonujący przywozu zawiadomił uprawnionego do znaku towarowego przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży i dostarczył mu, na żądanie, próbkę przepakowanego produktu, których spełnienie uniemożliwia uprawnionemu do znaku towarowego sprzeciwianie się w sposób uzasadniony dalszemu wprowadzaniu do obrotu przepakowanego produktu leczniczego. Jeśli chodzi o przesłankę wykazania, że przepakowanie nie może naruszyć oryginalnego stanu produktu zawartego w opakowaniu, to wystarczy jednak, by podmiot dokonujący przywozu równoległego przedstawił dowody pozwalające na uzasadnione przypuszczenie, że została ona spełniona. To samo odnosi się a fortiori do przesłanki, zgodnie z którą wygląd produktu przepakowanego nie może szkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego. Gdy podmiot dokonujący przywozu uprawdopodobni tę okoliczność, to na uprawnionym do znaku towarowego, który jest w stanie lepiej ocenić, czy przepakowanie może naruszyć jego renomę lub renomę znaku, spoczywał będzie obowiązek wykazania, że doszło do naruszenia renomy. (por. pkt 48, 54 oraz pkt 5 sentencji)