Natomiast z wyrażenia „w przypadku i w zakresie, w jakim zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, które dotyczą tego znaku” wynika, że dwie pozostałe przesłanki wymienione w art. 8 ust. 4 lit a) i b) rozporządzenia nr 40/94 stanowią warunki określone przez rozporządzenie, których ocena w odróżnieniu od poprzednich jest dokonywana według kryteriów ustalonych przez prawo rządzące przywołanym oznaczeniem. To odesłanie do prawa rządzącego oznaczeniem, na które się powołano, jest w pełni uzasadnione, jako że rozporządzenie nr 40/94 dopuszcza możliwość powołania się na oznaczenia spoza systemu wspólnotowego znaku towarowego przeciwko wspólnotowemu znakowi towarowemu. Z tego względu tylko prawo rządzące oznaczeniem, na które się powołano, pozwala ustalić, czy oznaczenie to jest wcześniejsze od wspólnotowego znaku towarowego i czy może uzasadniać zakaz używania kolejnego znaku towarowego.

Na mocy art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w związku z art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia istnienie oznaczenia innego niż znak towarowy pozwala uzyskać unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego, jeśli oznaczenie to spełnia łącznie cztery przesłanki: oznaczenie to musi być używane w działalności handlowej; mieć znaczenie większe niż lokalne; prawo do tego oznaczenia powinno było zostać nabyte zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym oznaczenie było używane przed dniem dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego; wreszcie uprawniony do tego oznaczenia powinien mieć możliwość zakazywania używania późniejszego znaku towarowego. Te cztery przesłanki ograniczają liczbę oznaczeń innych niż znaki towarowe, na które można się powoływać w celu podważenia ważności wspólnotowego znaku towarowego na całości terytorium Wspólnoty zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

Artykuł 52 ust. 1 lit. c) w związku z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego pozwala uzyskać unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego na podstawie niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego używanego w działalności handlowej oznaczenia, którego zasięg jest większy niż lokalny.

Co się tyczy interpretacji przesłanki dotyczącej zasięgu oznaczenia, który to zasięg powinien być większy niż lokalny, na wstępie należy podkreślić, że ratio legis tego przepisu polega na ograniczeniu liczby kolizji między oznaczeniami poprzez przeciwdziałanie temu, aby oznaczenie wcześniejsze, które nie jest wystarczająco ważne lub istotne, mogło pozwalać na podważanie rejestracji albo ważności wspólnotowego znaku towarowego.

Ponadto należy uściślić, że zasięg oznaczenia używanego do identyfikowania określonej działalności handlowej powinien być ustalany na podstawie funkcji identyfikacyjnej pełnionej przez to oznaczenie. Kwestia ta wymaga wzięcia pod uwagę, po pierwsze, geograficznego wymiaru zasięgu oznaczenia, czyli terytorium, na którym oznaczenie to jest używane do identyfikowania działalności gospodarczej jego właściciela, tak jak to wynika z dosłownej wykładni art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. Po drugie, należy wziąć pod uwagę gospodarczy wymiar zasięgu oznaczenia. Wymiar ten jest oceniany na podstawie długości okresu, podczas którego oznaczenie to spełniało swoją funkcję w działalności handlowej, i intensywności jego używania, w odniesieniu do kręgu odbiorców, wśród których rozpatrywane oznaczenie stało się znane jako element odróżniający, czyli konsumentów, konkurentów, a nawet dostawców, lub też w odniesieniu do rozpowszechnienia oznaczenia np. za pomocą reklamy lub w Internecie.

W zrozumieniu istotności rozpatrzenia wymiaru gospodarczego może pomóc wykładnia celowościowa przesłanki dotyczącej zasięgu oznaczenia, na które się powołano. Zatem przesłanka ta ma na celu ograniczenie możliwości powstania kolizji do tych, które mogą zaistnieć w odniesieniu do oznaczeń naprawdę ważnych. W celu ustalenia i rzeczywistej wagi przywołanego oznaczenia na danym terytorium nie należy zatem ograniczać się do oceny czysto formalnej, natomiast należy zbadać wpływ tego oznaczenia na rozpatrywanym terytorium wynikający z używania danego oznaczenia jako elementu odróżniającego.

Zatem okoliczność, że oznaczenie przyznaje swojemu właścicielowi wyłączne prawo na całym terytorium krajowym, nie wystarcza sama w sobie do ustalenia, że oznaczenie to ma znaczenie większe niż lokalne w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.

Jeśli chodzi o właściwe terytorium, w celu ustalenia, że przywołane oznaczenie ma znaczenie większe niż lokalne, należy wziąć pod uwagę okoliczność, iż oznaczenia, których dotyczy ryzyko kolizji ze wspólnotowym znakiem towarowym, stanowią prawa wyłączne, których źródłem są normy prawne mające zastosowanie na różnych terytoriach. Wynika z tego, że terytorium właściwym do zbadania zasięgu tych praw wyłącznych jest to, na którym każda z tych norm prawnych ma zastosowanie, gdyż to na tym terytorium — czy to na jego całości, czy części — dana norma sankcjonuje prawa wyłączne, które mogą kolidować ze wspólnotowym znakiem towarowym.

Z punktu widzenia prawa wspólnotowego rozpatrywane oznaczenie ma znaczenie większe niż lokalne na właściwym terytorium, ponieważ jego wpływ nie ogranicza się do wydzielonej części tego terytorium, jak to ma zazwyczaj miejsce w przypadku jakiegoś miasta lub prowincji. Jednakże nie jest możliwe określenie a priori w sposób abstrakcyjny, która część terytorium powinna zostać wzięta pod uwagę w celu ustalenia, czy zasięg oznaczenia wykracza poza zakres lokalny. Z tego względu ocena zasięgu oznaczenia powinna zostać przeprowadzona in concreto według kryteriów właściwych każdemu z przypadków.

Ostatecznie, aby móc się skutecznie sprzeciwić rejestracji wspólnotowego znaku towarowego lub doprowadzić do jego unieważnienia, należy wykazać, że w następstwie używania oznaczenie, na które się powołano, nabyło wagi, która z punktu widzenia zainteresowanych osób trzecich nie jest ograniczona do wydzielonej części właściwego terytorium.

(por. pkt 36–42)