Sprawa C‑418/16 P

mobile.de GmbH

przeciw

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 15 ust. 1 – Artykuł 57 ust. 2 i 3 – Paragraf 64 – Artykuł 76 ust. 2 – Rozporządzenie (WE) nr 2868/95 – Zasada 22 ust. 2 – Zasada 40 ust. 6 – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Wnioski o unieważnienie prawa do znaku oparte na wcześniejszym krajowym znaku towarowym – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Dowód – Oddalenie wniosków – Uwzględnienie nowych dowodów przez Izbę Odwoławczą Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – Stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Unieważnień EUIPO – Przekazanie – Konsekwencje

Streszczenie – wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 lutego 2018 r.

Zobacz tekst orzeczenia. (zob. pkt 35)

Zobacz tekst orzeczenia. (zob. pkt 48, 49)

Zasada 50 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 2868/95 wykonującego rozporządzenie nr 40/94 przewiduje, że jeżeli nie postanowiono inaczej, przepisy odnoszące się do postępowania przed instancją, która wydała decyzję, od której wnosi się odwołanie, stosuje się mutatis mutandis do postępowania odwoławczego. Co się zaś tyczy przedstawienia dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego na podstawie art. 57 ust. 2 lub 3 rozporządzenia nr 207/2009 w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku wszczętego na podstawie art. 53 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, zasada 40 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego stanowi, że Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dowodu rzeczywistego korzystania ze znaku w okresie, który określa EUIPO. Jakkolwiek z brzmienia tej zasady wynika, że w przypadku nieprzedstawienia w wyznaczonym przez Urząd terminie żadnego dowodu używania danego znaku wniosek o unieważnienie prawa do znaku zostaje odrzucony z urzędu, to taki wniosek nie nasuwa się automatycznie, w przypadku gdy w terminie tym zostały przedstawione pewne dowody owego używania. W takim bowiem wypadku, przynajmniej gdy nie jest oczywiste, że wspomniane dowody są całkowicie nieistotne z punktu widzenia wykazania rzeczywistego używania danego wcześniejszego znaku towarowego, postępowanie powinno toczyć się dalej. W związku z tym Urząd jest w szczególności zobowiązany, co przewidziano w art. 57 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, wzywać strony, tak często jak jest to konieczne, do przedstawienia uwag dotyczących materiałów przekazanych przez inne strony lub przez EUIPO. W tym kontekście gdy wniosek o unieważnienie prawa do znaku zostaje odrzucony ze względu na to, że rozpatrywany wcześniejszy znak towarowy nie był rzeczywiście używany, odrzucenie to nie wynika z zastosowania zasady 40 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego – przepisu o charakterze zasadniczo proceduralnym – lecz wyłącznie z zastosowania przepisów prawa materialnego zawartych w art. 57 ust. 2 lub 3 rozporządzenia nr 207/2009. Z powyższego wynika, że przedstawienie dowodów używania znaku towarowego, które stanowią uzupełnienie dowodów przedstawionych w terminie wyznaczonym przez Urząd zgodnie z zasadą 40 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego pozostaje możliwe po upływie wspomnianego terminu i nie jest zakazane uwzględnienie przez Urząd przedstawionych w ten sposób z opóźnieniem dodatkowych dowodów w ramach zastosowania uprawnień dyskrecjonalnych, jakie przyznano EUIPO w art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Z powyższego wynika, że zasada 40 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego nie stanowi postanowienia odmiennego od art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, z takim skutkiem, iż uniemożliwiałoby to uwzględnienie przez Izbę Odwoławczą dodatkowych dowodów używania danego wcześniejszego znaku towarowego przedstawionych przez podmiot wnoszący o unieważnienie prawa do znaku na poparcie odwołania przed Izbą Odwoławczą. Co się tyczy postępowania odwoławczego Trybunał orzekł już zresztą, iż z art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 76 ust. 2 tego rozporządzenia wynika, że aby rozpatrzyć odwołanie co do istoty, izba odwoławcza, do której ono wpłynęło, wzywa strony, tak często jak to jest konieczne, do przedstawienia uwag dotyczących materiałów przez nią im przekazanych i że może ona również podjąć decyzje w przedmiocie środków dowodowych obejmujących przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów. Takie przepisy ukazują, iż możliwe jest wzbogacenie podstawy faktycznej sporu na różnych etapach prowadzonego przed Urzędem. Zgodnie ze wspomnianą zasadą 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego gdy odwołanie dotyczy decyzji Wydziału Sprzeciwów, Izba Odwoławcza ogranicza rozpatrywanie odwołania do faktów i dowodów przedstawionych w terminie ustalonym lub określonym przez Wydział Sprzeciwów, chyba że Izba uzna, iż należy uwzględnić dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody zgodnie z art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. A zatem w rozporządzeniu wykonawczym przewidziano wyraźnie, że Izba Odwoławcza dysponuje w ramach rozpatrzenia odwołania skierowanego przeciwko decyzji Wydziału Sprzeciwów uprawnieniami dyskrecjonalnymi wynikającymi z zasady 50 ust. 1 akapit trzeci tego rozporządzenia wykonawczego i z art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w przedmiocie tego, czy należy uwzględnić dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody, które nie zostały przedstawione w terminach ustalonych lub określonych przez Wydział Sprzeciwów. Z powyższego nie można jednak wywieść a contrario, że w ramach rozpatrzenia odwołania od decyzji Wydziału Unieważnień Izba Odwoławcza nie dysponuje takimi uprawnieniami dyskrecjonalnymi. Zasada 50 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego stanowi bowiem jedynie wyraz – jeśli chodzi o rozpatrzenie odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów – zasady wynikającej z art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, która stanowi podstawę prawną wspomnianej zasady 50 i zawiera przepis odgrywający horyzontalną rolę w systematyce wspomnianego rozporządzenia, jako że znajduje on zastosowanie niezależnie od charakteru danego postępowania. (zob. pkt 51–57, 59–61)

Zobacz tekst orzeczenia. (zob. pkt 65, 66)

Zgodnie z art. 207 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej gdy właściciel wcześniejszego krajowego znaku towarowego wszczął postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku towarowego Unii i nie może przedstawić – na żądanie właściciela znaku towarowego Unii – dowodu rzeczywistego używania wspomnianego wcześniejszego krajowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym był on chroniony przez okres pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o unieważnienie prawa do znaku dla towarów lub usług, dla których go zarejestrowano i na których oparto wniosek, wspomniany wniosek podlega odrzuceniu. Ze względu na to, że rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, gdy powołuje się na nie właściciel znaku towarowego Unii kwestionowanego w ramach wniosku o unieważnienie prawa do znaku, stanowi zatem – zgodnie z brzmieniem tego przepisu – wzgląd uzasadniający sam w sobie odrzucenie tego wniosku, kwestia dotycząca dowodu tego używania powinna być rozstrzygnięta przed wydaniem orzeczenia w przedmiocie samego wniosku o unieważnienie prawa do znaku i w konsekwencji jest objęta zagadnieniem wstępnym. (zob. pkt 87, 88)