Dotychczas często odwoływałam się do punktów od 36 do 39 opinii rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawie Adidas I. Pomocne może być przytoczenie właściwych fragmentów w pełnym brzmieniu. ( 25 ) Rzecznik generalny Jacobs stwierdził:

„Artykuł 5 ust. 2 chroni właściciela renomowanego znaku przed używaniem identycznego lub podobnego oznaczenia »jeżeli używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego«. Można zatem wyróżnić cztery typy używania: używanie, które powoduje nienależną korzyść z powodu odróżniającego charakteru znaku, używanie, które powoduje nienależną korzyść z powodu renomy znaku towarowego, używanie, które jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru znaku oraz używanie, które jest szkodliwe dla jego renomy.

Pojęcie szkodliwości dla odróżniającego charakteru znaku stanowi odbicie tego, co zazwyczaj określa się jako osłabienie. Pojęcie to po raz pierwszy zostało wyartykułowane przez Schechtera, który był zwolennikiem zapewnienia właścicielowi znaku ochrony wykraczającej poza szkodę spowodowaną używaniem identycznego lub podobnego znaku w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług, powodującym możliwość wprowadzenia w błąd co do pochodzenia. Schechter opisał interesujący go rodzaj szkody jako »stopniową redukcję czy też rozproszenie tożsamości i wpływu na odbiorców« określonego znaku. W Stanach Zjednoczonych, gdzie właścicielom niektórych znaków od pewnego czasu przysługuje ochrona przed osłabieniem, sądy poszerzyły znacznie słownictwo określające osłabienie, opisując je przy użyciu takich pojęć jak: umniejszenie, wypłukanie, zubożenie, rozcieńczenie, podkopanie, rozmycie, erozja i podstępne podgryzanie znaku towarowego. Istota osłabienia w tym klasycznym rozumieniu polega na tym, że odróżniający charakter znaku ulega takiemu rozmyciu, iż traci on możliwość wywołania natychmiastowego skojarzenia z towarami, dla których jest zarejestrowany i używany. W ten sposób, cytując ponownie Schechtera, »jeśli dopuścimy restauracje marki Rolls Royce, kawiarnie marki Rolls Royce, spodnie marki Rolls Royce i cukierki marki Rolls Royce, to za 10 lat nie będzie już marki Rolls Royce«.

Natomiast pojęcie szkodliwości dla renomy znaku towarowego, często określane jako degradacja znaku towarowego lub narażenie go na szwank, dotyczy sytuacji, gdy tak jak w znanym orzeczeniu Cour de justice Benelux w sprawie Claeryn / Klarein towary, dla których używany jest znak naruszający, przemawiają do zmysłów odbiorców w taki sposób, że ma to wpływ na siłę oddziaływania znaku. Sprawa ta dotyczyła znaków, które wymawiało się jednakowo — »Claeryn« dla ginu produkcji niderlandzkiej i »Klarein« dla detergentu w płynie. Ponieważ sąd stwierdził, że podobieństwo pomiędzy tymi dwoma znakami może spowodować, iż konsumentom pijącym gin »Claeryn«, przychodzi na myśl detergent, sąd stwierdził, że znak »Klarein« narusza prawa do znaku »Claeryn«.

Pojęcia czerpania nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego powinny natomiast obejmować »przypadki, w których mają miejsce oczywisty wyzysk i pasożytnicze wykorzystanie sławnego znaku towarowego lub próba czerpania korzyści z jego reputacji«. W ten sposób na przykład Rolls Royce miałby prawo uniemożliwić producentowi whisky wykorzystywanie renomy znaku Rolls Royce w celu promocji jego produktu. Nie jest jasne, czy istnieje rzeczywista różnica pomiędzy czerpaniem nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru znaku, a czerpaniem nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego, jednak ze względu na to, że taka różnica nie miałaby znaczenia w niniejszej sprawie, będę w dalszym ciągu odnosić się do obu tych sytuacji jako do pasożytniczego wykorzystywania”.