Strony

Motywy wyroku

Sentencja



Strony

W sprawie T‑59/08

Nute Partecipazioni SpA , dawniej Gruppo La Perla SpA,

La Perla Srl ,

z siedzibą w Bolonii (Włochy), reprezentowane przez adwokatów R. Morresiego oraz A. Dal Ferra,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) , reprezentowanemu początkowo przez L. Rampiniego, a następnie przez O. Montalta, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Worldgem Brands Srl , dawniej Worldgem Brands – Gestão e Investimentos L da , z siedzibą w Creazzo (Włochy), reprezentowana przez adwokatów V. Bilarda, M. Mazzitelli oraz C. Bacchiniego,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 listopada 2007 r. (sprawa R 537/2004‑2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Nute Partecipazioni SpA a Worldgem Brands Srl,

SĄD (pierwsza izba),

w składzie: I. Wiszniewska-Białecka, prezes, F. Dehousse i H. Kanninen (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 7 lutego 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 21 maja 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 9 maja 2008 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 1 sierpnia 2008 r.,

po zapoznaniu się z dupliką interwenienta złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 20 października 2008 r.,

uwzględniając zmiany w składzie pierwszej izby Sądu,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 maja 2010 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Motywy wyroku

Okoliczności powstania sporu

1. W dniu 30 grudnia 1997 r. interwenient, Worldgem Brands Srl, dawniej Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Ld a , dawniej Cielo Brands – Gestão e Investimentos Ld a , dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

2. Znakiem towarowym, którego dotyczyło to zgłoszenie, jest oznaczenie słowne NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.

3. Towary, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klasy 14 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „wyroby jubilerskie, wyroby złotnicze i artykuły zegarmistrzowskie; metale szlachetne; perły; kamienie szlachetne”.

4. Zgłoszony znak towarowy został zarejestrowany w dniu 21 lipca 1999 r.

5. W dniu 15 kwietnia 2002 r. pierwsza ze skarżących, Nute Partecipazioni SpA, dawniej Gruppo La Perla SpA, wniosła o stwierdzenie nieważności tej rejestracji, po pierwsze, na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009], zważywszy na to, że rejestracji tej stała na przeszkodzie podstawa odmowy rejestracji przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. a), b) wspomnianego rozporządzenia [obecnie art. 7 ust. 1 lit. a), b) rozporządzenia nr 207/2009], a po drugie na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) wskazanego rozporządzenia [obecnie art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009], zważywszy na to, że rejestracji tej stała na przeszkodzie podstawa odmowy rejestracji przewidziana w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009].

6. Wcześniejszymi znakami, które zostały przywołane na poparcie wniosku o unieważnienie prawa do znaku, są w szczególności chronione we Włoszech:

– odtworzony poniżej graficzny znak towarowy la PERLA, zarejestrowany pod numerem 769526 ze skutkiem od dnia 20 marca 1996 r. dla następujących towarów należących do klasy 25: „stroje kąpielowe; odzież sportowa i odzież ogólnie”:

>image>27

– odtworzony poniżej graficzny znak towarowy la PERLA, zarejestrowany pod numerem 804992 ze skutkiem od dnia 8 października 1997 r. m.in. dla następujących towarów należących do klasy 14: „wyroby jubilerskie i biżuteria; artykuły zegarmistrzowskie”:

>image>28

7. Na poparcie wniosku o unieważnienie prawa do znaku pierwsza ze skarżących przedstawiła Wydziałowi Unieważnień, w celu dowiedzenia renomy jej znaku i działania na jej szkodę, dokumentację zawierającą między innymi wykazy rejestracji znaków, artykuły opublikowane w prasie, wykazy sklepów oznaczonych szyldem „la Perla” oraz zestawienia dotyczące jej obrotów i poniesionych przez nią nakładów na reklamę.

8. W dniu 4 maja 2004 r. Wydział Unieważnień unieważnił wspólnotowy znak towarowy NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, uzasadniając to tym, że używanie tego znaku mogło pozwolić na czerpanie nienależnej korzyści z renomy graficznego znaku towarowego la PERLA będącego przedmiotem rejestracji nr 769526 w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

9. W dniu 1 lipca 2004 r. interwenient wniósł do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009) odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

10. Decyzją z dnia 25 stycznia 2005 r. (zwaną dalej „pierwszą decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie interwenienta i uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień. Uznała ona, że wspólnotowy znak towarowy NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC nie był wystarczająco podobny do graficznego znaku towarowego la PERLA będącego przedmiotem rejestracji nr 769526 ani do innych znaków wymienionych we wniosku o unieważnienie prawa do znaku, aby mógł prowadzić do istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, lub do powstania między wspomnianymi znakami związku wymaganego do celów stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

11. Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 1 kwietnia 2005 r. pierwsza ze skarżących wniosła skargę zarejestrowaną pod sygnaturą T‑137/05, mającą na celu stwierdzenie nieważności pierwszej decyzji, w której podniosła, po pierwsze, naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, po drugie, naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia i po trzecie, naruszenie obowiązku uzasadnienia. OHIM przyłączył się do żądań pierwszej ze skarżących w zakresie dotyczącym stwierdzenia nieważności pierwszej decyzji, uzasadniając to błędnym zastosowaniem art. 8 ust. 5 i art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94.

12. Wyrokiem z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie T‑137/05 La Perla przeciwko OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), niepublikowanym w Zbiorze (zwanym dalej „wyrokiem Sądu”), Sąd uwzględnił skargę pierwszej ze skarżących, stwierdzając, po pierwsze, że renoma wcześniejszego znaku towarowego la PERLA będącego przedmiotem rejestracji nr 769526 została wykazana oraz po drugie, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo, uznając, iż wcześniejszy znak towarowy la PERLA będący przedmiotem rejestracji nr 769526 i znak NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC nie były wystarczająco podobne, by można było ustalić między nimi związek wymagany do celów stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. W rezultacie Sąd stwierdził nieważność pierwszej decyzji, nie przeprowadzając jednak pominiętej przez OHIM analizy przesłanki istnienia prawdopodobieństwa, że używanie bez uzasadnionej przyczyny znaku towarowego NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pozwoli jego właścicielowi na czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego la PERLA będącego przedmiotem rejestracji nr 769526 lub będzie działało na ich szkodę, gdyż uznał, że dokonanie tej oceny należy do OHIM (pkt 26, 33, 52, 53 wyroku Sądu).

13. Decyzją z dnia 18 września 2007 r. prezydium izb odwoławczych OHIM przydzieliło sprawę Drugiej Izbie Odwoławczej.

14. Decyzją z dnia 19 listopada 2007 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień. Stwierdziła przede wszystkim, że nie zostało dowiedzione, że używanie znaku towarowego NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC może prowadzić do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego la PERLA będącego przedmiotem rejestracji nr 769526 bądź działać na ich szkodę oraz że w związku z tym nie można zastosować art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Następnie, działając w granicach kompetencji Wydziału Unieważnień, Izba Odwoławcza oddaliła wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na bezwzględnych podstawach odmowy rejestracji.

15. Wreszcie Izba Odwoławcza, w dalszym ciągu korzystając z uprawnień w granicach przysługujących Wydziałowi Unieważnień kompetencji do zbadania kwestii zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, stwierdziła, że towary: „wyroby jubilerskie i biżuteria; artykuły zegarmistrzowskie”, należące do klasy 14 i oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym la PERLA będącym przedmiotem rejestracji nr 804992, oraz towary: „wyroby jubilerskie, wyroby złotnicze i artykuły zegarmistrzowskie”, oznaczone wspólnotowym znakiem towarowym, są identyczne lub wykazują wysoki stopień podobieństwa, a ponadto że pierwsze z wymienionych towarów wykazują również wysoki stopień podobieństwa do „metali szlachetnych; pereł; kamieni szlachetnych”, oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym. Izba Odwoławcza wywiodła z tego wniosek, że z wyjątkiem pereł w przypadku wszystkich pozostałych towarów oznaczonych wspólnotowym znakiem towarowym NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców włoskich. Jej zdaniem bowiem z uwagi na to, że w przypadku pereł wyrażenie „la perla” ma charakter wyłącznie opisowy i pozbawione jest charakteru odróżniającego względem tych towarów, porównanie należało ograniczyć jedynie do elementu graficznego wcześniejszego znaku towarowego i elementu „nimei” wspólnotowego znaku towarowego, przy czym nie prowadziło ono do stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

16. W konsekwencji Izba Odwoławcza uwzględniła wniosek o unieważnienie prawa do znaku dla następujących towarów należących do klasy 14: „wyroby jubilerskie, wyroby złotnicze i artykuły zegarmistrzowskie; metale szlachetne; kamienie szlachetne”. Z kolei oddaliła ten wniosek i potwierdziła ważność rejestracji znaku towarowego NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC w odniesieniu do pereł, także należących do klasy 14.

Żądania stron

17. Pierwsza ze skarżących i druga ze skarżących, La Perla Srl, wnoszą do Sądu:

– o stwierdzenie nieważności i zmianę zaskarżonej decyzji z powodu błędnego zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, jak również naruszenia art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009) oraz art. 73 i 74 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 i 76 rozporządzenia nr 207/2009);

– posiłkowo o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji z powodu błędnego zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, jak również naruszenia art. 63 ust. 6 oraz art. 73 i 74 rozporządzenia nr 40/94;

– w dalszej kolejności posiłkowo o stwierdzenie nieważności lub zmianę zaskarżonej decyzji z powodu błędnego zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, jak również naruszenia art. 63 ust. 6 oraz art. 73 i 74 rozporządzenia nr 40/94;

– obciążenie OHIM i interwenienta kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą OHIM.

18. Na rozprawie skarżące ograniczyły trzecie żądanie wyłącznie do pkt 1, 3 i 4 sentencji zaskarżonej decyzji, co zostało odnotowane w protokole z rozprawy. W rezultacie żądanie to nie odnosi się do pkt 2 sentencji zaskarżonej decyzji, na mocy którego Izba Odwoławcza uwzględniła wniosek o unieważnienie prawa do znaku dla następujących towarów należących do klasy 14: „wyroby jubilerskie, wyroby złotnicze i artykuły zegarmistrzowskie; metale szlachetne; kamienie szlachetne”.

19. OHIM wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżących kosztami postępowania.

20. Interwenient wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi i utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji;

– obciążenie skarżących kosztami postępowania.

Co do prawa

21. Skarżące podnoszą zasadniczo dwa zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, a drugi – posiłkowo – naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

22. Należy rozpocząć od analizy zarzutu pierwszego.

23. Skarżące podnoszą, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Zarzucają jej w szczególności, że nie zastosowała się do wyroku Sądu, dopuszczając się w ten sposób także naruszenia art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94.

24. Ponadto skarżące podnoszą, że Izba Odwoławcza, z naruszeniem art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009), nie uwzględniła wszystkich okoliczności stanu faktycznego i dowodów przedstawionych w postępowaniu przed Wydziałem Unieważnień, dowodzących zarówno poniesionej szkody i nienależnej korzyści, jak i używania bez uzasadnionej przyczyny wspólnotowego znaku towarowego NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, oraz że nie wyjaśniając ich rzekomego braku znaczenia dla sprawy, Izba Odwoławcza naruszyła również ciążący na niej obowiązek uzasadnienia i art. 73 rozporządzenia nr 40/94.

25. W replice skarżące podnoszą też naruszenie w ramach stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 zasad ochrony uzasadnionych oczekiwań, pewności prawa, równości traktowania i dobrej administracji.

26. OHIM i interwenient popierają rozstrzygnięcie przyjęte przez Izbę Odwoławczą, kwestionują argumenty skarżących i uważają, że Izba Odwoławcza zastosowała się do orzeczenia Sądu. Jeśli chodzi o argumenty wysunięte przez skarżące w replice, interwenient podniósł w duplice, że zarzuty te są niedopuszczalne, gdyż zostały podniesione po terminie.

27. Należy przypomnieć, że na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia, w przypadku gdy istnieje wcześniejszy znak towarowy określony w art. 8 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, a wspólnotowy znak towarowy i znak wcześniejszy są identyczne lub podobne, wspólnotowy znak towarowy unieważnia się na podstawie wniosku do OHIM, jeżeli wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, pod warunkiem że – w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego – cieszy się on renomą we Wspólnocie lub – w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego – cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim, a używanie wspólnotowego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę.

28. Rozszerzona ochrona przyznana znakowi towarowemu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 zakłada spełnienie kilku przesłanek. Po pierwsze, wcześniejszy znak towarowy, w stosunku do którego podnosi się istnienie renomy, musi być zarejestrowany. Po drugie, ten ostatni i wspólnotowy znak towarowy, o którego unieważnienie wniesiono, muszą być identyczne lub podobne. Po trzecie, wcześniejszy znak towarowy musi cieszyć się renomą w Unii Europejskiej, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, lub w danym państwie członkowskim, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego. Po czwarte, używanie wspólnotowego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny musi prowadzić do wystąpienia prawdopodobieństwa, że dojdzie do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub że używanie to będzie działać na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku. Zważywszy na to, że wszystkie te przesłanki są kumulatywne, niespełnienie jednej z nich wystarczy, aby wspomniany przepis nie znalazł zastosowania [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T‑215/03 Sigla przeciwko OHIM – Elleni Holding (VIPS), Zb.Orz. s. II‑711, pkt 34, 35; z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie T‑150/04 Mülhens przeciwko OHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), Zb.Orz. s. II‑2353, pkt 55; z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie T‑128/06 Japan Tobacco przeciwko OHIM – Torrefacção Camelo (CAMELO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 45].

29. Należy przypomnieć, że naruszenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, jeśli występują, stanowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między wcześniejszym znakiem towarowym a późniejszym znakiem towarowym, w wyniku którego dany krąg odbiorców kojarzy ze sobą te dwa znaki, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak (wyrok Trybunału z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie C‑320/07 P Antartica przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 43; postanowienie Trybunału z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie C‑136/08 P Japan Tobacco przeciwko OHIM, niepublikowane w Zbiorze, pkt 25; zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C‑252/07 Intel Corporation, Zb.Orz. s. I‑8823, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

30. Istnienie takiego związku w odczuciu odbiorców stanowi warunek konieczny, który jednak sam w sobie nie wystarczy, by stwierdzić zaistnienie jednego z naruszeń, przed którymi renomowane znaki towarowe są chronione na mocy art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C‑487/07 L’Oréal i in., Zb.Orz. s. I‑5185, pkt 37).

31. W istocie w celu skorzystania z ochrony ustanowionej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi przedstawić dowód na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego „powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę” (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 37).

32. Zaistnienie już jednego z tych trzech rodzajów naruszeń wystarczy do tego, aby art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 znalazł zastosowanie (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 38, 42).

33. Właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. W przypadku bowiem gdy można przewidzieć, że takie naruszenie będzie skutkiem sposobu używania późniejszego znaku towarowego obranego przez jego właściciela, właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie jest zobowiązany czekać na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby móc zakazać wspomnianego używania. Właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi jednak dowieść okoliczności pozwalających na ustalenie dużego prawdopodobieństwa wystąpienia takiego naruszenia w przyszłości (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 38).

34. Jeżeli właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego uda się wykazać istnienie bądź to faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego, bądź to, gdy do niego nie doszło, duże prawdopodobieństwo wystąpienia takiego naruszenia w przyszłości, właściciel późniejszego znaku towarowego jest zobowiązany dowieść, że ma uzasadnione powody, aby używać tego znaku (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 39).

35. Wreszcie istnienie naruszeń polegających na działaniu na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego należy oceniać w odniesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany. Z kolei, jeżeli chodzi o naruszenie polegające na czerpaniu nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, to w zakresie, w jakim zakazane jest czerpanie korzyści z tego znaku przez właściciela późniejszego znaku towarowego, istnienie takiego naruszenia winno być oceniane w odniesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których został zarejestrowany późniejszy znak towarowy (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 35, 36).

36. W odniesieniu do niniejszej sprawy należy przypomnieć, iż Sąd ustalił w swym wyroku, że renoma wcześniejszego znaku towarowego będącego przedmiotem rejestracji nr 769526 (zwanego dalej „znakiem towarowym la PERLA”) została dowiedziona dla bielizny i strojów kąpielowych oraz że w okolicznościach niniejszej sprawy – w zakresie, w jakim towary oznaczone tym znakiem i towary oznaczone późniejszym znakiem towarowym należą do zbliżonych segmentów rynku, a mianowicie biżuterii i odzieży damskiej – stwierdzenie pewnego stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami wystarczyło do tego, by odbiorcy włoscy mogli ustalić między tymi dwoma znakami związek taki jak wymagany do zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 (pkt 33, 51 wyroku Sądu).

37. A zatem pozostaje zbadać przesłankę dotyczącą istnienia prawdopodobieństwa, że używanie znaku towarowego NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC bez uzasadnionej przyczyny pozwoli jego właścicielowi na czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego la PERLA bądź będzie działać na ich szkodę.

38. Skarżące podnoszą, że w niniejszym wypadku zachodzą trzy rodzaje naruszeń. Przed OHIM pierwsza ze skarżących przedstawiła argumenty i dowody, które w sposób następujący zostały podsumowane w zaskarżonej decyzji:

– jesienią 1999 r. interwenient stworzył strój kąpielowy (bikini) z pereł, zaprojektowany przez stylistę Lorenza Rivę, pod znakiem towarowym NIMEI LA PERLA; bikini to zostało zaprezentowane podczas najważniejszych pokazów mody i prasa specjalistyczna szeroko rozpisywała się na temat tego wydarzenia; niedopuszczalny charakter używania wyrazów „la perla” w zestawieniu ze słowem „nimei” jest oczywisty, ponieważ używanie to wykazuje wszystkie znamiona naruszenia prawa do znaku towarowego la PERLA i może wprowadzać w błąd nawet prasę specjalistyczną, a co dopiero konsumentów; agencja ANSA i Corriere della Sera stały się ofiarami tego wprowadzenia w błąd;

– wiosną 2000 r. interwenient zaprezentował również „kardigan z biżuterii”, zrealizowany przez NIMEI LA PERLA dla Blumarine, i ogłosił wystawienie na sprzedaż „twin-set” (zestawu bluzki ze swetrem) wykończonego na mankietach perłami; prasa specjalistyczna również i przy tej okazji szeroko rozpisywała się na temat tego wydarzenia;

– efekt wprowadzenia w błąd i zniekształcenia został również osiągnięty i uzupełniony przez przeprowadzoną przez interwenta i Blumarine przy okazji ostatnich kreacji mody kampanię reklamową, ponieważ obrany wizerunek reklamowy opierał się na użyciu słowa „perla” i wzmiance „perla chic” widniejącej na afiszu reklamowym;

– z przedstawionych powyżej okoliczności jednoznacznie wynika naruszenie prawa do znaku towarowego la PERLA oraz trwała i zamierzona działalność interwenienta mająca na celu wprowadzenie odbiorców w błąd; korzystając w sposób oczywisty z renomy znaku towarowego la PERLA w świecie mody, interwenient zaproponował niektóre ubiory opatrzone znakiem towarowym NIMEI LA PERLA (zarejestrowanym w rzeczywistości jako NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), wprowadzając w ten sposób w błąd osoby z sektora mody, nie mówiąc już o konsumentach.

39. Na wstępie należy rozważyć, czy pierwszej ze skarżących udało się dowieść istnienia nienależnej korzyści czerpanej z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego la PERLA.

40. Pojęcie nienależnej korzyści czerpanej z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, określane również jako „pasożytnictwo” i „free‑riding” („jazda na gapę”), odnosi się nie tyle do szkody poniesionej przez znak towarowy, co do korzyści czerpanej przez osobę trzecią z używania identycznego lub podobnego późniejszego znaku towarowego. Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku wcześniejszego znaku towarowego lub cech, które znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym identycznym lub podobnym późniejszym znakiem towarowym mamy do czynienia z oczywistym wykorzystaniem renomy znaku towarowego (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 41).

41. Należy sprecyzować, że korzyść czerpana przez osobę trzecią z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego może okazać się nienależna również wtedy, gdy używanie identycznego lub podobnego późniejszego znaku towarowego nie działa na szkodę charakteru odróżniającego ani renomy znaku wcześniejszego tudzież, bardziej ogólnie, właściciela tego znaku (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 43).

42. W celu ustalenia, czy używanie późniejszego znaku towarowego powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, należy dokonać całościowej oceny, która winna uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy, wśród których możemy wyróżnić w szczególności intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami oraz charakter danych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewności. Co się tyczy intensywności renomy i stopnia charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, im bardziej odróżniający będzie ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej będzie przyjąć istnienie naruszenia. Ponadto im szybciej i silniej późniejszy znak towarowy przywołuje na myśl wcześniejszy znak towarowy, tym większe prawdopodobieństwo, że aktualne lub przyszłe używanie oznaczenia będzie skutkować czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę (zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie Intel Corporation, pkt 67–69; w sprawie L’Oréal i in., pkt 44).

43. Warto też zauważyć, że w ramach tej całościowej oceny można w danym przypadku wziąć też pod uwagę istnienie niebezpieczeństwa rozmycia lub przyćmienia wcześniejszego znaku towarowego (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 45).

44. Kiedy osoba trzecia próbuje poprzez używanie znaku towarowego podobnego do renomowanego znaku towarowego działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzyści z takiego używania winno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 49).

45. W świetle powyższego zgodnie z orzecznictwem art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że stwierdzenie czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu nie zależy od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ani od niebezpieczeństwa działania na szkodę jego charakteru odróżniającego lub renomy tudzież, bardziej ogólnie, właściciela tego znaku. Odnoszenie przez osobę trzecią korzyści z używania znaku towarowego wykazującego podobieństwa do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku, jeżeli ta osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu renomowanego znaku towarowego w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 50).

46. W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła, że pierwszej ze skarżących nie udało się wykazać tego naruszenia. Odniosła się ona do bikini z pereł zaprojektowanego przez stylistę Lorenza Rivę pod znakiem towarowym NIMEI LA PERLA, zaprezentowanego na najważniejszych pokazach mody i obszernie opisywanego przez prasę specjalistyczną, podobnie jak do zestawu bluzki ze swetrem wykończonym na mankietach perłami i „kardiganu z biżuterii” zrealizowanego przez NIMEI LA PERLA dla Blumarine. Zwróciła jednak uwagę, że używanie znaku towarowego NIMEI LA PERLA dla strojów kąpielowych i innych artykułów odzieżowych z klasy 25 nie jest istotne w niniejszej sprawie, która dotyczy rejestracji znaku towarowego NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC dla wyrobów jubilerskich należących do klasy 14. W każdym razie jej zdaniem wzmianka „la perla” umieszczona na bikini z pereł, na „kardiganie z biżuterii” zdobionym perłami czy na zestawie bluzki ze swetrem wykończonym perłami na mankietach wydaje się raczej opisywać materiał wyjątkowo wykorzystany przy wytworzeniu tych artykułów, czyli perły.

47. Skarżące nie zgadzają się z ustaleniami Izby Odwoławczej. Ponadto przypominają, że Wydział Unieważnień stwierdził, iż przedstawione przez pierwszą ze skarżących argumenty i dowody w wystarczającym stopniu dowodziły tego, że używanie znaku towarowego NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC mogło prowadzić do czerpania nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego la PERLA, oraz że w swej odpowiedzi na skargę w sprawie T‑137/05 OHIM uznał, iż „analiza trzeciej przesłanki […] – fakt czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego – dodatkowo uzasadnia[ła] zarzuty podnoszone przez [pierwszą ze skarżących]”.

48. W odpowiedzi na skargę w niniejszej sprawie OHIM podnosi, że należy poddać ocenie to, czy używanie znaku towarowego NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC dla towarów, dla których został on zarejestrowany, pozwala jego właścicielowi czerpać nienależną korzyść z charakteru odróżniającego i renomy znaku towarowego la PERLA. Jego zdaniem dostarczone przez pierwszą ze skarżących dowody dotyczyły niemniej używania późniejszego znaku towarowego dla towarów, które choć ozdobione są perłami, stanowią artykuły odzieżowe, co może prowadzić ewentualnie do naruszenia praw do znaku towarowego, jednak nie prezentuje przypadku wykorzystania renomy znaku towarowego la PERLA.

49. Interwenient podnosi, że pierwsza ze skarżących nie przedstawiła choćby najmniejszego dowodu na istnienie prawdopodobieństwa pasożytniczego wykorzystania jej znaku towarowego lub próby czerpania korzyści z jego renomy lub charakteru odróżniaj ącego. W każdym razie okoliczności przywołane przez pierwszą ze skarżących nie dotyczą towarów należących do klasy 14, do których odnosi się znak NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.

50. Z dokumentów przedstawionych przez pierwszą ze skarżących w postępowaniu przed Wydziałem Unieważnień wynika, iż prasa specjalistyczna i specjaliści z omawianego sektora uznali, że artykuły zaprezentowane przez właściciela późniejszego znaku towarowego wraz z Lorenzem Rivą i Blumarine podczas pokazów mody miały związek z pierwszą ze skarżących i że te dwie spółki pozostawały w stosunkach handlowych.

51. Na przykład w odniesieniu do zaprezentowania przy okazji pokazu mody w Mediolanie we wrześniu 1999 r. bikini z pereł zaprojektowanego przez Lorenza Rivę na rachunek interwenienta w artykule, który ukazał się w jednym z krajowych dzienników, czytamy: „Lorenzo Riva nie pozostaje zresztą dłużny […] sponsorzy Nimei i La Perla są rozwścieczeni […]”, podczas gdy sponsorem tego wydarzenia był interwenient, który zrealizował bikini z pereł przy współpracy Lorenza Rivy. Jednocześnie w artykule opublikowanym w Corriere della Sera z dnia 25 września 1999 r. możemy przeczytać pod zdjęciem: „Z pereł. Oficjalna cena: 2 miliardy. To bikini z pereł zaprojektowane przez Lorenza Rivę dla La Perla”. Jeżeli chodzi o „twin-set”, na stronie internetowej www.margherita.net możemy zapoznać się z artykułem z dnia 12 października 2000 r. zatytułowanym „Nimei – La Perla. Moment radości. Nimei La Perla i Blumarine zaprezentowały BluVIP (Very Important Pearls)”.

52. Wprawdzie chodzi tu o sytuacje, które nie odnoszą się do pereł jako takich, tylko do bikini z pereł zaprojektowanego przez stylistę Lorenza Rivę oznaczonego pod znakiem towarowym NIMEI LA PERLA, zestawu bluzki ze swetrem wykończonego na mankietach perłami oraz kardiganu z biżuterii zrealizowanego przez NIMEI LA PERLA dla Blumarine. Wszystkie te ubiory zawierają w rzeczywistości jako podstawowy element perły, dla których późniejszy znak towarowy faktycznie został zarejestrowany. Dodatkowo, jak to wynika z punktu powyżej, perły stanowią właściwe sedno tych towarów. W konsekwencji w tych okolicznościach argumentów OHIM i interwenienta (zob. pkt 48, 49 powyżej) nie można uznać za zasadne.

53. Ponadto także reklama interwenienta, która wydaje się bardziej nawiązywać do wyrobów jubilerskich i – od niedawna – do pereł, sprawia wrażenie, że między „NIMEI” i „La Perla” istnieje jakiś związek lub że pozostają one w jakiś wzajemnych stosunkach.

54. W tych okolicznościach nie można wykluczyć naruszenia lub prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Jak to zostało stwierdzone powyżej, właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego, a jedynie dowieść okoliczności pozwalających na ustalenie dużego prawdopodobieństwa wystąpienia takiego naruszenia w przyszłości (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 38).

55. Podsumowując, w celu ustalenia, czy używanie znaku towarowego NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pozwala jego właścicielowi na czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego la PERLA, należy dokonać całościowej oceny, która winna uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach niniejszej sprawy.

56. W tym zakresie należy przypomnieć na wstępie, że Sąd stwierdził już w swym wyroku (zob. pkt 36 powyżej), że znak towarowy la PERLA cieszy się renomą w odniesieniu do bielizny i strojów kąpielowych, że między kolidującymi ze sobą znakami występuje pewien stopień podobieństwa oraz że towary oznaczone znakiem la PERLA, czyli odzież damska, i towary oznaczone późniejszym znakiem towarowym, a mianowicie perły, należą do zbliżonych segmentów rynku. Co się tyczy bardziej szczegółowo renomy, należy dodać, że może ona zostać uznana za bardzo dużą.

57. Następnie należy wziąć pod uwagę fakt, że perły mogą być używane w produkcji strojów kąpielowych i innych ubiorów damskich, co zresztą wynika z dokumentów przedstawionych przez pierwszą ze skarżących w postępowaniu przed OHIM. Nie jest wykluczone, że konsumenci dokonujący zakupu wyrobów jubilerskich, i w szczególności pereł, będą znali bieliznę i stroje kąpielowe sprzedawane przez skarżące. Ponadto nawet jeżeli prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku dwóch znaków towarowych nie jest wymagane do tego, by wykazać, że używanie późniejszego znaku towarowego prowadzi do czerpania nienależnej korzyści z renomy wcześniejszego znaku towarowego, to zostało one dowiedzione w niniejszym przypadku w zakresie towarów pokrewnych strojom kąpielowym i bieliźnie oznaczonym znakiem towarowym la PERLA, a mianowicie w odniesieniu do strojów bikini, zestawów bluzek ze sweterem i kardiganów, wszystkich przyozdobionych perłami, mimo że te rodzaje odzieży same w sobie nie są oznaczone późniejszym znakiem towarowym.

58. Z powyższego wynika, że pierwsza ze skarżących przedstawiła w postępowaniu przed OHIM dowód na to, że właściciel późniejszego znaku towarowego czerpał nienależną korzyść ze znaku la PERLA, a przynajmniej że istniało duże prawdopodobieństwo, że mogłoby dojść do takiego naruszenia w przyszłości.

59. Pozostaje jeszcze rozważyć, czy w niniejszym przypadku istniała uzasadniona przyczyna używania późniejszego znaku towarowego.

60. Jak to zostało już stwierdzone w pkt 34 powyżej, jeżeli właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego uda się wykazać istnienie bądź to faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego, bądź to, gdy do niego nie doszło, dużego prawdopodobieństwa wystąpienia takiego naruszenia w przyszłości, właściciel późniejszego znaku towarowego jest zobowiązany dowieść, że ma uzasadnioną przyczynę, aby używać tego znaku.

61. W niniejszej sprawie interwenient podniósł w toku postępowania administracyjnego przed OHIM, że uzasadniona przyczyna dla używania określenia „la perla” istniała i była oczywista: chodziło o biżuterię wykonaną z pereł i przyczyna ta pozostawała w związku zarówno z koniecznością, jak i chęcią wskazania wspólnej nazwy materiału, z jakiego biżuteria ta była wytwarzana.

62. W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że skoro nie zostało dowiedzione, że używanie późniejszego znaku towarowego mogło prowadzić do czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego la PERLA lub działać na ich szkodę, nie była ona zobowiązana orzec w przedmiocie prawdopodobieństwa używania późniejszego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny.

63. Skarżące przypominają, że Wydział Unieważnień stwierdził, iż podana przez interwenienta przyczyna nie wystarczyła do tego, by uzasadnić używanie spornego znaku, oraz że w sprawie T‑137/05 OHIM wskazał, iż interwenient „w ramach administracyjnej fazy postępowania nie był ponadto w stanie przedstawić wiarygodnych powodów, które uzasadniałyby omawiane używanie, spełniając w ten sposób kolejną przesłankę wymaganą do zastosowania ochrony wykraczającej poza towary, które znak oznacza”.

64. W ramach niniejszego postępowania przed Sądem OHIM i interwenient nie ustosunkowali się do argumentów skarżących w przedmiocie uzasadnionej przyczyny używania spornego znaku.

65. Należy zauważyć, że przyczyna wskazana przez interwenienta w toku postępowania administracyjnego przed OHIM nie wystarczy do tego, by uzasadnić używanie spornego znaku. Należy również nadmienić, że w postępowaniu przed Sądem interwenient nawet nie spróbował przedstawić dalszych wyjaśnień w tym względzie.

66. Wreszcie w odniesieniu do orzeczenia Tribunale di Modena (sądu w Modenie, Włochy), przywołanego przez interwenienta celem wykazania, że okoliczności, na które powołały się skarżące, nie można przypisać zachowaniu interwenienta, wystarczy przypomnieć, że wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, złożonym ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie nie jest zależne od żadnego z systemów krajowych [wyroki Sądu: z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie T‑32/00 Messe München przeciwko OHIM (electronica), Rec. s. II‑3829, pkt 47; z dnia 23 września 2009 r. w sprawie T‑409/07 Cohausz przeciwko OHIM – Izquierdo Faces (acopat), niepublikowany w Zbiorze, pkt 71]. Niezależnie od tego skarżące zaskarżyły to orzeczenie, więc nie jest ono jeszcze prawomocne. Nadto dotyczy ono stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego la PERLA i dopuszczenia się przez interwenienta czynu nieuczciwej konkurencji, a nie wniosku o unieważnienie prawa do znaku na podstawie przepisu analogicznego do art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

67. W tych okolicznościach należy przyjąć za dowiedzione, że używając znaku analogicznego do znaku towarowego la PERLA, interwenient próbował działać w cieniu tego ostatniego w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać wysiłek handlowy włożony przez skarżące w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku. W rezultacie korzyść wynikająca z tego używania winna zostać uznana za nienależnie czerpaną z renomy znaku towarowego la PERLA (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie L’Oréal i in., pkt 49). Ponadto zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 28 powyżej w niniejszym przypadku nie ma potrzeby orzekać w przedmiocie istnienia innego z naruszeń, o których mowa w pkt 31 i 32 powyżej.

68. W konsekwencji, bez potrzeby orzekania w przedmiocie dopuszczalności zarzutów podniesionych w replice (zob. pkt 25, 26 powyżej), należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza w sposób błędny zastosowała art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

69. Zważywszy na to, że Izba Odwoławcza unieważniła już późniejszy znak towarowy dla wszystkich towarów z wyjątkiem pereł, nieważność zaskarżonej decyzji należy stwierdzić wyłącznie w zakresie dotyczącym oddalenia wniosku o unieważnienie prawa do tego znaku i potwierdzenia ważności rejestracji znaku towarowego NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC dla pereł. W istocie w zakresie, w jakim decyzja Izby Odwoławczej uwzględnia żądania jednej ze stron, strona ta nie jest uprawniona do wniesienia skargi do Sądu. W rezultacie skarżące nie mogą zaskarżyć decyzji Izby Odwoławczej w zakresie, w jakim uwzględniła ona ich wniosek o unieważnienie prawa do spornego znaku [zob. podobnie postanowienie Sądu z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie T‑300/08 Hoo Hing przeciwko OHIM – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), niepublikowane w Zbiorze, pkt 26, 27].

70. W tym zakresie należy przypomnieć, że z uwagi na to, iż różne podstawy unieważnienia prowadzą dokładnie do tego samego skutku, do uwzględnienia wniosku o unieważnienie prawa do znaku wystarczy, by istniała choćby jedna z nich. Ponadto w przypadku gdy izba odwoławcza stwierdza istnienie jednej z podstaw unieważnienia podniesionych przez wnoszącego o unieważnienie prawa do znaku, jednak decyduje się na rozpatrzenie i w danym wypadku wyklucza istnienie innych ze wskazanych podstaw unieważnienia, ta część uzasadnienia nie stanowi niezbędnego wsparcia sentencji decyzji uwzględniającej wniosek o unieważnienie prawa do znaku, która została oparta, w zakresie zgodnym z wymogami prawa, na stwierdzonej podstawie unieważnienia (zob. podobnie ww. postanowienie w sprawie Golden Elephant Brand, pkt 31, 35).

71. W świetle powyższego nie ma potrzeby rozstrzygania w przedmiocie żądania zmiany zaskarżonej decyzji, podniesionego w ramach pierwszego żądania skargi, ani też w przedmiocie żądań przedstawionych tytułem ewentualnym i pozostałych zarzutów.

W przedmiocie kosztów

72. Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponadto zgodnie z tym przepisem, jeżeli więcej niż jedna strona przegrała sprawę, Sąd rozstrzyga o rozdziale kosztów.

73. Na podstawie art. 87 § 3 regulaminu postępowania w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron oraz w wypadkach szczególnych Sąd może postanowić, że koszty zostaną rozdzielone albo że każda ze stron poniesie własne koszty.

74. Wreszcie zgodnie z art. 87 § 4 akapit trzeci regulaminu postępowania Sąd może postanowić, że interwenient pokryje własne koszty.

75. OHIM i interwenient przegrali niniejszą sprawę w zakresie, w jakim stwierdzono częściową nieważność zaskarżonej decyzji.

76. W tych okolicznościach należy nakazać OHIM pokrycie, poza własnymi kosztami, 90% kosztów poniesionych przez skarżące w postępowaniu przed Sądem oraz całością kosztów poniesionych przez pierwszą ze skarżących w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą. Skarżące ponoszą 10% własnych kosztów poniesionych w postępowaniu przed Sądem. Interwenient pokrywa koszty własne.

Sentencja

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 19 listopada 2007 r. (sprawa R 537/2004‑2) w zakresie, w jakim OHIM oddalił wniosek o unieważnienie i nakazał Nute Partecipazioni SpA poniesienie własnych kosztów.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) OHIM pokrywa własne koszty oraz 90% kosztów poniesionych przez Nute Partecipazioni i La Perla Srl w związku z postępowaniem przed Sądem oraz całość kosztów Nute Partecipazioni poniesionych przez nią w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.

4) Nute Partecipazioni i La Perla ponoszą 10% własnych kosztów poniesionych w związku z postępowaniem przed Sądem.

5) Worldgem Brands Srl ponosi własne koszty.