OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY

przedstawiona w dniu 20 czerwca 2017 r. ( 1 )

Sprawa C‑425/16

Hansruedi Raimund

przeciwko

Michaeli Aigner

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy, Austria)]

Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna i przemysłowa – Znak towarowy Unii Europejskiej – Relacja pomiędzy powództwem w sprawie naruszenia a powództwem wzajemnym zmierzającym do unieważnienia prawa do znaku

1. Spór leżący u podstaw niniejszego odesłania prejudycjalnego toczy się pomiędzy dwoma wytwórcami podobnych, jeśli nie identycznych towarów (preparatów ziołowych dodawanych do alkoholi wysokoprocentowych), które oznaczane są tą samą nazwą „Baucherlwärmer”. Jedna z tych nazw jest ponadto chroniona unijnym znakiem towarowym, zarejestrowanym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) ( 2 ).

2. Właściciel tego oznaczenia odróżniającego (Hansruedi Raimund) wytoczył powództwo w sprawie naruszenia praw do jego znaku, podnosząc, że Michaela Aigner, sprzedając swoje towary opatrzone tą samą nazwą, naruszała prawa nierozerwalnie związane z ochroną rejestrową.

3. Michaela Aigner sprzeciwiła się żądaniu pozwu, podnosząc zarzut ( 3 ) nieważności znaku, a dwa lata później ( 4 ) wniosła powództwo wzajemne. W obu tych środkach prawnych M. Aigner zarzuciła H. Raimundowi dokonanie zgłoszenia oznaczenia „Baucherlwärmer” w złej wierze, ponieważ oznaczenie to było przez nią używane jeszcze przed uzyskaniem przez niego tego prawa własności przemysłowej.

4. Spór stał się źródłem dwóch postępowań, rozpoznawanych w pierwszej instancji przez austriacki sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych (Handelsgericht Wien, sąd gospodarczy w Wiedniu, Austria) i w postępowaniu apelacyjnym – przez Oberlandesgericht Wien (wyższy sąd krajowy w Wiedniu, Austria). Podczas gdy powództwo wzajemne wciąż jest zawisłe w pierwszej instancji, w postępowaniu w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego zostały wydane wyroki w pierwszej instancji i w apelacji. W przedmiocie tego ostatniego orzeczenia ma wypowiedzieć się w postępowaniu kasacyjnym Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy, Austria).

5. Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy) musi konkretnie rozstrzygnąć, czy wyrok wydany w postępowaniu w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego mógł zostać skutecznie ogłoszony przed wydaniem orzeczenia w przedmiocie powództwa wzajemnego. Aby rozwiać swoje wątpliwości w tej kwestii, występuje do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi, wnosząc o orzeczenie w przedmiocie zakresu rozporządzenia (WE) nr 207/2009 ( 5 ) w świetle dwóch istotnych czynników: a) domniemania ważności unijnych znaków towarowych; i b) zależności między powództwami w sprawie naruszenia praw do tych znaków a ewentualnymi roszczeniami wzajemnymi zmierzającymi do unieważnienia owych praw, które mogą być podnoszone przez pozwanych w odpowiedzi na te powództwa.

I. Ramy prawne: rozporządzenie nr 207/2009

6. Zgodnie z motywem 16 tego rozporządzenia: „Orzeczenia dotyczące ważności i naruszenia [unijnego] znaku towarowego są skuteczne i obejmują całe terytorium Wspólnoty, jako że jest to jedyny sposób uniknięcia sprzecznych orzeczeń ze strony sądów i Urzędu oraz zapewnienia, że jednolity charakter [unijnych] znaków towarowych nie zostanie naruszony […]”.

7. Motyw 17 wspomnianego rozporządzenia brzmi: „Należy unikać sprzecznych orzeczeń wydanych w oparciu o powództwa dotyczące tych samych czynów i stron, które są wnoszone w oparciu o [unijny] znak towarowy i odpowiadające mu krajowe znaki towarowe […]”.

8. W ramach przepisów ogólnych zawartych w tytule I art. 1 ust. 2 omawianego rozporządzenia stanowi: „2. [Unijny] znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie: może on być zarejestrowany lub zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”.

9. W tytule VI rozporządzenia nr 207/2009 poświęconym zrzeczeniu się, wygaśnięciu i unieważnieniu sekcja 3 reguluje podstawy unieważnienia praw do unijnych znaków towarowych, a art. 52 tego rozporządzenia wymienia bezwzględne podstawy unieważnienia, które – w zakresie nas tu interesującym – brzmią następująco: „1. Nieważność [unijnego] znaku towarowego stwierdza się [Unijny znak towarowy unieważnia się] na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia: a) w przypadku gdy [unijny] znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7; b) w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego. […]”.

10. Artykuł 53 wspomnianego rozporządzenia odnosi się do względnych podstaw unieważnienia, regulując je – w zakresie dotyczącym niniejszej sprawy – w następujący sposób: „1. Nieważność [unijnego] znaku towarowego stwierdza się [Unijny znak towarowy unieważnia się] na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia: […] c) w przypadku gdy istnieje wcześniejsze prawo określone w art. 8 ust. 4 i jeżeli spełnione są warunki określone w tym ustępie. […]”.

11. Tytuł X („Jurysdykcja oraz postępowanie w przypadku powództw odnoszących się do unijnych znaków towarowych”) rozporządzenia nr 207/2009 zawiera w sekcji 2, która odnosi się do sporów dotyczących naruszenia oraz ważności unijnych znaków towarowych, art. 95 ust. 1, stanowiący: „1. Państwa członkowskie wyznaczają na swoich terytoriach możliwie jak najmniejszą liczbę krajowych sądów i trybunałów działających jako sądy pierwszej i drugiej instancji, zwanych dalej »sądami [orzekającymi] w sprawach unijnych znaków towarowych«, które pełnią funkcje powierzone im na mocy niniejszego rozporządzenia”.

12. Zgodnie z art. 96 tego rozporządzenia („Jurysdykcja w sprawach naruszenia i ważności”): „Sądy [orzekające] w sprawach [unijnych] znaków towarowych mają wyłączną właściwość: a) w przypadku wszystkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie oraz – jeżeli zezwala na to ustawodawstwo krajowe – w przypadku powództw dotyczących zagrożenia naruszeni[em], odnoszących się do unijnego znaku towarowego; […] d) w roszczeniach wzajemnych o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie [unijnego] znaku towarowego na podstawie art. 100”.

13. Artykuł 99 wspomnianego rozporządzenia („Domniemanie ważności – obrona co do istoty sprawy”) stanowi: „1. Sądy [orzekające] w sprawach [unijnych] znaków towarowych uznają [unijny] znak towarowy za ważny, jeżeli jego ważność nie jest kwestionowana przez pozwanego w roszczeniu wzajemnym o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie. 2. Ważność [unijnego] znaku towarowego nie może być przedmiotem sporu w powództwie o stwierdzenie braku naruszenia. 3. W powództwach określonych w art. 96 lit. a) i c) ( 6 ) zarzut odnoszący się do stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia [unijnego] znaku towarowego, podniesiony drogą inną niż roszczenie wzajemne, jest dopuszczalny, jeżeli pozwany stwierdzi, że można stwierdzić wygaśnięcie prawa właściciela [unijnego] znaku towarowego z powodu nieużywania lub stwierdzenia ważności [unijnego] znaku towarowego w związku z wcześniejszym prawem pozwanego”.

14. Artykuł 100 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi: „1. Roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie może być oparte na podstawach stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia wymienionych w niniejszym rozporządzeniu. 2. Sąd [orzekający] w sprawach [unijnych] znaków towarowych odrzuca roszczenie wzajemne o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie, jeżeli decyzja wydana przez Urząd, dotycząca tego samego przedmiotu sprawy i przyczyny powództwa między tymi samymi stronami, stała się już prawomocna. […]”.

15. W przypadku powiązania powództw zawisłych w dwóch sądach lub w sądzie orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych i w EUIPO, art. 104 wskazuje: „1. Jeżeli nie występują szczególne podstawy dla kontynuowania rozprawy [postępowania], sąd [orzekający] w sprawach [unijnych] znaków towarowych rozpatrujący powództwo określone w art. 96, inne niż powództwo w sprawie o stwierdzenie braku naruszenia, zawiesza postępowanie z urzędu po przesłuchaniu stron lub na wniosek jednej ze stron po przesłuchaniu pozostałych stron, w przypadku gdy ważność [unijnego] znaku towarowego jest przedmiotem postępowania przed innym sądem [orzekającym] w sprawach [unijnych] znaków towarowych z powodu roszczenia wzajemnego lub w przypadku gdy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie został już zgłoszony do Urzędu. 2. Jeżeli nie istnieją szczególne powody dla kontynuowania rozprawy [postępowania], Urząd prowadzący rozprawę [postępowanie] w sprawie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie zawiesza postępowanie z urzędu po wysłuchaniu stron lub na wniosek jednej ze stron po wysłuchaniu pozostałych stron, w przypadku gdy ważność [unijnego] znaku towarowego jest już przedmiotem postępowania przed sądem [orzekającym] w sprawach [unijnych] znaków towarowych z powodu roszczenia wzajemnego […]”.

II. Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu i pytania prejudycjalne

A. Stan faktyczny ( 7 )

16. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ojciec M. Aigner zajmował się handlem między innymi ziołami i preparatami na bazie ziół i przypraw, które oferował w swoim sklepie, a także – w ramach sprzedaży obwoźnej – na jarmarkach, rynkach i ulicach.

17. W 2000 r. M. Aigner przejęła działalność gospodarczą ojca pod firmą „Kräuter Paul” („Zielarz Paul”) i zajmuje się między innymi sprzedażą mieszanki ziołowej do maceracji w alkoholu wysokoprocentowym pod nazwą „Baucherlwärmer” ( 8 ).

18. Hansruedi Raimund współpracował z ojcem M. Aigner do 1998 r., kiedy to zaczął z nim konkurować. Pod firmą „Bergmeister” prowadzi obrót preparatem na bazie przypraw, który mniej więcej od roku 2000 również nosi nazwę „Baucherlwärmer” i służy do identycznego wykorzystania, cechując się tymi samymi właściwościami i wywołując te same skutki co jego rywal.

19. W dniu 28 kwietnia 2006 r. H. Raimund, pragnąc zapewnić sobie wyłączność praw do tego oznaczenia, uzyskał rejestrację (słownego) unijnego znaku towarowego „Baucherlwärmer” dla towarów z klas 5, 29, 30 i 33 porozumienia nicejskiego ( 9 ), z zastrzeżeniem pierwszeństwa od dnia 17 maja 2005 r., stanowiącego datę dokonania zgłoszenia.

20. H. Raimund przy okazji jarmarku w Waldviertel (Dolna Austria) i innych jarmarków w regionie Górnej Austrii i w Salzburgu stwierdził w lipcu 2006 r., że M. Aigner oferowała i sprzedawała swój towar pod nazwą „Baucherlwärmer”.

21. Uznawszy, że M. Aigner naruszała jego prawa z tytułu unijnego znaku towarowego, H. Raimund pozwał ją w sprawie o naruszenie praw do znaku towarowego przed Handelsgericht Wien (sąd gospodarczy w Wiedniu), działający w tym państwie jako sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych w pierwszej instancji.

B. Przebieg postępowania

22. W postępowaniu w sprawie naruszenia praw do znaku H. Raimund wniósł o zobowiązanie M. Aigner do: (i) zaprzestania używania oznaczenia „Baucherlwärmer” dla towarów i usług z wskazanych klas (żądanie zaprzestania); (ii) wycofania z obrotu wszelkich towarów, na których urzeczywistniałoby się naruszenie praw do znaku, lub powstrzymania się od wszelkich działań stanowiących naruszenie (żądanie wycofania) ( 10 ) i (iii) opublikowania wyroku (żądanie rozpowszechnienia).

23. Michaela Aigner na swoją obronę podniosła między innymi, że H. Raimund uzyskał prawo do unijnego znaku towarowego w złej wierze i z naruszeniem przyjętych zwyczajów. Te same argumenty stanowiły podstawę wystąpienia przez nią po pewnym czasie z powództwem wzajemnym zmierzającym do unieważnienia prawa do znaku zarejestrowanego przez H. Raimunda.

24. W pierwszej instancji Handelsgericht Wien (sąd gospodarczy w Wiedniu) zawiesił postępowanie z powództwa wzajemnego do chwili wydania prawomocnego wyroku w postępowaniu w sprawie naruszenia.

25. W następstwie zaskarżenia zawieszenie to zostało jednak uchylone przez Oberlandesgericht Wien (wyższy sąd krajowy w Wiedniu), wobec czego powództwo wzajemne jest wciąż zawisłe w pierwszej instancji ( 11 ) i nie zostało jeszcze rozstrzygnięte wyrokiem. Powództwo w sprawie naruszenia zostało natomiast oddalone wyrokiem sądu pierwszej instancji z 17 maja 2015 r. w następstwie uznania za dowiedzioną złej wiary H. Raimunda w momencie dokonywania zgłoszenia znaku do rejestru, tak jak podnosiła to M. Aigner.

26. Sąd apelacyjny potwierdził orzeczenie sądu pierwszej instancji w wyroku z dnia 5 października 2015 r. W jego ocenie art. 99 rozporządzenia nr 207/2009 dopuszcza, by w sporach w sprawie naruszenia praw do znaku pozwany mógł powołać się na złą wiarę właściciela (w tamtym czasie zgłaszającego) danego oznaczenia, pod warunkiem zakwestionowania ważności zarejestrowanego znaku towarowego w drodze powództwa wzajemnego, nawet jeśli to powództwo nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Przesłanka określona w art. 99 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 została zatem spełniona.

27. Zdaniem sądu apelacyjnego, w momencie gdy H. Raimund dokonywał zgłoszenia znaku do rejestracji, już od długiego czasu wiedział on, że M. Aigner, a wcześniej jej ojciec, używali oznaczenia „Baucherlwärmer” w odniesieniu do towaru bardzo podobnego do jego. Poprzez swoje zgłoszenie H. Raimund próbował uniemożliwić M. Aigner dalsze używanie tego oznaczenia odróżniającego.

28. Oberlandesgericht Wien (wyższy sąd krajowy w Wiedniu) potwierdził ostatecznie, że znak towarowy zarejestrowany przez H. Raimunda podlegał unieważnieniu zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 z powodu dokonania jego zgłoszenia w złej wierze. W konsekwencji nie można było powoływać się na ten znak względem M. Aigner.

29. Do Oberster Gerichtshof (sądu najwyższego) należy rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej od wyroku orzeczonego w postępowaniu apelacyjnym dotyczącym powództwa w sprawie naruszenia praw do znaku. Właściciel tego znaku, H. Raimund, twierdzi przed sądem kasacyjnym, że niższe instancje nie mogły w postępowaniu w sprawie naruszenia praw do znaku orzec w przedmiocie zarzutu złej wiary, nie postanawiając wcześniej o połączeniu spraw (sprawy o naruszenie i roszczenia wzajemnego o unieważnienie) lub nie czekając na wydanie prawomocnego wyroku w postępowaniu dotyczącym roszczenia wzajemnego.

30. Sąd odsyłający wyjaśnia, że zgodnie z art. 99 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 zarzut nieważności może zostać skutecznie podniesiony jedynie wówczas, gdy pozwany w postępowaniu w sprawie naruszenia „zakwestionował ważność” znaku towarowego w powództwie wzajemnym. Twierdzi on, że zgodnie z literalną wykładnią tego przepisu do spełnienia ustanowionej w nim przesłanki wystarczyłoby już wystąpienie z powództwem wzajemnym. Jeśli natomiast skupić się na celu tej normy, to należy zauważyć, że chodzi tu o uniknięcie rozbieżności między sytuacjami prawnymi inter partes, które wynikają z postępowania w sprawie naruszenia, i tymi nierozerwalnie związanymi ze skutecznością erga omnes właściwą wyrokowi stwierdzającemu unieważnienie prawa do znaku w drodze powództwa wzajemnego.

31. Zdaniem sądu odsyłającego, nawet jeżeli prawodawca Unii ustanowił jako zasadę, że powództwo w sprawie naruszenia podlega oddaleniu jedynie w przypadku zaistnienia jednej z podstaw unieważnienia znaku towarowego, zasadnie zakwestionowanego ze skutkiem erga omnes, to w prawie wewnętrznym państwa tego sądu niedokładnie tak jest. Uregulowanie postępowań w sprawie naruszenia praw do krajowych znaków towarowych nie przewiduje unieważnienia znaku ze skutkiem erga omnes na podstawie roszczenia wzajemnego ( 12 ). Unieważnienie prawa do takiego krajowego znaku towarowego w ramach powództwa w sprawie naruszenia jest możliwe wyłącznie jako „kwestia wstępna” ze skutkiem jedynie inter partes.

32. W kontekście unijnych znaków towarowych sąd odsyłający uważa, że aby zapewnić skuteczność zarzutu nieważności podnoszonego w postępowaniu w sprawie naruszenia, prawo do danego znaku musiałoby zostać jednocześnie unieważnione w innym postępowaniu.

33. Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy) przedstawia nasuwające mu się trzy możliwości – i związane z nimi wątpliwości – w następujący sposób: – „czy wystarczy wnieść powództwo wzajemne, aby powództwo w sprawie naruszenia mogło zostać oddalone z powodu uzyskania praw do znaku towarowego w złej wierze jeszcze przed wydaniem orzeczenia w przedmiocie powództwa wzajemnego, lub – czy powództwo w sprawie naruszenia może zostać oddalone z tego powodu tylko wtedy, gdy przynajmniej jednocześnie prawo do znaku towarowego zostanie unieważnione na podstawie powództwa wzajemnego, lub – czy zarzut uzyskania praw do znaku towarowego w złej wierze może być w ogóle skuteczny w procesie w sprawie naruszenia dopiero wtedy, gdy prawo do znaku towarowego zostanie prawomocnie unieważnione na podstawie powództwa wzajemnego” ( 13 ).

34. W tych okolicznościach Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: „1) Czy powództwo mające na celu ustanowienie zakazu używania z powodu naruszenia praw do unijnego znaku towarowego {art. 96 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 […]} może zostać oddalone z uwagi na zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze {art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 […]}, jeżeli pozwany wytoczył wprawdzie oparte na tej podstawie powództwo wzajemne o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego {art. 99 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 […]}, ale sąd nie orzekł jeszcze w przedmiocie tego powództwa wzajemnego? 2) W przypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi przeczącej: czy sąd może oddalić powództwo w sprawie naruszenia z uwagi na zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze, poprzestając na jednoczesnym uwzględnieniu powództwa wzajemnego o unieważnienie, czy też musi wstrzymać się z wydaniem orzeczenia w przedmiocie powództwa w sprawie naruszenia do chwili uprawomocnienia się orzeczenia w przedmiocie powództwa wzajemnego?”.

III. Postępowanie przed Trybunałem i główne argumenty stron

A. Postępowanie

35. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wpłynął do sekretariatu Trybunału w dniu 1 sierpnia 2016 r.

36. Obie strony w postępowaniu głównym przedłożyły uwagi na piśmie.

37. Na podstawie art. 76 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem przeprowadzenie rozprawy nie zostało uznane za nieodzowne.

B. Zwięzłe przedstawienie przedłożonych uwag

38. Z trzech możliwości przedstawionych przez sąd odsyłający H. Raimund opowiada się za ostatnią, czyli za koniecznością prawomocnego unieważnienia prawa do znaku w drodze powództwa wzajemnego (lub ewentualnie na drodze administracyjnej), aby można było oddalić powództwo w sprawie naruszenia praw do znaku.

39. Odrzucenie pierwszej z tych możliwości (dopuszczającej, że samo wniesienie powództwa wzajemnego jest wystarczające do spełnienia przesłanki określonej w art. 99 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) uzasadnia tym, że nie daje się ona pogodzić z celem wspomnianego powyżej przepisu. Zgadza się zatem z sądem odsyłającym co do tego, że co się tyczy unieważnienia prawa do znaku, system rozporządzenia nr 207/2009, również w świetle jego art. 104, uprzywilejowuje powództwa wzajemne względem zarzutów podnoszonych w ramach postępowania w sprawie naruszenia. Uprzywilejowanie to wynika z faktu, że wyroki rozstrzygające owe powództwa wzajemne mają charakter erga omnes, podczas gdy wyroki orzekane w postępowaniach w sprawie naruszenia mają charakter jedynie inter partes.

40. Uważa, że nie do pomyślenia jest, by prawodawca Unii zadowolił się zwykłym formalnym aktem wniesienia powództwa wzajemnego. Dopuszczenie takiej możliwości, aby uznać przesłankę określoną w art. 99 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 za spełnioną, pozbawiłoby art. 100 ust. 7 tego rozporządzenia jego treści.

41. Co się tyczy drugiej możliwości (konieczności jednoczesnego wydania wyroków w postępowaniu w sprawie naruszenia i w postępowaniu z powództwa wzajemnego), H. Raimund odrzuca ją, ponieważ nie gwarantuje ona uniknięcia sprzecznych wyroków, na co wskazał sam Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy) w postanowieniu odsyłającym ( 14 ).

42. Hansruedi Raimund opowiada się tym samym za trzecią możliwością (zgodnie z którą powództwo w sprawie naruszenia nie może zostać rozstrzygnięte przed wydaniem prawomocnego wyroku w postępowaniu z powództwa wzajemnego), ponieważ w ten sposób zachowana zostaje skuteczność erga omnes wyroków unieważniających prawo do znaku w następstwie powództwa wzajemnego. Na poparcie tej wykładni przywołuje względy ekonomiki procesowej.

43. Z kolei M. Aigner opowiada się za pierwszą z możliwości przedstawionych przez sąd odsyłający. Swoje stanowisko opiera na literalnej wykładni art. 99 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Jej zdaniem przepis ten wymaga jedynie wniesienia powództwa wzajemnego (wystarczy „zakwestionować” ważność znaku), a nie rozstrzygnięcia tego powództwa w drodze wyroku, a tym bardziej prawomocnego wyroku.

44. Ponadto zgodnie z art. 99 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, przeciwstawiając się powództwu w sprawie naruszenia, można powołać się na nieważność znaku z powodu złej wiary jego właściciela, ponieważ taki znak „mógłby zostać unieważniony” w przypadku istnienia wcześniejszego prawa pozwanego, przy czym artykuł ten nie zawiera żadnej wzmianki o prawomocnym wyroku orzekającym o unieważnieniu.

45. Michaela Aigner podkreśla, że ani treść, ani cel wspomnianego art. 99 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 nie wskazują na interes unikania sprzecznych orzeczeń w postępowaniach wszczynanych z powodu naruszenia (ze skutkiem inter partes) i w celu unieważnienia prawa ze znaku (ze skutkiem erga omnes). To do prawa krajowego należy rozwiązanie tego problemu, którego prawodawca Unii był już świadom i który został przezeń zaakceptowany, na co wskazuje fakt, że w późniejszym rozporządzeniu 2015/2424 nie zmieniono omawianych tu przepisów.

46. Wreszcie, tytułem posiłkowym, w przypadku gdyby Trybunał nie zgodził się z jej stanowiskiem, M. Aigner proponuje odpowiedzieć na drugie pytanie prejudycjalne w ten sposób, że oddalenie powództwa w sprawie naruszenia praw do znaku oznacza, co najmniej jednoczesne, unieważnienie prawa do znaku w następstwie powództwa wzajemnego, co wymaga połączenia postępowań. W przeciwnym wypadku nie można by wyeliminować ryzyka wydania sprzecznych orzeczeń.

IV. Analiza

A. Uwagi wstępne

47. Szczególne aspekty niniejszego sporu mogą zmylić tych, którzy są przyzwyczajeni do systemu postępowania cywilnego, w którym powództwo wzajemne (i to nie tylko w kontekście prawa znaków towarowych) wnosi się w tym samym postępowaniu i przed tym samym sądem, który rozpoznaje powództwo główne i rozstrzyga jednocześnie oba powództwa w jednym wyroku ( 15 ).

48. Z postanowienia odsyłającego zdaje się wynikać, że austriackie prawo cywilne procesowe niekoniecznie podąża tymi śladami, wobec czego uważam za właściwe podzielenie się kilkoma uwagami, które przyczynią się do lepszego zrozumienia rozpatrywanych pytań.

49. Po pierwsze, Oberster Gerichsthof (sąd najwyższy) wskazuje, że zgodnie z austriackim kodeksem postępowania cywilnego „w postępowaniu w sprawie naruszenia sąd bada (jako kwestię wstępną) zarzut nieważności krajowego znaku towarowego, nawet jeżeli pozwany nie wystąpił z odpowiednim wnioskiem do austriackiego urzędu patentowego o unieważnienie prawa do znaku (w przypadku krajowych znaków towarowych nie jest przewidziane powództwo wzajemne)” ( 16 ). Sąd ten przyznaje jednak, że nie jest tak, w przypadku gdy chodzi o unijne znaki towarowe.

50. Po drugie, jeżeli pod pojęciem roszczenia wzajemnego rozumiany jest ogólnie kontrpozew wniesiony przez pozwanego w postępowaniu wytoczonym przeciwko niemu przez powoda przed tym samym sądem ( 17 ), to z formalnego punktu widzenia M. Aigner nie pomyliła się, wnosząc powództwo wzajemne, ponieważ wystąpiła z nim do właściwego w Austrii sądu orzekającego w sprawach unijnych znaków towarowych ( 18 ).

51. Po trzecie, z innej już perspektywy, należy mieć na uwadze, że sąd odsyłający występuje ze swoimi pytaniami, przyjmując założenie, że powództwo w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego nie może zostać oddalone w tym wypadku z powodów innych niż zła wiara zgłaszającego ten znak (takich jak prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do towarów stron sporu). Zakłada, że w przypadku zaistnienia tych innych okoliczności rozstrzygnięcie powództwa wzajemnego, jako kwestii wstępnej, niekoniecznie musiałoby być nieodzowne.

B. W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

52. Czy art. 99 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 dopuszcza oddalenie powództwa w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego na podstawie złej wiary zgłaszającego ten znak, jeżeli pozwany wystąpił z powództwem wzajemnym (opartym na tej złej wierze) celem unieważnienia prawa do znaku, a owo powództwo wzajemne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte? W krótkich słowach tak rysuje się pierwsza z wątpliwości sądu odsyłającego.

53. Uważam, że stanowiłoby zbytnie uproszczenie, gdyby na to pytanie należało odpowiedzieć, odwołując się wyłącznie do dosłownego brzmienia art. 99 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. W braku innych referencji orzeczniczych (zważywszy, że – zastrzegając możliwość pomyłki z mojej strony – przepis ten nie był do tej pory przedmiotem wykładni Trybunału), odpowiedź musi opierać się na dwóch elementach leżących u podstaw poddawanego analizie artykułu, a także na innych elementach tego samego kontekstu normatywnego.

54. Pierwszym z tych elementów jest jednolity charakter unijnego znaku towarowego, którego istotności nie można tu pominąć. Zgodnie z motywem trzecim rozporządzenia nr 207/2009 celem tego aktu prawnego jest ustanowienie systemu unijnych znaków towarowych, w ramach którego przyznawana będzie jednolita ochrona, w wyniku czego będą one wywoływały jednolite skutki na całym terytorium Unii.

55. Powyższy cel został skonkretyzowany w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, w myśl którego unijny znak towarowy ma charakter jednolity, wywołuje ten sam skutek w całej Unii, może być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Unii ( 19 ).

56. Motywy 16 i 17 tego rozporządzenia również nawiązują do jednolitego charakteru unijnego prawa własności przemysłowej. Zgodnie z tymi motywami z jednej strony nieodzowne jest, by skutki orzeczeń dotyczących ważności i naruszenia praw do unijnego znaku towarowego obejmowały całe terytorium Wspólnoty, aby uniknąć sprzecznych orzeczeń ze strony sądów i Urzędu, które naruszałyby jednolity charakter tych znaków. Z drugiej strony motywy te podkreślają konieczność unikania sprzecznych orzeczeń wydawanych w oparciu o powództwa dotyczące tych samych czynów i stron, które są wnoszone z tytułu unijnego znaku towarowego i odpowiadających mu krajowych znaków towarowych ( 20 ).

57. Drugim istotnym elementem jest domniemanie ważności, z którego korzystają unijne znaki towarowe w wyniku weryfikacji przeprowadzanej przez EUIPO w ramach rozpoznawania zgłoszenia do rejestracji. Poszanowanie zasady legalności wymaga uznania pełnej skuteczności tych znaków towarowych (ponieważ ich rejestracja jest aktem dokonanym przez organ Unii), dopóki prawa do nich nie zostaną unieważnione w drodze innego, odmiennego aktu – wydanego przez kompetentny organ – który stał się prawomocny ( 21 ).

58. Założenie to znajduje potwierdzenie w uregulowaniu art. 99 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, który nakazuje wszystkim zainteresowanym, w tym sądom krajowym, uznawanie unijnych znaków towarowych za co do zasady ważne.

59. Mechanizmy zakwestionowania tej ważności wymienione są w art. 52 ust. 1 tego rozporządzenia i sprowadzają się do dwóch możliwości: a) postępowania administracyjnego przed EUIPO na wniosek strony ( 22 ); i b) powództwa wzajemnego w odpowiedzi na powództwo w sprawie naruszenia praw do znaku, czyli na drodze sądowej przed krajowymi sądami orzekającymi w sprawach unijnych znaków towarowych.

60. Z łącznej lektury powyższych przepisów wynika, że sądy orzekające w sprawach unijnych znaków towarowych nie mogą z urzędu badać nieważności znaku towarowego, a we wniesionych przed nie sporach to do pozwanego należy podniesienie, w drodze powództwa wzajemnego, nieważności ( 23 ) znaku, którego naruszenie zostało mu zarzucone w ramach postępowania głównego ( 24 ).

61. Artykuł 99 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 dopuszcza natomiast, by pozwany w postępowaniu w sprawie naruszenia praw do znaku ( 25 ) podniósł zarzut nieważności, bez konieczności wniesienia powództwa wzajemnego, jednak wyłącznie wówczas, gdy powołuje się na swoje wcześniejsze prawo do spornego oznaczenia ( 26 ). Nie jest to przypadek objęty niniejszym postępowaniem.

62. Artykuł 52 ust. 1 i art. 53 ust. 1 w związku z art. 99 ust. 1 i 3 oraz z art. 100 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 skutkują tym, że o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego na drodze sądowej można wnieść wyłącznie w ramach powództwa wzajemnego. Powództwo to może opierać się na jednej lub kilku z podstaw wymienionych we wspomnianych art. 52 (bezwzględne podstawy unieważnienia) i art. 53 (względne podstawy unieważnienia) omawianego rozporządzenia. Jedyny wyjątek od tej zasady, przewidziany w art. 99 ust. 3 tego rozporządzenia i omówiony przeze mnie powyżej, nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie.

63. Ten dokonany przez prawodawcę Unii wybór jest spójny z jednolitym charakterem znaku i z celem uniknięcia wydania sprzecznych orzeczeń w odniesieniu do tego samego oznaczenia odróżniającego wpisanego do rejestru EUIPO.

64. Wyroki orzekane w postępowaniach w sprawie naruszenia praw do unijnych znaków towarowych wywołują skutki inter partes, w związku z czym po ich uprawomocnieniu się powaga rzeczy osądzonej wiąże jedynie uczestników danego postępowania. Natomiast wyroki w postępowaniach, w których w następstwie uwzględnienia powództwa wzajemnego unieważnia się prawa do znaku, wywołują skutki erga omnes. Dlatego też zgodnie z art. 100 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009 EUIPO wpisuje do rejestru unijnych znaków towarowych orzeczenie (unieważniające), które wywołuje skutki z mocą wsteczną, czyli ex tunc ( 27 ).

65. Gdyby dopuścić, że każdy pozwany w postępowaniu w sprawie naruszenia praw do znaku mógłby tak po prostu podnieść (bezwzględne lub względne) podstawy unieważnienia tego znaku, to powstałoby ryzyko, że podobne powództwa wszczęte przez właściciela prawa do znaku przed różnymi sądami doprowadziłyby w niektórych przypadkach do unieważnienia prawa do znaku, a w innych – do odmiennego rozstrzygnięcia. Trzeba mieć na uwadze, że na mocy art. 97 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, wnosząc powództwo w sprawie naruszenia praw do znaku, właściciel ma możliwość wyboru forum delicti commissi jako alternatywy wobec sądu miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego ( 28 ).

66. Prawodawca Unii pragnął więc, by ważność tego rodzaju znaków mogła być kwestionowana przed sądami krajowymi wyłącznie w drodze powództwa wzajemnego. Jednocześnie prawodawca Unii ustanowił mechanizm zabezpieczający, aby sprostać ewentualnej wielości powództw – zarówno w sprawie naruszenia praw do znaku, jak i wzajemnych – przewidując zawieszenie postępowania przewidziane w art. 104 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

67. W tym kontekście nie można podzielać wykładni art. 99 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 proponowanej przez M. Aigner. Jej zdaniem zarzut nieważności znaku towarowego mógłby zostać uwzględniony w ramach postępowania w sprawie naruszenia praw do znaku, jeżeli powództwo wzajemne zostało wniesione (choć nie zostało jeszcze rozstrzygnięte).

68. Jak słusznie twierdzi sąd odsyłający, rozwiązanie to nie jest zgodne z celem tego przepisu. Trudno byłoby zrozumieć, dlaczego prawodawca Unii zobowiązuje do zawieszenia postępowania, jeżeli istnieje zawisłość sporu w dwóch sądach orzekających w sprawach znaków towarowych, jako sposób na uniknięcie sprzecznych orzeczeń w odniesieniu do tego samego przedmiotu, i nie nakłada tego obowiązku, jeżeli powództwo w sprawie naruszenia i powództwo wzajemne są rozpatrywane przez ten sam sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych (choć za pośrednictwem dwóch odrębnych składów orzekających).

69. Prawdą jest, że w myśl autonomii proceduralnej ( 29 ) każde państwo członkowskie jest uprawnione do określenia organizacji swoich sądów orzekających w sprawach unijnych znaków towarowych, a także do ustanowienia zasad postępowania przed nimi, z zastrzeżeniem poszanowania zasad zawartych w rozporządzeniu nr 207/2009. Jednak system przyznawania kompetencji (i w tym znaczeniu rozdziału spraw w ramach tego samego sądu składającego się z różnych składów orzekających) krajowym sądom orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych nie może osłabić celu unikania wydawania sprzecznych orzeczeń w stosunku do tego samego znaku.

70. System kwestionowania unijnych znaków towarowych na drodze sądowej dokonuje rozróżnienia między zarzutami materialnymi a roszczeniami wzajemnymi. W ramach powództwa w sprawie naruszenia pozwany może podnieść zarzut nieważności znaku jedynie wówczas, gdy sam posiada prawo wcześniejsze do spornego oznaczenia (przytoczony wcześniej art. 99 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009) ( 30 ).

71. Poza tą możliwością osoba, która została pozwana w sprawie naruszenia praw do unijnego znaku towarowego i utrzymuje, że znak ten jest nieważny, jest zmuszona skorzystać z drogi powództwa wzajemnego. Sformułowane w ten sposób żądanie unieważnienia nabiera w sposób konieczny charakteru prejudycjalnego wobec żądania stwierdzenia naruszenia, ponieważ podważone zostaje domniemanie ważności znaku towarowego. Przed przystąpieniem do analizy, czy prawa wynikające ze znaku zostały naruszone, konieczne jest rozstrzygnięcie wstępnej przesłanki sine qua non istnienia ważnego oznaczenia odróżniającego, czyli dokładnie tego, co podał w wątpliwość pozwany w drodze swojego powództwa wzajemnego.

72. Z procesowego punktu widzenia nie byłoby logiczne, gdyby powództwo w sprawie naruszenia (z wyjątkiem przypadku przywołanego przez sąd odsyłający) zostało oddalone bez rozwiania przedstawionych w powództwie wzajemnym wątpliwości co do nieważności znaku towarowego. Ten brak logiki byłby widoczny, zarówno gdy spory są rozpatrywane przez sądy orzekające w sprawach unijnych znaków towarowych, jak i gdy są one rozpatrywane przez jeden sąd [w tym wypadku Handelsgericht Wien (sąd gospodarczy w Wiedniu)] z udziałem dwóch składów orzekających, prowadzących dwa odrębne postępowania.

73. Odpowiedź na pierwsze pytanie prejudycjalne winna zatem brzmieć: art. 99 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku wystąpienia z powództwem wzajemnym, w którym wnosi się o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego z powodu złej wiary jego właściciela przy dokonywaniu zgłoszenia do rejestracji, sąd właściwy do rozpoznania powództwa głównego w sprawie naruszenia praw do wspomnianego znaku nie może uwzględnić tej podstawy unieważnienia, podnoszonej jako zarzut w postępowaniu, zanim nie zostanie rozstrzygnięte powództwo wzajemne.

C. W przedmiocie pytania drugiego

74. Drugie pytanie prejudycjalne Oberster Gerichtshof (sądu najwyższego) zostało zadane na wypadek, gdyby odpowiedź na pytanie pierwsze była – tak jak proponuję – przecząca.

75. Wątpliwość sądu odsyłającego wynika z założenia, że w przedstawionych już okolicznościach sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych jest zmuszony zaczekać na rozstrzygnięcie powództwa wzajemnego, aby móc orzec w przedmiocie naruszenia praw do znaku. Nasuwa się jednak pytanie, czy wystarczy, by w sprawie z powództwa wzajemnego zapadł wyrok, czy też wyrok ten musi stać się prawomocny?

76. Gdyby rozstrzygnięcie powództwa wzajemnego było korzystne dla pozwanego (czyli gdyby prawo do oznaczenia odróżniającego zostało unieważnione), sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych mógłby, jak przewiduje to jego prawo krajowe ( 31 ), zarówno oddalić powództwo w sprawie naruszenia praw do znaku, jak i uznać je za bezprzedmiotowe, ponieważ nie można naruszyć praw do znaku, który ex tunc utracił ochronę rejestrową.

77. Uzależniając orzeczenie w postępowaniu w sprawie naruszenia od wcześniejszego rozstrzygnięcia powództwa wzajemnego, właściwy sąd realizuje cel unikania sprzecznych orzeczeń, które mogłyby zagrozić jednolitemu charakterowi unijnego znaku towarowego.

78. Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy) obawia się jednak, że postawa procesowa stron w postępowaniu w sprawie naruszenia i w postępowaniu z powództwa wzajemnego może ponownie osłabić spójność uzyskaną dzięki jednoczesnemu wydaniu wyroków, na przykład jeżeli strony odwołają się do wyższej instancji jedynie od jednego z tych wyroków ( 32 ).

79. W tym kontekście sąd odsyłający zastanawia się, czy właśnie, aby wykluczyć ewentualną sprzeczność, nie należałoby wymagać od pierwszego z tych sądów, by powstrzymał się od orzeczenia w przedmiocie naruszenia praw do znaku do chwili uprawomocnienia się wyroku uwzględniającego powództwo wzajemne.

80. W mojej ocenie rozporządzenie nr 207/2009 nie zawiera wyraźnego przepisu, na podstawie którego właściwy sąd jest zobowiązany czekać na uprawomocnienie się wyroku uwzględniającego roszczenie wzajemne. Nie zawiera również przepisu, który by tego zabraniał.

81. Wśród przepisów rozporządzenia nr 207/2009, które wyraźnie nawiązują do skuteczności „rzeczy osądzonej” orzeczenia sądowego ( 33 ), art. 56 ust. 3 wiąże ją z tym, że sąd jednego państwa członkowskiego rozstrzygnął wniosek odnoszący się do tego samego przedmiotu i podstawy roszczenia oraz dotyczący tych samych stron i że orzeczenie to stało się prawomocne (czyli nieodwołalne i niepodlegające dalszemu zaskarżeniu) ( 34 ).

82. Jednakże powyższe przepisy nie dostarczają wyjaśnień dotyczących losu orzeczeń sądowych wydanych w stosownych sporach przed ich uprawomocnieniem. Ten brak uregulowania można prawdopodobnie wyjaśnić tym, że rozporządzenie nr 207/2009 zajmuje się prawomocnością wyroków z punktu widzenia spójności decyzji Urzędu i orzeczeń krajowych sądów orzekających w sprawach unijnych znaków towarowych. Należy zatrzymać się na chwilę na tym aspekcie.

83. W odróżnieniu od postępowania w sprawie rejestracji unijnych znaków towarowych, które w systemie rozporządzenia nr 207/2009 zostało pomyślane jako wyłączna funkcja EUIPO, całkowicie niezależna od wszelkich decyzji sądu krajowego ( 35 ), kompetencja w zakresie unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego została przyznana w sposób dzielony krajowym sądom orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych i Urzędowi.

84. Niemniej jednak kompetencja ta musi być wykonywana w sposób alternatywny i wyłączny, czyli tylko pierwszy z tych dwóch organów, który rozpoznaje dany spór ( 36 ) (czy to sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych, przed który wniesiono powództwo wzajemne, czy EUIPO, do którego wpłynął wniosek o unieważnienie prawa do znaku), może rozstrzygnąć w przedmiocie ważności danego prawa własności przemysłowej. W celu uniknięcia sprzecznych orzeczeń drugi z tych organów powinien być zobowiązany do zawieszenia postępowania do momentu rozstrzygnięcia pierwszego postępowania, zgodnie z art. 104 rozporządzenia nr 207/2009.

85. Zawieszenie to ( 37 ) i ciążący na krajowym sądzie orzekającym w sprawach unijnych znaków towarowych obowiązek (art. 100 ust. 6 tego rozporządzenia) przekazania EUIPO odpisu wydanego przezeń wyroku z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o unieważnieniu prawa do jednego z tych znaków w drodze powództwa wzajemnego stanowią mechanizmy, za pomocą których prawodawca próbuje zapewnić spójność orzeczeń dotyczących unieważnienia i zgodność rejestru unijnych znaków towarowych z rzeczywistością oznaczeń, które są do niego wpisane.

86. Jeżeli to ten sam organ sądowy rozpoznaje, w różnym czasie, powództwo w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego i powództwo wzajemne, w którym domaga się unieważnienia prawa do tego oznaczenia odróżniającego, spójność z jego własnym orzeczeniem w przedmiocie powództwa wzajemnego uniemożliwi wydanie sprzecznego wyroku w sprawie naruszenia. Jednak nie znajduję podstaw, aby w świetle rozporządzenia nr 207/2009 wymagać od niego, by zawiesił (drugie) postępowanie w celu uwzględnienia ewentualnych meandrów sporu w wyższych instancjach.

87. Obowiązek sądu orzekającego w sprawach unijnych znaków towarowych, do którego odniosłem się w ramach analizy pierwszego pytania prejudycjalnego, musi prowadzić do zaczekania na rozstrzygnięcie powództwa wzajemnego, aby orzec (w sposób jednoczesny lub następczy – w zależności od tego, jak jest to uregulowane w wewnętrznych przepisach proceduralnych) w przedmiocie naruszenia. Jeżeli orzeczenie w przedmiocie pierwszego z omawianych powództw zostanie wydane, to nie sądzę, by obowiązek ten był w sposób konieczny uzależniony od strategii procesowej stron, która mniej lub bardziej jest uwarunkowana szansami powodzenia w wyższych instancjach.

88. Zgadzam się z Oberster Gerichtshof (sądem najwyższym) co do tego, że powiązanie rozstrzygnięcia powództwa w sprawie naruszenia z postawą stron w związku z późniejszym zaskarżeniem wyroku uwzględniającego powództwo wzajemne prowadziłoby z całym prawdopodobieństwem do istotnego wydłużenia czasu trwania tego postępowania. Cel polegający na unikaniu rozbieżnych wyroków w odniesieniu do tego samego znaku towarowego można uznać za zrealizowany z chwilą przyznania pierwszeństwa rozstrzygnięciu powództwa wzajemnego, w zależności od którego zostanie rozstrzygnięte powództwo w sprawie naruszenia.

89. Ponieważ strony obu sporów są te same, chociaż występują w przeciwnych rolach procesowych, mają do dyspozycji te same środki ochrony i muszą ponosić konsekwencje swoich działań. Którakolwiek z nich może oczywiście opóźniać, poprzez wszczynanie kolejnych postępowań, realizację skutku powagi rzeczy osądzonej wyroku danej instancji, jednak taka możliwość nie może przeważać nad obowiązkiem sądu w zakresie rozstrzygnięcia wniesionego doń sporu.

90. Niemniej jednak pragnę uściślić, że nawet jeżeli rozporządzenie nr 207/2009 nie wymaga od sądu rozpoznającego powództwo w sprawie naruszenia, by zaczekał na uprawomocnienie się wyroku rozstrzygającego powództwo wzajemne, to w tym akcie prawnym nie znajduję także żadnego przepisu, który by tego zabraniał. Normy procesowe każdego państwa członkowskiego, zgodnie z ich wykładnią dokonywaną przez sądy najwyższe tych państw, mogą optować za tym lub innym rozwiązaniem wobec braku przepisów prawa Unii w tym zakresie.

91. Może się zdarzyć, że wyrok w postępowaniu z powództwa wzajemnego nie zostanie zaskarżony, w którym to wypadku sąd, który go wydał, ma obowiązek poinformować EUIPO o swoim orzeczeniu, które uzyskało powagę rzeczy osądzonej. Jeżeli termin uprawomocnienia nie jest nadmiernie długi, nie widzę przeszkód, by sąd krajowy odczekał przed rozstrzygnięciem powództwa w sprawie naruszenia do momentu uprawomocnienia się wyroku w postępowaniu z powództwa wzajemnego. Jeżeli natomiast wyrok w postępowaniu z powództwa wzajemnego zostałby zaskarżony, sąd ten byłby zmuszony rozważyć szczególne aspekty postępowania w sprawie naruszenia ( 38 ) i ocenić, czy właściwe byłoby zawieszenie tego postępowania do momentu uprawomocnienia się wyroku w postępowaniu z powództwa wzajemnego.

92. W świetle powyższych wyjaśnień uważam, że na drugie pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć, iż sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych może oddalić powództwo w sprawie naruszenia praw do znaku, opierając się na złej wierze zgłaszającego ten znak do rejestracji, jeżeli przynajmniej w tym samym czasie zostanie uwzględnione powództwo wzajemne, w którym wnosi się o unieważnienie prawa do tego znaku z tego samego powodu. Prawo Unii nie zobowiązuje tego sądu do zaczekania z rozstrzygnięciem powództwa o naruszenie do momentu uprawomocnienia się wyroku w sprawie powództwa wzajemnego, ale także nie stoi temu na przeszkodzie.

V. Wnioski

93. Na podstawie powyższych rozważań proponuję Trybunałowi, by na pytania prejudycjalne przedstawione przez Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy, Austria) odpowiedział następująco: 1) Artykuł 99 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że w przypadku wystąpienia z powództwem wzajemnym, w którym wnosi się o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego z powodu złej wiary jego właściciela przy dokonywaniu zgłoszenia do rejestracji, sąd rozpoznający powództwo główne w sprawie naruszenia praw do wspomnianego znaku nie może uwzględnić tej samej podstawy unieważnienia, podnoszonej jako zarzut w postępowaniu, zanim nie zostanie rozstrzygnięte powództwo wzajemne. 2) Sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych może oddalić powództwo w sprawie naruszenia praw do znaku, opierając się na złej wierze zgłaszającego ten znak do rejestracji, jeżeli przynajmniej w tym samym czasie zostanie uwzględnione powództwo wzajemne, w którym wnosi się o unieważnienie prawa do tego znaku z tego samego powodu. Prawo Unii nie zobowiązuje tego sądu do czekania z rozstrzygnięciem powództwa o naruszenie do momentu uprawomocnienia się wyroku w sprawie powództwa wzajemnego, ale także nie stoi temu na przeszkodzie.

( 1 ) Język oryginału: hiszpański.

( 2 ) Zwany dalej także „Urzędem”.

( 3 ) Będę używał terminu „zarzut” w jego znaczeniu procesowym, wywodzącym się z prawa rzymskiego, gdzie exceptio stanowiło środek obrony pozwanego wobec actio powoda.

( 4 ) Tak twierdzi H. Raimund.

( 5 ) Rozporządzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21, zwanym dalej „rozporządzeniem 2015/2424”). Niniejszy spór nie podlega jednak rationae temporis przepisom rozporządzenia 2015/2424, co nie osłabia jego przydatności interpretacyjnej.

( 6 ) Artykuł 96 lit. c) tego rozporządzenia odnosi się do powództwa odszkodowawczego, o którym mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, bez znaczenia dla niniejszego sporu.

( 7 ) Stan faktyczny w niniejszej sprawie można wywieść z postanowienia odsyłającego i z dokumentów przedstawionych w niniejszej sprawie. Oczywiście to do sądu krajowego należy ostateczne określenie okoliczności, które uzna on za wystarczająco dowiedzione.

( 8 ) Preparat miesza się z tego rodzaju napojami alkoholowymi, co prowokuje uczucie ciepła w żołądku, skąd też bierze się nazwa tego preparatu, zważywszy, że oznaczenie w dosłownym tłumaczeniu brzmi „rozgrzewacz brzucha”.

( 9 ) Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

( 10 ) Chociaż postanowienie odsyłające odnosi się do żądania wycofania („Beseitigung”), z dokumentów istotnych w sprawie przekazanych przez Oberster Gerichtshof (sąd najwyższy), zwłaszcza z wyroku zaskarżonego przed tym sądem, wynika, że H. Raimund podniósł również żądanie zniszczenia („Vernichtung”).

( 11 ) Z dokumentów przekazanych przez sąd odsyłający wydaje się wynikać, że powództwo w sprawie naruszenia praw do znaku i powództwo wzajemne są rozpatrywane przez dwa różne składy orzekające w ramach tego samego Handelsgericht Wien (sądu gospodarczego w Wiedniu). Jest to prawdopodobnie wynikiem upływu dwóch lat między wniesieniem powództwa w sprawie naruszenia i wystąpieniem z powództwem wzajemnym, na co wskazuje w swych uwagach H. Raimund W każdym razie nie wydaje się, by te dwie sprawy były połączone.

( 12 ) W myśl postanowienia odsyłającego w austriackim prawie znaków towarowych unieważnienie praw do krajowych znaków towarowych ze skutkiem erga omnes należy do wyłącznej kompetencji Patentamt (urzędu patentowego).

( 13 ) Wyróżnienia w oryginale.

( 14 ) Wspomniany sąd przedstawia katalog sytuacji, w których po orzeczeniu unieważnienia prawa do znaku w następstwie powództwa wzajemnego i oddaleniu powództwa w sprawie naruszenia, późniejsze odwołania (wniesione przez powoda od wyroku uwzględniającego powództwo wzajemne lub przez pozwanego od tylko jednego z tych wyroków) mogłyby, jeśli zostaną uwzględnione, doprowadzić do wydania niezgodnych ze sobą orzeczeń.

( 15 ) Powództwo wzajemne nie jest niczym innym niż odrębnym powództwem, wynikającym jednak z tego samego postępowania, które pozwany wytacza przeciwko powodowi, korzystając z powództwa tego ostatniego, jeżeli między dwoma powództwami istnieją pewne łączące je elementy, a sędzia jest właściwy rozstrzygnąć oba te powództwa pojedynczym wyrokiem. W danym sporze pozwany może albo bronić się (czyli podnosić zarzuty wobec powództwa powoda), albo kontratakować (czyli sformułować swoje własne żądania zasądzenia od powoda określonych działań) w drodze powództwa wzajemnego. Chociaż niektóre porządki prawne dopuszczają „zarzuty wzajemne” lub domniemane roszczenia wzajemne (na przykład dotyczące potrącenia wierzytelności lub stwierdzenia nieważności określonych czynności prawnych), to jednak nie ma konieczności nawiązywać do nich w kontekście niniejszego odesłania prejudycjalnego.

( 16 ) Punkt 3.2 postanowienia odsyłającego. Nie wiem, czy okoliczność ta może mieć związek z opóźnieniem wniesienia przez M. Aigner powództwa wzajemnego i podnoszeniem przez nią złej wiary jako materialnego zarzutu w jej odpowiedzi na pozew H. Raimunda.

( 17 ) Za cele powództwa wzajemnego uznaje się zwykle ekonomikę procesową i zapobieganie ryzyku wydania sprzecznych orzeczeń. Zobacz A. Okońska, Die Widerklage im Zivilprozessrecht der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, ed. Mohr Siebeck, Tubinga, 2015, s. 269, 270.

( 18 ) Nie jest jasne, dlaczego ten sąd nie połączył tych dwóch spraw, aby rozpoznać je jednocześnie. W istocie nie wydaje się, by przydzielanie powództwa wzajemnego innemu sędziemu lub składowi orzekającemu stanowiło powszechną praktykę: w sporze zakończonym wyrokiem z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, pkt 3, 4), ten sam skład orzekający Handelsgericht Wien (sądu gospodarczego w Wiedniu), rozpatrujący sprawę jako sąd pierwszej instancji właściwy w sprawach unijnych znaków towarowych, rozpoznawał zarówno powództwo w sprawie naruszenia praw do unijnego znaku towarowego, jak i powództwo wzajemne.

( 19 ) Wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France (C‑235/09, EU:C:2011:238, pkt 40, 41).

( 20 ) Ibidem, pkt 42.

( 21 ) Zobacz podobnie wyroki: z dnia 13 lutego 1979 r., Granaria (101/78, EU:C:1979:38, pkt 5); z dnia 28 stycznia 2016 r., Éditions Odile Jacob/Komisja (C‑514/14 P, EU:C:2016:55, pkt 40).

( 22 ) Od decyzji Urzędu, uwzględniającej lub oddalającej wniosek o unieważnienie prawa do znaku, przysługuje odwołanie do izb odwoławczych tego urzędu, a z kolei ich decyzje można zaskarżyć do Sądu, którego orzeczenia podlegają kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym. Jednakże ściśle mówiąc, unieważnienie zostanie dokonane na drodze administracyjnej, ponieważ później przeprowadzona kontrola sądowa (Unii) ogranicza się do badania zgodności z prawem takiego unieważnienia. Unieważnienie podlega ocenie na drodze sądowej wyłącznie w przypadku oddalenia wniosku o unieważnienie prawa do znaku i uwzględnienia go przez jedną z instancji sądowych Unii.

( 23 ) Pozwany może ponadto powołać się na wygaśnięcie prawa do znaku jako możliwą podstawę swojego powództwa wzajemnego. Nie będę jednak nawiązywał do tej możliwości, ponieważ nie ma ona związku z przedmiotem niniejszego sporu.

( 24 ) Na drodze administracyjnej także EUIPO nie przysługują kompetencje do badania nieważności z urzędu. Na podstawie art. 56 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 oczyszczanie rejestru, jak to nazwał jeden z moich poprzedników, pozostawia się w rękach uczestników obrotu konkurujących z właścicielami znaków towarowych, podczas gdy Urząd powinien zachować całkowitą neutralność. Zobacz w tym zakresie opinia rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera w sprawie Silberquelle (C‑495/07, EU:C:2008:633, pkt 46). Jakkolwiek w tamtej sprawie chodziło o wygaśnięcie prawa do znaku, powyższe spostrzeżenia są aktualne również dla kwestii nieważności.

( 25 ) Poprzez bezpośrednie odesłanie do art. 96 lit. a) tego rozporządzenia.

( 26 ) Reforma wprowadzona rozporządzeniem 2015/2424 zniosła tę możliwość, ponieważ wzbudzała ona wątpliwości co do jej zgodności z zasadą pierwszeństwa, wymagając od właściciela prawa wcześniejszego uzyskania unieważnienia prawa do oznaczenia późniejszego w celu skutecznego przeciwstawienia się temu ostatniemu oznaczeniu. Nowe brzmienie art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 powinno rozwiać te wątpliwości. Zobacz Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Munich 2011, s. 108.

( 27 ) W myśl art. 55 ust. 2 omawianego rozporządzenia i bez uszczerbku dla poszanowania skonsolidowanych sytuacji prawnych wymienionych w art. 55 ust. 3 tego rozporządzenia.

( 28 ) W takich przypadkach art. 98 ust. 2 tego rozporządzenia ogranicza zakres orzekania przez sąd właściwy w sprawach unijnych znaków towarowych do spraw, których przedmiotem są czyny dokonane na terytorium państwa członkowskiego, w którym sąd ten ma swoją siedzibę. Chociaż przepis ten nie jest do końca zgodny z zasadą jednolitości unijnego znaku towarowego, to jego celem jest unikanie zawsze niepożądanego forum shopping. Zobacz O. Sosnitza, Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke – Zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 12.4.2011 – C‑235/09 – DHL/Chronopost, GRUR, 2011, s. 468.

( 29 ) Zobacz w szczególności wyroki: z dnia 11 września 2003 r., Safalero (C‑13/01, EU:C:2003:447, pkt 49); z dnia 2 października 2003 r., Weber’s Wine World i in. (C‑147/01, EU:C:2003:533, pkt 103); z dnia 7 stycznia 2004 r., Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12, pkt 67); z dnia 13 marca 2007 r., Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163, pkt 43).

( 30 ) Za takim wnioskiem opowiadają się A. Huet, La marque communautaire: la compétence des juridictions des États membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon [Règlement (CE) n.o 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993], Journal du Droit International, n.o 3, 1994, s. 630; F. Gallego Sánchez, Artículo 96 – Demanda de reconvención, en Casado Cerviño, A. y Llobregat Hurtado, M.L. (Coord.), Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria, La Ley, Madrid 2000, s. 874.

( 31 ) Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 „[…] naruszenie [unijnego] znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytułu ”.

( 32 ) W celu uzyskania dalszych szczegółów zob. przypis 14 do niniejszej opinii.

( 33 ) Artykuł 55 ust. 3 lit. a), art. 56 ust. 3, art. 84 ust. 3, art. 100 ust. 6 i art. 112 ust. 6.

( 34 ) Artykuł 100 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 rozciąga ten skutek (choć nie wspominając o „rzeczy osądzonej”, zważywszy na administracyjny charakter organu) na „prawomocne” decyzje EUIPO, które „dotyczą[…] [sic] tego samego przedmiotu sprawy i przyczyny powództwa między tymi samymi stronami”.

( 35 ) Wyrok z dnia 21 lipca 2016 r., Apple and Pear Australia Ltd i Star Fruits Diffusion/EUIPO (Pink Lady) (C‑226/15 P, EU:C:2016:582, pkt 50).

( 36 ) Z zastrzeżeniem możliwości przewidzianej w art. 100 ust. 7 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym krajowy sąd orzekający w sprawach znaków towarowych może zawiesić postępowanie z powództwa wzajemnego i na wniosek jednej ze stron pozostawić decyzję w przedmiocie unieważnienia EUIPO.

( 37 ) Nowe brzmienie nadane art. 100 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 przez rozporządzenie 2015/2424 zobowiązuje sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych, przed który wniesiono powództwo wzajemne o unieważnienie, do zawieszenia postępowania zgodnie z art. 104 ust. 1 tego rozporządzenia do momentu podjęcia przez EUIPO ostatecznej decyzji w sprawie wniosku o unieważnienie.

( 38 ) Należy zauważyć przez porównanie, że obowiązek zawieszenia postępowania, o którym mowa w art. 104 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, nie ma charakteru bezwzględnego, ponieważ jest on uzależniony od braku szczególnych podstaw dla kontynuowania postępowania.