Opinia rzecznika generalnego

ELEANOR SHARPSTON

przedstawiona w dniu 13 marca 2008 r. ( 1 )

Sprawa C-488/06 P

L & D SA

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

„Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 73 — Graficzny znak towarowy „Aire Limpio” — Graficzne, wspólnotowy, krajowe i międzynarodowe znaki towarowe przedstawiające choinkę o różnych nazwach — Sprzeciw właściciela — Częściowa odmowa rejestracji — Stwierdzenie szczególnie odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego na podstawie dowodów dotyczących innego znaku”

1. Właściciel wcześniejszego znaku towarowego może sprzeciwić się wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, jeżeli z powodu podobieństwa do jego wcześniejszego znaku towarowego lub identyczności czy podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tymi dwoma znakami istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, przy czym prawdopodobieństwo to jest większe, jeżeli wcześniejszy znak towarowy ma charakter szczególnie odróżniający. Główne zagadnienia poruszone w ramach niniejszego odwołania dotyczą kwestii tego, czy i — jeśli tak — na jakiej podstawie można uznać, że wcześniejszy znak uzyskał taki charakter w następstwie używania go jako części jeszcze wcześniejszego znaku.

Uregulowania wspólnotowe

2. Rozporządzenie nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ( 2 ) ustanawia liczne podstawy, z uwagi na które wniosek o rejestrację znaku towarowego może zostać odrzucony. „Bezwzględne” podstawy odmowy rejestracji zostały wymienione w art. 7 rozporządzenia, natomiast „względne” podstawy odmowy rejestracji — czyli podstawy, w oparciu o które osoby trzecie mogą sprzeciwić się wobec rejestracji — zostały wymienione w art. 8 rozporządzenia.

3. Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z „kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego”.

4. Artykuł 7 ust. 2 stanowi: „Ustęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty”.

5. W zakresie istotnym dla niniejszej sprawy art. 8 rozporządzenia stanowi: „1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli: […] b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia ze wcześniejszym znakiem towarowym. 2. Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają: a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego […]: i) wspólnotowe znaki towarowe; ii) znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim […]; iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim; […]”.

6. Artykuł 8 nie zawiera wyraźnego przepisu w tym zakresie, jak ma to miejsce w przypadku art. 7 ust. 2 rozporządzenia, jednak względna podstawa odmowy rejestracji znajduje zastosowanie, nawet jeśli występuje ona tylko w części Wspólnoty.

7. Trybunał konsekwentnie utrzymuje, że w kontekście art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd części odbiorców musi być oceniane całościowo, z uwzględnieniem wszystkich czynników istotnych w okolicznościach danej sprawy. Taka ocena w zakresie wizualnego, brzmieniowego i koncepcyjnego podobieństwa kolidujących znaków musi być oparta na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków przez przeciętnego konsumenta rozpatrywanych towarów lub usług odgrywa decydującą rolę w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali ( 3 ). Ponadto prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może wynikać z koncepcyjnego podobieństwa znaków i może być większe, jeżeli wcześniejszy znak towarowy ma charakter szczególnie odróżniający, niezależnie od tego, czy jest on samoistny, czy też wynika z jego znajomości wśród odbiorców ( 4 ).

8. Artykuł 73 rozporządzenia stanowi: „Decyzje Urzędu[ ( 5 )] zawierają określenie przyczyn, na których są oparte. Decyzje opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich uwag”.

Przebieg postępowania

9. W dniu 30 kwietnia 1996 r. L & D SA (zwana dalej „L & D”) wniosła do OHIM o dokonanie rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego niżej przedstawionego graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny „Aire Limpio”. W dalszej części ten znak towarowy będę określać jako „znak Aire Limpio”.

10. Znak ten został zgłoszony w szczególności dla towarów należących do klas 3 i 5 porozumienia nicejskiego ( 6 ), obejmujących odpowiednio środki perfumeryjne i olejki eteryczne oraz perfumowane środki do odświeżania powietrza.

11. W dniu 29 września 1998 r. spółka Julius Sämann Ltd (zwana dalej „spółką Sämann”) wniosła sprzeciw wobec żądanej rejestracji, uzasadniając go istnieniem kilku wcześniejszych znaków towarowych.

12. Te wcześniejsze znaki towarowe obejmowały przedstawiony poniżej wspólnotowy graficzny znak towarowy nr 91991, zgłoszony w dniu 1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowany w dniu 1 grudnia 1998 r. dla towarów należących do klasy 5 porozumienia nicejskiego. W dalszej części ten znak towarowy będę określać jako „znak zarysu drzewka”.

13. Ponadto znaki te obejmowały siedemnaście innych krajowych i międzynarodowych graficznych znaków towarowych, które miały podobny kształt, przy czym wszystkie z wyjątkiem jednego ( 7 ) różniły się tym, że miały białą podstawę lub napis na tle drzewka. Szczególne znaczenie dla niniejszego odwołania mają dwa przedstawione poniżej międzynarodowe znaki towarowe ( 8 ) zarejestrowane dla towarów należących do klas 3 i 5 ze skutkiem w szczególności we Włoszech. Międzynarodowy znak towarowy nr 178 969 został zarejestrowany w dniu 21 sierpnia 1954 r., a nr 328 915 w dniu 30 listopada 1966 r. Stanowią one graficzne znaki towarowe zawierające elementy słowne, które będę odpowiednio określać jako „znak CAR-FRESHNER” i „znak ARBRE MAGIQUE”.

14. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw. Dokonał on porównania znaku Aire Limpio ze znakiem zarysu drzewka i stwierdził, że towary należące do klas 3 i 5, dla których zgłoszono znak, były identyczne z towarami z klasy 5 oznaczonymi znakiem zarysu drzewka lub bardzo do nich podobne. Następnie rozpatrzył on, czy podobieństwo tych dwóch znaków było wystarczające, by stworzyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Uznał on, że kształt sosny lub jodły (czy też jakiegokolwiek innego drzewa, owocu lub kwiatu) nie jest szczególnie odróżniający w przypadku środków perfumeryjnych lub odświeżaczy powietrza, a zatem nie może być zastrzeżony wyłącznie dla jednego przedsiębiorcy. Zdaniem Wydziału Sprzeciwów między tymi dwoma znakami występowały istotne różnice graficzne i słowne, i te silnie odróżniające różnice przeważały nad mało odróżniającymi podobieństwami, sprawiając, że całościowe wrażenie wywierane przez te znaki było wystarczająco różne, by wykluczyć jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd lub prawdopodobieństwo skojarzenia. Przyjąwszy ten pogląd, Wydział Sprzeciwów uznał, że szczegółowe rozpatrzenie któregokolwiek z innych wcześniejszych znaków towarowych, na które powołano się w sprzeciwie, nie było konieczne, ponieważ wykazywały one nawet dalej idące odrębności w stosunku do znaku Aire Limpio niż miało to miejsce w przypadku znaku zarysu drzewka ( 9 ).

15. Spółka Sämann odwołała się od tej decyzji do Drugiej Izby Odwoławczej OHIM, która zajęła odmienne stanowisko w przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ( 10 ).

16. Przyjmując niezaprzeczalne podobieństwo rozpatrywanych towarów, Izba Odwoławcza skupiła swą ocenę na prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd w przypadku znaku Aire Limpio i znaku zarysu drzewka, a „nie wszystkich wcześniejszych znaków towarowych, na które się powoływała” spółka Sämann. Uczyniła ona w ten sposób „z tych samych przyczyn ekonomiki procesowej” jak Wydział Sprzeciwów, ponieważ znak zarysu drzewka był „reprezentatywny” dla innych znaków i stanowił znak rozpatrywany przez Wydział Sprzeciwów ( 11 ).

17. Izba Odwoławcza stwierdziła, że oba znaki towarowe składały się z przedstawienia drzewka jodłowego z gałązkami w kształcie wypustek i wcięć w bocznych częściach oraz z krótkiego pnia ustawionego na podłużnej podstawie, przy czym znak zarysu drzewka był rzeczywistym przedstawieniem sylwetki drzewa, podczas gdy znak Aire Limpio stanowił kontur zawierający inne elementy. A zatem kwestią podlegającą rozstrzygnięciu było to, czy wskazane różnice wystarczyły, aby wykluczyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, a odpowiedź na to pytanie zależała od charakteru odróżniającego i powszechnej znajomości wcześniejszego znaku towarowego ( 12 ).

18. Izba Odwoławcza przypomniała, że koncepcyjne podobieństwo może prowadzić do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności gdy wcześniejszy znak towarowy ma szczególnie odróżniający charakter — samoistny albo wynikający z jego powszechnej znajomości wśród odbiorców. W celu ustalenia, czy przesłanka ta została spełniona, należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne okoliczności faktyczne, a zwłaszcza udział w rynku posiadany przez znak, intensywność, zasięg geograficzny oraz okres jego używania, a także rozmiar inwestycji poczynionych przez przedsiębiorstwo na jego promocję ( 13 ).

19. W postępowaniu przedstawiono dowód na to, że każdego roku sprzedawano ponad 45 milionów odświeżaczy spółki Sämann i we Włoszech, gdzie wcześniejszy znak towarowy był chroniony w zasadniczo identycznej postaci znaku CAR-FRESHNER od 1954 r., w latach 1996 i 1997 na reklamę poniesiono nakłady przekraczające 7 miliardów ITL, i ich udział w rynku był szacowany na ponad 50%. Długi okres używania i renoma wcześniejszego znaku we Włoszech nadały mu szczególnie odróżniający charakter, przynajmniej we Włoszech, „nawet jeśli nie ma on takiego charakteru per se, jak na to wskazano w zaskarżonej decyzji, przy czym stwierdzenie to również wzbudza wątpliwości, ponieważ kształt drzewka jako taki różni się od kształtu jodły” ( 14 ).

20. Izba Odwoławcza wywiodła, że podobieństwo koncepcyjne tych dwóch znaków — idea wyrażona dzięki kształtowi drzewka jodłowego wspólnemu obu tym znakom — może stwarzać, przynajmniej we Włoszech, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zainteresowanego kręgu odbiorców. Różnice między spornymi znakami, polegające głównie na tym, że jodła przedstawiona w znaku Aire Limpio zawiera podobiznę animowanej postaci i element słowny, nie pozwalają na wykluczenie tego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ponieważ znak ten może być postrzegany przez zainteresowany krąg odbiorców jako zabawny i animowany wariant wcześniejszego znaku towarowego, zwłaszcza gdy wziąć pod uwagę podobieństwo towarów oznaczonych tymi znakami ( 15 ).

21. Izba Odwoławcza uchyliła zatem w części decyzję Wydziału Sprzeciwów i odmówiła rejestracji znaku Aire Limpio dla towarów z klas 3 i 5 ( 16 ).

22. L & D wniosła do Sądu Pierwszej Instancji o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej z uwagi na naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 73 rozporządzenia nr 40/94. Sąd Pierwszej Instancji oddalił jednak tę skargę ( 17 ).

Zaskarżony wyrok

Zarzucane naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia

23. Sąd stwierdził, że zasada określona w art. 7 ust. 2 rozporządzenia winna w drodze analogii znajdować zastosowanie do względnych podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 8 ( 18 ). Następnie Sąd zauważył, iż wniosek Izby Odwoławczej, że kolidujące znaki były podobne pod względem koncepcyjnym oraz że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wynikało ze stwierdzenia, że znak zarysu drzewka miał szczególnie odróżniający charakter we Włoszech. Stwierdzenie to zostało z kolei oparte na uznaniu, że międzynarodowy znak towarowy ARBRE MAGIQUE, mający ten sam kształt jodły i zawierający ponadto element słowny, był używany w sposób trwały i był powszechnie znany we Włoszech. Zdaniem Sądu należało zatem rozpatrzyć, czy stwierdzenie to było prawidłowe, a zwłaszcza, czy można było uznać, że znak zarysu drzewka mógł uzyskać charakter szczególnie odróżniający w następstwie używania znaku ARBRE MAGIQUE ( 19 ).

24. Sąd stwierdził, że uzyskanie przez znak towarowy charakteru odróżniającego może również nastąpić w następstwie używania go jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego oraz że w konsekwencji wystarczy, by w następstwie używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie postrzegał towar lub usługę oznaczone znakami towarowymi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa ( 20 ). Izba Odwoławcza słusznie uznała, że przedstawienie zarysu jodły, który odgrywa znaczącą, a nawet dominującą rolę w znaku ARBRE MAGIQUE, odpowiada znakowi zarysu drzewka. A zatem Izba Odwoławcza mogła prawidłowo stwierdzić, że znak zarysu drzewka stanowił część znaku ARBRE MAGIQUE. Skoro więc znak zarysu drzewka mógł uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania go jako części znaku ARBRE MAGIQUE, Izba Odwoławcza miała podstawy, by rozpatrzyć wszystkie dowody związane z używaniem i powszechną znajomością znaku ARBRE MAGIQUE w celu ustalenia, że część tego znaku, a mianowicie znak zarysu drzewka, była używana w sposób trwały, jest powszechnie znana i ma charakter odróżniający ( 21 ).

25. Za równie słuszny, zdaniem Sądu, należało przyjąć także wniosek wyciągnięty przez Izbę Odwoławczą z dowodów, zgodnie z którym jako część zarejestrowanego znaku towarowego, to jest znaku ARBRE MAGIQUE, znak zarysu drzewka był używany we Włoszech w sposób trwały, jest w tym państwie powszechnie znany i w konsekwencji uzyskał charakter szczególnie odróżniający. Do takich wniosków prowadziła „okoliczność, że roczna sprzedaż towarów opatrzonych tym znakiem przekracza 45 milionów jednostek, a sprzedaż we Włoszech osiągnęła w latach 1997 i 1998 udział w rynku przekraczający 50%”, oraz że nakłady poniesione we Włoszech na reklamę tych towarów w latach 1996 i 1997 przekroczyły 7 miliardów ITL. Fakt, że wskazane liczby pochodziły z okresu po dokonaniu zgłoszenia, nie pozbawiał ich znaczenia. W istocie dane dotyczące okresu po dacie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego mogą zostać uwzględnione, jeżeli pozwalają one na wyciągnięcie wniosków co do sytuacji, jaka istniała w dacie zgłoszenia ( 22 ). Udział w rynku wynoszący 50% w latach 1997 i 1998 mógł zostać osiągnięty wyłącznie z czasem. Izba Odwoławcza nie popełniła zatem błędu, stwierdzając, że w 1996 r. sytuacja nie mogła się znacznie różnić ( 23 ).

26. Chociaż z orzecznictwa wynika, że charakter odróżniający znaku towarowego nie może zostać ustalony wyłącznie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określony udział procentowy ( 24 ), to należy wskazać, że orzecznictwo to dotyczyło uzyskania charakteru odróżniającego znaku będącego przedmiotem wniosku o rejestrację, a nie oceny powszechnej znajomości zarejestrowanego znaku towarowego, który uzyskał już charakter odróżniający. Niezależnie od tego, Izba Odwoławcza uwzględniła również niekwestionowane używanie w sposób trwały znaku ARBRE MAGIQUE ( 25 ).

27. Izba Odwoławcza nie oparła się też błędnie na fakcie, że wcześniejszy znak towarowy korzystał z ochrony od 1954 r. w identycznej co do zasady postaci jako znak CAR-FRESHNER, mimo że nie został przedstawiony jakikolwiek dowód dotyczący używania go po rejestracji. W istocie Izba Odwoławcza oparła się na dowiedzionym dla Włoch używaniu znaku ARBRE MAGIQUE, a nie znaku CAR-FRESHNER. Zaskarżona decyzja stwierdza wprawdzie, że znak CAR-FRESHNER był zarejestrowany od 1954 r., jednakże w zakresie używania w sposób trwały powołuje się ona na znak ARBRE MAGIQUE. Izba Odwoławcza słusznie uznała zatem, że postrzegane jako wskazówka pochodzenia towarów z określonego przedsiębiorstwa używanie w sposób trwały i powszechna znajomość znaku ARBRE MAGIQUE, a w konsekwencji znaku zarysu drzewka, we Włoszech zostały dowiedzione w sposób wystarczający, by sprostać wymogom prawa, oraz że znak zarysu drzewka ma we Włoszech charakter szczególnie odróżniający ( 26 ).

28. Następnie zauważywszy, że kwestia podobieństwa omawianych towarów była bezsporna ( 27 ), Sąd rozpatrzył podobieństwo znaków. Uznał on, że dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach ( 28 ).

29. Na płaszczyźnie wizualnej element graficzny zawarty w znaku Aire Limpio wykazywał charakter dominujący w całościowym wrażeniu wywieranym przez oznaczenie i przeważał w znaczny sposób nad elementem słownym, wpisanym małymi literami w kształt jodły. Całościowego wrażenia wywieranego przez to przedstawienie graficzne nie stanowił jednak widok postaci humorystycznej, ale wizerunek przypominający jodłę. Rysunek twarzy i ramion tej postaci był wpisany w centralną część drzewka, a rysunek dwóch butów stanowił podstawę. Humorystyczny i animowany charakter rysów tej postaci służył nadaniu temu graficznemu przedstawieniu fantazyjnego wyrazu, w związku z czym znak mógł zostać uznany przez odbiorców za zabawny i animowany wariant znaku zarysu drzewka. Znak Aire Limpio składał się zatem z oznaczenia, którego elementem dominującym jest zarys przypominający jodłę, który jest w zasadzie znakiem zarysu drzewka. Zdaniem Sądu to właśnie ten element byłby dostrzegany w pierwszej kolejności przez konsumenta i wpływałby na jego wybór, zwłaszcza w przypadku artykułów powszechnego użytku sprzedawanych w strefie samoobsługowej ( 29 ).

30. Pod względem koncepcyjnym omawiane oznaczenia kojarzą się z zarysem jodły. Z uwagi na wywierane przez nie wrażenie i brak szczególnego znaczenia, które można by przypisać wyrażeniu „aire limpio” w odczuciu odbiorców włoskich, Izba Odwoławcza miała podstawy, by stwierdzić ich podobieństwo koncepcyjne. Z kolei pod względem fonetycznym między znakami występuje różnica wynikająca z faktu, że znak zarysu drzewka może zostać określony słownie dzięki opisowi oznaczenia, podczas gdy znak Aire Limpio może zostać określony słownie poprzez wymówienie jego elementu słownego ( 30 ).

31. Jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, Sąd przypomniał na wstępie orzecznictwo, zgodnie z którym takie prawdopodobieństwo istnieje wówczas, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane całościowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a zwłaszcza współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług. Z kolei stwierdzenie podobieństwa oznaczeń winno opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy. Nie można zatem wykluczyć, że podobieństwo koncepcyjne wynikające z faktu, że w dwóch znakach towarowych użyte są obrazy, które wyrażają taką samą treść semantyczną, może spowodować powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w przypadku gdy wcześniejszy znak towarowy ma charakter szczególnie odróżniający — czy to samoistny, czy to z uwagi na jego powszechną znajomość wśród odbiorców ( 31 ).

32. Ponieważ rozpatrywane w niniejszej sprawie towary są artykułami powszechnego użytku, właściwym kręgiem odbiorców są przeciętni konsumenci, uważani za właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych. Zdaniem Sądu, przeciętny konsument rozpatrywanych towarów nie będzie wykazywał szczególnego poziomu uwagi przy ich zakupie. Konsument zwykle sam dokona wyboru omawianych towarów i w związku z tym będzie skłonny ufać głównie obrazowi znaku towarowego umieszczonego na tych towarach, a mianowicie zarysu jodły. W konsekwencji z uwagi po pierwsze na podobieństwo omawianych towarów oraz wizualne i koncepcyjne podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych, a po drugie na fakt, że wcześniejszy znak towarowy ma we Włoszech charakter szczególnie odróżniający, Sąd uznał, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ( 32 ).

33. Sąd odrzucił następnie kilka argumentów przedstawionych przez L & D.

34. Argument skarżącej, zgodnie z którym znak zarysu drzewka ma charakter mało odróżniający, ponieważ zarys jodły ma charakter opisowy względem omawianych towarów, Sąd uznał za bezzasadny. Znak zarysu drzewka nie był bowiem zwykłym, wiernym rzeczywistości przedstawieniem jodły, ale miał charakter stylizowany, z bardzo krótkim pniem na prostokątnej podstawce, a także uzyskał szczególnie odróżniający charakter. Argument skarżącej oparty na wytycznych urzędu patentowego Zjednoczonego Królestwa, który potwierdzał opisowy charakter sylwetki jodły dla omawianych towarów, pozbawiony był w opinii Sądu znaczenia, ponieważ wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych. Wreszcie argument, że należało odmówić rejestracji znaku zarysu drzewka, ponieważ składa się on zasadniczo wyłącznie z kształtu towaru sprzedawanego pod tym znakiem, a jego kształt jest niezbędny do uzyskania zamierzonego dla tego towaru efektu technicznego, nie może być — jako że stanowi powołanie bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji przeciwko ważnej rejestracji oznaczenia — podnoszony w postępowaniu w sprawie sprzeciwu ( 33 ).

Zarzucane naruszenie art. 73 rozporządzenia

35. L & D utrzymywała, że przyczyny, na których Izba Odwoławcza oparła swą decyzję, dotyczyły wcześniejszych znaków towarowych, które Izba Odwoławcza sama wykluczyła z analizy porównawczej przeprowadzonej w celu ustalenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

36. Sąd zauważył, że wymagane przez art. 73 rozporządzenia określenie przyczyn musi przedstawiać w sposób jasny i jednoznaczny rozumowanie autora aktu, ponieważ obowiązek ten służy realizacji podwójnego celu polegającego po pierwsze na umożliwieniu zainteresowanym zapoznania się ze względami uzasadniającymi wydanie tego aktu, tak by umożliwić im obronę własnych praw, i po drugie na umożliwieniu sądowi wspólnotowemu przeprowadzenia kontroli jego zgodności z prawem ( 34 ). Ponadto decyzje OHIM opierają się wyłącznie na stwierdzeniach, co do których zainteresowane strony miały możliwość przedstawiania swoich uwag. Dotyczy to zarówno podstaw faktycznych, prawnych, jak i materiału dowodowego. Prawo do bycia wysłuchanym rozciąga się jednak tylko na okoliczności stanu faktycznego lub prawnego, które stanowią podstawę decyzji, a nie na ostateczne stanowisko, które organ ma zamiar zająć. W niniejszej sprawie w decyzji Izba Odwoławcza w sposób jasny i jednoznaczny przedstawiła swój tok rozumowania. L & D mogła zająć stanowisko co do wszystkich ustaleń i dowodów, na których zaskarżona decyzja została oparta, oraz w przedmiocie wykorzystania przez Izbę Odwoławczą dowodów dotyczących używania wcześniejszych znaków towarowych ( 35 ).

37. Sąd oddalił zatem skargę i obciążył L & D kosztami postępowania. L & D odwołała się od tego wyroku.

Ocena odwołania

Wprowadzenie

38. L & D wnosi do Trybunału o uchylenie wyroku Sądu w całości, o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej w zakresie, w jakim częściowo uchylono decyzję Wydziału Sprzeciwów, odmówiono rejestracji znaku Aire Limpio dla towarów z klas 3 i 5 oraz nakazano stronom pokrycie własnych kosztów. L & D wnosi również o obciążenie OHIM kosztami postępowania. OHIM i spółka Sämann wnoszą do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie L & D kosztami postępowania.

39. Na poparcie skargi L & D podnosi, że Sąd naruszył, po pierwsze, art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, stwierdzając, że: i) znak zarysu drzewka uzyskał charakter odróżniający, ii) rozpatrywane znaki są podobne, iii) istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd oraz po drugie, art. 73 rozporządzenia, opierając swą ocenę na dowodzie dotyczącym innych znaków niż znak zarysu drzewka.

40. OHIM i spółka Sämann uważają, że z jednej strony odwołanie jest niedopuszczalne w całości, ponieważ domaga się weryfikacji przez Trybunał dokonanej przez Sąd oceny o charakterze faktycznym, a zwłaszcza oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, oraz z drugiej strony wszystkie podniesione zarzuty są bezzasadne.

41. Oczywiście prawdą jest, że ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd lub skojarzenia w przypadku dwóch znaków stanowi kwestię faktyczną, odnoszącą się do określenia prawdopodobnego całościowego wrażenia, jakie znaki te będą wywierać na właściwym kręgu przeciętnych konsumentów. Bezwzględnie zawiera ona element subiektywny, tak więc przy jej dokonywaniu zawsze będzie istniał zakres sporny.

42. W ramach rozpatrywania odwołania Trybunał nie powinien brać pod uwagę tego, że fakty związane z prawdopodobieństwem wprowadzenia błąd mogły zostać ocenione w sposób bardziej dokładny przez Wydział Sprzeciwów, izbę odwoławczą lub Sąd, co mogło się zdarzyć. Musi on ograniczyć sprawowaną kontrolę do kwestii prawnych, takich jak brak właściwości Sądu, naruszenie procedury w postępowaniu przed Sądem wpływające niekorzystnie na interesy wnoszącego odwołanie oraz naruszenie prawa wspólnotowego przez Sąd ( 36 ).

43. Kontrola Trybunału sprowadza się zatem co do zasady do zbadania podniesionych zarzutów odwołania — podobnie jak rola Sądu ogranicza się co do zasady do zbadania żądań stron — chyba że w grę wchodzi kwestia interesu publicznego, którą winien on rozpatrzyć z urzędu.

44. Poniżej rozpatrzę argumenty L & D w kolejności zgodnej z tymi zasadami. Jednak może okazać się przydatne na wstępie podkreślenie niepewności (do której powrócę bardziej szczegółowo przy rozpatrywaniu zarzutu odwołania dotyczącego naruszenia obowiązku uzasadnienia) w zakresie dokładnego określenia znaków, które zostały uznane za podstawę dokonania porównania odpowiednio przez Izbę Odwoławczą i Sąd.

45. Izba Odwoławcza stwierdziła, że będzie porównywać znak Aire Limpio ze znakiem zarysu drzewka, który jest reprezentatywny dla innych znaków, a następnie dopuściła dowód dotyczący reklamy i sprzedaży samochodowych odświeżaczy powietrza przez spółkę Sämann, bez wskazania znaku, pod jakim były one promowane lub sprzedawane, oraz powołała się na fakt, że znak CAR-FRESHNER był chroniony od 1954 r. Natomiast Sąd stwierdził, że Izba Odwoławcza oparła swe ustalenia na używaniu i powszechnej znajomości znaku ARBRE MAGIQUE, oraz uznał, że znak zarysu drzewka stanowi część tego znaku. Wzięcie pod uwagę tych możliwych rozbieżności może pomóc zrozumieć niektóre zarzuty odwołania.

Pierwszy zarzut odwołania — naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia

Błędność ustalenia, że znak zarysu drzewka uzyskał charakter szczególnie odróżniający

— Całościowe wrażenie

46. L & D podnosi, że Sąd nie uwzględnił w wystarczającym stopniu uderzających różnic wizualnych (dokładny kontur, powierzchnia zawierająca wpisany element słowny i kolor tła) między znakiem zarysu drzewka a znakiem ARBRE MAGIQUE. Sąd nie działał zatem zgodnie z orzecznictwem, zgodnie z którym całościowa ocena winna opierać się na całościowym wrażeniu wywieranym przez znak postrzegany jako całość ( 37 ).

47. Zgadzam się z OHIM i spółką Sämann, że stanowi to krytykę dokonania przez Sąd oceny o charakterze faktycznym, która nie może stanowić przedmiotu kontroli w postępowaniu odwoławczym. Sąd porównał znak zarysu drzewka z częścią znaku ARBRE MAGIQUE, a argument L & D nie wskazuje na nic, co mogłoby sugerować, że te dwa elementy nie zostały porównane w oparciu o wywierane przez te znaki całościowe wrażenie.

— Rola odgrywana przez graficzną część znaku ARBRE MAGIQUE

48. L & D podnosi, że Sąd nie ustalił precyzyjnie roli odgrywanej w znaku ARBRE MAGIQUE przez jego element graficzny (zarys drzewka jodłowego). Jeżeli rola ta miała jedynie znaczący charakter, ale element ten nie był dominujący, dowód używania i powszechnej znajomości tego znaku nie mógł prowadzić do ustalenia charakteru odróżniającego znaku zarysu drzewka.

49. Zgadzam się z OHIM, że Sąd ustalił, iż element graficzny odgrywał rolę, która nie tylko była znacząca, lecz także stanowił dominujący element znaku ARBRE MAGIQUE ( 38 ).

— Wyrok w sprawie Nestlé

50. L & D podnosi dalej, że wyrok w sprawie Nestlé ( 39 ), na który Sąd powołał się w celu ustalenia, że znak zarysu drzewka uzyskał charakter odróżniający jako część znaku ARBRE MAGIQUE, nie oznacza, że używanie jako części zarejestrowanego znaku towarowego bezwzględnie prowadziło do uzyskania charakteru odróżniającego, a jedynie mówi, że może to nastąpić. Ponadto okoliczności tego postępowania nie były na tyle podobne, by można było wyciągać z nich wnioski w odniesieniu do niniejszej sprawy: i) sprawa Nestlé dotyczyła uzyskania charakteru odróżniającego przez znak, o którego rejestrację wniesiono, a nie przez znak, na którym oparto sprzeciw; ii) dotyczyła ona dwóch czysto słownych znaków towarowych, a nie znaku graficznego i mieszanego słowno-graficznego znaku towarowego; iii) w sprawie Nestlé zgłoszony znak stanowił dominującą część chwytliwego sloganu, podczas gdy w niniejszej sprawie dominująca rola elementu graficznego znaku ARBRE MAGIQUE nie została ustalona oraz iv) w sprawie Nestlé zgłoszony znak i część wcześniejszego znaku towarowego były identyczne, podczas gdy tutaj dwa rozpatrywane zarysy są jedynie podobne.

51. Moim zdaniem, Sąd prawidłowo mógł oprzeć się na wyroku w sprawie Nestlé w celu dokonania ustalenia, które nie może zostać podważone w postępowaniu odwoławczym, że znak zarysu drzewka faktycznie uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania go jako części znaku ARBRE MAGIQUE. Jeżeli chodzi o wskazane różnice między sprawą Nestlé a niniejszą sprawą, argumenty pierwszy i drugi nie wymagają różnicy w podejściu, argument trzeci skomentowałam w kontekście poprzedniego zarzutu, natomiast argument czwarty dotyczy oceny o charakterze faktycznym.

— Dominująca rola elementów słownych

52. Następnie L & D podnosi, że ustalenie, iż kontur jodły odgrywał znaczącą rolę w znaku ARBRE MAGIQUE, a co za tym idzie, również w znaku zarysu drzewka, jest niezgodne z orzecznictwem ( 40 ), według którego w znakach zawierających zarazem graficzne i słowne elementy te ostatnie odgrywają dominującą rolę, jeżeli elementy graficzne są mało fantazyjne — jak to ma miejsce w przypadku konturu drzewka jodłowego.

53. W istocie przywołane przez L & D orzecznictwo nie ustanawia tak jasnych i ścisłych zasad. Te trzy wyroki ilustrują przypadki, w których stwierdzono, że element słowny odgrywał dominującą rolę, jednak nie uzasadniają wniosku, zgodnie z którym musi mieć to zawsze miejsce. W niniejszej sprawie Sąd dokonał odmiennego ustalenia faktycznego, które nie może zostać podważone w postępowaniu odwoławczym.

— Wytyczne urzędu patentowego Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom Patent Office)

54. L & D utrzymuje, że Sąd błędnie odrzucił, jako niemające znaczenia dla sprawy, argumenty oparte na wytycznych urzędu patentowego Zjednoczonego Królestwa dotyczących oceny charakteru opisowego. Wytyczne te potwierdzały jedynie, że kształt drzewka jodłowego miał charakter opisowy w stosunku do omawianych towarów i że można go było wziąć pod uwagę przy dokonywaniu całościowej oceny.

55. Nie mogę zgodzić się z poglądem, że Sąd popełnił błąd co do prawa, stwierdzając, iż decyzja Izby Odwoławczej winna była być oceniana wyłącznie na podstawie rozporządzenia zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez sąd wspólnotowy. Sąd dokonał ustalenia o charakterze faktycznym w przedmiocie opisowego charakteru tego kształtu w stosunku do omawianych towarów i nawet własne wytyczne OHIM nie mogą unieważnić tego stwierdzenia, jeżeli nie jest ono sprzeczne z rozporządzeniem lub orzecznictwem. To samo, tym bardziej, ma zastosowanie do krajowych wytycznych, a ponadto L & D nie wskazuje na brak zgodności z prawem lub z orzecznictwem. Poza tym brak jest również niespójności (jak to podnosi L & D) w opisie znaku zarysu drzewka, zgodnie z którym ma on kształt jodły, nie będąc jednocześnie jej wiernym przedstawieniem.

— Kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego

56. Zdaniem L & D, Sąd powinien był stwierdzić co do prawa, że znak zarysu drzewka nie miał charakteru wystarczająco odróżniającego, ponieważ przedstawiał zaledwie część wyglądu towarów sprzedawanych pod tym znakiem ( 41 ), a mianowicie ich kształt. Kształt ten był ponadto niezbędny do uzyskania założonego efektu technicznego odświeżacza powietrza i nie powinien był zostać zarejestrowany na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia. Sąd nie powinien był odrzucić tego ostatniego argumentu ze względu na to, że dotyczył on bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, podczas gdy skarga dotyczyła postępowania w sprawie sprzeciwu, powinien był natomiast wziąć pod uwagę ten argument przy całościowej ocenie charakteru odróżniającego.

57. Jeżeli chodzi o pierwszy aspekt tego zarzutu, wydaje mi się, że L & D nie może powoływać się na cytowane przez nią orzecznictwo, które mówi jedynie, że kolor użyty w przypadku sprzętu telekomunikacyjnego lub wzór na powierzchni zastosowany w przypadku wyrobów szklanych nie będą bezwzględnie postrzegane jako cecha charakteryzująca pochodzenie handlowe towarów. Orzecznictwo to wciąż wymaga dokonania oceny o charakterze faktycznym w celu ustalenia, czy kolor, wzór, kształt lub inny aspekt jest rzeczywiście zdolny do bycia postrzeganym w ten sposób w każdym przypadku. W każdym razie nie można przekonująco utrzymywać, że znak towarowy, którego kształt ma charakter odróżniający, utraci ten charakter w sposób automatyczny, jeżeli towary będą wytwarzane w tym kształcie.

58. W zakresie drugiego aspektu tego zarzutu kwestią rozstrzyganą przez Trybunał nie jest to, czy kształt drzewka jodłowego jest rzeczywiście niezbędny do uzyskania efektu technicznego stopniowego uwalniania się dezodorantu z odświeżacza powietrza, ale to, czy Sąd prawidłowo wykluczył ten argument z rozumowania jako odnoszący się do bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji i w konsekwencji wykraczający poza przedmiot postępowania w sprawie sprzeciwu.

59. Sąd wypowiedział się już w tej kwestii przy okazji dwóch innych spraw. Pierwszą z nich była sprawa Durferrit ( 42 ). Strona wnosząca sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego zawarła wśród zarzutów podniesionych przeciwko decyzji Izby Odwoławczej, na mocy której odrzucono sprzeciw, twierdzenie, że zgłoszony znak był sprzeczny z porządkiem publicznym i przyjętymi dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia. Sąd oddalił ten zarzut, uznając, że art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia „nie znajduje się między przepisami, na podstawie których należy rozpatrywać zgodność z prawem zaskarżonej decyzji”. Uzasadnił on to stwierdzenie następująco.

60. Sposób rozpatrywania zgłoszeń uregulowany w art. 36–43 rozporządzenia, a w szczególności brzmienie i systematyka art. 42 i 43 dotyczących postępowania w sprawie sprzeciwu jasno ukazują, że bezwzględne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 rozporządzenia nie stanowią przepisów rozpatrywanych w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, który może być oparty wyłącznie na względnych podstawach odmowy rejestracji określonych w art. 8 rozporządzenia. Chociaż zgodnie z art. 41 ust. 1 osoby trzecie mogą złożyć do OHIM uwagi na piśmie dotyczące bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, jedyną konsekwencją tego jest to, że OHIM ponownie otwiera postępowanie w zakresie badania warunków zgłoszenia, by sprawdzić, czy należy odmówić rejestracji. A zatem OHIM nie ma obowiązku uwzględnienia ich w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, nawet jeżeli zostały one przedstawione w toku takiego postępowania. Jeśli uzna to za zasadne, OHIM może zawiesić postępowanie w sprawie sprzeciwu ( 43 ).

61. Ponadto zgodnie z art. 58 rozporządzenia odwołanie do Izby Odwoławczej może zostać wniesione jedynie przez stronę postępowania przed OHIM i zgodnie z art. 63 ust. 4 rozporządzenia skargę do sądu wspólnotowego może wnieść wyłącznie strona uczestnicząca w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą. Osoby składające uwagi w kontekście art. 41 ust. 1 rozporządzenia, niezależnie od tego, czy wniosły sprzeciw czy nie, nie są stronami postępowania; nie mogą wnieść odwołania od decyzji OHIM do Izby Odwoławczej i, a fortiori, do sądu wspólnotowego w oparciu o bezwzględną podstawę odmowy rejestracji.

62. Sąd powołał się następnie na wyrok w sprawie Durferrit w wyroku w sprawie BMI Bertollo ( 44 ), w której zgłaszający wspólnotowy znak towarowy zakwestionował powołanie się przez wnoszącego sprzeciw na wcześniejszy znak towarowy, który w jego przekonaniu nie powinien był zostać zarejestrowany. Sąd nie przedstawił szczegółowego uzasadnienia dla zastosowania w tej raczej odmiennej sytuacji podejścia przyjętego w sprawie Durferrit, stwierdził jedynie, że jeżeli zdaniem skarżącego wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem art. 7 rozporządzenia, to powinien był on wnieść o unieważnienie tego znaku na podstawie art. 51 rozporządzenia. W nieco innym przypadku Sąd dodał, że ważność krajowego znaku towarowego nie może być podważana w postępowaniu dotyczącym rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, lecz wyłącznie w postępowaniu w sprawie unieważnienia znaku wszczętym w danym państwie członkowskim ( 45 ).

63. W niniejszej sprawie Sąd stwierdził w pkt 105 wyroku, powołując się na wyrok w sprawie BMI Bertollo: „w żadnym przypadku skarżąca nie może w postępowaniu w sprawie sprzeciwu podnosić bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji przeciwko ważnej rejestracji oznaczenia dokonanej przez urząd krajowy lub OHIM. Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 rozporządzenia nr 40/94 nie mogą być rozpoznawane w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, a artykuł ten nie należy do grupy przepisów, na podstawie których należy oceniać zgodność z prawem zaskarżonej decyzji”.

64. W tym miejscu może być pomocne podsumowanie właściwych przepisów rozporządzenia.

65. Podczas gdy art. 7 wymienia bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, niemające związku z osobami trzecimi, art. 8 dotyczy sprzeciwu właścicieli istniejących znaków towarowych z uwagi na kolizję z prawami tych właścicieli. Procedura rejestracji została uregulowana w tytule IV (art. 36–45) i została uporządkowana w następujący sposób: i) badanie formalnych warunków zgłoszenia; ii) badanie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji; iii) poszukiwania kolidujących wcześniejszych znaków towarowych; iv) publikacja zgłoszenia; v) uwagi osób trzecich dotyczące bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7; vi) sprzeciw właścicieli istniejących wcześniejszych znaków towarowych w oparciu o względne podstawy odmowy rejestracji określone w art. 8; vii) możliwe wycofanie, ograniczenie oraz zmiana zgłoszenia; viii) rejestracja. Gdy znak towarowy zostanie zarejestrowany, art. 51 i 52 rozporządzenia przewidują odpowiednio bezwzględne i względne podstawy unieważnienia, które mogą zostać podniesione we wniosku do Urzędu lub w ramach roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia.

66. Patrząc na te przepisy, uznaję rozumowanie zawarte w wyroku w sprawie Durferrit za całkowicie trafne w sytuacji, gdy strona pragnie sprzeciwić się rejestracji znaku w oparciu o podstawę odnoszącą się do kluczowej możliwości rejestracji tego znaku. Po pierwsze, takie podstawy nie znajdują się wśród podstaw enumeratywnie wymienionych w przepisach regulujących postępowanie w sprawie sprzeciwu i po drugie, istnieją inne, bardziej adekwatne procedury określone w innych przepisach, które są dostępne, albo równolegle do możliwości wniesienia sprzeciwu, albo po dokonaniu rejestracji.

67. Jednak nie jestem przekonana, czy takie rozumowanie jest równie właściwe w przypadku, gdy strona wnosząca o dokonanie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego pragnie — w ramach obrony w postępowaniu w sprawie sprzeciwu — wskazać, że znak, na który powołano się w sprzeciwie, nie powinien był zostać zarejestrowany.

68. Po pierwsze, chociaż rozporządzenie wyczerpująco precyzuje podstawy wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji, to nie zawiera ono wyraźnych wymogów co do argumentów przeciwnych, które mogą zostać podniesione na obronę w postępowaniu w sprawie sprzeciwu. Skoro podobieństwo i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd mogą być oceniane wyłącznie poprzez porównanie rzekomo kolidujących znaków, takie argumenty mogą w oczywisty sposób dotyczyć zarówno wcześniejszego znaku towarowego, jak i znaku, o którego rejestrację wniesiono.

69. A zatem, w niniejszej sprawie, argument skarżącej skupił się głównie na stopniu charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego. Argument ten został — zupełnie prawidłowo — wzięty pod uwagę przez Wydział Sprzeciwów, Izbę Odwoławczą i Sąd, ponieważ kwestia stopnia charakteru odróżniającego mieści się w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Niemniej brak charakteru odróżniającego stanowi również bezwzględną podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 7 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia, a mimo to Sąd — znowu prawidłowo w mym przekonaniu — nie odrzucił tego zarzutu jako niedopuszczalnego z tego powodu.

70. Konsekwentnie z tym podejściem nie ma, moim zdaniem, podstaw, by odmówić rozpatrzenia argumentu odnoszącego się do charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego — który stanowi podstawę argumentu L & D dotyczącego kształtu niezbędnego do uzyskania efektu technicznego — tylko dlatego, że ma on związek również z bezwzględną podstawą odmowy rejestracji określoną w art. 7 rozporządzenia. Jeżeli dopuszczalne jest twierdzenie, że wcześniejszy znak towarowy ma ograniczony charakter odróżniający, to argument, że charakter ten jest ograniczony do tego stopnia, że znak ten nie jest zdolny do bycia zarejestrowanym, nie powinien być wykluczony z rozważań. W przypadku gdy strona utrzymuje, że wcześniejszy znak towarowy składa się wyłącznie z kształtu niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, rozpatrzenie tego argumentu może prowadzić do stwierdzenia, że znak ten nie składa się wyłącznie z takiego kształtu, ale z uwagi na podobieństwo do takiego kształtu nie jest na tyle odróżniający, by można było ustalić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w okolicznościach danej sprawy.

71. Po drugie, zgadzam się z tym, że w postępowaniu w sprawie sprzeciwu nie można stwierdzić nieważności wcześniejszego znaku towarowego — co stanowiło podstawę rozstrzygnięcia w sprawie Durferrit — oraz że w przypadku gdy strona takiego postępowania domaga się takiego stwierdzenia, prawidłowym tokiem działania winna ona wszcząć postępowanie w sprawie unieważnienia tego znaku, a Wydział Sprzeciwów (lub Izba Odwoławcza w danym przypadku) winien rozważyć, czy należy zawiesić postępowanie w sprawie sprzeciwu. Jednak prawidłowy tok działania wydaje się być uciążliwy i procesowo nieefektywny, jeżeli nie domaga się stwierdzenia nieważności znaku i jeżeli rozpatrzenie takiego twierdzenia może prowadzić do ustalenia takiego jak wskazane przeze mnie w poprzednim punkcie. Taki tok działania byłby szczególnie uciążliwy w przypadku, gdyby powoływano się na wcześniejsze krajowe znaki towarowe, a jeszcze bardziej, gdyby — jak ma to miejsce w niniejszej sprawie — istniały pewne wątpliwości co do określenia wcześniejszego znaku towarowego, na którego charakterze odróżniającym opiera się ustalenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

72. Po trzecie, kwestia dotycząca tego, jakie argumenty mogą zostać podniesione przeciwko sprzeciwowi wobec rejestracji, wchodzi w zakres prawa do obrony. Podczas gdy zobowiązanie strony wszczynającej postępowanie w sprawie sprzeciwu do wykorzystania innej, bardziej stosownej procedury w celu powołania się na bezwzględną podstawę odmowy rejestracji nie może wzbudzać obiekcji, mniej słuszne wydaje się wymagać, aby strona, przeciwko której wszczęto już takie postępowanie, była zmuszona zrezygnować z takiego argumentu na swą obronę i wszcząć inne postępowanie w celu jego dochodzenia.

73. W konsekwencji uważam, że w pkt 105 wyroku Sąd popełnił błąd co do prawa, odrzucając, jako niedopuszczalny, argument L & D bez rozpatrzenia go co do istoty.

— Dowód dotyczący używania wcześniejszego znaku towarowego

74. Wreszcie w odniesieniu do ustalenia uzyskania charakteru odróżniającego L & D utrzymuje, iż Sąd w niewłaściwy sposób zastosował przywołane orzecznictwo ( 46 ), stwierdzając, że materiał dotyczący okresu po dacie wniesienia o rejestrację mógł zostać dopuszczony jako dowód wcześniejszego istnienia danej sytuacji oraz że uzyskanie takiego charakteru może zostać ustalone na podstawie ogólnych informacji dotyczących rozmiaru nakładów na reklamę i sprzedaży. Ponadto L & D twierdzi, że dowód dotyczący rozmiaru sprzedaży ma mniejsze znaczenie w przypadku artykułów powszechnego użytku o małej wartości, z którymi mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Zdaniem tej spółki, Sąd błędnie przyjął datę rejestracji znaku ARBRE MAGIQUE za początek używania tego znaku bez zażądania dowodu rzeczywistego używania po tej dacie. Ponadto wszystkie dane odnoszące się do rozmiaru reklamy i liczb sprzedaży dotyczyły używania nazwy „Arbre Magique”, a nie znaku ARBRE MAGIQUE.

75. Z tych wszystkich argumentów kwestia znaczenia, jakie należy przypisać rozmiarowi sprzedaży rozpatrywanego rodzaju towarów, stanowi ocenę o charakterze faktycznym, która jako taka nie podlega kontroli w postępowaniu odwoławczym. Argumenty dotyczące długości okresu i zasięgu używania specyficznie znaku ARBRE MAGIQUE poruszają kwestie, które wolałabym rozpatrzyć poniżej w kontekście uzasadnienia. W tym miejscu ograniczę się do omówienia argumentów odnoszących się do daty i charakteru dopuszczonych dowodów.

76. Jeżeli chodzi o możliwość dopuszczenia dowodu używania wcześniejszego znaku towarowego po złożeniu wniosku o rejestrację znaku Aire Limpio, nie uważam, by Sąd popełnił błąd co do prawa. W postanowieniu w sprawie Alcon ( 47 ) Trybunał orzekł, że „Sąd mógł wziąć pod uwagę dowody, które pomimo iż noszą datę późniejszą niż data złożenia wniosku o rejestrację, pozwalają na wyciągnięcie wniosków odnośnie do sytuacji, która miała miejsce w tej dacie”. Niezależnie od tego, czy stwierdzenie to stanowi zasadę ogólną (jak utrzymuje L & D), czy też nie, nie stoi ono na przeszkodzie, by Izba Odwoławcza i Sąd mogły wyciągać wnioski, co też uczyniły, w oparciu o to, że tak duży udział w rynku nie może zostać uzyskany w bardzo krótkim okresie czasu.

77. Jeżeli chodzi o możliwość powołania się na informacje dotyczące rozmiaru reklamy i liczb sprzedaży, w pkt 85 wyroku Sąd wskazał: „[…] nie można się zgodzić z argumentem skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza błędnie przyjęła szczególnie odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego we Włoszech, opierając się wyłącznie na ogólnych informacjach dotyczących rozmiaru reklamy i liczb sprzedaży. Wprawdzie zgodnie z orzecznictwem, na które powołała się skarżąca, charakter odróżniający znaku towarowego nie może zostać ustalony wyłącznie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określony udział procentowy (wyrok Trybunału z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. I-5475, pkt 62), jednakże […] po pierwsze orzecznictwo to dotyczy uzyskania charakteru odróżniającego znaku będącego przedmiotem wniosku o rejestrację, a nie jak w niniejszej sprawie oceny powszechnej znajomości zarejestrowanego znaku towarowego, który uzyskał już charakter odróżniający, zaś po drugie w celu ustalenia w niniejszej sprawie powszechnej znajomości znaku towarowego Izba Odwoławcza uwzględniła nie tylko ogólne dane, takie jak określony udział procentowy, ale również używanie w sposób trwały znaku towarowego ARBRE MAGIQUE, czego ponadto skarżąca nie zakwestionowała”.

78. L & D utrzymuje, po pierwsze, że w zakresie uzyskania charakteru odróżniającego nie ma powodów, by odmiennie traktować sytuację, która miała miejsce w sprawie Philips, i sytuację, z którą mamy do czynienia w niniejszej sprawie, oraz po drugie, że stwierdzenie dotyczące używania w sposób trwały ma samo w sobie charakter ogólny i niepotwierdzony.

79. Sprawa Philips dotyczyła wniosku o rejestrację znaku, który według zgłaszającego uzyskał charakter odróżniający i jego rejestracja nie powinna była zostać odmówiona z uwagi na brak takiego charakteru ( 48 ). Fragment wyroku w tej sprawie, na który Sąd powołał się w zaskarżonym wyroku, jest z kolei oparty na wyroku w sprawie Windsurfing Chiemsee ( 49 ).

80. W obu tych wyrokach Trybunał orzekł, że w ramach oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego w takich okolicznościach można wziąć pod uwagę udział znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych. Jeżeli na podstawie tych danych zostanie ustalone, że przynajmniej znacząca część właściwego kręgu odbiorców potrafi dzięki znakowi towarowemu określić towary jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, kryterium uzyskania charakteru odróżniającego uznaje się za spełnione. Jednak nie może ono zostać uznane za spełnione wyłącznie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określony udział procentowy ( 50 ).

81. Nie rozumiem, w jaki sposób można dopuścić wyłączne odniesienie się do ogólnych i abstrakcyjnych danych w celu ustalenia w takim przypadku jak niniejszy, gdy znak towarowy uzyskał charakter szczególnie odróżniający z uwagi na jego powszechną znajomość wśród odbiorców, i nie w przypadku, gdy w celu rejestracji znaku pragnie się dowieść, że uzyskał on charakter odróżniający w następstwie używania. W obu przypadkach kryterium jest takie samo. Znak towarowy uzyskuje charakter odróżniający, jeżeli, mimo że nie jest samoistnie zdolny do bycia postrzeganym jako odróżniający towary konkretnego przedsiębiorstwa, jest postrzegany w ten sposób. Kryterium, według którego można ustalić taki sposób postrzegania, nie może różnić się w zależności od tego, czy dowodzi się tego w celu wykazania, że znak może zostać zarejestrowany, czy też w celu dokonania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w wyniku pomylenia z innym znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono ( 51 ).

82. Ponadto podejście Sądu zakłada, że rozważania zawarte w wyroku w sprawie Philips nie mogą zostać przeniesione na ocenę, „czy zarejestrowany znak, który uzyskał już charakter odróżniający, jest powszechnie znany”. Przy założeniu, że taki pogląd nie ma jedynie charakteru wskazówki, okazałoby się, że w celu ustalenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należałoby wykazać bardziej odróżniający charakter niż ten, jaki wymagany jest na potrzeby rejestracji znaku. Jeżeli ogólne i abstrakcyjne dane nie mogą wystarczyć w tym ostatnim przypadku, to tym bardziej, moim zdaniem, nie mogą one wystarczyć w pierwszym z tych przypadków.

83. A zatem zgadzam się z L & D, że dokonane przez Sąd rozróżnienie nie jest prawidłowe pod względem prawnym.

84. Pozostaje rozważyć, czy okres używania wcześniejszego znaku towarowego, udział w rynku posiadany przez niego oraz rozmiar inwestycji poczynionych przez przedsiębiorstwo na jego promocję stanowią „ogólne i abstrakcyjne dane”. Sąd wydaje się uznawać, że te dwa ostatnie kryteria stanowią „ogólne wskazówki, takie jak określony udział procentowy”, które mieszczą się w tym pojęciu (i kwestia ta nie budzi wątpliwości), jednak nie ma to miejsca w przypadku używania wcześniejszego znaku w trwały sposób.

85. I znowu takie rozróżnienie nie wydaje mi się słuszne. W pkt 30 decyzji Izba Odwoławcza powołała się na roczną sprzedaż 45 milionów jednostek, udział w rynku wynoszący ponad 50% oraz nakłady na reklamę w wysokości ponad 7 miliardów ITL. W pkt 31 odniosła się do faktu, że wcześniejszy znak towarowy był zarejestrowany we Włoszech od 1954 r. Jeżeli pierwsze z tych informacji mają charakter ogólny i abstrakcyjny, to ta ostatnia, w moim przekonaniu, również winna zostać za taką uznana.

86. Rozpatrując zakaz wyłącznego opierania się na ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określony udział procentowy, w świetle zawartego w wyrokach w sprawach Philips i Windsurfing Chiemsee wykazu czynników, które mogą być brane pod uwagę, wydaje mi się, że Trybunał miał na myśli, iż poza liczbami, których interpretacja może zależeć od czynników takich jak rozmiar konkurencji ( 52 ), należy przedstawić dowód, że dany znak jest rzeczywiście postrzegany jako wiążący oznaczone nim towary z konkretnym przedsiębiorstwem. Jeżeli taki dowód nie może wynikać wyłącznie z danych takich jak udział w rynku i nakłady na reklamę — i zgadzam się, że nie może — to nie może on również wynikać z samej informacji na temat okresu używania lub rejestracji.

87. W związku z tym stwierdzam, iż w pkt 85 wyroku Sąd popełnił błąd co do prawa, orzekając, że Izba Odwoławcza prawidłowo uznała, iż wcześniejszy znak towarowy uzyskał charakter szczególnie odróżniający, jedynie w oparciu o dane dotyczące sprzedaży i reklamy oraz datę pierwszej rejestracji we Włoszech.

Błędność ustalenia, że sporne znaki towarowe są podobne

— Element słowny znaku Aire Limpio

88. L & D podnosi, że Sąd niesłusznie nie uwzględnił elementu słownego znaku Aire Limpio, uważając, że był on bez znaczenia ze względu na brak szczególnego znaczenia dla odbiorców włoskich. Przeciwnie, brak określonego znaczenia semantycznego nadał znakowi fantazyjny i co za tym idzie, odróżniający charakter, zgodnie ze wcześniejszym orzeczeniem Sądu w sprawie Oriental Kitchen ( 53 ).

89. Argument ten ma na celu uznanie, że brak znaczenia słów „Aire Limpio” dla włoskich odbiorców czyni znak Aire Limpio fantazyjnym i odróżniającym we Włoszech. Dotyczy on zatem oceny o charakterze faktycznym, która nie mieści się w ramach postępowania odwoławczego. Fakt, że Sąd dokonał podobnego stwierdzenia w okolicznościach jednej sprawy, nie zobowiązuje go do dokonania takiej samej oceny we wszystkich sprawach. Wbrew temu, co utrzymuje L & D, nie istnieje ogólna zasada prawna, która stanowiłaby, że słowo, które nie ma znaczenia, jest bezwzględnie fantazyjne i odróżniające.

— Element graficzny znaku Aire Limpio

90. L & D utrzymuje, że Sąd błędnie uznał element graficzny znaku Aire Limpio za mający charakter oczywiście dominujący w całościowym wrażeniu i w znaczny sposób przeważający nad elementem słownym.

91. Argument ten stanowi zwykłe powtórzenie twierdzenia, które rozpatrzyłam w pkt 52 i 53 powyżej, i musi zostać odrzucony z tych samych przyczyn.

— Podobieństwo koncepcyjne

92. Zdaniem L & D, ponieważ zarys drzewka jodłowego nie stanowi istotnego elementu, który powinien być brany pod uwagę przy ocenie podobieństwa, znaki nie mogą zostać uznane za podobne pod względem koncepcyjnym.

93. Argument ten, który opiera się na wcześniejszych twierdzeniach, nie może zostać uwzględniony.

— Różnica między poszczególnymi zarysami

94. Wreszcie, odnosząc się do podobieństwa, L & D argumentuje posiłkowo, że w każdym razie zarysy znaku Aire Limpio i znaku ARBRE MAGIQUE różnią się od siebie.

95. W oczywisty sposób mamy tu do czynienia z argumentem, który dotyczy oceny o charakterze faktycznym, a zatem nie jest dopuszczalny w postępowaniu odwoławczym.

Błędność ustalenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

96. L & D podnosi, że w świetle przedstawionych przez nią twierdzeń dotyczących charakteru odróżniającego i podobieństwa znaków Sąd dopuścił się błędu co do prawa, orzekając, że takie prawdopodobieństwo istnieje.

97. Ponieważ w moim przekonaniu twierdzenia L & D dotyczące charakteru odróżniającego i podobieństwa znaków są niedopuszczalne lub bezzasadne, rozpatrzenie tego argumentu nie wydaje mi się konieczne.

Drugi zarzut odwołania — naruszenie art. 73 rozporządzenia i obowiązku uzasadnienia

98. W drugim zarzucie odwołania L & D podnosi, że skoro Wydział Sprzeciwów i Izba Odwoławcza ograniczyły swoją ocenę do porównania znaków Aire Limpio i zarysu drzewka, Sąd naruszył art. 73 rozporządzenia, biorąc pod uwagę dowód dotyczący innych znaków towarowych, a w szczególności znaku ARBRE MAGIQUE. L & D nie była zatem w stanie przygotować właściwie obrony względem twierdzeń i dowodów dotyczących tych innych znaków.

99. OHIM uważa, że ten zarzut odwołania jest niedopuszczalny, ponieważ ma na celu przeprowadzenie kontroli ustaleń o charakterze faktycznym, oraz że w każdym razie L & D nie tylko mogła przygotować obronę, ale wręcz faktycznie broniła swego stanowiska w kwestii używania i powszechnej znajomości wśród odbiorców wspomnianych innych znaków towarowych. Ponadto fakt, że znak ARBRE MAGIQUE został wyłączony z porównania z przyczyn ekonomiki procesowej, nie oznacza, że dowody dotyczące jego używania i powszechnej znajomości wśród odbiorców nie miały znaczenia w zakresie określenia wrażenia wywieranego przez znak zarysu drzewka na włoskich odbiorcach. Spółka Sämann dodaje, że uzasadnienie zaskarżonego wyroku w sposób jasny i jednoznaczny przedstawia rozumowanie Sądu.

100. Przedstawiona w tym zarzucie argumentacja jest zwięzła (mimo że L & D przedstawiła inne argumenty odnoszące się do dowodu dotyczącego znaku ARBRE MAGIQUE ( 54 )) i sama w sobie nie wydaje się dowodzić żadnego oczywistego naruszenia obowiązku uzasadnienia. Z jednej strony jest bezsporne, że Izba Odwoławcza nie ograniczyła przeprowadzonego przez siebie porównania do znaku zarysu drzewka, ale również rozpatrzyła przedstawione jej dowody dotyczące używania innych znaków towarowych spółki Sämann we Włoszech. Z drugiej strony dowody te i dotyczący ich argument były w takim samym stopniu oczywiście dostępne dla L & D w toku postępowania przed Izbą Odwoławczą, jak i przed Sądem.

101. Jednak kwestia niewystarczającego charakteru uzasadnienia przyjętego rozstrzygnięcia dotyczy naruszenia istotnych wymogów proceduralnych i stanowi kwestię porządku publicznego, która winna zostać rozpatrzona przez sąd wspólnotowy z urzędu ( 55 ). Ponieważ sama mam pewne wątpliwości dotyczące toku rozumowania Izby Odwoławczej i Sądu, proponuję rozpatrzyć tę kwestię w bardziej szczegółowy sposób ( 56 ).

102. W pkt 113 i 114 wyroku Sąd prawidłowo stwierdził, że ustanowiony w art. 73 rozporządzenia obowiązek uzasadnienia ma taki sam zakres co obowiązek wynikający z art. 253 WE: musi ono przedstawiać w sposób jasny i jednoznaczny rozumowanie autora aktu w celu po pierwsze umożliwienia zainteresowanym zapoznania się ze względami uzasadniającymi wydanie tego aktu, tak by umożliwić im obronę własnych praw, i po drugie umożliwienia sądowi wspólnotowemu przeprowadzenia kontroli jego zgodności z prawem ( 57 ).

103. Izba Odwoławcza oparła swe stwierdzenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd głównie na szczególnie odróżniającym charakterze uzyskanym przez „wcześniejszy znak towarowy” w następstwie używania go w sposób trwały we Włoszech. Taki wniosek wymagał zatem jasnego i jednoznacznego toku myślenia wykazującego związek między wcześniejszym znakiem towarowym a dowodem używania i powszechnej znajomości wśród odbiorców. W decyzji Izby Odwoławczej nie zostało jednak jednoznacznie określone, co rozumie się pod pojęciem „wcześniejszego znaku towarowego”.

104. Na wstępie Izba Odwoławcza stwierdziła, że dokona porównania znaku Aire Limpio jedynie ze znakiem zarysu drzewka, jako że jest on „reprezentatywny dla pozostałych znaków” ( 58 ). Jednak waga tego stwierdzenia została, w dalszej części tego zdania, podważona przez kolejne stwierdzenie, że wybór tego znaku był oparty na „tych samych względach ekonomiki procesowej jak te wskazane w zaskarżonej decyzji” — gdyż Wydział Sprzeciwów wskazał jako uzasadnienie, że pozostałe znaki wykazywały większe odrębności w stosunku do znaku Aire Limpio niż znak zarysu drzewka ( 59 ).

105. Następnie Izba Odwoławcza dopuściła jako dowód używania i powszechnej znajomości wśród odbiorców wcześniejszego znaku towarowego dane dotyczące reklamy i sprzedaży samochodowych odświeżaczy powietrza spółki Sämann bez wyraźnego odniesienia do konkretnego znaku towarowego, pod jakim były one reklamowane lub sprzedawane ( 60 ).

106. Wreszcie fakt, że znak CAR-FRESHNER był chroniony we Włoszech od 1954 r., został przywołany jako dowód używania w sposób trwały znaku w co do zasady identycznej postaci, co wyjaśniało udział tego znaku w rynku i jego powszechną znajomość wśród odbiorców ( 61 ).

107. W sposób domyślny taki tok rozumowania wskazuje, że znak zarysu drzewka i inne wcześniejsze znaki towarowe spółki Sämann chronione we Włoszech były wystarczająco do siebie podobne, by móc wzajemnie odnosić korzyść z uzyskanego przez nie charakteru odróżniającego. Jednak poza przywołaniem daty rejestracji znaku CAR-FRESHNER Izba Odwoławcza nie przedstawiła szczegółów, na podstawie których można było ustalić związek między konkretnym dowodem a konkretnym znakiem lub konkretnymi znakami. Ponadto przyjęte przez nią założenie tak dużego podobieństwa między rozmaitymi znakami spółki Sämann nie zostało poparte szczególnym uzasadnieniem, które wydaje się konieczne w świetle ustalenia Wydziału Sprzeciwów, że podobieństwo między znakiem Aire Limpio a znakiem zarysu drzewka było (znacznie) większe niż między znakiem Aire Limpio a pozostałymi znakami spółki Sämann.

108. Przeciwnie do mojego sposobu rozumienia decyzji Izby Odwoławczej, Sąd stwierdził, że Izba Odwoławcza oparła swe ustalenia na używaniu i powszechnej znajomości wśród odbiorców znaku ARBRE MAGIQUE, i uznał, że znak zarysu drzewka stanowi część tego znaku.

109. Żadne z tych twierdzeń nie wydaje mi się znajdować potwierdzenia w treści decyzji Izy Odwoławczej. Wprawdzie OHIM oświadczył na rozprawie, że dowód używania ustalonego we Włoszech odnosił się do znaku ARBRE MAGIQUE, a nie do znaku CAR-FRESHNER ( 62 ), jednak nie uważam, by oświadczenie to mogło uzupełnić prawnie, a tym bardziej skorygować, tok rozumowania wynikający z bezpośredniej lektury decyzji Izby Odwoławczej.

110. A zatem wydaje mi się, że Izba Odwoławcza nie wyjaśniła w sposób wyczerpujący i jasny, jaki był dokładnie tok jej rozumowania, który doprowadził do wyciągnięcia wniosku, że znak zarysu drzewka uzyskał szczególnie odróżniający charakter w następstwie rozmiaru sprzedaży, budżetu na reklamę i długości okresu rejestracji innego znaku towarowego lub innych znaków towarowych, oraz że Sąd uzupełnił ten brak, dokonując przypuszczeń co do tego, jaki mógł być tok rozumowania, w oparciu o niejasne podstawy.

111. Wydaje się to tym bardziej godne pożałowania, że przyjęte podejście — polegające zasadniczo na przypisaniu charakteru odróżniającego jednego znaku towarowego innemu znakowi — nie jest częste i na pierwszy rzut oka nie wydaje się konieczne. Jeżeli chodzi o przypuszczenie, że znak zarysu drzewka jest faktycznie na tyle podobny do znaku lub znaków, których odróżniający charakter został ustalony, by móc przypisać mu taki charakter, to na potrzeby ustalenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ten znak lub te znaki mogły zostać bezpośrednio porównane ze znakiem Aire Limpio.

112. W tym świetle sposób rozumowania Izby Odwoławczej należy uznać za niespójny z orzecznictwem Trybunału, zgodnie z którym podstawy, na których opiera się decyzja zgodna z utrwaloną praktyką decyzyjną, mogą zostać przedstawione w sposób zwięzły, na przykład poprzez odesłanie do wcześniejszych decyzji, jednak w przypadku gdy taka decyzja stanowi znaczne odstępstwo od wcześniejszej praktyki decyzyjnej, organ wspólnotowy musi dokładnie przedstawić swój tok rozumowania ( 63 ).

113. Dokonując próby odtworzenia właściwego toku rozumowania, który odzwierciedli to, co wydaje się w istocie zostać orzeczone, dochodzę do następujących wniosków.

114. Izba Odwoławcza stwierdziła, po pierwsze, że wszystkie chronione we Włoszech znaki towarowe spółki Sämann, włączając w to znak zarysu drzewka, są podobne do znaku Aire Limpio w taki sam sposób i w takim samym stopniu, w związku z czym uzyskany ( 64 ) przez jednego z nich (lub przez większą ich liczbę) charakter odróżniający może, na potrzeby oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, zostać przypisany im wszystkim.

115. Po drugie, dowód dotyczący rozmiaru sprzedaży i nakładów na reklamę we Włoszech, odnoszący się do przynajmniej jednego ze znaków spółki Sämann, wraz z długością okresu ochrony wynikającej z rejestracji znaku CAR-FRESHNER wystarczyły, aby wykazać, że wszystkie te znaki łącznie, a zatem również znak zarysu drzewka indywidualnie, uzyskały szczególnie odróżniający charakter z uwagi na ich powszechną znajomość wśród właściwego kręgu odbiorców, a co za tym idzie, w świetle podobieństwa między znakiem Aire Limpio a znakiem zarysu drzewka istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

116. Bez wypowiadania się w przedmiocie oceny o charakterze faktycznym, wydaje mi się, że taki tok rozumowania byłby do obrony. Jednak w decyzji Izby Odwoławczej nie został on wyraźnie wyjaśniony w całości. Zrekonstruowałam go z poszczególnych oderwanych wniosków zawartych w decyzji, niektórych wyrażonych wyraźnie i niektórych w sposób domyślny. Ponadto istnieją pewne luki, które nie mogą zostać uzupełnione na podstawie samej decyzji: i) na jakiej podstawie stwierdzono, że znaki towarowe spółki Sämann można uznać za tak do siebie podobne, iż charakter odróżniający uzyskany przez jednego z nich można przypisać im wszystkim?; ii) do jakiego znaku lub jakich znaków odnosiły się dane dotyczące sprzedaży i reklamy?; iii) na jakiej podstawie Izba Odwoławcza uznała za zasadne przyjąć podejście „przeniesienia” uzyskanego charakteru odróżniającego ze znaków cieszących się długotrwałą ochroną we Włoszech na znak zarysu drzewka — w stosunku do którego w chwili zaistnienia rozpatrywanego stanu faktycznego wciąż toczyło się postępowanie w sprawie rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego — zamiast dokonać porównania znaku Aire Limpio bezpośrednio z wcześniej wspomnianymi znakami towarowymi?

117. Elementy te stanowią, moim zdaniem, istotne skróty myślowe, których dopuściła się Izba Odwoławcza w swej decyzji. Jeżeli chodzi o pytania i) i ii), sąd wspólnotowy nie może dokonać kontroli zgodności z prawem decyzji bez zweryfikowania, czy Izba Odwoławcza określiła znak lub znaki, do których odnosiły się wspomniane dane, i prawidłowo oceniła stopień jego lub ich podobieństwa ze znakiem zarysu drzewka do celów „przeniesienia” uzyskanego charakteru odróżniającego. Jeżeli chodzi o pytanie iii), sąd wspólnotowy nie jest w stanie zweryfikować, czy Izba Odwoławcza nie przyjęła tego podejścia, gdyż uznała, że podobieństwo między znakiem Aire Limpio a znakami cieszącymi się długotrwałą ochroną we Włoszech nie było wystarczające, by wyciągnąć te same wnioski przy przeprowadzeniu bezpośredniego porównania.

118. W konsekwencji wydaje mi się, że decyzja Izby Odwoławczej nie zawiera wystarczającego uzasadnienia, by spełnić wymogi art. 73 rozporządzenia, czyli umożliwić sądowi wspólnotowego skorzystanie z jego uprawnień kontrolnych.

119. W tym świetle uważam, że zawarty w pkt 117 wyroku wniosek Sądu, że „w zaskarżonej decyzji w sposób jasny i jednoznaczny przedstawiono tok rozumowania Izby Odwoławczej”, nie może zostać zasadnie wyciągnięty z samej decyzji. Ponadto, moim zdaniem, Sąd nie wyjaśnił w wystarczający sposób powodów, które skłoniły go do stwierdzenia, że dowód, na którym oparła się Izba Odwoławcza, dotyczył wyłącznie znaku ARBRE MAGIQUE, czy też że Izba Odwoławcza uznała znak zarysu drzewka za część znaku ARBRE MAGIQUE — przy czym to ostatnie twierdzenie wydaje się być możliwym retrospektywnym uzasadnieniem, zważywszy na wyrok w sprawie Nestlé, który został wydany później niż decyzja Izby Odwoławczej.

120. A zatem uważam, że zarówno Izba Odwoławcza, jak i Sąd nie uzasadnili w sposób wystarczający, by sprostać wymogom prawa, przyjętego przez siebie rozstrzygnięcia.

Podsumowanie

121. Dochodzę do wniosku, że zaskarżony wyrok jest dotknięty czterema błędami co do prawa. Po pierwsze, Sąd błędnie stwierdził w pkt 85 wyroku, że Izba Odwoławcza miała podstawy, by uznać, że wcześniejszy znak towarowy uzyskał szczególnie odróżniający charakter, wyłącznie w oparciu o dane dotyczące sprzedaży i reklamy oraz datę pierwszej rejestracji we Włoszech. Po drugie, Sąd błędnie odrzucił w pkt 105 wyroku argument, że kształt wcześniejszego znaku był niezbędny do uzyskania efektu technicznego, bez rozpatrzenia go co do istoty. Po trzecie, w pkt 117 wyroku błędnie ocenił sposób rozumowania Izby Odwoławczej. Po czwarte, Sąd mylił się, w różnych miejscach, przyjmując, że Izba Odwoławcza oparła swą ocenę na dowodzie odnoszącym się do znaku ARBRE MAGIQUE, ponieważ nie wynikało to z decyzji.

122. Z uwagi na powyższe i ze względu na to, że wszystkie kwestie prawne poruszone w postępowaniu przed Sądem zostały już omówione, wydaje mi się, że należy uchylić zaskarżony wyrok i stwierdzić nieważność decyzji Izby Odwoławczej, a samą sprawę przekazać OHIM celem ponownego rozpoznania.

Koszty

123. Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. L & D wniosła o zasądzenie kosztów. Jej odwołanie winno, moim zdaniem, zostać uwzględnione. W konsekwencji OHIM winien zostać obciążony kosztami postępowania.

Wnioski

124. W świetle powyższych rozważań uważam, że Trybunał powinien: — uchylić wyrok w sprawie T-168/04; — stwierdzić nieważność decyzji Izby Odwoławczej w sprawie R 326/2003-2; — przekazać sprawę do OHIM w celu ponownego rozpoznania stanu faktycznego; — obciążyć OHIM kosztami postępowania w pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego.

( 1 ) Język oryginału: angielski.

( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1; zwane dalej „rozporządzeniem”).

( 3 ) Zobacz na przykład wyrok Trybunału z dnia z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 34 i 35 oraz wskazane w nich orzecznictwo.

( 4 ) Zobacz w szczególności wyroki Trybunału: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 24; z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. s. I-4861, pkt 38. Te sprawy dotyczyły krajowych znaków towarowych, a zatem nie były objęte zakresem stosowania rozporządzenia nr 40/94, tylko pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1). Jednakże przepisy tych dwóch aktów dotyczące podstaw odmowy rejestracji są w zasadzie identyczne i są jako takie interpretowane przez Trybunał.

( 5 ) To znaczy Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanego dalej „OHIM”).

( 6 ) Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane i zmienione.

( 7 ) Międzynarodowy znak towarowy nr 612525, zarejestrowany w dniu 9 grudnia 1993 r., wywierający skutki między innymi we Włoszech, dla towarów należących do klasy 5. Wydaje się on identyczny ze znakiem zarysu drzewka, jednak w rozpatrywanych w niniejszej sprawie decyzjach nie został on specyficznie wspomniany.

( 8 ) To znaczy znaki towarowe chronione w kilku krajach na podstawie madryckiego systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych zarządzanego przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

( 9 ) To podsumowanie analizy dokonanej przez Wydział Sprzeciwów zostało oparte na wersji odtworzonej w pkt 6 decyzji Izby Odwoławczej.

( 10 ) Decyzja z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie R 326/2003-2 Julius Sämann przeciwko L & D.

( 11 ) Punkty 22 i 23 decyzji Izby Odwoławczej.

( 12 ) Punkty 24–26.

( 13 ) Punkty 27 i 29, przywołujące wyrok Trybunału z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors Corporation, Rec. s. I-5421, pkt 27.

( 14 ) Punkty 30–32.

( 15 ) Punkt 33.

( 16 ) Inne aspekty decyzji Wydziału Sprzeciwów i Izby Odwoławczej są bez znaczenia dla niniejszego odwołania.

( 17 ) Wyroku Sądu z dnia 7 września 2006 r. w sprawie T-168/04 L & D przeciwko OHIM — Sämann (Aire Limpio), Zb.Orz. s. II-2699.

( 18 ) Zobacz pkt 4 i 6 powyżej.

( 19 ) Punkty 67–71 zaskarżonego wyroku.

( 20 ) Wyrok Trybunału z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestlé, Zb.Orz. s. I-6135, pkt 30 i 32.

( 21 ) Punkty 72–77.

( 22 ) Postanowienia Trybunału: z dnia 5 października 2004 r. w sprawie C-192/03 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8993, pkt 41 oraz wskazane w nim orzecznictwo; z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. I-1159, pkt 31.

( 23 ) Punkty 78–84 zaskarżonego wyroku.

( 24 ) Wyrok Trybunału z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. s. I-5475, pkt 62.

( 25 ) Punkt 85 zaskarżonego wyroku.

( 26 ) Punkty 86–88 zaskarżonego wyroku.

( 27 ) Punkty 89 i 90 zaskarżonego wyroku.

( 28 ) Punkt 91 zaskarżonego wyroku.

( 29 ) Punkty 92–94 zaskarżonego wyroku.

( 30 ) Punkty 95 i 96 zaskarżonego wyroku.

( 31 ) Punkty 97–99 zaskarżonego wyroku, w których przywołano wyroki Sądu: z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (Giorgi/GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821, pkt 30–32; z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (PASH/BASS), Rec. s. II-4335, pkt 47; zob. również ww. w przypisie 4 wyrok w sprawie SABEL, pkt 24.

( 32 ) Punkty 100–102 zaskarżonego wyroku.

( 33 ) Punkty 103–105 zaskarżonego wyroku.

( 34 ) Wyrok Trybunału z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-10107, pkt 64 i 65.

( 35 ) Punkty 113–117 zaskarżonego wyroku.

( 36 ) Artykuł 58 statutu Trybunału Sprawiedliwości.

( 37 ) Zobacz pkt 7 powyżej.

( 38 ) Angielska wersja pkt 76 orzeczenia zawiera wyrażenie „significant or preponderant” („significatif voire prédominant” w wersji francuskiej i „significativo e incluso predominante” w wersji hiszpańskiej).

( 39 ) Przywołany w przypisie 20 powyżej.

( 40 ) Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie SABEL, pkt 25; wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Grupo El Prado Cervera przeciwko OHIM — Debuschewitz heirs (CHUFAFIT), Zb.Orz. s. II-2073, pkt 51; z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie T-40/03 Murúa Entrena przeciwko OHIM — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Zb.Orz. s. II-2831, pkt 55 i 56.

( 41 ) Wyrok Trybunału z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. s. I-3793, pkt 65; wyrok Sądu z dnia 9 października 2002 r. w sprawie T-36/01 Glaverbel przeciwko OHIM (powierzchnia szklanej tabliczki), Rec. s. II-3887, pkt 23.

( 42 ) Wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01 Durferrit przeciwko OHIM — Kolene Corporation (NU-TRIDE), Rec. s. II-1589, pkt 72–75.

( 43 ) Zgodnie z obecną zasadą 20 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1) z późniejszymi zmianami.

( 44 ) Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM — Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. s. II-1887, pkt 71.

( 45 ) Wyrok z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN Markt CONCORD), Rec. s. II-4335, pkt 55. To samo zagadnienie było rozważane w postępowaniu odwoławczym przed Trybunałem, jednak nie zostało zawarte w uzasadnieniu postanowienia (postanowienie Trybunału z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. s. I-3657, pkt 38–42). Sprawa ta dotyczyła wniosku o rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia zawierającego element, który w języku niemieckim miał charakter opisowy, oraz elementu o charakterze odróżniającym; wcześniejszy krajowy znak towarowy, który składał się wyłącznie z opisowego w języku niemieckim elementu, był zarejestrowany w Hiszpanii, gdzie miał charakter odróżniający.

( 46 ) Wyżej wymienione w przypisach 22 i 24 wyroki w sprawach Alcon, La Mer Technology i Philips.

( 47 ) Wyżej wymienione w przypisie 22, pkt 41.

( 48 ) Wniosek dotyczył rejestracji krajowego znaku towarowego i w związku z tym znajdowały do niego zastosowanie praktycznie identyczne przepisy dyrektywy 89/104/EWG (zob. przypis 4 powyżej). Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy i art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykluczają z rejestracji znaki towarowe, które między innymi: b) pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru, c) składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania danych towarów (włączając w to oznaczenie ich pochodzenia geograficznego) lub d) składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy stanowi: „Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający […]”. Natomiast art. 7 ust. 3 rozporządzenia przewiduje: „Ustęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację”.

( 49 ) Wyrok Trybunału z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97, Rec. s. I-2779. Orzeczenie to dotyczyło zdolności rejestracyjnej na poziomie krajowym znaku wskazującego pochodzenie geograficzne towarów, w stosunku do którego utrzymywano, że uzyskał charakter odróżniający.

( 50 ) Wyroki: w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 51 i 52; w sprawie Philips, pkt 60–62.

( 51 ) Zobacz również w drodze analogii opinia rzecznika generalnego P. Légera z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie Björnekulla Fruktindustrier, Rec. s. I-5791, pkt 71 i nast. (w szczególności pkt 73 i 75), w której wskazał on, że należy stosować te same kryteria przy ocenie, czy znak uzyskał wystarczająco odróżniający charakter, by móc zostać zarejestrowanym, jak przy ocenie, czy zarejestrowany znak towarowy nie utracił w pewnym zakresie charakteru odróżniającego.

( 52 ) Na przykład bardzo wysoki udział w rynku może być wynikiem bardzo ograniczonej konkurencji, w którym to przypadku znak towarowy może być postrzegany przez właściwy krąg odbiorców raczej jako oznaczenie rodzajowe niż określenie pochodzenia towarów.

( 53 ) Wyrok z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie T-286/02 Oriental Kitchen przeciwko OHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU), Rec. s. II–4953, w szczególności pkt 41 i nast.

( 54 ) Zobacz pkt 74 i 75 powyżej.

( 55 ) Wyroki Trybunału: z dnia 20 lutego 1997 r. w sprawie C-166/95 P Komisja przeciwko Daffix, Rec. s. I-983, pkt 24; z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie C-367/95 P Komisja przeciwko Sytraval, Rec. s. I-1719, pkt 67; z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie C-265/97 P VBA przeciwko VGB, Rec. s. I-2061, pkt 114.

( 56 ) Można zauważyć, że obowiązek przedstawienia przez Sąd w wyroku odpowiedniego uzasadnienia nie wynika z art. 73 rozporządzenia, ale z art. 36 statutu Trybunału Sprawiedliwości.

( 57 ) Zobacz na przykład ww. w przypisie 34 wyrok w sprawie KWS Saat przeciwko OHIM, pkt 64 i 65.

( 58 ) Punkt 23 decyzji Izby Odwoławczej.

( 59 ) Zobacz pkt 6 decyzji Izby Odwoławczej.

( 60 ) Punkt 30.

( 61 ) Punkt 31. Można dodać, że w przeciwieństwie do danych dotyczących udziału w rynku i nakładów na reklamę we Włoszech, pierwotne odesłanie do rozmiaru rocznej sprzedaży w wysokości 45 miliardów ITL nie wskazywało na rynek geograficzny, do którego liczby te się odnoszą.

( 62 ) Zobacz pkt 86 zaskarżonego wyroku.

( 63 ) Zobacz na przykład wyrok Trybunału z dnia 14 lutego 1990 r. w sprawie C-350/88 Delacre przeciwko Komisji, Rec. s. I-395, pkt 15.

( 64 ) Pragnę zauważyć, że — mimo wyrażenia wątpliwości — Izba Odwoławcza nie odrzuciła ani nie podważyła ustalenia Wydziału Sprzeciwów, zgodnie z którym znak zarysu drzewka nie miał samoistnie charakteru odróżniającego.