OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

PHILIPPE’A LÉGERA

przedstawiona w dniu 13 stycznia 2005 r.( )

Sprawa C‑418/02

Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundespatentgericht (Niemcy)]

Znaki towarowe – Dyrektywa 89/104/EWG – Znaki usługowe – Usługi świadczone w ramach w ramach handlu detalicznego towarami – Rejestracja – Wskazanie zakresu tych usług i towarów, których dotyczą te usługi – Podobieństwo między tymi usługami a sprzedawanymi towarami lub usługami, które mogą być świadczone w ogólnym kontekście sprzedaży towarów

1. W przepisach prawa z zakresu znaków towarowych dokonała się w ostatnich latach inspirowana przez podmioty gospodarcze znacząca ewolucja, która odzwierciedla znaczenie, jakie mają znaki towarowe w naszym współczesnym społeczeństwie, tzw. społeczeństwie konsumpcyjnym. Po poszerzeniu katalogu oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy, o zapach, dźwięk oraz sam kolor lub kilka kolorów bez kształtu i konturów( ), w niniejszej sprawie Trybunał stanął wobec kolejnej, wymaganej przez spółki zajmujące się dystrybucją towarów ewolucji prawa znaków towarowych.

2. W tym przypadku chodzi o ustalenie, czy i w zależności od przypadku na jakich warunkach można zarejestrować znak towarowy do celów usług sprzedaży detalicznej towarów. A zatem Bundespatentgericht (Niemcy) zwraca się z pytaniem, czy „handel detaliczny towarami” może stanowić usługę w rozumieniu art. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG( ), a jeśli tak, to na jakich warunkach może zostać zarejestrowany znak towarowy dla takiej usługi.

I – Ramy prawne

A – Umowy międzynarodowe dotyczące prawa znaków towarowych

1. Konwencja paryska

3. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej, podpisana w Paryżu w dniu 20 marca 1883 roku, zrewidowana ostatnio w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r.( ), ustanawia ramy prawne, których państwa będące stronami konwencji zobowiązały się przestrzegać w celu ochrony znaków towarowych. Wszystkie państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej (zwane dalej „państwami członkowskimi”) są stronami tej konwencji( ).

4. Artykuł 6 sexies konwencji paryskiej, którego treść została przyjęta na konferencji rewizyjnej tej konwencji, która odbyła się w Lizbonie w 1958 r., stanowi:

„Państwa [do których ma zastosowanie niniejsza konwencja] zobowiązują się chronić znaki usługowe. Nie są one zobowiązane przewidzieć rejestracji tych znaków”( ).

2. Porozumienie nicejskie

5. Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione 28 września 1979 r.( ), wchodzi w zakres porozumień, których prawo zawierania między sobą państwa będące stronami konwencji paryskiej zastrzegły sobie w art. 19 tej konwencji( ). Ma ono na celu ułatwienie rejestracji znaków dzięki wspólnej klasyfikacji towarów i usług, dla których jest zarejestrowany znak towarowy( ).

6. Klasyfikacja nicejska obejmuje wykaz tytułów 34 klas towarów i 11 klas usług. Towary i usługi, które zaliczają się do poszczególnych klas, opisane są w niej w ogólnych zarysach. Tytułom tym towarzyszą najczęściej uwagi wyjaśniające. Klasyfikacja nicejska zawiera również wykaz alfabetyczny około 10 000 towarów i 1000 usług. Klasyfikacja ta jest regularnie rewidowana przez komitet ekspertów, ustanowiony porozumieniem nicejskim. Wersją obowiązującą w dniu zaistnienia stanu faktycznego będącego przedmiotem postępowania przed sądem krajowym było wydanie siódme, opublikowane w 1996 r. Zostało one zastąpione wydaniem ósmym, opublikowanym w 2001 r., które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2002 r.

7. Klasa 35 klasyfikacji nicejskiej jest opisana w następujący sposób, identyczny w obu wspomnianych wyżej wersjach:

„Reklama;

zarządzanie w działalności handlowej;

administrowanie działalności[ą] handlow[ą];

prace biurowe.

Uwaga wyjaśniająca:

[…]

Klasa ta obejmuje w szczególności:

[…]

– wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów (bez uwzględnienia transportu), tak by umożliwić konsumentom ich obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach.

Klasa ta nie obejmuje w szczególności:

– działalności przedsiębiorstw, których główną funkcją jest sprzedaż towarów, np. przedsiębiorstw handlowych;

[…]”.

8. Artykuł 2 porozumienia nicejskiego definiuje skutki prawne i stosowanie klasyfikacji nicejskiej. Brzmi on następująco:

„1) Z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych niniejszym porozumieniem skutki klasyfikacji są takie, jakie zostały jej przyznane przez każdy kraj związku szczególnego. W szczególności klasyfikacja nie wiąże krajów związku szczególnego w odniesieniu do oceny zakresu ochrony przyznanej danemu znakowi bądź uznania znaków usługowych.

2) Każdy kraj związku szczególnego zastrzega sobie prawo stosowania klasyfikacji bądź jako systemu głównego, bądź jako systemu pomocniczego.

3) Kompetentne urzędy krajów związku szczególnego będą zamieszczać w urzędowych dokumentach i publikacjach dotyczących rejestracji znaków numery klas klasyfikacji, do których należą towary lub usługi, dla jakich znak jest zarejestrowany.

4) Fakt, że pewna nazwa znajduje się w wykazie alfabetycznym, w niczym nie narusza praw, jakie mogłyby przysługiwać tej nazwie”.

9. Państwa członkowskie są stronami porozumienia nicejskiego, z wyjątkiem Republiki Cypryjskiej i Republiki Malty( ). Klasyfikacja nicejska stosowana jest w odniesieniu do zgłoszeń i rejestracji znaków wspólnotowych( ). Klasyfikacja ta jest również stosowana do międzynarodowej rejestracji znaków dokonywanej przez międzynarodowe biuro WIPO na mocy Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego po raz ostatni w Sztokholmie w 1967 r. i zmienionego w dniu 28 września 1979 r.( ), oraz protokołu dodatkowego do porozumienia madryckiego( ).

B – Prawo wspólnotowe

10. Dyrektywa ma na celu poddanie tym samym warunkom we wszystkich państwach członkowskich uzyskania i utrzymania w mocy prawa do zarejestrowanego znaku w celu zniesienia rozbieżności w przepisach państw członkowskich, które mogą przeszkadzać w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogą zakłócać konkurencję w ramach wspólnego rynku( ). Zgodnie z motywem dwunastym dyrektywy jej przepisy muszą być w pełni zgodne z przepisami konwencji paryskiej i nie mogą mieć wpływu na wynikające z tej konwencji zobowiązania państw, które są jej stronami.

11. Zgodnie z art. 1 dyrektywa „ma zastosowanie do każdego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji jako indywidualny znak towarowy w państwie członkowskim, znaku wspólnego oraz gwarancyjnego lub certyfikującego bądź będącego przedmiotem rejestracji lub wniosku o rejestrację w Urzędzie Znaków Towarowych Państw Beneluksu lub rejestracji międzynarodowej, odnoszącej skutek w państwie członkowskim”.

12. Artykuł 2 dyrektywy określa oznaczenia, z których może się składać znak towarowy. Brzmi on następująco:

„Znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

13. Artykuł 4 dyrektywy dotyczy podstaw odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji znaku w przypadku kolizji z wcześniejszymi prawami do znaku. Stanowi on:

„1. Znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, jeżeli:

a) jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się [wnosi się] o rejestrację [lub dla których został zarejestrowany], są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;

b) z powodu swej identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności z towarami lub usługami objętymi znakiem towarowym lub podobieństwa do nich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.

14. Artykuł 5 określa prawa przyznane przez znak towarowy. Przewiduje on:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.

15. Do celów urzeczywistniania rynku wewnętrznego rozporządzenie ustanawia, obok znaków krajowych, wspólnotowy znak towarowy, który można uzyskać w ramach jednolitego postępowania, któremu przyznano jednolitą ochronę i który wywołuje skutki na całym terytorium Wspólnoty( ). Rejestracja i administrowanie znakiem wspólnotowym wchodzą w zakres kompetencji Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)( ).

16. Przepisy art. 4, 8 i 9 rozporządzenia są analogiczne do przepisów art. 2, 4 i 5 dyrektywy.

C – Prawo krajowe

17. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (ustawa o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających) z dnia 25 października 1994 r.( ), zawarta w art. 1 Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinien (ustawa dotycząca reformy prawa znaków towarowych i transpozycji pierwszej dyrektywy), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1995 r., ma na celu wdrożenie dyrektywy do niemieckiego prawa krajowego.

18. Przepisy art. 2, art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 dyrektywy zostały zawarte w swym oryginalnym brzmieniu w art. 3 ust. 1, art. 9 ust. 1 i art. 14 ust. 4 Markengesetz.

II – Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

19. W dniu 19 marca 2001 r. spółka Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG( ) wystąpiła do właściwego niemieckiego urzędu do spraw patentów i znaków towarowych o rejestrację kolorowego graficznego znaku towarowego „Praktiker” dla usługi opisanej w następujący sposób: „handel detaliczny materiałami budowlanymi, artykułami do prac wykończeniowych i artykułami ogrodniczymi oraz innymi artykułami konsumpcyjnymi w sektorze »zrób to sam«”.

20. Niemiecki urząd do spraw patentów i znaków towarowych odrzucił ten wniosek. Uznał on, że pojęcie „handel detaliczny” nie oznacza usług o niezależnym charakterze, mających autonomiczne znaczenie gospodarcze, ale odnosi się jedynie do dystrybucji towarów jako takich. Zdaniem tego urzędu ochronę przez prawo znaków towarowych może zapewnić jedynie rejestracja znaku towarowego obejmującego różne towary będące przedmiotem sprzedaży.

21. Praktiker wniósł skargę na tę decyzję do Bundespatentgericht. Stwierdził on, że ewolucja gospodarcza w kierunku społeczeństwa usługowego wymaga dokonania innej oceny handlu detalicznego. Zdaniem skarżącej na decyzję konsumenta o zakupie coraz większy wpływ mają takie aspekty jak wyselekcjonowanie towarów, ich prezentacja, usługi świadczone przez personel, reklama itp. Takie świadczenia wykraczają poza zwykłą czynność sprzedaży i umożliwiają odróżnienie przedsiębiorstwa od konkurentów. Powinny mieć zatem one możliwość korzystania z ochrony znaku usługowego, jak dopuszcza to już OHIM i większość urzędów do spraw znaków towarowych państw członkowskich.

22. Bundespatentgericht postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy handel detaliczny towarami stanowi usługę w rozumieniu art. 2 dyrektywy?

2) W jakim stopniu musi zostać wskazany zakres takich usług świadczonych przez sprzedawcę detalicznego dla zapewnienia, by przedmiot ochrony za pomocą znaku towarowego został określony, jak wymaga tego:

a) zdefiniowana w art. 2 dyrektywy funkcja znaku towarowego polegająca na odróżnianiu towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw,

b) konieczność wyznaczenia zakresu ochrony takiego znaku towarowego w razie konfliktu?

3) W jaki sposób należy wyznaczyć granice podobieństwa [art. 4 ust. 1 lit. b) oraz art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy] między takimi usługami świadczonymi przez sprzedawcę detalicznego a:

a) innymi usługami świadczonymi w ramach dystrybucji towarów

lub

b) towarami sprzedawanymi przez tego sprzedawcę detalicznego?”.

23. Bundespatentgericht wyjaśnia w swoim wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, że przedkłada te pytania Trybunałowi z podanych niżej powodów.

24. Prowadząc swoją działalność, sprzedawca detaliczny nie odróżnia się od producenta, który sam sprzedaje swoje towary. Sprzedawca detaliczny mógłby więc odróżniać się od takiego konkurenta znakiem towarowym odnoszącym się do towaru. Ponadto świadczenia związane z dystrybucją towarów, takie jak doradzanie klientom, działania informacyjne i reklamowe itp., nie stanowią w odczuciu nabywców oddzielnych świadczeń i ich ochrona mieści się w znaku towarowym. Wreszcie świadczenia oferowane dodatkowo w sklepach wielkopowierzchniowych, takie jak usługi finansowe, ubezpieczeniowe, usługi biur podróży lub restauracyjne, które wydają się być niezwiązane z dystrybucją towarów, należą do szczególnych klas klasyfikacji nicejskiej i mogą stanowić przedmiot odrębnych znaków towarowych.

25. Działalność sprzedawcy detalicznego, dla którego ochrona znaku usługowego mogłaby okazać się konieczna, zostałaby w ten sposób ograniczona do szczególnej działalności sprzedaży, która umożliwiałaby dystrybucję towarów bez ograniczania się do niej, to znaczy do wyselekcjonowania towarów pochodzących z różnych przedsiębiorstw w celu stworzenia asortymentu i oferty na poziomie jednostki dystrybucyjnej. Świadczenia te, które rekompensowałaby marża handlowa na towarach, można by uznać za świadczone odpłatnie zgodnie z definicją świadczenia usług zawartą w art. 50 WE.

26. Należałoby również uwzględnić klasyfikację nicejską, która obowiązuje zarówno państwa członkowskie, jak i OHIM. Na podstawie uwag wyjaśniających do klasy 35 niemiecki urząd do spraw patentów i znaków towarowych odmówił rejestracji znaków towarowych odnoszących się do usług handlu detalicznego, ponieważ chodziło wyłącznie o dystrybucję towarów. Ochrona znaku usługowego jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo handlowe świadczy usługi, które wykraczają poza działalność polegającą na dystrybucji towarów i które mogą być oferowane osobom trzecim jako odrębne świadczenia.

27. OHIM i urzędy do spraw znaków towarowych większości państw członkowskich dopuszczają wprawdzie rejestrację znaku towarowego dla usług świadczonych przez sprzedawcę detalicznego, jednak istnieją rozbieżności co do tego, czy objęte nimi usługi muszą być określone. Fakt, że krajowe znaki towarowe i wspólnotowe znaki towarowe mogą być sobie wzajemnie przeciwstawiane w postępowaniach przed organami i sądami krajowymi oraz przed OHIM, zmusza Trybunał do przyjęcia wiążącego rozwiązania. W przeciwnym wypadku zasada równego traktowania podmiotów gospodarczych byłaby nieprzestrzegana, a to mogłoby prowadzić do znacznych zakłóceń konkurencji w Unii Europejskiej.

28. Bundespatentgericht wskazuje jednak, że zasada rejestrowania takich znaków usługowych może zostać dopuszczona tylko wtedy, gdy można dokładnie określić przedmiot takiej ochrony. Uzyskanie znaku towarowego dla „usług handlu detalicznego” nie może w żadnym wypadku prowadzić do niekontrolowanego poszerzenia ochrony znaku towarowego, która obejmowałaby wszystkie usługi świadczone w ramach działalności handlowej domu towarowego i wszystkie sprzedawane w nim towary. Wymóg ten wynika z samej funkcji znaku towarowego, która polega na zagwarantowaniu konsumentowi określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem towarowym. Wymóg ten nasuwa się również w kontekście swobodnego przepływu towarów i usług, który zakłada, że wyłączne prawa wynikające z rejestracji znaku towarowego są wyraźnie określone.

29. Pojęcia ogólne, takie jak „usługi w zakresie handlu detalicznego” lub „handel detaliczny towarami” albo „handel w domu towarowym”, nie są więc wystarczająco dokładne. Po pierwsze nie pozwalają odróżniać usług oferowanych przez sprzedawców detalicznych od innych usług, które mogą być świadczone przez inne przedsiębiorstwa niezależne pod względem prawnym i ekonomicznym, takie jak banki, biura podróży, przedsiębiorstwa przewozowe, restauracje, które należą do innych klas dotyczących usług. Po drugie nie pozwalają one na dokładne określenie dystrybuowanych towarów. Takie same zarzuty mogą być postawione w przypadku, gdy we wniosku o rejestrację wskazany jest po prostu rodzaj punktu sprzedaży, jak „dom towarowy” lub „supermarket”. W świetle uwagi wyjaśniającej do klasy 35 klasyfikacji nicejskiej opis usług oferowanych przez sprzedawcę detalicznego, który pozwala odróżnić je od usług objętych inną klasą tej klasyfikacji, powinien zawierać wzmiankę odnoszącą się do wyselekcjonowania, z myślą o osobach trzecich, różnych towarów, bez uwzględnienia transportu, tak by umożliwić lub ułatwić nabycie tych towarów.

30. Sam opis usług świadczonych przez sprzedawcę detalicznego wskazany przy rejestracji znaku towarowego może być jednak niewystarczający, by zapobiec prawdopodobieństwu wystąpienia niekontrolowanego monopolu. Konieczne jest również wyznaczenie zakresu pojęcia podobieństwa między takimi usługami, z jednej strony, a innymi usługami, które mogą być oferowane w obrębie sklepu wielkopowierzchniowego, i sprzedawanymi towarami, z drugiej strony.

III – Ocena

A – W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego

31. W pierwszym pytaniu prejudycjalnym Bundespatentgericht zmierza do ustalenia, czy handel detaliczny towarami stanowi usługę w rozumieniu art. 2 dyrektywy.

32. Odpowiedź na to pytanie prejudycjalne wydaje się wymagać udzielenia wcześniej wyjaśnień dotyczących po pierwsze treści i przedmiotu art. 2 dyrektywy i po drugie tego, co należy rozumieć pod pojęciem „handel detaliczny towarami” w ramach niniejszego sporu.

33. Na wstępie, jeśli chodzi o art. 2 dyrektywy, jak słusznie zauważa Komisja Wspólnot Europejskich, jego przedmiotem nie jest określenie usług, dla których urząd krajowy może zarejestrować znak. Zgodnie ze swym tytułem artykuł ten dotyczy „oznaczeń, z których może się składać znak towarowy”. W istocie przewiduje on, że znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej i które umożliwia „odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa”. Jego przedmiotem jest zatem określenie rodzajów oznaczeń, z których może składać się znak, niezależnie od towarów lub usług, o których ochronę się wnosi( ).

34. Również w innych przepisach dyrektywy brak jest definicji usług, dla których może być zarejestrowany znak towarowy. Jednakże, jak wskazano w motywie siódmym dyrektywy, jej celem jest, by uzyskanie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego było uzależnione od takich samych warunków we wszystkich państwach członkowskich. Ponadto, jak określono w art. 1 dyrektywy i jak to wynika z jego brzmienia, ma ona być stosowana nie tylko do znaków towarowych odnoszących się do towarów, ale również do znaków towarowych odnoszących się do usług.

35. Mając na uwadze te elementy, uważam, że nawet jeśli w świetle motywu dwunastego dyrektywy i art. 6 sexies konwencji paryskiej dyrektywę należy rozumieć w ten sposób, że nie zobowiązuje ona państw członkowskich do uznawania w ich prawie krajowym znaków towarowych odnoszących do usług, to jednak państwa te są zobowiązane, od chwili gdy dadzą podmiotom gospodarczym możliwość rejestracji takich znaków towarowych( ), do przestrzegania przepisów wspomnianej dyrektywy w odniesieniu do materialnych przesłanek ich rejestracji. Dlatego też podzielam stanowisko wszystkich uczestników postępowania, zgodnie z którym kwestia tego, czy usługa taka jak „handel detaliczny towarami” może stanowić usługę, dla której można zarejestrować znak towarowy, wchodzi w zakres stosowania dyrektywy i odpowiedź na takie pytanie winna wynikać z jej systematyki oraz celów, do których realizacji zmierza.

36. Drugie uściślenie dotyczyło pojęcia „handel detaliczny towarami”. Bundespatentgericht nie wyjaśnił, co dokładnie obejmuje to pojęcie. Jak to wskazuje w swoich uwagach Komisja, pojęcie to, tak jak jest ono zdefiniowane w niektórych językach urzędowych poszczególnych państw członkowskich, jest używane w celu opisania działalności, która polega na sprzedaży towarów w małych ilościach osobom fizycznym i która różni się w ten sposób od „handlu hurtowego”. Pojęcie „handel detaliczny” określa więc działalność, która polega na sprzedaży towarów w małych ilościach.

37. Wydaje się, że wszyscy uczestnicy postępowania, włączając w to skarżącą, przyznają, że sprzedaż towarów jako taka, to znaczy ograniczona do samej czynności polegającej na zaoferowaniu sprzedaży towarów i ich sprzedaży, nie może zgodnie z dyrektywą być uważana za usługę, dla której można zarejestrować znak towarowy. Jak to zauważa Komisja, działalność taka jest uwzględniana w przepisach dyrektywy dotyczących praw przyznanych w wyniku rejestracji znaku towarowego odnoszącego sie do towarów. Z art. 5 ust. 3 dyrektywy wynika, że znak zarejestrowany dla towarów przyznaje prawo do oferowania opatrzonych nim towarów, wprowadzania ich do obrotu i przechowywania ich w tym celu. Jeśli chodzi o sprzedaż towarów, zgodnie z systematyką prawa znaków towarowych to nie sama czynność polegająca na sprzedaży – jako jednostka abstrakcyjna lub niematerialna – jest brana pod uwagę, ale będące jej przedmiotem towary. Innymi słowy, w logice tego systemu „rdzeniem” aktu sprzedaży, zgodnie z określeniem użytym przez rząd austriacki w jego uwagach pisemnych, jest towar będący jej przedmiotem, a nie akt sprzedaży jako świadczenie usługi.

38. Moim zdaniem sytuacja ta w sposób logiczny wynika z faktu, że świadczenie usługi nie ma materialnej treści, w tym sensie że znak towarowy może zostać umieszczony wyłącznie na elementach służących do jej świadczenia, podczas gdy towarom, ze względu na ich materialny charakter, można przyporządkować znak towarowy, który konsument może uznać za bezpośrednio związany z towarem, którego dotyczy. Ponieważ przedmiotem usługi sprzedaży jest zbycie towarów na rzecz konsumentów, a właściwości oraz cena towaru stanowią zwykle kryteria determinujące akt zakupu, to przez znak towarowy odnoszący się do towarów, które sprzedaje, sprzedawca detaliczny odróżnia się od konkurentów. Taka analiza znajduje także potwierdzenie, jeśli sprzedający nie jest producentem danych towarów. Zatem dystrybutor może odróżniać się od konkurentów, sprzedając towary pod znakiem towarowym ich producenta lub pod własnym znakiem handlowym, który zarejestrował dla danych towarów.

39. Jednakże pojęcie „handlu detalicznego”, o którym mowa w niniejszym postępowaniu, nie ogranicza się do samej sprzedaży towarów jako takiej, ale ma szerszy zakres. Zdaniem skarżącej obejmuje ono takie czynności jak wybór towarów, ich wyselekcjonowanie i prezentacja, jakość obsługi i porad personelu, położenie i dostępność sklepu. Chodzi zatem o usługi, które mają wspierać sprzedaż towarów i które są świadczone w ramach ich dystrybucji. Pytaniem, które nasuwa się w tym przypadku, jest zatem kwestia tego, czy takie usługi świadczone w ramach sprzedaży detalicznej towarów mogą zgodnie z dyrektywą stanowić usługę jako taką, w odniesieniu do której można zarejestrować znak towarowy.

40. Bundespatentgericht sądzi, że część odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w uwagach wyjaśniających do klasy 35 klasyfikacji nicejskiej. Jak zostało stwierdzone, klasa 35 dotyczy świadczenia usług związanych z reklamą, zarządzaniem w działalności handlowej, administrowaniem działalnością handlową i pracami biurowymi. Zgodnie z towarzyszącymi jej uwagami wyjaśniającymi obejmuje ona w szczególności „wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych towarów (z wyłączeniem ich transportu), pozwalające konsumentom na ich obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach”. Nie obejmuje ona jednak w szczególności „działalności przedsiębiorstw, których główną funkcją jest sprzedaż towarów, np. przedsiębiorstw handlowych”.

41. Nie jestem przekonany, czy te uwagi wyjaśniające stanowią element, który może służyć do wykładni dyrektywy. Wprawdzie, jak zauważył Bundespatentgericht, Republika Federalna Niemiec jest stroną porozumienia nicejskiego( ), jednakże należy przypomnieć, jakie są skutki prawne klasyfikacji nicejskiej, które zostały wyraźnie określone w art. 2 tego porozumienia. Z zastosowania art. 2 ust. 2 w zw. z art. 2 ust. 3 tego porozumienia wynika, że państwa będące jego stronami zobowiązały się, że ich właściwe urzędy będą zamieszczać w urzędowych dokumentach i publikacjach dotyczących rejestracji znaków towarowych, głównie lub pomocniczo, numery klas klasyfikacji, do których należą towary lub usługi, w odniesieniu do których znak towarowy został zarejestrowany.

42. Jak to już wskazał Trybunał, celem tego porozumienia jest ułatwienie rejestracji znaków towarowych( ). Pozwala ono osobom składającym wnioski o rejestrację znaków towarowych odwołać się do jednolitego systemu klasyfikacji. Ułatwia on wnioskodawcom przygotowanie wniosków o rejestrację, ponieważ towary i usługi, do których ma zastosowanie dany znak towarowy, będą klasyfikowane w ten sam sposób we wszystkich państwach, które przyjęły ten system klasyfikacji. Z tego samego względu system ten jest korzystny dla przedsiębiorców i krajowych urzędów do spraw znaków towarowych, ponieważ ułatwia poszukiwanie wcześniejszych znaków towarowych, których istnienie mogłoby stanowić przeszkodę dla dokonania rejestracji. Wreszcie służy on za podstawę naliczania opłaty rejestracyjnej pobieranej przy rejestracji znaku towarowego( ).

43. Klasyfikacja ta, której głównym celem jest ułatwienie rejestracji i poszukiwań, ma więc głównie praktyczne znaczenie. Nie ma ona moim zdaniem rzeczywistego znaczenia prawnego, jeśli chodzi o kwestię tego, dla jakich rodzajów usług można zarejestrować znak towarowy, co potwierdza również art. 2 ust. 1 porozumienia nicejskiego, zgodnie z którym z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych tym porozumieniem, skutki klasyfikacji są takie, jakie zostały jej przyznane przez każdy kraj związku, a w szczególności klasyfikacja nie wiąże krajów będących stronami tego porozumienia w odniesieniu do oceny zakresu ochrony przyznanej danemu znakowi bądź uznania znaków usługowych.

44. Moim zdaniem dyskusyjne byłoby więc stwierdzenie, że nieumieszczenie w wykazie tytułów klas oraz w wykazie alfabetycznym towarów i usług klasyfikacji nicejskiej rubryki lub usługi, która ściśle odpowiada działalności, o której mowa we wniosku o rejestrację znaku towarowego, może uzasadniać odrzucenie takiego wniosku. Praktyczna trudność związana z rejestracją takiego znaku towarowego nie powinna być utożsamiana z niemożnością prawną. Z tych samych powodów uważam, że uwagi wyjaśniające do poszczególnych klas tej klasyfikacji nie mogą skutecznie służyć do wykładni dyrektywy.

45. Również w innych zobowiązaniach międzynarodowych, które wiążą wszystkie państwa członkowskie lub Wspólnotę Europejską, brak jest elementów pozwalających na udzielenie natychmiastowej odpowiedzi na pytanie, czy usługi świadczone w ramach sprzedaży detalicznej towarów mogą zgodnie z dyrektywą stanowić usługę jako taką, dla której można zarejestrować znak towarowy. Jak zauważyliśmy, konwencja paryska ogranicza się do zobowiązania państw członkowskich do zapewnienia ochrony znaków usługowych, nie zobowiązując ich jednak do przewidzenia możliwości rejestracji tych znaków. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, które dotyczy handlu, zawarte w załączniku do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu z dnia 15 kwietnia 1994 r., zatwierdzone w imieniu Wspólnoty, w odniesieniu do części wchodzącej w zakres jej kompetencji, decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r.( ), w świetle brzmienia i celów którego należy zgodnie z orzecznictwem Trybunału interpretować przepisy dotyczące znaków towarowych( ), również nie zawiera precyzyjnych postanowień dotyczących tej kwestii.

46. Uważam, podobnie jak rząd Zjednoczonego Królestwa, że w celu udzielenia odpowiedzi na sporne pytanie należy rozumować, przyjmując za punkt wyjścia podstawową funkcję znaku towarowego. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem podstawową funkcją znaku towarowego jest zapewnienie konsumentowi lub końcowemu użytkownikowi określenia pochodzenia towaru lub usługi, do których znak ten się odnosi, umożliwiając temu konsumentowi lub użytkownikowi odróżnienie – bez możliwości pomyłki – tego towaru lub usługi od towarów lub usług, które mają odmienne pochodzenie. Znak towarowy musi być dla konsumenta gwarancją, że wszystkie wyroby lub usługi nim oznaczone zostały wytworzone lub są świadczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość( ).

47. Wynika z tego, że w zakresie w jakim znak usługowy ma umożliwić konsumentowi określenie przedsiębiorstwa, które świadczy tę usługę, jego rejestracja zakłada, by usługa, którą ma objąć ten znak, również mogła podlegać określeniu jako taka za pomocą znaku towarowego. Innymi słowy ważne jest, by działalność, dla której wnioskodawca występuje o rejestrację znaku towarowego, mogła być jako taka postrzegana przez konsumentów jako stanowiąca świadczenie usług. Wymóg ten wynika z samej funkcji znaku towarowego i związanej z nią zasady specjalizacji, która zakłada, że prawa przyznawane przez znak towarowy można dokładnie określić. Znaku towarowego nie można zarejestrować dla usługi, która nie mogąc być postrzegana w ten sposób przez konsumentów, uniemożliwia określenie zakresu ochrony.

48. Podobnie jak Bundespatentgericht, wydaje mi się możliwe przyjęcie, że świadczenia oferowane w ramach sprzedaży towarów, z których konsumenci mogą korzystać tylko w ramach konkretnej transakcji sprzedaży, ale które same są przedmiotem umowy odrębnej od umowy sprzedaży, mogą być traktowane jako usługi jako takie i być objęte znakiem usługowym. Zgodnie z przykładami podanymi przez sąd krajowy mogłoby tu chodzić o oferowane przez dystrybutora finansowanie zakupu jednego z jego towarów lub obejmujące go ubezpieczenie bądź też o umowę naprawy lub konserwacji zakupionego towaru. Świadczenia te, które są zresztą objęte szczególnymi klasami klasyfikacji nicejskiej, a mianowicie klasami 36 i 37, powinny móc korzystać ze znaku usługowego.

49. Określenie to może wydawać się mniej oczywiste w odniesieniu do działalności takiego rodzaju jak opisana przez skarżącą, takiej jak wybór towarów, ich wyselekcjonowanie i prezentacja, jakość obsługi i porad personelu bądź też położenie i dostępność sklepu. W odróżnieniu od wyżej wspomnianych usług te świadczenia nie są przedmiotem odrębnej umowy i nie są one fakturowane odrębnie. Ich identyfikacja jako usługi jako takiej, która mogłaby być oznaczona znakiem usługowym, a priori wydaje się być trudniejsza. Jednak wydaje mi się, iż trudno jest systemowo wykluczyć, że ich zidentyfikowanie jako usług odrębnych od sprzedaży towarów jako takiej jest możliwe.

50. Jak podkreśliła skarżąca, dystrybucja towarów w ostatnich latach była przedmiotem znaczącej ewolucji, czego wyrazem jest znaczne zwiększenie liczby miejsc sprzedaży, namnożenie się „supermarketów” i „sklepów wielkopowierzchniowych”, narzędzi wykorzystywanych do tego celu, z pojawieniem się elektronicznych środków łączności, oraz metod sprzedaży, z rozwojem w szczególności marketingu. Charakterystyka tej ewolucji, która wydaje mi się istotna dla niniejszej sprawy, polega na tym, że warunki będące otoczką samego aktu sprzedaży mogą stanowić w stosunkach między dystrybutorem i konsumentami argument przemawiający za zakupem w równej mierze co jakość i cena sprzedawanych towarów. Na przykład zdarza się, że w ramach tego, co przyjęto nazywać „hard discountem”, towary wystawia się na sprzedaż bez żadnego znaku towarowego( ), niemniej dobiera się je tak, by odpowiadały pewnym standardom jakościowym dla pewnego przedziału cenowego. W takim przypadku wydaje mi się możliwe przyznanie, że to dobór towarów jest identyfikowany przez konsumentów i to on może nakłonić ich do ponownych zakupów w danym sklepie, a nie obecność towarów takiej lub innej marki. Podobnie przykład sprzedawcy detalicznego win przedstawiony przez skarżącą na rozprawie wydaje mi się trafny. Moim zdaniem wybór oferowanych win dokonany przez tego sprzedawcę detalicznego, jak również porady, których może udzielać swoim klientom w celu wyboru win, które będą najlepiej pasować do menu w zależności od możliwości finansowych konsumenta, mogą być uznane przez konsumenta za usługi jako takie.

51. W moim przekonaniu analiza ta sprawdza się również w przypadku sklepu, który, jak w tym przypadku, oferuje do sprzedaży materiały budowlane, artykuły do prac wykończeniowych i artykuły ogrodnicze. Zgodnie z wyjaśnieniami dostarczonymi przez skarżącą oferowane przez nią towary pochodzą od kilkuset różnych producentów. Możemy sobie wyobrazić, że materiały i narzędzia do prac wykończeniowych oraz narzędzia ogrodnicze mogą posiadać różne znaki towarowe oraz że niektóre z tych towarów oznaczone takim samym znakiem towarowym mogą być oferowane do sprzedaży przez inne sieci dystrybucyjne. Niemniej wydaje mi się, że można przyjąć, iż konsumenci mogą zdecydować się na zakupy u tego dystrybutora w szczególności dlatego, że oferuje on im szczególny asortyment tego typu towarów lub że wiedzą oni, iż znajdą u niego dyspozycyjnych sprzedawców, którzy mogą udzielić im stosownych porad co do realizacji prac wykończeniowych, które zamierzają przeprowadzić, i wybrania do tego specjalnych narzędzi.

52. W tych różnych przypadkach wydaje mi się przekonujące, że dzięki ich zorganizowanemu i stałemu charakterowi oraz doniosłości, która może im zostać przypisana jako argumentowi przemawiającemu za zakupem w stosunkach między dystrybutorem a konsumentami, czynności te mogą być uznawane przez konsumentów za usługi jako takie, odrębne od samej sprzedaży towarów.

53. Ponadto za przykładem wszystkich uczestników i Bundespatentgericht przychylam się do opinii, zgodnie z którą świadczenia te, nawet jeśli nie są odrębnie fakturowane, mogą być jednak traktowane jako świadczone za wynagrodzeniem, dlatego że są realizowane w celu wspierania sprzedaży pewnych towarów, a nie czysto bezinteresownie, a dystrybutor wlicza ich koszty do marży handlowej pobieranej przy sprzedaży samych towarów. Wobec powyższego można zatem uznać, że ustanowiony w art. 50 WE warunek dotyczący odpłatnego charakteru usług, na który można się zasadnie powołać przy wykładni dyrektywy w świetle jej celu wspierania w szczególności swobodnego przepływu usług między państwami członkowskimi, jest spełniony.

54. Ponadto nie można również wykluczyć, że dystrybutorzy mogą być zainteresowani rejestracją takich znaków usługowych. Na pewno, jak słusznie zauważa rząd francuski, dystrybutorzy dysponują już innymi narzędziami prawnymi niż znaki usługowe, aby przywiązać do siebie klientelę i postępować w ten sposób, aby konsumenci, których zadowolił wybór towarów i porady personelu, mogli ich odróżnić od konkurentów. Dystrybutorzy korzystają z ochrony określenia, pod którym prowadzą działalność sprzedawcy przez ochronę ich nazwy handlowej, którą zgodnie z art. 8 konwencji paryskiej muszą zapewnić wszystkie kraje będące jej stronami( ). Korzystają oni również z przewidzianej prawem krajowym ochrony firmy, której używają w stosunkach z osobami trzecimi, oraz umieszczonego w ich punktach sprzedaży szyldu, dzięki któremu czynią te punkty sprzedaży fizycznie widocznymi dla konsumentów. Jednakże elementy te, podobnie jak znaki towarowe odnoszące się do towarów, nie obejmują specyficznie danych usług.

55. Wreszcie wydaje mi się równie użyteczne wskazać, że duża liczba państw członkowskich zezwala obecnie, stawiając różne wymagania, na to, aby usługi świadczone w związku ze sprzedażą detaliczną towarów były objęte znakiem towarowym( ). Takie samo co do zasady stanowisko przyjął OHIM na podstawie rozporządzenia, które wprawdzie dotyczy wspólnotowego znaku towarowego a nie krajowych znaków towarowych, ale którego system rejestracji i cele realizacji rynku wewnętrznego są zgodne z systemem i celami dyrektywy. W decyzji w sprawie Giacomelli Sport( ) Druga Izba Odwoławcza OHIM uznała, że usługa świadczona w ramach handlu detalicznego towarami może stanowić usługę, dla której mogą zostać zarejestrowane wspólnotowe znaki towarowe( ). Na skutek tej decyzji prezes OHIM, po przeprowadzeniu konsultacji z urzędami krajowymi i WIPO, wskazał również w obwieszczeniu nr 3/01 z dnia 12 marca 2001 r., że wspólnotowy znak towarowy, na warunkach, które określił i do których powrócimy rozpatrując drugie pytanie prejudycjalne, może zostać zarejestrowany dla usług świadczonych w związku ze sprzedażą detaliczną towarów.

56. Tak więc w świetle całości tych elementów proponuję Trybunałowi, aby na pierwsze pytanie prejudycjalne odpowiedział, że usługi świadczone w ramach handlu detalicznego towarami, które są odrębne od samej sprzedaży i które można określić, mogą zgodnie z dyrektywą stanowić usługę, dla której można zarejestrować znak usługowy.

B – W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego

57. W drugim pytaniu prejudycjalnym Bundespatentgericht zasadniczo zmierza do ustalenia, w jakim stopniu zgodnie z dyrektywą musi zostać wskazany zakres usług świadczonych przez sprzedawcę detalicznego w ramach handlu detalicznego towarami w celu zapewnienia, by przedmiot ochrony za pomocą znaku towarowego został określony, jak wymaga tego, z jednej strony, funkcja znaku towarowego zdefiniowana w art. 2 dyrektywy, którą jest odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług drugiego przedsiębiorstwa, i z drugiej strony, konieczność wyznaczenia zakresu ochrony takiego znaku towarowego w razie konfliktu.

58. Komisja uważa, że pytanie to dotyczy formalnych warunków rejestracji znaku towarowego i w związku z tym wchodzi w zakres wyłącznej kompetencji państw członkowskich. Na poparcie swojej analizy Komisja powołuje się na motyw piąty dyrektywy, zgodnie z którym państwom członkowskim pozostawia się swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji znaków towarowych. Zwraca ona również uwagę na rozbieżne praktyki, które istnieją w poszczególnych państwach członkowskich w odniesieniu do warunków wymaganych przez krajowe urzędy do spraw rejestracji znaków usługowych w zakresie handlu detalicznego. Wreszcie twierdzi ona, że w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego wymogi dotyczące opisu towaru lub usługi, dla których rejestrowany jest znak towarowy, nie są zawarte w rozporządzeniu nr 40/94, ale w rozporządzeniu nr 2868/95 wydanym w celu jego wykonania.

59. Nie podzielam tego poglądu. Dyrektywa, podobnie jak rozporządzenie, nie wskazuje w swoich przepisach, w jakim stopniu mają być zdefiniowane towary lub usługi, dla których można zarejestrować znak towarowy. Bezsporne jest również, że celem dyrektywy nie jest dokonanie pełnej harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych oraz że państwa członkowskie zastrzegły sobie swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji znaków towarowych.

60. Jednakże, jak wskazano w motywach pierwszym i siódmym dyrektywy, ma ona na celu zbliżanie warunków uzyskiwania praw do znaku towarowego. Moim zdaniem z analizy systematyki dyrektywy wynika, że kwestia tego, w jakim zakresie muszą być zdefiniowane towary i usługi, dla których występuje się z wnioskiem o rejestrację znaku towarowego, w celu zapewnienia określenia przedmiotu ochrony, należy do materialnych przesłanek tej rejestracji.

61. Wiadome jest, że system dyrektywy opiera się na rejestracji. To rejestracja znaku towarowego nadaje mu prawa przewidziane w dyrektywie i pozwala na określenie dokładnego zakresu tych praw. Dyrektywa ustanawia pewną liczbę warunków, które musi spełniać oznaczenie mające stanowić znak towarowy. W wyżej wymienionym wyroku w sprawie Sieckmann Trybunał wyjaśnił, na czym polega rejestracja w rejestrze publicznym. Zdaniem Trybunału taka rejestracja „ma na celu udostępnienie [znaku towarowego] właściwym organom i odbiorcom, a w szczególności przedsiębiorcom. Po pierwsze właściwe organy muszą jasno i precyzyjnie znać rodzaj oznaczeń stanowiących znak towarowy, aby móc wypełniać swoje obowiązki związane ze wstępnym rozpatrywaniem wniosków o rejestrację oraz publikacją i prowadzeniem właściwego i dokładnego rejestru znaków towarowych. Po drugie przedsiębiorcy muszą mieć możliwość dowiedzenia się w sposób jasny i jednoznaczny o dokonanych rejestracjach lub wnioskach o rejestrację złożonych przez ich obecnych lub potencjalnych konkurentów i w ten sposób móc pozyskać stosowne informacje o prawach osób trzecich. Aby użytkownicy tego rejestru mogli na podstawie rejestracji znaku towarowego określić dokładny charakter znaku, przedstawienie graficzne w rejestrze musi być kompletne, łatwo dostępne i zrozumiałe”( ).

62. Wymogi te, według których dane oznaczenie musi dać się wyróżnić w sposób pewny i precyzyjny, tak by pozwolić właściwym organom na wykonywanie obowiązków kontrolnych, a następnie właścicielowi znaku towarowego i innym podmiotom gospodarczym na dokładne poznanie zakresu praw przyznanych w wyniku rejestracji, dają się przetransponować na towary i usługi, dla których jest zarejestrowany znak towarowy.

63. W istocie oznaczenie, z jednej strony, i towary oraz usługi, do których określania ma służyć to oznaczenie, z drugiej strony, stanowią dwa nierozłączne składniki rejestracji, które umożliwiają określenie praw przyznanych przez każdy z zarejestrowanych znaków towarowych. Znak towarowy jest w systemie dyrektywy i rozporządzenia przedmiotem wniosku o rejestrację zawsze w celu oznaczenia pewnych towarów i pewnych usług( ). To właśnie w stosunku do tych towarów i tych usług należy oceniać podstawy odmowy rejestracji określone w art. 3 dyrektywy( ). Podobnie towary i usługi, dla których występuje się o rejestrację znaku towarowego, muszą być bezwzględnie brane pod uwagę w celu dokonania oceny, czy zgodnie z art. 4 dyrektywy rejestracji należy odmówić z tego względu, że nowy znak towarowy jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub może stwarzać w odniesieniu do niego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Zatem zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy znak towarowy nie podlega rejestracji, a za nieważny uznaje się już zarejestrowany znak, „jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których wnioskuje się [wnosi się] o rejestrację lub [dla których] został zarejestrowany, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony”( ). Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest wynikiem współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem towarów i usług oznaczonych odpowiednio tymi oznaczeniami.

64. Jednocześnie znajomość towarów i usług objętych znakiem towarowym jest również konieczna, by określić prawa przyznane w wyniku jego rejestracji zgodnie z art. 5 dyrektywy. Wreszcie również dzięki wskazaniu towarów i usług objętych znakiem towarowym można wskazać podstawy wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności, a urzędy krajowe, zgodnie z art. 13 dyrektywy, są w stanie ograniczyć zakres odmowy, wygaśnięcia lub unieważnienia znaku towarowego tylko do towarów i usług, których dotyczą te podstawy.

65. Wymogi przedstawione przez Trybunał w wyżej wymienionym wyroku w sprawie Sieckmann odnośnie do sposobu postrzegania oznaczenia byłyby zatem pozbawione praktycznego skutku, gdyby nie można było określić z precyzją towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego lub dla których dokonano rejestracji znaku towarowego.

66. Wiedza ta jest tym bardziej niezbędna, że – jak to już stwierdził Trybunał – system rejestracji znaków towarowych, który stanowi podstawowy element ich ochrony, musi przyczyniać się zarówno w przypadku prawa wspólnotowego, jak i poszczególnych krajowych systemów prawnych, do bezpieczeństwa prawnego i dobrej administracji( ). Zgodnie z tym rozumowaniem w myśl utrwalonego orzecznictwa badanie podstaw odmowy przewidzianych w dyrektywie musi być dokładne i pełne w celu niedopuszczenia do nieprawidłowej rejestracji znaków towarowych( ). Dokonanie dokładnego i pełnego badania przed rejestracją w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego wymaga zatem również, aby towary i usługi, które mają być objęte znakiem towarowym, o którego rejestrację się występuje, mogły być określone z precyzją.

67. Zatem w świetle tych rozważań uważam, że kwestia tego, w jakim stopniu musi być wskazany zakres usług świadczonych w ramach handlu detalicznego towarami, należy do warunków uzyskania praw do znaku towarowego, których harmonizację ma na celu dyrektywa. W związku z tym do Trybunału należy określenie, w jakim stopniu zakres ten ma być wskazany.

68. W tym zakresie w poszczególnych urzędach krajowych i w OHIM istnieją odmienne praktyki. W ogólnych zarysach praktyki te można opisać w następujący sposób( ). Jeśli chodzi o opis usług objętych znakiem towarowym, niektóre urzędy krajowe dopuszczają, aby takie usługi były rejestrowane pod nazwą „handel detaliczny” lub „usługi sprzedaży detalicznej”. Inne urzędy uzależniają taką rejestrację od dokładniejszego opisu oferowanych usług, który może odnosić się do sformułowania zawartego w uwagach wyjaśniających do klasy 35 klasyfikacji nicejskiej, a mianowicie do wyrażenia „wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych towarów (bez uwzględnienia transportu), tak by umożliwić konsumentom ich obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach”. Jeśli chodzi o towary, których usługi te dotyczą, większość urzędów zaleca lub wymaga, aby były one dokładnie określone lub aby była wskazana branża, do której należą. Inne dopuszczają również możliwość uściślenia poprzez wskazanie sektora rynku, w którym świadczone są usługi, jak np. apteka lub sklep meblowy.

69. Natomiast w przypadku OHIM w cytowanej decyzji w sprawie GiacomelliSport Druga Izba Odwoławcza wskazała, że konieczne jest, by zgłaszający przedstawił zrozumiały opis usługi oraz odniesienie do dziedziny, w jakiej jest ona świadczona. Jako przykład podała ona określenie „usługi detaliczne świadczone w związku z artykułami sportowymi”.

70. We wskazanym powyżej obwieszczeniu nr 3/01 prezes tego urzędu zajął nieco odmienne stanowisko. Jego zdaniem usługi świadczone w związku ze sprzedażą detaliczną towarów mogą być objęte wspólnotowym znakiem usługowym i wchodzą w zakres klasy 35 klasyfikacji nicejskiej. Zauważa on następnie, że określenie „usługi sprzedaży detalicznej” jest jasne i jest dopuszczone przez biuro WIPO, pod warunkiem że takie sformułowanie będzie rozumiane tak jak to zawarte w uwagach wyjaśniających do klasy 35. Co do precyzyjnego określenia dziedziny działalności, w której oferowane są usługi, wskazuje on, że w przeciwieństwie do stanowiska przyjętego przez Drugą Izbę Odwoławczą precyzji tej nie można uznać za wymóg prawny, ponieważ tego rodzaju precyzja nie jest wymagana dla usług należących do innych klas klasyfikacji nicejskiej, takich jak naprawa, konserwacja lub transport. Jego zdaniem precyzja taka jest niemniej pożądana. Sugeruje on następujące sformułowania: w odniesieniu do dziedziny działalności powinno się użyć wyrażenia „usługi detaliczne świadczone w związku z artykułami żywnościowymi i napojami”; w odniesieniu do szczególnego charakteru świadczonej usługi zalecane jest użycie takich określeń jak „usługi sprzedaży detalicznej domu towarowego” lub „usługi sprzedaży detalicznej świadczone przez supermarket” itp.

71. Moim zdaniem rejestracja znaku towarowego dla usług świadczonych w ramach sprzedaży detalicznej towarów powinna jasno ujawniać zarówno konkretny zakres tych usług, jak i towary lub kategorie towarów, których usługi te dotyczą. Ten podwójny wymóg jest w moim przekonaniu uzasadniony w świetle systemu i celów dyrektywy ze względu na szczególny charakter usług świadczonych w ramach handlu detalicznego towarami.

72. Jak zauważyliśmy, rejestracja znaku towarowego musi pozwalać na dokładne określenie przedmiotu ochrony przyznanej przez zarejestrowany znak towarowy jego właścicielowi( ). Znajomość praw przyznanych w wyniku rejestracji wymaga w związku z tym, aby można było dokładnie wskazać, jakie usługi objęte są znakiem. Opis tych usług jest również konieczny, aby umożliwić właściwym organom dokonanie oceny w ramach dokładnej i pełnej kontroli, czy należy odmówić rejestracji znaku towarowego zgodnie z art. 4 dyrektywy z uwagi na jego identyczność z wcześniejszym znakiem towarowym lub możliwość stworzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego ze względu na identyczność lub podobieństwo danych oznaczeń oraz identyczność lub podobieństwo towarów lub usług objętych tymi oznaczeniami. Opis ten jest wreszcie konieczny, aby umożliwić tym organom dokonanie oceny istnienia podstaw odmowy rejestracji, wygaśnięcia lub unieważnienia i ograniczenia zakresu odmowy, wygaśnięcia lub unieważnienia znaku towarowego tylko do towarów i usług, których podstawy te dotyczą.

73. W celu określenia konsekwencji, jakie trzeba wyciągnąć z tych wymogów w odniesieniu do usług świadczonych w ramach handlu detalicznego towarami, należy moim zdaniem wziąć pod uwagę fakt, że usługi te różnią się od innych usług, takich jak usługi naprawcze, transportowe lub czyszczenie odzieży. W istocie w ramach takich usług świadczący usługi oferuje pracę, która sama stanowi przedmiot umowy zawartej z konsumentem. Zatem wpisanie takiej usługi do wniosku o rejestrację znaku towarowego opisuje działalność, którą mogą łatwo zidentyfikować zarówno organy kontrolne, jak i przedsiębiorcy, ponieważ odsyła do konkretnej działalności, którą każdy może sobie wyobrazić. Tak więc, jak wskazałem powyżej, usługi będące przedmiotem niniejszego sporu są usługami świadczonymi przez dystrybutorów w ramach sprzedaży ich towarów, których konkretnym celem jest wspieranie sprzedaży tych towarów. Usługi te nie są więc celem samym w sobie. Konsumenci korzystają z nich tylko w ramach zakupu danych towarów, a ich koszty wliczone są w cenę towarów. Ponadto zauważyliśmy, że w systemie prawa znaków towarowych sprzedaż jako taka nie stanowi usługi, dla której można zarejestrować znak towarowy. Dystrybutor odróżnia się od konkurentów w swojej działalności polegającej na sprzedaży przez znak towarowy odnoszący się do sprzedawanych przez niego towarów, który może być znakiem towarowym wytwórcy lub producenta lub jego własnym znakiem handlowym.

74. W moim przekonaniu istotne jest zatem, by usługi świadczone w ramach handlu detalicznego towarami mogły być opisane w sposób konkretny i wystarczająco precyzyjny, tak aby z jednej strony można je było jasno określić, a z drugiej strony zapewnić, że nie ograniczają się do zwykłej dystrybucji towarów.

75. Dlatego sądzę, że wyrażenia takie jak „handel detaliczny”, użyte przez stronę skarżącą we wniosku o rejestrację, lub „usługi sprzedaży detalicznej” nie są wystarczająco dokładne, aby opisać zakres świadczonych usług. Pozwalają one wprawdzie zrozumieć, że opisane w ten sposób usługi nie są usługami zupełnie niezależnymi od sprzedaży towarów, takimi jak usługi świadczone w sklepach wielkopowierzchniowych przez biuro podróży, firmę zajmującą się czyszczeniem odzieży czy restaurację – ewentualnie mogłyby one zostać również zrozumiane jako nieobejmujące usług związanych ze sprzedażą towarów, ale które są łatwe do rozpoznania, takie jak umowa kredytowa na finansowanie towaru lub umowa ubezpieczeniowa, i które przynależą do klas szczególnych usług klasyfikacji nicejskiej – jednakże moim zdaniem nie pozwalają one zrozumieć, jakie konkretnie usługi świadczy dystrybutor, jeśli nie odpowiadają one wyżej opisanym usługom i nie są zarazem samym aktem sprzedaży.

76. Podobnie byłbym skłonny uznać, że sformułowanie zawarte w uwagach wyjaśniających do klasy 35 klasyfikacji nicejskiej dotyczące wyselekcjonowania z myślą o osobach trzecich różnych towarów (bez uwzględnienia transportu), pozwalającego konsumentowi na ich obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, nie jest również wystarczająco dokładne w przypadku dystrybutora towarów, aby scharakteryzować świadczone przez niego usługi, które nie są zarazem zwykłym oferowaniem danych towarów na sprzedaż.

77. Moim zdaniem konieczne jest również uściślenie, jakich towarów lub jakich kategorii towarów usługi te dotyczą. Wprawdzie, jak to wskazał Prezes OHIM w cytowanym obwieszczeniu nr 3/01, taka dokładność nie jest wymagana w ramach rejestracji wspólnotowego znaku towarowego dla usług objętych innymi klasami klasyfikacji nicejskiej, takich jak naprawa, konserwacja lub transport, jednakże okoliczność ta nie wydaje mi się decydująca i w świetle systematyki i celów przepisów prawa wspólnotowego mogłaby zostać pominięta ze względu na szczególne cechy rozpatrywanych usług.

78. Zauważyliśmy bowiem, że usługi te mają służyć wspieraniu sprzedaży pewnych towarów. W odróżnieniu od innych usług nie są one świadczone samodzielnie. Są one świadczone jedynie w ramach sprzedaży pewnych konkretnych towarów. Wobec braku jakiejkolwiek precyzyjnego określenia tych towarów lub kategorii, do której należą, zakres ochrony udzielonej w wyniku rejestracji znaku towarowego byłby praktycznie nieograniczony. Skutkiem rejestracji takiego znaku towarowego mogłoby być przyznanie zgłaszającemu wyłączności do korzystania w tego znaku towarowego w zakresie usług świadczonych w ramach sprzedaży detalicznej towarów, niezależnie od rodzaju towaru. Moim zdaniem taka sytuacja nie byłaby zgodna z celem dyrektywy, którym jest wspieranie swobodnego przepływu towarów i usług.

79. Wiadomo, że trochę paradoksalną cechą prawa znaków towarowych jest to, że przedsiębiorcy przyznaje się w szczególności wyłączne prawo do oznaczeń służących sprzedaży towarów lub usług dla celów wspierania swobodnego przepływu tych towarów i usług. Aby pogodzić interesy ochrony znaku towarowego i swobodnego przepływu, w systemie rejestracji prawa do znaków towarowych zgłaszający musi z zamian za wyłączne prawa, których się domaga, dokładnie wskazać oznaczenie oraz towary i usługi, które prawa te będą obejmować. Wymóg ten pozwala osiągnąć jednocześnie cel ochrony znaku towarowego, precyzyjnie definiując przedmiot ochrony, oraz cel swobodnego przepływu usług i towarów, ograniczając wyłączne prawa zgłaszającego do samej funkcji znaku towarowego, którą jest odróżnienie towarów i usług właściciela znaku. Ponieważ rozpatrywane usługi mogą być ze względu na swój charakter świadczone jedynie w ramach sprzedaży pewnych towarów, wydaje mi się, że systematyka i cele dyrektywy mogłyby być interpretowane w ten sposób, że zgłaszający musi sprecyzować, jakich towarów usługi te dotyczą.

80. Wbrew temu, co twierdzi Komisja, uważam, że sytuacja zgłaszającego, który domaga się rejestracji znaku towarowego dla usług świadczonych w ramach sprzedaży detalicznej towarów, nie jest taka sama jak sytuacja, w której przedsiębiorca występuje o rejestrację znaku towarowego dla usługi takiej jak reklama, nie określając dokładnie rodzaju reklamy, bądź dla szerokiej gamy towarów lub usług. W takich przypadkach zakres ochrony przyznanej w wyniku rejestracji jest rzeczywiście bardzo szeroki. Brak jest jednak ustaleń i nie można również zakładać, że osoba zainteresowana będzie używać swojego znaku towarowego tylko w konkretnym sektorze usług lub tylko dla części towarów, których dotyczy wniosek o rejestrację. W takim przypadku można więc uznać, że to przepisy art. 10 i 12 dyrektywy, dotyczące wygaśnięcia praw właściciela znaku towarowego w przypadku gdy znak towarowy nie był w rzeczywistości używany w stosunku do towarów i usług, dla których został zarejestrowany, muszą znaleźć zastosowanie, aby umożliwić ponowne udostępnienie oznaczenia dla sektora działalności lub towarów, do oznaczania których nie było używane. Jednakże sądzę, że niewłaściwe byłoby stosowanie tego systemu, gdy z góry wiadomo, że usługi te mogą dotyczyć tylko pewnych towarów.

81. Opis towarów lub kategorii towarów, których usługi świadczone w ramach sprzedaży detalicznej towarów dotyczą, mógłby moim zdaniem wynikać bądź z wyliczenia tych towarów, bądź ze wskazania dziedziny danej działalności lub typu sklepu, w którym świadczone są te usługi, jeżeli takie informacje wyraźnie wskazują na określoną kategorię towarów, jak np. odzież sportowa lub sklep meblowy. Natomiast samo wskazanie na usługi świadczone w „domu towarowym” lub „w supermarkecie”, które może być przydatne w celu precyzyjnego określenia, w jakim kontekście świadczone są dane usługi, nie wydaje mi się wystarczające dla ustalenia, jakich towarów usługi te dotyczą, z uwagi na bardzo dużą różnorodność towarów, które mogą być sprzedawane w tego typu punkcie sprzedaży. Trudność w wyliczeniu, w przypadku dystrybucji w domach towarowych, poszczególnych kategorii sprzedawanych towarów ze względu na ich liczbę nie wydaje się wystarczającym powodem odstąpienia od tego wymogu.

82. Zatem w świetle tych rozważań proponuję Trybunałowi, aby na drugie pytanie prejudycjalne udzielił odpowiedzi, że zakres usług świadczonych przez sprzedawcę detalicznego w ramach handlu detalicznego towarami, dla których można zarejestrować znak usługowy, musi zgodnie z dyrektywą zostać wskazany w sposób umożliwiający rozpoznanie, na czym konkretnie polegają te usługi. Określenia takie jak „handel detaliczny” lub „usługi sprzedaży detalicznej” nie są wystarczająco dokładne, aby opisać zakres świadczonych usług. Rejestracja znaku towarowego dla usług świadczonych w ramach sprzedaży detalicznej towarów musi również pozwalać na ustalenie, jakich towarów lub kategorii towarów usługi te dotyczą.

C – W przedmiocie trzeciego pytania prejudycjalnego

83. Trzecie pytanie prejudycjalne dotyczyło pojęcia podobieństwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy. Jak zauważyliśmy, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) należy odmówić rejestracji znaku towarowego, jeśli z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności z towarami i usługami, które oba znaki oznaczają, lub podobieństwa do nich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Podobnymi słowy art. 5 ust. 1 lit. b) stanowi, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku którego z powodu identyczności lub podobieństwa ze znakiem towarowym oraz z powodu identyczności lub podobieństwa towarów objętych znakiem towarowym i oznaczeniem istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

84. Bundespatentgericht rozpoczyna od przypomnienia, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału podstawowym kryterium oceny podobieństwa towarów lub usług w rozumieniu wspomnianych przepisów jest to, czy w świetle wszystkich okoliczności występujących w danym przypadku zainteresowane środowiska mogą sądzić, że odpowiednio towary lub usługi podlegają kontroli tego samego przedsiębiorstwa. Wskazuje on również, że wśród kryteriów właściwych dla oceny, czy towary i usługi są podobne, znajdują się w szczególności rodzaj, przeznaczenie i wykorzystanie danych towarów lub usług, jak również to, czy są one względem siebie konkurencyjne, czy też się uzupełniają.

85. Bundespatentgerich zauważa następnie, że wielu dystrybutorów przeprowadza kontrolę jakości towarów, których dystrybucję zapewnia. Wnioskuje on z tego, że stosowanie w zakresie znaków towarowych dla usług świadczonych w ramach sprzedaży detalicznej towarów tej bardzo szeroko rozumianej definicji podobieństwa, która uznaje za wystarczającą przeprowadzaną wspólnie kontrolę jakości towarów lub usług funkcjonalnie ze sobą powiązanych, może prowadzić do przyznania właścicielowi takiego znaku usługowego zakresu ochrony, którego nie można skontrolować.

86. Zatem stosowanie tych kryteriów mogłoby doprowadzić do tego, że usługi te uznano by za podobne, z jednej strony, do innych usług, które mogą być świadczone ogólnie w ramach dystrybucji towarów, jak usługi finansowania, ubezpieczeniowe lub konserwacyjne, a z drugiej strony, do samych towarów sprzedawanych przez dystrybutora.

87. W odniesieniu do tej ostatniej kwestii Bundespatentgericht wskazuje, że zgodnie z niemieckim orzecznictwem, mimo różnego ich charakteru, towary wykorzystywane w celu świadczenia usług i usługi te mogą być uważane za podobne, jeżeli przedsiębiorstwa usługowe zajmują się w sposób niezależny wytwarzaniem lub dystrybucją danych towarów lub producenci tych towarów prowadzą niezależną działalność w zakresie odpowiednich usług. W ten sposób więc można by przyjąć podobieństwo usługi „restauracyjnej” i towarów „napoje alkoholowe”, ponieważ towary te są oferowane do bezpośredniego spożycia już w zakładach produkcyjnych lub ich wyszynk prowadzony jest przez restauracje nie tylko w ramach obsługi restauracyjnej lecz także w ramach „sprzedaży na wynos”.

88. W świetle tych rozważań w trzecim pytaniu prejudycjalnym Bundespatentgericht zwraca się do Trybunału o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób wyznaczany jest zakres podobieństwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy między, z jednej strony, usługami świadczonymi w ramach handlu detalicznego towarami a z drugiej strony, innymi usługami oferowanymi w ramach dystrybucji towarów lub samymi towarami oferowanymi do sprzedaży przez sprzedawcę detalicznego.

89. Podzielam opinię Bundespatentgerich odnośnie do niedopuszczenia do sytuacji, w której właścicielowi znaku towarowego zarejestrowanego dla usług świadczonych w ramach handlu detalicznego towarami zostałaby przyznana nadzwyczaj szeroka ochrona, która obejmowałaby jednocześnie inne usługi, które mogą być oferowane w ramach dystrybucji, i wszystkie towary, które właściciel znaku oferuje do sprzedaży. Podobnie jak sąd krajowy uważam, że uznanie możliwości rejestracji takich znaków towarowych nie może prowadzić do tego, by te znaki towarowe mogły zastąpić znaki towarowe odnoszące się do towarów lub ograniczyć korzyści, jakie są z nimi związane.

90. W istocie takie podważenie systemu prawa znaków towarowych nie jest zgodne z ogólnym interesem. Nawet jeśli w wyniku ewolucji w zakresie dystrybucji usługi świadczone w ramach sprzedaży pewnych kategorii towarów są ważne lub nawet decydujące dla konsumentów, to nadal celem każdej sprzedaży jest zakup określonego towaru. Wydaje mi się użyteczne przypomnienie tutaj, że ochrona znaków towarowych odnoszących się do towarów przyczynia się do ochrony i wspierania ich jakości. Zachęca ona producentów do utrzymania jakości ich towarów oraz do inwestowania w celu jej poprawy, zapewniając im możliwość przywiązania do siebie klientów dzięki wartości tych towarów, identyfikowanych przez ich znak towarowy. Taką samą analizę można przeprowadzić w odniesieniu do znaku handlowego, który dystrybutor może umieścić na towarach, które oferuje do sprzedaży. Oznaczając towary w ten sposób, ma interes w tym, aby jego znak handlowy określał jedynie towary spełniające pewne standardy jakości. W ten sposób znak towarowy w odniesieniu do towarów przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Moim zdaniem ważne jest zatem, żeby w prawie znaków towarowych ochrona sposobu sprzedaży poprzez rejestrację znaków towarowych dla usług świadczonych w ramach sprzedaży detalicznej towarów nie miała wpływu na wartość znaków towarowych, które oznaczają sam przedmiot sprzedaży.

91. Jednakże nie sądzę, by możliwe było wyznaczenie z góry, przy zastosowaniu wcześniej ustalonych kryteriów, zakresu podobieństwa między usługami świadczonymi w sprzedaży detalicznej towarów a innymi usługami, które mogą być oferowane w ramach ogólnie pojętej dystrybucji, czy samymi towarami. W istocie, jak wskazano w motywie dziesiątym dyrektywy, pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Zgodnie z orzecznictwem takie prawdopodobieństwo istnieje w przypadku, gdy odbiorcy mogą pomylić się co do pochodzenia danych towarów i usług, to znaczy gdy mogą uznać, że dane towary i usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, które można by obciążyć odpowiedzialnością za ich jakość.

92. Zgodnie z orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, w każdym przypadku mając na uwadze wszystkie istotne czynniki( ). Ocena ta wiąże się z pewną współzależnością między uwzględnianymi czynnikami, w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług. Niewielki stopień podobieństwa między oznaczonymi towarami lub usługami może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa między znakami towarowymi i odwrotnie. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej odróżniający jest znak towarowy. Przy ocenie charakteru odróżniającego należy rozpatrzyć w szczególności samoistne cechy znaku towarowego, włącznie z faktem, że jest on lub też nie jest pozbawiony wszelkich elementów opisowych w stosunku do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zakres geograficzny i okres używania tego znaku, rozmiar inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak towarowy umożliwia zidentyfikowanie towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych( ). Tak samo w celu oceny podobieństwa danych towarów lub usług pod uwagę bierze się wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują stosunek między tymi towarami lub usługami. Czynniki te obejmują w szczególności ich rodzaj, przeznaczenie, wykorzystanie, jak też to, czy są one względem siebie konkurencyjne, czy też się uzupełniają( ).

93. Wreszcie decydującą rolę przy ocenie tego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odgrywa sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnego konsumenta rozpatrywanych towarów lub usług( ).

94. Zatem z orzecznictwa tego można wywnioskować, że ocena podobieństwa między usługami i towarami, która ściśle wiąże się z istnieniem lub brakiem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jest kwestią stanu faktycznego, która w każdym przypadku wynika ze zbadania wszystkich okoliczności danego przypadku. W związku z tym wydaje się, że trudno będzie określić z góry, że usługi świadczone w ramach handlu detalicznego towarami w żadnym wypadku nie są podobne do niektórych rodzajów innych usług świadczonych ogólnie w ramach dystrybucji lub do towarów, których dotyczą. Wykluczenie z góry takiego podobieństwa mogłoby prowadzić w pewnych okolicznościach do podania w wątpliwość samej funkcji znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie pochodzenia towarów i usług, które oznacza.

95. Najbardziej zgodnym z prawem znaków towarowych sposobem na ograniczenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, a zatem zakresu ochrony przyznanej w wyniku zarejestrowania znaków towarowych dla usług świadczonych w ramach handlu detalicznego towarami, jest dokładne i pełne zdefiniowanie świadczonych usług i towarów, których usługi te dotyczą.

96. W przypadku dostarczenia tych szczegółów właściwe organy powinny ocenić w każdym przypadku, czy w odniesieniu do opisanych w ten sposób usług, w ich zakresie i dziedzinie, w jakiej są świadczone, może istnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zainteresowanych konsumentów z powodu, z jednej strony, identyczności lub podobieństwa danych oznaczeń i z drugiej strony, identyczności lub podobieństwa usług lub towarów objętych oznaczeniem osoby trzeciej i usług świadczonych w ramach sprzedaży detalicznej towarów przez sprzedawcę detalicznego. Takie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd będzie można stwierdzić tylko wówczas, gdy w świetle wszystkich szczególnych okoliczności danego przypadku zainteresowani konsumenci będą mogli uznać, że usługi lub towary oznaczone znakiem towarowym osoby trzeciej mają takie samo pochodzenie co usługi świadczone przez sprzedawcę detalicznego w ramach sprzedaży detalicznej towarów, to znaczy – zgodnie z orzecznictwem przytoczonym przez Bundespatentgericht – że usługi lub towary tej osoby trzeciej były świadczone lub zostały wytworzone pod kontrolą sprzedawcy detalicznego, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość.

97. W przeciwieństwie do Bundespatentgericht nie sądzę jednak, by okoliczność, że w opinii konsumentów dystrybutorzy przeprowadzają jakąś kontrolę jakości towarów, które sprzedają, niezależnie od faktu, czy są one oznaczone znakiem towarowym danego dystrybutora, czy znakiem towarowym producenta, może prowadzić do przypuszczenia, że towary te należy uznać ogólnie za analogiczne do usług świadczonych w ramach sprzedaży towarów. Towary te z natury różnią się od usług. Zatem nie można zakładać ich podobieństwa. Tak więc to na podstawie cech własnych tych usług i towarów w każdym przypadku będzie można ocenić, czy ze względu na ich charakter, przeznaczenie i wykorzystanie oraz ich możliwy konkurencyjny lub komplementarny charakter mogą być one uznane za podobne.

98. Ponadto nie sądzę również, by orzecznictwo Trybunału bezwzględnie prowadziło do przyjęcia szerokiej wykładni tych kryteriów. Jak zostało stwierdzone, pojęcie podobieństwa należy interpretować w związku z pojęciem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i jak zdecydował Trybunał obradując w składzie wielkiej izby( ), nie można zakładać, że istnieje takie prawdopodobieństwo. Ochrona właściciela znaku towarowego wymaga w konsekwencji dowodu na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców( ).

99. W świetle tych rozważań byłbym skłonny uznać, że skoro rejestracja znaków towarowych dla usług świadczonych w ramach sprzedaży detalicznej towarów jest uzależniona od sprecyzowania zakresu usług i towarów, których usługi te dotyczą, to rejestracja tych znaków nie powinna prowadzić do przyznania właścicielowi tych znaków nieograniczonej ochrony. W tym punkcie podzielam stanowisko wyrażone przez dyrektora OHIM w cytowanym obwieszczeniu nr 3/01, zgodnie z którym chociaż nie można wykluczyć ryzyka pomylenia usług świadczonych w ramach sprzedaży detalicznej towarów ze sprzedawanymi towarami, to niemniej jest ono mało prawdopodobne, poza sytuacjami, w których występują szczególne okoliczności, na przykład gdy odpowiednie znaki towarowe są identyczne lub prawie identyczne i dobrze zakorzenione na rynku( ).

100. W świetle tych rozważań proponuję Trybunałowi, aby na trzecie pytanie prejudycjalne udzielił odpowiedzi, że nie należy wyznaczać zakresu podobieństwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy między usługami świadczonymi w ramach handlu detalicznego towarami a innymi usługami oferowanymi w ramach dystrybucji towarów lub samymi towarami oferowanymi do sprzedaży przez sprzedawcę detalicznego.

IV – Wnioski

101. W świetle powyższych rozważań proponuję Trybunałowi, aby na postawione przez Bundespatentgericht (Niemcy) pytanie odpowiedział w następujący sposób:

„1) Usługi świadczone w ramach handlu detalicznego towarami, które są odrębne od samej sprzedaży i które można zidentyfikować, mogą zgodnie z pierwszą dyrektywą Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, stanowić usługę, dla której można zarejestrować znak usługowy.

2) Zakres usług świadczonych przez sprzedawcę detalicznego w ramach handlu detalicznego towarami, dla których można zarejestrować znak usługowy, musi zgodnie z dyrektywą być określony w sposób umożliwiający rozpoznanie, na czym konkretnie polega świadczenie takich usług. Określenia takie jak „handel detaliczny” lub „usługi sprzedaży detalicznej” nie są wystarczająco dokładne, aby opisać zakres świadczonych w ten sposób usług. Rejestracja znaku towarowego dla usług świadczonych w ramach sprzedaży detalicznej towarów musi również pozwalać na ustalenie, jakie są towary lub kategorie towarów, których usługi te dotyczą.

3) Nie ma potrzeby wyznaczenia zakresu podobieństwa w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) i art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy między usługami świadczonymi w ramach handlu detalicznego towarami a innymi usługami oferowanymi w ramach dystrybucji towarów lub samymi towarami oferowanymi do sprzedaży przez sprzedawcę detalicznego”.