Oczywiście kwestię, czy znak towarowy stał się w handlu nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, należy ocenić nie tylko w odniesieniu do postrzegania przez konsumentów lub użytkowników końcowych, lecz także stosownie do uwarunkowań danego rynku przy uwzględnieniu postrzegania przez przedsiębiorców, takich jak sprzedawcy. Jednakże ogólnie postrzeganie przez konsumentów lub użytkowników końcowych ma rolę rozstrzygającą. Okoliczność, że sprzedawcy są świadomi istnienia wspomnianego znaku towarowego i pochodzenia, które on wskazuje, nie może sama wykluczyć takiego wygaśnięcia.

Prawodawca Unii Europejskiej potwierdził tę istotną funkcję znaku towarowego, stanowiąc w art. 2 dyrektywy 2008/95 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, iż oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, mogą stanowić znak towarowy jedynie pod warunkiem, że umożliwiają one odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Konsekwencje tego warunku wynikają w szczególności z art. 3 i 12 wspomnianej dyrektywy. Podczas gdy art. 3 wylicza sytuacje, w których znak towarowy od początku nie może pełnić funkcji wskazania pochodzenia, art. 12 ust. 2 lit. a) tejże dyrektywy dotyczy sytuacji, w której znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną i tym samym stracił swój charakter odróżniający, tak że nie pełni już tej funkcji. Wtedy może zostać stwierdzone wygaśnięcie praw do tego znaku przyznanych jego właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 2008/95.

Dokonując wyważenia interesów właściciela znaku towarowego i jego konkurentów, które są związane z dyspozycyjnością oznaczeń, prawodawca Unii, ustanawiając przepis art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, uznał, że utrata charakteru odróżniającego przez ten znak towarowy może zostać podniesiona wobec właściciela, jedynie jeśli jest ona wynikiem jego działania lub zaniechania.

W tym względzie pojęciem „zaniechania” może być objęty brak skorzystania przez właściciela znaku towarowego we właściwym czasie z wyłącznego prawa, o którym mowa w art. 5 tejże dyrektywy, w celu wniesienia do właściwego organu o zakazanie danym osobom trzecim używania oznaczenia, w odniesieniu do którego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do tego znaku towarowego, ponieważ takie wnioski mają na celu utrzymanie charakteru odróżniającego wspomnianego znaku towarowego.

Jednakże przy założeniu nierezygnowania z poszukiwania opisanej równowagi wspomniane pojęcie nie jest w żaden sposób ograniczone do tego rodzaju braku skorzystania, lecz obejmuje wszystkie takie rodzaje nieskorzystania, w ramach których właściciel znaku towarowego okazuje się niewystarczająco czujny, jeśli chodzi o utrzymanie charakteru odróżniającego przez jego znak towarowy. Z tego względu w sytuacji, w której sprzedawcy produktu uzyskanego z materiału dostarczonego przez właściciela znaku towarowego nie informują na ogół swoich klientów o tym, że oznaczenie używane do wskazywania rozpatrywanego towaru zostało zarejestrowane jako znak towarowy, i przyczyniają się w ten sposób do przemiany tego znaku towarowego w nazwę powszechnie używaną, brak działania ze strony wspomnianego właściciela, który nie podejmuje żadnej inicjatywy mogącej zachęcić tych sprzedawców do wzmożonego używania wspomnianego znaku towarowego, może zostać uznany za zaniechanie w rozumieniu art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95.

Zatem art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że można uznać za „zaniechanie” w rozumieniu tego przepisu okoliczność, iż właściciel znaku towarowego powstrzymuje się od zachęcania sprzedawców do wzmożonego używania tego znaku przy sprzedaży towaru, dla którego wspomniany znak towarowy został zarejestrowany.

(por. pkt 32–34, 36; pkt 2 sentencji)