Sprawy połączone T-225/06, T-255/06, T-257/06 i T-309/06

Budějovický Budvar, národní podnik

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

„Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowych, słownego i graficznego, znaków towarowych BUD — Nazwy „bud” — Względne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 40/94”

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia 16 grudnia 2008 r. II ‐ 3562

Streszczenie wyroku

Izba odwoławcza Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) narusza art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, jeżeli stwierdza, na podstawie orzeczonego wyrokiem sądu francuskiego unieważnienia skutków rejestracji nazwy pochodzenia BUD dokonanej w odniesieniu do piwa w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) na mocy porozumienia lizbońskiego, że sprzeciw wniesiony wobec oznaczeń graficznego i słownego BUD, zgłoszonych do rejestracji w charakterze wspólnotowych znaków towarowych dla towarów i usług należących, odpowiednio, do klas 16, 21, 25 i 32 oraz 32, 33, 35, 38, 41 i 42 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, nie może zostać uwzględniony w oparciu o prawo „przedstawione jako nazwa pochodzenia”, które nie jest w rzeczywistości „nazwą pochodzenia”, jeżeli wspomniany wyrok był przedmiotem odwołania, które miało skutek zawieszający. Skoro we Francji skutki nazwy pochodzenia „bud” nie zostały ostatecznie unieważnione, izba odwoławcza powinna była uwzględnić na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 stosowne przepisy prawa krajowego i rejestrację dokonaną na mocy porozumienia lizbońskiego, i nie powinna była podawać w wątpliwość faktu, że wcześniejsze prawo, na które się powołano, stanowi „nazwę pochodzenia”. (por. pkt 83, 87, 90)

Jak wynika z motywu piątego rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, wspólnotowe prawo znaków towarowych nie zastępuje prawa znaków towarowych państw członkowskich. Na tej podstawie Sąd stwierdził, że ważność krajowego znaku towarowego nie może być podważona w ramach postępowania w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Z powyższego wynika, że system stworzony przez rozporządzenie nr 40/94 zakłada uwzględnienie przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) istnienia praw wcześniejszych na szczeblu krajowym. Tak więc art. 8 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że właściciel innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym o znaczeniu większym niż lokalne i wywołującego skutki w państwie członkowskim może na warunkach określonych w tym przepisie sprzeciwić się rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. W celu zapewnienia tej ochrony art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 odnosi się właśnie do „prawa państwa członkowskiego regulującego” wcześniejsze prawo, na które się powołano. Jeżeli w państwie będącym stroną porozumienia lizbońskiego o ochronie i międzynarodowej rejestracji nazw pochodzenia skutki nazwy pochodzenia nie zostały ostatecznie unieważnione, Urząd powinien uwzględnić na mocy art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 stosowne przepisy prawa krajowego i rejestrację dokonaną na mocy porozumienia lizbońskiego, i nie powinien podawać w wątpliwość faktu, że wcześniejsze prawo, na które się powołano, stanowi „nazwę pochodzenia”. Jeżeli Urząd żywi poważne wątpliwości co do kwalifikacji prawa wcześniejszego jako „nazwy pochodzenia”, a zatem co do ochrony, jaką należy mu przyznać na mocy wskazanych przepisów prawa krajowego, podczas gdy kwestia ta była właśnie przedmiotem postępowania sądowego w danym umawiającym się państwie, to na podstawie zasady 20 ust. 7 lit. c) rozporządzenia nr 2868/95 wykonującego rozporządzenie nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego ma on możliwość zawieszenia postępowania w sprawie sprzeciwu w oczekiwaniu na wydanie ostatecznego wyroku w tym zakresie. (por. pkt 88–91)

Z treści art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wynika, że Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) może nie uwzględnić okoliczności faktycznych lub dowodów, których strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie. Z brzmienia tego artykułu wynika, że co do zasady i z zastrzeżeniem odmiennych przepisów możliwe jest przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów przez strony po upływie terminów, którym podlega ich przedstawienie zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 40/94, oraz że w żaden sposób nie zabrania się Urzędowi uwzględnienia przywołanych czy przedstawionych z opóźnieniem okoliczności faktycznych i dowodów. (por. pkt 153)

Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego umożliwia wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym o znaczeniu większym niż lokalne. Cele i przesłanki związane z wykazaniem rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 różnią się od celów i przesłanek związanych z wykazaniem używania w obrocie handlowym oznaczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia, zwłaszcza gdy chodzi o nazwę pochodzenia zarejestrowaną na podstawie porozumienia lizbońskiego lub nazwę pochodzenia chronioną na podstawie umowy dwustronnej. W ramach stosowania art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 prawa do niektórych oznaczeń mogą nie podlegać wygaśnięciu, pomimo że oznaczenia te nie są „rzeczywiście” używane. Nazwa pochodzenia zarejestrowana na podstawie porozumienia lizbońskiego nie może zostać uznana za nazwę rodzajową, dopóki jest chroniona jako nazwa pochodzenia w kraju pochodzenia. Ponadto nazwa pochodzenia jest chroniona bez konieczności przeprowadzania procedury przedłużenia (art. 6 i art. 7 ust. 1 porozumienia lizbońskiego). Nie oznacza to jednak, że oznaczenie, na które powołano się na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, może nie być używane. Wnoszący sprzeciw może niemniej ograniczyć się do wykazania, że używanie rozpatrywanego oznaczenia miało miejsce w kontekście działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej bez konieczności udowodnienia, w znaczeniu i zgodnie z wymogami określonymi w art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 i w zasadzie 22 rozporządzenia nr 2868/95 wykonującego rozporządzenie nr 40/94, że wspomniany znak był rzeczywiście używany. Przyjęcie przeciwnej wykładni oznaczałoby obwarowanie oznaczeń, o których mowa w art. 8 ust. 4, wymogami odnoszącymi się specyficznie do znaków towarowych i rozszerzenie zakresu ich ochrony. Dodatkowo, w przeciwieństwie do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, w ramach stosowania art. 8 ust. 4 wnoszący sprzeciw musi jeszcze wykazać, że zgodnie z przepisami danego państwa członkowskiego dane oznaczenie daje mu prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego. Z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 nie wynika, by rozpatrywane oznaczenie musiało być używane na terytorium państwa, którego przepisy są przywoływane na poparcie ochrony tego oznaczenia. Oznaczenia, o których mowa we wspomnianym powyżej artykule, mogą być objęte ochroną na konkretnym terytorium, chociaż nie były używane na tym konkretnym terytorium, lecz wyłącznie w innym miejscu. Należy sprawdzić, czy dokumenty dostarczone przez wnoszącego sprzeciw w toku postępowania administracyjnego odzwierciedlają używanie danych oznaczeń w kontekście działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej, bez względu na terytorium, na którym oznaczenia te były używane. Wreszcie zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw opiera się na oznaczeniu „używanym” w obrocie handlowym. Z powyższego przepisu nie wynika, by wnoszący sprzeciw musiał wykazać, że rozpatrywane oznaczenie było używane przed zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego. Można wymagać co najwyżej, tak jak ma to miejsce w przypadku wcześniejszych znaków towarowych i wyłącznie w celu uniknięcia wykorzystania wcześniejszego prawa w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu, aby dane oznaczenie było używane przed publikacją zgłoszenia znaku towarowego w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych. (por. pkt 163, 166–169)

Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego pozwala na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym o znaczeniu większym niż lokalne. Brzmienie wspomnianego artykułu skłania do wniosku, że przepis ten nie dotyczy znaczenia używania oznaczenia, lecz znaczenia samego oznaczenia. W ramach stosowania art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 znaczenie oznaczenia obejmuje geograficzny zakres jego ochrony. Zakres ten nie może być wyłącznie lokalny, gdyż w takim wypadku nie można by było uwzględnić sprzeciwu wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Artykuł 107 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Wcześniejsze prawa o znaczeniu lokalnym”, precyzuje zresztą, że „[w]łaściciel wcześniejszego prawa, które ma tylko lokalne znacznie, może sprzeciwić się używaniu wspólnotowego znaku towarowego na terytorium, na którym jego prawo jest chronione, w zakresie, w jakim zezwala na to ustawodawstwo danego państwa członkowskiego”. Znaczenie prawa jest zatem ściśle związane z terytorium, na którym to prawo podlega ochronie. (por. pkt 180)

Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego pozwala na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym o znaczeniu większym niż lokalne. Na mocy wspomnianego artykułu, zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym lub prawem państwa członkowskiego mającym zastosowanie do oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie, oznaczenie to musi przyznawać właścicielowi prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego. Ze względu na to, że art. 8 rozporządzenia nr 40/94 dotyczy względnych podstaw odmowy rejestracji, i z uwagi na treść art. 74 tego rozporządzenia ciężar dowodu przy wykazaniu, iż rozpatrywane oznaczenie uprawnia do zakazania używania późniejszego znaku towarowego, spoczywa na wnoszącym sprzeciw w postępowaniu przed Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory). W tym kontekście należy mieć w szczególności na uwadze przywoływane uregulowania krajowe i orzeczenia wydane w danym państwie członkowskim. Na tej podstawie wnoszący sprzeciw powinien wykazać, że dane oznaczenie objęte jest zakresem stosowania przywoływanych przepisów danego państwa członkowskiego i że przyznaje prawo zakazania używania późniejszego znaku towarowego. W świetle art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 dowody przedstawione przez wnoszącego sprzeciw powinny wpisywać się w kontekst zgłoszonego do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. (por. pkt 184, 185, 187)