Ustanowiona w art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego zasada badania przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) stanu faktycznego z urzędu nie znajduje zastosowania do problematyki dowodu rzeczywistego używania znaku w ramach postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do tego znaku.

Po pierwsze, z art. 15 rozporządzenia nr 207/2009 wynika, iż jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji wspólnotowy znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w Unii Europejskiej, ów znak podlega sankcjom przewidzianym w tym rozporządzeniu, w tym stwierdzeniu wygaśnięcia związanych z nim praw, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

Po drugie, art. 42 ust. 2 i art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wyraźnie wskazują, że to do właściciela danego znaku, pod rygorem oddalenia sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie prawa do znaku, należy przedstawienie dowodu na okoliczność rzeczywistego używania tego znaku lub istnienia uzasadnionych powodów jego nieużywania.

W tym zakresie okoliczność, że w odróżnieniu od art. 42 ust. 2 i art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 art. 51 ust. 1 tego rozporządzenia nie wskazuje, że to do właściciela należy przedstawienie dowodu rzeczywistego używania danego znaku lub istnienia uzasadnionych powodów jego nieużywania, nie może być interpretowana w ten sposób, że prawodawca Unii pragnął odstąpić od tej reguły ciężaru dowodu w postępowaniach w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku.

Brak wyjaśnień dotyczących ciężaru dowodu w art. 51 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 daje się ponadto łatwo wytłumaczyć tym, że celem tego ustępu art. 51, zatytułowanego „Podstawy wygaśnięcia”, jest wskazanie podstaw wygaśnięcia prawa do znaku towarowego, co nie wymaga udzielania wyjaśnień w zakresie kwestii związanych z ciężarem dowodu.

Natomiast art. 42 i 57 rozporządzenia nr 207/2009 mają w głównej mierze charakter proceduralny. Tymczasem art. 42 ust. 2 i art. 57 ust. 2 służą w szczególności stworzeniu ram dla kwestii incydentalnej podniesionej przez stronę pozwaną, która próbuje podważyć tytuł wnioskodawcy do dalszego prowadzenia postępowania, które wszczął.

To właśnie ze względu na taki kontekst proceduralny, który jest właściwy dla postępowań w sprawie sprzeciwu i w sprawie unieważnienia prawa do znaku, prawodawca Unii przewidział, aby umożliwić uregulowanie takich kwestii incydentalnych, których rozstrzygnięcie ma charakter wstępny dla dalszego toku postępowania głównego, z którym są związane, że dowód na okoliczność rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego musi zostać przedstawiony przez jego właściciela i że w braku takiego dowodu sprzeciw lub wniosek o unieważnienie zostaną oddalone.

Natomiast okoliczność, że tego rodzaju kwestia wstępna jest z założenia wykluczona w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, z łatwością znajduje wyjaśnienie w tym, że chociaż art. 57 rozporządzenia nr 207/2009 dotyczy zarówno postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, jak i postępowań w sprawie unieważnienia prawa do znaku, to przepis taki jak zawarty w art. 57 ust. 2 tego rozporządzenia jest ograniczony wyłącznie do tego ostatniego rodzaju postępowań.

Po trzecie, zasada określona w taki incydentalny sposób w art. 42 ust. 2 i art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którą właściciel wcześniejszego znaku towarowego jest zobowiązany przedstawić dowód rzeczywistego używania tego znaku, ogranicza się w rzeczywistości do wyrażenia tego, co wynika ze zdrowego rozsądku i z podstawowego wymogu skuteczności postępowania.

Bezsporne jest bowiem, że ów właściciel jest najlepszą, a w niektórych przypadkach wręcz jedyną osobą, która może przedstawić dowody konkretnych działań pozwalających poprzeć twierdzenie, zgodnie z którym rzeczywiście używał on swojego znaku, lub wskazać uzasadnione powody jego nieużywania. Jest tak w szczególności w przypadku dowodów pozwalających na dowiedzenie takiego używania, wymienionych przykładowo w zasadzie 22 ust. 4 rozporządzenia nr 2868/95 wykonującego rozporządzenie nr 40/94, takich jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie lub ogłoszenia prasowe.

Zatem z łącznej lektury art. 15, art. 42 ust. 2, art. 51 ust. 1 i art. 57 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 można wywieść, że w ramach postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego to jego właściciel, a nie Urząd, działając z urzędu, jest zobowiązany co do zasady wykazać rzeczywiste używanie tego znaku.

Podobnie należy stwierdzić w tym względzie, że w zakresie, w jakim zasada 40 ust. 5 rozporządzenia nr 2868/95 stanowi, iż dowód rzeczywistego używania znaku ma być przedstawiony przez właściciela tego znaku, przepis ten ogranicza się do wskazania reguły dotyczącej ciężaru dowodu, która nie narusza rozporządzenia nr 207/2009, a wręcz przeciwnie, wynika z postanowień i z systematyki tego ostatniego.

(por. pkt 53, 55–65)