Jeżeli chodzi o przesłankę, zgodnie z którą rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego można odmówić na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 jedynie wówczas, gdy jest on „niezbędny” do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, przesłanka ta nie oznacza, iż dany kształt musi być jedynym zapewniającym uzyskanie tego efektu.

Co się tyczy przesłanki dotyczącej tego, że wspomnianą podstawą odmowy rejestracji objęte są wszystkie oznaczenia tworzone „wyłącznie” przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego, Trybunał uściślił, że obecność nawet kilku drugorzędnych elementów będących przejawem inwencji twórczej w oznaczeniu, w którym wszystkie zasadnicze elementy wynikają z rozwiązania technicznego, którego oznaczenie to stanowi wyraz, nie podważa stwierdzenia, że owo oznaczenie jest tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego. Dodatkowo podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 znajduje zastosowanie jedynie wówczas, gdy wszystkie zasadnicze właściwości oznaczenia mają charakter funkcjonalny, co oznacza, że na podstawie tego przepisu nie można odmówić rejestracji oznaczenia, jeżeli dany kształt towaru zawiera niebagatelny element, który nie ma takiego charakteru, jak na przykład element ozdobny czy fantazyjny, który odgrywa istotną rolę we wspomnianym kształcie.

Ograniczając podstawę odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego do oznaczeń tworzonych „wyłącznie” przez kształt towaru „niezbędny” do uzyskania efektu technicznego, prawodawca słusznie uznał, iż każdy kształt towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny, a w konsekwencji zakazanie rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego tylko z tego względu, że wykazuje on cechy użytkowe, byłoby niewłaściwe. Dzięki wyrażeniom „wyłącznie” i „niezbędny” wspomniany przepis zapewnia, że rejestracji nie podlegają jedynie te kształty towaru, które są wyłącznie wyrazem zastosowanego rozwiązania technicznego i których rejestracja w charakterze znaku towarowego rzeczywiście utrudniłaby stosowanie danego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa. Taka rejestracja nazbyt ograniczałaby bowiem możliwości konkurentów w zakresie wprowadzenia na rynek kształtów towaru, które stanowią realizację tego samego rozwiązania technicznego.

Prawidłowe zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wymaga, by organ rozpoznający zgłoszenie rozpatrywanego oznaczenia do rejestracji w charakterze znaku towarowego właściwie ustalił zasadnicze właściwości tego oznaczenia, czyli najważniejsze elementy tego oznaczenia. Ustaliwszy zasadnicze właściwości oznaczenia, właściwy organ musi jeszcze ocenić, czy wszystkie te właściwości pełnią w przypadku rozpatrywanego towaru funkcję techniczną.

Wprowadzenie do art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zakazu rejestracji w charakterze znaku towarowego wszelkich oznaczeń tworzonych przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego zapewnia, że przedsiębiorstwa nie będą mogły wykorzystywać prawa znaków towarowych do nieograniczonego w czasie przedłużania praw wyłącznych dotyczących rozwiązań technicznych.

Ponadto prawodawca ze szczególną rygorystycznością uznał kształty niezbędne do uzyskania efektu technicznego za niezdolne do tego, by można je było zarejestrować jako znak towarowy, ponieważ podstawy odmowy rejestracji określone w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94 zostały przez niego wykluczone z zakresu stosowania wyjątku przewidzianego w art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia. Z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia wynika bowiem, że nawet gdyby w następstwie używania kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego uzyskał charakter odróżniający, to wciąż jego rejestracja w charakterze znaku towarowego byłaby niedozwolona.

W konsekwencji art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 stanowi przeszkodę, która może zapobiec temu, by oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego mogło zostać zarejestrowane jako znak towarowy, nawet jeżeli oznaczenie to mogłoby pełnić podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom określenia źródła pochodzenia danych towarów lub usług, pozwalając im na odróżnienie, bez ryzyka wprowadzenia w błąd, tych towarów lub usług od towarów lub usług mających inne pochodzenie.

(zob. pkt 33–35)