Sprawa T‑385/09

Annco, Inc.

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ANN TAYLOR LOFT – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy LOFT – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

Streszczenie wyroku

1. Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji – Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b))

2. Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie odwoławcze – Skarga do sądu wspólnotowego – Właściwość Sądu – Zmiana decyzji Urzędu – Ocena w świetle kompetencji przyznanych izbie odwoławczej

(rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 64 ust. 1)

1. Nie istnieje w odczuciu przeciętnego konsumenta francuskiego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w przypadku oznaczenia słownego ANN TAYLOR LOFT, o którego rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego wniesiono dla artykułów skórzanych i odzieżowych należących odpowiednio do klas 18 i 25 porozumienia nicejskiego oraz słownego znaku towarowego LOFT, zarejestrowanego wcześniej we Francji dla identycznych artykułów.

Niezależnie od identyczności towarów, wobec nikłego podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń odbiorcy, przyzwyczajeni, że ta sama firma odzieżowa używa znaków pochodnych od znaku podstawowego, nie powiążą oznaczeń ANN TAYLOR LOFT i LOFT, jako że znak wcześniejszy nie zawiera elementu „ann taylor”, który jest elementem najsilniej odróżniającym zgłoszonego znaku towarowego.

(por. pkt 22, 48)

2. Izba odwoławcza jest uprawniona na mocy art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego do wykonania kompetencji organu, który wydał zaskarżoną przed nią decyzję. W związku z tym Sąd może, w ramach swojej właściwości, wykonać kompetencje organów niższego rzędu Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), których decyzje podlegają zaskarżeniu do izby odwoławczej. Sąd może zatem wydać decyzję w miejsce i w granicach uprawnień eksperta, Wydziału Sprzeciwów lub Wydziału Unieważnień. Sąd nie może natomiast wydać decyzji, do wydania której organy te nie mają kompetencji. Z tego względu Sąd nie może dokonać rejestracji znaku towarowego, gdyż czynność ta nie należy ani do kompetencji eksperta, ani Wydziału Sprzeciwów.

(por. pkt 52)

WYROK SĄDU (ósma izba)

z dnia 17 lutego 2011 r.( )

Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ANN TAYLOR LOFT – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy LOFT – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T‑385/09

Annco, Inc., z siedzibą w Wilmington, Delaware (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez G. Trieta, adwokata,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była

Freche et fils associés, z siedzibą w Paryżu (Francja),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 lipca 2009 r. (sprawa R 1485/2008‑1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Freche et fils associés a Annco, Inc.,

SĄD (ósma izba),

w składzie, podczas narady: M.E. Martins Ribeiro (sprawozdawca), prezes, S. Papasavvas i A. Dittrich, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 2 października 2009 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 11 stycznia 2010 r.,

uwzględniając, że w terminie miesiąca od dnia powiadomienia stron o zakończeniu procedury pisemnej nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia fazy ustnej postępowania,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 16 marca 2004 r. na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)], Annco, Inc. dokonała w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to oznaczenie słowne ANN TAYLOR LOFT.

3 Towary i usługi, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klas 18, 25 i 35 porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane i zmienione, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

– klasa 18: „Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; kufry i torby podróżne; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne; torebki, portmonetki, walizki”;

– klasa 25: „Odzież, obuwie, nakrycia głowy, sukienki, spódnice, garnitury, dżinsy, swetry, koszule, T‑shirty, podkoszulki, stroje sportowe, pulowery, kamizelki, rękawiczki, piżamy i koszule nocne, szlafroki, stroje kąpielowe, bluzki, obuwie, spodnie, szorty, kurtki, prochowce, skarpetki, wyroby pończosznicze, kapelusze i czapki, paski, chusty i fulary, bielizna osobista”;

– klasa 35: „Usługi sprzedaży detalicznej; usługi sprzedaży detalicznej produktów za pomocą ogólnoświatowych sieci informatycznych; usługi sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia, torebek, galanterii ze skóry i imitacji skóry, biżuterii, produktów toaletowych, perfum i kosmetyków”.

4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 51/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r.

5 W dniu 18 marca 2005 r. Freche et fils associés wniosła, na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009), sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, zarzucając prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].

6 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na niektóre towary i usługi objęte słownym znakiem towarowym LOFT, zarejestrowanym we Francji w dniu 22 sierpnia 2003 r. pod numerem 13089435, ze skutkiem od dnia 16 marca 2001 r., między innymi dla towarów należących do klas 18 i 25 i odpowiadających następującemu opisowi:

– klasa 18: „Skóra i imitacje skóry; galanteria ze skóry i imitacji skóry (z wyjątkiem etui dostosowanych do konkretnych wyrobów, rękawiczek i pasków); portmonetki inne niż z metali szlachetnych; torebki; torby podróżne; walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej; kufry podróżne; narzuty ze skór (futer), ircha inna niż do czyszczenia; skóry zwierzęce; kufry bagażowe i walizki; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne; laski”;

– klasa 25: „Odzież, bielizna osobista, odzież sportowa inna niż do nurkowania, paski, rękawiczki, obuwie, nakrycia głowy”.

7 Sprzeciw dotyczył wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego.

8 Decyzją z dnia 12 sierpnia 2008 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw w odniesieniu do towarów należących do klas 18 i 25 z uwagi na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i oddalił sprzeciw w odniesieniu do usług należących do klasy 35. Wydział Sprzeciwów stwierdził identyczność towarów i uznał, że w ramach całościowej oceny oznaczenia LOFT i ANN TAYLOR LOFT wykazują przeciętny stopień podobieństwa, jako że w obu oznaczeniach zawarta jest idea loftu. Uwzględniając identyczność towarów oraz że słowo „loft” zachowuje niezależną pozycję odróżniającą w zgłoszonym znaku, konsumenci mogliby uznać, iż towary pochodzą od przedsiębiorstw powiązanych.

9 W dniu 10 października 2008 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009).

10 Decyzją z dnia 1 lipca 2009 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. Uznała ona w szczególności, po pierwsze, że towary objęte zgłoszonym znakiem i znakiem wcześniejszym są identyczne, a po drugie, że mimo znacznego podobieństwa koncepcyjnego sporne oznaczenia są w ramach całościowej oceny w niewielkim stopniu podobne. Izba Odwoławcza uznała, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ponieważ wspólne słowo „loft” jest elementem dominującym zgłoszonego znaku i jedynym elementem znaku wcześniejszego. Właściwy krąg odbiorców, złożony z przeciętnych francuskich nabywców artykułów skórzanych i odzieżowych, mógłby uznać, że pochodzenie towarów jest takie samo lub że ANN TAYLOR LOFT jest nazwą nowej gamy produktów spółki Freche et fils associés.

Żądania stron

11 Skarżąca wnosi do Sądu o:

– uznanie skargi za zasadną;

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

– zmianę zaskarżonej decyzji poprzez spowodowanie rejestracji znaku towarowego ANN TAYLOR LOFT dla klas 18 i 25, dla których rejestracja została słusznie dopuszczona przez Wydział Sprzeciwów i nie została podważona;

– obciążenie OHIM kosztami postępowania.

12 OHIM wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

W przedmiocie żądania stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji

13 Skarżąca podnosi dwa zarzuty oparte na naruszeniu, po pierwsze, art. 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009, a po drugie, art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

14 Należy w pierwszej kolejności rozpatrzyć zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

15 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli: „z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.

16 Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia nr 207/2009 za znaki wcześniejsze należy uznać znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

17 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli odbiorcy mogą uznać, że towary lub usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [zob. wyrok Sądu z dnia 10 września 2008 r. w sprawie T‑325/06 Boston Scientific przeciwko OHIM – Terumo (CAPIO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. także analogicznie wyroki Trybunału: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C‑39/97 Canon, Rec. s. I‑5507, pkt 29; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C‑342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I‑3819, pkt 17].

18 Poza tym, jak wiadomo, prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności istotnych w sprawie (zob. ww. w pkt 17 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. także analogicznie wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C‑251/95 SABEL, Rec. s. I‑6191, pkt 22; ww. w pkt 17 wyroki: w sprawie Canon, pkt 16; w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18).

19 Owa całościowa ocena oznacza pewną współzależność branych pod uwagę czynników, w szczególności podobieństwa znaków i podobieństwa oznaczonych nimi towarów lub usług. Stąd niski stopień podobieństwa pomiędzy oznaczonymi towarami lub usługami może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa między samymi znakami i odwrotnie [wyrok Trybunału z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C‑234/06 P Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑7333, pkt 48; wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T‑6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II‑4335, pkt 25; zob. także analogicznie ww. w pkt 17 wyrok w sprawie Canon, pkt 17]. Współzależność tych czynników znajduje wyraz w motywie 8 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami (zob. ww. w pkt 17 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 72 i przytoczone tam orzecznictwo).

20 Co więcej, całościowa ocena w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących. Z brzmienia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym „[…] istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia [odbiorców] w błąd”, wynika bowiem, że sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług odgrywa decydującą rolę w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Przeciętny konsument postrzega zaś zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych elementów (zob. ww. w pkt 17 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 73 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. także analogicznie ww. w pkt 18 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23).

21 Na potrzeby całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów uważa się za właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że przeciętny konsument rzadko kiedy ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania między poszczególnymi znakami i w tym zakresie musi ufać ich niedoskonałemu obrazowi zachowanemu w pamięci. Należy również uwzględnić, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może różnić się w zależności od kategorii towarów lub usług [wyroki Sądu: z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T‑104/01 Oberhauser przeciwko OHIM – Petit Liberto (Fifties), Rec. s. II‑4359, pkt 28; z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T‑186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM – Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. s. II‑1887, pkt 38; zob. także analogicznie ww. w pkt 17 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26].

22 W niniejszej sprawie wcześniejszym znakiem towarowym jest krajowy znak towarowy zarejestrowany we Francji. Zatem jak stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 12 zaskarżonej decyzji, badanie należy ograniczyć do terytorium Francji. Bezsporne jest ponadto, że właściwy krąg odbiorców – na co słusznie wskazała Izba Odwoławcza w pkt 13 zaskarżonej decyzji – składa się z przeciętnych konsumentów francuskich artykułów skórzanych i odzieżowych, co odpowiada znacznej części społeczeństwa. Powyższe stwierdzenia, które nie zostały zakwestionowane przez strony, należy podtrzymać.

23 To właśnie w świetle powyższych rozważań należy przeprowadzić badanie dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą oznaczeń.

W przedmiocie podobieństwa towarów

24 W tej kwestii wystarczy stwierdzić, że stanowisko Izby Odwoławczej przedstawione w pkt 10 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym towary rozpatrywane w niniejszej sprawie są identyczne, niezakwestionowane przez skarżącą, zasługuje na podtrzymanie.

W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

25 Jak wskazano już w pkt 20 powyżej, całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w zakresie w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa spornych znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. (zob. także wyrok Trybunału z dnia 2 września 2010 r. w sprawie C‑254/09 P Klein Trademark Trust przeciwko OHIM, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo).

26 Z orzecznictwa wynika także, że dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku z ich istotnych aspektów, to jest aspektów wizualnych, fonetycznych lub koncepcyjnych (ww. w pkt 19 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 30; ww. w pkt 17 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 89; zob. także analogicznie ww. w pkt 18 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23).

27 W niniejszej sprawie znak wcześniejszy składa się wyłącznie ze słowa „loft”, podczas gdy zgłoszonych znak towarowy składa się z elementu słownego „ann taylor loft”.

28 Izba Odwoławcza stwierdziła, po pierwsze, że istnieją podobieństwa wizualne i fonetyczne między oznaczeniami, lecz że podobieństwo to nie jest znaczne, ponieważ w zgłoszonym znaku słowo „loft” poprzedzone jest innymi elementami. O ile zaś skarżąca twierdzi, że wrażenia wizualne i fonetyczne są bardzo różne z racji istnienia w zgłoszonym znaku dominującego elementu „ann taylor”, przyznaje ona, że istnieje „słaby stopień podobieństwa między oznaczeniami”. Ustalenie Izby Odwoławczej w tej kwestii należy zatem podtrzymać.

29 Po drugie, jeżeli chodzi o podobieństwo koncepcyjne, Izba Odwoławcza, utrzymując w mocy ustalenia Wydziału Sprzeciwów, uznała w pkt 18 i 20 zaskarżonej decyzji, że oznaczenie słowne ANN TAYLOR LOFT przypomina imię i nazwisko osoby pochodzenia anglosaskiego, gdzie słowo „ann” można z łatwością uznać za imię, słowo „taylor” za drugie imię lub część imienia, a słowo „loft” za nazwisko. Izba Odwoławcza dodała w pkt 19 zaskarżonej decyzji, na podstawie wyroku Sądu z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie T‑212/07 Harman International Industries przeciwko OHIM – Becker (Barbara Becker), Zb.Orz. s. II‑3431, że element „loft” jako nazwisko byłby elementem dominującym zgłoszonego znaku. Ponadto Izba Odwoławcza uznała, w pkt 23 zaskarżonej decyzji, że słowo „loft” ma charakter odróżniający, jako że we Francji jest słowem obcym, które niekoniecznie będzie postrzegane jako nazwa rodzajowa wskazująca na miejsce sprzedaży towarów. Słowo „loft” będzie raczej postrzegane jako rzeczownik angielski pozbawiony znaczenia lub jako nazwisko.

30 Skarżąca kwestionuje to rozumowanie. Jej zdaniem bowiem odbiorcy francuscy nie będą postrzegali wspólnego dla obu oznaczeń słowa „loft” jako nazwiska pochodzenia anglosaskiego, ponieważ słowo to jest używane w języku francuskim na określenie przestrzeni magazynowej zamienionej na przestrzeń użytkową do celów mieszkalnych lub handlowych. Zatem mimo obecności w obu oznaczeniach słowa „loft”, element „ann taylor”, jako element odróżniający i dominujący znaków towarowych ANN TAYLOR i ANN TAYLOR LOFT, dominuje nad całością w takim stopniu, że wszystkie pozostałe elementy składowe są bez znaczenia. Jej zdaniem nie ma więc żadnego podobieństwa koncepcyjnego między oznaczeniami w niniejszej sprawie.

31 Trzeba stwierdzić, że rozumowanie Izby Odwoławczej, oparte na błędnej przesłance, nie może zostać podtrzymane.

32 Jak bowiem wskazał to już w decyzji Wydział Sprzeciwów, słowo „loft” nie jest słowem obcym, a przeciwnie, jest słowem, które w języku francuskim określa pewien rodzaj pomieszczenia mieszkalnego. Choć pochodzące od podobnego słowa angielskiego, słowo „loft” weszło do języka francuskiego i jest w pełni słowem francuskim. W związku z tym przeciętny odbiorca francuski, widząc to słowo, mające określone znaczenie znane temu odbiorcy, powiąże je z określonym rodzajem pomieszczenia mieszkalnego, a nie z nazwiskiem obcojęzycznym, co do którego nawet OHIM przyznaje zresztą, że nie jest ono bardzo rozpowszechnione w krajach anglosaskich. Ponadto nie można w sposób zasadny utrzymywać, że słowo „loft” jest w języku francuskim rzadko używane.

33 Jednakże nie można przyjąć argumentu skarżącej, zgodnie z którym element „ann taylor” jest dominujący w ogólnym wrażeniu, ponieważ oznaczenia ANN TAYLOR i ANN TAYLOR LOFT cieszą się renomą u odbiorców.

34 W tej kwestii wystarczy stwierdzić, że skarżąca nie podała żadnego elementu dowodu wskazującego na renomę oznaczeń ANN TAYLOR LOFT lub ANN TAYLOR u właściwego kręgu odbiorców, jako że dowody w tym zakresie ograniczają się do Stanów Zjednoczonych. Istnienie strony internetowej nie jest wystarczającym dowodem renomy. Sama skarżąca wyjaśnia zresztą, że „podjęła pewne działania mające umożliwić jej rozszerzenie działalności na inne kraje, w tym należące do Unii Europejskiej”, co wskazuje wyraźnie na brak rzeczywistej renomy zgłoszonego znaku towarowego i oznaczenia ANN TAYLOR na terytorium Unii Europejskiej, w tym we Francji.

35 Ponadto przyjąwszy nawet, że element „ann taylor” można uznać za dominujący w oznaczeniu ANN TAYLOR LOFT, ocena podobieństwa koncepcyjnego nie może ograniczać się tylko do elementu dominującego, ponieważ zgodnie z orzecznictwem ocena podobieństwa wyłącznie na podstawie elementu dominującego jest dopuszczalna tylko pod warunkiem, że wszystkie inne elementy są bez znaczenia (wyrok Trybunału z dnia 3 września 2009 r. w sprawie C‑498/07 P Aceites del Sur-Coosur przeciwko Koipe i OHIM, Zb.Orz. s. I‑7371, pkt 62).

36 Słowa „loft” zawartego w zgłoszonym znaku nie można zaś uznać za pozbawione znaczenia dla całościowego wrażenia, jako że uzupełnia ono element „ann taylor”, dodając mu cechę charakterystyczną, która może oznaczać, zważywszy na kategorię oznaczonych towarów, na kolekcję ubrań odwołującą się do określonego stylu życia związanego z ową nową formą mieszkania lub przejmującą stamtąd pewne zasady.

37 Tym niemniej nie można zaprzeczyć, że w całościowym wrażeniu wywoływanym przez zgłoszony znak towarowy element „ann taylor” ma w sposób oczywisty charakter bardziej odróżniający dla odbiorcy francuskiego niż słowo „loft”, choćby z tego względu, że słowo to ma jasne i konkretne znaczenie w języku francuskim. Element „ann taylor” odwołuje się do imion, czy do imienia i nazwiska angielskiego, w związku z czym silniej przyciągnie uwagę odbiorców francuskich.

38 Jak wynika z powyższego, ogólnie rzecz biorąc, po stwierdzeniu niewielkich podobieństw wizualnych i fonetycznych, jak również pewnego podobieństwa koncepcyjnego oznaczeń, i uwzględniając, iż element „ann taylor” jest najbardziej odróżniającym elementem zgłoszonego znaku towarowego, najsilniej przyciągającym uwagę właściwego kręgu odbiorców, należy stwierdzić, że ogólne podobieństwo rozpatrywanych oznaczeń jest niewielkie.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

39 Należy przypomnieć, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje, gdy stopień podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych i stopień podobieństwa towarów lub usług oznaczonych tymi znakami są łącznie wystarczająco wysokie (ww. w pkt 19 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 45).

40 Skarżąca twierdzi w istocie, że w związku z istnieniem elementu odróżniającego i dominującego „ann taylor” na początku oznaczenia ANN TAYLOR LOFT nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców poprzez wrażenie, iż rozpatrywane oznaczenia wskazują na dwie linie towarów oferowane przez to samo przedsiębiorstwo lub przez przedsiębiorstwa powiązane gospodarczo.

41 Izba Odwoławcza uznała natomiast w pkt 19 zaskarżonej decyzji, że słowo „loft” jest elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego, w związku z czym istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, zważywszy na identyczność towarów.

42 Tego rozumowania nie można przyjąć.

43 W tej kwestii należy stwierdzić – w związku z ustaleniami poczynionymi w ramach analizy podobieństwa koncepcyjnego rozpatrywanych oznaczeń – że słowo „loft” nie jest elementem dominującym zgłoszonego znaku towarowego. Z ustaleń tych wynika również, że element „ann taylor” należy uznać ze względu na brak konkretnego znaczenia dla właściwego kręgu odbiorców za silniej odróżniający w zgłoszonym znaku niż słowo „loft”, które dla tych odbiorców ma określone znaczenie.

44 Poza tym istnieje niewielkie podobieństwo wizualne i fonetyczne rozpatrywanych oznaczeń oraz pewne podobieństwo koncepcyjne.

45 W tej kwestii należy przypomnieć, iż w branży odzieżowej często się zdarza, że ten sam znak towarowy występuje w różnych formach, zależnie od rodzaju oznaczonych nim towarów. W branży tej powszechnym zjawiskiem jest bowiem, że to samo przedsiębiorstwo odzieżowe używa znaków pochodnych, to jest oznaczeń pochodzących od podstawowego znaku towarowego i mających wspólny z nim dominujący element odróżniający, dla odróżnienia poszczególnych linii produktów odzieżowych [zob. wyrok Sądu z dnia 6 października 2004 r. w sprawach połączonych od T‑117/03 do T‑119/03 i T‑171/03 New Look przeciwko OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), Zb.Orz. s. II‑3471, pkt 51 i przytoczone tam orzecznictwo].

46 Biorąc pod uwagę w pierwszym rzędzie rodzaj towarów i sposób ich sprzedaży, następnie zwyczaje w zakresie oznakowania produktów odzieżowych, a wreszcie oczekiwania i przyzwyczajenia właściwego kręgu odbiorców, należy uznać, że odbiorcy ci wobec obu rozpatrywanych oznaczeń nie połączą ich, jako że element najsilniej odróżniający zgłoszonego znaku towarowego nie powtarza się z jedynym elementem wcześniejszego znaku towarowego, a jest przyjęte, iż znak towarowy oznaczający konkretnego przedsiębiorcę jest modyfikowany poprzez dodanie do niego elementu charakteryzującego inną linię produktów.

47 Właściwy krąg odbiorców jest bowiem, jak słusznie zauważa skarżąca, przyzwyczajony do tego, że producent sprzedaje różne linie produktów pod nazwami zawierającymi nazwisko projektanta lub firmy odzieżowej wraz z nazwą linii odpowiednią dla jej charakteru (sportowego, eleganckiego, swobodnego itd.).

48 W niniejszej sprawie podobieństwo rozpatrywanych oznaczeń uznano za niewielkie, zważywszy na całościowe wrażenie, jakie wywołują. Niezależnie od identyczności towarów należy stwierdzić, że wobec nikłego podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń odbiorcy, przyzwyczajeni, że ta sama firma odzieżowa używa znaków pochodnych od znaku podstawowego, nie powiążą oznaczeń ANN TAYLOR LOFT i LOFT, jako że znak wcześniejszy nie zawiera elementu „ann taylor”, który, jak stwierdzono powyżej w pkt 37 (zob. także pkt 43 powyżej), jest elementem najsilniej odróżniającym zgłoszonego znaku towarowego.

49 Ponadto przyjąwszy nawet, że element „loft” zachowuje niezależny charakter odróżniający w zgłoszonym znaku towarowym, nie można z tego automatycznie wnioskować prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie rozpatrywanych oznaczeń.

50 Prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie można bowiem oceniać w sposób abstrakcyjny, lecz w ramach analizy całościowej, uwzględniającej wszystkie istotne okoliczności sprawy (ww. w pkt 18 wyrok w sprawie SABEL, pkt 22; zob. także wyrok Trybunału z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C‑120/04 Medion, Zb.Orz. s. I‑8551, pkt 37), w szczególności charakter towarów i usług, sposób sprzedaży, większą lub mniejszą uwagę odbiorców, a także ich przyzwyczajenia w konkretnej branży. Analiza okoliczności istotnych w niniejszej sprawie, dokonana w powyżej w pkt 45–48, nie wskazuje zaś prima facie na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd poprzez pomylenie rozpatrywanych oznaczeń.

51 Z całości powyższych rozważań wynika, że należy uwzględnić pierwszy zarzut i stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji bez potrzeby rozpatrywania drugiego zarzutu, opartego na naruszeniu prawa do przedstawienia stanowiska.

W przedmiocie żądania zmiany zaskarżonej decyzji

52 W trzecim żądaniu skarżąca wnosi w istocie, by Sąd zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, aby zgłoszony znak towarowy został zarejestrowany. Należy przypomnieć, że izba odwoławcza jest uprawniona na mocy art. 64 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 do wykonania kompetencji organu, który wydał zaskarżoną przed nią decyzję. W związku z tym Sąd może, w ramach swojej właściwości, wykonać kompetencje organów niższego rzędu OHIM, których decyzje podlegają zaskarżeniu do izby odwoławczej. Sąd może zatem wydać decyzję w miejsce i w granicach uprawnień eksperta, Wydziału Sprzeciwów lub Wydziału Unieważnień. Sąd nie może natomiast wydać decyzji, do wydania której organy te nie mają kompetencji. Z tego względu Sąd nie może dokonać rejestracji znaku towarowego, gdyż czynność ta nie należy ani do kompetencji eksperta, ani Wydziału Sprzeciwów [zob. podobnie postanowienie Sądu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie T‑285/08 Securvita przeciwko OHIM (Natur-Aktien-Index), Zb.Orz. s. II‑2171, pkt 16–23].

53 Trzecie żądanie należy zatem odrzucić jako niedopuszczalne.

W przedmiocie kosztów

54 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy obciążyć go kosztami poniesionymi przez skarżącą, zgodnie z jej żądaniem.

Z powyższych względów

SĄD (ósma izba)

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 1 lipca 2009 r. (sprawa R 1485/2008-1).

2) W pozostałym zakresie skarga jest niedopuszczalna.

3) OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 17 lutego 2011 r.

Podpisy