Zbiór Orzeczeń  
WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) 
z dnia 11 maja 2017 r. * 
Odwołanie — Znak towarow y Unii Europejskiej — Rejestracja oznaczeń przedstawiających 
powierzchnię z czarnymi kropkami — Unieważnienie prawa do znaku — Rozporządzenie (WE) 
nr 40/94 — Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) — Artykuł 51 ust. 3 
W sprawie C-421/15 P 
mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
wniesione w dniu 29 lipca 2015 r., 
Yoshida Metal Industry Co. Ltd, z siedzibą w Tsubame-shi (Japonia), reprezentowana przez 
J. Cohena, solicitor, T. St Quintina, barrister, i G. Hobbsa, QC, 
wnosząca odwołanie, 
w której pozostałymi uczestnikami postępowania są: 
Ur ząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowany przez 
A. Folliarda -Monguirala, D. Gaję i J. Crespa Carrilla, działających w charakterze pełnomocników, 
strona pozwana w pierwszej instancji, 
Pi-Design AG, z siedzibą w Triengen (Szwajcaria), 
Bodum F rance SAS, z siedzibą w Neuilly-sur-Seine (Francja), 
Bodum Logistics A/S, z siedzibą w Billund (Dania), reprezentowane przez H. Perneza, avocate, 
i R. Löhra, Rechtsanwalt, 
interwenienci w pierwszej instancji, 
TRYBUNAŁ (piąta izba), 
wskładzie: J.L. da Cruz Vilaça (sprawozdawca), prezes izby, M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen  
i K. Jürimäe, sędziowie,  
rzecznik generalny: M. Szpunar,  
sekretarz: R. Schiano, administrator,  
uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozpraw y w dniu 29 września 2016 r.,  
*Język postępowania: angielski. 
PL 
ECLI:EU:C:2017 :360 1 
WYROK Z DNIA 11.5.2017 R. – SPRAWA C 421/15 P  
YOSHIDA METAL INDU STRY/EUIPO  
po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2016 r., 
w ydaje następujący 
Wyrok 
1 W odwołaniu Yoshida Metal Industry Co. Ltd (zwana dalej „spółką Yoshida”) wnosi o uchylenie 
w yroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 21 maja 2015 r., Yoshida Metal Industry/OHIM (T-331/10 
RENV i T-416/10 RENV, niepublikowanego, zwanego dalej „zaskarżonym w yrokiem”, EU:T:2015 :302), 
na mocy którego zostały oddalone jej skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby 
Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 20 maja 2010 r. 
(spraw y R 1235 /2008 -1 i R 1237 /2008 -1, zwanych dalej „spornymi decyzjami”), dotyczących 
wszczętych przez Pi-Design AG, Bodum France SAS i Bodum Logistics A/S (zwane dalej łącznie 
„Pi-Design i in.”) postępowań w sprawie unieważnienia prawa do dwóch unijnych znaków towarow ych 
zarejestrowanych przez spółkę Yoshida. 
Ramy prawne 
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku 
towarowego (Dz.U. 1994 , L 11, s. 1) zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) 
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009 , 
L 78, s. 1), które weszłow życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej zważy wszy na datę zaistnienia 
okoliczności faktycznych, niniejszy spór podlega przepisom rozporządzenia nr 40/94, przynajmniej 
w zakresie dotyczącym przepisów niemających charakteru ściśle proceduralnego (w yrok z dnia 
6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, 
niepublikowany, EU:C:2014 :129, pkt 2). 
3 Artykuł 7 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Bezwzględne podstaw y odmow y rejestracji”, 
stanowił: 
„1. Niesą rejestrowane: 
[…] 
b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru; 
[…] 
e) oznaczenia, które składają się w yłącznie z: 
[…]  
ii) kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego;  
[…] 
3. Ustęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie uży wania znak towarow y uzyskał 
charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których w ystępuje się o rejestrację”. 
ECLI:EU:C:2017 :360 2 
WYROK Z DNIA 11.5.2017 R. – SPRAWA C 421/15 P  
YOSHIDA METAL INDU STRY/EUIPO  
4 Artykuł 51 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Bezwzględne podstaw y unieważnienia”, 
stanowił:  
„1. Nieważność unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub  
roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:  
a) w przypadku gdy unijny znak towarow y został zarejestrowany z naruszeniem przepisów […] art. 7; 
[…] 
3. W przypadku gdy podstawa unieważnienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub 
usług, dla których unijny znak towarow y jest zarejestrowany, stwierdza się nieważność znaku 
towarowego jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług”. 
Okolic zności powstania sporu i sporne decyzje 
5 Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu zostały przedstawione w pkt 1–15 zaskarżonego w yroku 
w następujący sposób: 
„1 W dniach 3 i 5 listopada 1999 r. [spółka Yoshida] dokonała [w EUIPO] zgłoszenia znaku 
towarowego [na podstawie rozporządzenia nr 40/94]. 
2 Znakami towarow ymi, o których rejestrację w ystąpiono, są przedstawione poniżej oznaczenia: 
3 Towary, dla których w ystąpiono o rejestrację, należą do klas 8 i 21 w rozumieniu Porozumienia 
nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków 
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej »porozumieniem nicejskim«), 
i odpowiadają następującemu opisowi: 
— klasa 8: »w yroby nożownicze, nożyczki, noże, widelce, łyżki, osełki, uchw yty do osełek, stal do 
ostrzenia, pęsety do ości ryb«; 
— klasa 21: »przybory i pojemniki do użytku domowego lub kuchennego (z w yjątkiem w ytworzonych 
z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami), miksery, łopatki kuchenne, bloki na noże, 
łopatki do podawania tortów, łopatki do podawania ciast«. 
4 Decyzjami z dnia 14 września i 23 listopada 2000 r. ekspert odrzucił wspomniane zgłoszenia ze 
względu na to, że rozpatry wane oznaczenia pozbawione są jakiegokolwiek charakteru 
odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 […]. 
ECLI:EU:C:2017 :360 3 
WYROK Z DNIA 11.5.2017 R. – SPRAWA C 421/15 P  
YOSHIDA METAL INDU STRY/EUIPO  
5 W następstwie uchylenia w dniu 31 października 2001 r. przez Drugą Izbę Odwoławczą [EUIPO] 
jednej z w yżej wskazanych decyzji odmownych ekspert odstąpił w dniu 11 lipca 2002 r. od 
zastrzeżeń wobec drugiego zgłoszenia do rejestracji. Przedmiotowe znaki towarowe zostały 
zarejestrowane w dniach 25 września 2002 r. i 16 kwietnia 2003 r. 
6 W dniu 10 lipca 2007 r. [Pi-Design i in.] wniosły o unieważnienie praw do tych znaków na 
podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 […], podnosząc, że znaki te zostały 
zarejestrowane z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia […]. W swoich 
uwagach z dnia 17 grudnia 2007 r. dodały [one], że należało unieważnić te rejestracje również ze 
względu na brak charakteru odróżniającego tych znaków. 
7 Decyzjami z dnia 15 i 21 lipca 2008 r. Wydział Unieważnień [EUIPO] oddalił wnioski 
o unieważnienie praw do tych znaków w całości. 
8 W dniu 25 sierpnia 2008 r. [Pi-Design i in.] wniosły odwołanie od każdej z tych decyzji Wydziału 
Unieważnień. 
9 Na mocy [spornych decyzji] Pierwsza Izba Odwoławcza [EUIPO], na podstawie bezwzględnej 
podstaw y odmow y rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr [40/94], 
uwzględniła odwołania i uchyliła decyzje Wydziału Unieważnień. 
10 Wpkt24–28 [spornych] decyzji Izba Odwoławcza zauważyła na wstępie, że przy dokony waniu 
zgłoszenia do rejestracji oznaczenia zostały zakwalifikowane po prostu jako »graficzne«, przy 
czym do zgłoszenia nie załączono żadnego opisu. W następstwie zastrzeżeń podniesionych przez 
eksperta skarżąca wskazała, że oznaczenie stanowiło dwuw ymiarowe przedstawienie »kształtu 
towaru«, a mianowicie rękojeści noża [sprawa R 1235 /2008 -1], lub że przedstawiało ono »wzór 
rękojeści noża« [sprawa R 1237 /2008 -1]. W mającej miejsce po złożeniu przez [Pi-Design i in.] 
wniosku o unieważnienie w ymianie korespondencji oznaczenie zostało opisane przez skarżącą jako 
»przypadkowa figura geometryczna« lub »wzór tworzony przez kropki« [sprawa R 1235 /2008 -1]. 
11 W ocenie Izby Odwoławczej ten ostatni opis został opracowany w ścisłym celu uniknięcia 
zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr [40/94], ponieważ fotografie noży 
sprzedawanych przez właściciela znaków potwierdzały, że ramy otaczające czarne kropki 
przedstawiały kontur rękojeści noża, a owe kropki reprezentowały wgłębienia. 
12 Izba Odwoławcza wskazała w tym względzie w pkt 29 [spornych] decyzji, że »znak towarow y 
powinien być rozpatry wany z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników w ystępujących 
w danym w ypadku. Do czynników tych należą naturalnie informacje i dokumenty przedstawione 
zwłasnej inicjaty w y przez właściciela znaku towarowego na poparcie zgłoszenia«. 
13 Następnie, w pkt 30 i 31 [spornych] decyzji Izba Odwoławcza zauważyła, że »oznaczenie jest 
graficznym znakiem towarow ym tworzonym przez dwuw ymiarowe przedstawienie rękojeści 
towarów, dla których w ystąpiono o rejestrację«. Niemniej w jej ocenie zakwalifikowanie znaku 
towarowego jako graficznego nie w ykluczało automatycznie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) 
ppkt (ii) rozporządzenia nr [40/94]. 
14 Na koniec Izba Odwoławcza zbadała w pkt 33–41 [spornych] decyzji, czy czarne kropki 
reprezentowały wgłębienia spełniające funkcję techniczną. Opierającsię na danych dotyczących 
istniejących patentów, Izba Odwoławcza stwierdziła, żewgłębienia były konieczne, aby uzyskać 
efekt antypoślizgow y, a okoliczność,iż podobny rezultat można było osiągnąć przy w ykorzystaniu 
innego kształtu, nie w yłącza zastosowania omawianej podstaw y odmow y rejestracji. 
ECLI:EU:C:2017 :360 4 
WYROK Z DNIA 11.5.2017 R. – SPRAWA C 421/15 P  
YOSHIDA METAL INDU STRY/EUIPO  
15 Unieważniwszy rejestracje na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr [40/94], Izba 
Odwoławcza nie uznała za konieczne orzec w przedmiocie pozostałych podnoszonych przez 
[Pi-Design i in.] podstaw unieważnienia, których dopuszczalność kwestionowała skarżąca”. 
Pr zebieg postępowania pr zed Sądem i T rybunałem, a także zaskarżony wyrok 
6 Pismami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniach 12 sierpnia i 15 września 2010 r. spółka Yoshida 
wniosła skargi mające na celu stwierdzenie nieważności każdej ze spornych decyzji. Na poparcie 
swoich skarg spółka Yoshida podniosła tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) 
ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94. Zarzut ten dzielił się na trzy części, z których pierwsza dotyczyła 
błędnej interpretacji zakresu tego przepisu, druga – błędnej oceny przedmiotu rozpatry wanych znaków 
towarow ych, a trzecia – błędnego zastosowania tej podstaw y odmow y rejestracji. 
7 Wyrokami z dnia 8 maja 2012 r., Yoshida Metal Industry/OHIM – Pi-Design i in. (Przedstawienie 
trójkątnej powierzchni z czarnymi kropkami) (T-331/10, niepublikowanym, EU:T:2012 :220) i Yoshida 
Metal Industry/OHIM – Pi-Design i in. (Przedstawienie powierzchni z czarnymi kropkami) (T-416/10, 
niepublikowanym, EU:T:2012 :222) (zwanymi dalej „w yrokami z dnia 8 maja 2012 r.”), Sąd uwzględnił 
drugą część jedynego zarzutu podniesionego przez spółkę Yoshida i stwierdził nieważność spornych 
decyzji. 
8 Pismami złożonymi w sekretariacie Trybunału w dniu 16 lipca 2012 r. Pi-Design i in. wniosły 
odwołania, w których domagałysię od Trybunału uchylenia w yroków z dnia 8 maja 2012 r., 
unieważnienia prawa do zakwestionowanych znaków towarow ych, przekazania spraw do ponownego 
rozpoznania przez Sąd z zastrzeżeniem obowiązku przekazania przez niego spraw do izby odwoławczej 
EUIPO w przypadku stwierdzenia nieważności spornych decyzji, a także obciążenia spółki Yoshida 
kosztami postępowania. Na poparcie odwołań Pi-Design i in. podniosły tylko jeden zarzut, dotyczący 
naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94. 
9 Pismami złożonymi w sekretariacie Trybunału w dniu 16 lipca 2012 r. EUIPO wniosło odwołania, 
w których domagałosię od Trybunału uchylenia w yroków z dnia 8 maja 2012 r. i obciążenia spółki 
Yoshida kosztami postępowania. Na poparcie odwołań EUIPO podniosło dwa zarzuty, z których 
pierwszy dotyczył naruszenia przez Sądciążącego na nim obowiązku uzasadnienia, a drugi – podobnie 
jak zarzut w ysuwany przez Pi-Design i in. – naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 
nr 40/94. 
10 Wyrokiem z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do 
C-340/12 P, niepublikowanym, EU:C:2014 :129), Trybunał uchylił w yroki z dnia 8 maja 2012 r., 
przekazał spraw y Sądowi celem ponownego rozpoznania i zastrzegł rozstrzygnięcie o kosztach. 
11 W zaskarżonym w yroku Sąd oddalił jedyny zarzut spółki Yoshida, a w rezultacie oddalił jej skargę 
wcałości. 
Żądania stron 
12 Spółka Yoshida wnosi do Trybunałuo: 
— tytułem żądania głównego – uchylenie zaskarżonego w yroku i stwierdzenie nieważności spornych 
decyzji; 
— tytułem ewentualnym – uchylenie zaskarżonego w yroku i stwierdzenie nieważności spornych 
decyzji w zakresie dotyczącym następujących towarów, dla których przedmiotowe unijne znaki 
towarowe są zarejestrowanie, a mianowicie należących do klasy 8 w rozumieniu porozumienia 
ECLI:EU:C:2017 :360 5 
WYROK Z DNIA 11.5.2017 R. – SPRAWA C 421/15 P  
YOSHIDA METAL INDU STRY/EUIPO  
nicejskiego osełek i uchw ytów do osełek, a także należących do klasy 21 w rozumieniu 
porozumienia nicejskiego przyborów i pojemników do użytku domowego lub kuchennego 
(z w yjątkiem w ytworzonych z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami) oraz bloków na 
noże; 
— wkażdym w ypadku – obciążenie EUIPO oraz Pi-Design i in. kosztami postępowania, w tym 
kosztami, o których rozstrzygnięcie zostało zastrzeżone w w yroku z dnia 6 marca 2014 r., 
Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowanym, 
EU:C:2014 :129). 
13 EUIPO wnosi o oddalenie odwołania i obciążenie spółki Yoshida kosztami postępowania. 
14 Pi-Design i in. wnoszą do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie spółki Yoshida kosztami 
postępowania. 
W pr zedmiocie odwołania 
15 Spółka Yoshida opiera swoje odwołanie na dwóch zarzutach. 
W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) 
rozporządzenia nr 40/94 
Argumentacja stron 
16 W zarzucie pierwszym, podnoszonym tytułem głównym, spółka Yoshida zarzuca Sądowi naruszenie 
art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 w pierwszym rzędzie poprzez orzeczenie w pkt 39 
zaskarżonego w yroku, że przepis ten „znajduje zastosowanie do każdego oznaczenia dwu-lub 
trójw ymiarowego, jeżeli wszystkie zasadnicze właściwości tego oznaczenia służą spełnianiu funkcji 
technicznej”. 
17 W tym względzie spółka Yoshida podnosi, żeSąd zaprezentował podejście sprzeczne z orzecznictwem 
Trybunału (w yrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010 :516, pkt 48, 52, 
72), zgodnie z którym, po pierwsze, art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 nie stanowi 
przeszkody dla rejestracji oznaczenia w charakterze znaku towarowego tylko z tego powodu, że 
w ykazuje ono cechy użytkowe, a po drugie, zawarte w nim określenia „w yłącznie” i „niezbędny” mają 
na celu ograniczenie zakresu tego przepisu w yłącznie do kształtów towaru, których wszystkie 
zasadnicze właściwości są jedynie w yrazem zastosowanego rozwiązania technicznego. 
18 Następnie spółka Yoshida utrzymuje, żeSądbłędnie stwierdził w pkt 64 i 65 zaskarżonego w yroku, iż 
możliwość zarejestrowania spornych oznaczeń zakładała, żecałość czarnych kropek stanowiła 
„znaczący element [tych oznaczeń] niemający charakteru funkcjonalnego” i że miały one „oczy wiście 
ozdobny charakter”. Zdaniem spółki Yoshida art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 nie 
zakazuje rejestracji oznaczeń „hybrydow ych”, zawierających istotne pod względem wizualnym elementy 
dekoracyjne, które nie tylko są w yrazem zastosowanego rozwiązania technicznego, ale również mogą 
mieć charakter odróżniający, co ma miejsce w przypadku spornych oznaczeń. 
19 Wreszcie spółka Yoshida podnosi, że dokonane przez Sąd w pkt 65 zaskarżonego w yroku ustalenie, 
zgodnie z którym rejestracja spornych oznaczeń „nadmiernie ograniczyłamożliwości konkurentów 
w zakresie wprowadzenia na rynek alternaty wnych kształtów towaru, pełniących tę samą 
antypoślizgową funkcję techniczną”, nie uwzględnia faktu, iż sporne oznaczenia zawierają elementy 
dekoracyjne, które mają charakter odróżniający. 
ECLI:EU:C:2017 :360 6 
WYROK Z DNIA 11.5.2017 R. – SPRAWA C 421/15 P  
YOSHIDA METAL INDU STRY/EUIPO  
20 EUIPO i Pi-Design i in. uważają, że argumentacja spółki Yoshida powinna zostać oddalona. 
Ocena Trybunału 
21 Po pierwsze, w zakresie, w jakim spółka Yoshida twierdzi, że sporne oznaczenia stanowią „oznaczenia 
hybrydowe”, jej celem jest podważenie ustaleń o charakterze faktycznym dotyczących podstawow ych 
cech spornych oznaczeń, których to ustaleń Sąd dokonał w następstwie przeprowadzenia badania 
istotnych dowodów, w szczególności w pkt 46–50 i 63–65 zaskarżonego w yroku. 
22 Zgodnie jednak z art. 256 ust. 1 TFUE oraz z art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych. Wyłącznie Sąd jest właściw y do 
dokonania ustaleń i oceny istotnych okoliczności stanu faktycznego oraz oceny dowodów. Ocena tych 
okoliczności faktycznych i dowodów nie jest zatem, z w yjątkiem przypadków ich przeinaczenia, 
kwestią prawną poddaną jako taka kontroli Trybunału w ramach odwołania (w yrok z dnia 
26 października 2016 r., Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016 :805, pkt 35). 
23 W tym względzie, zważy wszy na w yjątkow y charakter zarzutu przeinaczenia, zarówno wskazane 
pow yżej przepisy, jak i art. 168 § 1 lit. d) regulaminu postępowania przed Trybunałem zobowiązują 
wnoszącego odwołanie w szczególności do wskazania w precyzyjny sposób okoliczności, które zostały 
przeinaczone przez Sąd, i w ykazania błędów w analizie, które w jego ocenie doprowadziłySąd do tego 
przeinaczenia. Takie przeinaczenie powinno w ynikać w oczy wisty sposób z dokumentów znajdujących 
się w aktach spraw y, bez konieczności dokony wania nowej oceny okoliczności faktycznych i dowodów 
(zob. podobnie w yrok z dnia 20 października 2011 r., PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, 
C-281/10 P, EU:C:2011 :679, pkt 78, 79). 
24 W niniejszym w ypadku spółka Yoshida, która poprzestaje w istocie na wskazaniu, że sporne oznaczenia 
zawierają istotne elementy dekoracyjne i odróżniające, nie opiera swojej argumentacji na zawartych 
w aktach spraw y dokumentach, które umożliwiłyby dowiedzenie w oczy wisty sposób, iż Sąd 
przeinaczył okoliczności faktyczne i dowody, nie w y w odząc z nich, że szczególna konfiguracja całości 
czarnych kropek w ystarczająco w yraźnie w ykazy wała charakter ozdobny, aby można je było uznać za 
znaczący element spornych oznaczeń niemający charakteru funkcjonalnego. 
25 Po drugie, w zakresie, w jakim spółka Yoshida podnosi, że z pkt 39, 64 i 65 zaskarżonego w yroku 
w ynika, iż dokonana przez Sąd ocena na potrzeby stosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) 
rozporządzenia nr 40/94 jest sprzeczna z orzecznictwem w ypły wającym z w yroku Trybunału z dnia 
14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM (C-48/09 P, EU:C:2010 :516), jej zarzuty w ynikają z w ybiórczej 
lektury tego w yroku. 
26 Ze wspomnianego w yroku w ynika, że ograniczając podstawę odmow y rejestracji określonej w art. 7 
ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 do oznaczeń tworzonych „w yłącznie” przez kształt 
towaru „niezbędny” do uzyskania efektu technicznego, prawodawca słusznie uznał,iż każdy kształt 
towaru jest w pewnym sensie funkcjonalny, a w konsekwencji zakazanie rejestracji kształtu towaru 
jako znaku towarowego tylko z tego względu, że w ykazuje on cechy użytkowe, byłoby niewłaściwe. 
Dzięki w yrażeniom „w yłącznie” i „niezbędny” wspomniany przepis zapewnia, że rejestracji nie 
podlegają jedynie te kształty towaru, które są w yłącznie w yrazem zastosowanego rozwiązania 
technicznego i których rejestracja w charakterze znaku towarowego rzeczy wiście utrudniłaby 
stosowanie danego rozwiązania technicznego przez inne przedsiębiorstwa. Taka rejestracja nazbyt 
ograniczałaby bowiem możliwości konkurentów w zakresie wprowadzenia na rynek kształtów towaru, 
które stanowią realizację tego samego rozwiązania technicznego (w yrok z dnia 14 września 2010 r., 
Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010 :516, pkt 48, 59). 
ECLI:EU:C:2017 :360 7 
WYROK Z DNIA 11.5.2017 R. – SPRAWA C 421/15 P  
YOSHIDA METAL INDU STRY/EUIPO  
27 Cosię tyczy przesłanki dotyczącej tego, że wspomnianą podstawą odmow y rejestracji objęte są 
wszystkie oznaczenia tworzone „w yłącznie” przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu 
technicznego, Trybunał uściślił, że obecność nawet kilku drugorzędnych elementów będących 
przejawem inwencji twórczej w oznaczeniu, w którym wszystkie zasadnicze elementy w ynikają 
z rozwiązania technicznego, którego oznaczenie to stanowi w yraz, nie podważa stwierdzenia, że owo 
oznaczenie jest tworzone w yłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego. 
Dodatkowo podstawa odmow y rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 
nr 40/94 znajduje zastosowanie jedynie wówczas, gdy wszystkie zasadnicze właściwości oznaczenia 
mają charakter funkcjonalny, co oznacza, że na podstawie tego przepisu nie można odmówić rejestracji 
oznaczenia, jeżeli dany kształt towaru zawiera niebagatelny element, który nie ma takiego charakteru, 
jak na przykład element ozdobny czy fantazyjny, który odgry wa istotną rolę we wspomnianym kształcie 
(zob. podobnie w yrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010 :516, pkt 52). 
28 Jeżeli chodzi o przesłankę, zgodnie z którą rejestracji kształtu towaru jako znaku towarowego można 
odmówić na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 jedynie wówczas, gdy jest 
on „niezbędny” do uzyskania zamierzonego efektu technicznego, przesłanka ta nie oznacza, iż dany 
kształt musi być jedynym zapewniającym uzyskanie tego efektu (w yrok z dnia 14 września 2010 r., Lego 
Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010 :516, pkt 53). 
29 Trybunał zauważył również, że prawidłowe zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 
nr 40/94 w ymaga, by organ rozpoznający zgłoszenie rozpatry wanego oznaczenia do rejestracji 
w charakterze znaku towarowego właściwie ustalił zasadnicze właściwości tego oznaczenia, czyli 
najważniejsze elementy tego oznaczenia. Ustaliwszy zasadnicze właściwości oznaczenia, właściw y 
organ musi jeszcze ocenić, czy wszystkie te właściwości pełnią w przypadku rozpatry wanego towaru 
funkcję techniczną (zob. podobnie w yrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, 
EU:C:2010 :516, pkt 68, 69, 72). 
30 Wbrew temu, co utrzymuje spółka Yoshida, z pow yższych rozważań w ynika, że okoliczność,iż 
rozpatry wane oznaczenie zawiera aspekty ozdobne lub fantazyjne, nie stanowi przeszkody dla 
zastosowania podstaw y odmow y rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 
nr 40/94, jeżeli aspekty te nie odgry wają istotnej roli w danym kształcie towaru, którego wszystkie 
zasadnicze właściwości muszą spełniać funkcję techniczną. 
31 W konsekwencji Sąd w pkt 39 zaskarżonego w yroku dokonał prawidłowego stwierdzenia, że art. 7 
ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 znajduje zastosowanie, jeżeli wszystkie zasadnicze 
właściwości oznaczenia służą spełnianiu funkcji technicznej. Jednocześnie zawarta w pkt 64 i 65 ocena 
Sądu, mająca w istocie na celu ustalenie, czy szczególna konfiguracja całości czarnych kropek stanowi 
znaczący element spornych oznaczeń niemający charakteru funkcjonalnego, prawidłowo odzwierciedla 
podejście Trybunału przypomniane w pkt 26–28 niniejszego w yroku. 
32 Po trzecie, w zakresie, w jakim spółka Yoshida twierdzi, że na przeszkodzie zastosowaniu art. 7 ust. 1 
lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 stoi odróżniający charakter spornych oznaczeń, spółka ta 
błędnie utożsamia szczególną podstawę odmow y rejestracji określoną w tym przepisie z podstawą 
odmow y rejestracji przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, zgodnie z którą nie są 
rejestrowane znaki towarowe pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego. 
33 W tym względzie warto wskazać,iż wprowadzenie do art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 zakazu 
rejestracji w charakterze znaku towarowego wszelkich oznaczeń tworzonych przez kształt towaru 
niezbędny do uzyskania efektu technicznego zapewnia, że przedsiębiorstwa nie będą mogły 
w ykorzysty wać prawa znaków towarow ych do nieograniczonego w czasie przedłużania praw 
w yłącznych dotyczących rozwiązań technicznych (w yrok z dnia 14 września 2010 r., Lego Juris/OHIM, 
C-48/09 P, EU:C:2010 :516, pkt 45). 
ECLI:EU:C:2017 :360 8 
WYROK Z DNIA 11.5.2017 R. – SPRAWA C 421/15 P  
YOSHIDA METAL INDU STRY/EUIPO  
34 Ponadto prawodawca ze szczególną rygorystycznością uznał kształty niezbędne do uzyskania efektu 
technicznego za niezdolne do tego, by można je było zarejestrować jako znak towarow y, ponieważ 
podstaw y odmow y rejestracji określone w art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94 zostały przez 
niego w ykluczone z zakresu stosowania w yjątku przewidzianego w art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia. 
Z art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia w ynika bowiem, że nawet gdyby w następstwie uży wania kształt 
towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego uzyskał charakter odróżniający, to wciąż jego 
rejestracja w charakterze znaku towarowego byłaby niedozwolona (w yrok z dnia 14 września 2010 r., 
Lego Juris/OHIM, C-48/09 P, EU:C:2010 :516, pkt 47). 
35 W konsekwencji art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 stanowi przeszkodę, która może 
zapobiec temu, by oznaczenie tworzone w yłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu 
technicznego mogło zostać zarejestrowane jako znak towarow y, nawet jeżeli oznaczenie to mogłoby 
pełnić podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom określenia 
źródła pochodzenia danych towarów lub usług, pozwalając im na odróżnienie, bez ryzyka 
wprowadzenia w błąd, tych towarów lub usług od towarów lub usług mających inne pochodzenie (zob. 
podobnie w yroki: z dnia 15 września 2005 r., BioID/OHIM, C-37/03 P, EU:C:2005 :547, pkt 60; z dnia 
16 września 2015 r., Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015 :604, pkt 38). 
36 W z wiązku z tym zarzut pierwszy należy w części odrzucić jako niedopuszczalny, a w części oddalić 
jako bezzasadny. 
W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 51 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 
Argumentacja stron 
37 W zarzucie drugim, podniesionym tytułem ewentualnym, spółka Yoshida zarzuca Sądowi naruszenie 
art. 51 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim Sąd nie przeprowadził – jak w ynika 
z pkt 48 i 53 zaskarżonego w yroku – badania, czy przesłanki zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) 
tego rozporządzenia zostały spełnione w odniesieniu do każdego z towarów, dla których sporne 
oznaczenia zostały zarejestrowane. 
38 Ponadto spółka Yoshida twierdzi, żeSąd nie był w stanie spełnić obowiązku ustanowionego w art. 51 
ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, stosując ustalenia dokonane w zaskarżonym w yroku do 
rozpatry wanych towarów pozbawionych rękojeści, a mianowicie do należących do klasy 8 
w rozumieniu porozumienia nicejskiego osełek i uchw ytów do osełek, a także do należących do 
klasy 21 w rozumieniu porozumienia nicejskiego przyborów i pojemników do użytku domowego lub 
kuchennego (z w yjątkiem w ytworzonych z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami) oraz 
bloków na noże. Zdaniem spółki Yoshida art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 nie 
znajduje zastosowania do tych towarów, ponieważ sporne oznaczenia stanowią dwuw ymiarowe znaki 
towarowe, które mogą być uży wane jako logo. 
39 EUIPO i Pi-Design i in. podnoszą, że zarzutu tego nie można uwzględnić. 
Ocena Trybunału 
40 Sporne decyzje ukazują, że Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO ustaliła, iż sporne oznaczenia są 
graficznymi znakami towarow ymi tworzonymi przez dwuw ymiarowe przedstawienie rękojeści 
towarów, dla których w ystąpiono o rejestrację. 
ECLI:EU:C:2017 :360 9 
WYROK Z DNIA 11.5.2017 R. – SPRAWA C 421/15 P  
YOSHIDA METAL INDU STRY/EUIPO  
41 Ze spornych decyzji w ynika zarazem, że wspomniana Izba Odwoławcza EUIPO unieważniła rejestrację 
spornych oznaczeń jako unijnych znaków towarow ych na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) 
rozporządzenia nr 40/94 w zakresie dotyczącym wszystkich towarów, dla których owe oznaczenia 
zostały zarejestrowane. 
42 Niemniej jednak analiza akt spraw y przedłożonych Trybunałowi pozwala na stwierdzenie, że spółka 
Yoshida na żadnym etapie postępowania przed Sądem nie podnosiła niezgodności spornych decyzji 
z art. 51 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94. 
43 Spółka Yoshida ograniczyłasię bowiem do twierdzenia – w ramach jedynego zarzutu podnoszonego 
przez nią w pierwszej instancji, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia 
nr 40/94 – że sporne oznaczenia przedstawiały zw ykły moty w zdobniczy bez waloru funkcjonalnego, 
z którego to względu nie można było uznać ich za tworzone w yłącznie przez kształt towaru niezbędny 
do uzyskania efektu technicznego w rozumieniu tego przepisu. 
44 W tym względzie analiza akt spraw y, które zostały udostępnione Trybunałowi, wskazuje, że nawet jeżeli 
spółka Yoshida podnosiła w pierwszej instancji, iż rejestracje spornych oznaczeń obejmowałyróżne 
towary należące do klas 8 i 21 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, to służyłotow yłącznie 
podważeniu w sposób ogólny możliwości zastosowania do spornych oznaczeń art. 7 ust. 1 lit. e) 
ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94. 
45 Natomiast w drugim zarzucie odwołania spółka Yoshida zarzuca Sądowi w istocie nieprzeprowadzenie 
kontroli zgodności z prawem spornych decyzji w świetle art. 51 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 
i utrzymuje, że przesłanki stosowania ustanowione w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tego rozporządzenia 
nie zostały spełnione w odniesieniu do kilku określonych towarów, które zgodnie z twierdzeniami tej 
spółki są pozbawione rękojeści. 
46 Z utrwalonego orzecznictwa w ynika zaś, że umożliwienie stronie w ysunięcia po raz pierwszy przed 
Trybunałem zarzutu i argumentów, które nie były podnoszone przed Sądem, byłoby równoznaczne 
z pozwoleniem jej na wniesienie do Trybunału, którego kompe tencje w postępowaniu odwoławczym są 
ograniczone, spraw y o zakresie szerszym niż zakres spraw y, która była rozpoznawana przez Sąd. 
W postępowaniu odwoławczym kompe tencje Trybunałusą zatem ograniczone do zbadania dokonanej 
przez Sąd oceny zarzutów i argumentów, które były rozpatry wane w pierwszej instancji (w yrok z dnia 
8 listopada 2016 r., BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016 :837, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo). 
47 W tym stanie rzeczy drugi zarzut odwołania należy odrzucić jako niedopuszczalny. 
48 Z pow yższego w ynika, że odwołanie nie podlega uwzględnieniu w całości. 
W pr zedmiocie kosztów 
49 Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania, jeżeli odwołanie jest bezzasadne, Trybunał rozstrzyga 
o kosztach. 
50 Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postępowania, mającym zastosowanie do postępowania 
odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie 
strony przeciwnej, strona przegry wająca sprawę. Ponieważ EUIPO i Pi-Design i in. wniosły 
o obciążenie spółki Yoshida kosztami postępowania, a spółka ta przegrała sprawę, należy obciążyć ją 
kosztami niniejszego postępowania odwoławczego. 
ECLI:EU:C:2017 :360 10 
WYROK Z DNIA 11.5.2017 R. – SPRAWA C 421/15 P  
YOSHIDA METAL INDU STRY/EUIPO  
Z pow yższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje: 
1) Odwołanie zostaje w c zęści odr zucone, a w pozostałym zakresie oddalone. 
2) Yoshida Metal Industry Co. Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania. 
Podpisy 
ECLI:EU:C:2017 :360 11