2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnis ir 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 9 straipsnis turi būti aiškinami taip, kad prekių ženklo savininkas gali prieštarauti tam, kad trečiasis asmuo be jo sutikimo pašalintų nuo prekių visus šiam prekių ženklui tapačius žymenis ir pažymėtų jas kitais žymenimis, kai prekės laikomos muitinės sandėlyje, kaip yra pagrindinėje byloje, turėdamas tikslą jas importuoti arba išleisti į rinką Europos ekonominėje erdvėje (EEE), kur jomis niekada nebuvo prekiaujama.

Vis dėlto pažymėtina, pirma, kad pašalinus prekių ženklui tapačius žymenis užkertamas kelias tam, kad prekės, kurioms šis prekių ženklas įregistruotas, būtų juo pažymėtos pirmą kartą išleidžiant jas į rinką EEE, todėl šio prekių ženklo savininkas netenka galimybės pasinaudoti pagrindine teise, kuri jam pripažinta šio sprendimo 31 punkte primintoje jurisprudencijoje: kontroliuoti pirmąjį šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių išleidimą į rinką EEE.

Antra, pašalinant prekių ženklui tapačius žymenis ir ženklinant prekes naujais žymenimis turint tikslą pirmą kartą išleisti jas į rinką EEE daroma žala prekių ženklo funkcijoms.

Trečia, dėl to, kad tretiesiems asmenims be prekių ženklo savininko sutikimo pašalinant prekių ženklui tapačius žymenis ir ženklinant prekes naujais žymenimis turint tikslą jas importuoti arba išleisti į rinką EEE ir apeiti savininko teisę uždrausti jo prekių ženklu pažymėtų šių prekių importą pažeidžiama prekių ženklo savininko teisė kontroliuoti pirmąjį šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių išleidimą į EEE rinką ir kenkiama prekių ženklo funkcijoms, šie veiksmai prieštarauja tikslui užtikrinti neiškraipytą konkurenciją.

Galiausiai, atsižvelgiant į šio sprendimo 38 punkte primintą jurisprudenciją dėl sąvokos „naudojimas prekybos veikloje“, pažymėtina, kad trečiojo asmens atliekamas prekių ženklui tapačių žymenų pašalinimas siekiant paženklinti prekes savais žymenimis reiškia šio trečiojo asmens aktyvius veiksmus, kuriuos galima laikyti naudojimu prekybos veikloje, nes jie atliekami turint tikslą importuoti prekes ir išleisti jas į rinką EEE, taigi vykdant komercinę veiklą, kuria siekiama ekonominės naudos, kaip tai suprantama pagal šio sprendimo 39 punkte primintą jurisprudenciją.

Šiomis aplinkybėmis taip pat pažymėtina, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr. 2015/2424, 9 straipsnio 4 dalį, kuri pagrindinei bylai taikoma nuo 2016 m. kovo 23 d., nuo šiol prekių ženklo savininkas turi teisę uždrausti visiems tretiesiems asmenims vykdant prekybos veiklą įvežti į Sąjungą prekes, jų neišleidžiant į laisvą apyvartą joje, kai tokios prekės, įskaitant pakuotę, įvežamos iš trečiųjų šalių ir be leidimo yra pažymėtos prekių ženklu, kuris tapatus tokioms prekėms įregistruotam Europos Sąjungos prekių ženklui arba kurio pagal esminius požymius negalima atskirti nuo to prekių ženklo. Ši prekių ženklo savininko teisė nustoja galioti tik kai per procedūrą, skirtą nustatyti, ar buvo pažeistas prekių ženklas, deklarantas ar prekių turėtojas pateikia įrodymų, kad prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti išleisti prekes į rinką galutinės paskirties šalyje.

(žr. 42, 43, 47, 48, 51, 52 punktus ir rezoliucinę dalį)