GENERALINIO ADVOKATO

PEDRO CRUZ VILLALÓN IŠVADA,

pateikta 2010 m. kovo 25 d.( )

Byla C‑51/09 P

Barbara Becker

„Apeliacinis skundas – Bendrijos prekių ženklas – Žodinis prekių ženklas „Barbara Becker“ – Žodinių Bendrijos prekių ženklų BECKER ir BECKER ONLINE PRO savininko protestas“

I – Įvadas

1. Barbara Becker pateikė apeliacinį skundą dėl 2008 m. gruodžio 2 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) sprendimo byloje Harman International Industries prieš VRDT( ), kuriuo šis teismas panaikino Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (toliau – VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą( ), kuriuo jai buvo pripažinta teisė įregistruoti Bendrijos prekių ženklą „Barbara Becker“.

2. Šis ginčas kilo dėl įmonės Harman International Industries, Inc. (toliau –Harman Int. Industries) VRDT protestų skyriui pateikto protesto, kuris buvo patenkintas ir kuris grįstas galimybe supainioti apeliantės prašomą įregistruoti prekių ženklą su ankstesnėmis jos teisėmis, t. y. susijusiomis su Bendrijos prekių ženklu BECKER ONLINE PRO ir prašomu įregistruoti Bendrijos prekių ženklu BECKER, kurio paraiška buvo pateikta anksčiau nei ginčijamo prekių ženklo paraiška.

3. Pažymima, kad nors procesiniuose dokumentuose apeliantės ir VRDT pretenzijos buvo grindžiamos skundžiamo sprendimo motyvacijos trūkumais, per teismo posėdį diskusijos perėjo į kritiką, sukoncentruotą į teisės klaidą, atsiradusią vien dėl klaidingo teismų praktikos aiškinimo.

II – Atitinkamos su prekių ženklais susijusios teisės normos

4. Nuo 2009 m. balandžio 13 d. Bendrijos prekių ženklas iš esmės reglamentuojamas Reglamentu (EB) Nr. 207/2009( ), tačiau, nepaisant to, nagrinėjant šią apeliaciją taikomos ratione temporis Reglamento (EB) Nr. 40/94( ) nuostatos.

5. Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte (kurio formuluotė pakartojama atitinkamame Reglamento Nr. 207/2009 straipsnyje) numatyta:

„Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

<…>

b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.“

6. Pagal to paties 8 straipsnio 2 dalį „ankstesni prekių ženklai“ reiškia, be visų kitų, tokius prekių ženklus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.

III – Faktinės aplinkybės Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas

A – Faktinės aplinkybės ir procedūra VRDT

7. 2002 m. lapkričio 19 d. apeliaciją pateikusi šalis Barbara Becker, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 25 straipsnio 1 dalies a punktu, pateikė VRDT paraišką įregistruoti žymenį, kurį sudaro jos vardas ir pavardė, kaip žodinį Bendrijos prekių ženklą( ).

8. Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso Nicos sutarties( ) 9 klasei ir atitinka šį aprašymą: „Moksliniai, jūriniai, geodeziniai, elektriniai, fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo bei mokymo prietaisai ir aparatai; garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; prekybos automatai ir monetinių aparatų mechanizmai; kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, duomenų dorojimo įrenginiai ir kompiuteriai“.

9. 2004 m. birželio 24 d. Harman International Industries, Inc., remdamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu ir to paties 8 straipsnio 5 dalimi, pateikė protestą VRDT protestų skyriui dėl minėtojo prekių ženklo įregistravimo visoms Nicos sutarties 9 klasėje priklausančioms prekėms. Protestas buvo grindžiamas ir žodiniu Bendrijos prekių ženklu BECKER ONLINE PRO( ), ir žodiniu Bendrijos prekių ženklo BECKER, dėl kurio jau buvo paduota paraiška( ). Prekės, kurioms skirti ankstesni prekių ženklai, taip pat priklauso Nicos sutarties 9 klasei, taigi dėl minėtų prekių tapatumo ar panašumo šalys nesiginčijo( ).

10. Minėtas Protestų skyrius, remdamasis tuo, kad yra galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, patenkino Harman Int. Industries protestą( ). Protestų skyrius nusprendė, kad šiais prekių ženklais žymimos prekės yra tapačios, o prekių ženklai – apskritai panašūs, nes, viena vertus, jie turi vidutinį vaizdinį ir fonetinį panašumo laipsnį ir, antra vertus, jie konceptualiai tapatūs dėl to, kad juose nurodoma ta pati pavardė.

11. Barbara Becker VRDT pirmajai apeliacinei tarybai pateikė apeliaciją, kurią ši taryba patenkino ir panaikino Protestų skyriaus sprendimą( ). Apeliacinė taryba nusprendė, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės iš dalies tapačios ir panašios, suskirstydama jas, atsižvelgiant į jų pobūdį ir objektą, pagal tai, ar jos skirtos plačiajai visuomenei, ar profesionalams, ar sudaro tarpinę prekių, kurios gali būti skirtos visai visuomenei ir profesionalams, kategoriją( ).

12. Kalbant apie žymenis, dėl kurių kilo ginčas, reikia pastebėti, kad dėl procedūros ekonomijos priežasčių Apeliacinė taryba atsižvelgė, pirma, į ankstesnį žodinį prekių ženklą BECKER ir, antra, į prašomą įregistruoti žymenį Barbara Becker. Apeliacinė taryba konstatavo, kad tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, yra tik tam tikro laipsnio vizualus ir fonetinis panašumas, atsižvelgiant į tai, kad kitas elementas, būtent vardas „Barbara“, yra prekių ženklo, kurį prašoma įregistruoti, pradžioje( ).

13. Tačiau konceptualiu požiūriu Apeliacinė taryba nusprendė, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, aiškiai skyrėsi Vokietijoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse. Apeliacinė taryba manė, kad pavardė „Becker“ nėra skiriamasis ir dominuojantis prekių ženklo, kurį prašoma įregistruoti, elementas, nes atitinkama visuomenė paprastai šį prekių ženklą suvoktų kaip visumą, t. y. „Barbara Becker“, o ne kaip vardo ir pavardės derinį. Ji taip pat nurodė, kad ponia Barbara Becker yra „garsi“( ) Vokietijoje, o pavardė „Becker“ bendrai pripažįstama paplitusia ir įprasta pavarde. Todėl Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad skirtumai tarp nagrinėjamų žymenų yra pakankamai dideli, kad būtų atmesta galimybė supainioti( ).

14. Be to, Apeliacinė taryba paneigė argumentą, kad įvykdyta teismų praktikoje Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 daliai taikyti nustatyta sąlyga, pagal kurią reikalaujama, kad tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, būtų toks panašumo laipsnis, kad suinteresuotoji visuomenė nustatytų tarp jų ryšį( ).

B – Skundžiamo sprendimo santrauka

15. 2007 m. birželio 15 d. Harman Int. Industries pareiškė ieškinį Pirmosios instancijos teisme, prašydama panaikinti Apeliacinės tarybos sprendimą. Grįsdama savo ieškinį ji nurodė du ieškinio pagrindus, atitinkamai pagrįstus tuo, kad pažeisti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas bei to paties reglamento 8 straipsnio 5 dalis. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinis skundas nesusijęs su antruoju iš šių pagrindų, argumentai dėl minėto reglamento 8 straipsnio 5 dalies taikymo nekartojami.

16. Pirmosios instancijos teismas pripažino pagrįstą pirmąjį panaikinimo pagrindą, atsižvelgdamas į tai, kad Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, jog prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, aiškiai skiriasi. Nepaisydamas to, kad abu prekių ženklai daugiau ar mažiau vizualiai ir fonetiškai skiriasi( ), Teismas nepritarė Apeliacinės tarybos vertinimui dėl santykinės elemento „becker“ svarbos, palyginti su prekių ženklo „Barbara Becker“ elementu „barbara“, remdamasis toliau išdėstytais argumentais( ).

17. Pirma, Pirmosios instancijos teismas rėmėsi savo sprendimu, kuriame buvo nusprendęs, kad net jei skirtingose Bendrijos valstybėse iš asmenvardžių sudaryti prekių ženklai gali būti suvokiami skirtingai, bent jau Italijoje vartotojai didesnį skiriamąjį požymį paprastai priskiria pavardei, o ne prekių ženkluose esančiam vardui( ). Iš to jis padarė išvadą, kad prekių ženklo „Barbara Becker“ atveju pavardei „Becker“ taip pat reikėtų priskirti didesnį skiriamąjį požymį nei vardui „Barbara“.

18. Antra, Pirmosios instancijos teismas paneigė argumentą, kad tai, jog Barbara Becker, kaip buvusi Boriso Becker sutuoktinė, yra garsi Vokietijoje, reiškia, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, konceptualiai nėra panašūs, nes juose abiejuose nurodoma ta pati pavardė „Becker“. Pirmosios instancijos teismo nuomone, šį panašumą sustiprina tai, kad Bendrijos dalyje elementui „becker“ bus priskirtas didesnis skiriamasis požymis nei elementui „barbara“, kuris reiškia tik vardą.

19. Trečia, Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Teisingumo Teismo sprendimu Medion( ), pagal kurį sudėtinis prekių ženklas, sudarytas iš vieno elemento ir kito anksčiau įregistruoto prekių ženklo žymens junginio, galėtų būti laikomas panašiu į šį ankstesnį prekių ženklą, jei pastarasis išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją sudėtiniame prekių ženkle, net jeigu jis nėra dominuojantis elementas sudėtiniame prekių ženkle. Pritaikęs šį kriterijų šiam atvejui, Pirmosios instancijos teismas elementą „becker“ prilygino pavardei, kuri paprastai vartojama asmeniui įvardyti ir kuri prekių ženkle „Barbara Becker“ išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją, pakankamą, kad būtų pripažinta galimybė supainioti.

20. Galiausiai, atsižvelgdamas į tai, kad prekių, kurioms ketinama naudoti kiekvieną iš prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, tapatumas ar panašumas nėra ginčijami, ir taip pat atsižvelgdamas į tai, kad prekių ženklai „Barbara Becker“ ir BECKER turi vizualių, fonetinių ir konceptualių panašumų, Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad yra galimybė supainioti šiuos du prekių ženklus, net jeigu nagrinėjamos prekės būtų skirtos visuomenei, turinčiai sąlygiškai didelį pastabumo lygį. Šiuo atžvilgiu Pirmosios instancijos teismas paneigė VRDT argumentą, kad sudėtinis prekių ženklas ir kitas prekių ženklas gali būti laikomi panašiais, tik jeigu jų bendra sudėtinė dalis yra dominuojantis sudėtinio prekių ženklo sukurto bendro įspūdžio elementas. Taip pat jis nepritarė Barbaros Becker pareikštam argumentui, kad asmenvardžiams netinka taikyti teismų praktikos sudėtinių prekių ženklų srityje, kalbant apie galimybę supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

IV – Procesas Teisingumo Teisme ir šalių reikalavimai

21. 2009 m. vasario 3 d. Teisingumo Teismo kanceliarijoje buvo įregistruotas Barbara Becker apeliacinis skundas. Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

– panaikinti skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies 1 punktą, kuriuo buvo panaikintas 2007 m. kovo 7 d. Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas,

– panaikinti skundžiamo sprendimo rezoliucinės dalies 3 punktą, pagal kurį buvo priteista iš VRDT, be savo bylinėjimosi išlaidų, padengti Herman Int. Industries patirtas išlaidas,

– priteisti iš Harman Int. Industries bylinėjimosi išlaidas.

22. 2009 m. kovo 27 d. Teisingumo Teismo kanceliarija gavo Harman Int. Industries atsiliepimą į apeliacinį skundą; ši įmonė Teisingumo Teismo prašo:

– patvirtinti visą skundžiamą sprendimą ir

– priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas, kurias Harman Int. Industries patyrė visose instancijose VRDT ir Bendrijos teismuose.

23. 2009 m. kovo 8 d. VRDT savo ruožtu pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą( ), kuriame Teisingumo Teismo prašo:

– panaikinti visą skundžiamą sprendimą ir

– priteisti iš Harman Int. Industries padengti visas VRDT patirtas bylinėjimosi išlaidas.

24. Per 2010 m. vasario 11 d. vykusį teismo posėdį Barbara Becker, Harman Int. Industries ir VRDT atstovai žodžiu pateikė pastabas ir atsakė į kolegijos narių ir generalinio advokato užduotus klausimus.

V – Apeliacinio skundo analizė

A – Pozicijų apibrėžimas

25. Barbara Becker nurodo vienintelį apeliacijos pagrindą, grindžiamą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu. Konkrečiai kalbant, ji kaltina, kad skundžiamame sprendime nagrinėjamoje byloje netinkamai pritaikyta Pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada minėtoje byloje Fusco, taip pat padaryta klaida šiame ginče taikant minėtą Sprendimą Medion.

26. Kalbėdama apie pirmąjį kaltinimą, apeliantė kritikuoja Pirmosios instancijos teismą už tai, kad šiame ginče pritaikė Sprendime Fusco pateiktą teiginį, pagal kurį vartotojai bent jau Italijoje didesnį skiriamąjį požymį paprastai priskiria prekių ženkluose esančiai pavardei, o ne vardui, ir nepaisė savo paties vėliau priimto sprendimo, kuriame patvirtino, kad negalima šios taisyklės taikyti automatiškai, neatsižvelgiant į kiekvieno konkretaus nagrinėjamo atvejo ypatumus( ). Tame sprendime, nors abiejų nagrinėjamų prekių ženklų sudėtyje buvo ta pati itališka pavardė „Rossi“, nuspręsta, kad ji neužima pakankamai dominuojančios pozicijos, dėl kurios atsirastų galimybė supainioti( ).

27. Antrajame kaltinime Barbara Becker kritikuoja skundžiamą sprendimą dėl jame pritaikius Sprendimą Medion padarytos išvados, kad elementas „becker“ išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją sudėtiniame prekių ženkle, ir dėl to, jog tuo remiantis buvo nuspręsta, kad abu prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs. Šiuo atžvilgiu Barbara Becker mano, kad minėtu sprendimu norėta išvengti situacijos, sudarančios galimybę trečiajam asmeniui prijungti savo įmonės pavadinimą, greičiausiai su silpnu išskirtiniu požymiu, prie jau įregistruoto prekių ženklo ir reikalauti jo apsaugos, taip pakenkiant jau minėtam įregistruotam prekių ženklui. Bet kuriuo atveju ji nurodo, kad Sprendime Medion nebuvo nustatyta bendra taisyklė, kuria remiantis bet koks dviejuose prekių ženkluose esantis bendras elementas, nors ir neužimantis dominuojančios pozicijos sudėtiniame prekių ženkle, turėtų būti laikomas išskirtiniu pagal minėtą sprendimą, o tai reikštų, kad yra galimybė supainioti.

28. Galiausiai apeliantė mini skirtingas minėto sprendimo priėmimo aplinkybes, nes jame buvo ginčijamasi dėl įmonės pavadinimo pridėjimo prie ankstesnio prekių ženklo, o šiuo atveju prašoma įregistruoti visą asmenvardį, kurio pavardė sutampa su kitu įregistruotu prekių ženklu. Ji pabrėžia, kad visuomenė suvokia žymenį „Barbara Becker“ kaip moteriškos lyties asmenį ir kad paprasčiausia jo nereikėtų painioti su pavarde „Becker“, kuri yra labai įprasta, todėl vargu ar tinkama daryti išvadą, jog prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, konceptualiai panašūs. Apeliantės nuomone, Pirmosios instancijos teismas suklydo vardą „Barbara“ pavadindamas „paprastu vardu“( ), nes šis vardas, prijungtas prie minėtos pavardės, jos prekių ženklo sukurtam bendram įspūdžiui padarytų lemiamą poveikį, kadangi pavardei „Becker“ jis suteikia visiškai naują konceptualią reikšmę.

29. Savo ruožtu VRDT iš esmės palaiko apeliantės teiginius, ypač susijusius su tuo, kad Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į visus nagrinėjamo atvejo ypatumus, kaip antai garsaus tenisininko buvusios žmonos žinomumas, taip pat susijusius su minėto Sprendimo Medion taikymo klaidomis. Galiausiai ji kritikuoja, kaip ir Barbara Becker, skundžiamo sprendimo motyvaciją, kuri dėl išdėstytų priežasčių atrodo prieštaringa ir nepakankama. Vis dėlto per teismo posėdį ji sukoncentravo savo kritiką į automatišką Sprendimo Medion išvadų taikymą.

30. Kita vertus, Harman Int. Industries prašo atmesti apeliacinį skundą, laikydama Pirmosios instancijos teismo atliktą nagrinėjimą teisingu, ir prašo sprendimą, kuris yra šios apeliacijos dalyku, palikti nepakeistą.

B – Vienintelio apeliacinio skundo pagrindo nagrinėjimas

1. Dėl apeliacinio skundo priimtinumo

31. Pirmiausia reikia prisiminti, kad nė vienai iš bylinėjimosi šalių nepateikus prašymo, Teisingumo Teismui priklauso savo iniciatyva išnagrinėti visus klausimus, susijusius su apeliacinio skundo arba kai kurių jo pagrindų priimtinumu( ). Savo ruožtu teismo praktikoje ne kartą buvo nuspręsta, kad, vadovaujantis EB 225 straipsnio 1 dalies antra pastraipa (dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 256 straipsnis) ir Teisingumo Teismo statuto 58 straipsniu, apeliacinis skundas paduodamas tik teisės klausimais ir turi būti grindžiamas Pirmosios instancijos teismo padarytu Bendrijos teisės pažeidimu( ).

32. Remiantis šiomis sąlygomis ir atsižvelgiant į per teismo posėdį Harman Int. Industries minėtą galimą jos oponentų teiginių nepriimtinumą, atrodo tinkama savo iniciatyva atlikti vienintelio šio apeliacinio skundo pagrindo priimtinumo analizę.

33. Nagrinėjamas klausimas ypač kyla dėl apeliantės, taip pat ir VRDT kritikos, susijusios su tuo, kad skundžiamame sprendime neatliktas prašomo įregistruoti prekių ženklo „Barbara Becker“ vertinimas poveikio bendram įspūdžiui, kuris sukeliamas prijungus vardą prie pavardės, požiūriu, taip pat dėl užuominų apie tai, kad minėta pavardė yra „niekuo neišsiskirianti“ arba įprasta. Faktiškai tokia kritika būtų sukėlusi tam tikrų įtarimų dėl nepriimtinumo, jeigu tuo nebūtų siekiama įvertinti faktus iš naujo, o tai šioje instancijoje Teisingumo Teismui yra neleistina( ).

34. Nemanau, kad čia toks atvejis.

35. Pirmiausia, kaip nurodo VRDT, apeliantė ir VRDT abejoja ne tiek dėl faktinio vertinimo rezultato, kiek dėl skundžiamo sprendimo motyvacijos in extenso. Skųsdamosi jos remiasi nusistovėjusia teismo praktika, pagal kurią motyvacijos stoka ar nepakankama motyvacija yra teisės klausimai, sudarantys esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimą EB 230 straipsnio (dabar – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnio) prasme ir kuriais galima remtis per apeliacinį procesą( ) arba kurie paties Teismo iniciatyva gali būti iškelti kaip viešosios tvarkos išlyga grindžiamas pagrindas( ).

36. Antra, kaip jau pažymėjau, per teismo posėdį labiau išaiškėjo apeliacinio skundo pagrindo esmė tiek, VRDT, perėjo nuo į motyvacijos trūkumus sukoncentruotos kritikos prie kitos, tiksliau apibrėžtos kritikos dėl teisės klaidos, susijusios su Sprendimo Medion taikymu.

37. Darydamas išvadą manau, kad teisinga skundžiamo sprendimo kritiką priskirti teisės klaidos kategorijai.

2. Dėl apeliacinio skundo esmės

38. Perskaičius apeliantės pateiktame skunde išdėstytą kritiką kartu su VRDT pastabomis, pirmiausia kyla klausimas dėl sprendimų (ypač Fusco ir Medion), kuriais remiantis sprendžiant ginčą buvo priimtas skundžiamas sprendimas, tinkamumo ir aiškinimo „iš esmės šios bylos aplinkybėmis“. Atsižvelgiant į šio apeliacinio skundo esmę, t. y. galimybę supainioti, taip pat į apeliacinio skundo pagrindą, t. y. klaidingą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto aiškinimą ir taikymą, reikėtų paminėti teisinius ir teismo praktikos kriterijus, kuriais remiantis sprendžiami šios rūšies ginčai.

39. Remiantis minėta nuostata, ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas. Tokia suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.

40. Savo ruožtu Reglamento Nr. 40/94 septintoje konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad suklaidinimo galimybės įvertinimas priklauso nuo daugelio veiksnių ir ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, nuo galimo jo susiejimo su vartojamu ar registruotu žymeniu, nuo tarp prekių ženklo ar žymens ir tarp nurodytų prekių ar paslaugų egzistuojančio panašumo lygio.

41. Konkrečiai kalbant apie galimybės supainioti apibrėžimą, pažymėtina, kad Teisingumo Teismo praktikoje ne kartą buvo patvirtinta, jog galimybę supainioti, remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, sudaro galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių( ).

42. Dėl būdo, kuriuo reikia nustatyti, ar visuomenė gali supainioti du žymenis, Teisingumo Teismas nusprendė, kad galimybė supainioti turi būti vertinama visapusiškai, atsižvelgiant į visus konkrečiam atvejui būdingus veiksnius( ).

43. Taip pat pagal šią nusistovėjusią teismo praktiką atliekant visapusį vertinimą reikia išanalizuoti vizualų, fonetinį ir konceptualų nagrinėjamų prekių ženklų panašumą, be to, visapusis galimybės supainioti vertinimas turi būti pagrįstas bendru jų sukeliamu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Be to, Teisingumo Teismas akcentavo, kad tai, kaip paprastas nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojas suvokia prekių ženklus, yra vienas pagrindinių kriterijų visapusiškai vertinant minėtą galimybę supainioti. Šiuo atžvilgiu teismo praktikoje nuolat tvirtinama, kad paprastas vartotojas įprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo įvairių detalių( ).

44. Šioje byloje nesiginčijama dėl produktų panašumo, taip pat dėl nagrinėjamų prekių ženklų vizualaus ir fonetinio panašumo lygio. Šiuo atveju ginčijamasi dėl konceptualaus panašumo, o tai iš esmės reiškia, kad šioje byloje reikia išnagrinėti pavardės „Becker“ ir viso asmenvardžio „Barbara Becker“ reikšmes, ypač siekiant įvertinti, kokį poveikį pavardei daro vardas.

45. Tam, kad būtų galima tai atlikti, yra būtina, kaip teigiama šios išvados 43 punkte minėtoje teismo praktikoje, „atsižvelgti į visus konkrečiam atvejui būdingus veiksnius“. Šiuo atveju aplinkybė, kad VRDT Apeliacinės tarybos sprendime, dėl kurio buvo ginčijamasi Pirmosios instancijos teisme, buvo pripažintas konceptualus nagrinėjamų prekių ženklų skirtumas remiantis daugiausia prekių ženklo BECKER silpnumu dėl pavardės paplitimo ir Barbaros Becker garsumu Vokietijoje( ), įgyja ypatingą reikšmę.

46. Tačiau skundžiamame sprendime, kaip bus išdėstyta toliau, vadovaujamasi schematišku požiūriu, pagrįstu ankstesniais tiek Pirmosios instancijos teismo (Fusco), tiek Teisingumo Teismo (Medion) sprendimais, kurie yra santykinai izoliuoti ir kuriuose konkrečios nagrinėjamų bylų aplinkybės turėjo ypatingą, galbūt net lemiamą reikšmę.

47. Iš esmės skundžiamo sprendimo 34 iki 43 punktuose nagrinėjamas klausimas dėl konceptualaus panašumo ir pateikiamas atsakymas į jį. Išvada, kad yra galimybė supainioti, iš esmės grindžiama motyvais, išdėstytais 35 ir 36 punktuose, remiantis Sprendimu Fusco, ir 37–41 punktuose, remiantis Sprendimu Medion.

48. Pirmiausia skundžiamame sprendime padaryta išvada, kad pavardė „becker“ turi „didesnį skiriamąjį požymį“ nei elementas „barbara“, vadovaujantis Sprendimu Fusco, kuriame Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad yra galimybė supainioti prekių ženklus „Enzo Fusco“ ir „Antonio Fusco“, atsižvelgdamas į šioje byloje jau minėtą aplinkybę, kad bent jau Italijoje vartotojai didesnį skiriamąjį požymį paprastai priskiria pavardei, o ne prekių vardui. Didesnis ar mažesnis apeliantės populiarumas Vokietijoje konceptualiu požiūriu nesvarbus (34 ir 35 punktai).

49. Vis dėlto yra sunku sutikti su tokiu automatišku Sprendimo Fusco taikymu ir šiai nagrinėjamai bylai, atsižvelgiant į minėtame sprendime konkrečioms aplinkybėms suteiktą svarbą, išreikštą tokiais jo 54 punkte nurodytais posakiais, kaip antai „šiomis aplinkybėmis“ ir „šioje byloje“ arba „nagrinėjamuose ženkluose“.

50. Sprendimo Fusco aplinkybių svarba aiškiai nurodoma Pirmosios instancijos teismo tos pačios kolegijos truputį vėliau priimtame sprendime byloje Marcorossi, kurioje taip pat buvo diskutuojama dėl itališkų pavardžių. Iš tikrųjų priminęs, kad žymenys, sudaryti iš vardo ir pavardės, skirtingose Europos Bendrijos šalyse gali būti suvokti skirtingai ir negalima atmesti to, kad kai kuriose šalyse vartotojai geriau įsimena pavardę nei vardą, remdamasis būtent Sprendimu Fusco, Pirmosios instancijos teismas paaiškino, kad „vis dėlto ši bendroji taisyklė <...> neturi būti taikoma automatiškai, neatsižvelgiant į kiekvieno nagrinėjamo atvejo ypatumus“.

51. Antra, ir ten, kur labiausiai sukoncentruotos mano abejonės, skundžiamame sprendime remiamasi Teisingumo Teismo sprendimu, priimtu atsakant į prejudicinį klausimą byloje Medion.

52. Reikia prisiminti, kad galimybė supainioti, nurodyta minėtame prejudiciniame klausime, yra susijusi su Vokietijos įmonės Medion laisvalaikio elektronikos prekėms įregistruotu prekių ženklu LIFE ir pavadinimu THOMSON LIFE, kuriuo įmonė Thomson prekiaudavo kai kuriomis savo prekėmis. Nagrinėjamu atveju abiem prekių ženklais žymimi produktai bent iš dalies buvo tapatūs, ir dėl šios priežasties Medion nacionalinio teisėjo prašė uždrausti Thomson naudoti nurodytą pavadinimą prekėms, kurioms būdingas minėtas tapatumas( ).

53. Šiomis aplinkybėmis tikroji Sprendime Medion išdėstytos doktrinos reikšmė išaiškėja iš nacionalinio teismo klausimo ir Teisingumo Teismo pateikto atsakymo formuluočių kontrasto. Iš tikrųjų, nors nacionalinis teismas klausia, ar tokiomis bylos aplinkybėmis, kaip antai aprašytosios, „yra“ galimybė supainioti, Teisingumo Teismas atsako, kad tokiomis aplinkybėmis, kaip antai aprašytos, tokia galimybė supainioti „gali būti“. Tokios pateiktame atsakyme Teisingumo Teismo vartojamos formuluotės reikšmė savo ruožtu nesunkiai išaiškėja minėto sprendimo 30 punkte. Minėtame sprendime dar kartą kaip taisyklę paminėjęs pareigą vertinant galimybę supainioti „įvertinti visumą“ arba remtis „bendru įspūdžiu“, atsižvelgiant į išskirtinius ir dominuojančius elementus (28 punktas), Teisingumo Teismas įtvirtino galimybę, kuri turi būti laikoma išskirtine, kad ankstesnis prekių ženklas, kurį trečioji šalis naudoja sudėtiniame žymenyje, net ir tada, kai jis nėra dominuojantis elementas tokiame žymenyje, išlaiko jame nepriklausomą išskirtinę poziciją.

54. Minėtoje byloje, nagrinėdamas galimybės supainioti buvimo sąlygas, Teisingumo Teismas sprendimo 30 punkte pareiškė, kad, „išskyrus įprastą atvejį, kai paprastas vartotojas prekių ženklą suvokia kaip visumą, ir neatsižvelgiant į aplinkybę, kad bendrame įspūdyje gali dominuoti viena ar kelios sudėtinio prekių ženklo sudedamosios dalys, jokiu būdu negalima atmesti galimybės, kad konkrečiu atveju ankstesnis prekių ženklas, kurį trečioji šalis naudoja sudėtiniame žymenyje, apimančiame šio trečiojo asmens įmonės pavadinimą, net ir nebūdamas dominuojančiu elementu, išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją“( ).

55. Taip minėtoje byloje Teisingumo Teismas nacionaliniam teismui atsakė dėl galimybės supainioti du žymenis buvimo patikrinimo tais atvejais, kai ankstesnis įregistruotas prekių ženklas sudaro vieną iš sudėtinio prekių ženklo elementų, ir įpareigojo jį atmesti vadinamąją „Prägetheorie“ (sukurto įspūdžio teoriją)( ).

56. Iš viso to, kas išdėstyta, labai aiškiai matyti, kad jei dabar skundžiamame sprendime Pirmosios instancijos teismas, siekdamas įvertinti galimybę supainioti nagrinėjamus prekių ženklus, norėjo lemiamu būdu remtis Sprendimo Medion doktrina, jis turėjo argumentuoti išskirtinėmis sąlygomis( ), t. y. privalėjo paaiškinti, kodėl būtent nagrinėjamu atveju išimtinėmis aplinkybėmis reikėjo nepaisyti bendrojo reikalavimo nagrinėti sudėtinio prekių ženklo paraišką vertinant bendrą įspūdį, atsižvelgiant ypač į jo išskirtinius ir dominuojančius elementus. Kitaip tariant, vertinamas galimą konceptualaus „barbara becker“ ir „becker“ panašumą, turėjo pateikti argumentų, kodėl šiuo atveju elementui „becker“ nebūtina užimti dominuojančios pozicijos sudėtiniame prekių ženkle.

57. Tačiau jokios panašios argumentacijos skundžiamame sprendime nepateikta. Ir vargu ar jame galima rasti kitų svarstymų (37 punktas) nei tas, kad „becker“ yra pavardė, o tai yra neginčytina ir sunku paneigti. Remiantis tuo, tiesiogiai jame padaryta išvada, kad „becker“ ir „barbara becker“ panašūs (38 punktas), todėl atitinkamai Apeliacinė taryba padarė teisės klaidą (39 punktas).

58. Reikėtų pakartoti, kad skundžiamame sprendime neatliktas joks su pavarde „Becker“ susijęs vertinimas ar tyrimas siekiant nustatyti, ar ji išlaiko Sprendime Medion nurodomą nepriklausomą išskirtinę poziciją, net neturėdama būti dominuojančiu elementu sudėtiniame prekių ženkle, nors mūsų nagrinėjamos bylos aplinkybėmis reikėjo iš esmės įvertinti ankstesnio prekių ženklo BECKER išskirtinumą( ). Iš tikrųjų, kadangi šio prekių ženklo žinomumo visuomenėje laipsnis buvo didelis, bet kuriame kitame prekių ženkle, skirtame žymėti tapačias prekes, būtų buvę daug sunkiau panaudoti šią pavardę.

59. Galiausiai, remiantis apibendrintu ir iš dalies neteisingu sprendimų Fusco ir Medion poveikio supratimu, skundžiamas sprendimas gali leisti savaime klaidingai manyti, kad iš principo bet kokia pavardė, sutampanti su ankstesniu prekių ženklu, gali sėkmingai užkirsti kelią įregistruoti sudėtinį prekių ženklą, sudarytą iš vardo ir nagrinėjamos pavardės, remiantis galimybe supainioti pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

60. Kitaip tariant, vieną tariamą principinę taisyklę, išvestą iš ankstesnio paties Pirmosios instancijos teismo sprendimo, sujungus su kita, išvesta iš Teisingumo Teismo sprendimo, atrodo, gaunamas beveik neišvengiamas rezultatas, kuriame praktiškai neatsižvelgiama į klausimą dėl konceptualaus panašumo, kadangi minėtame skundžiamame sprendime buvo atsižvelgta ne į visas bylos faktines aplinkybes, nors tai, remiantis teismų praktika, buvo privaloma. Konkrečiai kalbant, jame neišnagrinėta galima vardo įtaka prekių ženklo „Barbara Becker“ konceptualiai apimčiai ir didesnis ar mažesnis prekių ženklo, sudaryto vien iš pavardės, išskirtinumas.

61. Darydamas išvadą iš to, kas išdėstyta, manau, kad skundžiamame sprendime padaryta teisės klaida, todėl reikia vienintelį apeliacinio skundo pagrindą pripažinti pagrįstu ir panaikinti minėtą sprendimą.

62. Kadangi atrodo, kad nustatytą klaidą galima ištaisyti tik įvertinus ankstesniame punkte nurodytus faktus, ir, nepaisant to, kad skundžiamame sprendime, atsižvelgiant į jo tekstą, neturėjo būti pateiktas atsakymas dėl ieškovės nurodyto antrojo pagrindo, manau, kad byla nėra toje stadijoje, kurioje ją gali išspręsti Teisingumo Teismas, kaip nurodyta jo Statuto 61 straipsnio pirmoje pastraipoje, todėl siūlau grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad atliktų minėtą vertinimą ir jo pagrindu priimtų naują sprendimą.

VI – Išlaidos

63. Kadangi bylą reikia grąžinti Bendrajam Teismui, klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su apeliacine procedūra, nagrinėjimą reikia atidėti.

VII – Išvada

64. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, siūlau Teisingumo Teismui:

1. Panaikinti visą 2008 m. gruodžio 2 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) sprendimą byloje Harman International Industries prieš VRDT (T‑212/07).

2. Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.

3. Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.