Galutinio sprendimo galios principas, pagal kurį reikalaujama, kad nebūtų ginčijamas teismo sprendimo galutinis pobūdis, netaikomas, kalbant apie santykį tarp galutinio sprendimo dėl protesto ir prašymo pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad, pirma, Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) vykstančios procedūros yra administracinės, o ne teisminės ir, antra, Reglamento Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 53 straipsnio 4 dalyje ir 100 straipsnio 2 dalyje šiuo klausimu nenumatyta jokia taisyklė. Tas pats galioja ir atvirkštinėje situacijoje, susijusioje su santykiu tarp procedūros, kurią vykdant priimamas galutinis sprendimas dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo ar jos pripažinimo negaliojančia, ir protesto procedūros. Vis dėlto Tarnyba negali visiškai neatsižvelgti į galutiniame sprendime dėl prekių ženklo registracijos panaikinimo ar jos pripažinimo negaliojančia padarytas išvadas, kai reikia priimti sprendimą dėl protesto, susijusio su tomis pačiomis šalimis, tuo pačiu dalyku ir grindžiamo tais pačiais motyvais, su sąlyga, kad šių išvadų ar išspręstų klausimų nekeičia naujos faktinės aplinkybės, nauji įrodymai ar nauji motyvai. Iš tiesų, šis tvirtinimas tėra konkreti išraiška teismo praktikos, pagal kurią ankstesni Tarnybos sprendimai yra elementas, į kurį galima atsižvelgti vertinant, ar žymuo gali būti įregistruotas.

Iš nusistovėjusios teismo praktikos matyti, kad prekių ženklas „iš tikrųjų naudojamas“ tuomet, kai atlieka savo pagrindinę funkciją – užtikrina prekių ar paslaugų, kurioms jis registruotas, kilmės tapatybę, kad būtų sukurta ar išsaugota šių prekių ir paslaugų realizavimo rinka, išskyrus simbolinį prekių ženklo naudojimą, kurio vienintelis tikslas išsaugoti prekių ženklo suteikiamas teises. Nustatant, ar prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų, reikia atsižvelgti į visus faktus ir aplinkybes, galinčius patvirtinti jo komercinio naudojimo prekyboje realumą, ypač į tam tikrame ekonomikos sektoriuje pagrįsta laikomą praktiką siekiant išlaikyti ar sukurti rinkos dalį prekių ženklo saugomoms prekėms ar paslaugoms, šių prekių ar paslaugų pobūdį, rinkos ypatybes, prekių ženklo naudojimo mastą ir dažnumą. Vis dėlto ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų analizė negali apimti vien konstatavimo, kad šis prekių ženklas naudojamas prekyboje, nes jis turi būti dar ir naudojamas iš tikrųjų, kaip numatyta Reglamento Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 42 straipsnio 2 dalyje. Be kita ko, pripažinimas, kad prekių ženklas „naudojamas iš tikrųjų“, priklauso nuo atitinkamos prekės arba paslaugos savybių atitinkamoje rinkoje. Todėl ne bet koks žinomas komercinis naudojimas gali būti automatiškai pripažintas atitinkamo prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų.

Kalbant apie ankstesnio prekių ženklo naudojimo apimtį, reikia atsižvelgti, be kita ko, į, pirma, bendrą komercinę prekių ženklo naudojimo apimtį, ir, antra, į laikotarpio, kuriuo prekių ženklas buvo naudojamas, trukmę ir naudojimo dažnumą. Be to, siekiant nustatyti, ar ankstesnis prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų, reikia atlikti visapusį vertinimą, atsižvelgiant į visus nagrinėjamu atveju svarbius veiksnius. Toks vertinimas reiškia tam tikrą nagrinėjamų veiksnių tarpusavio priklausomybę. Taigi menką minėtu prekių ženklu žymimų prekių pardavimo apimtį gali kompensuoti intensyvus šio ženklo naudojimas ar jo naudojimas nuolat, ir atvirkščiai. Galiausiai, prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų negali būti įrodytas remiantis tikimybėmis ar prielaidomis, bet turi būti paremtas konkrečiais ir objektyviais įrodymais, patvirtinančiais, kad atitinkamoje rinkoje prekių ženklas buvo iš tikrųjų ir pakankamai naudojamas.

Dėl naudojimo trukmės jau buvo nuspręsta, kad Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalyje numatytos sankcijos taikomos tik tiems prekių ženklams, kurie penkerius metus iš eilės nebuvo naudojami iš tikrųjų. Todėl tam, kad nebūtų taikomos minėtos sankcijos, pakanka, kad dalį atitinkamo laikotarpio prekių ženklas būtų buvęs naudojamas iš tikrųjų. Be to, Reglamento Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Reglamentą Nr. 207/2009, 22 taisyklės 3 dalyje yra nustatytas naudojimo trukmės kriterijus, tačiau nereikalaujama įrodyti jo nepertraukiamumo penkerių metų laikotarpiu, ir jis atskiriamas, be kita ko, nuo naudojimo apimties ir pobūdžio kriterijų, kurie, tik vertinami kartu, leidžia daryti išvadą dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų. Tik atsižvelgimas į visus Apeliacinei tarybai vertinti pateiktus įrodymus turi leisti nustatyti, ar buvo įrodytas toks naudojimas.

Taigi penkerių metų laikotarpio nustatymas Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nereiškia, kad ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymas turi būti pateiktas atskirai dėl kiekvienų į šį terminą patenkančių metų, bet pakanka įrodyti, kad, atsižvelgiant į visus bylai reikšmingus veiksnius, bent jau dalį šio termino šis prekių ženklas buvo naudojamas ne vien simboliškai, o realiai ir siekiant sukurti ar išsaugoti nagrinėjamų prekių ir paslaugų realizavimo rinką. Visų pirma, jeigu būtų priešingai, tokiu atveju, koks nagrinėjamas šioje byloje, atsiradus tik laikino pobūdžio finansinių sunkumų, dėl kurių ribotą laiką nebūtų galima naudoti ankstesnio prekių ženklo, nors jo savininkas ketintų toliau jį naudoti artimiausiu metu, galėtų pakakti, kad jis netektų galimybės pareikšti protestą dėl analogiško prekių ženklo registracijos.

(žr. 44, 46, 52, 53 punktus)