GENERALINĖS ADVOKATĖS JULIANE KOKOTT

IŠVADA,

pateikta 2007 m. kovo 8 d.( )

Byla C‑334/05 P

Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

prieš

Shaker di L. Laudato & C. Sas

„Apeliacinis skundas – Bendrijos prekių ženklas – Sudėtinis žodinis ir vaizdinis prekių ženklas „Limoncello della Costiera Amalfitana“ – Ispanijos žodinio prekių ženklo LIMONCHELO savininko protestas – Atsisakymas registruoti“





I – Įvadas

1. Šiuo apeliaciniu skundu Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (toliau ? VRDT arba Tarnyba) siekia, kad būtų panaikintas 2005 m. birželio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Shaker prieš VRDT( ). Ginčas byloje iš esmės vyksta dėl to, kaip reikėtų vertinti galimybę supainioti žodinį prekių ženklą ir sudėtinį žodinį ir vaizdinį prekių ženklą.

2. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nėra galimybės supainioti šiuos du prekių ženklus, nes sudėtinio prekių ženklo dominuojantis elementas yra piešinys, ir todėl jis nėra pakankamai panašus į žodinį prekių ženklą. Tačiau VRDT mano, kad vertinant visapusiškai ? atsižvelgiant į skambėjimo ir koncepcinius aspektus ? galimybė supainioti egzistuoja.

II – Teisinis pagrindas

3. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo( ) (toliau ? Reglamentas Nr. 40/94) 8 straipsnio 1 dalies b punktas reglamentuoja santykinius atsisakymo registruoti prekių ženklą dėl galimybės supainioti pagrindus:

„Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

a) <…>

b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.“

4. Septintoje konstatuojamojoje dalyje aiškinama galimybės supainioti sąvoka prekių ir paslaugų panašumo atveju: ši galimybė „kurios įvertinimas priklauso nuo daugelio veiksnių ir ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, galimas susiejimas su vartojamu ar registruotu žymeniu, tarp prekių ženklo ar žymens ir tarp nurodytų prekių ar paslaugų egzistuojantis panašumas sudaro ypatingas aplinkybes, dėl kurių būtina suteikti tokią apsaugą“.

III – Ginčo aplinkybės ir Pirmosios instancijos teismo sprendimas

5. Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 1?13 punktuose taip aprašė ginčo eigą( ):

„1 1999 m. spalio 20 d. ieškovė (Shaker di L. Laudato & C. Sas) (toliau ? Shaker), remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1, toliau ? Reglamentas Nr. 40/94), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo vaizdinis žymuo, kuris atrodo taip:

3 Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos (toliau ? Nicos sutartis), prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti minėtą prekių ženklą, priklauso 29, 32 ir 33 klasėms ir atitinka šį aprašymą:

29 klasė: Mėsa, žuvis, paukštiena ir žvėriena; mėsos ekstraktai; konservuoti, džiovinti, virti ir kepti vaisiai ir daržovės; drebučiai, uogienės, kompotai; kiaušiniai, pienas ir pieno produktai; maistiniai aliejai ir riebalai;

32 klasė: Alus; mineralinis ir gazuotas vanduo, kiti gaivieji gėrimai; vaisių gėrimai ir vaisių sultys; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai;

33 klasė: Svaigieji gėrimai (išskyrus alų).

4 <...>

5 <...>

6 Po VRDT reikalavimo ieškovė apribojo savo paraišką 33 klasės prekėms, palikdama tik citrinų likerį iš Amalfi pakrantės (ir atsiimdama paraišką 32 klasei).

7 2000 m. balandžio 17 d. paraiška buvo paskelbta Bendrijos prekių ženklų biuletenyje Nr. 30/00.

8 2000 m. birželio 1 d. Limiana y Botella, SL (toliau ? protestą pateikusi šalis) pagal Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalį pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo registracijos.

9 Grįsdama šį protestą, ji rėmėsi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta galimybe supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą, kiek jis susijęs su Nicos sutarties 33 klasės prekėmis, ir protestą pateikusios šalies žodinį prekių ženklą, 1996 m. įregistruotą Ispanijos patentų ir prekių ženklų tarnyboje (Oficina Espaola de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnología), taip pat apimantį 33 klasės prekes, kurio pavadinimas:

„LIMONCHELO“

10 2002 m. rugsėjo 9 d. VRDT protestų skyrius patenkino protestą ir todėl atsisakė įregistruoti prašomą įregistruoti prekių ženklą (32 klasei).

11 Protestų skyrius savo sprendimą iš esmės pagrindė tuo, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą egzistuoja galimybė supainioti prašomą įregistruoti ir ankstesnį prekių ženklą Ispanijos rinkoje dėl nagrinėjamų prekių tapatumo ir prekių ženklų panašumo. Išvadą dėl pastarojo kriterijaus Protestų skyrius padarė išnagrinėjęs šių prekių ženklų vizualų, fonetinį ir konceptualų panašumą, ir iš to matyti, kad tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojančio elemento, kurį sudaro žodis „limoncello“, ir ankstesnio prekių ženklo yra vizualus ir fonetinis panašumas.

12 2002 m. lapkričio 7 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57?62 straipsniais, pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

13 2003 m. spalio 24 d. Sprendimu (toliau ? ginčijamas sprendimas) Antroji apeliacinė taryba atmetė ieškovės pateiktą apeliaciją. Nurodžiusi, kad ankstesnio prekių ženklo prekės apima prašomo įregistruoti prekių ženklo prekes, Apeliacinė taryba iš esmės nusprendė, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantis elementas yra žodis „limoncello“ ir kad prašomas įregistruoti prekių ženklas ir ankstesnis prekių ženklas yra vizualiai ir fonetiškai vienas į kitą labai panašūs, todėl egzistuoja galimybė supainioti šiuos du prekių ženklus.“

6. Pirmosios instancijos teismas panaikino 2003 m. spalio 24 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimą ir jį pakeitė, pripažindamas ieškovės VRDT pateiktą apeliaciją pagrįsta ir todėl atmesdamas protestą.

7. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi tuo, kad nagrinėjamos prekės yra tapačios.

8. Dėl prekių ženklų panašumo Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad reikia atkreipti dėmesį į tai, jog sudėtinis žodinis prekių ženklas yra lyginamas su žodiniu prekių ženklu. Sudėtinis prekių ženklas, kurio viena sudedamoji dalis yra tapati arba panaši į kitą prekių ženklą, gali būti laikomas panašiu į pastarąjį prekių ženklą, tik jeigu ši sudedamoji dalis sudaro dominuojantį elementą bendrame sudėtinio ženklo sukurtame įspūdyje.

9. Prašomo įregistruoti prekių ženklo atveju apvalios citrinomis papuoštos lėkštės pavaizdavimas akivaizdžiai turi būti laikomas dominuojančia sudedamąja dalimi. Ji neturi nieko bendra su ankstesnių prekių ženklu. Todėl Ispanijos atitinkama visuomenė negali supainioti abiejų prekių ženklų. Prekių ženkluose esančių žodžių „limoncello“ ar „limonchelo“ vaizdinis, skambėjimo ar reikšmės panašumas šiuo atveju nieko nekeičia.

10. Be to, kadangi neegzistuoja galimybė supainioti prekių ženklus, nebūtina nagrinėti, ar ankstesnis prekių ženklas turi skiriamąjį požymį.

IV – Apeliacinis skundas

11. Iš pradžių VRDT savo apeliaciją grindė dviem pagrindais.

12. Pirmajame pagrinde teigiama, kad Pirmosios instancijos teismas klaidingai aiškino ir taikė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, nes galimybę supainioti jis atmetė remdamasis tik prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdiniu vertinimu.

13. Kaip antrasis apeliacinio skundo pagrindas nurodomas akivaizdus sprendimo prieštaringumas ir nelogiškumas. Šis kaltinimas paremtas sprendimo versijos italų kalba ištrauka, kurioje yra dėl vertimo klaidos atsiradusi prieštaringa formuluotė. Po to, kai pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 84 straipsnį priimtoje 2006 m. sausio 26 d. Nutartyje šis „akivaizdus sprendimo neteisingumas“ šiuo atžvilgiu buvo ištaisytas, Pirmosios instancijos teismo prašymu apeliantė atsiėmė savo apeliaciją 2006 m. spalio 3 d. raštu, kiek tai susiję su antruoju apeliacinio skundo pagrindu.

14. VRDT prašo:

1) panaikinti ginčijamą sprendimą;

2) priteisti iš Gesellschaft Shaker di L. Laudato & C. bylinėjimosi išlaidas.

15. Tačiau Shaker tvirtina, kad faktų vertinimas priklauso išimtinei Pirmosios instancijos teismo, kuris priėmė teisingą sprendimą, kompetencijai. Todėl Shaker prašo:

1) atmesti apeliacinį skundą;

2) priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

V – Vertinimas

16. Tarnyba nurodo keletą skundžiamo sprendimo trūkumų. Man atrodo, jog rimčiausia yra kritika dėl Pirmosios instancijos teismo abiejų prekių ženklų palyginimo.

17. Remiantis Reglamento Nr. 40/94 septinta konstatuojamąja dalimi darytina išvada, kad galimybė suklaidinti (priklauso) „nuo daugelio veiksnių ir ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, galimo susiejimo su vartojamu ar registruotu žymeniu, tarp prekių ženklo ar žymens ir tarp nurodytų prekių ar paslaugų egzistuojančio panašumo“. Siekiant nustatyti, ar egzistuoja galimybė supainioti, reikia atlikti visapusišką vertinimą, atsižvelgiant į visas nagrinėjamos bylos aplinkybes( ).

18. Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 49 punkte pripažino, jog reikia atlikti visapusišką abiejų prekių ženklų palyginimą, tačiau 50 punkte pažymėjo:

„Taigi tvirtintina, kad sudėtinis prekių ženklas, kurio viena sudedamoji dalis yra tapati arba panaši į kitą prekių ženklą, gali būti laikomas panašiu į pastarąjį prekių ženklą, tik jeigu ši sudedamoji dalis sudaro dominuojantį elementą bendrame sudėtinio ženklo sukurtame įspūdyje.“

19. Šią prielaidą Pirmosios instancijos teismas suformulavo sprendime MATRATZEN( ) ir vėliau ją taikė daugelyje sprendimų( ). Tačiau kyla klausimas, kaip turėtų būti, kai prekių ženklas neturi dominuojančio elemento arba kai keli elementai daro lemiamą poveikį.

20. Pirmosios instancijos teismas pačiame sprendime Matratzen numatė šios prielaidos išlygas. Pasak jo, tai nereiškia, kad reikia atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo sudedamąją dalį ir ją palyginti su kitu prekių ženklu. Atvirkščiai, lyginti reikia prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, vertinant kiekvieno iš jų visumą. Tačiau tai nereiškia, kad negali dominuoti viena ar kelios sudedamosios dalys, palyginti su bendru sudėtinio prekių ženklo įspūdžiu, sukurtu atitinkamos visuomenės atmintyje( ).

21. Šiuo išlygas numatančiu požiūriu rėmėsi ir Teisingumo Teismas, atmesdamas apeliaciją dėl sprendimo Matratzen( ). Prielaida, kad prekių ženklai yra panašūs tik tada, kai yra tapatumas dominuojančiai sudedamajai daliai, apima tik tam tikrą grupę situacijų( ). Ši grupė yra apibūdinta skundžiamo sprendimo 50 punkte apibrėžiant prekės ženklo dominuojančią sudedamąją dalį. Ši dalis turi „dominuoti šio prekių ženklo vaizdinyje, kurį įsimena atitinkama visuomenė, taip, kad visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nereikšmingos bendrame pastarojo sukurtame įspūdyje“. Sprendžiant, ar prekių ženklai yra panašūs, remtis vien dominuojančia sudedamąja dalimi galima tik tada, kai visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nereikšmingos.

22. Kai pradinė prielaida yra taikoma tik tokioms situacijoms, kai sudėtiniuose prekių ženkluose yra ryški tik dominuojanti sudedamoji dalis, o visos kitos sudedamosios dalys yra nesvarbios, ji neprieštarauja vėliau priimtam Teisingumo Teismo sprendimui byloje Medion( ). Tame sprendime Teisingumo Teismas nusprendė, kad galimybę supainioti gali lemti nedominuojanti sudedamoji dalis.

23. Tame sprendime buvo nagrinėjamas ankstesnio prekių ženklo (LIFE) ir gamintojo pavadinimo (THOMSON LIFE) junginys; gamintojo pavadinimas buvo laikomas sudėtinio prekių ženklo dominuojančia sudedamąja dalimi. Tokiu atveju, ypač kai gamintojo pavadinimas yra visuotinai žinomas, egzistuoja galimybė, kad visuomenė ankstesniu prekių ženklu žymimas prekes sies su prekių, kurias apima sudėtinis žymuo, kilme( ). Todėl galimybė supainioti, kuri, kaip teigiama sprendime Medion, yra įmanoma, atsirado dėl to, kad greta dominuojančios sudedamosios dalies buvo pastebima kita, ankstesniam prekių ženklui tapati sudedamoji dalis. Vadinasi, ši antroji sudedamoji dalis nebuvo nereikšminga prekių ženklo daromame bendrame įspūdyje. Todėl skundžiamo sprendimo 50 punkte išdėstyta prielaida šiai situacijai netaikytina.

24. Šioje byloje svarbu yra tai, ar Pirmosios instancijos teismas, remdamasis savo apibrėžimu, faktiškai nustatė prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojančią sudedamąją dalį, kurios atžvilgiu visos kitos sudedamosios dalys yra nereikšmingos. Tačiau to Pirmosios instancijos teismas nepadarė.

25. Atvirkščiai, skundžiamo sprendimo 57 punkte Pirmosios instancijos teismas lėkštę laiko išsiskiriančia iš kitų sudedamųjų dalių, o 58 punkte konstatuoja, kad ji užima du žemesnius prašomo įregistruoti prekių ženklo trečdalius ir apima didžiausią jų ploto dalį, o žodis „Limoncello“ užima tik didelę prašomo įregistruoti prekių ženklo viršutinio trečdalio dalį. Galiausiai, atlikdamas atskirų prašomo įregistruoti prekių ženklo sudedamųjų dalių palyginimą, skundžiamo sprendimo 60 punkte Pirmosios instancijos teismas tiesiog atmeta kitų sudedamųjų dalių dominavimą. Atlikus visus šiuos nagrinėjimo veiksmus nebuvo padaryta išvada, kad lėkštė dominuoja prašomame įregistruoti prekių ženkle taip, kad visos kitos sudedamosios dalys yra nereikšmingos.

26. Vadinasi, remiantis Pirmosios instancijos teismo teiginiais, prašomame įregistruoti prekių ženkle nėra jokios sudedamosios dalies, kuri, atsižvelgiant į Pirmosios instancijos teismo taikomą metodą, vertinant galimybę supainioti abu prekių ženklus, leistų lyginti tik su šia sudedamąja dalimi. Tačiau abiejų prekių ženklų atžvilgiu turėjo būti atliktas visapusiškas galimybės supainioti vertinimas. Kadangi tai nebuvo padaryta, skundžiamas sprendime yra teisės klaida ir todėl jį reikia panaikinti.

VI – Dėl skundžiamo sprendimo panaikinimo pasekmių

27. Pagal Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnio pirmosios pastraipos antrą sakinį, jei Teisingumo Teismas Pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikina, jis gali pats paskelbti galutinį sprendimą, jei toje bylos stadijoje tai galima daryti. Kitu atveju jis grąžina bylą nagrinėti Pirmosios instancijos teismui.

28. Jei Teisingumo Teismas norėtų priimti sprendimą dėl ginčo, jis, nesiremdamas skundžiamu sprendimu, turėtų pats įvertinti faktines aplinkybes, t. y. palyginti abu prekių ženklus. Tačiau faktinių aplinkybių vertinimas priklauso Pirmosios instancijos teismo kompetencijai. Be to, bylos šalys Teisingumo Teismui nepateikė savo pastabų dėl faktinių aplinkybių. Geriausiu atveju Teisingumo Teismas galėtų atsižvelgti į pirmojoje instancijoje pateiktas rašytines pastabas, tačiau negalėtų remtis Pirmosios instancijos teisme per žodinę proceso dalį galbūt išdėstytais pareiškimais. Todėl aš manau, kad šioje byloje negalima priimti sprendimo dėl ginčo. Vadinasi, Teisingumo Teismas bylą turėtų grąžinti Pirmosios instancijos teismui sprendimui priimti.

VII – Dėl bylinėjimosi išlaidų

29. Jei Teisingumo Teismas grąžintų bylą Pirmosios instancijos teismui sprendimui priimti, pagal Procedūros reglamento 122 straipsnį klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų nekiltų, nes jis būtų sprendžiamas galutiniame sprendime.

30. Tik antrojo apeliacinio skundo pagrindo atžvilgiu sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų iš esmės gali būti kitoks. Šį teisinį pagrindą Tarnyba atsiėmė, nes jis buvo grindžiamas Pirmosios instancijos teismo sprendime buvusia vertimo klaida, kuri buvo ištaisyta tik po apeliacijos pareiškimo 2006 m. sausio 26 d. pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 84 straipsnį priimta nutartimi. Todėl gali kilti klausimas, ar su šiuo teisiniu pagrindu susijusios bylinėjimosi išlaidos gali būti teisėtai priteistos iš vienos iš bylos šalių. Tačiau šiuo atveju šis teisinis pagrindas yra toks nereikšmingas, kad sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų nėra būtina į jį specialiai atsižvelgti.

VIII – Išvada

31. Todėl Teisingumo Teismui siūlau priimti tokį sprendimą:

1. Panaikinti 2005 m. birželio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą Shaker di L. Laudato & C. Sas prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (T‑7/04, Rink. p. II‑2305).

2. Grąžinti bylą Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismui sprendimui priimti.

3. Atidėti sprendimo dėl bylinėjimosi išlaidų priėmimą.