Kita vertus, apribodamas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktyje įtvirtinto atmetimo pagrindo taikymą tik žymenims, kuriuos sudaro „vien“ prekės forma, „būtina“ techniniam rezultatui gauti, teisės aktų leidėjas manė, kad visos prekės formos tam tikra prasme yra funkcinės ir kad dėl to būtų netinkama atsisakyti registruoti prekės formą kaip prekių ženklą tik dėl to, kad ji turi funkcinių savybių. Žodžiais „vien“ ir „būtina“ ši nuostata užtikrina, kad būtų atsisakoma įregistruoti tik tokias prekių formas, kurios tik perteikia techninį sprendimą ir kurių įregistravimas kaip prekių ženklo iš tiesų trukdytų kitoms įmonėms panaudoti tą techninį sprendimą.

Be kita ko, vien funkcinės prekės formos registravimas kaip prekių ženklo gali suteikti šio prekių ženklo savininkui galimybę uždrausti kitoms įmonėms naudoti ne tik tokią pačią, bet ir panašias formas.

Be kita ko, kuo labiau forma, kurią prašoma įregistruoti kaip prekių ženklą, panaši į labiausiai tikėtiną prekės formą, tuo labiau tikėtina, kad ta forma neturi skiriamojo požymio pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą. Tokiomis aplinkybėmis tik prekių ženklas, kuris labai skiriasi nuo atitinkamo sektoriaus standartų ir įpročių ir dėl to gali atlikti savo esminę kilmės nuorodos paskirtį, turi skiriamąjį požymį pagal minėtą nuostatą.

Tačiau taikydama šiuos kriterijus atitinkama visuomenė nebūtinai taip pat suvoks pačios prekės formą turintį erdvinį prekių ženklą ir žodinį ar vaizdinį prekių ženklą, sudarytą iš žymens, nepriklausomo nuo juo žymimų prekių išorės. Iš tikrųjų vidutiniai vartotojai nėra įpratę preziumuoti prekių kilmės remdamiesi jų ar pakuotės išore ir be jokių grafinių ar teksto elementų, todėl nustatyti tokio erdvinio prekių ženklo skiriamąjį požymį gali būti sunkiau negu žodinio ar vaizdinio prekių ženklo atveju.

Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte neleidžiama jame minimus žymenis ir nuorodas naudoti tik vienai įmonei dėl to, kad jie buvo įregistruoti kaip prekių ženklai. Šia nuostata siekiama bendrojo intereso, pagal kurį reikalaujama, kad tokie žymenys arba nuorodos galėtų būti visų laisvai naudojami. Tokie yra tik tie žymenys ir nuorodos, kurie, atitinkamos visuomenės požiūriu, gali būti įprastai naudojami, tiesiogiai arba paminint vieną iš esminių jų savybių, žymėti prekes arba paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą. Iš to matyti, jog tam, kad žymeniui būtų taikomas minėtoje nuostatoje nustatytas draudimas, reikia, kad tarp jo ir nagrinėjamų prekių ar paslaugų būtų pakankamai tiesioginė ir konkreti sąsaja, leidžianti suinteresuotajai visuomenei iš karto nesvarstant suvokti nagrinėjamų prekių ir paslaugų arba vienos iš jų savybių apibūdinimą.

Galiausiai žymens apibūdinamasis pobūdis gali būti vertinamas tik atsižvelgiant į suinteresuotosios visuomenės suvokimą ir į atitinkamas prekes bei paslaugas. Iš tikrųjų prekių ženklo apibūdinamasis pobūdis vertinamas atsižvelgiant į prekes, dėl kurių įregistruotas prekių ženklas, ir į preziumuojamą vidutinio vartotojo, kuris yra pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus, suvokimą apie ginčijamų prekių ir paslaugų kategoriją.

(žr. 116–120 punktus)