PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (septintoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. birželio 11 d. ( *1 )

„Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas LAST MINUTE TOUR — Ankstesnis neregistruotas nacionalinis prekių ženklas LASTMINUTE.COM — Santykinis atmetimo pagrindas — Nuoroda į ankstesniam prekių ženklui taikomą nacionalinę teisę — Ieškinys dėl prisidengimo svetimu vardu (action for passing off) common law sistemoje — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalis ir 52 straipsnio 1 dalies c punktas (dabar — atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis ir 53 straipsnio 1 dalies c punktas)“

Sujungtose bylose T-114/07 ir T-115/07

Last Minute Network Ltd, įsteigta Londone (Jungtinė Karalystė), atstovaujama solisitoriaus P. Brownlow ir baristerio S. Malynicz,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą D. Botis ir A. Folliard-Monguiral,

atsakovę,

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Pirmosios instancijos teisme,

Last Minute Tour SpA, įsteigta Milane (Italija), atstovaujama advokatų D. Caneva ir G. Locurto,

dėl dviejų ieškinių, pareikštų dėl 2007 m. vasario 8 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimų (bylos R 256/2006-2 ir R 291/2006-2), susijusių su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūromis tarp Last Minute Network Ltd ir Last Minute Tour SpA,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (septintoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas N. J. Forwood, teisėjai D. Šváby ir L. Truchot (pranešėjas),

posėdžio sekretorius N. Rosner, administratorius,

susipažinęs su 2007 m. balandžio 13 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktais ieškiniais,

susipažinęs su 2007 m. liepos 20 d. ir 23 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktais VRDT atsakymais į ieškinį,

susipažinęs su 2007 m. liepos 27 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktais įstojusios į bylą šalies atsakymais į ieškinį,

atsižvelgęs į 2008 m. spalio 14 d. Nutartį sujungti bylas T-114/07 ir T-115/07, kad būtų bendrai vykdoma žodinė proceso dalis ir priimtas sprendimas,

įvykus 2008 m. lapkričio 5 d posėdžiui, kuriame įstojusi į bylą šalis nedalyvavo,

priima šį

Sprendimą

Ginčų aplinkybės

LASTMINUTE.COM žymens registracijos kaip Bendrijos prekių ženklo procedūra

1 2000 m. vasario 25 d. bendrovė Last Minute Network Ltd (toliau – LMN, arba ieškovė) pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) su pakeitimais (pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1)) padavė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą, kurį sudaro žodinis žymuo LASTMINUTE.COM.

2 Paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti šį žymenį, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 39 ir 42 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų atitinka tokį aprašymą: — 39 klasė: „Kelionių agentūrų paslaugos; kelionių rezervavimas; su tuo susijusios informacijos, patarimų ir konsultacijų teikimas“; — 42 klasė: „Kelionių agentūrų paslaugos; restoranų rezervavimas; elektroninės ir neelektroninės komercijos prietaisų ir įrenginių teikimas; informacijos paieškos internete ir internetinėse duomenų bazėse, įskaitant susijusias tinklų sistemas, įrangos projektavimas; išvykų ir susitikimų organizavimas; asmenų lydėjimo paslaugos; informacijos teikimas internetu, per duomenų bazes ar per kitas susijusias elektronines priemones; daržininkystės paslaugos; su tuo susijusios informacijos, patarimų ir konsultacijų teikimas.“

3 Ši paraiška registruoti buvo atmesta 2001 m. spalio 29 d. eksperto sprendimu, remiantis tuo, kad žodinis žymuo LASTMINUTE.COM neturi skiriamųjų požymių Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktas) prasme.

4 2001 m. gruodžio 18 d. pateikdama apeliaciją LMN šį sprendimą užginčijo VRDT.

5 2003 m. liepos 8 d. Sprendimu VRDT antroji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją dėl nurodytų 39 klasei priskiriamų paslaugų ir 42 klasei priskiriamų „kelionių agentūrų ir restoranų rezervavimo“ paslaugų remdamasi tuo, kad šių paslaugų atžvilgiu LASTMINUTE.COM neturi skiriamųjų požymių.

6 Apeliacinės tarybos nuomone, kiekviena „paskutinės minutės“ kelionių, pramogų ir vakarienių rezervavimo paslaugas teikianti bendrovė, apibūdindama teikiamas paslaugas, yra suinteresuota vartoti žodžių junginį „paskutinė minutė“. Kadangi aišku, jog ši sąvoka yra viešo pobūdžio ir ji turi likti prieinama visiems ūkio subjektams, iš principo ji negali išskirti konkrečios įmonės teikiamų paslaugų.

7 Tai, kad prie „lastminute“ pridėtas plėtinys „.com“ ir šie du žodžiai sujungti nepaliekant tarp jų tarpo ir nededant brūkšnelio (anglų kalboje tai dažnas atvejis), nesuteikia jokio skiriamojo požymio. Plėtinys „.com“, kuris yra paprasta nuoroda į interneto adresą, skiriamojo požymio neturinčio žodžio nepaverčia prekių ženklu.

LAST MINUTE TOUR žymens registracijos kaip Bendrijos prekių ženklo procedūra

8 2000 m. kovo 11 d. bendrovė Last Minute Tour SpA (toliau – LMT) pagal Reglamentą Nr. 40/94 VRDT pateikė paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą, kurį sudaro toliau nurodytas vaizdinis žymuo iš trijų juodos spalvos žodinių elementų „last“, „minute“ bei „tour“ ir simbolio, kuris senąja Rapa Nui kalba turėtų reikšti keliones, raudonos spalvos reprodukcijos:

9 Prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti šį žymenį, atitinkamai priklauso 16 ir 39 bei 42 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų atitinka tokį aprašymą: — 16 klasė: „Popierius, kartonas ir jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; spaudiniai; katalogai; spausdintiniai tvarkaraščiai; brošiūros; knygos; laikraščiai; žurnalai (periodiniai leidiniai); įrišimo medžiagos; fotonuotraukos; etiketės; raštinės reikmenys; raštinės ir buitinės lipniosios medžiagos; dailininkų reikmenys; teptukai; rašomosios mašinėlės ir biuro reikmenys (išskyrus baldus); mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės (išskyrus aparatūrą); plastikinės pakavimo medžiagos (nepriskirtos prie kitų klasių); lošiamosios kortos; šriftai; klišės“; — 39 klasė: „Kelionių agentūros ir turizmo centrai; vietų užsakymas (kelionėms); kelionių rengimas; jūrų kelionių ir ekskursijų rengimas; turistų vežimas ir lydėjimas; oro transportas; transporto priemonių nuoma; informacija apie vežimą“; — 42 klasė: „Viešbučių, restoranų, pensionų, kaimo turizmo, barų, privačių klubų paslaugos; viešbučių ir kaimo turizmo rezervavimo paslaugos; kompiuterių programinės įrangos projektavimas; kompiuterių programų nuoma“.

10 Prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2001 m. kovo 19 d.Bendrijos prekių ženklų biuletenyje Nr. 25/2001.

11 2001 m. birželio 19 d.LMN padavė protestą dėl LMT pateikto žymens registracijos remdamasi tuo, kad Jungtinėje Karalystėje nėra registruotas žodinis prekių ženklas LASTMINUTE.COM, kurį ji nuo 1998 m. naudojo prekyboje Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis) prasme.

12 Protestas atmestas 2002 m. liepos 12 d. VRDT protestų skyriaus sprendimu remiantis tuo, kad per numatytą terminą LMN nepateikė įrodymų, jog ji naudojosi ankstesne teise, kuria rėmėsi grįsdama protestą.

13 Bendrijos prekių ženklas LAST MINUTE TOUR įregistruotas 2003 m. gegužės 14 d. numeriu 1 552 231.

LMN pradėta prekių ženklo LAST MINUTE TOUR registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

14 2003 m. gegužės 30 d.LMN padavė prašymą pripažinti Bendrijos prekių ženklo LAST MINUTE TOUR registraciją negaliojančia remdamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalimi ir 52 straipsnio 1 dalies c punktu (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punktas).

15 Grįsdama prašymą LMN teigė, kad dėl ankstesnio neregistruoto nacionalinio prekių ženklo LASTMINUTE.COM ji turėjo teisę pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus, taikomus dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje daromos į juos nuorodos, uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą, todėl jai kreipusis jo registracija turėjo būti panaikinta pagal Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies c punktą 39 ir 42 klasių paslaugoms, susijusioms su atostogomis, skrydžiais, apgyvendinimu, savaitgalio išvykomis į miestą, pramogomis, ekskursijomis, nuoma, pirkiniais ir kitomis laisvalaikio ir kelionių paslaugomis, teikiamomis internetu, taip pat su kitų susijusių priemonių reklama ir populiarinimu.

16 Prašymu siekta, kad būtų panaikinta Bendrijos prekių ženklo registracija visoms juo žymimoms prekėms ir paslaugoms, išskyrus programinės įrangos projektavimo ir nuomos paslaugas.

17 2005 m. gruodžio 23 d. Sprendimu Anuliavimo skyrius patenkino LMN prašymą dėl Bendrijos prekių ženklo LAST MINUTE TOUR registracijos panaikinimo visų nagrinėjamų 39 ir 42 klasių paslaugoms, tačiau atmetė jį 16 klasių prekių atžvilgiu.

18 Anuliavimo skyrius nusprendė, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį prieš Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimą LMN turėjo teisę į žymenį LASTMINUTE.COM 39 ir 42 klasių paslaugoms, ir šis žymuo turėjo didesnę nei vietinę reikšmę.

19 Pagal šiam žymeniui taikomus Jungtinės Karalystės teisės aktus LMN suteikiama teisė uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą, jeigu įvykdytos trys ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu (action for passing off) sąlygos: ieškovo prekių reputacija (goodwill), klaidinantis prekių ir paslaugų pateikimas ta prasme, kad dėl jų pasiūlos naudojant Bendrijos prekių ženklą LAST MINUTE TOUR atitinkama visuomenė galėtų priskirti jų komercinę kilmę LMN (misrepresentation), ir iš to galinti LMN atsirasti komercinė žala.

20 Šiuo atžvilgiu Anuliavimo skyrius visų pirma nusprendė, kad nuo 1998 m. LASTMINUTE.COM Jungtinėje Karalystėje įgijo reputaciją, kurią patvirtino bendrovės biudžetas, skirtas reklamai, didelės investicijos į reklamą, įvairūs spaudos straipsniai, susiję su interneto tinklalapiu „lastminute.com“, ir sėkmingas bendrovės akcijų pardavimas biržoje. Remdamasis šiais įrodymais Anuliavimo skyrius padarė išvadą, kad Jungtinėje Karalystėje atitinkamos visuomenės atžvilgiu LMN įgijo aiškią reputaciją, susijusią su jos žymeniu.

21 Tam, kad nustatytų, jog naudojant žymenį LAST MINUTE TOUR buvo pateiktos prekės ir paslaugos, kurios klaidino, Anuliavimo skyrius laikėsi nuomonės, kad užtenka įrodyti, jog atitinkama visuomenė galėjo manyti, kad jos priklauso LMN, nes abu prekių ženklai panašūs, todėl reikėjo įvertinti, ar buvo galimybė juos supainioti.

22 Konstatavęs, kad abiem prekių ženklais žymimos 39 ir 42 klasių paslaugos tapačios, Anuliavimo skyrius nusprendė, kad nors kiekviename prekių ženkle žodžių junginys „lastminute“ vartojamas skirtingai, jis yra jų bendras dominuojantis elementas. Jis padarė išvadą, kad yra didelių vizualių panašumų ir keletas skirtumų.

23 Fonetiniu požiūriu Anuliavimo skyrius nusprendė, kad abiejų žymenų pradžia tapati, o skiriasi tik jų pabaiga.

24 Anuliavimo skyrius nurodė dviejų prekių ženklų konceptualų panašumą, nes jie darė nuorodą į „paskutinės minutės“ sandorio idėją, plačiai naudojamą internete norint įvardyti skrydžių, apsigyvenimo viešbutyje, vietų restoranuose užsakymo ir spektaklių bilietų pasiūlymus mažesne kaina.

25 Atsižvelgdamas į šiuos įrodymus Anuliavimo skyrius nusprendė, kad, nepaisant kelių skirtumų, tarp dviejų prekių ženklų yra didelių panašumų. Tuo remdamasis jis padarė išvadą, kad yra galimybė supainioti.

26 Pagaliau Anuliavimo skyrius nusprendė, kad dėl to LMN gali patirti komercinę žalą.

27 Todėl Anuliavimo skyrius panaikino Bendrijos prekių ženklo LAST MINUTE TOUR registraciją visoms 39 ir 42 klasių paslaugoms, tačiau atmetė LMN prašymą panaikinti šio prekių ženklo registraciją 16 klasės prekėms, nes nebuvo įrodymų dėl ankstesnio LASTMINUTE.COM žymens naudojimo, susijusio su šiomis prekėmis.

28 2006 m. vasario 15 d. VRDT pateiktoje apeliacijoje, įregistruotoje Nr. R 256/2006-2, LMT prašė panaikinti Anuliavimo skyriaus sprendimą tiek, kiek jame Bendrijos prekių ženklo LAST MINUTE TOUR registracija pripažinta negaliojančia nagrinėjamoms 39 ir 42 klasių paslaugoms.

29 Savo ruožtu 2006 m. vasario 20 d. pateiktoje apeliacijoje, įregistruotoje Nr. R 291/2006-2, LMN prašė panaikinti Anuliavimo skyriaus sprendimą tiek, kiek jame atmestas jos prašymas panaikinti Bendrijos prekių ženklo registraciją 16 klasės prekėms.

30 Dviem 2007 m. vasario 8 d. Sprendimais (toliau – ginčijami sprendimai) VRDT antroji apeliacinė taryba, pirma, patenkino LMT apeliaciją ir panaikino sprendimą panaikinti LAST MINUTE TOUR registraciją 39 ir 42 klasių paslaugoms ir, antra, atmetė LMN apeliaciją ir patvirtino Anuliavimo skyriaus sprendimą atmesti jos prašymą panaikinti registraciją 16 klasės prekėms.

31 Abiejuose ginčijamuose sprendimuose Apeliacinė taryba nusprendė, kad, atsižvelgiant į aptariamų prekių bei paslaugų pobūdį ir ankstesnio žymens kaip neregistruoto Jungtinės Karalystės prekių ženklo statusą, visuomenė, kurią reikėjo vertinti nagrinėjant galimybę supainioti, sudaryta iš Jungtinėje Karalystėje gyvenančių paprastų šių prekių ir paslaugų vartotojų, kurie yra pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs.

32 Toliau Apeliacinė taryba pažymėjo, kad žodžių junginys „last minute“ sudarytas iš dviejų paprastų angliškų žodžių, kuriuos nagrinėjama visuomenė tuoj pat supranta. Taikant šį žodžių junginį nagrinėjamoms prekėms ir paslaugoms, iš jo aišku ir tuoj pat suprantama, kad šios prekės ir paslaugos siūlomos labai palankiomis sąlygomis dėl to, kad įsigyjamos paskutinę minutę.

33 Todėl, Apeliacinės tarybos nuomone, žodžių junginys „last minute“ yra apibūdinamasis, neturi skiriamųjų požymių nagrinėjamų prekių bei paslaugų atžvilgiu ir pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktus (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai) gali būti registruojamas tik tada, jeigu prie jo pridėti kiti vaizdiniai ar žodiniai elementai, galintys jam suteikti bent minimalų skiriamąjį požymį.

34 Ji taip pat nurodė, kad sujungus tris žodinius elementus „last“, „minute“ bei „tour“ ir grafinį elementą, be jokios abejonės, leista išvengti, kad Bendrijos prekių ženklui būtų taikomi minėtose dviejose nuostatose nurodyti absoliutūs negaliojimo pagrindai, tačiau tokio prekių ženklo savininkas negalėjo drausti, kad sąvokas „last minute“ arba „tour“ naudotų kitos turizmo ir kelionių organizavimo įmonės.

35 Apeliacinės tarybos nuomone, svarbu žinoti, ar susidūrusi su sąvoka „last minute“ Jungtinės Karalystės visuomenė manytų, kad į ją kreipiasi prekių ženklo LASTMINUTE.COM savininkas, ar kad „last minute“ (paskutinės minutės) pasiūlymą pateikė kokia nors turizmo ir kelionių organizavimo įmonė. Bet kuriuo atveju LMN neįrodė, kad esant nuorodai „last minute“ ši visuomenė tuoj pat manytų, kad kalbama apie prekių ženklo LASTMINUTE.COM savininko siūlomas paslaugas.

36 Todėl Apeliacinė taryba nusprendė, kad LMN reputacija susijusi su pačiu žymeniu LASTMINUTE.COM ir su visais jo elementais, o ne su bendro pobūdžio nuoroda „last minute“. Ši reputacija pripažinta tik Jungtinės Karalystės teisėje numatyto ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu atžvilgiu ir tik šio ieškinio tikslais ir ja negali būti naudojamasi suteikiant nuorodos „last minute“, kuri neturi skiriamojo pobūdžio nagrinėjamų prekių ir paslaugų atžvilgiu, monopolį.

37 Kadangi abiejų prekių ženklų skiriamieji požymiai labai riboti, visuomenė sutelks dėmesį į skiriamuosius ir dominuojančius elementus, t. y. į įvairius du žymenis sudarančius darinius, jų rašymą vienu žodžiu „lastminute“ ir plėtinį „.com“ neregistruotame žymenyje, taip pat į grafinį elementą Bendrijos prekių ženkle.

38 Apeliacinė taryba taip pat nurodė, kad abiem prekių ženklams bendrų elementų ir žodžio „tour“ įtaka lyginant žymenis vizualiu požiūriu labai susilpnės, nes jie neturi skiriamųjų požymių. Atvirkščiai, kadangi plėtinys „.com“ ir raudonas grafinis simbolis visiškai skirtingi, dviejų prekių ženklų grafiniai skirtumai vyraus panašumų atžvilgiu.

39 Fonetiniu požiūriu Apeliacinė taryba konstatavo, kad abiejuose prekių ženkluose yra tapati nuoroda „lastminute“ ir du skirtingi elementai: „.com“ (anglų k. tarti „dot com“) ir „tour“. Atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su įvairių elementų skiriamaisiais požymiais, plėtinys „dot com“ suteikia galimybę skirti du prekių ženklus fonetiniu požiūriu.

40 Be to, „last minute“ nuorodos, kuri išreiškia abiem prekių ženklams bendrą (paskutinės minutės pasiūlymų) koncepciją, svarbą sumažina jos apibūdinamasis pobūdis, o tiesioginė nuoroda į elektroninį adresą, esantį plėtinyje, „.com“, leistų tarp dviejų prekių ženklų nustatyti konceptualų skirtumą.

41 Vertindama galimybės supainioti buvimą Apeliacinė taryba nusprendė, kad susidūrusi su LAST MINUTE TOUR ir jo grafiniu simboliu Jungtinės Karalystės visuomenė manys, kad kokia nors įmonė siūlo „last minute“ keliones, ir negalvos, kad šiuos pasiūlymus teikia LASTMINUTE.COM prekių ženklo savininkas. Ši visuomenė atkreips dėmesį į kiekvieno žymens skiriamuosius požymius tam, kad išskirtų visus kitus panašių paslaugų, kai teikiant pasiūlymus naudojamas žodžių junginys „last minute“, teikėjus.

42 Remdamasi šia informacija Apeliacinė taryba nusprendė, kad, nepaisant mažiau skiriamojo pobūdžio elementų panašumo, vertinami bendrai du prekių ženklai nebuvo panašūs tiek, kad atsirastų galimybė supainioti, nesvarbu, ar kalbama apie nagrinėjamas papildomas, ar apie tapačias paslaugas.

Šalių reikalavimai

43 LMN Pirmosios instancijos teismo prašo: — panaikinti ginčijamus sprendimus, priimtus bylose R 256/2006-2 (byla T-114/07) ir R 291/2006-2 (byla T-115/07), — pripažinti Bendrijos prekių ženklo LAST MINUTE TOUR registraciją negaliojančia visų juo žymimų prekių ir paslaugų, priklausančių atitinkamai, pirma, 16 klasei (byla T-115/07) ir, antra, 39 ir 42 klasėms (byla T-114/07), atžvilgiu, — priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

44 VRDT ir LMT Pirmosios instancijos teismo prašo: — atmesti ieškinius, — priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

45 Pagal Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies c punktą, padavus prašymą VRDT, Bendrijos prekių ženklo registracija paskelbiama negaliojančia, jeigu yra šio reglamento 8 straipsnio 4 dalyje nurodyta ankstesnė teisė ir patenkintos šioje dalyje nurodytos sąlygos.

46 Iš kartu skaitomų šių dviejų nuostatų matyti, kad neregistruoto prekių ženklo arba kito prekyboje naudojamo didesnę negu vietinę reikšmę turinčio žymens savininkui pareikalavus gali būti panaikinta vėlesnio Bendrijos prekių ženklo registracija, kai ir jeigu pagal taikomus valstybės narės teisės aktus, pirma, teisės į tą žymenį buvo įgytos iki paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą padavimo dienos ir, antra, tas žymuo jo savininkui suteikia teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.

47 Norėdama taikyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį Apeliacinė taryba turi atsižvelgti tiek į nacionalinės teisės aktus, taikomus remiantis šioje nuostatoje daroma nuoroda, tiek į atitinkamoje valstybėje narėje priimtus teismų sprendimus. Tuo remdamasis prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmuo turi įrodyti, kad nagrinėjamas žymuo patenka į nurodytų valstybės narės teisės aktų taikymo sritį ir kad jis leidžia uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą (pagal analogiją žr. 2007 m. birželio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Budějovický Budvar prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-53/04-T-56/04, T-58/04 ir T-59/04, nepaskelbta Rinkinyje, 74 punktą).

48 Nagrinėjamu atveju neginčijama, kad neregistruotam prekių ženklui taikomas valstybės narės teisės aktas yra 1994 m. Trade Marks Act (Jungtinės Karalystės prekių ženklų įstatymas), kurio 5 straipsnio 4 dalyje nustatyta: „Prekių ženklas negali būti registruojamas, jeigu ir tiek, kiek jo naudojimas Jungtinėje Karalystėje gali būti draudžiamas: a) dėl kokios nors teisės nuostatos (konkrečiai kalbant, dėl normos, susijusios su prisidengimu svetimu vardu (law of passing off)), kuria saugomas neregistruotas prekių ženklas ar bet koks kitas prekyboje naudojamas žymuo <…>“.

49 Remiantis tuo, kaip šį tekstą aiškino nacionaliniai teismai (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341 HL), iš jo aišku, jog tam, kad nagrinėjamu atveju būtų panaikinta Bendrijos prekių ženklo LAST MINUTE TOUR registracija siekiant apsaugoti neregistruotą nacionalinį prekių ženklą LASTMINUTE.COM, pagal Jungtinės Karalystės teisėje numatytą ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu teisinę sistemą ieškovė turi įrodyti, kad patenkintos trys toliau nurodytos sąlygos.

50 Pirma, atitinkama visuomenė LMN siūlomoms paslaugoms priskiria su jų pateikimu susijusią reputaciją. Pagal ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu sistemą šią reputaciją reikia įrodyti iki dienos, kai atsakovas pradeda teikti prekes ar paslaugas (Cadbury Schweppes prieš Pub Squash (1981]) R.P.C. 429).

51 Tačiau Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje nurodoma atsižvelgti ne į šią datą, bet į Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo dieną, nes šioje dalyje iš prašymą pripažinti šio prekių ženklo registraciją negaliojančia pateikiančio asmens reikalaujama, kad jis būtų įgijęs teisę į neregistruotą nacionalinį prekių ženklą prieš paraiškos padavimo datą (nagrinėjamu atveju tai būtų 2000 m. kovo 11 diena).

52 Antra, Jungtinėje Karalystėje teikiama paslaugų, tapačių LMN teikiamoms paslaugoms, ir papildomų prekių pasiūla naudojant žymenį LAST MINUTE TOUR 2000 m. kovo 11 d. reiškė klaidinantį pateikimą, t. y. dėl jos atitinkama visuomenė galėjo šių prekių ir paslaugų komercinę kilmę priskirti LMN, nesvarbu, ar taip pateikiama buvo tyčia.

53 Trečia, dėl to LMN gali patirti komercinę žalą.

54 Nagrinėjamu atveju neginčijama, kad prekių ženklais atitinkamai žymimos tapačios paslaugos. Be to, kaip pastebėjo Apeliacinė taryba, 16 klasei priskiriamos nagrinėjamos prekės minėtas paslaugas papildo. Taigi į šį faktą reikia atsižvelgti vertinant LMT atliktą klaidinantį nagrinėjamų prekių ir paslaugų pateikimą Jungtinėje Karalystėje naudojant žymenį LAST MINUTE TOUR Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo dieną.

55 Iš Sprendimo R 256/2006-2 31 punkto ir Sprendimo R 291/2006-2 32 punkto matyti, kad neregistruotas nacionalinis prekių ženklas LASTMINUTE.COM jau turėjo reputaciją Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo dieną. VRDT šios aplinkybės neginčijo – per teismo posėdį ji pripažino, kad Jungtinėje Karalystėje LASTMINUTE.COM buvo įgijusi aiškią reputaciją.

56 Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi vieninteliu teisiniu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies pažeidimu. Šį ieškinio pagrindą galima dalyti į tris prieštaravimus, susijusius su atitinkamos visuomenės apibrėžimu, savarankiška reputacija, kurią Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo dieną buvo įgijęs žodžių junginys „last minute“, ir klaidinančiu pobūdžiu, kuriuo minėtą dieną galėjo pasižymėti LMN paslaugoms tapačių paslaugų ir papildomų prekių pasiūla Jungtinėje Karalystėje naudojant žymenį LAST MINUTE TOUR.

Dėl pirmojo prieštaravimo, susijusio su atitinkamos visuomenės apibrėžimu

Šalių argumentai

57 Ieškovė kaltina Apeliacinę tarybą nustačius, kad atitinkama visuomenė sudaryta iš paprastų Jungtinės Karalystės vartotojų, kurie yra pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs, užuot išsiaiškinusi, ar, atsižvelgiant į jos reputaciją, jos klientai, susidūrę su žymeniu LAST MINUTE TOUR Jungtinėje Karalystėje, kalbant apie šiuo žymeniu žymimas prekes ir paslaugas, per referencinį laikotarpį klaidingai nemanytų, kad tarp ieškovės ir šių prekių bei paslaugų yra ryšys.

58 VRDT, palaikoma LMT, atsako, kad nagrinėjamos prekės ir paslaugos siūlomos ne kokiai nors konkrečiai vartotojų rūšiai, bet plačiajai visuomenei. Todėl praktiškai nėra skirtumo, kokia grupė laikoma atitinkama visuomene. Be to, tarp šių grupių neįmanoma daryti skirtumo.

59 Bet kuriuo atveju, atsižvelgdama į ankstesnio nacionalinio žymens gerą vardą, Apeliacinė taryba nagrinėjamus prekių ženklus iš tikrųjų lygino remdamasi prielaida, kad didžioji atitinkamos visuomenės dalis jau žinojo apie ieškovės ankstesnį nacionalinį prekių ženklą.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

60 Iš Jungtinės Karalystės teismų praktikos matyti, kad byloje dėl prisidengimo svetimu vardu atsakovu esančio asmens prekių ir paslaugų klaidinantį pateikimą reikia vertinti atsižvelgiant į ieškovo klientus, o ne į abstrakčią paprasto vartotojo sąvoką, kuria rėmėsi Apeliacinė taryba (minėtas sprendimas Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors).

61 Ieškiniu dėl prisidengimo svetimu vardu saugoma nuosavybė neapima žodžio ar pavadinimo, kurį tretiesiems asmenims draudžiama vartoti, bet yra susijusi su klientais, kuriems dėl ginčijamo naudojimo daroma žala (Lord Parker in Burberry v. Cording (1909) 26 R.P.C.693), nes prekių ženklo reputacija yra klientų dėmesį patraukiantis veiksnys ir kriterijus, pagal kurį įsteigtą įmonę galima atskirti nuo naujos įmonės (IRC v Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217).

62 Todėl nagrinėjamu atveju Apeliacinė taryba neatsižvelgė į Jungtinės Karalystės teismų pateiktą atitinkamos visuomenės apibrėžimą, nes ji nusprendė, kad šią visuomenę sudarė Jungtinėje Karalystėje gyvenantys paprasti šių prekių ir paslaugų vartotojai, kurie yra pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs, nors reikėjo atsižvelgti į neregistruoto nacionalinio prekių ženklo savininko klientus.

63 VRDT negali teigti, kad dėl to, jog aptariamos prekės ir paslaugos skirtos ne konkrečiai vartotojų rūšiai, o plačiajai visuomenei, praktiškai nėra jokio pagrindo išskirti įvairias grupes tam, kad būtų nustatyta atitinkama visuomenė.

64 Iš tikrųjų yra svarbu, ar atitinkama visuomenė nustatyta atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės paprastą vartotoją, kaip nusprendė Apeliacinė taryba ir kaip numatyta Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas), ar ši visuomenė ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu nagrinėjimo tikslais apima tik įmonės, kuri, kaip LMN, iš tikrųjų veikia rinkoje, klientus.

65 Rizika, su kuria susiduria vartotojas, būti suklaidintam prekių ženklo, dėl kurio teigiama, kad juo remiantis nurodytų prekių ir paslaugų komercinė kilmė gali būti priskirta įmonei, kuri yra ankstesnio neregistruoto prekių ženklo savininkė, nebūtinai yra tokia pati kaip tuo atveju, kai šis vartotojas jau yra šios įmonės klientas.

66 Be to, negalima teigti, kad dėl to, jog Apeliacinė taryba atsižvelgė į LASTMINUTE.COM gerą vardą, ji lygino du žymenis remdamasi prielaida, kad didžioji atitinkamos visuomenės dalis jau žinojo apie ieškovės žymenį. Iš ginčijamų sprendimų matyti, kad nors Apeliacinė taryba konstatavo, jog reputacija susijusi su LASTMINUTE.COM, ji padarė išvadą, kad nėra galimybės supainioti dviejų žymenų, visiškai nesiremdama šia reputacija ir apsiribojo tik paprastu šių dviejų žymenų palyginimu.

67 Iš to matyti, kad atitinkama visuomene laikydama Jungtinėje Karalystėje gyvenančius paprastus nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojus, kurie yra pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs, nors pagal ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu sistemą šią visuomenę sudaro tik ieškovės klientai, Apeliacinė taryba nesilaikė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje daromos nuorodos į Jungtinės Karalystės teisės aktus, taikomus ankstesniam neregistruotam nacionaliniam prekių ženklui LASTMINUTE.COM, kurį ieškovė naudojo prekyboje Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo dieną.

Dėl antrojo prieštaravimo, susijusio su atsisakymu pripažinti, kad žodžių junginys „last minute“ turi savarankišką reputaciją

Šalių argumentai

68 Ieškovė kaltina Apeliacinę taryba, jog, užuot išnagrinėjusi, ar neregistruotas nacionalinis prekių ženklas LASTMINUTE.COM pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies b punktą (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies b punktas) ieškovei suteikia teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą, ir tuo remiantis teisę prašyti panaikinti jo registraciją pagal šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies c punktą taikant Jungtinės Karalystės teisėje numatytą ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu sistemą, Apeliacinė taryba palygino du nagrinėjamus prekių ženklus remdamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu.

69 Šiuo atžvilgiu Apeliacinė taryba turėjo išnagrinėti prekių ženklo LASTMINUTE.COM, „Last Minute“ arba „Lastminute“ reputaciją per atitinkamą laikotarpį ir patikrinti, ar paprastas ieškovės klientas Jungtinėje Karalystėje klaidingai susietų ieškovę su LMT tuo atveju, kai susidurtų su LAST MINUTE TOUR žymeniu žymimomis paslaugomis Jungtinėje Karalystėje.

70 Ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu pareiškusio asmens prekių ženklo reputacija, kuri yra dėmesį patraukiantis veiksnys, gali būti susijusi su šio prekių ženklo elementais, kurie iš pradžių buvo apibūdinamojo pobūdžio, jei galima įrodyti, kad jie dėl naudojimo įgijo savarankišką reputaciją (secondary meaning), kuri skiriasi nuo šio prekių ženklo reputacijos.

71 Dėl reklamos ir didelio masto populiarinimo ieškovei dažnai pasirodant Jungtinės Karalystės laikraščiuose, paprastas jos interneto tinklalapio „lastminute.com“ lankytojas Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo dieną galėjo nustatyti jos paslaugų, kurios buvo pateiktos žymint jas ieškovės neregistruotu prekių ženklu LASTMINUTE.COM arba Jungtinės Karalystės spaudoje vartojamais ieškovę apibūdinančiais pavadinimais „lastminute“ ar „last minute“ (kaip nurodė Apeliacinė taryba), komercinę kilmę.

72 Anuliavimo skyriui ieškovė įrodė, kad nuoroda „last minute“ skirta ne tik apibrėžti tam tikrą paslaugų rūšį – ji naudojama ir jos siūlomoms paslaugoms identifikuoti.

73 Tačiau, užuot aiškiai įvertinusi ieškovės reputacijos svarbą, Apeliacinė taryba atmetė žodžių junginio „last minute“ skiriamąjį požymį, atskirdama jį nuo faktinio konteksto.

74 Todėl Apeliacinė taryba neatsižvelgė į 1999 m. gruodžio 17 d. Nutartį, kurioje High Court of Justice (England and Wales) (Aukštasis teismas (Anglija ir Velsas)) bendrovėms atsakovėms byloje Last Minute Network Ltd (bendrovės pavadinimas „lastminute.com“) prieš Lastminute.com Plc ir kt. laikinai uždraudė verstis bet kokia komercine veikla naudojant ar darant nuorodą į komercinius pavadinimus „lastminute.com“, „lastminute.co.uk“, „lastminute“ ir „last minute“ arba į kokį nors žodį ar žodžių junginį, kuris klaidinančiai panašus į kokį nors iš šių pavadinimų.

75 Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, kad remiantis šia nutartimi negalima įrodyti, jog ieškovės prekių ženklas suteikė jai teisę drausti naudoti vėlesnį prekių ženklą pagal Jungtinės Karalystės teisės aktus, nes High Court of Justice paskyrė tik laikinojo pobūdžio priemonę nespręsdamas dėl esmės, o minėta nutartis priimta nedetalizuojant argumentų.

76 Ieškovė teigia, kad, atvirkščiai, prieš nustatydamas jai palankų draudimą nacionalinis teismas privalėjo detaliai išnagrinėti argumentus dėl esmės.

77 VRDT, palaikoma LMT, atsako, kad ieškinys dėl prisidengimo svetimu vardu, kaip ir Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymas, priklauso nuo to, ar yra galimybė supainioti; jos nesant, negali būti nei klaidinančio prekių ir paslaugų naudojant žymenį LAST MINUTE TOUR pateikimo, nei atitinkamai prisidengimo svetimu vardu.

78 Apeliacinė taryba padarė teisingą išvadą, kad ieškovės reputacija susijusi tik su žymeniu LASTMINUTE.COM (tik jis, o ne bendrinis žodžių junginys „last minute“ gali būti apsaugotas pareiškiant ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu). Iš tikrųjų šį žodžių junginį sudaro du angliški žodžiai, kuriuos nagrinėjama visuomenė tuoj pat supranta ir kurie aiškiai bei tiesiogiai parodo, kad ieškovės paslaugos siūlomos labai palankiomis sąlygomis, nes dėl jų sudaromi „paskutinės minutės“ sandoriai.

79 Įrodyta, kad žymenį LASTMINUTE.COM ieškovė naudojo bendrai, kaip savo paslaugų kilmės rodiklį, ir daugeliu atvejų ši kilmė nurodoma naudojant pavadinimą „lastminute.com“.

80 Tačiau kadangi žodžių „last“ ir „minute“ atitinkama visuomenė nesupras kaip kilmės rodiklio, jie turės bendro pobūdžio reikšmę, nepaisant gero vardo, kurį įgijo žodžių junginys „lastminute.com“ dėl to, kad buvo naudojamas prekyboje.

81 Suinteresuotoji visuomenė nepainioja aptariamų ženklų. Žodžių „last“ ir „minute“ įtraukimas į du žymenis nestebina atitinkamos visuomenės ir nesukelia asociacijos, dėl kurios ji abu prekių ženklus priskirtų tai pačiai bendrovei ar ekonomiškai susijusioms bendrovėms. Atvirkščiai, ši visuomenė supras, kad vieną žodį, kuriuo teikiama informacija apie atitinkamas tam tikros kokybės prekes ir paslaugas, teisėtai tuo pačiu metu naudoja visiškai tarpusavyje nesusiję komercinės veiklos subjektai.

82 Šiomis aplinkybėmis, kadangi žodžiai „last“ ir „minute“ neturi skiriamųjų požymių, atsižvelgiant į skirtumus, atsiradusius dėl nevienodo Bendrijos prekių ženklo ir jo papildomų elementų pateikimo, negali būti galimybės supainioti du prekių ženklus, todėl negali būti ir klaidinančios nagrinėjamų prekių ir paslaugų, žymimų ženklu LAST MINUTE TOUR, pasiūlos.

83 Pagaliau minėta High Court of Justice nutartis neįpareigoja nei VRDT, nei Pirmosios instancijos teismo, nes Bendrijos prekių ženklų registracijos sistema yra savarankiška. Be to, net pagal Jungtinės Karalystės teisę šis sprendimas negali būti tinkamas precedentas, nes jis yra visiškai laikino pobūdžio, priimtas nedalyvaujant atsakovėms, jame nepateikti motyvai ir skiriasi faktinės aplinkybės.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

84 Iš Jungtinės Karalystės teismų praktikos matyti, kad prekėms ar paslaugoms apibūdinti naudojamas žymuo gali būti įgijęs reputaciją rinkoje ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu reglamentuojančių teisės aktų prasme, net jeigu iš pradžių jis buvo apibūdinamojo pobūdžio ar neturėjo skiriamųjų požymių.

85 Todėl nuspręsta, kad žodžių junginys „Camel Hair“ tokiomis aplinkybėmis įgijo savarankišką reputaciją dėl to, kad jį kaip savo prekių, nuo šiol atskiriamų nuo kitų įmonių prekių, komercinės kilmės rodiklį naudojo ieškovas, net jeigu šio žodžių junginio negalima registruoti kaip prekių ženklo (Reddaway v. Banham (1896) 13 R.P.C. 218; šiuo klausimu taip pat žr. Cellular Clothing Co. Ltdv. Maxton & Murray (1899) A.C. 326, 16, R.P.C. 397 HL).

86 Be to, pagal Jungtinės Karalystės teisėje numatytą ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu sistemą įmonės siūlomų prekių ir paslaugų reputacija gali kilti (atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes) ne tik iš nacionalinio prekių ženklo reputacijos, bet ir iš jį sudarančių elementų su sąlyga, kad jos įgijo savarankišką reputaciją, kuri skiriasi nuo prekių ženklo, nagrinėjamo kaip visuma, reputacijos.

87 Nagrinėjamu atveju Apeliacinė taryba konstatavo, kad „reputacija susijusi su pačiu LASTMINUTE.COM žymeniu, kartu su visais jo elementais, bet ne su bendrine nuoroda „last minute““. Ji taip pat nurodė, kad „ši reputacija pripažinta tik kalbant apie ir tik norint taikyti (Jungtinės Karalystės) įstatymą dėl prisidengimo svetimu vardu (passing off) ir ja (nebuvo) galima remtis tam, kad būtų suteiktas nuorodos („last minute“), kuri (neturėjo) skiriamųjų požymių aptariamų paslaugų ir papildomų prekių atžvilgiu, monopolis“.

88 Tačiau turint omeny minėtą nacionalinių teismų praktiką, Apeliacinė taryba negalėjo atsisakyti pripažinti nuorodos „last minute“ savarankiškos reputacijos remdamasi vien tuo, kad nagrinėjamų paslaugų ir papildomų prekių atžvilgiu ji yra bendro pobūdžio ir neturi skiriamųjų požymių.

89 Iš to matyti, kad Apeliacinė taryba nesilaikė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje daromos nuorodos į Jungtinės Karalystės teisės aktus, taikomus ankstesniam neregistruotam nacionaliniam prekių ženklui LASTMINUTE.COM, kurį ieškovė naudojo prekyboje Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo dieną.

Dėl trečiojo prieštaravimo, susijusio su tuo, kad neatsižvelgta į žodžių junginio „last minute“ savarankišką reputaciją siekiant įvertinti klaidinantį nagrinėjamų prekių ir paslaugų, žymimų žymeniu LAST MINUTE TOUR, pateikimo pobūdį

Šalių argumentai

90 Ieškovė teigia, kad nenustačiusi, ar žodžių junginį „last minute“ klientai atpažįsta kaip jos paslaugų rodiklį, Apeliacinė taryba taip pat neišanalizavo, ar susidūrę su Jungtinėje Karalystėje pateikta nagrinėjamų prekių ir paslaugų pasiūla naudojant žymenį LAST MINUTE TOUR Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo dieną šie klientai nebūtų linkę priskirti šių prekių ir paslaugų komercinės kilmės ieškovei arba manyti, kad ieškovė ir LMT finansiškai susijusios.

91 VRDT nuomone, kadangi visuomenė nemanys, jog žodžių junginys „last minute“ yra kilmės rodiklis, nėra nei galimybės supainioti du žymenis, nei klaidinančio pateikimo.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

92 Iš Jungtinės Karalystės teismų praktikos matyti, kad klaidinantis atsakovo byloje dėl prisidengimo svetimu vardu pateikimas, nepaisant to, ar jis tyčinis, reiškia tokį pateikimą, dėl kurio ieškinį pateikusio asmens klientai galėtų jam priskirti atsakovo siūlomų prekių ir paslaugų komercinę kilmę (minėtas sprendimas Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors).

93 Todėl galimybė supainioti yra Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktui (kuriame ji aiškiai nurodyta) ir ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu sistemai bendra sąlyga (pastaruoju atveju ji neatskiriama nuo nustatytos sąlygos dėl klaidinančio nagrinėjamų prekių ir paslaugų pateikimo).

94 Tačiau nepažeisdama ieškiniui (nuoroda į jį daroma Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje, kuri šioje byloje taikoma pagal 52 straipsnio 1 dalies c punktą) dėl prisidengimo svetimu vardu būdingų reikalavimų Apeliacinė taryba pirmiausia negalėjo, remdamasi šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktu, į kurį ji darė nuorodą ginčijamų sprendimų 22 ir 23 punktuose, paprasčiausiai nuspręsti, kad atsižvelgiant į nedidelius nagrinėjamų žymenų skiriamuosius požymius visuomenė sutelks dėmesį į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus, t. y. į kiekvieną žymenį sudarančių skirtingų žodžių darinius, „lastminute“ ir elemento „.com“ sujungimą į vieną žodį neregistruotame žymenyje ir Bendrijos prekių ženklo grafinį elementą tam, kad vėliau palygintų šiuos žymenis vizualiu, fonetiniu ir konceptualiu požiūriais.

95 Patikrinimas, ar nacionalinės teisės prasme yra klaidinantis pateikimas, neapsiriboja lyginamąja nagrinėjamų dviejų prekių ženklų analize, tačiau apima ir kitus veiksnius, kaip antai (kaip yra nagrinėjamu atveju) aplinkybės, kurioms esant prekės ar paslaugos siūlomos Jungtinėje Karalystėje naudojant žymenį LAST MINUTE TOUR Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo dieną.

96 Iš tiesų yra sunkumų taikyti ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu sistemą pagal Jungtinės Karalystės teisę, kai pagal Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies c punktą teikiamas prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia. Taip yra dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje numatytos pareigos atsižvelgti, kaip nurodyta šio sprendimo 51 punkte, į Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo dieną, o ne į nagrinėjamų prekių ir paslaugų pasiūlos, kurią teikia atsakovas byloje dėl prisidengimo svetimu vardu, pradžios datą.

97 Taigi nagrinėti aplinkybių, kurioms esant aptariamos prekės ar paslaugos siūlomos Jungtinėje Karalystėje naudojant žymenį LAST MINUTE TOUR Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo dieną, iš esmės neįmanoma, nes manoma, kad tą dieną LMT dar negalėjo būti pradėjusi Jungtinėje Karalystėje siūlyti prekių ir paslaugų naudodama žymenį LAST MINUTE TOUR.

98 Tačiau šis ieškiniui dėl prisidengimo svetimu vardu taikomos teisinės sistemos pritaikymas, neatskiriamas nuo prašymo pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia, neatleido Apeliacinės tarybos nuo pareigos taikyti šios sistemos nuostatų, kaip reikalaujama Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies c punkte ir 8 straipsnio 4 dalyje.

99 Nors Apeliacinė taryba konstatavo, kad įgyta didelė reputacija, susijusi su neregistruotu nacionaliniu prekių ženklu LASTMINUTE.COM, ir paneigė, kad tokią reputaciją turėjo žodžių junginys „last minute“, remdamasi klaidingu motyvu, kad pagal ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu teisinę sistemą jis buvo bendro pobūdžio ir neturėjo skiriamųjų požymių, vis dėlto ji padarė išvadą, kad nėra galimybės supainioti dviejų žymenų remdamasi tik lyginamąja analize.

100 Tai darydama ji nenagrinėjo, ar šio teiginio negali paveikti prekių ženklo LASTMINUTE.COM turima reputacija ar reputacija, kuri gali būti susijusi su žodžių junginiu „last minute“, nes šios reputacijos gali padidinti riziką, kad LMN klientai laikys prekes ar paslaugas, kurios turėtų būti pasiūlytos Jungtinėje Karalystėje naudojant žymenį LAST MINUTE TOUR paraiškos registruoti padavimo dieną, LMN siūlomomis prekėmis ar paslaugomis.

101 Iš to matyti, kad apsiribodama tik tokiu formaliu dviejų nagrinėjamų žymenų palyginimu, neatsižvelgdama į galbūt įgytą savarankišką žodžių junginio „last minute“ reputaciją LMN klientų požiūriu ir norėdama paneigti (Sprendimo R 256/2006-2 40 punktas ir Sprendimo R 291/2006-2 41 punktas), kad Jungtinės Karalystės visuomenė galėtų manyti, jog įmonės, kuri yra prekių ženklo LAST MINUTE TOUR savininkė, siūlomos prekės ir paslaugos priklauso įmonei, kuri yra ankstesnio neregistruoto nacionalinio prekių ženklo LASTMINUTE.COM savininkė, Apeliacinė taryba nesilaikė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje daromos nuorodos į Jungtinės Karalystės teisės aktus, taikomus šiam prekių ženklui, kurį ieškovė naudojo prekyboje Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo dieną.

102 Todėl reikia pritarti ieškinio pagrindui dėl klaidingo Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies taikymo ir atitinkamai panaikinti ginčijamus sprendimus.

103 Pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalį (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 6 dalis) VRDT turės iš naujo išnagrinėti prašymą pripažinti Bendrijos prekių ženklo LAST MINUTE TOUR registraciją negaliojančia, atsižvelgdama į visas ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu sąlygas, prireikus įskaitant sąlygą, susijusią su žala, atsirandančia dėl galbūt, LMN klientų suvokimu, klaidinančio nagrinėjamų prekių ir paslaugų pasiūlos, kuri turėtų būti vykdoma Jungtinėje Karalystėje naudojant žymenį LAST MINUTE TOUR Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo dieną, pobūdžio.

104 Taigi nereikia priimti sprendimo dėl antrojo ieškovės reikalavimo.

Bylinėjimosi išlaidos

105 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo.

106 Kadangi VRDT pralaimėjo bylą, ji turi padengti savo ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal pastarosios pateiktus reikalavimus, o įstojusi į bylą šalis turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais, PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (septintoji kolegija) nusprendžia:

1. Panaikinti 2007 m. vasario 8 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimus (bylos R 256/2006-2 ir R 291/2006-2).

2. Nereikia priimti sprendimo dėl antrojo Last Minute Network Ltd reikalavimo.

3. VRDT padengia savo ir Last Minute Network patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4. Last Minute Tour SpA padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Forwood Šváby Truchot Paskelbta 2009 m. birželio 11 d. viešame posėdyje Liuksemburge. Parašai.

( *1 ) Proceso kalba: anglų