Jeigu Tarnyba turi rimtų abejonių dėl to, ar ankstesnė teisė yra „kilmės vietos nuoroda“, ir dėl apsaugos, kurią reikia jai suteikti pagal nurodytą nacionalinę teisę, kai kaip tik šis klausimas nagrinėjamas atitinkamos Susitariančiosios šalies teisme, ji turi galimybę, remdamasi Reglamento Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, 20 taisyklės 7 dalies c punktu, sustabdyti protesto procedūrą, kol bus priimtas galutinis sprendimas šiuo klausimu.

Iš to išplaukia, kad Reglamentu Nr. 40/94 sukurta sistema reiškia, jog Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) atsižvelgia į ankstesnių teisių, saugomų nacionaliniu lygiu, egzistavimą. Taigi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalyje, skaitomoje kartu su 8 straipsnio 4 dalimi, nustatyta, kad kito prekyboje naudojamo žymens, kuris turi didesnę negu vietinę reikšmę ir galioja valstybėje narėje, savininkas nustatytomis sąlygomis gali pateikti protestą dėl Bendrijos prekių ženklo įregistravimo. Kad būtų užtikrinta ši apsauga, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje aiškiai nurodyti „valstybės narės įstatymai, kurie taikomi“ minėtai ankstesnei teisei.

Kaip matyti iš Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijų prekių ženklo penktos konstatuojamosios dalies, Bendrijos prekių ženklų teisė nepakeičia valstybių narių prekių ženklų teisės. Tuo remdamasis Pirmosios instancijos teismas manė, kad nacionalinio prekių ženklo galiojimas negali būti ginčijamas per Bendrijos prekių ženklo registracijos procedūrą.

Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 4 dalis leidžia pateikti protestą dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos remiantis neregistruotu prekių ženklu arba kitu prekyboje naudojamu didesnę negu vietinę reikšmę turinčiu žymeniu.

Galutiniai tikslai ir sąlygos, susiję su ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymu Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies prasme, skiriasi nuo susijusių su šio reglamento 8 straipsnio 4 dalyje nurodyto žymens naudojimo prekyboje įrodymu, ypač kai kalbama apie pagal Lisabonos susitarimą įregistruotą kilmės vietos nuorodą arba pagal dvišalę sutartį saugomą nuorodą.

Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį teisės į kai kuriuos žymenis gali būti išsaugomos, nepaisant to, kad jie nebuvo naudoti „iš tikrųjų“. Pagal Lisabonos susitarimą įregistruota kilmės vietos nuoroda, negali būti laikoma tapusia bendrine, kol ji, kaip kilmės vietos nuoroda yra saugoma kilmės valstybėje. Be to, kilmės vietos nuorodai suteikta apsauga užtikrinama nesant būtinybės pratęsti jos galiojimo (Lisabonos susitarimo 6 straipsnis ir 7 straipsnio 1 dalis). Tačiau tai nereiškia, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį nurodytas žymuo gali būti nenaudojamas. Vis dėlto protestą pateikęs asmuo gali apsiriboti įrodymu, kad nagrinėjamas žymuo buvo naudojamas komercinėje veikloje siekiant ekonominės naudos, ir neįrodinėti Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių bei Reglamento Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Reglamentą Nr. 40/94, 22 taisyklės prasme bei pagal jose įtvirtintas sąlygas minėto žymens naudojimo iš tikrųjų. Aiškinant priešingai, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje nurodytiems žymenims būtų keliamos sąlygos, konkrečiai susijusios su prekių ženklais ir jų apsaugos apimtimi. Reikia pridurti, kad, kitaip nei pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, pagal 8 straipsnio 4 dalį protestą pateikęs asmuo turi įrodyti ir tai, kad pagal atitinkamos valstybės narės teisę nagrinėjamas žymuo suteikia jam teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.

Iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies formuluotės nematyti, kad nagrinėjamas žymuo turi būti naudojamas teritorijoje, kurios teisė nurodoma grindžiant minėto žymens apsaugą. Šiame straipsnyje nurodyti žymenys gali būti saugomi konkrečioje teritorijoje, nors jie buvo naudojami ne šioje konkrečioje, bet kitoje teritorijoje.

Reikia patikrinti, ar per administracinę procedūrą protestą pateikusio asmens pateikti įrodymai patvirtina nagrinėjamų žymenų naudojimą komercinėje veikloje siekiant ekonominės naudos, o ne asmeniniais tikslais, neatsižvelgiant į tai, kokioje teritorijoje jie buvo naudojami.

Galiausiai pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį protestas grindžiamas žymeniu, kuris „naudojamas“ prekyboje. Iš šios nuostatos neišplaukia, jog protestą pateikęs asmuo turi įrodyti, kad nagrinėjamas žymuo buvo naudojamas iki Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo. Daugių daugiausia gali būti reikalaujama, kaip ir prašoma ankstesnių prekių ženklų atžvilgiu, siekiant išvengti ankstesnių teisių naudojimo, kurį lėmė tik protesto procedūra, kad nagrinėjamas žymuo būtų buvęs naudotas prieš paskelbiant prekių ženklo paraišką Bendrijos prekių ženklų biuletenyje.

(žr. 163, 166–169 punktus)