GENERALINIO ADVOKATO PHILIPPE LÉGER

IŠVADA,

pateikta 2005 m. birželio 2 d.1( )

Byla C‑37/03 P

BioID AG, likviduojama,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

„Apeliacinis skundas – Bendrijos prekių ženklas – Absoliutus atsisakymo įregistruoti pagrindas – Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas – Vaizdinis prekių ženklas, turintis visiškai aprašomojo pobūdžio žodinį elementą „BioID“

1. Šios bylos dalykas yra bendrovės BioID AG( ) apeliacinis skundas dėl 2002 m. gruodžio 5 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimo BioID prieš VRDT( ), kuriuo jis atmetė ieškinį dėl 2001 m. vasario 20 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)( ) Antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 538/1999-2)( ), kuriuo buvo atsisakyta šį toliau pavaizduotą vaizdinį ženklą įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą.

2. Šiame apeliaciniame skunde klausimai iš esmės keliami dėl kriterijų, į kuriuos reikia atsižvelgti, kad būtų įvertinta, ar toks prekių ženklas, kuris, kaip šioje byloje, susideda iš žodinio elemento ir vaizdinių elementų, neturi skiriamųjų požymių ir todėl turi būti atsisakoma jį įregistruoti kaip prekių ženklą taikant Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94( ) 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

I – Teisinis pagrindas

3. Pagal Reglamento 4 straipsnį Bendrijos prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, būtent: žodžiai, tarp jų asmenų pavardės, dizainas, raidės, skaitmenys, išorinis prekių arba jų įpakavimo vaizdas, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų.

4. Reglamento 7 straipsnis yra skirtas absoliutiems atmetimo pagrindams. Jame nustatyta:

„1. Neregistruojami šie žymenys:

a) 4 straipsnio reikalavimų neatitinkantys žymenys;

b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

c) prekių ženklai, sudaryti tiktai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, ar kitoms prekių ar paslaugų savybėms;

d) prekių ženklai, sudaryti tiktai iš tokių žymenų ar nuorodų, kurie dabartinėje kalboje arba sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje yra tapę bendriniai;

<…>

2. 1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tiktai dalyje Bendrijos.

3. Šio straipsnio 1 dalies b, c ir d punktų nuostatos netaikomos, jeigu dėl prekių ženklo naudojimo jis yra tapęs atskiriamas nuo tų prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos.“ (Neoficialus vertimas)

II – Ginčo aplinkybės

5. 1998 m. liepos 8 d. apeliantė padavė VRDT paraišką anksčiau pavaizduotą žymenį įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą.

6. Buvo prašoma įregistruoti šį žymenį skirtingoms Nicos sutarties klasėms( ) priskiriamoms prekėms ir paslaugoms, kurias sudaro programinė, kompiuterinė ir kita įranga, susijusi su žmonių priėjimo leidimo kontrole naudojant specifinius biometrinius požymius, taip pat telekomunikacijų paslaugos, susijusios su tokiomis identifikavimo sistemomis( ).

7. Remdamasis Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktu, ekspertas 1999 m. birželio 25 d. Sprendimu atmetė šią paraišką, motyvavęs tuo, kad nagrinėjamas žymuo neturi skiriamųjų požymių.

8. VRDT Antroji apeliacinė taryba dėl tų pačių motyvų atmetė apeliantės ieškinį. Šį vertinimą ji grindė žodžio „bio“ apibrėžimu vokiečių ir anglų kalbomis ir santrumpos „ID“ apibrėžimu internetiniuose telekomunikacijų ir informatikos žodynuose. Iš šių apibrėžimų ji padarė išvadą, kad akronimas „BioID“ yra žodžių „biometric identification“ (biometrinis identifikavimas) santrumpa ir kad taip šis akronimas aprašo įregistravimo paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų rūšį bei paskirtį. Ji nurodė, kad vartotojas, ieškodamas apsaugos sistemos, susidūręs su prekėmis ir paslaugomis, pažymėtomis akronimu „BioID“, iš karto suprastų, kad tai yra gyvų organizmų identifikavimas.

9. Ši tarnyba taip pat nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kokius žodžių junginius vartoja apeliantės konkurentai, jie yra suinteresuoti tuo, kad galėtų akronimą „BioID“ vartoti reklamuodami savo pačių prekes ir paslaugas.

10. Galiausiai ji tvirtina, kad grafiniai elementai, kurie sudaro nagrinėjamą žymenį, jam nesuteikia jokių skiriamųjų požymių ir niekaip nepakeičia jo visiškai aprašomojo pobūdžio.

11. Apeliantė pareiškė Pirmosios instancijos teismui ieškinį dėl ginčijamo sprendimo.

III – Skundžiamas sprendimas

12. Savo ieškiniui pagrįsti apeliantė nurodė du pagrindus: pirmasis yra susijęs su Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, antrasis – su Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu.

13. Pirmosios instancijos teismas šį ieškinį atmetė. Jis nusprendė, kad su Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu susijęs ieškinio pagrindas turi būti atmestas visų prekių ir paslaugų rūšių, nurodytų įregistravimo paraiškoje, atžvilgiu ir kad dėl šių aplinkybių nėra reikalo nagrinėti antrojo ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu.

14. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad nagrinėjamas žymuo ir jį sudarantys elementai, t. y. akronimas „BioID“ ir jo visi vaizdiniai elementai, kuriuos sudaro šiam akronimui vaizduoti naudojamas šriftas, taškas ir elementas „®“, neturi skiriamųjų požymių.

15. Jis taip pat atmetė apeliantės argumentus, grindžiamus apeliacinių tarybų, kurios sutiko įregistruoti kitus ženklus, turinčius elementą „Bio“, taip pat žodinį prekių ženklą „Bioid“, sprendimais.

IV – Apeliacinis skundas

16. Apeliantė prašo panaikinti skundžiamą sprendimą bei ginčijamą sprendimą ir nurodyti VRDT atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

17. VRDT prašo atmesti apeliacinį skundą ir nurodyti apeliantei atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

A – Apeliacinio skundo pagrindai

18. Apeliantė nurodo, kad savo apeliacinį skundą grindžia dviem pagrindais. Pirma, ji priekaištauja Pirmosios instancijos teismui, kad šis netiksliai ir pernelyg plačiai aiškina absoliutų atmetimo pagrindą, numatytą Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte. Antra, ji tvirtina, kad jei Pirmosios instancijos teismas būtų tinkamai aiškinęs minėtą nuostatą, jis būtų turėjęs išnagrinėti atmetimo pagrindą, numatytą Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkte, ir konstatuoti, kad šiuo atveju jis taip pat neturėjo būti taikomas.

19. Dėl antrojo apeliacinio skundo pagrindo apeliantė visų pirma nurodo, kad, jos manymu, byla yra tokiame etape, kai ji gali būti išspręsta, ir kad pats Teisingumo Teismas gali konstatuoti, jog nagrinėjamas žymuo neturi aprašomojo požymio Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme. Papildomai ji nurodo, kad jei Teisingumo Teismas mano, jog negali spręsti dėl šio atmetimo pagrindo taikymo, nes Pirmosios instancijos teismo atliktas faktinių aplinkybių konstatavimas šiuo atžvilgiu nėra pakankamas, byla turėtų būti grąžinta Pirmosios instancijos teismui.

20. Kaip ir VRDT, man sunkoka suprasti, koks yra Bendrijos teisės pažeidimas, kurį apeliantė nurodo kaip antrąjį apeliacinio skundo pagrindą, padarytas skundžiamu sprendimu. Iš esmės ji neginčija, jog Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs, kad įregistruoti nagrinėjamą žymenį trukdo Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas atmetimo pagrindas, teisėtai galėjo nenagrinėti ieškinio pagrindo, susijusio su tos pačios nuostatos c punkto pažeidimu, nes, kaip matyti iš šio straipsnio 1 dalies formuluotės, tam, kad nagrinėjamas žymuo negalėtų būti įregistruotas, pakanka, kad būtų taikytinas vienas iš absoliučių atmetimo pagrindų( ).

21. Argumentais, kuriuos BioID nurodo šiam apeliacinio skundo pagrindui pagrįsti, iš esmės tesiekiama, kad Teisingumo Teismas, jei būtų pripažinta, kad pirmasis šio apeliacinio skundo pagrindas yra pagrįstas, pats priimtų sprendimą dėl antrojo ieškinio pagrindo, nurodyto Pirmosios instancijos teisme dėl ginčijamo sprendimo, kaip jam tai daryti leidžia Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnis( ), pagal kurį, jei apeliacinis skundas yra pagrįstas, Teisingumo Teismas panaikina Pirmosios instancijos teismo sprendimą ir gali pats paskelbti galutinį sprendimą, jei toje bylos stadijoje tai galima daryti.

22. Darau išvadą, kad apeliacinio skundo pagrindai, kuriuos apeliantė šiame apeliaciniame skunde nurodo pagrįsdama savo reikalavimą panaikinti skundžiamą sprendimą, iš tikrųjų apibendrintini kaip vienas apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su Pirmosios instancijos teismo padarytu Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

23. Šiuo vienu apeliacinio skundo pagrindu apeliantė nurodo keturis kaltinimus. Pirma, ji kaltina Pirmosios instancijos teismą, kad šis nepagrindė vertinimo, jog aptariamas žymuo dėl bendro jo daromo įspūdžio turi skiriamųjų požymių. Antra, apeliantė kaltina jį neatsižvelgus į jos argumentą, kad negalėjo būti įrodyta, jog nagrinėjamą žymenį visuomenė arba konkurentai iš tikrųjų naudoja. Trečia, ji teigia, jog Pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, kad panašūs įregistruoti prekių ženklai neįrodo aptariamo žymens skiriamųjų požymių, padarė teisinio vertinimo klaidą ir taip pažeidė vienodo požiūrio principą.

24. Be to, posėdyje apeliantė tvirtino, kad Pirmosios instancijos teismas savo vertinimą grindė kriterijumi, jog ženklai, kurie visuotinai gali būti naudojami pristatant atitinkamas prekes ir paslaugas, negali būti įregistruoti, nors, kaip Teisingumo Teismas yra nusprendęs 2004 m. rugsėjo 16 d. Sprendime SAT.1 prieš VRDT( ), šis kriterijus nėra tinkamas nagrinėjant Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte numatytą atmetimo pagrindą.

25. VRDT nurodė, kad apeliantė apeliacinio skundo pareiškime šio argumento nepateikė, bet VRDT jo priimtinumo neginčijo. Taip pat pažymiu, kad apeliaciniame skunde šis argumentas nebuvo aiškiai nurodytas. Tačiau taip pat nemanau, kad tai yra naujas ieškinio pagrindas pagal Procedūros reglamento 42 straipsnį, taikytiną apeliaciniam skundui pagal to paties reglamento 118 straipsnį, pagal kurį ieškinio pagrindai, pirmą kartą nurodomi dublike ar triplike arba žodinės procedūros metu, turi būti paskelbti nepriimtinais( ). Manau, kad šiais samprotavimais apeliantė nori įrodyti apeliacinio skundo pagrindo, kuris yra susijęs su Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu ir kuris buvo nurodytas apeliacinio skundo pareiškime, tikrumą ir tinkamumą. Taigi tai yra argumentas, pateiktas šiam apeliacinio skundo pagrindui pagrįsti( ), kuris gali būti teisėtai nurodytas proceso metu, jeigu laikomasi principo, kad negali būti prieštaraujama savo paties anksčiau pateiktiems argumentams. Šiuo atžvilgiu pažymiu, kad VRDT galėjo atsakyti į šį kaltinimą žodinėje proceso dalyje. Be to, negali būti kaltinama, kad šiuo argumentu pakeičiamas bylos Pirmosios instancijos teisme dalykas, nes juo kritikuojamas Pirmosios instancijos teismo atsakymas į jam pateiktą ieškinio pagrindą, susijusį su Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu. Taigi nematau nieko, kas prieštarautų tam, kad šis argumentas būtų nagrinėjamas.

26. Prieš pradėdamas nagrinėti šiuos įvairius kaltinimus, trumpai apžvelgsiu Bendrijos teismų praktiką, kuri man atrodo svarbi aiškinant su šia byla susijusius Reglamento 7 straipsnio 1 dalyje nustatytus atmetimo pagrindus ir jų aiškinimo metodus, kai prašomą įregistruoti žymenį sudaro keli elementai. Taip pat priminsiu išvadą, iš šios teismų praktikos Teisingumo Teismo padarytą minėtame sprendime SAT.1 prieš VRDT, kuriame jis nagrinėjo apeliacinį skundą dėl 2002 m. liepos 2 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo SAT.1 prieš VRDT (SAT.2)( ), kurio motyvai yra panašūs į skundžiamo sprendimo motyvus.

B – Susijusi Bendrijos teismų praktika ir Sprendimas SAT.1 prieš VRDT

27. Pristatant susijusią Bendrijos teismų praktiką reikia pradėti nuo pagrindinės prekių ženklo paskirties – užtikrinti vartotojui ar galutiniam naudotojui ženklu žymimos prekės arba paslaugos kilmę ir taip suteikti jam galimybę jo neklaidinant atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitos kilmės prekių ar paslaugų( ).

28. Reglamento 7 straipsnio 1 dalimi siekiama sutrukdyti įregistruoti kaip ženklą žymenis, kurie pagal savo pobūdį negali atlikti šios funkcijos. Pagal šios normos b ir c punktus laikoma, kad, išskyrus atvejus, kai dėl naudojimo prekių ženklas yra tapęs atskiriamas, ženklo negali sudaryti prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių prekių ir paslaugų, kurioms prašoma registracijos, atžvilgiu, taip pat prekių ženklai, sudaryti tiktai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami prekėms ir paslaugoms arba jų savybėms žymėti.

29. Pagal Bendrijos teismų praktiką Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose numatytų atsisakymo pagrindų atitinkamos taikymo sritys tam tikra dalimi sutampa. Atsižvelgdamas į kiekvieno iš atmetimo motyvų turinį, net esu linkęs manyti, kad šios normos c ir d punktuose numatyti žymenys patenka į platesnę skiriamųjų požymių neturinčių žymenų kategoriją tos pačios normos b punkto prasme. Pavyzdžiui, dėl Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkte numatytų žymenų arba nuorodų buvo nuspręsta, kad žodinis prekių ženklas, kuris aprašo registravimo paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų savybes šios nuostatos prasme, dėl šios priežasties neišvengiamai neturi skiriamųjų požymių to paties Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme( ).

30. Tačiau reikalaujamos sąlygos, kad tam tikras žymuo priklausytų šiam Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkte numatytam pogrupiui, yra ypatingos ir turi būti aiškinamos atsižvelgiant į visuomenės interesą, kuriuo grindžiamas šis atsisakymo pagrindas. Tai Teisingumo Teismas pažymėjo apibūdindamas Reglamento 7 straipsnio 1 dalies bendrą kontekstą ir nurodydamas, kad kiekvienas iš šioje nuostatoje išvardijamų atsisakymo registruoti pagrindų yra nepriklausomas nuo kitų, turi būti nagrinėjamas atskirai( ) ir aiškinamas atsižvelgiant į jį grindžiantį visuomenės interesą. Pagal aptariamą atsisakymo pagrindą šis visuomenės interesas gali ir net turi atspindėti skirtingus vertinimus( ).

31. Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkte numatytas atsisakymo pagrindas yra skirtas tam, kad atitinkami žymenys ir nuorodos galėtų visų būti laisvai naudojami. Siekiama sutrukdyti tam, kad šiais žymenimis ar nuorodomis, juos įregistravus kaip prekės ženklą, naudotųsi tik viena įmonė. Šis bendras interesas reikalauja, kad visi žymenys ir nuorodos, galintys žymėti prekių ar paslaugų, kurių atžvilgiu yra pateikta registracijos paraiška, savybes, būtų palikti įmonėms laisvai naudoti apibūdinant tas pačias savo prekių savybes( ).

32. Be to, nebūtina, kad šiame straipsnyje numatyti prekių ženklą sudarantys žymenys ir nuorodos registravimo paraiškos pateikimo metu iš tikrųjų būtų naudojami tokioms prekėms ir paslaugoms, kurioms yra paduodama registravimo paraiška, arba šių prekių ir paslaugų savybėms apibūdinti. Kaip rodo patys šios nuostatos žodžiai, pakanka, kad šie žymenys ir nuorodos galėtų būti naudojami tokiam tikslui. Todėl pagal šią nuostatą turi būti atsisakoma registruoti žodinį žymenį, jei bent viena iš savo galimų reikšmių jis apibūdina atitinkamų prekių ar paslaugų savybę.

33. Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktu siekiama visiems ūkio subjektams palikti prieinamus žymenis, kurie gali būti naudojami prekėms arba paslaugoms, dėl kurių yra paduodama registravimo paraiška, arba šių prekių ar paslaugų savybėms apibūdinti. Todėl šis laisvo priėjimo reikalavimas, kuriuo grindžiama ši nuostata, yra skirtas aprašomąją vertę turintiems žymenims ir nuorodoms.

34. Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktu visų jame numatytų žymenų atžvilgiu siekiama kito bendro tikslo, kuris nesutampa su tikslu užtikrinti visiems ūkio subjektams laisvą naudojimąsi žymenimis.

35. Tiesa, Teisingumo Teismas minėtame sprendime Libertel dėl spalvos, neribojant jos erdvėje, įregistravimo kaip prekių ženklo nusprendė, kad dėl visuomenės intereso, kuriuo grindžiamas Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punktas, tapatus Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktui, būtina pernelyg neriboti spalvų prieinamumo kitiems ūkio subjektams, kurie siūlo tos pačios rūšies prekes arba paslaugas kaip ir tos, kurioms yra prašoma registracijos( ).

36. Tačiau, kaip patvirtino minėtas sprendimas SAT.1 prieš VRDT, šis minėtame Sprendime Libertel esantis Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto aiškinimas, pagal kurį šiuo atsisakymo pagrindu siekiama išsaugoti prieinamumą, neturi būti išplėstas ir taikomas visoms žymenų, patenkančių į jo taikymo sritį, rūšims. Dėl spalvų šis prieinamumo tikslas, į kurį taip pat turi būti atsižvelgiama vertinant, ar šios spalvos gali turėti skiriamųjų požymių registravimo paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų atžvilgiu, buvo pagrįstas konstatavimu, kurį Teisingumo Teismas pateikė šiame sprendime ir pagal kurį yra labai nedaug įvairių ūkio subjektams realiai prieinamų spalvų( ).

37. Minėtame sprendime SAT.1 prieš VRDT( ) Teisingumo Teismas nurodė, kad visuomenės interesas, kuriuo grindžiama ši nuostata, susipina su minėta pagrindine ženklo paskirtimi. Žymenys, kurie atitinkamų prekių ir paslaugų atžvilgiu negali atlikti prekių ženklo funkcijos, neturi būti registruojami kaip prekių ženklai ir jiems neturi būti suteikiama iš tokio įregistravimo kylanti apsauga. Jis padarė išvadą, kad kriterijus, pagal kurį negali būti registruojami prekių ženklai, galintys būti visuotinai naudojami prekyboje pristatant atitinkamas prekes ir paslaugas, nėra svarbus vertinant, ar žymuo turi skiriamųjų požymių šių prekių ir paslaugų atžvilgiu( ).

38. Taigi iš to, kad tam tikras neaprašomojo pobūdžio žymuo gali būti naudojamas prekyboje pristatant atitinkamas prekes ir paslaugas, negali būti daroma išvada, kad jis neišvengiamai neturi skiriamųjų požymių šių prekių ir paslaugų atžvilgiu. Kitaip tariant, jei tam tikras žymuo nėra aprašomasis ir nepatenka į Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkto taikymo sritį, aplinkybė ar tik galimybė, kad jis būtų naudojamas prekyboje pristatant atitinkamas prekes ir paslaugas, nereiškia, kad jis neturi skiriamųjų požymių šių prekių ir paslaugų atžvilgiu( ).

39. Galiausiai dėl metodo, kurį taikant turi būti vertinama, ar tam tikras iš kelių elementų susidedantis žymuo priskiriamas vienam iš Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose numatytam atsisakymo pagrindui, pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką taip vertinant būtina atsižvelgti į tai, kokį įspūdį daro visas šis žymuo( ). Šis reikalavimas atitinka konstatavimą, kad paprastas vartotojas prekių ženklą paprastai suvokia kaip visumą ir nesiima nagrinėti atskirų jo dalių.

40. Tačiau yra pripažinta, kad ši norma netrukdo atskirai nagrinėti kiekvieno atitinkamą žymenį sudarančio elemento. Toks nagrinėjimas atitinka Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkto turinį, pagal kurį, prisiminkime, negali būti įregistruoti ženklai, „sudaryti tiktai iš žymenų arba nuorodų“, kurie yra aprašomojo pobūdžio. Jis taip pat atitinka su motyvavimu ir teisiniu saugumu susijusius reikalavimus, kurių reikia ūkio subjektams, ypač tiems, kurie susiduria su sunkumais, atsiradusiais sukūrus prekių ženklą tarptautiniu lygiu, ypač vertinant, ar žymuo gali turėti skiriamųjų požymių, nes šis vertinimas, palyginti su kitais atmetimo pagrindais, yra labiausiai subjektyvus.

41. Tačiau yra aišku, jog atsisakant įregistruoti žymenį nepakanka konstatuoti, kad nagrinėjamas atsisakymo pagrindas taikytinas kiekvienam iš aptariamą žymenį sudarančių elementų.

42. Be to, kai prekių ženklą sudaro keli elementai, kurių kiekvienas aprašo registravimo paraiškoje nurodytų prekių arba paslaugų savybes, dar reikia, kad būtų konstatuotas viso prekių ženklo aprašomasis pobūdis( ). Iš esmės, paprastai vien sujungus elementus, iš kurių kiekvienas aprašo prekių arba paslaugų, dėl kurių yra paduodama registravimo paraiška, savybes, ši kombinacija išlieka šių savybių aprašymu, nes vien dėl to, kad tokie elementai yra sujungiami nepadarius jokio neįprasto pakeitimo, pavyzdžiui, sintaksės ar semantikos srityje, gali būti gautas tik ženklas, sudarytas išimtinai iš žymenų arba nuorodų, prekyboje galinčių žymėti šių prekių arba šių paslaugų savybes, tačiau tai nereiškia, kad tokia kombinacija tam tikromis sąlygomis gali būti neaprašomojo pobūdžio( ).

43. Teisingumo Teismas minėtame sprendime SAT.1 prieš VRDT taip pat nusprendė, kad kai turi būti įvertinta, ar iš kelių elementų susidedantis ženklas turi skiriamųjų požymių atitinkamų prekių ir paslaugų atžvilgiu, šis vertinimas, kad ir kaip būtų, turi priklausyti nuo šių skirtingų elementų sudarytos visumos nagrinėjimo, ir vien ta aplinkybė, kad kiekvienas iš jų atskirai neturi skiriamojo požymio, nereiškia, kad jų derinys negali turėti skiriamųjų požymių( ).

44. Dabar reikia priminti, kaip buvo taikoma ši Teisingumo Teismo praktika, nustatyta minėtame sprendime SAT.1 prieš VRDT.

45. Šioje byloje apeliacija buvo siekiama panaikinti sprendimą SAT.1 prieš VRDT (SAT.2), kuriuo Pirmosios instancijos teismas patvirtino atsisakymą įregistruoti žodinį ženklą „SAT.2“ įregistravimo paraiškoje nurodytoms paslaugoms, susijusioms su palydoviniu transliavimu. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad sintagma „SAT.2“, atsižvelgiant į jos sudedamąsias dalis, šių paslaugų atžvilgiu neturėjo skiriamųjų požymių Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

46. Sprendime SAT.2 Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo skirtingus elementus, sudarančius žodinį žymenį „SAT.2“. Visų pirma jis nusprendė, kad elementas „SAT“ neturi skiriamųjų požymių nagrinėjamų paslaugų atžvilgiu, nes tai yra įprastas žodžio „satellite“ trumpinys anglų ir vokiečių kalbomis, kad šis trumpinys nepažeidžia šių kalbų leksikos taisyklių ir kad jis apibūdina daugelio atitinkamų paslaugų požymį.

47. Toliau jis nurodė, kad sudedamosios dalys „2“ ir „.“ yra bendrai naudojamos prekyboje arba gali būti naudojamos pristatant atitinkamas paslaugas ir dėl to šie elementai neturi skiriamųjų požymių.

48. Remdamasis šiais teiginiais jis nusprendė, jog ta aplinkybė, kad sudėtinis prekių ženklas, pavyzdžiui, „SAT.2“, yra sudarytas iš skiriamųjų požymių neturinčių sudedamųjų dalių, apskritai leidžia daryti išvadą, kad šis prekių ženklas, vertinant jo visumą, visuotinai gali būti naudojamas prekyboje pristatant atitinkamas prekes arba paslaugas.

49. Galiausiai Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad tokia išvada gali būti paneigta, tik jei konkretūs požymiai, pavyzdžiui, neįprastas skirtingų elementų sujungimo pobūdis, patvirtintų, jog sudėtinis prekių ženklas reiškia daugiau nei elementų, iš kurių jis sudarytas, visumą. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad sintagma „SAT.2“ buvo sudaryta įprastu būdu ir kad ieškovės argumentas, esą prašomas įregistruoti prekių ženklas, vertinant jo visumą, turi fantazijos elementą, yra nesvarbus.

50. Atsižvelgdamas į šiuos dalykus, Teisingumo Teismas nusprendė, pirma, kad Pirmosios instancijos teismas sintagmos „SAT.2“ skiriamųjų požymių egzistavimą iš esmės vertino atskirai analizuodamas kiekvieną ją sudarantį elementą. Teisingumo Teismas pažymėjo, jog Pirmosios instancijos teismas iš esmės rėmėsi prezumpcija, kad atskirai neturintys skiriamųjų požymių sujungti elementai negali tokio požymio įgyti, o ne tuo, kaip šią sintagmą apskritai suvokia paprastas vartotojas. Teisingumo Teismas nusprendė, kad Pirmosios instancijos teismas tik papildomai nagrinėjo sintagmos sukuriamą bendrą įspūdį, nesuteikdamas jokios reikšmės tokiems dalykams kaip fantazijos elementas, į kurį šiame nagrinėjime būtina atsižvelgti.

51. Antra, jis nusprendė, kad kriterijus, į kurį atsižvelgė Pirmosios instancijos teismas, – kad negalima registruoti prekių ženklų, kurie gali būti visuotinai naudojami prekyboje pristatant atitinkamas prekes arba paslaugas, – yra svarbus aiškinant Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktą, bet tai nėra tas kriterijus, kuriuo remiantis turi būti aiškinamas tos pačios nuostatos b punktas.

52. Atsižvelgdamas į šias preliminarias pastabas nagrinėsiu apeliacinį skundą pagrindžiantį kaltinimą dėl Pirmosios instancijos teismo Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo. Pirmiausia išnagrinėsiu pirmąjį kaltinimą dėl bendro įspūdžio vertinimo nebuvimo ir ketvirtąjį kaltinimą, pagrįstą atsižvelgimu į nesvarbų kriterijų, kuriais apeliantė kritikuoja tuos pačius skundžiamo sprendimo motyvų punktus.

C – Dėl to, kad nebuvo atsižvelgta į bendrą daromą įspūdį ir buvo atsižvelgta į nesvarbų vertinimo kriterijų

1. Šalių argumentai

53. BioID visų pirma nurodo, jog vertindamas, ar nagrinėjamas ženklas gali turėti skiriamųjų požymių, Pirmosios instancijos teismas padarė klaidą nusprendęs, kad su registravimo paraiškoje nurodytomis prekėmis ir paslaugomis susiję vartotojai paprastai yra gerai informuoti, nors šios prekės ir paslaugos yra skirtos visiems vartotojams.

54. Toliau apeliantė teigia, kad Pirmosios instancijos teismas, nors ir pažymėjo, kad tai, ar žymuo, susidedantis iš kelių elementų, gali turėti skiriamųjų požymių, turi būti vertinama atsižvelgiant į jo daromą bendrą įspūdį, tokio vertinimo neatliko. Pasak jos, Pirmosios instancijos teismas tik išnagrinėjo skirtingus nagrinėjamą žymenį sudarančius elementus, t. y. akronimą „BioID“ ir vaizdinius elementus.

55. Galiausiai BioID teigia, kad buvo nuspręsta, jog kriterijus, kuriuo remdamasis Pirmosios instancijos teismas paskelbė, kad ginčijamas žymuo neturi skiriamųjų požymių, nėra tinkamas.

56. VRDT iš esmės primena, kad apeliantė apeliaciniu skundu negali reikalauti peržiūrėti Pirmosios instancijos teismo nagrinėtų faktinių aplinkybių.

57. Ji taip pat teigia, kad Pirmosios instancijos teismas priminė taisykles, pagal kurias yra nagrinėjami sudėtinio ženklo skirtingi elementai ir kurias jis teisingai taikė. Pasak VRDT, Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad sudėtinio prekių ženklo, susidedančio iš skiriamųjų požymių atitinkamų prekių ir paslaugų atžvilgiu neturinčių elementų, visuma taip pat neturi skiriamųjų požymių, jei nėra jokios aiškios nuorodos, kad jis yra daugiau nei jį sudarančių elementų visuma. Taigi akivaizdu, kad Pirmosios instancijos teismas atliko nurodytus principus atitinkantį visumos vertinimą.

58. Galiausiai dėl iš minėto sprendimo SAT.1 prieš VRDT darytinų išvadų, susijusių su kriterijumi, į kurį buvo atsižvelgta skundžiamame sprendime, Pirmosios instancijos teismas nepadarė teisės klaidos, nuspręsdamas, kad atitinkama visuomenės dalis šioje byloje yra nedidelė. Taigi nagrinėjamo žymens galimas naudojimas pristatant atitinkamas prekes ir paslaugas patvirtina, kad šis žymuo jų atžvilgiu neturi skiriamųjų požymių.

2. Vertinimas

59. Kaip pažymi VRDT, Pirmosios instancijos teismas, nepadarydamas jokios teisės klaidos, priminė taisykles, pagal kurias nagrinėjama, ar žymuo gali turėti skiriamųjų požymių Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Jis teisingai priminė, kad žymens skiriamieji požymiai turi būti nagrinėjami prekių ir paslaugų, kurioms parašoma jį įregistruoti, ir tam tikros visuomenės dalies jo suvokimo požiūriu.

60. VRDT taip pat neklysta teigdama, kad Pirmosios instancijos teismo vertinimas, pagal kurį atitinkama visuomenės dalis šiuo atveju yra gerai su prekių ir paslaugų, kurių atžvilgiu yra pateikiama registracijos paraiška, sektoriumi susipažinusi visuomenė, yra faktinių aplinkybių vertinimas, priklausantis šio teismo kompetencijai, ir todėl tai nėra teisės klausimas, kuris apeliaciniame skunde gali būti pateiktas Teisingumo Teismui, išskyrus atvejį, kai yra iškraipoma bylos medžiaga( ).

61. Pirmosios instancijos teismas, pažymėjęs, kad aptariamas žymuo susideda iš žodinės dalies ir vaizdinio pobūdžio elementų, galiausiai teisingai nurodė, kad norint nustatyti jo skiriamuosius požymius, reikia jį įvertinti kaip visumą. Tačiau, kaip ir apeliantė, manau, kad Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime neatliko tokio vertinimo.

62. Skundžiamo sprendimo 28 ir 29 punktuose jis nurodė, kad akronimas „BioID“ susideda iš dviejų dalių, „Bio“ ir „ID“, kurios anglų kalboje yra dažnai vartojamos atitinkamai būdvardžiams „biological“ (biologinis) arba „biometrical“ (biometrinis), arba daiktavardžiui „biology“ (biologija) sutrumpinti. Jis padarė išvadą, kad akronimas „BioID“ susideda iš santrumpų, kurios priklauso atitinkamos kalbos bendrinei leksikai ir nepažeidžia šios kalbos leksikos taisyklių, todėl nėra neįprastos struktūros. Jis nusprendė, kad, atsižvelgiant į registracijos paraiškoje nurodytas prekes ir paslaugas, atitinkama visuomenės dalis akronimą „BioID“ supranta kaip „biometrical identification“ (biometrinis identifikavimas).

63. Toliau Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 30–32 punktuose nurodė, kad biometrinis identifikavimas yra viena iš registracijos paraiškoje nurodytų prekių funkcijų ir kad jis tiesiogiai yra susijęs su šioje paraiškoje nurodytų paslaugų savybėmis arba turi glaudų funkcinį ryšį su šiomis paslaugomis.

64. Iš šių faktinių aplinkybių konstatavimo, kurių Teisingumo Teismas neturi nagrinėti apeliaciniame skunde, 34 punkte jis padarė išvadą, kad akronimas „BioID“ neturi skiriamųjų požymių registracijos paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų atžvilgiu.

65. Toliau Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ginčijamo žymens vaizdinius elementus. Dėl akronimo „BioID“, kaip jis yra vaizduojamas nagrinėjamame ženkle, tipografinių požymių jis nurodė, kad Arial šriftas ir skirtingas raidžių storis dažnai yra naudojami prekyboje pristatant visas prekių ir paslaugų rūšis. Jis nurodė, kad taip yra ir kalbant apie tašką – šis elementas dažnai yra naudojamas kaip paskutinis iš kelių žodinio ženklo elementų ir rodo, kad tai yra santrumpa.

66. Galiausiai dėl grafinio elemento „®“ Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad VRDT per posėdį teisingai pareiškė, jog jo paskirtis yra tik nurodyti, kad tai yra tam tikrai teritorijai įregistruotas ženklas ir kad nesant tokio įregistravimo šio elemento naudojimas klaidintų visuomenę. Jis taip pat konstatavo, kad šis elementas kartu su vienu ar keliais kitais žymenimis visuotinai yra naudojamas prekyboje pristatant visų rūšių prekes ir paslaugas.

67. Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 40–44 punktuose toliau taip grindė savo samprotavimą:

„40 Todėl šio sprendimo 38 ir 39 punktuose nurodyti grafiniai elementai gali būti naudojami prekyboje pristatant ženklo paraiškoje nurodytas prekes ir paslaugas ir todėl neturi skiriamųjų požymių šių prekių ir paslaugų atžvilgiu.

41 Darytina išvada, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra sudarytas iš elementų, kurie, galėdami visuotinai būti naudojami prekyboje pristatant registracijos paraiškoje nurodytoms kategorijoms priklausančias prekes ir paslaugas, neturi skiriamųjų požymių šių prekių ir paslaugų atžvilgiu.

42 Be to, iš Bendrijos teismų praktikos matyti, jog ta aplinkybė, kad sudėtinis prekių ženklas yra sudarytas iš elementų, neturinčių skiriamųjų požymių atitinkamų prekių ir paslaugų atžvilgiu, leidžia daryti išvadą, kad šio prekių ženklo visuma taip pat gali būti visuotinai naudojama prekyboje pristatant šias prekes arba paslaugas. Tokia išvada gali būti paneigta, tik jei konkretūs požymiai, ypač skirtingų elementų sujungimo būdas, parodytų, kad sudėtinio prekių ženklo visuma yra daugiau nei jį sudarančių elementų visuma (šiuo klausimu žr. generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer išvados (minėtoje) byloje <…> Koninklijke KPN Nederland 65 punktą).

43 Šiuo atveju, skirtingai nei teigia ieškovė, atrodo, kad tokių požymių nėra. Iš tikrųjų prašomo įregistruoti prekių ženklo struktūra, kuriai būdinga iš esmės aprašomojo akronimo kombinacija su šio sprendimo 37 punkte aprašytomis tipografinėmis savybėmis ir 38 bei 39 punktuose nurodytais grafiniais elementais, neleidžia atmesti išvados, kad prekių ženklo visuma visuotinai gali būti naudojama prekyboje pristatant prekes ir paslaugas, priskiriamas ženklo paraiškoje nurodytoms kategorijoms.

44 Todėl prašomas įregistruoti prekės ženklas neturi skiriamųjų požymių atitinkamų prekių ir paslaugų rūšių atžvilgiu.“

68. Manau, kad iš šių motyvų, kaip ir iš minėto Sprendimo SAT.1 prieš VRDT (SAT.2), matyti, kad Pirmosios instancijos teismas tai, ar ginčijamas žymuo turi skiriamųjų požymių, įvertino tik atskirai išnagrinėjęs skirtingus jį sudarančius elementus. Beveik tais pačiais žodžiais, kaip ir minėto sprendimo 49 punkte, skundžiamo sprendimo 42 punkte jis rėmėsi prezumpcija, kad elementai, kurių kiekvienas atskirai neturi skiriamųjų požymių, juos sujungus negali turėti tokių požymių, o ne bendru atitinkamos visuomenės šio žymens suvokimu, kaip ir reikėjo daryti. Kaip ir sprendime SAT.1 prieš VRDT (SAT.2), jis tik papildomai nagrinėjo, kokį įspūdį daro ginčijamo žymens visuma.

69. Todėl konstatuoju, kad skundžiamame sprendime Pirmosios instancijos teismas taikė tą patį aptariamo žymens skiriamųjų požymių nagrinėjimo metodą, kaip ir minėtame sprendime SAT.1 prieš VRDT (SAT.2).

70. Be to, šioje byloje Pirmosios instancijos teismas susidūrė ne su žodiniu prekių ženklu, kaip byloje SAT.1 prieš VRDT (SAT.2), bet su vaizdiniu prekių ženklu, susidedančiu iš žodinio elemento ir kelių vaizdinių elementų. Matėme, kad jis konstatavo, jog žodinis elementas „BioID“ aprašo registracijos paraiškoje nurodytas prekes ir paslaugas arba jų savybes. Iš to jis teisingai padarė išvadą, kad šis žymens elementas neturi skiriamųjų požymių.

71. Priešingai, skundžiamo sprendimo 35 ir 36 punktuose jis ginčijo Antrosios apeliacinės tarybos ginčijamame sprendime pateiktą vertinimą, pagal kurį toks prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių, nes žodinis elementas yra aprašomasis, o santykinė vaizdinių elementų svarba, palyginti su žodinio elemento svarba, yra „menka“.

72. Skundžiamo sprendimo 36 punkte Pirmosios instancijos teismas, be kita ko, nurodė:

„Šiuo požiūriu reikia pabrėžti, kad sudėtinio prekių ženklo skiriamųjų požymių nebuvimas neturėtų būti nustatomas pagal jį sudarančių tam tikrų elementų santykinę svarbą, palyginti su kitų tam tikrų šio prekių ženklo elementų, kurių skiriamųjų požymių nebuvimas yra nustatytas, santykine svarba. Iš esmės sudėtinis prekių ženklas nepatenka į Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo sritį <...>, jei vienas iš jį sudarančių elementų turi skiriamųjų požymių atitinkamų prekių arba paslaugų atžvilgiu. Taip gali būti, net jei vienintelis sudėtinio prekių ženklo skiriamųjų požymių turintis elementas nėra dominuojantis kitų šį prekių ženklą sudarančių elementų atžvilgiu <...>“

73. Turiu tam tikrų abejonių dėl Pirmosios instancijos teismo vertinimo paskutiniuose dviejuose sakiniuose. Visų pirma pagal Bendrijos teismų praktiką, kaip matėme, būtent visas nagrinėjamas žymuo atitinkamai visuomenės daliai gali turėti skiriamųjų požymių registracijos paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų atžvilgiu. Todėl, kaip negalima preziumuoti, kad tam tikras žymuo, susidedantis iš elementų, atskirai neturinčių skiriamųjų požymių, ir pats neturi tokių požymių, man atrodo taip pat sudėtinga yra preziumuoti, jog to, kad sudėtiniame žymenyje yra elementas, kuris atskirai galėtų turėti skiriamųjų požymių, pakanka, kad toks požymis būtų suteiktas žymens visumai.

74. Jei prašomas įregistruoti vaizdinis žymuo susideda iš žodinio elemento, kuris, kaip akronimas „BioID“, yra visiškai aprašomasis, nes šiame žodiniame elemente nėra jokio papildomo neaprašomojo žodžio, nematau, kaip šio žymens visuma gali būti pripažinta turinti skiriamųjų požymių, jei šis žodinis elementas yra dominuojantis žymens vaizdinių elementų atžvilgiu. Tokiu atveju manytina, kad atitinkamos visuomenės dalies dėmesį patrauks būtent šis žodinis elementas ir jis trukdys jai suvokti šio žymens visumą kaip kilmės nuorodą.

75. Manau, kad iš visiškai aprašomojo žodinio elemento susidedančio vaizdinio žymens skiriamieji požymiai gali būti pripažinti, tik jei jame yra vaizdinių elementų, kurie turi pakankamų skiriamųjų požymių atitinkamos visuomenės dalies sąmonėje, kad jie, o ne šis žodinis elementas patrauktų jos dėmesį, arba jei jame yra vaizdinių elementų, galinčių „ištrinti“ šio žodinio elemento reikšmę ir suteikti žymens visumai skiriamųjų požymių.

76. Kadangi žodinis elementas apskritai geriau įsimenamas nei vaizdiniai elementai, visiškai suprantu, kad gali būti sunku pripažinti, jog tokios sąlygos yra įvykdytos. Tačiau net padarius išvadą, kad gali paaiškėti, jog tokio pobūdžio vaizdinius žymenis įregistruoti praktiškai bus sudėtinga arba tai galės būti padaryta tik išimtiniais atvejais, manau, jog šis griežtumas būtinas siekiant išvengti, kad tokių prekių ženklų įregistravimas taikant kriterijus, kurie paprastai yra taikomi siekiant įvertinti, ar yra rizika supainioti, nesuteiktų jų savininkui išimtinių teisių į žodinį elementą, kuris atitinkamų prekių ir paslaugų atžvilgiu yra visiškai aprašomasis.

77. Galiausiai, kaip teisingai pažymėjo apeliantė, Pirmosios instancijos teismas savo vertinimą grindė kriterijumi, kuris nėra svarbus taikant Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

78. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ginčijamą žymenį sudarantys elementai skiriamojo požymio neturi dėl to, kad jie gali būti naudojami prekyboje pristatant registracijos paraiškoje nurodytas prekes ir paslaugas.

79. Kaip matėme, nors šis kriterijus yra svarbus elementui, apibūdinančiam registracijos paraiškoje nurodytas prekes ar paslaugas arba jų savybes, kaip šiuo atveju yra žodinio elemento „BioID“ atžvilgiu, taip nėra tokių vaizdinių elementų kaip Arial šriftas, paprastas taškas arba elementas „®“ atžvilgiu. Aplinkybė, kad šie elementai, atitinkamų prekių ir paslaugų atžvilgiu patys savaime neturintys jokio aprašomojo požymio, gali būti naudojami jas pristatant prekyboje, savaime nereiškia, kad jie neturi jokių skiriamųjų požymių jų atžvilgiu.

80. Taip pat manau, kad Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 43 punkte iš vertinimo, kad „prekių ženklas, suvokiamas kaip visuma, gali būti visuotinai naudojamas prekyboje pristatant prekes ir paslaugas“, nurodytas registracijos paraiškoje, padaręs išvadą, kad nagrinėjamas prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių, netinkamai aiškino Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

81. Darau išvadą, kad skundžiamame sprendime yra tų pačių teisės klaidų, kaip ir minėtame sprendime SAT.1 prieš VRDT (SAT.2). Todėl siūlau Teisingumo Teismui priimti tokią pat išvadą, kaip ir minėtame sprendime SAT.1 prieš VRDT, ir paskelbti, kad skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas.

82. Atsižvelgdamas į šį pasiūlymą, tik papildomai išnagrinėsiu du kitus prieštaravimus, kuriuos apeliantė nurodo pagrįsdama apeliaciją dėl Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo.

D – Dėl to, kad nebuvo atsižvelgta į apeliantės argumentus, jog negali būti įrodyta, kad visuomenė arba konkurentai iš tikrųjų naudojo aptariamą žymenį

83. BioID Pirmosios instancijos teismą kaltina, jog šis neatsižvelgė į jos argumentą, kad negali būti įrodyta, jog visuomenė arba jos konkurentai iš tikrųjų naudoja ginčijamą žymenį. Taip pat jis neatsižvelgė į tai, kad ginčijamo žymens nėra žodynuose ir tai nėra techninis terminas.

84. BioID taip pat teigia, kad Pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, kad „Bio“ yra santrumpa, nors iš tikrųjų tai yra priešdėlis, ir kad akronimui „BioID“ nėra būdinga neįprasta struktūra, netinkamai įvertino faktines aplinkybes.

85. Dėl akronimo „BioID“ manau, kad Pirmosios instancijos teismas nepadarė teisės klaidos, manydamas, jog Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte numatyto atsisakymo pagrindui taikyti nebūtina pateikti įrodymo, kad šis akronimas tuo metu, kai yra pateikiama registracijos paraiška, iš tikrųjų yra naudojamas joje nurodytoms prekėms arba paslaugoms žymėti.

86. Iš esmės, kaip buvo nuspręsta minėtame sprendime VRDT prieš Wrigley( ), tam, kad būtų taikytinas Reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkte numatytas pagrindas, nebūtina, kad šiame straipsnyje nurodytus prekių ženklus sudarantys žymenys ir nuorodos paraiškos padavimo metu iš tikrųjų būtų naudojami tokioms prekėms arba paslaugoms, kaip ir tos, kurioms yra paduodama paraiška, arba šių prekių arba šių paslaugų savybėms pažymėti. Kaip matyti iš šios nuostatos žodžių, pakanka, kad šie žymenys ir nuorodos galėtų būti naudojami tokiam tikslui. Taigi pagal šią nuostatą žodinis žymuo negali būti registruojamas, jei bent viena iš jo galimų reikšmių žymi atitinkamų prekių arba paslaugų savybes.

87. Dėl Pirmosios instancijos teismo vertinimo, kaip atitinkama visuomenės dalis suvokia elementus „Bio“ ir „ID“, reikia pažymėti, kad tai yra faktinio pobūdžio vertinimas, ir apeliantė neįrodė, jog Pirmosios instancijos teismas iškreipė šių elementų prasmę.

88. Galiausiai argumentas, susijęs su įrodymu, kad žymens visuma yra naudojama prekyboje pristatant prekes ir paslaugas, iš esmės sutampa su anksčiau nagrinėtu ketvirtuoju pagrindu, ir jau anksčiau esu pasiūlęs pripažinti, kad toks kriterijus nėra tinkamas vertinant, ar prekių ženklas, susidedantis iš kelių elementų, iš kurių ne visi registracijos paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų atžvilgiu yra aprašomojo pobūdžio, turi skiriamųjų požymių.

E – Dėl kaltinimo, kad Pirmosios instancijos teismas padarė teisinio vertinimo klaidą, teigdamas, jog palyginami įregistruoti prekių ženklai nėra nagrinėjamo žymens skiriamojo pobūdžio nuorodos, ir pažeidė vienodo požiūrio principą

89. BioID Pirmosios instancijos teismą kaltina, kad šis padarė teisinio vertinimo klaidą, nemanydamas, jog VRDT įregistruoti žodiniai prekių ženklai, kuriuose yra priešdėlis „bio“, yra nagrinėjamo žymens skiriamojo pobūdžio nuorodos. BioID taip pat ginčija Pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo 47 punkte pateiktą vertinimą, kad ji nenurodė VRDT sprendimuose esančių motyvų, dėl kurių galėtų būti ginčijamas tvirtinimas, kad aptariamas žymuo neturi skiriamųjų požymių.

90. BioID taip pat ginčija Pirmosios instancijos teismo vertinimą dėl žodinio ženklo „Bioid“, VRDT įregistruoto tapačioms prekėms ir paslaugoms, kurios yra nurodomos ginčijamoje registracijos paraiškoje. Apeliantės teigimu, Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą, nuspręsdamas, kad šis žodinis prekių ženklas turi kitokią reikšmę nei nagrinėjamas vaizdinis žymuo, nes šiame žodiniame prekių ženkle raidės „id“ buvo mažosios. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad registracija apsaugo žodinį prekių ženklą, nesvarbu, kokia grafika yra naudojama. Be to, Pirmosios instancijos teismas pažeidė lygiateisiškumo principą, nes negalima sutikti, kad VRDT leistų įregistruoti žodinį prekių ženklą „Bioid“ ir atsisakytų įregistruoti aptariamą vaizdinį prekių ženklą, kuris tariamas taip pat ir, be to, turi vaizdinių elementų.

91. Manau, kad klausimas, ar į VRDT sprendimus, leidžiančius įregistruoti tapačius arba į nagrinėjamą žymenį panašius prekių ženklus, iš esmės galima atsižvelgti vertinant šio žymens skiriamuosius požymius, yra teisės klausimas ir todėl gali būti apeliaciniame skunde teikiamas Teisingumo Teismui nagrinėti.

92. Šiuo klausimu manau, kad skundžiamame sprendime Pirmosios instancijos teismas nepadarė teisės klaidos, nes šio sprendimo 47 punkte nurodė, jog „tiesa, kad ankstesniame sprendime esantys faktiniai ar teisiniai motyvai gali būti argumentai, kurie grindžia ieškinio pagrindą, susijusį su reglamento nuostatos pažeidimu“. Šia fraze Pirmosios instancijos teismas, priešingai nei savo argumentuose leidžia suprasti apeliantė, neatmetė to, kad vertinant šio žymens skiriamuosius požymius gali būti atsižvelgta į VRDT sprendimų, leidžiančių įregistruoti prekių ženklą, kuris yra tapatus arba panašus į nagrinėjamą žymenį, motyvus( ). Taigi apeliantės argumentavimas šiuo klausimu kyla iš klaidingo skundžiamo sprendimo vertinimo.

93. Dėl nuorodos skundžiamo sprendimo 47 punkte, kad šioje byloje apeliantė nenurodė VRDT sprendimuose esančių motyvų, dėl kurių būtų galima ginčyti vertinimą, kad aptariamas prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių, manau, jog tai yra Pirmosios instancijos teismo apeliantės pateiktų įrodymų vertinimas. Reikia priminti, kad iš EB 225 straipsnio ir Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio matyti, jog apeliacinis skundas turi būti pateikiamas tik teisės klausimais. Šio skundo tikslas – ne pateikti šalims naują visos Pirmosios instancijos teismo nagrinėjamos bylos sprendimą, bet tik atlikti jo priimto sprendimo teisėtumo kontrolę. Darytina išvada, kad Pirmosios instancijos teismas turi kompetenciją vertinti, kokią reikšmę reikia suteikti jam pateiktiems įrodymams, jei šie įrodymai nėra iškraipomi( ). Teisingumo Teismui pateiktose savo pastabose apeliantė nepateikė informacijos, leidžiančios įrodyti tokio iškraipymo buvimą.

94. Galiausiai, kalbant apie apeliantės kaltinimus dėl to, kokias išvadas Pirmosios instancijos teismas turėjo padaryti iš VRDT sprendimo, leidžiančio įregistruoti žodinį prekių ženklą „Bioid“ prekėms ir paslaugoms, pavadintoms „spausdinimo prekės“, „telekomunikacijos“ ir „kompiuterinės programos“, šie kaltinimai taip pat nėra pagrįsti. Visų pirma dėl skundžiamo sprendimo 48 punkte esančio vertinimo, jog dėl tos aplinkybės, kad „žodiniame prekių ženkle raidės „id“ yra mažosios, jo semantinis turinys gali būti atskirtas nuo akronimo „BioID“, kaip jis pateikiamas ženklo paraiškoje“, manau, jog jis neįrodo, kad Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad žodinis elementas neturi vaizdinių elementų, ar į tai, kad įregistravimo paraiška ir iš jos kylanti apsauga siejasi su šioje paraiškoje nurodytu žodžiu, o ne būdu, kuriuo jis yra užrašytas šioje paraiškoje.

95. Manau, kad Pirmosios instancijos teismas tiesiog norėjo pasakyti, kad žodis „bioid“, kaip jis parašytas registracijos paraiškoje, a priori netariamas taip, kaip akronimas „BioID“, aiškiai susidedantis iš dviejų elementų „Bio“ ir „ID“, kuriuos, atsižvelgiant į atitinkamas prekes ir paslaugas, atitinkama visuomenės dalis gali suprasti kaip „biometrical identification“ santrumpą.

96. Be to, šis skundžiamo sprendimo motyvas galėtų būti laikomas pertekliniu Pirmosios instancijos teismo vertinime, pagal kurį iš esmės VRDT atlikta registracija neginčijamas vertinimas, kad ginčijamas vaizdinis žymuo neturi skiriamųjų požymių, nes Pirmosios instancijos teismas taip pat konstatavo, kad šis žymuo ir žodinis ženklas „Bioid“ nėra tarpusavyje pakeičiami. Todėl apeliantės argumentas dėl skundžiamo sprendimo 48 punkto, grindžiamas VRDT įregistruoto žodinio prekių ženklo grafika, galėtų būti laikomas nesvarbiu( ).

97. Be to,, dėl šio įregistravimo nedarydamas išvados, kad aptariamas prekių ženklas turi skiriamųjų požymių, nemanau, kad Pirmosios instancijos teismas pažeidė vienodo požiūrio principą. Darydamas prielaidą, kad šis principas šiuo atveju galėtų tikti( ), pažymiu, kad Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog aptariamas žymuo ir įregistruotas žodinis prekių ženklas nėra tarpusavyje pakeičiami. Apeliantė neįrodė, kad šis vertinimas grindžiamas faktinių aplinkybių iškraipymu. Šiuo atžvilgiu pažymiu, kad vaizdiniame prekių ženkle „BioID“ dvi paskutinės raidės vaizduojamos kaip didžiosios ir plonesnės, taip pat po šio akronimo padėtas taškas įrodo, kad žodinis elementas yra sudarytas iš dviejų skirtingų elementų, kuriuos atitinkama visuomenės dalis gali suprasti kaip „biometrical identification“ santrumpas, o taip nebūtinai yra kalbant apie žodį „bioid“, kuris yra įregistruotas kaip žodinis ženklas.

98. Taip pat reikia pridurti, kad prekių ir paslaugų, kurioms buvo įregistruotas žodinis prekių ženklas, žymėjimas skiriasi nuo prekių ir paslaugų, kurioms yra prašoma įregistruoti nagrinėjamą vaizdinį žymenį, aprašymo. Iš esmės ginčai rodo, kad šis žodinis prekių ženklas buvo įregistruotas programinei įrangai, įrašytai į visų rūšių duomenų laikmenas, telekomunikacijos gaminiams ir kompiuterinėms programoms žymėti, kitaip nepatikslinus šių prekių ir paslaugų pobūdžio. Tačiau nagrinėjamo ženklo įregistravimo paraiškoje yra patikslinama, kad atitinkamos prekės ir paslaugos pirmiausia yra tos, kurios naudojamos tam, kad identifikuojant žmones pagal ypatingus biometrinius parametrus būtų kontroliuojami prieigos leidimai, todėl jos yra susijusios su biometriniu identifikavimu.

F – Dėl skundžiamo sprendimo panaikinimo pasekmių

99. Lieka išspręsti klausimą, ar šis nagrinėjamas vaizdinis žymuo, vertinamas kaip visuma, Reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme neturi skiriamųjų požymių registracijos paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų atžvilgiu.

100. Šalys, ypač žodinėje proceso dalyje Teisingumo Teisme, ginčijosi dėl aptariamo prekių ženklo daromo bendro įspūdžio. Man atrodo, galima laikyti, kad yra tokia bylos stadija, kai ji gali būti išspręsta pagal Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnį, ir, jei ji būtų grąžinta Pirmosios instancijos teismui, būtų prieštaraujama proceso ekonomijos principui. Todėl siūlau, kad Teisingumo Teismas pats priimtų sprendimą byloje, kaip jis yra padaręs minėtame sprendime SAT.1 prieš VRDT.

101. Matėme, kad aptarimas figūrinis žymuo susideda iš vieno žodinio elemento, kurį sudaro akronimas „BioID“, ir vaizdinių elementų – viena, tai yra šio akronimo tipografinės savybės ir, kita, po jo einantys grafiniai elementai, t. y. taškas ir žymuo „®“.

102. Dėl akronimo „BioID“ buvo konstatuota, kad atitinkama visuomenės dalis, kurią sudaro susipažinę su atitinkamų prekių ir paslaugų sektoriumi asmenys, jį suvokia kaip santrumpų „Bio“ ir „ID“ junginį, reiškiantį „biometrical identification“ (biometrinis identifikavimas). Taip pat žinome, kad biometrinis identifikavimas yra viena iš registracijos paraiškoje nurodytų prekių funkcijų ir kad jis yra tiesiogiai susijęs su šioje paraiškoje numatytų paslaugų savybėmis arba turi glaudų funkcinį ryšį su šiomis paslaugomis. Taigi yra pripažinta, kad akronimas „BioID“, kaip žodinis elementas, įregistravimo paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų savybių atžvilgiu yra visiškai aprašomojo pobūdžio ir neturi skiriamųjų požymių.

103. Dėl nagrinėjamo žymens vaizdinių elementų, visų pirma dėl akronimui „BioID“ pateikti naudojamos grafikos, buvo pažymėta, kad Arial šriftas yra visuotinai naudojamas prekyboje. Taip pat iš ginčų matyti, kad po akronimo „BioID“ esantis taškas paprastai yra naudojamas kaip paskutinis žodinio prekių ženklo elementas, kad būtų nurodyta, jog tai yra santrumpa. O elementas „®“ paprastai rodo, kad kartu su juo esantis žymuo buvo įregistruotas kaip prekių ženklas tam tikrai teritorijai.

104. Iš šių teiginių galime daryti išvadą, kad joks grafinis elementas, sudarantis nagrinėjamą žymenį, pats savaime neturi ypatingų skiriamųjų požymių registracijos paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų atžvilgiu. Todėl aptariamą žymenį sudaro atitinkamų prekių ir paslaugų savybes aprašantis žodinis elementas ir vaizdiniai elementai, iš kurių kiekvienas atskirai taip pat neturi skiriamųjų požymių šių prekių ir paslaugų atžvilgiu.

105. Nagrinėdamas bendrą prekių ženklo daroma įspūdį konstatuoju, kad šių skirtingų elementų sąveika nesuteikia jam skiriamųjų požymių. Pirma, žodinis elementas „BioID“ akivaizdžiai yra dominuojantis elementas, kuris, nagrinėjant ginčijamo žymens visumą, išsiskiria. Šriftas, kuriuo jis yra parašytas, yra įprastinis. Kalbant apie tašką ir elementą ®, jų svarba žymenyje, palyginti su žodiniu elementu „BioID“, yra visiškai menka.

106. Konstatuotina, kad vaizdiniai elementai, kurie sudaro žymenį, nė kiek nesumažina potencialios akronimo „BioID“ reikšmės atitinkamai visuomenės daliai. Priešingai, galima sakyti, kad jie pabrėžia šią reikšmę arba prie jos prisideda. Pavyzdžiui, matėme, kad dvi paskutinės akronimo „BioID“ raidės yra didžiosios, o prieš jas einančios – mažosios. Taip pat dvi paskutinės raidės „ID“ yra plonesnės nei prieš jas esančios trys raidės. Šis grafinis skirtumas sustiprina įspūdį, kad akronimas „BioID“ susideda iš dviejų skirtingų elementų „Bio“ ir „ID“. Taip pat po akronimo esantis taškas, atsižvelgiant į jo įprastinę reikšmę prekių ženklų srityje, patvirtina, kad „BioID“ visuma atitinka santrumpas.

107. Iš to galima daryti išvadą, kad aptariamas žymuo neturi skiriamųjų požymių atitinkamų prekių ir paslaugų atžvilgiu. Todėl BioID ieškinys dėl ginčijamo sprendimo turi būti atmestas.

108. Pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 122 straipsnio pirmąją pastraipą, jei apeliacinis skundas yra pagrįstas ir Teisingumo Teismas pats priima galutinį sprendimą byloje, jis sprendžia bylinėjimosi išlaidų klausimą. Pagal Procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį, taikomą apeliaciniame procese pagal to paties reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi VRDT prašė priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas ir ši pralaimėjo bylą, apeliantė turi padengti bylinėjimosi išlaidas.

V – Išvada

109. Atsižvelgdamas į minėtus samprotavimus, siūlau Teisingumo Teismui priimti tokį sprendimą:

1. Panaikinti 2002 m. gruodžio 5 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos sprendimą BioID prieš VRDT (T-91/01).

2. Atmesti ieškinį dėl 2001 m. vasario 20 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 538/1999-2).

3. Priteisti iš apeliantės Pirmosios instancijos teisme ir Teisingumo Teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.