INTERROGAZIONE SCRITTA E-1434/97 di Freddy Blak (PSE) alla Commissione (23 aprile 1997)

Oggetto: Abuso della legislazione comunitaria relativa ai marchi di fabbrica

Negli ultimi 3-4 anni, astuti uomini d'affari dell'UE hanno incominciato ad abusare della legislazione relativa ai marchi di fabbrica dei paesi dell'UE per imporre ai piccoli commercianti il pagamento di licenze. Ciò avviene nel modo seguente: avendo acquistato per una modica somma il diritto di impiegare un determinato nome, espressione, combinazione di parole, raffigurazione grafica ovvero un numero, si considerano esclusivi depositari del diritto ad utilizzare per scopi commerciali detti nomi - che spesso sono nomi di luogo considerati dai più come «patrimonio comune» - ed impongono il pagamento di licenze ai piccoli commercianti che in buona fede hanno scelto di servirsene per commercializzare i loro prodotti. Nel caso in cui dette piccole imprese rifiutino il pagamento, esse sono portate in tribunale, il che obbliga i piccoli commercianti a sostenere spese straordinarie per avvocati e processi, aumentando in tal modo il rischio di fallimento.

Un esempio assai dimostrativo di tale forma di abuso del concetto di marchio di fabbrica è rappresentato dalla causa «Route 66» avviata nei Paesi Bassi, che si sta quasi trasformando in una crisi diplomatica con gli USA. In questo caso, tutta una serie di piccole imprese ha utilizzato il nome di una celebre strada statunitense «Route 66» per contrassegnare i loro prodotti (ristoranti, ufficine meccaniche, uffici viaggi, profumi, ecc.). La denuncia sporta dal detentore olandese del diritto di utilizzare il marchio «Route 66», signor Groeneveld, ha comportato annosi processi, contrastanti sentenze, fallimenti e chiusura di stabilimenti. Cause analoghe si sono avute in seguito in Danimarca («McDonalds contro McAllan» e ultimamente, la causa riguardante l'acquisizione del diritto ad impiegare il termine WEB- analogo ad Internet), nei Paesi Bassi (per il diritto di utilizzare la denominazione «EURO») e in Germania (dove una ditta di Amburgo ha acquistato il diritto di utilizzare 90 nomi celebri tedeschi quali Goethe, Schiller, Wagner, ecc.).

E' nota alla Commissione tale situazione? Come intende intervenire nel concreto? Considerata la distorsione del concetto di marchio di fabbrica operata da questi nuovi astuti «mediatori», compromettendo le iniziative di piccoli imprenditori dell'UE, conta la Commissione di presentare proposte volte a modificare la legislazione comunitaria in questo settore tanto importante per l'occupazione?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione (7 luglio 1997)

I marchi costituiscono un elemento prezioso per le imprese poiché consentono di distinguere i beni e servizi di ciascuna impresa da quelli dei concorrenti. I marchi sono divenuti importanti fattori di prestigio per i loro proprietari, che di solito investono notevolmente nello sviluppo e nella pubblicizzazione dei marchi nonché nella qualità e nella reputazione delle merci e dei servizi interessati. Per questo motivo i marchi sono protetti dai sistemi giuridici da almeno un secolo. Essi sono pienamente giustificati e non formano oggetto di controversie sostanziali.

Le legislazioni degli Stati membri relative ai marchi sono state armonizzate in base alla prima direttiva del Consiglio 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 ((GU L 40 dell'11.2.1989 )). Si tratta di uno dei più moderni strumenti legislativi in questo campo, i cui principi sono divenuti nel frattempo un modello utilizzato a livello internazionale (ad esempio nell'Accordo sugli aspetti della proprietà intellettuale relativi al commercio (TRIPS), concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio).

Secondo detti principi, qualsiasi segno in grado di contraddistinguere i beni o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e che sia rappresentabile graficamente può, in linea di principio, essere registrato come marchio protetto. La registrazione può tuttavia essere rifiutata per determinati motivi, che sono tutti elencati agli articoli 3 e 4 della direttiva. Secondo l'articolo 4, i titolari di diritti preesistenti possono opporsi alla registrazione di nuovi marchi; l'articolo 3 invece contiene alcune deroghe generali alla registrabilità dei marchi, tra cui l'esclusione di segni descrittivi, ingannevoli o privi di carattere distintivo.

I casi indicati dall'onorevole parlamentare non sono la conseguenza di una legislazione inadeguata, bensì sono un esempio di come i marchi possano essere utilizzati a fini discutibili. Ad ogni modo un principio generale del diritto dei marchi è che la persona che per prima ha presentato una domanda di registrazione di un marchio acquisisce il diritto esclusivo ad utilizzare il marchio, dopo che è stato registrato. È estremamente importante perciò che i titolari di marchi, che si tratti di piccole, medie o grandi imprese, proteggano i loro marchi prima che altri complichino le cose presentando abusivamente domande di registrazione dello stesso marchio a loro nome.

A seconda delle circostanze particolari del caso, esercitare il diritto ad utilizzare un marchio in via esclusiva nel modo illustrato dall'onorevole parlamentare può costituire un'applicazione discutibile del regime dei marchi.

La Commissione non dispone d'informazioni particolareggiate in merito ai casi cui si riferisce l'onorevole parlamentare e le è perciò difficile giudicare se costituiscano un abuso della legislazione comunitaria relativa ai marchi.

Ciononostante va notato che, nel quadro del diritto dei marchi, la valutazione relativa alla capacità di un segno di essere protetto in quanto marchio si basa in linea di principio su criteri obiettivi quali la distinguibilità e la visibilità. Ciò significa che per giudicare se un segno sia in grado di beneficiare o meno della protezione non si può fare appello a criteri soggettivi quali la buona fede riguardo all'uso del marchio da parte di chi fa domanda di registrazione. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) della direttiva contiene una disposizione, che gli Stati membri possono incorporare (se vogliono) nella loro legislazione nazionale, in base alla quale l'autorità competente può rifiutare o invalidare la registrazione di un marchio se la domanda di registrazione è stata fatta in mala fede. L'interpretazione del concetto di mala fede è lasciata agli Stati membri.

Benché il concetto di mala fede possa avere una parte nella valutazione della validità di un determinato marchio, esso non è un elemento preso in considerazione tra le condizioni di applicazione dei diritti relativi ad un marchio valido. Pertanto, in base al diritto dei marchi, la possibilità di esercitare un diritto relativo ad un determinato marchio non è, in linea di principio, limitata se tale diritto è esercitato in mala fede.

La Commissione riconosce che recentemente sono sorti sempre più spesso problemi in relazione all'uso di marchi nel quadro di Internet. Questi casi riguardano tuttavia una diversa questione, quella dell'abuso da parte di terzi di marchi protetti, impiegati sotto forma di nomi di dominio, su Internet. La Commissione sta esaminando il problema a livello comunitario e internazionale.