SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 12 gennaio 1985 la Rizzoli Editore s.p.a., premesso
che sin dal novembre 1938 pubblicava la rivista femminile "Anna bella", il
cui titolo, nel settembre 1984, era stato modernizzato con la collocazione
della parola "Anna" in particolare evidenza, associata all'indicazione
tradizionale "Anna bella"; che da qualche anno era stata introdotta
in Italia anche la quasi omonima rivista tedesca "Anna burda"; che la
Rizzoli, benché preutente del titolo anzidetto, non aveva ritenuto di
opporsi all'ingresso della nuova rivista nel mercato italiano, tenuto conto
delle numerose differenze che impedivano confusioni; che con ricorso
al pretore di Milano la Verlag Aenne Burda, editrice di detta rivista,
aveva invece chiesto l'inibitoria della stampa, diffusione e distribuzione
della rivista edita dalla Rizzoli; che il ricorso era stato rigettato con
ordinanza 29 ottobre 1984; premesso, inoltre, di avere interesse a iniziare
il giudizio fatto valere dalla Verlag Aenne Burda, conveniva la menzionata
società tedesca dinanzi al Tribunale di Milano per sentire dichiarare che la
stessa non aveva il diritto di inibire all'attrice la stampa, la diffusione e la
distribuzione della rivista "Anna – Anna bella" e per sentirla condannare
ad astenersi da molestie e turbative intese a impedire o limitare il diritto
dell'attrice a proseguire la pubblicazione e la diffusione della rivista.
Costituitasi in giudizio, l'editrice Burda eccepiva pregiudizialmente
il difetto di giurisdizione del giudice italiano ex art. 2 e segg. della
legge 21 giugno 1971 n. 804 (che ha reso esecutiva in Italia la
convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la
competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale) e, in subordine, deduceva, particolarmente con
riferimento all'anteriore esistenza di un proprio marchio "Anna" registrato
presso l'ufficio tedesco brevetti (con protezione estesa ad altri paesi,
tra cui l'Italia), l'infondatezza delle domande attorie, proponendo anzi
domande riconvenzionali dirette a far dichiarare la Rizzoli responsabile di
usurpazione o contraffazione di marchio, ovvero di violazione del diritto
esclusivo di essa convenuta all'utilizzazione del titolo "Anna". Il tribunale,
con sentenza in data 4 giugno 1987, dichiarava il difetto di giurisdizione
del giudice italiano sulle domande attorie. Interponeva appello la Rizzoli,
ma la Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 marzo 1990,
rigettava il gravame e confermava l'impugnata sentenza, condannando
l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata.
Ha proposto ricorso per cassazione la R.C.S. Rizzoli s.p.a. (già Rizzoli
Editore) sulla base di cinque motivi, successivamente illustrati con
memoria.
Ha resistito con controricorso la Verlag Aenne Burda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art.
24 L. 21 giugno 1971 n. 804; violazione degli artt. 700 e 702 c.p.c.",
la ricorrente sostiene che la società Burda, avendo chiesto al pretore di
Milano un provvedimento di inibizione provvisoria nella prospettiva di
una domanda di merito intesa a vietare la pubblicazione di una rivista ad
opera della convenuta, aveva scelto irrevocabilmente, ai sensi dell'art. 24
l. cit., la giurisdizione italiana. Di tale scelta poteva approfittare la Rizzoli
assumendo l'iniziativa del giudizio di merito e deducendo l'infondatezza di
tale pretesa.
L'irrevocabilità della scelta – secondo la ricorrente – deve ritenersi
operante anche quando il provvedimento d'urgenza sia disatteso a
coordinarsi con il provvedimento cautelare. Questo motivo non può essere
accolto.
L'argomentazione della corte d'appello, secondo cui la domanda di merito
proposta dalla Rizzoli era del tutto autonoma e indipendente rispetto alla
procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c. promossa dalla Burda, procedura
esauritasi con il rigetto del ricorso, ragion per cui non poteva presumersi
alcuna scelta di giurisdizione a favore del giudice italiano per la presente
causa, si sottrae alla censura mossa con il motivo in esame.
L'art. 24 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, già
menzionata, pone una netta distinzione tra i provvedimenti provvisori
o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, e il giudizio di
merito, in quanto quei provvedimenti possono essere richiesti all'Autorità
giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della medesima convenzione,
la competenza a conoscere del merito è riconosciuta al giudice di un altro
Stato contraente. La richiesta di provvedimenti provvisori o cautelari
rivolta al giudice di uno degli Stati contraenti non vincola, quindi, la
parte anche in ordine alla giurisdizione sul merito, dovendo le relative
domande essere rivolte al giudice competente a conoscere del merito
secondo i criteri fissati dalla predetta convenzione. Questa interpretazione
dell'art. 24 riceve conferma anche da una recente pronuncia delle Sezioni
unite, secondo cui la competenza giurisdizionale in materia cautelare
appartiene all'autorità giudiziaria italiana cui il provvedimento cautelare
sia stato richiesto, anche se esso sia relativo a rapporti non rientranti
nella giurisdizione italiana (v. sent. 4 agosto 1992 n. 9236). Nella specie,
poi, il processo avente ad oggetto la richiesta della casa editrice straniera,
rivolta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al pretore di Milano, si era chiuso con il
rigetto della domanda.
Con il secondo motivo, denunciando "violazione dell'art. 5 n. 3 L. 21
giugno 1971 n. 804", la ricorrente lamenta che la corte di appello abbia
disapplicato il criterio secondo cui, in materia di delitti o quasi delitti, il
convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere
citato in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui
l'evento dannoso è avvenuto. Oggetto specifico della domanda essendo,
infatti, anche la contestazione delle denunziate turbative, incidenti
nell'attività di pubblicazione svolta dalla Rizzoli a Milano, la deduzione
riguardava un illecito aquiliano, posto alla base di una domanda di
inibizione e di condanna.
Il criterio di localizzazione di cui alla norma citata era, poi, applicabile,
secondo la ricorrente, anche in relazione alla condotta della Rizzoli,
contestata dalla Burda come contraffazione. Neppure questo motivo può
essere accolto.
La corte di appello ha correttamente statuito, escludendo l'applicabilità
del criterio di collegamento previsto all'art. 5 n. 3 della convenzione di
Bruxelles.
Interpretando tale norma secondo la quale il convenuto domiciliato nel
territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato
contraente, in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo
in cui l'evento dannoso è avvenuto, la Corte di giustizia delle Comunità
europee ha precisato che la nozione di "materia di delitti o quasi delitti",
di cui alla citata disposizione, "deve essere considerata come una nozione
autonoma che comprende ogni domanda tendente all'accertamento
della responsabilità del convenuto e che non si riallacci alla "materia
contrattuale" di cui all'art. 5 n. 1" (sent. 27 settembre 1988 in causa
198-87).
Questa interpretazione consente di condividere il convincimento
del giudice di merito, incentrandosi il processo non su un'azione di
responsabilità, ma sulla pretesa dell'attrice di vedersi riconosciuto il diritto
a proseguire indisturbata la pubblicazione, la diffusione e la distribuzione
della rivista Anna – Anna bella, senza limitazioni territoriali.
Né poteva la competenza giurisdizionale essere regolata dalla predetta
norma in considerazione della domanda riconvenzionale della convenuta
tendente a far accertare la responsabilità della Rizzoli per contraffazione
del marchio, trattandosi – come rilevato dalla corte di merito – solo
di domanda proposta subordinatamente al mancato accoglimento
dell'eccezione di carenza di giurisdizione.
Con il terzo motivo, denunciando "violazione dell'art. 16 n. 4 L. 21
giugno 1971 n. 804; omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia", la ricorrente censura la sentenza d'appello per aver
escluso l'applicabilità del predetto articolo sul rilievo che il diritto sul
marchio, rivendicato dalla Burda, era stato dedotto in via riconvenzionale
subordinata e che il diritto all'uso esclusivo del titolo dedotto dalla
Rizzoli non rientrava nell'ambito oggettivo previsto dallo stesso art. 16.
Al riguardo sostiene in primo luogo, che la domanda di accertamento
negativo proposta dalla Rizzoli comprendeva, sia pure in termini di
contestazione, le deduzioni e le ragioni poste a fondamento dell'azione
cautelare della Burda, la quale aveva fatto valere, anche in sede pretorile,
il proprio diritto esclusivo sul marchio registrato. Sostiene, poi, che
il diritto all'uso esclusivo del titolo, posto a fondamento delle proprie
domande, era senza dubbio un diritto analogo a quello sul marchio, pur
avendo disciplina distinta.
La motivazione della sentenza è carente, secondo la ricorrente, riguardo
alla prospettata analogia del diritto sul titolo di un periodico rispetto al
diritto sul marchio.
Anche questo motivo va disatteso.
La corte di appello ha correttamente ritenuto limitata la competenza
prevista dall'art. 16 n. 4 della convenzione alle controversie vertenti sulla
validità del brevetto o sull'esistenza del deposito o della registrazione.
Al riguardo, invero, va rilevato che la Corte di giustizia delle Comunità
europee ha dato una interpretazione restrittiva della citata disposizione,
osservando che la competenza esclusiva per le controversie in materia
di registrazioni o di validità dei brevetti, attribuita ai giudici degli Stati
contraenti nel cui territorio sono stati chiesti o effettuati il deposito o la
registrazione del brevetto, è giustificata dal fatto che questi giudici sono
quelli che meglio possono conoscere dei casi nei quali la controversia
verte direttamente sulla validità del brevetto o sull'esistenza del deposito
o della registrazione.
"Qualora invece la controversia non verta direttamente sulla validità
del brevetto o sull'esistenza del deposito o della registrazione, si deve
ritenere che nessuna ragione particolare militi a favore dell'attribuzione
della competenza esclusiva dei giudici dello Stato contraente in cui
il brevetto è stato richiesto o rilasciato e che, di conseguenza, una
controversia del genere non rientri nella sfera di applicazione dell'art. 16
n. 4" (sent. 15 novembre 1983 in causa 288-82).
Quanto, poi, all'assunto della Rizzoli, secondo cui il predetto articolo è
applicabile avendo essa proposta una domanda intesa all'accertamento
del suo diritto esclusivo sul titolo "Anna", correttamente la corte di appello
ne ha escluso la fondatezza sul rilievo che il riconoscimento del diritto
su quel titolo era preteso in giudizio non già in base a brevetto, marchio
o diritto analogo per il quale sia prescritto il deposito o la registrazione,
bensì in base alla allegata circostanza del "preuso". Soccorre, al riguardo,
appunto l'interpretazione data dalla Corte di giustizia con la ricordata
sentenza.
Con il quarto motivo, denunciando "violazione dell'art. 18 L. 21 giugno
1971 n. 804; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia", la ricorrente sostiene che la corte di appello
ha erroneamente escluso l'applicabilità del predetto articolo, secondo cui
la comparizione del convenuto davanti al giudice dello Stato contraente
determina la competenza del giudice stesso, sul rilievo del carattere
subordinato delle domande riconvenzionali proposte dalla Burda.
Il caso in cui la comparizione del convenuto avvenga non solo per
eccepire l'incompetenza, ma anche per interloquire nel merito, secondo
la ricorrente, è oggettivamente diverso da quello in cui la comparizione
del convenuto avvenga solo per eccepire l'incompetenza, relativamente al
quale è prevista l'esclusione dell'effetto determinativo della competenza.
Tale effetto sussiste ogni volta che il convenuto non si costituisce solo per
eccepire l'incompetenza, ma anche per interloquire nel merito, sia pure in
via subordinata. La ricorrente deduce, infine, che la corte di appello non
ha rilevato che, comunque, nel caso specifico la Burda aveva formulato
domande di merito e domande riconvenzionali del tutto disancorate
dall'eccezione di difetto di giurisdizione.
Questo motivo va del pari disatteso.
La corte di appello ha a ragione ritenuto non applicabile la predetta
norma sul rilievo che la validità della contestazione della competenza
giurisdizionale del giudice italiano da parte del convenuto straniero,
nella disciplina di cui all'art. 18 della convenzione di Bruxelles, non resta
esclusa dalla circostanza che il convenuto medesimo, costituendosi in
giudizio, abbia contestualmente formulato anche difese nel merito, stante
il carattere subordinato di queste rispetto alla pregiudiziale eccezione di
difetto di giurisdizione.
Tale statuizione è aderente al principio affermato dalle Sezioni unite,
secondo cui l'accettazione della competenza giurisdizionale del giudice
adito, a norma dell'art. 18 anzidetto, va esclusa non solo quando il
convenuto, con la prima difesa, si limiti a contestare la giurisdizione, ma
anche quando sollevi congiuntamente eccezioni di merito, purché in via
subordinata rispetto a quella relativa alla giurisdizione stessa (v. sent. 17
giugno 1986 n. 4036, nonché sent. 19 maggio 1984 n. 3107, 21 maggio
1986 n. 3376, 13 gennaio 1989 n. 103, 28 marzo 1990 n. 2500).
Questa giurisprudenza è, del resto, conforme alle decisioni della Corte di
giustizia delle Comunità europee che hanno trattato la materia (cfr. sent.
24 giugno 1981 in causa 150-80, 22 ottobre 1981 in causa 27-81, 31
marzo 1982 in causa 25-81, 14 luglio 1983 in causa 201-82).
Con il quinto motivo, denunciando "violazione degli artt. 2, 52 e 53 L. 21
giugno 1971 n. 804; 5 L. 8 febbraio 1948 n. 47", la ricorrente sostiene
che altro decisivo criterio di collegamento che valeva a rendere irrefutabile
la giurisdizione italiana era quello del domicilio, di cui all'art. 2 della
legge citata. La Corte di appello avrebbe dovuto tener conto del fatto
che la legge sulla stampa richiede che, in sede di registrazione, presso
l'ufficio stampa del Tribunale, di un periodico pubblicato in Italia, l'editore
o il proprietari indichi il proprio domicilio. Anche la casa editrice Burda
ha dovuto ottemperare alla elezione di domicilio in Italia e, infatti, dal
registro stampa del Tribunale di Milano risulta proprietaria del periodico
dal titolo "Anna" la Verlag Aenne Burda Gmbh, con sede di Offenburg
(Baden), in persona di Burda Aenne, dom. a Milano in via Foscolo 1. Il
giudice di appello ha errato, dunque, nel sottovalutare l'adempimento,
ritenendolo "mera domiciliazione" effettuata in osservanza di una
disposizione di legge, ma affatto priva delle sue naturali conseguenze
giuridiche.
Neppure questo motivo va accolto.
Correttamente la corte di appello ha osservato che la domiciliazione in
Italia, effettuata ai fini dell'art. 5 della legge n. 47-1948 (disposizioni sulla
stampa), non era idonea a costituire una sede, neppure secondaria (ai
sensi dell'art. 2506 c.c.), della società estera Burda.
Ai sensi dell'art. 2 della convenzione di Bruxelles, le persone aventi il
domicilio (cui, per l'art. 53, è assimilato la sede della società e delle
persone giuridiche) nel territorio di uno Stato contraente sono convenute,
a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di
tale Stato, salve le competenze speciali enunciate alle sezioni 2-6, titolo
II, della convenzione stessa.
Come precisa la stessa ricorrente, secondo le risultanze del registro
stampa del Tribunale di Milano, proprietaria del periodico "Anna" è la
Verlag Aenne Burda Gmbh, con sede in Germania. Ciò che rileva, ai
fini dell'art. 2 della convenzione, è appunto il domicilio del convenuto
e, quindi, con riferimento al caso di specie, la sede della casa editrice
straniera.
Non ha, invece, rilevato il domicilio (in Milano) dichiarato – trattandosi
di periodico diffuso anche in Italia – al limitato fine della registrazione
del periodico stesso presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell'art. 5
della legge sulla stampa. L'art. 53 della convenzione si riferisce, infatti,
alla sede propria della società, da intendersi, secondo quanto già rilevato
dalle Sezioni unite, come centro degli interessi e della effettiva attività
amministrativa e direttiva dell'impresa (v. sent. 4 luglio 1985 n. 4049).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.