15/02/2018 FulShow
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Corti di Merito  
MARCHI
 Trib. Milano, Ord., 13-06-2017
MARCHI
 Contraffazione ed usurpazione del marchio
 
Fatto - Diritto  P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE A CIVILE
nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g. 4186/07 promosso da:
R.I. S.P.A.
RICORRENTE
contro
I. SAGL T. D.O.O.
I.T. SAGL IN LIQUDIDAZIONE
A. SPA
RESISTENTI
Il Giudice designato;
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.6.2017;
- esaminati gli atti ed i documenti del procedimento;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Le vicende processuali
R.I. S.P.A. - distributrice in Italia in via esclusiva da oltre 35 anni dei notissimi
orologi e cronografi prodotti dall'omonima celebre casa di orologeria R. SA -di
seguito R.- ha invocato misure urgenti ante causam dirette ad ottenere, fra l'altro,
le misur e dell'inibitoria assistita  da penale per violazione dei diritti di privativa
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SAGL in Liquidazione -società svizzera, consorella della prima- di seguito solo I.T.
-ed A. S.P.A.- in qualità di hosting provider.
In partic olare la ricorrente ha azionato sia i marchi generali R. e C. a cinque punte
(da soli o tra loro combinati), sia i marchi particolari OYSTER, MILGAUSS,
SUBMARINERDAYTONA, GMT-MASTER, YACHTMASTER, EXPLO RER e DATEJUST,
che contraddistinguono i singoli modelli di orologio.
Ha lamentato condotte contraffa ttorie nonché sleali da parte delle resistenti ed in
particolare di I.T.M -titolare di due siti visibili in Italia ove vengono promossi in
vendita orologi a muro contraffatori a marchio "R.", per di più dotati delle
medesime forme di celebri modelli della famosa Casa- e I.T., che nella catena
contraffattoria si occuperebbe della commercializzazione e della spedizione dei
prodotti.
Ha esteso il contraddittorio altresì ad A. -in qualità di hosting provider- per
violazione degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 70 del 2003, chiedendo che nei suoi
confronti venga disposta la disattivazione totale dell'accesso di uno dei due siti
(www. rolexdaparete.com) e la rimozione selettiva del materiale illecito caricato
sull'altro sito (www.tecmer.it) entrambi ospitati sui server della resistente.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 10 maggio 2017 I. e I.T., seppure
regolarmente citate, sono rimaste contumaci.
Si è invece costituita A., la quale ha dichiarato di avere adempiuto agli obblighi di
cui agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 70 del 2003; ha eccepito la cessazione della
materia del contendere negato il periculum in mora.
All'esito dell'udienza del 7 giugno 2017 il giudice si è quindi riservato la decisione.
2. La corretta integrazione del contraddittorio
Il proce dimento è in parte contumaciale, in quanto I. e I.T., pur regolarmente
citate, non si sono costituite.
Risultano infatti  rispettate, quanto a I. con sede in S., le condizioni di cui all'art.
19 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 , ovvero:
- l'atto è stato effettivamente notificato o comunicato secondo le forme prescritte
dalla legge dello Stato-Membro  richiesto per la notificazione o la comunicazione
degli atti nell'am bito di procedimenti nazionali a persone che si trovino nel suo
territorio, oppure
- l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza
abituale, secondo o un'altra procedura prevista dallo stesso;
In ogni caso la notificazione (o la comunicazione) sia la consegna, devono avere
avuto luogo in tempo utile affinché i resistenti abbiano avuto la possibilità di
difendersi.
Parte ricorrente ha documentato in particolare che:
- nei confronti di I. con sede in L., P. U. 53, S., la notifica è avvenuta ex art. 14 a
mezzo posta tramite raccomand ata consegnata in data 6 marzo 2017 (cfr. prova
di ricezione).
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avvenuta ai sensi dell'art. 5, lett. A della Convenzione dell'A ja del 15.11.1965,
tramite autorità centrale cantonale Svizzera (cfr. prova di ricezione).
3. Quanto al fumus
3.1. le questioni preliminari
Sussiste preliminarmente la giurisdizione del giudice nazionale.
Secondo la prospettazione non artificiosa della domanda, quello lamentato è un
illecito integrato -quantomeno in parte- nello spazio nazionale, indicato sia come
luogo della condotta (attraverso la pubblicizzazione, la promozi one in vendita e la
consegna di merce contraffatta) , sia dell'evento dannoso (il pregiudizio subito dal
danneggiato presso la propria  sede) e dunque, secondo il criterio del forum
commissi delicti di cui all'art. 7 Reg. (CE) n. 1215/2012  e all'art. 5, comma 3,
della Convenzione di Lugano 30.10.2007.
Anche alla resistente con sede in Svizzera, la giurisdizione sussiste in virtù dell' art.
3, comma 2, L. n. 218 del 1990, trattandosi l'illecito extracontr attuale di materia
disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles, così come successivamente modificata.
Inoltre, la giurisdizione italiana sussiste alla luce dell'art. 10 L. n. 218 del 1995,
giacché il provvedimento cautelare invocato, quantomeno in parte, deve essere
eseguito in Italia (quanto all'oscuramento del sito, modifiche chiavi d'accesso,
trasferimento nomi a dominio).
Quanto alla competenza territoriale dell'Ufficio adito, è stata correttamente adita
la Sezion e di Milano, sia con riguardo alla materia - trattandosi in questa sede di
diritti di proprietà industriale- sia con riguardo alla competenza territoriale, in virtù
del criterio di collegamento del forum commissi delicti, essendo alcuni prodotti
litigiosi stati consegnati a Milano su ordine della società svizzera qui resistente,
secondo la prospettazione non artificiosa di parte ricorrente, nonché infine del
criterio di collegamento del luogo di patrimonializzazione del danno, avendo la
ricorrente sede nel capoluogo lombardo.
Quanto alla legittimazione attiva, la ricorrente appare allo stato legittimata ad
agire in qualità di licenziataria esclusiva, da oltre 35 anni per il territorio italiano,
della celebre omonima casa di orologi svizzera R. SA che, nell'accordo di licenza,
le ha attribuito il potere di agire in giudizio a tutela delle proprie privative (cfr.
docc.1, 2 e 3 di parte ricorrente), di seguito elencate.
3.2. la contraffazione e la concorrenza sleale
Parte ricorrente aziona le seguenti privative:
a) il marchio internazionale costituito dalla parola R., rilasciato in data 27 maggio
2002 al no. 781104 a nome di R. SA (successivamente rinnovat o sino al 2022, per
contraddistinguere i prodotti della Classe 14 cfr. doc. 4);
b) il marchio internazionale costituito dall'identica parola R. combinata con il
simbolo della C. a cinque punte, rilasciato in data 28 febbraio 1962 al no. 252976
a nome di R. SA, successivam ente rinnovato sino al 28 febbraio 2022, per
contraddistinguere i prodotti delle Classi da 1 a 34 (cfr. doc. 5);
c) il marchio internazionale costituito dal solo simbolo della C. a cinque punte,
rilasciato in data 10 febbra io 1949 al no. 140390 a nome di R. SA,
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prodotti della Classe 14 (cfr. doc. 6);
d) numerosi altri marchi intern azionali per contraddistinguere i singoli modelli di
orologio, tra cui, per citare i più conosciuti nel mondo dell'o rologeria, OYSTER,
MILGAUSS, SUBMARINER, DAYT ONA, GMT-MASTER, YACHT-MASTER, EXPLORER e
DATEJUST (cfr. doc. 7).
Di tutti tali segni la ricorrente ne rivendica la rinomanza.
Ciò premesso, ha lamentato l'illecita offerta in vendita e comm ercializzazione da
parte delle resistenti sul territorio italiano di orologi da parete e da tavolo
realizzati in formato "king size", identici nella forma e nei colori ai celebri modelli
da polso delle collezioni "R.", e per di più in abbinamento al nome di ciascun
modello imitato, sopra specificati.
A conferma della contraffazione, parte ricorrente ha sottolineato che:
- la Casa Madre possiede un unico esemplare di orologio da tavolo e da muro,
caratterizzato dalla lunetta zigrinata del modello OYSTER e riporta sul quadrante il
solo marchio "R.", in abbinamento al logo della C.. Tale orologio è impiegato dalla
casa Svizzera solo per l'arredo delle proprie pareti, ovvero destinato ad alcuni
importanti aeroporti ovvero per sponsorizzare importanti eventi; esso non è
tuttavia destinato alla vendita al pubblico;
- i prodo tti litigiosi sono stati ritenuti non originali a seguito di un'indagine tecnica
compiuta dalla F.H. e dal Centro di Assistenza di R.I. (doc. 13 e 14). Tale
documentazione attesta l'illecito impiego dei segni distintiv i qui azionati su
prodotti del tutto analoghi a quelli originali, peraltro venduti a prezzi irrisori (da
Euro 150,00 a Euro 500,00) e per di più di scadente livello tecnico.
Quanto alla frazione della condotta contestata a ciascuno dei resistenti:
- ad I. di nazion alità slovena, sono riferibili i due siti (www.ro lexdaparete.com e
www.tecmer.it) rivolti anche all'Italia, attraverso i quali è possibile effettuare lo
shopping on-line dei prodotti litigiosi. La resistente è altresì beneficiaria dei
pagamenti a seguito di acquis to on line da parte degli acquirenti italiani (cfr.
bonifici tramite accrediti su C.R. s.p.a., come dimostrano i due acquisti compiuti
ad hoc dalla ricorrente, doc. 9 e 11);
- ad I.T., conso rella svizzera e riconducibile sotto il profilo proprietario agli stessi
soggetti della resistente slovena, sono riferibili le attività di logistica e di
spedizione degli orologi censurati (doc. 10, 12 e 17), alla stessa sono inoltre
assegnati i nomi a dominio cui corrispondono i siti web oggetto di lite.
Allo stato, nei limiti della cognizione sommaria di questa  sede, è dunque
riscontrato il fumus dell'illecito contraffattorio denunciato, quantomeno ai sensi
dell'art. 20 lett. b c.p.i., essendo utilizzato illecitamente il medesimo marchio
(rectius: marchi quali R. e C.) per modelli del tutto simili a quelli della ricorrente,
seppure in dimensioni ben maggiori.
E ciò oltre a condotte anticorrenziali confusorie, per appropr iazione di pregi e
scorrettezza professionale: la ripresa, non solo dei segni distintivi ma anche dei
modelli della celebre Casa svizzera infatti, sfrutta indebitamente l'altissima
capacita evocat iva della titolare delle privative ed inganna il consumatore,
accreditandosi sul mercato con una allure di pregio e di altissima qualità che i
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conseguente effetto confusorio sul mercato e appropriazione di pregi, si pensi alla
falsa indicazione della provenienza "Swiss made" grave scorrettezza professionale.
Del resto, non vi è prova che tali res siano state immesse  in commercio dal
titolare o con il suo consenso. Il principio dell'esaurimento - introdotto dall'art. 7
della dir. (CEE) 89/91 e recepito nell'art. 5 c.p.i.- sotto l'assetto degli oneri
probatori, secondo la Corte di Giustizia e la giurisprudenza nazionale, è declinato
nel senso che il consenso del titolare non può essere presunto e l'onere di provarlo
spetta in via generale all'operatore che ne invoca l'esistenza (punto 46, 54 e 58
sentenza Z.D. e L.S.). Inoltre, l'onere probatorio non si esaurisce nella
dimostrazione di avere acquista to il prodotto da un rivenditore operante all'interno
dell'ambito comunitario, ma occorre altresì la prova che costu i abbia a sua volta
acquistato la merce dal titolare del marchio o da un soggetto a ciò abilitato nello
spazio SEE (Tribunale Bologna, 19.7.05) . E qui tale prova manca non essendosi i
resistenti neppure costituiti.
3.3. la responsabilità dell'hosting provider
Quanto ad A., la ricorrente ha prospettato l'inapplicabilit à dell'esonero da
responsabilità di cui all'art. 16 del Reg. (UE) n. 70/2003, attesa la conoscenza in
concreto dell'ho sting Provider dell'illecito da lei lamentato e la consapevole
omissione di elidere la frazione della condotta allo stesso riferibile (cfr. la diffida
delle ricorrenti del 30.8.2016 e la comunicazione di risposta del 2.9.2016, cfr. doc.
20 e 21) . Sul punto A. si è difesa eccependo di essersi immediatamente attivata a
seguito delle diffide di contropa rte, avendo intimato al suo cliente di adempiere a
quanto richiesto da R. e avendo informato in data 14.9.2016 la competente
Autorità Giudizi aria, ai sensi dell'art. 17 del reg. 70/2003 (doc. 9 di A.). Ha
eccepito inoltre  la cessazione della materia del contender e, in quanto nel
frattempo entra mbi i siti sono stati oscurati, ha sostenuto infine l'impossibilità di
procedere all'oscuramento degli indirizzi IP, in quanto allo stato non univoci,
dunque assegnati anche a siti web di terzi estranei alla lite e dai contenuti leciti.
Sul punto va osservato che lo statuto di esonero della responsabilità del Provider
di cui agli artt. 16 e 17 del Reg. (UE) n. 70/2003, va meglio indagato in sede
eventualmente di merito, deputato al trattamento risarcitorio
In questa sede l'indagine è diretta solo a provvedimenti interdittivi, che
presuppongono esclusivamente  il profilo oggettivo dell'illecito, e sul punto va
ricordato che:
- l'host provider non ha un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che
trasmette o memorizza e neppure un onere di attivarsi per accertare eventuali
illeciti;
- l'host provider è tenuto tuttavia ad informare tempestivamente l'autorità
giudiziaria o amministrativa qualora sia a conoscenza di attivit à illecite ovvero ad
attivarsi prontamente -se richiesto dall'autorità- per impedire l'accesso al
contenuto di tali servizi (cfr. D.Lgs. n. 70 del 2003, direttiva 2000/31). L'art. 14
della Direttiva citata esclude la responsabilità del gestore di un mercato on line
qualora:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è
illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di
circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;
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informazioni o per disabilitarne l'accesso;
- la limitazione di responsabilità dell'hosting provider prevista dal D.Lgs. n. 70 del
2003 e nella Direttiva 2001/31/CE  non impedisce di adottare da parte dell'autorità
giudiziaria di misure inibitorie, finalizzata a far cessare violaz ioni in corso o far
reiterare nel futuro tali condotte (cfr. CG 27 marzo 2014, T., p. 37, direttiva
2001/29);
- i gesto ri di mercati on line e di mera trasmissione, in qualità di intermediari (art.
156 l. aut. e art. 11 direttiva Enforcement), sono legittimati passivamente
all'azione inibitoria (CG 12 luglio 2011 in C-324/09 O.B., CG 27.3.2014 C-
314/2012 T.) per impedire la reiterazione dell'illecito.
In quest a sede, dunque, il pacifico accertamento che i siti ospitati sui server di A.
pubblicizzassero prodotti contraffattori, consente di adottare provvedimenti
inibitori nei confronti della resistente, legittimata passiva all'azione inibitoria (CG
12 luglio  2011 in C-324/09 O.B., CG 27.3.2014 C-314/2012 T.) per impedire la
reiterazione dell'illecito.
Il ruolo della resistente -a suo dire meramente passivo, non avendo mai gestito o
amministrato i siti della stessa ospitati e dunque non avendo avuto conoscenza o
controllo dei dati caricati e trasm essi, circostanza apparentemente non contestata
dalla ricorrente- è comunque questione estranea alla presente fase, refluendo
nell'eventuale giudizio di merito.
4. Quanto al periculum
Le condotte qui sindacate -particolarmente diffusive considerato che si tratta di
vendita on-line, dunque destinata ad un pubblico potenzialmente illimitato-
concretano per R. un gravissimo rischio di pregiudizio irreparabile, considerato lo
svilimento dei propri marchi e modelli, conseguenza anche della scarsa qualità
tecnologica degli orologi contraffattori che si ripercuote sull'immagine
imprenditoriale e sul prestigio della Casa alla quale il pubblico è indotto a
ricondurre le res litigiose.
Del resto, la parziale cessazion e del comportamento -per iniziativa di A. dopo la
notifica del ricorso- non è comunque sufficiente ad evitare l'assunzione del
comando inibitorio invocato in sede cautelare (cfr. ord. su reclamo presidente e
relatore Tavassi 28.8.2015, Trib Milano, ord. 25.6.2015, T.E. c. G.S.; ord. 10
dicembre 2014, G.G. c. C.D. S.p.a. e S.C. S.r.l.; ord. 2 aprile 2013, P.S. c. M.G. e
al.; Trib. Milano, ord. 4 gennaio 2006, R. c. Campari in SPI 2006,n. 57;
14.11.2005 in GADI 2005, 1096; e di altre Sezioni: Trib. Firenze 18.5.2015,
reclamo Corsi c. Nappi; Trib. Roma 18.7.2001, in GADI 2002, 235).
5. Il comando giudiziale
Occorre dunque provvedere all'ordine inibitorio -assistito da penale- nei confronti
di I. e I.T., rispetto ad ogni attività di fabbricazione, lavorazi one, importazione,
distribuzione, promozione, offerta in vendita e commercializzazione -anche on-
line- dei prodotti contraffattori sul territorio nazionale.
Quanto ad A., l'ordine inibitorio -assistito da penale- deve consentire una tutela
effettiva ed efficace alla ricorrente: deve cioè avere l'effet to di impedire o,
almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei
materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di internet. Al contempo
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in C-324 O.B.), dovendosi quind i modulare secondo il criterio di proporzionalità in
"funzione della specificità di ciascuna situazione" (cfr. Direttiva Enforcement,
punto n. 22) e dunque attraverso un equo bilanciamento degli interessi
contrapposti.
Il coma ndo si articola secondo le modalità meglio specificate dal ricorrente
all'udienza del 7 giugno 2017 e ritenute da A. non eccessivamente gravose. Tali
misure tecniche risultano dunque -in conformità ai dettami della Corte di Giustizia
nella sentenza C-314/2012 T.- frutto di un equo bilanciamento degli interessi
contrapposti, e "sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva del
diritto fondamentale in parola".
Trattandosi di provvedimento totalmente anticipatorio, vanno governate le spese
di lite.
In questa sede la condotta di A. -che a seguito della diffida della ricorrente si è
limitata a interloquire con i titolari dei siti web litigiosi, poi oscurati - risulta
sufficiente a liquidare le spese a suo carico a favore della ricorrente, la quale si è
dovuta attivare in questa sede per ottenere tutte le utilità qui concesse.
Ai sensi dell'art. 97 c.p.c. , tenuto conto anche della condotta collaborativa tenuta
da A. in questa sede a tutela delle posizione della ricorrente,  le spese vengono
liquidate a suo carico separatamente e in misura inferiore rispetto ai resistenti
contumaci, che senz'altro nella condotta illecita svolgono un ruolo predominante.
Esse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
visti gli artt. 129 e 130 C.P.I.
1)inibisce con effetto immediato: - ad I. SAGL T. D.O.O. (con sede in L., P. U., 53
S.) - ad I.T. SAGI in Liquidazione (con sede in M., via D. n. 11, S.), la
fabbricazione, lavorazione, importazione, distribuzione, promozione, offerta in
vendita e commercializzazione in qualunque forma -anche on-line- degli orologi da
muro e da tavolo che riprodu cano i marchi R., C. a cinque punte, OYSTER,
SUBMARINER, DAYTONA, GMT-MASTER, YACHT-MASTER, EXPLORER, DATEJUST;
2) ordina ad A. S.P.A di impedire, attraverso modifica delle chiavi d'accesso, che i
siti web www.rolexdaparete.com  e www.tecmer.it siano visibili ed accessibili a
chiunque e da qualsiasi postazione remota;
3) ordina ad A. S.P.A. di trasferire -tramite rilascio dell'authin fo code- i nomi a
dominio rolexdaparete.com e tecmer.it a favore di R.I. S.P.A.;
4) fissa a titolo di penale a carico di I. SAGL T. D.O.O. e I.T. SAGI in Liquidazione,
l'importo di Euro 1.000,00 per ogni prodotto importato e/o commercializzato sul
territorio italiano in violazione dell'inibitoria di cui al punto sub. 1 a partire dal
giorno successivo alla notifica del presente provvedimento;
5) fissa a titolo di penale a carico di A. S.P.A. l'importo di Euro 300,00 per ogni
giorno di ritardo nell'attuazione dell'inibitoria di cui al punto sub. 2 e 3, a partire
dal trentesimo giorno dalla notifica del presente provvedimento;
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Liquidazione (con sede in M., via D. n. 11, S.), in solido alla rifusione delle spese
di lite a favore di R.I. S.P.A., liquidate in Euro 5.000, 00, di cui Euro 1.000, 00 per
spese ed il residuo per compens i, oltre IVA, CPA, spese di registrazione e 15% di
spese di registrazione.
7) condanna A. s.p.a. alla rifusione delle spese di lite a favore di R.I. S.P.A.,
liquidate in Euro 2.000,00, di cui Euro 1.000,00 per spese ed il residuo per
compensi, oltre IVA, CPA, spese di registrazione e 15% di spese di registrazione.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 12 giugno 2017.
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2017.
 
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