Causa T‑57/03

Société provençale d’achat et de gestion (SPAG) SAS

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio denominativo comunitario HOOLIGAN — Marchi denominativi precedenti OLLY GAN — Elementi di fatto o di diritto non presentati all’UAMI — Ricevibilità — Rischio di confusione»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 1° febbraio 2005

Massime della sentenza

1. Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Legittimità della decisione di una commissione di ricorso che decide in sede di opposizione — Contestazione mediante deduzione di elementi di diritto nuovi — Presupposti di ammissibilità

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1]

2. Marchio comunitario — Norme di procedura — Opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti — Notorietà del marchio anteriore — Obbligo delle parti di indicare i fatti e le prove a sostegno — Carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore — Esame d’ufficio

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74)

3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi «HOOLIGAN» e «OLLY GAN»

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1. Dall’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario si evince che la commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nel pronunciarsi sul ricorso contro una decisione che conclude un procedimento di opposizione, può fondare la propria decisione solo sugli impedimenti relativi alla registrazione che l’interessato ha invocato nonché sui fatti e sulle prove ad essi afferenti presentati dalle parti.

I criteri di applicazione di un impedimento relativo alla registrazione o di qualsiasi altra disposizione addotti a sostegno delle domande presentate dalle parti costituiscono naturalmente parte degli elementi di diritto presentati all’esame dell’UAMI; lo stesso vale per una questione di diritto, che deve necessariamente essere esaminata per la valutazione dei motivi addotti dalle parti e per l’accoglimento o il rigetto delle domande, anche se queste ultime non si sono espresse su tale questione e anche se l’UAMI ha omesso di pronunciarsi su tale aspetto. Del pari, se si sostiene che l’UAMI ha commesso un’irregolarità nell’esame della domanda delle parti, quale, ad esempio, la violazione del principio del contraddittorio, anche tale asserita irregolarità costituisce parte dell’ambito giuridico della causa.

Ne consegue che elementi di diritto invocati dinanzi al Tribunale senza essere stati precedentemente addotti dinanzi agli organi dell’UAMI, qualora si riferiscano ad una questione di diritto che non era necessaria per garantire una corretta applicazione del regolamento n. 40/94 riguardo ai motivi e alle domande presentati dalle parti, non possono incidere sulla legittimità della decisione di una commissione di ricorso relativa all’applicazione di un impedimento relativo alla registrazione, in quanto non appartengono all’ambito giuridico della lite quale è stato presentato dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, essi sono irricevibili.

Per contro, quando deve essere rispettata una norma di diritto o deve essere risolta una questione di diritto per garantire una corretta applicazione del regolamento n. 40/94 riguardo ai motivi e alle domande presentate dalle parti, può essere invocato per la prima volta dinanzi al Tribunale un elemento di diritto connesso a tale questione.

Conformemente al principio di parità delle armi, gli intervenienti dinanzi al Tribunale sono soggetti a siffatte norme in materia di ricevibilità al pari dei ricorrenti.

(v. punti 21-23)

2. Benché, alla luce dell’art. 74 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, spetti all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) esaminare qualsiasi motivo relativo al carattere distintivo di un marchio a causa della sua notorietà, ciò non vale in mancanza di qualsiasi richiamo ad opera di una parte tanto alla notorietà dei marchi precedenti quanto alle prove addotte a sostegno di tale notorietà. Infatti, da un lato, essendo la notorietà di un marchio a priori puramente congetturale, tocca alle parti precisare sufficientemente la loro domanda per consentire all’UAMI di statuire pienamente sulle loro pretese. Dall’altro, la valutazione della notorietà si basa in linea di principio su elementi di fatto che spetta alle parti fornire. Quando la parte che ha presentato l’opposizione intende avvalersi del fatto che il suo marchio è molto noto, essa è tenuta ad addurre gli elementi di fatto e, se occorre, di prova che consentano all’UAMI di verificare la validità in concreto di una tale affermazione.

Per quanto concerne, viceversa, il carattere distintivo intrinseco di un marchio precedente, l’UAMI è tenuto ad esaminare, eventualmente d’ufficio, questo elemento a seguito di una domanda di opposizione. Infatti, a differenza della notorietà, la valutazione del carattere distintivo intrinseco non implica alcun elemento di fatto che le parti debbano presentare. Inoltre, tale valutazione non è subordinata alla presentazione ad opera delle parti di motivi ed argomenti volti a provare tale carattere distintivo intrinseco, in quanto l’UAMI è in grado, da solo, di individuarne e di valutarne la sussistenza tenuto conto del marchio precedente su cui si basa l’opposizione.

(v. punti 30, 32)

3. Per il consumatore medio francese e portoghese non esiste alcun rischio di confusione tra il segno denominativo HOOLIGAN, di cui si chiede la registrazione quale marchio comunitario per «articoli di abbigliamento e cappelleria» della classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e i marchi denominativi OLLY GAN, registrati anteriormente come marchio internazionale valido, tra gli altri, in Portogallo e come marchio nazionale in Francia e riguardante, in particolare, vestiti della stessa classe del detto accordo, posto che i segni in conflitto, benché simili foneticamente, sono diversi visivamente e concettualmente e che non si può affermare che i marchi anteriori abbiano un forte carattere distintivo intrinseco, di modo che il pubblico di riferimento non sarà indotto a confondere il marchio richiesto con i marchi anteriori, in particolare nel settore dell’abbigliamento.

(v. punti 56, 62, 65, 67, 69)