CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 17 gennaio 2019 ( 1 )

Causa C-690/17

ÖKO-Test Verlag GmbH

contro

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf, Germania)]

«Questione pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di opporsi all’uso da parte di terzi di un segno identico o simile – Apposizione non autorizzata su un prodotto di un marchio sotto forma di etichetta di test eseguito»

1. Il presente rinvio pregiudiziale verte sul diritto del titolare di un marchio (ÖKO-TEST), costituito da un sigillo di test eseguito ( 2 ) e registrato per designare una serie di servizi, di vietarne l’uso ad un terzo il quale, senza il suo consenso, lo utilizzava nella confezione di un dentifricio (Aminomed).

2. In una fattispecie come quella in esame, in cui non sembra esservi identità o somiglianza tra i prodotti dentali e i servizi forniti dal titolare del sigillo, ha senso ricorrere alle azioni per violazione del diritto di marchio? È questa, in sintesi, la questione posta dal giudice del rinvio, con la quale esso tenta di superare le difficoltà derivanti dalla circostanza che il titolare del marchio ÖKO‑TEST non può esercitare, nei confronti di coloro che utilizzino detto marchio senza il suo consenso, alcuna azione contrattuale né altre azioni fondate sulle norme tedesche in materia di concorrenza sleale.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

3. Il regime giuridico di tutela dei marchi d’impresa è costituito tanto dalle misure di armonizzazione dei diritti nazionali (in particolare la direttiva 2008/95/CE) ( 3 ) quanto dalle disposizioni che disciplinano il marchio dell’Unione (regolamento n. 207/2009) ( 4 ), applicabili agli operatori che scelgano di ricorrere a tale diritto di proprietà industriale.

1. Direttiva 2008/95

4. L’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, dispone quanto segue: «1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio di impresa. 2. Ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi. 3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2: a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento; b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno; (…)».

2. Regolamento 2017/1001

5. L’articolo 9, paragrafi da 1 a 3 ( 5 ), così prevede: «1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo. 2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando: a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato; b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio; c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell’Unione e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi. 3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2: a) l’apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio; b) l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno; (…)».

B. Diritto tedesco. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen ( 6 )

6. All’articolo 14, paragrafo 2, punto 3, di detta legge, la Repubblica federale di Germania ha esercitato la facoltà prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 in relazione ai marchi notori.

II. Fatti all’origine della controversia e questioni pregiudiziali

7. La Öko‑Test Verlag GmbH è la società editrice del periodico tedesco a diffusione nazionale «ÖKO‑TEST». Oltre ad informazioni generali destinate ai consumatori, essa pubblica i dati relativi a test di prodotti e servizi, commissionati a laboratori indipendenti. I test e le ricerche vengono effettuati senza che i fabbricanti interessati ne siano a conoscenza.

8. La Öko‑Test Verlag ha registrato il 23 aprile 2012 presso il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei marchi e brevetti) e il 31 agosto presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rispettivamente, i seguenti marchi figurativi, nazionale e dell’Unione ( 7 ):

9. I servizi ( 8 ) coperti dal marchio maggiormente rilevanti ai fini della presentano controversia rientrano nelle classi 35 (informazioni e consulenza ai consumatori nella scelta di merci e servizi mediante utilizzazione di risultati di test e di ricerche; esecuzione e analisi di sondaggi di opinione e di questionari) e 42 (realizzazione e valutazione di test su prodotti e di ricerche su servizi, condotti su base scientifica; realizzazione e valutazione di indagini sulla qualità; realizzazione e valutazione di test ed esami a carattere tecnico).

10. La Öko‑Test Verlag si finanzia principalmente mediante i ricavi derivanti dalla vendita delle sue pubblicazioni e dai contratti di licenza per l’utilizzo del marchio stipulati con i fabbricanti dei prodotti dopo che questi ultimi sono stati sottoposti ai test. I licenziatari ricevono un file con il marchio ÖKO‑TEST e lo utilizzano per i loro prodotti, riportando nella parte vuota del marchio il risultato del test e le indicazioni per reperirlo ( 9 ).

11. Il contratto di licenza termina nel momento in cui un test più recente (con nuovi parametri) modifica il risultato dei test precedenti condotti sul prodotto del licenziatario, anche qualora tale prodotto non sia stato sottoposto ai nuovi test ( 10 ), oppure quando cambino la natura o le caratteristiche del prodotto.

12. La società Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG ( 11 ) produce paste dentifricie, tra cui l’«Aminomed». La Öko‑Test Verlag ha testato una serie di dentifrici, tra cui l’Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme (pasta dentifricia con estratto di camomilla e fluoro), e ha pubblicato i risultati sullo Jahrbuch Kosmetik 2005 (Annuario cosmetici 2005), assegnando a detto prodotto la valutazione «molto buono» («sehr gut»).

13. Ad agosto 2005 le due società hanno stipulato una contratto di licenza per l’utilizzo del sigillo ÖKO‑TEST (non ancora registrato come marchio) e la Dr. Liebe ha quindi iniziato ad utilizzare detto sigillo nella pubblicità del suo prodotto.

14. Ad ottobre 2014 la Öko-Test Verlag ha avuto notizia che l’Aminomed era distribuito nella seguente veste: La confezione era stata modificata rispetto all’imballaggio originale.

15. La Öko‑Test Verlag ha presentato una domanda di accertamento della violazione del diritto di marchio dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf, Germania). Essa sosteneva che la Dr. Liebe non aveva il diritto, in base al contratto di licenza, di utilizzare il sigillo ÖKO‑TEST, in quanto: a) esso non era oggetto del contratto; b) nel 2008 era stato pubblicato un nuovo test relativo a paste dentifricie per il quale erano stati utilizzati nuovi parametri di esame, cosicché la Dr. Liebe già per questo motivo non aveva più diritto di utilizzare il segno in parola, e c) il prodotto della Dr. Liebe recante detto segno non corrispondeva a quello effettivamente sottoposto ai test, in quanto sarebbe intervenuta una modifica quanto meno della denominazione e della descrizione del prodotto nonché del suo imballaggio.

16. La Dr. Liebe si è opposta alla domanda sostenendo che il contratto di licenza era rimasto in corso ed essa era legittimata ad utilizzare il sigillo ÖKO‑TEST. Ha inoltre affermato di non avere più utilizzato i marchi nazionale e dell’Unione dopo la loro registrazione.

17. Il Landgericht (Tribunale del Land) ha ritenuto che la Dr. Liebe utilizzasse il marchio controverso a scopo di «informazione e consulenza ai consumatori» e non potesse più far valere il contratto di licenza. Poiché la Dr. Liebe non aveva fornito dati precisi in merito all’avvenuta interruzione della produzione, secondo detto giudice si doveva supporre che essa avesse continuato a commercializzare la pasta dentifricia con detto segno distintivo anche dopo la registrazione del marchio. Esso ha pertanto condannato la Dr. Liebe ad astenersi dall’utilizzare nel commercio il segno ÖKO‑TEST per l’Aminomed, e a richiamare tale prodotto.

18. La Dr. Liebe ha impugnato detta sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf), il quale, nell’ordinanza di rinvio: a) concorda con il giudice di primo grado sul fatto che il contratto era scaduto da molto tempo e b) riconosce, pertanto, che la Dr. Liebe utilizzava il marchio nel commercio senza il consenso del titolare.

19. Ad avviso del giudice del rinvio: – se si accogliesse la tesi secondo cui il marchio controverso è stato utilizzato per un prodotto (la pasta dentifricia), si dovrebbero respingere le domande della Öko‑Test Verlag fondate sull’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001, in quanto le due registrazioni del marchio ÖKO‑TEST non comprendevano il dentifricio né «prodotti analoghi»; – la Öko‑Test Verlag potrebbe far valere il suo diritto di titolare del marchio, sancito dal suddetto articolo, soltanto nel caso in cui l’uso di un sigillo di test eseguito per un prodotto fosse equiparato all’uso per uno dei servizi tutelati da detto marchio, quali le «informazioni e consulenza ai consumatori nella scelta di merci e servizi».

20. Il giudice del rinvio osserva inoltre che, date le differenze che li separano, i sigilli di test eseguito non sono equiparabili ai sigilli di qualità e non sono idonei alla registrazione come marchi di certificazione ( 12 ). Tuttavia, detto giudice rileva che, come nella causa Gözze ( 13 ), i consumatori percepiscono il sigillo di test eseguito in modo analogo al sigillo di qualità. La loro apposizione sul prodotto garantisce una determinata qualità, verificata, ma non che il prodotto è stato fabbricato sotto il controllo del titolare del marchio costituito dal sigillo. Pertanto, il pubblico non identifica il marchio ÖKO‑TEST con i fabbricanti dei prodotti testati, in quanto è nota la sua indipendenza rispetto ad essi, e attribuisce particolare importanza a tale circostanza.

21. Qualora si ritenesse che l’apposizione del sigillo di test eseguito costituisca un uso attinente alla prestazione di servizi oggetto di registrazione, la Dr. Liebe avrebbe violato il diritto di marchio ( 14 ), in relazione sia alla funzione d’origine, sia alla funzione di qualità. Qualora, invece, la risposta alla prima questione pregiudiziale fosse negativa, il giudice del rinvio solleva un’ulteriore questione, questa volta in riferimento all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95.

22. Infatti, il marchio ÖKO‑TEST gode di notorietà nel territorio della Repubblica federale di Germania, ma non è conosciuto come segno di proprietà industriale, bensì come sigillo di test eseguito. Pertanto, alla luce della sentenza Gözze, sarebbe difficile sostenere che la Dr. Liebe lo abbia utilizzato per il dentifricio e non per il servizio prestato dalla Öko‑Test Verlag. Il giudice del rinvio chiede pertanto se un marchio individuale possa essere notorio nel caso in cui la sua reputazione sia dovuta alla sua natura di sigillo di test eseguito.

23. Esso aggiunge, a tale proposito, che la giurisprudenza in materia di marchi notori ( 15 ) non gli offre elementi sufficienti per chiarire se la commercializzazione del dentifricio munito del sigillo costituisca una utilizzazione lesiva e, in particolare, se possa essere tale un uso non come marchio. Osserva infine che un’usurpazione della fama di un marchio o un trasferimento d’immagine, quale dovrebbe essere vietato in base alle norme già menzionate, si verifica anche quando il terzo non utilizzi il marchio individuale per garantire la provenienza della merce dalla propria impresa.

24. In tale contesto, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf) sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se costituisca un’utilizzazione abusiva di un marchio individuale, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo [2], lettera b), del regolamento [2017/2001] ovvero ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo, lettera a), della direttiva sui marchi, il fatto che: – il marchio individuale venga apposto su un prodotto per il quale tale marchio non è tutelato, – l’apposizione del marchio individuale ad opera di un terzo venga intesa dal pubblico interessato quale cosiddetto “sigillo di test eseguito” (“Testsiegel”), cioè nel senso che il prodotto è stato fabbricato da un soggetto terzo non assoggettato al controllo del titolare del marchio ed è stato immesso in commercio, e tuttavia detto titolare ha esaminato tale prodotto con riguardo a determinate caratteristiche e, su questa base, lo ha giudicato, assegnandogli una determinata valutazione finale riportata nel sigillo di test eseguito, – ed il marchio individuale sia registrato, tra l’altro, per “Informazioni e consulenza ai consumatori nella scelta di merci e servizi, in particolare mediante utilizzazione di risultati di test e ricerche nonché mediante giudizi di qualità”. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: Se si configuri un’utilizzazione abusiva ai sensi dell’articolo 9, paragrafo [2], lettera c), del regolamento [2017/1001] e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sui marchi, nel caso in cui: – il marchio individuale sia conosciuto soltanto come “sigillo di test eseguito”, quale descritto sub 1), e – il marchio individuale venga utilizzato dal soggetto terzo quale “sigillo di test eseguito”».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

25. La decisione di rinvio è pervenuta presso la cancelleria della Corte l’8 dicembre 2017. Hanno presentato osservazioni scritte la Öko‑Test Verlag, il governo tedesco e la Commissione europea, che hanno partecipato, al pari della Dr. Liebe, all’udienza tenutasi il 7 novembre 2018.

IV. Analisi

A. Osservazioni preliminari

26. Sebbene le questioni del giudice del rinvio vertano sull’applicabilità dell’articolo 9 del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 5 della direttiva 2008/95, detto giudice sottolinea che la domanda da cui ha tratto origine la presente controversia riguardava il marchio dell’Unione e solo in via subordinata quello nazionale ( 16 ). Pertanto, al fine di agevolare la lettura, nella mia analisi farò riferimento in via prioritaria alle disposizioni del regolamento 2017/1001, sul marchio dell’Unione, anche se i risultati di tale analisi possono essere trasposte mutatis mutandis alle analoghe disposizioni della direttiva 2008/95 ( 17 ).

27. Come ho già indicato, il giudice del rinvio ha escluso che la tutela giuridica che la Öko‑Test Verlag tenta di ottenere possa esserle conferita per via contrattuale (esso afferma che il contratto di licenza non è più vincolante per le parti da molto tempo) ( 18 ) o attraverso l’azione per concorrenza sleale, in quanto quest’ultima presuppone che l’impresa attrice e quella convenuta siano in concorrenza, circostanza che non ricorre nel caso di specie ( 19 ).

28. Mentre non ho alcun dubbio sull’impedimento all’azione di cessazione fondata sul diritto tedesco in materia di concorrenza sleale, forse non sarebbe impossibile esplorare l’esperibilità dell’azione contrattuale, alla luce di alcune sentenze della Corte, secondo le quali: – per stabilire se un’azione rientri nella materia «contrattuale» e non in quella degli «illeciti civili» ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, del «regolamento Bruxelles I» ( 20 ), si deve accertare se il comportamento contestato configuri un inadempimento alle obbligazioni contrattuali quali determinate tenuto conto dell’oggetto del contratto ( 21 ); – per statuire su una domanda per responsabilità extracontrattuale delle istituzioni dell’Unione, occorre stabilire se esista tra le parti un contesto contrattuale effettivo connesso all’oggetto della controversia – anche nel caso in cui i rapporti contrattuali siano cessati –, il cui esame approfondito risulta indispensabile per potersi pronunciare su detta domanda ( 22 ).

29. È evidente che il contesto giuridico del presente procedimento è diverso da quello delle sentenze citate alle note 21 e 22. Tuttavia, l’approccio metodologico di queste ultime potrebbe risultare utile anche nel caso in esame, per analogia. Sebbene dall’ordinanza di rinvio apparisse il contrario, all’udienza le parti del procedimento principale hanno confermato che, nell’ambito del rapporto contrattuale, era stato autorizzato l’uso del logo ( 23 ). Secondo quanto si evince dagli atti, se la Dr. Liebe continuasse ad utilizzare tale segno, violerebbe l’obbligo contrattuale (eventualmente implicito) di non apporre più l’emblema sulla confezione del suo dentifricio dopo l’estinzione del rapporto derivante da detto contratto.

30. Il giudice del rinvio potrebbe quindi adottare tale approccio, ove lo ritenesse opportuno, ponendo così le basi per una possibile azione ex contracto a favore della Öko‑Test Verlag. Tuttavia, in questa sede desidero solo accennare a questa possibilità, essendo consapevole che nel presente rinvio pregiudiziale occorre rispondere alle questioni formulate e non suggerire soluzioni alternative che, in definitiva, spettano al diritto nazionale.

B. Prima questione pregiudiziale: sull’utilizzazione abusiva

1. Sintesi delle osservazioni delle parti

31. La Öko‑Test Verlag afferma che il suo sigillo non è utilizzato come marchio per dentifrici, bensì per un servizio (da lei stessa prestato), e propone di rispondere in senso affermativo a tale questione. Sostiene che un sigillo di test eseguito non è analogo al sigillo di qualità, in quanto il primo fornisce un’informazione sulla rispondenza del prodotto a determinati standard prestabiliti, mentre il sigillo di qualità si limita a rendere immediatamente riconoscibile per il consumatore una qualità del prodotto. Essa concorda con il giudice del rinvio e con il governo tedesco nell’escludere qualsiasi analogia con i marchi di garanzia e di certificazione ( 24 ).

32. La Öko‑Test Verlag ritiene che il pubblico interessato percepisca l’utilizzo di ÖKO‑TEST sui dentifrici come un uso autorizzato dal titolare, indicante che: a) tale prodotto ha ottenuto una valutazione molto buona nei test ai quali è stato sottoposto dalla Öko‑Test Verlag e b) tale valutazione è coerente con il contenuto delle sue pubblicazioni e dei suoi criteri neutrali, obiettivi e peritali. Pertanto, l’utilizzo di ÖKO‑TEST da parte della Dr. Liebe pregiudicherebbe la funzione d’origine del marchio, nonché altre funzioni riconosciute dalla Corte ( 25 ).

33. Il governo tedesco afferma che la prima questione non verte sulla doppia identità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95, bensì sul rischio di confusione di cui alla lettera b) di tale disposizione, in quanto esistono alcune differenze tra il segno originale ÖKO‑TEST e quello utilizzato nel dentifricio (in particolare, i risultati dei test e il riferimento alla pubblicazione). Esso suggerisce di rispondere alla questione in senso affermativo, in base al rilievo che un marchio registrato per un servizio può essere utilizzato per un prodotto, se il pubblico riconosce l’autonomia del servizio e il collegamento tra quest’ultimo e il prodotto.

34. Il governo tedesco ritiene che l’elemento determinante sia la percezione del pubblico, abituato al fatto che organizzazioni slegate dai fabbricanti conducano ricerche sui prodotti di uso quotidiano, informandone poi i consumatori. Questi ultimi potevano dedurre senza difficoltà che la Öko‑Test Verlag aveva valutato il dentifricio e gli aveva assegnato una valutazione molto buona. Inoltre, la presentazione di tali prodotti con vari marchi o segni è comune tra le imprese, come avviene nel caso dei sigilli di qualità o di certificazione (agricoltura biologica, efficienza energetica dell’UE, commercio equo) e dell’apposizione dei marchi di un fornitore come indicazione della qualità dei componenti del prodotto finito (ad esempio, Intel Inside per i processori dei computer).

35. A parere della Commissione, invece, la questione si riferirebbe in realtà alla lettera a), e non alla lettera b), sia dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sia dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95. Essa riconosce che l’apposizione del marchio ÖKO‑TEST sulla confezione del dentifricio rimanda necessariamente ai medesimi servizi prestati dal suo titolare (la Öko‑Test Verlag), ma ritiene che tale rimando sia inerente alla pubblicità del prodotto dentale, senza che per questo la Dr. Liebe annunci i medesimi servizi della Öko‑Test Verlag.

36. La Commissione sottolinea l’effetto pubblicitario cui mira il produttore del dentifricio attraverso l’uso del sigillo ÖKO‑TEST: che il pubblico ricordi il servizio prestato dal titolare di detto sigillo, l’unico soggetto al quale si possa attribuire una ricerca indipendente. Le clausole del contratto di licenza sarebbero dirette ad evitare che la perdita di qualità del prodotto testato si ripercuota negativamente sul marchio della Öko‑Test Verlag, ciò che accadrebbe se tale minore qualità del prodotto fosse associata all’impresa che effettua i relativi test.

2. Valutazione

37. Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sintesi, se il sigillo di test eseguito ÖKO‑TEST, protetto come marchio registrato, serva, nel modo in cui è utilizzato dalla Dr. Liebe nella confezione dei dentifrici, a identificare i servizi del titolare di tale marchio e non soltanto i prodotti commercializzati dalla Dr. Liebe.

38. La Corte ha dichiarato nella sentenza Gözze che «non sussiste un uso conforme alla funzione essenziale del marchio individuale qualora l’apposizione di quest’ultimo su taluni prodotti svolga l’unica funzione di costituire un sigillo di test eseguito per tali prodotti e non quella di garantire, inoltre, che i prodotti provengono da un’impresa unica sotto il controllo della quale sono stati fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità» ( 26 ).

39. Se si dovesse seguire alla lettera tale affermazione, la soluzione della controversia sarebbe relativamente semplice, giacché la Öko‑Test Verlag non produce il dentifricio e il suo marchio non viene apposto sulla confezione per identificarne l’origine. Si dovrebbe quindi escludere che detta impresa possa vietare alla Dr. Liebe l’uso nel commercio del marchio ÖKO‑TEST in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento 2017/1011.

40. Anche se nella fattispecie si potrebbe correggere tale risultato (come proporrò nel prosieguo) attraverso la lettera c) della medesima disposizione, data la notorietà di ÖKO‑TEST sul mercato tedesco, ritengo tuttavia che, in circostanze come quelle del caso in esame, anche i titolari di segni non rinomati debbano disporre di uno strumento giuridico di diritto dei marchi per reagire contro il loro uso non autorizzato da parte di terzi ( 27 ). L’analisi delle differenze tra il sigillo di qualità e il sigillo di test eseguito potrebbe forse fornire una soluzione che vada al di là di quella offerta nella sentenza Gözze.

41. Per quanto riguarda la questione se nel caso di specie si possano prendere in considerazione l’ipotesi prevista alla lettera a) o quella di cui alla lettera b) dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, le parti hanno fornito interpretazioni diverse della questione pregiudiziale. È preferibile definire i criteri per stabilire se ricorrano le condizioni di applicazione comuni ad entrambe le ipotesi ( 28 ), prima di optare per una di esse.

a) Elementi di valutazione

1) Punto di partenza

42. In linea di principio, il titolare di un marchio registrato può vietare l’uso del segno da parte di terzi, in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001 soltanto se ricorrono le seguenti condizioni: – da una lato, il segno deve essere identico ( 29 ) o simile al marchio registrato dal titolare; – dall’altro, l’uso del marchio registrato: a) deve avere luogo nel commercio; b) deve avvenire senza il consenso del titolare; c) deve riguardare prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio e d) deve compromettere o essere atto a compromettere una delle funzioni del marchio ( 30 ).

43. Dal fascicolo trasmesso dal giudice del rinvio risulta che la (prima) condizione, relativa all’identità del segno ( 31 ), non dovrebbe porre problemi, dato che la Dr. Liebe non nega di avere utilizzato il sigillo ÖKO‑TEST nelle confezioni della sua pasta dentifricia.

44. A tale proposito, non mi convince la tesi del governo tedesco relativa alle differenze tra ÖKO‑TEST, in quanto marchio registrato, e la figura che appare sulla confezione del dentifricio della Dr. Liebe. Il fatto che tale confezione contenga, all’interno del marchio, i risultati dei test e il riferimento alla pubblicazione è irrilevante, per due motivi: il primo è che il pubblico è abituato a percepire il marchio ÖKO‑TEST con tali indicazioni (senza le quali vale poco o nulla il suo riflesso nella pubblicità del prodotto), e il secondo, che deriva da quello precedente, è che dette differenze passerebbero inosservate agli occhi del consumatore medio, nel senso che non lo indurrebbero a pensare che si tratti di un marchio diverso (anche se, in quanto questione di fatto, spetta al giudice del rinvio esaminare tale aspetto) ( 32 ).

45. È inoltre pacifico che ricorrano le condizioni relative all’uso nel commercio e alla mancanza di consenso del titolare del marchio. Non è necessario che quest’ultimo sia in concorrenza con il fabbricante del prodotto: l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 consente al titolare del marchio di vietarne l’uso ai «terzi» che lo usino senza il suo consenso, sicché la qualità di concorrente non è indispensabile. Il fatto che le lettere a) e b) di tale disposizione si applichino principalmente ai concorrenti non implica che il legislatore abbia limitato ad essi l’eventuale reazione del titolare del marchio.

46. Occorre quindi chiarire se vi fosse coincidenza tra i prodotti e servizi e, una volta risolto tale interrogativo, se l’uso del marchio ÖKO‑TEST da parte della Dr. Liebe fosse sufficiente a compromettere una delle funzioni caratteristiche di tale marchio.

2) Natura del marchio

47. Il sigillo ÖKO‑TEST è un marchio registrato per servizi. Questo tipo di segni si differenzia da quelli che contraddistinguono beni per il carattere immateriale dei servizi, che li priva di un substrato tangibile, diversamente dai prodotti tutelati dai marchi di fabbrica o di commercio ( 33 ).

48. L’immaterialità dei servizi rende possibile l’interazione tra questi e il prodotto. Quando i servizi incidono sulle qualità del prodotto, si possono trovare, insieme ai marchi di prodotti, marchi di servizi che evidenziano tale collegamento. È quanto avviene con l’ampio ricorso alle etichette e ai sigilli ai quali fa riferimento il governo tedesco.

49. Generalmente, la comparsa di marchi di prodotti contenenti sigilli (come quelli di test eseguito) consegue alla conclusione di un contratto che comprende una licenza d’uso, con cui si autorizza il fabbricante, in qualità di licenziatario, ad utilizzare il sigillo, il che concorrerà ad aumentare il prestigio dei suoi prodotti. Il sigillo di test eseguito è utilizzato proprio per comunicare al pubblico che tali prodotti, dopo avere superato i test pertinenti, godono della valutazione positiva espressa dall’impresa titolare del sigillo (nella fattispecie la Öko‑Test Verlag).

50. Se il sigillo è stato registrato come marchio, il contratto consente al licenziatario di apporlo, come marchio, sui propri prodotti. Tuttavia, tale contratto serve anche al titolare del marchio per far conoscere al pubblico i propri servizi, in una simbiosi vantaggiosa per esso e per i diversi licenziatari. Si determina, come esporrò nella descrizione delle caratteristiche del sigillo di test eseguito, una sorta di «duplice uso» ( 34 ).

51. Pertanto, la Dr. Liebe, se debitamente autorizzata, può apporre il sigillo di test eseguito, come marchio, sui propri prodotti, ma, nel contempo, l’uso di ÖKO‑TEST su tali prodotti concorre ad aumentare la diffusione dei servizi offerti dalla Öko-Test Verlag alle imprese e ai consumatori.

3) Caratteristiche dei servizi prestati dalla Öko‑Test Verlag

52. Il regolamento 2017/1001 e la direttiva 2015/2436 riguardano i marchi collettivi ( 35 ) e i marchi di certificazione ( 36 ): – i marchi collettivi servono a distinguere i prodotti o servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese; – i marchi di certificazione o di garanzia svolgono la loro funzione di identificazione dell’origine distinguendo «i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche (…) da prodotti e servizi non certificati» ( 37 ).

53. Il sigillo di test eseguito, pur presentando alcune analogie con i marchi di certificazione, non si identifica con essi e non è contemplato da nessuno dei testi normativi citati. In generale, tali sigilli possono essere registrati come marchi individuali da qualunque impresa che eserciti un’attività di valutazione oggettiva e indipendente di prodotti e offra ad un’ampia gamma di operatori economici la possibilità di dimostrare, mediante il contratto di licenza, la qualità dei loro prodotti, utilizzando il logo corrispondente.

54. Tenuto conto di tali differenze, sembra difficile esigere che i titolari dei sigilli di test elaborino un regolamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento 2017/1001, dato che, da un lato, non si tratta di membri che debbano rispettarlo, come avviene invece nel caso dei marchi collettivi di certificazione, e, dall’altro, l’impresa titolare del marchio può cambiare a sua discrezione i prodotti da sottoporre ai test nonché i criteri di questi ultimi.

55. Il giudice del rinvio sottolinea le differenze fra tali sigilli e i sigilli di qualità (come quello esaminato nella sentenza Gözze), che in sostanza consistono: a) nel fatto che i test sono condotti su una grande varietà di prodotti, anziché su uno solo; b) nel fatto che i criteri vengono adattati alle esigenze dei consumatori e i test vengono modificati periodicamente; c) nella mancanza di influenza del produttore sull’organizzazione che offre i servizi di test; e d) nel fatto che l’autorizzazione all’uso del sigillo non dipende dalla mera ricorrenza di determinate condizioni e viene invece attribuito un punteggio in base ai risultati dei test ( 38 ).

56. L’impresa i cui prodotti abbiano superato i test di qualità ha facoltà di indicare tale circostanza, dopo avere stipulato un contratto di licenza d’uso del marchio, nella descrizione o nella confezione di tali prodotti. Nel caso di specie, qualora ottenesse il consenso della Öko‑Test Verlag, la Dr. Liebe potrebbe legittimamente apporre il segno ÖKO‑TEST in una posizione visibile sui suoi dentifrici, con la valutazione ottenuta e il riferimento al numero della rivista sul quale sono stati pubblicati i risultati. Sembra logico ritenere che, come rilevato dalla Commissione, l’impresa i cui prodotti siano stati sottoposti con risultati soddisfacenti ai test della Öko‑Test Verlag abbia interesse ad apporre tale sigillo sui suoi prodotti in quanto elemento pubblicitario delle loro qualità.

57. Apponendo il sigillo ÖKO‑TEST in maniera visibile sulla confezione dell’Aminomed, la Dr. Liebe mira, principalmente, a rafforzare il messaggio di qualità del dentifricio, attraverso la reputazione e l’affidabilità conferitegli dal marchio ÖKO‑TEST, corroborate dalla valutazione ottenuta (molto buono) e dal riferimento alla rivista sulla quale è stato pubblicato il risultato dei test ( 39 ). Tuttavia, questo stesso comportamento contribuisce, a sua volta, a rendere nota tra i consumatori l’affidabilità dei servizi forniti dalla Öko‑Test Verlag, vale a dire, a identificare l’origine commerciale dell’attività di analisi e valutazione dei prodotti di consumo.

58. Pertanto non si può sostenere, come ha fatto la Dr. Liebe in udienza, che il segno ÖKO‑TEST è stato utilizzato in maniera descrittiva, ai sensi del considerando 21 del regolamento 2017/1001, come un’informazione aggiuntiva sul prodotto. Non condivido tale argomento, in quanto: – il modo in cui è stato utilizzato il marchio dimostra la volontà di servirsene per contraddistinguere i servizi della Öko‑Test Verlag. Se si fosse inteso fornire una mera informazione sulla valutazione, la si sarebbe potuta trasmettere senza bisogno del logo; – il considerando citato consente gli usi descrittivi purché siano corretti e leali, qualità difficilmente ravvisabili in mancanza del consenso che era stato ottenuto in un primo momento.

59. In sintesi, dato lo stretto rapporto tra i servizi forniti dall’impresa che rilascia il sigillo di test eseguito (ÖKO‑TEST) e i prodotti che lo incorporano (l’Aminomed), se detto sigillo viene utilizzato dopo essere stato registrato come marchio individuale, il suo uso produce effetti rilevanti sotto il profilo dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001: da un lato, il sigillo rafforza l’indicazione di qualità dei prodotti per i quali ne è stato autorizzato l’uso, cosicché si può affermare che esso viene utilizzato per tali prodotti ( 40 ); dall’altro, serve altresì come pubblicità per i servizi dell’impresa che rilascia il sigillo di test eseguito. Si tratta, in definitiva, del duplice uso al quale ho fatto riferimento in precedenza.

4) Percezione dei consumatori

60. La valutazione del consumatore medio e il modo in cui questo percepisce un marchio sono questioni di fatto il cui esame spetta al giudice del rinvio ( 41 ). La Corte può tuttavia fornirgli risposte utili ai fini della sua decisione ( 42 ).

61. La Öko‑Test Verlag, il governo tedesco e la Commissione (quest’ultima con alcune sfumature) concordano sul fatto che l’uso del marchio ÖKO‑TEST sulla confezione del dentifricio sarà percepito dal pubblico interessato come un riferimento ai servizi indipendenti dell’impresa titolare di tale marchio (la Öko‑Test Verlag). Pertanto, il consumatore assocerà tale marchio quanto meno ai servizi di «informazioni e consulenza ai consumatori nella scelta di merci e servizi mediante utilizzazione di risultati di test e di ricerche» (classe 35) e quelli di «realizzazione e valutazione di test su prodotti e di ricerche su servizi, condotti su base scientifica» (classe 42).

62. Sulla confezione di molti prodotti di consumo figurano spesso marchi e sigilli di qualità (oppure altre modalità di certificazione o di indicazione di origine ecologica o di commercio equo). Pertanto, in un caso come quello di specie, il consumatore medio può ritenere senza problemi che il marchio ÖKO‑TEST, quale utilizzato dalla Dr. Liebe, rimandi ai servizi prestati dalla Öko‑Test Verlag, alla quale egli assocerà il sigillo di test eseguito. Ne consegue che l’uso di detto sigillo da parte della Dr. Liebe configura un «uso come marchio» ( 43 ), in quanto garantisce che il servizio di analisi della qualità del dentifricio è stato effettuato dall’impresa titolare del marchio, la Öko‑Test Verlag.

5) Pregiudizio alle funzioni del marchio

63. Secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto esclusivo del titolare del marchio gli consente di tutelare i propri interessi specifici, ossia garantire che il marchio possa adempiere le proprie funzioni. L’esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio, essendo sufficiente il semplice rischio di tale pregiudizio ( 44 ).

64. Rientrano fra le suddette funzioni sia quella (essenziale) di identificare la provenienza del prodotto o servizio, sia quella di garantirne la qualità e quelle di comunicazione, investimento o pubblicità ( 45 ).

65. Per quanto riguarda la funzione essenziale, il marchio costituisce, in particolare, «la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità» ( 46 ).

66. Orbene, secondo l’esposizione dei fatti contenuta nell’ordinanza di rinvio, la Dr. Liebe ha utilizzato il marchio senza il consenso della Öko‑Test Verlag e la valutazione che ha impiegato, pur essendo quella ottenuta nei test del 2005, non poteva essere posta in relazione con i test del 2008, ai quali il suo dentifricio non era stato sottoposto. In tali circostanze, il consumatore medio potrebbe ritenere che la Öko‑Test Verlag continui a garantire la qualità del dentifricio secondo il precedente livello qualitativo, comprovato dal sigillo di test eseguito, mentre in realtà, non essendo stato sottoposto ai nuovi test, esso non era più coperto da siffatta garanzia.

67. In base a tale premessa, l’uso del marchio ÖKO‑TEST da parte della Dr. Liebe poteva indurre in errore, dando l’impressione che la valutazione molto buona fosse stata ottenuta in esito a test realizzati sotto il controllo della Öko‑Test Verlag. In tal modo si pregiudicava la funzione essenziale del marchio ( 47 ), dato che, sebbene detta impresa abbia effettuato i test a suo tempo, la valutazione indicata nella confezione non corrisponde agli ultimi test relativi a dentifrici condotti dalla Öko‑Test Verlag, che quest’ultima ha pubblicato sulla sua rivista, né alle licenze concesse dopo questi nuovi test ( 48 ).

68. Il confronto tra il risultato pubblicato dalla Dr. Liebe con il segno ÖKO‑TEST e la realtà dei test, nei termini sopra illustrati, potrebbe inoltre ledere il prestigio conferito dalla Öko‑Test Verlag mediante il suo marchio, compromettendo in tal modo la funzione di investimento (definita come la possibilità per il titolare del marchio di utilizzarlo per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli) ( 49 ).

b) Corollario

69. Come già indicato, ho preferito non pronunciarmi sin dall’inizio per l’applicabilità delle lettere a) e b) dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Tuttavia, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, le spiegazioni sin qui esposte mi portano a rilevare quanto segue: – la Dr. Liebe ha effettuato un duplice uso di un marchio coincidente con l’originale (ÖKO‑TEST), sia per aumentare l’attrattività del suo dentifricio mediante il sigillo di test eseguito (con la valutazione «molto buono»), sia per designare i servizi offerti dalla Öko‑Test Verlag. Essendovi quindi identità tra i segni e i servizi, ricorre la condizione della «doppia identità» di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001; – se il consumatore medio riterrà che il marchio ÖKO‑TEST non indichi che il test del dentifricio Aminomed è stato effettuato dalla Dr. Liebe, detto consumatore, tenuto conto dell’elevato livello di notorietà del marchio in parola presso il pubblico tedesco, non riterrà nemmeno che il dentifricio provenga dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate, il che esclude il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 2017/1001.

70. Inoltre, dal momento che l’uso del marchio ÖKO‑TEST da parte della Dr. Liebe rischia di pregiudicare, quanto meno, le funzioni di origine e di investimento di tale marchio, ricorrono le condizioni di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, cosicché tale utilizzazione può essere definita abusiva.

71. Infine, occorre tenere conto del fatto che l’elenco delle modalità d’uso che il titolare del marchio può vietare, a tenore dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 ( 50 ), non è esaustivo, sicché è possibile aggiungere l’uso effettuato dalla Dr. Liebe tra le condizioni già previste.

C. Seconda questione pregiudiziale: utilizzazione abusiva di un marchio notorio

72. Poiché ho suggerito di rispondere in senso affermativo alla prima questione pregiudiziale e il giudice del rinvio solleva la seconda solo in caso di risposta negativa alla prima, non sarebbe necessario proseguire. Tuttavia, esaminerò in subordine tale seconda questione, per il caso in cui la Corte rispondesse alla prima in modo diverso o ritenesse che la soluzione da me proposta riguardo alla doppia identità dei segni, da un lato, e dei servizi e prodotti, dall’altro, risulti troppo artificiosa.

1. Sintesi delle osservazioni delle parti

73. La Öko‑Test Verlag ricorda che la protezione speciale conferita ai marchi rinomati va oltre l’ambito dell’identità o della somiglianza tra i prodotti ed è incentrata sulla lesione e sullo sfruttamento abusivo di tali marchi. Non vi sarebbero dubbi circa la notorietà del marchio ÖKO‑TEST e il pubblico lo assocerebbe al segno collocato dalla Dr. Liebe sui suoi prodotti.

74. La Öko‑Test Verlag, al pari della Commissione, sostiene che ricorre un uso abusivo del marchio notorio ÖKO‑EST se il soggetto che lo utilizza è privo di autorizzazione, e nei limiti in cui tale uso pregiudica le funzioni del marchio. Inoltre, si correrebbe il rischio che il pubblico perda fiducia nei suoi servizi qualora il prodotto deludesse le sue aspettative. I consumatori potrebbero proiettare la loro frustrazione sul lavoro della Öko‑Test Verlag, mostrato nei suoi test e nelle sue pubblicazioni.

75. Avendo risposto in senso affermativo alla prima questione, il governo tedesco non si è pronunciato sulla seconda, in quanto subordinata.

76. La Commissione ritiene che ricorrano le condizioni di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 quando il marchio individuale gode di notorietà come sigillo di test eseguito. L’utilizzazione abusiva ai sensi delle disposizioni citate comprenderebbe l’apposizione del marchio in parola sui propri prodotti da parte di terzi.

77. La Commissione ricorda che il marchio deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico tedesco interessato ai prodotti o servizi contraddistinti dal segno ( 51 ). Essa ritiene che il modo in cui viene utilizzato il segno ÖKO‑TEST possa conferirgli prestigio in quanto marchio. Grazie al contratto di licenza, la Öko‑Test Verlag ottiene che il suo marchio appaia agli occhi del pubblico come un riferimento ai suoi servizi di informazione e consulenza ai consumatori.

2. Valutazione

78. Il giudice del rinvio chiede se, in mancanza della tutela di cui il marchio ÖKO‑TEST avrebbe potuto godere in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, si possa invocare la tutela dei marchi notori di cui alla lettera c) del medesimo articolo.

79. La difficoltà con cui sembra confrontarsi il giudice del rinvio consiste nel fatto che il marchio individuale ÖKO‑TEST è conosciuto soltanto come sigillo di test eseguito e il terzo lo utilizza come tale. Tuttavia, non credo che tale fattore sia rilevante: – se si sostiene che non vi è stato alcun «uso come marchio», ai sensi della sentenza Gözze, per ribattere a questa tesi rinvio a quanto esposto in precedenza ( 52 ); – se invece si intende distinguere tra la conoscenza del marchio e quella del «sigillo di test eseguito» da parte del pubblico, ritengo che si tratti di una distinzione artificiale. ÖKO‑TEST è stato registrato come marchio individuale, nazionale o dell’Unione, per cui deve godere della tutela concessa a questo tipo di marchi, a prescindere dal fatto che il pubblico ignori tale circostanza o che un terzo intenda utilizzare un marchio soltanto come sigillo. Diversamente, si priverebbero i marchi della loro legittima protezione, che dipenderebbe allora dal livello di conoscenza della loro registrazione da parte del pubblico.

80. Di conseguenza, nel merito, con la seconda questione pregiudiziale si chiede se il titolare del sigillo ÖKO‑TEST possa invocare la tutela dei marchi notori per reagire alla loro utilizzazione abusiva da parte di terzi. Evidentemente, si deve presumere che detto marchio goda della necessaria notorietà, data la sua popolarità presso i consumatori tedeschi. Si tratta di una valutazione di fatto che spetta unicamente al giudice del rinvio ( 53 ).

81. L’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 istituisce per i marchi notori una tutela più ampia di quella prevista dal suo paragrafo 2, lettere a) e b). I requisiti, cumulativi ( 54 ), per beneficiare di tale tutela sono: a) che ricorra l’uso di un segno identico o simile a un marchio registrato, b) che tale uso abbia luogo senza giusto motivo c) che esso sia fatto per prodotti o servizi, identici o simili o meno ( 55 ), e d) che attraverso tale uso si tragga o si possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, oppure si arrechi o si possa arrecare loro pregiudizio ( 56 ).

82. È pacifico che ricorrano le condizioni a), b) e c): l’uso del sigillo di test eseguito da parte della Dr. Liebe ha avuto luogo senza il consenso della Öko‑Test Verlag e quindi senza giusto motivo, e per prodotti o servizi rispetto ai quali non è necessario accertare l’identità o la somiglianza.

83. Di conseguenza, occorre verificare unicamente se la Dr. Liebe, utilizzando il marchio ÖKO‑TEST, abbia compiuto alcuna ( 57 ) delle azioni descritte all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001. Tali azioni possono consistere nell’arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio, nel ledere la notorietà di detto marchio oppure nel trarre indebito vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà.

84. A mio parere, per i motivi esposti ai paragrafi da 66 a 68 delle presenti conclusioni, l’uso del marchio ÖKO‑TEST fatto dalla Dr. Liebe è idoneo a ledere il prestigio di quest’ultimo, inducendo il consumatore a una confusione che potrebbe compromettere il potere di attrazione di detto marchio ( 58 ).

85. Inoltre, la Dr. Liebe trarrebbe vantaggio dall’uso senza giusto motivo del marchio ÖKO‑TEST, trasferendo le connotazioni favorevoli implicate da tale marchio, sotto i profili pubblicitari e di qualità già ricordati, al suo dentifricio, che non è stato sottoposto ai nuovi test. Ricorrerebbe in tal modo uno sfruttamento sleale della notorietà del marchio ai sensi della giurisprudenza della Corte ( 59 ).

86. Ad ogni modo, spetta al giudice del rinvio valutare se i fatti della controversia principale siano caratterizzati da un uso del segno senza giusto motivo, mediante il quale si tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio ÖKO‑TEST ( 60 ).

V. Conclusione

87. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf, Germania): «1) L’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, e l’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, lettera a), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, consentono al titolare di un marchio individuale costituito da un “sigillo di test eseguito” e registrato per “informazioni e consulenza ai consumatori nella scelta di merci e servizi mediante utilizzazione di risultati di test e di ricerche”, di opporsi all’uso non autorizzato del suo marchio qualora: – un terzo collochi il marchio su un prodotto per il quale non è stato registrato; – il pubblico percepisca il marchio come un “sigillo di test eseguito”, nel senso che il prodotto è stato fabbricato e commercializzato da terzi e non dal titolare del marchio, il quale lo ha tuttavia sottoposto a determinati test, valutandolo e assegnandogli un giudizio che viene inserito nel sigillo di test eseguito; e – l’uso pregiudichi una delle funzioni del marchio. 2) L’utilizzo da parte di un terzo di un marchio individuale con le peculiarità descritte, senza il consenso del titolare, costituisce un’“utilizzazione abusiva” ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95, qualora: – il marchio sia notorio, ancorché soltanto come “sigillo di test eseguito”; e – si rechi pregiudizio al prestigio del marchio e detto terzo tragga indebito vantaggio dall’uso del segno, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio».

( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

( 2 ) Sebbene nella maggior parte delle traduzioni confrontate il termine tedesco «Testsiegel» sia stato tradotto ricorrendo alla parola «test» («label de test» in francese, «test seal» in inglese, «sigillo di test eseguito» in italiano, «testlabel» in neerlandese e «selo de teste» in portoghese), utilizzerò la locuzione «distintivo de calidad», che reputo più adeguata. La Öko-Test Verlag GmbH ha precisato in udienza che effettua analisi comparative dei diversi prodotti, più che analisi isolate delle loro qualità intrinseche. Sulla base di tale comparazione essa assegna un giudizio a ciascuno di tali prodotti in funzione di determinati criteri di qualità prestabiliti.

( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25). La direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 336, pag. 1), recante la stessa denominazione della direttiva precedente, ha modificato quest’ultima, ma non è applicabile ratione temporis al caso in esame.

( 4 ) In linea di principio, la versione applicabile nel presente procedimento è quella del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1). Esiste una versione successiva, codificata nel regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), che risulta applicabile ratione temporis ai fatti di causa relativamente all’azione inibitoria pro futuro e alla quale, pertanto, si farà riferimento nelle presenti conclusioni.

( 5 ) Corrisponde in sostanza all’articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 207/2009, con le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009 e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21).

( 6 ) Legge sulla tutela dei marchi e degli altri segni distintivi, del 25 ottobre 1994 (BGBl. I, pag. 3082; 1995 I, pag. 156; 1996 I, pag. 682), modificata da ultimo mediante l’articolo 11 della legge del 17 luglio 2017 (BGBl. I, pag. 2541).

( 7 ) Tenuto conto dell’identità tra i segni, nazionale e dell’Unione, registrati dalla Öko‑Test Verlag, in prosieguo farò riferimento al «marchio», salvo quando sia opportuno distinguerli, nel qual caso menzionerò «il marchio nazionale» o «il marchio dell’Unione».

( 8 ) Conformemente all’accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come modificato il 28 settembre 1979.

( 9 ) Tale requisito deriva, secondo il giudice del rinvio, dalla giurisprudenza tedesca in materia di concorrenza sleale, che subordina la legittimità della pubblicità mediante risultati di test all’indicazione della fonte.

( 10 ) Le parti della controversia principale sono in disaccordo sull’applicazione di tale clausola.

( 11 ) In prosieguo: la «Dr. Liebe».

( 12 ) Articoli 83 e segg. del regolamento 2017/1001 e, per il marchio di certificazione nazionale, articoli 27 e segg. della direttiva 2015/2436.

( 13 ) Sentenza dell’8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze (C‑689/15, in prosieguo: la «sentenza Gözze, EU:C:2017:434, punti 45 e segg.).

( 14 ) Il giudice del rinvio richiama le sentenze del 23 marzo 2010, Google France e Google (da C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159), e del 25 marzo 2010, Die BergSpechte (C‑278/08, in prosieguo: la «sentenza BergSpechte, EU:C:2010:163).

( 15 ) Il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza del 23 ottobre 2003, Adidas‑Salomon e Adidas Benelux (C‑408/01, EU:C:2003:582).

( 16 ) Ordinanza di rinvio, punto 8.

( 17 ) Salvo dove sia necessario fare specificamente riferimento alle disposizioni della direttiva 2015/2436.

( 18 ) Ordinanza di rinvio, punto 10. All’udienza, tuttavia, la Dr. Liebe ha confermato che, a suo parere, il contratto era ancora in corso all’epoca dei fatti.

( 19 ) L’articolo 8 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge tedesca sulla concorrenza sleale), del 3 luglio 2004, nella versione risultante dalla comunicazione del 3 marzo 2010 (BGBl. I, pag. 254), modificato da ultimo il 17 febbraio 2016 (BGBl. I, pag. 233), non conferisce legittimazione attiva a soggetti diversi dalle imprese concorrenti. La Dr. Liebe e la Öko‑Test Verlag operano su mercati diversi.

( 20 ) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

( 21 ) Questo avviene a priori se l’interpretazione del contratto appare indispensabile per stabilire la liceità o l’illiceità del comportamento rimproverato al convenuto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio. V. sentenze del 13 marzo 2014, Brogsitter (C‑548/12, EU:C:2014:148, punti da 23 a 25), e del 14 luglio 2016, Granarolo (C‑196/15; EU:C:2016:559, punti 21 e 22).

( 22 ) Sentenza del 18 aprile 2013, Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, punto 66), e conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón in detta causa (EU:C:2012:714, paragrafi 49 e 50). In quel caso, sebbene i contratti fossero scaduti, la Corte ha dichiarato che i giudici dell’Unione non erano competenti a conoscere dell’azione di responsabilità extracontrattuale, proprio a motivo del contesto negoziale che obbligava ad esaminare i contratti in modo approfondito per poter dirimere la controversia.

( 23 ) La Öko‑Test Verlag ha precisato che si trattava del segno oggetto di licenza quale risultava prima delle varie modifiche introdotte a fini di ammodernamento e di uniformità.

( 24 ) Disciplinati sia dall’articolo 27 della direttiva 2015/2436, sia dall’articolo 83 del regolamento 2017/1001, citati rispettivamente alle note 3 e 4 delle presenti conclusioni.

( 25 ) Sentenze del 18 giugno 2009, L’Oréal e a. (C‑487/07, EU:C:2009:378, punto 58); del 23 marzo 2010, Google France e Google (da C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, punti 49, 77 e 79), e del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, punto 38).

( 26 ) Punto 46.

( 27 ) All’udienza il governo tedesco ha sostenuto questo stesso criterio, affermando che, diversamente, si tutelerebbero unicamente i marchi notori, lasciando sprovvisti di protezione quelli meno noti o nuovi.

( 28 ) Ai presenti fini utilizzerò il termine «coincidenza», più adeguato all’analisi congiunta delle due lettere della disposizione citata, che consente inoltre di evitare l’impiego delle espressioni «identico» e «simile».

( 29 ) La lettera a) si riferisce all’identità, e non alla somiglianza, del marchio e dei prodotti (ciò che viene normalmente definito il requisito della «doppia identità»).

( 30 ) Sentenza del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, punti 33 e 34 e giurisprudenza citata). Tuttavia, la lettera b) della disposizione controversa presuppone un «rischio di confusione» tra i segni confliggenti e la Corte ne ha dedotto che occorre valutare soltanto se sia compromessa la funzione essenziale del marchio (sentenza BergSpechte, punto 22).

( 31 ) L’identità tra un segno ed un altro quando il secondo implichi l’uso dello stesso marchio registrato. V. sentenza del 23 febbraio 1999, BMW (C‑63/97, EU:C:1999:82, punto 38). Sebbene non sia espressamente affermato, ciò si evince anche dal contesto della sentenza del 25 gennaio 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55).

( 32 ) Sentenza dell’8 luglio 2010, Portakabin (C‑558/08, EU:C:2010:416, punti 47 e 48 e giurisprudenza citata).

( 33 ) La Corte ha riconosciuto la medesima protezione a entrambi i tipi di marchi, in mancanza di qualsiasi indicazione esplicita nel regolamento 2017/1001 che possa comportare una limitazione della tutela offerta ai marchi di servizi. V. sentenza del 16 luglio 2009, American Clothing Associates/UAMI e UAMI/American Clothing Associates (C‑202/08 P e C‑208/08 P, EU:C:2009:477, punti da 75 a 78), e conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer in detta causa (EU:C:2009:299, paragrafi da 111 a 114).

( 34 ) Mi permetto di prendere a prestito la traduzione dell’espressione «dual use», generalmente impiegata per indicare i beni che possono essere utilizzati a scopi sia militari che civili (uso duplice).

( 35 ) Articoli 74 e segg. del regolamento 2017/1001 e articoli 27 e 29 della direttiva 2015/2436.

( 36 ) Articoli 83 e segg. del regolamento 2017/1001 e articoli 27 e 28 della direttiva 2015/2436. L’articolo 27 di quest’ultima direttiva equipara le nozioni di marchio di certificazione e di marchio di garanzia.

( 37 ) Sentenza Gözze (punto 50).

( 38 ) Ordinanza di rinvio, punto 14. Il governo tedesco esclude che la soluzione adottata in detta sentenza possa essere trasposta alla presente controversia, sia per le differenze indicate dal giudice del rinvio, sia perché detta sentenza verte, principalmente, sull’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento n. 207/2009.

( 39 ) La Dr. Liebe non pretende di attribuirsi la creazione del sigillo di test eseguito, ciò che risulterebbe controproducente, in quanto ridurrebbe l’impatto della valutazione sul consumatore.

( 40 ) In conformità, quanto meno parzialmente, con la giurisprudenza, segnatamente in relazione all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001; v. sentenza del 23 marzo 2010, Google France e Google (da C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

( 41 ) Sentenze del 16 novembre 2004, Anheuser‑Busch (C‑245/02, EU:C:2004:717, punti 60 e 61), e del 25 gennaio 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55, punto 25).

( 42 ) Sentenza del 5 giugno 2014, I (C‑255/13, EU:C:2014:1291, punto 55 e giurisprudenza citata).

( 43 ) Si tratta di una condizione di applicazione non scritta; v. ordinanza del 19 febbraio 2009, UDV North America (C‑62/08, EU:C:2009:111, punto 42).

( 44 ) Sentenza BergSpechte (punto 29 e giurisprudenza citata).

( 45 ) Sentenza del 25 luglio 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594, punto 34 e giurisprudenza citata).

( 46 ) Sentenze del 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, EU:C:2002:651, punto 48), e del 12 luglio 2011, L’Oréal e a. (C‑324/09, EU:C:2011:474, punto 80).

( 47 ) V. la definizione di tale funzione nella sentenza del 25 luglio 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594, punto 35).

( 48 ) Si potrebbe ritenere che si recasse pregiudizio anche alla funzione di qualità del marchio ÖKO‑TEST. Tuttavia, concordo con l’avvocato generale Wathelet che si tratta di una conseguenza della funzione di indicazione d’origine, in quanto la garanzia di qualità è collegata alla sua origine (conclusioni nella causa Gözze, C‑689/15, EU:C:2016:916, paragrafi da 62 a 64).

( 49 ) Sulla funzione di investimento v. sentenza del 25 luglio 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594, punto 36).

( 50 ) E del corrispondente articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/95.

( 51 ) La Commissione richiama la sentenza del 14 settembre 1999, General Motors (C‑375/97, EU:C:1999:408, punto 31).

( 52 ) Paragrafi da 47 a 62 delle presenti conclusioni.

( 53 ) Sentenza del 6 ottobre 2009, PAGO International (C‑301/07, EU:C:2009:611, punti 24 e 25).

( 54 ) Sentenza del 10 dicembre 2015, El Corte Inglés/UAMI (C‑603/14 P, EU:C:2015:807, punto 38).

( 55 ) Sentenza del 6 febbraio 2014, Leidseplein Beheer e de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49, punto 34).

( 56 ) Sentenza del 18 giugno 2009, L’Oréal e a. (C‑487/07, EU:C:2009:378, punti 34 e 35 e giurisprudenza ivi citata).

( 57 ) Sentenza del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604, punto 72 e giurisprudenza citata).

( 58 ) Sentenza del 18 giugno 2009, L’Oréal e a. (C‑487/07, EU:C:2009:378, punto 40).

( 59 ) Sentenza del 18 giugno 2009, L’Oréal e a. (C‑487/07, EU:C:2009:378, punto 41).

( 60 ) Sentenza del 20 luglio 2017, Ornua (C‑93/16, EU:C:2017:571, punto 58 e giurisprudenza citata).