Causa C‑383/12 P

Environmental Manufacturing LLP

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Marchio figurativo rappresentante una testa di lupo — Opposizione del titolare dei marchi figurativi internazionali e nazionali contenenti gli elementi denominativi “WOLF Jardin” e “Outils WOLF” — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5 — Modifica del comportamento economico del consumatore medio — Onere della prova»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2013

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore – Prova

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

Non possono essere constatati pregiudizio o rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, quali prevede l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, senza che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all’uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro, a prescindere se i prodotti o i servizi di cui trattasi siano o meno simili.

La nozione di «modifica del comportamento economico del consumatore medio» pone una condizione di natura oggettiva. Essa non può essere dedotta unicamente da elementi soggettivi quali la mera percezione dei consumatori. Il semplice fatto che questi ultimi notino la presenza di un nuovo segno simile a un segno anteriore non basta di per sé a determinare l’esistenza di un pregiudizio o di un rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, nei limiti in cui tale somiglianza non crei confusione nella loro mente. Occorre uno standard di prova più elevato per constatare il pregiudizio o il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, perché non si giunga ad una situazione in cui operatori economici si appropriano indebitamente di taluni segni, circostanza che potrebbe nuocere alla concorrenza. Certo, il regolamento n. 207/2009 e la giurisprudenza della Corte non richiedono la prova di un pregiudizio effettivo, ma ammettono anche il rischio serio di un tale pregiudizio e consentono l’uso di deduzioni logiche. Tuttavia, deduzioni di tal tipo non possono risultare da semplici supposizioni, bensì devono essere basate su «una disamina delle probabilità e tene[r] conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie».

(v. punti 34, 36, 37, 40-43, 45)

Causa C‑383/12 P

Environmental Manufacturing LLP

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Marchio figurativo rappresentante una testa di lupo — Opposizione del titolare dei marchi figurativi internazionali e nazionali contenenti gli elementi denominativi “WOLF Jardin” e “Outils WOLF” — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5 — Modifica del comportamento economico del consumatore medio — Onere della prova»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2013

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti — Pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore — Prova

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

Non possono essere constatati pregiudizio o rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, quali prevede l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, senza che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all’uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro, a prescindere se i prodotti o i servizi di cui trattasi siano o meno simili.

La nozione di «modifica del comportamento economico del consumatore medio» pone una condizione di natura oggettiva. Essa non può essere dedotta unicamente da elementi soggettivi quali la mera percezione dei consumatori. Il semplice fatto che questi ultimi notino la presenza di un nuovo segno simile a un segno anteriore non basta di per sé a determinare l’esistenza di un pregiudizio o di un rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, nei limiti in cui tale somiglianza non crei confusione nella loro mente. Occorre uno standard di prova più elevato per constatare il pregiudizio o il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, perché non si giunga ad una situazione in cui operatori economici si appropriano indebitamente di taluni segni, circostanza che potrebbe nuocere alla concorrenza. Certo, il regolamento n. 207/2009 e la giurisprudenza della Corte non richiedono la prova di un pregiudizio effettivo, ma ammettono anche il rischio serio di un tale pregiudizio e consentono l’uso di deduzioni logiche. Tuttavia, deduzioni di tal tipo non possono risultare da semplici supposizioni, bensì devono essere basate su «una disamina delle probabilità e tene[r] conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie».

(v. punti 34, 36, 37, 40-43, 45)