SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 GIUGNO 1988. - THETFORD CORPORATION ED ALTRI CONTRO FIAMMA SPA ED ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COURT OF APPEAL DI LONDRA. - TUTELA DELLA PROPRIETA'INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI - LIBERA CIRCOLAZIONE DI MERCI IMPORTATE. - CAUSA 35/87.



raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 03585



Massima

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo



Parole chiave

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Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Diritto di brevetto - Normativa nazionale che ammetta il principio della novità relativa di un' invenzione - Compatibilità con l' art . 36 del Trattato - Ingiunzione che vieti l' importazione di un prodotto contraffatto - Provvedimento giustificato

( Trattato CEE, artt . 30 e 36 )

Massima

Nello stato attuale del diritto comunitario, caratterizzato dalla mancata armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in fatto di brevetti, e in mancanza di accordi internazionali in vigore che vi ostino, l' art . 36 del trattato dev' essere interpretato nel senso che non osta all' applicazione della normativa di uno Stato membro che ammetta il principio della novità relativa e stabilisca che il brevetto rilasciato per un' invenzione non può essere annullato per il solo fatto che l' invenzione figura in una descrizione di brevetto depositata più di cinquant' anni prima . Qualora il diritto nazionale contempli normalmente un' inibitoria al fine di opporsi a qualsiasi contraffazione, questo provvedimento, in quanto mira a far salva la sostanza stessa del diritto di brevetto, è giustificato in forza dell' art . 36 .

Parti

Nel procedimento 35/87,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla Court of Appeal di Londra, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Thetford Corporation ed altri

e

Fiamma SpA ed altri,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 36 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, O . Due e J.C . Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, T . Koopmans, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, C . Kakouris, T.F . O' Higgins e F . Schockweiler, giudici,

avvocato generale : J . Mischo

cancelliere : B . Pastor, amministratore

viste le osservazioni presentate :

- per la Thetford Corporation ed altri, attrice nella causa nazionale, durante la fase scritta del procedimento dallo studio degli avv.ti Clifford Chance, del foro di Londra e, nella fase orale, dall' avv . Burkill, barrister;

- per la Fiamma SpA ed altri, convenuta nella causa nazionale, nella fase scritta del procedimento dagli avv.ti Evershed e Tomkinson, del foro di Birmingham e, nella fase orale, dall' avv . M . Hicks, barrister;

- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra S.J . Hay, agente, e dall' avv . N . Pumfrey, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . E.L . White, membro dell' ufficio legale;

vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 1° marzo 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 28 aprile 1988,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con sentenza depositata alla cancelleria della Corte il 5 febbraio 1987, la Court of Appeal di Londra ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art . 36 del trattato CEE, al fine di valutare la compatibilità di talune disposizioni della normativa nazionale sui brevetti, ed in particolare del principio cosiddetto della "novità relativa", con le norme concernenti la libera circolazione delle merci .

2 Queste questioni sono sorte nell' ambito di una controversia che oppone le ditte Thetford Corporation e Thetford ( Aqua ) Products Limited ( nel prosieguo : "Thetford "), titolari di numerosi brevetti britannici relativi a gabinetti portatili, alle società Fiamma SpA, fabbricante di questo tipo di prodotti in Italia, e Fiamma UK ( nel prosieguo : "Fiamma "), importatrice di tali prodotti nel Regno Unito .

3 Risulta dalla sentenza di rinvio che la Thetford ha convenuto la Fiamma per la violazione di due brevetti britannici che erano stati ad essa rilasciati ai sensi del Patents Act 1949, con i numeri 1 226 235 ( nel prosieguo : il "brevetto 235 ") e 1 530 155 . Questi prodotti, oggetto della pretesa violazione, sono fabbricati in Italia e venduti nel Regno Unito . La Fiamma non possiede alcuna licenza della Thetford nel Regno Unito, in Italia od altrove .

4 La Fiamma, dopo essersi opposta all' allegata violazione, ha fatto valere dinanzi alla Patents Court, in primo luogo, che il brevetto della Thetford era invalido per mancanza di novità e di attività inventiva e, in secondo luogo, che, anche se il brevetto fosse valido, gli artt . 30 e 36 del trattato CEE circoscriverebbero la tutela giuridica che i giudici del Regno Unito devono accordare al titolare del brevetto .

5 Avendo la Patents Court accolto la domanda della Thetford, la Fiamma proponeva appello presso la Court of Appeal . Questo giudice ha ritenuto che, considerando l' assenza di giurisprudenza pertinente della Corte a proposito dei problemi sollevati dalle convenute, le deduzioni di queste ultime costituiscono una tesi difendibile . Ha quindi deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni :

"1 ) Se un brevetto, concesso nel Regno Unito a norma del Patents Act ( legge sui brevetti ) 1949, relativamente ad un' invenzione che, se non fosse per le disposizioni della section 50 di detta legge, sarebbe stata preceduta ( mancanza di novità ) da una descrizione come specificata nei punti a ) o b ) della section 50 di detta legge, costituisca una proprietà industriale o commerciale tutelabile in base all' art . 36 del trattato di Roma .

2 ) Nel caso in cui siffatto brevetto sia tutelabile nel senso sopra indicato, se, come sostenuto dalle convenute Fiamma, nella fattispecie il solo rimedio consentito dall' art . 36 del trattato sia l' ordine di corrispondere un congruo canone ( o un altro provvedimento di carattere pecuniario ), ma non un' inibitoria ".

6 Per una più ampia esposizione dei fatti della controversia nel giudizio nazionale, della normativa nazionale da applicarsi, e delle osservazioni depositate dinanzi alla Corte, ci si richiama alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono qui richiamati solo in quanto necessari per le deduzioni della Corte .

Sulla prima questione

7 La prima questione della Court of Appeal riguarda il problema se la deroga agli artt . 30-34 del trattato CEE, di cui alla prima frase dell' art . 36, si applichi necessariamente a tutti i brevetti accordati in forza di una normativa nazionale o se, al contrario, di essa non possano beneficiare dei brevetti accordati in forza del principio della novità relativa .

8 Il principio della novità relativa, quale era stato all' epoca adottato dalla normativa del Regno Unito, risulta dalla section 50, primo comma, del Patents Act 1949, che stabilisce quanto segue :

"Non si può ritenere che un' invenzione di cui si richiede la completa pubblicazione come brevetto abbia avuto un precedente solo in quanto l' invenzione stessa era stata pubblicata nel Regno Unito

a ) in un brevetto pubblicato in conseguenza di una richiesta di brevetto presentata nel Regno Unito e risalente a più di cinquanta anni prima della data di registrazione della successiva pubblicazione di brevetto;

b ) in una pubblicazione di brevetto che descrive l' invenzione ai fini di una domanda di tutela in un paese esterno al Regno Unito avvenuta in un momento risalente a più di cinquanta anni prima di tale data;

c ) (...)".

Secondo la legge del 1949 non era quindi possibile proporre un' azione diretta a far dichiarare invalido un brevetto sulla base di un precedente brevetto, del Regno Unito o meno, risalente a più di cinquanta anni .

9 In via preliminare, va osservato che, come hanno riconosciuto le parti all' udienza, la questione posta dal giudice nazionale si impernia sul principio della novità relativa, in quanto il Patents Act 1949 non dava la possibilità di far dichiarare invalido un brevetto per il solo fatto della sua anteriore divulgazione oltre un termine fissato dalla legge .

10 A tal proposito, bisogna rilevare che, in conseguenza delle norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci, ed in particolare dell' art . 30, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all' importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente . Tuttavia, ai sensi dell' art . 36, queste norme lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all' importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale . Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri .

11 La convenuta nel giudizio nazionale sostiene che la deroga di cui all' art . 36 può applicarsi solo se un diritto di brevetto rilasciato in base ad una normativa nazionale ottempera a talune condizioni fondamentali . In particolare, non può essere considerato rientrante nel concetto di "tutela della proprietà industriale o commerciale" un brevetto accordato in assenza di novità o di attività inventiva .

12 A tal proposito, va rilevato che, come la Corte ha ritenuto nella sentenza 14 settembre 1982 ( causa 144/81, Keurkoop, Racc . pag . 2853 ), relativa alla tutela dei disegni e modelli, "nello stato attuale del diritto comunitario e in mancanza di unificazione nell' ambito della Comunità o di un ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione dei casi e delle modalità di tutela dei disegni e modelli dipende dalle norme nazionali ".

13 La convenuta nella causa nazionale ha fatto tuttavia valere che la giurisprudenza della Corte in materia di disegni e modelli non può applicarsi all' ambito dei brevetti, dato il maggior grado di armonizzazione delle normative nazionali già realizzato in quest' ultimo settore e l' esistenza di convenzioni internazionali che riconoscono il principio della novità assoluta .

14 Questo argomento non può essere accolto . Infatti, in primo luogo, fino ad oggi non è stata realizzata alcuna armonizzazione delle normative nazionali degli Stati membri in materia dei brevetti in forza di atti di diritto comunitario . In secondo luogo, nessuna delle convenzioni internazionali in vigore in materia di brevetti può, nella fattispecie, confermare la tesi avanzata dalla convenuta nella causa nazionale . L' entrata in vigore della convenzione di Monaco del 1973 sulla concessione di brevetti europei, che consacra il principio della novità assoluta, non ha influito sull' esistenza delle normative nazionali in materia di rilascio di brevetti . L' art . 2, n . 2, di questa convenzione precisa espressamente che "in ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato ". Per quanto riguarda la convenzione di Strasburgo del 1963 sull' unificazione di taluni aspetti giuridici dei brevetti per invenzioni, bisogna rilevare che questa convenzione, in quanto entrata in vigore successivamente al rilascio del brevetto di cui trattasi, non può venire utilizata quale elemento determinante ai fini dell' interpretazione del diritto comunitario . L' unico atto le cui disposizioni potrebbero confortare il punto di vista della convenuta nel giudizio nazionale rispetto al riconoscimento, nell' ordinamento giuridico comunitario, del principio della novità assoluta ( la convenzione di Lussemburgo del 1975 sul brevetto comunitario, che è strettamente connessa con la citata convenzione di Monaco ) non è entrato in vigore .

15 Ne consegue che, come la Corte ha ritenuto nella sentena 29 febbraio 1968 ( causa 24/67, Parke Davis, Racc . pag . 82 ), in quanto l' esistenza di diritto di brevetto dipende attualmente solo dalla normativa interna, la normativa di uno Stato membro in materia di brevetti, quale quella di cui trattasi, rientra in linea di principio fra le deroghe all' art . 30 stabilite dall' art . 36 .

16 Va in seguito esaminato se l' applicazione di tale principio non possa costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, ai sensi della seconda frase dell' art . 36 .

17 Per quanto concerne la prima possibilità, ossia che possa trattarsi di un mezzo di discriminazione arbitraria, per scartare questo argomento è sufficiente ricordare che, nel corso della discussione, l' agente del governo del Regno Unito, senza essere contraddetto dalle altre parti, ha esposto che l' applicazione della section 50, primo comma, del Patents Act 1949, non dà luogo ad alcuna discriminazione . Infatti, in primo luogo, questa regola esclude che vengano presi in considerazione brevetti che descrivono un' invenzione depositati sia nel Regno Unito sia in un altro Stato; in secondo luogo, non esiste alcuna discriminazione in base alla nazionalità dei richiedenti i brevetti, in quanto i cittadini stranieri che chiedevano un brevetto nel Regno Unito avevano gli stessi diritti dei cittadini britannici .

18 Bisogna ancora valutare se l' applicazione del principio di cui trattasi non possa dar luogo ad una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri .

19 A tal proposito, la motivazione della norma della novità relativa, quale risulta dal fascicolo, fa apparire che l' obiettivo perseguito dal legislatore del Regno Unito, al momento dell' introduzione, nel 1902, della norma dei "cinquanta anni", era quello di favorire l' attività creativa degli inventori nell' interesse dell' industria . A tal fine, la norma di cui trattasi aveva lo scopo di consentire la ricompensa rappresentata dalla concessione di un brevetto anche nei casi di "riscoperta" di una "antica" invenzione . In siffatti casi, la normativa britannica era diretta ad evitare che l' esistenza di un' antica descrizione di brevetto che non era mai stata utilizzata o pubblicata potesse costituire un motivo di revoca di un brevetto validamente rilasciato .

20 In queste condizioni, una norma quale quella dei "cinquanta anni" non può essere considerata come costituente una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri .

21 Viste le considerazioni che precedono, bisogna risolvere la prima questione sottoposta dal giudice nazionale dichiarando che, nello stato attuale del diritto comunitario, l' art . 36 deve essere interpretato nel senso che esso non osta all' applicazione della normativa di uno Stato membro in materia di brevetti la quale preveda che il brevetto rilasciato per un' invenzione non può essere dichiarato invalido per il semplice fatto che l' invenzione stessa figura in una descrizione di brevetto depositata più di cinquanta anni prima .

Sulla seconda questione

22 Questa questione è diretta in sostanza a determinare se il giudice nazionale è libero di scegliere tra i diversi mezzi di tutela offerti dal suo diritto in caso di violazione di brevetto, oppure se la sola tutela consentita ai sensi dell' art . 36 del trattato sia l' ordine di corrispondere un congruo canone ( o un altro provvedimento di carattere pecuniario ), ma non un' inibitoria all' importazione da un altro Stato membro del prodotto con cui si viola il brevetto .

23 A tal proposito, la Fiamma sostiene che il principio di "proporzionalità", quale definito nella giurisprudenza della Corte ed in particolare nella sentenza 20 maggio 1976 ( causa 104/75, De Peijper, Racc . pag . 613 ), dovrebbe trovare applicazione anche nel settore della proprietà industriale e commerciale . In particolare, tenuto conto della specificità della fattispecie, in cui la tutela conferita dall' art . 36 concerne un brevetto ottenuto in forza della regola della novità relativa, l' oggetto specifico del brevetto contestato sarebbe già sufficientemente tutelato attraverso il riconoscimento del diritto del titolare del brevetto di ottenere una ricompensa per la messa in circolazione del prodotto brevettato, senza giungere fino al diritto di ottenere un' inibitoria .

24 Va tuttavia osservato a tal proposito che, secondo la giurisprudenza della Corte ( da ultimo, sentenza 9 luglio 1985, causa 19/84, Pharmon, Racc . pag . 2281 ), il diritto riconosciuto al titolare del brevetto di opporsi all' importazione ed alla messa in commercio dei prodotti fabbricati nell' ambito di una licenza obbligatoria è insito nella sostanza del diritto di brevetto . Questa conclusione deve applicarsi, a maggior ragione, in un caso quale quello di specie, in cui non è stata rilasciata alcuna licenza nel paese di fabbricazione da parte del titolare del brevetto .

25 In queste condizioni, bisogna rispondere alla seconda questione nel senso che, qualora il diritto nazionale contempli normalmente un' inibitoria al fine di opporsi a qualsivoglia violazione di brevetto, questo provvedimento è giustificato ai sensi dell' art . 36 .

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

26 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese .

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali sottopostele dalla Court of Appeal di Londra, dichiara :

1 ) Nello stato attuale del diritto comunitario, l' art . 36 non osta all' applicazione della normativa di uno Stato membro in materia di brevetti, la quale preveda che un brevetto rilasciato per un' invenzione non può essere dichiarato invalido per il solo fatto che l' invenzione figura in una descrizione di brevetto depositata più di cinquanta anni prima .

2 ) Qualora il diritto nazionale contempli normalmente un' inibitoria al fine di opporsi a qualsivoglia violazione di brevetto, questo provvedimento è giustificato in forza dell' art . 36 .