Causa T‑629/16

Shoe Branding Europe BVBA

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea consistente in due strisce parallele su una scarpa – Marchio figurativo anteriore dell’Unione europea raffigurante tre strisce parallele su una scarpa – Impedimento alla registrazione relativo – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»

Massime – sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 1o marzo 2018

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Prove che il titolare ha l’onere di produrre – Rischio futuro non ipotetico di indebito profitto o di pregiudizio

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione – Uso di un marchio come parte di un altro marchio registrato e notorio

V. il testo della decisione. (v. punto 24)

Per beneficiare della tutela di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, un marchio registrato dev’essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti. Nell’esaminare tale condizione, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, vale a dire, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo. A livello territoriale, il requisito relativo alla notorietà, per un marchio dell’Unione europea, deve considerarsi soddisfatto qualora tale marchio goda di notorietà in una parte sostanziale del territorio dell’Unione. In taluni casi, il territorio di un solo Stato membro può essere considerato parte sostanziale di tale territorio. (v. punti 25‑27)

V. il testo della decisione. (v. punto 28)

V. il testo della decisione. (v. punti 29‑34)

V. il testo della decisione. (v. punti 38‑42)

V. il testo della decisione. (v. punti 43, 44)

V. il testo della decisione. (v. punti 45‑51)

L’esistenza di un giusto motivo che consenta l’uso di un marchio che arreca pregiudizio a un marchio notorio deve essere interpretata restrittivamente. Tuttavia, occorre ricordare che il regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea è diretto, in maniera generale, a contemperare, da un lato, gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare le funzioni proprie di quest’ultimo e, dall’altro, gli interessi di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi. Nel sistema di tutela dei marchi instaurato dal regolamento n. 207/2009, l’interesse di un terzo a usare nel commercio un segno identico o simile a un marchio anteriore notorio e a registrarlo come marchio dell’Unione europea è segnatamente preso in considerazione, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento, mediante la possibilità per l’utilizzatore del marchio richiesto di addurre un «giusto motivo». Ne consegue che la nozione di «giusto motivo» non può essere interpretata nel senso che sia limitata a ragioni oggettivamente imperative, ma può anche collegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizza un segno identico o simile al marchio anteriore notorio e ha intenzione di registrarlo come marchio dell’Unione europea. Perciò la Corte ha statuito che al titolare di un marchio poteva essere imposto, in virtù di un «giusto motivo», di tollerare l’utilizzo da parte di un terzo di un segno simile a tale marchio, anche per un prodotto o un servizio identico a quello per il quale detto marchio era registrato, qualora, da un lato, fosse assodato che tale segno era stato utilizzato anteriormente al deposito di detto marchio e, dall’altro, che l’uso così fatto di detto segno avesse avuto luogo in buona fede. La Corte ha precisato che, per verificare, in particolare, se il terzo in parola avesse utilizzato in buona fede il segno simile al marchio notorio, occorreva tener conto, segnatamente, anzitutto del radicamento e della rinomanza di detto segno presso il pubblico di riferimento, in secondo luogo, del grado di prossimità tra i prodotti e i sevizi per i quali detto segno era stato originariamente utilizzato e i prodotti e i servizi per i quali il marchio notorio era stato registrato, in terzo luogo, della cronologia del primo utilizzo del suddetto segno per un prodotto identico a quello del marchio medesimo e dell’acquisizione da parte di quest’ultimo della sua notorietà e, in quarto luogo, della rilevanza economica e commerciale dell’utilizzo del segno simile a tale marchio. (v. punti 52‑57)

L’uso anteriore da parte di un terzo di un segno o di un marchio richiesto identico o simile a un marchio anteriore notorio può essere qualificato come «giusto motivo» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea e può consentire al suddetto terzo non soltanto di continuare a utilizzare tale segno, ma anche di farlo registrare come marchio dell’Unione europea, anche qualora l’uso del marchio richiesto possa trarre vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. Tuttavia, per far sì che ciò avvenga, l’uso del marchio richiesto deve soddisfare varie condizioni che permettono di confermare l’effettività di tale uso e la buona fede del titolare del marchio richiesto. In particolare, in primo luogo, il segno che corrisponde al marchio richiesto deve essere stato oggetto di un uso serio ed effettivo. In secondo luogo, l’uso di tale segno, in via di principio, deve essere iniziato prima del deposito del marchio anteriore notorio o, almeno, dell’acquisizione da parte di tale marchio della sua notorietà. In terzo luogo, il segno corrispondente al marchio richiesto deve essere stato utilizzato in tutto il territorio per il quale il marchio anteriore notorio era registrato. Ne consegue che, qualora il marchio anteriore notorio sia un marchio dell’Unione europea, il segno che corrisponde al marchio richiesto deve essere stato utilizzato in tutto il territorio dell’Unione. In quarto luogo, tale uso non deve, in via generale, essere stato oggetto di contestazione da parte del titolare del marchio anteriore notorio. In altri termini, il marchio richiesto e il marchio anteriore notorio devono aver coesistito pacificamente nel territorio di cui trattasi. (v. punti 58‑63)