Conclusioni dell'avvocato generale Gulmann del 9 febbraio 1994. - IHT INTERNATIONALE HEIZTECHNIK GMBH E UWE DANZINGER CONTRO IDEAL-STANDARD GMBH E WABCO STANDARD GMBH. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: OBERLANDESGERICHT DUESSELDORF - GERMANIA. - FRAZIONAMENTO DEL MARCHIO DOVUTO AD UNA CESSIONE VOLONTARIA - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI. - CAUSA C-9/93.



raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-02789

edizione speciale svedese pagina I-00227

edizione speciale finlandese pagina I-00265



Conclusioni dell avvocato generale

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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. L' Oberlandesgericht di Duesseldorf ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale chiedendo se gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE (ora Trattato CE) ostino alla possibilità per il titolare di un marchio in uno Stato membro di opporsi all' importazione da un altro Stato membro di merci contrassegnate da un marchio identico, qualora siano importate in tale altro Stato membro da una società controllata dal titolare del marchio identico, il quale l' abbia acquistato per via negoziale da una consociata dell' impresa che si oppone all' importazione.

A ° Antefatti e questione pregiudiziale

2. La American Standard è un gruppo americano e ha fra l' altro il controllo di società in Germania e in Francia. Fino al 1976 tale gruppo si occupava della produzione e del commercio di articoli sanitari e impianti di riscaldamento. Una parte della produzione degli impianti di riscaldamento era concentrata in Francia, da cui gli impianti venivano esportati nel resto d' Europa, soprattutto in Italia e in Spagna. Negli anni 1975 e 1976 il gruppo incontrava difficoltà economiche nel ramo riscaldamento e decideva pertanto di cessare la sua attività in tale settore. La detta attività non è più stata ripresa.

3. La Ideal-Standard GmbH, controllata tedesca della American Standard, utilizza dal 1951 la ditta "Ideal Standard" ed è titolare del marchio tedesco "Ideal Standard", che dal 1976 con priorità 1972 è stato registrato fra l' altro per gli impianti di riscaldamento e gli articoli sanitari. Conformemente a una decisione interna del gruppo, dal 1976 la Ideal-Standard GmbH si occupa unicamente del commercio di articoli sanitari.

4. La Ideal-Standard SA, controllata francese della American Standard, era titolare del marchio francese "Ideal Standard" sin dal 1984 sia per gli impianti di riscaldamento sia per gli articoli sanitari. Il marchio è stato registrato per la prima volta nel 1949. In esito ad una procedura di concordato nel 1975 veniva concluso un contratto di affitto, in forza del quale le attività produttive e commerciali della società in materia di impianti di riscaldamento venivano riprese dalla Société nouvelle Ideal-Standard, che apparteneva alla Société générale de fonderie (in prosieguo: la "SGF"), e dalla società de Dietrich, e dal 1979 unicamente dalla SGF. Il contratto di affitto scadeva nel 1980. La SGF intendeva tuttavia conservare un' attività nel settore degli impianti di riscaldamento e continuare il commercio dei prodotti di cui trattasi con il marchio "Ideal Standard". Per tale motivo la Ideal-Standard SA, con contratto 6 luglio 1984, trasferiva alla SGF i suoi stabilimenti di produzione nel settore degli impianti di riscaldamento nonché il relativo marchio (1). La SGF, che appartiene al gruppo francese Nord Est, cedeva poi il marchio ad un' altra società dello stesso gruppo, la Compagnie Internationale du Chauffage (in prosieguo: la "CICh") (2). La Ideal-Standard SA continua ad essere titolare del marchio per gli articoli sanitari.

5. La CICh produce in Francia impianti di riscaldamento con il marchio "Ideal Standard". Dal 1988 vende i suoi prodotti in Germania per il tramite della sua controllata tedesca, la Internationale Heiztechnik GmbH (in prosieguo: la "IHT") (3).

La Ideal-Standard GmbH (4) promuoveva pertanto un' azione per contraffazione contro la IHT (5) chiedendo che venisse ingiunto alla IHT il divieto di distribuire in Germania impianti di riscaldamento con il marchio "Ideal Standard" nonché di utilizzare detto marchio nella pubblicità, nei listini prezzi ecc. Il Landgericht di Duesseldorf accoglieva le conclusioni della Ideal-Standard GmbH. Avverso tale sentenza è stato interposto appello dinanzi all' Oberlandesgericht di Duesseldorf, che ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

"Se sussista una illecita restrizione del commercio intracomunitario ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE qualora ad una società, operante nello Stato membro A e controllata da un fabbricante di impianti di riscaldamento stabilito nello Stato membro B, debba essere vietato l' uso come marchio della denominazione Ideal Standard, a causa del rischio di confusione con un contrassegno della stessa origine, che lo stesso fabbricante utilizza lecitamente nel proprio paese di origine in forza di un marchio ivi protetto, da esso acquisito per vie negoziali e che originariamente apparteneva a una consociata dell' impresa che si oppone nello Stato membro A all' importazione di merci recanti il marchio Ideal Standard".

B ° Le questioni più rilevanti sollevate nella causa

6. Hanno presentato osservazioni le parti nella causa principale i governi britannico e tedesco nonché la Commissione.

7. In tali osservazioni si è considerato che la disposizione della legge tedesca sul marchio che autorizza un divieto di smercio costituisce una misura che rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 30 del Trattato, il quale vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all' importazione e le misure di effetto equivalente, e che la questione determinante è pertanto se tale provvedimento possa essere giustificato in forza dell' art. 36 del Trattato, che elenca una serie di motivi che possono giustificare siffatti divieti e restrizioni, fra cui motivi attinenti alla tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale.

8. La soluzione della questione sollevata esige pertanto il contemperamento di due interessi contrapposti, e cioè quello alla libera circolazione delle merci e quello alla tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale. La IHT e la Commissione sostengono che in una situazione del genere la libera circolazione delle merci è più importante mentre la Ideal-Standard GmbH e i governi tedesco e britannico rappresentano la maggior rilevanza degli interessi attinenti ai diritti di proprietà industriale e commerciale.

9. Nelle osservazioni presentate alla Corte si è fatto riferimento alla sentenza 17 ottobre 1990 nella causa Hag II, (6) in cui la Corte ha interpretato gli artt. 30 e 36 del Trattato in una fattispecie in cui un diritto di marchio era stato frazionato fra vari titolari in occasione di un esproprio. Il confronto dei due interessi reciprocamente contraddittori si era concluso a favore della tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale. La Corte ha dichiarato che in quella fattispecie ogni titolare del marchio poteva opporsi all' importazione, nello Stato membro in cui disponeva del diritto di marchio, di merci prodotte dall' altro titolare. La Corte ha pertanto modificato la sua giurisprudenza che aveva espresso nella sentenza 3 luglio 1974 nella causa Hag I (7).

La Ideal-Standard GmbH e i due governi assumono che dalla motivazione della sentenza risulta che al caso di specie va applicato lo stesso indirizzo giurisprudenziale, mentre la IHT e la Commissione prospettano una situazione sostanzialmente diversa per quanto riguarda la Hag II, in cui il diritto di marchio era stato frazionato a causa di un esproprio, rispetto alla presente fattispecie, in cui il diritto di marchio è stato frazionato mediante un contratto di cessione.

10. Per una pronuncia sulla questione sollevata occorre prendere in considerazione tre elementi principali. In primo luogo, quale sia la rilevanza del consenso del cedente alla distribuzione, da parte dell' acquirente, dei suoi prodotti con il marchio ceduto, in secondo luogo, il significato dell' oggetto specifico del diritto di marchio alla luce della sua funzione fondamentale e, in terzo luogo, l' importanza del fatto che il rapporto giuridico fra le due parti rientra comunque anche potenzialmente nell' ambito di applicazione dell' art. 85. Sarà inoltre necessario prendere posizione su una serie di altre questioni.

Questa è la struttura che ho scelto per le presenti conclusioni.

11. Ci si deve interrogare sull' applicabilità degli artt. 30 e 36 del Trattato. Ciò è necessario per due motivi.

12. In primo luogo, perché è stato sostenuto che la soluzione della questione pregiudiziale non doveva essere fondata sugli artt. 30 e 36 del Trattato bensì sul diritto comunitario derivato in materia. Tale questione sarà esaminata nel capitolo C.

13. In secondo luogo, perché il presente procedimento verte su un ostacolo alla libera circolazione delle merci che deriva da un contratto di cessione e riguarda il rapporto diretto fra il cedente e l' acquirente (v. in proposito il capitolo H). La mia disamina della giurisprudenza della Corte nel capitolo D illustrerà come sino ad ora la Corte si sia pronunciata in cause del genere sul fondamento dell' art. 85 del Trattato, che vieta tutti gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune.

Le opinioni espresse nelle osservazioni concordano sul fatto che l' art. 85 del Trattato può essere applicato, a seconda dei casi, a un accordo relativo alla cessione di un marchio. Non è però stato posto in dubbio che gli artt. 30 e 36 si applichino altresì ai rapporti diretti fra un cedente e un acquirente. Su questa opinione è altresì fondata la formulazione della questione da parte del giudice a quo, che riguarda unicamente gli artt. 30 e 36 del Trattato.

Questa posizione sembra corretta alla luce della giurisprudenza della Corte. Anche se la causa dell' ostacolo al commercio è costituita dal contratto di cessione, l' ostacolo stesso è dovuto al divieto di importazione pronunciato da un giudice nazionale in forza delle disposizioni nazionali in materia di marchi, cioè un provvedimento di diritto pubblico che rientra nell' art. 30 del Trattato. Le mie conclusioni riguarderanno pertanto la causa come è stata deferita alla Corte. Nel capitolo K esaminerò quale rilevanza, per l' applicazione dell' art. 30, abbia il fatto che l' art. 85 costituisca a mio parere un idoneo punto di riferimento per dirimere la questione della legittimità, alla luce del diritto comunitario, di contratti di cessione di marchi che consentono alle parti di isolare, nei rapporti reciproci, i rispettivi mercati.

14. Nel capitolo D passerò in rassegna la giurisprudenza della Corte onde riflettere se i principi da essa sanciti sull' origine comune e sull' esaurimento contengano la soluzione del problema di cui trattasi. La soluzione, come si vedrà ai capitoli E ed F, dev' essere negativa.

15. La soluzione della questione pregiudiziale dipenderà invece dalla ponderazione delle motivazioni concrete. Prima di pronunciarmi su detta ponderazione ho ritenuto opportuno illustrare le linee fondamentali del diritto di marchio (v. capitolo G), nonché considerare la rilevanza del fatto che il marchio in Francia non è stato ceduto dalla Ideal-Standard GmbH, che in Germania si oppone all' importazione, bensì dalla sua consociata francese (v. capitolo H).

16. L' esame delle motivazioni concrete è suddiviso in tre parti. Nella prima mi pronuncio sui motivi che mi paiono determinanti per la soluzione della questione. Nel capitolo J esamino una serie di argomenti ulteriori che sono stati dedotti in corso di causa, ma che a mio parere sono inconferenti o hanno una rilevanza limitata. Nel capitolo K prendo posizione sul significato dell' art. 85 per dirimere la controversia.

Si vedrà che si tratta di una ponderazione non agevole. Qualora in forza del Trattato risulti legittimo, nell' ambito della cessione di un marchio, che le parti possano impedire mediante azione per contraffazione l' importazione nei rispettivi settori di merci che l' altra parte ha legittimamente prodotto e distribuito con il marchio di cui trattasi, ciò implicherebbe un serio ostacolo alla libera circolazione delle merci e pertanto la compartimentazione del mercato interno. Se un divieto di importazione del genere è in contrasto col Trattato, il titolare di un marchio parallelo in diversi Stati membri che intenda cedere separatamente il marchio per taluni Stati membri deve accettare che ciò limiti seriamente la possibilità per il marchio di garantire ai consumatori che il prodotto è stato fabbricato sotto il controllo di un' unica impresa, che è altresì responsabile per la qualità del prodotto.

17. La mia posizione su queste considerazioni e pertanto la proposta di soluzione della questione pregiudiziale sono contenute nel capitolo M.

18. Nelle osservazioni presentate alla Corte si è sostenuto che nel caso di specie sussistono circostanze specifiche atte a far sì che un divieto di importazione ° a prescindere dal fatto che in linea di principio dovesse essere considerato compatibile con il diritto comunitario ° non può essere giustificato con riferimento all' art. 36. Nel capitolo N mi pronuncerò sulla rilevanza di siffatte circostanze.

Si tratta anzitutto, e soprattutto, di una serie di circostanze relative al comportamento del gruppo American Standard, e in particolare del fatto che il gruppo non produce direttamente impianti di riscaldamento, ha effettuato in Francia una cessione parziale del marchio e pertanto accettato che l' acquirente possa utilizzarlo per impianti di riscaldamento contemporaneamente all' uso che ne fa il gruppo per gli articoli sanitari, nonché al fatto che secondo la IHT il gruppo ha accettato che la SGF e indi la CICh distribuissero per diversi anni impianti di riscaldamento in altri Stati membri (capitolo N, punto a).

Si è sostenuto inoltre che un divieto di importazione potrebbe essere in contrasto con gli artt. 30 e 36 del Trattato perché gli articoli sanitari e gli impianti di riscaldamento non sono prodotti simili che possano dar adito a confusione (capitolo N, punto b).

C ° Significato delle norme emanate dalle istituzioni comunitarie

19. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che un provvedimento nazionale può essere sindacato alla luce degli artt. 30 e 36 del Trattato finché le normative degli Stati membri non siano state armonizzate nel settore interessato in forza di atti di diritto comunitario (8).

20. Il Consiglio ha emanato la prima direttiva 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (9). La direttiva non realizza un ravvicinamento completo delle normative degli Stati membri ma si limita alle disposizioni nazionali che hanno un' incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno (10). La direttiva doveva essere attuata dagli Stati membri solo entro il 31 dicembre 1992 (11) e non è quindi applicabile ratione temporis al caso di specie (12). Il Consiglio ha inoltre emanato il regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (13). Poiché questo regolamento è stato emanato solo dopo lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte, nelle osservazioni si è fatto riferimento alla proposta di regolamento (14). Il regolamento adottato corrisponde sostanzialmente alla proposta.

a) La direttiva sui marchi

21. Il governo tedesco, sostiene che è possibile risolvere la presente causa con riferimento alle disposizioni della direttiva sui marchi. Esso si richiama in proposito alle finalità del combinato disposto dell' art. 5, n. 1, e dell' art. 7.

22. Secondo il governo tedesco, l' art. 7 contiene una descrizione completa dei casi in cui sussiste esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa, cioè dei casi in cui i prodotti sono stati immessi in commercio dal titolare stesso o con il suo consenso (15). Un ampliamento dell' ambito di applicazione di questa disposizione sino ad inserirvi anche i casi di cessione costituirebbe un tale superamento dei limiti da essa fissati che la priverebbe in pratica di contenuto. Poiché secondo il governo tedesco l' art. 7 non si applica al caso di specie, il cedente potrebbe fondarsi direttamente sull' art. 5, che disciplina il diritto esclusivo collegato al marchio e il relativo diritto di opporsi all' uso del marchio da parte di terzi (16).

23. Il governo tedesco aveva dedotto argomenti analoghi nelle osservazioni presentate alla Corte nella causa Hag II e l' avvocato generale Jacobs si era pronunciato in proposito nelle sue conclusioni (17). Posso complessivamente condividere la sua opinione, che è sostanzialmente ripresa dalla Commissione nel presente procedimento: l' art. 7 della direttiva è conforme alla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda l' esaurimento, ma non si può ritenere che disciplini in modo esauriente la questione del momento in cui il titolare di un marchio perde l' esclusiva. La maggior parte dei conflitti relativi ai diritti su beni immateriali non sono dovuti a divergenze fra le normative nazionali ma risultano dal loro ambito di applicazione territoriale. La direttiva non limita in nessun modo tale ambito di applicazione e non risolve pertanto i problemi che ne derivano. Le normative nazionali che conferiscono al titolare di un marchio il diritto di opporsi ad importazioni provenienti da un altro Stato membro devono pertanto continuare ad essere valutate alla luce degli artt. 30 e 36 del Trattato. Su questa tesi deve anche essersi fondata la Corte, la quale ha strutturato la soluzione della questione pregiudiziale nella causa Hag II con riferimento alle disposizioni del Trattato.

b) Il regolamento sul marchio comunitario

24. La Commissione ha osservato che il regolamento sul marchio comunitario non risolverebbe i problemi, come quelli di cui trattasi, derivanti dalla natura territoriale dei marchi commerciali, poiché presuppone che i marchi nazionali esistenti continuino ad affiancare il marchio comunitario.

25. La IHT ha rilevato che, ai sensi dell' art. 7 della proposta di regolamento, ora art. 8 del regolamento, un marchio comunitario sarà escluso dalla registrazione qualora esistano già marchi nazionali corrispondenti, salvoché non sussista un consenso generale a rinunciare al marchio nazionale ed a creare un marchio comunitario. Secondo la IHT deve derivarne che il titolare di marchi nazionali paralleli deve evitarne il frazionamento a livello nazionale.

26. Come afferma la Commissione, da queste disposizioni non si può giungere alla conclusione che i titolari di marchi paralleli non possano avvalersi del loro diritto di cederli. Il problema del frazionamento dei marchi va risolto in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato.

D ° La giurisprudenza della Corte

27. La seguente rassegna delle più importanti sentenze della Corte in materia di diritti della proprietà industriale consentirà di situare nel loro ambito corretto i problemi di cui è causa. Tale rassegna ha inizio dalla distinzione fra i casi in cui un diritto di proprietà industriale in uno Stato membro viene trasgredito a causa di un' importazione parallela effettuata da un terzo indipendente e quelli in cui la lesione di tale diritto risulta dalla vendita diretta, da parte del titolare del diritto parallelo, in un altro Stato membro.

28. In una serie di cause la Corte si è pronunciata sulle importazioni parallele effettuate da terzi indipendenti. Si tratta soprattutto delle sentenze della Corte 8 giugno 1971 nella causa Deutsche Grammophon (18), che riguardava un diritto affine al diritto d' autore, 31 ottobre 1974 nella causa Centrafarm/Sterling Drug (19), relativa a brevetti, 31 ottobre 1974 nella causa Centrafarm/Winthrop (20), in materia di marchi, e 14 settembre 1982 nella causa Keurkoop/Nancy Kean Gifts (21), vertente su disegni e modelli.

29. In quelle sentenze la Corte ha dichiarato che una disposizione nazionale in materia di diritto esclusivo di opporsi alle importazioni parallele effettuate da un terzo indipendente costituisce una misura che rientra nell' art. 30 del Trattato. Per stabilire se tale misura sia legittima occorre pertanto accertare se sia giustificata, ai sensi dell' art. 36 del Trattato, da esigenze di tutela della proprietà industriale e commerciale. La Corte ha effettuato un raffronto delle considerazioni relative alla libera circolazione delle merci e alla tutela dei diritti sulla proprietà industriale, formulando i due principi seguenti:

° l' art. 36 consente deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune solo se fondate su esigenza di tutela dei diritti che costituiscono l' oggetto specifico del diritto di proprietà industriale o commerciale di cui trattasi.

° Il proprietario di un diritto di proprietà industriale e commerciale tutelato dalla normativa di uno Stato membro non può invocare detta normativa per opporsi all' importazione o alla distribuzione di un prodotto che è stato legittimamente immesso nel mercato di un altro Stato membro da parte del titolare stesso del diritto, con il suo consenso ovvero da una persona ad esso legata da rapporti di dipendenza giuridica o economica (in prosieguo: il "principio di esaurimento").

30. Nell' applicazione del principio dell' esaurimento è irrilevante che la merce sia stata immessa sul mercato di uno Stato membro in cui il diritto di proprietà industriale di cui trattasi non fruisce di una tutela corrispondente (v. sentenza della Corte 14 luglio 1981 nella causa Merck/Stephar (22)). Non vi è invece esaurimento solo perché lo smercio in un altro Stato membro è lecito, qualora tale smercio non possa essere attribuito al titolare del marchio (v. sentenza della Corte 24 gennaio 1989 nella causa EMI Electrola/Patricia Im- und Export (23)).

31. Per quanto riguarda in particolare i marchi, la Corte ha dichiarato che il titolare di un marchio può opporsi, in determinate situazioni, all' importazione di merci anche qualora quest' ultime siano vendute in un altro Stato membro da esso stesso o con il suo consenso, e qualora il terzo abbia ricondizionato la merce e abbia apposto il marchio sul nuovo imballaggio. L' opposizione all' importazione, in tali casi, potrà tuttavia costituire una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, ai sensi dell' art. 36, seconda frase, del Trattato, qualora venga provato che il terzo ha rispettato talune condizioni, ad esempio che il riconfezionamento non ha inciso sullo stato originario del prodotto (v. sentenza della Corte 23 maggio 1978 nella causa Hoffmann-La Roche/Centrafarm (24) e sentenza 3 dicembre 1981 nella causa Pfizer/Eurim-Pharm (25)).

32. In varie sentenze, fra quelle appena citate, la Corte ha sottolineato che il Trattato non interviene per quanto riguarda l' esistenza dei diritti sui beni immateriali, ma che l' esercizio di siffatti diritti può essere limitato in talune circostanze come conseguenza dei divieti stabiliti dal Trattato (26). Nelle conclusioni della causa Hag II, l' avvocato generale Jacobs ha citato questa distinzione fra l' esistenza dei diritti sui beni immateriali e il loro esercizio come il primo dei tre principi fondamentali sviluppati dalla Corte nel settore dei diritti sui beni immateriali (27). Questa distinzione non è però stata citata dalla Corte nella sentenza Hag II, e a mio parere giustamente. Mi sembra che questa distinzione non abbia una rilevanza autonoma proprio per la soluzione delle questioni concrete di delimitazione.

33. Anche terzi indipendenti hanno la possibilità di avvalersi dell' art. 85 del Trattato per invocare il diritto di effettuare importazioni parallele qualora esista un accordo restrittivo della concorrenza fra titolari di diritti paralleli in diversi Stati membri. La Corte ha dichiarato che la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale fondata sulla normativa nazionale non può essere invocata quando l' esercizio di tali diritti sia l' oggetto, il mezzo o la conseguenza di un accordo vietato dall' art. 85 del Trattato (v. sentenza della Corte 13 luglio 1966 nella causa Consten e Grundig (28) e sentenza della Corte 20 giugno 1978 nella causa Tepea (29)).

34. La Corte si è pronunciata in varie sentenze sulla vendita diretta effettuata da uno dei proprietari di beni immateriali nel territorio dell' altro. Queste cause possono essere suddivise in tre gruppi.

35. Il primo gruppo riguarda i casi in cui i diritti paralleli in diversi Stati membri sono sorti indipendentemente gli uni dagli altri. Per stabilire i limiti entro cui il proprietario di un bene immateriale può avvalersi dei suoi diritti in forza della normativa nazionale relativa al diritto di esclusiva al fine di opporsi ad una immissione sul mercato effettuata dal titolare di un diritto corrispondente in altro Stato membro, occorre contemperare gli interessi contrastanti, conformemente agli artt. 30 e 36 del Trattato.

Nella sentenza 22 giugno 1976 nella causa Terrapin/Terranova (30) la Corte ha dichiarato che la possibilità di opporsi allo smercio in casi del genere era necessaria per tutelare l' oggetto specifico dei diritti di proprietà industriale e commerciale. Quella sentenza riguardava i marchi e la Corte ha stabilito che il titolare di un marchio poteva legittimamente opporsi all' importazione di prodotti simili sia qualora detti prodotti avessero un marchio identico sia qualora avessero un marchio confondibile (31).

36. Il secondo gruppo di cause riguarda casi in cui i diritti paralleli in diversi Stati membri avevano all' origine il medesimo titolare ma sono stati suddivisi fra titolari diversi in circostanze su cui il titolare originario non ha avuto nessuna influenza. Nella sentenza 9 luglio 1985 nella causa Pharmon/Hoechst (32) la Corte si è pronunciata sulla situazione in cui un brevetto era stato suddiviso fra diversi titolari nell' ambito di una licenza obbligatoria e, nella sentenza 17 ottobre 1990, Hag II, si è pronunciata sul caso in cui un marchio era stato frazionato fra diversi titolari a causa di un esproprio.

La Corte ha dichiarato che in casi del genere il titolare originario può opporsi allo smercio, nel mercato in cui è titolare del diritto, da parte del titolare del diritto esclusivo parallelo, esattamente come se i diritti fossero sorti indipendentemente gli uni dagli altri.

37. Il terzo gruppo di cause riguarda casi in cui i diritti paralleli in diversi Stati membri hanno avuto in origine lo stesso titolare, ma sono stati suddivisi fra diversi titolari per via negoziale, cioè mediante licenza o cessione.

38. Non mi risulta che la Corte abbia avuto occasione di pronunciarsi sul caso in cui una parte di un contratto di licenza cerca di opporsi alla vendita diretta effettuata dall' altra parte. Ora, nell' ambito dei ricorsi d' annullamento proposti contro le decisioni della Commissione ex art. 85 la Corte si è pronunciata sulla legittimità ai sensi dell' art. 85 di talune clausole di protezione territoriale nei contratti di licenza (v., in particolare, la sentenza della Corte 8 giugno 1982 nella causa Nungesser/Commissione (33)). Inoltre la Commissione ha emanato una serie di regolamenti di esenzione di gruppo ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato, in forza dei quali è legittimo in una certa misura concludere accordi di protezione territoriale inter partes (34).

39. Nella sentenza 18 febbraio 1971 nella causa Sirena (35) e nella sentenza 15 giugno 1976 nella causa EMI/CBS United Kingdom (36) la Corte si è pronunciata su situazioni in cui diritti di marchio paralleli erano stati suddivisi fra più titolari per via negoziale mediante cessione. In quelle cause la Corte si è riferita agli accordi conclusi e ne ha valutato la legittimità ai sensi dell' art. 85 del Trattato (37). Queste cause saranno discusse in prosieguo nel capitolo K. Se un accordo è in contrasto con l' art. 85 perché conferisce ai titolari di un diritto esclusivo la possibilità di opporsi alla vendita diretta nei loro rispettivi territori, i diritti sui beni immateriali acquisiti con tale accordo non potranno essere fatti valere per impedire siffatta vendita.

40. Il presente procedimento rientra, come ho già osservato, nell' ultimo gruppo di cause menzionate, e manifestamente sarà la prima volta che la Corte si pronuncerà su una fattispecie del genere in forza degli artt. 30 e 36 del Trattato. Occorre anzitutto accertare se i principi sull' origine comune e sull' esaurimento consentano di risolvere la questione sollevata nel presente procedimento.

E ° Sul principio dell' origine comune

41. La Corte ha dichiarato nella sentenza nella causa Hag I che "il fatto che in uno Stato membro venga impedita la distribuzione di una merce contrassegnata da un marchio depositato in un altro Stato membro, e ciò per l' unica ragione che nel primo Stato esiste un marchio identico, avente la stessa origine, è incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nell' ambito del mercato comune".

42. Questa pronuncia è stata confermata con un obiter dictum nella sentenza 22 giugno 1976, Terrapin/Terranova. La Corte ha dichiarato in quella sentenza che il titolare di un bene immateriale non può avvalersi di tale diritto per opporsi all' importazione di un prodotto da lui stesso legittimamente posto in commercio in un altro Stato membro "(...) qualora il diritto che si fa valere sia derivato dal frazionamento, volontario o imposto da provvedimenti delle pubbliche autorità, di un marchio originariamente appartenente ad un unico titolare. In tal caso, infatti, la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore la provenienza del prodotto, è già compromessa dal frazionamento del diritto originario" (il corsivo è mio).

43. Come ho ricordato, la pronuncia della Corte nella causa Hag I è stata modificata con la sentenza della Corte nella causa Hag II, sviluppatasi in un contesto fattuale analogo (38). La Corte ha concluso in quella sentenza che "gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE non ostano a che una normativa nazionale consenta ad un' impresa, titolare di un diritto al marchio in uno Stato membro, di opporsi all' importazione, da un altro Stato membro, di merci analoghe legalmente contrassegnate in quest' ultimo Stato con un marchio identico o confondibile con il marchio tutelato, anche qualora il marchio con il quale le merci controverse sono importate appartenesse inizialmente ad una società controllata dall' impresa che si oppone alle importazioni e sia stato acquisito da un' impresa terza in seguito all' esproprio di detta società controllata".

44. Come si ricava dal dispositivo delle sentenze citate, la Corte ha formulato la sua sentenza nella causa Hag I come una presa di posizione generale su situazioni in cui i marchi hanno la stessa origine, mentre nella causa Hag II si è esplicitamente limitata alle situazioni in cui un marchio è stato frazionato mediante esproprio. Inoltre nella causa Hag II la Corte non ha menzionato né espressamente discusso le sue dichiarazioni nella Terrapin/Terranova che collegavano la dottrina dell' origine comune alla cessione volontaria dei marchi.

45. Occorre pertanto stabilire se il principio dell' origine comune continui ad essere connesso alla cessione volontaria dei marchi. Ritengo che ciò non avvenga, e per varie ragioni.

In primo luogo, dai limiti posti dalla Corte alla soluzione fornita nella causa Hag II risulta unicamente l' intento di prendere posizione solo su ciò che era necessario nel caso di specie (39). In secondo luogo la pronuncia della Corte nella causa Terrapin/Terranova era, come ho già osservato, un obiter dictum, poiché quella causa riguardava diritti di marchio sorti indipendentemente gli uni dagli altri e non si può pertanto considerare quella dichiarazione come un tentativo ex post di giustificare la decisione, fortemente criticata, nella causa Hag (40). In terzo luogo, l' argomentazione della Corte nella causa Hag II consiste nel diniego dell' importanza dell' origine comune dei marchi.

Per tale motivo mi sembra erroneo trarre conclusioni autonome dal rilievo che i marchi paralleli hanno la stessa origine. L' origine comune non è di per sé un argomento a favore di una soluzione rispetto a un' altra. La negazione dell' importanza del principio dell' origine comune al fine della soluzione di una causa non implica però che diritti paralleli i quali in origine avevano lo stesso proprietario, ma sono stati in seguito frazionati, debbano sempre essere considerati come se fossero sorti indipendentemente l' uno dall' altro. Occorre accertare concretamente se i diritti siano stati frazionati in un modo da cui derivi che in seguito debbano essere considerati come diritti sorti indipendentemente gli uni dagli altri. Decisiva è la valutazione delle considerazioni di fondo che possono essere addotte come argomento a favore delle soluzioni possibili.

F ° Sul principio dell' esaurimento

46. Tutte le osservazioni sono fondate sul principio dell' esaurimento enunciato dalla Corte. Si fa rinvio in proposito alla causa Hag II, in cui la Corte ha dichiarato:

"Per valutare una situazione quale quella descritta dal giudice nazionale alla luce delle precedenti considerazioni, il fatto determinante è la mancanza assoluta di assenso da parte del titolare del diritto di marchio tutelato dalla normativa nazionale per lo smercio, in un altro Stato membro, con un marchio identico o confondibile con il primo, di un prodotto simile fabbricato e posto in commercio da un' impresa senza alcun vincolo di subordinazione giuridica od economica con detto titolare" (punto 15).

47. E' assodato che fra le società del gruppo American Standard nonché la SGF, la CICh e la IHT non sussiste nessun vincolo di subordinazione giuridica o economica oltre al contratto stesso di cessione, che possa comportare l' esaurimento del diritto di marchio.

48. Per l' applicazione del principio dell' esaurimento è pertanto determinante che si tratti di un prodotto posto sul mercato in un altro Stato membro con il consenso del titolare del marchio.

49. La Ideal-Standard GmbH e i governi tedesco e britannico sostengono che l' assenso in un contratto di cessione non può essere equiparato all' assenso all' immissione sul mercato di prodotti contraddistinti dal marchio ceduto. Per l' applicazione del principio dell' esaurimento sarebbe pertanto necessario che si trattasse di prodotti fabbricati dal titolare stesso del marchio o sotto il suo controllo. I diritti connessi ad un marchio in uno Stato membro non sono pertanto esauriti in conseguenza della cessione del marchio in un altro Stato membro poiché in tal caso il titolare del marchio ha rinunciato a qualunque forma di controllo sui prodotti.

50. La IHT e la Commissione affermano che la cessione di un marchio costituisce il consenso da cui deriva l' esaurimento del diritto esclusivo. Tale consenso viene però individuato in modo leggermente diverso. La IHT sostiene che il cedente e l' acquirente hanno mutualmente acconsentito di accettare l' esportazione dal territorio dell' altra parte. La Commissione prospetta che la cessione negoziale denota un consenso indiretto alla distribuzione dei prodotti contrassegnati con il marchio ceduto sia nel paese interessato sia nel resto della Comunità. Con il consenso alla cessione si rinuncia, secondo la IHT e la Commissione, al controllo sui prodotti.

51. Il principio dell' esaurimento, come è stato sviluppato nella giurisprudenza della Corte, non contiene a mio parere la soluzione del problema. La cessione autorizza senz' altro il cessionario a smerciare prodotti contrassegnati con il marchio nel territorio per cui è stato ceduto. Ma non è possibile concluderne la possibilità per il cedente di tutelare il marchio sul territorio per cui la cessione non è stata effettuata. Una soluzione da uno dei punti di vista relativi alle conseguenze giuridiche del "consenso" inerente alla cessione costituirebbe una presa di posizione puramente formale.

Nel caso di specie è comunque determinante che l' esaurimento del diritto di marchio, il quale, secondo la giurisprudenza della Corte, è una conseguenza del fatto che la merce è stata posta in libera pratica in un altro Stato membro con il consenso del titolare, presuppone che esista un consenso allo smercio di merci "autentiche", nel senso che deve trattarsi di merci prodotte dal titolare stesso del marchio o sotto il suo controllo. Il principio dell' esaurimento non si applica in un caso in cui i titolari del marchio in diversi Stati membri distribuiscano ognuno i propri prodotti e non esista fra queste imprese nessuna forma di relazione giuridica o economica (41).

52. Il rigetto dell' opinione della Commissione e della IHT, secondo cui la soluzione della causa può rinvenirsi nel principio dell' esaurimento quale sviluppato nella giurisprudenza della Corte, non implica tuttavia che la tesi difesa dalla Ideal-Standard GmbH e dai due governi sia necessariamente corretta.

La Corte deve pronunciarsi sulle conseguenze del requisito imposto dal Trattato in materia di libera circolazione delle merci in un caso in cui una cessione separata di marchi paralleli può comportare gravi restrizioni a siffatta circolazione delle merci. La questione deve essere risolta sulla scorta di considerazioni di fondo e non di un postulato inerente alle conseguenze della cessione del consenso allo smercio che ne deriva.

53. Non si può escludere che, in una situazione in cui il frazionamento dei diritti di marchio è avvenuto volontariamente, emergano considerazioni specifiche atte a giustificare un risultato diverso da quello della causa Hag II. Se la Corte ha deciso di dirimere la causa Hag II in tal modo e ha pertanto accettato gravi limitazioni alla libera circolazione delle merci, ciò era dovuto alla necessità di tutelare l' oggetto specifico del marchio alla luce della sua funzione fondamentale. L' oggetto specifico e la funzione del marchio devono pertanto costituire, anche nel caso di specie, il fondamento della pronuncia nel presente procedimento.

G ° Sui diritti di marchio

54. Il fondamento giuridico dei marchi va rinvenuto nelle leggi nazionali in materia. Essi devono soddisfare determinate condizioni (registrazione o uso) stabilite in ogni legge nazionale, e spetta alla legge nazionale interessata stabilire le conseguenze giuridiche collegate al marchio nello Stato di cui è causa. In tal senso i marchi sono territoriali. Poiché non vi è stata, come ho già illustrato, un' armonizzazione totale delle normative nazionali in materia di marchi, da queste ultime possono derivare conseguenze giuridiche diverse a seconda degli Stati membri.

55. I marchi si distinguono dagli altri beni immateriali in particolare in quanto in linea di principio non sono soggetti a limitazioni temporali (42). La Corte lo ha sottolineato nella causa Hag I, in cui ha dichiarato: "L' esercizio del diritto di marchio può contribuire all' isolamento dei mercati e compromettere in tal modo la libera circolazione delle merci fra Stati membri, tanto più che, a differenza di altri diritti di proprietà industriale e commerciale, quello in esame non è soggetto a limiti temporali" (punto 11).

a) L' oggetto e la funzione dei diritti

56. Nella sentenza Hag II, la Corte ha confermato, precisato e sviluppato la sua giurisprudenza in tema di marchi. La Corte ha soprattutto sottolineato l' importanza fondamentale della tutela dei marchi per una concorrenza non falsata, senza la quale non vi sarebbe un' economia di mercato aperta. La Corte ha stabilito che il diritto di marchio "costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato desidera stabilire e conservare" (punto 13).

57. Dai marchi possono derivare interessi economici anche estremamente rilevanti che rappresentano per gli operatori un bene il cui valore dipende dalla tutela dagli abusi dei concorrenti. La Corte lo ha sottolineato nella causa Hag II. In un sistema di concorrenza non falsato "le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all' esistenza di contrassegni distintivi che consentano di riconoscere tali prodotti e servizi" (punto 13).

58. La facoltà più importante del titolare di un marchio è il suo "diritto di utilizzare il marchio per la prima messa in commercio del prodotto". Egli si tutela pertanto "dalla concorrenza che volesse abusare della posizione e della notorietà del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo marchio" (punto 14). Tale diritto costituisce "l' oggetto specifico" del diritto di marchio e la sua tutela può pertanto giustificare una limitazione della libera circolazione delle merci.

59. La Corte ha poi dichiarato nella causa Hag II che "al fine di stabilire l' esatta estensione di questo diritto esclusivo riconosciuto al titolare del marchio, occorre tener conto della funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all' utilizzatore finale l' identità di origine del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza possibile confusione questo prodotto da quelli aventi diversa origine" (punto 14). La capacità del marchio di rappresentare per i consumatori un collegamento fra l' origine e la qualità è talvolta stata descritta come funzione di identificazione. L' uso del marchio consente al suo titolare di ottenere che il consumatore distingua i suoi prodotti da quelli dei concorrenti.

Il valore economico del marchio e la sua rilevanza per la concorrenza non falsata sono strettamente legati alla capacità del marchio di esercitare la sua funzione di identificazione (43). La Corte ha sottolineato nella sentenza Hag II che "affinché il marchio possa svolgere questa funzione, esso deve garantire che tutti di prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un' unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità" (punto 13).

b) La trasferibilità dei marchi

60. Il titolare del marchio può, fra l' altro avvalersi del suo diritto esclusivo trasferendone l' uso ad un licenziatario. Ai sensi dell' art. 8 della direttiva sui marchi "il marchio d' impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive".

61. L' aspetto fondamentale è la possibilità di trasferimento del marchio mediante contratto concluso fra il titolare e un altro imprenditore. Tale possibilità può però essere limitata.

62. In taluni paesi la cessione può avvenire solo per tutto il territorio per cui è stata ottenuta la tutela a norma della legge nazionale sui marchi, a differenza di quanto avviene in altri paesi.

63. In taluni paesi il marchio può essere trasferito solo con l' azienda, mentre in altri paesi, e da quel che mi risulta nella maggior parte degli Stati membri, il marchio può essere trasferito indipendentemente.

64. Infine in taluni paesi un marchio può essere ceduto solo per tutti i prodotti per cui è stata ottenuta la tutela. In altri paesi non vigono siffatte restrizioni e in altri ancora vi sono unicamente restrizioni relative al diritto di cessione parziale qualora il frazionamento possa produrre confusione per il consumatore.

65. In corso di causa si è, a mio parere giustamente, prospettato che l' evoluzione va nel senso di un' estensione sempre maggiore delle possibilità per il titolare di cedere il marchio.

66. Secondo il regolamento del Consiglio sul marchio comunitario, il marchio comunitario può essere ceduto con l' azienda o indipendentemente e può essere trasferito per tutti i prodotti o per una parte dei prodotti per cui è stato brevettato (44). Esso può essere invece trasferito solo per tutto il territorio comunitario (45).

H ° Sulla rilevanza delle relazioni all' interno dello stesso gruppo fra la Ideal-Standard GmbH e la Ideal-Standard SA

67. Le presenti conclusioni muovono dall' assunto che la situazione su cui la Corte dovrà pronunciarsi sia in realtà una fattispecie in cui il cedente del marchio tenta di impedire la vendita diretta, da parte del cessionario, nel territorio in cui il cedente ha conservato il suo marchio. Tuttavia, come si ricava dal capitolo A e dalla questione pregiudiziale, la situazione è caratterizzata dal fatto che in Francia il marchio non è stato ceduto dalla Ideal-Standard GmbH, che intende opporsi all' importazione in Germania, bensì dalla sua consociata francese.

68. A mio parere è corretto, come sostengono la IHT e la Commissione, che i rapporti fra la Ideal-Standard GmbH e la consociata francese, che fanno parte dello stesso gruppo, implicano un' identificazione di tali società di modo che il trasferimento del marchio dev' essere ascritto alla Ideal-Standard GmbH come se fosse stato effettuato da essa stessa. Contrariamente a quanto è stato affermato dalla Ideal-Standard GmbH, dev' essere sufficiente che le imprese abbiano la possibilità, all' interno dello stesso gruppo, di coordinare le loro politiche commerciali nell' interesse comune del gruppo. Il fatto che ci si avvalga effettivamente di tale possibilità non può essere decisivo (46).

69. Qualora la Corte dovesse stabilire che il trasferimento di un marchio costituisce un' operazione che in taluni casi comporta la perdita del diritto esclusivo da parte del titolare del marchio negli Stati membri in cui il marchio è conservato, sarebbe in altre parole irrilevante che tale operazione non fosse effettuata dal titolare stesso del marchio bensì da una società all' interno dello stesso gruppo.

Per tale motivo riterrò corretta e adeguata una trattazione della causa imperniata sulla questione dei rapporti giuridici diretti fra cedente e cessionario.

I ° Valutazione delle considerazioni di fondo ° fra cui in particolare sull' oggetto specifico e sulla funzione essenziale del marchio

70. La Ideal-Standard GmbH nonché i governi tedesco e britannico affermano in particolare che, in caso di trasferimento volontario di un marchio, viene a crearsi una situazione, analogamente al caso di cessione forzata, in cui il cedente non ha nessuna influenza sulla qualità dei prodotti che il cessionario distribuisce utilizzando il marchio ceduto. Dopo la cessione i marchi divengono indipendenti. Qualora in una situazione del genere il titolare perda il suo diritto esclusivo, la funzione essenziale del marchio è compromessa poiché esso non potrà più garantire l' origine e la qualità delle merci nei confronti del consumatore ed al titolare del marchio potrebbe essere addebitata la cattiva qualità delle merci, di cui non è affatto responsabile. Affinché ogni marchio possa adempiere la funzione di garantire che i prodotti con esso contrassegnati hanno una determinata origine è necessario che ogni titolare possa avvalersi nel suo ambito geografico dei diritti di marchio nei confronti di merci prodotte dall' altro titolare.

71. La IHT sostiene che l' accettazione di un ostacolo alla libera circolazione delle merci nella situazione di cui è causa implicherebbe una sopravvalutazione dell' importanza della funzione del marchio in quanto garanzia dell' origine e della qualità dei prodotti. La IHT sottolinea che il marchio ha anzitutto la finalità di tutelare il titolare del marchio nei confronti dei concorrenti che potrebbero avvantaggiarsi illegittimamente della sua reputazione, mentre la funzione di garanzia nei confronti del consumatore costituisce piuttosto una conseguenza secondaria di tale finalità. Il titolare del marchio può rinunciare al controllo della qualità dei prodotti connesso alla funzione di garanzia, ad esempio quando conclude un contratto di licenza, come avviene sovente in pratica secondo la IHT, ovvero trasferisce il marchio senza limitazioni.

72. La Commissione ritiene determinante che il frazionamento del marchio risulti da un atto di volontà. Secondo la Commissione la funzione principale del marchio consiste nel conferire al titolare del marchio la facoltà di stabilire su quali prodotti dovrà essere apposto onde rinsaldare in tal modo i rapporti dei clienti col suo prodotto. In caso di cessione il titolare del marchio autorizza però altri ad apporre il marchio sui loro prodotti e a distribuirli sia nel paese interessato sia nel resto della Comunità. Il titolare del marchio rinuncia volontariamente, con cognizione di causa e dietro corrispettivo, al controllo di qualità dei prodotti. Esso perde il controllo della reputazione connessa al marchio qualora sia obbligato a dividere il marchio con un concorrente, ma avendovi acconsentito deve accollarsi le conseguenze della sua scelta. In una situazione del genere, non è necessario, per tutelare la funzione essenziale del marchio, riconoscere un territorio protetto nella Comunità.

Secondo la Commissione la tutela del consumatore è sufficientemente garantita anche qualora il titolare del marchio perda il suo diritto esclusivo in seguito ad una cessione. Come la IHT, la Commissione sostiene che il diritto di marchio non è volto in primo luogo a tutelare i consumatori. Esso deve invece garantire al titolare che i prodotti contrassegnati con il marchio sono fabbricati sotto il suo controllo e che gli spetta quindi la responsabilità della loro qualità, con relative conseguenze per il consumatore. Ciò risulta in particolare dal fatto che il titolare di un marchio può liberamente scegliere se utilizzarlo o no nello smercio dei prodotti.

73. A mio parere vi sono buoni motivi per ritenere che gli artt. 30 e 36 non ostino alla possibilità per il cedente di un marchio di vietare la distribuzione da parte del cessionario di merci contraddistinte dal marchio nel territorio in cui il cedente lo ha conservato. Infatti, se il cedente perde il diritto esclusivo all' atto del trasferimento di un marchio parallelo in un altro Stato membro, ciò significherà:

° che ognuno dei marchi non potrà più svolgere in modo indipendente nel suo ambito geografico la funzione di garantire che il prodotto è stato fabbricato sotto il controllo di un' impresa unica cui può essere attribuita la responsabilità della loro qualità poiché i prodotti fabbricati sia dal cedente sia dal cessionario potranno essere distribuiti sullo stesso mercato,

° che il titolare del marchio non ha influenza su quali prodotti vengono immessi sul mercato dal cessionario e gli potrebbe essere addebitata la cattiva qualità dei prodotti di cui non è affatto responsabile,

° che il consumatore non è più in grado di distinguere il prodotto senza rischio di confusione da quelli di altra origine.

74. Questi motivi sono stati decisivi per la pronuncia della Corte nella causa Hag II. Può sembrare logico considerarli altresì, prima facie, sufficienti per giustificare l' obbligo di accettare nell' ambito di una cessione un isolamento dei mercati nazionali, in contrasto con gli scopi fondamentali del Trattato. PER LA CONTINUAZIONE DELLE CONCLUSIONI VEDI SOTTO NUMERO : 693C0009.1

152. Le ragioni di questo problema non sono completamente chiare. E' senz' altro esatto che la Ideal-Standard GmbH smercia unicamente articoli sanitari, ma, stando alle informazioni disponibili, questa società è sempre titolare del marchio "Ideal Standard" anche per gli impianti di riscaldamento (60) e deve pertanto potersi opporre, prima facie, alla distribuzione da parte della IHT di impianti di riscaldamento riferendosi al fatto che si tratta di merci dello stesso tipo di quelle per cui il marchio è stato brevettato. Il problema deriva forse dal fatto che il marchio tedesco per gli impianti di riscaldamento rischia di essere dichiarato decaduto per non uso con la conseguenza di non poter esser invocato in un' azione di contraffazione (61). Nella sua sentenza il Landgericht di Duesseldorf ha comunque ritenuto necessario pronunciarsi sulla questione della similarità degli articoli sanitari e degli impianti di riscaldamento, e si è pronunciato in senso affermativo (62).

153. La Ideal-Standard GmbH sostiene che i prodotti della società sono spesso confusi con i prodotti distribuiti dalla IHT in Germania con il marchio "Ideal Standard". La IHT afferma che lo sviluppo tecnico ed economico intercorso comporta che fra il settore del riscaldamento e quello degli articoli sanitari non vi sono più rapporti atti a suscitare un rischio di confusione (63). La Commissione sostiene che occorre interpretare restrittivamente le nozioni di prodotti simili e di rischio di confusione al fine di garantire che la libera circolazione delle merci non venga ostacolata oltre quanto necessario per la tutela del marchio. Sia la Commissione sia la IHT ritengono essenziale in proposito che una società francese dello stesso gruppo abbia ritenuto che non vi fossero problemi per cedere il marchio relativo agli impianti di riscaldamento in Francia pur conservandolo per gli articoli sanitari.

154. La questione della similarità degli articoli sanitari e degli impianti di riscaldamento dev' essere risolta dal diritto nazionale. Dalla giurisprudenza costante della Corte, in mancanza di unificazione o armonizzazione delle normative nell' ambito della Comunità, le condizioni e le modalità di tutela di un bene immateriale sono soggette alla normativa nazionale (64). Ciò è stato precisato dalla Corte nella sentenza Deutsche Renault, in cui ha dichiarato che "la determinazione dei criteri che consentono di accertare un rischio di confusione fa parte delle modalità di tutela del diritto di marchio le quali (...) sono soggette al diritto nazionale" e che "il diritto comunitario non impone un criterio di interpretazione restrittiva del rischio di confusione" (punti 31 e 32).

155. Il diritto nazionale è però, anche su questo punto, soggetto ai limiti di cui all' art. 36, seconda frase, del Trattato, a norma del quale gli ostacoli al commercio non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio fra Stati membri (65).

156. A mio parere non è necessario che la Corte stabilisca nel presente procedimento se il diritto tedesco in materia di marchi soddisfi i requisiti di cui all' art. 36, seconda frase, nei limiti in cui consente di dichiarare che gli articoli sanitari e gli impianti di riscaldamento sono prodotti simili. In primo luogo, perché, come sottolinea anche il governo tedesco, alla Corte non è stata sottoposta una questione su questo punto, ed in secondo luogo perché mi pare chiaro che i limiti che potrebbero esserne inferiti dall' art. 36, seconda frase, non sono stati superati nel caso di specie (66).

Conclusioni

Sulla scorta di quanto precede, propongo pertanto alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nel modo seguente:

"Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE ostano ad una normativa nazionale che consenta ad un' impresa titolare di un diritto di marchio in uno Stato membro di opporsi all' importazione da un altro Stato membro di prodotti simili legittimamente contrassegnati in quest' ultimo Stato con un marchio identico o confondibile con il marchio tutelato, qualora il marchio con cui i prodotti controversi sono importati appartenesse inizialmente ad una consociata dell' impresa che si oppone alle importazioni e sia stato acquisito dal nuovo titolare mediante contratto concluso con la consociata".

(*) Lingua originale: il danese.

(1) - Dal punto 1, lett. a), del contratto risulta che la Ideal-Standard SA ha ceduto tutti i diritti sul marchio Ideal Standard in Francia, compresi i dipartimenti e territori d' oltremare, in Algeria e in Tunisia, per quel che riguarda la produzione, la distribuzione e la vendita di impianti di riscaldamento.

(2) - Stando alle informazioni fornite in corso di causa la Ideal-Standard SA ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi volto all' annullamento del trasferimento del marchio dalla SGF alla CICh. La motivazione è che l' accordo fra la Ideal-Standard SA e la SGF comporterebbe una clausola di prelazione a vantaggio della Ideal-Standard SA in caso di nuova cessione e quest' ultima ritiene che la SGF non l' abbia rispettata.

(3) - Dal luglio del 1992 la IHT è l' avente causa della Ideal Heizungstechnik GmbH, iscritta nel registro delle imprese il 31.10.1988.

(4) - Convenuta nella causa principale, oltre alla Ideal-Standard GmbH, è la Wabco Standard-GmbH, che ha assunto la gestione della Ideal-Standard GmbH dall' 1.1.1991.

(5) - Nella causa principale è appellante, oltre alla IHT, l' ingegner Uwe Danzinger, che fino al 1975 era alle dipendenze della Ideal-Standard GmbH ed è poi passato alle dipendenze della IHT.

(6) - Causa C-10/89, SA CNL-SUCAL NV contro HAG GF (Racc. pag. I-3711).

(7) - Causa 192/73, Van Zuylen Frères contro Hag AG (Racc. pag. 731).

(8) - V. fra l' altro sentenza della Corte 30 giugno 1988, causa 35/87, Thetford/Fiamma (Racc. pag. 3585).

(9) - GU 1989, L 40, pag. 1.

(10) - V. terzo considerando della direttiva.

(11) - V. decisione del Consiglio 19 dicembre 1991, GU 1992, L 6, pag. 35.

(12) - Cfr. sentenza della Corte 30 novembre 1993, causa C-317/91, Deutsche Renault (Racc. pag. I-6227, punto 14).

(13) - GU 1994, L 11, pag. 1.

(14) - V. la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio 25 novembre 1980 sul marchio comunitario, GU C 351, pag. 1, come emendato dal progetto 9 agosto 1984, GU C 230, pag. 1.

(15) - L' art. 7 dispone:

1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l' uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all' ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio .

(16) - L' art. 5, n. 1, dispone:

Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell' identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell' identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa .

(17) - V. paragrafi 51-57 delle conclusioni presentate il 13 marzo 1990, Racc. pag. I-3711.

(18) - Causa 78/70, Racc. pag. 125.

(19) - Causa 15/74, Racc. pag. 1147.

(20) - Causa 16/74, Racc. pag. 1183.

(21) - Causa 144/81, Racc. pag. 2853.

(22) - Causa 187/80, Racc. pag. 2063. V. le corrispondenti sentenze della Corte 14 settembre 1982 (causa 144/81, Keurkoop/Nancy Kean Gifts, Racc. pag. 2853) e 30 giugno 1988 (causa 35/87, Thetford/Fiamma, Racc. pag. 3585).

(23) - Causa 341/87, Racc. pag. 79.

(24) - Causa 102/77, Racc. pag. 1139.

(25) - Causa 1/81, Racc. pag. 2913. Sarebbe altresì incompatibile con le condizioni di cui all' art. 36, seconda frase, il fatto che un produttore che vende la stessa merce in diversi Stati membri con marchi diversi, si opponga all' importazione parallela delle merci da parte di un terzo sopprimendo il marchio dello Stato di esportazione e sostituendolo con il marchio dello Stato di importazione, qualora sia possibile provare che il titolare del marchio ha utilizzato marchi diversi al fine di isolare i mercati (v. sentenza della Corte 10 ottobre 1978, causa 3/78, Centrafarm/American Home Products, Racc. pag. 1823).

(26) - V., fra l' altro, le sentenze della Corte 29 febbraio 1968, causa 24/67, Parke Davis/Centrafarm (Racc. pag. 457) e 8 giugno 1971, causa 78/70, Deutsche Grammophon (Racc. pag. 125).

(27) - V. il paragrafo 11 delle conclusioni.

(28) - Cause riunite 56/64 e 58/64, Racc. pag. 457.

(29) - Causa 28/77, Racc. pag. 1391. V. in tale contesto anche la conclusione della Corte nella sentenza 22 giugno 1976, causa 119/75, Terrapin/Terranova (Racc. pag. 1039), e la sentenza della Corte 18 febbraio 1971, causa 40/70, Sirena (Racc. pag. 69).

(30) - V. causa 119/75, Racc. pag. 1039.

(31) - V., per quel che riguarda l' interpretazione delle nozioni di prodotti simili e di marchi confondibili, la sentenza della Corte 30 novembre 1993, causa C-317/91, Deutsche Renault (Racc. pag. I-6227).

I titolari di marchi indipendenti potranno scegliere di concludere cosiddetti accordi di delimitazione, che, nell' interesse reciproco delle parti, hanno lo scopo di delimitare l' ambito di utilizzazione rispettivo dei loro marchi al fine di evitare confusioni o conflitti. Accordi del genere potranno essere incompatibili con l' art. 85 del Trattato qualora siano altresì volti a compartimentare il mercato o ad effettuare altre restrizioni della concorrenza (v. sentenza 30 gennaio 1985, causa 35/83, BAT/Commissione, Racc. pag. 363).

(32) - Causa 19/84, Racc. pag. 2281.

(33) - Causa 258/78, racc. pag. 2015. Quella causa riguardava un accordo di trasferimento in Germania di un diritto di costituzione su taluni prodotti e del diritto esclusivo di smerciarli in Germania. La Corte ha dichiarato che una licenza esclusiva aperta, che riguardi cioè solo il rapporto contrattuale fra il titolare del diritto e il licenziatario, tenuto conto della specificità dei prodotti, non era di per sé incompatibile con l' art. 85, n. 1, del Trattato. Ora, per quel che riguarda invece le licenze esclusive che consentono una protezione territoriale assoluta a vantaggio di un licenziatario al fine di controllare e impedire le importazioni parallele di terzi, la Corte ha dichiarato che erano, conformemente alla sua giurisprudenza consolidata, incompatibili con l' art. 85 del Trattato.

(34) - V., in particolare, il regolamento (CEE) della Commissione 23 luglio 1984, n. 2349, concernente l' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto (GU L 219, pag. 15), e il regolamento (CEE) della Commissione 30 novembre 1988, n. 4087, concernente l' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di franchising (GU L 259, pag. 46).

(35) - Causa 40/70, Racc. pag. 69.

(36) - Causa 51/75, Racc. pag. 811.

(37) - Gli accordi conclusi tra imprese che appartengono allo stesso gruppo come capogruppo e società controllate non sono colpiti dall' art. 85 qualora le imprese costituiscano un' unità economica nell' ambito della quale la società controllata non dispone di un' effettiva autonomia nella determinazione del proprio comportamento sul mercato e gli accordi o pratiche di cui trattasi abbiano semplicemente lo scopo di una ripartizione di compiti all' interno del gruppo (v. le sentenze della Corte 31 ottobre 1974, causa 15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Racc. pag. 1147, e causa 16/74, Centrafarm/Winthrop, Racc. pag. 1183).

(38) - La società tedesca Hag GF ha brevettato negli anni 1907 e 1908 il marchio Hag per caffè decaffeinato in Germania, Belgio e Lussemburgo. Nel 1935 i marchi belga e lussemburghese sono stati ceduti a una società controllata al 100% in Belgio. Nel 1944, le attività della controllata, ivi compresi i marchi belga e lussemburghese, venivano confiscate in quanto proprietà del nemico e vendute alla famiglia Van Oevelen. Nel 1971 il marchio veniva ceduto alla società belga in accomandita Van Zuylen Frères. Quando, nel 1972, la Hag GF ha iniziato a esportare caffè in Lussemburgo con il marchio Caffè Hag , la Van Zuylen Frères ha avviato un' azione di contraffazione. Quella causa ha condotto alla pronuncia pregiudiziale nella causa Hag I.

Nel 1979 la Van Zuylen Frères è stata acquistata da una società Svizzera e trasformata in una società controllata al 100% con la ditta CNL-SUCAL NV. Poiché questa società nel 1985 ha iniziato a esportare caffè in Germania con il marchio Hag, la Hag GF ha avviato un' azione di contraffazione. Quest' ultima ha dato luogo alla pronuncia pregiudiziale nella causa Hag II.

(39) - V., in tale contesto, il paragrafo 73 delle conclusioni dell' avvocato generale Jacobs nella causa Hag II, in cui dichiara che una delle critiche che potevano essere mosse alla sentenza Hag I erano quelle relative ad una formulazione inutilmente ampia e che quest' errore non deve essere reiterato nella formulazione della pronuncia nella causa Hag II.

(40) - V. in proposito il capitolo VII delle conclusioni dell' avvocato generale Jacobs nella causa Hag II.

(41) - La Corte ha appunto sviluppato il principio dell' esaurimento in relazione ad importazioni parallele effettuate da terzi, ma ha negato che il principio possa essere applicato nel caso di vendite dirette effettuate da titolari indipendenti di diritti paralleli reciprocamente nel territorio altrui (v. supra, capitolo D).

(42) - Tuttavia dagli artt. 10-12 della direttiva sui marchi risulta che il titolare di un marchio può perdere i suoi diritti qualora non abbia utilizzato il marchio in uno Stato membro durante un periodo di cinque anni.

(43) - In tal senso si è espresso l' avvocato generale Jacobs nelle conclusioni nella causa Hag II: Mentre i brevetti premiano la creatività dell' inventore e pertanto incoraggiano il progresso scientifico, i marchi premiano il produttore che fornisce costantemente prodotti di alta qualità ed incoraggiano pertanto il progresso economico. Senza la tutela del marchio ci sarebbe ben poco incentivo per i produttori a sviluppare nuovi prodotti o a conservare la qualità di quelli esistenti. I marchi sono in grado di raggiungere questo effetto in quanto hanno la funzione di una garanzia, per il consumatore, che tutte le merci contrassegnate da un marchio particolare sono state prodotte direttamente, o sotto il suo controllo, dallo stesso produttore e sono perciò probabilmente di qualità simile.

(...)

Un marchio può adempiere il suo ruolo solo se è esclusivo. Qualora il titolare debba dividere il marchio con un concorrente, perde il controllo sulla rinomanza collegata al marchio. La reputazione dei suoi prodotti diminuirà se il concorrente vende prodotti di qualità inferiore. Anche per il consumatore vi saranno conseguenze deleterie, dal momento che la trasparenza dell' indicazione fornita dal marchio sarà compromessa. Il consumatore sarà disorientato e potrà essere indotto in errore (paragrafi 18 e 19).

(44) - V. art. 17, n. 1, del regolamento, il quale dispone: Il marchio comunitario, indipendentemente dal trasferimento dell' impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato .

(45) - V. art. 1, n. 2, del regolamento, il quale dispone: Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità della Comunità. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento .

(46) - Questa tesi è corroborata dalle sentenze della Corte in tema di principio di esaurimento. Vi è infatti esaurimento qualora un prodotto venga immesso nel mercato di un altro Stato membro da una società che ha un vincolo di subordinazione giuridica o economica con il titolare ovvero con il consenso della detta società, v. fra l' altro la sentenza della Corte 14 settembre 1982, causa 144/81, Keurkoop/Nancy Kean Gifts (Racc. pag. 2853), e sembra irrilevante in proposito che le società interessate si siano effettivamente avvalse della possibilità di coordinare le loro politiche in materia di qualità e di distribuzione sul mercato.

(47) - Si ritrova la stessa impostazione nella sentenza Pharmon/Hoechst, in cui la Corte ha dichiarato che mediante l' attribuzione ad un terzo di una licenza obbligatoria un titolare di brevetto è privato del potere di decidere liberamente le condizioni in cui smerciare il suo prodotto.

(48) - Tale fattispecie è appunto illustrata nel presente procedimento. La Ideal-Standard GmbH ha chiarito che il contratto di cessione era stato concluso solo in riferimento alla particolare situazione in Francia, in cui l' acquirente aveva a lungo gestito la Ideal-Standard SA e conosceva pertanto molto bene la politica di qualità di tale società, e si trattava quindi di affidare la qualità del marchio ad una società affidabile, vietando contemporaneamente a quest' ultima di cedere il marchio ad altre imprese.

(49) - A questo proposito è interessante notare come il Landgericht di Duesseldorf, interpretando la sentenza della Corte nella causa Hag II, abbia dichiarato: Tale supremazia della libera circolazione delle merci non può neppure essere fondata sul fatto che non è necessario tutelare il titolare di un marchio che abbia liberamente trasferito i suoi diritti a un terzo in uno o più Stati membri. In tal modo non si terrebbe conto del fatto che la funzione di identificazione del marchio non va unicamente valutata dal punto di vista del titolare del diritto ma occorre altresì prendere in considerazione la tutela del consumatore, il quale ha diritto ad ottenere che la determinazione dell' origine della merce tutelata da un marchio sia garantita in modo da potersi distinguere dai prodotti provenienti da un' altra impresa. Non vi è differenza rilevante in merito, dal punto di vista giuridico, tra un frazionamento forzato e un frazionamento volontario di un marchio .

(50) - V. paragrafo 18 delle conclusioni, in cui l' avvocato generale Jacobs ha fra l' altro sostenuto: La garanzia di qualità fornita dal marchio non è naturalmente assoluta, perché il produttore può liberamente variare la qualità; tuttavia egli lo fa a proprio rischio e pericolo ed egli stesso ° non i suoi concorrenti ° pagherà le conseguenze nel caso di diminuzione della qualità. Pertanto, benché i marchi non forniscano nessuna forma di garanzia legale della qualità ° e questa mancanza possa avere indotto taluni a sottovalutarne l' importanza ° essi forniscono in termini economici una siffatta garanzia messa quotidianamente in opera dai consumatori .

(51) - Questa tesi trova un certo riscontro soprattutto nella sentenza della Corte 31 ottobre 1974, causa 16/74, Centrafarm/Winthrop (Racc. pag. 1183), in cui la Corte ha dichiarato, ai punti 19-23:

Si chiede ancora alla Corte se, nonostante la normativa comunitaria sulla libera circolazione delle merci, il titolare di un marchio possa esercitare le facoltà che questo gli attribuisce, per mantenere il controllo sulla distribuzione di un prodotto farmaceutico al fine della protezione dei consumatori, nell' eventualità che determinati farmaci si rivelino difettosi. La protezione dei consumatori dai pericoli derivanti da prodotti farmaceutici difettosi costituisce una legittima esigenza. E' per questo che l' art. 36 del Trattato autorizza gli Stati membri a derogare alle norme sulla libera circolazione delle merci per motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali. Tuttavia i provvedimenti necessari a tal fine devono essere adottati nell' ambito della normativa propria del controllo sanitario, non già eludendo le norme in materia di proprietà industriale e commerciale. D' altra parte, l' oggetto specifico della tutela della proprietà industriale e commerciale è distinto da quello della tutela dei consumatori e delle eventuali responsabilità in essa implicite. La questione va perciò risolta negativamente (il corsivo è mio).

(52) - Vi possono ad esempio essere norme che vietano il trasferimento di un marchio unicamente per una parte dei prodotti per cui è tutelato. Vedasi in proposito anche infra il capitolo N, punto a).

V., altresì l' art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva sui marchi, a norma del quale può essere negata la registrazione o dichiarata la nullità di marchi già registrati, qualora siano di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio, nonché l' art. 4, n. 1, della stessa direttiva, ai sensi del quale un marchio è escluso dalla registrazione o può essere dichiarato nullo se è identico a un marchio anteriore ovvero se l' identità o la somiglianza col marchio anteriore può dar adito per il pubblico a un rischio di confusione comportante anche un rischio di associazione con il marchio anteriore.

(53) - V. in proposito il sesto considerando della direttiva sui marchi, a termini del quale la presente direttiva non esclude che siano applicate ai marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori .

V. altresì in proposito la sentenza della Corte 22 gennaio 1981, causa 58/80, Dansk Supermarked/Imerco (Racc. pag. 181), relativa alle norme danesi sulla tutela del diritto d' autore e dei marchi nonché alle norme di diritto commerciale aventi ad oggetto in particolare la tutela degli interessi dei consumatori. La Corte ha dichiarato, per quel che riguarda quest' ultima categoria di disposizioni: che l' importazione, in uno Stato membro, di una merce messa in vendita in modo lecito in un altro Stato membro non può, in quanto tale, essere qualificata di pratica commerciale scorretta o sleale, salva restando tuttavia l' eventuale applicazione delle leggi dello Stato d' importazione che reprimano pratiche del genere in considerazione di circostanze o di modalità della messa in vendita indipendenti dal fatto stesso dell' importazione (...) .

(54) - L' avvocato generale Jacobs si era espresso nel modo seguente nelle sue conclusioni: Se la HAG Bremen avesse spontaneamente ceduto i marchi belgi e lussemburghese alla Van Oevelen, sarebbe facile sostenere che la HAG Bremen aveva acconsentito a che la Von Oevelen utilizzasse il marchio di un altro Stato membro e che aveva pertanto esaurito i suoi diritti. La HAG Bremen non potrebbe quindi avvalersi del suo marchio tedesco per opporsi alle importazioni di prodotti della Van Oevelen in Germania. Ma lo stesso principio potrebbe applicarsi in senso opposto? Logicamente sì, benché difficilmente si potrebbe sostenere che il cessionario del marchio frazionato abbia esaurito il suo diritto; sarebbe più esatto sostenere che esso ha acquistato un diritto già esaurito (paragrafo 63).

(55) - Un' interpretazione degli artt. 30 e 36 nel senso che essi ostano all' uso di azioni di violazione di marchio per frazionare il mercato interno come conseguenza di trasferimenti separati di marchi paralleli, non impedisce di ammettere che alla luce del diritto nazionale può essere possibile utilizzare le sanzioni previste in caso di contraffazione come conseguenza dell' inadempimento del contratto.

(56) - V. in proposito il punto 9 della sentenza, in cui la Corte osserva che qualora detto esercizio avvenga grazie a cessioni ad imprenditori in uno o più Stati membri, si deve accertare di volta in volta se esso dia luogo a situazioni vietate dall' art. 85 (il corsivo è mio).

(57) - Causa 144/81, Racc. pag. 2853, punto 24. La IHT si è richiamata inoltre alle conclusioni dell' avvocato generale Tesauro 9 giugno 1993 (causa C-317/91, Deutche Renault, Racc. pag. I-6227), che commenta al paragrafo 7 il punto della motivazione della sentenza appena citato.

(58) - La Ideal-Standard GmbH ha aggiunto che il marchio Ideal Standard per gli impianti di riscaldamento continua ad avere una grande rilevanza all' interno del gruppo, che intende utilizzarlo commercialmente, ad esempio conferendo licenze o vendendolo (cosa che è avvenuta in Francia).

(59) - Il governo tedesco ha dichiarato che trasferimenti parziali di marchi brevettati non erano autorizzati ma che era in preparazione una riforma della legge in tal senso.

(60) - Nell' ordinanza di rinvio l' Oberlandesgericht di Duesseldorf ha chiarito che il marchio tedesco è stato brevettato per gli impianti di riscaldamento, produzione di vapore, refrigerazione, essiccamento, aerazione, condutture idrauliche e sanitari, comprese parti di dette merci, in particolare lavabi, tazze da gabinetto, bidè, vasche da bagno, cabine per doccia (non ad uso medico), rubinetterie per detti impianti nonché radiatori di acciaio e ghisa e caldaie.

(61) - La IHT ha dichiarato che nell' aprile 1993 è stato avviato un procedimento contro l' American Standard per l' annullamento del marchio tedesco sugli impianti di riscaldamento per non uso.

(62) - Per effettuare la valutazione il tribunale si è richiamato al fatto che per questi due settori vi sono da tempo fiere commerciali comuni, e sono ambedue rappresentati dalla stessa organizzazione professionale nazionale e vi è stata una serie di casi effettivi di confusione fra i prodotti della Ideal-Standard GmbH e quelli della IHT. Infine il Tribunale ha ritenuto decisivo il fatto che il gruppo American Standard abbia svolto attività nel settore degli impianti di riscaldamento sino al 1976 e che il marchio Ideal Standard continui ad essere conosciuto nel settore, con la conseguenza che la distribuzione di impianti di riscaldamento con questo marchio continuerebbe quasi inevitabilmente a far pensare che il gruppo American Standard abbia ripreso la sua attività nel settore. Il Tribunale aggiunge che, inoltre, la Ideal Standard ha lanciato i suoi prodotti con lo slogan come back di un marchio mondiale ... IDEAL STANDARD .

(63) - Nelle osservazioni presentate alla Corte la IHT ha contestato le affermazioni contenute nella sentenza del Landgericht di Duesseldorf relativamente al fatto che vi sarebbero stati più casi di confusione effettiva, e che le attività del gruppo American Standard nel settore degli impianti di riscaldamento, cessate da più di quindici anni, continuerebbero ad essere note. La IHT osserva poi che dopo la seconda guerra mondiale vi è stata una separazione quasi totale nel settore del riscaldamento e in quello degli articoli sanitari e che tale separazione ha avuto notevoli conseguenze sul commercio al minuto e sulle imprese di installazione. La IHT sottolinea che un terzo delle imprese nel settore del gas, nel settore idraulico, nel settore degli impianti di riscaldamento, aerazione, climatizzazione e condutture idrauliche non opera affatto nel settore della vendita o dell' installazione di articoli sanitari. Inoltre, la IHT dichiara che nei due settori sono sorti una serie di gruppi di interesse specializzati e che gli interessi industriali e commerciali sono tutelati per ogni settore da due organizzazioni indipendenti.

(64) - V. da ultimo la sentenza 30 novembre 1993, causa C-317/91, Deutsche Renault, Racc. pag. I-6227, punto 20).

(65) - V. in proposito il punto 19 della sentenza Deutsche Renault, in cui la Corte ha dichiarato: (...) la funzione della seconda frase dell' art. 36 è di impedire che le restrizioni agli scambi fondate sui motivi di cui alla prima frase non vengano travisate e utilizzate in modo discriminatorio nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri o per proteggere indirettamente talune produzioni nazionali .

(66) - V. a questo proposito il punto 33 della sentenza Deutsche Renault, in cui la Corte ha dichiarato: Va ricordato tuttavia che il diritto nazionale è soggetto ai limiti stabiliti dalla seconda frase dell' art. 36 del Trattato. Ora, dagli atti di causa non risulta che questi limiti siano stati oltrepassati. In particolare, non risulta in alcun modo che i giudici tedeschi diano un' interpretazione estensiva della nozione di confondibilità quando si tratta della tutela del marchio di un produttore tedesco, ma interpretino restrittivamente la medesima nozione quando si tratta del marchio di un produttore stabilito in un altro Stato membro .