L’articolo 5 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può opporsi a che un terzo, senza il suo consenso, rimuova tutti i segni identici a tale marchio e apponga altri segni su prodotti collocati in regime di deposito doganale come nel procedimento principale al fine di importarli o di immetterli in commercio nello Spazio economico europeo (SEE), dove non sono mai stati commercializzati.

Tuttavia occorre rilevare, in primo luogo, che la rimozione dei segni identici al marchio impedisce che i prodotti per i quali tale marchio è stato registrato rechino il marchio medesimo la prima volta che sono immessi in commercio nel SEE e priva pertanto il titolare di detto marchio del godimento del diritto essenziale, riconosciutogli dalla giurisprudenza richiamata al punto 31 della presente sentenza, di controllare la prima immissione in commercio nel SEE di prodotti recanti il marchio.

In secondo luogo, la rimozione dei segni identici al marchio e l’apposizione di nuovi segni sui prodotti al fine della loro prima immissione sul mercato nel SEE pregiudicano le funzioni del marchio.

In terzo luogo, pregiudicando il diritto del titolare del marchio di controllare la prima immissione sul mercato dei prodotti recanti detto marchio nel SEE, nonché le funzioni del marchio, la rimozione dei segni identici al marchio e l’apposizione di nuovi segni su tali prodotti da parte di un terzo, senza il consenso di detto titolare, al fine di importare o immettere in commercio i suddetti prodotti nel SEE e con lo scopo di eludere il diritto del titolare di impedire l’importazione di tali prodotti recanti il suo marchio, sono in contrasto con l’obiettivo di assicurare una concorrenza non falsata.

Infine, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 38 della presente sentenza relativa alla nozione di «usare nel commercio», occorre rilevare che l’operazione con cui il terzo rimuove i segni identici al marchio per apporvi i propri segni implica un comportamento attivo da parte di tale terzo che, qualora venga effettuata al fine di importare e commercializzare i prodotti nel SEE, e quindi nel contesto di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 39 della presente sentenza, può essere considerata un uso del marchio nel commercio.

In tale contesto, occorre inoltre osservare che l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento n. 2015/2424, applicabile ai fatti di cui al procedimento principale a decorrere dal 23 marzo 2016, autorizza ormai il titolare del marchio ad impedire a tutti i terzi di introdurre nell’Unione, in ambito commerciale, prodotti che non vi siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l’imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. Tale diritto del titolare si estingue solo se, nel corso del procedimento volto a determinare l’eventuale violazione del marchio, il dichiarante o il detentore dei prodotti dimostra che il titolare non ha diritto a vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

(v. punti 42, 43, 47, 48, 51, 52 e dispositivo)