Causa T‑466/08

Lancôme parfums et beauté & Cie

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ACNO FOCUS — Marchio nazionale denominativo anteriore FOCUS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)»

Massime della sentenza

1. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Dies a quo del periodo di cinque anni — Data di registrazione del marchio anteriore

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3; direttiva del Consiglio 89/104)

2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1. Risulta dall’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario che il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione è tenuto a provare l’uso di tale marchio solo nei limiti in cui, alla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore fosse registrato da almeno cinque anni.

A termini dell’art. 43, n. 3, del regolamento n. 40/94, «[i]l paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l’utilizzazione nella Comunità è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato».

Se è pur vero che dal combinato disposto dei nn. 2 e 3 dell’art. 43 del regolamento n. 40/94 risulta che la registrazione di un marchio nazionale anteriore costituisce il dies a quo del periodo di cinque anni di registrazione, è giocoforza rilevare che il regolamento n. 40/94 non consente di determinare la data in cui i marchi nazionali anteriori sono considerati registrati in ciascuno degli Stati membri.

Se è pur vero che il diritto nazionale dei marchi è stato armonizzato dalla prima direttiva 89/104 sui marchi, detta direttiva non armonizza gli aspetti procedurali della registrazione dei marchi, sicché compete allo Stato membro per il quale è stata depositata la domanda di registrazione determinare, secondo le proprie norme procedurali, il momento in cui si chiude la procedura di registrazione.

Ne consegue che, in assenza di una disposizione pertinente nel regolamento n. 40/94 o nella direttiva 89/104, per determinare la data di registrazione di un marchio nazionale anteriore occorre riferirsi alla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

(v. punti 27-28, 30-32)

2. Per il pubblico tedesco esiste un rischio di confusione tra il segno denominativo ACNO FOCUS, di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per «Cosmetici e prodotti per il trucco», rientranti nella classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo FOCUS, anteriormente registrato in Germania per prodotti e servizi rientranti, inter alia, nella stessa classe.

Difatti, sussiste una certa somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto. Inoltre, i prodotti in questione sono identici. In circostanze del genere, in particolare a causa del fatto che il pubblico di riferimento memorizza solo un’immagine imperfetta dei marchi in causa, ragion per cui il loro elemento comune, il termine «focus», genera una certa somiglianza tra di essi, nonché dell’interdipendenza dei diversi fattori da prendere in considerazione, si deve concludere per l’esistenza di un rischio di confusione tra i due segni in conflitto.

(v. punti 46, 49, 69-70)

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

14 aprile 2011 ( )

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ACNO FOCUS – Marchio nazionale denominativo anteriore FOCUS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Uso effettivo del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)»

Nella causa T‑466/08,

Lancôme parfums et beauté & Cie, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti A. von Mühlendahl e J. Pagenberg,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Focus Magazin Verlag GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Schweizer e J. Berlinger,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 29 luglio 2008 (procedimento R 1796/2007‑1), relativa al procedimento di opposizione tra la Focus Magazin Verlag GmbH e la Lancôme parfums et beauté & Cie,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dal sig. L. Truchot, presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro e dal sig. H. Kanninen (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra S. Spyropoulos, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 2008,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2009,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2009,

in seguito all’udienza del 17 novembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 23 luglio 2003 la ricorrente, la Lancôme parfums et beauté & Cie, presentava domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo ACNO FOCUS.

3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nella classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Cosmetici e prodotti per il trucco».

4 La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 27/2004 del 5 luglio 2004.

5 Il 16 settembre 2004 l’interveniente, la Focus Magazin Verlag GmbH presentava opposizione ex art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009) alla registrazione del marchio richiesto.

6 L’opposizione era fondata sui seguenti elementi:

– il marchio denominativo FOCUS registrato in Germania, il 23 maggio 1996, con numero di ruolo 39407564, per prodotti e servizi ricompresi nelle classi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14‑16, 18, 20, 21, 24‑26, 28‑30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 e 42;

– la domanda di registrazione del marchio denominativo comunitario FOCUS, con numero di ruolo 453720, depositata il 17 gennaio 1997, per designare prodotti e servizi ricompresi nelle classi 3, 6, 7, 9, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 41 e 42.

7 L’opposizione riguardava tutti i prodotti indicati nella domanda di marchio comunitario ACNO FOCUS e si fondava su tutti i prodotti e servizi di cui al marchio nazionale anteriore FOCUS e alla domanda di marchio comunitario FOCUS.

8 I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli previsti all’art. 8, n. 1, lett. b) e all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, [divenuti, rispettivamente, art. 8, n. 1, lett. b) e art. 8, n. 5, del regolamento n. 207/2009].

9 Con lettera del 10 settembre 2005, la ricorrente chiedeva che, conformemente all’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009), l’interveniente fornisse la prova che il marchio nazionale anteriore FOCUS fosse stato seriamente utilizzato nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio comunitario ACNO FOCUS.

10 Con lettera del 20 dicembre 2005, l’interveniente faceva valere, in sostanza, che il marchio nazionale anteriore FOCUS era stato oggetto, successivamente alla sua registrazione, di diversi procedimenti di opposizione in Germania che si sarebbero tutti conclusi il 13 gennaio 2004, sicché l’obbligo di utilizzazione del marchio anteriore avrebbe avuto effetto solo a far data dal 13 gennaio 2009.

11 Con lettera del 4 settembre 2006, la ricorrente sosteneva, in sostanza, che il marchio nazionale anteriore FOCUS era stato registrato in Germania il 23 maggio 1996 e che tale data costituiva il dies a quo del periodo di cinque anni di registrazione di detto marchio anteriore, ai sensi dell’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94.

12 Con decisione del 19 settembre 2007, la divisione di opposizione accoglieva l’opposizione e, di conseguenza, respingeva la domanda di registrazione del marchio comunitario ACNO FOCUS. Inizialmente, essa riteneva che l’interveniente non fosse tenuta a fornire la prova dell’utilizzazione del marchio nazionale anteriore FOCUS, ove ciò era stato oggetto di un procedimento di opposizione in Germania che si sarebbe concluso solo il 13 gennaio 2004. La divisione di opposizione rilevava poi che i prodotti tutelati dal marchio nazionale anteriore FOCUS e dal marchio richiesto ACNO FOCUS erano identici, che i segni in conflitto erano, complessivamente intesi, simili, e che sul territorio tedesco sussisteva, pertanto, un rischio di confusione tra i due segni in conflitto.

13 Avverso la decisione della divisione di opposizione, il 16 novembre 2007, la ricorrente proponeva ricorso presso l’UAMI ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009).

14 Con decisione 29 luglio 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso della ricorrente. Essa riteneva, in limine, che il periodo di cinque anni di registrazione del marchio nazionale anteriore fosse iniziato solo il 13 gennaio 2004. Poi, con riguardo alla similitudine dei segni, la commissione di ricorso rilevava che l’elemento «acno» del marchio richiesto fosse descrittivo di una caratteristica dei prodotti interessati, vale a dire il trattamento dell’acne, e che esso non potesse pertanto essere considerato l’elemento dominante del marchio. Atteso che l’elemento «focus», che costituirebbe l’elemento dominante del marchio richiesto, riproduce il marchio nazionale anteriore e che i prodotti sono identici, la commissione di ricorso concludeva nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto.

Procedimento e conclusioni delle parti

15 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– respingere l’opposizione proposta dall’interveniente contro la registrazione del marchio ACNO FOCUS;

– condannare l’UAMI e l’interveniente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla stessa dinanzi alla commissione di ricorso.

16 L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

17 Con lettera 11 ottobre 2010, il Tribunale ha chiesto all’UAMI, conformemente all’art. 64 del suo regolamento di procedura, di produrre la copia della sentenza dell’Oberlandesgericht München (Corte d’appello di Monaco di Baviera, Germania) 18 aprile 2002 (MICRO FOCUS) e della sentenza del Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti) 10 luglio 2003 (AMS), entrambe citate nel controricorso dell’UAMI. L’UAMI ottemperava a tale richiesta con lettera del 27 ottobre 2010.

In diritto

18 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi, il primo attinente alla violazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, e il secondo attinente alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo.

Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

19 In primo luogo, la ricorrente afferma che l’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 impone «inequivocabilmente», con riguardo sia a un marchio nazionale sia a un marchio comunitario anteriori, la prova della seria utilizzazione entro un termine di cinque anni dalla data di registrazione. Al fine di determinare il dies a quo del periodo di cinque anni di registrazione del marchio nazionale anteriore FOCUS, non sarebbe pertanto necessario far riferimento alle disposizioni della normativa tedesca.

20 In secondo luogo, la ricorrente rileva che, se il Tribunale decidesse di tener conto della normativa tedesca, sarebbe possibile ritenere, alla luce del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, dell’art. 26, n. 5, del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz, legge tedesca 25 ottobre 1994 sui marchi, BGBl. 1994 I, pag. 3082, e BGBl. 1995 I, pag. 156) e dell’art. 10, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), che, nell’ipotesi in cui lo stesso marchio anteriore, sul quale si fonda l’opposizione, fosse stato oggetto di un procedimento di opposizione a livello nazionale (in prosieguo: il «procedimento di opposizione nazionale») successivamente alla sua registrazione, il dies a quo del periodo di cinque anni di registrazione del marchio anteriore, previsto dall’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 (in prosieguo: il «periodo di cinque anni di registrazione»), potrebbe essere costituito, ma solo in alcuni casi, dalla data di chiusura del procedimento di opposizione nazionale.

21 La ricorrente sostiene, infatti, che debba operarsi una distinzione a seconda che i prodotti e servizi tutelati dal marchio anteriore siano o meno interessati dal procedimento di opposizione nazionale. Nel caso in cui il procedimento di opposizione nazionale riguardasse tutti i prodotti e servizi tutelati dal marchio anteriore, il periodo di cinque anni di registrazione dovrebbe iniziare a decorrere solo dalla data di chiusura del procedimento di opposizione nazionale. Per contro, nel caso in cui il procedimento di opposizione nazionale non riguardasse tutti i prodotti e servizi tutelati dal marchio anteriore, il dies a quo del periodo di cinque anni di registrazione dovrebbe essere costituito dalla data di registrazione del marchio anteriore per quanto riguarda i prodotti e servizi non interessati dal procedimento di opposizione nazionale.

22 In terzo luogo, la ricorrente asserisce che, anche qualora l’opposizione presentata nel contesto del procedimento nazionale costituisse una legittima ragione per la non utilizzazione ai sensi dell’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, tale ragione sarebbe valida solo per i prodotti e servizi che siano stati effettivamente oggetto dell’opposizione.

23 Conseguentemente, nessuna di queste tre interpretazioni consentirebbe all’interveniente di invocare i prodotti di cui alla classe 3 per opporsi alla registrazione del marchio richiesto.

24 Infine, la ricorrente sostiene che l’approccio accolto dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata conduce al «risultato assurdo» che l’interveniente, la quale ha chiesto la registrazione del marchio anteriore FOCUS nel 1996 per prodotti e servizi ricompresi in 25 classi differenti, potrebbe, in ragione dei procedimenti di opposizione di cui tale marchio era stato oggetto in Germania, conclusisi solo nel 2004, rimandare l’obbligo di provare l’uso del marchio diversi anni dopo la relativa domanda di registrazione.

25 L’UAMI e l’interveniente rilevano, in sostanza, che, alla luce del tenore dell’art. 26, n. 5, del Markengesetz, non possono sussistere due date distinte dalle quali inizierebbe a decorrere il periodo di cinque anni di registrazione, a seconda che il procedimento di opposizione nazionale riguardi o meno i prodotti o servizi tutelati dal marchio anteriore. Il dies a quo del periodo di cinque anni di registrazione sarebbe costituito dalla data di chiusura dei procedimenti di opposizione nazionali proposti nei suoi confronti, vale a dire, nella specie, il 13 gennaio 2004, e questo indipendentemente dai prodotti o servizi tutelati dal marchio anteriore oggetto dei procedimenti di opposizione nazionali, sicché l’interveniente non sarebbe tenuta a provare la seria utilizzazione del marchio anteriore.

Giudizio del Tribunale

26 L’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 prevede che, «[s]u istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni».

27 Da tale disposizione risulta che il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione è tenuto a provare l’uso di tale marchio solo nei limiti in cui, alla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore fosse registrato da almeno cinque anni.

28 A termini dell’art. 43, n. 3, del regolamento n. 40/94, «[i]l paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l’utilizzazione nella Comunità è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato».

29 Per determinare se l’interveniente fosse tenuta a provare la seria utilizzazione del marchio nazionale anteriore FOCUS, di cui è titolare, occorre pertanto verificare se la commissione di ricorso abbia erroneamente ritenuto la data del 13 gennaio 2004 quale dies a quo del periodo di cinque anni di registrazione, da cui tale obbligo dipende.

30 Se è pur vero che dal combinato disposto dei nn. 2 e 3 dell’art. 43 del regolamento n. 40/94 risulta che la registrazione di un marchio nazionale anteriore costituisce il dies a quo del periodo di cinque anni di registrazione, è giocoforza rilevare che il regolamento n. 40/94 non consente di determinare la data in cui i marchi nazionali anteriori sono considerati registrati in ciascuno degli Stati membri.

31 Si deve inoltre rilevare che, se è pur vero che il diritto nazionale dei marchi è stato armonizzato dalla direttiva 89/104, risulta tuttavia dalla sentenza della Corte 14 giugno 2007, causa C‑246/05, Häupl (Racc. pag. I‑4673, punti 26‑31), che detta direttiva non armonizza gli aspetti procedurali della registrazione dei marchi, sicché compete allo Stato membro per il quale è stata depositata la domanda di registrazione determinare, secondo le proprie norme procedurali, il momento in cui si chiude la procedura di registrazione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 26 novembre 2008, causa T‑100/06, Rajani/UAMI – Artoz-Papier (ATOZ), non pubblicata nella Raccolta, punto 36].

32 Ne consegue che, in assenza di una disposizione pertinente nel regolamento n. 40/94 o nella direttiva 89/104, per determinare la data di registrazione di un marchio nazionale anteriore occorre riferirsi alla normativa nazionale dello Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenza ATOZ, cit., punto 35).

33 Nel caso di specie, per determinare il dies a quo del periodo di cinque anni di registrazione del marchio nazionale anteriore FOCUS, occorreva, come la ricorrente ha d’altronde riconosciuto all’udienza, far riferimento alla normativa tedesca, dato che il marchio nazionale anteriore FOCUS era stato registrato in Germania.

34 È pacifico che, in Germania, un marchio registrato può essere oggetto, successivamente alla sua registrazione, di un procedimento di opposizione. In tal caso, l’art. 26, n. 5, del Markengesetz prevede che, «quando l’utilizzazione di un marchio è richiesta nei cinque anni che decorrono dalla data della sua registrazione, nell’ipotesi in cui venga proposta opposizione alla registrazione di un marchio, la data di registrazione è sostituita dalla data di chiusura del procedimento di opposizione».

35 Ne consegue che, nel caso di specie, dato che il marchio nazionale anteriore FOCUS è stato oggetto di diversi procedimenti di opposizione in Germania, la sua data di registrazione deve essere sostituita dalla data di chiusura dei procedimenti di opposizione, vale a dire il 13 gennaio 2004, ai fini della determinazione del dies a quo del periodo di cinque anni di registrazione.

36 Tale conclusione non può essere inficiata dall’argomento della ricorrente secondo il quale la data del 13 gennaio 2004 dovrebbe essere assunta solo per i prodotti e servizi oggetto del marchio nazionale anteriore FOCUS nei confronti dei quali erano stati proposti in Germania procedimenti di opposizione.

37 Occorre infatti rilevare, in limine, che, come indicato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, l’art. 26, n. 5, del Markengesetz non opera una distinzione a seconda che il procedimento di opposizione nazionale riguardi o meno taluni prodotti o servizi oggetto del marchio nazionale anteriore. La ricorrente non può pertanto fondarsi sul tenore di tale disposizione per sostenere che dovrebbe essere operata una distinzione a seconda che i prodotti e i servizi siano stati o meno oggetto del procedimento di opposizione nazionale.

38 Risulta poi da decisioni dei giudici tedeschi, richiamate nella decisione impugnata e fatte valere dall’UAMI nel suo controricorso, decisioni nelle quali sono interpretate le disposizioni dell’art. 26, n. 5, del Markengesetz, che il fatto che il procedimento di opposizione nazionale riguardi taluni prodotti o servizi oggetto del marchio anteriore è irrilevante quanto alla determinazione del dies a quo del periodo di cinque anni di registrazione, il quale, secondo tale giurisprudenza, è costituito in ogni caso dalla data di chiusura dei procedimenti di opposizione nazionali presentati contro il marchio anteriore [sentenza dell’Oberlandesgericht München 18 aprile 2002 (MICRO FOCUS) e sentenza Bundespatentgericht 10 luglio 2003 (AMS)]. Secondo i giudici tedeschi, il marchio anteriore registrato in Germania costituisce, con i prodotti e servizi che ne costituiscono l’oggetto, un «concetto commerciale unitario». Non può pertanto imporsi al suo titolare di fornire la prova della seria utilizzazione del marchio unicamente riguardo a taluni prodotti e servizi tutelati dal marchio anteriore (v., in tal senso, sentenza dell’Oberlandesgericht München 18 aprile 2002, cit.). Si deve aggiungere che, pur contestando l’interpretazione del diritto tedesco esposta nelle due decisioni dei giudici tedeschi sopra menzionate, la ricorrente non invoca alcuna decisione giurisdizionale tedesca che sostenga una diversa interpretazione.

39 Risulta dalle suesposte considerazioni che la commissione di ricorso ha correttamente affermato che il periodo di cinque anni di registrazione del marchio nazionale anteriore FOCUS aveva iniziato a decorrere solo il 13 gennaio 2004, sicché l’interveniente non era tenuta a provare la seria utilizzazione di detto marchio.

40 Ciò considerato, va respinto in quanto inconferente l’argomento della ricorrente secondo il quale, anche se l’opposizione proposta nell’ambito del procedimento nazionale configurasse un giusto motivo per il non uso, tale motivo sarebbe valido soltanto per i prodotti e servizi che sono stati effettivamente oggetto dell’opposizione.

41 Quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale l’interveniente si sarebbe resa responsabile di manovre al fine di non dover provare la seria utilizzazione del proprio marchio, è giocoforza rilevare che esso si fonda su affermazioni non supportate da elementi di prova.

42 Risulta da tutte le suesposte considerazioni che il motivo attinente alla violazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

43 A termini dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione include il rischio di associazione con il marchio anteriore.

44 Secondo la giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico destinatario ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 30‑33, e 13 settembre 2010, causa T‑366/07, Procter & Gamble/UAMI – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE), non pubblicata nella Raccolta, punto 49].

45 Nel caso di specie, i segni da porre a raffronto sono, da una parte, il marchio nazionale anteriore FOCUS e, dall’altra, il marchio comunitario richiesto ACNO FOCUS. Infatti, mentre l’opposizione si fondava sul marchio nazionale anteriore FOCUS nonché sulla domanda di marchio comunitario FOCUS, nella decisione impugnata la commissione di ricorso si è fondata unicamente sul marchio nazionale anteriore FOCUS, il che è pacifico tra le parti. Pertanto, per determinare se sussista un rischio di confusione tra i segni in conflitto, l’esame deve limitarsi al raffronto del marchio nazionale anteriore FOCUS con il marchio richiesto ACNO FOCUS.

Sul pubblico di riferimento

46 Poiché il marchio anteriore FOCUS è un marchio nazionale registrato in Germania, occorre tener conto, ai fini dell’analisi del rischio di confusione, del punto di vista del pubblico tedesco, quale accertato dalla commissione di ricorso.

47 La ricorrente fa valere che la decisione impugnata non contiene alcuna indicazione quanto al livello di attenzione del pubblico di riferimento. Orbene, i consumatori di cosmetici e prodotti per il trucco, che sarebbero quasi esclusivamente donne, manifesterebbero un livello di attenzione elevato per tali prodotti e sarebbero abituati a rilevare le differenze tra i diversi marchi.

48 Secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi, normalmente informato e ragionevolmente attento ed accorto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale 13 febbraio 2007, causa T‑256/04, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), Racc. pag. II‑449, punto 42, e giurisprudenza ivi citata].

49 In considerazione della natura dei prodotti interessati, vale a dire i cosmetici e i prodotti per il trucco, si deve ritenere che il pubblico di riferimento sia costituito da consumatori medi normalmente informati e ragionevolmente attenti ed accorti [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 8 luglio 2009, causa T‑240/08, Procter & Gamble/UAMI – Laboratorios Alcala Farma (oli), non pubblicata nella Raccolta, punto 27, e 11 novembre 2009, causa T‑150/08, REWE-Zentral/UAMI – Aldi Einkauf (Clina), non pubblicata nella Raccolta, punto 33], sicché l’attenzione del pubblico di riferimento non può essere considerata superiore a quella di cui detto pubblico darebbe prova in materia di prodotti di consumo corrente.

50 Conseguentemente, l’argomento della ricorrente deve essere respinto.

Sul raffronto dei prodotti e dei segni in causa

51 I due segni in conflitto riguardano i cosmetici e i prodotti per il trucco. I prodotti in oggetto sono pertanto identici, come la commissione di ricorso ha indicato nella decisione impugnata senza che le parti lo contestino.

52 Quanto al raffronto dei segni, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti rilevanti [sentenze del Tribunale 26 gennaio 2006, causa T‑317/03, Volkswagen/UAMI – Nacional Motor (Variant), non pubblicata nella Raccolta, punto 46, e 8 settembre 2010, causa T‑369/09, Quinta do Portal/UAMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), non pubblicata nella Raccolta, punto 21].

53 La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza della Corte 12 giugno 2007, causa C‑334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I‑4529, punto 35, e la giurisprudenza ivi citata).

54 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto presentasse «un livello medio, se non addirittura superiore, di similitudine» con il marchio anteriore, riprodotto esattamente con l’aggiunta dell’elemento «acno». La commissione medesima ha rilevato che l’elemento «acno», molto vicino foneticamente al termine tedesco «akne», faceva allusione a una caratteristica dei prodotti, vale a dire il trattamento dei problemi di acne, e che esso non poteva essere quindi distintivo. Pertanto, il termine «focus», che non farebbe allusione ad alcuna caratteristica dei prodotti cosmetici, sarebbe l’elemento dominante del segno ACNO FOCUS. La commissione di ricorso ha aggiunto che la regola secondo la quale il consumatore presta maggiore attenzione all’inizio del segno non trova applicazione meccanica, dal momento che, nel caso in cui la parte iniziale di un marchio sia solo descrittiva dei prodotti interessati, il consumatore vi presterebbe solo un’attenzione ridotta. La commissione di ricorso ha concluso che l’acquirente tedesco di prodotti cosmetici potrebbe facilmente ritenere che il segno ACNO FOCUS sia la denominazione con la quale l’opponente, titolare del marchio anteriore, ha iniziato a mettere in commercio una nuova linea di prodotti per il trattamento dell’acne.

55 La ricorrente sostiene che il marchio richiesto e il marchio anteriore non siano simili e che la commissione di ricorso abbia erroneamente concluso nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione tra di essi.

56 Occorre rilevare che il marchio anteriore è costituito dall’unico elemento denominativo «focus», mentre il marchio richiesto è composto da due elementi denominativi, «acno» e «focus». I due segni in conflitto possiedono, pertanto, un elemento comune «focus», ove l’elemento «acno» costituisce la componente che li differenzia.

57 Sussiste conflitto tra le parti quanto alla questione dell’importanza da attribuire agli elementi «acno» e «focus» del marchio richiesto. Secondo la ricorrente, l’elemento «acno», che occupa la prima posizione, attira l’attenzione. Inoltre, esso non sarebbe descrittivo dei prodotti in questione, dato che i cosmetici e i prodotti per il trucco non comprendono solo i prodotti relativi al trattamento dell’acne. Secondo l’UAMI e l’interveniente, «focus» sarebbe l’elemento dominante del marchio richiesto, ove l’elemento «acno» sarebbe descrittivo di una delle caratteristiche dei prodotti in questione, vale a dire il trattamento dell’acne.

58 Si deve rilevare che l’elemento «acno» del marchio richiesto può rinviare, per il pubblico di riferimento, al termine tedesco «akne» e può, pertanto, essere associato ai prodotti relativi al trattamento dell’acne. Occorre rilevare, al riguardo, che la ricorrente non esclude completamente un siffatto legame, limitandosi in effetti ad osservare che i cosmetici e i prodotti per il trucco non ricomprendono solo i prodotti per il trattamento dell’acne, sicché si dovrebbe ritenere che l’elemento «acno» presenti un carattere descrittivo con riguardo ad almeno una parte dei prodotti di cui alla domanda di marchio. Orbene, secondo la giurisprudenza, il fatto che un segno sia descrittivo solo di una parte dei prodotti o dei servizi appartenenti ad una categoria menzionata come tale nella domanda di registrazione non impedisce che sia negata la registrazione di tale segno. Infatti, se, in un caso siffatto, il segno di cui trattasi fosse registrato come marchio comunitario per la categoria in questione, nulla impedirebbe al suo titolare di utilizzarlo anche per prodotti e servizi di tale categoria per i quali è descrittivo [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑355/00, DaimlerChrysler/UAMI (TELE AID), Racc. pag. II‑1939, punto 40, e 9 luglio 2008, causa T‑304/06, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Racc. pag. II‑1927, punto 92].

59 Inoltre, l’elemento «acno» non consente di deviare l’attenzione dall’elemento «focus» in misura tale da modificare sufficientemente il modo in cui il pubblico percepirà detto marchio. Infatti, dato che l’elemento «acno» è descrittivo di almeno una parte dei prodotti di cui alla domanda di marchio, occorre tener conto del fatto che i consumatori accorderanno probabilmente a tale elemento un’importanza minore, non possedendo tale elemento la capacità di indicare l’origine commerciale dei prodotti in questione. Conseguentemente, complessivamente considerata, l’impressione prodotta dal marchio richiesto è dominata dall’elemento «focus», sicché l’elemento «acno» risulta con minore evidenza nell’immagine di tale marchio di cui il pubblico di riferimento serba il ricordo, riguardo ai prodotti di cui alla domanda di marchio.

60 Dalle suesposte considerazioni risulta che, quanto al marchio richiesto, l’elemento «acno» non riveste un’importanza maggiore dell’elemento «focus». Al contrario, come correttamente indicato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, l’elemento «focus» costituisce l’elemento dominante.

61 Per quanto riguarda, peraltro, l’argomento della ricorrente secondo cui la parte iniziale di un segno sarebbe rilevante nell’impressione complessiva prodotta dal segno stesso [sentenze del Tribunale 16 marzo 2005, causa T‑112/03, L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II‑949, punti 64 e 65, e 16 dicembre 2008, causa T‑357/07, Focus Magazin Verlag/UAMI – Editorial Planeta (FOCUS Radio), non pubblicata nella Raccolta, punto 36], va rammentato che tale considerazione non può valere sempre e non può, ad ogni modo, rimettere in questione il principio per cui l’esame della somiglianza dei marchi deve tenere conto dell’impressione complessiva prodotta da tali marchi, dato che il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non procede a un esame dei suoi differenti dettagli [sentenze del Tribunale 16 maggio 2007, causa T‑158/05, Trek Bicycle/UAMI – Audi (ALLTREK), non pubblicata nella Raccolta, punto 70 e PORTO ALEGRE, cit., punto 29].

62 È alla luce di tale valutazione che deve essere esaminato il grado di similitudine sussistente tra i due segni in conflitto.

63 Sul piano visivo, i segni in conflitto sono di differente lunghezza e composti di un diverso numero di parole, sicché non si può concludere nel senso della loro identità. Si deve tuttavia ritenere che sussiste tra di essi, su tale piano, una certa similitudine, in quanto il marchio richiesto e il marchio anteriore possiedono in comune l’elemento «focus».

64 Nemmeno sul piano fonetico può concludersi nel senso dell’esistenza di un’identità tra i segni in questione, ove l’elemento «acno» del marchio richiesto concorre a differenziare foneticamente i due segni in conflitto. Infatti, è giocoforza rilevare che sussiste una differenza di pronuncia tra il marchio anteriore, particolarmente breve (due sillabe), e il marchio richiesto (quattro sillabe). Tuttavia, in ragione della pronuncia comune del termine «focus» nei due marchi, può ritenersi che sussista una certa similitudine fonetica tra i due segni complessivamente considerati [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 11 dicembre 2008, causa T‑90/06, Tomorrow Focus/UAMI – Information Builders (Tomorrow Focus), non pubblicata nella Raccolta, punto 34].

65 Sul piano concettuale, i due marchi sono abbastanza vicini dal momento che fanno entrambi riferimento, con l’uso del termine «focus», all’idea di «concentrazione intellettuale» o di «focalizzazione» [v., in tal senso, sentenze del Tribunale Tomorrow Focus, cit., punto 35, e 16 maggio 2007, causa T‑491/04, Merant/UAMI – Focus Magazin verlag (FOCUS), non pubblicata nella Raccolta, punto 57]. Si deve presumere che, grazie a tale elemento comune, il pubblico tedesco stabilirà un nesso concettuale tra i due marchi. Infatti, sebbene il significato del marchio richiesto possa essere considerato più preciso in quanto l’elemento «acno» può rinviare al termine «akne», detto marchio non è concettualmente distante dal marchio anteriore sicché, per il pubblico di riferimento, il marchio richiesto potrebbe essere inteso come una variante di FOCUS.

66 Va rilevato, infine, che la sentenza del Tribunale 22 giugno 2005, (causa T‑34/04, Racc. pag. II‑2401), Plus/UAMI – Bälz e Hiller (Turkish Power) invocata dalla ricorrente, non consente di rimettere in discussione tale conclusione relativa alla similitudine dei segni in conflitto. Nella causa sfociata nella menzionata sentenza, il Tribunale ha affermato che, nel suo complesso, il significato del segno Turkish Power si discostava dal messaggio contenuto nel solo elemento denominativo «power» del marchio nazionale anteriore in base al rilievo che, in particolare, l’elemento figurativo del marchio richiesto aggiungeva una connotazione distinta al mero concetto di potenza veicolato dall’elemento denominativo «power» del marchio anteriore. Esso ha parimenti rilevato differenze sensibili sul piano visivo e fonetico tra il marchio figurativo richiesto e il marchio denominativo anteriore. Orbene, nel caso di specie, come rilevato supra, non solo il marchio richiesto e il marchio anteriore sono meramente denominativi, ma essi presentano anche una certa similitudine sul piano visivo e fonetico.

67 Risulta da tutte le suesposte considerazioni che la conclusione della commissione di ricorso, secondo la quale i segni in conflitto sono simili, deve essere confermata.

Sul rischio di confusione

68 La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può, infatti, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 17, e sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, Mast‑Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e a.), Racc. pag. II‑5409, punto 74].

69 È stata già rilevata, supra, la sussistenza di una certa somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto. Inoltre, occorre ricordare che i prodotti in questione sono identici.

70 Dalle suesposte considerazioni, in particolare dal fatto che il pubblico di riferimento memorizza solo un’immagine imperfetta dei marchi in causa [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 28 ottobre 2010, causa T‑131/09, Farmeco/UAMI – Allergan (BOTUMAX), non pubblicata nella Raccolta, punto 36], ragion per cui il loro elemento comune, il termine «focus», genera una certa somiglianza tra di essi, nonché dall’interdipendenza dei diversi fattori da prendere in considerazione, risulta che correttamente la commissione di ricorso ha concluso nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione tra i due segni in conflitto.

71 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, senza che occorra pronunciarsi sul secondo capo della domanda della ricorrente, inteso al rigetto dell’opposizione presentata dall’interveniente avverso la registrazione del marchio richiesto.

Sulle spese

72 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Lancôme parfums et beauté & Cie è condannata alle spese.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 aprile 2011.

Firme