Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, un marchio di per sé descrittivo e non distintivo che sia stato registrato in violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 207/2009 non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Infatti, come rilevato in sostanza nella sentenza del 28 settembre 2016, European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T‑476/15, il procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’articolo 52 del regolamento n. 207/2009 rinvia direttamente agli impedimenti assoluti alla registrazione previsti all’articolo 7 del medesimo regolamento nonché all’eccezione di acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso che li attenua, considerato che l’unica eventuale differenza sostanziale tra i due procedimenti riguarda il momento in cui l’acquisizione di siffatto carattere distintivo deve essere valutata. A tale riguardo, nella sentenza del 15 dicembre 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Forma di una tavoletta di cioccolato), T‑112/13, il Tribunale ha confermato che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità per impedimenti assoluti alla registrazione, il titolare del marchio contestato poteva o provare che quest’ultimo aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso prima della sua registrazione o provare che esso aveva acquisito tale carattere tra la sua registrazione e la data della domanda di dichiarazione di nullità.

Quanto al territorio in cui deve essere accertato il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso affinché operino le eccezioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, occorre rammentare che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento (divenuto articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), il marchio dell’Unione europea ha carattere unitario, il che implica che esso produce i medesimi effetti in tutta l’Unione. Dal carattere unitario del marchio dell’Unione europea discende che, per essere ammesso alla registrazione, un segno deve essere dotato di carattere distintivo in tutta l’Unione. Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), la registrazione di un marchio deve essere negata se esso è privo di carattere distintivo in una parte dell’Unione. Di conseguenza, è necessario dimostrare l’acquisizione, mediante l’uso, del carattere distintivo in tutto il territorio in cui il marchio era ab initio privo di un tale carattere, tenendo conto che tale territorio può essere costituito, eventualmente, da un unico Stato membro. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato che sarebbe eccessivo pretendere che la prova dell’acquisizione di un carattere distintivo sia fornita con riferimento a ciascun singolo Stato membro. Al riguardo, non si può escludere che l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso in taluni Stati membri sia traslata ad altri Stati membri, purché elementi oggettivi e attendibili consentano di affermare che tali mercati sono paragonabili sotto il profilo della percezione del marchio contestato da parte del pubblico di riferimento.

Il riconoscimento dell’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio richiede che almeno una quota rilevante del pubblico di riferimento identifichi, grazie al marchio, i prodotti o i servizi interessati come provenienti da un’impresa determinata. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso può considerarsi soddisfatta non possono essere unicamente determinate sulla base di dati generali e astratti. Occorre tener conto di fattori come la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali.

Si deve altresì rammentare che, secondo giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve essere valutato anche con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali viene chiesta e ottenuta la registrazione del marchio, prendendo in considerazione la presunta percezione di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, della categoria dei prodotti o dei servizi in questione.

Dalla giurisprudenza si evince altresì che la prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso non può essere fornita con dati isolati, come la semplice produzione dei volumi di vendita dei prodotti o dei servizi interessati e di materiale pubblicitario. Allo stesso modo, neppure il semplice fatto che il segno sia stato utilizzato nel territorio dell’Unione da un certo tempo è sufficiente a dimostrare che il pubblico destinatario dei prodotti o dei servizi interessati lo percepisca come un’indicazione di origine commerciale.

A tal riguardo, la dimostrazione dell’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso deve essere effettuata grazie all’«uso del marchio in quanto marchio», vale a dire l’uso del marchio finalizzato all’identificazione, da parte degli ambienti interessati, dei prodotti o servizi oggetto del marchio come provenienti dall’impresa che li utilizza.

(v. punti 27‑30)