IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 233/7

Impugnazione proposta il 15 luglio 2009 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 29 aprile 2009, causa T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-265/09 P)

2009/C 233/11

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: avv. G. Schneider)

Altra parte nel procedimento: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la sentenza impugnata;

— respingere il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 novembre 2006, pratica R 808/2006-4, e in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

— condannare la convenuta alle spese tanto del procedimento in primo grado quanto del giudizio di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale di primo grado che ha annullato la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 novembre 2006, relativa al rigetto della domanda della convenuta di registrazione del segno «α» come marchio comunitario. Secondo il Tribunale, la commissione di ricorso, deducendo l’assenza di carattere distintivo del segno depositato dalla sola mancanza di alterazioni o di ornamenti grafici rispetto al carattere di scrittura standard Times New Roman, senza procedere a un esame concreto della sua attitudine a distinguere, nel pubblico di riferimento, i prodotti in oggetto da quelli provenienti dai concorrenti della ricorrente, avrebbe erroneamente applicato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»).

A sostegno del ricorso viene addotta la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario. Secondo l’UAMI, il Tribunale avrebbe interpretato tale disposizione in modo erroneo sotto tre profili.

In primo luogo, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale, per l’analisi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario non sarebbe sempre necessario accertare il carattere distintivo di un segno nell’ambito di un esame concreto di specifici prodotti. Per singole categorie di segni (ad esempio: segni tridimensionali, marchi di colore, slogan, nomi di dominio), la giurisprudenza avrebbe ammesso un esame del carattere distintivo concreto ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario sulla base delle affermazioni generali sulla percezione dei consumatori e il loro condizionamento e tuttavia, spesso, avrebbe rinunciato a un esame concreto dei prodotti e servizi cui la domanda di registrazione si riferisce. La giurisprudenza avrebbe parimenti riconosciuto che, di norma, per alcune categorie di segni, un carattere distintivo concreto potrebbe essere acquisito soltanto sulla base dell’uso.

In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe considerato che l’esame del carattere distintivo rappresenterebbe una decisione previsionale e, quindi, avrebbe sempre carattere dubitativo.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe ignorato la ripartizione degli oneri di allegazione nell’ambito dell’analisi dell’art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento sul marchio comunitario, ritenendo che l’UAMI debba sempre dimostrare l’assenza di carattere distintivo di un segno depositato attraverso il riferimento a elementi concreti. Il procedimento di registrazione sarebbe un procedimento amministrativo e non un procedimento in contraddittorio, nel quale l’UAMI sarebbe tenuto a fornire la prova al richiedente degli impedimenti alla registrazione. Laddove un ricorrente faccia valere il carattere distintivo di un marchio richiesto in contrasto con il giudizio dell’UAMI, spetterebbe quindi ad esso fornire indicazioni concrete e comprovate che consentano di accertare che il marchio richiesto sia munito di un carattere distintivo intrinseco, ovvero di un carattere distintivo acquisito per effetto dell’uso.