Pertanto, da una lettura in combinato disposto degli articoli 15, 42, paragrafo 2, 51, paragrafo 1, e 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, si può dedurre che, nel contesto di una procedura di decadenza di un marchio, è al titolare di quest’ultimo, e non all’Ufficio attivo d’ufficio, che incombe, in via di principio, dimostrare l’uso effettivo di tale marchio.

È difatti pacifico che detto titolare è colui che meglio può, se non, in taluni casi, essere l’unico in grado di fornire la prova di atti concreti tali da consentire di suffragare l’affermazione di aver fatto un uso effettivo del proprio marchio o di esporre i motivi legittimi per il mancato uso dello stesso. Analogo ragionamento vale segnatamente rispetto ai documenti idonei a dimostrare un uso siffatto, dei quali la regola 22, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95 riporta un elenco esemplificativo, come imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali.

In terzo luogo, il principio, di cui danno incidentalmente atto gli articoli 42, paragrafo 2, e 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, secondo il quale spetta al titolare del marchio anteriore addurre la prova dell’uso effettivo del medesimo, si limita in realtà a tradurre quanto postulano il buon senso e un elementare imperativo di efficacia della procedura.

Per contro, la circostanza che ogni incidente procedurale di tale natura sia per ipotesi escluso nell’ambito di una procedura di decadenza giustifica ampiamente che, sebbene l’articolo 57 del regolamento n. 207/2009 riguardi tanto le procedure di decadenza quanto le procedure d’annullamento, una disposizione come quella ex paragrafo 2 del menzionato articolo sia limitata a queste ultime procedure.

È in considerazione di un tale contesto procedurale, specifico delle procedure d’opposizione e di annullamento, che il legislatore dell’Unione ha previsto, al fine di consentire la soluzione di tali incidenti procedurali, i quali vanno risolti previamente rispetto al proseguimento del procedimento principale cui si collegano, che la prova del fatto che il marchio anteriore ha formato oggetto di un uso effettivo deve essere apportata dal titolare del medesimo e che, e in mancanza della stessa, l’opposizione o la domanda di nullità sono respinte.

Per contro, gli articoli 42 e 57 del medesimo regolamento costituiscono delle disposizioni di natura essenzialmente procedurale. Orbene, il paragrafo 2 di ognuno dei succitati articoli ha quale oggetto specifico l’inquadramento di situazioni assimilabili ad un incidente di procedura sollevato dalla convenuta che si propone di mettere in discussione la legittimazione del richiedente per proseguire il procedimento da questo avviato.

A tale proposito la circostanza che, diversamente dagli articoli 42, paragrafo 2, e 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento in parola non specifichi che la prova dell’uso effettivo o dell’esistenza di motivi legittimi per il mancato uso incombe a detto titolare, non può essere interpretata nel senso che il legislatore dell’Unione avrebbe inteso escludere tale principio relativo all’onere della prova dall’ambito della procedura di decadenza.

In secondo luogo, gli articoli 42, paragrafo 2, e 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 precisano esplicitamente che la prova dell’uso effettivo o dei motivi legittimi per il mancato uso incombe al titolare del marchio interessato, a pena del rigetto dell’opposizione o della domanda d’annullamento.

In primo luogo, come risulta dall’articolo 15 del regolamento n. 207/2009, allorché il titolare di un marchio comunitario non ne ha fatto un uso effettivo nell’Unione europea entro cinque anni dalla registrazione, questi si espone, salvo motivo legittimo per il mancato uso, alle sanzioni previste dal regolamento in parola, ossia, segnatamente, la decadenza dal diritto di marchio.

La regola relativa all’esame d’ufficio dei fatti da parte dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dettata dall’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario non è intesa ad essere applicata alla questione della prova dell’uso effettivo del marchio nel contesto di una procedura di decadenza dinanzi all’Ufficio.

L’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario dispone che l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può non tener conto dei fatti non invocati dalle parti o delle prove che esse non hanno prodotto in tempo utile.

Da tale disposto deriva che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 e che non è affatto proibito all’Ufficio tener conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti.

Precisando che quest’ultimo «può» decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, la menzionata disposizione conferisce, infatti, all’Ufficio un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o no tenere conto di tali fatti e prove.

Per quanto riguarda più specificamente la produzione di prove dell’uso effettivo del marchio nell’ambito di procedure di decadenza proposte sulla base dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, è d’uopo rilevare, innanzitutto, che il regolamento in parola non contiene disposizioni dirette a precisare il termine entro cui siffatte prove devono essere apportate.

Per contro, la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, in proposito prevede che l’Ufficio chieda al titolare del marchio comunitario la prova dell’uso del marchio nel corso di un periodo da esso precisato. Detta regola precisa parimenti, alla seconda frase, che se la prova dell’uso del marchio non viene fornita entro il termine stabilito dall’Ufficio, il marchio stesso viene revocato.

Se, è pur vero, dalla formulazione letterale di tale disposizione discende che, quando la prova dell’uso del marchio interessato non viene fornita entro il termine stabilito dall’Ufficio, la sanzione di decadenza deve in principio essere dichiarata d’ufficio da quest’ultimo, per contro siffatta conclusione non s’impone allorché elementi di prova di tale uso sono stati prodotti nel termine menzionato.

In casi del genere, difatti, e salvo che non appaia che tali elementi sono del tutto irrilevanti ai fini della dimostrazione dell’uso effettivo del marchio, la procedura è destinata a seguire il suo iter. L’Ufficio, infatti, come previsto dall’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, è in particolare tenuto ad invitare le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti. In tale contesto, se la decadenza del marchio è successivamente dichiarata, questa deriva non dall’applicazione della regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95, disposizione di carattere essenzialmente procedurale, ma esclusivamente dall’applicazione delle disposizioni sostanziali di cui agli articoli 51, paragrafo 1, e 57 del regolamento n. 207/2009.

Da quanto precede discende in particolare che, come ricordato al punto 77 della presente sentenza, la presentazione di prove dell’uso del marchio le quali si aggiungano a prove esse stesse prodotte entro il termine impartito dall’Ufficio, in forza della regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95, permane possibile dopo la scadenza di detto termine, e che non è affatto proibito per l’Ufficio tenere conto delle prove complementari così tardivamente prodotte.

In tali condizioni la regola 40, paragrafo 5, del regolamento n. 2868/95 non era idonea ad impedire l’esercizio, da parte della commissione di ricorso, del potere di valutazione conferitole in via di principio dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, al fine di prendere eventualmente in considerazione delle prove complementari prodotte dinanzi ad essa.

(v. punti 76-80, 82, 86-88, 90)