Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 24 ottobre 1996. - Phytheron International SA contro Jean Bourdon SA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de commerce de Pontoise - Francia. - Artt. 30 e 36 del Trattato CE - Direttiva sui marchi - Prodotto fitosanitario - Importazione parallela - Esaurimento. - Causa C-352/95.



raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01729



Conclusioni dell avvocato generale

1 Il presente procedimento, che perviene come domanda di pronuncia pregiudiziale dal Tribunal de commerce di Pontoise, solleva questioni di principio sull'esaurimento del diritto del titolare di marchio in base al diritto comunitario.

I fatti e le questioni sottoposte

2 Pochissime sono le informazioni contenute nell'ordinanza di rinvio. I fatti, come esposti in tale ordinanza, sono i seguenti.

3 Nel giugno 1994 una società denominata SA Jean Bourdon (in prosieguo: la «Jean Bourdon») inoltrava un ordinativo d'acquisto di 3 000 litri di Previcur N, un pesticida a base di propamocarbe idrocloruro, che era stato importato dalla Germania in Francia, ma proveniva dalla Turchia. In base all'ordinanza di rinvio «non è contestato il fatto che tale prodotto proviene dalla società di diritto tedesco Schering, consociata del gruppo chimico tedesco Hoechst, che fa fabbricare tale prodotto da un'altra consociata in Turchia e lo importa in Germania».

4 Prima della consegna la Jean Bourdon annullava il suo ordinativo. Dall'ordinanza di rinvio risulta che la Jean Bourdon sosteneva che l'importazione in Francia di prodotti fito-sanitari originari di paesi terzi non era consentita in tale Stato senza il consenso del titolare del marchio, che a sua conoscenza tale consenso non sussisteva e che se avesse acquistato tale prodotto si sarebbe esposta ad un'azione da parte del titolare per violazione del suo marchio. La Phytheron adiva quindi le vie legali contro la Jean Bourdon per inadempimento contrattuale.

5 Secondo il giudice nazionale, in base al diritto francese solo il titolare del marchio o un suo licenziatario può commercializzare un prodotto recante un marchio registrato in Francia. La Jean Bourdon sosteneva che la commercializzazione del prodotto, non essendo stata autorizzata dal titolare del marchio o da un suo licenziatario, era quindi illecita e l'obbligo di acquistare quei prodotti non poteva pertanto essere eseguito. La Phytheron tuttavia faceva presente che il diritto comunitario prevale su ogni normativa nazionale con esso incompatibile e che, in base al diritto comunitario, quando un prodotto è lecitamente importato e commercializzato in uno Stato membro (in questo caso la Germania) esso può circolare liberamente all'interno dell'Unione europea (e quindi in Francia). Secondo l'ordinanza di rinvio, la Phytheron ha sostenuto che, quando un prodotto «la cui origine di fabbricazione turca non è contestata perviene in Germania, vi acquisisce un diritto di libera circolazione in applicazione del sistema dell'esaurimento internazionale». Il giudice nazionale non fornisce ulteriori chiarimenti sugli argomenti delle parti o sull'applicazione di tali argomenti ai fatti.

6 Ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall'interpretazione delle norme comunitarie relative al principio della libera circolazione delle merci recanti marchi commerciali, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte per una pronuncia in via pregiudiziale le seguenti questioni:

«1) Se un prodotto, il cui marchio è protetto, regolarmente acquistato da un commerciante di uno Stato membro A in uno Stato membro B in cui esso è omologato e smerciato con lo stesso marchio, possa essere lecitamente importato dallo Stato membro B e messo in commercio nello Stato membro A qualora si tratti:

- di un prodotto autentico che non ha subito alcuna trasformazione;

- il cui imballaggio non è stato modificato, ad eccezione dell'aggiunta sull'etichetta di talune menzioni destinate ad adempiere gli obblighi di legge nello Stato membro A;

- mentre esso è altresì omologato nello Stato membro A.

2) Se un divieto fondato sulla normativa del diritto dei marchi dello Stato membro A violi l'art. 30 del Trattato».

7 In sintesi, pertanto, dalle informazioni contenute nell'ordinanza di rinvio e dal modo in cui le questioni sono formulate risulta che la situazione di fatto era la seguente. Il prodotto Previcur N «proviene [proveniva]» dalla società tedesca Schering (la quale presumibilmente quindi deteneva il marchio per il Previcur N in Germania). La Schering tuttavia non fabbricava essa stessa il prodotto. In realtà esso era fabbricato in Turchia da una società facente parte dello stesso gruppo della Schering. Esso era quindi importato (e, a mio parere, di conseguenza commercializzato) in Germania dalla Schering (o almeno da una società consociata). La Phytheron acquistava un certo quantitativo del prodotto e lo importatva dalla Germania in Francia. Essa concludeva un contratto con la Jean Bourdon per la vendita di 3 000 litri del prodotto importato. La Jean Bourdon tuttavia annullava il suo ordinativo poiché temeva che il titolare del marchio Previcur N in Francia si sarebbe opposto alla commercializzazione del prodotto in Francia.

8 Non sono forniti dettagli sulla struttura di gruppo delle società. Tuttavia sembra sottinteso che sia la Schering sia la consociata turca del gruppo Hoechst fossero all'epoca dei fatti sotto il controllo della società madre del gruppo Hoechst. Sembra implicito anche che titolare del marchio in Francia fosse o la Schering o una società consociata della Schering e controllata da tale società madre.

9 La Commissione sostiene che non è del tutto chiaro se la specifica partita di prodotti di cui trattasi (cioè i 3 000 litri) fosse importata nella Comunità (Germania) da un membro del gruppo Hoechst o se fosse importata da un terzo e il gruppo Hoechst avesse semplicemente importato altre partite. Tuttavia, benché l'ordinanza di rinvio faccia riferimento al principio dell'esaurimento internazionale di diritti - in base al quale, se il titolare di un marchio presta il suo consenso alla commercializzazione del suo prodotto in qualsiasi altro paese, non può opporsi alla successiva importazione di quei prodotti da parte di un terzo -, non vi è alcuna indicazione nei fatti esposti nell'ordinanza di rinvio che qualcuno al di fuori del gruppo Hoechst abbia importato la partita in questione nella Comunità. A mio parere tuttavia si deve presumere in base all'ordinanza di rinvio che la partita di cui trattasi sia stata importata nella Comunità dal titolare del marchio o almeno da una società consociata posta sotto il suo controllo generale.

10 In seguito all'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale ha scritto una lettera da cui traspare una versione leggermente diversa dei fatti. Egli ha affermato che i prodotti di cui è causa circolavano lecitamente in Germania per il solo motivo che tale paese applicava il principio dell'esaurimento internazionale dei diritti, che comporta che i beni di cui trattasi erano in effetti importati da un terzo. Inoltre, la Phytheron nelle sue osservazioni fa ulteriori affermazioni che in parte sono incompatibili con quanto esposto nell'ordinanza di rinvio e in parte sono a suo sostegno. La Phytheron afferma in particolare di aver acquistato la partita di prodotti di cui trattasi da una società denominata Chembico GmbH, che aveva acquistato i prodotti in Turchia dalla consociata turca del gruppo Hoechst.

11 Sia dalla successiva lettera del giudice nazionale sia dalle osservazioni della Phytheron risulta quindi che almeno la partita di prodotti di cui trattasi può essere stata commercializzata nella Comunità senza l'esplicito consenso del titolare del marchio. In tal caso, la questione che sorge è se, nel caso in cui i prodotti siano stati liberamente in circolazione in uno Stato membro semplicemente a causa dell'applicazione da parte di tale Stato del principio dell'esaurimento internazionale dei diritti, il titolare del marchio possa impedire la commercializzazione di tali prodotti in altri Stati membri sulla base del suo diritto di marchio in quegli altri Stati nonché la questione se sia rilevante nell'esaminare tale punto il fatto che, sebbene il titolare del marchio non avesse prestato il suo consenso all'importazione nella Comunità della specifica partita di cui trattasi, egli aveva tuttavia acconsentito all'importazione di altre partite.

12 A mio parere, tuttavia, i fatti bisogna considerarli così come esposti nell'ordinanza di rinvio. Le informazioni fornite e le questioni sollevate nelle ordinanze di rinvio non solo devono permettere alla Corte di dare risposte utili, ma altresì devono dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea (1). Nella presente causa essi non hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni scritte sui fatti esposti nella successiva lettera del giudice nazionale e nelle osservazioni della Phytheron. Tuttavia, poiché la convenuta nella causa dinanzi al giudice nazionale, la Jean Bourdon, non ha presentato osservazioni, non è chiaro se sia accolta la versione dei fatti fornita dalla Phytheron. I fatti e le questioni devono pertanto essere accettati così come esposti sopra nei paragrafi 3-9.

Ricevibilità

13 Il governo francese sostiene che l'ordinanza di rinvio è irricevibile poiché le informazioni in essa contenute sono incomplete. Esso fa presente che dall'ordinanza non risulta chi detiene il marchio Previcur N, se i prodotti in causa fossero commercializzati in Germania dal titolare del marchio o con il suo consenso e cosa esattamente si intenda con il riferimento, nella prima questione sottoposta, all'aggiunta sull'etichetta di talune menzioni destinate ad adempiere gli obblighi imposti nello Stato membro in cui i prodotti sono stati importati.

14 Come ho già detto precedentemente, tuttavia, ritengo che risulti implicitamente dall'ordinanza di rinvio che il marchio è detenuto sia in Germania sia in Francia nell'ambito del gruppo Hoechst e che il titolare del marchio o un'altra società di tale gruppo abbia commercializzato i prodotti in Germania. Per motivi che spiegherò più avanti,(2) ciò costituisce un'informazione sufficiente circa la titolarità del marchio. Inoltre non è stato fatto presente che le menzioni aggiunte all'etichetta fossero tali da ledere i diritti del titolare del marchio, di modo che non ritengo che fossero necessari ulteriori dettagli circa la natura di queste menzioni.

15 In considerazione delle informazioni successivamente fornite dalla lettera del giudice nazionale si potrebbe anche obiettare che una pronuncia sulle questioni sollevate dal giudice nazionale nell'ordinanza di rinvio non sia necessaria per la soluzione della controversia (3). Tuttavia le informazioni contenute in tale lettera non sono sufficientemente chiare perché si possa dire con certezza che tale sia il caso. A mio parere tuttavia l'ordinanza di rinvio non può essere dichiarata irricevibile.

In diritto

16 Come osservato all'inizio, questo procedimento riguarda il principio dell'esaurimento del diritto di marchio: cioè il principio ben consolidato secondo cui il titolare di un marchio tutelato dalla normativa di uno Stato membro non può, come regola generale, basarsi su tale normativa per opporsi all'importazione o alla commercializzazione di un prodotto che è stato immesso sul mercato in un altro Stato membro da lui stesso o con il suo consenso (4).

17 Benché le questioni del giudice nazionale siano modellate sulla lettera dell'art. 30 del Trattato, il principio dell'esaurimento del diritto conferito dal marchio d'impresa è stato attualmente inserito nell'art. 7 della direttiva del Consiglio 89/104/CEE (in prosieguo: la «direttiva sui marchi») (5). Tale articolo era basato sulla precedente giurisprudenza della Corte sugli artt. 30 e 36 del Trattato e prevede che:

«1) Il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio d'impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2) Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

L'art. 7 è stato trasposto nel diritto francese mediante l'art. 15 III della legge 4 gennaio 1991, n. 91-7 (6).

18 Come la Corte ha dichiarato nella sua recente sentenza nella causa Bristol-Myers Squibb e a./Paranova (7), l'art. 7 della direttiva sui marchi «disciplina in modo completo la materia dell'esaurimento del diritto di marchio per quanto riguarda i prodotti messi in commercio nella Comunità». Tuttavia tale direttiva «deve essere interpretata alla luce delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, in particolare dell'art. 36» (8).

19 Come la Corte ha chiarito nella sentenza Ideal Standard (9), il principio dell'esaurimento del diritto «si applica quando il titolare del marchio nello Stato di importazione e il titolare del marchio nello Stato di esportazione sono identici ovvero quando, pur essendo persone distinte, sono collegati economicamente. Vi rientrano diverse situazioni: prodotti distribuiti dalla stessa impresa o su licenza della stessa ovvero da una società capogruppo o da una sua controllata ovvero ancora da un concessionario esclusivo» (10). La Corte ha aggiunto in tale causa che «va ancora sottolineato che l'elemento determinante è costituito dalla possibilità di un controllo della qualità dei prodotti e non dall'esercizio effettivo del controllo. Pertanto una legge nazionale che consentisse al licenziante di avvalersi della cattiva qualità dei prodotti del licenziatario per opporsi alla loro importazione dovrebbe essere disapplicata in quanto contraria agli artt. 30 e 36: se il licenziante tollera la fabbricazione di prodotti di cattiva qualità mentre ha i mezzi contrattuali per evitarlo, deve assumersene la responsabilità. Parimenti, se la fabbricazione dei prodotti è decentralizzata all'interno del medesimo gruppo societario e le consociate stabilite in ogni Stato membro fabbricano prodotti la cui qualità corrisponde alle specificità di ogni mercato nazionale, la legge nazionale che consentisse ad una società del gruppo di invocare queste differenze di qualità per opporsi nel suo territorio alla distribuzione di prodotti fabbricati da una consociata, andrebbe anch'essa disapplicata. Gli artt. 30 e 36 impongono che il gruppo subisca le conseguenze della sua scelta» (11).

20 Poiché si deve presumere, per i motivi sopra esposti (12), che i prodotti di cui trattasi nella presente causa siano stati commercializzati in Germania dal titolare del marchio in Germania o con il suo consenso e che tale marchio fosse detenuto sia in Germania sia in Francia dalla stessa società o almeno da consociate sottoposte allo stesso controllo generale, è quindi chiaro che l'applicazione del principio dell'esaurimento del diritto di marchio alla presente causa non può essere esclusa per motivi attinenti alla separata titolarità del marchio in Germania ed in Francia. L'applicazione di tale principio alla presente causa è perciò soggetta solo all'esistenza di «motivi legittimi» ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi perché il titolare del marchio si opponga alla commercializzazione dei prodotti in Francia.

21 Nella prima questione proposta dal giudice nazionale si afferma che i prodotti di cui trattasi sono prodotti autentici che non hanno subito alcuna trasformazione o il cui imballaggio non è stato modificato «ad eccezione dell'aggiunta sull'etichetta di talune menzioni destinate ad adempiere gli obblighi di legge [dello Stato membro d'importazione]». Diversamente da casi quali Bristol-Myers Squibb e a./Paranova, tuttavia, nella presente causa il prodotto non ha subito alcuna trasformazione da parte dell'importatore parallelo né è stato reimballato come tale. Inoltre, contrariamente a quella causa, non si sostiene che il diritto del titolare del marchio sia stato leso dall'aggiunta di tali menzioni. Si deve pertanto presumere che non vi siano «motivi legittimi» perché il titolare del marchio si opponga all'importazione dei prodotti dalla Germania.

Conclusione

22 Di conseguenza ritengo che le questioni sottoposte alla Corte debbano essere risolte nel modo seguente:

«L'art. 7 della direttiva del Consiglio 89/104/CEE deve essere interpretato nel senso che, qualora: a) un prodotto sia importato in uno Stato membro A da uno Stato membro B; b) tale prodotto sia stato commercializzato nello Stato membro B dal titolare del marchio nello Stato membro B o con il suo consenso; c) il marchio sia detenuto in entrambi gli Stati membri dalla stessa società o da società consociate sottoposte allo stesso controllo generale; d) il prodotto non abbia subito all'atto della sua commercializzazione nello Stato membro A alcuna trasformazione, ad eccezione dell'aggiunta sull'etichetta di talune menzioni destinate ad adempiere gli obblighi di legge nello Stato membro A, ed e) non vi è niente che lasci supporre che il diritto del titolare del marchio sia stato leso dall'aggiunta di tali menzioni, né il titolare del marchio né il suo licenziatario possono far valere la normativa sui marchi dello Stato membro A per opporsi alla commercializzazione di tale prodotto in tale Stato membro».

(1) - V., ad esempio, ordinanza della Corte 2 febbraio 1996 nella causa C-257/95 Bresle (Racc. 1996, pag. I-233, punto 19).

(2) - Paragrafi 19 e 20.

(3) - V., ad esempio, causa C-286/88, Falciola (Racc. 1990, pag. I-191); causa C-343/90, Lourenço Dias (Racc. 1992, pag. I-4673); causa C-83/91, Meilicke (Racc. 1992, pag. I-4871); causa C-428/93, Monin Automobiles (Racc. 1994, pag. I-1707).

(4) - V., ad esempio, causa 16/74, Centrafarm/Winthorp (Racc. 1974, pag. 1183); causa C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik/Ideal Standard (Racc. 1994, pag. I-2789); sentenze 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a. (Racc. pag. I-3457); cause riunite C-71/94, C-72/94 e C-73/94, Eurim-Pharm (Racc. pag. I-3603), e causa C-232/94, MPA Pharma (Racc. pag. I-3671).

(5) - Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

(6) - Gazzetta ufficiale della Repubblica francese 6 gennaio 1991, pag. 317. Attualmente richiamato e inserito nel code de la propriété intellectuelle, art. L.713-4.

(7) - Menzionata alla nota 4, punto 26 della sentenza.

(8) - Punto 27 della sentenza.

(9) - Menzionata alla nota 4.

(10) - Punto 34 della sentenza.

(11) - Punto 38 della sentenza.

(12) - V. sopra paragrafi 2-9.