Causa C-196/11 P

Formula One Licensing BV

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni

e modelli) (UAMI)

e

Global Sports Media Ltd

«Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo F1-LIVE — Opposizione del titolare dei marchi denominativi internazionali e nazionali F1 e di un marchio figurativo comunitario F1 Formula 1 — Assenza di carattere distintivo — Elemento descrittivo — Soppressione della protezione riservata ad un marchio anteriore nazionale — Rischio di confusione»

Massime della sentenza

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Coesistenza di marchi anteriori – Riconoscimento di un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, b), 8, §§ 1, b), e 2, a), ii); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 3, § 1, b); direttiva del Consiglio 89/104, art. 3, § 1, b)]

Dalla coesistenza dei marchi comunitari e dei marchi nazionali nonché dal fatto che la registrazione di questi ultimi non rientri nella competenza dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), né il loro controllo giurisdizionale nella competenza del Tribunale, discende che, nel corso di un’opposizione a una domanda di registrazione di un marchio comunitario, non può essere messa in discussione la validità dei marchi nazionali.

Pertanto, nell’ambito di una siffatta opposizione, non è possibile nemmeno constatare, per quanto concerne un segno identico ad un marchio protetto in uno Stato membro, un impedimento assoluto alla registrazione, quale l’assenza di carattere distintivo, previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), delle direttive 89/104 e 2008/95 in materia di marchi d’impresa. A tal proposito, occorre rilevare che la caratterizzazione di un segno come descrittivo o generico equivale a negarne il carattere distintivo.

È vero che, qualora un’opposizione, fondata sull’esistenza di un marchio nazionale anteriore, sia proposta avverso la registrazione di un marchio comunitario, l’Ufficio e, di conseguenza, il Tribunale sono tenuti a verificare in che modo il pubblico di riferimento percepisce il segno identico a detto marchio nazionale nel marchio di cui è chiesta la registrazione e a valutare, se del caso, il grado del carattere distintivo di questo segno.

Tuttavia, tali verifiche, incontrano taluni limiti. Le stesse non possono portare alla constatazione dell’assenza di carattere distintivo di un segno identico ad un marchio nazionale registrato e protetto, poiché una constatazione siffatta non sarebbe compatibile con la coesistenza dei marchi comunitari e dei marchi nazionali né con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, interpretato in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera a), sub ii), del medesimo articolo.

Infatti, detto accertamento pregiudicherebbe i marchi nazionali identici ad un segno considerato privo di carattere distintivo, in quanto la registrazione di un marchio comunitario del genere configurerebbe una situazione che può eliminare la protezione nazionale di questi marchi. Così, il summenzionato accertamento non rispetterebbe il sistema introdotto dal regolamento n. 40/94, basato sulla coesistenza dei marchi comunitari e dei marchi nazionali, come afferma il quinto considerando dello stesso regolamento, dato che la validità di un marchio internazionale o nazionale può essere messa in discussione per l’assenza di carattere distintivo solamente nell’ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), delle direttive 89/104 e 2008/95.

Va ricordato che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), sub ii), del regolamento n. 40/94 prevede espressamente, nell’ambito di un’opposizione, la presa in considerazione come marchi anteriori dei marchi registrati in uno Stato membro.

Ne consegue che, per non violare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, va riconosciuto un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale invocato a sostegno di un’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario.

(v. punti 40-47)

Causa C-196/11 P

Formula One Licensing BV

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni

e modelli) (UAMI)

e

Global Sports Media Ltd

«Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo F1-LIVE — Opposizione del titolare dei marchi denominativi internazionali e nazionali F1 e di un marchio figurativo comunitario F1 Formula 1 — Assenza di carattere distintivo — Elemento descrittivo — Soppressione della protezione riservata ad un marchio anteriore nazionale — Rischio di confusione»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Coesistenza di marchi anteriori — Riconoscimento di un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, b), 8, §§ 1, b), e 2, a), ii); direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95, art. 3, § 1, b); direttiva del Consiglio 89/104, art. 3, § 1, b)]

Dalla coesistenza dei marchi comunitari e dei marchi nazionali nonché dal fatto che la registrazione di questi ultimi non rientri nella competenza dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), né il loro controllo giurisdizionale nella competenza del Tribunale, discende che, nel corso di un’opposizione a una domanda di registrazione di un marchio comunitario, non può essere messa in discussione la validità dei marchi nazionali.

Pertanto, nell’ambito di una siffatta opposizione, non è possibile nemmeno constatare, per quanto concerne un segno identico ad un marchio protetto in uno Stato membro, un impedimento assoluto alla registrazione, quale l’assenza di carattere distintivo, previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), delle direttive 89/104 e 2008/95 in materia di marchi d’impresa. A tal proposito, occorre rilevare che la caratterizzazione di un segno come descrittivo o generico equivale a negarne il carattere distintivo.

È vero che, qualora un’opposizione, fondata sull’esistenza di un marchio nazionale anteriore, sia proposta avverso la registrazione di un marchio comunitario, l’Ufficio e, di conseguenza, il Tribunale sono tenuti a verificare in che modo il pubblico di riferimento percepisce il segno identico a detto marchio nazionale nel marchio di cui è chiesta la registrazione e a valutare, se del caso, il grado del carattere distintivo di questo segno.

Tuttavia, tali verifiche, incontrano taluni limiti. Le stesse non possono portare alla constatazione dell’assenza di carattere distintivo di un segno identico ad un marchio nazionale registrato e protetto, poiché una constatazione siffatta non sarebbe compatibile con la coesistenza dei marchi comunitari e dei marchi nazionali né con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, interpretato in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera a), sub ii), del medesimo articolo.

Infatti, detto accertamento pregiudicherebbe i marchi nazionali identici ad un segno considerato privo di carattere distintivo, in quanto la registrazione di un marchio comunitario del genere configurerebbe una situazione che può eliminare la protezione nazionale di questi marchi. Così, il summenzionato accertamento non rispetterebbe il sistema introdotto dal regolamento n. 40/94, basato sulla coesistenza dei marchi comunitari e dei marchi nazionali, come afferma il quinto considerando dello stesso regolamento, dato che la validità di un marchio internazionale o nazionale può essere messa in discussione per l’assenza di carattere distintivo solamente nell’ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), delle direttive 89/104 e 2008/95.

Va ricordato che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), sub ii), del regolamento n. 40/94 prevede espressamente, nell’ambito di un’opposizione, la presa in considerazione come marchi anteriori dei marchi registrati in uno Stato membro.

Ne consegue che, per non violare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, va riconosciuto un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale invocato a sostegno di un’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario.

(v. punti 40-47)