IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 102/15

Impugnazione proposta il 21 gennaio 2014 dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 novembre 2013, causa T-536/10, Kessel Marketing & Vertriebs GmbH, Jannsen-Cilag GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-31/14 P)

2014/C 102/21

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Wallicka, agente)

Altre parti nel procedimento: Kessel Marketing & Vertriebs GmbH, Jannsen-Cilag GmbH

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia,

— annullare la sentenza impugnata;

— respingere il ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 21 settembre 2010 nel procedimento R 708/2010-4, e in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

— condannare la ricorrente in primo grado alle spese relative sia al giudizio di primo grado sia all’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha confermato la decisione della commissione di ricorso, secondo la quale la limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi effettuata dalla ricorrente non è definita con precisione, se è fondata sul criterio del mancato obbligo di prescrizione medica. Tuttavia, il Tribunale ha precisato che la mancanza di definizione non può privare la domanda di limitazione di ogni rilevanza. L’UAMI sostiene che la limitazione dell’elenco dei prodotti e servizi, se non è precisamente definita, non può essere né registrata né presa in considerazione per il confronto dei prodotti e dei servizi. Poiché tale mancanza di definizione è stata accertata nel caso di specie, la commissione di ricorso non ha potuto prendere in considerazione la relativa domanda.

Inoltre, il Tribunale ha stabilito che la limitazione domandata dalla ricorrente è inammissibile, nella misura in cui essa si fonda sulla non necessità dell’obbligo di prescrizione medica per i prodotti di cui trattasi. Il criterio della prescrizione medica non obbligatoria non è rilevante ai fini della definizione di una sottocategoria di prodotti per i quali si chiede la registrazione. Non è un criterio appropriato per individuare una sottocategoria di prodotti farmaceutici da tutelare con un marchio. La soggezione all’obbligo di prescrizione medica dipende, in mancanza di armonizzazione a livello europeo, dalla normativa nazionale applicabile ai prodotti farmaceutici, la quale può essere modificata in qualsiasi momento dal legislatore nazionale. Il diritto a una tutela attraverso un marchio comunitario non può dipendere né da un criterio di diritto nazionale né da un criterio suscettibile di cambiare nel tempo. Tale circostanza non è stata contestata dall’UAMI. Il Tribunale ha, tuttavia, altresì stabilito che la commissione di ricorso ha commesso un errore per non aver preso in considerazione la limitazione nel suo insieme. La commissione di ricorso non avrebbe dovuto considerare la limitazione complessivamente priva di rilevanza. Esso avrebbe dovuto confrontare i prodotti fondandosi sui prodotti designati dal marchio richiesto, come limitati dalla ricorrente, e i prodotti designati dal marchio anteriore, senza tenere conto del criterio della prescrizione medica obbligatoria.

Secondo l’UAMI, la sentenza comporta una violazione dell’articolo 43 paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario (1) in combinato disposto con la regola 2 paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (2), poiché la mancanza di definizione precisa rende l’elenco dei prodotti e servizi complessivamente inammissibile. Una limitazione inammissibile non può essere né registrata né presa in considerazione nel confronto dei prodotti. La sentenza viola anche il principio della natura vincolante della domanda, che è alla base del sistema del marchio comunitario. L’elenco dei prodotti e dei servizi deve essere esaminato in quanto tale, così come formulato dal richiedente. L’UAMI non ha alcun potere di riformulare l’elenco.

(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, GUL 303, pag. 1.