Causa C-102/07

adidas AG e adidas Benelux BV

contro

Marca Mode CV e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Marchi — Artt. 5, nn. 1, lett. b), e 2, nonché 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE — Imperativo di disponibilità — Marchi figurativi a tre bande — Motivi a due bande utilizzati da concorrenti come ornamento — Censura relativa alla violazione del marchio e alla diluizione di quest’ultimo»

Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 16 gennaio 2008 I - 2443

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 aprile 2008 I - 2464

Massime della sentenza

Secondo il decimo ‘considerando’ della prima direttiva 89/104 sui marchi, la valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione «dipende da numerosi fattori e, segnatamente, dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati». Il rischio di confusione deve essere quindi oggetto di valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Non può rientrare tra questi fattori pertinenti la circostanza che esista, per gli operatori economici, una necessità di disponibilità del segno. Infatti, come risulta dalla formulazione dell’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, la questione dell’esistenza di un rischio di confusione deve essere risolta fondandosi sulla percezione, da parte del pubblico, dei prodotti coperti dal marchio del titolare, da un lato, e dei prodotti coperti dal segno utilizzato dal terzo, dall’altro. Inoltre, segni che devono restare disponibili in linea di principio per tutti gli operatori economici possono essere utilizzati in maniera abusiva al fine di creare una confusione nella mente del consumatore. Se, in un tale contesto, il terzo potesse avvalersi dell’imperativo di disponibilità per utilizzare liberamente un segno purtuttavia simile al marchio, senza che il titolare di quest’ultimo possa opporvisi facendo valere un rischio di confusione, si pregiudicherebbe l’applicazione effettiva della regola prevista all’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva. (v. punti 29-31)

La percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall’art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente. Come risulta dal decimo ‘considerando’ della direttiva, questa valutazione del rischio di confusione non dipende unicamente dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno, ma anche dalla facilità con cui il segno può essere associato al marchio in considerazione, in particolare, della notorietà di quest’ultimo sul mercato. Infatti, più il marchio è noto, maggiore sarà il numero di operatori che vorranno utilizzare segni simili. La presenza sul mercato di una grande quantità di prodotti coperti da segni simili potrebbe ledere il marchio in quanto rischia di diminuire il suo carattere distintivo e di mettere in pericolo la sua funzione essenziale, che è di garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti di cui trattasi. (v. punti 34, 36)

L’art. 5, n. 2, della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, introduce, a favore dei marchi che godono di notorietà, una protezione la cui attuazione non richiede l’esistenza di un rischio di confusione. Infatti, questa disposizione si applica a situazioni in cui la condizione specifica della tutela è costituita da un uso senza giusta causa del segno controverso che consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio oppure arreca loro pregiudizio. I pregiudizi di cui all’art. 5, n. 2, della direttiva, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio e il segno, a causa del quale il pubblico interessato mette in relazione il segno e il marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, pur non confondendoli. Non è dunque richiesto che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno utilizzato dal terzo sia tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione. È sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio. L’esistenza di un tale nesso deve essere oggetto di valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti. L’imperativo di disponibilità è estraneo sia alla valutazione del grado di somiglianza tra il marchio notorio ed il segno utilizzato dal terzo sia al nesso che potrebbe essere stabilito dal pubblico interessato tra il detto marchio e il detto segno. Non può quindi costituire un elemento pertinente per verificare se l’uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio oppure arrechi loro pregiudizio. (v. punti 40-43)