CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 12 maggio 2011 ( )

Cause riunite C‑400/09 e C‑207/10

Orifarm A/S,

Orifarm Supply A/S,

Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidazione,

Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (causa C‑400/09)

contro

Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme

e

Paranova Danmark A/S,

Paranova Pack A/S (causa C‑207/10)

contro

Merck Sharp & Dohme Corp.,

Merck Sharp & Dohme,

Merck Sharp & Dohme BV

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca)]

«Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Art. 7, n. 2 – Riconfezionamento di un medicinale oggetto di un’importazione parallela – Criteri pertinenti per la valutazione delle violazioni di un diritto di marchio»

1. Nelle presenti cause la Corte è investita di questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( ), nonché sulla relativa giurisprudenza, segnatamente, le sentenze 23 maggio 1978, Hoffmann-La Roche ( ), 3 dicembre 1981, Pfizer ( ), nonché 11 luglio 1996, MPA Pharma ( ), e Bristol-Myers Squibb e a. ( ).

2. In dette sentenze la Corte ha precisato le condizioni in cui un importatore parallelo può commercializzare medicinali riconfezionati contrassegnati da un marchio, senza che il titolare del marchio possa opporvisi. Le questioni che lo Højesteret (Corte suprema) (Danimarca) presenta alla Corte vertono su una di queste condizioni, ossia quella di indicare sul nuovo imballaggio l’autore del riconfezionamento. Dette questioni mirano, in sostanza, a sapere se detta condizione esiga che sia indicato il nome dell’impresa che procede materialmente al riconfezionamento o se basti che sia menzionato il nome del titolare dell’autorizzazione all’immissione sul mercato del medicinale importato parallelamente, che dà le istruzioni d’acquisto e di riconfezionamento all’impresa che se ne occupa.

3. Nelle presenti conclusioni mi pronuncio a favore della seconda alternativa. Suggerisco dunque alla Corte di dichiarare che l’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il motivo relativo alla mancanza di menzione sull’imballaggio di un prodotto riconfezionato dell’impresa che ha concretamente provveduto al suo riconfezionamento non consente al titolare di un marchio di opporsi alla commercializzazione di detto prodotto allorché, di fianco al nome del fabbricante, figuri il nome dell’impresa che controlla l’operazione di riconfezionamento e che ne assume la responsabilità.

I – Ambito normativo

4. L’art. 5 della direttiva 89/104, rubricato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», dispone quanto segue:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro confezionamento;

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d) l’uso del segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

(…)».

5. L’art. 7 della direttiva, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa», prevede:

«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

6. La direttiva 89/104 è stata abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa ( ), entrata in vigore il 28 novembre 2008. Ciò nondimeno, tenuto conto della data cui risalgono i fatti, alle cause principali resta applicabile la direttiva 89/104.

7. Gli artt. 5 e 7 della direttiva 89/104 sono stati recepiti in diritto danese, rispettivamente, dagli artt. 4 e 6 della legge relativa ai marchi (Varemærkeloven) ( ).

II – Controversie nel procedimento principale e questioni pregiudiziali

A – La causa C-400/09

8. Le società Orifarm A/S (in prosieguo: la «Orifarm»), Orifarm Supply A/S (in prosieguo: la «Orifarm Supply»), Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S, in liquidazione (in prosieguo: la «Handelsselskabet»), e Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S (in prosieguo: la «Ompakningsselskabet») fanno parte del gruppo Orifarm che è il più impotante importatore parallelo di medicinali dei paesi nordici e che è stato, nel 2008, il maggiore fornitore di medicinali delle farmacie danesi. La sede principale del gruppo è situata a Odense, in Danimarca.

9. L’Orifarm e la Handelsselskabet sono o sono state titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio e alla vendita dei medicinali in questione, mentre l’Orifarm Supply e la Ompakningsselskabet, il cui nome era Medipack A/S (in prosieguo: la «Medipack»), al momento del riconfezionamento e della vendita dei preparati di cui trattasi nella presente causa hanno di fatto effettuato il riconfezionamento materiale e sono o sono state titolari della relativa autorizzazione.

10. L’Orifarm si occupa di tutte le questioni attinenti all’acquisto, alla presentazione, al trattamento e alla vendita, mentre la Ompakningsselskabet acquista e riconfeziona i prodotti ed assume la responsabilità di rispettare le direttive della Lægemiddelstyrelsen (Agenzia danese per i medicinali) destinate ai riconfezionatori. La Ompakningsselskabet (Medipack) conta 210 impiegati, impegnati nella logistica, nel deposito e nel riconfezionamento materiale, mentre l’Orifarm conta dai 15 ai 20 impiegati, i quali sono impegnati segnatamente nella commercializzazione dei medicinali.

11. La Merck & Co. Inc., la Merck Sharp & Dohme BV e la Merck Sharp & Dohme (in prosieguo, complessivamente,: la «Merck») sono tutte società del gruppo Merck, il quale è uno dei maggiori produttori di farmaci innovativi al mondo.

12. Il gruppo Merck ha prodotto i medicinali in questione, che il gruppo Orifarm importa in parallelo sul mercato danese. Il gruppo Merck è inoltre titolare dei diritti relativi ai marchi dei prodotti controversi, ovvero è legittimato a ricorrere in giudizio a difesa dei marchi in forza di accordi di licenza con i titolari dei marchi.

13. Dall’inizio dell’importazione parallela e dell’immissione in commercio dei medicinali, l’Orifarm e la Handelsselskabet, essendo titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, si sono presentati come riconfezionatori sull’imballaggio dei medicinali controversi, benché, in realtà, il riconfezionamento materiale fosse effettuato, a seconda dei casi e seguendo le istruzioni date dalla Orifarm e/o dalla Handelsselskabet, dalla Ompakningsselskabet (Medipack), dalla Orifarm Supply o da riconfezionatori esterni, il che però non è accaduto nel caso di specie.

14. Benché, a partire dall’anno 2006, il gruppo Orifarm abbia iniziato ad apporre ai prodotti del gruppo Merck l’indicazione «Riconfezionato dalla Medipack A/S per l’Orifarm A/S», la controversia nel procedimento principale riguarda medicinali il cui imballaggio indicava non l’autore materiale del riconfezionamento, bensì soltanto i nomi del titolare dell’autorizzazione di immissione in commercio e del fabbricante, con un’indicazione del tipo:

«Importato e riconfezionato dalla Orifarm A/S (…)

Fabbricante: Merck Sharp & Dohme».

15. La Merck ha presentato dinanzi al Sø- og Handelsretten (Tribunale per le cause marittime e commerciali) due ricorsi avverso, rispettivamente, la Orifarm e la Orifarm Supply, nonché avverso la Handelsselskabet e la Ompakningsselskabet, contestando la mancanza della menzione dell’autore effettivo del riconfezionamento sull’imballaggio dei medicinali in questione. In sentenze emesse, rispettivamente, il 21 febbraio 2008 e il 20 giugno 2008, il Sø‑ og Handelsretten constatava che le convenute avevano violato i diritti di marchio della Merck, omettendo di indicare il riconfezionatore materiale e le condannava a pagare un risarcimento economico alla Merck.

16. Investito dei ricorsi in cassazione presentati dalla Orifarm, dalla Orifarm Supply, dalla Handelsselskabet e dalla Ompakningsselskabet avverso dette sentenze del Sø- og Handelsretten, lo Højesteret ha deciso di sospendere il procedimento e di presentare alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la giurisprudenza della Corte, come emerge dalle sentenze (sopra citate) Bristol-Myers Squibb e a. (…) e MPA Pharma (…), debba essere interpretata nel senso che un importatore parallelo, il quale sia titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale importato in parallelo, disponga delle informazioni sul medicinale e impartisca istruzioni ad un’impresa distinta per l’acquisto e il riconfezionamento di un medicinale, per il concreto aspetto grafico della confezione del prodotto e per le misure relative ad esso, violi i diritti del titolare del marchio indicando sulla confezione esterna del medicinale importato in parallelo se stesso come riconfezionatore e non l’impresa distinta titolare dell’autorizzazione al riconfezionamento, che ha importato il prodotto e effettuato materialmente il riconfezionamento, inclusa la (ri)apposizione del marchio del titolare.

2) Se incida sulla soluzione della prima questione la circostanza che presumibilmente non sussiste alcun rischio che il consumatore/l’utilizzatore finale possa essere indotto a ritenere erroneamente il titolare del marchio responsabile del riconfezionamento, qualora il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio indichi se stesso come riconfezionatore anziché l’impresa che ha effettuato, secondo i suoi ordini, materialmente il riconfezionamento.

3) Se incida sulla soluzione della prima questione la circostanza che presumibilmente si esclude il rischio che il consumatore/l’utilizzatore finale possa essere indotto a ritenere erroneamente il titolare del marchio responsabile del riconfezionamento qualora l’autore materiale del riconfezionamento sia indicato come riconfezionatore.

4) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante unicamente il mero rischio che il consumatore/l’utilizzatore finale possa essere indotto a ritenere erroneamente il titolare del marchio responsabile del riconfezionamento, ovvero se siano rilevanti anche altre considerazioni attinenti al titolare del marchio, come (…):

(a) il fatto che l’importatore e autore materiale del riconfezionamento e della (ri)apposizione del marchio del titolare sulla confezione esterna del prodotto possa in tal modo violare autonomamente i diritti di marchio del titolare, e

b) il fatto che il riconfezionamento alteri lo stato originale del prodotto ovvero che la presentazione del riconfezionamento sia tale che si debba ritenere che essa pregiudichi la reputazione del titolare del marchio sono riconducibili a fattori di cui è responsabile l’autore materiale del riconfezionamento [v., tra l’altro, sentenza Bristol-Myers Squibb e a. (sopra citata)].

5) Se incida sulla soluzione della prima questione la circostanza che il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio che ha indicato se stesso come riconfezionatore appartenga allo stesso gruppo del riconfezionatore materiale (società consociata) al momento della notifica al titolare del marchio, prima della prevista vendita del medicinale importato in parallelo dopo il riconfezionamento».

B – La causa C-207/10

17. La Paranova Danmark A/S (in prosieguo: la «Paranova Danmark») e la Paranova Pack A/S (in prosieguo: la «Paranova Pack») sono società controllate dalla Paranova Group A/S, che svolge un’attività di importazione parallela di medicinali in Danimarca, Finlandia e Svezia. Il gruppo ha la sua sede principale a Ballerup, in Danimarca, dove hanno sede anche le due società controllate.

18. La Paranova Danmark è titolare dell’autorizzazione di immissione in commercio dei medicinali in questione.

19. La Paranova Pack cura il riconfezionamento per l’intero gruppo ed ha dunque proceduto al riconfezionamento materiale dei medicinali in questione. Essa è titolare dell’autorizzazione di riconfezionamento dei medicinali.

20. La Paranova Danmark si occupa di tutte le questioni concernenti la selezione dei prodotti per la vendita e per l’acquisto e delle domande di autorizzazione di immissione in commercio, segnatamente le forme di riconfezionamento. La Paranova Pack effettua gli acquisti materiali e il confezionamento effettivo dei medicinali, nel rispetto delle condizioni imposte alle società di riconfezionamento dalla Lægemiddelstyrelsen, e li rimette in vendita conformemente alla normativa farmaceutica, assumendone la relativa responsabilità. L’esperto che effettuava la distribuzione finale della partita era originariamente occupato nella Paranova Danmark, ma ad un certo momento fu trasferito alla Paranova Pack. Nel 2003 la Paranova Danmark occupava 11 dipendenti e la Paranova Pack 164, ripartizione esistente anche nel corso degli altri anni pertinenti ai fini della presente causa.

21. La Paranova Danmark si è presentata come riconfezionatore sull’imballaggio dei medicinali in questione, per i quali essa disponeva delle autorizzazioni di immissione in commercio, benché il riconfezionamento materiale fosse stato effettuato, a seconda dei casi, dalla Paranova Pack o da riconfezionatori esterni al gruppo Paranova. Quest’ultima ipotesi tuttavia non si è presentata nella fattispecie in esame.

22. Il gruppo Merck ha prodotto i medicinali controversi, importati parallelamente in Danimarca dal gruppo Paranova. Il gruppo Merck è anche titolare dei diritti di marchio relativi ai prodotti controversi importati parallelamente, nonché titolare del diritto di azione secondo gli accordi di licenza con i titolari dei marchi.

23. Il gruppo Merck ha presentato due ricorsi contro la Paranova Danmark e la Paranova Pack, contestando la mancanza di menzione dell’autore effettivo del riconfezionamento sull’imballaggio dei medicinali controversi. A seguito di detti ricorsi, è stato vietato alla Paranova Danmark e alla Paranova Pack – rispettivamente con ordinanza 26 ottobre 2004 emessa dal Fogedretten i Ballerup, confermata in appello il 15 agosto 2007 dal Sø- og Handelsretten, nonché con sentenza di quest’ultimo giudice 31 marzo 2008 – di vendere i detti medicinali, per il motivo che il loro imballaggio non indicava il riconfezionatore effettivo.

24. Investito di ricorsi in cassazione presentati dalla Paranova Danmark e dalla Paranova Pack avverso dette sentenze del Sø- og Handelsretten, lo Højesteret ha deciso di sospendere il procedimento e di presentare alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 7, n. 2, della (…) direttiva 89/104 (…) e la relativa giurisprudenza, segnatamente le sentenze Hoffmann-La Roche (…), Pfizer (…) e Bristol‑Myers Squibb e a. (…), (sopra citate), debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un diritto di marchio può invocare detto diritto per opporsi a che una società di vendita di prodotti d’importazione parallela, titolare di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale in uno Stato membro, venda detto medicinale indicando che esso è stato riconfezionato dalla società di vendita, benché essa affidi il riconfezionamento materiale ad un’altra società, il riconfezionatore, alla quale la società di vendita impartisce istruzioni in materia di acquisti, di riconfezionamento, di concezione più specifica della confezione dei medicinali nonché di altre disposizioni relative al medicinale, che è titolare di un’autorizzazione di riconfezionamento ed apponga il marchio sulla nuova confezione nel quadro del riconfezionamento.

2) Se rilevi per la soluzione della prima questione il fatto che si ammetta che il consumatore o l’utente finale non è ingannato quanto all’origine del prodotto e non può essere indotto a credere che il titolare del marchio è responsabile del riconfezionamento attraverso l’indicazione, da parte dell’importatore parallelo, del nome del produttore unitamente all’indicazione come descritta dell’impresa responsabile del riconfezionamento.

3) Se è soltanto il rischio che il consumatore o l’utente finale possa essere ingannato nel ritenere che il titolare del marchio è responsabile del riconfezionamento che rilevi quanto alla soluzione della prima questione, o se rilevino anche altre considerazioni relative al titolare del marchio, ad esempio:

a) il fatto che chi effettivamente effettua la vendita e il riconfezionamento e riappone il marchio del titolare del marchio sulla confezione del prodotto possa in tal modo violare autonomamente i diritti del titolare del marchio e che ciò possa essere dovuto a elementi per i quali è responsabile chi materialmente ha effettuato il riconfezionamento;

b) il fatto che il riconfezionamento alteri lo stato originario del prodotto, o

c) il fatto che la presentazione del prodotto riconfezionato sia tale che si può ritenere che leda la fama del marchio o del suo titolare.

4) Qualora nel risolvere la terza questione la Corte stabilisca che è anche rilevante tener conto del fatto che la società di riconfezionamento può autonomamente violare i diritti di marchio del titolare del marchio stesso, se la Corte possa appurare se rilevi per la soluzione di questa questione il fatto che la società di vendita dell’importatore parallelo e la società di riconfezionamento sono responsabili in solido in base al diritto nazionale delle violazioni dei diritti del marchio del titolare del marchio stesso.

5) Se incida sulla soluzione della prima questione la circostanza che l’importatore parallelo, che è titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio che ha indicato se stesso come riconfezionatore, appartenga allo stesso gruppo del riconfezionatore materiale (società consociata) al momento della notifica al titolare del marchio, prima della prevista vendita del medicinale importato in parallelo dopo il riconfezionamento.

6) Se nel risolvere la prima questione rilevi il fatto che la società di riconfezionamento è indicata come il produttore nel foglietto esplicativo contenuto nell’imballaggio».

III – Analisi

25. Le questioni presentate alla Corte dallo Højesteret, che occorre esaminare congiuntamente ( ), vertono, in sostanza, sulla questione se l’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104 debba essere interpretato nel senso che il motivo relativo alla mancanza di menzione sull’imballaggio di un prodotto riconfezionato dell’impresa che ha materialmente effettuato il riconfezionamento del prodotto stesso consenta o meno al titolare del marchio di opporsi alla commercializzazione di detto prodotto, allorché figuri sull’imballaggio, oltre al nome del fabbricante, il nome dell’impresa che controlla l’operazione di riconfezionamento e che ne assume la responsabilità.

26. La giurisprudenza della Corte relativa al riconfezionamento di medicinali contrassegnati da un marchio, effettuato da importatori paralleli senza autorizzazione del titolare del marchio, trova le sue radici nella sentenza Hoffmann-La Roche, sopra citata, che ha posto i principi fondamentali in materia. In questa sentenza la Corte ha affrontato la problematica sotto il profilo del divieto di misure restrittive all’importazione, previsto all’art. 30 CEE, e della giustificazione di siffatte misure per motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, prevista all’art. 36 CEE.

27. La Corte ha dichiarato che l’art. 36 CEE ammette deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci solo nella misura in cui esse appaiono indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono l’oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale. In tale contesto, occorre tener conto della funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza. Tale garanzia di provenienza implica per il consumatore o per l’utilizzatore finale la certezza che il prodotto contrassegnato a lui offerto non ha subìto in una precedente fase della distribuzione alcun intervento da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, che ne abbia alterato lo stato originario.

28. Pertanto, a giudizio della Corte, la facoltà attribuita al titolare di un marchio di opporsi a qualsiasi uso di questo, tale da falsare la garanzia di provenienza, intesa nel senso sopra descritto, rientra nell’oggetto specifico del diritto al marchio e, di conseguenza, è giustificato, in base all’art. 36, prima frase, CEE, riconoscere al titolare del marchio il diritto di opporsi a che l’importatore di un prodotto di marca, dopo aver riconfezionato la merce, apponga il marchio, senza autorizzazione del titolare, sul nuovo imballaggio ( ).

29. Dal punto 14 della sentenza Hoffmann-La Roche, sopra citata, risulta che l’opposizione, da parte del titolare di un diritto al marchio tutelato contemporaneamente in due Stati membri, a che un prodotto, legittimamente contrassegnato con il suo marchio in uno di detti Stati, sia messo in commercio nell’altro Stato membro dopo essere stato riconfezionato in un nuovo imballaggio sul quale un terzo ha apposto lo stesso marchio è giustificata ai sensi dell’art. 36, prima frase, CEE. Da esso emerge anche, tuttavia, che siffatta opposizione costituisce una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, ai sensi dell’art. 36, seconda frase, CEE, se sono presenti le seguenti condizioni:

– sia provato che l’esercizio del diritto di marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di distribuzione da questo adottato, contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell’ambito della Comunità;

– sia dimostrato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto;

– il titolare del marchio venga previamente informato della messa in vendita del prodotto riconfezionato, e

– sul nuovo imballaggio sia precisato da chi è stato effettuato il riconfezionamento ( ).

30. È l’interpretazione di quest’ultima condizione su cui vertono le presenti cause. Al punto 12 della sentenza Hoffmann-La Roche, sopra citata, la Corte ha giustificato l’esistenza di detta condizione, nonché di quella consistente nella previa comunicazione al titolare del marchio, alla luce dell’interesse di quest’ultimo a che il consumatore non sia indotto in inganno quanto alla provenienza del prodotto.

31. Nella giurisprudenza successiva la Corte ha esposto e precisato le condizioni che l’importatore parallelo deve rispettare per poter effettuare un riconfezionamento dei medicinali contrassegnati da marchio. Essa l’ha fatto alla luce dell’art. 7 della direttiva 89/104, che è intervenuto a disciplinare esaustivamente la questione dell’esaurimento del diritto di marchio per quanto concerne i prodotti commercializzati all’interno dell’Unione europea. Al riguardo la Corte ha dichiarato che l’art. 7 di detta direttiva, al pari dell’art. 36 CE, mira a conciliare gli interessi fondamentali attinenti alla tutela dei diritti di marchio e quelli relativi alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, cosicché tali norme, che perseguono lo stesso risultato, devono essere interpretate in modo identico ( ).

32. Elaborando e precisando i principi delineati nella sentenza Hoffmann-La Roche, sopra citata, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Bristol-Myers Squibb e a., sopra citata, che l’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può legittimamente opporsi all’ulteriore smercio di un prodotto farmaceutico, qualora l’importatore abbia riconfezionato il prodotto e vi abbia riapposto il marchio, a meno che non siano soddisfatte diverse condizioni, tra le quali, per quanto ci interessa nell’ambito delle presenti cause, «che siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l’autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del fabbricante di questo (( )), e tali indicazioni siano stampate in modo tale che una persona dotata di vista normale e che presta una normale attenzione sia in grado di comprenderle. Inoltre, l’origine di un oggetto supplementare non proveniente dal titolare del marchio dev’essere indicata in modo da dissipare l’impressione che il titolare del marchio ne sia responsabile. Non occorre invece indicare che il riconfezionamento è stato effettuato senza l’autorizzazione del titolare del marchio» ( ).

33. La giustificazione di questa condizione appare chiaramente al punto 70 della sentenza Bristol-Myers Squibb e a., sopra citata. Si tratta di tutelare l’interesse del titolare del marchio a che il consumatore o l’utilizzatore finale non possano essere indotti a considerarlo responsabile del riconfezionamento.

34. Orbene, ritengo che siffatto interesse sia tutelato allorché sull’imballaggio del medicinale compaiano chiaramente il nome dell’impresa responsabile del riconfezionamento ( ) nonché quello del fabbricante. Questa differenziazione è idonea a risolvere ogni dubbio nella mente del consumatore sui ruoli rispettivi di questi due soggetti nella fabbricazione e nel riconfezionamento del prodotto. Ciò che importa è, da una parte, che il consumatore sappia chi è responsabile dell’operazione di riconfezionamento e a chi possono essere addebitati eventuali difetti del prodotto determinati da questa operazione, e, d’altra parte, che egli sia consapevole che l’operazione di riconfezionamento non è stata effettuata sotto il controllo del titolare del marchio.

35. A questo riguardo, basta che si menzioni il nome dell’impresa che controlla l’operazione di riconfezionamento, impartendo all’impresa che la effettua le istruzioni da seguire, e che assume la responsabilità di questa operazione. Se si tratta dell’importatore parallelo, l’indicazione secondo la quale il prodotto è riconfezionato da quest’ultimo basta ad evitare ogni confusione nella mente dei consumatori, e a consentire a questi ultimi, e al titolare del marchio, di sapere chi ha avuto il controllo dell’operazione di riconfezionamento. Per contro, se risulta che detta operazione è stata effettuata indipendentemente da un’impresa di riconfezionamento e che essa ne assume la responsabilità, è proprio il nome di quest’ultima che deve figurare sull’imballaggio di fianco a quello del fabbricante.

36. Atteso che per «l’autore del riconfezionamento», ai sensi della giurisprudenza risultante dalla sentenza Bristol-Myers Squibb e a., sopra citata, si intende l’impresa che controlla l’operazione di riconfezionamento e che ne assume la responsabilità, è a quest’ultima che spetta vegliare a che il riconfezionamento non incida sullo stato originale del prodotto contenuto nell’imballaggio e a che la presentazione del prodotto riconfezionato non sia tale da poter nuocere alla reputazione del marchio.

37. La questione se, nelle controversie nel procedimento principale, l’impresa che è stata indicata sull’imballaggio dei medicinali come autore del riconfezionamento abbia avuto il controllo dell’operazione di riconfezionamento e ne assuma la responsabilità è una questione di fatto, la cui soluzione spetta al giudice del rinvio. Al fine di definire i rapporti tra l’importatore parallelo e l’impresa di riconfezionamento, è importante verificare chi determina le modalità concrete del riconfezionamento. La circostanza che le due imprese appartengano allo stesso gruppo non mi sembra determinante a questo riguardo, ma può soltanto avere valore d’indizio sulla natura dei rapporti tra queste imprese.

38. Esigere che, quando l’impresa che controlla l’operazione di riconfezionamento e che ne assume la responsabilità e quella che effettua concretamente il riconfezionamento sono due soggetti differenti, sia indicato il nome di quest’ultima, a mio avviso andrebbe oltre quanto necessario per impedire che il consumatore possa essere indotto a credere che il titolare del marchio è il responsabile del riconfezionamento.

39. Il gruppo Merck sostiene, per contro, che l’informazione dei consumatori dovrebbe essere più completa possibile e che, di conseguenza, la tutela di costoro esigerebbe che l’imballaggio di un medicinale menzioni il nome del riconfezionatore effettivo.

40. Di fronte a questo tentativo di creare un motivo supplementare che consenta ad un titolare del marchio di opporsi ad importazioni parallele dei medicinali, occorre ricordare, come hanno fatto prima di me gli avvocati generali Jacobs ( ) e Sharpston ( ), che, nel contesto del diritto dei marchi, ogni deroga al principio della libera circolazione delle merci deve essere interpretata restrittivamente e può essere invocata solo per giustificare restrizioni necessarie alla salvaguardia dell’oggetto specifico di un diritto di proprietà industriale. In quanto eccezione al principio della libera circolazione delle merci, l’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104 deve dunque essere interpretato restrittivamente.

41. Come chiaramente indicato dalla Corte nella sentenza 23 aprile 2002, Boehringer Ingelheim e a. ( ), «se si può derogare al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel caso in cui il titolare di un marchio si opponga sulla base di quest’ultimo al riconfezionamento dei medicinali importati parallelamente, ciò accade nei limiti in cui tale facoltà permetta al titolare di salvaguardare diritti che rientrano nell’oggetto specifico del marchio, inteso alla luce della funzione essenziale di quest’ultimo» ( ). Allorché un titolare di un marchio invochi, per opporsi al riconfezionamento di medicinali importati parallelamente, motivi che si discostano dalla stretta tutela dell’oggetto specifico e della funzione essenziale del suo marchio, siffatti motivi non possono giustificare una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle merci.

42. Di conseguenza, nella misura in cui né l’oggetto specifico del marchio, né la funzione essenziale del medesimo come garanzia di provenienza sono compromessi dalla menzione congiunta dei nomi dell’impresa responsabile del riconfezionamento e del fabbricante, ritengo che un titolare di marchio non possa invocare l’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104 per reclamare un risarcimento da un importatore parallelo a causa della mancanza sul prodotto riconfezionato del nome del riconfezionatore materiale, nel caso in cui detto importatore controlli ed assuma la responsabilità dell’operazione di riconfezionamento.

43. Questa soluzione sembra idonea a mantenere l’equilibrio tra la tutela dei diritti di marchio e la libera circolazione delle merci, pur consentendo un’informazione adeguata dei consumatori. Il titolare del marchio vede tutelata la funzione essenziale del medesimo, in quanto garanzia di provenienza, e la reputazione del marchio non potrà essere pregiudicata a causa di un riconfezionamento difettoso. Allo stesso tempo, sia il titolare del marchio sia i consumatori sanno a chi possa essere imputata l’operazione di riconfezionamento in caso di difetti del medesimo.

44. Tenuto conto dell’insieme di questi elementi, ritengo che l’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104 debba essere interpretato nel senso che il motivo relativo alla mancanza di menzione sull’imballaggio di un prodotto riconfezionato dell’impresa che ha materialmente effettuato il riconfezionamento non consenta ad un titolare di marchio di opporsi alla commercializzazione del prodotto stesso, allorché, a fianco del nome del fabbricante, figuri il nome dell’impresa che controlla l’operazione di riconfezionamento e ne assume la responsabilità.

IV – Conclusione

45. Tenuto conto di quanto esposto precedentemente, suggerisco che la Corte fornisca la seguente soluzione alle questioni sollevate dallo Højesteret:

«L’art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che il motivo relativo alla mancanza di menzione sull’imballaggio di un prodotto riconfezionato dell’impresa che ha materialmente effettuato il riconfezionamento non consenta ad un titolare di marchio di opporsi alla commercializzazione del prodotto stesso, allorché, a fianco del nome del fabbricante, figuri il nome dell’impresa che controlla l’operazione di riconfezionamento e ne assume la responsabilità».