Causa T-435/05

Danjaq, LLC

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Dr. No — Opposizione del titolare dei marchi denominativi non registrati e dei segni Dr. No e Dr. NO — Mancanza del requisito dei marchi anteriori — Mancanza di segno distintivo utilizzato nella normale prassi commerciale — Art. 8, nn. 1, lett. a) e b), 2, lett. c), e 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. a) e b), 2, lett. c), e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 75 del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 30 giugno 2009 II ‐ 2100

Massime della sentenza

La funzione essenziale del marchio è quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio, al fine di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di effettuare la medesima scelta in occasione di un successivo acquisto se l’esperienza si rivela positiva, ovvero di effettuare una scelta diversa se essa si rileva negativa. Uno stesso segno può essere tutelato in quanto opera dell’ingegno originale dal diritto d’autore e in quanto indicazione d’origine commerciale dal diritto dei marchi. Si tratta quindi di diritti esclusivi distinti fondati su qualità distinte, e cioè, da un lato, l’originalità di una creazione e, dall’altro, l’idoneità di un segno a distinguere l’origine commerciale dei prodotti e dei servizi. Pertanto, anche se il titolo di un film può essere tutelato in conformità di taluni diritti nazionali in quanto creazione artistica indipendente dal film stesso, esso non può beneficiare in modo automatico della tutela riconosciuta agli indicatori di origine commerciale, poiché solo i segni che sviluppano le funzioni caratteristiche dei marchi possono giovarsi di tale tutela. (v. punti 23, 26)

A termini dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, l’esistenza di un marchio anteriore non registrato o di un contrassegno diverso da un marchio legittima l’opposizione se essi soddisfano i seguenti requisiti: essere utilizzati nella normale prassi degli affari; avere una portata che non sia puramente locale; attribuire al loro titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo; il diritto al segno in questione deve essere stato acquisito conformemente al diritto dello Stato membro ove i segni sono stati utilizzati prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario. Tali requisiti sono cumulativi. Pertanto, quando un segno non soddisfa uno di detti requisiti, l’opposizione fondata sull’esistenza di un marchio non registrato o di altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non può essere accolta. (v. punto 35)

Dall’art. 8, n. 4, e dall’art. 52, n. 2, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, letti in combinato disposto risulta che la tutela prevista dal diritto d’autore non può essere invocata nell’ambito di un procedimento di opposizione, ma unicamente nell’ambito di un procedimento di annullamento del marchio comunitario di cui trattasi. (v. punto 41)