CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PEDRO CRUZ VILLALÓN

presentate il 25 marzo 2010 1( )

Causa C‑51/09 P

Barbara Becker

«Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio denominativo “Barbara Becker” – Opposizione del titolare dei marchi denominativi comunitari “BECKER”e “BECKER ONLINE PRO”»

I – Introduzione

1. La sig.ra Barbara Becker ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 dicembre 2008, pronunciata nella causa Harman International Industries/UAMI ( ), che aveva annullato una decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») ( ), con cui era stato riconosciuto il diritto della ricorrente di registrare il marchio comunitario «Barbara Becker».

2. La presente controversia trae origine dall’opposizione proposta con successo dalla società Harman International Industries, Inc. (in prosieguo: la «Harman Int. Industries»), alla divisione di opposizione dell’UAMI, facendo valere un possibile rischio di confusione tra il marchio di cui la ricorrente nella presente impugnazione chiede la registrazione e i diritti anteriori a questo, vale a dire quelli derivanti sia dal marchio comunitario «BECKER ONLINE PRO» sia dal marchio comunitario richiesto «BECKER», la domanda di registrazione del quale era stata presentata antecedentemente alla domanda del marchio controverso.

3. Accade che, sebbene nelle rispettive memorie la ricorrente e l’UAMI abbiano fondato le rispettive pretese sui difetti di motivazione della sentenza impugnata, all’udienza il dibattito si è sviluppato intorno ad una censura vertente sull’errore di diritto, derivante unicamente da un’errata interpretazione della giurisprudenza.

II – Normativa pertinente in materia di marchi

4. A far data dal 13 aprile 2009 il marchio comunitario è disciplinato fondamentalmente dal regolamento (CE) n. 207/2009 ( ); tuttavia, al fine di decidere sulla presente impugnazione, continuano ad essere applicabili ratione temporis le disposizioni del regolamento (CE) n. 40/94 ( ).

5. L’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (i cui termini sono stati sostanzialmente ripresi dalla corrispondente disposizione del regolamento n. 207/2009) così dispone:

«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

(...)

b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

6. Ai sensi dello stesso art. 8, n. 2, per «marchio anteriore» si intendono, tra gli altri, i marchi la cui domanda di registrazione sia stata depositata in data anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

III – Fatti della causa dinanzi al Tribunale di primo grado e sentenza impugnata

A – Fatti e procedimento dinanzi all’UAMI

7. Il 19 novembre 2002 la ricorrente, sig.ra Barbara Becker, ha presentato all’UAMI una domanda di registrazione come marchio comunitario denominativo del segno costituito dal suo nome e cognome, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 ( ).

8. I prodotti per cui è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza ( ) e corrispondono alla seguente descrizione: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d’insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici».

9. Il 24 giugno 2004 la società Harman Int. Industries ha proposto opposizione dinanzi alla divisione di opposizione dell’UAMI avverso la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti compresi nella suddetta classe 9 dell’Accordo di Nizza, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dell’art. 8, n. 5, del medesimo regolamento. L’opposizione era fondata sul marchio comunitario denominativo BECKER ONLINE PRO ( ) e sulla domanda di marchio comunitario denominativo BECKER ( ). Anche i prodotti tutelati dai marchi anteriori rientravano nella citata classe 9, non essendo contestata dalle parti ( ) l’identità tra i prodotti tutelati dai marchi in conflitto.

10. La divisione di opposizione, considerando che esistesse un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ha accolto l’opposizione della Harman Int. Industries ( ). Essa ha ritenuto che i prodotti designati da tali marchi fossero identici e che i marchi fossero nel complesso simili, presentando, da un lato, un grado medio di somiglianza visiva e fonetica e, dall’altro lato, un’identità dal punto di vista concettuale, in quanto si riferivano allo stesso cognome.

11. Il ricorso proposto dalla sig.ra Barbara Becker dinanzi alla prima commissione di ricorso dell’UAMI è stato accolto e, di conseguenza, la decisione della divisione di opposizione è stata annullata ( ). La commissione di ricorso ha dichiarato che i prodotti designati dai marchi in conflitto erano in parte identici e in parte simili, distinguendo, in funzione della rispettiva natura e del rispettivo oggetto, i prodotti destinati al grande pubblico, quelli destinati ai professionisti e quelli di una categoria intermedia, destinati ad entrambi i gruppi di persone ( ).

12. Per quanto riguarda i segni in conflitto, si osservi che la commissione di ricorso ha tenuto conto unicamente, da un lato, per ragioni di economia processuale, del marchio denominativo anteriore BECKER e, dall’altro, del marchio richiesto Barbara Becker. La commissione di ricorso ha constatato che esisteva solamente un certo grado di somiglianza visiva e fonetica tra i segni in conflitto, in considerazione del fatto che un altro elemento, ossia il nome proprio «Barbara», era collocato all’inizio del marchio di cui era chiesta la registrazione ( ).

13. Per contro, sul piano concettuale, la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni in conflitto fossero chiaramente distinti in Germania e negli altri Stati dell’Unione europea. La commissione di ricorso ha considerato che il cognome Becker non fosse l’elemento distintivo e dominante del marchio di cui si chiedeva la registrazione, poiché il pubblico pertinente avrebbe percepito quest’ultimo piuttosto nel suo complesso, cioè come «Barbara Becker», che come una combinazione del nome e cognome. Tale commissione ha anche rilevato che la sig.ra Barbara Becker «era diventata una celebrità in Germania» ( ), mentre il cognome Becker era generalmente conosciuto come un cognome diffuso e comune. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha concluso che, sul piano concettuale, le differenze tra i segni di cui trattasi erano sufficientemente significative per escludere il rischio di confusione ( ).

14. D’altra parte, la commissione di ricorso ha dichiarato che non era soddisfatta la condizione stabilita dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, secondo cui deve esistere tra i marchi in conflitto un grado di somiglianza tale che il pubblico di riferimento stabilisca un nesso tra essi ( ).

B – Sintesi della sentenza impugnata

15. Il 15 giugno 2007 la Harman Int. Industries proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, chiedendo l’annullamento della decisione della commissione di ricorso. A sostegno del ricorso, la detta società deduceva due motivi, che si basavano, rispettivamente, sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e sull’art. 8, n. 5, del medesimo regolamento. Dato che la presente impugnazione non incide sul secondo dei motivi dedotti in primo grado, non viene qui riprodotta la discussione relativa all’applicazione dell’art. 8, n. 5, del citato regolamento.

16. Il Tribunale di primo grado ha accolto il primo motivo di annullamento, dichiarando che la commissione aveva erroneamente affermato che i marchi in conflitto erano chiaramente diversi. Difatti, a prescindere dalle maggiori o minori differenze tra i due marchi sul piano visivo e fonetico ( ), il Tribunale ha respinto la valutazione della commissione di ricorso circa l’importanza relativa dell’elemento «becker» rispetto all’elemento «barbara» nel marchio Barbara Becker, con la seguente motivazione ( ).

17. In primo luogo, il Tribunale ha richiamato una sua sentenza in cui aveva dichiarato che, sebbene la percezione di marchi costituiti da nomi di persona possa variare nei diversi paesi della Comunità, almeno in Italia, i consumatori attribuiscono, in generale, maggior carattere distintivo al cognome rispetto al nome presente nei marchi di cui trattasi ( ). Ne derivava che anche al cognome Becker poteva attribuirsi un carattere distintivo superiore al nome Barbara nel marchio Barbara Becker.

18. In secondo luogo, il Tribunale di primo grado ha negato che la vasta celebrità di cui godeva la sig.ra Barbara Becker in Germania, in quanto ex moglie di Boris Becker, annullasse la somiglianza concettuale tra i marchi in conflitto, poiché entrambi i marchi rinviavano allo stesso cognome, Becker. Secondo il Tribunale, tale somiglianza era ancor più forte per il fatto che, in una parte della Comunità, si attribuiva all’elemento «becker» un carattere distintivo più spiccato che all’elemento «barbara», il quale costituiva solo un semplice nome proprio.

19. In terzo luogo, il Tribunale ha richiamato la sentenza Medion ( ) della Corte di giustizia, secondo cui un marchio composto, costituito dalla giustapposizione di un elemento e di un altro marchio anteriore registrato, potrebbe considerarsi simile a quest’ultimo qualora esso conservi una posizione distintiva e autonoma nel marchio composto, pur senza costituirne l’elemento dominante. Applicando tale criterio al caso di specie, il Tribunale di primo grado ha concluso che l’elemento «becker» costituiva un cognome, normalmente utilizzato per designare una persona, che, all’interno del marchio Barbara Becker, conservava una posizione distintiva e autonoma, sufficiente per poter apprezzare un rischio di confusione.

20. Infine, poiché non erano contestate né l’identità né la somiglianza tra i prodotti cui si riferivano i marchi in conflitto, e tenuto conto anche delle somiglianze visive, fonetiche e concettuali tra i marchi Barbara Becker e BECKER, il Tribunale di primo grado ha constatato la presenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, anche nel caso in cui i detti prodotti fossero destinati ad un pubblico dotato di un livello di attenzione relativamente elevato. Al riguardo, il Tribunale ha respinto l’argomento dell’UAMI secondo cui un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio solo se la loro componente comune costituisce l’elemento dominante nell’impressione globale prodotta dal marchio complesso. Il Tribunale ha altresì respinto l’argomento invocato dalla sig.ra Barbara Becker secondo cui la giurisprudenza in materia di marchi composti non sarebbe applicabile ad un marchio composto da un nome proprio, relativamente al rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

IV – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e conclusioni delle parti

21. L’impugnazione proposta dalla sig. ra Barbara Becker è pervenuta presso la cancelleria della Corte di giustizia il 3 febbraio 2009. La ricorrente chiede che la Corte voglia:

– annullare il punto 1) del dispositivo della sentenza impugnata, con il quale è stata annullata la decisione della prima commissione di ricorso 7 marzo 2007;

– annullare il punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata, che condannava l’UAMI a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dalla Harman Int. Industries;

– condannare la Harman Int. Industries alle spese.

22. La comparsa di risposta della Harman Int. Industries è stata depositata presso la summenzionata cancelleria il 27 marzo 2009; tale società chiede che la Corte voglia:

– confermare integralmente la sentenza impugnata, e

– condannare la ricorrente nel giudizio di impugnazione a sopportare le spese sostenute dalla Harman Int. Industries in tutti i procedimenti dinanzi all’UAMI e dinanzi ai giudici comunitari.

23. Da parte sua, l’UAMI ha depositato la propria comparsa di risposta l’8 maggio 2009 ( ), chiedendo che la Corte voglia:

– annullare in toto la sentenza impugnata, e

– condannare la Harman Int. Industries alle spese di giudizio sostenute dall’UAMI.

24. All’udienza dell’11 febbraio 2010 i rappresentanti della sig.ra Barbara Becker, della Harman Int. Industries e dell’UAMI hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti che sono stati loro posti dai membri della Sezione e dall’avvocato generale.

V – Analisi dell’impugnazione

A – Definizione delle opposte tesi

25. La sig.ra Barbara Becker deduce un unico motivo d’impugnazione, che si basa sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. In sostanza, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata l’applicazione indebita al caso di specie di una conclusione cui era pervenuta la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Fusco, nonché un’errata applicazione alla presente causa della sentenza Medion, entrambe citate nei precedenti paragrafi.

26. Con la prima censura, la ricorrente contesta al Tribunale di primo grado il fatto di aver applicato al caso di specie un’affermazione contenuta nella sentenza Fusco, secondo la quale, almeno in Italia, i consumatori attribuirebbero, in generale, maggior carattere distintivo al cognome rispetto al nome presente nei marchi, mentre avrebbe omesso di considerare una sua successiva pronuncia, in cui lo stesso Tribunale ha sostenuto che tale regola non può essere applicata automaticamente, senza tenere conto delle peculiarità del caso di specie ( ). In quest’ultima sentenza, nonostante il fatto che entrambi i marchi in questione contenessero il cognome italiano «Rossi», tale elemento non sarebbe stato considerato dominante a tal punto da generare un rischio di confusione ( ).

27. Con la seconda censura, la sig.ra Barbara Becker addebita alla sentenza impugnata di aver dedotto, attraverso l’applicazione della giurisprudenza Medion, che l’elemento «Becker» occupava una posizione distintiva e autonoma nel marchio composto, ragionamento che l’ha indotta a decretare la somiglianza dei marchi in conflitto. A tal riguardo, la sig. ra Barbara Becker sostiene che la citata sentenza voleva soltanto evitare l’eventualità che un terzo potesse aggiungere il nome della sua impresa, probabilmente dotato di scarso carattere distintivo, ad un marchio già registrato e reclamare la tutela per il nome intero, a danno del detto marchio. In ogni caso, la ricorrente sostiene che la sentenza Medion non ha stabilito una regola generale in virtù della quale qualunque elemento condiviso da due marchi, benché non dominante nel marchio composto, debba essere considerato distintivo ai sensi di detta sentenza, comportando ciò un rischio di confusione.

28. La ricorrente menziona infine la diversità del contesto in cui è stata dettata la sentenza in parola, poiché in tale circostanza si discuteva l’apposizione del nome di un’impresa ad un marchio preesistente, mentre nel caso presente si tratta della domanda di registrazione di un nome completo, in cui il cognome coincide con un altro marchio registrato. La ricorrente ribadisce che il pubblico percepisce il segno «Barbara Becker» come il nome di una persona di sesso femminile, senza confonderlo automaticamente con il cognome Becker, che è assai comune e pertanto inadatto al fine di constatare una somiglianza tra i marchi controversi sul piano concettuale. A suo giudizio, quindi, il Tribunale avrebbe commesso un errore ritenendo che l’elemento «Barbara» costituisca «semplicemente un nome» ( ), giacché tale nome, aggiunto al cognome, influenzerebbe in maniera determinante la percezione d’insieme prodotta dal suo marchio, poiché attribuisce un significato concettuale completamente nuovo al cognome «Becker».

29. Dal canto suo, l’UAMI sostiene in sostanza gli argomenti dedotti dalla ricorrente nel giudizio d’impugnazione, in particolare la censura relativa alla circostanza che Tribunale di primo grado non avrebbe tenuto conto di tutte le caratteristiche peculiari del caso di specie, come la celebrità della ex moglie del noto giocatore di tennis, nonché l’errata applicazione della citata sentenza Medion. In definitiva, al pari della sig.ra Barbara Becker, l’UAMI critica la motivazione della sentenza impugnata che, per le suesposte ragioni, appare contraddittoria ed insufficiente. Durante l’udienza, tuttavia, l’UAMI ha incentrato le proprie censure su un’applicazione automatica dei dettami della sentenza Medion.

30. Dal canto suo, la Harman Int. Industries chiede il rigetto dell’impugnazione, considerando corretta l’analisi effettuata dal Tribunale di primo grado, e altresì di mantenere intatta la sentenza impugnata.

B – Esame dell’unico motivo d’impugnazione

1. Sulla ricevibilità del ricorso

31. Anzitutto, occorre ricordare che, qualora nessuna delle parti ne faccia richiesta, spetta alla Corte di giustizia esaminare d’ufficio le questioni relative alla ricevibilità dell’impugnazione o dei suoi motivi ( ). D’altra parte, la giurisprudenza ha ripetutamente dichiarato che, in forza dell’art. 225 CE, n. 1, secondo comma (divenuto art. 256 TFUE), e dell’art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto, e può essere fondata su motivi relativi, in particolare, alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale di primo grado ( ).

32. In questi termini, ed in considerazione di quanto asserito, in udienza, dalla Harman Int. Industries in merito ad un’eventuale irricevibilità degli argomenti sostenuti dagli avversari, è opportuno esaminare d’ufficio la ricevibilità del motivo unico d’impugnazione nella presente causa.

33. Tale questione viene sollevata, in particolare, con riferimento alle censure formulate dalla ricorrente e dall’UAMI relativamente al fatto che la sentenza impugnata non ha valutato il marchio richiesto «Barbara Becker» sotto il profilo dell’effetto prodotto sulla percezione d’insieme del marchio dall’aggiunta del nome al cognome, e altresì per aver omesso di esaminare l’eventuale carattere «diffuso» o comune del detto patronimico. Tali addebiti avrebbero destato di fatto un sospetto di irricevibilità, se considerati come diretti a chiedere una nuova valutazione dei fatti, operazione che è preclusa alla Corte di giustizia quando è investita di un’impugnazione ( ).

34. Non ritengo che sia questo il caso.

35. In primo luogo, come indica l’UAMI, ciò che viene posto in discussione dalla ricorrente e dall’UAMI stesso non è tanto il risultato delle dette valutazioni dei fatti quanto piuttosto la motivazione in extenso della sentenza impugnata. La loro censura trova sostegno nella reiterata giurisprudenza secondo cui il difetto o l’insufficienza di motivazione costituiscono questioni di diritto che configurano violazioni di forme sostanziali ai sensi dell’art. 230 CE (divenuto art. 263 TFUE) e possono, in quanto tali, essere sollevate nell’ambito di un’impugnazione ( ) oppure possono essere sollevate d’ufficio come motivi di ordine pubblico ( ).

36. In secondo luogo, come ho segnalato nei precedenti paragrafi, nel corso dell’udienza sono stati delineati con maggiore chiarezza i motivi d’impugnazione, almeno per quanto riguarda la posizione dell’UAMI che, essendo partito da una critica incentrata sui difetti della motivazione, si è spostato verso una censura più definita, riconducibile ad un errore di diritto nell’applicazione della sentenza Medion.

37. A conclusione delle suesposte considerazioni, ritengo corretto ricondurre le censure mosse nei confronti della sentenza impugnata all’ambito della categoria dell’errore di diritto.

2. Nel merito

38. Le censure formulate dalla ricorrente nell’atto introduttivo del ricorso, lette congiuntamente alle osservazioni dell’UAMI, sollevano anzitutto la questione dell’adeguatezza e dell’interpretazione delle sentenze (essenzialmente Fusco e Medion) di cui si è servita la sentenza impugnata per risolvere la controversia, «partendo, fondamentalmente, dal contesto del caso di specie». Considerato il contesto di fondo del presente ricorso, vale a dire il rischio di confusione, nonché il fondamento del motivo d’impugnazione, ossia l’interpretazione e l’applicazione errate dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dobbiamo fare riferimento ai criteri giuridici e giurisprudenziali esistenti che consentano di dirimere questo tipo di controversie.

39. Ai sensi di tale disposizione, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto sarà escluso dalla registrazione qualora, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contrassegnati da entrambi i marchi, sussista un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Tale rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

40. Da parte sua, il settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94 avverte che la valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati.

41. A sua volta e, in particolare, per quanto attiene alla definizione del rischio di confusione, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha ripetutamente affermato che costituisce un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate ( ).

42. Riguardo al modo di stabilire la sussistenza del suddetto rischio tra i marchi nella percezione del pubblico, la Corte di giustizia ha statuito che il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie ( ).

43. Analogamente, tale giurisprudenza costante include nella valutazione globale del rischio l’analisi della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in conflitto, precisando che la valutazione globale del rischio di confusione deve basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti di questi ultimi. La Corte di giustizia ha inoltre ribadito che la percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del detto rischio. Al riguardo, la giurisprudenza ha costantemente sostenuto che il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi ( ).

44. Nel caso che ci occupa non è in discussione la somiglianza tra i prodotti, e neppure il grado di somiglianza tra i marchi in questione dal punto di vista grafico e fonetico. L’elemento di cui si discute, in definitiva, consiste nella somiglianza sul piano concettuale, ciò che, nel caso in questione, avrebbe implicato sostanzialmente un’analisi del significato del cognome «Becker» e del nome completo «Barbara Becker», cercando in particolare di stabilire l’influenza esercitata dal nome proprio sul cognome.

45. Per procedere in tal modo era indispensabile, come ricorda la giurisprudenza citata nel paragrafo 4[2] di queste conclusioni, prendere «in considerazione (…) tutti i fattori pertinenti del caso di specie». In tale contesto, acquista particolare rilevanza la circostanza che la decisione della commissione di ricorso dell’UAMI oggetto della controversia dinanzi al Tribunale di primo grado abbia colto la differenza concettuale tra i marchi in conflitto basandosi, in larga misura, sulla debolezza del marchio BECKER, quale cognome comune, e sulla notorietà della sig.ra Barbara Becker in Germania ( ).

46. Tuttavia, come si precisa di seguito, la sentenza impugnata ha seguito un’impostazione schematica, costruita su pronunce anteriori sia del Tribunale di primo grado (Fusco) sia della Corte di giustizia (Medion), abbastanza isolate, nel cui ambito le circostanze concrete dei casi in questione avevano un peso specifico, se non determinante.

47. Infatti, nei punti 34‑43 della sentenza impugnata si espone e si risolve la questione della somiglianza sul piano concettuale. La conclusione nel senso della sussistenza del rischio di confusione viene costruita essenzialmente sulla base della sentenza Fusco, nei punti 35 e 36, e sulla base della sentenza Medion, nei punti 37‑41.

48. In primo luogo, la sentenza impugnata conclude che il cognome «becker» presenta «un carattere distintivo superiore» rispetto all’elemento «barbara», basandosi sulla sentenza Fusco, in cui il Tribunale di primo grado aveva valutato l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi «Enzo Fusco» e «Antonio Fusco» muovendo dalla considerazione, qui riprodotta, che, almeno in Italia, i consumatori attribuiscono maggiore carattere distintivo al cognome rispetto al nome presente nei marchi di cui trattasi. La maggiore o minore notorietà della ricorrente in Germania sarebbe stata irrilevante sul piano concettuale (punti 34 e 35).

49. Tuttavia, è difficile ammettere un’estensione, si può dire, tanto automatica della sentenza Fusco al caso che ci occupa, considerata l’importanza che quella stessa sentenza attribuisce alle circostanze del caso di specie, come si deduce dall’uso di espressioni quali «in tale contesto » e «nella fattispecie» o «nei marchi di cui trattasi», contenute nel punto 54.

50. Il peso delle circostanze del caso di specie menzionato in quest’ultima sentenza è stato messo in evidenza in una sentenza pronunciata poco tempo dopo dalla stessa Sezione del Tribunale, nella causa Marcorossi, in cui erano nuovamente in discussione cognomi italiani. Infatti, avendo ricordato che la percezione dei marchi composti da nome e cognome può variare nei diversi paesi della Comunità europea e che non si può escludere che in determinati paesi i consumatori ricordino il cognome piuttosto che il nome, riferendosi espressamente alla sentenza Fusco, il Tribunale ha precisato che «[q]uesta regola generale (…) non può tuttavia essere applicata automaticamente senza tener conto delle peculiarità del caso di specie».

51. In secondo luogo, e su questo aspetto in particolare si concentrano le mie riserve, la sentenza impugnata invoca la pronuncia della Corte di giustizia in risposta alla questione pregiudiziale formulata nella causa Medion.

52. Si deve rammentare che il rischio di confusione sollevato in tale questione pregiudiziale si riferiva al marchio LIFE, registrato dall’impresa tedesca Medion per designare apparecchi elettronici per il tempo libero, con la denominazione THOMSON LIFE, con cui la società Thomson commercializzava alcuni dei suoi prodotti. In tale caso esisteva identità di prodotti, almeno parziale, tra i marchi in conflitto, ragione per cui la Medion aveva chiesto al giudice nazionale di vietare alla Thomson l’uso della citata denominazione per designare i prodotti rispetto ai quali si produceva detta identità ( ).

53. In tali termini, la vera portata della dottrina elaborata nella causa Medion emerge dal contrasto tra la lettera della questione formulata dal giudice nazionale e la relativa risposta data dalla Corte di giustizia. Infatti, laddove il giudice del rinvio chiede se «il pubblico rischia di confondersi» nelle circostanze del caso di specie, quali appena descritte, la Corte di giustizia risponde che tale rischio «può sussistere» in circostanze come quella descritta. A sua volta, il significato di tale espressione usata dalla Corte nella risposta si evince chiaramente dal punto 30 della sentenza medesima. Infatti, dopo aver ribadito, quale regola generale, l’obbligo, nella valutazione del rischio di confusione, di considerare i marchi «ciascuno nel suo complesso» nonché l’«impressione complessiva» di un marchio, tenuto conto, in particolare, dei suoi elementi istintivi e dominanti (punto 28), la Corte di giustizia ammette la possibilità, da ritenersi eccezionale, che un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell’ambito di un segno composto, conservi una posizione distintiva e autonoma all’interno di quest’ultimo, pur senza costituirne l’elemento dominante.

54. Infatti, in tale causa, allorché ha esaminato i presupposti di un eventuale rischio di confusione, al punto 30 della sentenza, la Corte ha dichiarato che, «[t]uttavia, al di là del caso normale in cui il consumatore medio percepisce un marchio nella sua globalità, e nonostante che uno o più componenti di un marchio complesso possano risultare dominanti nell’impressione complessiva, non può in alcun modo escludersi che, in un caso particolare, un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell’ambito di un segno composto che comprende la denominazione dell’impresa del terzo stesso, conservi una posizione distintiva [e] autonoma nel segno composto, pur senza costituirne l’elemento dominante» ( ).

55. In tal modo la Corte di giustizia ha fornito una risposta all’organo remittente nella suddetta causa rispetto alla prova della sussistenza del rischio di confusione tra due marchi, nei casi in cui un marchio composto includa un marchio registrato anteriore come uno dei suoi componenti, costringendolo a respingere la cosiddetta «Prägetheorie» (teoria dell’impressione prodotta) ( ).

56. Dalle suesposte considerazioni si evince chiaramente che, se è vero che la sentenza impugnata intendeva basarsi principalmente sulla dottrina Medion per valutare il rischio di confusione tra i marchi in conflitto, essa avrebbe dovuto ragionare in termini di eccezione ( ), vale a dire avrebbe dovuto chiarire perché, nel presente caso, si poteva eccezionalmente prescindere dal requisito generale dell’esame della domanda di marchio composto sulla base dell’impressione complessiva, tenendo conto, in particolare, dei suoi elementi distintivi e dominanti. Detto in altre parole, la sentenza impugnata avrebbe dovuto fornire argomenti atti a spiegare perché, nel contesto di un’eventuale somiglianza sul piano concettuale tra «barbara becker» e «becker», in questo caso non è necessario che l’elemento «becker» assuma una posizione dominante nell’insieme del marchio.

57. Tuttavia, non emerge nulla del genere dalla motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, è possibile rinvenire solamente un’altra considerazione (punto 37) secondo cui l’elemento «becker» corrisponde ad un cognome, ciò che non è in discussione e difficilmente si potrebbe ribattere. Sulla base di tale considerazione la sentenza impugnata deduce direttamente una somiglianza tra «becker» e «barbara becker» (punto 38) e, di conseguenza, un errore di diritto in cui sarebbe incorsa la commissione di ricorso (punto 39).

58. La sentenza impugnata, va ripetuto, non svolge alcuna osservazione o indagine rispetto al cognome Becker per stabilire se esso abbia una posizione distintiva e autonoma, pur non occupando una posizione dominante nell’insieme del marchio cui si riferisce la sentenza Medion, e pertanto, nelle circostanze del caso di specie, sarebbe stato indispensabile dimostrare il carattere distintivo del primo marchio BECKER ( ). Infatti, se tale marchio avesse goduto di un alto livello di notorietà presso il pubblico, qualsiasi altro marchio che avesse preteso di designare prodotti identici avrebbe incontrato maggiori difficoltà ad appropriarsi di detto cognome.

59. In definitiva, muovendo da una comprensione generale e parzialmente errata della lettura combinata delle sentenze Fusco e Medion, la sentenza impugnata può indurre la convinzione, intrinsecamente erronea, che, in linea di principio, ogni cognome che coincida con un marchio anteriore possa essere opposto con successo alla registrazione di un marchio composto da un nome e dal cognome in questione sulla base di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

60. In altre parole, la combinazione di una presunta regola di principio estrapolata da una sentenza dello stesso Tribunale di primo grado e di un’altra regola estrapolata da una sentenza della Corte di giustizia sembra condurre ad una conclusione quasi necessaria, in cui la questione della somiglianza concettuale viene praticamente elusa, nei limiti in cui la sentenza impugnata non ha tenuto conto di tutti gli elementi di fatto della causa, come era tenuta a fare in forza della giurisprudenza. In particolare, la sentenza ha omesso di analizzare l’eventuale influenza del nome di battesimo sulla sfera concettuale del marchio Barbara Becker e la maggiore o minore capacità distintiva di un marchio costituito solamente da un cognome.

61. A conclusione delle suesposte considerazioni, ritengo che la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto, e che, di conseguenza, sia necessario accogliere il motivo unico d’impugnazione ed annullare la sentenza medesima.

62. Poiché sembra che l’errore rilevato possa essere sanato unicamente effettuando gli accertamenti di fatto ricordati nel precedente paragrafo, e lasciando da parte la circostanza che la sentenza impugnata, dati i suoi termini, non era tenuta a rispondere al secondo motivo invocato dalla ricorrente, ritengo che la presente causa allo stato non possa essere decisa nel merito dalla Corte di giustizia in forza dell’art. 61, n. 1, dello Statuto, ragion per cui raccomando di rinviarla al Tribunale affinché effettui tali accertamenti ed emetta una nuova pronuncia coerente con essi.

VI – Sulle spese

63. Poiché propongo di rinviare la causa dinanzi al Tribunale, occorre sospendere la decisione sulle spese relative al giudizio di impugnazione.

VII – Conclusione

64. Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di:

1) annullare l’intera sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 2 dicembre 2008, causa T‑212/07, Harman International Industries/UAMI;

2) rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado;

3) riservare la decisione sulle spese.