Causa T-215/06

American Clothing Associates SA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario figurativo costituito da una foglia d’acero — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio di servizi — Art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 6 ter della Convenzione di Parigi — Elementi di diritto presentati dinanzi agli organi dell’UAMI e dinanzi al Tribunale»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 28 febbraio 2008 II - 308

Massime della sentenza

La questione dell’applicabilità dell’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ai marchi di servizi costituisce una questione preliminare, la cui soluzione è necessaria per assicurare una corretta applicazione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario in relazione ad un motivo vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. h), di tale regolamento. Infatti, per stabilire se un marchio richiesto, sempreché riguardi dei servizi, costituisca un marchio la cui registrazione sia eventualmente contraria all’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi è necessario accertare se tale disposizione si applichi ai marchi di servizi. In caso di risposta negativa, il rifiuto da parte dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) di registrare tale marchio al fine di designare servizi costituirebbe effettivamente una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94, e questo senza neppure dover esaminare se il marchio richiesto contenga qualcuno degli elementi contemplati dall’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi. Di conseguenza, la questione suddetta fa parte delle questioni di diritto della controversia devolute alla commissione di ricorso, anche qualora il richiedente del marchio non si sia espresso in merito e la commissione di ricorso abbia omesso di pronunciarsi su tale aspetto. Tale questione può quindi essere sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale. Essa rientra altresì fra le questioni di diritto della controversia devolute al Tribunale e dev’essere esaminata da quest’ultimo, dato che ciò è necessario per pronunciarsi sul motivo relativo alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94. Infatti, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, cui spetta delimitare l’ambito della lite, il giudice non può essere vincolato ai soli argomenti invocati dalle parti a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee. (v. punti 22-25)

Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione «i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi [per la protezione della proprietà industriale]». La formulazione di quest’ultima disposizione prende esclusivamente in considerazione i «marchi di fabbrica o di commercio». Dall’art. 1, n. 2, dall’art. 6, n. 1, e, infine, dall’art. 6 sexies della Convenzione di Parigi emerge chiaramente che quest’ultima stabilisce una distinzione tra, da una parte, i «marchi di fabbrica o di commercio», che, come si evince dal successivo art. 7, sono registrati per designare prodotti, e, dall’altra, i «marchi di servizi». Poiché l’art. 6 ter riguarda soltanto i marchi di fabbrica o di commercio, ossia i marchi di prodotti, si deve concludere che il divieto di registrazione e di utilizzazione sancito da tale disposizione non riguarda i marchi di servizi. L’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 si limita ad operare un semplice rinvio all’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, precisando che «[s]ono esclusi dalla registrazione (…) i marchi che (…) devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 6 ter della Convenzione di Parigi». Poiché l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi non riguarda i marchi di servizi, questi ultimi non possono costituire marchi che «devono essere esclusi» ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non possono essere colpiti dall’impedimento assoluto alla registrazione stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94. Il fatto che l’art. 7 del citato regolamento non introduca distinzioni tra i marchi di prodotti e quelli di servizi di per sé non può portare alla conclusione contraria, poiché tale distinzione è operata dall’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, cui fa rinvio l’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94. Infatti, se il legislatore comunitario avesse avuto l’intenzione di vietare, anche per i servizi, la registrazione dei marchi contenenti «stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato», non si sarebbe limitato a fare semplicemente rinvio all’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, ma avrebbe inserito nello stesso art. 7 del regolamento n. 40/94 un divieto di registrare, vuoi come marchio comunitario, vuoi come elemento di quest’ultimo, «stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato (…) nonché qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico», senza perciò distinguere, in maniera implicita ma vincolante, per il solo fatto di rinviare all’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, tra marchi di prodotti e marchi di servizi. Infine, si può presumere che, al momento dell’adozione, relativamente recente, del regolamento n. 40/94, il legislatore comunitario fosse cosciente dell’importanza dei marchi di servizi per il commercio moderno e che quindi avrebbe potuto estendere anche a tale categoria di marchi la protezione accordata agli emblemi di Stato dall’art. 6 ter della Convenzione di Parigi. Orbene, poiché il legislatore comunitario non ha ritenuto opportuno operare siffatta estensione del campo di applicazione delle disposizioni pertinenti, non spetta al giudice comunitario sostituirsi al legislatore e adottare un’interpretazione contra legem delle dette disposizioni, il cui significato non è minimamente ambiguo. (v. punti 26, 28-29, 32)

Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione «i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi [per la protezione della proprietà industriale]». Quest’ultima disposizione vieta non solo la registrazione dei marchi che consistono unicamente in un emblema di Stato o in un’imitazione di quest’ultimo «dal punto di vista araldico», ma anche la registrazione o l’utilizzo di un emblema di Stato o di un’imitazione «dal punto di vista araldico» di un emblema di Stato come elemento di un marchio complesso. Pertanto, ai fini della valutazione di un marchio complesso alla luce di tale disposizione, occorre tenere conto di ognuno degli elementi che lo compongono ed è sufficiente che uno di essi costituisca un emblema di Stato o una sua imitazione «dal punto di vista araldico» per impedire la registrazione del marchio interessato, indipendentemente dalla percezione globale da esso suscitata. (v. punti 64-65)