CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentate il 23 marzo 2006 1( )

Causa C-24/05 P

August Storck KG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli)

«Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado − Marchio comunitario − Marchio tridimensionale − Forma ovale di una caramella − Impedimenti assoluti alla registrazione − Mancanza di carattere distintivo − Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso»

I – Introduzione

1. Con il ricorso in esame viene impugnata la sentenza del Tribunale di primo grado che, il 10 novembre 2004 ( ), ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») ( ), con la quale si negava la registrazione di un marchio tridimensionale costituito dalla forma di una caramella di color marrone chiaro.

2. Frequentemente l’esame di detto tipo di segno richiede la valutazione del suo carattere distintivo, requisito fondamentale per la registrazione; detto esame ha dato luogo ad una giurisprudenza in merito all’interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario ( ), sufficientemente copiosa per pronunciarsi sulle richieste della ricorrente, la quale ha però ampliato la discussione all’acquisizione in seguito all’uso di detto carattere distintivo.

3. Il ricorso estende la controversia a determinati aspetti del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso dell’UAMI, i quali saranno del pari esaminati nelle presenti conclusioni.

II – Ambito normativo

4. Le disposizioni necessarie per pronunciarsi sul ricorso in esame figurano nel menzionato regolamento n. 40/94.

5. Ai sensi dell’art. 4, hanno accesso alla registrazione comunitaria «i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».

6. A tenore dell’art. 7, n. 1, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», sono esclusi dalla registrazione:

«a) i segni che non sono conformi all’articolo 4;

b) i marchi privi di carattere distintivo;

(…)».

7. L’art. 7, n. 3, dispone che le lettere b), c) e d) del paragrafo 1 non si applicano «se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».

8. Sotto il titolo «Motivazione delle decisioni» l’art. 73 prescrive quanto segue: «Le decisioni dell’Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

9. Quanto all’esame d’ufficio dei fatti, l’art. 74 prevede:

«1. Nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

(…)».

III – Antefatti del ricorso

A – I fatti della lite

10. Il 30 marzo 1998 l’August Storck KG ha presentato all’UAMI una domanda di marchio comunitario, consistente in una forma tridimensionale che rappresenta una caramella di colore marrone chiaro, riprodotta qui di seguito:

11. La registrazione è stata chiesta per le «confetterie», appartenenti alla classe 30 dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.

12. Considerando che il segno era privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, l’esaminatore ha respinto la domanda con decisione 25 gennaio 2001 e ha negato inoltre che esso avesse acquistato tale qualità in conseguenza dell’uso.

13. Il 14 febbraio 2001 la ricorrente ha proposto un ricorso contro detta decisione dinanzi all’UAMI, basandosi sull’art. 59 del regolamento n. 40/94. Essa chiedeva la sua riforma parziale e la pubblicazione del marchio per le «confetterie, cioè i confetti al caramello».

14. Il 14 ottobre 2002 la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso, poiché l’oggetto tridimensionale controverso non presentava carattere distintivo e in quanto neanche l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 poteva essergli applicato.

15. La commissione di ricorso ha considerato che la combinazione di forma e di colore del marchio richiesto non consentiva intrinsecamente di fornire alcuna indicazione in merito all’origine del prodotto. Inoltre, essa ha ritenuto che gli elementi fatti valere dalla ricorrente non provassero che il marchio richiesto avesse acquistato un carattere distintivo relativo, in particolare, ai confetti al caramello, in seguito al suo uso reiterato.

16. Esaurita la via amministrativa, l’August Storck KG ha proposto un ricorso di annullamento con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado il 21 maggio 2003.

B – La sentenza impugnata

17. A sostegno del suo ricorso, l’August Storck KG ha dedotto due motivi basati, rispettivamente, sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), e dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

18. Il Tribunale di primo grado ha esaminato anzitutto il carattere distintivo in relazione ai prodotti e ai servizi per i quali si era richiesta la registrazione e in relazione alla percezione del pubblico cui essi si indirizzano ( ).

19. Nella prima parte di questa analisi, il Tribunale ha ricordato che il segno fatto valere era costituito dall’immagine del prodotto stesso, cioè dalla rappresentazione di un confetto di forma ovale e di colore marrone chiaro, caratterizzato da bordi bombati, da un incavo circolare nel mezzo e da un lato inferiore piatto. Esso ha del pari ricordato che le confetterie si rivolgono ad una clientela potenzialmente illimitata, di tutte le età, costituendo prodotti alimentari di massa ( ).

20. In seguito, dopo aver segnalato che, secondo la giurisprudenza, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali rappresentati dall’immagine del prodotto stesso non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi ( ), il Tribunale ha osservato, ciò nondimeno, la necessità di esaminare la diversa sensazione che il pubblico prova di fronte ai segni tridimensionali, in genere un po’ confusa, rispetto ai segni denominativi e figurativi, in quanto percepisce questi ultimi immediatamente come riferentisi al prodotto ( ).

21. Il Tribunale ha poi valutato l’impressione complessiva ( ) causata dalla combinazione della forma e del colore per determinare se essa lasci l’impressione di un’indicazione di origine, e ha confermato l’argomentazione della commissione di ricorso secondo la quale, per quanto riguarda prodotti di consumo ampiamente diffusi, il consumatore non farà molta attenzione alla forma e al colore delle confetterie, e pertanto è improbabile che la scelta del consumatore medio sia dettata dalla forma del confetto ( ).

22. Secondo il Tribunale di primo grado, la commissione di ricorso aveva dimostrato che nessuna delle peculiarità del marchio controverso, considerate da sole o combinate le une alle altre, possedeva carattere distintivo e che, inoltre, il pubblico interessato era abituato al colore marrone o alle sue diverse tonalità per questo tipo di dolciumi ( ).

23. Alla luce di tali riflessioni e del fatto che la forma in questione non si differenzia sostanzialmente da talune forme di base comunemente impiegate nel commercio, delle quali è solo una variante, il Tribunale ha dedotto che il compratore non differenziava immediatamente e in modo certo le caramelle della ricorrente da quelle di diversa origine commerciale ( ). Di conseguenza, il Tribunale ha sottolineato la mancanza di carattere distintivo del segno richiesto, e ha respinto il primo motivo del ricorso.

24. Ha del pari respinto il secondo motivo, basato sulla violazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, in quanto l’August Storck KG non aveva provato l’acquisizione di tale capacità di identificazione in seguito all’uso.

25. In primo luogo, il Tribunale ha ricapitolato ( ) i criteri giurisprudenziali per ottenere tale peculiarità, relativi all’attribuzione di una espressa origine commerciale ( ); alla menzione della parte dell’Unione europea nella quale esso era privo di carattere distintivo ( ), e alla considerazione di taluni fattori oggettivi per valutare tale qualità sopravvenuta ( ).

26. In secondo luogo, il Tribunale ha respinto le affermazioni della August Storck KG basate sui dati sul volume di vendite e sulle elevate spese pubblicitarie sostenute per la promozione del «toffee Werther’s Original» («Werther’s Echte»), che non provavano la forza di identificazione in seguito all’uso. Inoltre, ha considerato che il materiale pubblicitario prodotto non conteneva alcun indizio dell’uso del marchio, come esso è stato richiesto, poiché era accompagnato da segni denominativi e figurativi ( ).

27. In terzo luogo, il Tribunale ha respinto l’argomento secondo il quale i sondaggi forniti dalla ricorrente nell’ambito del procedimento avevano dimostrato che la conoscenza della caramella commercializzata dall’August Storck KG, in base a un titolo di proprietà industriale, si basava sulla sua forma, e non sulla sua denominazione «Werther’s» ( ).

IV – Il procedimento dinanzi alla Corte

28. Il ricorso dell’August Storck KG è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 2005. L’UAMI ha presentato il controricorso il 18 aprile 2005; non è risultato necessario presentare replica e controreplica.

29. L’udienza, cui hanno assistito i rappresentanti di entrambe le parti, si è svolta il 16 febbraio 2006, congiuntamente a quella della causa C‑25/05 P, vertente fra le stesse parti.

V – Analisi dei motivi di ricorso

30. L’impresa ricorrente fa valere quattro motivi di ricorso, lamentando la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94; dell’art. 74, n. 1, prima frase; dell’art. 73, e dell’art. 7, n. 3, dello stesso regolamento.

31. L’UAMI ha chiesto che si dichiari l’irricevibilità della seconda parte del primo motivo, nonché l’irricevibilità del secondo motivo e quella del terzo totalmente; per questo occorre esaminare prima tali deduzioni.

A – Esame della ricevibilità di taluni motivi

1. Sulla irricevibilità della seconda parte del primo motivo di ricorso

32. Nell’atto di proposizione del ricorso, l’August Storck KG intitola tale sezione «Valutazione del carattere distintivo» e critica il Tribunale di primo grado per non aver esaminato se il segno controverso possedesse un carattere distintivo intrinseco minimo. Rimprovera ad esso di aver considerato la caramella come una forma geometrica di base e di aver approvato la tesi della commissione di ricorso secondo cui il consumatore medio non presta molta attenzione alla configurazione né al colore delle confetterie.

33. Secondo l’UAMI, tutte tali affermazioni si riferiscono a valutazioni su elementi extragiuridici, il cui esame esula dalla competenza della Corte di giustizia.

34. In forza dell’art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso deve limitarsi alle questioni di diritto, ed è, quindi, precluso alla Corte stessa qualsiasi sconfinamento nell’ambito della valutazione dei fatti, salvo nei casi in cui il Tribunale di primo grado sia incorso in un’inesattezza materiale o nello snaturamento di dati e di prove ( ).

35. Nel valutare i fatti il Tribunale di primo grado non sembra essere incorso in un errore di questo tipo, che non è neppure stato addotto dalla ricorrente; esaminando l’aspetto del dolciume controverso, esso semplicemente lo descrive, considerando che appartiene a una forma geometrica di base; quando riflette sulla percezione del pubblico, conferma la validità del ragionamento della commissione di ricorso, nel legittimo esercizio della sua facoltà di valutazione. Non si è quindi alterato il senso di alcuna informazione o di una prova secondo la giurisprudenza Hilti ( ).

36. Di conseguenza, la ricorrente chiede alla Corte che essa sostituisca il proprio esame a quello del Tribunale di primo grado, il che non è possibile, tenuto conto delle attribuzioni conferite ai due organi giurisdizionali ( ). Pertanto, non va esaminata tale parte del primo motivo di ricorso.

2. Sulla irricevibilità del secondo e del terzo motivo

37. L’August Storck KG lamenta, da un lato, il fatto che la commissione di ricorso non ha addotto alcuna prova a sostegno dell’asserito carattere ordinario della forma della caramella, violando così il principio di esame di ufficio di cui all’art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94; d’altro lato, con il terzo motivo contesta tale stessa valutazione, in quanto la mancanza di elementi che la corroborino le ha impedito di presentare il suo punto di vista, violando l’art. 73 del detto regolamento e il suo diritto di difesa. Sostiene che il Tribunale di primo grado, approvando le valutazioni dell’UAMI, ha del pari violato le dette norme.

38. Le affermazioni attualmente pendenti in sede di ricorso non sono state però formulate dinanzi al Tribunale di primo grado, e devono essere quindi dichiarate irricevibili.

39. Infatti, in forza dell’art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di primo grado.

40. La giurisprudenza ha già dichiarato che consentire a una delle parti di invocare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo non dedotto presso il Tribunale di primo grado equivarrebbe ad estendere l’ambito del procedimento, ignorando il carattere limitato della competenza della Corte di giustizia in questo ricorso ( ).

41. Occorre segnalare che la sentenza impugnata ha esaminato i due motivi espressamente addotti dalla ricorrente in primo grado, vale a dire, la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), e dell’art. 7, n. 3 del regolamento n. 40/94 ( ). Inoltre, dall’atto di proposizione del ricorso emerge che le affermazioni relative alla violazione degli artt. 73 e 74 del detto regolamento sono dirette contro la commissione di ricorso dell’UAMI, e solo in subordine contro il Tribunale di primo grado, in quanto quest’ultimo ha confermato i ragionamenti di detto organismo.

42. Avendo quindi avuto occasione di impugnare dinanzi al Tribunale di primo grado il procedimento seguito da detta commissione – e non si intravede nulla che potesse impedirglielo – l’August Storck KG deve sopportare le conseguenze di tale omissione.

43. Di conseguenza, il secondo e terzo motivo appaiono manifestamente irricevibili, senza che sia necessario esaminarli nel merito, neanche in subordine.

44. Ciò nonostante, azzardo che le commissioni di ricorso dell’’UAMI dovrebbero disporre di un certo margine per invocare fatti notori nell’istruzione dei fascicoli, il che le esimerebbe dal dover apportare sistematicamente prove di circostanze di dominio pubblico.

B – Sugli altri motivi di ricorso

1. Sulla prima parte del primo motivo, basata sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

45. La ricorrente rimprovera al Tribunale di primo grado di aver reso più gravosi i requisiti concernenti la capacità distintiva delle confetterie, subordinandola all’esistenza di differenze sostanziali rispetto agli altri tipi di caramelle, mentre dal citato art. 7, n. 1, lett. b), si deduce che un piccolo carattere distintivo è sufficiente per registrare un segno comunitario.

46. L’UAMI ritiene che tale critica si fondi su una lettura parziale della sentenza che, peraltro, è conforme alla costante giurisprudenza in materia di marchi tridimensionali.

47. Senza dubbio, il tenore letterale della norma controversa sembra militare per la registrazione di qualsiasi segno avente un minimo potere di individualizzazione ( ). Tuttavia, lo sviluppo giurisprudenziale successivo relativo ai marchi tridimensionali è andato oltre tale discussione e, di conseguenza, non occorre approfondire la questione della delimitazione fra il carattere distintivo minimo e la sua mancanza assoluta ( ); discussione questa ancora pendente per i marchi grafici e quelli denominativi.

48. Benché i criteri per valutare il carattere distintivo dei segni costituiti dalla forma del prodotto non siano diversi da quelli applicabili alle altre categorie di segni ( ), vi è un certo consenso circa il fatto che, in pratica, risulta più difficile provarlo per tale tipo di segno che per un marchio denominativo o figurativo ( ).

49. Inoltre, la Corte di giustizia ha ripetutamente ammesso che la percezione del consumatore medio, parametro decisivo per valutare il carattere distintivo dei segni di cui si chiede la registrazione, non è necessariamente la stessa per un simbolo tridimensionale rispetto a quelli di altra natura, i cui segni non corrispondono all’aspetto delle merci cui si riferiscono, poiché i clienti di cui trattasi non hanno l’abitudine di presumere l’origine dei prodotti in base alla loro forma, in mancanza di qualsiasi elemento grafico o testuale ( ).

50. Orbene, i punti 35‑44 della sentenza impugnata coincidono con quanto espresso ai precedenti paragrafi delle presenti conclusioni, con applicazione al caso concreto senza snaturamento né aumento dei requisiti relativi ai marchi tridimensionali. Di conseguenza, è privo di fondamento l’addebito fattole dall’August Storck KG.

51. Di conseguenza, suggerisco alla Corte di giustizia di dichiarare infondata la prima parte del primo motivo.

2. Sul quarto motivo di ricorso, vale a dire la violazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

52. Col quarto motivo la ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di primo grado per aver sottoposto i segni tridimensionali a esigenze probatorie più severe per giustificare l’uso che gli conferisce carattere distintivo. Critica anche che detta decisione si limiti unicamente alla percezione della caramella da parte del pubblico al momento dell’acquisto, quando dovrebbero valorizzarsi altri momenti, in particolare, quello della sua pubblicità tramite annunci e quello della sua deglutizione.

53. Anzitutto, si deve respingere la contestazione da parte della ricorrente delle valutazioni fattuali e probatorie della sentenza impugnata ( ), in quanto la competenza della Corte di giustizia è limitata alle questioni giuridiche, come si è già affermato. Pertanto, non occorre censurare il Tribunale di primo grado in relazione ai dati sul volume di vendite, alle elevate spese pubblicitarie e ai sondaggi forniti dalla ricorrente, in quanto non è stato addotto il loro snaturamento. La stessa riflessione vale per le affermazioni vertenti sull’impressione del segno negli imballaggi.

54. Circoscritti quindi i motivi del ricorso al suo ambito strettamente giuridico, occorre esaminare le due affermazioni fondamentali formulate dall’August Storck KG.

55. La prima denuncia l’asserito errore di diritto del Tribunale di primo grado quando esso ha negato che si fosse dimostrato, mediante le due prove menzionate per prime al paragrafo 53 delle presenti conclusioni, il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso della forma della confetteria, in quanto la documentazione pubblicitaria non presentava mai tale forma isolata, come marchio, ma sempre accompagnata da altri elementi, in particolare dal segno denominativo «Werther». Rimprovera al Tribunale che, non accettando l’acquisizione del carattere distintivo, esso per principio nega detta possibilità ai simboli tridimensionali quando appaiono giustapposti ad altri segni tradizionali.

56. L’interpretazione della sentenza impugnata proposta dalla ricorrente sembra, quantomeno, singolare, poiché detta decisione non impedisce agli oggetti tridimensionali di accedere alla registrazione grazie al loro impiego congiunto con altri segni sul mercato.

57. Un’affermazione di tale natura sarebbe in contrasto con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia, che nella causa Nestlé ha affermato, con riferimento all’art. 3, n. 3, della direttiva 89/104/CEE ( ), che l’acquisizione del carattere distintivo non implica necessariamente l’uso del segno in un modo indipendente, ma può risultare anche dall’uso di un elemento corrispondente ad una parte di un marchio registrato, o dall’uso di un altro segno in combinazione con un marchio registrato ( ).

58. Tuttavia, nei punti 63 e 64 della sentenza impugnata, il Tribunale, nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale, ha valutato soltanto le prove nel caso concreto, senza intenzione di stabilire una regola generale. Peraltro, non tocca alla Corte di giustizia valutare la pertinenza né l’esattezza di dette valutazioni fattuali, come ho già spiegato. Pertanto, quest’idea non può essere accolta.

59. Inoltre, la critica concernente il momento decisivo nel quale il consumatore si trova confrontato col marchio al fine di esaminare il suo carattere distintivo in seguito all’uso trova risposta nella stessa sentenza Nestlé, nella quale la Corte ha considerato che è sufficiente che, come conseguenza di detto uso, i settori interessati percepiscano il prodotto o il servizio, designato esclusivamente dal marchio di cui si chiede la registrazione, come proveniente da un’impresa determinata ( ).

60. Indipendentemente dal fatto che tale discussione mi appare più pertinente quanto all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, occorre osservare che, nella sentenza Ruiz‑Picasso e a./UAMI, la Corte di giustizia ha confermato la tesi del Tribunale di primo grado sul rischio di confusione, secondo cui, sebbene il pubblico di riferimento possa percepire i prodotti e i relativi marchi anche in circostanze estranee a qualsiasi atto di acquisto e manifestare, in tali circostanze, un grado di attenzione inferiore, ciò non impedisce che si tenga conto del livello particolarmente elevato di attenzione dispiegato dal consumatore medio quando prepara e esercita la sua scelta fra vari prodotti della stessa categoria ( ).

61. Nel sistema senza distorsioni di concorrenza cui aspira il legislatore comunitario, secondo il primo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, è evidente che la protezione dei titolari di questo tipo di diritti di proprietà industriale si concentra nell’istante culminante della decisione del consumatore, vale a dire l’acquisto del prodotto o la conclusione del contratto di servizio, essendo la previa pubblicità un mezzo per indurlo a privilegiare un determinato acquisto, di modo che è difficilmente concepibile che essa sia considerata su un piano di parità con l’atto d’acquisto del prodotto.

62. Ancor meno intelligibile appare la pretesa della ricorrente di analizzare nell’ambito del carattere distintivo anche la portata della degustazione della confetteria, poiché in un marchio tridimensionale come quello controverso, che coincide con il prodotto, il gusto risultante dalla qualità della sua elaborazione si confonderebbe con la deglutizione del segno, mentre ritengo invece che non si intenda vantare la squisitezza della degustazione, ma quella della caramella; la quale esalta, di conseguenza, l’eccellenza del marchio. La Corte ha espresso questa idea in generale nella causa Mag Instrument/UAMI, quando ha dichiarato che più la forma di cui si chiede la registrazione si avvicina a quella del prodotto più è verosimile che la forma stessa sia priva di carattere distintivo ( ).

63. Di conseguenza, nella sentenza impugnata il Tribunale di primo grado non ha commesso errori valutando la situazione del cliente che acquista il dolciume per determinare l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso.

64. Non dovendosi accogliere la seconda parte, il quarto motivo dev’essere dichiarato infondato.

65. Alla luce del risultato dell’esame dei motivi di ricorso, in parte manifestamente irricevibili e in parte infondati, il Tribunale può soltanto respingere interamente il ricorso.

VI – Sulle spese

66. Ai sensi dell’art. 122, in combinato disposto con l’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile in sede di impugnazione in forza dell’art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese. Se, come suggerisco, i motivi addotti dalla ricorrente saranno respinti, la ricorrente stessa dovrà prendere a carico le spese sostenute con detto procedimento.

VII – Conclusione

67. Tenuto conto di quanto esposto, suggerisco alla Corte di respingere il ricorso proposto dall’August Storck KG contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 10 novembre 2004, nella causa T‑396/02, in quanto esso è in parte manifestamente irricevibile e in parte infondato, e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese.