Tra tali fattori possono essere menzionati, in primo luogo, il grado di somiglianza tra i segni in conflitto, in secondo luogo, la natura dei prodotti o dei servizi per i quali i segni in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato, in terzo luogo, il livello di notorietà del marchio anteriore, in quarto luogo, la distintività, intrinseca o acquisita grazie all’uso, del marchio anteriore e, in quinto luogo, l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico.

Secondo una giurisprudenza costante, le varie lesioni prese in considerazione dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio di cui è chiesta la registrazione, a causa del quale il pubblico interessato effettua un collegamento tra i due, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, sebbene non li confonda necessariamente. L’esistenza di un nesso tra il marchio di cui è chiesta la registrazione e il marchio notorio anteriore, che dev’essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, è dunque un requisito essenziale per l’applicazione di tale disposizione.

Dal tenore dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario risulta che la sua applicazione è soggetta alle condizioni seguenti: in primo luogo, l’identità o la somiglianza dei marchi in conflitto; in secondo luogo, l’esistenza della notorietà del marchio anteriore invocato in sede di opposizione; in terzo luogo, la sussistenza del rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio allo stesso. Queste condizioni sono cumulative e la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile la suddetta disposizione.

Secondo la giurisprudenza della Corte, l’esistenza di una somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio contestato costituisce una condizione di applicazione comune ai paragrafi 1, lettera b), e 5 dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario. Tale condizione di somiglianza tra i marchi in conflitto presuppone, tanto nell’ambito del paragrafo 1, lettera b), quanto in quello del paragrafo 5 di detto articolo, l’esistenza, in particolare, di elementi di analogia visiva, fonetica o concettuale.

Certamente, il grado di somiglianza richiesto nel contesto dell’una o dell’altra disposizione è differente. Infatti, mentre l’attuazione della tutela introdotta dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra i marchi in conflitto tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, per contro, ai fini della tutela prevista dal paragrafo 5 dello stesso articolo, non è necessaria la sussistenza di un simile rischio. Quindi, le violazioni di cui al detto paragrafo 5 possono essere conseguenza di un minor grado di somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, a condizione che esso sia sufficiente affinché il pubblico interessato associ tali marchi, vale a dire stabilisca un nesso tra loro.

Se è vero che la valutazione globale relativa alla sussistenza di una connessione tra il marchio anteriore e il marchio contestato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 implica una certa interdipendenza dei fattori presi in considerazione e un tenue grado di somiglianza tra i marchi può quindi essere compensato da un elevato carattere distintivo del marchio anteriore, resta il fatto che, in assenza di qualsiasi somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio contestato, la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore così come l’identità o la somiglianza dei prodotti o dei servizi interessati non sono sufficienti per constatare la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto o di una connessione tra questi ultimi nella mente del pubblico interessato. Infatti, l’identità o la somiglianza dei marchi in conflitto è una condizione necessaria per l’applicazione sia del paragrafo 1, lettera b), che del paragrafo 5 dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009. Di conseguenza, tali disposizioni sono manifestamente inapplicabili quando il Tribunale esclude qualsiasi somiglianza dei marchi in conflitto. È soltanto nell’ipotesi in cui i marchi in conflitto presentino una certa somiglianza, ancorché tenue, che spetta al suddetto giudice procedere a una valutazione globale al fine di stabilire se, nonostante il tenue grado di somiglianza esistente tra tali marchi, la presenza di altri fattori pertinenti, quali la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, possa dar adito a un rischio di confusione o creare un nesso tra tali marchi nella mente del pubblico di riferimento.

Emerge chiaramente da tale giurisprudenza della Corte che l’esistenza di un’identità o di una somiglianza, seppur tenue, tra i marchi in conflitto costituisce una condizione cui è subordinata l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e non un semplice fattore per la valutazione della sussistenza di un nesso tra detti marchi ai sensi della disposizione de qua. Del resto, tale conclusione scaturisce direttamente dalla seguente formula, utilizzata in detto articolo: «se [il marchio richiesto] è identico o simile al marchio anteriore».

(v. punti 31‑34)