Parole chiave

Massima



Parole chiave

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di marchi anteriori identici o simili registrati per prodotti o servizi identici o simili

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di marchi anteriori identici o simili registrati per prodotti o servizi identici o simili

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

3. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 15, n. 2, lett. a)]

4. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 43, nn. 2 e 3, e 56, n. 2)

Massima

1. Nel valutare il rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la valutazione di un’eventuale somiglianza fonetica è solo uno degli elementi rilevanti nell’ambito della valutazione globale. Pertanto, non si può necessariamente dedurre la sussistenza di un rischio di confusione una volta dimostrata soltanto la somiglianza fonetica tra due segni.

(v. punti 35-37)

2. Se è vero che, in caso di opposizione ad una domanda di registrazione di marchio comunitario fondata sull’esistenza di un solo marchio anteriore non ancora soggetto all’obbligo di uso, la valutazione del rischio di confusione si compie sulla base di un confronto fra i due marchi come gli stessi sono stati registrati, ciò non vale nel caso in cui l’opposizione si fondi sull’esistenza di più marchi aventi caratteristiche comuni che permettono di considerarli parte di una medesima «famiglia» o «serie» di marchi.

Infatti, in presenza di una «famiglia» o «serie» di marchi, il rischio di confusione deriva dalla possibilità che il consumatore s’inganni circa la provenienza o l’origine dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio richiesto e ritenga, erroneamente, che questo appartenga a tale famiglia o serie di marchi.

Non ci si può aspettare che, in mancanza di uso di un numero sufficiente di marchi in grado di costituire una famiglia o una serie, un consumatore individui un elemento comune in tale famiglia o serie di marchi e/o associ a tale famiglia o serie un altro marchio contenente il medesimo elemento comune. Pertanto, affinché esista un rischio che il pubblico si inganni circa l’appartenenza ad una «famiglia» o «serie» del marchio richiesto, i marchi anteriori facenti parte di tale «famiglia» o «serie» devono essere presenti sul mercato.

(v. punti 62-64)

3. Se è vero che le disposizioni dell’art. 15, nn. 1 e 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario consentono di ritenere un marchio registrato come utilizzato dal momento in cui si fornisce la prova dell’uso di tale marchio in una forma leggermente differente da quella della registrazione, le stesse non consentono di estendere, attraverso la prova dell’uso, la tutela di cui beneficia un marchio registrato ad un altro marchio registrato il cui uso non è stato dimostrato, adducendo la motivazione che tale ultimo marchio sarebbe solo una leggera variante del primo.

(v. punto 86)

4. A questo proposito, il titolare di una registrazione nazionale che si oppone a una domanda di registrazione di un marchio comunitario non può invocare, per sottrarsi all’onere della prova dell’uso effettivo del suo marchio anteriore o dell’esistenza di legittime ragioni per il mancato uso, che gli incombe ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, una norma nazionale che consente il deposito come marchi di segni destinati a non essere utilizzati in commercio, in quanto aventi funzione meramente difensiva di un diverso segno oggetto di sfruttamento commerciale. Infatti, il concetto di «legittime ragioni» contenuto nell’art. 43 del regolamento n. 40/94 si riferisce, in sostanza, a circostanze esterne al titolare del marchio che impediscono l’uso dello stesso, e non ad una normativa nazionale che consenta un’eccezione alla regola della decadenza del marchio per mancato uso quinquennale, quand’anche tale mancato uso derivi dalla volontà del titolare di detto marchio. La tesi secondo la quale il titolare di una registrazione nazionale che si oppone a una domanda di registrazione del marchio comunitario potrebbe far valere un marchio anteriore il cui uso non è stato dimostrato in quanto lo stesso costituisce, in forza di una norma nazionale, un marchio difensivo non è dunque compatibile con l’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.

(v. punti 100-103)