La chiave del problema prospettato dal giudice nazionale con la sua prima domanda sta nell'articolo 36 del Trattato di Roma. È ben noto — ed è stato recentemente riaffermato dalla Corte con la citata sentenza nella causa 102/77 — che questa norma, facendo eccezione a! principio della libera circolazione delle merci (e in specie all'articolo 30), consente fra l'altro i divieti o restrizioni all'importazione giustificati da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale; ma che l'eccezione non va oltre la salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico di quella proprietà. È ugualmente «jus receptum», che l'oggetto specifico del marchio sta nell'assicurare al titolare il diritto esclusivo di farne uso rispetto a un dato prodotto, per la sua prima messa in circolazione, e nel proteggerlo così contro i concorrenti che vogliano eventualmente abusare della posizione e della reputazione del marchio, vendendo prodotti che ne siano indebitamente contrassegnati (considerando 7 della sentenza sopra ricordata). Infine, funzione essenziale del marchio è ritenuta quella di garantire al consumatore l'identità d'origine del prodotto, in modo che questo non sia confuso con altri di diversa provenienza (ibidem).

L'impresa Centrafarm, riferendosi proprio a tale funzione essenziale del marchio, afferma che la sostituzione del marchio Seresta al marchio Serenid non può ingenerare nessuna confusione quanto all'origine del prodotto, essendo questo fabbricato, sia sotto l'uno che sotto l'altro nome, da imprese appartenenti al gruppo che fa capo all'unico titolare dei due marchi. Pertanto il divieto che la AHPC fa a Centrafarm, di servirsi nei Paesi Bassi del marchio di cui la prima è titolare in quel paese per la designazione dell'«oxazepamum» prodotto dalla licenziataria britannica di AHPC, non potrebbe giustificarsi in vista della tutela della funzione essenziale del marchio. Tale divieto servirebbe soltanto a difendere il «good will» del marchio sul mercato olandese, cioè a proteggere la funzione economica e pubblicitaria del marchio stesso a esclusivo vantaggio dell'AHPC. Ma ciò oltrepasserebbe i confini della tutela del marchio consentita dall'articolo 36, alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

A me sembra, in verità, che prima e indipendentemente dalla questione della difesa del «good will», o meglio della reputazione del prodotto contraddistinto dal marchio, si debba affrontare la questione del rapporto fra garanzia della provenienza, e quindi dell'autenticità, del prodotto, da un lato, e funzione di identificazione propria del marchio, dall'altro. Si tratta, a mio avviso, di due aspetti inscindibili della medesima funzione; come tali, del resto, li ha considerati la Corte, parlando di «garanzia dell'identità di origine del prodotto marcato». Quando si dice che un marchio di fabbrica garantisce la provenienza del prodotto, si pone l'accento sul legame fra prodotto e fabbricante, che il marchio, per il suo carattere di esclusività, permette di stabilire; quando si afferma che il marchio identifica il prodotto, si mette in risalto il nesso fra marchio e prodotto: quel determinato prodotto, la cui identità risulta non tanto dal materiale o dall'aspetto (che possono essere comuni ad altri prodotti dello stesso genere) ma soprattutto dal fatto che il titolare del marchio lo ha «battezzato» mediante il marchio. Il conferimento di questa identità al prodotto è evidentemente in funzione della garanzia della provenienza. Non vi è dubbio che chi «battezza» il prodotto e diviene poi titolare del marchio corrispondente acquista un diritto esclusivo di proprietà industriale o commerciale: questo impedisce ai terzi di dare al medesimo prodotto un nome diverso, anche se tale nome corrispondesse (come nel caso di specie) ad un altro marchio dello stesso titolare. Quindi i terzi non possono vendere sotto quest'ultimo marchio un prodotto che, pur provenendo dal titolare in questione (o essendo fabbricato con il suo consenso da un'impresa che egli controlla), non è stato da lui così contrassegnato. Se un fabbricante decide di porre in commercio una parte della sua produzione senza alcun marchio, non è certo lecito al terzo di apporvi il marchio, con cui lo stesso fabbricante contrassegna normalmente i suoi prodotti. Lo stesso deve valere nel caso in cui il produttore contrassegni con due marchi diversi, nello stesso Stato, due prodotti sostanzialmente identici.

Si può dire che, in un'ipotesi come quella qui considerata, ciascuno dei marchi dello stesso titolare, oltre a garantire al consumatore la provenienza del prodotto, serve anche a distinguere, sul piano commerciale, ciascuno dei prodotti diversamente contrassegnati dal loro fabbricante. A mio avviso, anche questa funzione, che la Corte non aveva finora avuto occasione di considerare, merita tutela, essendo strettamente legata alla logica del diritto del marchio. La sostituzione, ad opera di un terzo non autorizzato, di un marchio mediante altro marchio dello stesso fabbricante rappresenta una ingerenza nella sfera di disponibilità riconosciuta al titolare dei due marchi, in merito al loro impiego per distinguere i suoi prodotti agli occhi della clientela. Perciò, anche sul piano comunitario, essa va riguardata, in linea di principio, come un'utilizzazione abusiva del marchio, che mira a «sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio» (per dirla con i termini usati dalla Corte nella sentenza del 31 ottobre 1974 che decise la causa 16/74, Centrafarm/Winthrop; Raccolta 1974, pag. 1183).

A questo punto, mi sembra superfluo soffermarmi sulla ulteriore questione, se rientri o meno nella funzione essenziale del marchio proteggere la reputazione che il prodotto ha acquistato. Certo, ha ragione la Commissione là dove osserva che la tutela della reputazione potrebbe essere invocata per bloccare le importazioni parallele, contrariamente a quanto la giurisprudenza della nostra Corte ha stabilito; infatti, si può dire che ogni importatore parallelo sfrutti la reputazione del marchio altrui. Come spiegare, allora, che lo «sfruttamento della reputazione» sia stato preso in considerazione dalla Corte, nel passo sopra riferito della sentenza Winthrop (così come nel considerando 7 della citata sentenza nella causa 102/77, Hoffmann-La Roche/Centrafarm)? Credo che si possa rispondere che la Corte non ha affatto incluso la tutela della reputazione nella funzione essenziale del marchio; ha soltanto affermato che l'utilizzazione abusiva del marchio da parte di terzi (o il fatto di apporlo «indebitamente») si presenta come un mezzo per sfruttare la reputazione del marchio stesso. Ciò lascia impregiudicato il problema di stabilire in che cosa si concreti l'utilizzazione abusiva del marchio; e non occorre ripetere che, nel nostro caso, tale abuso consiste nell'avere usurpato quel potere di identificazione del prodotto, che spetta esclusivamente al titolare del marchio.