CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 12 marzo 2009 ( 1 )

Causa C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

contro

Franz Hauswirth GmbH

«Marchio comunitario tridimensionale — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 51, n. 1, lett. b) — Criteri pertinenti ai fini della valutazione della “malafede” del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio comunitario»

1. Per la prima volta viene chiesto alla Corte di fornire indicazioni sulla nozione di malafede ai sensi della normativa comunitaria sui marchi.

2. In particolare, un marchio comunitario può essere dichiarato nullo «allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede».

3. Nel caso in esame, il procedimento nazionale trae origine da una situazione in cui diverse imprese concorrenti commercializzavano originariamente prodotti simili, aventi forma e presentazione simili. Una di tali imprese ha poi registrato come marchio comunitario tridimensionale una particolare forma e presentazione di sua proprietà. In tale situazione, si chiede quali siano i fattori necessari e/o sufficienti per stabilire se l’impresa abbia agito in malafede nel presentare la domanda di marchio.

Normativa pertinente

4. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul regolamento sul marchio comunitario ( 2 ). Tuttavia, la stessa nozione viene utilizzata, in contesti simili sebbene non identici, nella direttiva sui marchi d’impresa ( 3 ).

Il regolamento sul marchio

5. Ai sensi del regolamento sul marchio, la registrazione dei marchi comunitari può essere effettuata su domanda presentata all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), istituito dall’art. 2 del regolamento (altresì indicato come «UAMI» o «l’Ufficio»).

6. Gli artt. 7 e 8 del regolamento sanciscono gli impedimenti alla domanda di marchio comunitario ( 4 ).

7. L’art. 7, n. 1, enumera gli impedimenti «assoluti» alla registrazione. In sostanza, sono esclusi dalla registrazione: (a) i segni che non possono essere riprodotti graficamente o che non sono adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa in particolare; (b) i marchi privi di carattere distintivo; (c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che designano le caratteristiche di prodotti o servizi; (d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio; (e) i segni costituiti esclusivamente dalla forma inerente ai prodotti; (f) i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume; (g) i marchi che possono ingannare il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di prodotti o servizi; (h) emblemi di Stato, segni ufficiali di controllo ed emblemi di organizzazioni intergovernative privi di adeguata autorizzazione; (i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi che presentano un interesse pubblico particolare che siano privi di autorizzazione delle autorità competenti; (j) i marchi che contengono indicazioni geografiche che identificano vini o alcolici, rispetto ai vini o alcolici che non hanno tale origine; (k) i marchi che contengono un’indicazione geografica protetta o una denominazione d’origine per lo stesso tipo di prodotto.

8. Ai sensi dell’art. 7, n. 3, l’art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.

9. L’art. 8 definisce gli impedimenti «relativi» sulla base dei quali i terzi possono opporsi con successo alla registrazione di un marchio comunitario. L’art. 8, n. 1, prevede che il titolare di un marchio anteriore ( 5 ) possa opporsi alla registrazione di (a) un marchio identico per prodotti o servizi identici o (b) un marchio identico o simile per prodotti o servizi identici o simili, se tale somiglianza può generare un rischio di confusione. L’art. 8, n. 4, fornisce un analogo diritto di opposizione al titolare di un marchio anteriore non registrato, o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, se esso conferisce il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. E l’art. 8, n. 5, estende in sostanza il diritto di cui all’art. 8, n. 1, alle situazioni in cui i prodotti o servizi non sono simili, ma il marchio anteriore gode di notorietà nella Comunità o nello Stato membro (a seconda che si tratti di un marchio comunitario o nazionale) e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Sotto un profilo diverso, l’art. 8, n. 3, consente al titolare di un marchio di impedire al proprio agente o rappresentante di presentare domanda di registrazione a proprio nome senza il suo consenso o senza giustificazione.

10. Il regolamento prevede inoltre che, una volta registrato, un marchio comunitario possa essere dichiarato nullo per impedimenti assoluti o relativi.

11. L’art. 51 enuncia le cause di nullità assoluta. I paragrafi pertinenti recitano come segue: «1. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo, (a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7; (b) allorché[,] al momento del deposito della domanda di marchio[,] il richiedente abbia agito in malafede.

2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato».

12. L’art. 52 enuncia le cause di nullità relativa. I paragrafi pertinenti recitano come segue: «1. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo: (a) allorché esiste un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo; (b) allorché esiste un marchio di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo; (c) allorché esiste un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo. 2. Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare: (a) del diritto al nome; (b) del diritto all’immagine; (c) del diritto d’autore; (d) del diritto di proprietà industriale; secondo la normativa comunitaria o secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione».

13. Ai sensi dell’art. 53, n. 1 e n. 2, del regolamento, il titolare di un marchio comunitario o nazionale anteriore o di un contrassegno anteriore di cui all’art. 8, n. 4, non può opporsi all’uso di un marchio comunitario posteriore in conflitto se è stato al corrente di tale uso e lo abbia tollerato per cinque anni consecutivi, «a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede».

14. Infine, l’art. 9, n. 1, del regolamento sul marchio conferisce al titolare di un marchio comunitario il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio: «(a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; (b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio; (c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi».

La direttiva sui marchi d’impresa

15. Il caso in esame verte sul regolamento, non sulla direttiva, ma è utile ricordare le disposizioni parallele di quest’ultima.

16. La direttiva ha lo scopo di armonizzare le legislazioni nazionali degli Stati membri sui marchi d’impresa, che restano in vigore accanto al sistema del marchio comunitario, ma devono essere coerenti con quest’ultimo. Essa contiene disposizioni ( 6 ) in linea generale equivalenti, ma per taluni aspetti leggermente differenziate rispetto a quelle contenute negli articoli del regolamento sul marchio sopra citato.

17. L’art. 3 è intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità». L’art. 3, n. 1, enuncia le cause obbligatorie in base alle quali tutti gli Stati membri devono prevedere che i marchi «[siano] esclusi dalla registrazione o, se registrati, [possano] essere dichiarati nulli». Esse sono identiche agli impedimenti assoluti di cui all’art. 7, n. 1, lett. a)-h), del regolamento sul marchio. L’art. 3, n. 2, aggiunge, in particolare, che gli Stati membri possono prevedere che un marchio d’impresa «sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui: (a) l’uso di tale marchio di impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio di impresa dello Stato membro interessato o della Comunità; (omissis) (d) il richiedente abbia fatto in malafede la domanda di registrazione del marchio di impresa».

18. L’art. 4 della direttiva espone «[a]ltri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori», in linea generale equivalenti alle cause relative di impedimento alla registrazione o di nullità di cui agli artt. 8 e 52 del regolamento sul marchio, pur contenendo talune modifiche aventi lo scopo di adeguarli al contesto nazionale. Ancora una volta, si tratta sia di impedimenti alla registrazione sia di motivi di nullità successiva e, ancora una volta, alcuni di essi sono facoltativi. Tra questi ultimi rientra il criterio di cui all’art. 4, n. 4, lett. g), secondo cui «il marchio di impresa si [presta] a essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua a esservi usato, qualora il richiedente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio di impresa».

Normativa nazionale

19. Il giudice del rinvio menziona, in particolare, le seguenti disposizioni di diritto austriaco e tedesco.

20. L’art. 9, n. 3, del Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb austriaco (legge federale in materia di concorrenza sleale) stabilisce che la presentazione delle merci, il loro imballaggio o la confezione, devono essere tutelati allo stesso modo della denominazione specifica di un’impresa se sono considerati come designanti l’impresa nel settore commerciale interessato.

21. L’art. 4, n. 2, del Markengesetz tedesco (legge sui marchi) prevede che la tutela del marchio venga conferita a qualsiasi segno utilizzato in commercio, che abbia acquisito notorietà di marchio nei confronti del pubblico interessato.

Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

22. È parte della mitologia pasquale una creatura che porta uova, nota come coniglietto pasquale ( 7 ). Per molti decenni i produttori di cioccolato, quantomeno nelle aree linguistiche germanofone europee, hanno prodotto e commercializzato, durante il periodo pasquale, coniglietti di cioccolato in una varietà di forme e con confezioni di diverso tipo e colore, più spesso tuttavia confezionati in fogli dorati e spesso decorati con un nastro e/o un campanellino. Con l’introduzione, in particolare, dell’incarto a macchina negli anni ‘90, la forma dei coniglietti di cioccolato ha iniziato a diventare sempre più simile a causa dei vincoli tecnici ( 8 ).

23. I produttori interessati sono la Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (in prosieguo: la «Lindt»), una società con sede in Svizzera, ricorrente nella causa principale, e Franz Hauswirth GmbH (in prosieguo: la «Hauswirth»), una società austriaca, convenuta nella causa principale.

24. La Lindt produce e commercializza coniglietti pasquali di cioccolato dall’inizio degli anni ‘50. L’esatta presentazione è variata leggermente nel corso degli anni ( 9 ). La Lindt ha iniziato a commercializzare i suoi coniglietti pasquali di cioccolato in Austria nel 1994. Nel giugno 2000, ha richiesto la registrazione, come marchio comunitario tridimensionale, della forma e della presentazione di un coniglietto pasquale incartato in un foglio dorato, con segni rossi e marroni, recante intorno al collo un nastro rosso con un campanellino, e un disegno con la dicitura «Lindt Goldhase» posto a livello del fianco. Il marchio è stato registrato il 6 luglio 2001:

25. La Hauswirth produce e commercializza i propri coniglietti di cioccolato dal 1962. Essi sono solitamente decorati con un nastro, ma sono privi di campanellino. Non recano un nome che li caratterizzi, sebbene nella parte inferiore sia apposta un’etichetta, che peraltro non è normalmente visibile quando i prodotti sono presentati su uno scaffale.

26. Il giudice del rinvio afferma che tra le due presentazioni sussiste un rischio di confusione. Inoltre, diversi altri modelli sono stati commercializzati a partire dagli anni ‘30, aventi un grado di somiglianza più o meno elevato con la presentazione della Lindt. La Lindt era a conoscenza dell’esistenza di almeno alcuni di siffatti modelli anteriormente alla sua domanda di registrazione del marchio.

27. Il giudice del rinvio evidenzia inoltre che, anteriormente alla richiesta di registrazione, i diversi produttori, o perlomeno alcuni di essi, avevano acquisito una «notevole importanza commerciale» ( 10 ) con riferimento alla protezione dei loro prodotti ai sensi della legislazione austriaca sulla concorrenza e della legislazione tedesca sul marchio, sebbene nessuna delle presentazioni fosse stata registrata in alcun modo.

28. Infine, il giudice del rinvio statuisce che, registrando il marchio, la Lindt intendeva «[creare] una base per poter agire contro articoli già esistenti di altri produttori, che almeno in parte le erano noti in Germania».

29. Successivamente alla registrazione, la Lindt ha intentato un procedimento per contraffazione del marchio avverso la Hauswirth, chiedendo l’interruzione della produzione e della commercializzazione dei coniglietti pasquali di quest’ultima con una presentazione che, a parere della Lindt, si prestava ad essere confusa con il marchio registrato. Tra l’altro, la Hauswirth ha proposto domanda riconvenzionale ai sensi dell’art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento, sostenendo che la registrazione era stata effettuata in malafede e che il marchio avrebbe pertanto dovuto essere dichiarato nullo.

30. In primo grado, lo Handelsgericht (tribunale commerciale) di Vienna ha respinto la domanda principale e ha accolto la domanda riconvenzionale. Su impugnazione della Lindt dinanzi all’Oberlandesgericht (Corte d’appello regionale), tale sentenza è stata annullata, per motivi, tuttavia, che non hanno dato soddisfazione alla Lindt. Secondo la Hauswirth, il giudice d’appello ha semplicemente dichiarato che, poiché la presentazione della Lindt aveva acquisito notorietà anteriormente alla domanda di registrazione del marchio, non si può ritenere che la Lindt avesse agito in malafede; che, tuttavia, nel pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale della Hauswirth, non ha accolto la domanda principale della Lindt. Entrambe le parti hanno pertanto proposto impugnazione dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca), che ora chiede una pronuncia pregiudiziale sulle seguenti questioni: «1. Se l’art. 51, n. 1, lett. b), del [regolamento sul marchio] debba essere interpretato nel senso che si deve ritenere che il richiedente di un marchio comunitario abbia agito in malafede, qualora al momento del deposito della domanda egli sapesse che un concorrente utilizzava (almeno) in uno Stato membro un segno identico o simile e confondibile per prodotti o servizi identici o simili e abbia presentato la domanda di registrazione del marchio per far sì che il concorrente non possa più utilizzare il segno. 2. In caso di soluzione negativa della prima questione: Se si debba ritenere che il richiedente abbia agito in malafede qualora abbia presentato la domanda di registrazione per far sì che un concorrente non possa più utilizzare il segno, pur sapendo o dovendo sapere, al momento del deposito della domanda, che, grazie all’utilizzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili e confondibili, il concorrente ha già acquisito una “notevole importanza commerciale” («wertvollen Besitzstand»).

3. In caso di soluzione affermativa della prima o della seconda questione: Se si debba negare la malafede qualora, per il suo segno, il richiedente abbia già acquisito notorietà commerciale e, quindi, tutela secondo le norme in materia di concorrenza sleale».

31. Le parti nella causa principale, i governi ceco e svedese e la Commissione hanno presentato osservazioni sia scritte, sia orali.

Valutazione

Portata delle questioni

32. Il giudice nazionale chiede se taluni fattori siano sufficienti per dimostrare o escludere che una domanda sia stata presentata in malafede ai sensi dell’art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio, nel quadro di una serie di fatti concreti da esso accertati o che esso ritiene essere stati accertati da un giudice inferiore. A mio parere tali fatti sono, in sostanza, i seguenti: — anteriormente alla richiesta di registrazione del marchio da parte della Lindt, quest’ultima e diversi produttori di cioccolato concorrenti fabbricavano prodotti simili aventi una presentazione simile, in alcuni casi aventi somiglianza sufficiente a dare adito a rischio di confusione; — siffatte diverse presentazioni godevano di un certo grado di tutela ai sensi della legislazione nazionale sulla concorrenza, costituendo un fattore di «notevole importanza commerciale»; — la Lindt non poteva non essere a conoscenza dei fatti di cui sopra; — nel corso del tempo, la presentazione della Lindt aveva acquisito una certa notorietà commerciale presso il pubblico; — la Lindt ha presentato domanda di registrazione della propria presentazione come marchio comunitario al fine di impedire alle imprese concorrenti di continuare ad utilizzare le loro presentazioni, nella misura in cui potessero dare adito ad un rischio di confusione.

33. I fattori sulla cui rilevanza il giudice del rinvio chiede chiarimenti sono, in sostanza: — la conoscenza da parte della Lindt della situazione preesistente nei confronti dei concorrenti; — l’intenzione della Lindt di impedire alle imprese concorrenti di continuare ad utilizzare le loro presentazioni; — la notorietà già acquisita dalla presentazione della Lindt prima della richiesta di registrazione come marchio.

34. Su tale base, ritengo che le tre questioni possano essere utilmente considerate congiuntamente, prestando debita attenzione ai fattori menzionati. Comincerò dall’esaminare il significato di malafede nel suo contesto attuale.

Il significato di malafede nella disciplina comunitaria

35. Come nel caso di un funzionario di banca, la malafede è indubbiamente più facile da riconoscere che da definire ( 11 ). Si tratta di una nozione con la quale si sono trovati alle prese non soltanto avvocati, ma filosofi e teologi, senza peraltro padroneggiarla. È, in effetti, verosimile che la malafede non possa essere definita affatto, nel senso di determinarne i limiti precisi.

36. La presente fattispecie riguarda la malafede nella presentazione di una domanda di registrazione di un marchio. La nozione non è definita, delimitata, e nemmeno descritta in alcun modo nella normativa, ma un ausilio interpretativo può essere offerto dalla posizione che riveste nell’economia di tale normativa.

37. Ai sensi del regolamento sul marchio, un marchio d’impresa può essere escluso dalla registrazione o, se registrato, dichiarato nullo, per impedimenti assoluti o relativi.

38. Per quanto concerne l’impedimento alla registrazione ( 12 ), gli impedimenti assoluti sono, in sostanza, difetti inerenti alla natura del marchio richiesto e vengono rilevati d’ufficio dall’UAMI. Gli impedimenti relativi sono, in sostanza, diritti di proprietà intellettuale anteriori, che legittimano il titolare ad impedire ad altri l’uso di un marchio in conflitto e non vengono esaminati d’ufficio, ma possono essere invocati dai titolari di tali diritti.

39. Un marchio registrato può anche essere dichiarato nullo per impedimenti assoluti o relativi ( 13 ). In questo caso, tuttavia, entrambe le serie di impedimenti sono leggermente ampliate. La malafede del richiedente al momento della presentazione della domanda è un impedimento assoluto aggiuntivo ( 14 ), e all’elenco degli impedimenti relativi sono aggiunti quattro ulteriori tipi di diritti ( 15 ).

40. Inoltre, il titolare di un diritto anteriore non può chiedere l’annullamento, né opporsi all’uso di un marchio comunitario se ha tollerato l’uso di tale marchio per almeno cinque anni consecutivi, a meno che la domanda di registrazione del marchio non sia stata effettuata in malafede (art. 53).

41. La malafede appare pertanto come un difetto inerente alla richiesta (piuttosto che al marchio) che, in sostanza, inficia la registrazione indipendentemente da altre circostanze. Nella direttiva sui marchi d’impresa si ritrova più o meno lo stesso concetto generale.

42. Atteso il modo in cui è organizzata la normativa, deve esistere una nozione comunitaria unica di malafede applicabile sia al regolamento che alla direttiva. L’art. 51 del regolamento impone sia all’UAMI, sia ai giudici nazionali di dichiarare la nullità di un marchio comunitario sulla base della malafede nella presentazione della domanda e la stessa nozione deve, evidentemente, essere utilizzata da entrambi. Né appare appropriato, attesa la necessità di un’interazione armoniosa tra i due sistemi, che i giudici nazionali debbano utilizzare una nozione per i marchi comunitari e un’altra per i marchi nazionali.

43. Basandomi su queste considerazioni, esaminerò alcuni tra i suggerimenti specifici presentati nelle osservazioni scritte e orali, circa cosa siffatta malafede comporti o meno, cercando di arrivare ad una conclusione alla luce dei diversi orientamenti.

È limitata alle circostanze previste dall’art. 8?

44. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ha affermato che l’art. 8 del regolamento sul marchio enumera in maniera esaustiva tutti i diritti anteriori che possono essere fatti valere per opporsi alla registrazione. Una persona deve avere il diritto di registrare il proprio marchio per garantirne la priorità su altri diritti più deboli che, al momento della presentazione della domanda di registrazione, non potrebbero essere fatti valere in opposizione. Se i titolari di tali diritti più deboli potessero ottenere successivamente, per mezzo di una dichiarazione di nullità per malafede, ciò che non avrebbero potuto ottenere opponendosi alla registrazione, la volontà del legislatore verrebbe elusa.

45. Questo argomento non mi persuade, sebbene concordi certamente sul fatto che una domanda di registrazione di marchio presentata pur essendo a conoscenza di un diritto anteriore in conflitto, come da art. 8 del regolamento sul marchio, è probabilmente effettuata in malafede.

46. È vero anche che solo i diritti anteriori figuranti nell’art. 8 possono essere fatti valere per opporsi alla registrazione di un marchio comunitario. Tuttavia, ciò non esclude necessariamente l’eventuale possibilità che una domanda di registrazione possa essere in malafede con riferimento ad altri diritti che non possono essere fatti valere in tal modo — e vorrei rilevare che, in ogni caso, eventuali diritti anteriori diversi da quelli elencati nell’art. 8 possono essere fatti valere a sostegno di una dichiarazione di nullità ( 16 ). Inoltre, ritengo che l’orientamento della Commissione ridurrebbe la questione della malafede ad un ruolo di mero sostegno; un rafforzamento, probabilmente superfluo, della posizione di un concorrente che dispone già del diritto di ottenere una dichiarazione di nullità in forza del suo diritto anteriore (e precedentemente in condizione di opporsi alla registrazione), mentre il regime degli artt. 51 e 52 mostra che la malafede costituisce una causa di nullità indipendente. Costituisce inoltre un impedimento assoluto che può essere invocato da chiunque, incluso, ma non ad esso limitato, il titolare di un diritto anteriore. Non si limita, né espressamente, né implicitamente, alla malafede con riferimento ad una questione particolare. Chiunque può chiedere una dichiarazione di nullità a motivo del fatto che la domanda di marchio è stata fatta in malafede, qualunque sia il contesto di siffatta malafede.

47. Cosa possa costituire malafede in relazione a diritti anteriori in conflitto, più deboli di quelli elencati negli artt. 8 o 52 è una questione separata, che prenderò in considerazione in seguito ( 17 ), ma non posso concordare sul fatto che siffatta qualificazione della malafede sia esclusa dalla nozione di cui viene fatto impiego nel regolamento.

Assenza dell’intento di utilizzare il marchio?

48. All’udienza, la Commissione ha seguito un orientamento apparentemente diverso, e più restrittivo, di quello seguito nelle sue osservazioni scritte. Essa ha affermato che un solo tipo di comportamento potrebbe essere qualificato come malafede ai sensi della normativa — la registrazione di un marchio senza intenzione di utilizzarlo, ma allo scopo di impedirne l’uso ad altri. La Commissione ha presentato l’art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento come corollario all’art. 50, n. 1, lett. a), ai sensi del quale un marchio comunitario che non abbia formato oggetto di un uso effettivo per un periodo di cinque anni può essere dichiarato decaduto; a suo avviso, l’art. 51, n. 1, lett. b), permette quindi ad una persona che utilizzi, o voglia utilizzare, un contrassegno o un marchio in conflitto, di ottenere una dichiarazione di nullità senza attendere la scadenza del periodo di cinque anni, se il richiedente non aveva intenzione di usare lui stesso il marchio registrato.

49. Nemmeno questa tesi mi convince, sebbene, ancora una volta, possa ammettere che tale condotta sia quasi certamente contraria alla buonafede.

50. Ritengo che, se la malafede fosse limitata a situazioni in cui la ricorrente non aveva intenzione di utilizzare il marchio, i nn. 1 e 2 dell’art. 53 del regolamento non avrebbero senso. Tali disposizioni precludono al titolare di un marchio anteriore di ottenere una dichiarazione di nullità relativamente ad un marchio comunitario posteriore in conflitto ove abbia tollerato l’uso di tale marchio per cinque anni consecutivi, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede. Esse presuppongono, pertanto, che un marchio possa essere richiesto in malafede ed essere utilizzato per un periodo di cinque anni consecutivi. Di conseguenza, trovo difficile riconciliare la posizione della Commissione con la chiara formulazione della normativa.

Intenzione soggettiva o criteri obiettivi?

51. La Lindt cita diverse decisioni dell’UAMI per far valere il fatto che la malafede non può essere dedotta senza intento fraudolento. Ad esempio: «La malafede è una nozione giuridica restrittiva nel regime del [regolamento sul marchio comunitario]. La malafede è il contrario della buona fede e in genere implica o comporta, senza ad essa limitarsi, la frode effettiva o presunta, o un proposito di fuorviare o indurre terzi in errore, o qualsivoglia altra bieca motivazione. Concettualmente, la malafede può essere intesa come “intenzione fraudolenta”. Ciò significa che la malafede può essere interpretata come consuetudine sleale, che comporta la mancanza di buone intenzioni da parte del richiedente del [marchio comunitario] al momento della presentazione della domanda» ( 18 ). Oppure: «La malafede può essere definita come la condizione di chi, facendo consapevolmente qualcosa di contrario ai principi accettati di comportamento etico o alle consuetudini commerciali e professionali di lealtà, tragga un vantaggio indebito o causi un danno ingiusto ad altri» ( 19 ). A parere della Lindt, il Bundesgerichtshof tedesco (Corte di giustizia federale) adotta lo stesso orientamento ( 20 ).

52. La Hauswirth adotta un orientamento analogo, facendo riferimento ad una massima spesso citata di Lindsay J nella High Court inglese: «È evidente che [la malafede] comporta la slealtà e, a mio parere, comporta anche talune operazioni non all’altezza degli standard di comportamento commerciale accettabile osservati da una persona ragionevole e esperta nel particolare settore in esame» ( 21 ).

53. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione lascia intendere che la malafede può essere paragonata ad un comportamento non «conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale» ( 22 ), di cui un esempio è costituito dall’intenzione di impedire ad altri di accedere al mercato.

54. In modo analogo, il governo ceco ritiene che la nozione di malafede nella normativa contenga un importante elemento morale o etico; essa implica una contravvenzione delle norme di comportamento accettate. Il governo ceco riscontra tale malafede sostanzialmente nella domanda di registrazione di un marchio per uno scopo diverso da quello di «[adempiere] la sua funzione primaria, ossia [garantire] al consumatore o all’utente finale l’identità d’origine del prodotto o servizio di cui trattasi perché possa distinguersi con sicurezza questo prodotto o servizio da quelli provenienti da terzi» ( 23 ). La registrazione al solo scopo di vietare ad altri l’uso di un marchio simile (che è meramente una funzione accessoria del marchio) sarebbe pertanto in malafede.

55. Per contro, il governo svedese sostiene che ciò che rileva non è l’intenzione di chi richiede il marchio, ma la sua conoscenza oggettiva: se era, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza del fatto che altri stavano già utilizzando lo stesso marchio o un marchio simile. Esso afferma che questo è il modo in cui la nozione di malafede viene utilizzata in diversi Stati membri — i paesi del Benelux, la Danimarca, l’Estonia, la Finlandia, l’Italia e la Svezia stessa ( 24 ).

56. Alla Corte sono pertanto state presentate diverse osservazioni, dalle sfumature più o meno sottili. Si rende pertanto necessario scegliere, in una certa misura, tra la definizione più soggettiva e più oggettiva di malafede, sebbene io ritenga che, in effetti, si tratti piuttosto della questione di assicurare una corretta simbiosi tra i due orientamenti.

57. Mi sembra evidente che, nell’uso normale, la nozione di malafede implichi uno stato mentale soggettivo di natura generale, delineato nelle diverse descrizioni citate dalla Lindt, dalla Hauswirth e dalla Commissione, piuttosto che la definizione più specialistica proposta dal governo ceco. In linea di principio, sarei anche più restio, ai fini del diritto di marchio, a circoscrivere la nozione solo alle circostanze specifiche, definite in maniera oggettiva, quali sono quelle dedotte dal governo svedese. Ritengo tra l’altro impossibile procedere in tal modo, quando la normativa comunitaria non contiene né una disposizione espressa che limiti la nozione in tal senso, né alcuna indicazione di un’intenzione di questo tipo.

58. Peraltro, mi rendo conto delle difficoltà che sorgerebbero qualora la semplice prova di un’intenzione soggettiva fosse sufficiente per accertare la malafede — difficoltà che, senza dubbio, sono state determinanti per l’orientamento più oggettivo per il quale propendono alcuni Stati membri. A tale riguardo, sia nelle sue osservazioni scritte, sia in quelle orali, la Commissione ha lasciato intendere che, anche se l’intenzione del richiedente costituisce un elemento centrale nell’accertamento della malafede, siffatta intenzione soggettiva deve essere accertata con riferimento alle circostanze oggettive della controversia. Concordo sul fatto che — diversamente dal caso, forse improbabile, dell’ammissione di malafede da parte del titolare del marchio ( 25 ) — la presenza o l’assenza di malafede deve normalmente essere dedotta da tutte le circostanze oggettive pertinenti.

59. Tra siffatte circostanze oggettive potrebbe esserci (per ispirarsi al suggerimento del governo ceco) l’idoneità del marchio ad assolvere la sua funzione essenziale di distinguere prodotti o servizi in funzione della loro provenienza. Tuttavia, sebbene tale criterio possa essere utile quando applicabile, non ritengo che possa fungere, da solo, quale unico criterio pertinente.

Conclusioni sulla natura della malafede

60. Ritengo pertanto che la nozione di malafede da parte del richiedente di un marchio ai sensi della normativa comunitaria (i) non possa essere circoscritta ad una categoria limitata di circostanze specifiche, come l’esistenza di un tipo particolare di diritto anteriore, l’assenza di intenzione di utilizzare il marchio o la conoscenza, effettiva o presunta, dell’uso attuale di un marchio simile, e (ii) sia connessa ad una motivazione soggettiva da parte del richiedente del marchio — un’intenzione fraudolenta o altra «bieca motivazione» — che, nondimeno, sarà di solito accertata con riferimento a criteri oggettivi [di cui possono certo far parte circostanze quali quelle elencate sub (i)]; essa implica un comportamento che si discosta dai principi accettati di comportamento etico o dalle consuetudini commerciali e professionali di lealtà, che può essere accertato valutando i fatti oggettivi di ciascuna fattispecie rispetto a tali standard.

Rilevanza dei fattori menzionati nelle questioni

61. Sotto tale profilo, la malafede deve essere accertata caso per caso, tenendo conto di tutte le prove disponibili relative alle circostanze pertinenti. Il giudice nazionale chiede chiarimenti, in particolare, con riferimento alla rilevanza di quattro aspetti degli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti: la conoscenza del fatto che i concorrenti già utilizzavano marchi simili (nella forma e presentazione di un prodotto), la conoscenza del fatto che l’uso di tali marchi godeva di un certo grado di tutela ai sensi della legislazione sulla concorrenza o sui marchi, l’intenzione di impedire l’uso continuato di tali marchi e la notorietà e la tutela di cui godeva il marchio del richiedente stesso.

62. Per quanto concerne la conoscenza in generale, appare chiaro che un comportamento può essere descritto come contrario all’etica, o un’intenzione come fraudolenta, solo se la parte interessata è al corrente del contesto di fatto in cui una qualificazione quale «contrario all’etica» o «fraudolento» diventa appropriata. Ad esempio, cercare di ottenere un vantaggio per sé non è, di per sé, contrario all’etica né fraudolento; cercare di ottenere tale vantaggio fornendo informazioni inadeguate o ingannevoli, eludendo (piuttosto che violando di fatto) le norme applicabili o appropriandosi della pretesa di un’altra parte, titolare di diritti più ampi o anteriori, può essere qualificata come tale — ma solo se la persona che cerca di trarre il vantaggio era al corrente del fatto che le informazioni erano inadeguate o fuorvianti, che venivano eluse delle norme o che il diritto dell’altra parte era più ampio o prioritario.

63. Se tale consapevolezza può essere accertata direttamente, non vi è alcuna necessità di invocare la presunta conoscenza. In molti casi, tuttavia, la prova diretta della conoscenza effettiva può essere difficile da fornire, mentre le circostanze possono essere tali da giustificare una presunzione di conoscenza. La consapevolezza che le informazioni sono inadeguate o fuorvianti, ad esempio, si può dedurre dalla presunzione di un ragionevole livello di comprensione delle questioni commerciali e amministrative; la consapevolezza dell’elusione delle norme (pur senza incorrere nella loro effettiva violazione) si può dedurre da una presunzione di conoscenza della legge; e la conoscenza del diritto di terzi può essere dedotta dalla prova che il diritto di cui trattasi era di conoscenza comune nel settore interessato.

64. Di conseguenza, ritengo che la domanda di marchio presentata da una parte nella posizione della Lindt non possa essere qualificata come effettuata in malafede, a meno che tale parte fosse almeno a conoscenza delle circostanze che potrebbero costituire la base per una constatazione di malafede — che, nel caso in esame, si presumono essere l’uso di marchi simili da parte di concorrenti e la tutela di tali marchi ai sensi della legislazione sulla concorrenza. Tuttavia, ci si chiede se siffatta conoscenza sia sufficiente per determinare la malafede.

65. A mio parere non lo è, poiché ciò significherebbe escludere l’intenzione reale in quanto irrilevante. Essa tuttavia fornisce già un contesto nel quale forse non saranno più necessari molti elementi probatori per decidere sulla questione. È in tale contesto che il giudice nazionale deve tenere in considerazione lo scopo della Lindt di impedire ad altri di utilizzare i propri marchi simili e la notorietà di cui gode il suo marchio. Ma ritengo che occorra tener conto anche del contesto storico commerciale nel suo insieme.

66. Un punto che mi sembra rilevante nel caso in esame è il fatto che i «marchi» in questione consistono nell’intera forma e presentazione di un prodotto, piuttosto che nella nozione più comune di marchio quale contrassegno apposto ad un prodotto. Ritengo pertanto importante accertare la misura in cui i concorrenti esistenti hanno libertà di scelta della forma e della presentazione e in quale misura siano limitati nella loro scelta da vincoli tecnici o commerciali — la forma in cui il prodotto può essere ottenuto a stampo e/o il confezionamento automatico, le aspettative dei clienti circa l’aspetto, e così via. Una domanda di registrazione di un marchio di questo tipo, effettuata essendo a conoscenza della situazione esistente, può essere considerata come fatta in malafede molto più facilmente se la libertà di scelta è limitata, per cui il titolare del marchio potrà, di fatto, impedire ai concorrenti non solo l’utilizzo di un marchio simile, ma la commercializzazione di un prodotto equiparabile.

67. La situazione sarebbe alquanto diversa se da un esame del contesto risultasse, ad esempio, che il richiedente del marchio aveva successo in un settore commerciale redditizio, ma sapeva che nuovi venuti stavano cercando di perseguire uno scopo di lucro copiando la sua presentazione in assenza di ostacoli alle loro presentazioni commerciali distintive. In siffatte circostanze, una domanda di registrazione di marchio con l’intenzione di scrollarsi di dosso tali parassiti apparirebbe molto meno sleale, contraria all’etica o scorretta in qualsiasi altro modo, per cui sarebbe più difficile, di conseguenza, ritenere che sia stata presentata in malafede.

68. Pertanto, la rilevanza dell’intenzione di impedire ai concorrenti di utilizzare marchi simili che essi già stanno utilizzando deve essere valutata alla luce di tutte le circostanze del caso. Essa non può essere considerata automaticamente indicativa di malafede o altro.

69. Il quarto aspetto considerato è quello della notorietà commerciale già acquisita nei confronti del pubblico dal marchio del richiedente — conferente diritto a tutela ai sensi della legislazione nazionale — anteriormente alla presentazione della domanda. Anche in questo caso ritengo che si tratti di un fattore che deve essere considerato nel contesto e che non può precludere automaticamente la possibilità che la domanda sia stata fatta in malafede.

70. Il giudice del rinvio rileva che, al momento della registrazione del suo marchio comunitario, la presentazione della Lindt aveva acquisito una notevole notorietà in Austria e in Germania, laddove il 50% o più della popolazione associava i coniglietti pasquali di cioccolato confezionati nei fogli dorati alla Lindt. Siffatta notorietà le ha consentito di impedire ai concorrenti di commercializzare presentazioni identiche, anche prima di avere registrato il suo marchio. Il giudice del rinvio menziona due azioni di questo tipo, proposte rispettivamente nel 1980 e nel 2000 ( 26 ), ma sottolinea che un tentativo di impedire la commercializzazione di presentazioni non perfettamente identiche sarebbe stato di successo molto incerto — un punto confermato da un consulente della Hauswirth in udienza. Pertanto, il giudice del rinvio afferma che la registrazione è servita unicamente a facilitare l’avvio di procedimenti.

71. Tuttavia, non emerge chiaramente né dal fascicolo, né da quanto affermato in udienza, se l’effetto della registrazione sia in realtà solo quello di ampliare i diritti procedurali del titolare, o se esso non ampli, di fatto, la portata dei suoi diritti sostanziali, consentendogli di impedire l’uso non solo di presentazioni identiche o quasi identiche, ma anche di quelle sufficientemente simili da generare un rischio di confusione. Non è chiaro nemmeno se (nel caso in cui anche altre presentazioni godano di tutela) una presentazione possa usufruire di maggiore protezione in virtù della portata della sua notorietà o della durata della sua presenza sul mercato.

72. Queste sono, naturalmente, questioni che devono essere accertate dai giudici nazionali. Tuttavia, esse possono avere peso nel valutare in questa sede se la domanda di marchio della Lindt sia stata presentata in malafede.

73. Se la registrazione di un marchio si limita a confermare un diritto sostanziale esistente di impedire a terzi di utilizzare presentazioni simili assicurando mezzi perfezionati per attuare siffatto diritto, e se presentazioni che godono di maggiore notorietà e sono presenti da più tempo sul mercato godono corrispondentemente di maggiore protezione, allora la domanda di registrazione come marchio di una presentazione avente maggiore notorietà e presente da più tempo al solo scopo di consolidare ed affermare diritti esistenti non apparirebbe effettuata in malafede.

74. All’altro estremo, se tutte le presentazioni godono di eguali diritti, indipendentemente dalla notorietà o dall’anteriorità, e tali diritti sono sensibilmente più limitati rispetto a quelli conferiti dalla registrazione come marchio comunitario, allora la domanda di registrazione da parte di un partecipante al mercato può essere considerata sleale e pertanto più facilmente giudicata come in malafede nei confronti dei suoi concorrenti — a maggior ragione se il suo ingresso sul mercato è effettivamente recente e/o se la sua presentazione gode di una notorietà solo relativamente poco affermata.

75. In sintesi, la sostanza della mia analisi è che non esiste un criterio semplice e decisivo per accertare se una domanda di marchio sia stata presentata in malafede. Le diverse serie di circostanze presentate dinanzi alla Corte come delimitanti in modo esaustivo la nozione di malafede sono, di fatto, esempi illustrativi di siffatta nozione. La malafede è uno stato soggettivo — un’intenzione incompatibile con gli standard accettati di un comportamento leale o etico — accertabile per mezzo di elementi oggettivi e che deve essere valutato caso per caso. Essa richiede almeno la conoscenza delle circostanze dalle quali si può dedurre l’incompatibilità con gli standard accettati di comportamento leale o etico. Se il richiedente del marchio possieda tale conoscenza è una questione che può essere accertata basandosi sullo stato comune della conoscenza nel settore economico interessato, laddove manchino elementi probatori diretti. L’intenzione di impedire ai concorrenti di continuare ad utilizzare segni non registrati che essi, fino a tale momento, hanno avuto il diritto di utilizzare e proteggere dalla concorrenza di altri segni simili è indicativa di malafede. Tuttavia, la valutazione deve tenere conto di tutti gli elementi pertinenti di fatto e di diritto che potrebbero giustificare siffatta intenzione o, al contrario, sottolinearne la natura sleale o contraria all’etica.

Conclusione

76. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni proposte dall’Oberster Gerichtshof nei termini seguenti: Al fine di accertare se «al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede» ai sensi dell’art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, un giudice nazionale deve tenere in considerazione tutte le prove disponibili dalle quali sia possibile concludere che il richiedente abbia agito, consapevolmente o meno, in modo incompatibile con gli standard accettati di comportamento leale o etico. In particolare: — l’intenzione di impedire ad altri l’uso di segni simili con riferimento a prodotti simili può essere incompatibile con detti standard se il richiedente era, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza del fatto che altri stavano già legittimamente utilizzando segni simili, in particolare se tale uso era rilevante e si era protratto per un lungo periodo di tempo, se godeva di un certo grado di tutela e se la natura del segno era determinata, in una certa misura, da vincoli di carattere tecnico o commerciale; — tuttavia, siffatta intenzione non sarebbe necessariamente incompatibile con quegli standard, qualora il richiedente stesso godesse di tutela simile o più ampia con riferimento al marchio richiesto, o lo avesse utilizzato in modo, in misura e per un periodo di tempo tali da far ritenere che l’uso da parte di terzi di segni simili abbia consentito di trarre un vantaggio ingiustificato dal segno del richiedente, e qualora la capacità di tali terzi di scegliere segni dissimili non fosse limitata.

( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1, successivamente modificato; in prosieguo: il «regolamento sul marchio» o il «regolamento»).

( 3 ) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1), sostituita molto recentemente (sebbene non modificata in maniera sostanziale) dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (GU L 299, pag. 25). In prosieguo vi farò riferimento congiuntamente come la «direttiva sui marchi d'impresa» o la «direttiva».

( 4 ) Tali disposizioni sono piuttosto prolisse. Poiché nella fattispecie la formulazione specifica non è essenziale, ne riassumerò il contenuto qui di seguito.

( 5 ) Che, ai sensi dell'art. 8, n. 2, è in sostanza un marchio comunitario, un marchio nazionale, un marchio internazionale con effetto in uno Stato membro o nella Comunità, con data di presentazione della domanda anteriore a quella del marchio contestato, o un marchio «notoriamente conosciuto» in uno Stato membro prima della data di presentazione della domanda.

( 6 ) Il testo citato è quello della versione codificata della direttiva, che non differisce sostanzialmente da quello della versione originale.

( 7 ) Nelle diverse lingue, tale creatura viene qualificata come lepre o coniglio, e il termine inglese «bunny» è probabilmente sufficientemente flessibile da includere entrambi. In Australia, dove i conigli sono visti con sfavore, tale posto nella mitologia è stato parzialmente assunto dal «bilby [marsupiale onnivoro australiano] pasquale» (sebbene, data la natura assolutamente ovipara dell'animale, ci si sarebbe atteso piuttosto un «ornitorinco pasquale»). L’articolo commercializzato con il marchio in questione nel caso in esame è denominato dal produttore «Goldhase» in tedesco, «Gold bunny» in inglese, «Lapin d’or» in francese, «Coniglio d’oro» in italiano, ecc. Fortunatamente, l’esatta classificazione zoologica di tale (probabile) lagomorfo è del tutto irrilevante ai fini delle questioni oggetto della fattispecie.

( 8 ) La selezione presentata in udienza lascia intendere l’esistenza di due forme di base rispondenti a siffatti vincoli tecnici, con l’animale in posizione accovacciata o eretta.

( 9 ) Ad esempio, il nastro intorno al collo del coniglietto era marrone invece che rosso verso la fine degli anni ‘60, e non era provvisto di campanellino.

( 10 ) Wertvoller Besitzstand in tedesco; il giudice del rinvio non indica alcuna definizione legale precisa per tale nozione.

( 11 ) «Come nel caso di molti altri esseri, un funzionario di banca è più facile da riconoscere che da definire» (United Dominions Trust/Kirkwood [1966] 1 All ER 968 - 975, per Lord Denning MR). Non sto insinuando che i funzionari di banca e la malafede abbiano altro in comune.

( 12 ) Artt. 7 e 8 (v. paragrafi 6-9 supra).

( 13 ) Artt. 51 e 52 (v. paragrafi 10-12 supra).

( 14 ) Art. 51, n. 1, lett. b).

( 15 ) Art. 52, n. 2.

( 16 ) Art. 52, n. 2, lett. a)-d), del regolamento.

( 17 ) In particolare ai paragrafi 66 e segg.

( 18 ) La Lindt cita diverse decisioni della divisione di annullamento che utilizzano questa formulazione; la più recente (in inglese) sembra essere la decisione 17 Aprile 2007, n. 1313C, Firstfind/China White, punto 26 (consultabile all'indirizzo http://oami.europa.eu/LegalDocs/Cancellation/en/C001284025_850.pdf).

( 19 ) Prima commissione di ricorso, decisione 31 maggio 2007, 255/2006, Johnson Pump, punto 29.

( 20 ) Essa cita la sentenza 20 gennaio 2005, nella causa I ZR 29/02 «The Colour of Elegance».

( 21 ) Gromax Plasticulture/Don & Low Nonwovens [1998] EWHC Patents 316, punto 47.

( 22 ) Un’espressione usata, in particolare, nell'art. 12, del regolamento e nell’art. 6, n. 1, della direttiva, secondo cui un marchio non consente al titolare di un marchio comunitario di impedire ai terzi l'uso di talune indicazioni ove sia conforme a siffatte consuetudini.

( 23 ) Sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI (Racc. pag. I-5089, punto 48).

( 24 ) Il governo svedese rinvia a Bad faith provisions in the European Union and in the EU candidate countries, una relazione del 2002 dell'International Trade Mark Association (http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap_badfaith2002.pdf).

( 25 ) Il rapporto INTA citato alla nota 24 menziona, a pag. 13, la causa «Red Lobster» in Danimarca, in cui il richiedente del marchio confessava successivamente, durante un'intervista ad un giornale, di essersi «fortemente ispirato alla catena americana RED LOBSTER. Gli americani hanno un grande successo e poiché non hanno protetto né il concetto, né la denominazione in Scandinavia, non vedo ostacoli alla mia ispirazione». Dichiarazioni spontanee come questa sono probabilmente poco comuni.

( 26 ) Apparentemente, entrambe proposte ai sensi della legislazione tedesca sul marchio, sebbene sembri che una tutela simile sarebbe stata disponibile ai sensi della legislazione austriaca in materia di concorrenza (v. paragrafi 20 e 21 supra).