IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 171/18

Impugnazione proposta il 28 marzo 2013 da Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 gennaio 2013, causa T-474/09, Fercal/UAMI — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

(Causa C-159/13 P)

2013/C 171/36

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (rappresentante: A.J. Rodrigues, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

a) Annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) adottata il 24 gennaio 2013 e notificata il 25 gennaio 2013 nella causa T-474/09 e, di conseguenza, annullare anche la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (in prosieguo: l’«UAMI») del 18 agosto 2009, procedimento R1253/2008-2, nell’ambito del procedimento di annullamento n. 2004 C (domanda di registrazione del marchio comunitario n. 1 077 858, JACKSON SHOES), notificata alla ricorrente il 30 settembre 2009, conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario;

b) confermare pertanto la validità del marchio della ricorrente, mantenendone la vigenza;

c) condannare l’UAMI alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Sebbene esistano di certo somiglianze grafiche e fonetiche tra i nomi JACKSON e JACSON, il raffronto tra i segni in conflitto deve essere effettuato considerando i segni nel loro insieme: JACKSON SHOES/JACSON OF SCANDINAVIA AB.

Dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/104/CEE (1) del Consiglio, del 21 dicembre 1988, risulta che la percezione dei marchi da parte del consumatore medio è determinante per la valutazione globale del rischio di confusione.

Un consumatore medio che valuta globalmente i segni di cui trattasi si rende agevolmente conto di trovarsi in presenza di segni distintivi di tipo diverso: un marchio e una denominazione commerciale — nel caso di specie a causa dell’inserzione della sigla «AB», che contribuisce ad escludere qualunque possibilità che il consumatore medio sia indotto in confusione dal marchio «JACKSON SHOES».

Secondo la ricorrente, tale aspetto è rilevante, poiché l’articolo 4, paragrafo l, lettera b), della direttiva 89/104/CEE stabilisce che la percezione dei marchi da parte del consumatore medio è determinante per la valutazione globale del rischio di confusione.

Si tratta di segni aventi funzioni ben definite e distinte: il marchio è un segno idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese (articolo 4, in fine, del RMC), mentre la denominazione commerciale serve a identificare un’impresa in modo da distinguerla da altre imprese.

Inoltre, l’uso di nomi simili — di uso comune in vari paesi — non è idoneo a far sorgere un rischio di confusione se tali nomi vengono combinati con altri elementi, sicché tale uso non ingenera confusione nel consumatore medio e, di conseguenza, non comporta nemmeno concorrenza sleale nel creare confusione tra i prodotti della ricorrente e quelli della controparte.

Non si può riconoscere (sulla base di una semplice denominazione commerciale svedese) un diritto di uso esclusivo (in tutti gli Stati membri dell’Unione europea!) di un nome comunemente utilizzato in numerosi altri Stati dell’UE da migliaia di persone nonché da altre imprese.

Né alla controparte si può riconoscere il diritto di impedire alla ricorrente di registrare nella classe 25 il marchio JACKSON SHOES, quando, di fatto, altri marchi comunitari aventi lo stesso nome sono già stati registrati nella medesima classe.

Inoltre, la controparte ha ammesso la coesistenza nel mercato di vari marchi elencati e descritti dalla ricorrente, marchi che la stessa controparte non ha mai messo in discussione e in relazione ai quali non ha mai sostenuto che ciascuno di essi potesse creare confusione nel consumatore medio o che tra i medesimi ci fosse conflitto.

Chi adotta come segno distintivo un elemento avente debole carattere distintivo, e che figura altresì in molti altri segni distintivi di terzi, non può impedire che lo stesso segno (o uno simile) sia nuovamente utilizzato da terzi, unitamente ad altri elementi.

Niente impedisce la coesistenza — peraltro già effettiva — di segni distintivi con nomi comuni simili, purché sia possibile distinguerli nel loro insieme.

Contrariamente alle affermazioni della controparte, la ricorrente ha fornito prove sufficienti della sua esistenza e della sua attività commerciale non solo in tutto lo spazio comunitario ma anche in paesi dell’America del Nord e dell’Africa del Nord, non — come la controparte — in cataloghi, perché questi sono redatti esclusivamente nella lingua madre e sono quindi limitati geograficamente, ma nel contesto di una prassi multilingue, con presentazioni nelle più importanti fiere mondiali di calzatura.

Il marchio comunitario JACKSON SHOES non può essere confuso con la denominazione commerciale JACSON OF SCANDINAVIA AB, tanto più che essi coesistono già da abbastanza tempo e nessuna delle parti ha fatto valere danni derivanti da tale coesistenza né ha rimesso in discussione la concorrenza tra i prodotti, tenendo inoltre presente che il consumatore, di fronte ai segni in conflitto, si rende agevolmente conto di trovarsi in presenza di un marchio e di una denominazione commerciale, vale a dire, senza alcun dubbio, di fronte a due segni distintivi di tipo diverso.

Inoltre, come riconosciuto nella sentenza del Tribunale nonché pacifico tra le parti, quando il consumatore medio si trova di fronte a detto marchio e a tale denominazione commerciale non esiste confusione tra entrambi i segni e «… l’esame della somiglianza dei marchi deve tener conto dell’impressione d’insieme prodotta da questi» [v. sentenza del Tribunale del 12 novembre 2009, Spa Monopole/UAMI — De Francesco Import (SpagO), T-438/07, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23 e la giurisprudenza ivi citata].

Inoltre, ai fini di una corretta decisione della presente causa, è alquanto rilevante il fatto che l’altra parte nel procedimento, vale a dire l’UAMI, abbia autorizzato la registrazione di vari marchi con l’espressione «JAKSON» per designare calzature, ragion per cui non si può prescindere completamente da questa circostanza quando esso si pronuncia su una richiesta di registrazione di un nuovo marchio comunitario avente il medesimo nome (comune) «JAKSON».

Nell’ignorare tale dato di fatto, l’UAMI ha agito arbitrariamente, violando il principio di uguaglianza.

La sentenza impugnata viola gli articoli 8, paragrafo 4, e 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 (2) del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.

(1) Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1).

(2) GU L 78, pag. 1.