È noto che, in linea di principio, il titolare di un diritto di proprietà industriale o commerciale, tutelato dalla legislazione di uno Stato membro, non può invocare questa legislazione per opporsi all'importazione di un prodotto già messo in vendita sul mercato di un altro Stato membro ad opera dello stesso titolare del diritto o con il suo assenso. La giurisprudenza di questa Corte è chiara, in proposito: mi limiterò a ricordare le sentenze del 31 ottobre 1974 nella causa 16/74, Centrafarm c/Winthrop (Raccolta 1974, p. 1183), del 10 ottobre 1978 nella causa 3/78, Centrafarm c/American Home Products (già citata) e del 20 gennaio 1981 nelle cause riunite 55 e 57/80, Musik-Vertrieb membran GmbH (non ancora pubblicata). Ogni misura che impedisca ad un importatore «parallelo» la vendita del prodotto da lui legittimamente acquistato in un altro Stato membro è di per sé incompatibile con l'articolo 30 del Trattato CEE, in quanto ha effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione: di ciò il giudice di merito si è mostrato ben consapevole.

E altresì noto che l'articolo 36 consente di far eccezione al principio della libera circolazione delle merci solo nella misura in cui una deroga appaia indispensabile per salvaguardare i diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale (v. la citata sentenza Centrafarm c/Winthrop, punto 7 della motivazione). Quanto al marchio, la Corte ha ritenuto che rientri nel suo oggetto specifico «il fatto che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio, mediante utilizzazione abusiva di questo (citata sentenza Centrafarm c/Winthrop, punto 8 della motivazione). Evidentemente, in casi di importazione parallela come quello di cui stiamo discutendo, la prima immissione del prodotto sul mercato era già avvenuta quando il titolare del marchio ha agito in giudizio. Ma la Corte ha generalmente dato rilievo anche alla «funzione essenziale» del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato (v. le citate sentenze Hoffmann-La Roche e/Centrafarm, punto 7 della motivazione, Centrafarm c/American Home Products, punto 12 della motivazione). Questa garanzia della provenienza implica in particolare la tutela dell'affidamento del consumatore a che non venga alterato lo stato originario del prodotto ad opera di terzi senza autorizzazione del titolare del marchio (citata sentenza Hoffmann-La Roche e/Centrafarm, punto 7 della motivazione).

Nel presente caso, il problema centrale si può dunque tradurre nei seguenti termini: quando l'importatore ricondiziona un medicinale limitandosi a sostituire l'imballaggio esterno, ma senza toccare la confezione interna, e rende visibile il marchio apposto dal fabbricante su tale confezione, si può dire che lo stato originario del prodotto sia stato alterato in maniera tale da indebolire la garanzia della provenienza? In effetti, è essenzialmente su questo problema che si sono contrapposti i punti di vista dei giudici di merito rispettivamente di primo e di secondo grado. Secondo il Landgericht, ¡I modo di ricondizionamento realizzato dalla società Eurim-Pharm sarebbe stato equivalente giuridicamente all'apposizione del marchio sull'imballaggio esterno, in violazione della garanzia di origine la quale riguarderebbe l'intera confezione. Secondo l'Oberlandesgericht, invece, sarebbe sufficiente considerare che la nuova presentazione del prodotto non trae in inganno circa la sua provenienza, e che le capsule di Vibramycin sono rimaste nelle condizioni in cui le aveva poste il fabbricante (cioè inserite nelle placchette e contrassegnate dal suo marchio).