CONCLUSIONI RIUNITE DELL'AVVOCATO GENERALE VAN GERVEN DEL 13 DICEMBRE 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - CAUSA C-235/89. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD. - CAUSA C-30/90. - ART. 30 DEL TRATTATO CEE - BREVETTO - LICENZA OBBLIGATORIA.



raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00777



Conclusioni dell avvocato generale

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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. Nelle cause qui in esame la Corte deve pronunciarsi sulla questione se talune disposizioni della normativa italiana e, rispettivamente, britannica, relative alla concessione di licenze obbligatorie, siano compatibili con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.

Nella causa C-235/89 le censure della Commissione sono essenzialmente dirette nei confronti di talune disposizioni, in particolare gli artt. 52, 53 e 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (1), nella versione successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849 (2), in quanto prevedono "la concessione di licenze obbligatorie qualora il titolare di un brevetto per invenzione industriale non sfrutti il brevetto sotto forma di produzione sul territorio nazionale". Le censure della Commissione si dirigono inoltre nei confronti dell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 (3), in quanto ha dichiarato applicabili le menzionate disposizioni sulle licenze obbligatorie relative ai brevetti per invenzioni industriali anche ai brevetti per nuove varietà vegetali.

Nella causa C-30/90 le censure della Commissione si dirigono avverso talune disposizioni, in particolare la section 48 (3), del Patents Act 1977, in quanto dispongono che "le licenze obbligatorie vengono concesse qualora un brevetto non sia attuato nel Regno Unito con ragionevole intensità, e qualora la domanda del prodotto brevettato nel Regno Unito sia soddisfatta in ampia misura dall' importazione".

Considerato che l' oggetto di ambedue i ricorsi è sostanzialmente il medesimo, e che i motivi e gli argomenti dedotti dalle parti e dagli intervenienti in ampia misura coincidono, le presenti conclusioni sono comuni per ambedue le cause, anche se queste non sono state riunite dalla Corte.

Situazione

2. Per quanto riguarda il contesto normativo, lo svolgimento del procedimento nonché i motivi e gli argomenti dedotti dalle parti e dagli intervenienti, si fa rinvio alle relazioni d' udienza. Vorrei tuttavia approfondire l' indagine sui seguenti punti, in particolare.

La Commissione non solleva censure nei confronti delle normative sulle licenze obbligatorie, in generale. Riconosce che gli Stati membri possono disporre normative che consentano la concessione di una licenza obbligatoria a un terzo qualora l' invenzione brevettata non sia "attuata" o "sfruttata" sul territorio nazionale oppure non lo sia in misura sufficiente, sempreché tale affermazione sia intesa nel senso che la domanda nazionale del prodotto tutelato dal brevetto non sia soddisfatta o non sia soddisfatta sufficientemente dalla produzione ovvero dall' importazione (da altri Stati membri). Questo rilievo della Commissione si dirige pertanto esclusivamente contro le disposizioni delle normative italiana o britannica laddove queste non riconoscono che possa essere considerato "attuazione" o "sfruttamento" dell' invenzione il fatto che la domanda nazionale sia soddisfatta con l' importazione di prodotti originari di altri Stati membri o, ancora, laddove dette disposizioni hanno per conseguenza che il titolare del brevetto può impedire la concessione della licenza obbligatoria ad un terzo solo qualora il prodotto tutelato da detto brevetto venga fabbricato sul territorio dello Stato membro che concede il brevetto.

3. Il punto di vista della Commissione nella causa in esame si riallaccia alle disposizioni della convenzione sul brevetto comunitario (4). A proposito della concessione di licenze obbligatorie su un brevetto comunitario, l' art. 46 di detta convenzione dispone quanto segue:

"Non possono essere concesse su un brevetto comunitario licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di utilizzazione, quando il prodotto tutelato dal brevetto, fabbricato in uno Stato contraente, sia messo in commercio nel territorio di un altro Stato contraente per il quale siffatte licenze sono state chieste in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio di quest' ultimo Stato. Questa disposizione non è applicabile alle licenze obbligatorie concesse nel pubblico interesse".

Secondo l' art. 77 della convenzione sul brevetto comunitario, l' art. 46, ora citato, si applica anche alla concessione di licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di utilizzazione di un brevetto nazionale.

La convenzione sul brevetto comunitario non è ancora entrata in vigore. Inoltre l' art. 83 di detta convenzione conferisce ad ogni Stato firmatario la possibilità di non applicare sul suo territorio gli artt. 46 e 77, né ai brevetti comunitari, né ai brevetti europei rilasciati per tale Stato, né ai brevetti nazionali rilasciati da detto Stato (5). Detta riserva ha effetto, al massimo, sino alla fine del decimo anno successivo all' entrata in vigore dell' accordo sul brevetto comunitario (al quale è allegata la convenzione sul brevetto comunitario). Tale periodo può essere prorogato dal Consiglio di cinque anni al massimo. Detta riserva cesserà di avere effetto quando diverrà applicabile la normativa comune per la concessione di licenze obbligatorie. All' atto della firma del predetto accordo, i governi degli Stati membri hanno approvato una risoluzione, nella quale hanno deciso di avviare, non appena entrato in vigore l' accordo, i lavori necessari affinché l' accordo possa essere completato da una analoga regolamentazione comune sulla concessione di licenze obbligatorie (6).

Le normative contestate cadono sotto il divieto dell' art. 30 del Trattato CEE

4. Condivido il punto di vista della Commissione secondo cui le disposizioni controverse costituiscono misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione, in quanto prevedono la concessione di una licenza obbligatoria qualora la domanda interna non sia soddisfatta, o lo sia in misura insufficiente, dalla produzione del prodotto tutelato sul territorio nazionale. Siffatte normative sono pur sempre discriminatorie rispetto ai prodotti importati da altri Stati membri, poiché riservano agli importatori un trattamento più sfavorevole di quello riservato ai produttori stabiliti sul territorio nazionale. Tale punto di vista trova conforto nella giurisprudenza della Corte, e più precisamente nella sentenza pronunciata nella causa Allen & Hanburys (7).

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte in detta causa erano originate da una controversia fra il titolare di un brevetto britannico relativo ad un prodotto farmaceutico munito della dicitura "licences of right" e una società che, senza aver ricevuto la "licence of right" (cioè la licenza ex lege), intendeva importare nel Regno Unito il medesimo prodotto, fabbricato in Italia da un' impresa che non aveva legami finanziari o contrattuali con il titolare del brevetto inglese.

A norma del Patens Act 1977, e della sua section 46, in particolare, la dicitura "licences of right" sta a significare che chiunque poteva pretendere ex lege una licenza su un brevetto alle condizioni stabilite per contratto oppure - in mancanza di un contratto - dal "Comptroller General of Patents". Una di queste condizioni poteva essere che il licenziatario non doveva importare il prodotto brevettato. Di conseguenza, non poteva essere sicura di ottenere una licenza, una impresa che importasse il prodotto in Gran Bretagna, mentre detta certezza senza dubbio esisteva per un produttore stabilito in Gran Bretagna. Inoltre nelle procedure di contraffazione non si potevano ottenere dal giudice ingiunzioni o divieti nei confronti di colui che fabbricava sul territorio nazionale detto prodotto senza il consenso del titolare del brevetto qualora si dichiarasse disposto a richiedere una licenza, alle condizioni sopra menzionate. Ingiunzioni o divieti giudiziari potevano invece senz' altro essere ottenuti nei confronti di un contravventore che avesse importato detto prodotto da un altro Stato membro. Infine il risarcimento danni al quale poteva essere condannata un' impresa che, senza l' autorizzazione del titolare del brevetto, avesse fabbricato il prodotto sul territorio nazionale non era superiore al doppio dell' importo che avrebbe dovuto pagare per ottenere la licenza. Detto importo massimo non valeva per un' impresa che avesse violato il diritto esclusivo effettuando importazioni.

5. Dalla soluzione data dalla Corte alle questioni pregiudiziali sottopostele nella causa Allen & Hanburys emerge chiaramente che la Corte considera detta normativa discriminatoria nei riguardi dei prodotti importati e che perciò è del parere che sia in ogni caso vietata dall' art. 30 del Trattato CEE. Ciò è così vero che la Corte ritiene appena necessario motivare questa opinione e passa invece subito, nel risolvere la prima questione pregiudiziale, ad esaminare se le accertate norme discriminatorie possano essere giustificate sulla base dell' art. 36 del Trattato CEE, giungendo (al punto 22 della motivazione) alla conclusione che

"un provvedimento inibitorio concesso nei confronti di un importatore di merci contraffatte nella situazione descritta dal giudice nazionale avrebbe il carattere di una discriminazione arbitraria vietata dall' art. 36 del Trattato e non può essere giustificato da finalità di tutela della proprietà industriale e commerciale".

Il fatto che la Corte ritenga discriminatorie le predette norme emerge altresì dalla soluzione da lei data alla quarta questione, dove, nel valutare se la normativa nazionale poteva essere giustificata sulla base di esigenze imperative attinenti alla tutela dei consumatori e alla lealtà nei negozi commerciali (v. punto 34 della motivazione), ha rilevato che:

"la normativa nazionale relativa alle licenze di diritto non si applica indistintamente ai produttori stabiliti sul territorio nazionale ed agli importatori".

Sulla base di detta constatazione la Corte, facendo rinvio alla sentenza Commissione/Irlanda (8), ha concluso che non si poteva in alcun modo giustificare richiamandosi ad esigenze imperative la normativa nazionale ritenuta discriminatoria.

6. Le normative di cui si tratta nelle presenti cause sono evidentemente diverse da quelle esaminate dalla Corte nella causa Allen & Hanburys. In detta causa la controversia verteva su "licenze di diritto" alle quali chiunque poteva aver diritto purché fossero soddisfatte determinate condizioni, tra le quali, se del caso, l' obbligo di fabbricare sul territorio nazionale. Nelle cause ora in esame, per contro, si tratta di "licenze obbligatorie", che, in presenza di una produzione nazionale insufficiente, possono essere concesse ad imprese che siano disposte a fabbricare detto prodotto nello Stato membro interessato. Nella causa Allen & Hanburys la normativa nazionale considerata costituiva un pregiudizio per le imprese che desideravano ottenere una licenza per l' importazione del prodotto brevettato e per le imprese che avevano violato il brevetto importando dall' estero; nelle cause qui in esame si tratta di norme nazionali che recano pregiudizio al titolare del brevetto che è titolare di brevetti paralleli in più Stati membri, e che importa il prodotto dagli Stati membri dove lo fabbrica nello Stato membro interessato.

Queste differenze a mio avviso non tolgono che in queste cause si tratti di normative nazionali che rendono impossibile o più difficoltoso alle imprese importare da uno Stato membro in un altro, ovvero indeboliscono la loro posizione giuridica nello Stato interessato rispetto alle imprese disposte a fabbricare il prodotto brevettato sul territorio nazionale.

7. Nella causa Allen & Hanburys la Corte ha fatto chiaramente intendere che le normative nazionali che svantaggiano gli importatori al fine di favorire la produzione nazionale sono in contrasto con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE. Ebbene, anche le normative qui in esame sono intese, come ammesso dall' Italia (9) e dal Regno Unito (10), a fare in modo che per le imprese (in questo caso il titolare stesso del brevetto) sia preferibile fabbricare o far fabbricare il prodotto brevettato sul territorio dello Stato membro dal quale promana la normativa piuttosto che importare da un altro Stato membro, perché così lo Stato membro dal quale promana la normativa ricaverebbe dalla concessione del brevetto il massimo vantaggio in materia di investimenti e di occupazione.

Le normative considerate, inoltre, presentano la caratteristica che indeboliscono la posizione giuridica del titolare del brevetto il quale rifornisca il mercato dello Stato membro considerato con prodotti importati invece che con prodotti fabbricati sul posto. Nel caso di un titolare di brevetto che importi detti prodotti, i diritti di costui sono in realtà sensibilmente compressi considerato che, nell' ipotesi in cui gli fosse imposto di concedere una licenza obbligatoria, difficilmente egli potrebbe esigere un equo corrispettivo. Secondo quanto dichiarato dalla Corte nella causa Volvo (11), in relazione ad un altro diritto di proprietà industriale (in quel caso si trattava di un diritto su un modello), ed in un contesto diverso da quello della licenza obbligatoria qui in esame, al titolare di un diritto esclusivo verrebbe negata la sostanza di detto diritto, qualora fosse obbligato a concedere a terzi una licenza, sia pure in contropartita di un ragionevole compenso (royalties). Tale sostanza, consisteva dunque nella facoltà del titolare del brevetto di vietare a terzi di produrre, vendere o importare, senza il suo consenso, prodotti che rientravano nel suo diritto esclusivo (punto 8 della motivazione).

Una siffatta penalizzazione del titolare del brevetto che intende rifornire il mercato interessato importando da un altro Stato membro, messa a confronto con la situazione di un titolare di brevetto che intende fare altrettanto producendo detto prodotto su quel mercato, configura una discriminazione dell' importazione grave almeno tanto quanto quella che è stata oggetto di valutazione nella causa Allen & Hanburys. Alla stessa stregua, le normative nazionali qui considerate debbono essere considerate misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione vietate dall' art. 30 del Trattato CEE, e non giustificabili né sulla base dell' art. 36 del Trattato CEE, né su altre basi estranee al campo di applicazione dell' art. 30.

Confutazione dei motivi dedotti a difesa

1. Le normative contestate ricadrebbero sotto la competenza esclusiva degli Stati membri

8. L' Italia e il Regno Unito, sostenute su questo punto dalla Spagna e dal Portogallo, affermano che le norme relative alla concessione delle licenze obbligatorie rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri. Tali disposizioni non dovrebbero perciò ricadere sotto il divieto sancito dall' art. 30 del Trattato CEE.

Il Regno Unito, a differenza dell' Italia elabora questo motivo di difesa più approfonditamente facendo riferimento all' art. 222 del Trattato CEE e alla giurisprudenza della Corte. Parte dal presupposto che le condizioni alle quali una licenza obbligatoria può essere concessa rientrano nel regime di proprietà contemplato dall' art. 222 del Trattato CEE. A tal fine fa riferimento al punto 7 della sentenza Centrafarm (12), dove la Corte ha affermato che

"dal (...) contesto [del Trattato] risulta tuttavia che, se pur il Trattato non influisce sull' esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale, è possibile, in determinate circostanze, che i divieti sanciti dal Trattato influiscano sull' esercizio dei suddetti diritti",

come pure alla considerazione, più volte ricorrente nella giurisprudenza della Corte, che

"nello stato attuale del diritto comunitario e in mancanza di unificazione nell' ambito della Comunità o di un ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione dei casi e delle modalità di tutela dei disegni e modelli dipende dalle norme nazionali" (13).

Il Regno Unito è del parere che il diritto esclusivo del titolare del brevetto di fabbricare il prodotto brevettato sul territorio nazionale sia indissolubilmente legato all' obbligo di fabbricare detto prodotto sul territorio nazionale. Al pari dell' obbligo di pagamento di un corrispettivo per la concessione del brevetto, anche quest' obbligo deve essere considerato come una "condizione in base alla quale la tutela viene concessa" costituendo perciò parte di un regime di proprietà (industriale) ai sensi dell' art. 222 del Trattato CEE.

9. Questo motivo di difesa parte dal presupposto che una normativa che rientra nel campo di applicazione dell' art. 222 del Trattato CEE non può essere di per sé dichiarata incompatibile con le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci. Tale presupposto, come dirò innanzi, è errato.

Secondo l' art. 222 del Trattato CEE, il Trattato "lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri". Sulla portata di queste disposizioni la Corte si è pronunciata solo in un limitato numero di sentenze. Il più delle volte, come nella recente sentenza 21 marzo 1991, Italia/Commissione (14), si è trattato di sentenze nelle quali era in considerazione il principio che le imprese statali dovevano essere trattate allo stesso modo delle imprese private. Una sentenza in particolare, e precisamente la sentenza Fearon, (15) mi pare tuttavia particolarmente rilevante ai fini dell' apprezzamento del motivo dedotto dal Regno Unito.

Nella causa Fearon si trattava, segnatamente, di accertare se ad uno Stato membro, alla luce del diritto di stabilimento contemplato nell' art. 52 del Trattato CEE, sia vietato subordinare l' esercizio del potere di espropriare fondi rustici alla condizione che gli azionisti di una persona giuridica, proprietaria dei terreni, non abbiano abitato durante un determinato periodo sui terreni espropriati o in prossimità di questi. In quella causa la Commissione aveva rilevato che un regime di espropriazione non sfugge alla normativa del diritto di proprietà e che l' art. 222 del Trattato CEE è di a sé sufficiente a risolvere la questione in senso negativo dato che una tale disciplina della proprietà, in forza di tale articolo, è lasciata impregiudicata dal Trattato (nel caso di specie dal suo art. 52). La Corte non ha accolto questo punto di vista e nel punto 7 della motivazione ha considerato:

"per quanto l' art. 222 del Trattato non metta in discussione la facoltà degli Stati membri di istituire un regime di espropriazione pubblica, un siffatto regime non sfugge però al principio fondamentale di non discriminazione che è alla base del capo del Trattato relativo al diritto di stabilimento".

Quanto dichiarato dalla Corte nella causa Fearon in relazione alla libertà di stabilimento vale senz' altro anche con riferimento alla libera circolazione delle merci. In altre parole, se l' art. 222 del Trattato CEE lascia intatta la competenza di uno Stato membro di disciplinare il diritto di proprietà sul proprio territorio, detto Stato membro deve però a tal fine badare a che la normativa che è stata adottata sulla base di detta competenza non si ponga in contrasto con le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci, e, in particolare, che non sia in contrasto con il principio di non discriminazione che ne costituisce il fondamento (sebbene limitazioni commerciali non discriminatorie ricadano sotto il divieto dell' art. 30 del Trattato CEE). E' del resto possibile affermare, più in generale, che uno Stato membro, nell' esercizio delle competenze che gli sono rimaste, non può adottare unilateralmente misure vietate dal Trattato (16).

Non è neppure sostenibile il punto di vista secondo il quale una normativa alla quale è applicabile l' art. 222 del Trattato CEE sia già di per sé compatibile con le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci. Occorre valutare volta per volta, e per ciascuna concreta misura nazionale, se una misura che rientra in un regime di proprietà ai sensi dell' art. 222 del Trattato CEE - nel caso di specie si tratta, come afferma il Regno Unito dell' obbligo di produrre sul territorio nazionale un prodotto coperto da brevetto - sia compatibile con le predette disposizioni del Trattato. Dall' analisi sopra condotta (nn. 4-7) è emerso che il predetto obbligo è senz' altro in contrasto con l' art. 30 del Trattato CEE.

2. Le normative contestate non produrrebbero alcun effetto limitativo sulle importazioni e non sono quasi applicate

10. L' Italia e il Regno Unito, sostenuti per l' occasione dalla Spagna e dal Portogallo, ribattono che la concessione di una licenza obbligatoria non esclude l' importazione del prodotto coperto dal brevetto. A tale riguardo, l' Italia aggiunge che dette misure producono soltanto l' effetto che il titolare del brevetto perde il suo diritto di esclusiva sul mercato nazionale e deve subire su di esso la concorrenza dei prodotti fabbricati dal titolare della licenza obbligatoria.

Conformemente alla formulazione usata nella sentenza Dassonville (17), ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d' effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione. E questo vale soprattutto per una normativa che discrimina l' importazione di prodotti da altri Stati membri rispetto ai prodotti nazionali.

Va da sé che la concessione di una licenza obbligatoria ad un produttore nazionale è in ogni caso destinata a ridurre le importazioni del prodotto considerato da altri Stati membri e in particolare dallo Stato membro dove il titolare del brevetto fabbrica il prodotto brevettato. Una normativa nazionale che preveda una siffatta licenza obbligatoria è perciò di natura tale da frapporre ostacoli al commercio tra gli Stati membri, qualora in base ad essa venga concessa una licenza ad un produttore nazionale. Ma anche quando non è (ancora) concessa alcuna licenza obbligatoria, il solo fatto che un terzo possa ottenere detta licenza, è già sufficiente ad indurre il titolare del brevetto o a produrre il prodotto considerato nello Stato membro che ha emanato la normativa, rinunciando così a produrre in un altro Stato membro che avrebbe tuttavia preferito per motivi economici, ovvero a concedere una licenza di produzione ad un terzo - eventualmente un terzo che ha già richiesto la licenza obbligatoria e che non l' ha ancora ricevuta - a condizioni contrattuali che non avrebbe accordato se non vi fosse stata la minaccia di un' eventuale licenza obbligatoria.

In queste ultime ipotesi, la normativa nazionale considerata produce la conseguenza che il mercato dello Stato membro che dispone la regolamentazione non viene più rifornito da prodotti importati bensì da prodotti di fabbricazione nazionale, dando così luogo ad un rallentamento del libero commercio interstatale. A questo proposito la Commissione fa giustamente riferimento al fatto che la Corte, nella sentenza "Buy Irish" (18), ha ritenuto in contrasto con l' art. 30 del Trattato CEE un piano del governo irlandese, considerato "che mira a frenare gli scambi intracomunitari mediante l' incoraggiamento dell' acquisto di prodotti nazionali tramite una campagna pubblicitaria" (punto 29 della motivazione). Anche la normativa qui considerata è intesa a favorire i prodotti nazionali a spese delle importazioni da altri Stati membri.

11. Quanto precede consente anche di controbattere l' affermazione del Regno Unito, sostenuto per l' occasione dalla Spagna, secondo cui le licenze obbligatorie vengono concesse solo molto raramente. Innanzitutto, in generale, rilevo che la circostanza che una normativa nazionale venga in pratica applicata solo di rado non è ritenuta dalla Corte sufficiente a far cadere la violazione del diritto comunitario (19). Ma anche se le licenze obbligatorie vengono rilasciate di rado o non vengono rilasciate affatto, resta pur sempre il fatto - come sopra rilevato - che le normative nazionali che prevedono la possibilità di concedere una licenza obbligatoria possono frapporre ostacoli agli scambi tra Stati membri, poiché possono indurre il titolare del prodotto a creare egli stesso una unità di produzione nello Stato membro dal quale promana la normativa, oppure a concedere una licenza a un terzo, a condizioni che non avrebbe accordato senza detta normativa.

3. Le normative contestate sarebbero giustificate in base all' art. 36 del Trattato CEE

12. Per il caso in cui la Corte dovesse considerare che la normativa britannica ricade nella sfera di applicazione dell' art. 30 del Trattato CEE, il Regno Unito osserva che detta normativa sarebbe giustificata in base alla tutela della proprietà industriale e commerciale.

A questo riguardo, esiste una consolidata giurisprudenza della Corte (v. per ultima, la sentenza CNL-SUCAL, punto 12 della motivazione) (20) secondo la quale:

"l' art. 36 consente deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune solo nei limiti in cui dette deroghe sono giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l' oggetto specifico di questa proprietà (...) industriale e commerciale".

Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte (v. per ultimo il punto 11 della motivazione della causa Allen & Hanburys (21), con rinvio alla causa Merck (22)) l' oggetto specifico di questo brevetto riguarda:

"il diritto esclusivo di far uso di un' invenzione ai fini della produzione e della prima messa in circolazione di prodotti industriali, direttamente o mediante la concesione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi a qualsiasi contraffazione".

Inoltre la Corte nella sentenza Pharmon (23) (punto 25 della motivazione) in relazione alla concessione di licenze obbligatorie ha ritenuto che:

"Con un provvedimento del genere (...) il titolare del brevetto viene privato del diritto di decidere liberamente il modo in cui porre in commercio il proprio prodotto".

Come già sopra rilevato (n. 7), la Corte ha inoltre considerato nella causa Volvo (24) (punto 8 della motivazione), a dire il vero in un contesto diverso da quello delle licenze obbligatorie e in relazione alla tutela di un modello,

"che imporre al titolare del brevetto l' obbligo di concedere a terzi, sia pure in contropartita di un ragionevole compenso, una licenza per la fornitura di prodotti che incorporino il modello equivarrebbe a privare detto titolare della sostanza del suo diritto esclusivo (...)".

Alla luce di questa giurisprudenza, non riesco a vedere come una normativa nazionale che in determinate circostanze priva il titolare del brevetto, di una parte importante della tutela derivantegli dal medesimo, possa essere giustificata con la tutela della proprietà industriale e commerciale. Inoltre, quand' anche potesse essere invocato l' art. 36 del Trattato CEE, la normativa nazionale considerata non deve costituire, ai sensi del secondo periodo di detto articolo, uno strumento di arbitraria discriminazione. Nelle cause Allen & Hanburys (punto 22 della motivazione) la Corte ha pure, con riferimento alle limitazioni imposte dal legislatore britannico agli importatori in materia di licenze di diritto (supra, n. 5), accertato che siffatte limitazioni hanno "il carattere di una discriminazione arbitraria, vietata dall' art. 36 del Trattato".

Anche questo motivo che il Regno Unito deduce a difesa deve pertanto essere disatteso (25).

4. La tesi della Commissione non tornerebbe a favore della libera circolazione delle merci

13. L' Italia, sostenuta in questa circostanza dalla Spagna, sottolinea che la tesi della Commissione non mira a garantire la libera circolazione delle merci nell' ambito del mercato comune. Secondo l' Italia, detta tesi è piuttosto volta a proteggere i diritti del titolare del brevetto. La Spagna aggiunge che la contestata normativa favorisce la concorrenza tra i prodotti importati e i prodotti fabbricati sul territorio nazionale da parte dei titolari di licenze obbligatorie. Questa concorrenza sarebbe nell' interesse dei consumatori, la cui tutela è un' esigenza imperativa che giustifica una limitazione della libera circolazione delle merci.

In questo contesto occorre considerare che il ricorso della Commissione è unicamente inteso a far sparire una disparità di posizione giuridica fra il titolare di brevetto che produce dette merci nello Stato membro interessato e il titolare di brevetto che importa i beni da un altro Stato membro, e quindi una discriminazione tra prodotti nazionali e importati. La soppressione di una siffatta discriminazione è per sua natura conforme all' obiettivo che sta alla base della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, in particolare la fusione del mercato nazionale in un mercato comunitario.

L' affermazione secondo cui le contestate normative favoriscono la concorrenza tra i prodotti nazionali e i prodotti importati e tutelano meglio i consumatori è insostenibile dal momento che anche le normative vigenti negli Stati membri interessati non tutelano i consumatori contro i diritti esclusivi di un titolare di brevetto che fabbrichi il prodotto brevettato sul territorio nazionale. Ciò mette in evidenza che le normative controverse non sono intese a favorire la concorrenza e a tutelare i consumatori, ma, al contrario, a convogliare gli investimenti e l' occupazione sul territorio nazionale. Esse inoltre introducono una discriminazione tra i titolari del brevetto che producono sul territorio nazionale e quelli che importano i prodotti brevettati da un altro Stato membro. L' esigenza imperativa della tutela dei consumatori, accolta dalla giurisprudenza Cassis de Dijon, non può, anche per questi motivi, essere invocata, poiché, secondo la giurisprudenza, essa può costituire un motivo di giustificazione solo se la normativa considerata sia applicabile ai prodotti nazionali e importati indistintamente.

5. Le normative controverse non sarebbero in contrasto con la convenzione di Parigi

14. Secondo il governo italiano le normative controverse non sarebbero in contrasto con la convenzione di Parigi (26) e, più precisamente, con l' art. 5, lett. A, n. 2, il quale recita:

"Ciascuno dei paesi dell' Unione avrà la facoltà di adottare provvedimenti legislativi che prevedano la concessione di licenze obbligatorie, per prevenire gli abusi che potrebbero risultare dall' esercizio del diritto esclusivo conferito dal brevetto, per esempio, per mancanza di attuazione".

Agli Stati sottoscrittori è stata così riservata la facoltà di concedere una licenza obbligatoria qualora la mancata attuazione di un brevetto possa considerarsi abusiva. Nella convenzione non è indicato cosa debba intendersi con la parola "attuazione" e non si è di certo tenuti ad intenderlo come fabbricazione del prodotto brevettato sul territorio nazionale di uno Stato. Con il termine abuso, secondo l' accezione della convenzione, può essere tuttavia intesa la situazione in cui la popolazione di uno Stato resti priva dei prodotti tutelati dal brevetto. Un abuso siffatto non ricorre se il prodotto viene importato nel paese interessato in misura sufficiente. Conformemente all' art. 5 del Trattato CEE e all' art. 234, secondo comma, prima frase, del Trattato CEE, che di detto articolo costituisce una specifica applicazione, gli Stati membri che hanno firmato anche la convenzione di Parigi debbono interpretare il potere loro conferito dall' art. 5, lett. A, n. 2, di detta convenzione conformemente all' art. 30 del Trattato CEE e con il termine "attuazione" debbono perciò intendere anche l' importazione da altri Stati membri di prodotti brevettati.

Inoltre, la Commissione fa giustamente rinvio alla consolidata giurisprudenza della Corte relativa all' art. 234, primo comma, del Trattato CEE. Così, nella causa Conegate (27) (punto 25 della motivazione) la Corte ha dichiarato che:

"l' art. 234 ha lo scopo di garantire che l' applicazione del Trattato non pregiudichi né il rispetto dovuto ai diritti degli Stati terzi derivanti da una convenzione precedentemente stipulata con uno Stato membro né l' osservanza degli obblighi derivanti da tale convenzione per detto Stato membro. Le convenzioni stipulate anteriormente all' entrata in vigore del Trattato non possono pertanto essere fatte valere nei rapporti fra gli Stati membri per giustificare restrizioni negli scambi intracomunitari".

Siccome la convenzione di Parigi è stata stipulata prima dell' entrata in vigore del Trattato CEE e tutti gli Stati membri l' hanno ratificata, non è consentito fare ricorso alle sue disposizioni per giustificare limitazioni al commercio tra gli Stati membri. Anche per questi motivi l' argomento relativo alla convenzione di Parigi deve essere disatteso.

6. La convenzione sul brevetto comunitario confuterebbe la tesi della Commissione

15. L' Italia e il Regno Unito, all' uopo sostenuti dal Portogallo e dalla Spagna, fanno riferimento alla convenzione sul brevetto comunitario per disattendere le censure della Commissione. In questo motivo, ritengo di poter distinguere due argomenti.

Il primo argomento, esaminato in modo più approfondito dalla Spagna, è fondato sugli artt. 77 e 83 della convenzione sul brevetto comunitario. Come sopra (n. 3) già detto, l' art. 77 dichiara la disposizione di cui all' art. 46 applicabile pari passu alla concessione di licenze obbligatorie per mancata o insufficiente utilizzazione di un brevetto nazionale. L' art. 46 vieta la concessione di licenze obbligatorie su un brevetto comunitario, quando il prodotto tutelato dal brevetto viene importato da un altro Stato contraente in quantità sufficiente verso lo Stato dove viene richiesta la licenza obbligatoria. L' art. 77, così è articolato l' argomento del governo spagnolo, sarebbe superfluo se la concessione di licenze obbligatorie in caso di mancata o insufficiente attuazione dovesse essere vietata già sulla sola base dell' art. 30 del Trattato CEE. Inoltre l' art. 83 offre allo Stato firmatario la possibilità di non dare applicazione all' art. 77 per un determinato periodo di tempo. Detta disposizione sarebbe in contrasto con il Trattato CEE, qualora il punto di vista della Commissione risultasse fondato.

Questa tesi, a mio avviso, deve essere disattesa. L' art. 2, n. 1, dell' accordo sul brevetto comunitario, fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989, è del seguente tenore:

"Nessuna disposizione del presente accordo può essere invocata contro l' applicazione del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (28)".

Il nono considerando di detto accordo precisa quanto segue:

"Considerando che è essenziale che l' applicazione del presente accordo non contrasti l' applicazione delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e che la Corte di giustizia delle Comunità europee possa garantire l' uniformità dell' ordinamento giuridico comunitario".

Da ciò consegue che la convenzione sul brevetto comunitario deve essere interpretata alla luce del Trattato CEE e non viceversa. La circostanza che, in seguito all' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE sostenuta dalla Commissione, talune disposizioni della convenzione sul brevetto comunitario sarebbero superflue o persino invalide non è di per sé sufficiente per far respingere detta interpretazione.

16. Il secondo argomento, elaborato in modo più approfondito soprattutto dal Regno Unito, sottolinea le importanti differenze tra le normative nazionali sulle licenze obbligatorie, che la convenzione sul brevetto comunitario intende armonizzare. Senza una siffatta preventiva armonizzazione lo scopo voluto dalla Commissione non sarà raggiunto e singole azioni promosse sulla base dell' art. 169 del Trattato CEE soltanto non produrranno altro che nuove disparità.

Anche questo motivo di difesa non è convincente. Sin dalla fine del periodo transitorio, l' art. 30 del Trattato CEE ha efficacia diretta e le misure di effetto equivalente alle limitazioni quantitative all' importazione non sono più ammissibili, soprattutto se in contrasto con l' armonizzazione. Non vedo del resto come il commercio tra Stati membri possa essere influenzato sfavorevolmente dalla soppressione dell' obbligo di produrre sul territorio dello Stato che concede il brevetto. Questa soppressione non aggiunge alcuna nuova disparità alle normative nazionali non armonizzate, ma, anzi, fa sparire una vecchia disparità. Inoltre dalla risposta scritta della Commissione ad un quesito rivoltole dalla Corte emerge che la Commissione si preoccupa di ottenere che in ogni Stato si pervenga ad una normativa in base alla quale nessuna licenza obbligatoria possa essere concessa per mancanza di produzione nazionale.

Il Regno Unito ha infine posto in dubbio l' opportunità di avviare procedimento di inadempimento. A questo riguardo è sufficiente osservare che la Commissione nel sistema introdotto dall' art. 169 del Trattato CEE dispone di un potere discrezionale per valutare se avviare un siffatto procedimento e che non spetta alla Corte giudicare se tale potere sia stato usato in modo opportuno (29).

Conclusione

Considerato quanto sopra, suggerisco:

- nella causa C-235/89

di: - accogliere il ricorso della Commissione;

- condannare la Repubblica italiana alle spese sostenute dalla Commissione;

- disporre che le spese sostenute dal Regno di Spagna, dal Regno Unito e dalla Repubblica portoghese rimangano a loro carico;

- nella causa C-30/90

di: - accogliere il ricorso della Commissione;

- condannare il Regno Unito alle spese sostenute dalla Commissione;

- disporre che le spese sostenute dal Regno di Spagna rimangano a carico di quest' ultimo.

(*) Lingua originale: l' olandese.

(1) GURI del 14 agosto 1939, n. 189.

(2) GURI del 31 luglio 1968, n. 193.

(3) GURI del 26 aprile 1976, n. 109.

(4) Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune allegata all' accordo sul brevetto comunitario fatto a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 (GU 1989, L 401, pag. 1). Per ragioni di brevità nelle presenti conclusioni faccio esclusivamente riferimento alle disposizioni della convenzione sopra indicata e non alle identiche - per quanto recanti diversa numerazione - disposizioni della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (convenzione sul brevetto europeo) firmata il 15 dicembre 1975 in Lussemburgo (GU 1976, L 17, pag. 1). Quando detto accordo 15 dicembre 1989 entrerà in vigore, subentrerà a quest' ultima convenzione la quale, dal canto suo, non è ancora entrata in vigore non essendo stata ratificata da tutti gli Stati membri.

(5) Con l' espressione "brevetti europei che sono concessi per uno Stato contraente" si intendono i brevetti concessi sulla base di una singola domanda di brevetto per tutti gli Stati o per alcuni di essi contraenti oppure per uno solo di detti Stati, conformemente alla convenzione sulla concessione di brevetti europei, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 7 ottobre 1977.

(6) V. GU 1989, L 401, pag. 58.

(7) Sentenza 3 marzo 1988, causa 434/85 (Racc. pag. 1245).

(8) Sentenza 17 giugno 1981, causa 113/80 (Racc. pag. 1625).

(9) V. in particolare pag. 8 della nota del Ministero dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato allegata alla risposta della Rappresentanza permanente italiana alla lettera di diffida della Commissione.

(10) V., in particolare, il punto 7.2. del controricorso.

(11) Sentenza 5 ottobre 1988, causa 238/87 (Racc. 1988, pag. 6211).

(12) Sentenza 31 ottobre 1974, causa 15/74 (Racc. pag. 1147).

(13) Punto 12 della sentenza 30 giugno 1988, nella causa 35/87, Thetford, Racc. pag. 3585. Il Regno Unito fa riferimento ad ancora altre due sentenze: la sentenza 14 settembre 1982, causa 144/81, Keurkoop (Racc. pag. 2853) e la sentenza 24 gennaio 1989, causa 341/87, EMI Electrola (Racc. pag. 79).

(14) Sentenza nella causa C-305/89, Racc. pag. I-1603.

(15) Sentenza 6 novembre 1984, causa 182/83 (Racc. pag. 3677).

(16) V. senteza 4 ottobre 1991, causa C-246/89, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-4585, punto 12 della motivazione, in relazione ai poteri conferiti agli Stati membri in materia di immatricolazione di navi. V. altresì sentenza 7 giugno 1988, causa 57/86, Grecia/Commissione, Racc. pag. 2855, punto 9 della motivazione, e sentenza 21 giugno 1988, causa 127/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. 3333, punto 7 della motivazione, in relazione ai poteri degli Stati membri in materia monetaria.

(17) Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74 (Racc. pag. 837).

(18) Sentenza 24 novembre 1982, causa 249/81, Commissione/Irlanda (Racc. pag. 4005).

(19) Sentenza 7 febbraio 1984, causa 166/82, Commissione/Italia (Racc. pag. 459, punto 24 della motivazione).

(20) Sentenza 17 ottobre 1990, causa C-10/89 (Racc. pag. I-3711).

(21) Già citata, supra, nota 7.

(22) Sentenza 14 luglio 1981, causa 187/80 (Racc. pag. 2063).

(23) Sentenza 9 luglio 1985, causa 19/84, Pharmon (Racc. pag. 2281).

(24) Già citata, supra, nota 11.

(25) Siccome questo aspetto non viene qui in considerazione, non debbo soffermarmi sulla questione se la concessione di una licenza obbligatoria possa essere giustificata sulla base di un motivo diverso menzionato nell' art. 36, 1ª frase, del Trattato CEE; ad esempio per ragioni di difesa nazionale in base a motivi attinenti alla "pubblica sicurezza" menzionati nell' art. 36 (letto congiuntamente con l' art. 223) del Trattato CEE. A questo proposito ricordo che l' art. 46, 2ª frase, della convenzione sul brevetto comunitario dichiara le norme contemplate nella prima frase non applicabili alle "licenze obbligatorie concesse nel pubblico interesse".

(26) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all' Aia il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967 (UNTS, vol. 828, n. 11851, pag. 306).

(27) Sentenza 11 marzo 1986, causa 121/85 (Racc. pag. 1007). Vedansi anche le sentenze 10 luglio 1991 del Tribunale di primo grado nella causa T-69/89, Radio Telefis Eireann/Commissione (Racc. pag. II-485, punti 102-104 della motivazione), T-70/89, BBC/Commissione (Racc. pag. II-535, punti 76-78 della motivazione) e T-76/89, Indipendent Television Publications/Commissione (Racc. pag. II-575, punti 75-77 della motivazione) non ancora pubblicate nella Raccolta della giurisprudenza.

(28) Per quanto riguarda la Convenzione sul brevetto europeo firmata a Lussemburgo nel 1975, vedasi l' analoga disposizione di cui all' art. 93 di detta convenzione.

(29) V. la sentenza 27 novembre 1990, nella causa C-200/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4299, punto 9.