Causa T‑222/09

Ineos Healthcare Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ALPHAREN — Marchi nazionali denominativi anteriori ALPHA D3 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Esame d’ufficio dei fatti — Art. 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009)»

Massime della sentenza

1. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Fatti, prove e osservazioni dedotti a sostegno dell‘opposizione — Facoltà per l‘opponente di produrre prove a sostegno dell’opposizione

[Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 15, n. 2, lett. c), e n. 3, lett. b), nonché 19, n. 1]

2. Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d’ufficio dei fatti — Opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti — Possibilità di prendere in considerazione fatti notori — Prodotti farmaceutici

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1)

3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione — Determinazione del pubblico di riferimento

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1. Dal combinato disposto delle regole 15, n. 2, lett. c), e n. 3, lett. b), nonché della regola 19, n. 1, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, risulta che, nell’ambito di una procedura di opposizione, la parte opponente ha la facoltà, e non l’obbligo, di fornire prove a sostegno dell’opposizione, segnatamente per quanto riguarda la somiglianza dei prodotti e dei servizi di cui trattasi.

Del pari, le prove indicate dalla regola 15, n. 3, lett. b), del regolamento n. 2868/95 non devono necessariamente vertere su tutti gli aspetti del confronto tra i prodotti.

(v. punti 16-17, 21)

2. Ai sensi dell’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, «in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio [per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)] si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti».

Tale disposizione riguarda, segnatamente, la base fattuale delle decisioni dell’Ufficio, vale a dire i fatti e le prove su cui tali decisioni possono essere validamente fondate. Così, la commissione di ricorso, nel pronunciarsi su un ricorso contro una decisione che conclude un procedimento di opposizione, può fondare la propria decisione solo sui fatti e sulle prove presentati dalle parti. Tuttavia, la limitazione della base fattuale dell’esame effettuato dalla commissione di ricorso non esclude che questa prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili.

Per quanto riguarda la descrizione di prodotti farmaceutici e delle loro indicazioni terapeutiche, tenuto conto del loro grado di tecnicità, esse non si possono assolutamente considerare come informazioni costitutive di fatti notori.

(v. punti 28-29, 31)

3. Riguardo alla valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, nel caso in cui i prodotti in questione siano medicinali che per essere venduti ai consumatori nelle farmacie necessitano di una ricetta medica, il pubblico di riferimento è costituito sia dai consumatori finali, sia dai professionisti del settore sanitario, vale a dire i medici che prescrivono il medicinale nonché i farmacisti che vendono il farmaco prescritto. Ancorché la scelta di tali prodotti sia influenzata o determinata da intermediari, un rischio di confusione per i consumatori può comunque sussistere, dal momento che essi ben possono trovarsi di fronte a tali prodotti, quand’anche le operazioni di acquisto di ciascuno di questi prodotti considerati individualmente si verifichino in momenti differenti.

Anche nel caso di medicinali erogati esclusivamente a fronte di ricetta medica, non può escludersi che il consumatore medio possa far parte del pubblico di riferimento.

(v. punti 43-44)

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

9 febbraio 2011 ( )

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ALPHAREN – Marchi nazionali denominativi anteriori ALPHA D3 – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] – Esame d’ufficio dei fatti – Art. 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009)»

Nella causa T‑222/09,

Ineos Healthcare Ltd, con sede in Warrington, Cheshire (Regno Unito), rappresentata dai sigg. S. Malynicz, barrister, e A. Smith, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, con sede a Gerusalemme (Israele),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 24 marzo 2009 (procedimento R 1897/2007‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Teva Pharmaceutical Industries Ltd e la Ineos Healthcare Ltd,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto, in camera di consiglio, dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka (relatore) e dal sig. K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° giugno 2009,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2009,

vista la lettera della ricorrente del 14 maggio 2010, con cui essa precisava di non voler più essere sentita in udienza,

viste le questioni scritte del Tribunale alle parti,

viste le osservazioni depositate dalle parti presso la cancelleria del Tribunale l’11 e il 14 giugno 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 3 marzo 2005 la ricorrente, Ineos Healthcare Ltd, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno denominativo ALPHAREN.

3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano, dopo la limitazione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI, nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Prodotti farmaceutici e veterinari contenenti idrossicarbonato di ferro magnesio o idrotalcite o derivati; prodotti farmaceutici e veterinari per la dialisi renale e per la cura di malattie renali e disturbi del rene; leganti di fosfato per la cura dell’iperfosfatemia».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 49/2005 del 5 dicembre 2005.

5 Il 6 marzo 2006 la Teva Pharmaceutical Industries Ltd (in prosieguo: l’«opponente») ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al punto 3 supra.

6 L’opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

– marchio denominativo ungherese ALPHA D3 n. 134972 per «prodotti farmaceutici per regolare il calcio», rientranti nella classe 5;

– marchio denominativo lituano ALPHA D3 n. 20613 per «prodotti farmaceutici per regolare il calcio», rientranti nella classe 5;

– marchio denominativo lettone ALPHA D3 registrato con il riferimento M30407 per «prodotti farmaceutici aventi proprietà di regolazione del calcio», rientranti nella classe 5.

7 I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli contemplati all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

8 Il 9 ottobre 2007 la divisione d’opposizione ha accolto l’opposizione nel suo complesso sulla base del marchio anteriore ungherese.

9 Contro la decisione della divisione di opposizione il 29 novembre 2007 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, a norma degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009).

10 Con decisione 24 marzo 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha in particolare ritenuto che il marchio ungherese anteriore non potesse essere preso in considerazione per l’assenza di traduzione del certificato di registrazione nella lingua processuale. Il fatto che l’opposizione fosse stata accolta sulla sola base del marchio ungherese anteriore avrebbe giustificato, di per sé, l’annullamento della decisione della divisione d’opposizione. Tuttavia, ritenendo che si potesse adottare una decisione avente il medesimo dispositivo di quella della divisione d’opposizione nel momento in cui si statuiva sul ricorso, la commissione di ricorso, esercitando il suo potere discrezionale, ha proceduto all’esame degli altri marchi su cui si basava l’opposizione. Essa ha fatto valere in proposito, in particolare, che i prodotti coperti dalle registrazioni lettone e lituana erano identici a quelli di cui al marchio ungherese anteriore e che le parti avevano avuto modo di esprimere le loro osservazioni su tutte le circostanze della fattispecie. Essa ha rilevato che i segni in conflitto presentavano un certo grado di somiglianza sul piano visivo, fonetico e concettuale. Del pari, essa ha concluso che i prodotti erano in parte identici e in parte simili. La commissione di ricorso ha precisato che tale fattore prevaleva sul minor grado di somiglianza tra i marchi. Essa ha concluso, in sostanza, che sussisteva un rischio di confusione in capo al consumatore medio, il quale fa parte del pubblico di riferimento e, non disponendo dello stesso livello di conoscenze e di competenze in biochimica e in farmacologia dei professionisti in tali settori, è ancora più esposto a un rischio di tal genere.

Procedimento e conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l’UAMI alle spese.

12 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

13 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente invoca quattro motivi, basati, il primo, sul fatto che l’opponente non ha fornito la prova della somiglianza tra i prodotti, il secondo, sulla violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009), il terzo, sulla violazione dell’art. 74 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento n. 207/2009) e, il quarto, sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per quanto riguarda la determinazione del pubblico di riferimento.

Sul primo motivo, basato sul fatto che l’opponente non ha fornito la prova della somiglianza tra i prodotti

Argomenti delle parti

14 La ricorrente afferma che, alla luce della giurisprudenza della Corte, per valutare la somiglianza dei prodotti nell’ambito di una procedura di opposizione, l’onere della prova grava sull’opponente. La dimostrazione della presunta somiglianza dei prodotti fornita dall’opponente sarebbe insufficiente e si limiterebbe a due lettere inviate alla ricorrente e ad un foglietto illustrativo destinato ai pazienti. Peraltro, la ricorrente contesta altresì il carattere probante di tale foglietto illustrativo. Essa aggiunge che le prove devono vertere su tutti i fattori rilevanti ai fini della comparazione dei prodotti, che includono la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché il loro carattere concorrente o complementare.

15 L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

16 Risulta dalla regola 15, n. 2, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), che l’atto di opposizione deve contenere, segnatamente, l’indicazione dei motivi sui quali si basa l’opposizione. La regola 15, n. 3, lett. b), del citato regolamento stabilisce che l’atto di opposizione può contenere un’esposizione dei principali fatti e argomenti sui quali si fonda l’opposizione, e le prove a sostegno di tale opposizione. La regola 19, n. 1, del citato regolamento precisa che l’UAMI dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, n. 3, entro un termine fissato dall’Ufficio e che è di almeno due mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata ai sensi della regola 18, n. 1.

17 Risulta dalle disposizioni citate che, nell’ambito di una procedura di opposizione, la parte opponente ha la facoltà, e non l’obbligo, di fornire prove a sostegno dell’opposizione, segnatamente per quanto riguarda la somiglianza dei prodotti e dei servizi di cui trattasi.

18 Si deve rilevare in proposito che, come emerge dal fascicolo dell’UAMI, con lettera del 7 aprile 2006 quest’ultimo, in applicazione della regola 19, n. 1, del regolamento n. 2868/95, ha invitato l’opponente a fornire fatti, prove e argomenti a sostegno della propria opposizione o al fine di completare quelli figuranti nel formulario d’opposizione precisando che, in mancanza di comunicazione degli stessi, avrebbe deciso in merito all’opposizione sulla base delle prove di cui disponeva.

19 Con lettera del 18 luglio 2006 l’opponente ha presentato argomenti supplementari. La ricorrente ha poi formulato le proprie osservazioni con lettera del 31 ottobre 2006, sulle quali l’opponente ha preso posizione con lettera datata 16 febbraio 2007.

20 Si deve inoltre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto, in sostanza, dalla ricorrente, la Corte, nella sua ordinanza 9 marzo 2007, causa C‑196/06 P, Alecansan/UAMI (punto 24), non si è in alcun modo pronunciata sulla questione dell’onere della prova che graverebbe sull’opponente nell’ambito di una procedura di opposizione. Al punto 24 di tale ordinanza la Corte ha unicamente evidenziato l’obbligo di dimostrare, ai fini dell’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, una somiglianza tra i prodotti anche laddove i segni siano identici.

21 Del pari, le prove indicate dalla regola 15, n. 3, lett. b), del regolamento n. 2868/95 non devono necessariamente vertere su tutti gli aspetti del confronto tra i prodotti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente.

22 Alla luce di quanto precede, non vi è quindi alcun obbligo per la parte opponente, nell’ambito di una procedura di opposizione, di fornire prove relative alla somiglianza dei prodotti in questione. Risulta inoltre che l’argomento della ricorrente relativo al carattere probante di un foglietto illustrativo destinato ai pazienti, sottoposto all’UAMI dall’opponente, è privo di rilevanza nell’ambito del presente motivo, il quale deve essere pertanto respinto.

Sul secondo e sul terzo motivo, rispettivamente basati sulla violazione dell’art. 73 e dell’art. 74 del regolamento n. 40/94

23 Poiché il secondo e il terzo motivo riguardano entrambi l’impiego, da parte della commissione di ricorso, di talune ricerche per individuare una somiglianza tra i prodotti coperti dai marchi anteriori lettone e lituano e, in particolare, i «prodotti farmaceutici e veterinari contenenti idrossicarbonato di ferro magnesio o idrotalcite o derivati» (in prosieguo: i «prodotti A») e i «leganti di fosfato per la cura dell’iperfosfatemia» (in prosieguo: i «prodotti C») coperti dal marchio richiesto, il Tribunale ritiene opportuno esaminare congiuntamente il secondo e il terzo motivo e reputa di dover iniziare dall’esame di quest’ultimo.

Argomenti delle parti

24 Nell’ambito del suo terzo motivo, la ricorrente sostiene che, avendo fatto ricorso, di sua stessa iniziativa, a ricerche su Internet ai fini del confronto tra i prodotti, come risulterebbe dal punto 40 della decisione impugnata, la commissione di ricorso avrebbe violato l’obbligo risultante dall’art. 74 del regolamento n. 40/94 secondo cui, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, essa deve limitarsi, in tale esame, ai motivi addotti e alle richieste presentate dalle parti. Tale disposizione riguarderebbe altresì la produzione di prove ad opera delle parti. Dette ricerche sarebbero consistite nella consultazione di un dizionario medico on line, di un sito Internet del governo americano dedicato alle prove cliniche e di un sito Internet di una società diversa dalla ricorrente, facente parte dello stesso gruppo societario. Essa afferma altresì che, per quanto riguarda la somiglianza dei prodotti coperti dai marchi anteriori lettone e lituano nonché dei prodotti A e dei prodotti C coperti dal marchio richiesto, gli elementi raccolti su Internet dalla commissione di ricorso hanno giocato un ruolo determinante.

25 Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso, in sostanza, il fatto di aver basato la decisione impugnata su motivi in ordine ai quali essa non aveva avuto modo di prendere posizione. Essa sostiene infatti di non aver mai potuto esprimere la propria posizione sugli elementi di prova reperiti su Internet dalla commissione di ricorso. Essa aggiunge che, se le fosse stata data la possibilità di esprimersi su tali prove, avrebbe potuto dimostrare quali fattori rendevano improbabile la conclusione secondo cui prodotti erano simili.

26 Per quanto riguarda il terzo motivo, l’UAMI sostiene che, alla luce della sentenza del Tribunale 24 settembre 2008, causa T‑179/07, Anvil Knitwear/UAMI – Aprile e Aprile (Aprile) (punti 72 e 75), la commissione di ricorso non era autorizzata a ritenere dimostrato l’argomento della somiglianza dei prodotti, invocato dall’opponente, in assenza di obiezioni della ricorrente. Essa era quindi obbligata a svolgere un proprio esame della somiglianza dei prodotti sulla base degli elenchi di prodotti coperti dai marchi in conflitto. L’UAMI afferma quindi che la commissione di ricorso poteva legittimamente procedere, di sua stessa iniziativa, ad effettuare ricerche consultando fonti informative neutre ovvero fonti informative note della ricorrente, nei limiti in cui tali ricerche erano esclusivamente destinate a verificare l’esattezza dei motivi e degli argomenti dell’opponente.

27 Quanto al secondo motivo, l’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente precisando che, alla luce della giurisprudenza del Tribunale, il diritto al contraddittorio, sancito dall’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009) non si applica alla posizione finale che l’amministrazione intende adottare. Lo stesso potrebbe dirsi in ordine ai documenti che avvalorano e contribuiscono all’accertamento definitivo di somiglianza dei prodotti. Inoltre, i documenti reperiti su Internet avrebbero meramente confermato la posizione iniziale della commissione di ricorso, espressa al punto 42 della decisione impugnata. Essa aggiunge che la ricorrente poteva presentare osservazioni sulle allegazioni dell’opponente prima dell’adozione della decisione impugnata, cosa che non avrebbe fatto. Infine, l’UAMI ritiene che, anche qualora la commissione di ricorso avesse commesso un errore omettendo di sottoporre alle parti i risultati delle ricerche effettuate su Internet, la conclusione in ordine al confronto tra i prodotti resterebbe la stessa. Una siffatta violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94 non giustificherebbe l’annullamento della decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale

28 Ai sensi dell’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, «in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’[UAMI] si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti».

29 Tale disposizione riguarda, segnatamente, la base fattuale delle decisioni dell’UAMI, vale a dire i fatti e le prove su cui tali decisioni possono essere validamente fondate. Così, la commissione di ricorso, nel pronunciarsi su un ricorso contro una decisione che conclude un procedimento di opposizione, può fondare la propria decisione solo sui fatti e sulle prove presentati dalle parti. Tuttavia, la limitazione della base fattuale dell’esame effettuato dalla commissione di ricorso non esclude che questa prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili [v. sentenze del Tribunale 22 giugno 2004, causa T‑185/02, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), Racc. pag. II‑1739, punti 28 e 29 nonché giurisprudenza ivi citata, e Aprile, cit., punto 71].

30 Nella fattispecie, ai punti 40 e 41 della decisione impugnata la commissione di ricorso si è riferita ai risultati delle proprie ricerche su Internet. In particolare, come risulta dal punto 40 della decisione impugnata, essa ha utilizzato la definizione dell’iperfosfatemia, inclusa nella specificazione dei prodotti C del marchio richiesto, che ha rinvenuto nel dizionario on line dei termini medici. Essa ha altresì ricercato sul sito Internet del governo americano dedicato alle prove cliniche le indicazioni terapeutiche dell’idrossicarbonato di ferro magnesio o idrotalcite, facente parte dei prodotti A del marchio richiesto. Essa si è infine riferita, al punto 41 della decisione impugnata, alle informazioni relative all’interazione dei prodotti in questione, dimostrando che sono strettamente collegati e che sono destinati a pazienti affetti da patologie renali, informazioni raccolte sul sito Internet di una società distinta dalla ricorrente, facente parte del suo stesso gruppo. Si deve rilevare che tali circostanze non sono messe in discussione dall’UAMI.

31 Benché i risultati delle ricerche in questione siano stati tratti dai siti Internet indicati al precedente punto 30, che sono siti generalmente accessibili, tale circostanza non basta, nella fattispecie, per poter ritenere che si tratti di fatti notori. Si tratta infatti della descrizione di prodotti farmaceutici e delle loro indicazioni terapeutiche che, tenuto conto del loro grado di tecnicità, non si possono assolutamente considerare come informazioni costitutive di fatti notori.

32 Si deve pertanto rilevare che, tenendo conto dei risultati di talune ricerche su Internet, citati al precedente punto 30, la commissione di ricorso ha violato l’art. 74 del regolamento n. 40/94, dal momento che i fatti emersi dalle sue ricerche su Internet, cui essa si è riferita, non rappresentano fatti notori.

33 Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, se nelle specifiche circostanze della fattispecie un errore non ha potuto avere un’influenza determinante quanto all’esito, l’argomento basato su un simile errore è inoperante e non può quindi essere sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione impugnata [v. sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑140/06, Philip Morris Products/UAMI (Forma di un pacchetto di sigarette), punto 72 e giurisprudenza ivi citata].

34 Si deve rilevare in proposito che la parte essenziale della descrizione dei prodotti A e C, coperti dal marchio richiesto, è stata ricavata esclusivamente dai risultati di ricerche in Internet, menzionati al precedente punto 30. Si deve peraltro ricordare che la descrizione dei prodotti di cui trattasi rappresenta il punto di partenza di ogni confronto tra i prodotti, che rappresenta una tappa indispensabile nella valutazione del rischio di confusione. Nella fattispecie va sottolineato che la commissione di ricorso non poteva giungere alla conclusione secondo cui vi è una somiglianza tra i prodotti A e i prodotti C, per un verso, e i prodotti coperti dai marchi anteriori lettone e lituano, per altro verso, e concludere di conseguenza, al punto 58 della decisione impugnata, che sussisteva un rischio di confusione, senza riferirsi ai fatti emersi dalle ricerche controverse. Pertanto, senza l’impiego delle informazioni di cui trattasi la decisione impugnata sarebbe stata notevolmente diversa, contrariamente a quanto affermato dall’UAMI.

35 Per contro, quanto ai «prodotti farmaceutici e veterinari per la dialisi renale e per la cura di malattie renali e disturbi del rene» (in prosieguo: i «prodotti B») coperti dal marchio richiesto, le informazioni tratte dalle ricerche contestate, citate al punto 41 della decisione impugnata, hanno semplicemente confermato la conclusione della commissione di ricorso relativamente alla somiglianza dei prodotti in questione. Di conseguenza, la violazione dell’art. 74 del regolamento n. 40/94, constatata al precedente punto 32, non giustifica l’annullamento della decisione impugnata per quanto riguarda i prodotti B.

36 Si deve peraltro respingere l’argomento dell’UAMI relativo alle conseguenze da trarsi dalla citata sentenza Aprile (punti 72 e 75). Sebbene il Tribunale abbia dichiarato, in tale sentenza, che l’UAMI non è obbligato a considerare dimostrati i punti sollevati da una parte che non sono stati messi in discussione dall’altra parte del procedimento, esso non ha in alcun modo affermato che l’UAMI sia autorizzato a travalicare le condizioni d’esame previste dall’art. 74 del regolamento n. 40/94.

37 Da quanto precede risulta che l’utilizzo fatto dalla commissione di ricorso dei risultati delle proprie ricerche su Internet, citate al precedente punto 30, è erroneo, di modo che il terzo motivo deve essere accolto nei limiti in cui la commissione di ricorso ha confermato, nella decisione impugnata, il rigetto della domanda di registrazione del segno richiesto per i prodotti A e per i prodotti C, mentre deve essere respinto per quanto riguarda i prodotti B, senza che sia necessario che il Tribunale si pronunci sul secondo motivo.

38 Poiché la decisione impugnata è stata parzialmente annullata a seguito dell’esame del terzo motivo, si deve esaminare altresì il quarto motivo.

Sul quarto motivo, basato sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per quanto concerne la determinazione del pubblico di riferimento

Argomenti delle parti

39 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in un errore nell’identificare il pubblico di riferimento, avendo ritenuto, al punto 36 della decisione impugnata, che i prodotti in questione fossero altresì erogati al grande pubblico in libera vendita nelle farmacie. La ricorrente contesta tale affermazione per due ordini di ragioni. Anzitutto, per quanto riguarda i prodotti coperti dai marchi anteriori lettone e lituano, l’unico elemento probatorio, vale a dire il foglietto illustrativo destinato ai consumatori, dimostrerebbe che l’alfacalcidol, prodotto farmaceutico riconducibile alla categoria di prodotti coperti dai marchi anteriori, era disponibile esclusivamente a fronte di ricetta medica. Tale constatazione avrebbe potuto consentire da sola di concludere nel senso dell’esistenza di un pubblico specializzato. Del pari, a suo avviso, i prodotti coperti dal marchio richiesto possono essere erogati solo a fronte di ricetta medica. Ritenendo, al punto 58 della decisione impugnata, che i consumatori medi abbiano un’attenzione superiore alla media, la commissione di ricorso avrebbe ignorato la circostanza che questi ultimi dispongono di una ricetta medica ovvero, quanto meno, di un’assistenza specialistica fornita da un operatore qualificato nel settore medico.

40 L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

41 Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale 13 febbraio 2007, causa T‑256/04, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), Racc. pag. II‑449, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

42 Nella fattispecie, al punto 36 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico di riferimento comprendesse sia professionisti del settore sanitario (medici, farmacisti, infermieri), sia consumatori medi, vale a dire i pazienti e le persone che se ne prendono cura. Essa ha ritenuto che non fosse possibile escludere il consumatore medio del pubblico di riferimento, in quanto la specificazione dei prodotti non era limitata ai medicinali erogati in base a ricetta medica e non si poteva quindi escludere che i prodotti in questione fossero accessibili in libera vendita. Dal momento che i marchi anteriori erano registrati in Lettonia e in Lituania, il pubblico di riferimento si compone, ad avviso della commissione di ricorso, di professionisti del settore sanitario e di consumatori medi dei due paesi citati.

43 Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui i prodotti in questione siano medicinali che per essere venduti ai consumatori nelle farmacie necessitano di una ricetta medica, il pubblico di riferimento è costituito sia dai consumatori finali, sia dai professionisti del settore sanitario, vale a dire i medici che prescrivono il medicinale nonché i farmacisti che vendono il farmaco prescritto. Ancorché la scelta di tali prodotti sia influenzata o determinata da intermediari, un rischio di confusione per i consumatori può comunque sussistere, dal momento che essi ben possono trovarsi di fronte a tali prodotti, quand’anche le operazioni di acquisto di ciascuno di questi prodotti considerati individualmente si verifichino in momenti differenti (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 aprile 2007, causa C‑412/05 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I‑3569, punti 52‑63).

44 Come emerge dalla citata giurisprudenza, anche nel caso di medicinali erogati esclusivamente a fronte di ricetta medica, non può escludersi che il consumatore medio possa far parte del pubblico di riferimento. Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente rilevato che il pubblico di riferimento era composto sia da professionisti del settore sanitario, sia da consumatori medi.

45 Pertanto, la questione se i medicinali di cui trattasi potessero essere accessibili in libera vendita è irrilevante nella fattispecie, posto che, anche qualora la commissione di ricorso avesse commesso un errore di valutazione in ordine alle modalità di vendita dei prodotti in questione, la conclusione relativa alla composizione del pubblico di riferimento rimarrebbe invariata.

46 Ne consegue che il presente motivo dev’essere respinto. Alla luce di quanto precede risulta che la decisione impugnata deve essere annullata per quanto riguarda i prodotti A e i prodotti C.

Sulle spese

47 Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Nella fattispecie, poiché la domanda della ricorrente è stata accolta solo per una parte dei prodotti in questione, si deve stabilire che l’UAMI sopporti le proprie spese nonché la metà delle spese della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 24 marzo 2009 (procedimento R 1897/2007-2) è annullata per quanto riguarda i prodotti delle seguenti categorie: «Prodotti farmaceutici e veterinari contenenti idrossicarbonato di ferro magnesio o idrotalcite o derivati», «leganti di fosfato per la cura dell’iperfosfatemia».

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) L’UAMI è condannato a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Ineos Healthcare Ltd.

4) La Ineos Healthcare sopporterà la metà delle proprie spese.

Czúcz Labucka O’Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 febbraio 2011.

Firme