Causa C‑317/10 P

Union Investment Privatfonds GmbH

contro

UniCredito Italiano SpA

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchi denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management — Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali UNIFONDS e UNIRAK nonché del marchio figurativo nazionale UNIZINS — Valutazione del rischio di confusione — Rischio di associazione — Serie o famiglia di marchi»

Massime della sentenza

1. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Errore di diritto — Omessa presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti per la valutazione del rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 — Snaturamento del contenuto di un atto

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Rischio di associazione — Marchi anteriori aventi caratteristiche tali da poter essere considerati far parte di una medesima «serie» o «famiglia» — Presupposti

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1. L’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Sebbene la valutazione di questi fattori sia una questione di fatto che esula dal controllo della Corte, omettere di prendere in considerazione tutti questi fattori costituisce, per contro, un errore di diritto e, in quanto tale, detta omissione può essere fatta valere dinanzi alla Corte nell’ambito di un’impugnazione. Lo stesso vale per l’addebito secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato l’analisi effettuata dalla commissione di ricorso, in quanto anche lo snaturamento del contenuto di un atto costituisce un errore di diritto.

(v. punti 45-46)

2. Costituisce un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.

Nell’ipotesi in cui l’opposizione si fondi sull’esistenza di più marchi che presentano caratteristiche comuni che permettono di considerarli parte di una medesima famiglia o serie di marchi, occorre, al fine di valutare l’esistenza di un rischio di confusione, tener conto della circostanza che, in presenza di una famiglia o serie di marchi, un rischio del genere è la conseguenza del fatto che il consumatore può ingannarsi circa la provenienza o l’origine dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio di cui è chiesta la registrazione e ritenere, erroneamente, che questo appartenga a tale famiglia o serie di marchi.

(v. punti 53-54)

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 giugno 2011 ( )

«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Marchi denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management – Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali UNIFONDS e UNIRAK nonché del marchio figurativo nazionale UNIZINS – Valutazione del rischio di confusione – Rischio di associazione – Serie o famiglia di marchi»

Nel procedimento C‑317/10 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1° luglio 2010,

Union Investment Privatfonds GmbH, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. Zindel e C. Schmid, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

UniCredito Italiano SpA, con sede in Genova, rappresentata dall’avv. G. Floridia,

ricorrente in primo grado,

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. P. Bullock, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dal sig. L. Bay Larsen, dalle sig.re C. Toader, A. Prechal e dal sig. E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 marzo 2011,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Union Investment Privatfonds GmbH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea 27 aprile 2010, cause riunite T‑303/06 e T‑337/06, UniCredito Italiano/UAMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo, da un lato, ha annullato due decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) e 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005-2 e R 502/2005-2) (in prosieguo: le «decisioni controverse»), nella parte in cui queste ultime avevano accolto le opposizioni della ricorrente alla registrazione da parte della UniCredito Italiano SpA (in prosieguo: la «UniCredito»), in quanto marchi comunitari, dei segni denominativi «UNIWEB» e «UniCredit Wealth Management» per taluni servizi e, dall’altro, ha respinto le domande della ricorrente dirette all’annullamento di dette decisioni per quanto riguarda i servizi attinenti agli affari immobiliari.

Contesto normativo

2 Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Cionondimeno, tenuto conto della data cui risalgono i fatti contestati dinanzi al Tribunale, alla presente controversia continua ad applicarsi il regolamento n. 40/94.

3 L’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 così dispone:

«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

(…)

b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

Fatti

4 Il 29 maggio e il 7 agosto 2001 la UniCredito ha presentato all’UAMI una domanda di registrazione, in quanto marchi comunitari, dei segni denominativi «UNIWEB» e «UniCredit Wealth Management» per designare determinati servizi rientranti nella classe 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»), corrispondenti alla seguente descrizione:

– «Affari bancari; affari finanziari; affari monetari; assicurazioni; affari immobiliari; informazioni e consulenza in materia finanziaria ed assicurativa; servizi di carte di credito/debito; servizi bancari e finanziari via Internet», per il marchio denominativo UNIWEB;

– «Affari bancari; affari finanziari; affari monetari; assicurazioni; affari immobiliari; informazioni finanziarie», per il marchio denominativo UniCredit Wealth Management.

5 Il 6 marzo e il 21 giugno 2002 la ricorrente, sul fondamento dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ha proposto opposizione alla registrazione di detti marchi per i servizi summenzionati.

6 Le due opposizioni erano basate sui marchi tedeschi denominativi UNIFONDS e UNIRAK, depositati il 2 aprile 1979 e registrati il 17 ottobre successivo, nonché sul marchio tedesco figurativo, depositato il 6 marzo 1992 e registrato il 10 luglio dello stesso anno, avente ad oggetto, al pari dei primi due, servizi di «collocamento di fondi» rientranti nella classe 36 e qui di seguito riprodotto:

7 Con decisioni 17 dicembre 2004 e 28 febbraio 2005, la divisione di opposizione dell’UAMI ha accolto le opposizioni per i servizi cui esse si riferivano, ad eccezione degli «affari immobiliari».

8 In entrambi i casi, la divisione di opposizione ha ritenuto, in sostanza, che la ricorrente avesse dimostrato sia l’uso effettivo dei marchi anteriori sia di essere titolare di marchi aventi tutti il prefisso «UNI» e costitutivi di una serie o famiglia di marchi. Essa ha concluso nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione, che include il rischio di associazione, tra i marchi di cui si chiedeva la registrazione e i marchi anteriori, salvo con riguardo agli «affari immobiliari», in merito ai quali ha ritenuto che detti servizi e quelli oggetto delle registrazioni anteriori non fossero simili.

9 Il 17 febbraio e il 21 aprile 2005 la UniCredito ha proposto ricorso avverso tali decisioni della divisione di opposizione dell’UAMI; la ricorrente ha a sua volta proposto ricorso l’11 febbraio e il 28 aprile 2005.

10 Con le decisioni controverse, la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto detti ricorsi. Essa, condividendo l’analisi della divisione d’opposizione, ha considerato, in particolare, che, per ciascuna delle due decisioni, la ricorrente aveva fornito la prova dell’uso effettivo dei marchi come costitutivi di una serie di marchi nonché la prova che il marchio di cui si chiedeva la registrazione presentava caratteristiche tali da renderlo riconducibile alla serie stessa, in modo da indurre il pubblico di riferimento ad associare detto prefisso alla ricorrente nei casi di utilizzo in relazione a fondi di investimento.

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

11 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 6 e il 28 novembre 2006, la UniCredito ha proposto ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni controverse. Essa, nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale, ha precisato che i suoi ricorsi riguardavano soltanto l’annullamento parziale di queste ultime, nella parte in cui esse hanno accolto le opposizioni proposte contro la registrazione in quanto marchi comunitari dei segni denominativi «UNIWEB» e «UniCredit Wealth Management», per quanto concerne i servizi della classe 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza diversi dagli affari immobiliari.

12 Nelle due cause, l’odierna ricorrente ha concluso per il rigetto dei ricorsi in primo grado nonché per l’annullamento parziale delle decisioni controverse, chiedendo l’accoglimento integrale delle sue opposizioni alla registrazione dei marchi UNIWEB e UniCredit Wealth Management, vale a dire anche riguardo agli affari immobiliari.

13 L’UAMI ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

14 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha:

– riunito le due cause ai fini della sentenza;

– annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 5 settembre 2006, nella parte in cui respinge il ricorso della UniCredito accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio UNIWEB, per quanto riguarda gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni, informazioni e consulenza in materia finanziaria ed assicurativa, servizi di carte di credito/debito, servizi bancari e finanziari via Internet», compresi nella classe 36 ai sensi dell’Accordo di Nizza;

– annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 25 settembre 2006, nella parte in cui respinge il ricorso della UniCredito accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio UniCredit Wealth Management, per quanto riguarda gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni e informazioni finanziarie», compresi nella classe 36 ai sensi di detto Accordo;

– respinto le domande della ricorrente;

– condannato ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

15 Nel decidere in tal senso, il Tribunale ha accolto il motivo unico dedotto dalla UniCredito, relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

16 Il Tribunale, richiamandosi, ai punti 33, 34 e 37-40 della sentenza impugnata, alla sentenza 23 febbraio 2006, causa T‑194/03, Il Ponte Finanziaria/UAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (Racc. pag. II‑445; in prosieguo: la «sentenza BAINBRIDGE»), ha affermato, al punto 41 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, l’UAMI non aveva proceduto ad un esame approfondito del requisito del collegamento dei marchi di cui si chiedeva la registrazione alla serie invocata, in quanto la commissione di ricorso si era limitata a sottolineare che ciascuno dei marchi era formato dalla combinazione di due elementi, vale a dire dall’elemento comune «UNI» e da espressioni differenti, rispettivamente «web» e «credit wealth management», prive di carattere distintivo in relazione ai servizi designati da detti marchi.

17 Al punto 42 della sentenza impugnata, esso ha ritenuto che né il potere distintivo del prefisso «UNI» né gli altri aspetti del raffronto tra i marchi di cui trattasi consentissero di concludere nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione. Riguardo al potere distintivo di questo prefisso, il Tribunale, al punto 43 della stessa sentenza, ha affermato che un prefisso siffatto, sul piano intrinseco, non aveva la capacità di provocare di per sé solo l’associazione dei marchi di cui si chiedeva la registrazione alla serie invocata. Inoltre, al punto 44 della medesima sentenza, esso ha considerato che l’uso effettivo di marchi seriali nel settore finanziario e la regolare pubblicazione di informazioni sui corsi dei fondi di investimento in ordine alfabetico non erano idonei a dimostrare la capacità del prefisso «UNI» di indicare, di per sé solo, la provenienza dei fondi.

18 In tale contesto, al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che gli articoli di giornale prodotti nel corso dell’opposizione menzionavano l’esistenza di fondi contenenti il prefisso «UNI» che non appartenevano alla ricorrente. Esso ha ritenuto che, anche se, al riguardo, la commissione di ricorso aveva giustamente constatato che «nel caso dei fondi i cui nomi iniziano per “united” (…) e “universal” (…) si tratta di un termine indivisibile le cui prime lettere, “uni”, costituiscono parte integrante della struttura della parola», non fosse tuttavia scontato che lo stesso valesse per i marchi che iniziano con «unico», poiché tale termine non è necessariamente associato dal pubblico di riferimento in Germania alla parola italiana «unico», ma può essere inteso anche come un’abbreviazione senza significato.

19 Inoltre, al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che negli articoli di giornale prodotti dalla ricorrente, il nome della società di gestione compare in cima all’elenco dei fondi da essa gestiti, cosicché è difficilmente concepibile che il pubblico interessato, avente una capacità di attenzione relativamente elevata, possa credere che i fondi designati dai marchi richiesti siano gestiti da una società diversa da quella il cui nome figura in cima al gruppo di cui essi fanno parte.

20 Riguardo agli altri aspetti del confronto, il Tribunale, al punto 47 della sentenza impugnata, ha constatato che la ricorrente, oltre al prefisso comune «UNI», non aveva dimostrato la sussistenza di ulteriori somiglianze tra i marchi in esame e che tra di essi, per contro, esisteva una differenza semantica, poiché i termini accostati al prefisso «UNI» erano espressi in inglese nei marchi UNIWEB e UniCredit Wealth Management e in tedesco nei marchi anteriori invocati.

21 Il Tribunale, al punto 48 della sentenza impugnata, ne ha tratto la conclusione che, nonostante l’uso effettivo dei marchi anteriori e la presenza di detto prefisso comune, gli elementi di prova forniti all’UAMI non erano tali da dimostrare la capacità di tale prefisso, di per sé solo o unitamente ad altri fattori, di indurre ad associare i marchi richiesti alla serie anteriore.

22 Di conseguenza, il Tribunale, dopo aver accolto l’unico motivo dedotto dalla UniCredito a sostegno dei suoi ricorsi, ha respinto il motivo sollevato dall’odierna ricorrente, anch’esso relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, diretto ad ottenere che le opposizioni da essa proposte fossero accolte anche riguardo agli affari immobiliari.

Conclusioni delle parti

23 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di respingere i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale dalla UniCredito. Essa, inoltre, chiede l’annullamento delle decisioni controverse nella parte in cui esse hanno respinto le sue opposizioni avverso la registrazione dei marchi UNIWEB e UniCredit Wealth Management per gli affari immobiliari, e l’accoglimento di tali opposizioni.

24 L’UAMI chiede alla Corte di accogliere l’impugnazione e di condannare la UniCredito alle spese.

25 La UniCredito chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

Argomenti delle parti

26 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente fa valere la violazione da parte del Tribunale dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Essa sostiene che il Tribunale non ha integralmente tenuto conto della situazione di fatto, sicché la sentenza impugnata si fonda su di una situazione di fatto incompleta e pertanto errata.

27 Infatti, secondo la ricorrente, per valutare il rischio di confusione dal punto di vista del pubblico tedesco, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto delle numerose decisioni dei giudici tedeschi e del Deutsche Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) prodotte dinanzi alla divisione di opposizione, che dimostrano l’esistenza di tale rischio. Essa ritiene che, se avesse effettivamente tenuto debito conto del punto di vista del pubblico tedesco, il Tribunale non sarebbe giunto all’errata conclusione secondo cui l’elemento «web» è un termine inglese e i termini da essa accostati al prefisso «UNI» sono sempre tedeschi.

28 Inoltre, il Tribunale avrebbe tenuto conto soltanto dei tre marchi anteriori su cui erano basate le sue opposizioni, quando invece la valutazione del rischio di associazione avrebbe dovuto essere effettuata sulla base di un’analisi di tutta la serie di marchi di cui la ricorrente è titolare. Se questi ultimi fossero stati presi in considerazione, si sarebbe riscontrato che termini inglesi sono parimenti associati al prefisso «UNI» e che la struttura dei marchi registrati non presentava alcuna differenza tale da impedire al pubblico di riferimento di associare sia il marchio UNIWEB sia il marchio UniCredit Wealth Management alla sua serie di marchi.

29 Erroneamente il Tribunale, partendo dal presupposto che il pubblico di riferimento trovi la denominazione dei fondi unicamente nelle pagine dei giornali dedicate alla finanza, avrebbe rilevato che tale denominazione è sempre accompagnata dall’indicazione dei nomi degli operatori o delle società di gestione di fondi. Non si sarebbe tenuto conto, al riguardo, degli elementi esposti in udienza.

30 La ricorrente fa valere di essere titolare di circa 90 marchi caratterizzati dal prefisso «UNI» associato a vari elementi e che tale prefisso, il quale, del resto, costituisce di per sé uno di tali marchi, è un elemento distintivo. Ciò premesso, dato che i segni denominativi «UNIWEB» e «UniCredit Wealth Managament» presentano la medesima struttura, sarebbe innegabile la sussistenza di un rischio di confusione, risultante da un’associazione da parte del pubblico di riferimento di questi segni ai marchi di cui essa è titolare, anche se altri operatori gestiscono fondi il cui nome comprende l’elemento «united», «universal» o «unico».

31 Riguardo alla sua domanda relativa agli affari immobiliari, respinta dal Tribunale, la ricorrente sostiene che sussiste una contiguità tra tale tipo di servizi e le operazioni di investimento.

32 L’UAMI ritiene, al pari della ricorrente, che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto relativo all’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

33 Facendo riferimento alla sentenza BAINBRIDGE, l’UAMI rileva che i marchi di cui si chiede la registrazione presentano chiaramente caratteristiche che li rendono riconducibili alla serie di marchi invocata dalla ricorrente. Al riguardo, esso osserva che l’elemento «UNI» è utilizzato, nei marchi di cui si chiede la registrazione, nella stessa posizione che esso ha nei marchi che formano detta serie, che esso non possiede un contenuto semantico diverso e che il suo carattere distintivo viene messo in risalto dal fatto che esso è seguito da altri elementi denominativi, come «web» e «Credit Wealth Management», i quali, nel settore finanziario, hanno carattere descrittivo e non distintivo, anche agli occhi del pubblico tedesco di riferimento.

34 Il Tribunale non si sarebbe pronunciato sul carattere distintivo intrinseco del prefisso «UNI», violando, pertanto, il principio secondo cui, per valutare l’esistenza di un rischio di confusione, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie e, in particolare, il carattere distintivo del marchio anteriore. Del pari, il Tribunale non avrebbe chiarito la ragione per cui il prefisso «UNI» non avrebbe la capacità, di per sé solo, di provocare un’associazione tra i marchi di cui si chiede la registrazione e la serie invocata dalla ricorrente.

35 Inoltre, il Tribunale non avrebbe effettuato una valutazione in concreto della percezione che dei marchi avrebbe il pubblico tedesco. In proposito, esso non avrebbe dato la minima importanza alle numerose decisioni del Deutsche Patent- und Markenamt, quando invece esse riflettono chiaramente la percezione del pubblico interessato e costituiscono un fattore che avrebbe dovuto essere preso in considerazione, e ciò anche se tali decisioni non vincolano né l’UAMI né il Tribunale.

36 Quest’ultimo, nella sentenza BAINBRIDGE, avrebbe riconosciuto che può esservi un rischio di confusione in presenza del medesimo elemento distintivo, anche se i marchi si differenziano per l’aggiunta di elementi denominativi o grafici. Di conseguenza, non si capirebbe il motivo per cui, nella fattispecie, il significato dei diversi termini «web», «credit», «wealth management», «zins», «fonds» e «rak» consentirebbe, a parere del Tribunale, di ritenere che la differenziazione semantica che ne risulta escluda l’esistenza di un rischio di confusione. Inoltre, una siffatta valutazione non terrebbe conto del fatto che tali termini, che sono direttamente descrittivi o sono divenuti di uso comune nel linguaggio finanziario in Germania, non consentono al pubblico di riferimento di rendersi conto che essi contraddistinguono servizi o prodotti finanziari di imprese diverse, dato che nel settore finanziario l’uso di termini inglesi è del tutto comune.

37 Quanto alle circostanze nelle quali il pubblico di riferimento si trova in presenza dei marchi di cui trattasi, occorrerebbe osservare che, ammesso che questi ultimi siano sempre preceduti dal nome della società di gestione dei fondi di cui trattasi, ciò non escluderebbe di per sé l’esistenza di un rischio di confusione, poiché il consumatore tedesco che già conosce i fondi offerti dalla ricorrente potrebbe credere che anche gli altri fondi contenenti il prefisso «UNI» provengano da imprese economicamente collegate a quest’ultima.

38 Peraltro, rilevando che la commissione di ricorso non ha proceduto ad un esame approfondito del requisito del collegamento dei marchi di cui si chiede la registrazione alla serie di marchi invocata dalla ricorrente e che essa non ha dimostrato l’esistenza di somiglianze diverse da quella dell’elemento comune «UNI» per concludere per l’esistenza di un rischio di confusione, il Tribunale avrebbe travisato e snaturato l’analisi effettuata da detta commissione.

39 Per concludere per il rigetto dell’impugnazione, la UniCredito fa valere, anzitutto, che i motivi dedotti a sostegno di quest’ultima sono irricevibili, poiché la ricorrente eccepisce vizi della sentenza impugnata relativi ad errori di valutazione dei fatti.

40 La UniCredito sostiene poi che le affermazioni del Tribunale censurate dalla ricorrente – quelle riguardanti l’esistenza di denominazioni di fondi caratterizzate dal prefisso «UNI» ma non appartenenti alla ricorrente, quelle relative al fatto che tali denominazioni nei giornali sono associate alle denominazioni delle società di gestione dei fondi stessi, o quelle che vertono sull’associazione di tale prefisso a termini inglesi o tedeschi – sono complementari e marginali rispetto alla valutazione globale e di fatto del Tribunale in merito all’assenza di rischio di confusione e non sono tali, dunque, da confutare detta valutazione.

41 La UniCredito si oppone peraltro agli argomenti della ricorrente relativi all’obbligo di tener conto delle decisioni delle autorità amministrative e giudiziarie nazionali, dato che i sistemi nazionali e quello comunitario di tutela dei marchi sono reciprocamente autonomi e indipendenti.

42 Non sarebbe fondata nemmeno la censura con la quale la ricorrente imputa al Tribunale di aver tenuto conto, ai fini della valutazione del rischio di confusione, solo dei tre marchi anteriori sui quali si fondavano le opposizioni e non di tutti i marchi compresi nella serie da essa invocata. Tale censura sarebbe contraddittoria perché le opposizioni sono basate su quei tre marchi, nonché infondata alla luce della sentenza BAINBRIDGE. Quest’ultima, basata sul principio secondo cui, in presenza di una serie di marchi, il rischio di confusione deve essere valutato tenendo conto del rischio che il pubblico percepisca il marchio richiesto come appartenente alla serie, non imporrebbe affatto che il marchio stesso sia confrontato con ciascun marchio della serie individualmente considerato.

43 Infine, a proposito degli affari immobiliari, la UniCredito fa valere, da un lato, che essi non presentano affinità con i servizi finanziari e, dall’altro, che tra i marchi controversi il rischio di confusione non sussiste neppure rispetto ai servizi finanziari considerati in senso stretto.

Giudizio della Corte

44 La UniCredito sostiene che l’impugnazione è irricevibile in quanto essa sarebbe diretta a rimettere in discussione valutazioni di fatto effettuate nella sentenza impugnata. Al riguardo, occorre osservare che la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, non avendo esso tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie e, in particolare, non avendo preso in considerazione il punto di vista del pubblico tedesco in merito al rischio di associazione dei marchi di cui si chiede la registrazione alla serie o alla famiglia di marchi da essa invocati.

45 Orbene, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., in tal senso, sentenze 11 novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL, Racc. pag. I‑6191, punto 22; 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punto 18; 12 giugno 2007, causa C‑334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I‑4529, punto 34, e 20 settembre 2007, causa C‑193/06 P, Nestlé/UAMI, punto 33). Sebbene la valutazione di questi fattori sia una questione di fatto che esula dal controllo della Corte, omettere di prendere in considerazione tutti questi fattori costituisce, per contro, un errore di diritto (v., in tal senso, sentenza 24 giugno 2010, causa C‑51/09 P, Becker/Harman International Industries, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40) e, in quanto tale, detta omissione può essere sollevata dinanzi alla Corte nell’esercizio di un’impugnazione.

46 Lo stesso vale per l’addebito, mosso dall’UAMI, secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato l’analisi effettuata dalla commissione di ricorso, in quanto anche lo snaturamento del contenuto di un atto costituisce un errore di diritto (v. sentenza 27 gennaio 2000, causa C‑164/98 P, DIR International Film e a./Commissione, Racc. pag. I‑447, punto 48).

47 Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla UniCredito deve essere respinta.

48 Quanto al merito, va rilevato che per annullare le decisioni controverse il Tribunale, ai punti 35, 36 e 41 della sentenza impugnata, si è pronunciato come segue:

«35 Nel caso di specie, la valutazione della commissione di ricorso, secondo cui i marchi anteriori UNIFONDS, UNIRAK e UNIZINS invocati dall’[odierna ricorrente] sono costitutivi di una “serie” ai sensi della menzionata sentenza BAINBRIDGE, (…) si fonda essenzialmente sul rilievo che il prefisso “UNI”, comune a tali tre marchi, è dotato di carattere distintivo nel contesto dei servizi finanziari e che l’uso effettivo di tali marchi è stato dimostrato dall’[odierna ricorrente].

36 Dopo aver accertato l’esistenza di una “serie” di marchi, la commissione di ricorso ne ha tratto la conclusione, in modo quasi automatico, che il pubblico interessato associa il prefisso “UNI” all’[odierna ricorrente] quando è utilizzato in relazione con fondi di investimento e che sussiste, pertanto, un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

(…).

41 Nel caso di specie, l’UAMI non ha proceduto ad un esame approfondito del requisito del collegamento dei marchi richiesti alla serie invocata in opposizione. La commissione di ricorso si è limitata a sottolineare che ciascuno dei marchi è formato dalla combinazione di due elementi individuali, vale a dire l’elemento comune “UNI” e espressioni differenti, rispettivamente “web” e “credit wealth management”, prive di carattere distintivo in relazione ai servizi richiesti».

49 Per quanto concerne l’addebito secondo cui il Tribunale avrebbe così snaturato l’analisi effettuata dalla commissione di ricorso, si deve constatare che, ai punti 36 e 37 della sua decisione 5 settembre 2006, la commissione di ricorso ha dichiarato quanto segue:

«36 Nel caso di specie, il marchio [della UniCredito] e i marchi [dell’odierna ricorrente] hanno la stessa struttura. Essi sono formati dalla combinazione di due elementi individuali, vale a dire dall’elemento comune “UNI” che costituisce l’inizio di tutti i marchi, seguito ogni volta da una parola diversa. Tuttavia, ciò non è sufficiente per ritenere che il marchio UNIWEB possieda caratteristiche che consentono di associarlo ai marchi “UNI‑” [dell’odierna ricorrente]. L’elemento comune potrebbe essere esclusivamente descrittivo oppure privo di carattere distintivo, nel cui caso [l’odierna ricorrente] non può validamente invocare l’argomento del[la] “famiglia di marchi”.

37 Il carattere distintivo dell’elemento comune “UNI” deve essere valutato secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei servizi di cui trattasi. Non solo le qualità intrinseche dell’elemento “UNI” sono pertinenti ai fini di tale valutazione, ma anche l’utilizzo che ne viene fatto. In Germania, ove si trova il consumatore medio destinatario, la parola “uni” si riferisce a “uni”, di un solo colore, e a Uni, diminutivo di università (linguaggio familiare). Rispetto ai servizi di cui trattasi, non sembra che tale termine abbia un significato chiaro e immediato. Inoltre, nella fattispecie, [l’odierna ricorrente] ha dimostrato, in particolare tramite la sua relazione sulla gestione e la relazione semestrale 30 settembre 2001 nonché alcuni articoli di giornale, di utilizzare i tre marchi contenenti il prefisso “UNI‑” per “collocamento di fondi” in Germania».

50 I punti 40 e 41 della decisione 25 settembre 2006 sono redatti in termini simili, e la commissione di ricorso constata, inoltre, nel primo di tali punti:

«È necessario sottolineare che i termini “Wealth Management” accostati al marchio [della UniCredito] sono vocaboli inglesi comunemente utilizzati nell’ambito finanziario per il territorio pertinente, vale a dire per la Germania, riguardo a servizi che combinano la funzione di consulenza nel settore finanziario/investimenti, ai servizi contabili/contribuenti e alla pianificazione giuridico-finanziaria. Di conseguenza, l’associazione dei vocaboli “Wealth Management ” è priva di carattere distintivo in relazione ai servizi richiesti».

51 Risulta quindi che il Tribunale, ritenendo che la commissione di ricorso, «in modo quasi automatico» e senza alcun «esame approfondito» del requisito del collegamento dei marchi richiesti alla serie invocata dalla ricorrente, avesse concluso per l’esistenza di un rischio di confusione limitandosi a constatare l’esistenza di tale serie e il fatto che detti marchi erano costituiti dall’elemento comune «UNI» combinato con varie espressioni prive di carattere distintivo, ha snaturato il contenuto delle decisioni controverse.

52 Di conseguenza, il Tribunale ha omesso di esaminare aspetti su cui la commissione di ricorso aveva compiuto valutazioni, come richiamate ai punti 49 e 50 della presente sentenza. Lo stesso vale, in particolare, per le considerazioni della commissione di ricorso relative alla struttura identica dei marchi confrontati, al carattere distintivo, dal punto di vista del pubblico di riferimento, dell’elemento «UNI» comune a questi ultimi e all’assenza di carattere distintivo dei termini «Wealth Management». Il Tribunale, pertanto, non ha motivato a sufficienza la sua sentenza.

53 Quanto all’addebito secondo cui il Tribunale avrebbe applicato erroneamente l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, costituisce un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (v., in tal senso, sentenza 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 29; citate sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 17; UAMI/Shaker, punto 33, e Nestlé/UAMI, punto 32).

54 Nell’ipotesi in cui l’opposizione si fondi sull’esistenza di più marchi che presentano caratteristiche comuni che permettono di considerarli parte di una medesima famiglia o serie di marchi, occorre, al fine di valutare l’esistenza di un rischio di confusione, tener conto della circostanza che, in presenza di una famiglia o serie di marchi, un rischio del genere è la conseguenza del fatto che il consumatore può ingannarsi circa la provenienza o l’origine dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio di cui è chiesta la registrazione e ritenere, erroneamente, che questo appartenga a tale famiglia o serie di marchi (v., in tal senso, sentenze 13 settembre 2007, causa C‑234/06 P, Il Ponte Finanziaria/UAMI, Racc. pag. I‑7333, punti 62 e 63, nonché 18 dicembre 2008, causa C‑16/06 P, Les Éditions Albert René/UAMI, Racc. pag. I‑10053, punto 101).

55 Come ricordato al punto 45 della presente sentenza, l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

56 In questo caso, il Tribunale ha escluso l’esistenza di un rischio di confusione senza prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti per verificare in concreto se esista un rischio che il pubblico di riferimento possa credere che i marchi di cui è chiesta la registrazione facciano parte della serie di marchi invocata dall’odierna ricorrente ed ingannarsi così in merito all’origine dei servizi di cui trattasi ritenendo che essi provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.

57 Infatti, come fanno valere la ricorrente e l’UAMI, nella sentenza impugnata manca, anzitutto, un’analisi della struttura dei marchi da confrontare e dell’influenza della posizione dell’elemento comune a questi ultimi, vale a dire del prefisso «UNI», sulla percezione che può avere di questi marchi il pubblico di riferimento.

58 Inoltre, per quanto concerne il carattere eventualmente distintivo dell’elemento comune, il Tribunale, al punto 43 della sentenza impugnata, ha affermato che esso non aveva, sul piano intrinseco, la capacità, di per sé solo, di provocare l’associazione tra i marchi di cui è chiesta la registrazione e la serie di marchi invocata dall’odierna ricorrente. Tuttavia, come fatto valere, in sostanza, dall’odierna ricorrente in udienza nonché dall’UAMI, il Tribunale non ha suffragato tale affermazione e, di conseguenza, non ha analizzato al riguardo le valutazioni effettuate dalla commissione di ricorso sulla percezione che il pubblico di riferimento poteva avere di questo elemento, né ha motivato detta sentenza su tale punto.

59 Inoltre, ai punti 44-46 della sentenza impugnata, esaminando l’uso fatto dall’odierna ricorrente della serie di marchi da essa invocata, il Tribunale, con una motivazione che traduce una valutazione di fatto che non spetta alla Corte controllare, ha ritenuto, in particolare, difficilmente concepibile che il pubblico interessato potesse credere che i fondi designati dai marchi di cui si chiedeva la registrazione fossero gestiti da una società diversa da quella il cui nome figura negli articoli di giornale in cima all’elenco di detti fondi. Tuttavia, in considerazione del principio enunciato al punto 53 della presente sentenza, il Tribunale non poteva, senza che la sua sentenza fosse inficiata da un errore di diritto, astenersi dall’esaminare se, quanto meno, questo pubblico non potesse credere che questi ultimi corrispondessero a servizi offerti da imprese economicamente collegate.

60 Infine, quanto agli altri elementi che compongono i marchi da confrontare, il Tribunale ha unicamente rilevato, al punto 47 della sentenza impugnata, che i termini accostati al prefisso «UNI» erano espressi in inglese in tutti i marchi di cui era chiesta la registrazione, e in tedesco in ciascuno dei marchi anteriori invocati a sostegno delle opposizioni. Oltre a non aver esaminato se tale differenza, in relazione ai servizi finanziari di cui trattasi e al pubblico di riferimento, fosse atta ad escludere il rischio che quest’ultimo potesse credere che i marchi richiesti facevano parte della serie di marchi invocata dalla ricorrente, il Tribunale non ha valutato se tali elementi avessero o meno carattere descrittivo o non distintivo.

61 Pertanto, tenuto conto di quanto enunciato ai punti 52 e 57-60 della presente sentenza, il Tribunale non poteva validamente concludere, al punto 48 della sentenza impugnata, che, «nonostante l’uso effettivo dei marchi anteriori e la presenza del prefisso “UNI” comune a tutti questi marchi e ai marchi richiesti, gli elementi di prova forniti all’UAMI non sono tali da dimostrare la capacità di detto prefisso, di per sé solo o unitamente ad altri fattori, di indurre ad associare i marchi richiesti alla serie anteriore» e, al punto 49 della medesima sentenza, che erroneamente la commissione di ricorso aveva ritenuto che i segni in conflitto presentassero un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

62 Di conseguenza, senza che occorra esaminare la restante argomentazione della ricorrente e, in particolare, pronunciarsi sulla parte di quest’ultima vertente sul rigetto delle sue opposizioni riguardanti gli affari immobiliari, si deve accogliere il motivo unico dell’impugnazione e, pertanto, annullare la sentenza impugnata.

63 Ai sensi dell’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, essa, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa a quest’ultimo affinché esso decida.

64 Nella fattispecie, la valutazione globale del rischio di confusione comporta valutazioni di fatto complesse dirette a verificare se, come ha ritenuto la commissione di ricorso dell’UAMI, esista un rischio che il pubblico di riferimento possa credere che i marchi di cui è chiesta la registrazione facciano parte della serie di marchi invocata dalla ricorrente. Pertanto, si deve rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci nuovamente sui ricorsi proposti dinanzi ad esso dalla UniCredito nonché sulle domande di annullamento parziale delle decisioni controverse presentate dalla ricorrente, e riservare la decisione sulle spese attinenti all’impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea 27 aprile 2010, cause riunite T‑303/06 e T‑337/06, UniCredito Italiano/UAMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB), è annullata.

2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3) Le spese sono riservate.

Firme