Causa C-252/12

Specsavers International Healthcare Ltd e altri

contro

Asda Stores Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Marchi — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 9, paragrafo 1, lettere b) e c), 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a) — Motivi di decadenza — Nozione di “uso effettivo” — Marchio utilizzato in combinazione con un altro marchio oppure come parte di un marchio complesso — Colore o combinazione di colori in cui un marchio è utilizzato — Notorietà»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013

Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Marchio figurativo utilizzato in combinazione con un marchio denominativo ad esso sovraimpresso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1, e 51, § 1, a)] Marchio comunitario – Effetti del marchio comunitario – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare l’uso del marchio – Valutazione globale del rischio di confusione o dell’indebito vantaggio – Uso di un marchio, non registrato a colori, in un colore o in una combinazione di colori da parte del titolare – Rilevanza dei colori usati da un terzo per la raffigurazione di un segno che asseritamente viola il marchio [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 9, § 1, b) e c)] Marchio comunitario – Effetti del marchio comunitario – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare l’uso del marchio – Valutazione globale del rischio di confusione o dell’indebito vantaggio – Terzo il quale utilizzi un segno che asseritamente viola il marchio e il quale sia esso stesso associato al colore o alla combinazione di colori particolari utilizzati per la raffigurazione del segno – Pertinenza [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 9, § 1, b) e c)]

Gli articoli 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario devono essere interpretati nel senso che il requisito dell’«uso effettivo» ai sensi di tali disposizioni può ritenersi soddisfatto quando un marchio comunitario figurativo è utilizzato solo in combinazione con un marchio comunitario denominativo ad esso sovraimpresso, nel caso in cui la combinazione dei due marchi sia stata, per di più, essa stessa registrata come marchio comunitario, purché le differenze tra la forma in cui il marchio è utilizzato e quella in cui il marchio è stato registrato non alterino il carattere distintivo di tale marchio, così come registrato. (v. punto 31, dispositivo 1) L’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario deve essere interpretato nel senso che, quando un marchio comunitario non è registrato a colori, ma il titolare lo ha utilizzato in modo estensivo in un colore o in una combinazione di colori particolari così da essere associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore o i colori usati da un terzo per la raffigurazione di un segno che asseritamente viola il suddetto marchio sono rilevanti ai fini della valutazione complessiva del rischio di confusione o dell’indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione. (v. punto 41, dispositivo 2) L’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione e dell’indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione, è rilevante la circostanza che il terzo il quale utilizzi un segno che asseritamente viola il marchio registrato sia esso stesso associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, al colore o alla combinazione di colori particolari da questo utilizzati per la raffigurazione di tale segno. (v. punto 50, dispositivo 3)

Causa C-252/12

Specsavers International Healthcare Ltd e altri

contro

Asda Stores Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Marchi — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 9, paragrafo 1, lettere b) e c), 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a) — Motivi di decadenza — Nozione di “uso effettivo” — Marchio utilizzato in combinazione con un altro marchio oppure come parte di un marchio complesso — Colore o combinazione di colori in cui un marchio è utilizzato — Notorietà»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013

Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di decadenza — Mancato uso effettivo di un marchio — Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo — Marchio figurativo utilizzato in combinazione con un marchio denominativo ad esso sovraimpresso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1, e 51, § 1, a)] Marchio comunitario — Effetti del marchio comunitario — Diritti conferiti dal marchio — Diritto di vietare l’uso del marchio — Valutazione globale del rischio di confusione o dell’indebito vantaggio — Uso di un marchio, non registrato a colori, in un colore o in una combinazione di colori da parte del titolare — Rilevanza dei colori usati da un terzo per la raffigurazione di un segno che asseritamente viola il marchio [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 9, § 1, b) e c)] Marchio comunitario — Effetti del marchio comunitario — Diritti conferiti dal marchio — Diritto di vietare l’uso del marchio — Valutazione globale del rischio di confusione o dell’indebito vantaggio — Terzo il quale utilizzi un segno che asseritamente viola il marchio e il quale sia esso stesso associato al colore o alla combinazione di colori particolari utilizzati per la raffigurazione del segno — Pertinenza [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 9, § 1, b) e c)]