In un procedimento di ricorso in materia di marchi comunitari diretto contro la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), l’Ufficio può, senza modificare i termini della controversia, chiedere che siano accolte le conclusioni dell’una o dell’altra delle parti, a sua scelta, nonché addurre argomenti a sostegno dei motivi fatti valere da tale parte. Per contro, esso non può formulare autonome conclusioni dirette all’annullamento o presentare motivi di annullamento non sollevati dalle altre parti.

Dall’art. 142 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario e dall’art. 14 del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, risulta che l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è tenuto ad applicare il regolamento n. 40/94 in modo da non pregiudicare la tutela concessa alle denominazioni di origine protette dal regolamento n. 2081/92.

Nell’ambito di un procedimento volto all’annullamento della registrazione di un marchio comunitario fondato su di una denominazione d’origine protetta, l’Ufficio è competente ad effettuare tale tipo di analisi e, eventualmente, a negare la protezione della parte generica di una denominazione d’origine protetta. Infatti, non trattandosi di dichiarare la nullità di una denominazione d’origine protetta in quanto tale, il fatto che l’art. 13, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2081/92 escluda la protezione delle denominazioni generiche contenute in una denominazione d’origine protetta autorizza l’Ufficio a verificare se il termine in causa costituisca effettivamente la denominazione generica di un prodotto agricolo o alimentare.

L’art. 3 del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, dopo aver stabilito che le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate, prevede che, per stabilire se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, e in particolare della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo, della situazione esistente in altri Stati membri e delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.

Nell’ambito di un procedimento volto alla dichiarazione di nullità di un marchio comunitario fondato su di una denominazione d’origine protetta, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non può concludere che una denominazione contenuta nella detta denominazione d’origine protetta è generica e che la registrazione di un marchio che la contiene non costituisce un pregiudizio per la denominazione d’origine protetta ai sensi dell’art. 13, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, senza aver effettuato un’analisi dettagliata dell’insieme dei fattori che possono determinare il carattere generico della denominazione.

A questo proposito, gli indizi di ordine giuridico, economico, tecnico, storico, culturale e sociale che permettono di effettuare la richiesta analisi dettagliata sono, segnatamente, le normative nazionali e comunitarie pertinenti, inclusa la loro evoluzione storica, la percezione che il consumatore medio ha della pretesa denominazione generica, incluso il fatto che la notorietà della denominazione resti inerente a un prodotto tradizionale fabbricato in una zona di produzione in conseguenza del fatto che essa non venga utilizzata comunemente in altre regioni dello Stato membro o dell’Unione europea, la circostanza che un prodotto sia stato legalmente commercializzato con la denominazione di cui trattasi in alcuni Stati membri, il fatto che un prodotto sia stato legalmente fabbricato con la denominazione in questione nel paese d’origine della denominazione stessa anche senza rispettarne i metodi tradizionali di produzione, la circostanza che operazioni di tal genere si siano protratte nel tempo, la quantità di prodotti recanti la denominazione in questione e fabbricati senza seguire i metodi tradizionali rispetto alla quantità di prodotti fabbricati secondo tali metodi, la quota di mercato detenuta dai prodotti recanti la denominazione in questione e fabbricati senza seguire i metodi tradizionali rispetto alla quota di mercato detenuta dai prodotti fabbricati secondo tali metodi, il fatto che i prodotti fabbricati senza seguire i metodi tradizionali siano presentati in modo da rinviare ai luoghi di produzione dei prodotti fabbricati secondo tali metodi, la protezione della denominazione controversa mediante accordi internazionali e il numero di Stati membri che, eventualmente, fanno valere il preteso carattere generico della denominazione in questione.

Peraltro, non è esclusa la possibilità di tenere conto, nell’esame del carattere generico di una denominazione, di un sondaggio effettuato presso i consumatori, organizzato al fine di comprendere la loro percezione della denominazione in questione, o di un parere del comitato istituito dalla decisione 93/53, che istituisce un comitato scientifico per le denominazioni d’origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità, che è stato successivamente sostituito dal gruppo scientifico di esperti per le denominazioni d’origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite, istituito dalla decisione 2007/71. Tale comitato, composto da professionisti altamente qualificati nei settori giuridico e agricolo, ha come funzione di esaminare, segnatamente, il carattere generico delle denominazioni.

Infine, è possibile prendere in considerazione altri elementi, segnatamente la definizione di una denominazione come generica nel Codex alimentarius e le convenzioni internazionali sull’uso e la tutela della denominazione asseritamente generica.

(v. punti 65-67, 88-89)