IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 101/12

Impugnazione proposta dell'8 febbraio 2013 da Getty Images (US), Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 novembre 2012, causa T-338/11, Getty Images (US), Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-70/13 P)

2013/C 101/26

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Getty Images (US), Inc. (rappresentante: avv. P. Olson)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— annullare la decisione impugnata nella misura in cui rigetta il ricorso proposto dalla Getty Images avverso la decisione dell’esaminatore dell’UAMI del 2 agosto 2010;

— condannare l’UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi: 1) la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario (1), 2) la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del predetto regolamento e 3) la violazione del principio di parità di trattamento.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, un marchio è escluso dalla registrazione se è privo di «carattere distintivo». Un minimo grado di distintività è sufficiente affinché non siano applicati gli impedimenti alla registrazione elencati in tale articolo. Nel caso di specie, il fatto che sia stato ritenuto per due volte che il marchio identico per prodotti/servizi identici e simili sia dotato di carattere distintivo fa decisamente presumere che «PHOTOS.COM» abbia il minimo di distintività richiesto. Il mero fatto che ciascuno degli elementi considerato separatamente sia privo di carattere distintivo non significa che la loro combinazione non sia distintiva. In quanto combinazione di «PHOTOS» e «.COM», il marchio assume un significato indipendente dai singoli significati di tali elementi. Esso, è chiaramente compreso dal pubblico di riferimento come nome di dominio commerciale. I nomi di dominio sono unici nella loro natura. In quanto tale, «PHOTOS.COM» indica al consumatore che si tratta di un’origine di prodotti e servizi unica che è distinguibile da altre fonti di prodotti e servizi con un nome diverso. In tale modo, esso adempie allo scopo di un marchio e soddisfa il grado di distintività di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

L’interesse generale da prendere in considerazione nell’applicare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) consiste nell’esaminare se il marchio sia in grado di garantire al consumatore l’identità di origine dei prodotti/servizi, consentendogli di distinguere senza confusione possibile tale servizio da quelli di provenienza diversa. È assodato che ogni nome di dominio è unico e che un nome di dominio che termina in «.COM» indica un sito web commerciale. Al punto 22 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che l’elemento «.COM» sarà immediatamente riconosciuto dal pubblico di riferimento come riferentesi a un sito Internet commerciale. Il Tribunale ha commesso un errore ignorando il fatto che il nome di dominio è il modo migliore per consentire al consumatore di distinguere i prodotti/servizi della ricorrente da quelli dei concorrenti. L’interesse generale di tutela del consumatore è realizzato e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) non è violato.

Per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il Tribunale ha scelto di non affrontare tale questione. Comunque tale articolo non è violato, in quanto l’interesse generale sottostante a tale disposizione è la tutela dei concorrenti della ricorrente, nessuno dei quali è danneggiato dalla registrazione, perché si tratta di un nome di dominio appartenente alla ricorrente. Il marchio non è neanche oggettivamente descrittivo in relazione ai prodotti/servizi.

Il principio della parità di trattamento richiede che l’UAMI debba attenersi alle sue precedenti decisioni quando riesamina domande di marchi identiche in assenza di alcuna indicazione circa il fatto che i marchi anteriori siano stati erroneamente registrati. Tale principio obbligava il Tribunale ad annullare la conclusione dell’UAMI secondo la quale «PHOTOS.COM» non era registrabile. Il Tribunale ha ritenuto che tali principi dovessero essere bilanciati con «il rispetto del principio di legalità» e che i richiedenti il marchio non potessero invocare decisioni precedenti al fine di ottenere una decisione identica, perché la decisione antecedente rappresentava «un’eventuale illegittimità commessa in favore di altri»; pertanto, il Tribunale ha dichiarato che «un siffatto esame [doveva] essere effettuato caso per caso» (punto 69 della sentenza impugnata).

Il principio della parità di trattamento è in contrapposizione con il principio di legalità. A partire dalla sentenza STREAMSERVE (v. sentenza del 27 febbraio 2002, T-106/00, Streamserve/UAMI), il principio di legalità ha prevalso. Ne è derivata una incertezza giuridica e un fiume di ricorsi. Alla luce di tale esperienza, è opportuna una maggiore focalizzazione sul principio della parità di trattamento. Gli esaminatori dell’UAMI hanno il dovere di agire coerentemente, di applicare norme comuni, di identificare i casi analoghi e di dare loro un trattamento analogo. Quando i richiedenti un marchio fanno riferimento a marchi anteriori registrati, agli esaminatori dell’UAMI non dovrebbe essere consentito di fare semplicemente riferimento alla sentenza STREAMSERVE e ad ignorare il principio fondamentale della parità di trattamento. Invece di un principio di legalità secondo il quale le registrazioni anteriori sono letteralmente considerate errori, un metodo molto più praticabile consiste nel presumere che i marchi anteriori siano regolarmente registrati. In nessun caso l’obbligo di applicare il principio della parità di trattamento è così chiaro come quando, come nel presente caso, i marchi e i prodotti sono identici.

Per concludere, il marchio «PHOTOS.COM» ha lo stesso carattere distintivo in relazione ai suoi prodotti e servizi dei due marchi anteriori registrati. La registrazione del marchio per tali prodotti e servizi si fonda sulla stessa base valida per i marchi originali, come imposto dal principio della parità di trattamento.

(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).