Parole chiave

Massima



Parole chiave

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale — Presupposti — Esistenza di un diritto anteriore non invalidato da una decisione giurisdizionale divenuta definitiva

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 4)

2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale —Utilizzo del segno nella prassi commerciale — Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 4, e 43, nn. 2 e 3)

3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale — Portata locale del contrassegno

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 4)

4. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale — Uso del segno nel commercio — Criterio temporale

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 4, lett. a)]

5. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale — Segno che attribuisce al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo — Onere della prova

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 4, lett. b), e 74, n. 1]

Massima

1. Perché un opponente possa, sulla scorta dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, impedire la registrazione di un marchio comunitario, è necessario e sufficiente che, alla data in cui l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) verifica il soddisfacimento di tutti i presupposti dell’opposizione, possa essere fatta valere l’esistenza di un diritto anteriore che non è stato invalidato da una decisione giurisdizionale divenuta definitiva.

Date tali premesse, se certo spetta all’Ufficio, allorché si pronuncia su un’opposizione fondata sul citato art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, prendere in considerazione le decisioni dei giudici degli Stati membri interessati riguardanti la validità o la qualificazione dei diritti anteriori rivendicati, al fine di sincerarsi che questi ultimi producano tuttora gli effetti richiesti dalla disposizione sopra menzionata, non rientra invece nella competenza dell’organo suddetto sostituire la propria valutazione a quella dei giudici nazionali competenti, atteso peraltro che il regolamento di cui sopra non gli conferisce tale potere.

(v. punti 94-95)

2. Per quanto riguarda i termini «utilizzato [nel traffico] commerciale» di cui all’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, tale disposizione non contempla l’utilizzo «effettivo» [«serio»] del segno invocato a sostegno dell’opposizione e non vi è alcun elemento nella formulazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del citato regolamento che indichi che il requisito della prova dell’uso effettivo si applica ad un segno di questo tipo.

Se è pur vero che i termini «utilizzato [nel traffico] commerciale» non devono ricevere necessariamente un’interpretazione identica a quella applicata nell’ambito dell’art. 9, n. 1, del citato regolamento o degli artt. 5, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, dovendosi tener conto delle rispettive finalità di tali disposizioni, resta nondimeno il fatto che un’interpretazione di detti termini nel senso che, in sostanza, il segno deve unicamente costituire l’oggetto di un utilizzo commerciale corrisponde all’usuale accezione dei termini in questione.

Se il requisito attinente all’esistenza di un uso effettivo venisse imposto per i segni contemplati dall’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 secondo condizioni identiche a quelle enunciate nell’art. 43, nn. 2 e 3, del medesimo regolamento, tale interpretazione finirebbe per far gravare sui segni suddetti condizioni specificamente attinenti alle opposizioni fondate su marchi anteriori. Inoltre, a differenza di queste ultime opposizioni, nell’ambito del citato art. 8, n. 4, l’opponente deve dimostrare anche che il segno in questione gli conferisce il diritto, in base alla legislazione dello Stato membro interessato, di vietare l’utilizzo di un marchio successivo.

Peraltro, un’applicazione analogica ai diritti anteriori contemplati dall’art. 8, n. 4, del citato regolamento del requisito attinente all’uso effettivo previsto per i marchi anteriori contrasterebbe anche con il carattere in linea di principio autonomo di tale impedimento relativo alla registrazione, che si manifesta attraverso condizioni specifiche e che deve essere apprezzato anche in rapporto alla grande eterogeneità dei diritti anteriori che possono configurare tale impedimento.

Per quanto riguarda la questione se i termini «utilizzato [nel traffico] commerciale» implichino che l’uso di un’indicazione geografica invocata ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 deve essere effettuato in conformità alla funzione essenziale di un segno di questo tipo, ossia garantire ai consumatori l’origine geografica dei prodotti e le qualità particolari che sono loro intrinseche, è sufficiente constatare che il segno invocato a sostegno dell’opposizione viene utilizzato nel traffico commerciale e che il fatto che tale segno sia identico a un marchio non significa che esso non venga utilizzato nell’ambito di tale traffico commerciale. Riguardo alla funzione cui deve tendere l’uso del segno, questo deve essere utilizzato come elemento distintivo, nel senso che deve servire ad identificare un’attività economica esercitata dal suo titolare.

Infine, eventuali consegne effettuate a titolo gratuito possono essere prese in considerazione al fine di verificare la condizione attinente all’uso nel traffico commerciale del diritto anteriore invocato, qualora tali consegne possano essere state realizzate nel quadro di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, ossia l’acquisizione di nuovi sbocchi.

(v. punti 142-149, 152)

3. Un segno il cui ambito geografico di protezione sia soltanto locale deve certo essere ritenuto come avente una portata puramente locale. Tuttavia, da ciò non consegue che la condizione stabilita dall’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario sia soddisfatta in tutti i casi per il semplice fatto che la protezione del segno in questione riguarda un territorio che non può essere considerato come puramente locale, in quanto il territorio di protezione si estende al di là del territorio d’origine.

Infatti, la finalità comune delle due condizioni stabilite dal citato art. 8, n. 4, è di limitare i conflitti tra i segni impedendo che un diritto anteriore che non è sufficientemente caratterizzato, ossia importante e significativo nel traffico commerciale, possa ostacolare la registrazione di un nuovo marchio comunitario. Tale facoltà di opposizione deve essere riservata ai segni che sono effettivamente e realmente presenti sul loro mercato pertinente.

Pertanto, la portata di un segno non può dipendere dalla sola estensione geografica della sua protezione, in quanto, se così fosse, un segno la cui protezione si estenda a livello non puramente locale potrebbe, per ciò solo, impedire la registrazione di un marchio comunitario, e ciò malgrado che esso venga utilizzato nel traffico commerciale soltanto in modo marginale.

Ne consegue che, per poter impedire la registrazione di un nuovo segno, il segno che viene invocato a sostegno dell’opposizione deve essere effettivamente utilizzato in un modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale e deve avere un’estensione geografica che non sia puramente locale, ciò che implica, qualora il territorio di protezione di tale segno possa essere considerato come diverso da locale, che la suddetta utilizzazione abbia luogo in una parte rilevante di tale territorio.

Al fine di stabilire se ricorra tale ipotesi, occorre tener conto della durata e dell’intensità dell’utilizzo di tale segno in quanto elemento distintivo per i suoi destinatari, che sono tanto gli acquirenti e i consumatori quanto i fornitori e i concorrenti. A questo proposito appaiono pertinenti, in particolare, le utilizzazioni del segno effettuate nella pubblicità e nella corrispondenza commerciale.

Inoltre, è soltanto nel territorio di protezione del segno – indipendentemente dal fatto che si tratti della totalità o solo di una parte di quest’ultimo – che la legislazione applicabile conferisce al segno diritti esclusivi che possono entrare in conflitto con un marchio comunitario. La valutazione del presupposto attinente all’uso nel traffico commerciale deve essere effettuata in modo separato per ciascuno dei territori nei quali il diritto invocato a sostegno dell’opposizione beneficia di tutela. La portata del segno non può dunque essere desunta da una valutazione cumulativa dell’utilizzo del segno in tutti i territori pertinenti.

(v. punti 156‑160, 162‑163)

4. È importante che alla condizione attinente all’uso nel traffico commerciale del segno invocato a sostegno dell’opposizione venga applicato un criterio temporale identico a quello espressamente previsto dall’art. 8, n. 4, lett. a), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario per quanto riguarda l’acquisizione del diritto sul segno in questione, ossia il criterio della data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario.

Infatti, tenuto conto, in particolare, del significativo lasso di tempo che può intercorrere tra il deposito della domanda di registrazione e la pubblicazione di quest’ultima, l’applicazione di questo medesimo criterio è maggiormente idonea a garantire che l’uso invocato del segno in questione sia un uso reale e non un’iniziativa intesa unicamente ad impedire la registrazione di un nuovo marchio.

Inoltre, per regola generale, un utilizzo del segno effettuato esclusivamente o in gran parte nel corso del periodo intercorrente tra il deposito della domanda di registrazione di un marchio comunitario e la pubblicazione di tale domanda non sarà sufficiente per dimostrare che tale segno ha costituito l’oggetto di un utilizzo nel traffico commerciale comprovante che esso riveste una portata sufficiente.

(v. punti 166‑168)

5. L’art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario enuncia la condizione secondo cui, in base al diritto dello Stato membro applicabile al segno invocato sul fondamento di questo medesimo art. 8, n. 4, tale segno deve conferire al suo titolare il diritto di vietare l’utilizzo di un marchio successivo. Inoltre, conformemente all’art. 74, n. 1, del citato regolamento, l’onere di provare che tale condizione è soddisfatta grava sull’opponente dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

In tale contesto, e con riguardo ai diritti anteriori, occorre tener conto, in particolare, della normativa nazionale fatta valere a sostegno dell’opposizione e delle decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro interessato. Su tale base, l’opponente deve dimostrare che il segno in questione rientra nell’ambito di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e permette di vietare l’uso di un marchio successivo. Ne consegue che l’opponente deve soltanto dimostrare che dispone del diritto di vietare l’utilizzo di un marchio successivo, e che non si può esigere da costui la dimostrazione del fatto che tale diritto è stato esercitato, nel senso che esso opponente sia stato effettivamente in grado di ottenere il divieto di tale utilizzo.

(v. punti 188‑191)