A tale proposito, occorre in particolare prendere in considerazione, da un lato, la natura dei prodotti di prestigio contraddistinti dal marchio, il volume e il carattere sistematico oppure saltuario delle vendite di tali prodotti da parte del licenziatario a rivenditori di partite in saldo che non fanno parte della rete di distribuzione selettiva e, dall’altro lato, la natura dei prodotti commercializzati abitualmente da tali rivenditori, nonché le modalità di commercializzazione consuete nel settore in cui essi esercitano la loro attività.

È compito del giudice nazionale verificare se, in considerazione delle circostanze caratterizzanti la controversia che è stata sottoposta alla sua cognizione, la violazione da parte del licenziatario di una clausola che vieta la vendita di prodotti di prestigio a rivenditori di partite in saldo danneggi l’aura di lusso di tali prodotti, compromettendo in tal modo la loro qualità.

L’art. 8, n. 2, della prima direttiva 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può far valere i diritti conferiti da quest’ultimo contro un licenziatario che viola una clausola del contratto di licenza la quale vieta, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita a rivenditori di partite in saldo di prodotti, purché venga accertato che tale violazione, nelle circostanze di cui alla causa principale, danneggia lo stile e l’immagine di prestigio che attribuiscono a detti prodotti un’aura di lusso.

Infatti, l’art. 8, n. 2, della direttiva prevede espressamente la possibilità, per il titolare del marchio, di far valere i diritti che quest’ultimo gli conferisce nei confronti di un licenziatario quando quest’ultimo viola talune clausole del contratto di licenza.

Seppure da tali considerazioni discende che il titolare del marchio non può invocare la cattiva esecuzione del contratto per far valere, nei confronti del licenziatario, diritti conferitigli dal marchio, tuttavia il contratto di licenza non equivale ad un consenso assoluto e incondizionato del titolare del marchio alla commercializzazione, da parte del licenziatario, dei prodotti contrassegnati da tale marchio.

La commercializzazione di prodotti contrassegnati dal marchio da parte di un licenziatario deve essere considerata, in linea di principio, come effettuata con il consenso del titolare del marchio, ai sensi dell’art. 7, n. 1, della direttiva.

L’art. 7, n. 1, della prima direttiva 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa deve essere interpretato nel senso che la commercializzazione di prodotti contrassegnati dal marchio da parte del licenziatario, in violazione di una clausola del contratto di licenza, avviene senza il consenso del titolare del marchio, qualora venga accertato che tale clausola corrisponde ad una di quelle previste all’art. 8, n. 2, di tale direttiva.

Nel caso in cui un licenziatario venda ad un rivenditore di partite in saldo prodotti in violazione di una clausola del contratto di licenza, occorre contemperare, da un lato, l’interesse legittimo del titolare del marchio oggetto di tale contratto ad essere tutelato contro un rivenditore di partite in saldo, non compreso nella rete di distribuzione selettiva, che usa tale marchio a fini commerciali con modalità tali da nuocere alla notorietà del marchio stesso e, dall’altro lato, l’interesse di detto rivenditore a poter mettere in vendita i prodotti in questione avvalendosi delle modalità correnti nel suo settore di attività.

Pertanto, quando il giudice nazionale constata che la vendita effettuata dal licenziatario ad un terzo non può rimettere in discussione la qualità dei prodotti di prestigio contrassegnati dal marchio, in modo che la loro commercializzazione debba essere considerata come effettuata con il consenso del titolare del marchio, è compito di tale giudice valutare, tenuto conto delle circostanze proprie di ogni fattispecie, se la commercializzazione ulteriore dei prodotti di prestigio contrassegnati dal marchio effettuata dal terzo, con modalità correnti nel settore di attività del titolare del marchio nuoccia alla notorietà di detto marchio.

Al riguardo, occorre considerare, in particolare, il pubblico destinatario della rivendita nonché le condizioni specifiche di commercializzazione dei prodotti di prestigio.

In tal senso, quando la commercializzazione di prodotti di prestigio da parte del licenziatario in violazione di una clausola del contratto di licenza deve considerarsi nondimeno effettuata con il consenso del titolare del marchio, quest’ultimo può invocare tale clausola per opporsi ad una rivendita di tali prodotti sul fondamento dell’art. 7, n. 2, della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, solo nel caso in cui si accerti, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, che tale rivendita nuoce alla notorietà del marchio.

(v. punti 56-59, dispositivo 3)