CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MELCHIOR WATHELET

presentate il 2 aprile 2014 ( 1 )

Causa C‑345/13

Karen Millen Fashions Ltd

controDunnes Stores,

Dunnes Stores (Limerick) Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda)]

«Proprietà intellettuale e industriale — Valutazione del carattere individuale di un disegno comunitario non registrato — Onere della prova»

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 6/2002»).

2. Essa è stata proposta nell’ambito di una causa promossa dalla Karen Millen Fashions Ltd (in prosieguo: la «KMF») contro la Dunnes Stores e la Dunnes Stores (Limerick) Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Dunnes»), per ottenere il divieto di utilizzo, da parte di queste ultime, di disegni o modelli di cui la KMF rivendica la titolarità.

I – Contesto normativo

A – L’accordo ADPIC

3. L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«accordo ADPIC») costituisce l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) ( 3 ).

4. Alla sezione 4, intitolata «Disegni industriali», della parte II di detto accordo, intitolata «Norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale», l’articolo 25, intitolato «Requisiti per la protezione», dispone quanto segue: «1. I membri assicurano la protezione dei disegni industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali. Essi possono stabilire che i disegni non sono nuovi o originali se non differiscono in modo significativo da disegni noti o da combinazioni di disegni noti. I membri possono inoltre disporre che la protezione non copra i disegni dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. (...)».

B – Il regolamento n. 6/2002

5. I considerando 9, 14, 16, 17, 19 e 25 del regolamento n. 6/2002dispongono quanto segue: «(9) Le disposizioni sostanziali di questo regolamento nel campo della disciplina dei disegni e modelli dovrebbero essere allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva 98/71/CE. (...) (14) Per valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall’insieme dei disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello. (...) (16) Alcuni dei summenzionati settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un’importanza secondaria. Per contro altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile. (17) Da quanto precede scaturisce l’esigenza d’istituire due forme di protezione, la prima delle quali consisterà in una protezione di breve periodo accordata ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati. (...) (19) Un disegno o modello comunitario dovrebbe essere protetto soltanto qualora risulti nuovo, e presenti una propria individualità rispetto ad altri disegni o modelli. (...) (25) I settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita commerciale ha buone probabilità di rivelarsi effimera, cosicché in definitiva solo alcuni di essi verranno commercializzati, usufruiranno dei vantaggi del disegno o modello comunitario [non] registrato. Per questi settori sussiste anche l’esigenza di un ricorso più agevole al disegno o modello comunitario registrato, esigenza che la possibilità di combinare più disegni in una domanda multipla renderà possibile soddisfare. I disegni o modelli contenuti in una domanda multipla tuttavia possono essere considerati indipendenti l’uno dall’altro per quanto riguarda le licenze, i diritti reali, le esecuzioni forzate, le procedure d’insolvenza, la rinuncia, il rinnovo, la cessione, la pubblicazione differita o la dichiarazione di nullità».

6. L’articolo 1 del regolamento n. 6/2002 così dispone: «1. Sono di seguito denominati “disegni o modelli comunitari” i disegni o modelli che soddisfano le condizioni contemplate dal presente regolamento. 2. Un disegno o modello comunitario è protetto: a) come “disegno o modello comunitario non registrato” se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento; (...)».

7. In base all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

8. L’articolo 5 di tale regolamento prevede quanto segue: «1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. 2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti».

9. L’articolo 6 del medesimo regolamento dispone quanto segue: «1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. 2. Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello».

10. L’articolo 11 del regolamento n. 6/2002 è formulato come segue: «1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità. 2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza».

11. A tenore dell’articolo 19 di tale regolamento: «1. Il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l’utilizzo a terzi senza il suo consenso. Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti. 2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l’utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto. L’utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare. (...)».

12. Infine, l’articolo 85 del medesimo regolamento, intitolato «Presunzione di validità – Difesa nel merito», prevede quanto segue: «1. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato i tribunali dei disegni e modelli comunitari considerano valido il disegno o modello comunitario. La validità può essere contestata unicamente mediante domanda riconvenzionale di nullità. Tuttavia, l’eccezione di nullità del disegno o modello comunitario sollevata in forma diversa dalla domanda riconvenzionale è ammissibile solo se ed in quanto il convenuto chieda la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario facendo valere l’esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera d). 2. Nei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, il tribunale dei disegni e modelli comunitari considera valido il disegno o modello comunitario se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all’articolo 11 e se indica in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell’individualità. Il convenuto può tuttavia contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità».

II – Fatti del procedimento principale

13. La KMF è una società di diritto inglese la cui attività consiste nel produrre e vendere abiti per donna.

14. La Dunnes è un importante gruppo di vendita al dettaglio in Irlanda, che tra l’altro vende abiti per donna.

15. Nel 2005, la KMF ha creato e messo in vendita in Irlanda una camicia a righe (in versione blu e in versione grigio pietra) e un top di maglia nero (in prosieguo: gli «abiti della KMF»).

16. Alcuni rappresentanti della Dunnes hanno acquistato esemplari degli abiti della KMF presso uno dei punti vendita irlandesi di quest’ultima società. In seguito, la Dunnes ha fatto produrre copie di tali abiti fuori dall’Irlanda e li ha messi in vendita nei propri negozi irlandesi alla fine del 2006.

17. Affermando di essere titolare di disegni o modelli comunitari non registrati relativi ai suddetti abiti, il 2 gennaio 2007 la KMF ha proposto ricorso dinanzi alla High Court, chiedendo in particolare di far vietare alla Dunnes l’utilizzo di tali disegni o modelli e domandando un risarcimento.

18. La High Court ha accolto detto ricorso.

19. La Dunnes ha interposto appello contro la decisione della High Court dinanzi al giudice del rinvio.

20. Tale giudice dichiara che la Dunnes non contesta di aver copiato gli abiti della KMF e ammette che i disegni o modelli comunitari non registrati di cui la KMF afferma di essere titolare sono nuovi.

21. Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta che la Dunnes contesta che la KMF sia titolare di un disegno o modello comunitario non registrato per ciascuno degli abiti della KMF, poiché, da una parte, questi ultimi non presentano un carattere individuale ai sensi del regolamento n. 6/2002 e, dall’altra, tale regolamento impone alla KMF di provare che gli abiti in questione presentano tale carattere.

22. È in tale contesto che la Supreme Court ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali.

III – Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

23. Con decisione del 6 giugno 2013, pervenuta alla Corte il 24 giugno 2013, la Supreme Court ha quindi sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Nella valutazione del carattere individuale di un disegno o modello per il quale si rivendica il diritto alla protezione quale disegno o modello comunitario non registrato, ai sensi del regolamento [n. 6/2002], se l’impressione globale prodotta sull’utilizzatore informato, ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento, debba essere considerata con riferimento alla differenza rispetto all’impressione generale suscitata in tale utilizzatore: a) da qualsiasi singolo disegno o modello che sia stato anteriormente divulgato al pubblico, oppure b) da qualsiasi combinazione di caratteristiche di design note di più di uno di siffatti disegni o modelli anteriori. 2) Se un tribunale dei disegni e modelli comunitari sia tenuto a considerare un disegno o modello comunitario non registrato valido, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento [n. 6/2002], qualora il titolare del diritto si limiti ad indicare da cosa sia costituito il carattere individuale del disegno o modello, o se invece il titolare del diritto sia tenuto a provare che il disegno o modello ha carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento medesimo».

24. La KMF, la Dunnes, il governo del Regno Unito e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte.

25. Al termine della fase scritta del procedimento, la Corte si è ritenuta sufficientemente edotta per statuire senza udienza di discussione (conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte).

IV – Analisi

A – Sulla prima questione pregiudiziale

26. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l’impressione globale da esso prodotta sull’utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore da un disegno o modello anteriore, considerato singolarmente, o da una combinazione di elementi tratti da più disegni o modelli divulgati in precedenza al pubblico.

27. Come riassume la Dunnes nelle sue osservazioni scritte, in una situazione in cui vi siano ad esempio tre disegni o modelli anteriori (X, Y e Z), la questione mira a determinare se il disegno o modello di cui trattasi presenti un carattere individuale poiché l’impressione globale da esso prodotta sull’utilizzatore informato è diversa da quella prodotta dai disegni o modelli anteriori X, Y e Z considerati separatamente, o non presenti un carattere individuale poiché alcuni elementi di X, Y e Z (ad esempio, una riga, un punto a maglia o una cucitura, una combinazione di colori), considerati assieme, suscitano un’impressione globale che non differisce da quella del disegno o modello in questione.

28. Quest’ultima tesi è sostenuta soltanto dalla Dunnes. La KMF, il governo del Regno Unito e la Commissione ritengono che debba essere accolta la prima tesi.

29. A sostegno della sua affermazione, la Dunnes adduce, da una parte, i considerando 14 e 19 del regolamento n. 6/2002 e, dall’altra, l’articolo 25 dell’accordo ADPIC.

30. È vero che, secondo il considerando 14, «[p]er valutare se un disegno o modello possiede una propria individualità si dovrebbe stabilire se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato che esamini il disegno o modello in questione differisce o no nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dall’insieme dei disegni o modelli già esistenti (...)» ( 4 ).

31. Non è peraltro fuori luogo rilevare, in tale formulazione, una concezione del carattere individuale simile a quella espressa dall’articolo 25 dell’accordo ADPIC, nel quale si legge che le parti dell’accordo «(...) possono stabilire che i disegni non sono nuovi o originali se non differiscono in modo significativo da disegni noti o da combinazioni di disegni noti (...)» ( 5 ).

32. Tuttavia, tali due elementi non possono essere determinanti nell’interpretazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

33. In primo luogo, benché il considerando 14 di tale regolamento si riferisca all’«insieme dei disegni o modelli già esistenti», occorre constatare che tale concetto non è utilizzato negli articoli del regolamento stesso.

34. Quanto al considerando 19 dello stesso regolamento, esso si limita a enunciare che «[u]n disegno o modello comunitario dovrebbe essere protetto soltanto qualora risulti nuovo, e presenti una propria individualità rispetto ad altri disegni o modelli». Non vedo pertanto come esso possa suggerire l’idea di una comparazione del disegno o modello in questione con un insieme di elementi tratti da diversi altri disegni o modelli.

35. Al contrario, ritengo che il riferimento del considerando a una molteplicità di disegni o modelli, nell’enunciare che un disegno o modello dovrebbe «essere protetto soltanto qualora risulti nuovo, e presenti una propria individualità rispetto ad altri disegni o modelli» ( 6 ), implichi una comparazione con disegni o modelli individualizzati e considerati nella loro globalità, e non con alcuni degli elementi particolari o isolati dei disegni o modelli così individuati.

36. In secondo luogo, l’unico obbligo imposto dall’articolo 25 dell’accordo ADPIC è quello di assicurare la protezione dei disegni e modelli industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali. Tale obbligo risulta dalla coniugazione del verbo «assicurare» al presente del modo indicativo.

37. Diversamente, nel seguito di tale articolo, in cui è presente il riferimento a «combinazioni di disegni noti», si enuncia soltanto una possibilità lasciata alla valutazione delle parti dell’accordo ( 7 ).

38. Indipendentemente da tali considerazioni, ritengo comunque che il testo dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 imponga di individuare uno o più disegni o modelli anteriori idonei ad essere confrontati con il disegno o modello in questione.

39. A seconda delle varie versioni linguistiche, il carattere individuale del disegno o modello in questione dovrà infatti essere confrontato con un solo altro disegno o modello (ad esempio, nella versione tedesca ( 8 )), con diversi disegni o modelli (ad esempio, nella versione olandese ( 9 )) o, ancora, con un eventuale insieme di disegni o modelli (nelle versioni spagnola ( 10 ), inglese ( 11 ), francese ( 12 ) o italiana ( 13 )).

40. Ritengo tuttavia che nessuna di tali versioni autorizzi l’estrapolazione di determinati elementi specifici da uno o più disegni o modelli anteriori per utilizzarli in un confronto teorico, cioè non esistente in quanto tale nella vita reale.

41. Come ho già rilevato a proposito del considerando 19 del regolamento n. 6/2002, anche se alcune versioni linguistiche dell’articolo 6 di detto regolamento (definite «neutre» dalla Commissione) suggeriscono l’idea di un confronto con un insieme di disegni o modelli, ritengo che tale riferimento implichi un confronto con articoli precisamente individuati.

42. A mio avviso, nel testo di tale articolo non vi è nulla che autorizzi una creazione a posteriori, ai fini della causa, di una combinazione di determinati elementi specifici dei disegni o modelli precedentemente individuati.

43. Condivido quindi l’interpretazione, sostenuta dalla KMF, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, secondo cui, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l’impressione globale da esso prodotta sull’utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore da uno o più disegni o modelli anteriori considerati singolarmente, e non da una combinazione di elementi tratti da più disegni o modelli divulgati in precedenza al pubblico.

44. Tale interpretazione mi sembra inoltre conforme all’approccio adottato dalla Corte nella sua giurisprudenza sulla determinazione del carattere individuale di un disegno o modello.

45. In almeno due occasioni, la Corte ha infatti dichiarato che, «quando possibile, [l’utilizzatore informato] procederà a un confronto diretto dei disegni o modelli di cui trattasi» ( 14 ).

46. Certamente, la Corte ha voluto precisare che non si poteva escludere «che un confronto del genere non [fosse] fattibile o [fosse] inusuale nel settore interessato, segnatamente a causa di circostanze particolari oppure per le caratteristiche degli oggetti che i disegni o modelli in questione rappresentano» ( 15 ).

47. Essa ha aggiunto inoltre che non si può ritenere che il legislatore dell’Unione abbia avuto l’intenzione di limitare la valutazione di eventuali modelli o disegni a un confronto diretto degli stessi, in mancanza di indicazioni precise a tal riguardo nel regolamento ( 16 ).

48. Tuttavia, da tali sentenze si evince che, se una comparazione indiretta può anche basarsi su un ricordo di determinati disegni o modelli, essa non può comunque fondarsi su una combinazione di diversi elementi tratti da più disegni o modelli.

49. Infatti, come ha enunciato l’avvocato generale Mengozzi al paragrafo 49 delle sue conclusioni nella causa PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic, «il regolamento nulla dice [circa il tipo di comparazione che l’utilizzatore informato può effettuare tra i disegni in conflitto]. Si potrebbe dunque trattare, in principio, sia di una comparazione indiretta, sulla base del ricordo, come avviene di regola in materia di marchi (…), sia di una comparazione diretta, effettuata osservando i prodotti uno accanto all’altro» ( 17 ).

50. È proprio questo l’approccio che ha adottato dalla Corte, la quale ha dichiarato, da una parte, che il Tribunale dell’Unione europea non aveva commesso alcun errore di diritto nell’utilizzare una «formulazione [secondo cui] “[una] somiglianza non sarà ricordata dall’utilizzatore informato nell’impressione generale dei disegni o modelli in questione”, benché indichi, al di fuori del suo contesto, che il Tribunale ha fondato il suo ragionamento su un metodo di confronto indiretto basato su un ricordo imperfetto» ( 18 ), e, dall’altra, che «il Tribunale non [era] incorso in un errore di diritto nel fondare il suo ragionamento (...) sul ricordo imperfetto dell’impressione generale suscitata dalle due figure che l’utilizzatore informato memorizza[va]» ( 19 ).

51. Di conseguenza, poiché il carattere indiretto della comparazione si riferisce non a una combinazione di elementi diversi tratti da più disegni o modelli, ma all’assenza fisica dell’elemento di comparazione, a fortiori il confronto diretto implica la comparazione tra due disegni o modelli nella loro interezza.

52. Come ha correttamente sintetizzato il Tribunale nella sentenza Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione) ( 20 ), «[d]al momento che l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 6/2002 fa riferimento ad una differenza tra le impressioni generali prodotte dai disegni o modelli in causa, l’esame del carattere individuale di un disegno o modello comunitario non può essere effettuato con riferimento a elementi specifici derivanti dai vari disegni o modelli precedenti». Al contrario, «occorre operare un raffronto tra, da un lato, l’impressione generale prodotta dal disegno o modello comunitario contestato e, dall’altro, l’impressione generale prodotta da ciascuno dei disegni o modelli anteriori validamente invocati dal richiedente la nullità» ( 21 ).

53. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che l’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l’impressione globale da esso prodotta sull’utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore da uno o più disegni o modelli anteriori considerati singolarmente nella loro interezza, e non da una combinazione di elementi diversi di disegni o modelli anteriori.

B – Sulla seconda questione pregiudiziale

54. Con la seconda questione, il giudice del rinvio si chiede se un tribunale dei disegni e modelli comunitari debba necessariamente considerare un disegno o modello comunitario non registrato valido, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, qualora il titolare del diritto si limiti ad indicare da cosa sia costituito il carattere individuale del disegno o modello, o se invece il titolare del diritto sia tenuto a provare che il disegno o modello presenta un carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento.

55. La KMF, il governo del Regno Unito e la Commissione sostengono la prima tesi, mentre la Dunnes sostiene la seconda.

56. Per rispondere utilmente al giudice del rinvio, mi sembra opportuno esaminare globalmente la portata della presunzione di validità stabilita dall’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

57. L’articolo 85 di tale regolamento è intitolato «Presunzione di validità – Difesa nel merito». Il suo secondo paragrafo prevede che, «[n]ei procedimenti relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario non registrato, il tribunale dei disegni e modelli comunitari considera valido il disegno o modello comunitario se il titolare del disegno o modello fornisce la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all’articolo 11 e se indica in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell’individualità». Esso aggiunge che il convenuto può contestarne la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità.

58. Da tale disposizione risulta che, affinché un disegno o modello sia considerato valido, il suo titolare dovrà, da un lato, fornire la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento n. 6/2002 e, dall’altro, indicare in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell’individualità.

1. La prova delle condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento n. 6/2002

59. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento, «[i]l disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità».

60. Detta condizione della divulgazione è precisata dal secondo paragrafo dello stesso articolo, a termini del quale «(...) si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza».

61. Per beneficiare della presunzione di validità stabilita dall’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, il titolare del disegno o modello in questione deve quindi, innanzitutto, provare la prima divulgazione del suo disegno o modello al pubblico, nell’ambito dell’Unione, fermo restando che tale divulgazione non deve essere avvenuta oltre tre anni prima (altrimenti il disegno o modello non sarà più protetto).

62. Secondo la Dunnes, poiché l’articolo 11 del regolamento n.6/2002 rinvia ai requisiti di cui alla sezione 1 di detto regolamento n. 6/2002, il titolare del disegno o modello in questione dovrebbe inoltre, nell’ambito della sua azione per contraffazione o per rischio di contraffazione, provare il carattere di novità e di individualità del disegno o modello asseritamente protetto, dato che tali requisiti sono previsti dall’articolo 4 dello stesso regolamento, che fa parte della sezione 1.

63. Tale interpretazione mi sembra contraria al testo dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e all’obiettivo perseguito dal legislatore.

64. In primo luogo, se il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato dovesse provare, oltre alla data della divulgazione del suo disegno o modello, anche il carattere di novità e individualità dello stesso, quale sarebbe l’utilità della seconda condizione prevista dalla parte finale della prima frase dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, secondo cui il titolare del disegno o modello deve «indica[re] in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell’individualità»?

65. Peraltro, come rileva opportunamente la Commissione nelle sue osservazioni scritte, se la Corte dovesse seguire l’interpretazione della Dunnes, il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato non dovrebbe soltanto provare il carattere di novità e di individualità di quest’ultimo, ma anche che sussistono tutti i requisiti di cui alla sezione 1 del regolamento n. 6/2002 (la visibilità richiesta dall’articolo 4, paragrafo 2, il carattere non funzionale previsto dall’articolo 8 e la conformità all’ordine pubblico e al buon costume prescritta dall’articolo 9).

66. Indubbiamente, tale onere non sarebbe conforme all’obiettivo perseguito dal legislatore.

67. Come evidenzia il considerando 16 del regolamento n. 6/2002, «[a]lcuni (...) settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un’importanza secondaria. Per contro altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile». È la differenza tra queste due situazioni che giustifica, conformemente al considerando 17, le due forme di protezione previste dal suddetto regolamento, «la prima delle quali consist[e] in una protezione di breve periodo accordata ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda [è] concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati».

68. Di conseguenza, mi sembrerebbe contrario all’obiettivo di semplicità e di rapidità all’origine della protezione del disegno o modello comunitario non registrato gravare il titolare di quest’ultimo, che intendesse agire per contraffazione o per rischio di contraffazione, di un onere della prova che non è imposto al titolare di un disegno o modello comunitario registrato e che andrebbe al di là dell’esigenza di identificazione del disegno o modello in questione.

69. La differenza di trattamento operata dall’articolo 85 del regolamento n. 6/2002 tra queste due categorie di titolari si giustifica infatti soltanto con la necessità di determinare l’oggetto della protezione e il suo momento iniziale.

70. Orbene, se è vero che tali elementi sono facilmente individuabili nel caso di un disegno o modello registrato – proprio a causa della formalità della registrazione –, non è necessariamente così nel caso di un disegno o modello non registrato. Tale particolarità spiega perché il paragrafo 1 dell’articolo 85 del regolamento n. 6/2002, contrariamente al paragrafo 2, non ha subordinato ad alcuna condizione la presunzione di validità del disegno o modello comunitario registrato.

71. In secondo luogo, imporre, nel quadro di un’azione per contraffazione o per rischio di contraffazione, la prova di tutti gli elementi costitutivi di un disegno o modello comunitario non registrato al suo titolare contraddirebbe la scelta del legislatore di disciplinare la questione in un solo articolo intitolato «Presunzione di validità – Difesa nel merito» ( 22 ). Un tale requisito di prova sarebbe incompatibile con la nozione stessa di presunzione.

72. In terzo luogo, tale interpretazione priverebbe quasi del tutto di significato la possibilità, lasciata al convenuto dall’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, di contestare la validità mediante eccezione o domanda riconvenzionale di nullità.

73. Infatti, se il richiedente dovesse provare il carattere di novità e di individualità del disegno o modello non registrato di cui afferma di essere titolare, in sostanza sarebbe tenuto a provare la validità di quest’ultimo. Di conseguenza, il convenuto non dovrebbe più necessariamente proporre una domanda riconvenzionale di nullità (o una contestazione mediante eccezione) per contestare la validità del disegno o modello non registrato. Egli potrebbe, se del caso, limitarsi a criticare, nel quadro della propria difesa, gli elementi proposti dal richiedente a sostegno della sua domanda.

74. Per concludere, aggiungo che la dottrina, pur non essendo molto dettagliata sulla questione, condivide l’interpretazione secondo cui l’onere della prova che incombe al titolare di un disegno o modello comunitario non registrato, nel quadro di un’azione per contraffazione o per rischio di contraffazione, è limitato a quello della divulgazione del suo disegno o modello ( 23 ).

2. Il titolare del disegno o modello comunitario non registrato deve indicare in che cosa il suo disegno o modello presenta il requisito dell’individualità

75. Il tenore letterale della seconda condizione richiesta dall’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 per beneficiare della presunzione di validità del disegno o modello comunitario non registrato mi sembra privo di qualsiasi ambiguità.

76. Con la prima condizione, il legislatore esige che «il titolare del disegno o modello fornisc[a] la prova che sussistono tutte le condizioni di cui all’articolo 11». Con la seconda condizione, il legislatore stesso si è limitato a richiedere che il titolare «indic[hi] in che cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell’individualità».

77. L’onere imposto dalle due condizioni non può che essere di grado diverso, altrimenti non sarebbe stato necessario utilizzare un altro verbo dopo la congiunzione «e».

78. Come rileva opportunamente la Commissione nelle sue osservazioni scritte, il richiedente, nell’indicare in cosa il suo disegno o modello comunitario presenta il requisito dell’individualità, specifica l’oggetto della protezione rivendicata. In tal modo, egli definisce il quadro della comparazione con il disegno o modello contestato e consente al convenuto, se del caso, di calibrare adeguatamente la sua eventuale domanda riconvenzionale di nullità. Ancora una volta, tale differenza rispetto al titolare di un disegno o modello comunitario registrato si spiega con l’assenza della formalità della registrazione.

79. I lavori preparatori confermano peraltro l’idea secondo cui la differenza tra la necessità di fornire la prova della divulgazione, da una parte, e la semplice indicazione del carattere individuale del disegno o modello comunitario non registrato, dall’altra, non è casuale.

80. Infatti, mentre l’articolo 89 della proposta modificata del regolamento (CE) del Consiglio sui disegni e modelli comunitari della Commissione prevedeva che «il titolare fornisca prove atte a dimostrare che il disegno o modello possiede il requisito dell’individualità» ( 24 ) per poter beneficiare della presunzione di validità, il Parlamento europeo ha proposto che il titolare «illustri in modo circostanziato che il disegno o modello possiede il requisito dell’individualità» ( 25 ).

81. Benché tale formulazione sia stata inserita dalla Commissione in alcune versioni linguistiche nella sua nuova proposta modificata di regolamento del Consiglio sui disegni e modelli comunitari ( 26 ), il testo definitivamente adottato si è limitato a richiedere una semplice «indicazione» degli elementi da cui risulta il carattere individuale del disegno o modello.

82. Per tali ragioni, a mio avviso, esigere che il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato fornisca la prova del carattere individuale del suo disegno o modello contraddirebbe l’evoluzione della volontà del legislatore, quale può desumersi dai lavori preparatori e dall’evoluzione del testo nel corso dell’iter legislativo.

83. Di conseguenza, ritengo che un tribunale dei disegni e modelli comunitari debba necessariamente considerare un disegno o modello comunitario non registrato valido, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, se il titolare, da un lato, prova quando è avvenuta la prima divulgazione al pubblico del suo disegno o modello e, dall’altro, indica gli elementi che conferiscono a quest’ultimo un carattere individuale ( 27 ).

V – Conclusione

84. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali poste dalla Supreme Court: 1) L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l’impressione globale da esso prodotta sull’utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore da uno o più disegni o modelli anteriori considerati singolarmente nella loro interezza, e non da una combinazione di elementi diversi di disegni o modelli anteriori. 2) Affinché un tribunale dei disegni e modelli comunitari consideri un disegno o modello comunitario non registrato valido, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, il titolare del disegno o modello deve soltanto, da un lato, provare quando è avvenuta la prima divulgazione al pubblico del suo disegno o modello e, dall’altro, indicare l’elemento o gli elementi del suo disegno o modello che conferiscono a quest’ultimo un carattere individuale.

( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2002, L 3, pag. 1.

( 3 ) GU L 336, pag. 1.

( 4 ) Il corsivo è mio.

( 5 ) Il corsivo è mio.

( 6 ) Il corsivo è mio.

( 7 ) A proposito di tale articolo, G. Tritton ha scritto: «[a]s emphasised above, the first sentence of the Article is mandatory whereas the second and third sentences are optional. (…) The effect of the above is that Member States are permitted a considerable degree of latitude as to requirements for protection of industrial designs» (Tritton, G., Intellectual Property in Europe, 3a ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2008, n. 5‑006).

( 8 ) «Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, und zwar». Il corsivo è mio.

( 9 ) «De algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld». Il corsivo è mio.

( 10 ) «La impresión general producida por cualquier otro dibujoo modelo que haya sido hecho público». Il corsivo è mio.

( 11 ) «The overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public». Il corsivo è mio.

( 12 ) «L’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public». Il corsivo è mio.

( 13 ) «Impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico». Il corsivo è mio.

( 14 ) Sentenza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 55). In tal senso, v., altresì, sentenza Neuman e a./José Manuel Baena Grupo (C‑101/11 P e C‑102/11 P, EU:C:2012:641, punto 54).

( 15 ) Sentenza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679), punto 55). In tal senso, v. altresì sentenza Neuman e a./José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, punto 54).

( 16 ) Sentenze PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2001:679, punto 57) e Neuman e a./José Manual Baena Grupo (EU:C:2012:641, punto 56).

( 17 ) C-281/10 P, EU:C:2011:302. Il corsivo è mio.

( 18 ) Sentenza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, punto 58).

( 19 ) Sentenza Neuman e a./José Manuel Baena Grupo, (EU:C:2012:641, punto 57.

( 20 ) T‑153/08 (EU:T:2010:248, punto 23).

( 21 ) Sentenza Shenzhen Taiden/UAMI –Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione) (T‑153/08, EU:T:2010:248, punto 24).

( 22 ) Il corsivo è mio.

( 23 ) V., in particolare, Stone, D., European Union Design Law – A Practitioners’ Guide, Oxford University Press, 2012, nn. 18.18 e 18.25; Saez, V.M., «The unregistered Community design», European Intellectual Property Review, 2002, vol. 24, n. 12, pagg. 585‑590, specialmente pag. 589; Otero Lastres, J.M., «Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva ley 20/2003», in Actas de derecho industrial y derecho de autor, tomo XXIV, Instituto de derecho industrial (Universidad de Santiago de Compostela), Madrid – Barcellona, 2004, pagg. 54‑90, specialmente pag. 90; Llobregat Hurtado, M.‑L., «Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios», in La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación [en] el Tribunal de marcas de Alicante, Estudios de Derecho Judicial, n. 68, Madrid, 2005, pagg. 119‑198, specialmente pagg. 172 e 176.

( 24 ) COM(1999) 310 def. (GU 2000, C 248 E, pag. 3). Il corsivo è mio.

( 25 ) Emendamento 18 del Parlamento (GU 2001, C 67, pag. 340). Testo evidenziato nel documento originale.

( 26 ) V., in tal senso, la versione francese (GU 2001, C 62 E, pag. 173).

( 27 ) V., in tal senso, Stone, D., op. cit., nn. 18.23 e 18.25.