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In tale contesto la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Qualora un operatore commerciale, in una pubblicità relativa ai propri prodotti o servizi, usi un marchio registrato di cui è titolare un concorrente allo scopo di comparare le caratteristiche (e, in particolare, l’odore) di prodotti o servizi da lui commercializzati con le caratteristiche (e, in particolare, con l’odore) dei prodotti commercializzati dal concorrente sotto tale marchio, in modo tale da non creare confusione o compromettere in altro modo la funzione essenziale del marchio come indicazione di origine, se tale uso rientri nell’ambito dell’art. 5, n. 1, lett. a) o b), della direttiva 89/104. 2) Qualora un operatore commerciale, nell’esercizio di un’attività economica, utilizzi (segnatamente in un elenco comparativo) un marchio notorio registrato allo scopo di indicare una caratteristica del suo stesso prodotto (in particolare il suo odore) secondo modalità che: a) non causano alcun tipo di rischio di confusione, e b) non incidono sulla vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio notorio registrato, e c) non compromettono la funzione essenziale del marchio registrato come garanzia di origine e non arrecano pregiudizio alla notorietà di quel marchio con l’annacquamento della sua immagine o la diluizione o in qualsiasi altro modo, e d) svolgono un ruolo significativo nella promozione del prodotto dell’operatore commerciale, se tale uso rientri nell’ambito dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104. 3) Nell’ambito dell’art. 3 bis, lett. g), della [direttiva 84/450], quale sia il significato di “tragga indebitamente vantaggio” e, in particolare, se, qualora un operatore commerciale in un elenco comparativo compari il proprio prodotto con un prodotto contrassegnato dal marchio notorio, tale soggetto tragga in tal modo indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa a tale marchio. 4) Nell’ambito dell’art. 3 bis, lett. h), della citata direttiva, quale sia il significato di “rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione” e, in particolare, se tale espressione ricomprenda l’ipotesi in cui, senza che venga in alcun modo creata confusione o inganno, una parte in modo del tutto veritiero affermi che il suo prodotto ha una caratteristica essenziale (l’odore) identica a quella di un prodotto che gode di notorietà, tutelato da un marchio commerciale. 5) Qualora un operatore commerciale utilizzi un segno simile al marchio registrato che gode di notorietà, e tra tale segno e il marchio non sussista una somiglianza tale da dare adito a confusione, in modo che: a) la funzione essenziale del marchio registrato consistente nel fornire una garanzia di origine non sia pregiudicata o posta a repentaglio, b) non vi sia annacquamento o smussamento del marchio registrato o della sua notorietà o alcun rischio di una di tali ipotesi, c) le vendite del titolare del marchio non siano pregiudicate, e d) il titolare del marchio non sia privato di alcun compenso a fronte della promozione, del mantenimento o del rafforzamento del suo marchio d’impresa, e) ma l’operatore commerciale ricavi un vantaggio commerciale dall’uso del suo segno a motivo della sua somiglianza con il marchio registrato, se tale utilizzo equivalga a trarre “indebitamente vantaggio” dalla notorietà del marchio registrato ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva [89/104]».