Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 ottobre 2003. - Adidas-Salomon AG e Adidas Benelux BV contro Fitnessworld Trading Ltd. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi. - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 2 - Marchi notori - Tutela contro l'uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili - Grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno - Effetto per il pubblico - Segno percepito come decorazione. - Causa C-408/01.



raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000



Massima

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo



Parole chiave

1. Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 89/104 - Marchio notorio - Facoltà di prevedere una tutela estesa a prodotti o servizi non simili (art. 5, n. 2, della direttiva) - Obbligo per gli Stati membri che si avvalgano di tale facoltà di prevedere tale tutela anche in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili

(Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 5, n. 2)

2. Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 89/104 - Marchio notorio - Tutela estesa a prodotti o servizi non simili (art. 5, n. 2, della direttiva) - Grado di somiglianza richiesto tra il marchio notorio e il segno successivo

(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 2)

3. Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 89/104 - Marchio notorio - Tutela estesa a prodotti o servizi non simili (art. 5, n. 2, della direttiva) - Percezione del segno successivo da parte del pubblico interessato come decorazione - Rilevanza

(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 2)

Massima

$$1. Uno Stato membro, laddove eserciti l'opzione offerta dall'art. 5, n. 2, della prima direttiva 89/104 sui marchi d'impresa, consistente nel prevedere una tutela specifica per i marchi notori, ha l'obbligo di accordare la detta tutela in caso di uso da parte di un terzo di un marchio d'impresa o di un segno successivo, identico o simile al marchio notorio registrato, sia per prodotti o servizi non simili, sia per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti da quest'ultimo.

( v. punto 22, dispositivo 1 )

2. La tutela specifica prevista dall'art. 5, n. 2, della prima direttiva 89/104 sui marchi d'impresa a favore dei marchi notori non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno successivo tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. E' sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa.

( v. punto 31, dispositivo 2 )

3. La circostanza che un segno sia percepito dal pubblico interessato come decorazione non osta, di per sé, alla tutela specifica prevista dall'art. 5, n. 2, della prima direttiva 89/104 sui marchi d'impresa a favore dei marchi notori, laddove il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno successivo sia nondimeno tale da indurre il pubblico interessato a stabilire un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa. Per contro, qualora, secondo una valutazione di fatto del giudice nazionale, il detto pubblico percepisca il segno esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce, per ipotesi, alcun nesso con un marchio d'impresa registrato, di modo che in tal caso non viene soddisfatta una delle condizioni della tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104.

( v. punto 41, dispositivo 3 )

Parti

Nel procedimento C-408/01,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Adidas-Salomon AG, già Adidas AG,

Adidas Benelux BV

e

Fitnessworld Trading Ltd,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per l'Adidas Salomon AG e l'Adidas Benelux BV, dalla sig.ra C. Gielen, advocaat;

- per la Fitnessworld Trading Ltd, dalle sig.re J.J. Brinkhof e D.J.G. Visser, advocaten;

- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;

- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G.J.A. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Tappin, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H.M.H. Speyart e N.B. Rasmussen, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali dell'Adidas Salomon AG e dell'Adidas Benelux BV, rappresentate dalla sig.ra C. Gielen, della Fitnessworld Trading Ltd, rappresentata dal sig. D. Visser, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dal sig. Tappin, e della Commissione, rappresentata dal sig. N.B. Rasmussen, assistito dal sig. F. Tuytschaever, advocaat, all'udienza del 3 aprile 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 luglio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 12 ottobre 2001, pervenuta in cancelleria il 15 ottobre successivo, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra l'Adidas Salomon AG e l'Adidas Benelux BV, da un lato, e la Fitnessworld Trading Ltd (in prosieguo: la «Fitnessworld»), dall'altro, in merito alla commercializzazione d'indumenti sportivi da parte della Fitnessworld.

Contesto normativo

3 L'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva dispone quanto segue:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

4 L'art. 13, parte A, punto 1, lett. b) e c), della legge uniforme Benelux sui marchi, diretta a trasporre nella normativa del Benelux l'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva, dispone quanto segue:

«Fatta salva l'eventuale applicazione delle norme di diritto comune in materia di responsabilità civile, il diritto esclusivo conferito dal marchio d'impresa consente al suo titolare di opporsi a:

(...)

b) qualsiasi uso che, nel commercio, si faccia del marchio d'impresa o di un segno analogo per designare i prodotti per cui il marchio sia stato registrato o prodotti simili, quando vi è il rischio che il pubblico associ il segno al marchio d'impresa;

c) qualsiasi uso che, nel commercio e senza giusto motivo, si faccia di un marchio d'impresa che gode di notorietà nel territorio del Benelux o di un segno analogo per prodotti non simili a quelli per cui il marchio è stato registrato, qualora tale uso del segno sia diretto a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o rechi pregiudizio agli stessi».

Controversia nella causa principale

5 L'Adidas-Salomon AG, società con sede in Germania, è titolare di un marchio figurativo registrato presso l'ufficio Benelux dei marchi per taluni tipi d'indumenti. Il detto marchio è costituito da un motivo a tre strisce verticali parallele, molto vistose e della stessa larghezza, che corrono dall'alto in basso lungo tutto il fianco dell'indumento. Il detto motivo può essere realizzato in diverse dimensioni e in varie combinazioni di colori, purché vi sia sempre contrasto con il colore di base dell'indumento.

6 Il marchio d'impresa è oggetto di una licenza esclusiva concessa dal Benelux all'Adidas Benelux BV, società con sede nei Paesi Bassi.

7 La Fitnessworld, società con sede nel Regno Unito, commercializza indumenti sportivi recanti la denominazione Perfetto. Alcuni di questi indumenti recano un motivo a due strisce parallele e di uguale larghezza, che contrastano con il colore principale e sono applicate sulle cuciture laterali dell'indumento.

8 E' in atto una controversia tra l'Adidas Salomon AG e l'Adidas Benelux BV (in prosieguo, congiuntamente, l'«Adidas»), da un lato, e la Fitnessworld, dall'altro, dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, in merito alla commercializzazione nei Paesi Bassi degli indumenti Perfetto da parte della Fitnessworld.

9 L'Adidas fa valere che la detta commercializzazione degli indumenti recanti due strisce genera un rischio di confusione nel pubblico, in quanto esso può associarli con i capi di abbigliamento sportivo e per il tempo libero di marchio Adidas, che recano tre strisce. La Fitnessworld trarrebbe così profitto dalla notorietà del marchio Adidas. L'esclusività di questo marchio potrebbe risultarne pregiudicata.

10 Lo Hoge Raad afferma che occorre determinare se il riferimento a prodotti o servizi che non sono simili, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, nonché all'art. 13, parte A, punto 1, lett. c), della legge uniforme Benelux sui marchi, debba essere interpretato come una limitazione, ossia nel senso che le norme di cui trattasi non si applicano in caso di uso di un segno per prodotti o servizi simili, o se invece abbia come solo scopo quello di sottolineare che le dette norme si applicano anche se i prodotti o i servizi non sono simili, di modo che tali norme non sono limitate ai casi di uso di un segno per prodotti simili.

11 In caso di applicazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva all'uso di un segno per prodotti simili, esso si chiede, da un lato, se il criterio da applicare sia un criterio diverso da quello della confusione sull'origine e, dall'altro, se la circostanza che il segno venga esclusivamente percepito dal pubblico interessato come decorazione abbia un'incidenza sulla valutazione della situazione.

12 In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a) Se l'art. 5, n. 2, della prima direttiva 89/104/CEE (...) vada interpretato nel senso che, in applicazione di una legge nazionale che ha trasposto questa disposizione, il titolare di un marchio notorio nello Stato interessato possa opporsi anche all'uso di tale marchio o di un segno simile, nella maniera e nelle circostanze indicate in tale disposizione, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato depositato.

b) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), lett. a): se, nel caso di una legge nazionale che ha trasposto la disposizione dell'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, si debba interpretare la nozione di "rischio di confusione" di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva nel senso che un tale rischio esista allorché una persona diversa dal suo titolare utilizza un marchio notorio o un segno simile, nella maniera e nelle circostanze indicate all'art. 5, n. 2, della direttiva, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato depositato.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), lett. a):

a) se, in un tale caso, si debba valutare la somiglianza tra il marchio d'impresa ed il segno sulla base di un criterio diverso da quello della confusione (diretta o indiretta) sull'origine; in caso affermativo, secondo quale criterio.

b) Qualora, in un tale caso, il segno impugnato a causa di un'asserita violazione del marchio venga esclusivamente percepito dal pubblico interessato come decorazione, quale ne sia l'incidenza sulla questione della somiglianza tra il marchio ed il segno».

Sulla prima questione

Sulla prima questione, lett. a)

13 La prima questione, lett. a), contiene il quesito se, nonostante la circostanza che l'art. 5, n. 2, della direttiva riguardi espressamente soltanto l'uso da parte di un terzo di un segno per prodotti o servizi non simili, la detta disposizione debba essere interpretata nel senso che autorizza gli Stati membri a prevedere una tutela specifica a favore di un marchio registrato che gode di notorietà quando il marchio o il segno successivo, identico o simile a detto marchio registrato, è destinato ad essere usato o è usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti da quest'ultimo.

14 Successivamente alla registrazione della decisione di rinvio, la Corte, nella sentenza 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Davidoff (Racc. pag. I-389), ha risolto tale questione in senso affermativo.

15 Tenuto conto di tale interpretazione e ai fini di dare una risposta utile alla soluzione della controversia principale, la prima questione, lett. a), dev'essere intesa nel senso che è diretta altresì a far precisare se uno Stato membro, laddove eserciti l'opzione offerta dall'art. 5, n. 2, della direttiva, abbia l'obbligo di accordare la tutela specifica di cui trattasi in caso di uso da parte di un terzo di un marchio d'impresa o di un segno successivo, identico o simile al marchio notorio registrato, sia per prodotti o servizi non simili, sia per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti da quest'ultimo.

16 L'Adidas e la Commissione fanno valere che, rispetto a tale punto, la questione va risolta in senso affermativo. La Commissione sostiene che una tale soluzione dev'essere necessariamente dedotta dal punto 25 della sentenza Davidoff, cit.

17 Il governo del Regno Unito, per contro, propone una soluzione negativa. Uno Stato membro sarebbe libero di adottare disposizioni limitate al tenore espresso dell'art. 5, n. 2, della direttiva, vale a dire ai prodotti o ai servizi non simili. Esso non avrebbe l'obbligo di accordare la stessa tutela anche per prodotti o servizi identici o simili. Il governo del Regno Unito fa valere che, in ogni caso, l'interpretazione di una disposizione di trasposizione dell'art. 5, n. 2, della direttiva in merito alla questione della protezione che uno Stato membro abbia inteso conferire ai titolari di marchi notori rientra nella competenza dei giudici nazionali.

18 A tale proposito occorre sottolineare che, qualora uno Stato membro eserciti l'opzione offertagli dall'art. 5, n. 2, della direttiva, esso deve accordare ai titolari di marchi notori una tutela conforme alla detta disposizione.

19 Nella sentenza Davidoff, cit. (punti 24 e 25), la Corte ha dichiarato a sostegno della sua interpretazione che, in considerazione dell'economia generale e degli obiettivi del sistema di cui l'art. 5, n. 2, della direttiva fa parte, non si può fornire del detto articolo un'interpretazione che comporti una tutela dei marchi notori minore in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili rispetto al caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili. Essa ha poi osservato, in altri termini, che il marchio notorio deve godere, in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili, di una tutela almeno altrettanto ampia di quella goduta in caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili (stessa sentenza, punto 26).

20 Alla luce di tali osservazioni, lo Stato membro, se traspone l'art. 5, n. 2, della direttiva, deve quindi accordare per prodotti o servizi identici o simili una tutela almeno altrettanto ampia di quella prevista per prodotti o servizi non simili. L'opzione dello Stato membro riguarda pertanto lo stesso principio della concessione di una tutela rafforzata a vantaggio dei marchi notori, ma non le situazioni contraddistinte dalla detta tutela qualora lo stesso l'accordi.

21 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare le disposizioni di una legge nazionale introdotta espressamente al fine di trasporre una direttiva, il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva (v., in particolare, sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann, Racc. pag. 1891, punto 26, e causa 79/83, Harz, Racc. pag. 1921, punto 26, nonché sentenza 22 settembre 1998, causa C-185/97, Coote, Racc. pag. I-5199, punto 18).

22 La prima questione, lett. a), va pertanto risolta nel senso che uno Stato membro, laddove eserciti l'opzione offerta dall'art. 5, n. 2, della direttiva, ha l'obbligo di accordare la tutela specifica di cui trattasi in caso di uso da parte di un terzo di un marchio d'impresa o di un segno successivo, identico o simile al marchio notorio registrato, sia per prodotti o servizi non simili, sia per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti da quest'ultimo.

Sulla prima questione, lett. b)

23 Non è necessario risolvere la prima questione, lett. b), poiché essa è stata sollevata solo per il caso in cui venga fornita una risposta negativa alla prima questione, lett. a).

Sulla seconda questione

Sulla seconda questione, lett. a)

24 Con la seconda questione, lett. a), il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva sia subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi.

25 L'Adidas afferma che la constatazione di un rischio di confusione non è necessaria. Sarebbe sufficiente che il giudice nazionale rilevasse un rischio di associazione sulla base di una somiglianza visiva, uditiva o concettuale tra il marchio notorio ed il segno. Anche la Commissione ritiene che sia sufficiente un rischio di associazione.

26 La Fitnessworld sostiene, al contrario, che la somiglianza tra il marchio d'impresa ed il segno dev'essere tale da poter generare confusione nel pubblico interessato, considerate le analogie visive, uditive o concettuali.

27 A tale proposito dev'essere ricordato innanzi tutto che, contrariamente all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, che è destinato ad applicarsi solo quando vi sia un rischio di confusione per il pubblico, l'art. 5, n. 2, della direttiva introduce, in favore dei marchi notori, una tutela per la cui attuazione non è richiesta l'esistenza di un tale rischio. Infatti, quest'ultima disposizione si applica a situazioni nelle quali la condizione specifica della tutela è costituita da un uso immotivato del segno controverso che consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di quest'ultimo oppure arreca pregiudizio agli stessi (v. sentenza 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punti 34 e 36).

28 La condizione di una somiglianza tra il marchio d'impresa ed il segno, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, presuppone in particolare l'esistenza di elementi di analogia visiva, uditiva o concettuale [v., a proposito dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, sentenze 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 23 in fine, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punti 25 e 27 in fine].

29 I pregiudizi di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, laddove si verifichino, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio d'impresa ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato effettua un confronto tra il segno ed il marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, se non addirittura li confonde (v., in tal senso, sentenza 14 settembre 1999, causa C-375/97, General Motors, Racc. pag. I-5421, punto 23).

30 L'esistenza di un tale nesso, così come un rischio di confusione nell'ambito dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, dev'essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., per il rischio di confusione, citate sentenze SABEL, punto 22, e Marca Mode, punto 40).

31 Occorre pertanto risolvere la seconda questione, lett. a), nel senso che la tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. E' sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa.

Sulla seconda questione, lett. b)

32 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente quale sia l'incidenza, sulla questione della somiglianza tra il marchio notorio ed il segno, di una valutazione di fatto del giudice nazionale in base alla quale il segno contestato venga esclusivamente percepito dal pubblico interessato come decorazione.

Osservazioni presentate alla Corte

33 L'Adidas sostiene che il fatto che un segno sia utilizzato o percepito come una decorazione è privo di incidenza sull'applicabilità dell'art. 5, n. 2, della direttiva in situazioni come quelle descritte dal giudice del rinvio. Poiché quest'ultima disposizione conferirebbe al titolare di un marchio notorio il diritto ad opporsi all'uso di qualsiasi segno simile al suo marchio d'impresa, non sarebbe necessario che si tratti di un segno distintivo. Potrebbe trattarsi di qualsiasi altro segno, quale una decorazione.

34 La Fitnessworld propone di rispondere alla questione che, se un segno è percepito dal pubblico interessato esclusivamente come decorazione, non può derivarne in nessun caso un pregiudizio per il marchio d'impresa.

35 Il governo dei Paesi Bassi sostiene che anche l'uso decorativo di un segno potrebbe comportare la diluizione di un marchio notorio, in particolare laddove si tratti di un marchio figurativo.

36 Il governo del Regno Unito si limita a far valere che il fatto che un segno venga percepito semplicemente come decorazione non è pertinente per quanto riguarda la questione se il detto segno sia simile al marchio notorio o meno.

37 Secondo la Commissione, l'art. 5, n. 2, della direttiva riguarda la tutela contro l'uso di un segno talmente simile al marchio notorio che l'uso in questione comporterebbe un rischio di diluizione o di pregiudizio alla notorietà dello stesso. In realtà, sarebbe difficile concepire che un segno che risulti avere una tale somiglianza con un marchio notorio possa essere considerato semplicemente come decorazione. Inversamente, per definizione, una mera decorazione non potrebbe essere simile, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva, ad un marchio notorio.

Risposta della Corte

38 Dalla risposta fornita alla seconda questione, lett. a), risulta che una delle condizioni della tutela conferita dall'art. 5, n. 2, della direttiva è che il grado di somiglianza tra il marchio notorio ed il segno induca il pubblico interessato a stabilire un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa.

39 La circostanza che un segno sia percepito dal pubblico interessato come decorazione non osta, di per sé, alla tutela conferita dall'art. 5, n. 2, della direttiva, laddove il grado di somiglianza sia nondimeno tale da indurre il pubblico interessato a stabilire un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa.

40 Per contro, qualora, secondo una valutazione di fatto del giudice nazionale, il pubblico interessato percepisca il segno esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce, per ipotesi, alcun nesso con un marchio d'impresa registrato. Ciò implica, in tal caso, che il grado di somiglianza tra il segno ed il marchio d'impresa non è sufficiente affinché si stabilisca un tale nesso.

41 Occorre pertanto risolvere la seconda questione, lett. b), nel senso che la circostanza che un segno sia percepito dal pubblico interessato come decorazione non osta, di per sé, alla tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva, laddove il grado di somiglianza sia nondimeno tale da indurre il pubblico interessato a stabilire un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa. Per contro, qualora, secondo una valutazione di fatto del giudice nazionale, il detto pubblico percepisca il segno esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce, per ipotesi, alcun nesso con un marchio d'impresa registrato, di modo che in tal caso non viene soddisfatta una delle condizioni della tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

42 Le spese sostenute dai governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 12 ottobre 2001, dichiara:

1) Uno Stato membro, laddove eserciti l'opzione offerta dall'art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ha l'obbligo di accordare la tutela specifica di cui trattasi in caso di uso da parte di un terzo di un marchio d'impresa o di un segno successivo, identico o simile al marchio notorio registrato, sia per prodotti o servizi non simili, sia per prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti da quest'ultimo.

2) La tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi. E' sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa.

3) La circostanza che un segno sia percepito dal pubblico interessato come decorazione non osta, di per sé, alla tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, laddove il grado di somiglianza sia nondimeno tale da indurre il pubblico interessato a stabilire un nesso tra il segno ed il marchio d'impresa. Per contro, qualora, secondo una valutazione di fatto del giudice nazionale, il detto pubblico percepisca il segno esclusivamente come decorazione, esso non stabilisce, per ipotesi, alcun nesso con un marchio d'impresa registrato, di modo che in tal caso non viene soddisfatta una delle condizioni della tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104.