In un procedimento di ricorso in materia di marchi comunitari contro una decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), nulla impedisce all’Ufficio di aderire a una conclusione della parte ricorrente oppure di rimettersi semplicemente al prudente apprezzamento del Tribunale, presentando gli argomenti che ritiene appropriati per fornire delucidazioni al Tribunale. Per contro, esso non può formulare conclusioni dirette all’annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso o presentare motivi non dedotti con quest’ultimo.

Poiché la prova dell’utilizzazione del marchio sulla quale è fondata la domanda di dichiarazione di decadenza dev’essere addotta soltanto su istanza del richiedente, spetta a quest’ultimo determinare l’ampiezza della sua richiesta probatoria.

Quando il marchio contestato è stato registrato per una categoria di prodotti o di servizi sufficientemente ampia perché possano essere distinte, al suo interno, diverse sottocategorie autonomamente individuabili, è possibile che il titolare di detto marchio riesca a fornire la prova del suo uso effettivo soltanto per una parte di tali prodotti o servizi, nel qual caso la protezione conferita dalla registrazione del marchio in questione riguarda soltanto la o le sottocategorie a cui appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio di cui trattasi è stato effettivamente utilizzato.

Parimenti, quando il marchio contestato è stato registrato per una categoria di prodotti o di servizi sufficientemente ampia perché possano essere distinte, al suo interno, diverse sottocategorie autonomamente individuabili, il richiedente una dichiarazione di decadenza, il quale consideri che il titolare del marchio contestato ne abbia fatto un uso effettivo per una parte di tali prodotti e servizi, ha diritto, al fine di determinare l’ampiezza della propria richiesta di prova dell’uso effettivo di detto marchio, su cui è fondata la propria domanda di dichiarazione di decadenza, di escludere da tale domanda detti prodotti o servizi.

A tale riguardo, quando esiste la designazione dei prodotti per i quali il marchio contestato è stato registrato in una determinata categoria, non può pretendersi che il richiedente della dichiarazione di decadenza, affinché la propria domanda sia dichiarata ricevibile, individui tutte le sottocategorie di prodotti e servizi che possano, a suo avviso, appartenere – pur distinguendosene rispettivamente in modo autonomo – alla categoria più ampia, che è la sola designata nella registrazione del marchio contestato.

Orbene, da un lato, nella misura in cui, nella sua domanda di dichiarazione di decadenza, il richiedente richiama dapprima espressamente e integralmente la designazione della categoria dei prodotti per i quali il marchio contestato era stato registrato e ne limita successivamente la portata escludendo alcune sottocategorie di prodotti per i quali esso non contestava l’uso effettivo, il richiedente ha manifestamente soddisfatto il requisito della determinazione dell’ampiezza della propria domanda di prova dell’uso effettivo del marchio contestato. Dall’altro, spetta soltanto al richiedente la registrazione di un marchio comunitario determinare, sotto il controllo degli organi competenti dell’Ufficio, l’ampiezza della protezione che desidera ottenere per tale marchio. Pertanto, qualora il titolare del marchio contestato, al momento della registrazione del marchio, abbia designato i prodotti interessati mediante un rinvio a una semplice categoria ampia, senza individuare più in dettaglio le sottocategorie di prodotti e di servizi che possano appartenere a quest’ultima, la commissione di ricorso dell’Ufficio non può dichiarare irricevibile la domanda di dichiarazione di decadenza con la motivazione che il richiedente non aveva individuato, in detta domanda, tali sottocategorie.

Da ultimo, al fine di pronunciarsi in particolare sulla ricevibilità di una domanda di dichiarazione di decadenza fondata sull’assenza di uso effettivo di un marchio, spetta agli organi competenti dell’Ufficio valutare preliminarmente se il marchio contestato sia stato registrato per una categoria di prodotti o di servizi sufficientemente ampia perché possano essere distinte, al suo interno, diverse sottocategorie autonomamente individuabili.

(v. punti 23‑25, 30, 31)