Il sistema del marchio dell’Unione europea si fonda sul principio, sancito all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, secondo il quale al primo depositante è conferito un diritto esclusivo. In forza di tale principio, un marchio può essere registrato come marchio dell’Unione europea soltanto nei limiti in cui non vi osti un marchio anteriore, che si tratti, in particolare, di un marchio dell’Unione europea, di un marchio registrato in uno Stato membro o dall’ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, di un marchio oggetto di registrazione internazionale con effetto in uno Stato membro o, ancora, di un marchio oggetto di registrazione internazionale con effetto nell’Unione europea. Per contro, fatta salva l’eventuale applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il solo fatto che un terzo utilizzi un marchio non registrato non osta a che un marchio identico o simile sia registrato come marchio dell’Unione europea per prodotti o servizi identici o simili.

L’applicazione di detto principio è temperata, in particolare, dall’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale la nullità di un marchio dell’Unione europea deve essere dichiarata, su domanda presentata dinanzi all’EUIPO o su domanda riconvenzionale nell’ambito di un’azione per contraffazione, qualora il richiedente fosse in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio. Spetta al richiedente la nullità, il quale intenda basarsi su questo motivo, dimostrare le circostanze che consentono di dichiarare che il titolare di un marchio dell’Unione europea era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di quest’ultimo.

La nozione di malafede di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è definita, delimitata, e nemmeno descritta in alcun modo nella normativa.

Nella sentenza dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, la Corte ha apportato molte precisazioni riguardo alle modalità occorrenti all’interpretazione del concetto di malafede di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Secondo la Corte, ai fini della valutazione dell’esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea e, in particolare, in primo luogo, il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione, in secondo luogo, l’intenzione del richiedente di impedire a detto terzo di continuare a utilizzare un siffatto segno, nonché, in terzo luogo, il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.

Ciò premesso, si evince dalla formulazione adottata dalla Corte nella citata sentenza che i fattori ivi elencati sono solo esemplificazioni all’interno di un insieme di elementi di cui si può tener conto agli effetti di pronunciarsi sull’eventuale malafede di un richiedente la registrazione, al momento del deposito della domanda di marchio.

Occorre quindi considerare che, nell’ambito dell’analisi globale effettuata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, si può anche tenere conto dell’origine del segno contestato e del suo utilizzo a partire dalla sua creazione, della logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio dell’Unione europea nonché della cronologia degli avvenimenti che hanno caratterizzato la sopravvenienza di detto deposito.

(v. punti 23-29)