Causa T-116/06

Oakley, Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di nullità — Marchio comunitario denominativo O STORE — Marchio nazionale denominativo anteriore THE O STORE — Comparazione tra servizi forniti nell’ambito del commercio al dettaglio e prodotti corrispondenti — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Domanda di riforma presentata dall’interveniente — Art. 134, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale»

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 settembre 2008 II ‐ 2457

Massime della sentenza

Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 1, lett. b), e 52, n. 1, lett. a)]

Il marchio denominativo O STORE non avrebbe dovuto essere registrato come marchio comunitario per «Servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso, compresi servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line» e servizi di «vendita al dettaglio e all’ingrosso di abbigliamento, cappelleria, calzature, borse per atletica, zaini e portafogli» rientranti nella classe 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza, in ragione dell’esistenza dell’impedimento relativo alla registrazione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, poiché sussiste nel territorio francese, per il consumatore medio, un rischio di confusione ai sensi del detto articolo tra il marchio O STORE e il marchio denominativo THE O STORE, registrato anteriormente in Francia per prodotti compresi nelle classi 18 e 25 ai sensi del detto accordo.

Benché la natura, la destinazione e l’impiego dei servizi di «vendita al dettaglio e all’ingrosso di abbigliamento, cappelleria, calzature, borse per atletica, zaini e portafogli» cui si riferisce il marchio comunitario contestato, da un lato, e dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore, vale a dire «abbigliamento, cappelleria, calzature, zaini, sacche multiuso per lo sport, sacche da viaggio e portafogli», dall’altro, siano differenti, tali servizi e prodotti presentano incontestabilmente somiglianze, considerato che essi sono complementari e che i primi sono generalmente proposti negli stessi luoghi in cui sono posti in vendita i secondi. Allo stesso modo, data la formulazione assai generica, i «servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso, compresi servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line» possono includere tutti i prodotti, ivi inclusi quelli contrassegnati dal marchio anteriore. Di conseguenza, i detti servizi presentano somiglianze con i prodotti di cui trattasi. Inoltre, i segni in conflitto sono molto simili in quanto contenenti l’elemento identico «o store», con un’unica differenza derivante dal fatto che nel marchio comunitario contestato manca l’articolo non distintivo «the».

Orbene, nella fattispecie, non può escludersi che i prodotti di cui trattasi siano venduti negli stessi punti vendita nei quali vengono proposti i servizi forniti nell’ambito del commercio al dettaglio, il che potrebbe verificarsi, segnatamente, qualora i prodotti contrassegnati dal marchio THE O STORE fossero venduti facendo ricorso ai servizi O STORE coperti dal marchio comunitario contestato, creando in tal modo un rischio di confusione nella mente dei consumatori. Anche a voler supporre che i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore THE O STORE non siano venduti facendo ricorso ai servizi O STORE coperti dal marchio comunitario contestato, il pubblico pertinente, di fronte ai servizi forniti nell’ambito del commercio al dettaglio, segnatamente di abbigliamento o di calzature, e contrassegnati dal marchio O STORE, potrebbe credere che tali servizi siano proposti dalla stessa impresa che vende questi stessi prodotti con il marchio THE O STORE, ovvero da un’impresa a questa collegata.

(v. punti 45, 47, 57, 61, 71, 74-75)