Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 1o settembre 2021 – Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING)

(causa T‑463/20)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GT RACING – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore raffigurante linee in grassetto curva, verticali e orizzontale – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore GT – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001] – Marchi nazionali anteriori non registrati – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001] – Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) – Assenza di presentazione ingannevole – Uso nella normale prassi commerciale la cui portata non è puramente locale – Accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 31, 32)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 34, 35, 103)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Presupposti – Valutazione in base ai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile al segno rivendicato (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4) (v. punto 37)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 40, 47, 70)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo GT RACING – Marchio figurativo raffigurante linee in grassetto curva, verticali e orizzontale e marchio denominativo GT [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 46, 60, 67, 69, 72, 73, 79, 88, 100)

6. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 52, 53, 57, 59)

7. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Considerazione delle modalità oggettive di commercializzazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 58)

8. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 86)

9. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Considerazione, da parte del Tribunale, degli elementi di diritto e di fatto non dedotti già dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 65, § 2, e 76) (v. punti 89, 90)

10. Diritto nazionale – Riferimento ai diritti nazionali – Diritto del Regno Unito – Regime dell’azione per abuso di denominazione (action for passing off) (v. punti 110, 125, 126)

11. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Data rilevante ai fini dell’esame di un impedimento alla registrazione relativo – Data di deposito della domanda di registrazione – Recesso dall’Unione dello Stato membro interessato – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, §§ 4 e 5) (v. punti 118-120)

12. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Portata locale del segno – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 4) (v. punti 134-136)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 maggio 2020 (procedimento R 1612/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sony Interactive Entertainment Europe e il sig. Wong.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.