Parole chiave

Massima



Parole chiave

1. Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Legittimità della decisione di una commissione di ricorso emessa in sede di opposizione — Contestazione mediante deduzione di elementi nuovi in diritto o in fatto — Inammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 63 e 74, n. 1)

2. Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti — Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74)

3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

Massima

1. Ai sensi dell’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame è limitato ai motivi invocati e alle richieste presentate dalle parti. Ne consegue che, nel caso di un impedimento relativo alla registrazione, elementi di diritto e di fatto invocati dinanzi al Tribunale e che non sono stati precedentemente proposti dinanzi alla commissione di ricorso non possono incidere sulla legittimità di una decisione di tale commissione.

Di conseguenza, nell’ambito del controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso, affidato al Tribunale ai sensi dell’art. 63 del citato regolamento, elementi di diritto e di fatto invocati dinanzi al Tribunale che non siano stati previamente dedotti dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non possono essere presi in considerazione per valutare la legittimità della decisione della commissione di ricorso e devono pertanto essere dichiarati irricevibili.

(v. punti 22-23)

2. Apponendo una croce sulla casella 95 dell’atto di opposizione, l’opponente rende noto che l’opposizione si basa sulla considerazione secondo cui il marchio richiesto trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o arrecherebbe pregiudizio agli stessi.

Un argomento dedotto nella fase del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, secondo cui l’uso del marchio richiesto comporterebbe un’erosione della notorietà dei marchi anteriori, poiché il pubblico cesserebbe di associare i prodotti dell’opponente ai suoi marchi, si limita a formulare un elemento che è stato dedotto fin dal momento d’introduzione dell’atto di opposizione. Pertanto, siffatto argomento precisa, tutt’al più, la natura del danno causato ai marchi anteriori, vale a dire ciò che l’opponente identifica come l’erosione della loro notorietà, presentandone una giustificazione sommaria relativa al fatto asserito che il pubblico cesserebbe di associare i suoi prodotti ai suoi marchi.

A questo proposito, i criteri di applicazione di un impedimento relativo alla registrazione o di qualsiasi altra disposizione dedotta a sostegno delle domande presentate dalle parti costituiscono naturalmente parte degli elementi di diritto presentati all’esame dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Orbene, il citato argomento dell’opponente si limita ad affermare che le condizioni dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario sono soddisfatte e ne presenta succintamente il motivo, consistente nel fatto che il pubblico cesserebbe di associare ai marchi anteriori i prodotti da essi designati.

Tenuto conto dei motivi dell’opposizione dedotti dall’opponente dinanzi alla divisione di opposizione, tale argomento costituisce una mera precisazione sulla natura del rischio di danno asserito e una giustificazione relativa a quest’ultimo, senza che vi sia l’aggiunta di un nuovo elemento di fatto ai sensi dell’art. 74, n. 2, del citato regolamento.

Configurano pertanto un errore di diritto la qualificazione di detto argomento, diretto a precisare la natura e l’origine del danno che l’opposizione alla registrazione del marchio richiesto mira a prevenire in forza dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, come nuovo elemento di fatto dedotto, ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, e la dichiarazione di irricevibilità di tale argomento. L’argomento deve essere preso in considerazione dalla commissione di ricorso, conformemente all’art. 74, n. 1, di detto regolamento.

(v. punti 31-36)

3. La misura nella quale l’opponente, il quale intenda avvalersi dell’impedimento relativo alla registrazione di cui all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, deve invocare e dimostrare un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio arrecato ai marchi anteriori o di indebito vantaggio tratto dal marchio richiesto varia in funzione del fatto che il marchio richiesto appaia o meno, a prima vista, tale da far sorgere uno dei rischi previsti da tale disposizione.

È possibile, segnatamente nel caso di opposizione fondata su un marchio che gode di una notorietà eccezionalmente ampia, che la probabilità di un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio arrecato al marchio anteriore o di indebito vantaggio tratto dal marchio richiesto sia talmente manifesta che all’opponente non occorra invocare né dimostrare alcun altro elemento fattuale a tal fine. Tuttavia, è anche possibile che il marchio richiesto non appaia, a prima vista, tale da far sorgere uno dei rischi di cui all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, per il marchio anteriore notorio, malgrado l’identità o la somiglianza con quest’ultimo, nel qual caso detto rischio futuro non ipotetico di pregiudizio o di indebito vantaggio tratto deve essere dimostrato con l’apporto di altri elementi, che spetta all’opponente addurre e provare.

(v. punti 39-40)