CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 28 ottobre 2021 ( 1 )

Causa C‑421/20

Acacia Srl

contro

Bayerische Motoren Werke AG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Disegni e modelli comunitari – Competenza internazionale – Diritto sostanziale applicabile – Diritti derivati risultanti dalla contraffazione di un disegno comunitario – Lex fori – Luogo della contraffazione iniziale»

I. Introduzione

1. Il nucleo centrale del diritto internazionale privato dell’Unione è costituito dalle norme di competenza e dalle norme di conflitto contenute, rispettivamente, nel regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 2 ) e nei due regolamenti gemelli sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, vale a dire i regolamenti (CE) n. 593/2008 ( 3 ) e n. 864/2007 ( 4 ).

2. Tali regolamenti hanno ambiti di applicazione particolarmente ampi. Ciò premesso, l’applicazione delle norme di competenza del regolamento n. 1215/2012 presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità che si traduce nel carattere internazionale del rapporto giuridico di cui trattasi derivante dall’implicazione di più Stati ( 5 ). Analogamente, le norme di conflitto dei regolamenti Roma I e Roma II si applicano nelle circostanze che comportino un conflitto di leggi ( 6 ).

3. Inoltre, fatti salvi tali requisiti relativi all’esistenza di un elemento di estraneità, i regolamenti n. 1215/2012 e Roma II prevedono eccezioni a favore delle disposizioni particolari del diritto dell’Unione ( 7 ) dando priorità, in particolare, a quelle del regolamento (CE) n. 6/2002 ( 8 ).

4. Il presente rinvio pregiudiziale offre alla Corte l’occasione per chiarire l’articolazione tra questi tre regolamenti in relazione alle circostanze di cui all’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, vale a dire quelle nelle quali un’azione per contraffazione viene proposta dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso.

II. Contesto normativo

A. Regolamento n. 6/2002

5. L’articolo 82, del regolamento n. 6/2002, rubricato «Competenza internazionale», dispone, al paragrafo 5, quanto segue: «I procedimenti derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 81, lettere a) e d) possono parimenti essere avviati dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso».

6. A termini dell’articolo 88 di tale regolamento, rubricato «Diritto applicabile»: «1. I tribunali dei disegni e modelli comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento. 2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica la propria legge nazionale, compreso il proprio diritto internazionale privato. 3. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica le norme di procedura che disciplinano i procedimenti dello stesso tipo pertinenti ai disegni o modelli nazionali nello Stato membro in cui il tribunale stesso è situato».

B. Regolamento Roma II

7. L’articolo 1 del regolamento Roma II, rubricato «Campo di applicazione», enuncia, al paragrafo, 1 quanto segue: «Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. (...)».

8. L’articolo 8 di tale regolamento, rubricato «Violazione dei diritti di proprietà intellettuale», così dispone: «1. La legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta. 2. In caso di obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario, la legge applicabile è quella del paese in cui è stata commessa la violazione per le questioni non disciplinate dal relativo strumento comunitario. (...)».

III. Fatti del procedimento principale

9. L’Acacia Srl è una società di diritto italiano che produce cerchioni per autoveicoli in Italia e li distribuisce in tutta l’Unione.

10. La società Bayerische Motoren Werke AG (in prosieguo: la «BMW»), ritenendo che la distribuzione da parte dell’Acacia di taluni cerchioni in Germania costituisca contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato di cui essa è titolare, ha proposto un’azione per contraffazione in Germania dinanzi a un tribunale dei disegni e modelli comunitari.

11. Tale tribunale si è dichiarato competente ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002.

12. Inoltre, detto tribunale ha stabilito che l’Acacia aveva commesso l’atto di contraffazione denunciato dalla BMW e ha ordinato la cessazione della contraffazione rilevata. Facendo riferimento all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, il medesimo tribunale ha applicato il diritto tedesco alle domande accessorie della BMW volte al risarcimento del danno, all’ottenimento di informazioni, all’esibizione di documenti, alla consegna dei prodotti a fini di distruzione e alla presentazione di dati contabili. Tali domande sono state sostanzialmente accolte.

13. L’Acacia ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio. Essa ha sostenuto, in particolare, che la legge applicabile alle domande accessorie della BMW sarebbe il diritto italiano.

14. Il giudice del rinvio conferma che la competenza dei giudici tedeschi deriva, nel caso di specie, dall’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 e che l’Acacia ha commesso l’atto di contraffazione denunciato dalla BMW.

15. Tuttavia, esso nutre dubbi riguardo al diritto nazionale applicabile alle domande accessorie della BMW e osserva che l’esito della controversia dipenderà, in una certa misura, da tale questione. Secondo un parere giuridico italiano presentato dall’Acacia, le norme del diritto tedesco concernenti l’esibizione di documenti e la presentazione di dati contabili sarebbero diverse da quelle del diritto italiano. Se alle domande accessorie fosse applicabile il diritto italiano, occorrerebbe riformare la sentenza di primo grado.

16. Il giudice del rinvio ritiene che dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, come interpretato dalla Corte nella sentenza Nintendo ( 9 ), risulti che al caso di specie si applica il diritto italiano. Esso rileva, a tale proposito, che, poiché i prodotti controversi consegnati in Germania provengono dall’Italia, il fatto generatore del danno si colloca in quest’ultimo Stato. Secondo detto giudice, il criterio del luogo del fatto generatore del danno stabilito nella sentenza Nintendo deve essere applicato non solo nelle circostanze in cui gli atti di contraffazione addebitati al convenuto siano stati commessi in più Stati membri, come accadeva nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, ma anche qualora essi siano stati commessi in un solo Stato membro, come nel caso di specie.

17. Siffatta soluzione garantirebbe che la legge applicabile al fatto illecito sia la stessa in entrambe le situazioni. La sentenza AMS Neve e a. ( 10 ), invocata dalla BMW a sostegno della sua posizione secondo cui il diritto tedesco si applica alle domande accessorie, non cambierebbe nulla per quanto riguarda la necessità di garantire che alle due situazioni in discussione si applichi la medesima legge sostanziale.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali

18. In tali circostanze, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), con decisione del 31 agosto 2020, pervenuta in cancelleria l’8 settembre 2020, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il giudice nazionale della contraffazione, adito quale giurisdizione internazionale del locus commissi delicti ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, possa applicare, in caso di contraffazione di disegni e modelli comunitari, la normativa nazionale dello Stato membro sede del giudice medesimo (lex fori) a domande accessorie con riguardo al territorio del proprio Stato membro. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se il “luogo della contraffazione iniziale”, ai sensi della sentenza del 27 settembre 2017, Nintendo (C‑24/16 e C‑25/16, EU:C:2017:724) ai fini della determinazione della legge applicabile alle domande accessorie ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento [n. 864/2007], possa essere parimenti individuato nello Stato membro di residenza dei consumatori destinatari di un annuncio pubblicitario su Internet e nel quale vengano commercializzati prodotti costituenti contraffazione di un disegno o modello ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 6/2002, laddove vengano contestati soltanto l’offerta e la commercializzazione nello Stato membro medesimo, e ciò anche nel caso in cui la promozione su Internet alla base dell’offerta e della commercializzazione abbia avuto inizio in un altro Stato membro».

19. Hanno presentato osservazioni scritte la BMW e la Commissione europea. Le stesse interessate sono state rappresentate all’udienza tenutasi l’8 luglio 2021.

V. Analisi

A. Sulla prima questione pregiudiziale

20. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio intende, in sostanza, accertare se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II nonché l’articolo 88, paragrafo 2, e l’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 debbano essere interpretati nel senso che le circostanze nelle quali un tribunale di uno Stato membro è adito in base all’articolo 82, paragrafo 5, di quest’ultimo regolamento non comportano un conflitto di leggi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II e che occorre applicare alle domande accessorie in relazione al territorio di tale Stato membro non la legge designata come applicabile dalle norme di conflitto di detto regolamento, bensì la lex fori.

21. Prima di procedere all’esame di tale questione, ritengo opportuno rammentare il contesto in cui si inserisce la competenza giurisdizionale di un tribunale adito sulla base dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 (sezione 1). In seguito, al fine di fornire una risposta utile a detta questione, in un primo momento dimostrerò che si deve escludere che le domande accessorie di cui trattasi nel procedimento principale possano rientrare nell’ambito di applicazione del principio della lex fori processualis e siano necessariamente disciplinate dalla legge dello Stato membro del tribunale adito con un’azione per contraffazione (sezione 2), e poi, in un secondo momento, esaminerò se le circostanze nelle quali un tribunale di uno Stato membro è adito ai sensi di detta disposizione impongano l’applicazione delle norme di conflitto (sezione 3).

1. Articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002

22. Con riguardo alla competenza giurisdizionale dei tribunali degli Stati membri a conoscere delle azioni per contraffazione, il regolamento n. 6/2002 prevede, all’articolo 82, paragrafi da 1 a 3, una serie di elementi di collegamento in successione, il primo dei quali è costituito dal domicilio del convenuto nell’Unione e il secondo dalla stabile organizzazione del convenuto nell’Unione. Nel caso, poi, in cui il convenuto non abbia né il domicilio né una stabile organizzazione nel territorio dell’Unione, detto regolamento prevede la competenza del forum actoris: il terzo e il quarto criterio di collegamento sono costituiti, rispettivamente, dal domicilio e dal luogo della stabile organizzazione dell’attore nel territorio dell’Unione. Infine, a titolo di ultima ratio, le azioni per contraffazione devono essere promosse dinanzi ai giudici della sede dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

23. Inoltre, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, le azioni per contraffazione possono essere promosse anche dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso. Come risulta dall’articolo 83 del regolamento n. 6/2002, a differenza dei tribunali aditi ai sensi dell’articolo 82, paragrafi da 1 a 3, dello stesso, il tribunale adito ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, di tale regolamento può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio dello Stato membro in cui è situato il tribunale adito.

24. Tale serie di criteri di collegamento in successione, integrata da quello relativo allo Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, figura del pari nel regolamento (UE) 2017/1001 ( 11 ). La giurisprudenza della Corte elaborata nell’ambito di detto regolamento, in particolare quella scaturita dalla sentenza AMS Neve e a., è pertanto trasponibile al regolamento n. 6/2002. Tuttavia, come risulta dal punto 64 di tale sentenza, le soluzioni adottate in relazione alle norme di competenza non sono necessariamente applicabili alle norme di conflitto, che si collocano al centro del presente rinvio pregiudiziale. Pertanto, la sentenza AMS Neve e a. non può essere interpretata nel senso che introduca una limitazione o cambi orientamento rispetto alla sentenza Nintendo.

2. Principio della lex fori processualis

25. Per designare la legge applicabile alle sanzioni diverse da quelle di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera da a) a c), del regolamento n. 6/2002, l’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento rinvia alla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, precisando al contempo che tale rinvio riguarda anche le norme di diritto internazionale privato della medesima legge. In quest’ordine di idee, l’articolo 88, paragrafo 2, del menzionato regolamento rinvia, a sua volta, per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del medesimo regolamento, alla legge dello Stato membro del tribunale dei disegni e modelli comunitari adito, segnatamente, con un’azione per contraffazione.

26. Nell’attuale contesto del diritto dell’Unione, tali rinvii, nella parte in cui riguardano il diritto internazionale privato, devono essere interpretati come relativi alle disposizioni del regolamento Roma II ( 12 ). Negli Stati membri che applicano le norme di conflitto di detto regolamento, i rinvii operati dall’articolo 89, lettera d), e dall’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 fanno quindi sì che la medesima legge nazionale sia designata come applicabile.

27. Per contro, in considerazione del principio della lex fori processualis, i diversi aspetti del procedimento che non sono oggetto di disposizioni uniformi del diritto dell’Unione devono essere disciplinati dalla legge nazionale dello Stato membro del giudice adito con un’azione ( 13 ). Nell’ambito del regolamento n. 6/2002, tale principio sembra essere riconosciuto all’articolo 88, paragrafo 3, di detto regolamento ( 14 ). Il principio della lex fori processualis riecheggia inoltre all’articolo 89, paragrafo 2, del menzionato regolamento, secondo cui il tribunale dei disegni e modelli comunitari prende i provvedimenti intesi ad assicurare l’osservanza delle ordinanze di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del medesimo regolamento in conformità della legge nazionale.

28. La sentenza H. Gautzsch Großhandel ( 15 ) fornisce indicazioni utili che consentono di escludere che l’ipotesi che le domande accessorie di cui al procedimento principale rientrino nell’ambito di applicazione del principio della lex fori processualis.

29. Per quel che riguarda, anzitutto, una domanda di distruzione dei prodotti contraffatti, risulta dalla sentenza H. Gautzsch Großhandel ( 16 ) che essa fa parte delle «altre sanzioni» ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002.

30. Per quanto riguarda, poi, le domande intese al risarcimento del danno risultante dalle attività dell’autore della contraffazione e al conseguimento, ai fini della determinazione di tale danno, di informazioni su dette attività, siffatte domande non concernono, secondo la sentenza H. Gautzsch Großhandel ( 17 ), una sanzione ai sensi dell’articolo 89 del regolamento n. 6/2002. Esse sono tuttavia disciplinate, conformemente all’articolo 88, paragrafo 2, del medesimo regolamento, dal diritto nazionale del tribunale dei disegni e modelli comunitari adito.

31. Infine, seguendo la logica della sentenza H. Gautzsch Großhandel ( 18 ), lo stesso dovrebbe valere, a mio avviso, per le domande intese all’esibizione di documenti e alla presentazione di dati contabili. Le caratteristiche di tali domande non sembrano molto diverse da quelle di una domanda diretta ad ottenere informazioni sulle attività dell’autore della contraffazione. Infatti, la Corte ha confermato, nella sentenza Nintendo ( 19 ), che le domande accessorie dirette alla presentazione di documenti e dati contabili rientrano o nell’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, o nell’articolo 88, paragrafo 2, dello stesso, disposizioni che rinviano entrambe al diritto nazionale.

32. Pertanto, alle domande accessorie di cui al procedimento principale non si applica il principio della lex fori processualis. Occorre a questo punto stabilire se le circostanze nelle quali il tribunale di uno Stato membro è adito con tali azioni, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, impongano l’applicazione delle norme di conflitto.

3. Applicazione delle norme di conflitto

33. Per poter giungere alla conclusione che, quando un tribunale dello Stato membro è adito ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, alle domande accessorie ad un’azione per contraffazione si applica necessariamente la lex fori, si dovrebbe ritenere che, dinanzi a tale tribunale, non sussista un conflitto di leggi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II.

34. Infatti, come ho già rilevato al paragrafo 3 delle presenti conclusioni, le norme di conflitto del regolamento Roma II cedono il passo a quelle, segnatamente, del regolamento n. 6/2002. Orbene, il regolamento n. 6/2002 non enuncia alcuna norma di conflitto che designi la lex fori come legge applicabile alle situazioni di cui all’articolo 82, paragrafo 5, di detto regolamento. In particolare, contrariamente a quanto suggerito dalla BMW, l’articolo 83, paragrafo 2, del menzionato regolamento non contiene una norma siffatta. Come risulta dal suo titolo, tale disposizione determina la portata della competenza dei tribunali del luogo dell’atto di contraffazione.

35. In mancanza di una norma di conflitto di siffatto genere, segnatamente quando un tribunale di uno Stato membro sia adito ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, le domande accessorie di cui al procedimento principale devono a priori essere disciplinate dalla legge designata come applicabile in base al regolamento Roma II. Ciò posto, il regolamento Roma II si applica solo nelle circostanze che comportino un conflitto di leggi. Pertanto, per poter rispondere alla prima questione e considerare che le norme di conflitto di tale regolamento si applicano alle suddette azioni, occorre verificare se le circostanze della controversia di cui al procedimento principale comportino un conflitto di leggi ( 20 ).

a) Sulle circostanze che comportano un conflitto di leggi

36. Il diritto dell’Unione non precisa il significato dei termini «circostanze che comportino un conflitto di leggi» utilizzati per designare il campo di applicazione del regolamento Roma II nonché del regolamento Roma I e del suo predecessore, ossia la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 ( 21 ). Il fatto che tali termini siano spesso utilizzati nel diritto internazionale privato dell’Unione per delimitare l’ambito di applicazione dei suoi strumenti è il risultato di una scelta ben ponderata del legislatore.

37. L’esistenza di circostanze che comportino un conflitto di leggi costituisce una condizione di applicabilità delle norme di conflitto ben consolidata nel diritto internazionale privato ( 22 ), anche se il senso preciso di tale requisito non è inteso in modo uniforme ( 23 ). Secondo l’interpretazione meno controversa per quanto riguarda le norme di conflitto nazionali, e tralasciando le sfumature che sono oggetto di dibattiti dottrinali, si ritiene che il requisito in parola sia soddisfatto quando le circostanze in discussione presentino un carattere transfrontaliero, a motivo dell’implicazione di più Stati, e possano quindi essere, almeno potenzialmente, soggette alla legge nazionale di più di uno di detti Stati.

38. In considerazione di tale interpretazione, in mancanza delle norme di conflitto del regolamento Roma II, un giudice di uno Stato membro che dovesse applicare le norme di conflitto nazionali o convenzionali vigenti in tale Stato membro in un caso come quello di specie dovrebbe quanto meno prendere in considerazione la possibilità che si applichino leggi diverse dalla sua. Infatti, le parti della controversia di cui al procedimento principale sono domiciliate in Stati membri diversi. Inoltre, l’atto di contraffazione iniziale ha avuto luogo in uno Stato membro, nella specie l’Italia, e le sue conseguenze si producono in un altro Stato membro, nella specie la Germania.

39. In tale contesto, per interpretare i termini «circostanze che comportino un conflitto di leggi» ai sensi del regolamento Roma II è utile fare riferimento ai fondamenti giuridici del medesimo. Infatti, conformemente all’articolo 61, lettera c), CE, il quale costituisce uno dei fondamenti giuridici di tale regolamento, e dell’articolo 65 CE (divenuti, rispettivamente, articolo 67, paragrafo 3, TFUE e articolo 81 TFUE), l’Unione adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere e nella misura necessaria per il buon funzionamento del mercato interno. L’unificazione in sé stessa delle norme di conflitto, operata dal regolamento Roma II, ha sicuramente come obiettivo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno che possono risultare dalle differenze tra le legislazioni nazionali in materia ( 24 ).

40. Per rimuovere siffatti ostacoli, occorre attribuire un significato appropriato ai termini «circostanze che comportino un conflitto di leggi», contenuti nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II, al fine di garantire che non siano le norme di conflitto nazionali o convenzionali ad essere applicate, bensì le norme di conflitto di leggi di detto regolamento in ogni situazione nella quale un giudice di uno Stato membro debba quanto meno prendere in considerazione, in ragione del fatto che sono implicati più Stati membri o terzi, la possibilità che si applichino leggi diverse dalla sua. Di conseguenza, come sostiene la dottrina, il regolamento Roma II deve essere applicato nelle situazioni in cui, come nel caso di specie, le parti siano domiciliate in Stati membri diversi ( 25 ), e ciò senza che sia necessario menzionare altri elementi delle circostanze di cui al procedimento principale che ne dimostrino il carattere transfrontaliero ( 26 ).

41. Una simile interpretazione appropriata dei termini «circostanze che comportino un conflitto di leggi» è corroborata dall’interpretazione sistematica del regolamento Roma II. Infatti, l’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento riguarda le situazioni nelle quali «tutti gli elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si verifica il fatto che determina il danno, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta». Tali situazioni rientrano quindi nell’ambito di applicazione del regolamento citato, pur essendo caratterizzate dalla presenza di un solo elemento che implica un altro Stato, vale a dire la scelta della legge di quest’ultimo. A fortiori, il medesimo regolamento dovrebbe quindi applicarsi nella situazione di cui al procedimento principale, in cui, come ho già rilevato al paragrafo 40 delle presenti conclusioni, elementi del genere sono numerosi.

42. Infine, ritenere che la situazione menzionata all’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 non comporti conflitti di leggi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II, per il motivo che la portata della competenza del giudice è territorialmente limitata, non sarebbe privo di conseguenze per il sistema del diritto internazionale privato dell’Unione nel suo complesso, al di fuori della materia dei disegni e modelli comunitari, in situazioni diverse da quelle della controversia del procedimento principale. Ciò condurrebbe, in sostanza, a non applicare le norme di conflitto, sebbene esse siano concepite per designare la legge applicabile anche in siffatte circostanze, in ragione del loro carattere transfrontaliero.

43. Infatti, da un lato, ciò potrebbe consentire agli interessati di aggirare le norme di conflitto del diritto internazionale privato dell’Unione ed evitare l’applicazione della legge designata come applicabile da tali norme. Sarebbe sufficiente frammentare artificialmente una situazione controversa per attribuirle una portata territorialmente circoscritta o imperniare le domande controverse limitatamente al territorio di un unico Stato membro. In quest’ordine di idee, se, in forza delle norme procedurali della lex fori, un giudice di uno Stato membro potesse limitare il procedimento ai fatti ubicati in tale Stato membro, sarebbe autorizzato a non applicare le norme di conflitto del diritto internazionale privato dell’Unione.

44. D’altro canto, le norme di conflitto del diritto internazionale privato dell’Unione non sarebbero applicabili alle obbligazioni extracontrattuali nemmeno nelle situazioni in cui, in virtù del regolamento n. 1215/2012 – che a sua volta si applica unicamente alle controversie che presentino un elemento di estraneità ( 27 ) –, un giudice di uno Stato membro fosse competente, secondo la giurisprudenza della Corte, a conoscere solo del danno provocato sul territorio di tale Stato ( 28 ).

45. In un contesto siffatto, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II nonché l’articolo 88, paragrafo 2, e l’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002 devono essere interpretati nel senso che, qualora un tribunale di uno Stato membro sia adito in base all’articolo 82, paragrafo 5, di quest’ultimo regolamento, con un’azione per contraffazione di un titolare stabilito in detto Stato membro nei confronti dell’autore di una contraffazione stabilito in un altro Stato membro, con la quale venga contestata l’offerta e la commercializzazione nel primo Stato membro dei prodotti in discussione, si tratta di circostanze che comportano un conflitto di leggi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II e, di conseguenza, l’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento designa la legge applicabile alle domande accessorie che riguardano il territorio di tale Stato membro.

46. Gli argomenti addotti dalla BMW, che attengono soprattutto all’effetto utile dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, non sono idonei a rimettere in discussione la fondatezza di tale interpretazione.

b) Sull’effetto utile dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002

47. La BMW sostiene che l’applicazione di una legge diversa dalla lex fori nelle situazioni di cui all’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 ridurrebbe l’effetto utile del foro alternativo stabilito da detta disposizione.

48. Ritengo che tale interpretazione comprometterebbe l’effetto utile delle norme di conflitto del regolamento Roma II ( 29 ) e, inoltre, dubito che essa consenta di garantire l’effetto utile dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002.

49. Difatti, in primo luogo, prevedendo un foro alternativo all’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, il legislatore dell’Unione permette al titolare di un disegno o modello comunitario di intentare, se lo desidera, azioni mirate, ciascuna delle quali verte su un atto di contraffazione commesso sul territorio di un unico Stato membro ( 30 ).

50. La Corte ha considerato, nella sentenza AMS Neve e a., che l’effetto utile di una disposizione analoga in materia di marchi dell’Unione consiste nella disponibilità del foro alternativo rispetto al foro disponibile predefinito, vale a dire quello del domicilio del convenuto. Per garantire l’effetto utile di tale disposizione, la Corte l’ha interpretata in modo che non conduca al medesimo risultato di una disposizione relativa al foro del domicilio del convenuto ( 31 ). L’approccio adottato dalla Corte è coerente con la sua giurisprudenza in materia di diritto internazionale privato dell’Unione. La Corte, infatti, in una sentenza di principio sulla Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 32 ), aveva seguito la medesima logica nell’interpretare una disposizione relativa al foro alternativo in materia di delitti o quasi‑delitti ( 33 ).

51. Tuttavia, la disponibilità di un foro alternativo dinanzi al quale il titolare possa far valere utilmente i propri diritti non può essere confusa con la possibilità di selezionare attentamente la legge applicabile alle domande accessorie ad un’azione per contraffazione ( 34 ). Se, nelle situazioni di cui all’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, analogamente alle disposizioni del diritto internazionale privato in materia di successioni ( 35 ), il legislatore dell’Unione avesse voluto assicurare la concordanza del foro con la legge applicabile o, come ha parzialmente fatto in materia di obbligazioni alimentari ( 36 ), una scelta indiretta della legge applicabile in tali situazioni, lo avrebbe fatto espressamente.

52. In secondo luogo, non può essere accolto l’argomento della BMW secondo cui non si dovrebbe applicare la legge di uno Stato membro diversa dalla lex fori nell’ambito di un procedimento dinanzi a un tribunale competente in base all’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 – e, più precisamente, quella dello Stato membro del luogo dell’atto di contraffazione iniziale – per il motivo che l’applicazione di tale legge sarebbe accompagnata da un rischio. La BMW sostiene che l’applicazione di detta legge, da un lato, consentirebbe all’autore di una contraffazione di ottenere la designazione come legge applicabile alle domande accessorie, in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, di una legge che offre al titolare di un disegno o modello un livello di protezione inferiore e, dall’altro, condurrebbe generalmente a costose perizie nonché a un notevole rallentamento della procedura.

53. Occorre rammentare che «rischi» siffatti sono inerenti al sistema del regolamento n. 6/2002 e si presentano in modo ancor più flagrante dinanzi a giudici competenti in base all’articolo 82, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 6/2002. A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, detti giudici applicano, automaticamente e senza alcuna limitazione territoriale quanto alla portata della loro competenza, la legge dello Stato membro del luogo dell’atto di contraffazione iniziale. Per lo stesso motivo, non possono essere accolti gli argomenti con i quali la BMW fa valere che l’applicazione della lex fori assicurerebbe la prevedibilità e la certezza del diritto ottimali nonché un ragionevole equilibrio tra gli interessi delle parti.

54. In terzo luogo, affermando che l’applicazione, dinanzi a un tribunale adito in base all’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, di una legge diversa dalla lex fori rischierebbe di compromettere l’effetto utile del foro alternativo, la BMW sembra ignorare il fatto che detto regolamento stesso contiene disposizioni che il legislatore dell’Unione ha considerato necessarie per garantire che un titolare possa effettivamente far valere i suoi diritti dinanzi ai tribunali per esso disponibili. Come enunciato dal considerando 22 del regolamento in parola, compete alla legge nazionale garantire l’esercizio di questi diritti ed occorre dunque disporre alcuni meccanismi sanzionatori uniformi in tutti gli Stati membri. In tal modo, l’articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento consente ai tribunali degli Stati membri di vietare al convenuto «di continuare gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione». Si aggiunga che il legislatore dell’Unione ha parzialmente armonizzato, mediante la direttiva 2004/48/CE ( 37 ), le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari a garantire il rispetto dei diritti di proprietà industriale, come quelli conferiti dal regolamento n. 6/2002.

55. Infine, in quarto luogo, non può essere accolto neppure l’argomento della BMW con cui essa sostiene che rischia di essere compromesso l’effetto utile dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, soprattutto quando un titolare debba far valere rapidamente i propri diritti, segnatamente in un procedimento sommario. Tale argomento sembra in effetti ignorare il fatto che la competenza giurisdizionale di un tribunale dei disegni e modelli comunitari di uno Stato membro a disporre provvedimenti provvisori e cautelari è prevista principalmente non all’articolo 82 del regolamento citato, bensì all’articolo 90, paragrafo 1, dello stesso. In forza di quest’ultima disposizione, detto tribunale può disporre le misure provvisorie e cautelari contemplate dalla legge di tale Stato membro in relazione a un disegno o modello nazionale. L’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 completa quindi l’elenco delle disposizioni del menzionato regolamento che riflettono il principio della lex fori processualis ( 38 ). Orbene, benché le misure provvisorie e cautelari rientrino nell’ambito di applicazione di siffatto principio, anch’esse costituiscono l’oggetto dell’armonizzazione realizzata dall’articolo 9 della direttiva 2004/48.

56. Fatte salve le precedenti osservazioni, relative segnatamente all’effetto utile dell’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, confermo la posizione che ho espresso al paragrafo 45 delle presenti conclusioni.

B. Sulla seconda questione pregiudiziale

57. Con la seconda questione, che si pone solo nel caso in cui si risponda negativamente, come da me proposto, alla prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile in virtù di tale disposizione, la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione», ai sensi della stessa, si riferisca allo Stato membro in cui si trovano consumatori cui si rivolge un annuncio pubblicitario su Internet e nel quale vengano commercializzati prodotti costituenti contraffazione di un disegno o modello, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 6/2002, laddove nello Stato membro in parola vengano contestati soltanto l’offerta e la commercializzazione dei prodotti in discussione e le promozioni su Internet alla base dell’offerta siano state formulate in un altro Stato membro.

58. Con la seconda questione si chiede se, per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alle domande accessorie di cui trattasi nel procedimento principale, si debba applicare la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione» risultante dalla sentenza Nintendo. L’alternativa consisterebbe nel considerare che, per interpretare tale nozione, occorra ispirarsi all’interpretazione adottata in materia di competenza giurisdizionale nella sentenza AMS Neve e a. relativamente alla nozione di «Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso». La seconda questione fa riferimento a suddetta alternativa.

59. Le posizioni delle parti divergono su questo punto. Infatti, al pari del giudice del rinvio, la Commissione si esprime a favore dell’applicazione dell’interpretazione risultante dalla sentenza Nintendo, il che, secondo detta istituzione, dovrebbe condurre all’applicazione della legge italiana alle domande accessorie di cui al procedimento principale. Secondo la BMW, qualora si rispondesse in senso negativo alla prima questione pregiudiziale, occorrerebbe ispirarsi all’interpretazione risultante dalla sentenza AMS Neve e a. e applicare a dette azioni il diritto tedesco.

60. Al fine di prendere posizione su tale questione, è necessario esaminare, da un lato, il significato del riferimento contenuto nella sentenza Nintendo alle «circostanze in cui ad uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione (…) compiuti in diversi Stati membri» nonché, eventualmente ( 39 ), se l’interpretazione risultante da tale sentenza si applichi anche in altre circostanze e, dall’altro, in quale misura l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II debba essere guidata dalla volontà di evitare l’applicazione della legge di uno Stato terzo.

1. Sentenza Nintendo

61. Il punto di partenza del ragionamento della Corte sul quale è fondata l’interpretazione risultante dalla sentenza Nintendo è l’osservazione, contenuta nel punto 99 di tale sentenza, secondo cui i contenziosi relativi alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale sono caratterizzati da particolare complessità: non è raro che allo stesso convenuto siano contestati più atti di contraffazione, tale che più luoghi potrebbero costituire, a titolo di luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno, il criterio di collegamento pertinente al fine di determinare la legge applicabile. Siffatta ipotesi ricorre segnatamente quando, come risulta dal punto 103 di detta sentenza, si tratti di circostanze nelle quali ad uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione, compiuti in diversi Stati membri. In circostanze del genere, per non dover applicare più leggi, il giudice nazionale deve, secondo la Corte, interpretare la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, nel senso che rinvia al «luogo in cui l’atto di contraffazione iniziale, che è all’origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto» ( 40 ).

62. Più precisamente, in un primo momento, la Corte ha dichiarato, al punto 103 della sentenza Nintendo, che, in circostanze nelle quali ad uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione che rientrano nella nozione di atti di «utilizzazione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, compiuti in diversi Stati membri, per identificare il fatto che ha dato origine al danno occorre non già riferirsi a ciascun atto di contraffazione contestato, bensì valutare complessivamente la condotta di detto convenuto, al fine di determinare il luogo in cui l’atto di contraffazione iniziale, che è all’origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto.

63. Tuttavia, in un secondo momento, nel fornire chiarimenti idonei ad individuare il luogo dell’atto di contraffazione iniziale, ai sensi del punto 103 di tale sentenza, la Corte ha distinto, separatamente e isolatamente ( 41 ), le situazioni nelle quali un operatore economico abbia proposto per la vendita attraverso il proprio sito Internet prodotti che violano i diritti conferiti dai disegni e modelli comunitari da quelle in cui un operatore abbia fatto trasportare in uno Stato membro diverso da quello in cui il convenuto ha sede, prodotti che asseritamente violano diritti protetti da un disegno o modello comunitario da un imprenditore terzo.

64. Ne consegue che il riferimento, contenuto nel punto 103 della sentenza Nintendo, alle «circostanze in cui ad uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione» riguarda, nella logica di tale sentenza, non già l’ipotesi in cui gli atti di contraffazione che costituiscono modalità diverse di «utilizzazione», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, siano avvenuti in più Stati membri, bensì quella in cui più atti di contraffazione che costituiscono la stessa modalità di «utilizzazione» siano stati compiuti in diversi Stati membri.

65. Si pone quindi la questione se si tratti di più atti di contraffazione che costituiscono la stessa modalità di «utilizzazione», compiuti in diversi Stati membri ai sensi del punto 103 della sentenza Nintendo, quando, come nel caso di specie, la condotta contestata consiste in un’offerta rivolta ai consumatori che si trovano in uno Stato membro (la Germania) e nella commercializzazione dei prodotti in detto Stato membro, e le promozioni su Internet all’origine di tale offerta e di tale commercializzazione siano state formulate in un altro Stato membro (l’Italia).

66. La Commissione sostiene che si deve rispondere a tale questione in senso affermativo. In sostanza, si tratta, a suo parere, di più atti di contraffazione compiuti in diversi Stati membri anche nel caso di un’offerta su Internet di prodotti che violano diritti di proprietà intellettuale, anche quando il giudice adito sia competente solo per gli atti di contraffazione riguardanti un unico Stato membro.

67. Tale interpretazione ha dei sostenitori in dottrina. A loro avviso, in ragione del principio di territorialità, semplicemente non è possibile che un «danno», nel senso di una violazione del diritto di proprietà intellettuale, sia provocato in un paese senza che un «fatto generatore», nel senso di un atto di contraffazione, vi sia parimenti compiuto: siffatti due elementi coincidono necessariamente quanto al territorio in cui si producono ( 42 ). In una situazione come quella del caso di specie, esistono quanto meno due atti di contraffazione compiuti in due Stati membri diversi.

68. Tale interpretazione è inoltre corroborata dalla sentenza AMS Neve e a., in cui la Corte fa riferimento, nel punto 64, alla sentenza Nintendo.

69. È vero che, nel richiamare la sentenza Nintendo, la Corte ha dichiarato, nel suddetto punto della sentenza AMS Neve e a., prima frase, che «[la] determinazione della legge applicabile [in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II] può essere necessaria quando un’azione per contraffazione, introdotta dinanzi a un giudice competente a pronunciarsi su atti di contraffazione commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, verte su diversi atti di contraffazione, commessi in differenti Stati membri». A priori, tale dichiarazione potrebbe indurre a ritenere che l’interpretazione risultante dalla sentenza Nintendo non riguardi le situazioni nelle quali un tribunale è adito in base all’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 ed è competente solo per gli atti di contraffazione commessi o che minacciano di essere commessi nello Stato membro di detto tribunale.

70. Tuttavia, suddetta dichiarazione descrive semplicemente la controversia che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale nella causa Nintendo, senza peraltro escludere l’applicazione dell’interpretazione risultante dalla sentenza Nintendo nelle situazioni di cui all’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002.

71. Soprattutto, la Corte ha precisato, al punto 64 della sentenza AMS Neve e a., che «[o]ccorre, in tal caso [ ( 43 )], al fine di evitare che il giudice adito debba applicare una pluralità di leggi, che uno solo di tali atti di contraffazione, vale a dire l’atto di contraffazione iniziale, sia identificato come determinante la legge applicabile alla controversia». Ne consegue che, per quanto riguarda le condotte contestate che formavano oggetto della sentenza Nintendo, e segnatamente quella consistente nell’offrire su Internet prodotti asseritamente contraffatti, l’atto di contraffazione iniziale (l’avvio del processo di pubblicazione in linea dell’offerta) è uno degli atti di contraffazione. Ad esclusione di suddetto atto di contraffazione iniziale, gli altri atti di contraffazione sono commessi, in un caso del genere, negli Stati membri in cui si trovano i consumatori ai quali il sito Internet in discussione è accessibile.

72. Si deve quindi ritenere che, nel caso di specie, per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, in circostanze nelle quali la condotta contestata consiste in un’offerta rivolta ai consumatori che si trovano in uno Stato membro (la Germania) e in una commercializzazione dei prodotti in tale Stato membro, e nelle quali le promozioni su Internet all’origine di tale offerta e di tale commercializzazione siano state formulate in un altro Stato membro (l’Italia), esistono quanto meno due atti di contraffazione commessi rispettivamente in Germania e in Italia.

73. Pertanto, conformemente all’interpretazione risultante dalla sentenza Nintendo, la considerazione secondo cui, per evitare che il giudice adito debba applicare una pluralità di leggi, occorre che uno solo dei detti atti di contraffazione, vale a dire l’atto di contraffazione iniziale, sia identificato come atto determinante la legge applicabile alla controversia si applica parimenti per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alle domande accessorie di cui al procedimento principale. Alla luce del punto 108 della sentenza in parola, nel caso di specie, l’atto di contraffazione iniziale è quello dell’avvio del processo di pubblicazione in linea dell’offerta da parte di un operatore sul proprio sito.

74. L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II deve quindi essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alle domande accessorie all’azione per contraffazione descritta nella risposta alla prima questione, la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione», ai sensi di tale disposizione, si riferisce al paese del luogo in cui è stato commesso l’atto di contraffazione iniziale, che è all’origine della condotta contestata.

75. Tale considerazione non è rimessa in discussione dagli argomenti volti a dimostrare che, quando si tratti di un convenuto stabilito in uno Stato terzo, l’interpretazione risultante dalla sentenza Nintendo può condurre a designare la legge di uno Stato terzo come legge applicabile ad ogni questione non disciplinata dal regolamento n. 6/2002.

2. Caso del convenuto stabilito in uno Stato terzo

76. Nell’ambito del dibattito svoltosi nel procedimento dinanzi alla Corte e del dibattito dottrinale, è stata richiamata l’attenzione sulle implicazioni dell’interpretazione risultante dalla sentenza Nintendo relativamente alla fattispecie in cui il luogo dell’atto di contraffazione iniziale, che è all’origine della condotta contestata, sia situato in uno Stato terzo. Sembra che il parere, espresso nel contesto di tali dibattiti, secondo cui l’interpretazione risultante da detta sentenza non si applica nelle situazioni di cui all’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002 attenga segnatamente alla volontà di evitare l’applicazione della legge di uno Stato terzo.

77. Tuttavia, interpretare l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II nel senso che, quando si tratti di determinare la legge applicabile per domande accessorie introdotte dinanzi a un tribunale adito in base all’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002, si applica sempre la lex fori e, pertanto, rispondere in senso affermativo alla seconda questione non risolverebbe, in contesti diversi da quello del presente rinvio pregiudiziale, il persistente problema dell’offerta e della pubblicità su Internet, da parte di operatori stabiliti in Stati terzi, di prodotti che violano diritti di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario.

78. Infatti, tali operatori stabiliti in Stati terzi possono, in linea di principio, essere convenuti dinanzi ai tribunali del domicilio di un attore nel territorio dell’Unione o, in subordine, del luogo della sua stabile organizzazione nel medesimo territorio o, in ulteriore subordine, dinanzi ai giudici della sede dell’EUIPO ( 44 ).

79. In tali situazioni, da un lato, la portata della competenza di un tribunale investito di un’azione per contraffazione non sarebbe limitata al territorio di un unico Stato membro. Inoltre, riprendendo i termini del punto 103 della sentenza Nintendo, la controversia verterebbe su più atti di contraffazione. Pertanto non vi sarebbe, a priori, alcun motivo per non applicare l’interpretazione risultante da tale sentenza che condurrebbe a designare la legge di uno Stato terzo come applicabile alle domande accessorie ad un’azione per contraffazione.

80. D’altro lato, per poter avvalersi della legge di uno Stato membro nella misura in cui riguarda siffatte domande accessorie a un’azione per contraffazione, il titolare dovrebbe adire i tribunali in base all’articolo 82, paragrafo 5, del regolamento n. 6/2002. Inoltre, per invocare la legge in parola e chiedere protezione relativamente all’intero territorio dell’Unione, detto titolare dovrebbe adire i tribunali di tutti gli Stati membri. Sotto il profilo del sistema del menzionato regolamento e tenuto conto della portata territoriale dei diritti del titolare di un disegno o modello comunitario, che hanno carattere unitario e si estendono, in linea di principio, all’intero territorio dell’Unione, un simile risultato pare poco soddisfacente.

81. Ciò posto, è vero che il regolamento Roma II prevede, all’articolo 3, che la legge designata come applicabile da detto regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

82. Tuttavia, l’applicazione della legge di uno Stato terzo al fine di integrare il regolamento dell’Unione con riguardo a un diritto di proprietà intellettuale comunitario a carattere unitario può sollevare dubbi.

83. Infatti, la portata territoriale dei diritti del titolare di un disegno o modello comunitario, conferiti in virtù del regolamento n. 6/2002, si estende, in linea di principio, all’intero territorio dell’Unione sul quale i disegni o modelli comunitari beneficiano di una protezione uniforme e producono i propri effetti ( 45 ). Un diritto di proprietà intellettuale comunitario non potrebbe quindi essere violato, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, in un paese che non riconosce tale diritto. Detta interpretazione si fonda sulle considerazioni che possono far pensare a quelle formulate dalla dottrina riguardo alla coincidenza tra una violazione di un diritto di proprietà intellettuale e un atto di contraffazione ( 46 ). Peraltro, l’armonizzazione operata dalla direttiva 2004/48 per quanto concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà industriale conferiti, in particolare, dal regolamento n. 6/2002 riguarda unicamente gli Stati membri.

84. Di conseguenza, allorché le promozioni su Internet all’origine dell’offerta e della commercializzazione sono state formulate in un altro Stato terzo, detto Stato non può costituire un «paese in cui è stata commessa la violazione» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II. Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile in virtù di tale disposizione si devono prendere in considerazione solo le leggi degli Stati membri in cui si trovano i consumatori ai quali è rivolta una pubblicità in linea e in cui vengono commercializzati i prodotti di cui trattasi. A differenza di altre norme di conflitto del regolamento in parola, quella del suo articolo 8, paragrafo 2, designa quindi come legge applicabile solo le leggi degli Stati membri. Tuttavia, siffatta norma di conflitto non esiste in un vuoto giuridico e deve essere letta congiuntamente ai regolamenti sui diritti di proprietà intellettuale comunitaria a carattere unitario che godono di una protezione uniforme e producono i propri effetti nell’intero territorio dell’Unione.

85. È certamente vero che siffatta interpretazione può far sì che più leggi siano idonee ad essere considerate come legge applicabile in virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II. Per non dover applicare più leggi, occorre quanto meno tentare di identificare un atto di contraffazione iniziale o centrale per il territorio dell’Unione.

86. In quest’ordine di idee, pur riconoscendo le lacune dell’interpretazione risultante dalla sentenza Nintendo, la dottrina sostiene che, quando l’atto di contraffazione iniziale ai sensi di detta sentenza ha avuto luogo in uno Stato terzo, si potrebbe prendere in considerazione l’applicazione non già del diritto di tale Stato, bensì della legge di uno degli Stati membri in cui la contraffazione ha prodotto i propri effetti oppure della legge di uno Stato membro strettamente collegato alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale ( 47 ).

87. Fatte salve le osservazioni aggiuntive che precedono, confermo la posizione che ho espresso al paragrafo 74 delle presenti conclusioni.

VI. Conclusione

88. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania): 1) L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), nonché l’articolo 88, paragrafo 2, e l’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, devono essere interpretati nel senso che, qualora un tribunale di uno Stato membro sia adito, in base all’articolo 82, paragrafo 5, di quest’ultimo regolamento, con un’azione per contraffazione di un titolare stabilito in detto Stato membro nei confronti dell’autore di una contraffazione stabilito in un altro Stato membro, con la quale venga contestata l’offerta e la commercializzazione in tale primo Stato membro dei prodotti in discussione, si tratta di circostanze che comportano un conflitto di leggi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007 e, di conseguenza, l’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento designa la legge applicabile alle domande accessorie che riguardano il territorio dello Stato membro in parola. 2) L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007 deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alle domande accessorie a tale azione per contraffazione, la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione», ai sensi di suddetta disposizione, si riferisce al paese del luogo in cui l’atto di contraffazione iniziale, che è all’origine della condotta contestata, è stato commesso.

( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»).

( 4 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40; in prosieguo: il «regolamento Roma II»).

( 5 ) V. sentenze del 1o marzo 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120, punti 25 e 26), e del 25 febbraio 2021, Markt24 (C‑804/19, EU:C:2021:134, punto 32 e giurisprudenza citata).

( 6 ) V., in particolare, articolo 1, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Roma II.

( 7 ) L’articolo 67 del regolamento n. 1215/2012 dispone, in sostanza, che quest’ultimo non pregiudica l’applicazione delle disposizioni in materie particolari contenute negli atti dell’Unione. L’articolo 27 del regolamento Roma II prevede che detto regolamento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento dell’Unione che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali.

( 8 ) Regolamento del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

( 9 ) Sentenza del 27 settembre 2017 (C‑24/16 e C‑25/16; in prosieguo: la «sentenza Nintendo, EU:C:2017:724).

( 10 ) Sentenza del 5 settembre 2019 (C‑172/18; in prosieguo: la «sentenza AMS Neve e a., EU:C:2019:674).

( 11 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). V. le mie conclusioni nella causa AMS Neve e a. (C‑172/18, EU:C:2019:276, paragrafi da 29 a 32).

( 12 ) V. sentenza Nintendo, punto 93.

( 13 ) V., in tal senso, Fawcett, J.J. e Torremans, P., Intellectual Property and Private International Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, pag. 743, punto 13.158.

( 14 ) V., in tal senso, De Miguel Asensio, P., Conflict of Laws and the Internet, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2020, paragrafo 5.123. Per completezza, vorrei ricordare che, secondo una delle interpretazioni dottrinali, l’articolo 88, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002 – che designa la lex fori quale legge applicabile alle materie indicate in detta disposizione – costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 88, paragrafo 2, di tale regolamento in quanto il medesimo riguarda anche le questioni procedurali. V. Späth, A., «Article 88», Community Design Regulation (EC) No 6/2002 – A Commentary, a cura di Hasselblatt, G.N. e Beck, C.H., Monaco, 2015, pag. 512. Tuttavia, nel contesto della controversia principale, non è necessario addentrarsi nel dibattito dottrinale sulla portata dell’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002. Nel caso di specie, ciò che rileva è stabilire se alle domande accessorie di cui al procedimento principale si applichi il principio della lex fori processualis, che trova espressione nell’articolo 88, paragrafo 3, di suddetto regolamento.

( 15 ) Sentenza del 13 febbraio 2014 (C‑479/12, EU:C:2014:75).

( 16 ) V. sentenza del 13 febbraio 2014 (C‑479/12, EU:C:2014:75, punto 52).

( 17 ) Sentenza del 13 febbraio 2014 (C‑479/12, EU:C:2014:75, punto 53).

( 18 ) Sentenza del 13 febbraio 2014 (C‑479/12, EU:C:2014:75).

( 19 ) Punto 47 di tale sentenza.

( 20 ) È vero che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II indica altresì che il regolamento in parola si applica alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale. Tuttavia, nulla suggerisce che, nel caso di specie, non si tratti di obbligazioni di tal genere.

( 21 ) GU 1980, L 266, pag. 1.

( 22 ) V., in particolare, van Calster, G., European Private International Law, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, pag. 240.

( 23 ) Sulle diverse interpretazioni date a tali termini dalla dottrina, v. le mie conclusioni nella causa Vinyls Italia (C‑54/16, EU:C:2017:164, paragrafi da 97 a 107). V., altresì, Wilke, F.M., «Dimensions of Coherence in EU Conflict – of – Law Rules, Journal of Private International Law, vol. 16, n. 1, 2020, pagg. 179 e 180.

( 24 ) V., per analogia, sentenza del 17 ottobre 2018, UD (C‑393/18 PPU, EU:C:2018:835, punti da 38 a 41).

( 25 ) V. Hörnle, J., Internet Jurisdiction Law and Practice, Oxford University Press, Oxford, 2021, pagg. 269 e 270.

( 26 ) V. van Calster, G., European Private International Law, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, pag. 240, il quale spiega suddetti termini nel senso che deve esistere una sorta di nesso fattuale estraneo alla causa affinché il foro debba valutare quanto meno la possibilità che si applichino leggi diverse dalla sua. In quest’ordine di idee, v. il commento sulla domanda di pronuncia pregiudiziale nel presente procedimento di Kur, A., «Easy Is Not Always Good – The Fragmented System for Adjudication of Unitary Trade Marks and Designs», International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 52, 2021, pag. 590. Secondo tale commento, considerare che l’interpretazione in base alla quale l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II è inapplicabile nella controversia di cui al procedimento principale sarebbe possibile solo se detta controversia non avesse implicazioni transfrontaliere. Orbene, secondo detto autore, siffatte implicazioni sussistono chiaramente nel caso di specie: non solo il convenuto è una società con sede in Italia, ma la violazione riguarda un diritto unitario che si estende all’insieme dell’Unione.

( 27 ) V. paragrafo 2 delle presenti conclusioni.

( 28 ) V., in particolare, le ipotesi considerate dalla Corte nelle sentenze del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 55), e del 21 dicembre 2016, Concurrence (C‑618/15, EU:C:2016:976, punto 31).

( 29 ) V. paragrafo 42 delle presenti conclusioni.

( 30 ) V., per analogia, sentenza AMS Neve e a., punti 42 e 63.

( 31 ) Sentenza AMS Neve e a., punti da 49 a 52.

( 32 ) GU 1972, L 299, pag. 32.

( 33 ) V. sentenza del 30 novembre 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166, punto 20).

( 34 ) V., in tal senso, Rosati, E., «Targeting Accepted as a Criterion to Establish International Jurisdiciton in Online EU Trade Mark Infringement Cases», Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 14, n. 12, 2019, pag. 927, che sembra concentrarsi sulla disponibilità del foro alternativo dinanzi al quale un titolare può far valere i propri diritti e la distingue dal merito della controversia che detto titolare può portare dinanzi a tale foro. Dopo avere concentrato l’attenzione sulla disponibilità del foro alternativo, l’autrice in parola rileva quanto segue: «Affinché un attore possa effettivamente basarsi sul paragrafo 5 – e avere interesse ad avviare un procedimento in un determinato Stato membro – sarebbe in effetti necessario dimostrare non solo che il convenuto ha agito in tale territorio avviando il pertinente processo di visualizzazione, ma altresì che l’attività in discussione può essere considerata come diretta verso i consumatori in detto specifico territorio».

( 35 ) V. le mie conclusioni nella causa Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:89, paragrafo 104).

( 36 ) V. le mie conclusioni nella causa KP (C‑83/17, EU:C:2018:46, paragrafi da 77 a 79).

( 37 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).

( 38 ) V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.

( 39 ) Qualora risultasse che nel caso di specie non ricorrono tali circostanze.

( 40 ) In tal modo, la Corte ha preso le distanze dall’interpretazione adottata dal giudice nazionale di primo grado nella controversia che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale nella causa Nintendo. In detta controversia, tale giudice aveva considerato che dovesse applicarsi il diritto «del luogo della violazione» e aveva ritenuto si trattasse, nel caso di specie, del diritto tedesco, del diritto austriaco e del diritto francese. V. sentenza Nintendo, punto 28.

( 41 ) V. punti 106 e 109 della sentenza Nintendo. V. altresì Azzi, T., «Tribunal compétent et loi applicable en matière de contrefaçon de dessins et modèles communautaires», Revue critique de droit international privé, n. 4, 2018, pag. 847, che sembra rilevare una contraddizione tra i succitati punti di tale sentenza e il punto 103 della stessa.

( 42 ) V. Kur, A., op. cit., pag. 588.

( 43 ) V. paragrafo 69 delle presenti conclusioni: «quando un’azione per contraffazione, introdotta dinanzi a un giudice competente a pronunciarsi su atti di contraffazione commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, verte su diversi atti di contraffazione, commessi in differenti Stati membri» (prima frase del punto 64 della sentenza AMS Neve e a.).

( 44 ) V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni.

( 45 ) V. sentenza Nintendo, punto 59.

( 46 ) V. paragrafo 67 delle presenti conclusioni. V., altresì, Kur, A. e Maunsbach, U., «Choice of Law and Intellectual Property Rights», Oslo Law Review, vol. 6, n. 1, 2019, che suggerisce che, quando un atto di contraffazione iniziale ai sensi della sentenza Nintendo ha avuto luogo in uno Stato terzo che non tutela i disegni e modelli comunitari, il principio della lex loci protectionis, ampiamente utilizzato nel diritto internazionale privato per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, depone a sfavore dell’applicazione della legge di tale Stato terzo alle domande accessorie a un’azione per contraffazione. De Miguel Asensio, P., op. cit., paragrafo 5.128, si pronuncia in modo più categorico e afferma che, tenuto conto della funzione e del contesto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Roma II, sembra incontestabile che, in virtù di suddetta disposizione, debba applicarsi la legge di uno Stato membro ad ogni questione che non rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 6/2002.

( 47 ) V. De Miguel Asensio, P., op. cit., paragrafo 5.128. V. altresì, in tal senso, Kur, A., op. cit., pag. 591. Tuttavia, tale autrice non sembra escludere completamente l’applicazione di una pluralità di leggi.