Qualora l’opposizione ad una domanda di marchio comunitario si fondi su più marchi anteriori e tali marchi presentino caratteristiche che consentono di considerarli parte di una stessa serie o famiglia, come può avvenire, in particolare, laddove riproducano integralmente uno stesso elemento distintivo con l’aggiunta di un elemento, grafico o denominativo, che li differenzi l’uno dall’altro, oppure laddove si caratterizzino per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario, una simile circostanza costituisce un fattore rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione.

Infatti, in tali ipotesi, un rischio di confusione può derivare dalla possibilità di associazione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori appartenenti alla serie, qualora il marchio richiesto presenti con questi ultimi somiglianze tali da indurre il consumatore a credere che esso faccia parte di tale stessa serie e, pertanto, che i prodotti da esso contraddistinti abbiano la stessa origine commerciale di quelli protetti dai marchi anteriori o un’origine imparentata. Un siffatto rischio di associazione tra il marchio richiesto e i marchi seriali anteriori, in grado di provocare confusione sull’origine commerciale dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto, può sussistere anche quando il confronto tra il marchio richiesto e i marchi anteriori, considerati ciascuno isolatamente, non consente di dimostrare l’esistenza di un rischio di confusione diretto. In un caso di questo tipo il rischio che il consumatore possa sbagliarsi sull’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in causa non deriva dalla possibilità che egli confonda il marchio richiesto con uno od altro dei marchi di serie anteriori ma dalla possibilità che egli creda che il marchio richiesto fa parte della stessa serie.

Peraltro, il fattore della serie o della famiglia di marchi rileva ai fini della valutazione dell’esistenza del rischio di confusione connesso al rischio di associazione del marchio richiesto con tale serie solo se l’elemento comune dei marchi in conflitto è distintivo. Orbene, se tale elemento è descrittivo non è idoneo a far sorgere un rischio di confusione.

Il rischio di associazione del marchio richiesto alla serie di marchi anteriori può essere invocato solo se ricorrono cumulativamente due presupposti. In primo luogo, il titolare della serie di registrazioni anteriori deve fornire la prova dell’utilizzo di tutti i marchi che appartengono alla serie o, quanto meno, di un numero di marchi in grado di costituire una serie. In secondo luogo, il marchio richiesto non soltanto deve essere simile ai marchi facenti parte della serie, ma deve anche presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie.

Affinché esista un rischio che il pubblico si inganni circa l’appartenenza del marchio richiesto alla serie, i marchi anteriori facenti parte di tale serie devono necessariamente essere presenti sul mercato. Dovrebbero essere escluse, in assenza di un uso effettivo dei marchi, la considerazione della natura seriale dei marchi anteriori che comporta l’ampliamento dell’ambito di tutela dei marchi facenti parte della serie singolarmente considerati e ogni valutazione astratta del rischio di confusione, sulla base soltanto dell’esistenza di più registrazioni aventi ad oggetto marchi riproducenti il medesimo elemento distintivo. Infatti, in presenza di una famiglia o serie di marchi, quando il rischio di confusione è la conseguenza del fatto che il consumatore possa ingannarsi circa la provenienza o l’origine dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio del quale è richiesta la registrazione, ritenendo, erroneamente, che questo appartenga a tale famiglia o serie di marchi, la prova dell’uso di un numero sufficiente di marchi in grado di costituire una famiglia o serie riveste un’importanza particolare, poiché non ci si può aspettare da un consumatore, in mancanza di un tale uso, che lo stesso individui un elemento comune in tale famiglia o serie di marchi e/o associ a tale famiglia o serie un altro marchio contenente il medesimo elemento comune. In tal senso, in mancanza della prova dell’uso di un numero sufficiente di marchi tali da costituire una famiglia o una serie, il rischio di confusione che può eventualmente derivare dalla comparsa sul mercato del marchio richiesto dovrà essere valutato confrontando ciascun marchio anteriore considerato isolatamente con il marchio richiesto.

I marchi anteriori possono essere considerati parte di una stessa serie o famiglia, segnatamente, laddove riproducono integralmente uno stesso elemento distintivo con l’aggiunta di un elemento, grafico o denominativo, che li differenzia l’uno dall’altro, oppure laddove si caratterizzino per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario.

Il marchio richiesto può non presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie, ad esempio qualora l’elemento comune ai marchi seriali anteriori sia utilizzato nel marchio richiesto in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie o con un contenuto semantico distinto, o qualora l’elemento comune non sia distintivo.

(v. punti 43‑45, 58, 60, 72, 75)