Cause riunite C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P

Société des produits Nestlé SA e altri

contro

Mondelez UK Holdings & Services Ltd

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Marchio tridimensionale raffigurante la forma di una tavoletta di cioccolato a quattro barre – Impugnazione diretta contro alcuni punti della motivazione – Irricevibilità – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 3 – Prova del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 luglio 2018

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti assoluti alla registrazione–Marchi privi di carattere distintivo–Eccezione–Acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso–Marchio privo di carattere distintivo in tutta l’Unione–Acquisizione in seguito all’uso parimenti in tutta l’Unione

V. il testo della decisione. (v. punti 40-42)

L’autorità della cosa giudicata si estende solamente alla motivazione di una sentenza che costituisce il necessario fondamento del suo dispositivo e ne è di conseguenza inscindibile. Quindi, in caso di annullamento da parte del Tribunale di una decisione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), non si può ritenere che la motivazione in base alla quale tale giudice ha respinto taluni argomenti dedotti dalle parti abbia acquisito l’autorità della cosa giudicata. v. punti 52, 53

La Corte ha dichiarato che i requisiti prevalenti quanto alla verifica dell’uso effettivo di un marchio, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, disposizione che è stata ripresa senza modifiche all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, sono analoghi a quelli concernenti l’acquisizione del carattere distintivo di un segno in seguito all’uso ai fini della sua registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Tuttavia, occorre rilevare che, contrariamente alla causa decisa con la sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, nella quale la Corte ha precisato che, per valutare l’esistenza di un «uso effettivo nella Comunità» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, si deve prescindere dai confini del territorio degli Stati membri, la sentenza del 18 aprile 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, verte, non già sull’ambito geografico rilevante per valutare l’esistenza dell’uso effettivo ai sensi di tale disposizione, bensì sulla possibilità di ritenere che la condizione dell’uso effettivo di un marchio ai sensi di detta disposizione sia soddisfatta quando un marchio registrato, che abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso di un altro marchio complesso di cui costituisce uno degli elementi, sia utilizzato solo attraverso quest’altro marchio complesso, oppure qualora esso sia utilizzato solo congiuntamente con un altro marchio e la combinazione dei due marchi in parola sia, per di più, a sua volta registrata come marchio. Il punto 34 della sentenza del 18 aprile 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, non può quindi essere letto nel senso che i requisiti prevalenti riguardo alla valutazione dell’ambito territoriale che consentono la registrazione di un marchio in seguito all’uso sono analoghi a quelli che consentono il mantenimento dei diritti del titolare di un marchio registrato. Occorre altresì rilevare che, in materia di uso effettivo di un marchio dell’Unione europea già registrato, non esiste alcuna disposizione analoga a quella dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, di modo che non può essere ritenuto a priori che un siffatto uso non sussista, per il solo motivo che il marchio considerato non è stato utilizzato in una parte dell’Unione. La Corte ha quindi dichiarato che pur essendo giustificato attendersi che un marchio dell’Unione europea venga utilizzato in un territorio più esteso di quello di un solo Stato membro affinché tale uso possa essere qualificato come «uso effettivo», non è tuttavia escluso che, in determinate circostanze, il mercato dei prodotti o dei servizi per i quali un marchio dell’Unione europea è stato registrato sia, di fatto, limitato al territorio di un solo Stato membro, cosicché un uso di detto marchio in tale territorio potrebbe soddisfare la condizione dell’uso effettivo di un marchio dell’Unione europea. (v. punti 70-74)

Per quanto riguarda l’acquisizione da parte di un marchio del carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, si deve ricordare che la Corte ha già indicato che un segno può essere registrato in quanto marchio dell’Unione europea, in base all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all’uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del medesimo articolo. La Corte ha parimenti precisato che la parte dell’Unione considerata al paragrafo 2 di detto articolo può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro. Ne consegue che, per quanto riguarda un marchio privo di carattere distintivo ab initio nel complesso degli Stati membri, un siffatto marchio può essere registrato in forza di tale disposizione soltanto se è dimostrato che esso ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutto il territorio dell’Unione. Certamente, al punto 62 della sentenza del 24 maggio 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI, C‑98/11 P, la Corte ha rilevato che, benché sia vero che l’acquisizione, da parte di un marchio, di un carattere distintivo in seguito all’uso debba essere dimostrata per la parte dell’Unione in cui esso non aveva ab initio un carattere del genere, sarebbe tuttavia eccessivo pretendere che la prova di tale acquisizione venga fornita con riferimento a ciascun singolo Stato membro. Tuttavia, da siffatta considerazione non deriva che, quando un marchio è privo di carattere distintivo intrinseco in tutta l’Unione, per ottenere la sua registrazione come marchio dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, sia sufficiente provare che esso abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso in una parte significativa dell’Unione, quand’anche tale prova non sia stata fornita per ciascuno Stato membro. (v. punti 75-78)