Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012 –

El Corte Inglés / UAMI – Pucci International (PUCCI)

(causa T-39/10)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo PUCCI – Marchi nazionali figurativi e denominativo anteriori Emidio Tucci e E. TUCCI – Domanda di marchio comunitario figurativo anteriore Emidio Tucci – Impedimenti relativi alla registrazione – Insussistenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, e articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»

1. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 17)

2. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 18-21)

3. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 22, 30)

4. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Uso del marchio in una forma differente mediante elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, secondo comma, a), e 42, §§ 2 e 3] (v. punti 33, 35-36)

5. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 40, 51, 85, 88)

6. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo PUCCI – Marchi figurativi Emidio Tucci e marchio denominativo E. TUCCI [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 44, 65, 84, 86-87)

7. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi interessati – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 52)

8. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Presa in considerazione da parte del Tribunale di elementi di diritto e di fatto non presentati in precedenza dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 4; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 71)

9. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Complementarità tra prodotti e servizi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 73-77)

10. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punto 92)

11. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Obiettivo (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punto 93)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 29 ottobre 2009 (procedimento R 173/2009-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la El Corte Inglés, SA e la Emilio Pucci International BV.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.