Una soluzione analoga s’impone nelle cause relative al diritto del titolare di un marchio dell’Unione europea di far vietare l’uso di un segno che ingeneri un rischio di confusione. L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 protegge il titolare di un marchio dell’Unione europea contro ogni uso che pregiudichi o possa pregiudicare la funzione di indicazione di origine di tale marchio. Pertanto, detto titolare ha il diritto di far vietare un uso siffatto, anche se quest’ultimo pregiudica tale funzione in una parte soltanto dell’Unione.

La Corte ha già dichiarato, in una causa vertente sul diritto del titolare di un marchio dell’Unione europea di opporsi, in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, alla registrazione di un marchio simile dell’Unione europea che ingenererebbe un rischio di confusione, che tale opposizione dev’essere accolta, qualora sia accertata l’esistenza del rischio di confusione in una parte dell’Unione, che può ad esempio essere il territorio di uno Stato membro.

Al fine di garantire la protezione uniforme di cui gode il marchio dell’Unione europea nell’intero territorio dell’Unione, il divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione deve estendersi in linea di principio a tutto il suddetto territorio.

Tuttavia, nel caso in cui il Tribunale dei marchi dell’Unione europea constati che l’uso del segno simile in questione per prodotti identici a quelli per i quali il marchio dell’Unione europea di cui trattasi è registrato non ingeneri, in particolare per motivi linguistici, alcun rischio di confusione in una determinata parte dell’Unione e non possa quindi pregiudicare la funzione di indicazione di origine di tale marchio, il Tribunale suddetto deve limitare la portata territoriale di tale divieto.

Infatti, qualora il Tribunale dei marchi dell’Unione europea, sulla base degli elementi che il convenuto è tenuto in linea di principio a fornirgli, stabilisca l’assenza di un rischio di confusione in una parte dell’Unione, il commercio legittimo risultante dall’uso del segno in esame in tale parte dell’Unione non può formare oggetto di divieto. Un simile divieto andrebbe al di là del diritto esclusivo conferito dal marchio dell’Unione europea, in quanto detto diritto consente unicamente al titolare di tale marchio di tutelare i propri interessi specifici in quanto tali, ossia allo scopo di assicurarsi che detto marchio possa adempiere le funzioni sue proprie.

Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, la constatazione dell’assenza di un rischio di confusione in una parte dell’Unione può fondarsi unicamente su un esame di tutti i fattori rilevanti del caso di specie. La valutazione deve includere un confronto sotto il profilo visivo, fonetico o concettuale dei segni in conflitto, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

Inoltre, è necessario che il Tribunale dei marchi dell’Unione europea interessato individui con precisione la parte dell’Unione europea per la quale constati l’assenza di un pregiudizio o di un rischio di pregiudizio alle funzioni del marchio, di modo che dall’ordinanza pronunciata in forza dell’articolo 102 del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, risulti chiaramente quale parte del territorio dell’Unione non è oggetto del divieto d’uso del segno di cui trattasi. Qualora tale Tribunale intenda escludere dal divieto d’uso talune zone linguistiche dell’Unione quali quelle «anglofone», è tenuto a precisare in modo completo le zone che intende per «anglofone».

L’interpretazione secondo cui il divieto dell’uso di un segno che ingeneri un rischio di confusione con un marchio dell’Unione europea si applica a tutto il territorio dell’Unione, ad eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l’assenza di un rischio del genere, non incide sul carattere unitario del marchio dell’Unione europea previsto all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, purché sia preservato il diritto del titolare di tale marchio di far vietare ogni uso che pregiudichi le funzioni ad esso proprie.

Pertanto, gli articoli 1, paragrafo 2, 9, paragrafo 1, lettera b), e 102, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che, qualora un tribunale dei marchi dell’Unione europea constati che l’uso di un segno ingenera un rischio di confusione con un marchio dell’Unione europea in una parte del territorio dell’Unione, ma non in un’altra parte di tale territorio, detto tribunale deve concludere nel senso di una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio e pronunciare un ordine di cessazione di detto uso per l’insieme del territorio dell’Unione, ad eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l’assenza di un rischio di confusione.

(v. punti 30-36)