A termini dell’art. 52, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, letto in combinazione con l’art. 8, n. 4, dello stesso regolamento, l’esistenza di un contrassegno diverso da un marchio consente di ottenere la nullità di un marchio comunitario qualora soddisfi cumulativamente quattro condizioni: tale contrassegno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale; esso deve avere una portata non puramente locale; il diritto a tale contrassegno deve essere stato acquisito in conformità del diritto dello Stato membro ove il contrassegno era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio comunitario; da ultimo, tale contrassegno deve dare al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. Le suddette quattro condizioni limitano il numero dei contrassegni diversi dai marchi che possono essere invocati per contestare la validità di un marchio comunitario su tutto il territorio comunitario, ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 40/94.

L’art. 52, n. 1, lett. c), e l’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario consentono di ottenere la nullità di un marchio comunitario in base ad un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale ed avente una portata non puramente locale.

Per quanto attiene all’interpretazione della condizione relativa alla portata del contrassegno, secondo cui la stessa non deve essere puramente locale, occorre innanzi tutto sottolineare che la ratio legis di tale disposizione consiste nel limitare i conflitti tra contrassegni, impedendo che un contrassegno anteriore, che non sia sufficientemente importante o significativo, possa consentire di contestare vuoi la registrazione, vuoi la validità di un marchio comunitario.

Peraltro, si deve precisare che la portata di un contrassegno utilizzato per identificare determinate attività commerciali deve essere definita in relazione alla funzione d’identificazione da esso svolta. Tale rilievo esige che si tenga conto, in primo luogo, della dimensione geografica della portata del contrassegno, ossia del territorio sul quale esso è utilizzato per identificare l’attività economica del suo titolare, come risulta da un’interpretazione letterale dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94. In secondo luogo, occorre tener conto della dimensione economica della portata del contrassegno, valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione nella normale prassi commerciale e all’intensità del suo uso, tenendo conto della cerchia dei destinatari tra i quali il contrassegno di cui trattasi è divenuto noto quale elemento distintivo, vale a dire i consumatori, i concorrenti nonché fornitori, oppure della diffusione data al contrassegno, ad esempio, tramite pubblicità o in Internet.

La pertinenza dell’esame della dimensione economica può essere compresa mediante un’interpretazione teleologica della condizione relativa alla portata del contrassegno fatto valere. Tale condizione ha infatti lo scopo di limitare le possibilità di conflitto a quelle che possono ricorrere con contrassegni che sono realmente importanti. Al fine di stabilire l’importanza effettiva e reale del contrassegno fatto valere sul territorio interessato, occorre pertanto non limitarsi a valutazioni puramente formali, ma esaminare l’impatto del suddetto contrassegno sul territorio in discorso dopo essere stato utilizzato quale elemento distintivo.

Pertanto, il fatto che un contrassegno conferisca al suo titolare un diritto esclusivo su tutto il territorio nazionale non è di per sé sufficiente per dimostrare che la sua portata non è puramente locale ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

Quanto al territorio rilevante, per stabilire che la portata del contrassegno fatto valere non è puramente locale deve tenersi conto del fatto che i contrassegni per i quali sussiste il rischio di entrare in conflitto con un marchio comunitario costituiscono diritti esclusivi che hanno la loro fonte in norme giuridiche applicabili su territori diversi. Ne consegue che il territorio rilevante per esaminare la portata di detti diritti esclusivi è quello in cui ciascuna di tali norme giuridiche è applicabile. Infatti è su questo territorio, nella sua totalità o su una parte di esso, che una norma riconosce diritti esclusivi che possono entrare in conflitto con un marchio comunitario.

Dal punto di vista del diritto comunitario, il contrassegno in discorso ha una portata che non è puramente locale sul territorio rilevante qualora il suo impatto non sia circoscritto ad una parte limitata del suddetto territorio, come in via generale è nel caso di una città o di una provincia. Nondimeno, non è possibile determinare a priori, in modo astratto, quale parte di un territorio debba essere presa in considerazione per stabilire che la portata di un contrassegno eccede una dimensione locale. Pertanto, la valutazione della portata di un contrassegno deve essere effettuata in concreto, secondo le circostanze specifiche di ciascun caso.

In definitiva, perché ci si possa validamente opporre alla registrazione di un marchio comunitario o di ottenere una dichiarazione di nullità, è necessario dimostrare che, dopo la sua utilizzazione, il contrassegno fatto valere ha acquistato un’importanza che, dal punto di vista dei terzi interessati, non è circoscritta ad una parte limitata del territorio.

(v. punti 36-42)