Parole chiave

Massima



Parole chiave

1. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Interpretazione alla luce della ratio legis dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3]

2. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione — Necessità di elementi di prova concreti e obiettivi

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3)

3. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Efficacia probatoria degli elementi di prova — Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 43, nn. 2 e 3, e 76, n. 1, lett. f); regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, n. 3]

4. Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Presupposti di ricevibilità — Motivi dedotti contro le sole decisioni delle commissioni di ricorso

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 1)

5. Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Decisione sul ricorso — Rispetto dei diritti della difesa — Portata del principio

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73)

6. Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d’ufficio dei fatti — Procedura di opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti e alle domande presentate — Prove a sostegno — Onere per le parti di produrre tali prove

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1)

7. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Ricorso proposto espressamente e tempestivamente dal richiedente — Effetto — Onere della prova a carico dell’opponente — Assenza di contestazione degli elementi dedotti a sostegno dell’opposizione — Difetto di pertinenza

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3)

Massima

1. Ai fini dell’interpretazione della nozione di uso effettivo, ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, occorre considerare che la ratio legis della prescrizione secondo cui il marchio anteriore deve essere stato oggetto di un uso effettivo per essere opponibile ad una domanda di marchio comunitario consiste nel limitare i conflitti fra due marchi, sempreché non vi sia un legittimo motivo economico derivante da una funzione effettiva del marchio sul mercato. Per contro, la detta disposizione non è diretta a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un’impresa né a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo.

(v. punto 35)

2. Sussiste un uso effettivo del marchio, ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, allorché questo assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. A tale proposito, il presupposto dell’uso effettivo del marchio richiede che quest’ultimo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno.

Nel verificare l’uso effettivo del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti ovvero i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.

Per stabilire l’effettività dell’uso del marchio anteriore, occorre procedere a una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Peraltro, la seria utilizzazione di un marchio non può essere dimostrata da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio sul mercato interessato.

(v. punti 36‑38)

3. Nulla nel regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario né nel regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, permette di concludere che l’efficacia probatoria degli elementi che dimostrano l’uso del marchio ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, ivi comprese le dichiarazioni solenni, dovrebbe essere valutata alla luce della normativa nazionale di uno Stato membro. Per valutare l’efficacia probatoria di un documento del genere, si deve innanzi tutto prendere in considerazione la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta. A tal fine si deve in particolare considerare da chi il documento proviene, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato e se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile.

(v. punto 42)

4. Ai sensi dell’art. 63, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il ricorso dinanzi al giudice comunitario può essere proposto soltanto avverso le decisioni delle commissioni di ricorso. Pertanto, nell’ambito di un tale ricorso, sono ricevibili soltanto i motivi diretti contro la decisione della commissione di ricorso stessa. Deve quindi essere dichiarato irricevibile un motivo vertente sulla violazione di una disposizione del regolamento da parte della decisione di un’unità dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) che si pronunci in primo grado.

(v. punti 59‑60)

5. Quando, nell’ambito di un ricorso proposto contro la decisione di un’unità dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) che si pronunci in primo grado, il ricorrente stesso ha prodotto taluni documenti dinanzi all’Ufficio e ha potuto quindi prendere posizione su di essi nonché sulla loro pertinenza, la commissione di ricorso non è tenuta a sentire il ricorrente in merito alla valutazione degli elementi di fatto sui quali essa ha scelto di fondare la propria decisione.

Infatti, la valutazione dei fatti rientra nell’atto decisionale e il diritto di essere sentiti vale per tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, ma non per la posizione finale che l’amministrazione intende adottare.

(v. punto 62)

6. Ai sensi dell’art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, «nel corso della procedura concernente impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita ai motivi addotti e alle richieste presentate dalle parti». Se è vero che la formulazione di tale disposizione, nella versione francese, non riguarda espressamente la produzione di prove ad opera delle parti, ne risulta tuttavia che incombe alle parti ugualmente l’onere di fornire le prove a sostegno delle proprie domande.

(v. punti 74, 76)

7. Ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che tale marchio è stato seriamente utilizzato oppure che vi sono legittime ragioni per la sua non utilizzazione. La presentazione di una tale istanza da parte del richiedente produce quindi l’effetto di accollare all’opponente l’onere della prova della seria utilizzazione (ovvero della sussistenza di legittime ragioni per la non utilizzazione) a pena del rigetto dell’opposizione. Perché tale effetto possa prodursi, l’istanza dev’essere proposta dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) espressamente e tempestivamente.

Ne consegue che la mancanza della prova dell’uso serio può essere sanzionata attraverso un rigetto dell’opposizione soltanto nel caso in cui una tale prova è stata richiesta, espressamente e in tempo utile, dal richiedente dinanzi all’Ufficio.

Quando tale istanza è stata presentata espressamente ed in tempo utile, e l’opponente non fornisce la prova che gli incombe, legittimamente l’Ufficio respinge la domanda di opposizione, quand’anche non vi sia contestazione, da parte del richiedente del marchio, degli elementi dedotti dall’opponente a sostegno dell’opposizione.

(v. punti 77‑79)