Poiché in Francia gli effetti della denominazione d’origine «bud» non sono stati definitivamente annullati, la commissione di ricorso doveva tener conto, ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, del diritto nazionale applicabile e della registrazione effettuata ai sensi dell’Accordo di Lisbona, senza poter rimettere in discussione il fatto che il diritto anteriore invocato costituiva una «denominazione d’origine».

Viola l’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) che abbia considerato, sulla base dell’annullamento, con sentenza di un giudice francese, degli effetti della denominazione d’origine BUD, registrata, per la birra, presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ai sensi dell’Accordo di Lisbona, che l’opposizione proposta avverso i segni figurativo e denominativo BUD, la cui registrazione è chiesta per prodotti rientranti nelle classi 16, 21, 25 e 32, rispettivamente 32, 33, 35, 38, 41 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, non potesse essere accolta sulla base di un diritto «presentato come una denominazione d’origine», ma che, di fatto, «non lo è», allorché tale sentenza è stata oggetto di appello con effetti sospensivi.

Conformemente al quinto ‘considerando’ del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce al diritto in materia di marchi degli Stati membri. Su tale base, il Tribunale ha dichiarato che la validità di un marchio nazionale non poteva essere messa in discussione nell’ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario.

Di conseguenza, il sistema istituito dal regolamento n. 40/94 presuppone che l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) prenda in considerazione l’esistenza di diritti anteriori protetti a livello nazionale. Infatti, l’art. 8, n. 1, in combinato disposto con l’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, prevede che il titolare di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale la cui portata non sia puramente locale, e avente effetto in uno Stato membro, possa opporsi, alle condizioni che quest’ultimo stabilisce, alla registrazione di un marchio comunitario. Per garantire tale protezione, l’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 si riferisce per l’appunto alla «legislazione dello Stato membro che disciplina» il diritto anteriore invocato.

Nei limiti in cui in uno Stato contraente dell’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’origine e la loro registrazione internazionale, gli effetti di una denominazione d’origine non siano stati definitivamente annullati, l’Ufficio deve tener conto, ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, del diritto nazionale applicabile e della registrazione effettuata ai sensi dell’Accordo di Lisbona, senza poter rimettere in discussione il fatto che il diritto anteriore invocato costituisca una «denominazione d’origine».

Se l’Ufficio nutre seri dubbi sulla qualificazione come «denominazione d’origine» del diritto anteriore, e quindi sulla tutela che ad esso si doveva accordare in forza del diritto nazionale invocato, proprio mentre tale questione costituisce oggetto di un procedimento giurisdizionale nello Stato contraente interessato, esso ha la possibilità, ai sensi della regola 20, n. 7, lett. c), del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, di sospendere la procedura di opposizione in attesa di una pronuncia definitiva al riguardo.

(v. punti 88-91)