Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 luglio 2012 – Jackson International / UAMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)

(causa T-60/10)

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo ROYAL SHAKESPEARE — Marchio comunitario denominativo anteriore RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY — Motivi relativi di nullità — Marchio notorio — Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di associazione — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti — Nesso tra i marchi — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 17-21, 25-27)

2. Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa — Esistenza di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Marchi denominativi ROYAL SHAKESPEARE e RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 5, e 53, § 1, a)] (v. punti 28-30, 34-37, 45-46, 58-64, 69-71)

3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti — Notorietà del marchio nello Stato membro o nella Comunità — Nozione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 33, 44)

4. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri — Rilevanza (v. punto 42)

5. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Nozione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 49-50)

6. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Prove che il titolare ha l’onere di produrre — Rischio futuro non ipotetico di indebito profitto o di pregiudizio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punto 54)

7. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 55-57)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 19 novembre 2009 (procedimento R 317/2009-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la The Royal Shakespeare Company e la Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl GmbH & Co. KG.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.