Secondo la giurisprudenza, l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea comporta che i tre pregiudizi ivi previsti, quando si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra i marchi anteriore e posteriore, a causa del quale il pubblico interessato associa questi marchi, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli. L’esistenza, per il pubblico di riferimento, di un simile nesso tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore è, dunque, un requisito, implicito, essenziale per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

In assenza di tale nesso nella mente del pubblico, l’uso del marchio posteriore non può trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o arrecare pregiudizio allo stesso.

Risulta, infine, dalla giurisprudenza che l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico di riferimento deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, tra i quali vi sono il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, la natura dei prodotti o servizi contrassegnati dai suddetti marchi, ivi compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato, il livello di notorietà del marchio anteriore, il grado di carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso e l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico.

Orbene, occorre rammentare che il livello di notorietà e il grado di carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso, dei marchi anteriori possono avere una notevole incidenza sulla valutazione dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto.

Infatti, secondo la giurisprudenza, taluni marchi possono avere acquisito una notorietà tale che si estende ben oltre il pubblico cui si rivolgono i prodotti o i servizi per i quali essi sono stati registrati. In tale eventualità, il pubblico cui si rivolgono i prodotti o i servizi per i quali è registrato il marchio posteriore potrebbe associare i marchi in conflitto l’uno all’altro anche ove detto pubblico sia completamente diverso dal pubblico di riferimento per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato il marchio anteriore.

Pertanto, qualora il pubblico cui si rivolgono i prodotti designati dal marchio anteriore e quello cui si rivolgono i prodotti designati dal marchio richiesto siano distinti, può essere necessario prendere in considerazione il livello di notorietà del marchio anteriore onde accertare se tale marchio sia noto non solamente al suo pubblico di riferimento.

Dunque, anche se non esiste un nesso diretto tra i prodotti designati dai marchi in conflitto, che sono dissimili, si può nondimeno procedere all’accertamento di un nesso con i marchi anteriori tenuto conto del livello di notorietà. Così, anche se i pubblici ai quali si rivolgono rispettivamente i prodotti designati da ognuno dei marchi in conflitto non coincidono, i prodotti interessati essendo diversi, non si può escludere che possa essere dimostrata un’associazione tra i marchi in conflitto, tenuto conto anche dell’elevata somiglianza degli stessi.

(v. punti 22‑24, 86‑89)