Causa C-363/99

Koninklijke KPN Nederland NV

contro

Benelux-Merkenbureau

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te ‘s‑Gravenhage)

«Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 3, n. 1 — Impedimenti alla registrazione — Considerazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti — Divieto di registrazione di un marchio per determinati prodotti o servizi a condizione che essi non presentino una certa caratteristica — Vocabolo composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi interessati»

Massime della sentenza

1. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Registrazione di un nuovo marchio — Esame del segno da parte dell’autorità competente — Considerazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti

(Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 3)

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Registrazione di un nuovo marchio — Esame del segno da parte dell’autorità competente — Registrazione in un altro Stato membro di un marchio simile per prodotti o servizi simili — Ininfluenza

(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 3)

3. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diniego di registrazione o nullità — Marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche dei prodotti o servizi — Esistenza di altri segni o indicazioni più usuali per designare le stesse caratteristiche — Numero di concorrenti che possono aver interesse a utilizzare gli stessi segni o le stesse indicazioni — Ininfluenza — Registrazione che si estende, in un regime di coesistenza di più lingue, alle traduzioni di un marchio denominativo — Verifica da parte dell’autorità competente delle traduzioni

[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 3, n. 1, lett c)]

4. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diniego di registrazione o nullità — Mancanza di carattere distintivo — Marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Rapporto tra le disposizioni dell’art. 3, n. 1, lett. b), e dell’art. 3, n. 1, lett. c)

[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 3, n. 1, lett. b) e c)]

5. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diniego di registrazione o nullità — Marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Nozione — Marchio denominativo composto di elementi descrittivi di caratteristiche dei prodotti o servizi interessati — Inclusione in mancanza di carattere insolito della combinazione

[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 3, n. 1, lett. c)]

6. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Registrazione di un nuovo marchio — Esame del segno da parte dell’autorità competente — Registrazione per determinati prodotti o servizi a condizione che non presentino una certa caratteristica — Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 89/104)

7. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Registrazione di un nuovo marchio — Esame del segno da parte dell’autorità competente — Diniego di registrazione limitato a marchi «manifestamente inammissibili» — Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 3)

1. L’art. 3 della prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che un’autorità competente in materia di registrazione dei marchi deve prendere in considerazione, oltre al marchio così come depositato, tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

Tale autorità deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti prima di adottare una decisione definitiva su una domanda di registrazione di un marchio. Se si tratta di un giudice chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro una decisione presa in relazione a una domanda di registrazione di un marchio, esso deve prendere in considerazione anche tutti i fatti e le circostanze pertinenti nei limiti dell’esercizio delle sue competenze, come definite dalla normativa nazionale applicabile.

(v. punto 37, dispositivo 1)

2. Il fatto che un marchio sia stato registrato in uno Stato membro per determinati prodotti o servizi non ha alcuna incidenza sull’esame, ad opera dell’autorità competente in materia di registrazione dei marchi in un altro Stato membro, di una domanda di registrazione di un marchio simile per prodotti o servizi simili a quelli per i quali il primo marchio è stato registrato.

(v. punto 44, dispositivo 2)

3. L’art. 3, n. 1, lett. c), della prima direttiva 89/104 sui marchi osta alla registrazione di un marchio composto esclusivamente di segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione, anche qualora esistano segni o indicazioni più usuali per designare le stesse caratteristiche, a prescindere dal numero di concorrenti che possono avere interesse ad utilizzare i segni o le indicazioni di cui il marchio è composto.

Qualora la normativa nazionale applicabile preveda che il diritto esclusivo conferito dalla registrazione, ad opera di un’autorità competente in una zona in cui coesistono diverse lingue ufficialmente riconosciute, di un marchio denominativo redatto in una di tali lingue si estenda ipso iure alle traduzioni nelle altre lingue, la detta autorità deve verificare, per ciascuna di tali traduzioni, che essa non sia composta esclusivamente di segni o di indicazioni che in commercio possono servire a designare caratteristiche di tali prodotti o servizi.

(v. punto 61, dispositivo 3)

4. L’art. 3, n. 1, della prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che un marchio che è descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ma non delle caratteristiche di altri prodotti o servizi, ai sensi della lett. c) di tale disposizione, non può essere considerato come dotato necessariamente di carattere distintivo in relazione a questi altri prodotti o servizi, ai sensi della lett. b) della citata disposizione.

E’ indifferente che un marchio sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, ai fini della valutazione del carattere distintivo dello stesso marchio in relazione ad altri prodotti o servizi, ai sensi della lett. b) dello stesso numero.

(v. punto 79, dispositivo 4)

5. L’art. 3, n. 1, lett. c), della prima direttiva 89/104 sui marchi dev’essere interpretato nel senso che un marchio costituito da una parola composta di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi della detta disposizione, a meno che non vi sia uno scarto sensibile tra la parola e la semplice somma degli elementi che la compongono, il che presuppone, da un lato, che, a causa del carattere insolito della combinazione per detti prodotti o servizi, la parola crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che la compongono, così da prevalere sulla somma di tali elementi, e, dall’altro, che la parola sia entrata nel linguaggio corrente e vi abbia acquisito un significato suo proprio, al punto da essere ormai autonoma rispetto agli elementi che la compongono. In quest’ultimo caso, si deve quindi verificare se la parola che ha acquisito un significato proprio non sia essa stessa descrittiva ai sensi della stessa norma.

Al fine di valutare se tale marchio rientri nella sfera di applicazione dell’impedimento alla registrazione di cui all’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104, è indifferente che esistano o meno sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione ovvero che le caratteristiche dei prodotti o servizi che possono essere descritte siano essenziali o accessorie sul piano commerciale.

(v. punto 104, dispositivo 5)

6. La prima direttiva 89/104 sui marchi osta a che un’autorità competente in materia di registrazione dei marchi registri un marchio per determinati prodotti o determinati servizi a condizione che essi non presentino una certa caratteristica.

(v. punto 117, dispositivo 6)

7. L’art. 3 della prima direttiva 89/104 sui marchi osta alla pratica di un’autorità competente in materia di registrazione dei marchi volta unicamente a rifiutare la registrazione di marchi «manifestamente inammissibili».

(v. punto 126, dispositivo 7)