CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 26 giugno 2019 ( 1 )

Cause riunite da C‑155/18 P a C‑158/18 P

Tulliallan Burlington Ltd

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchi denominativi e marchi figurativi contenenti l’elemento verbale “BURLINGTON” – Marchi denominativi nazionali anteriori BURLINGTON e BURLINGTON ARCADE – Marchi dell’Unione europea e nazionali figurativi anteriori BURLINGTON ARCADE – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o pregiudizio recato agli stessi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Rischio di confusione»

1. La ricorrente nel presente procedimento, la Tulliallan Burlington Ltd (in prosieguo: la «Tulliallan») è proprietaria di una galleria commerciale di alta gamma nel centro di Londra. I vari negozi e boutique di tale galleria sono specializzati nella vendita di prodotti di lusso quali gioielli, articoli di pelletteria, abbigliamento e profumi. Essa è titolare, nel Regno Unito, dei marchi denominativi BURLINGTON ( 2 ) e BURLINGTON ARCADE ( 3 ) e di un marchio figurativo contenente i termini «Burlington Arcade» ( 4 ). La Tulliallan è anche il titolare registrato di un marchio dell’Unione europea figurativo contenente i termini «Burlington Arcade» ( 5 ).

2. La Tulliallan si oppone alla domanda, presentata da una società tedesca, la Burlington Fashion GmbH (in prosieguo: la «BF»), diretta alla registrazione di tre marchi distinti dell’Unione europea figurativi che utilizzano il termine «Burlington» e il marchio dell’Unione europea denominativo BURLINGTON ( 6 ). Qualora le siano accordati, la BF propone di utilizzare questi marchi per la vendita, tra l’altro, di saponi, gioielli e borse in pelle. Essa sostiene che l’uso dei quattro marchi dell’Unione europea, tutti contenenti il termine «Burlington», rischia, tra l’altro, di creare confusione nella mente del pubblico di riferimento e di diluire la notorietà dei suoi marchi anteriori ai fini sia dell’articolo 8, paragrafo 1, sia dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea ( 7 ). Sono queste le principali questioni che sorgono ora nei presenti ricorsi avverso le sentenze del Tribunale ( 8 ). Prima di passare all’esame di tali questioni, è tuttavia necessario esporre il contesto normativo, l’iter piuttosto complesso di tali procedimenti e descrivere i fatti di causa in modo più dettagliato.

I. Contesto normativo

3. L’articolo 8, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 207/2009 è formulato nel modo seguente: «1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: (…) b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. (…) 5. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

II. Fatti

4. Il 12 novembre 2009 la BF ha presentato una domanda di protezione nell’Unione europea della registrazione internazionale n. 1017273 presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). La registrazione per la quale è stata richiesta la tutela riguarda il seguente il marchio figurativo:

5. Il 13 agosto 2009, la BF ha presentato una domanda di protezione nell’Unione europea della registrazione internazionale n. 1007952 presso l’EUIPO. La registrazione per la quale è stata richiesta la tutela riguarda il seguente marchio figurativo:

6. Il 20 novembre 2008 la BF ha presentato una domanda di protezione nell’Unione europea della registrazione internazionale n. 982021 presso l’EUIPO. La registrazione per la quale è stata richiesta la tutela riguarda il seguente marchio figurativo:

7. Il 20 novembre 2008 la BF ha presentato una domanda di protezione nell’Unione europea della registrazione internazionale n. 982020 presso l’EUIPO. La registrazione per la quale è stata richiesta la tutela è il marchio denominativo BURLINGTON. I quattro marchi in questione sono di seguito indicati come i «marchi controversi».

8. I prodotti per i quali è stata chiesta la tutela appartengono alle classi 3, 14, 18 e 25 e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione: Classe 3: «Saponi, saponi per fibre tessili, prodotti di profumeria, oli essenziali, prodotti per la pulizia, la cura e il miglioramento della pelle, del cuoio capelluto e dei capelli, toiletteria, compresa in detta classe, deodoranti personali, prodotti prebarba e lozioni dopobarba»; Classe 14: «Articoli di bigiotteria, orologi da polso»; Classe 18: «Pelle e finta pelle, ossia valigie, borse (incluse in tale classe), piccoli articoli in pelle (inclusi in tale classe), segnatamente borsellini, portafogli, astucci portachiavi; parapioggia e parasole»; Classe 25: «Scarpe, abbigliamento, cappelleria, cinture».

9. Il 12 agosto 2009, il 17 maggio 2010 e il 16 agosto 2010 la Tulliallan ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, contro la registrazione dei marchi controversi per i prodotti rientranti nelle classi 3, 14 e 18.

10. L’opposizione si basava, in particolare, sui marchi e sui diritti anteriori seguenti: – il marchio denominativo BURLINGTON, registrato nel Regno Unito con il numero 2314342 il 5 dicembre 2003 e regolarmente rinnovato il 29 ottobre 2012, che designa i servizi rientranti nelle classi 35 e 36 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente: – Classe 35: «Noleggio e leasing di spazi pubblicitari; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi commerciali; servizi pubblicitari e promozionali e relativi servizi di informazione; raccolta, a beneficio di terzi di una varietà di prodotti, in modo da consentire ai clienti di vederli e acquistarli agevolmente in vari punti di vendita al dettaglio di prodotti generici»; – Classe 36: «Affitto di negozi e uffici; leasing o gestione di immobili; leasing di edifici o di spazi all’interno di edifici; amministrazione di immobili; servizi di informazione riguardanti la locazione di negozi e di uffici; servizi immobiliari; investimento di fondi, fondi comuni d’investimento»; – il marchio denominativo BURLINGTON ARCADE, registrato nel Regno Unito con il numero 2314343 il 7 novembre 2003 e regolarmente rinnovato il 29 ottobre 2012, che designa i servizi rientranti nelle classi 35, 36 e 41 e corrispondenti, per quest’ultima classe, alla descrizione seguente: «Servizi di intrattenimento; organizzazione di concorsi; organizzazione di spettacoli; fornitura di informazioni in materia di attività ricreativa; spettacoli dal vivo; fornitura di impianti sportivi; offerta di musica e di intrattenimento dal vivo; fornitura di strutture e impianti per esibizioni di gruppi musicali dal vivo; intrattenimento dal vivo; musica dal vivo, esibizioni musicali dal vivo; organizzazione di spettacoli dal vivo»: – il marchio figurativo registrato nel Regno Unito con il numero 2330341 il 7 novembre 2003 e regolarmente rinnovato il 25 aprile 2013, che designa i servizi compresi nelle classi 35, 36 e 41, come di seguito riprodotto: – il marchio dell’Unione europea figurativo registrato con il numero 3618857 il 16 ottobre 2006 e limitato, a seguito del procedimento di annullamento n. 8715 C, ai servizi rientranti delle classi 35, 36 e 41 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente: «Servizi di pubblicità e promozione delle vendite e relativo servizio di informazione; raccolta, a beneficio di terzi, di prodotti diversi in modo da consentire ai clienti d’esaminare e acquistare comodamente tali prodotti da una gamma di negozi [di vendita al dettaglio] di prodotti vari» (classe 35); «Affitto di negozi; affitto o gestione d’immobili; affitto di spazi tra o all’interno d’edifici; gestione di beni immobiliari; servizi di informazioni in materia d’affitto di negozi» (classe 36); «Servizi di intrattenimento; intrattenimento dal vivo» (classe 41), come di seguito riprodotto:

11. Gli impedimenti invocati a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 207/2009.

12. Il 10 luglio 2013, l’8 ottobre 2013, l’8 novembre 2013 e il 22 novembre 2013 la divisione di opposizione, dopo aver esaminato l’opposizione della ricorrente sulla base del marchio dell’Unione europea figurativo registrato con il numero 3618857, ha accolto tale opposizione per i prodotti compresi nelle classi 3, 14 e 18, condannando, di conseguenza, la BF alle spese.

13. Il 20 agosto 2013, il 3 dicembre 2013, l’11 dicembre 2013 e il 2 gennaio 2014, la BF ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso le decisioni della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

14. Con le decisioni impugnate, la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha annullato le decisioni della divisione di opposizione, condannando la Tulliallan a sopportare le spese dei procedimenti di opposizione e di ricorso.

15. Nelle decisioni impugnate la commissione di ricorso ha concluso: – in primo luogo, che quanto all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la notorietà dei marchi anteriori era stata dimostrata nel territorio di riferimento per i servizi rientranti nelle classi 35 e 36, ad eccezione, tuttavia, del servizio di «raccolta, a beneficio di terzi, di prodotti diversi in modo da consentire ai clienti di (…) acquistare comodamente tali prodotti da una gamma di negozi [di vendita al dettaglio] di prodotti vari», compreso nella classe 35; – in secondo luogo, quanto all’impedimento di cui all’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che la ricorrente (la Tulliallan) non avesse dimostrato, nel caso di specie, la sussistenza delle condizioni necessarie per accertare la riproduzione ingannevole e il pregiudizio nei confronti del pubblico di riferimento; – in terzo luogo, per quanto riguarda l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, essa ha ritenuto, in sostanza, che i prodotti e i servizi in questione fossero diversi e che fosse escluso ogni rischio di confusione, a prescindere, peraltro, dalla somiglianza dei marchi interessati.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

16. Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2016, la Tulliallan ha proposto quattro ricorsi di annullamento, iscritti a ruolo con i numeri T‑120/16, T‑121/16, T‑122/16 e T‑123/16, avverso le decisioni controverse.

17. A sostegno dei propri ricorsi di annullamento, la Tulliallan ha dedotto tre motivi. Il primo motivo verteva, in sostanza, su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, su un vizio di procedura e su una violazione di norme procedurali, il secondo motivo verteva su una violazione dell’obbligo di motivazione, su una violazione del diritto di essere ascoltati nonché su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento, e il terzo motivo verteva su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

18. Nelle sentenze impugnate, che hanno dispositivi e motivazioni identici, il Tribunale ha respinto i tre motivi dedotti dalla Tulliallan.

19. Riguardo al primo motivo, al punto 28 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha osservato che la commissione di ricorso ha ritenuto che, quanto al servizio di vendita al dettaglio rientrante nella classe 35, la notorietà dei marchi anteriori della Tulliallan non fosse stata dimostrata. Il Tribunale ha dichiarato, tuttavia, che la conclusione della commissione di ricorso non poteva essere condivisa.

20. Secondo il Tribunale, la sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), non consente di affermare che le gallerie commerciali o i centri commerciali sono, per definizione, esclusi dall’ambito di applicazione della nozione di servizio di vendita al dettaglio definito nella classe 35. Il Tribunale ha considerato che il punto 34 della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), osta alla tesi sostenuta dall’EUIPO secondo cui i servizi di una galleria commerciale sarebbero essenzialmente limitati a servizi di locazione e di gestione immobiliare e che, di conseguenza, i clienti ai quali tali servizi sono destinati sarebbero principalmente le persone interessate a prendere in locazione i negozi e gli uffici che si trovano in una galleria del genere. Il Tribunale ha affermato che, alla luce della formulazione della classe 35, la nozione di servizio di vendita al dettaglio, come interpretata dalla Corte al punto 34 della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), comprende anche i servizi di vendita forniti da una galleria commerciale ( 9 ). Il Tribunale ha quindi constatato che l’interpretazione restrittiva della nozione di vendita al dettaglio utilizzata dalla commissione di ricorso non era corretta e che la Tulliallan poteva, di conseguenza, avvalersi della tutela della notorietà del marchio anteriore per i servizi rientranti nella classe 35.

21. Il Tribunale ha rilevato, al punto 43 delle sentenze impugnate, che, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la Tulliallan non aveva fornito dinanzi alla commissione di ricorso o dinanzi al Tribunale elementi coerenti che consentissero di affermare che l’uso del marchio richiesto traeva indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori. Il Tribunale ha altresì constatato che nonostante il fatto che la Tulliallan abbia evidenziato il carattere «quasi unico» dei suoi marchi anteriori così come la loro notorietà «significativa ed esclusiva», la stessa non aveva fornito elementi specifici che potessero dimostrare che l’uso dei marchi controversi avrebbe ridotto l’attrattiva dei marchi anteriori ( 10 ).

22. Al punto 45 delle sentenze impugnate il Tribunale ha rilevato che il «fatto che un altro soggetto economico possa essere autorizzato a utilizzare un marchio che comprende il termine “burlington” per prodotti simili a quelli in vendita nella galleria londinese della ricorrente, non è tale da infirmare, da solo, agli occhi del consumatore medio, l’attrattiva commerciale di tale luogo. Come precisato peraltro dalla Corte nella [sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425)], infatti, una tale caratteristica è strettamente collegata alle “diverse prestazioni” commerciali realizzate dai locatari dei negozi che si trovano nella suddetta galleria e non esclusivamente al nome di quest’ultima, che, per di più, corrisponde, come correttamente evidenziato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, ai nomi di altri luoghi parimenti molto conosciuti che si trovano in prossimità di tale galleria, quali i Burlington Gardens o la Burlington House».

23. Il Tribunale ha dichiarato, per quanto riguarda il vizio di procedura da cui sarebbero affette le decisioni impugnate, che le osservazioni della Tulliallan sono state prese in considerazione dagli organi competenti dell’EUIPO e devono essere, quindi, respinte in quanto infondate.

24. Per quanto riguarda il secondo motivo, il Tribunale ha respinto l’affermazione della Tulliallan secondo cui la commissione di ricorso non forniva alcuna motivazione quanto al rigetto del suo argomento vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Inoltre, il Tribunale ha constatato che, nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, la Tulliallan, in qualità di opponente, pur invocando la violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, non ha fornito elementi di fatto o di diritto necessari per dimostrare che i requisiti relativi all’applicazione di tale disposizione fossero debitamente soddisfatti. Il Tribunale ha anche rilevato che, dinanzi alla commissione di ricorso, la Tulliwan ha semplicemente affermato che «manteneva gli argomenti [presentati dinanzi alla divisione di opposizione]», senza provare ulteriormente, in fatto o diritto, detti argomenti. Il Tribunale ha considerato, al punto 62 delle sentenze impugnate, che la commissione di ricorso era legittimata a ritenere che la Tulliallan non avesse dimostrato che le condizioni per fondare l’azione per abuso di denominazione fossero debitamente soddisfatte e ha pertanto respinto il secondo motivo.

25. Quanto al terzo motivo riguardante il rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto che i servizi della Tulliallan e i prodotti contrassegnati dai marchi richiesti fossero dissimili. In particolare, il Tribunale ha rilevato, per quanto riguarda il servizio di vendita al dettaglio rientrante nella classe 35, che, alla luce, tra l’altro, del punto 50 della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), era necessario indicare con precisione i prodotti offerti in vendita. Secondo il Tribunale, la mancanza di qualsiasi indicazione precisa dei prodotti che possono essere venduti in diversi negozi che compongono una galleria commerciale come la Burlington Arcade impedisce qualsiasi associazione tra tali negozi e i prodotti contraddistinti dai marchi richiesti, atteso che la definizione fornita dalla Tulliallan, nel caso di specie, relativa ai «prodotti di lusso» non è sufficiente per determinare di quali prodotti si tratta. In mancanza di siffatta determinazione, il Tribunale ha dichiarato che non è possibile stabilire alcuna somiglianza o complementarità tra i servizi oggetto del marchio anteriore e i prodotti oggetto del marchio richiesto. Il Tribunale ha respinto l’argomento della Tulliallan secondo cui, per i servizi delle gallerie commerciali, non è necessario specificare i prodotti interessati, in quanto, alla luce della formulazione della classe 35, la nozione di servizio di vendita al dettaglio, come interpretata dalla Corte al punto 34 della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), comprende anche i servizi di vendita forniti da una galleria commerciale. Il Tribunale ha quindi constatato che, poiché uno dei requisiti necessari previsti dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non era soddisfatto, il terzo motivo doveva essere respinto, al pari del ricorso nel suo complesso.

A. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

26. Con le sue impugnazioni, la Tulliallan chiede che la Corte voglia: – annullare le sentenze impugnate; – annullare le decisioni controverse o, in subordine, rinviare le cause al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte; – condannare l’EUIPO e la BF alle spese.

27. La BF chiede che la Corte voglia: – respingere le impugnazioni; – condannare la Tulliallan a pagare le spese sostenute dalla BF in relazione al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale, nonché le spese sostenute dalla stessa in relazione al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

28. L’EUIPO chiede che la Corte voglia: – annullare le sentenze impugnate per la parte in cui hanno respinto le domande della Tulliallan in base all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e i tre marchi anteriori del Regno Unito n. 2314342, n. 2314343 e n. 2330341; – respingere le impugnazioni quanto al resto; – compensare le spese.

29. Con decisione del presidente della Corte del 12 giugno 2018, le cause C‑155/18 P, C‑156/18 P, C‑157/18 P e C‑158/18 P sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento nonché della sentenza.

30. Hanno presentato osservazioni scritte la Tulliallan, la BF e l’EUIPO. La Tulliallan, la BF e l’EUIPO sono comparse all’udienza dinanzi alla Corte il 10 aprile 2019.

IV. Sulle impugnazioni

31. A sostegno delle sue impugnazioni la Tulliallan deduce tre motivi, il primo vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il secondo vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento e il terzo vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

32. Come richiesto dalla Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sul primo e sul terzo motivo dedotti nelle impugnazioni.

A. Primo motivo

33. Il primo motivo dedotto dalla Tulliallan è suddiviso sostanzialmente in due parti. La Tulliallan sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e, in secondo luogo, che le sentenze impugnate sono affette da un vizio di procedura.

1. Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009

a) Argomenti delle parti

34. La Tulliallan osserva che il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 27 a 35 delle sentenze impugnate, che la commissione di ricorso aveva constatato erroneamente che i servizi di una galleria commerciale erano esclusi dall’ambito dei servizi di vendita al dettaglio rientranti nella classe 35 ( 11 ). Essa ritiene che il Tribunale abbia stabilito correttamente che la notorietà dei suoi marchi anteriori per la fornitura di servizi della galleria commerciale non era limitata a una categoria ristretta di venditori al dettaglio che cercavano spazi all’interno della galleria, ma era estesa agli acquirenti dei prodotti venduti, in definitiva, da tali rivenditori. La Tulliallan osserva, tuttavia, che il Tribunale ha commesso un errore nel qualificare la notorietà dei suoi marchi anteriori quando ha concluso, al punto 34 delle sentenze impugnate, che tale notorietà per i servizi della galleria commerciale rientrava nel significato di «servizi di vendita al dettaglio» ai fini della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425).

35. La Tulliallan ritiene che sia fondamentale, nel caso di specie, che la Corte valuti il fatto che le prove della notorietà che essa ha presentato dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale hanno dimostrato con chiarezza che essa possiede una notorietà particolarmente forte come galleria di alta gamma, specializzata nella vendita di prodotti di lusso quali gioielli, articoli di pelletteria e profumi. Inoltre, secondo la Tulliallan, le prove presentate dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale hanno chiarito che i marchi anteriori erano «quasi unici».

36. Avendo precedentemente riconosciuto la notorietà dei marchi anteriori ( 12 ), e alla luce delle prove sulla portata di tale notorietà, la Tulliallan ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto constatare, in base a una valutazione complessiva che tenga conto dei fattori indicati nella sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, punto 42), che il pubblico di riferimento avrebbe effettuato un collegamento tra i marchi anteriori e i marchi controversi.

37. Secondo la Tulliallan, diversamente dai servizi di gestione immobiliare, i servizi delle gallerie commerciali necessitano dell’interazione con i consumatori finali dei prodotti venduti nei negozi e della loro individuazione: le attività del fornitore di servizi della galleria e i negozi che si trovano in tale galleria sono intrinsecamente collegati. Essa afferma che una galleria prestigiosa come la Burlington Arcade di proprietà della Tulliallan è in grado di attrarre canoni di locazione elevati riunendo i venditori al dettaglio che forniscono le giuste tipologie di prodotti di lusso e fornendo a tali rivenditori l’assistenza che attrae i clienti nella galleria. Pertanto, è evidente che un rivenditore e i suoi prodotti ottengono prestigio dall’associazione alla Burlington Arcade, e il consumatore medio, per contro, associa naturalmente i marchi anteriori relativi a «Burlington» alla fornitura di tali prodotti di lusso, in particolare prodotti quali gioielli, prodotti in pelle e profumi grazie ai quali, in base alle prove, la Burlington Arcade gode di una particolare notorietà.

38. La Tulliallan ritiene che l’unica conclusione possibile per il Tribunale, date le proprie considerazioni circa la notorietà (e, appunto, le prove sulla notorietà dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale), fosse quella che il consumatore medio avrebbe effettuato un collegamento tra i marchi anteriori e i marchi controversi. Tuttavia, il Tribunale non ha effettuato alcuna constatazione in merito a un collegamento, procedendo invece all’esame del pregiudizio arrecato al carattere distintivo e dell’indebito vantaggio.

39. Sulla questione della diluizione e dell’indebito vantaggio, la Tulliallan ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore ai punti da 36 a 44 delle sentenze impugnate, nel constatare che essa non aveva fornito le prove necessarie per dimostrare la diluizione o l’indebito vantaggio.

40. La Tulliallan sostiene che il titolare di un marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Ciò che viene richiesto al titolare del marchio anteriore è di dimostrare l’esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro ( 13 ). Essa ritiene che il Tribunale abbia fissato il livello della prova a una soglia più elevata di quella richiesta dalla giurisprudenza.

41. In primo luogo, il Tribunale ha effettivamente constatato, al punto 45 delle sentenze impugnate, che l’uso da parte di terzi del termine «Burlington» per prodotti simili a quelli offerti in vendita nella Burlington Arcade di proprietà della Tulliallan non sarebbe mai in grado di arrecare pregiudizio al carattere distintivo dei marchi anteriori in quanto «l’attrattiva commerciale» della galleria è associata anche ai locatari dei negozi che si trovano in detta galleria. La Tulliallan ritiene che ciò non sia conforme alla pronuncia resa nella sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), sul pregiudizio arrecato al carattere distintivo dei marchi anteriori. A tal proposito, la Tulliallan sostiene che la notorietà dei marchi dei negozi presenti nella galleria non è rilevante ai fini della questione in esame e il Tribunale non avrebbe dovuto tenerne conto.

42. In secondo luogo, il Tribunale non ha preso in considerazione le prove pertinenti presentate dinanzi ad esso e dinanzi alla commissione di ricorso, che sarebbero state sufficienti per soddisfare le condizioni stabilite dalla Corte nelle sentenze del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, punti 76 e 77) e del 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/UAMI (C‑383/12 P, EU:C:2013:741, punto 44).

43. Secondo la Tulliallan, i servizi delle gallerie commerciali rientranti nell’indicazione «raccolta», oggetto dei marchi anteriori, sono simili, in realtà, ai prodotti venduti dai venditori al dettaglio riuniti in tali gallerie per effetto dello stretto collegamento economico tra i servizi del fornitore di servizi della galleria e i prodotti venduti nella galleria. Inoltre, a causa dell’ampia notorietà dei marchi anteriori in relazione alla fornitura di prodotti di lusso, in particolare gioielli, prodotti in pelle e profumi, il consumatore medio, nella fattispecie, percepirebbe che tali prodotti forniti da terzi sono stati forniti dalla Tulliallan o dietro sua autorizzazione. Tale circostanza diluirebbe inevitabilmente i marchi anteriori, in quanto ridurrebbe il carattere esclusivo della Burlington Arcade nella mente del consumatore medio e, invero, nella cerchia più ristretta dei clienti «al dettaglio», effettivi e potenziali, della Tulliallan. La Tulliallan ritiene che i marchi anteriori e i marchi controversi siano simili al punto da poter essere confusi e, in tali casi, per analogia con la conclusione raggiunta al punto 57 della sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), in cui si parla di un «nesso», la constatazione di un «indebito vantaggio» dovrebbe derivare necessariamente dall’accertamento di una somiglianza che provoca confusione.

44. La BF e l’EUIPO ritengono che il presente motivo debba essere respinto.

b) Analisi

45. L’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 stabilisce che «[i]n seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore (…), la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

46. L’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 è subordinata al soddisfacimento di tre condizioni cumulative ( 14 ). In primo luogo, i segni in questione devono essere identici o simili. In secondo luogo, il marchio anteriore citato a sostegno dell’opposizione deve essere dotato di notorietà. Infine, deve sussistere il rischio che colui che utilizzi, senza un giusto motivo, il segno per il quale è chiesta la registrazione come marchio possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi ( 15 ).

47. Per quanto riguarda la prima condizione, mentre l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra i segni in questione atta a generare, nella mente del pubblico di riferimento, un rischio di confusione tra gli stessi, la sussistenza di un siffatto rischio non è, invece, richiesta come condizione per l’applicazione del paragrafo 5 del medesimo articolo. A tal riguardo, nella sentenza del 10 dicembre 2015, El Corte Inglés/UAMI (C‑603/14 P, EU:C:2015:807, punto 42), la Corte ha dichiarato che l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 si limita a richiedere che la somiglianza esistente sia atta a portare il pubblico interessato non già a confondere i segni in conflitto, ma ad operare un ravvicinamento tra loro, vale a dire a stabilire un nesso tra gli stessi.

48. La Tulliallan ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore omettendo di constatare che il pubblico di riferimento avrebbe effettuato un collegamento tra i marchi anteriori e i marchi controversi.

49. A mio avviso, è corretta l’affermazione della Tulliallan secondo la quale il Tribunale non ha esaminato se il pubblico di riferimento stabilisca un collegamento tra i segni in conflitto. Infatti, dopo aver rilevato che la notorietà dei marchi anteriori non era contestata ( 16 ) e che la Tulliallan poteva avvalersi della tutela della notorietà del marchio anteriore per i servizi rientranti nella classe 35 ( 17 ), compresi i servizi di vendita forniti da una galleria commerciale ( 18 ), il Tribunale si è limitato a richiamare la giurisprudenza sul requisito di tale nesso, ha affermato che la commissione di ricorso aveva ritenuto, nelle decisioni impugnate, che non vi fosse alcun nesso tra i marchi in conflitto ( 19 ) e ha provveduto a esaminare se l’uso dei marchi richiesti traesse indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o recasse pregiudizio agli stessi.

50. Mentre concordo con l’affermazione della Tulliallan secondo la quale il Tribunale ha omesso completamente di pronunciarsi ( 20 ) sulla questione dell’esistenza di un nesso, dato che la determinazione di un nesso tra i segni in conflitto è semplicemente la prima delle tre condizioni cumulative che devono essere soddisfatte ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la mancanza di siffatto esame non è, di per sé, sufficiente per concludere che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, purché una delle altre due condizioni non sia soddisfatta ( 21 ). Poiché la seconda delle tre condizioni cumulative, riguardante la notorietà dei marchi anteriori era ritenuta soddisfatta ( 22 ), è pertanto necessario esaminare l’affermazione della Tulliallan secondo la quale il Tribunale è incorso in un errore ai punti da 36 a 45 delle sentenze impugnate nel constatare che essa non aveva fornito la prova necessaria per dimostrare che l’uso del marchio richiesto trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o recherebbe pregiudizio agli stessi ( 23 ).

51. Per quanto riguarda il livello della prova in relazione all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, secondo una costante giurisprudenza, per poter beneficiare della tutela instaurata da tale disposizione, il titolare del marchio anteriore non è tenuto, a tal fine, a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio. Il titolare del marchio anteriore deve tuttavia dimostrare l’esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro ( 24 ).

52. A mio avviso, non ritengo che la Tulliallan abbia dimostrato che al punto 44 delle sentenze impugnate il Tribunale abbia richiesto la prova dell’esistenza di una violazione effettiva e attuale dei marchi anteriori. Emerge chiaramente da un riferimento specifico ai criteri stabiliti al punto 43 della sentenza del 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/UAMI (C‑383/12 P, EU:C:2013:741), contenuto nel punto 44 delle sentenze impugnate, che il Tribunale richiedeva semplicemente la prova di un grave rischio di violazione ( 25 ).

53. Riguardo alla questione se il Tribunale abbia omesso di prendere in considerazione e di analizzare correttamente le prove dinanzi ad esso presentate, concernenti la violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, si deve ricordare che detto tribunale ha rilevato al punto 27 delle sentenze impugnate che i marchi anteriori della Tulliallan, che designano i servizi rientranti nelle classi 35 e 36, sono conosciuti da una parte significativa del pubblico del mercato di riferimento quale nome di una galleria commerciale molto rinomata nel Regno Unito, situata nel centro di Londra e che riunisce al suo interno negozi di lusso. La questione che si poneva, tuttavia, era se detta notorietà corrispondesse ai servizi rientranti nella classe 35 per i quali i marchi anteriori erano registrati, di modo che la Tulliallan potesse beneficiare della tutela della notorietà in questione.

54. Il Tribunale ha constatato, al punto 34 delle sentenze impugnate, che la nozione di servizio di vendita al dettaglio, come interpretata dalla Corte nella sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), comprende anche i servizi di vendita forniti da una galleria commerciale come i servizi di vendita della Tulliallan forniti dai locatari della galleria ( 26 ) Entro tali limiti la Tulliallan è legittimata ad affermare che l’uso dei marchi richiesti avrebbe potuto trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o che avrebbe potuto arrecare loro pregiudizio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

55. Come ha correttamente rilevato il Tribunale al punto 39 delle sentenze impugnate, è nondimeno necessario che il titolare del marchio anteriore o dei marchi anteriori possa dimostrare che la relativa violazione è prevedibile. Proprio come nel caso della questione dell’esistenza di un «nesso» tra i marchi di cui trattasi, il rischio di violazione deve essere inoltre valutato globalmente ( 27 ), comprendendo i fattori indicati nella sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, punto 42) ( 28 ).

56. Tra tali fattori sono compresi il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, la natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato, il livello di notorietà del marchio anteriore, la distintività, intrinseca o acquisita grazie all’uso, del marchio anteriore e l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico ( 29 ).

57. Si potrebbe osservare, tuttavia, che nella sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), il termine in questione era una parola inventata che era strettamente associata, nella mente del pubblico, alla ricorrente in tale procedimento, vale a dire la Intel Corporation Inc., nonché ai computer e ai prodotti e servizi collegati ai computer dalla stessa forniti. Per contro, il termine «Burlington» non è, tutto sommato, una parola inusuale nella lingua inglese, ed è presente in diverse denominazioni di tipo geografico e, appunto, commerciale in diversi paesi anglofoni ( 30 ). Pertanto, il termine «Burlington» compare nel nome di varie città e comuni sia negli Stati Uniti che in Canada. Burlington Road è una via molto conosciuta che si trova nelle vicinanze del centro di Dublino e, naturalmente, il termine «Burlington» compare all’interno dei nomi di altri luoghi ben noti ubicati nei pressi della galleria Tulliallan a Londra come Burlington Gardens e Burlington House ( 31 ).

58. Si può tuttavia riconoscere che il termine «Burlington» è una parola sufficientemente insolita, tale da richiamare un possibile collegamento, nella mente del pubblico di riferimento, tra il marchio anteriore (o i marchi anteriori) e il marchio richiesto (o i marchi richiesti), anche se tale categoria di persone non è – o almeno potrebbe non essere – indotta in confusione ( 32 ).

59. Tuttavia, come osservato dalla Corte nella sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, punti da 69 a 71) e come ho già rilevato al paragrafo 50 delle presenti conclusioni, l’esistenza di tale nesso non è di per sé sufficiente per dimostrare il rischio che l’uso attuale o futuro del marchio posteriore possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio allo stesso. Come è stato sottolineato al punto 71 della sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto non esonera il titolare del marchio anteriore dal fornire la prova di una violazione effettiva e attuale del suo marchio o di un rischio serio che tale violazione si produca in futuro.

60. Su tale questione fondamentale concordo con la conclusione del Tribunale ai punti 44 e 45 delle sentenze impugnate secondo cui il rischio di violazione non è stato in effetti dimostrato dalla Tulliallan. Giungo a tale conclusione per le seguenti ragioni.

61. In primo luogo, come osservato dal Tribunale al punto 45 delle sentenze impugnate, l’attrattiva commerciale della galleria era strettamente collegata ai servizi forniti dai locatari della stessa e non esclusivamente al nome della galleria ( 33 ). Il Tribunale ha inoltre osservato che tale nome era collegato ad altri luoghi ben noti che si trovano nei pressi della galleria, quali i Burlington Gardens. Pertanto, a differenza della situazione descritta nella sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), nella quale, come si è detto, il termine era inventato e strettamente associato, nella mente del pubblico, ai prodotti e ai servizi della società ricorrente, il termine «Burlington» non è una parola inventata. Come peraltro ho già osservato, tale termine si presenta come toponimo nel Regno Unito, in Irlanda, negli Stati Uniti e in Canada ed è già impiegato da diversi produttori e fornitori di servizi.

62. Contrariamente a quanto osservato dalla Tulliallan, non ritengo irrilevante il fatto che «Burlington» sia anche il nome di altri luoghi rinomati, situati nei pressi della galleria Burlington. Tale fattore è rilevante come parte di una valutazione globale e può indicare tendenzialmente che i marchi anteriori non sono richiamati alla mente in modo immediato e incisivo dai marchi posteriori, riducendo così il rischio che l’uso attuale o futuro dei marchi posteriori tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o rechi loro pregiudizio ( 34 ).

63. In secondo luogo, come osservato dal Tribunale al punto 45 delle sentenze impugnate, il fatto che un altro soggetto economico potesse essere autorizzato a utilizzare un marchio che comprendeva il termine «Burlington» per prodotti simili a quelli in vendita nella galleria della Tulliallan non indica di per sé un rischio effettivo di violazione della notorietà dei suoi marchi, laddove l’attrattiva commerciale della galleria è strettamente collegata alla notorietà e alla legittimazione dei locatari della stessa e ai servizi da essi offerti ( 35 ). Sebbene sia possibile – come ho già riconosciuto – che il consumatore medio, alla vista del termine «Burlington», utilizzato in relazione ad articoli di moda prodotti dalla BF, possa effettuare naturalmente un collegamento con la galleria londinese della Tulliallan, sembra tuttavia improbabile che questo fatto determini, di per sé, un cambiamento nel comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi anteriori sono stati registrati, conseguente all’uso dei marchi posteriori ( 36 ). Anche se il caso della Tulliallan viene portato all’estremo, non vi è ragione per supporre che, ad esempio, un consumatore londinese di prodotti di alta qualità, conoscitore dei marchi, sia dissuaso dal frequentare la galleria della Tulliallan semplicemente perché è possibile che si imbatta in articoli di moda o in altri prodotti recanti il nome «Burlington» in altri punti vendita al dettaglio.

64. Ritengo pertanto che il presente argomento debba essere respinto in quanto infondato.

2. Vizio di procedura

65. La Tulliallan ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto al punto 46 delle sentenze impugnate, nel respingere in quanto infondata la sua affermazione secondo la quale le decisioni controverse erano viziate dato che la commissione di ricorso non aveva tenuto conto delle sue osservazioni.

66. È sufficiente osservare in questa sede che la Tulliallan ripete, in sostanza, un argomento che ha già presentato dinanzi al Tribunale, senza indicare l’errore di diritto che tale giudice avrebbe commesso nella sua risposta a tale argomento al punto 46 delle sentenze impugnate.

67. Ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dell’articolo 58, primo paragrafo, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto. Ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte i motivi e gli argomenti di diritto dedotti in un’impugnazione devono individuare con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione. Tale requisito non è soddisfatto da un’impugnazione che, senza neanche individuare nello specifico l’errore di diritto da cui sarebbe inficiata la sentenza oggetto dell’impugnazione stessa, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale ( 37 ).

68. Ne deriva che detto argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.

69. Ritengo pertanto che la Corte debba respingere il primo motivo in quanto in parte infondato e in parte irricevibile.

B. Terzo motivo

1. Argomenti delle parti

70. Con il terzo motivo, la Tulliallan afferma che il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 relativo al rischio di confusione.

71. La Tulliallan osserva che al punto 48 della sentenza dell’11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), la Corte ha constatato che il requisito previsto nella sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), secondo il quale il richiedente un marchio per «servizi di vendita al dettaglio» deve specificare i prodotti o i tipi di prodotti ai quali tali servizi si riferiscono, non si applica ai marchi che erano stati concessi prima della sentenza in quest’ultima causa. La Tulliallan ritiene che la sentenza dell’11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), basata sul principio della certezza del diritto, si dovrebbe applicare ugualmente alle specificazioni pubblicate alla data della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) o semplicemente depositate, ma senza alcuna richiesta di modifica dell’EUIPO ( 38 ) durante il periodo di esame successivo a quest’ultima sentenza. Secondo la Tulliallan, sarebbe contrario al principio della certezza del diritto che i richiedenti che all’epoca avevano richiesto la registrazione, e che avevano soddisfatto i requisiti dell’EUIPO per quanto riguarda la registrazione dei loro marchi, subiscano retroattivamente una decisione della Corte avente effetti su tali diritti tra il deposito della domanda e la concessione del marchio ( 39 ).

72. La Tulliallan sostiene altresì che, in ogni caso, il Tribunale è incorso in errore nell’analisi della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425, punti da 48 a 51). Essa ritiene che la portata di tale causa sia molto limitata in quanto riguarda i servizi di vendita al dettaglio e i requisiti per specificare tali servizi. Il requisito in questione non si applica alle registrazioni per i servizi delle gallerie commerciali. Pertanto, la Tulliallan non è tenuta a specificare i prodotti ai quali si riferiscono i servizi delle gallerie commerciali.

73. La Tulliallan sostiene altresì, in subordine, che se la sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) è applicabile ai suoi marchi anteriori, il Tribunale ha commesso un errore nel concludere che la sentenza ostava necessariamente a una constatazione di somiglianza che poteva generare confusione. Secondo la Tulliallan, la sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) non impone tale limitazione: essa fornisce orientamenti in merito a una forma di registrazione che renderebbe più semplice l’analisi della somiglianza che genera confusione; essa non impedisce al titolare del marchio anteriore di avvalersi della tutela dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in relazione a una registrazione successiva così simile da provocare confusione.

74. La Tulliallan ritiene, pertanto, che il Tribunale avrebbe dovuto concludere che la sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) non vietava una constatazione di somiglianza che poteva generare confusione nei casi di specie e che la commissione di ricorso era incorsa in errore giungendo a tale conclusione. Il Tribunale «avrebbe dovuto, pertanto, condurre un’analisi della somiglianza tra i rispettivi marchi non offuscata dall’influenza della» sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) o rinviare la causa alla commissione di ricorso affinché procedesse in tal senso.

75. L’EUIPO ritiene che il motivo basato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sia fondato per quanto riguarda i tre marchi anteriori del Regno Unito alla luce della sentenza dell’11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750). Esso ritiene tuttavia che tale motivo sia infondato per quanto riguarda il marchio dell’Unione europea anteriore.

76. La BF e l’EUIPO ritengono che il presente motivo debba essere respinto.

2. Analisi

a) Applicazione della sentenza Praktiker ratione temporis

77. L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 stabilisce che un marchio è escluso dalla registrazione se, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, sussiste un rischio di confusione.

78. Da una costante giurisprudenza risulta che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra il marchio di cui si chiede la registrazione e il marchio anteriore, sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato, e che si tratta in tal caso di condizioni cumulative ( 40 ).

79. Il Tribunale ha ricordato, al punto 70 delle sentenze impugnate, che per il servizio di vendita al dettaglio rientrante nella classe 35 era necessario che i prodotti offerti in vendita fossero puntualmente precisati. Dato che la Tulliallan non aveva specificato i prodotti oggetto dei «servizi di una galleria commerciale», conformemente alla sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), il Tribunale ha rilevato che non è possibile stabilire alcuna somiglianza tra i servizi oggetto dei marchi anteriori e i prodotti oggetto dei marchi richiesti e ha, quindi, respinto il motivo basato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e sul rischio di confusione.

80. Ai punti 49 e 50 della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), la Corte ha dichiarato che non è necessario designare concretamente il servizio o i servizi ai fini della registrazione di un marchio relativo a servizi forniti nell’ambito del commercio al dettaglio. Ai fini della loro individuazione, è sufficiente il ricorso a formule generali, come «raggruppamento di prodotti vari in modo tale da consentire al consumatore di esaminarli agevolmente ai fini del loro acquisto». La Corte ha tuttavia sottolineato che il richiedente il marchio deve nondimeno precisare i prodotti o i tipi di prodotti cui tali servizi si riferiscono. Risulta chiaramente da tale decisione che è obbligatorio precisare i prodotti o i tipi di prodotti e che, contrariamente a quanto asserito dalla Tulliallan, questa non è semplicemente una questione di praticità ( 41 ).

81. L’ambito di applicazione ratione temporis della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) è stato limitato dai punti 45 e 46 della sentenza dell’11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15‑P, EU:C:2017:750), ove la Corte ha affermato che, per rispettare i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, la giurisprudenza derivante dai punti 49 e 50 della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) verte soltanto sulle domande di registrazione in quanto marchi dell’Unione europea e non concerne la portata della tutela dei marchi registrati alla data della pronuncia di detta sentenza. Pertanto, la Corte ha constato che la portata della tutela conferita a un marchio registrato prima della pronuncia della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) non può essere inficiata dalla giurisprudenza derivante da tale sentenza in quanto questa verte soltanto sulle nuove domande di registrazione come marchi dell’Unione europea ( 42 ).

82. A mio avviso, dato che tre dei marchi anteriori nella presente causa, vale a dire il marchio del Regno Unito n. 2314342, il marchio del Regno Unito n. 2314343 e il marchio del Regno Unito n. 2330341 ( 43 ) sono stati tutti registrati nel 2003 — ossia, prima della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), risulta chiaramente dalla sentenza dell’11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750) ( 44 ) che il Tribunale è incorso in un errore di diritto affermando al punto 70 delle sentenze impugnate che la BF era tenuta a specificare i prodotti o i tipi di prodotti ai quali si riferiscono i servizi di vendita al dettaglio rientranti nella classe 35. Inoltre, il Tribunale è incorso in un errore al punto 71 delle sentenze impugnate, constatando che, in mancanza della determinazione dei prodotti o dei tipi di prodotti in questione, non è possibile stabilire una somiglianza o una complementarità tra i servizi oggetto dei marchi anteriori e i prodotti oggetto del marchio richiesto.

83. Ritengo, pertanto, che il presente motivo debba essere accolto in relazione ai marchi del Regno Unito n. 2314342, n. 2314343 e n. 2330341.

84. In conformità all’articolo 61 dello Statuto della Corte, «[q]uando l’impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo».

85. A mio avviso, lo stato degli atti non consente alla Corte di statuire definitivamente in relazione al terzo motivo. Ne consegue quindi che il terzo motivo, vertente sui marchi del Regno Unito n. 2314342, n. 2314343 e n. 2330341 dovrebbe essere deferito al Tribunale ai fini della pronuncia della sentenza. Il Tribunale deve quindi, in via di principio, valutare nuovamente se esista un probabile rischio di confusione fra i tre marchi anteriori del Regno Unito di cui trattasi e i marchi richiesti dalla BF. Risulterebbe tuttavia dal fascicolo a disposizione della Corte che le decisioni della divisione di opposizione e le decisioni controverse erano basate, per ragioni procedurali, esclusivamente su un esame del marchio dell’Unione europea anteriore n. 3618857, che non era soggetto alla prova dell’uso. Sembrerebbe, pertanto, che il Tribunale possa provvedere a sua volta a rinviare la causa all’EUIPO. Spetta tuttavia al Tribunale decidere su tale questione.

86. Ritengo tuttavia che, poiché il marchio dell’Unione europea figurativo n. 3618857 è stato registrato il 16 ottobre 2006, e quindi dopo la sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), non si applichi la sentenza dell’11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), che ha limitato in via eccezionale ( 45 ) l’applicazione ratione temporis della prima sentenza per ragioni, tra l’altro, di certezza del diritto.

87. Mentre l’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 prevede che nessuna modifica del marchio dell’Unione europea è ammessa per l’intera durata della registrazione, né all’atto del suo rinnovo ( 46 ), l’articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento prevede anche, per contro, che il richiedente il marchio possa in qualsiasi momento limitare l’elenco dei prodotti o servizi che la sua domanda di marchio contiene ( 47 ). Specificando i prodotti o i tipi di prodotti ai quali si riferiscono i servizi di vendita al dettaglio, il richiedente un marchio limita in effetti ( 48 ), in conformità all’articolo 43 del regolamento n. 207/2009, l’ambito di applicazione del suo marchio ( 49 ). Era quindi possibile per la BF modificare la sua domanda relativamente al marchio dell’Unione europea figurativo n. 3618857 successivamente alla sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) anche dopo la chiusura del procedimento di opposizione relativo a tale domanda, specificando i prodotti o i tipi di prodotti cui si riferiscono i servizi di vendita al dettaglio rientranti nella classe 35.

b) Applicazione della sentenza Praktiker ai servizi della galleria commerciale in relazione al marchio dell’Unione europea figurativo n. 3618857

88. La Tulliallan ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore nell’applicazione della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), in quanto tale causa riguardava specificamente la precisazione dei servizi di vendita al dettaglio mentre i marchi anteriori in questione nelle presenti impugnazioni riguardano i servizi della galleria commerciale.

89. A tale proposito, la Tulliallan afferma di reiterare gli argomenti presentati al Tribunale in data 22 marzo 2016.

90. A mio avviso, tale argomento dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile, dato che la Tulliallan non ha rispettato l’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. La Tulliallan non ha individuato con esattezza i punti delle sentenze impugnate che sono oggetto di contestazione. Inoltre, va ricordato che tale requisito non è soddisfatto da un’impugnazione che, senza neanche individuare nello specifico l’errore di diritto di cui sarebbe inficiata la sentenza oggetto dell’impugnazione stessa, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale ( 50 ).

91. La Tulliallan ritiene inoltre, o in subordine, che la sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) abbia una portata limitata e non richieda la specificazione dei prodotti o dei tipi di prodotti per i servizi della galleria commerciale.

92. Ritengo che tale affermazione, che in effetti riguarda unicamente il marchio dell’Unione europea figurativo n. 3618857 ( 51 ), sia inconferente e che non possa essere accolta.

93. Al punto 34 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha rilevato che, alla luce della formulazione della classe 35, la nozione di servizio di vendita al dettaglio, come interpretata dalla Corte al punto 34 della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), comprende anche i servizi di vendita forniti da una galleria commerciale.

94. Per quanto mi riguarda, nutro tuttavia seri dubbi in merito alla correttezza di tale conclusione del Tribunale.

95. A tal proposito, occorre rilevare che al punto 34 della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), la Corte ha dichiarato che «la finalità del commercio al dettaglio consiste nella vendita di prodotti ai consumatori. Il detto commercio comprende, oltre all’atto giuridico della vendita, l’intera attività svolta dall’operatore al fine di indurre alla conclusione dell’atto stesso. Tale attività consiste, in particolare, nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell’offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere l’atto di acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente ( 52 )».

96. Dall’interpretazione uniforme della Corte ( 53 ) dei «servizi di vendita al dettaglio» di cui alla classe 35 risulta chiaramente che tali servizi non possono essere, tuttavia, ricomprendere i servizi delle gallerie commerciali in quanto il soggetto che fornisce tali servizi non commercializza in realtà i prodotti in questione. Tale soggetto fornisce piuttosto servizi al commerciante di prodotti che, a mio avviso, sono alquanto distinti da quelli dei servizi di vendita al dettaglio di cui alla classe 35 e che sono infatti contemplati altrove, in altre classi. Pertanto, ad esempio, i servizi delle gallerie commerciali potrebbero includere la locazione di negozi rientrante nella classe 36 e la fornitura di servizi pubblicitari e promozionali rientranti nella classe 35.

97. Nonostante i miei dubbi sul fatto che i servizi delle gallerie commerciali siano inclusi nella nozione di servizi di vendita al dettaglio compresi nella classe 35, vorrei rilevare che la stessa Tulliallan non ha adeguatamente contestato la conclusione del Tribunale al punto 34 delle sentenze impugnate con le presenti impugnazioni e che né l’EUIPO né la BF hanno proposto ricorsi incidentali avverso tale conclusione.

98. Dato che la Tulliallan non ha adeguatamente impugnato la pronuncia del Tribunale, secondo la quale i servizi delle gallerie commerciali sono inclusi nella nozione di servizi di vendita al dettaglio rientranti nella classe 35 ( 54 ), ritengo che la Corte non possa annullare, nel presente procedimento, la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 72 delle sentenze impugnate, secondo cui l’obbligo di specificare i prodotti o i tipi di prodotti ai quali si riferiscono i servizi di vendita al dettaglio di cui al punto 50 della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425), si applica anche ai servizi delle gallerie di vendita. Sarebbe incongruente accettare che i servizi delle gallerie commerciali siano inclusi nella nozione di servizi di vendita al dettaglio rientranti nella classe 35 senza che sia necessaria la specificazione dei prodotti o dei tipi di prodotti cui si riferiscono i servizi di vendita al dettaglio rientranti nella classe 35 conformemente alla chiara formulazione del punto 50 della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425). Ritengo pertanto che la Corte non possa concludere che il Tribunale è incorso in un errore, al punto 71 delle sentenze impugnate, nel dichiarare che la mancanza di una specificazione osta a che sia accertata una somiglianza e quindi un rischio di confusione tra i servizi oggetto dal marchio anteriore, nel caso di specie il marchio dell’Unione europea figurativo n. 3618857, e i prodotti contraddistinti dai marchi richiesti.

99. Ritengo pertanto che il terzo motivo debba essere accolto per quanto riguarda i marchi del Regno unito n. 2314342, n. 2314343 e n. 2330341 e che esso debba essere respinto per quanto riguarda il marchio dell’Unione europea figurativo n. 3618857.

V. Conclusione

100. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di: – respingere il primo motivo in quanto in parte infondato e in parte irricevibile; – accogliere il terzo motivo in relazione ai marchi del Regno Unito n. 2314342, n. 2314343 e n. 2330341 e annullare quindi a tal riguardo le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 6 dicembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T‑120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T‑121/16, non pubblicata, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington), (T‑122/16, non pubblicata, EU:T:2017:871) e Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T‑123/16, non pubblicata, EU:T:2017:870); – respingere il terzo motivo per quanto riguarda il marchio dell’Unione europea figurativo n. 3618857; – rinviare le cause al Tribunale; – riservare le spese.

( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) In relazione alle classi 35 e 36 dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

( 3 ) In relazione alle classi 35, 36 e 41.

( 4 ) In relazione alle classi 35, 36 e 41.

( 5 ) In relazione alle classi 35, 36 e 41.

( 6 ) Le domande riguardavano le classi 3, 14, 18 e 25. Le opposizioni della Tulliallan sono limitate alle prime tre classi.

( 7 ) GU 2009, L 78, pag. 1. Il regolamento n. 207/2009 è stato sostituito del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

( 8 ) Con i suoi ricorsi, la Tulliallan chiede alla Corte di annullare le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 6 dicembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T‑120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T‑121/16, non pubblicata, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington), (T‑122/16, non pubblicata, EU:T:2017:871) e Tulliallan Burlington/ EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T‑123/16, non pubblicata, EU:T:2017:870) (in prosieguo: le «sentenze impugnate»), con le quali il Tribunale ha respinto la domanda della Tulliallan di annullare le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 gennaio 2016 (procedimenti R 94/2014‑4, R 2501/2013‑4, R 2409/2013‑4 e R 1635/2013‑4), relative a quattro procedimenti di opposizione tra la Tulliallan e la BF (in prosieguo: le «decisioni impugnate»). La BF è stata interveniente nelle azioni dinanzi al Tribunale e nelle presenti impugnazioni.

( 9 ) V. punto 34 delle sentenze impugnate.

( 10 ) V. punto 44 delle sentenze impugnate.

( 11 ) A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 34 delle sentenze impugnate, che, alla luce della formulazione della classe 35, la nozione di servizio di vendita al dettaglio, come interpretata dalla Corte nella sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425, punto 34), comprende anche i servizi di vendita forniti da una galleria commerciale.

( 12 ) V. punto 27 delle sentenze impugnate.

( 13 ) Sentenze del 10 maggio 2012, Rubinstein e L’Oréal/UAMI (C‑100/11 P, EU:C:2012:285, punto 93) e del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, punti 38, 76 e 77).

( 14 ) Sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509, punto 54). V. anche punto 20 delle sentenze impugnate.

( 15 ) Sentenza del 16 gennaio 2018, Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) (T‑398/16, non pubblicata, EU:T:2018:4, punto 75).

( 16 ) V. punto 27 delle sentenze impugnate in cui si stabilisce quanto segue: «Dagli atti del fascicolo risulta, inoltre, che i marchi anteriori della [Tulliallan], che designano i servizi rientranti nelle classi 35 e 36, sono conosciuti da una parte significativa del pubblico del mercato di riferimento quale nome di una galleria commerciale molto rinomata nel Regno Unito, situata nel centro di Londra e che riunisce al suo interno negozi di lusso. Atteso che tale notorietà dei marchi anteriori della [Tulliallan] non è contestata dalle parti, la domanda che si pone nel caso di specie è, in definitiva, se detta notorietà corrisponda effettivamente ai servizi che rientrano nella classe 35 per i quali i marchi anteriori sono stati registrati, di modo che la [Tulliallan] possa legittimamente beneficiare della tutela della notorietà in questione».

( 17 ) V. punto 35 delle sentenze impugnate.

( 18 ) V. punto 34 delle sentenze impugnate.

( 19 ) V. punto 36 delle sentenze impugnate.

( 20 ) A tal proposito, non è sufficiente citare la giurisprudenza in materia senza applicare tale giurisprudenza ai fatti e alle circostanze delle cause in esame.

( 21 ) Pertanto, l’esistenza di un nesso nella mente del pubblico è una condizione necessaria ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, ma è di per sé insufficiente. V., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, punti 31 e 32).

( 22 ) V. punto 27 delle sentenze impugnate. Occorre rilevare che la Tulliallan contesta le constatazioni del Tribunale circa la portata della notorietà dei suoi marchi anteriori. La Tulliallan ritiene, per quanto riguarda la sua notorietà, che il consumatore medio associ naturalmente i marchi anteriori per «Burlington» alla fornitura di prodotti di lusso al dettaglio, in particolare prodotti quali gioielli, prodotti in pelle e profumi grazie ai quali, stando alle prove, la Burlington Arcade gode di una particolare notorietà piuttosto che ritenere semplicemente, come constatato dal Tribunale al punto 34 delle sentenze impugnate, che la sua notorietà per le gallerie commerciali rientrava nel significato di «servizi di vendita al dettaglio» ai fini della sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425).

( 23 ) L’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 fa riferimento a tre diversi tipi di rischio, ossia che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto, in primo luogo, arrechi pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, in secondo luogo, arrechi pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore o, in terzo luogo, tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Al punto 92 della sentenza del 20 settembre 2017, The Tea Board/EUIPO (da C‑673/15 P a C‑676/15 P, EU:C:2017:702), la Corte ha constatato che la valutazione dei diversi tipi di rischio per un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2007 è soggetta a un esame i cui criteri non sono necessariamente coincidenti. A tal riguardo, l’esistenza di un rischio che si verifichino le violazioni consistenti nel pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore deve essere valutata facendo riferimento al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio è registrato. Per contro, l’esistenza della violazione costituita dal vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, poiché ciò che è vietato è il vantaggio che il titolare del marchio posteriore può trarre dal marchio anteriore, deve essere verificata facendo riferimento al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione del marchio posteriore. Va osservato chela Tulliallan ammette che sebbene il linguaggio utilizzato dal Tribunale nelle sentenze impugnate sia incentrato su un indebito vantaggio, detto Tribunale ha anche considerato la diluizione, che va a scapito del carattere distintivo o della notorietà dei marchi anteriori.

( 24 ) Sentenza del 10 maggio 2012, Rubinstein e L’Oréal/UAMI (C‑100/11 P, EU:C:2012:285, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).

( 25 ) V. anche il punto 39 delle sentenze impugnate.

( 26 ) Come ho precisato ai punti 94 e segg. delle presenti conclusioni, nutro seri dubbi riguardo alla correttezza di tale constatazione da parte del Tribunale. Tuttavia, dato che tale constatazione non è stata adeguatamente contestata dalla Tulliallan né è stata oggetto di un ricorso incidentale da parte dell’EUIPO, né della BF, essa deve essere mantenuta ai fini del presente ricorso.

( 27 ) V. sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, punto 79) in cui la Corte ha richiesto una valutazione globale.

( 28 ) Tali fattori non sono sufficienti per dimostrare che l’uso del marchio posteriore tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che rechi o possa recare pregiudizio agli stessi. V. sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, punto 80).

( 29 ) Sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, punti 42, 79 e 80).

( 30 ) Da una semplice ricerca su Internet risulta che, negli Stati Uniti, è presente una serie di punti vendita al dettaglio recanti la denominazione «Burlington». Inoltre, ho individuato un centro medico a Parigi, Francia, contenente il termine «Burlington» nella sua denominazione.

( 31 ) Questi fatti indicherebbero tendenzialmente che il termine «Burlington» non è né unico, né intrinsecamente distintivo.

( 32 ) Sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, punto 30). Occorre ricordare che la constatazione di tale nesso non è stata tuttavia effettuata dal Tribunale nel presente procedimento.

( 33 ) Pertanto, contrariamente a quanto affermato nelle memorie della Tulliallan, ritengo che tale constatazione di fatto, da parte del Tribunale, non sia irrilevante.

( 34 ) V., per analogia, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, punti 67 e 68).

( 35 ) La Tulliallan sostiene che la notorietà dei marchi dei negozi che si trovano nella galleria era irrilevante ai fini della questione di cui trattasi e il Tribunale non avrebbe dovuto prenderla in considerazione. Per quanto mi riguarda, sono d’accordo. Va sottolineato, tuttavia, che il Tribunale ha semplicemente dichiarato – a mio avviso correttamente – che ciò che rileva ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 è il marchio anteriore piuttosto che qualsiasi altra questione o fatto esterni come i prodotti o i servizi dei locatari della galleria.

( 36 ) V. sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, punto 77).

( 37 ) Sentenza del 21 marzo 2019, Eco‑Bat Technologies e a./Commissione (C‑312/18 P, not pubblicata, EU:C:2019:235, punti 31 e 35).

( 38 ) UAMI (com’era denominato all’epoca).

( 39 ) La Tulliallan osserva che «la rilevanza della [sentenza dell’11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750)] consiste nel fatto che tre dei marchi oggetto di tale causa, [marchio del Regno Unito n.] 2314342, [marchio del Regno Unito n.] 2314343 e [marchio de Regno Unito n.] 2330341 sono stati registrati prima della [sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425)], in modo tale che essi non sono in alcun caso soggetti ai suoi requisiti conformemente [alla sentenza dell’11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750)]. Per il quarto marchio, [marchio figurativo dell’Unione n. 3618857] il termine per proporre opposizione era scaduto alla data della [sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425)] e tale marchio è stato concesso successivamente il 16 ottobre 2006. In linea con i motivi soggiacenti alla [sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425)], si osserva che la corretta interpretazione del[la sentenza dell’11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750)] è che [la sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425)] non si applica neppure a questo marchio dell’Unione europea».

( 40 ) Sentenza del 20 settembre 2017, The Tea Board/EUIPO (da C‑673/15 P a C‑676/15 P, EU:C:2017:702, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

( 41 ) A mio avviso, il punto 51 della sentenza 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425) serve per spiegare lo scopo dell’obbligo in questione senza limitarne in alcun modo la portata.

( 42 ) Sentenza dell’11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750, punto 48). V. anche per analogia, sentenza del 16 febbraio 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122, punto 31).

( 43 ) V. supra, paragrafo 11.

( 44 ) Pronunciata quasi 2 mesi prima delle sentenze impugnate.

( 45 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:383, paragrafo 54).

( 46 ) V. anche le eccezioni limitate ammesse dall’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, purché la modifica non cambi sostanzialmente il marchio come inizialmente registrato né estenda l’elenco dei prodotti o dei servizi (relativamente a quest’ultima disposizione si veda, a tal fine, l’articolo 43, paragrafo 2, del medesimo regolamento):

( 47 ) L’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 vieta espressamente l’estensione dell’elenco dei prodotti o servizi.

( 48 ) Poiché, a mio avviso, sarebbe effettivamente impossibile elencare tutti i prodotti noti o anche i tipi di prodotti, qualsiasi elenco ha un effetto restrittivo.

( 49 ) V. per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez Bordona nella causa Brandconcern/EUIPO (C‑577/14 P, EU:C:2016:571, punti 67 e 68).

( 50 ) Sentenza del 21 marzo 2019, Eco‑Bat Technologies e a./Commissione (C‑312/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:235, punti 31 e 35).

( 51 ) La descrizione dei servizi rientranti nella classe 35 per tale marchio è la seguente: «Servizi pubblicitari e promozionali e relativi servizi di informazione; raccolta, a beneficio di terzi di una varietà di prodotti, in modo da consentire ai clienti di vederli e acquistarli agevolmente in vari punti di vendita al dettaglio di prodotti generici». Il corsivo è mio.

( 52 ) Il corsivo è mio.

( 53 ) V. sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:425, punto 33).

( 54 ) V. punto 34 delle sentenze impugnate.