CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

SIR GORDON SLYNN

del 16 ottobre 1984 ( *1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

Il presente ricorso, proposto dalla società tedesca « BAT », tende all'annullamento della decisione 15 dicembre 1982, n. 82/897 (GU L 379, 1982, pag. 19), con cui la Commissione ha ritenuto che l'accordo stipulato dalla BAT con la ditta olandese « Segers », il cui titolare ed amministratore è il sig. Antonius Segers, e l'applicazione di tale accordo, costituivano trasgressione dell'art. 85, n. 1 del trattato CEE, in quanto: a) esso imponeva alla Segers di non vendere il trinciato fine con un marchio di cui essa è titolare (Toltecs Special), salvo a talune condizioni, e b) di non vantare nei confronti della BAT alcun diritto quanto alla registrazione e all'uso del marchio Toltecs nemmeno se la BAT non utilizzasse il suo marchio (Dorcet) per cinque anni o se essa depositasse di nuovo il marchio Dorcet o un marchio analogo. La Commissione ordinava alla Segers di porre immediatamente fine alla trasgressione ed alla BAT di « astenersi dall'esercitare nei confronti di Segers o di importatori qualsiasi pressione economica diretta ad impedire od ostacolare l'importazione e la commercializzazione dei tabacchi Toltecs nella Repubblica federale di Germania » (art. 2 della decisione). Con l'art. 3 della decisione, la Commissione ha inflitto alla BAT un'ammenda di 50000 ECU (pari a DM 115635) in quanto era stato imposto alla Segers di non far valere i suoi diritti sul marchio Toltecs nemmeno se il marchio Dorcet restasse inutilizzato per oltre un quinquennio. Nessuna ammenda è stata inflitta per altre infrazioni rilevate dalla Commissione; nessun'ammenda è stata inflitta alla Segers.

Gli antefatti, che hanno dato luogo a scarse contestazioni fra le parti, si possono riassumere in breve. La BAT è affiliata di uno dei maggiori produttori di sigarette del mondo. La sua attività consiste nella produzione e nella distribuzione di prodotti del tabacco, ed essa è uno dei più importanti produttori di sigarette in Germania. La BAT presentava la denominazione « Dorcet » per farla iscrivere nel registro tedesco dei marchi e, il 15 gennaio 1970, essa veniva debitamente registrato nella classe 34: tabacco greggio, tabacchi e carta per sigarette. Secondo il diritto tedesco, un marchio può essere cancellato dal registro qualora non sia stato usato entro cinque anni dalla registrazione. Tale termine scadeva il 15 gennaio 1975. È pacifico che la BAT non ha mai usato o cercato di usare il marchio Dorcet. Con lettera 27 maggio 1983, la BAT chiedeva all'ufficio tedesco dei brevetti di cancellare il marchio dal registro.

La Segers è una ditta relativamente piccola, corrente nei Paesi Bassi. Al momento dei fatti essa produceva trinciato fine (o shag) usato per le sigarette confezionate a mano, e distribuito sotto il marchio « Toltecs Special ». Tale marchio era dapprima stato oggetto, nel 1969, di un deposito internazionale per la Germania, ma a quell'epoca non si applicava al trinciato fine. Nel gennaio 1973, la Segers procedeva al deposito internazionale di detto marchio nella classe 34, tabacco greggio e tabacchi, compreso il trinciato fine, per più paesi, fra i quali la Repubblica federale di Germania. La BAT faceva opposizione alla registrazione del marchio Toltecs in Germania, basandosi sul proprio marchio Dorcet. Al fine di evitare una lunga lite, le cui spese sarebbero state relativamente più gravose per la Segers che per la BAT, la prima proponeva un compromesso: se la BAT avesse rinunciato all'opposizione alla registrazione del marchio Toltecs, la Segers avrebbe acconsentito, in nome proprio e degli aventi causa e licenziatari, a limitare l'elenco dei prodotti coperti dalla registrazione del marchio Toltecs in Germania al « trinciato riccio (shag) », ad usare il marchio solo per tale prodotto, a non vantare alcun diritto nei confronti della BAT per il deposito e l'uso del marchio Toltecs e a non opporsi a che la BAT depositasse o usasse in Germania il marchio Dorcet o un altro marchio (tranne Toltecs) per i prodotti identici o analoghi a quelli coperti dal marchio Dorcet (vedasi la lettera della Segers in data 25 gennaio 1974).

La BAT dava il suo assenso a tale proposta, apportandovi due emendamenti di cui il più importante è l'aggiunta di una clausola secondo la quale la Segers non avrebbe indicato nella pubblicità che il tabacco venduto sotto il marchio Toltecs si adattava o era particolarmente raccomandabile per la confezione di sigarette a mano (vedasi la lettera della BAT in data 7 febbraio 1974). Un accordo veniva stipulato in tal senso e, a quanto pare, firmato dalla Segers il 20 settembre 1974. Con lettera del 30 ottobre successivo, la BAT proponeva l'aggiunta di una clausola supplementare all'art. 3 dell'accordo, e la Segers confermava di accettarla con lettera 7 gennaio 1975. Il 16 gennaio successivo, la BAT firmava la versione definitiva ed informava l'ufficio tedesco dei brevetti che essa revocava l'opposizione alla registrazione del marchio Toltecs.

L'accordo, per quanto qui ci interessa recita:

«Articolo 3

Segers si impegna a limitare per la Repubblica federale di Germania l'elenco dei prodotti cui si riferisce il marchio [Toltecs] al “ trinciato riccio (shag) ” e ad usare soltanto per questo prodotto specifico il marchio denominativo e figurativo “ Toltecs Special ”, una volta ottenuta la protezione nella Repubblica federale di Germania. Segers s'impegna inoltre a non opporre a BAT alcun diritto derivante dalla registrazione e dall'uso del marchio Toltecs Special, anche qualora la BAT non utilizzi il proprio segno distintivo (...) Dorcet per più di cinque anni o depositi una nuova domanda di brevettazione di tale segno o di segni con esso confondibili ai sensi dell'art. 31 della legge tedesca sui marchi, fatta eccezione per Toltecs Special.

Articolo 4

Segers si impegna inoltre a non fare pubblicità per il tabacco venduto con il marchio [Toltecs], menzionando che esso si adatta o è particolarmente raccomandabile per la confezione di sigarette a mano. È tuttavia consentita a Segers l'uso delle denominazioni “ trinciato fine ” o “ shag olandese ”.

Articolo 5

La BAT si impegna a ritirare, dopo la firma dell'accordo da parte di Segers, l'opposizione alla brevettazione del marchio [Toltecs] e a non opporsi all'uso, nella Repubblica federale di Germania, del marchio [Toltecs] per il trinciato riccio ».

Le contraddizioni interne di tale accordo sono evidenti. Il « trinciato riccio » è del tabacco da pipa e non dello shag, che è un'altra denominazione unicamente per il trinciato fine. Da un lato, la Segers poteva denominare il proprio prodotto « trinciato fine », dall'altra la BAT acconsentiva a non sollevare alcuna obiezione contro l'uso del marchio Toltecs per il trinciato riccio. Sembra che questa confusione abbia trovato origine nella proposta fatta dal rappresentante della Segers che ignorava che il termine tedesco usato significasse « trinciato riccio », e non già trinciato fine, confusione che non è stata in seguito rettificata.

La Segers incontrava difficoltà nella vendita del suo tabacco in Germania. La BAT sosteneva che tali difficoltà, di natura prevalentemente economica, erano dovute alle dimensioni relativamente esigue della Segers. Non sono convinto dell'esattezza di tale asserzione ma, comunque sia, dagli atti presentati alla Corte risulta chiaramente che la BAT ha dichiarato al primo distributore tedesco della Segers, (Müller-Broders) che, in base all'accordo stipulato con la Segers, essa aveva il diritto di opporsi all'uso del marchio Toltecs in Germania, ma che non avrebbe esercitato tale diritto fintantoché la Müller-Broders avesse usato tale denominazione per del trinciato fine (lettera della BAT del 12 luglio 1976). Ciò sembra aver indotto la Müller-Broders a concludere che la BAT l'avesse autorizzata, in via esclusiva, a vendere il trinciato fine Toltecs in Germania, dato che la sua situazione commerciale si basava su una concessione fatta dalla BAT, mentre la Segers non aveva alcun diritto di vendere del tabacco Toltecs in Germania; la BAT aveva in particolare assicurato alla Müller-Broders che la Segers aveva rinunciato al diritto di vendere e di fare pubblicità in Germania per il trinciato fine col marchio Toltecs (lettera della Müller-Broders del 25 maggio 1977). La Müller-Broders ha pure detto che ciò le era stato confermato dalla Segers (lettera del 6 luglio 1977). La Müller-Broders ha confermato in altre lettere, in particolare in quelle dell'11 luglio e del 14 agosto 1978, i suoi diritti d'esclusiva. Questo atteggiamento ha influito sulle relazioni commerciali fra la Segers e la Müller-Broders.

Quando la Segers ha cercato di vendere il suo tabacco tramite un'altra importatrice tedesca, (la « Pianta »), questa le ha dichiarato che avrebbe prima dovuto comporre la sua lite con la BAT (lettera della Pianta del 14 agosto 1978). La Segers scriveva alla BAT il 16 agosto 1978 e la BAT rispondeva che, in base all'accordo, essa aveva concesso alla Segers il diritto di utilizzare il marchio Toltecs in Germania per del trinciato riccio e che era disposta a trasferire tale diritto ad un altro importatore a condizione di conoscerne il nome (lettera della BAT 23 agosto 1978). Quanto al trinciato fine la BAT dichiarava che essa aveva concesso il diritto d'usare il marchio Toltecs per il trinciato fine alla Müller-Broders e che questa avrebbe continuato ad essere l'importatrice del trinciato fine in Germania. Con lettera in data 27 settembre 1978, il rappresentante in materia di brevetti della Segers comunicava alla sua mandante che, nel corso d'una conversazione telefonica che aveva avuto con un membro dell'ufficio legale della BAT, questi aveva asserito che l'accordo comprendeva solo il trinciato riccio; che la BAT disponeva del tempo e del denaro necessario per far confermare questo punto dalla Corte Suprema federale in materia civile; essa riteneva che la Segers avesse trattato male la Müller-Broders, aveva l'intenzione di proteggerla e non era disposta ad approvare un accordo con un nuovo importatore senza il consenso della Müller-Broders. Il rappresentante in materia di brevetti riteneva che la posizione della BAT fosse insostenibile, e dichiarava che il problema avrebbe potuto esser risolto solo con una azione in giudizio; la Segers decideva cionondimeno di rinunciare e dichiarava alla Pianta che avrebbe continuato a porre in commercio il marchio del tabacco. Toltecs tramite « la nuova impresa » Müller-Broders (lettera della Segers del 29 settembre 1978).

Nel 1979 l'avente causa della Müller-Broders (la « Grassmann »), e allora importatrice per la Segers, cessava le sue attività, e la Segers chiedeva con lettera alla BAT di dare il suo consenso per iscritto alla distribuzione del tabacco Toltecs tramite un nuovo importatore (lettera della Segers del 1o agosto 1979). La BAT continuava a sostenere che l'accordo con la Segers comprendeva solo il trinciato riccio, ma si mostrava disposta ad estenderlo al trinciato fine, a condizione che la Segers rilevasse le giacenze residue della Grassmann (lettera della BAT 14 agosto 1979). La Segers non ha, a quanto pare, risposto all'offerta della BAT. Essa scriveva alla Pianta per comunicarle che aveva deciso di sospendere la vendita in Germania sotto il marchio Toltecs (vedasi lettera della Segers del 3 settembre 1979). Con lettera del 14 dicembre successivo, la BAT informava la Segers che, giacché questa non aveva risposto, essa riteneva che non fosse più interessata a continuare la vendita del tabacco Toltecs in Germania, che essa intendeva quindi vietarne la vendita in tale paese. Copie di tale lettera sono state, a quanto pare, inviate ad una società denominata « August Blase », legata alla Müller-Broders e alla Grassmann, e alla Pianta. Con lettera in data 21 maggio 1980, la Segers proponeva alla BAT di stipulare un nuovo accordo che avrebbe chiaramente indicato a tutte le parti interessate che la Segers era dispensata da tutti gli obblighi attinenti al precedente accordo e che la BAT non si sarebbe opposta in alcun caso ed in alcun modo all'uso del marchio Toltecs per il tabacco greggio o lavorato prodotto dalla Segers o col suo consenso. Sembra che non si sia potuto trovare nessun accordo, e che la Segers abbia sporto denuncia alla Commissione.

Questa ha dichiarato nella decisione che « benché il testo dell'accordo sia ambiguo e addirittura contraddittorio, dal momento che le denominazioni “ trinciato riccio ” e “ shag ” non si equivalgono e, sia in Germania che nei Paesi Bassi, la prima è impiegata solo per tabacco da pipa e la seconda solo per il trinciato fine, il modo in cui le parti hanno applicato l'accordo mostra che si voleva proibire a Segers di vendere in Germania, senza il consenso della BAT, il trinciato fine sotto il marchio Toltecs » (primo punto n. 4 della motivazione). La Commissione concludeva che l'accordo aveva ad oggetto di restringere la concorrenza tra la BAT e la Segers, e tra la BAT ed i terzi che avrebbero voluto vendere il tabacco Toltecs in Germania. Essa respingeva la tesi sostenuta dalla BAT secondo cui l'accordo non avrebbe avuto alcun effetto restrittivo per la concorrenza giacché i diritti della Segers erano già limitati dai diritti connessi al marchio Dorcet, e di conseguenza l'accordo incoraggiava la concorrenza autorizzando la Segers, a talune condizioni, ad utilizzare il marchio Toltecs in Germania, malgrado l'esistenza del marchio Dorcet. La Commissione concludeva che, giacché non sussisteva nel caso di specie alcun « rischio serio di confusione » fra i due marchi, le limitazioni imposte dall'accordo all'uso del marchio Toltecs restringevano la concorrenza.

La Commissione ha inoltre dichiarato che l'impegno assunto dalla Segers nell'art. 3 dell'accordo di non rivendicare nei confronti della BAT alcun diritto derivante dal deposito o dall'uso del marchio Toltecs costituiva una infrazione dell'art. 85, n. 1, del trattato giacché, anche se non impediva alla Segers di chiedere la cancellazione del marchio Dorcet per mancato uso, le impediva di fare uso senza restrizioni dei suoi diritti nei confronti della BAT nel caso in cui il marchio Dorcet fosse stato cancellato o avesse perso la sua precedenza rispetto al marchio Toltecs; esso ostava a che la Segers si svincolasse dalle restrizioni contemplate dall'accordo per quanto riguarda la registrazione e l'utilizzazione del marchio Toltecs in Germania ed impediva, in via definitiva, la legittima estensione del campo d'applicazione del marchio Toltecs, rafforzando così la posizione giuridica della BAT in fatto di diritto dei marchi.

La prima tesi svolta dalla BAT a sostegno del ricorso di annullamento della decisione è che l'accordo non era più in vigore quando la Commissione ha adottato la sua decisione, il 15 dicembre 1982, giacché, il 1o aprile dello stesso anno, all'audizione dinanzi alla Commissione, il rappresentante della BAT aveva fatto una dichiarazione con effetto di rinuncia immediata all'accordo; comunque, la BAT ha fatto tutto quanto poteva per far cessare l'infrazione. Di conseguenza, gli artt. 1 e 2 della decisione sono privi di oggetto, giacché essi presuppongono che l'accordo fosse ancora in vigore al momento dell'adozione della decisione.

La BAT si richiama in proposito ad una dichiarazione nel senso che essa « non è più interessata al mantenimento in vigore dell'accordo ed è disposta a disdirlo con la presente dichiarazione ». Nei limiti in cui la risoluzione d'un contratto dipende dal consenso di entrambe le parti, non potrei accettare l'argomento della BAT secondo il quale, giacché la Segers voleva che fosse posto fine al contratto (ed ha perciò sporto denuncia alla Commissione) e giacché era presente al momento in cui la BAT ha fatto la dichiarazione, deve ritenersi che la Segers abbia dato il suo assenso alla risoluzione. In considerazione delle circostanze della presente controversia, ciò non equivale ad una risoluzione consensuale. La Segers voleva una decisione nel senso che l'accordo, che essa considerava chiaramente in vigore, era incompatibile con l'art. 85. A norma dell'art. 85, n. 2, del trattato CEE, un accordo che trasgredisce l'art. 85, n. 1, è comunque radicálmente nullo e non ha, quindi, nessun effetto giuridico. Perciò, l'art. 85 non si limita agli accordi validi rispetto al diritto che ad essi si applica: esso comprende gli accordi o convenzioni di qualsivoglia natura che impediscano, restringano o alterino il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Nel caso di specie, l'accordo o convenzione è quello che la BAT ha invocato, non solo nei confronti della Segers, ma anche nei confronti di terzi.

Negli artt. 1 e 2 della decisione la Commissione dichiara che tanto l'accordo quanto la sua applicazione costituiscono infrazioni dell'art. 85, n. 1. A mio parere, la dichiarazione della BAT secondo cui essa era disposta a rinunciare all'accordo e a non invocarlo non era sufficiente ad impedire alla Commissione di procedere, nella forma in cui l'ha fatto, alla constatazione di cui all'art. 1 e, nel contempo, alla sanzione di cui all'art. 2, restando salvi, d'altronde, gli altri addebiti mossi dalla BAT.

In secondo luogo, la BAT fa carico alla Commissione di aver commesso un errore ritenendo che l'accordo impedisse alla Segers di importare e di distribuire trinciato fine in Germania col marchio Toltecs senza l'assenso della BAT. Questa ammette che ciò è in completa contraddizione con la propria interpretazione dell'accordo all'epoca dei fatti, ma sostiene che la sua prima opinione sul contenuto dell'accordo non può modificarne il significato obiettivo. In sintesi, la sua argomentazione è nel senso che una restrizione della concorrenza sia derivata dai propri atti unilaterali, ma non da una qualsiasi delle forme di intesa contemplate dall'art. 85.

Non è, a mio parere, necessario decidere se, stando al senso dell'accordo, la Segers avesse il diritto di usare il marchio Toltecs in Germania per del trinciato riccio o per del trinciato fine, anche se, secondo il diritto vigente, esso può ben interpretarsi, se si vuole attribuirgli un significato, nel senso che consente la vendita del trinciato fine. Nel caso di specie, quando decide se vi era stata infrazione delle norme in materia di concorrenza, la Commissione si richiama, non già soltanto alle disposizioni dell'accordo, bensì anche al modo in cui è stato applicato, e ritengo che essa potesse farlo ai sensi dell'art. 85. Ai fini dell'art. 85, è sufficiente che la Segers abbia accettato l'interpretazione data dalla BAT, come viene indicato dal suo comportamento di allora. Si può dire, in base alla lettera del 27 settembre 1978, che la Segers era a conoscenza del fatto che la posizione della BAT non era fondata ma che aveva accettato solo a causa delle pressioni, o delle minacce di pressioni da parte della BAT, senza aver dato un vero e proprio consenso. Ė cionondimeno chiaro che la BAT agiva in base all'interpretazione di un accordo ch'essa in pratica aveva già in più occasioni adottato. La Segers ha almeno ammesso che l'accordo non era chiaro e che essa non ha osato opporsi, se necessario, con un procedimento giurisdizionale, all'interpretazione data dalla BAT. Il fatto che la Segers abbia agito in tal modo non toglie nulla al fatto che la BAT ha basato i suoi modi di agire sull'accordo nei termini in cui essa lo interpretava.

La BAT sostiene in terzo luogo che, contrariamente a quanto la Commissione ha dichiarato nella decisione, essa poteva usare il marchio Dorcet per impedire la distribuzione col marchio Toltecs del trinciato fine in Germania, e che l'accordo non restringe quindi la concorrenza. Il governo federale è intervenuto, nel caso di specie, a sostegno della BAT relativamente a questo punto, arguendo che accordi di questo tipo (accordi detti « di delimitazione ») possono essere ammessi qualora esistano motivi validi ed obiettivi per ritenere che la parte titolare di un marchio avrebbe potuto intentare un'azione per contraffazione nei confronti dell'altra pane contraente. Qualora garantisca ad un marchio una protezione maggiore di quella cui esso ha normalmente diritto, l'accordo rimane lecito se la protezione garantita resta limitata a ciò che può obiettivamente ritenersi che abbia dato origine alla controversia e se entrambe le parti hanno agito con la convinzione di non garantire al marchio una protezione maggiore di quella alla quale esso avrebbe diritto secondo una giusta applicazione della legge. Altrimenti, le parti saranno dissuase dal trovare un accordo, il che può avere l'effetto di incrementare piuttosto che di bloccare le aree di concorrenza. D'altra parte, il patrono della Repubblica federale di Germania ammette che un accordo di delimitazione che non componga effettivamente una lite in materia di marchi, ma abbia ad oggetto e per effetto di restringere la concorrenza, è vietato. Sembra che la Commissione ammetta nella decisione che gli accordi di delimitazione non costituiscono in sé un'infrazione dell'art. 85, anche se hanno tale effetto. Secondo me questo è giusto. La soluzione della questione se l'accordo di delimitazione sia vietato in forza dell'art. 85 dipende dai fatti del caso di specie. I due criteri principali sono: 1) se sussista una vera e propria lite fra le parti sull'uso d'un marchio e 2) se i termini dell'accordo, in quanto compromesso, impongano obblighi ragionevoli in considerazione della natura della lite e della sfera di protezione del marchio che era logicamente consentito aspettarsi. Quanto alla questione se la protezione del marchio possa invocarsi per le merci d'un altro Stato membro, si deve tener conto non solo del diritto interno dei marchi, ma anche delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario. Condivido l'argomento del patrono della Repubblica federale di Germania secondo cui spetta, in ogni caso, in primo luogo alle pani stabilire quali siano le loro rispettive spettanze, in base a criteri commerciali o tecnici. La Commissione ritiene cionondimeno che spetti alla Corte decidere se gli accordi stipulati vadano al di là di quanto è autorizzato dal diritto comunitario in fatto di concorrenza.

Secondo la Commissione, il marchio Dorcet non poteva esser fatto valere contro la Segers. Comunque sia, in mancanza di seri rischi di confusione fra i due marchi « Dorcet » e « Toltecs », nonostante la consonanza invocata dalla BAT, è assolutamente impossibile giustificare l'accordo di delimitazione di cui è causa che, non solo impediva alla Segers d'importare trinciato fine in Germania senza l'assenso della BAT, ma impediva anche alla Segers di vantare nei confronti della BAT qualsivoglia diritto in forza del deposito e dell'uso del marchio Toltecs.

Non mi sembra necessario trattare parecchi degli importanti punti sollevati dalla BAT e nel contempo dal governo tedesco. Il criterio determinante nel caso di specie è che, anche se il deposito del marchio Dorcet impediva che fossero registrati altri marchi tali da poter essere confusi con esso, la BAT non ha mai usato il marchio Dorcet, e non ha fornito alcuna prova di averne mai avuto l'intenzione. Altre considerazioni possono prendersi in esame quando un marchio viene usato o quando, senza averlo usato, una società può giustificare il lungo termine trascorso prima dell'uso del marchio o dimostrare che sono state già adottate disposizioni per il suo uso. Occorrerebbe allora tenerne conto, se del caso, ma se, come nel presente caso, un marchio non è stato usato, e niente prova che si abbia avuto l'intenzione di utilizzarlo, la Commissione, a mio parere, può esaminare l'accordo di delimitazione per determinare se esso componga in modo ragionevole una lite effettiva o si tratti in realtà di una restrizione della concorrenza. Qualora l'accordo miri essenzialmente ad impedire l'intrusione di un concorrente nel mercato, esso va valutato alla luce delle norme comunitarie in fatto di concorrenza, quale che sia la posizione del diritto nazionale dei marchi. Mi sembra che debba esser così, nonostante il fatto che in uno Stato membro almeno, la Danimarca, il mancato uso non infici la validità di un marchio, né autorizzi a chiederne la cancellazione dal registro. Inoltre, per determinare se un accordo di delimitazione abbia essenzialmente ad oggetto di restringere la concorrenza, non è necessario accertare quale dei contraenti abbia proposto di introdurre tale o tal'altra clausola o se le parti abbiano avuto un'intenzione comune al momento della stipulazione dell'accordo (cause riunite 29 e 30/83, CRAM e Rheinzink/Commissione, sentenza 29 marzo 1984, punto 26 della motivazione, Race. 1984, pag. 1679).

Questo punto di vista mi sembra compatibile con la sentenza della Corte 119/75, Terra-pin/Terranova, Race. 1976, pag. 1039, in particolare i punti 5 e 6 della motivazione.

Stando al testo del presente accordo nei termini in cui era stato interpretato ed applicato dalla BAT, ed accettato dalla Segers col suo comportamento, la Segers aveva solo il diritto di vendere trinciato riccio in Germania, cosa che non era sua intenzione fare. Il fatto che la BAT consentisse alla Segers di denominare il suo prodotto « trinciato fine » o shag olandese non le apportava niente se in realtà era autorizzata a vendere solo trinciato riccio. La Segers, anche se ha potuto depositare il proprio marchio senza opposizione della BAT, ha in proposito ricevuto in termini commerciali solo poco più di quanto avrebbe ottenuto se il marchio Dorcet fosse stato invocato in una controversia e la Segers convinta della contraffazione. Il trinciato fine veniva trattato come se potesse esser messo in vendita nella Repubblica federale col marchio Toltecs solo con licenza rilasciata agli importatori dalla BAT, alle condizioni da essa poste. Inoltre, giacché il tabacco della Segers era nel caso di specie destinato ad un numero crescente di fumatori che confezionano essi stessi le sigarette a mano, il divieto della menzione che il trinciato, anche fine, era destinato a tale uso, era chiaramente inteso a restringere la concorrenza della Segers in tale mercato.

A mio parere, queste limitazioni, complessivamente considerate, erano tali che la Commissione ha potuto giustamente ritenere che esse fossero eccessive e restringessero la concorrenza. Quale che sia l'interesse che la BAT potesse avere a proteggere un marchio non usato, niente giustificava il fatto di restringere la libertà della Segers nel selezionare gli importatori coi quali intendeva trattare, intromettendosi nei rapporti d'affari fra la Segers ed i suoi importatori, e ordinando alla Segers di rilevare le scorte di uno dei suoi importatori. Siffatte restrizioni possono essere opportune nel contesto di un accordo di distribuzione o d'una licenza in senso proprio, ma, prese complessivamente, esse andavano al di là d'un compromesso in una controversia su un marchio, ed equivalevano ad impedire o restringre la concorrenza.

Per quanto riguarda la clausola detta di non contestazione, la Commissione adotta nella decisione il punto di vista che la clausola consolidava un accordo che restringe la concorrenza, impedendo alla Segers di far valere i diritti che le scaturivano dal marchio Toltecs, nel caso in cui il marchio Dorcet fosse cancellato per non uso, e di far valere la precedenza che avrebbe avuto il marchio Toltecs se la BAT avesse usato per la prima volta il marchio Dorcet dopo la scadenza del periodo di cinque anni previsto dalla legge tedesca o avesse proceduto ad un nuovo deposito del marchio. Infine, era difficile per la Segers liberarsi dalle restrizioni di cui all'accordo per quanto riguardava la registrazione e l'uso del marchio Toltecs.

La BAT ha sostenuto, nonostante quanto precedentemente assunto, che in forza dell'accordo la Segers aveva sempre conservato il diritto di chiedere la cancellazione del marchio Dorcet. In ogni caso, la Segers poteva validamente impegnarsi per contratto a non servirsi di tale diritto. Secondo la normativa tedesca, la cancellazione del marchio Dorcet avrebbe comportato la nullità dell'accordo, giacché l'esistenza del marchio Dorcet era il fondamento dell'accordo. Di conseguenza, nessuna restrizione avrebbe potuto essere imposta alla Segers, qualora il marchio Dorcet fosse stato cancellato. Il fatto che la clausola di non contestazione impedisse alla Segers di ottenere la precedenza per il marchio Toltecs si giustificava in considerazione del fatto che la BAT conveniva di non impedirne il deposito. Il patrono del governo tedesco ha dichiarato che, in pratica, gli accordi di delimitazione solo eccezionalmente non accordano al titolare del marchio che fruisca della precedenza il diritto di depositare nuovi marchi che possano essere confusi col marchio più recente. Una prassi del genere è usuale e giustificata in quanto meno rigorosa del divieto totale che può essere altrimenti fatto valere dal titolare del marchio precedente. Autorizzare il titolare del marchio a modificarlo per tener conto della pubblicità e di qualsiasi modifica delle sue attività commerciali non costituisce una restrizione della concorrenza. Si ammette che una clausola di non contestazione può restringere la concorrenza qualora essa escluda la possibilità d'invocare la cancellazione del marchio precedente, ma è possibile giustificare un accordo che escluda il diritto di contestare un marchio a causa del disuso.

Ritengo che, nella parte essenziale, la clausola di non contestazione obbligava la Segers a non rivendicare nei confronti della BAT alcun diritto per il deposito e l'uso del marchio Toltecs. La BAT ha sostenuto che essa non impediva alla Segers di chiedere la cancellazione del marchio per disuso, il che non implicherebbe che essa si basi su un diritto derivante dal marchio Toltecs. Comunque sia, la clausola dispone espressamente che la Segers non può invocare il marchio Toltecs nel caso in cui la BAT disponga di nuovo del marchio Dorcet. Tale diritto di cancellare il marchio Dorcet ha quindi rilevanza marginale. Essa dipenderebbe dal se la BAT possa o voglia depositare di nuovo il marchio Dorcet. Si può fare la stessa osservazione in merito all'argomento secondo cui l'accordo verrebbe meno se il marchio Dorcet venisse cancellato dal registro dei marchi.

Se fosse esistita, al momento in cui l'accordo è stato stipulato, una ragionevole probabilità che la BAT utilizzasse il marchio Dorcet, la clausola di non contestazione sarebbe stata, a mio parere, giustificata. Infatti, niente prova che la BAT abbia mai avuto l'intenzione di usare il marchio e la clausola di non contestazione è stata concepita in modo da coprire la sua posizione in modo permanente qualora il marchio non dovesse essere mai usato. Stando così le cose, una clausola così ampia costituisce, a mio parere, una irragionevole restrizione alla concorrenza.

Inoltre, l'argomento della Commissione secondo cui la facoltà di cancellare dal registro i marchi che non si è mai avuto alcuna intenzione di usare va nel senso degli interessi della concorrenza, è pertinente; una restrizione contrattuale all'esercizio del diritto di chiedere l'applicazione di tale potere potrebbe restringere indebitamente la concorrenza. La BAT ha sostenuto che l'accordo non aveva alcun effetto restrittivo per la concorrenza, in particolare in considerazione dell'incapacità della Segers, dovuta a motivi economici, di vendere il suo tabacco in Germania. Questo argomento va disatteso. Lo scopo dell'accordo era chiaramente quello di restringere la concorrenza e, pertanto, non è necessario accertare i suoi effetti (cause riunite 56 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Race. 1966, da pag. 457 a pag. 519). In ogni caso, in una relazione della Müller-Broders del 13 febbraio 1978, si poneva in rilievo che l'introduzione di un nuovo prodotto sul mercato richiede pazienza e sforzi per molti anni. Di conseguenza, anche se la Segers operava allora su piccola scala, non può escludersi che, in condizioni normali di concorrenza, le sue attività avrebbero potuto avere un rilevante sviluppo. L'attuale volume delle vendite e l'incremento in progetto o potenziale nell'uso del trinciato fine costituiscono una risposta adeguata a questo tentativo diretto ad impedire alla Segers di penetrare in modo significativo nel mercato. Si può ritenere, in considerazione del potenziale livello della concorrenza, che la restrizione della concorrenza sia stata rilevante.

La BAT ha poi fatto presente che a torto la Commissione ha rifiutato di concedere l'esenzione di cui all'art. 85, n. 3. Nella decisione, la Commissione ha rifiutato di concedere l'esenzione per i motivi seguenti:

1) l'accordo non era stato notificato;

2) esso non ricadeva sotto l'art. 4, n. 2, punto 2, lett. b), del regolamento n. 17, che dispone che il requisito della previa notificazione per ottenere l'esenzione non si applica, fra l'altro, agli accordi ai quali partecipano due o più imprese e che impongono « all'acquirente o all'utilizzatore di diritti relativi alla proprietà industriale, e in particolare di brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi, limitazioni all'esercizio di tali diritti oppure di imporre al beneficiario di contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali, limitazioni all'utilizzazione di questi procedimenti o cognizioni »;

3) non si vede in che cosa l'accordo contribuisse a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti, giacché esso aveva per oggetto e per effetto di impedire o di ostacolare la distribuzione del tabacco Toltecs in Germania;

4) l'accordo non comportava alcun profitto per i consumatori, giacché la Segers non poteva indicare nella pubblicità che il tabacco Toltecs si prestava alla confezione delle sigarette avvolte a mano;

5) l'accordo imponeva restrizioni che non erano indispensabili ai sensi della terza condizione di cui all'art. 85, n. 3.

La BAT ha sostenuto che la motivazione della decisione era insufficiente. A mio modo di vedere, la motivazione è dettagliata quanto occorre perché la BAT possa comprenderla e per consentire alla Corte di controllare la decisione di cui è causa. Ritengo che l'art. 4, n. 2, punto 2, lett. b) del regolamento n. 17 non si applichi agli accordi di delimitazione di cui si tratta nel presente caso. Anche ammettendo l'argomento della BAT secondo cui esso dovrebbe applicarsi, non ne consegue che fosse stata concessa l'esenzione. La BAT non ha cercato di dimostrare che le limitazioni imposte alla Segers erano indispensabili perché venissero perseguite le finalità di miglioramento della produzione o della distribuzione, per promuovere il progresso tecnico o commerciale o riservare agli utilizzatori una parte equa del profitto che ne risulta.

La BAT contesta, da ultimo, l'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione. Secondo la decisione, l'ammenda è stata inflitta solo « in quanto la clausola di non contestazione è estesa al caso della mancata utilizzazione del marchio Dorcet per un periodo superiore a cinque anni ». La BAT sostiene che

1) l'ammenda avrebbe dovuto essere inflitta ad essa stessa ed alla Segers oppure non avrebbe dovuto essere inflitta, giacché essa e la Segers sono ugualmente responsabili della clausola di non contestazione;

2) a torto la Commissione ha assunto che un accordo che vieti l'uso d'un marchio in Germania è illegittimo dal punto di vista del diritto tedesco, e che la BAT sapeva che l'accordo era stato firmato il giorno dopo la scadenza del periodo di protezione contemplato dal diritto tedesco;

3) niente indicava al momento della stipulazione dell'accordo che esso fosse incompatibile col diritto tedesco o col diritto comunitario;

4) l'infrazione non è un atto positivo ma un'omissione, nel caso di specie il fatto che la BAT non abbia abrogato l'accordo alla luce delle successive decisioni della Commissione;

5) e che a torto la Commissione ha ritenuto che il termine di prescrizione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988 (GU L 319 del 29 novembre 1974, pag. 1) non fosse scaduto.

La Commissione dichiara nella decisione di rinunciare ad infliggere un'ammenda alla Segers, pur avendo questa commesso un'infrazione dell'art. 85, n. 1, in quanto si tratta di un piccolo imprenditore olandese che, all'inizio della controversia con la BAT, non era sufficientemente informata né del diritto tedesco né di quello comunitario.

In considerazione del fatto che la Commissione ammette che la Segers ha commesso un'infrazione del diritto comunitario, sarebbe giusto ridurre l'ammenda imposta alla BAT qualora dovesse ritenersi che essa è eccessiva con riguardo al fatto che nessuna ammenda era stata inflitta alla Segers. La BAT ha cercato di provare la natura eccessiva dell'ammenda paragonando le vendite di tabacco della Segers nei Paesi Bassi nel 1981 con le proprie vendite in Germania nello stesso anno. La Commissione ha ribattuto rilevando che l'ammenda minima che essa può imporre a norma dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 è di 1000 unità di conto; se un'ammenda venisse inflitta alle due parti in proporzione alla loro quota di mercato per i prodotti di cui è causa, e se l'ammenda minima venisse inflitta alla Segers, l'ammenda della BAT dovrebbe essere 10 volte superiore a quella che le è stata inflitta.

E giusto, a mio modo di vedere, tener conto, non solo del fattore dimensioni dell'impresa, che la Commissione può prendere in esame, ma anche del fatto che l'accordo sfavoriva la Segers ed avvantaggiava la BAT, che il tentativo della Segers di porre fine alle restrizioni della concorrenza stipulando un nuovo accordo è stato ignorato, e che la Segers ha sporto denuncia alla Commissione. Nelle presenti circostanze, non è stato, a mio parere, provato che la differenza di trattamento fra le parti sia tale da giustificare la riduzione dell'ammenda. Anche se la Commissione ha potuto attribuire una rilevanza troppo ampia alla data della firma dell'accordo da parte della BAT e all'asserzione secondo cui l'accordo era incompatibile con lo spirito e con la lettera del diritto tedesco, ciò non giustifica, a mio parere, che l'importo dell'ammenda venga modificato. È vero che, al momento della firma dell'accordo, nessuna decisione della Corte o della Commissione provava l'illegittimità di una clausola di non contestazione del tipo di quella che qui ci interessa. La Commissione si è cionondimeno richiamata alla propria decisione 23 dicembre 1977 n. 78/193/CEE (Penneys) (GU L 60 del 2 marzo 1978, pag. 19). Tale decisione può tuttavia applicarsi solo alla proroga dell'accordo dopo il 1978, anche se la Commissione dice giustamente che, anche dopo la decisione, la BAT ha continuato ad insistere sull'applicazione dell'accordo nei termini in cui essa lo interpretava. Comunque sia, l'illegittimità di una restrizione peculiare della concorrenza deriva dai termini dell'art. 85 e 86, e non è necessario che venga espressamente dichiarata nella giurisprudenza della Corte o nella prassi della Commissione (cfr. sentenza 2 novembre 1983, causa 322/81, NBIM/Commissione, punto 107 della motivazione, Race. 1983, pag. 3461). Inoltre, la Commissione ha effettivamente tenuto conto, nel fissare l'ammenda del fatto che la sua decisione era la prima, nel campo della proprietà industriale, in cui essa infliggeva un'ammenda.

Contrariamente a quanto sostiene, la BAT non è stata colpita per un'omissione. La restrizione della concorrenza per cui le è stata inflitta un'ammenda consiste nell'esistenza e nell'applicazione dell'accordo che costituiscono un atto positivo che ha effetti permanenti. Anche se si potesse dire che la restrizione scaturiva da una omissione, ritengo che l'argomento della BAT, secondo cui non avrebbe dovuto esserle inflitta alcuna ammenda, non possa essere accolto.

L'art. 1 del regolamento n. 2988/74 dispone, per quanto qui ci interessa, che il potere della Commissione di infliggere ammende è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa; « per quanto concerne le infrazioni permanenti o continuate, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'infrazione ». La Commissione dichiara nella decisione che l'infrazione è cessata al più presto il 1o aprile 1982, quando la BAT ha dichiarato di non attribuire alcuna importanza al mantenimento in vita dell'accordo. La BAT sostiene che il termine ha cominciato a decorrere sin dalla stipulazione dell'accordo. Nel caso di specie, l'infrazione ha avuto inizio con la stipulazione dell'accordo ma essa ha la natura d'un obbligo ad effetto permanente, e senza una determinata data limite. Anche se nessuna delle pani aveva espressamente invocato quest'obbligo, né ne aveva tenuto conto, ciò non significa che l'obbligo non continui finché l'accordo esiste. Di conseguenza, quando la Commissione ha adottato la decisione, il suo potere d'infliggere un'ammenda non era prescritto.

Per i motivi sopraesposti, proporrei di respingere il ricorso d'annullamento e di tenere ferma l'ammenda inflitta; per quanto riguarda le spese, di condannare la BAT a sopportare le proprie e quelle della Commissione, il governo federale e la Segers a sopportare ciascuno le proprie.

( *1 ) Traduzione dall'inglese.