Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 21 marzo 2002. - Robelco NV contro Robeco Groep NV. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van Beroep te Brussel - Belgio. - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 5 - Disposizioni relative alla tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi - Portata di tale tutela - Segni simili al marchio d'impresa. - Causa C-23/01.



raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-10913



Conclusioni dell avvocato generale

1 Nella presente causa si tratta di accertare se la direttiva del Consiglio, 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (nel prosieguo: la «direttiva sui marchi») (1), contenga criteri per l'applicazione della tutela dinanzi all'abuso o all'uso dannoso di un segno fatto a scopi diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, nel senso di cui all'art. 5, n. 5 di detta direttiva.

I fatti della controversia principale

2 Come emerge dall'ordinanza di rinvio, i fatti alla base della controversia principale possono essere esposti nella seguente maniera.

La NV Robelco (in prosieguo: la «Robelco») è stata costituita in forma di società per azioni (naamloze vennootschap) il 20 novembre 1996 da due società di investimento, con la denominazione sociale «Robelco»; il suo oggetto sociale comprende, tra l'altro:

«- l'esecuzione di qualsiasi operazione avente rapporto diretto o indiretto con l'acquisto, la cessione, la permuta, la locazione quale locatore o conduttore, la costruzione, la trasformazione, la lottizzazione, la gestione e la valorizzazione di qualsiasi bene immobile;

- l'erogazione di mutui, anche non ipotecari, il finanziamento di progetti immobiliari, la prestazione di beni e servizi a imprese e società;

- ogni possibile operazione a carattere immobiliare, ivi comprese la locazione e il leasing».

Da pubblicazioni pubblicitarie emerge che la Robelco è conosciuta nel campo delle realizzazioni immobiliari nel settore dei parchi industriali e dei progetti «su misura».

Il bilancio della Robelco, il cui capitale sociale iniziale ammontava a BEF 6 milioni, superò alla fine del 1998 BEF 1 400 milioni.

3 La NV Robeco Groep (nel prosieguo: la «Robeco Groep»), che si occupa di gestione di patrimoni, esiste come gruppo finanziario olandese fin dal 1929. Commercializza prodotti e servizi finanziari, principalmente sotto forma di fondi di investimento quotati in borsa, ed è attiva a livello internazionale attraverso banche e intermediari di titoli.

4 Dal 1959 il Rotterdam Beleggings Consortium opera sotto la denominazione di «Robeco» e da allora ha registrato presso l'ufficio marchi del Benelux numerose parole tra le quali «Robeco», «Rorento», «Rolinco», «Rogiro», «Rotrusco» e «Roparco», registrate per la classe 36, ossia: affari finanziari e monetari, servizi in materia di risparmio e investimento.

Nel 1998 la Robeco Groep ha amministrato più di NLG 170 000 milioni, la maggior parte per investitori istituzionali.

E' indiscusso che il marchio Robeco gode di molta fama tra gli olandesi.

5 Il 2 giugno 1999, la Robeco Groep conveniva in giudizio la Robelco per farle inibire l'uso del segno «Robelco» come ditta e denominazione sociale, o di qualunque altro segno simile a «Robeco», sotto pena di una sanzione di BEF 100 000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine.

La Robeco Groep deduceva una violazione dell'art. 13A, comma 1, lett. d), della legge uniforme sui marchi del Benelux (Benelux Merkenwet; in prosieguo: la «legge uniforme»), ritenendo tale fatto contrario alle consuetudini leali del commercio.

La sentenza accoglieva la domanda.

Diritto applicabile

Diritto comunitario

6 L'art. 5, nn. 1, 2 e 5, della direttiva sui marchi prevede:

«Diritti conferiti dal marchio di impresa

1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

(...)

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

Diritto nazionale

7 Dal 1971 i tre Stati dell'Unione economica del Benelux sono soggetti alla legge uniforme sui marchi (2).

8 L'art. 13A, comma 1, di tale testo, nella sua prima versione, stabiliva:

Fatta salva la possibilità di applicazione del diritto comune in materia di responsabilità civile, il diritto esclusivo su un marchio permette al suo titolare di opporsi a:

1. qualsiasi uso del marchio o di un segno analogo per designare prodotti per i quali il marchio sia stato registrato o prodotti simili.

2. qualsiasi altro uso che, nel commercio e senza giusta causa, si faccia del marchio o di un segno analogo in condizioni atte a causare un danno al titolare del marchio.

9 Il 1_ gennaio 1996 è entrata in vigore la versione modificata della legge uniforme, a seguito del suo adeguamento alla direttiva sui marchi.

10 Di conseguenza l'art. 13A, comma 1, da allora stabilisce:

Fatta salva l'eventuale applicazione del diritto comune in materia di responsabilità civile, il diritto esclusivo su un marchio permette al suo titolare di opporsi a:

a) qualsiasi uso del marchio nel commercio per designare i prodotti per cui sia stato registrato.

b) qualsiasi uso che, nel commercio, si faccia del marchio o di un segno analogo per designare i prodotti per cui sia stato registrato o prodotti simili, sempre che vi sia il rischio che il pubblico associ il segno con il marchio.

c) qualsiasi uso che, nel commercio e senza giusto motivo, si faccia di un marchio che gode di notorietà nel territorio del Benelux o di un segno analogo per prodotti non simili a quelli per cui il marchio è stato registrato, sempre che tale uso del segno sia diretto a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o rechi pregiudizio allo stesso.

d) qualsiasi uso che, nel commercio e senza giusto motivo, venga fatto di un marchio o di un segno analogo per fini diversi dall'individuazione dei prodotti, sempre che tale uso del segno sia diretto a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

Le questioni pregiudiziali

11 In sede di appello contro la sentenza di primo grado, l'Hof van Beroep (Corte di appello) di Bruxelles ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 5, n. 5, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che la possibilità di tutela in esso prevista possa essere offerta da parte di uno Stato membro solo contro l'uso di un contrassegno che sia identico al marchio d'impresa o se possa in tal caso essere offerta anche contro l'uso di un contrassegno simile al marchio d'impresa.

2) Se, qualora tale tutela possa essere offerta anche contro un contrassegno simile al marchio d'impresa, sia necessario ai sensi di tale articolo che la somiglianza illecita possa far sorgere confusione o è sufficiente un rischio di associazione, inteso nel senso che colui che venga confrontato con il marchio d'impresa e il contrassegno evochi l'uno e l'altro senza che da ciò derivi confusione, o addirittura non debba sussistere alcun rischio di associazione».

Argomenti delle parti che sono comparse

12 Hanno presentato osservazioni scritte, oltre alla Commissione, entrambe le parti nella controversia.

13 La Robeco Groep fa valere che, in risposta alla prima questione del giudice belga, occorre affermare che il termine «segno», di cui all'art. 5, n. 5, della direttiva, comprende sia i segni identici che quelli simili e che, ai sensi di tale disposizione, spetta al diritto interno definire il livello di somiglianza richiesto.

14 In risposta alla seconda questione, la Robeco Groep sostiene che l'art. 5, n. 5, della direttiva stabilisce chiaramente le condizioni necessarie per la sua applicazione [«uso di tale segno senza giusto motivo» «consente di trarre indebitamente vantaggio (...) o reca pregiudizio (ai marchi)»] senza potersene dedurre di nuove, come i rischi di confusione o di associazione richiamati dal giudice del rinvio (3).

15 La Robelco, da parte sua, impernia la sua argomentazione sulla distinzione tra il rischio di confusione e quello di semplice associazione. Si ha «confusione» quando il pubblico confonde il segno e il marchio (confusione diretta) o i titolari del segno con quelli del marchio (confusione indiretta). Si ha semplice associazione quando la percezione del segno richiama alla mente il marchio, senza confondersi con esso.

16 La Robelco è d'accordo sul fatto che l'art. 5, n. 5, della direttiva non è una disposizione di diritto dei marchi. Afferma inoltre che non basta la semplice similitudine affinché questo particolare tipo di tutela possa trovare applicazione: il segno deve essere identico al marchio. In caso contrario, occorre sempre accertare l'esistenza di un rischio di confusione.

17 Per la Robelco, il «segno» al quale fa riferimento il n. 5 deve essere uguale a quello di cui al n. 1, lett. b), ossia, quello che corrisponde al marchio. Tale interpretazione restrittiva delle facoltà degli Stati membri, sarebbe conforme con l'obiettivo di armonizzazione della direttiva. Interpretarlo altrimenti significherebbe autorizzare una tutela di un segno sconosciuto, ai sensi del n. 5, comparabile a quella concessa ad un marchio notorio in forza del n. 2.

18 La Commissione propone alla Corte di giustizia di rispondere che l'art. 5, n. 5, della direttiva ha lo scopo di escludere dal campo di applicazione dell'armonizzazione talune forme di tutela riconosciute dagli ordinamenti degli Stati membri, come quella prevista dall'art. 13A, comma 1, lett. d) della legge uniforme del Benelux sui marchi.

19 L'Istituzione comunitaria parte dal presupposto che il giudice del rinvio ha qualificato correttamente i fatti controversi - contrasto tra il titolare di un marchio e quello di una ragione sociale, senza somiglianza tra i rispettivi prodotti o servizi - come uso di un segno fatto a scopi diversi da quello di contraddistinguere, ragion per cui l'art. 5, n. 5, sarebbe pertinente.

20 Dopo aver analizzato l'economia della disposizione, e alla luce dei lavori preparatori, la Commissione rileva che il campo di applicazione dell'art. 5, n. 5, sfugge completamente all'opera di armonizzazione comunitaria e conseguentemente il giudice nazionale può interpretare liberamente le norme nazionali stabilite in materia.

21 In via subordinata, la Commissione suggerisce di dichiarare che l'art. 5, n. 5, della direttiva non richiede alcuna somiglianza tra il segno e il marchio. Non sarebbe necessario quindi valutare l'esistenza di un rischio di confusione o di associazione, bensì dell'indebito vantaggio ottenuto grazie al carattere distintivo o alla notorietà del marchio, o del danno provocato al marchio stesso.

Analisi delle questioni pregiudiziali

22 Lo Hof van Beroep di Bruxelles vuole sapere quale grado di somiglianza tra il segno e il marchio sia necessario perché possa trovare applicazione l'art. 5, n. 5, della direttiva (prima questione) e se, sempre a tale scopo, questa somiglianza debba essere accompagnata da un rischio di confusione o di associazione (seconda questione).

23 I dubbi che nutre il giudice di rinvio sono dovuti non tanto al testo comunitario stesso, quanto all'incertezza sulla corretta trasposizione di tale disposizione nel diritto del Benelux e al perdurare della pratica giuridica sviluppata precedentemente all'entrata in vigore della direttiva.

24 L'art. 5 della direttiva sui marchi - intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa» - enuncia schematicamente i livelli di tutela giuridica che i titolari di marchi possono ottenere ed opera una chiara divisione di competenze tra ciò che rientra nell'ambito comunitario, armonizzato, e ciò che continua a dipendere dagli ordinamenti nazionali.

25 L'art. 5, n. 1, definisce il contenuto tipico del diritto esclusivo ad un marchio, consistente nella facoltà di vietare l'uso di un segno identico per gli stessi prodotti e servizi, come avviene nel caso di contraffazione [lett. a)], e di un segno simile per prodotti o servizi anch'essi simili, sempre che vi sia rischio di confusione o anche di mera associazione da parte del pubblico [lett. b)].

26 Questo è l'oggetto caratteristico del diritto dei marchi: la tutela dell'esattezza dell'informazione, che fornisce il segno registrato, sulla provenienza di determinati beni da una certa impresa.

27 L'art. 5, n. 2 amplia tale tutela a favore dei marchi che godono di notorietà in un territorio, permettendo agli Stati membri di vietare, in tali casi, l'uso di un segno simile, anche rispetto a prodotti o servizi non analoghi, allorché si pretenda ottenere un vantaggio indebito dalla notorietà del marchio o il suo titolare ne possa risultare danneggiato. Così vengono tutelati contemporaneamente il diritto del pubblico a conoscere l'esatta provenienza dei prodotti che gli sono offerti e quello del titolare del marchio a conservare il suo avviamento («goodwill»).

28 Infine, l'art. 5, n. 5 esclude dal campo di applicazione della direttiva le disposizioni di diritto nazionale che tutelano contro l'uso che di un segno viene fatto per scopi diversi da quello di contraddistinguere prodotti, quando da tale uso deriva un vantaggio indebito dovuto alla notorietà o al carattere distintivo del segno, oppure deriva un danno per il marchio.

29 Le parti comparse si sono dilungate, in misura diversa, sull'appartenenza di quest'ultima disposizione al diritto dei marchi. Personalmente non penso che tale qualificazione rivesta un interesse fondamentale. Le discipline giuridiche, la cui utilità ad effetto conoscitivo è incontestabile, hanno sempre qualcosa di arbitrario e i loro contorni sono poco sicuri, per cui variano frequentemente sia nello spazio che nel tempo. Pertanto, sebbene occorra considerare il campo di applicazione del diritto dei marchi limitato alle questioni relative, essenzialmente, alla funzione distintiva di tale strumento, non si può considerare come inconcepibile una categoria più ampia che comprenda l'insieme delle possibili controversie riguardanti i marchi.

30 E' interessante invece definire il confine che, in tema di marchi, separa i campi di applicazione del diritto comunitario e degli ordinamenti nazionali. Non vi è neppure stato il tentativo, da parte del legislatore europeo, di fissare un confine per separare il diritto dei marchi propriamente detto da altre discipline correlate, dato che il lavoro di ravvicinamento normativo è espressamente parziale (4).

31 Orbene, l'art. 5 della direttiva contiene una doppia delimitazione: positiva e negativa. In senso positivo, sono diritti armonizzati del titolare di un marchio quelli per cui esso può vietare l'uso del segno identico o simile per prodotti identici o simili quando vi sia rischio di confusione. In senso negativo, non sono oggetto di ravvicinamento comunitario la tutela rafforzata del carattere distintivo e dell'avviamento dei marchi notori né il regime di determinati usi di un segno che non hanno lo scopo di indicare la provenienza di beni o servizi.

32 Devo amettere una certa perplessità dinanzi alla redazione dell'art. 5, n. 5, della direttiva, il quale, come osservato dalla Commissione, sembra essere stato previsto specialmente per accogliere una disposizione simile del diritto uniforme del Benelux (5). Se un segno non è utilizzato, direttamente o indirettamente, in modo subliminale o incidentale, per indicare prodotti o servizi, non vedo quale rilevanza possa avere nel commercio rispetto al diritto dei marchi. Diverso sarebbe se tale segno non si utilizzasse in quanto marchio in senso formale. Inteso in questo modo, il n. 5 servirebbe, ad esempio, ad escludere dall'armonizzazione le normative nazionali relative alla pubblicità comparativa oppure all'abuso della ragione sociale (6).

33 Il giudice del rinvio ha affermato che ci si trova di fronte a quest'ultima situazione, cosa che nessuna delle parti comparse contesta. Mi attengo quindi a tale premessa. Non possiedo alcun elemento per formulare un giudizio diverso, né l'esame delle questioni formulate mi richiede altro. Ciononostante, la questione se, nel commercio, una ragione sociale serva per svolgere, così come il marchio, una funzione distintiva, soprattutto nel caso dei servizi, e le conseguenze che dalla sua soluzione deriverebbero per il diritto comunitario, non mancano di interesse né di difficoltà. Più che di categorie predeterminate, credo che occorrerebbe allora tener conto degli effetti pratici delle diverse condotte (7).

34 Un presupposto di fatto consistente nell'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere la provenienza di un bene o di un prodotto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 1, il quale si riferisce all'identificazione di prodotti o servizi, mentre è espressamente coperto dalla riserva di legge a favore degli Stati membri, di cui al n. 5. Rimane fuori dall'ambito di applicazione della direttiva la quale, inoltre, per evitare qualsiasi dubbio, riconosce agli Stati membri competenza legislativa in materia.

35 La direttiva aggiunge che tale segno, privo di carattere distintivo, deve essere usato per trarre vantaggio dalla notorietà altrui o provocarle danno. Questa è l'ipotesi più probabile, in termini pratici, tuttavia, anche in mancanza di tale precisazione, non vedo come la direttiva potrebbe applicarsi a casi in cui il segno non si usa per distinguere.

36 Ciò che è indiscutibile è il fatto che la riserva di cui al n. 5 non è soggetta ad alcun altra condizione. Assolutamente nulla dice il precetto sul grado di somiglianza che debba presentare il segno in rapporto con il marchio. Date tali condizioni, gli Stati membri possono sicuramente non adottare alcuna legislazione, così come possono esigere l'identità tra il segno e il marchio, accontentarsi di una somiglianza, ancorché minima, oppure anche, accontentarsi di qualsiasi altro vincolo di riferimento immaginabile.

37 Non vi è motivo di precisare, come chiede il giudice del rinvio, il silenzio del legislatore riguardo alla natura del nesso tra il segno contemplato e il marchio; non bisogna neppure trasferire al n. 5 quanto disposto nei numeri precedenti dell'art. 5 o raffrontare la sua portata con quella del n. 2, come pretende la Robelco.

38 In primo luogo, qualificare il rapporto che deve esistere tra il segno e il marchio supporrebbe irrimediabilmente ridurre, senza alcun fondamento giuridico, la libertà che il Consiglio ha riconosciuto agli Stati membri al momento di assumere iniziative in settori come la concorrenza sleale, la tutela dei consumatori o la responsabilità civile.

39 Inoltre, in secondo luogo, se è vero che i nn. 1 e 2 dell'art. 5 della direttiva si basano, per la loro applicazione, su un certo grado di somiglianza tra i due segni, è altrettanto vero che il n. 5 si inserisce in una logica differente e che, pertanto, non vi è ragione di trasferire all'ambito di tutela di un marchio nei confronti di un segno utilizzato a fini diversi da quello di contraddistinguere beni, elementi che si giustificano proprio alla luce di tale funzione.

40 Infine, per ragioni simili, non occorre verificare le facoltà che agli Stati membri sono riconosciute dall'art. 5, n. 2 rispetto a quelle riconosciute dal n. 5, poiché le seconde hanno effetto solo nell'ambito ristretto dell'uso di un segno con scopo non distintivo.

41 Occorre aggiungere che, a mio giudizio, nulla nell'art. 13A, comma 1, lett. d), della legge uniforme, porta a pensare che il legislatore del Benelux abbia oltrepassato le facoltà ad esso concesse espressamente dall'ordinamento sui marchi comunitari.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra affermato, propongo alla Corte di giustizia di risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte dallo Hof van Beroep di Bruxelles dichiarando quanto segue:

«L'art. 5, n. 5, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, non richiede, per la sua applicazione, nessun determinato grado di somiglianza tra il segno e il marchio in questione, materia che è di esclusiva competenza degli Stati membri».

(1) - GU 1989, L 40, pag. 1.

(2) - V. supra, punto 5.

(3) - Con riferimento alla sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabel (Racc. pag. I-61091).

(4) - Secondo quanto previsto dai `considerando' della direttiva: «considerando che non appare attualmente necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa e che è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno» (terzo `considerando').

(5) - Si tratta dell'art. 13A, comma 1, n. 1, della prima versione della legge uniforme. L'attuale art. 13A, comma 1, lett. d), riprende la stessa idea, anche se il suo testo assomiglia maggiormente a quello della direttiva (v. supra, paragrafi 8 e segg.).

(6) - Lo stesso non succede con un annuncio relativo alla riparazione e manutenzione di una determinata marca di autoveicoli, nel qual caso occorre tenere conto del fatto che il marchio è utilizzato per identificare la provenienza dei prodotti che costituiscono oggetto del servizio (sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW, Racc. pag. I-9, punti 38 e 39).

(7) - La Corte di giustizia del Benelux ha risolto tale problema nella sentenza 7 novembre 1988, causa A 87/3, Omnisport/Bauweraerts (Jurisprudence de la Cour de justice Benelux, 1988, pag. 90), ritenendo che l'uso di una ragione sociale, in linea di principio, è inefficace a distinguere prodotti o servizi, salvo che il pubblico associ tale ragione con i beni che l'impresa vende o offre.