Parole chiave

Massima



Parole chiave

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Prove da produrre da parte del titolare

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

4. Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa — Registrazione in contrasto con l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 5, e 52, n. 1, lett. a)]

Massima

1. Affinché gli si applichi la tutela introdotta dall’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il titolare del marchio anteriore deve fornire la prova che l’uso del marchio posteriore trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi. È sufficiente che ricorra uno solo di questi tre tipi di violazione perché sia applicabile l’art. 8, n. 5, di detto regolamento.

Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio ai sensi del citato art. 8, n. 5. Quando, infatti, è prevedibile che dall’uso che il titolare del marchio posteriore può essere indotto a fare del proprio marchio deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si verifichi per poter far vietare detto uso. Egli deve, tuttavia, dimostrare l’esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro.

Quando il titolare del marchio anteriore riesce a provare l’esistenza o di una violazione effettiva ed attuale al suo marchio o, quanto meno, di un rischio serio che tale violazione si produca in futuro, spetta al titolare del marchio posteriore dimostrare di avere un giusto motivo per l’uso di tale marchio.

(v. punti 31‑34)

2. Al fine di determinare se l’uso del marchio posteriore tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, fra i quali figurano, in particolare, l’intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio anteriore, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati. Relativamente all’intensità della notorietà e del grado di carattere distintivo del marchio anteriore, più il carattere distintivo e la notorietà del marchio di cui si tratta sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l’esistenza di una violazione. Inoltre, più l’evocazione del marchio anteriore ad opera del marchio posteriore è immediata e forte, più aumenta il rischio che l’uso attuale o futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio.

Nell’ambito di una siffatta valutazione complessiva, può parimenti essere presa in considerazione, eventualmente, l’esistenza di un rischio di diluizione o di offuscamento del marchio anteriore.

(v. punti 42‑43)

3. L’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario dev’essere interpretato nel senso che l’esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, ai sensi di tale disposizione, non presuppone né l’esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà o, più in generale, al titolare di quest’ultimo. Il vantaggio risultante dall’uso da parte di un terzo di un marchio che presenta elementi simili a quelli di un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal detto carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest’ultimo, e di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio anteriore per creare e mantenere l’immagine dello stesso.

(v. punto 45)

4. È stata fornita la prova del fatto che il titolare del marchio denominativo NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, registrato in quanto marchio comunitario per “perle” della classe 14 ai sensi dell’Accordo di Nizza, traeva indebitamente vantaggio, ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dalla notorietà del marchio figurativo la PERLA, registrato anteriormente in Italia per “Costumi da bagno, abbigliamento sportivo ed abbigliamento in genere” della classe 25 di detto Accordo, o che, almeno, vi fosse il serio rischio che una siffatta violazione si verificasse in futuro.

Infatti, la notorietà del marchio anteriore la PERLA è stata dimostrata per la biancheria intima e i costumi da bagno e può essere altresì considerata molto elevata. Inoltre, esiste un certo grado di somiglianza tra i marchi in conflitto ed i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore, ossia capi di abbigliamento femminile, e quelli contraddistinti dal marchio posteriore, vale a dire le perle, appartengono a segmenti di mercato vicini.

Infine, le perle possono essere utilizzate nella produzione di costumi da bagno e di altri articoli di abbigliamento femminile. Non è da escludersi che i consumatori di articoli di gioielleria e, in particolare, di perle conoscano la biancheria intima e i costumi da bagno commercializzati dal titolare del marchio anteriore.

(v. punti 36, 56-58)