CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

GERHARD REISCHL

DEL 3 GIUGNO 1981 ( 1 )

Signor Presidente,

signori Giudici,

La Corte di giustizia ha già emanato una serie di pronunce sul rapporto intercorrente tra i diritti di tutela industriale e commerciale riconosciuti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri e il principio della libera circolazione delle merci, sancito dal diritto comunitario. La questione di cui devo occuparmi oggi offre ulteriore spunto per precisare ed eventualmente puntualizzare ancor più la giurisprudenza finora elaborata in materia.

Gli antefatti possono così riassumersi:

La società americana Merck & Co. Inc., con sede in Rahway (New Jersey) — in prosieguo Merck — è titolare di due brevetti olandesi del 197-3 e del 1974, a tutela di un medicinale denominato Moduretic e del relativo procedimento di fabbricazione. Il prodotto è brevettato parallelamente, quanto meno con brevetti coincidenti con uno dei due di cui sopra, in tutti gli altri Stati membri, eccezion fatta per il Lussemburgo e per l'Italia. Il prodotto, che tra l'altro è usato nella terapia dell'ipertensione, viene prodotto e distribuito, come pure altri medicinali, da un'affiliata della ditta americana, avente sede in Olanda. In particolare, questa specialità viene posta in commercio anche in Italia, ove l'art. 14, primo comma, della legge italiana sui brevetti (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127) vietava di brevettare i medicinali e il loro procedimento produttivo. Pur se una successiva sentenza (Corte costituzionale, 20 marzo 1978, n. 20, GURI 29 marzo 1978) dichiarava incostituzionale detta disposizione, la Merck non riusciva ad ottenere alcun brevetto a tutela della specialità in Italia, poiché finora non è stata elaborata alcuna disciplina transitoria in materia con effetto retroattivo.

La società Stephar BV di Rotterdam, il cui direttore sig. Exler è anche azionista (in prosieguo: la Stephar) compra dai grossisti italiani il Moduretic prodotto ed ivi posto in commercio dalla Merck e lo importa nei Paesi Bassi, ove lo rivende. Da questa operazione la Stephar trae cospicui utili, giacché in Italia il prodotto è venduto a prezzo inferiore.

La Merck si opponeva a queste importazioni, richiamandosi ai propri brevetti olandesi, in un procedimento sommario dinanzi all'Arrondissementsrechtbank di Rotterdam. Essa basava la propria azione sull'art. 30 della legge olandese in materia (Rijksoctrooiwet), che sancisce il diritto esclusivo del titolare di un brevetto di produrre e sfruttare il prodotto brevettato e che dispone che l'acquirente o il successivo proprietario non viola il diritto di brevetto se sfrutta il prodotto regolarmente posto in commercio nei Paesi Bassi.

Il presidente dell'Arrondissementsrecht-bank di Rotterdam, con sentenza 2 luglio 1980, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:

«Posto che:

1. un'impresa sia titolare di un brevetto in uno Stato membro delle Comunità Europee per un medicinale e per i procedimenti di fabbricazione dello stesso;

2. tale prodotto farmaceutico venga messo in commercio da parte di questa impresa, o con il suo consenso, in Italia, paese dove questa non ha potuto brevettare il prodotto a causa dell'art. 14, n. 1, delle disposizioni legislative italiane sui brevetti (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127) — dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza 20 marzo 1978 della Corte costituzionale italiana — che vietava il rilascio di brevetti per i medicinali e per i procedimenti di fabbricazione degli stessi;

3. un terzo importi dall'Italia il prodotto farmaceutico indicato sub 2 nello Stato membro menzionato sub 1, e lo metta ivi in commercio e che

4. la legislazione sui brevetti vigente in detto Stato attribuisca al titolare del brevetto il diritto di opporsi giudizialmente a che prodotti protetti colà dal brevetto vengano messi in commercio da altri, anche qualora tali prodotti siano stati legittimamente messi in circolazione in precedenza in un altro paese da parte del titolare del brevetto, o con suo consenso,

se le norme del Trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci ostino, nonostante quanto disposto dall'art. 36, a che il titolare del brevetto eserciti il diritto indicato sub 4».

Su questa domanda di pronunzia pregiudiziale, circa la quale hanno presentato osservazioni il Governo della Repubblica francese, quello del Regno Unito nonché la Commissione delle Comunità europee, il mio punto di vista è il seguente:

Si tratta di stabilire se ed entro quali limiti gli am. 30 e 36 del Trattato CEE vietino al titolare di un brevetto nazionale di invocare il suo diritto per impedire l'importazione e la distribuzione del prodotto brevettato da un altro Stato membro nel quale esso non è brevettabile e nel quale il prodotto stesso era stato posto in commercio dallo stesso titolare del brevetto oppure con il suo consenso.

I —

Desidero premettere una panoramica a grandi linee sul come la Corte, nella sua giurisprudenza consolidata nel frattempo e che io presumo a tutti nota — ha cercato di conciliare le esigenze della libera circolazione delle merci, garantita dal diritto comunitario, coi diritti di tutela industriale e commerciale legati al territorio degli Stati membri.

Su questo argomento la Corte parte dal presupposto che i relativi diritti di brevetto nazionali vanno in linea di principio considerati alla luce delle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci ed in particolare degli artt. 30 e segg., in forza dei quali le restrizioni quantitative nonché qualsiasi altro provvedimento di effetto equivalente tra gli Stati membri sono vietati. In forza dell'art. 36 del Trattato, però, sono compatibili con dette disposizioni i divieti di importazione o le restrizioni della stessa, se dettati da motivi di tutela della proprietà industriale o commerciale. Dal tenore, specie dalla seconda frase, e dalla posizione di questo articolo si desume che il Trattato lascia impregiudicata l'esistenza dei diritti di tutela industriale conferiti dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, ma che l'esercizio di detti diritti, a seconda della circostanza, può indubbiamente venir limitato dalle norme del Trattato che sanciscono divieti. Infatti, in deroga ad uno dei fondamentali principi del mercato comune, sono consentite dall'art. 36 limitazioni della libera circolazione delle merci solo se giustificate dalla tutela dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale. A corollario di questa massima, nelle sentenze in materia si definisce poi ciò che va considerato come oggetto specifico dei singoli diritti di tutela e — in base a questo parametro — si indicano quali ostacoli per gli scambi siano ammessi dal diritto comunitario e quali no. Comunque, secondo la costante giurisprudenza della Corte (vedi, tra le pronunce più recenti, in particolare la sentenza 22 giugno 1976, causa 119/75, Terrapin (Overseas) Ltd. c/Terranova industrie C. A. Kapferer & Co., Race. 1976, pag. 1039; sentenza 20 gennaio 1981, cause riunite 55/80 e 57/80, Musik-Vertrieb membran GmbH e K-tel International e/GEMA, non ancora pubblicata; e sentenza 22 gennaio 1981, causa 58/80, Dansk Supermarked A/S c/A/S Imerco, non ancora pubblicata) il diritto di esclusiva garantito dalle norme che disciplinano la proprietà industriale e commerciale deve ritenersi esaurito se il prodotto brevettato viene posto regolarmente in commercio sul mercato di un altro Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso.

Questo principio, che vale generalmente per tutti i tipi di proprietà industriale e commerciale, non può essere perso di vista nemmeno nel risolvere il caso in esame, in cui il medicinale «Moduretic» è stato posto in vendita in Italia da un'affiliata della titolare del brevetto e con il suo consenso.

Dirò subito che, se dovesse risultare che l'art. 36 del Trattato CEE non fornisce alcuna «giustificazione» al comportamento dell'attrice nella causa principale, che invoca il suo diritto di brevetto nei Paesi Bassi per opporsi all'importazione del «Moduretic» dall'Italia, non sarebbe più necessario — contrariamente a quanto sostengono l'attrice nella causa principale e i Governi francese e britannico — valersi del criterio che la Corte ha sussidiariamente impiegato specie nelle sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77 (Hoffmann-La Roche & Co. AG e/Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH, Race. 1978, pag. 1139) e 10 ottobre 1978, causa 3/78 (Centrafarm BV c/American Home Products Corporation, Race. 1978, pag. 1823), cioè quello della restrizione dissimulata degli scambi tra Stati membri. Nei due casi summenzionati, che vertevano sulla tutela del diritto di marchio, la Corte era cioè giunta alla conclusione che il diritto, spettante al titolare del marchio, di opporsi a qualsiasi apposizione non autorizzata del marchio al suo prodotto rientra nell'oggetto specifico del diritto di marchio, e quindi la tutela garantita in proposito dalla disciplina nazionale al titolare del marchio è«giustificata» ai sensi dell'art. 36, 1o comma, del Trattato CEE. Solo dopo aver accertato che l'opposizione all'importazione di un prodotto in forza del diritto di marchio era «giustificata», la Corte ha continuato la sua indagine per stabilire se l'esercizio di detto diritto non costituisse una «restrizione dissimulata degli scambi tra gli Stati membri» ai sensi dell'art. 36, 2o comma. Questo esame è però superfluo se il far valere un diritto di tutela della proprietà industriale è «ingiustificato» ai sensi dell'art. 36, 1o comma.

II —

Dopo questa panoramica introduttiva, esaminerò la giurisprudenza della Corte in materia di tutela di brevetti nazionali.

1. Nella sentenza 24/67 (Parke, Davis & Co. e/Firma Probei, Reese, Beinte-ma-Interpharm e Centrafarm, 29 febbraio 1968, Race. 1968, pag. 85) la Corte ha avuto la prima occasione, anche se sotto il profilo del diritto della concorrenza, di pronunciarsi sulla questione dell'esercizio di diritti nazionali di brevetto nei confronti delle importazioni parallele di medicinali dall'Italia, ove non erano riconosciuti i diritti d'esclusiva per la produzione e la distribuzione di questi prodotti. Pur se non lo ha detto espressamente, pare che allora la Corte sia partita dal principio che il titolare di un brevetto nei Paesi Bassi aveva il diritto, anche sotto il profilo degli artt. 30 e segg. del Trattato CEE, di opporsi alle importazioni parallele di prodotti farmaceutici provenienti dall'Italia, tuttavia senza indagare se detti prodotti fossero stati fabbricati o posti in commercio in Italia dal titolare del brevetto olandese o con il suo consenso.

2. Questo aspetto ha invece assunto importanza capitale nella sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70 (Deutsche Grammophon Gesellschaft GmbH c/Metro-SBGroßmärkte GmbH & Co. KG, Race. 1971, pag. 487), di cui si deve del pari tener conto nel caso in esame. Si trattava allora di un diritto analogo al diritto d'autore, riguardante la riproduzione di supporti sonori. La Corte doveva stabilire se, in forza di tale diritto, un produttore tedesco di supporti sonori potesse impedirne lo smercio in Germania, dopo averli lui stesso forniti alla propria affiliata francese, giuridicamente autonoma, ma economicamente completamente da esso dipendente. È interessante osservare che a quel tempo in Francia esisteva una certa tutela contro la concorrenza sleale, ma nessun diritto di esclusiva parallelo era riconosciuto ai produttori di supporti sonori, equiparabile a quello tedesco. La Corte però non ha attribuito rilevanza a questo fatto, bensì, tenendo presente l'oggetto specifico del diritto d'esclusiva in questione, ha solo ritenuto che siffatto diritto di esclusiva non può venir usato per vietare importazioni parallele di prodotti posti in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso.

3. L'impossibilità per il titolare di un diritto protetto di proprietà commerciale o industriale di avvalersi del suo diritto di esclusiva per impedire l'importazione del prodotto brevettato in uno Stato membro, qualora lo stesso prodotto sia stato posto in commercio, dal titolare o con il suo consenso, in un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che in quello Stato esista o meno un diritto parallelo, si desume inoltre a mio avviso dalla sentenza della Corte 21 ottobre 1974, causa 15/74 (Centrafarm BV e Adriaan de Peijper e/Sterling Drug Inc., Race. 1974, pag. 1147). A differenza del caso sopra menzionato e dell' ipotesi oggi in esame, si trattava in quell'occasione dell'importazione dalla Gran Bretagna nei Paesi Bassi di prodotti farmaceutici, mentre il titolare dei brevetti olandesi era pure titolare di brevetti pa^ ralleli in Gran Bretagna e i prodotti in questione erano stati ivi immessi sul mercato direttamente dal titolare del brevetto e col suo consenso. Dopo aver definito l'oggetto specifico del brevetto la Corte, senza occuparsi dell'esistenza di brevetti paralleli, così continua: «L'esistenza, nelle leggi interne in materia di proprietà industriale e commerciale, di norme le quali prevedano che il diritto del titolare del brevetto non si esaurisce con la messa in vendita del prodotto brevettato in un altro Stato membro, di guisa che il titolare può opporsi all'importazione nel proprio Stato del prodotto posto in commercio in un altro Stato, può costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Un ostacolo siffatto può giustificarsi per motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale, qualora detta tutela sia invocata contro l'importazione del bene da uno Stato membro in cui esso non possa essere brevettato ed ove sia stato prodotto da terzi senza il consenso del titolare del brevetto, come pure nell'ipotesi in cui esistano brevetti i cui titolari originari siano giuridicamente ed economicamente indipendenti.» Questa massima, che chiaramente si riferisce all'ipotesi del mercato «senza brevetti», rende a mio avviso manifesto che — come sostengono pure la Commissione e la convenuta nella causa principale — il titolare di un brevetto — indipendentemente dal fatto che sussista o meno un diritto di tutela parallelo — può opporsi all'importazione da un altro Stato membro solo se il prodotto in questione è stato ivi fabbricato o posto in commercio da terzi senza il suo consenso. Per contro, se ne arguisce che i titolari del brevetto non possono opporsi alle importazioni da uno Stato membro ove i prodotti non sono brevettabili, sul cui mercato gli stessi siano stati immessi dal titolare del brevetto o da un terzo con il suo consenso. Il fatto che nella sentenza 15/74 (Sterling Drug) la Corte non si sia basata solo sull'esistenza di brevetti paralleli, è dovuto infine anche alla circostanza che l'ipotesi dei brevetti paralleli viene menzionata solo come esempio, mentre anche nel dispositivo di questa sentenza si tiene conto solo del periodo in cui il prodotto brevettato è stato messo in commercio in un altro Stato membro.

4. Dagli orientamenti fondamentali della giurisprudenza testé tratteggiati, specie dalla sentenza 8 giugno 1971, causa 78/70 (Deutsche Grammophon Gesellschaft GmbH c/Metro-SBGroßmärkte GmbH & Co. KG, Race. 1971, pag. 487), consegue inoltre che, nell'esaminare il problema delle importazioni parallele da uno Stato membro che per i prodotti in questione non ammette alcun brevetto, non è neppure il caso di valersi, come vorrebbe l'attrice nella causa principale, dei criteri interpretativi della sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/80 (Rewe-Zentral AG e/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Race. 1979, pag. 649) che non verteva sulla tutela della proprietà industriale e commerciale, bensì su una disciplina di smercio applicata in modo indiscriminato.

III —

Rimane quindi da esaminare solo se le circostanze concrete del caso in esame possano giustificare una modifica della giurisprudenza in materia di tutela della proprietà commerciale e industriale.

La società Merck, il Governo francese e quello britannico sono sostanzialmente concordi nel sostenere in merito, richiamandosi alla sentenza della Corte nella causa Sterling Drug (15/74) ove si definisce l'oggetto specifico del diritto di brevetto, che la funzione di detto diritto consiste principalmente nel garantire un compenso all'attività creativa dell'inventore. Questi, tramite il brevetto, viene a godere del diritto di sfruttare in modo esclusivo la sua invenzione e quindi gli è garantita la possibilità di fissare il prezzo del prodotto brevettato senza tener conto dei fattori concorrenziali che entrerebbero in gioco se non potesse fruire del diritto di esclusiva conferitogli dal brevetto. Solo accettando questo modo di vedere si giustificherebbe il fatto che la Corte, nella sua giurisprudenza, partendo dalla teoria — nota in vari Stati membri — dell'esaurimento del diritto di brevetto, abbia ammesso tale esaurimento qualora il prodotto brevettato sia stato posto in commercio in un altro Stato membro — in cui esiste un diritto di brevetto parallelo — dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Il fondamento di questa dottrina sarebbe infatti costituito dalla considerazione che il titolare del brevetto deve godere una sola volta dei vantaggi del monopolio. Basterebbe quindi che l'inventore abbia una contropartita in uno degli Stati membri in cui è titolare di un diritto di brevetto. La tesi dell'esaurimento dei diritti sarebbe per contro inapplicabile e rischierebbe inoltre di portare a conseguenze assurde se, come nella fattispecie in Italia, la legge vieta di brevettare i prodotti di cui trattasi. In questo caso il titolare del brevetto non avrebbe cioè alcun compenso per la sua attività creativa, perché in Italia dovrebbe affrontare la concorrenza di altri produttori, che non hanno alcuna spesa di ricerca da ammortizzare. Se i prodotti posti in commercio in queste condizioni pervengono sul mercato degli Stati membri che riconoscono il diritto di brevetto, viene meno la garanzia del compenso per l'attività creativa e, di riflesso, per la esistenza del diritto di brevetto.

Questa tesi però mi pare poco consistente per vari motivi.

1. A questo proposito si deve anzitutto ricordare che rientra nei principi fondamentali di un mercato comune il fatto che un prodotto, regolarmente posto in commercio in uno Stato membro, possa essere liberamente commerciato nell'ambito della Comunità, salvoché la tutela di un diritto o di un interesse cui l'ordinamento comunitario attribuisce un rango superiore richieda una disciplina diversa. Secondo la giurisprudenza della Corte, quindi, le deroghe a detto principio consentite dal Trattato CEE, per la tutela della proprietà industriale e commerciale, sono subordinate alla condizione che esse servano a salvaguardare i diritti che costituiscono oggetto specifico di detta proprietà. Nel settore del diritto di brevetto la Corte, nella sentenza Sterling Drug (causa 15/74), ha definito l'oggetto specifico della proprietà industriale come «il fatto che venga garantito al titolare, per ricompensare lo sforzo creativo concretatosi nell'invenzione, il diritto esclusivo di valersi di questa per la produzione e la prima immissione in commercio di beni industriali, sia direttamente, sia mediante concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi alle contraffazioni». Con questa definizione la Corte (e la società Stephar nonché la Commissione mi pare lo abbiano sottolineato con ragione) ha specificato che l'essenza del diritto di brevetto in primo luogo consiste nel garantire all'inventore un diritto d'esclusiva per la produzione e per la distribuzione del prodotto di cui trattasi. In questo diritto di esclusiva rientra inevitabilmente anche la facoltà di opporsi alla distribuzione del prodotto brevettato, qualora esso sia stato fabbricato o posto in commercio da terzi senza l'autorizzazione del titolare del brevetto. Queste facoltà però non sono fine a se stesse, ma — come la Corte ha sottolineato nella sua definizione — devono dare al titolare del brevetto la possibilità di un compenso per la sua attività creativa. Ora, questo scopo perseguito dal diritto di brevetto a mio avviso non è come tale immanente al diritto stesso, ma deve essere considerato separatamente da esso, giacché ogni titolare di brevetto rimane libero di porre sul mercato il suo prodotto rinunciando alla contropartita sopra descritta. Non si deve poi dimenticare che il compenso per lo sforzo creativo non va oltre lo stadio delle possibilità, la cui realizzazione dipende da molti fattori di mercato come la presenza di prodotti di sostituzione, la possibilità di sfruttamento commerciale ed altri analoghi presupposti. Dalla definizione fornita dalla Corte consegue ancora, quanto meno indirettamente, che con la prima regolare immissione sul mercato viene conseguito lo scopo del diritto di tutela industriale, in quanto è con ciò dato di avvalersi della possibilità di trarre vantaggio dalla posizione di monopolio, ed andrebbe oltre lo scopo della tutela il consentire al titolare del brevetto il controllo dell'ulteriore smercio. Per questo motivo la maggior parte degli Stati membri accoglie il principio, collegato alla nozione di esaurimento del diritto di brevetto, secondo cui i diritti derivanti dal brevetto nell'ambito del territorio in cui vale il brevetto stesso non possono più venir esercitati, se in quel territorio il prodotto è stato posto in commercio dal titolare del brevetto o con la sua autorizzazione, in quanto in tal caso il titolare del brevetto ha goduto dei vantaggi che gli offre il brevetto e quindi ha esaurito il suo diritto. Anche se questa dottrina, che si fonda sul brevetto nazionale, non può venir utilizzata direttamente sul piano comunitario, come già aveva osservato l'aw. gen. Trabucchi nelle conclusioni del 18 settembre 1974 (causa 15/74, Sterling Drug, Race. 1974, pag. 1170) rimane sempre il fatto che anche secondo questa teoria si ha riguardo unicamente all'immissione in commercio del prodotto brevettato. In conformità a ciò la Corte, nella causa 15/74 (Sterling Drug) ha affermato che, se il titolare di un brevetto immette regolarmente in commercio in uno Stato membro il prodotto brevettato, questo può essere «liberamente» rivenduto su questo mercato, e che — in ossequio al principio della libera circolazione delle merci — il prodotto così divenuto libero deve poter essere commerciato liberamente anche sugli altri mercati della Comunità.

2. Se si presuppone — correttamente — che con la regolare immissione in commercio del prodotto brevettato si concreta la possibilità di conseguire un compenso per l'attività creativa, diventa irrilevante il fatto che il titolare del brevetto possa brevettare o meno il prodotto nel paese di cui trattasi. Allorché la Merck osserva che essa in Italia — data l'impossibilità di brevettare il suo prodotto — deve affrontare la concorrenza teorica di altri produttori e non riesce quindi a conseguire un adeguato compenso per la sua attività creativa, ancora una volta si deve ricordare che il diritto di brevetto non garantisce alcun utile determinato, ma offre al titolare del brevetto solo una possibilità di guadagno. Dal sopraindicato scopo del diritto di brevetto scaturisce inoltre — in particolare come aveva già rilevato l'aw. gen. Trabucchi nelle conclusioni sopra menzionate — che semplici conseguenze negative della libera circolazione delle merci, per l'utile che un produttore si ripromette, non incidono sull'esistenza del diritto di tutela. A questo proposito, nel-l'esaminare la fattispecie non si deve dimenticare che la ditta Merck, quale titolare del diritto di brevetto nell'area comunitaria, caratterizzata dalla libertà di circolazione delle merci e dei servizi, era in grado di decidere liberamente in quale Stato membro porre sul mercato il prodotto brevettato nei Paesi Bassi. Manifestamente essa ha fatto la sua scelta in base ai suoi interessi, tenendo conto del compenso su cui poteva contare in Italia e degli altri fattori di mercato, che le garantivano un utile corrispondente su quella parte di mercato, nella quale del resto essa godeva sempre di un monopolio di fatto. Se le si consentisse, grazie al brevetto olandese, di tenere lontano dal mercato olandese il prodotto posto sul mercato italiano con il suo consenso, ciò provocherebbe una divisione ed un conseguente isolamento dei mercati nazionali, cosa che il Trattato CEE intende precisamente eliminare. Come la Corte ha già affermato nella sentenza relativa alla causa 15/74 (Sterling Drug) e ribadito nelle cause riunite 55/80 e 57/80 (Musik-Vertrieb membran GmbH e K-tel International e/GEMA) una differenza tra norme nazionali dalla quale può scaturire una distorsione della concorrenza tra gli Stati membri non giustifica il fatto che uno Stato membro conceda una tutela giuridica alla condotta del singolo, se essa risulta incompatibile con le norme sulla libera circolazione delle merci. A questo proposito è pure importante ricordare che, come dimostra la tabella dei prezzi praticati per il Moduretic nei vari Stati membri, non è possibile stabilire un nesso causale tra brevettabilità del prodotto e livello dei prezzi. Al contrario, il mercato dei prodotti farmaceutici risente dappertutto degli interventi statali o di altro genere sulla formazione dei prezzi, che tra l'altro tengono conto dei costi delle materie prime, delle retribuzioni, dei normali margini di utile, dei costi di confezione e di diffusione del medicinale, degli investimenti per la ricerca nonché di altri elementi particolari. Questa struttura dei prezzi è evidentemente anche la causa del fatto che i prezzi del Moduretic tanto in Italia, ove non vi è possibilità di brevetto, quanto in Francia o nel Regno Unito, ove il prodotto è brevettabile, siano inferiori a quelli praticati nei Paesi Bassi. Se si ammettessero le importazioni parallele da questi ultimi due Stati nei Paesi Bassi, e si negasse la possibilità di importare il prodotto dall' Italia, a causa del brevetto esistente in detto paese, ciò si risolverebbe in una discriminazione obiettivamente ingiustificata, e quindi vietata dal Trattato, nei confronti delle importazioni parallele dall'Italia.

3. Infine non vedo perché dovrei proporre alla Corte di mutare la sua giurisprudenza in considerazione delle conseguenze economiche. Come prospetta il Governo britannico, la conferma di questa giurisprudenza, in ultima analisi, favorirebbe solo i rivenditori, a danno dei produttori e senza tangibili vantaggi per i consumatori. A questo proposito va osservato in via del tutto generale che rientra tra le caratteristiche principali del mercato comune quella di poter produrre o mettere in commercio le merci nel luogo che comporta le minori spese. Il principio della libera circolazione delle merci può quindi sempre risolversi in un vantaggio economico per i commercianti. Nella fattispecie non vedo però perché si dovrebbe valutare in modo diverso il vantaggio economico derivante agli importatori dalla diversa struttura dei prezzi, tenuto conto delle sopra descritte particolarità del mercato farmaceutico, a seconda che il prodotto brevettato giunga nei Paesi bassi dall'Italia, ove non può venir brevettato, oppure dagli altri Stati membri, in cui, nonostante il brevetto, i prezzi sono del pari bassi. Il Governo francese teme che l'industria italiana, per effetto di siffatta giurisprudenza, possa, da un lato venir avvantaggiata, giacché i prezzi bassi ne favoriscono le esportazioni, ma d'altro canto essere lesa, giacché i titolari di brevetti in questo caso potrebbero evitare il mercato italiano. A questo argomento si può ribattere che, in base ad un diritto di brevetto nazionale, si possono escludere dal commercio su un mercato ove il brevetto è riconosciuto tutti i prodotti brevettati che non siano stati posti regolarmente in commercio su un mercato che non riconosce brevetti. A parte ciò, proprio l'esempio della Francia e del Regno Unito, due mercati sui quali il prodotto in questione è venduto a prezzo analogo a quello italiano, dimostra che in pratica il pericolo prospettato non esiste.

V —

Del resto, a mio avviso — e con ciò esamino l'ultimo argomento svolto dalle parti — la fattispecie non troverebbe soluzione diversa nemmeno se valutata alla luce della Convenzione comunitaria sui brevetti stipulata dagli Stati membri il 15 dicembre 1975 (76/76/CEE, GU n. L 17 del 26 gennaio 1976, pag. 1). Detto accordo comunitario sui brevetti, anche se non è ancora entrato in vigore, poiché alcuni firmatari non hanno ancora depositato gli atti di ratifica, (a quanto mi risulta il procedimento di ratifica è terminato nella Repubblica federale di Germania, nel Belgio, in Francia, in Italia, nel Lussemburgo e nel Regno Unito) può comunque dare — come tutti i partecipanti rilevano — preziose indicazioni sul come gli Stati membri auspicano sia disciplinata l'ipotesi delle importazioni parallele di un prodotto, brevettato nei singoli Stati, da un paese dove il brevetto non esiste.

L'art. 32 di detta Convenzione disciplina l'esaurimento del diritto conferito dal brevetto europeo. Per evitare nei limiti del possibile che la tutela derivante dal brevetto nazionale abbia effetti diversi dalla tutela offerta dal brevetto comunitario, gli autori della Convenzione hanno ritenuto opportuno, nell'interesse della libera circolazione delle merci, adottare la stessa disciplina anche per quel che riguarda i brevetti nazionali. Essi hanno quindi formulato l'art. 81, il cui numero 1 recita:

«I diritti derivanti da un brevetto nazionale in uno Stato contraente non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio di tale Stato, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno degli Stati contraenti dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni tali da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto.»

Secondo il punto di vista della società Merck, del Governo francese e di quello britannico, il caso in esame sarebbe il caso-tipo per l'applicazione della deroga di cui all'ultima parte dell'art. 81, n. 1, il quale ammette un'eccezione al principio secondo cui i diritti derivanti da un brevetto nazionale si esauriscono quando il prodotto brevettato è posto per la prima volta in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso espresso in uno degli Stati firmatari.

Questa interpretazione però, considerando attentamente la Convenzione e tenendo conto della sua cronistoria, non può venir condivisa. A questo proposito non si deve infatti dimenticare che, a norma dell'art. 93 della Convenzione europea sui brevetti, non è consentito far valere alcuna disposizione della stessa per impedire l'applicazione di una disposizione del Trattato CEE. Questa norma è particolarmente importante in quanto è stata inclusa nella Convenzione dopo la pronunzia della sentenza della Corte nella causa 15/74 (Sterling Drug), nella quale si era tentato di conciliare i difficili rapporti tra le esigenze della libera circolazione delle merci e quelle del diritto di brevetto nazionale.

Nel corso delle trattative precedenti la conferenza di Lussemburgo, che è sfociata nella firma della Convenzione, e durante la conferenza stessa, come si evince dai documenti preliminari e dalla relazione generale del prof. Savignon, in data 14 dicembre 1975 (Doc. LUX/106), erano tuttavia riemersi contrasti d'opinione sul contenuto e sulla portata delle norme sull'esaurimento del diritto di brevetto. La delegazione francese e quella britannica, che le si è affiancata, già nelle loro osservazioni circa i primi documenti preparatori della conferenza (vedi documento preparatorio n. 17 e il documento R/21/73/74) avevano insistito per limitare la disciplina dell'esaurimento alle ipotesi in cui il prodotto brevettato veniva posto in commercio dal titolare del brevetto o con il suo espresso consenso in uno Stato membro in cui il brevetto è riconosciuto, mentre l'esaurimento andava escluso se il prodotto era stato posto in commercio per la prima volta in un paese dove il brevetto non esiste. In questi casi il brevetto — secondo il punto di vista di entrambe le delegazioni, appoggiate da vari gruppi di osservatori delle associazioni di categoria — avrebbe dovuto poter venir opposto in tutta la sua ampiezza per impedire le forniture di prodotti provenienti dal mercato «senza brevetto» in quello «con brevetto». Questa proposta veniva motivata, analogamente alle deduzioni odierne, anzitutto con il fatto che l'esaurimento del diritto di brevetto è concepibile solo se il brevetto sussiste. In un paese «senza brevetto», invece, il titolare del brevetto deve affrontare sotto ogni aspetto la concorrenza dei prodotti analoghi, quindi deve avere la possibilità di difendersi dal «ritorno» dei suoi prodotti reimportati nel mercato «con brevetto». Specie la Commissione, ma anche la delegazione tedesca ritenevano di non poter condividere questo punto di vista in considerazione della vigente disciplina comunitaria e della relativa giurisprudenza in materia (cfr. osservazioni della Commissione del 26 settembre 1975, 75/597/CEE, GU n. L 261 del 9 ottobre 1975, pag. 26). L'accordo veniva infine raggiunto, vista la giurisprudenza della Corte in materia e considerato il problema delle importazioni parallele dei mercati «senza brevetto», dopo intense consultazioni, sul testo attuale della Convenzione, che segue la falsariga di una proposta tedesca (Doc. LUX/48). In proposito si deve rilevare che secondo questo testo non ha importanza se e a quali condizioni sussista la possibilità di ottenere un brevetto parallelo nei vari Stati firmatari, bensì solo il fatto che non si può far valere il diritto scaturente dal brevetto nazionale per opporsi alle importazioni parallele qualora il prodotto brevettato sia stato posto in commercio in uno Stato membro dal titolare del brevetto o col suo consenso.

A questo principio è stata aggiunta una disposizione di deroga, in forza della quale dette conseguenze giuridiche non si verificano se risultano ingiustificate sotto il profilo del diritto comunitario.

Come si evince dalla relazione Savignon, scopo di questa disposizione, dato che la giurisprudenza deve tener conto di volta in volta delle situazioni particolari, era quello di non fissare alcuna norma rigida «circa la questione se l'esaurimento del diritto debba valere in ogni caso per l'intero territorio della Comunità, specie nelle ipotesi in cui in una parte di questo territorio la tutela brevettuale non sussiste». Quindi la clausola di deroga, specie nel caso di reimportazioni da paesi «senza brevetti», doveva rendere possibile la presa in considerazione delle circostanze particolari. Quanto all'applicazione di detta clausola, come si desume del pari dalla relazione generale, nel corso della conferenza veniva espressamente dichiarato che l'espressione «regole del diritto comunitario» comprende tanto le norme espresse del Trattato CEE e delle disposizioni integrative, quanto la giurisprudenza della Corte e quei principi che sono comuni agli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri. Tra questi rientrano ad esempio il principio della buona fede, il divieto di esercizio abusivo dei diritti, principi come il «pacta sunt servanda» oppure il «volenti non fit injuria», il divieto di «venire contra factum proprium» ed altri principi giuridici analoghi.

Nel nostro caso però non vi è alcun motivo di tenere contro di siffatti principi generali, che potrebbero giustificare una deroga, né in considerazione della situazione specifica, né in considerazione di quanto ho detto prima. Per contro, si potrebbe piuttosto parlare di un «venire contra factum proprium», giacché la Merck vorrebbe opporsi alla reimportazione di un prodotto, che la sua affiliata ha fabbricato ed esportato in Italia, invocando il diritto di brevetto di cui essa è titolare nei Paesi Bassi.

V'—

Propongo quindi di risolvere come segue la questione sottoposta alla Corte:

È incompatibile con gli ara. 30 e 36 del Trattato CEE l'opposizione esercitata dal titolare di un diritto, che si appella ad un diritto conferitogli da disposizioni dell'ordinamento nazionale di uno Stato membro, contro l'immissione in commercio, ad opera di terzi, nello stesso Stato membro, di prodotti posti in commercio in un altro Stato membro, in cui i prodotti stessi non sono brevettabili, dal medesimo titolare del brevetto o col suo consenso.

( 1 ) Traduzione dal tedesco.