Dall’altro lato, circoscrivendo l’impedimento alla registrazione stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 ai segni costituiti «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria», tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese.

Inoltre, la registrazione come marchio di una forma esclusivamente funzionale di un prodotto permette al titolare del marchio di vietare alle altre imprese non solo l’uso della medesima forma, ma anche l’uso di forme simili.

Infatti, quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente e all’infinito la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica. Orbene, nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale come sviluppato nell’Unione europea, le soluzioni tecniche possono godere di tutela unicamente per un periodo limitato, onde poter essere liberamente utilizzate in seguito da tutti gli operatori economici.

Da un lato, l’inserimento nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 del divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico garantisce che le imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche.

Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) deve ancora verificare se tutte queste caratteristiche assolvano la funzione tecnica del prodotto di cui trattasi. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 non trova applicazione quando la domanda di registrazione come marchio verte su una forma di prodotto nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come ad esempio un elemento ornamentale o di fantasia. In tale caso, le imprese concorrenti hanno facilmente accesso a forme alternative che presentano funzionalità equivalente, di modo che non sussiste un rischio di pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica. In tale ipotesi, i concorrenti del titolare del marchio potranno incorporare senza difficoltà tale soluzione tecnica in forme di prodotto non dotate del medesimo elemento non funzionale di quello di cui dispone la forma del prodotto di detto titolare e che non sono quindi né identiche né simili a tale forma.

In particolare, l’individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno nell’ottica di un’eventuale applicazione dell’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 può essere condotta, a seconda dei casi, soprattutto con riguardo al grado di difficoltà di tale segno, oppure, al contrario, può essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili alla valutazione, come indagini e perizie, o ancora dati relativi a diritti di proprietà intellettuale precedentemente conferiti in relazione al prodotto di cui trattasi.

L’individuazione di dette caratteristiche essenziali deve essere effettuata caso per caso senza alcuna gerarchia sistematica tra i differenti tipi di elemento che un segno può contenere. Nella ricerca delle caratteristiche essenziali di un segno, l’autorità competente può basarsi direttamente sull’impressione complessiva prodotta dal segno o procedere, anzitutto, ad un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno.

In virtù dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, «[s]ono esclusi dalla registrazione (…) i segni costituiti esclusivamente (…) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto». Affinché tale motivo di esclusione possa essere applicato, occorre che il segno interessato sia costituito esclusivamente da una forma e che le caratteristiche estetiche dello stesso, ossia il suo aspetto esteriore, determinino ampiamente la scelta del consumatore e, pertanto, il valore commerciale del prodotto in esame. Pertanto, qualora la forma conferisca un valore sostanziale al prodotto in esame, è irrilevante che anche altre caratteristiche del prodotto, quali le qualità tecniche, possano conferirgli un valore significativo.

Infine, per valutare se la combinazione degli elementi che compongono una forma possa essere percepita dal pubblico di riferimento come un indicatore d’origine, occorre analizzare l’impressione complessivamente prodotta da tale combinazione, il che non osta a un esame successivo dei diversi elementi di presentazione utilizzati.

Inoltre, più la forma della quale è stata chiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui si tratta, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Date tali circostanze, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, possa assolvere la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso di detta disposizione.

Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, occorre tener conto del fatto che la percezione del pubblico del settore interessato non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso, appunto, di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo.

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione i «marchi privi di carattere distintivo». Dire che un marchio ha carattere distintivo, nel senso di questa disposizione, equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese. Tale carattere distintivo dev’essere valutato, da un lato, rispetto ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, rispetto alla percezione da parte del pubblico di riferimento.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario osta a che i segni o le indicazioni oggetto dello stesso siano riservati ad una sola impresa per effetto della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che segni o indicazioni del genere possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tali segni e indicazioni sono quindi solo quelli che, in un uso normale dal punto di vista del consumatore, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, un prodotto od un servizio come quello per cui è richiesta la registrazione. Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche.

Infine, la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alle aspettative del pubblico del settore interessato e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi interessati. Il carattere descrittivo di un marchio, infatti, dev’essere valutato in relazione ai prodotti e ai servizi per i quali il marchio è stato registrato e prendendo in considerazione la presunta percezione di un consumatore medio della categoria dei prodotti e dei servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

(v. punti 116‑120)