Le nozioni di «notorietà» e di «elevato carattere distintivo» sono strettamente connesse. La notorietà di un marchio anteriore può contribuire all’elevato carattere distintivo dello stesso e può pertanto aumentare il rischio di confusione tra il marchio medesimo ed un marchio di cui si richieda la registrazione. Dalla giurisprudenza risulta inoltre una differenza di grado tra la notorietà e l’elevato carattere distintivo di un marchio, piuttosto che una differenza di natura. Infatti, per un verso, l’esistenza di un carattere distintivo superiore al normale, a motivo della conoscenza presso il pubblico di un marchio sul mercato, presuppone necessariamente che tale marchio sia conosciuto almeno da una parte significativa del pubblico interessato, senza che debba necessariamente avere notorietà ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea. Per altro verso, i fattori pertinenti per valutare l’acquisizione di un elevato carattere distintivo in seguito all’uso sono gli stessi di quelli pertinenti ai fini della valutazione della notorietà, vale a dire, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio nonché la consistenza degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo. Ne consegue che la commissione di ricorso, al fine di valutare se il marchio anteriore goda di un elevato carattere distintivo, può basarsi sugli elementi forniti dal titolare di tale marchio al fine di dimostrarne la notorietà.

Si deve, certamente, operare una distinzione tra la valutazione del carattere distintivo di un elemento di un marchio complesso, che si collega alla capacità di tale elemento di dominare l’impressione complessiva prodotta dal marchio, e l’analisi del carattere distintivo del marchio anteriore, che è collegato alla portata della tutela accordata a siffatto marchio. Il carattere distintivo di un elemento di un marchio complesso viene esaminato già nella fase della valutazione della somiglianza dei segni e il grado di carattere distintivo del marchio anteriore rappresenta uno degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione. Inoltre, ove un marchio disponga di un carattere distintivo, questo dev’essere imputato al marchio nel suo insieme e non automaticamente a tutti gli elementi che lo compongono.

Tuttavia, non per questo si può escludere che l’elevato carattere distintivo di un marchio possa essere preso in considerazione al fine di dimostrare, mediante un’analisi dettagliata, il carattere distintivo di uno degli elementi di detto marchio. Infatti, l’elevato carattere distintivo e, a fortiori, la notorietà di un marchio possono fornire un contributo nella determinazione del carattere distintivo di un elemento che compone il segno di cui trattasi, nei limiti in cui una notevole conoscenza del nesso istituito dal segno in parola tra i prodotti o i servizi interessati e una determinata impresa può influenzare la percezione dei rapporti tra i diversi elementi che compongono il segno in questione, in particolare il carattere maggiormente distintivo degli uni rispetto agli altri.

(v. punti 51, 52)