CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

KOKOTT

presentate il 27 gennaio 2005

Causa C-353/03



Société des produits Nestlé SA

contro

Mars UK Ltd







domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)

«Marchio comunitario – Direttiva 89/104/CEE – Assenza di carattere distintivo – Acquisizione di carattere distintivo per effetto di uso»

«Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».

«Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

a) (…)

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

c) – h) (…)».

«Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo».

«(1) Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

a) l’uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso è stato registrato;».

«Se il carattere distintivo di un marchio, ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 89/104/CEE e dell’art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94, possa essere acquisito per effetto o in conseguenza dell’uso di tale marchio come componente di un altro marchio o in combinazione con esso».

«Infine l’identificazione, da parte degli ambienti interessati, del prodotto come proveniente da un’impresa determinata dev’essere effettuata grazie all’uso del marchio in quanto marchio e, quindi, grazie alla natura ed all’effetto di quest’ultimo che lo rendono adatto a distinguere il prodotto in questione da quelli di altre imprese» .

– Lingua originale: il tedesco.

– GU 1989 L 40, pag. 1, da ultimo modificata dalla decisione del Consiglio 19 dicembre 1991, 92/10/CEE (GU 1992 L 6, pag. 35).

– GU 1994 L 11, pag. 1, da ultimo modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 1992, che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (GU L 296, pag. 1).

– Sono gli impedimenti alla registrazione «preliminari», ad esempio art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva 89/104. v., a tal riguardo, sentenze 18 giugno 2002, causa C‑299/99, Philips (Racc. pag. I‑5475, punti 74 e segg.), e 8 aprile 2003, cause riunite da C‑53/01 a C‑55/01, Linde e a. (Racc. pag. I‑3161, punti 43 e segg.).

– Nella presente causa non è applicabile il regolamento n. 40/94 menzionato dalla Court of Appeal che qui non sarà più citato nel prosieguo. Tuttavia, in quanto attinente, sarà richiamata la giurisprudenza sulle corrispondenti disposizioni e nozioni del regolamento.

– Sentenza Philips, cit. (punti 29 e segg.).

– Sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I‑2779, punto 46), Linde, cit. (punti 40 e 47) e 21 ottobre 2004, causa C-64/02 P, HABM/Erpo Möbelwerk (Racc. pag. I‑0000, punto 33).

– Sentenza HABM/Erpo Möbelwerk, cit. (punto 36).

– Sentenze Philips (cit. supra, punti 59 e 63), Linde (cit. supra, punto 41), 12 febbraio 2004, cause C-218/01, Henkel (Racc. pag. I‑0000, punto 50), e C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland (Racc. pag. I‑0000, punto 34), 29 aprile 2004, cause C‑456/01 P e C‑457/01 P, Henkel/HABM (Racc. pag. I‑0000, punto 35), C‑468/01 P a C‑472/01 P, Procter & Gamble/HABM (Racc. pag. I‑0000, punto 33) e C‑473/01 P e C‑474/01 P, Procter & Gamble/HABM (Racc. pag. I‑0000, punto 33).

– Sentenza 16 settembre 2004, causa C‑404/02, Nichols (Racc. pag. I‑0000, punto 27).

– Sentenza Windsurfing Chiemsee, cit. alla nota 7 (punti 44 e segg.).

– V. sentenze 14 maggio 2002, causa C‑2/00, Hölterhoff (Racc. pag. I‑4187, punto 16), 12 novembre 2002, causa C‑206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I‑10273, punti 51 e 54), e 16 novembre 2004, causa C‑245/02, Anheuser-Busch (Racc. pag. I‑0000, punto 59).

– Sentenza Arsenal, cit. alla nota 12 (punti 51 segg.).

– Cit. alla nota 4.

– Sentenza Philips, cit. alla nota 4 (punto 63).

– Sentenza Philips, cit. alla nota 4 (punto 64).

– V. da ultimo la sentenza HABM/Erpo Möbelwerk, cit. alla nota 7 (punti 33 e segg.).

– Tale affermazione della Corte di giustizia nella sentenza Philips, cit. alla nota 4 (punto 64) si spiega alla luce dell’impedimento preliminare alla registrazione, di cui all’art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva 89/104 – la forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Il potenziale carattere distintivo del segno risultava, infatti, non dal segno o dal suo uso, bensì presumibilmente dalla circostanza che il consumatore ricollegava tutti gli apparecchi del tipo in questione a chi ne aveva detenuto il monopolio fino a quel momento, intendendo conseguentemente anche la rappresentazione di tali apparecchiature quale riferimento alla detta impresa. Sarebbe tuttavia bastato che la Corte avesse limitato a tal riguardo le sue considerazioni relative a tale impedimento preliminare, senza intraprendere il tentativo di integrarle nell’interpretazione dell’art. 3, n. 3, della direttiva 89/104.

– Questo riferimento risulta più chiaro nella versione francese della sentenza Philips, cit. alla nota 4 (punto 64) che nella versione tedesca e inglese, in quanto in francese l’usage è maschile e la marque femminile.

– Cit. alla nota 7, punto 10.

– Sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T‑237/01, Alcon/HABM‑Dr. Robert Winzer Pharma [BSS] (Racc. pag. II‑411, punto 59).

– Sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, causa T‑399/02, Eurocermex SA (Racc. pag. II‑0000, punti 50 e segg.).

– Decisione della seconda Commissione di ricorso, 23 maggio 2001, causa R 111/2000-2 Ringling Bros.-Barnum & Bailey combined shows, Inc. [THE GREATEST SHOW ON EARTH].

– Http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm, da ultimo visitato il 16 dicembre 2004.

– Sentenza HABM/Erpo Möbelwerk, cit. alla nota 8 (punto 34).

– Sentenze 11 novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL (Racc. pag. I 6191, punto 23), e 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I‑3819, punto 25).

– Sentenze SABEL, cit. alla nota 26 (punto 23) e per un marchio verbale 19 settembre 2002, causa C‑104/00 P, DKV/HABM [COMPANYLINE] (Racc. pag. I‑7561, punto 24).