Parole chiave

Massima



Parole chiave

1. Marchio comunitario - Procedimento di ricorso - Ricorso dinanzi al giudice comunitario - Competenza del Tribunale - Ingiunzione rivolta all'Ufficio - Esclusione

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 6]

2. Marchio comunitario - Osservazioni dei terzi e opposizione - Esame dell'opposizione - Prova dell'uso del marchio anteriore - Termine impartito dall'Ufficio - Carattere perentorio - Contestazione delle prove da parte del richiedente il marchio - Irrilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, n. 2; regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, n. 1]

3. Marchio comunitario - Osservazioni dei terzi e opposizione - Esame dell'opposizione - Prova dell'uso del marchio anteriore - Rinvio ai documenti prodotti in un altro procedimento - Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 42 e 43)

4. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti relativi opposti alla registrazione - Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o somiglianti - Rischio di confusione con il marchio anteriore - Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, lett. a), punto ii)]

5. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti relativi opposti alla registrazione - Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o somiglianti - Somiglianza tra i prodotti o servizi e i marchi interessati - Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

6. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti relativi opposti alla registrazione - Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o somiglianti - Rischio di confusione con il marchio anteriore - Sigle «ELS» e «ILS»

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

Massima

1. Nell'ambito di un ricorso presentato dinanzi al giudice comunitario contro la decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), quest'ultimo è tenuto a prendere, in conformità dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del detto giudice. Pertanto, non spetta al Tribunale rivolgere un'ingiunzione all'Ufficio.

( v. punto 19 )

2. La regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dispone che, se il titolare di un marchio anteriore che si oppone alla registrazione di un marchio comunitario deve addurre la prova dell'uso del marchio, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) lo invita a farlo entro un termine che gli assegna. In forza di tale disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, la mancata produzione di elementi che dimostrino l'uso del marchio nel termine assegnato dall'Ufficio comporta il rigetto dell'opposizione.

Il carattere perentorio così rivestito dal termine previsto dalla regola di cui trattasi vieta che l'Ufficio tenga conto di qualsiasi prova presentata tardivamente. In particolare, il fatto che il richiedente, nelle sue osservazioni sulle prove dell'uso del marchio presentate dall'opponente, contesti le stesse non può avere l'effetto di riaprire tale termine e di consentire all'opponente di completare gli elementi di prova dell'uso presentati nel termine impartitogli dall'Ufficio.

( v. punti 28-29 )

3. Se, in un procedimento di opposizione proposto, ai sensi degli artt. 42 e 43 del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, dal titolare di un marchio anteriore, questo deve fornire la prova dell'uso del marchio e nell'ipotesi in cui esso abbia già dovuto provare tale uso in un procedimento parallelo, l'opponente può fare rinvio ai documenti già depositati nell'ambito di questo primo procedimento qualora sia nuovamente invitato a provare l'uso del suddetto marchio anteriore.

( v. punto 31 )

4. L'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, dispone che «in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». Si intendono per marchi anteriori i «marchi registrati nello Stato membro», la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

Costituisce un rischio di confusione, a tale riguardo, la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate, rischio che dev'essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati, dato che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

( v. punti 44-46 )

5. In occasione dell'esame di un'opposizione proposta dal titolare di un marchio anteriore, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Per quanto riguarda il confronto dei segni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti. Non si può escludere, a questo riguardo, che la sola somiglianza fonetica tra due marchi possa creare un rischio di confusione.

( v. punti 51, 62 )

6. Esiste per il pubblico tedesco una somiglianza visuale e fonetica tra la sigla «ELS», la cui registrazione come marchio comunitario è richiesta per i «servizi in materia di educazione, ovvero insegnamento della lingua inglese» (classe 41) dell'accordo di Nizza e i «libri di testo e materiali stampati, ovvero libri di esercizi per studenti, cataloghi, manuali didattici, materiale stampato per l'insegnamento e schede e libretti per studenti che desiderano imparare l'inglese come seconda lingua» (classe 16), e il marchio composto da un segno figurativo comprendente la sigla «ILS», registrato anteriormente in Germania per i servizi di «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza» (classe 41).

Tenuto conto, da un lato, dell'identità fra i servizi di «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza» designati dal marchio anteriore ed i «servizi in materia di educazione, ovvero insegnamento della lingua inglese» designati dal marchio richiesto e della somiglianza dei servizi di «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza» di cui sopra con i «libri di testo e materiali stampati, ovvero libri di esercizi per studenti, cataloghi, manuali didattici, materiale stampato per l'insegnamento e schede e libretti per studenti che desiderano imparare l'inglese come seconda lingua» considerati dal marchio richiesto e, d'altro lato, della detta somiglianza tra i segni di cui trattasi, le differenze tra gli stessi non sono sufficienti a escludere l'esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico a cui ci si rivolge, sicché il fatto di considerare che un tale rischio non esista costituisce una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario.

( v. punti 68, 73, 75, 78 )