Cause riunite T-183/02 e T-184/02

El Corte Inglés, SA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Marchi anteriori denominativi MUNDICOLOR — Domanda di marchio comunitario denominativo MUNDICOR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 17 marzo 2004

Massime della sentenza

1. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso presunto in mancanza di istanza presentata espressamente e tempestivamente dal richiedente

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3]

2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Somiglianza tra i marchi interessati — Divergenze semantiche idonee a neutralizzare somiglianze visive o auditive — Presupposti

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo «MUNDICOR» e marchio denominativo «MUNDICOLOR»

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1. Ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, ai fini dell’esame di un’opposizione proposta ex art. 42 del regolamento medesimo, si presume che il marchio anteriore sia stato oggetto di seria utilizzazione fintantoché il richiedente non presenti istanza avente ad oggetto la prova di tale utilizzazione. La presentazione di tale istanza produce quindi l’effetto di accollare all’opponente l’onere della prova della seria utilizzazione (ovvero della sussistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione) a pena del rigetto dell’opposizione; tale prova dev’essere fornita entro i termini prescritti dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ai sensi della regola 22 del regolamento n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94. Perché tale effetto possa prodursi, l’istanza deve essere proposta dinanzi all’UAMI espressamente e tempestivamente.

Ne consegue che la mancata prova della seria utilizzazione non può essere sanzionata con il rigetto dell’opposizione se non nel caso in cui tale prova sia stata richiesta, espressamente e tempestivamente, dal richiedente dinanzi all’UAMI.

(v. punti 38-39)

2. In sede di valutazione di un rischio di confusione ex art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, differenze concettuali che separano i marchi in conflitto possono essere idonee a neutralizzare in larga misura le somiglianze visive e auditive esistenti tra i marchi medesimi. Tale neutralizzazione, tuttavia, richiede che almeno uno dei marchi di cui trattasi abbia, nella prospettiva del pubblico di riferimento, un significato chiaro e determinato, di modo che tale pubblico possa immediatamente comprenderlo, e che l’altro marchio non possieda tale significato ovvero che possieda un significato completamente diverso.

(v. punto 93)

3. Per il consumatore medio spagnolo esiste un rischio di confusione ex art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario tra il segno denominativo «MUNDICOR», la cui registrazione quale marchio comunitario è richiesta per quasi tutti i prodotti e servizi della classe 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e i marchi denominativi «MUNDICOLOR», registrati anteriormente in Spagna, da un lato, per i «colori, vernici (…)» della classe 2 e, dall’altro, per «servizi specifici di trasporto di viaggiatori (…)» della classe 39 e «servizi specifici di alloggio in albergo (…)» della classe 42 del detto accordo, posto che esiste un grado di somiglianza molto elevato (identità o quasi identità) tra i prodotti e i servizi designati dai marchi in conflitto e che i detti marchi sono simili ai sensi della citata disposizione, con la precisazione che, a quest’ultimo riguardo, non si può affermare che tra i marchi in conflitto sussiste una differenza concettuale tale da neutralizzare la forte somiglianza visiva e auditiva.

(v. punti 76, 99, 100, 106)