Secondo il considerando 16 del regolamento n. 207/2009, «[è] indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi comunitari abbiano effetto e si estendano all’intera Comunità, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell’Ufficio, e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio comunitario». Allo stesso modo, il considerando 17 del regolamento n. 207/2009 evidenzia che va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le medesime parti, intentate per gli stessi fatti sulla base di un marchio comunitario e di marchi nazionali paralleli. I meccanismi predisposti dal regolamento n. 207/2009 sono dunque volti a garantire la tutela uniforme del marchio comunitario nell’intero territorio dell’Unione. Il legislatore conferma quindi il carattere unitario del marchio comunitario.

L’articolo 95 del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario prevede che gli Stati membri designino nel proprio territorio i tribunali nazionali che assumeranno il ruolo di «tribunale dei marchi comunitari». Tali organi giurisdizionali svolgeranno quindi le funzioni a essi attribuite da detto regolamento. In proposito, l’articolo 96 del regolamento n. 207/2009 afferma che i tribunali dei marchi comunitari sono competenti in particolare per le azioni in materia di contraffazione e per le domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio comunitario.

Il potere di riforma non ha come effetto di conferire al Tribunale la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta da detta commissione, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere.

Si deve necessariamente rilevare che la decisione di un’autorità giurisdizionale nazionale che statuisce in qualità di tribunale dei marchi comunitari nell’ambito di un’azione per contraffazione di un marchio comunitario non possiede alcuna autorità di cosa giudicata nei confronti degli organi dell’ Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nell’ambito del procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, seppur identico al marchio nazionale oggetto dell’azione per contraffazione Ne deriva che l’esistenza di una simile decisione, quand’anche sia divenuta definitiva, non basta di per sé a porre il Tribunale in condizione di determinare la decisione che la commissione di ricorso era tenuta ad adottare.

Certamente è vero che il legislatore dell’Unione, mediante il regolamento n. 207/2009, ha predisposto meccanismi volti a garantire la tutela uniforme del marchio comunitario nell’intero territorio dell’Unione, confermando quindi il carattere unitario del marchio comunitario. In tale contesto, ha istituito i tribunali dei marchi comunitari, investiti della competenza a pronunciare divieti di prosecuzione di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario che si estendono all’intero territorio dell’Unione.

Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev’essere valutata unicamente in base al regolamento n. 207/2009, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente a queste ultime, tali considerazioni valendo altresì nell’ambito di un procedimento di opposizione promosso in base all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Lo stesso può dirsi, a fortiori, per quanto concerne gli effetti di precedenti decisioni nazionali sulla risoluzione della controversia nel caso di specie. Infatti, il regime del diritto dei marchi dell’Unione è un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme e perseguente obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale. Ne consegue che il diniego della registrazione deve essere valutato unicamente in base alla pertinente normativa dell’Unione e le precedenti decisioni nazionali non possono, in ogni caso, mettere in discussione la legittimità della decisione controversa.

Si deve inoltre evidenziare che il regolamento n. 207/2009 non contiene alcuna disposizione in base alla quale l’Ufficio sarebbe vincolato da una decisione di un tribunale dei marchi comunitari pronunciata nell’ambito di un’azione per contraffazione allorché esercita la propria competenza esclusiva in materia di registrazione dei marchi comunitari e allorché, in tale contesto, esamina le opposizioni alle domande di registrazione dei marchi comunitari.. Le disposizioni del regolamento n. 207/2009 che applicano il principio dell’autorità di cosa giudicata, infatti, riguardano altre situazioni.

Peraltro, la necessità del carattere unitario del marchio comunitario, come evidenziato ai considerando 16 e 17 del regolamento n. 207/2009, non implica che gli organi dell’Ufficio e, di conseguenza, il giudice dell’Unione, in nome del principio dell’autorità di cosa giudicata, non possano più esaminare l’eventuale sussistenza di un rischio di confusione nell’ambito di un procedimento di opposizione alla registrazione di un nuovo marchio comunitario, quand’anche quest’ultimo fosse identico a un marchio nazionale che un tribunale dei marchi comunitari ha dichiarato essere lesivo del marchio comunitario anteriore.

Occorre, infatti, evidenziare che l’Ufficio è il solo organo abilitato dal legislatore dell’Unione ad esaminare le domande di registrazione e, pertanto, ad autorizzare o negare la registrazione di un marchio comunitario. Nell’ambito di tale competenza, le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 207/2009, relativamente alla registrazione o alla tutela di un segno come marchio comunitario, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente in base al regolamento in parola, come interpretato dal giudice dell’Unione. Orbene, il regolamento n. 207/2009 non contempla disposizioni che impongano all’Ufficio di conformarsi, in nome del principio dell’autorità di cosa giudicata, a una decisione di un tribunale dei marchi comunitari che dichiara la contraffazione di un marchio comunitario da parte di un marchio nazionale.

(v. punti 56‑63)