Al fine di determinare se l’uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, fra i quali compaiono, in particolare, l’intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati. Relativamente all’intensità della notorietà e del grado di carattere distintivo del marchio, la Corte ha dichiarato che più il carattere distintivo e la notorietà di tale marchio sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l’esistenza di una violazione. Dalla giurisprudenza risulta inoltre che più l’evocazione del marchio ad opera del segno è immediata e forte, più aumenta il rischio che l’uso attuale o futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi loro pregiudizio.

Per quanto riguarda la terza condizione, occorre ricordare che il rischio di indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo del marchio anteriore o dalla sua notorietà è dimostrato in particolare in caso di tentativo di sfruttamento e di parassitismo manifesti sulla scia di un marchio famoso e che vi si fa, quindi, riferimento mediante la nozione di «rischio di parassitismo». In altri termini, si tratta del rischio che l’immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest’ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti designati dal marchio richiesto, in modo che la commercializzazione di questi ultimi sia facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio.

Dal tenore dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, risulta che la sua applicazione è soggetta alle condizioni seguenti: in primo luogo, l’identità o la somiglianza dei marchi in conflitto; in secondo luogo, l’esistenza della notorietà del marchio anteriore invocata in sede di opposizione; in terzo luogo, la sussistenza del rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio allo stesso. Queste condizioni sono cumulative e la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile la suddetta disposizione.

Spetta al titolare del marchio anteriore che si avvale dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, dimostrare che l’uso del marchio posteriore possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del suo marchio anteriore. A tal fine, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio, come conferma la formulazione al condizionale di detta disposizione. Quando, infatti, è prevedibile che dall’uso che il titolare del marchio posteriore potrebbe fare del proprio marchio deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non può essere obbligato ad attendere che questa si avveri per poter far vietare detto uso. Tuttavia, il titolare del marchio anteriore deve dimostrare l’esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro o, in altri termini, addurre elementi che permettano di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio.

L’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, implica un’analisi prospettica del rischio futuro e non ipotetico di parassitismo nell’Unione sulla base degli elementi attualmente disponibili, ma non la dimostrazione di un parassitismo attuale nell’Unione. Mentre il rischio di diluizione, ossia il rischio che venga arrecato pregiudizio al carattere distintivo dei marchi anteriori, richiede che sia dimostrata una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all’uso del marchio posteriore, siffatta prova non è richiesta per il rischio di parassitismo, ossia il rischio che venga tratto un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori. Peraltro, il rischio di parassitismo è valutato con riferimento al consumatore medio dei prodotti e dei servizi designati dal marchio posteriore, e non dal marchio anteriore, nella misura in cui ciò che è vietato è il vantaggio che il titolare del marchio posteriore potrebbe trarre dal marchio anteriore.

Secondo una costante giurisprudenza, si può pervenire a concludere nel senso di un rischio di parassitismo, come anche nel senso di un rischio di diluizione o di annacquamento, segnatamente in base a deduzioni logiche – a condizione che non si limitino a mere supposizioni – risultanti da una disamina delle probabilità e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie.

In particolare, la Corte ha considerato che, nell’ambito della valutazione globale volta a stabilire l’esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà di un marchio anteriore, era necessario tenere conto, in particolare, del fatto che l’utilizzo di scatole e di flaconi simili a quelli dei profumi imitati era diretto a sfruttare, a scopi pubblicitari, il carattere distintivo e la notorietà dei marchi con cui detti profumi erano commercializzati. La Corte ha altresì precisato che, quando un terzo tenta, con l’uso di un segno simile ad un marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest’ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, così come di sfruttare, senza qualsivoglia corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine di detto marchio, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in parola.

Infine, il Tribunale ha ripetutamente dichiarato che è possibile, segnatamente nel caso di opposizione fondata su un marchio che gode di una notorietà eccezionalmente ampia, che la probabilità di un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio o di indebito vantaggio tratto dal marchio richiesto sia talmente manifesta che all’opponente non occorra invocare un altro elemento fattuale a tal fine, né dimostrare l’esistenza di tale elemento.

(v. punti 67‑70, 102, 106)