Causa T-27/09

Stella Kunststofftechnik GmbH

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedura di decadenza — Marchio comunitario denominativo Stella — Opposizione avviata precedentemente in base a tale marchio — Ricevibilità — Artt. 50, n. 1, e 55, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 51, n. 1, e 56, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 dicembre 2009 II ‐ 4484

Massime della sentenza

Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Domanda di decadenza – Opposizione avviata precedentemente in base allo stesso marchio – Ricevibilità

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 42, 43, n. 2, 50, n. 1, lett. a), e 55, n. 1, lett. a); regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 18]

Dal testo degli artt. 50, n. 1, lett. a), e 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario non risulta che un procedimento di opposizione avviato in base a un marchio, e tuttora pendente, possa avere una qualsivoglia influenza sulla ricevibilità, o anche sullo svolgimento, di un procedimento di decadenza iniziato contro tale marchio. Anche supponendo che le disposizioni del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, e quelle delle direttive interne dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nella loro versione del novembre 2007, relative alle procedure di dichiarazione di decadenza o di nullità nonché alla prova dell’uso nell’ambito del procedimento di opposizione possano aggiungere condizioni supplementari a quelle previste dal regolamento n. 40/94, esse non prevedono che una domanda di decadenza sia irricevibile per il fatto che un procedimento di opposizione avviato sul fondamento di detto marchio è tuttora pendente.

Inoltre, risulta dal regolamento n. 40/94 che i procedimenti di opposizione e di decadenza sono due procedimenti specifici e autonomi, con effetti distinti, e che è possibile esaminare un procedimento di decadenza, nonostante la precedente introduzione di un’opposizione tuttora pendente fondata sul marchio oggetto della domanda di decadenza. A questo proposito, i procedimenti in questione sono previsti da due titoli diversi del regolamento n. 40/94. L’opposizione è disciplinata dal suo titolo IV, quarta sezione, mentre il procedimento di decadenza è disciplinato dal titolo VI, seconda e quarta sezione, dello stesso regolamento. Ciascuno dei due procedimenti ha un obiettivo ed effetti ad esso specifici. L’opposizione mira ad impedire, in presenza di determinate condizioni, la registrazione di un marchio a causa dell’esistenza di un marchio anteriore, e il rigetto di tale opposizione non comporta la decadenza di quest’ultimo marchio. Siffatta decadenza può essere ottenuta esclusivamente a seguito di un procedimento avviato a tal fine. Tale differenza di obiettivi e di effetti chiarisce il fatto che talune norme sono peculiari a ciascun procedimento. In tal modo e in particolare, mentre l’interesse ad agire dell’opponente e un termine di tre mesi per l’introduzione dell’opposizione compaiono tra le condizioni di ricevibilità della stessa di cui all’art. 42 del regolamento n. 40/94 e alla regola 18 del regolamento n. 2868/95, l’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, applicabile al procedimento di decadenza, non fa alcun riferimento a un qualsivoglia interesse ad agire. Allo stesso modo, non è previsto alcun termine per avviare un procedimento di decadenza, salvo il fatto che, per ottenere la decadenza di un marchio, è necessario poter far valere, conformemente all’art. 50, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 e alla stregua di quanto previsto all’art. 43, n. 2, dello stesso regolamento, applicabile all’opposizione, che, nel corso di un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e che non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

Così, la facoltà offerta a chiunque di presentare una domanda di decadenza per non utilizzazione di un marchio è del tutto indipendente da eventuali procedimenti di opposizione paralleli, nei quali sia implicato il marchio comunitario oggetto della domanda di decadenza.

Un procedimento di decadenza intrapreso successivamente ad un’opposizione può tutt’al più dar luogo ad una sospensione del procedimento di opposizione. Infatti, nell’ipotesi in cui venisse pronunciata la decadenza del marchio anteriore, il procedimento d’opposizione sarebbe privo del suo oggetto. Per contro, la prosecuzione del procedimento di opposizione, senza attendere l’esito del procedimento di decadenza, non comporterebbe alcun vantaggio per il titolare del marchio anteriore fatto valere nell’ambito del procedimento di opposizione e oggetto della domanda di decadenza. Infatti, anche se il procedimento di opposizione si concludesse con il rigetto della domanda di marchio comunitario, niente impedirebbe la reiterazione della stessa domanda una volta che sia stata pronunciata la decadenza del marchio anteriore.

(v. punti 24, 26-27, 32-39)