Causa C-100/11 P

Helena Rubinstein SNC

e

L’Oréal SA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 5 — Marchi comunitari denominativi BOTOLIST e BOTOCYL — Marchi figurativi e denominativi comunitari e nazionali BOTOX — Dichiarazione di nullità — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio alla notorietà»

Massime della sentenza

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Prove che il titolare ha l’onere di produrre – Rischio futuro non ipotetico di indebito profitto o di pregiudizio

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art 8, § 5)

Per poter beneficiare della tutela instaurata dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, il titolare del marchio anteriore deve fornire la prova che l’uso del marchio di cui è stata chiesta la registrazione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che esso recherebbe loro pregiudizio. A tal fine, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva ed attuale del suo marchio ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 5. Infatti, quando è prevedibile che dall’uso che il titolare del marchio posteriore potrebbe fare del proprio marchio deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si avveri per poter far vietare detto uso. Il titolare del marchio anteriore deve tuttavia dimostrare l’esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro.

Inoltre, al fine di determinare se l’uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie.

Quindi, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio, ma deve fornire elementi che consentano di concludere prima facie che sussiste un rischio futuro non ipotetico di un vantaggio indebito o di un pregiudizio. A siffatta conclusione si può giungere, in particolare, sulla base di deduzioni logiche derivanti dall’analisi delle probabilità e prendendo in considerazione le pratiche abituali del settore commerciale rilevante, nonché ogni altra circostanza del caso di specie.

(v. punti 93-95)

Causa C-100/11 P

Helena Rubinstein SNC

e

L’Oréal SA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 5 — Marchi comunitari denominativi BOTOLIST e BOTOCYL — Marchi figurativi e denominativi comunitari e nazionali BOTOX — Dichiarazione di nullità — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio alla notorietà»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Prove che il titolare ha l’onere di produrre — Rischio futuro non ipotetico di indebito profitto o di pregiudizio

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art 8, § 5)

Per poter beneficiare della tutela instaurata dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, il titolare del marchio anteriore deve fornire la prova che l’uso del marchio di cui è stata chiesta la registrazione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che esso recherebbe loro pregiudizio. A tal fine, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva ed attuale del suo marchio ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 5. Infatti, quando è prevedibile che dall’uso che il titolare del marchio posteriore potrebbe fare del proprio marchio deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si avveri per poter far vietare detto uso. Il titolare del marchio anteriore deve tuttavia dimostrare l’esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro.

Inoltre, al fine di determinare se l’uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie.

Quindi, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio, ma deve fornire elementi che consentano di concludere prima facie che sussiste un rischio futuro non ipotetico di un vantaggio indebito o di un pregiudizio. A siffatta conclusione si può giungere, in particolare, sulla base di deduzioni logiche derivanti dall’analisi delle probabilità e prendendo in considerazione le pratiche abituali del settore commerciale rilevante, nonché ogni altra circostanza del caso di specie.

(v. punti 93-95)