CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS

DEL 25 MAGGIO 1976 ( 1 )

Signor presidente,

signori giudici,

il problema dei conflitti derivanti dalla coesistenza, nel mercato comune, del principio della libera circolazione delle merci col carattere territoriale dei titoli attribuiti dalle norme interne per la tutela, in uno o più Stati membri, della proprietà industriale e commerciale, ed in particolare del diritto al marchio, si è manifestato solo gradualmente, di pari passo con la fusione dei mercati. Le autorità di tutti gli Stari membri, desiderose di eliminare le distorsioni venutesi così a creare, hanno dovuto, prima o poi, affrontare questo problema ed hanno cercato di risolverlo, in vario modo, sia con interventi normativi, sia lasciandone il compito agli organi giurisdizionali.

Sul piano comunitario, da vari anni si sta lavorando per istituire un regime «europeo» dei brevetti e dei marchi; ciò prova che la creazione di un siffatto regime è strettamente legata alla realizzazione degli obiettivi del trattato. Tuttavia, a differenza della nozione di ordine pubblico e di pubblica sanità, il principio della tutela della proprietà industriale e commerciale non ha costituito oggetto — a parte il settore, molto importante, dei brevetti — di alcun provvedimento d'attuazione o d'esecuzione a livello comunitario, nonostante il fatto che gli siano stati dedicati numerosi congressi di grande valore scientifico e che su di esso siano concentrati i lavori della Lega internazionale contro la concorrenza sleale. Al legislatore e al giudice comunitario si schiude, perciò, un campo d'azione particolarmente vasto.

Il problema suddetto viene riproposto, ancora una volta, dal presente procedimento pregiudiziale. L'interesse ch'esso suscita è dimostrato anche dalla circostanza che tutti i governi degli Stati membri, eccettuati quello italiano e quello lussemburghese, hanno presentato osservazioni scritte, anche se solo il governo della Repubblica federale di Germania si è fatto rappresentare in udienza.

La questione sottopostavi dal Bundesgerichtshof, a norma dell'art. 177, ultimo comma del trattato CEE, è stata sollevata nell'ambito del ricorso per cassazione proposto dalla ditta Terrapin (Overseas) Ltd., di Bletchley (Gran Bretagna), contro una sentenza emessa dalla Corte d'appello di Monaco di Baviera a favore dell'impresa tedesca Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co., di Freihung, sentenza con la quale alla ditta britannica s'inibiva, a pena di sanzioni, l'uso a fini commerciali, nel territorio della Repubblica federale di Germania, ivi compreso Berlino Ovest, della sua ragione sociale «Terrapin (Overseas) Ltd.» e di quella della sua affiliata «Terrapin Systembau Nordeuropa GmbH» come marchio o ditta per edifici prefabbricati, da montare in loco servendosi di elementi componibili, o per parti accessorie di tali edifici, anch'esse costituite da elementi già pronti.

Dai documenti del fascicolo, così come vengono presentati nella relazione d'udienza, risulta che la Terrapin, impresa britannica che produce case prefabbricate in legno ed elementi accessori di tali costruzioni, cerca da diversi anni di affermarsi sul mercato tedesco. L'abolizione dei dazi doganali, in seguito all'adesione, contribuisce ad incoraggiarla nei suoi tentativi. Sul mercato della Repubblica federale, essa incontra tuttavia l'opposizione di un produttore nazionale di materiali vari per l'edilizia, l'impresa Terranova, che da molto tempo ha registrato, in conformità alla disciplina tedesca dei marchi d'impresa, non solo la propria ditta, ma anche la generica denominazione «Terra» ed una serie di espressioni derivate, comprendenti questo termine.

Trattasi, in particolare, del marchio nominativo «Terra» (n. 151654); del marchio misto «Terranova» (n. 359464), per i seguenti prodotti: vernici, smalti, tinture, resine, colle, pietre artificiali in forma di lastre, materiali da costruzione, malte aeree decorative ed intonaci per muri estemi; del marchio «Terranova» (n. 431118), caratterizzato da una particolare disposizione delle lettere, per gli stessi prodotti nonché per intonaci per pareti.

Non sembra che la Terranova, esistente da oltre 75 anni, detenga una posizione dominante nel proprio settore; né la Terrapin, pur essendo un'impresa di maggiori dimensioni, pare trovarsi in tale posizione quanto all'esportazione di case prefabbricate in legno nella Repubblica federale di Germania.

Esse vendono entrambe in più Stati membri. Mentre negli altri Stati non è sorta fra le due imprese alcuna controversia, in Germania le divergenze fra loro esistenti hanno dato luogo ad una serie di procedimenti giudiziari, svoltisi con vario esito.

Avendo la Terrapin presentato domanda d'iscrizione del proprio marchio nel registro dell'Ufficio brevetti, questo respingeva, con provvedimento 28 dicembre 1961, l'opposizione fatta dalla Terranova. In seguito a ricorso di quest'ultima, però, il Bundespatentgericht annullava, con ordinanza 3 febbraio 1967, il provvedimento dell'Ufficio brevetti e vietava la registrazione del marchio Terrapin.

L'impresa britannica continuava tuttavia a distribuire le merci di sua produzione, tramite vari licenziatari, sotto la denominazione «Terrapin» o «Tarapin». La questione giungeva così dinanzi alla Corte di cassazione tedesca.

Nella sentenza dinanzi a questa impugnata, la Corte d'appello di Monaco di Baviera aveva accertato l'analogia fra le merci vendute dalle due imprese, la similarità dei loro segni distintivi, e quindi il rischio di confusione. In proposito, il Bundesgerichtshof fa integralmente propri, senza motivare ulteriormente il proprio punto di vista, gli accertamenti del giudice d'appello e conclude che, secondo il diritto interno, la sentenza di questo, e la relativa inibizione disposta nei confronti dell'impresa britannica, dovrebbero necessariamente essere confermate.

Esso si chiede, tuttavia, se alla fattispecie sottopostagli non sia possibile applicare la vostra giurisprudenza in materia di libera circolazione dei prodotti di marca, quale risulta, fra l'altro, dalle sentenze 18 febbraio 1971 (Sirena, Racc. pag. 69), 8 giugno 1971 (Deutsche Grammophon, Racc. pag. 487), 3 luglio 1974 (Hag, Racc. pag. 731) ed infine 31 ottobre 1974 (Winthrop, Racc. pag. 1183).

In realtà, più che una risposta ad un quesito astratto, mi sembra che il giudice a quo desideri una conferma dell'esattezza del proprio punto di vista. Stando così le cose, esso formula un'unica questione, mirante in sostanza a stabilire se la tutela offerta dalle norme interne sul marchio e sulla ditta possa esser fatta valere per impedire, in caso di confondibilità, l'importazione di una merce venduta sotto un marchio o una ditta ai quali il titolare abbia diritto in un altro Stato membro, qualora non esista alcun rapporto fra le imprese interessate ed i loro diritti siano sorti in modo autonomo in Stati membri diversi.

Quest'ultima precisazione è una diretta allusione alla vostra sentenza Hag. Ricorderete, infatti, che l'interpretazione da voi data in quella fattispecie si fondava sulla circostanza — decisiva, per taluni interpreti — che l'uguaglianza dei marchi allora in questione derivava dalla loro origine comune (benché, all'epoca dei fatti, non esistessero più rapporti di alcun genere fra le due imprese che usavano detti marchi), circostanza per cui, in un caso del genere, il principio dell'unità del mercato doveva prevalere sull'interesse dei titolari di marchi frazionati in forza di un provvedimento imperativo. Solo l'illecita apposizione di un marchio da parte di un soggetto che non vi abbia alcun diritto costituirebbe — secondo alcuni — una contraffazione, che giustificherebbe un' eventuale restrizione della libera concorrenza.

Benché la questione oggi sottopostavi si riferisca tanto al marchio, quanto alla ditta, limiterò le mie considerazioni al marchio, poiché ritengo — come la Commissione — ch'esse dovrebbero essere sufficienti per la soluzione del problema concreto; sono del resto del parere che la stessa soluzione debba essere valida per il marchio e per la ditta, qualora essi siano — come nel caso in esame — praticamente coincidenti.

Nella questione non vi è alcun accenno ad eventuali accordi restrittivi della concorrenza fra i detentori dei due marchi, né ad uno sfruttamento abusivo di posizione dominante da parte di una delle imprese. D'altro canto, non si può mettere in dubbio la buona fede di ciascuna di queste, e non si può quindi parlare di «contraffazione» in senso proprio. Tuttavia, mentre nella causa Hag dovevate pronunziarvi in merito ad un divieto imposto alla distribuzione, in uno Stato membro, di una merce contrassegnata da un marchio depositato in un altro Stato membro, in ragione dell'esistenza, nel primo Stato, di un marchio identico avente la stessa origine, nel presente procedimento il caso è diverso, trattandosi di prodotti e di marchi non identici e, per definizione, non aventi la stessa origine.

1. Il primo elemento (mancanza d'identità fra i prodotti e fra i marchi) dovrebbe, a priori, far ritenere che il divieto è in tal caso incompatibile con le norme del trattato. Né il secondo elemento (mancanza di origine comune), che dovrebbe essere necessariamente presente in caso di marchi esteri non identici e di merci non appartenenti allo stesso genere, sembra — almeno a prima vista — ostare al riconoscimento della suddetta incompatibilità. Al contrario, si potrebbe sostenere che, se nella sentenza Hag è stata ammessa la coesistenza dei marchi in ragione della loro origine comune, facendo così un'eccezione alla norma generale che vieta tale coesistenza, la soluzione sarebbe stata diversa nell'ipotesi di marchi aventi diversa origine, riferentisi a prodotti analoghi, e fra loro confondibili. In ogni caso, questa Corte non si è ancora pronunziata espressamente in merito a marchi simili, non aventi la medesima origine. Non ho certo la pretesa, signori, di esporre in questa sede un'esauriente teoria dell'oggetto specifico del marchio; è tuttavia necessario precisare, in proposito, alcuni principi. Vorrei ricordare che — come ha affermato la stessa Corte di Cassazione tedesca (sentenza 2 febbraio 1973, Cinzano) — il marchio non ha una funzione di garanzia (esso non certifica obbligatoriamente la qualità costante dei prodotti di marca), bensì una semplice funzione d'indicazione della provenienza il suo scopo è quello di distinguere o identificare le merci di un dato produttore o di un dato commerciante, di garantirne l'origine, l'autenticità, la provenienza; esso implica — come dicono gli autori inglesi — il diritto del titolare a che le merci di un altro produttore non vengano scambiate con le proprie. Il diritto di uso esclusivo, attribuito dal legislatore al titolare del marchio, offre tutela soltanto contro l'utilizzazione sleale di questo per altri prodotti, principalmente mediante l'azione di contraffazione. Oltre al suddetto «oggetto specifico», ai sensi della vostra sentenza Deutsche Grammophon (Racc. 1971, pag. 500), il marchio ha tuttavia anche funzioni che sono state dette «accidentali»: esso suscita l'idea di una determinata qualità e serve allo scopo d'incrementare le vendite del prodotto cui si riferisce. Sotto questo aspetto, il titolare viene posto in grado di proteggere contro terzi la posizione economica acquisita grazie alle proprie iniziative tecniche, finanziarie e commerciali. Contemporaneamente, in ragione della sua reputazione, il marchio costituisce un presupposto della scelta dei consumatori; esso serve quindi a tutelare, ma anche, al tempo stesso — non si può negarlo — a «condizionare» i consumatori. In tal modo, il diritto al marchio consente di evitare che, usando un marchio identico o simile per merci identiche o analoghe, i concorrenti creino possibilità di confusione circa la provenienza dei prodotti e profittino, in maniera sleale, del capitale di fiducia rappresentato dal marchio. Questa funzione si esplica anche nell'interesse del pubblico, che dev'essere tutelato contro le frodi. Queste funzioni attinenti alla qualità e alla pubblicità, particolarmente importanti nell'era industriale, sono semplicemente derivate rispetto a quella d'indicazione della provenienza, tanto che ci si può chiedere se anch'esse possano essere giuridicamente tutelate nell'ambito della proprietà industriale e commerciale, se sia veramente il diritto al marchio che deve garantire detta tutela, ovvero se questa, per le suddette funzioni, non rientri piuttosto nella sfera delle norme sulla concorrenza sleale o sulla tutela dei consumatori. Secondo il prof. Beier, che ha pre sentato osservazioni in nome della Terranova, «l'interesse economico del produttore di articoli di marca alla protezione contro lo sfruttamento sleale dei suoi sforzi in materia di fabbricazione, di pubblicità e di distribuzione non è tutelato dalle norme relative ai marchi. Esso può essere preso in considerazione solo nell'ambito delle norme sulla concorrenza sleale, della disciplina dei contratti e dei principi generali sulla responsabilità da atto illecito». (Clunet, 1971, pag. 5, «La territorialité des marques et les échanges internationaux»). Voi stessi, non avete del resto affermato, nella sentenza Winthrop (Racc. 1974, pag. 1197), che «d'altra parte, l'oggetto specifico della tutela della proprietà industriale e commerciale è distinto da quello della tutela dei consumatori e delle eventuali responsabilità in essa implicite»? Si potrebbe quindi essere tentati di fare il seguente ragionamento: mentre, nella sentenza Sterling Drug, si afferma che un ostacolo alla libera circolazione delle merci, derivante da norme interne «può giustificarsi per motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale, ... nell' ipotesi in cui esistano brevetti i cui titolari originari siano giuridicamente ed economicamente indipendenti» (punto 11 della motivazione), la sentenza Winthrop, emessa lo stesso giorno e vertente su una questione di marchio, non contiene questo passo. In relazione al fatto che «il diritto al marchio si distingue … da altri diritti di proprietà industriale e commerciale in quanto l'oggetto di questi è spesso più importante e degno di maggior tutela dell'oggetto di quello» (sentenza Sirena, punto 7 della motivazione), nonché alla circostanza che, in considerazione della durata del diritto al marchio, il suo esercizio è «particolarmente atto a contribuire alla ripartizione dei mercati ed a pregiudicare quindi la libera circolazione delle merci fra Stati, la quale è essenziale per il mercato comune» (ibidem), se ne potrebbe inferire che le tutela della proprietà commerciale non è giustificata nella stèssa misura nel caso di marchi i cui titolari siano giuridicamente ed economicamente indipendenti. La vostra sentenza Hag sarebbe venuta a ribadire, anzi a rafforzare tale conclusione, avendo essa ammesso la libera circolazione di merci recanti marchi coincidenti, qualora questi derivino dal frazionamento o dalla cessione di un marchio unico, anche nel caso in cui gli attuali titolari siano giuridicamente ed economicamente indipendenti. Lo stesso, a fortiori, dovrebbe valere per marchi non identici (anche se simili), riferentisi a merci non identiche (anche se analoghe), ed i cui titolari siano stati, fin dall'origine, giuridicamente ed economicamente indipendenti. Infine, poiché in materia d'indicazione della provenienza — funzione «specifica» del marchio, secondo la vostra giurisprudenza — «la relativa informazione del consumatore può essere garantita con altri mezzi, che non compromettano la libera circolazione delle merci» (sentenza Hag, punto 14 della motivazione), non si può forse ritenere che le altre funzioni, meno «specifiche», del marchio, e cioè quella «qualitativa» e quella «pubblicitaria», debbano cedere il passo al principio della libera circolazione delle merci e non possano, comunque, essere garantite, nell'ambito della tutela della proprietà commerciale, mediante il divieto di porre in commercio un altro prodotto di marca?

2. Quanto a me, non lo credo. In primo luogo, perché dette funzioni «derivate» del marchio sono difficilmente separabili da quella principale, pur avendo diverso valore. Inoltre, perché l'accogliere questa tesi equivarrebbe a riconoscere che esiste una lacuna nel trattato, mentre l'art. 36 ha precisamente lo scopo di «coprire» tutti i divieti o le limitazioni, fra l'altro all'importazione, che, sebbene influiscano sulla libera circolazione, possono essere «giustificati». Certo, contrariamente a quanto sostiene il governo della R.F. di Germania, a me non sembra che la nozione di concorrenza sleale venga presa direttamente in considerazione nel preambolo del trattato: con la formula «Riconoscendo che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone una azione concertata intesa a garantire … la lealtà nella concorrenza», gli autori del trattato non miravano tanto all'instaurazione di una tutela contro le pratiche di concorrenza sleale, quanto a vietare tutte le pratiche dirette a falsare il liberó gioco della concorrenza, e quindi all'imposizione della neutralità di quest'ultima. Tuttavia, anche se il trattato e — fino a poco tempo fa — il diritto comunitario derivato non prendono specificamente in considerazione la tutela contro la concorrenza sleale, né la tutela dei consumatori, questi interessi non sono loro estranei e, in ogni caso, sono indissolubili dalla realizzazione degli obiettivi del trattato. Ciò è provato dall'attività del gruppo di lavoro «marchi», convocato vari anni fa su iniziativa della Commissione. Lo schema di convenzione sul diritto europeo dei marchi, elaborato dal suddetto gruppo, si riferisce espressamente (artt. 11 e 12) al rischio di confusione connesso alla similarità dei marchi ed all'analogia delle merci, anche se non definisce tali criteri. Ora, questi sono indubbiamente legati, almeno in modo indiretto, alle nozioni di concorrenza sleale e di tutela dei consumatori. Non vi è quindi affatto bisogno di richiamarsi a queste due nozioni, come tali, essendo invece sufficiente il riferimento alla tutela del marchio, che implica certo vantaggi e diritti per il titolare ma viene concessa solo a determinate condizioni ed impone a questi anche doveri ed obblighi nei confronti degli altri marchi e dei consumatori. Nella sentenza 20 febbraio 1975 (Commissione c/R.F. di Germania, Racc. pag. 194, punto 7 della motivazione), questa Corte ha d'altra parte affermato che la funzione specifica delle denominazioni d'origine e delle indicazioni di provenienza è «non solo [quella di] difendere i produttori interessati dalla concorrenza sleale, ma altresì [quella di] impedire che i consumatori siano tratti in inganno da indicazioni fallaci». Ciò presuppone forse che la tutela concessa a questo titolo e i relativi divieti di messa in commercio costituiscono misure d'effetto equivalente ai sensi del titolo I, capitolo 2, del trattato? Se ne potrebbe dubitare, dal momento che, nella vostra sentenza 11 luglio 1974 (Dassonville, Racc. pag. 852, punto 7 della motivazione), a proposito di taluni provvedimenti adottati da uno Stato per prevenire pratiche sleali e garantire ai consumatori l'autenticità della denominazione d'origine di un prodotto, avete affermato che «non occorre accertare se provvedimenti del genere ricadano o meno sotto l'art. 36; in forza del principio enunciato nel secondo periodo del predetto articolo, essi non potranno mai essere utilizzati ai fini d'una discriminazione arbitraria o d'una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri». Tuttavia, poiché questo carattere di misura d'effetto equivalente non sembra esser per tutti così evidente come lo è per il Bundesgerichtshof e per me, nel senso che il divieto enunciato dall'art. 30 colpirebbe soltanto i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, esclusi quelli «da applicare indistintamente» ai cittadini ed ai soggetti appartenenti ad altri Stati membri, aggiungerò, ad abundantiam, le due seguenti considerazioni. In primo luogo, non è l'azione giudiziaria in quanto tale, bensì l'eventuale inibitoria che potrebbe essere disposta in seguito al procedimento, che può avere effetto equivalente ad una restrizione quantitativa; ma tale inibitoria ricade quindi, fatte salve le deroghe ammesse dall'art. 36, sotto la disciplina dell'art. 30. Un provvedimento giurisdizionale può costituire una misura d'effetto equivalente, ai sensi degli artt. 30 e 34 del trattato, qualora esso si riferisca ad un divieto d'importazione o d'esportazione. È proprio questo il punto sul quale dovevate pronunziarvi nella causa Sirena. In secondo luogo, per stabilire se sussista una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30, non è necessario accertare se, in realtà, la messa in commercio di prodotti analoghi recanti un marchio simile sia vietata anche ai produttori tedeschi; avete già avuto, infatti, occasione di affermare che anche misure «da applicare indistintamente» possono produrre effetti equivalenti a restrizioni quantitative: «è sufficiente che le misure di cui trattasi siano atte ad ostacolare, direttamente o indirettamente, in modo attuale o potenziale, le importazioni fra Stati membri» (sentenza 26 febbraio 1976, Tasca — ancora inedita —, punto 13 della motivazione). Parimenti (sentenza 20 febbraio 1975, Commissione c. R.F. di Germania, Racc. pag. 199, punto 14 della motivazione), «il divieto in esame non colpisce soltanto i provvedimenti che di fatto riducono le importazioni dei prodotti considerati, ma anche … quelli che semplicemente sono atti ad ostacolare'importazioni che potrebbero aver luogo ove tali misure non esistessero'». Fra questi ultimi mi sembra potersi senz' altro annoverare l'inibitoria la quale porti ad orientare le importazioni in modo che, nella Repubblica federale, possano operare solo produttori o commercianti le cui merci non siano analoghe a quelle della Terranova ed aventi un marchio e una ditta non confondibili con quelli di tale impresa, ovvero presenti sul suddetto mercato solo col consenso di questa ed alle condizioni da essa imposte (in tal senso, sentenza 30 aprile 1974, Sacchi, Racc. pag. 428, punto 8 della motivazione). Da quanto precede emerge tuttavia, contemporaneamente, che la disciplina della concorrenza sleale e la tutela dei consumatori non possono giustificare qualsiasi restrizione della libera circolazione. Secondo l'art. 36, «le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi fasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione … giustificati da motivi … di tutela della proprietà industriale e commerciale» e che non costituiscano «un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». Come quelle di tutela della salute pubblica o dell'ordine pubblico, la nozione di tutela della proprietà industriale e commerciale non si presta a valutazioni dicrezionali. Per le prime, avete già avuto occasione di enunciare varie volte questo principio: ad esempio, nella sentenza 4 dicembre 1974 (Van Duyn, Racc. pag. 1350, punto 18 della motivazione) si affermava che la nozione d'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 48, n. 3, del trattato, non ammette qualsiasi valutazione unilaterale da parte dei singoli Stati membri senza il controllo delle istituzioni comunitarie. La sentenza 28 ottobre 1975 (Rutili, Racc. pag. 1231, punto 27 della motivazione) conferma questo orientamento. Lo stesso deve valere per la tutela della proprietà industriale e commerciale, che non presenta certo maggiore interesse della tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sanità. La protezione del marchio è legata — sotto il profilo della questione di cui, nell'ambito della propria competenza, deve occuparsi il giudice tedesco — alle nozioni di «analogia delle merci», «similarità dei marchi» e «rischio di confusione». Ne consegue che, se le mie considerazioni in merito al contenuto comunitario della tutela della propretà commerciale sono esatte, lo stesso ragionamento deve valere per la determinazione dei criteri che servono a definire l'oggetto della tutela stessa; è perciò indispensabile che detti criteri vengano applicati in modo uniforme.

3. Si giunge così al problema centrale del presente procedimento: in mancanza di un regime comunitario a tutela dei consumatori ed a garanzia della «lealtà» della concorrenza, a chi spetta procedere alla qualificazione delle nozioni di «similarità dei marchi», «analogia delle merci» e «rischio di confusione», e come garantire che i criteri secondo cui esse vengono stabilite abbiano contenuto uniforme? Sulla scia della vostra sentenza 4 dicembre 1974 (Van Duyn, Racc. pag. 1350, punto 8 della motivazione), ritengo che, in mancanza di norme comunitarie d'attuazione, spetti in linea di principio alle autorità degli Stati membri stabilire quale sia l'ampiezza della tutela ch'esse intendono garantire al marchio e, in particolare, il grado di similarità o di analogia necessario per ritenere che la simultanea presenza di due prodotti di marca sullo stesso mercato sia idonea a creare confusione. Quanto avete affermato a proposito della nozione di ordine pubblico si può, a mio avviso, trasporre alla tutela del marchio: «Non si può tuttavia negare che la nozione di ordine pubblico varia da un paese all'altro e da un'epoca all'altra. È perciò necessario lasciare, in questa materia, alle competenti autorità nazionali un certo potere discrezionale entro i limiti imposti dal trattato». Questa considerazione viene ribadita nella sentenza 28 ottobre 1975 (Rutili, Racc. pag. 1231, punto 26 della motivazione): «Gli Stati membri sono sostanzialmente liberi di determinare, conformemente alle loro necessità nazionali, le esigenze dell'ordine pubblico». Quanto ai criteri di valutazione della confondibilità, è d'uopo constatare ch'essi variano da un paese all'altro: «vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà». In Francia, l'imitazione viene valutata tenendo conto dell'«acquirente di media accortezza, che non abbia contemporaneamente sotto gli occhi i due marchi»; nello stesso paese, d'altra parte, vale il principio della «specialità del marchio». In Gran Bretagna, la regola è quella dell'«honest concurrent user». La valutazione della confondibilità è talora una questione meramente di fatto, talora un problema complesso, con implicazioni di fatto e di diritto. In Francia, i giudici di merito non sono soggetti ad alcun vincolo nell'apprezzamento della possibilità di confusione, secondo il principio insito nella seguente formula usata dalla Corte di cassazione: «Col decidere che tale similarità era idonea a creare confusione per l'acquirente di media accortezza che non abbia contemporaneamente sotto gli occhi i due marchi, i giudici non hanno fatto altro che valersi del loro sovrano potere discrezionale». In altri paesi della Comunità, la qualificazione può essere invece sottoposta a controllo, anche se la sua applicazione al caso concreto presuppone l'accertamento e la valutazione di determinati fatti. Per il diritto tedesco, il riconoscimento del rischio di confusione è una qualificazione giuridica soggetta al controllo della Corte di cassazione. Altri giudici sono molto più esigenti per quanto riguarda la prova della confondibilità. Citerò due esempi al riguardo: — la Corte suprema irlandese, il 1o maggio 1967, si pronunziava nel senso che l'impresa americana Sterline Winthrop, la quale aveva assorbito l'affiliata irlandese della Farben-Fabriken Bayer AG ed acquistato il marchio Bayer in circostanze analoghe a quella in cui la Van Zuylen era divenuta titolare del marchio Hag, non poteva ottenere un provvedimento che inibisse all'impresa tedesca la vendita in Irlanda dei prodotti recanti il marchio «Bayer Germany», non esistendo alcuna possibilità di confusione, nel giudizio del pubblico, tra i prodotti dell'impresa americana, contrassegnati col marchio «Bayer», e quelli dell'impresa tedesca, recanti il marchio «Bayer Germany»: quest'ultimo elemento, infatti, era chiaramente indicato e le confezioni erano diverse; — nel Regno Unito, il giudice Graham (High Court of Justice, Chancery Division, Sirdar Ltd. c. les Fils de Louis Mulliez, 19 marzo 1975), in una fattispecie sotto vari aspetti analoga a quella di cui ora ci occupiamo, dichiarava di escludere, prima facie, qualsiasi probabilità di confusione fra i marchi Sirdar e Phildar, apposti su un prodotto identico (lana per maglieria), considerando che, se non nel Regno Unito, detti marchi non erano mai venuti a conflitto tra loro. Egli suggeriva alle parti di comporre amichevolmente la controversia secondo il principio del «vivere e lasciar vivere», aggiungendo all'occorrenza al loro marchio un ulteriore elemento distintivo. Non si potrebbe infatti ritenere che ad un divieto non si applichi la deroga di cui all'art. 36, qualora la proprietà industriale e commerciale possa essere tutelata in modo altrettanto efficace mediante provvedimenti che incidano sugli scambi comunitari in misura minore di un divieto assoluto di distribuzione? Su questo punto, nel settore della pubblica sanità, vi siete mostrati molto esigenti: ai sensi della recente sentenza De Peijper, del 20 maggio 1976, le autorità nazionali devono infatti dimostrare chiaramente che qualsiasi altra normativa o prassi, che tuteli in modo altrettanto efficace la salute pubblica ed incida in misura minore sugli scambi intracomunitari, imporrebbe all'amministrazione un impegno assai più gravoso del normale. Quanto alle denominazioni d'origine, materia analoga a quella che ora c'interessa, avete affermato (sentenza 11 luglio 1974, Dassonville, Racc. pag. 851, punto 6 della motivazione) che gli Stati membri i quali intendano adottare provvedimenti contro comportamenti sleali, per quanto riguarda l'autenticità delle denominazioni d'origine, possono farlo «a condizione che tali provvedimenti siano ragionevoli e che i mezzi di prova richiesti non abbiano per effetto di ostacolare il commercio fra gli Stati membri». In tema di marchio, la vostra sentenza 3 luglio 1974 (Hag, Racc. pag. 744, punto 16 della motivazione) considera quanto segue: «Se è vero che in un siffatto mercato sono utili le indicazioni circa l'origine di un prodotto di marca, è pur vero che la relativa informazione del consumatore può essere garantita con altri mezzi, che non compromettano la libera circolazione delle merci». Deve ritenersi che ciò valga anche in materia di repressione della concorrenza sleale? In particolare, dato il carattere tassativo delle eccezioni contemplate dall'art. 36 rispetto al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, può essere sufficiente un semplice rischio di confusione, magari indiretto? Può l'art. 36 giustificare un provvedimento apparentemente utile dal punto di vista della tutela della proprietà commerciale, ma i cui effetti restrittivi si spiegano, almeno in parte, col fatto che, considerata la molteplicità di conflitti e collisioni possibili fra marchi, il giudice vuol ridurre la difficoltà del proprio compito e risparmiarsi l'assunzione e la valutazione — sempre difficile — della prova di un'effettiva confusione, presumendo l'esistenza del relativo rischio? Non si può pensare che la mole di lavoro supplementare richiesta dall'accertamento di una confusione effettiva non imponga chiaramente al giudice un impegno assai più gravoso di quello normale? Molto spesso, d'altronde, in questo campo, i giudici tendono a sottovalutare la capacita di discernimento del consumatore, e la tesi sostenuta dall'industria dei prodotti di marca serve unicamente a dissimulare interessi relativi alla formazione dei prezzi e alla distribuzione. Più che a fornire una garanzia circa la provenienza, il marchio viene allora sfruttato per garantire la reputazione acquistata da un prodotto e per impedire la distribuzione di un prodotto analogo, la cui concorrenza, sul mercato, sarebbe pericolosa. Ammesso che sia giustificato il vietare alla Terrapin di esercitare attività commerciale, nella Repubblica federale, sotto il proprio marchio e la propria ditta, potrebbe quindi essere eccessivo non consentirle di apportare ai propri segni distintivi modifiche che non si risolvano in una pura e semplice rinunzia a ciò ch'essi sono attualmente. Non sarebbe possibile prevedere l'aggiunta di un ulteriore elemento distintivo, per permettere una differenziazione? Due marchi simili possono essere seguiti e preceduti da un altro segno che indichi rispettivamente la provenienza, come suggerito dalla Commissione nel procedimento amministrativo da essa promosso contro l'impresa Sirdar (lettera 10 febbraio 1975, all. IV del ricorso nella causa 34-75). A ciò potrebbe opporsi che, secondo il trattato, non è la libera circolazione dei marchi, bensì quella delle merci, che dev'essere realizzata. Questa libertà di circolazione non può tuttavia prescindere in modo assoluto dal diritto al marchio, visto soprattutto che, ai nostri giorni, le merci sono spesso inseparabili dai marchi; è questo, in ogni caso, l'intento degli operatori economici, anche di quelli che vendono prodotti cosiddetti «liberi». Certo, la società Terrapin potrebbe esportare i suoi prodotti nella Repubblica federale sotto un altro marchio, come ha fatto la Hag di Brema per un certo tempo, prima che il giudice lussemburghese sottoponesse a questa Corte la questione relativa alla controversia con la Van Zuylen. Tuttavia ci si può chiedere, mettendosi nei panni dell'impresa britannica, se l'uso di un marchio diverso non la priverebbe, a sua volta, del godimento della sua reputazione, poiché essa non potrebbe esportare come tali i prodotti che vende sul suo mercato nazionale. Nella decisione 5 marzo 1975 (Sirdar/Phildar; GU n. L 125, del 16 maggio 1975, pag. 27), la Commissione ha ritenuto che la restrizione della concorrenza derivante dall'accordo di ripartizione dei mercati fra le due concorrenti non viene meno per il fatto che la società francese può, in base all'accordo, esportare lana per maglieria nel Regno Unito sotto un altro marchio, diverso da Phildar. Non ritengo, comunque, che nell'ambito dell'art. 177 del trattato questa Corte sia competente a definire tutte le questioni di cui sopra: la valutazione di quanto è indispensabile ai fini della tutela dei consumatori e della repressione della concorrenza sleale spetta, a mio avviso, in primo luogo alle autorità nazionali.

4. Non mi nascondo, tuttavia, che questo stato di cose può non essere soddisfacente. Le differenze nelle modalità contemplate dalle varie normative in materia di registrazione o di decadenza del marchio, la territorialità della tutela giurisdizionale contro la concorrenza sleale, le divergenti concezioni in merito ai criteri di valutazione della confondibilità o della tutela dei consumatori, per non parlare di «nazionalismo» dei marchi, potrebbero portare a soluzioni diametralmente opposte. Le eccezioni al principio della libera circolazione, giustificate da motivi di tutela della proprietà commerciale, potrebbero avere ampiezza e portata diverse nei vari Stati membri. Ma, come osserva molto giustamente il giudice Graham, nella sentenza 13 marzo 1975 (EMI c. CBS), il diritto comunitario si trova ancora, per quanto riguarda la proprietà industriale e commerciale — nonché, vorrei aggiungere, la tutela dei consumatori e la repressione della concorrenza sleale — in uno stadio di formazione; la soluzione del conflitto fra diritti nazionali territoriali e libera circolazione delle merci non è stata ancora completamente elaborata. La giurisprudenza dei vari giudici competenti sarà a volte incoerente ed illogica, fino a quando un più vasto diritto comunitario non avrà sostituito i diritti nazionali esistenti. Tale situazione è per il momento inevitabile, a meno che non venga creato, sul piano comunitario, un organo giurisdizionale di coordinamento, incaricato di dirimere tali conflitti. De jure condito, la Corte di giustizia non può essere questo giudice supremo in materia di conflitti sui marchi. Così dicendo, non penso tanto al pericolo che la Corte venga sommersa dalle domande di pronunzia pregiudiziale sulla disciplina dei marchi: sarebbe sempre possibile, infatti, attribuire ad una delle sezioni il compito di statuire per questa categoria di cause. Ma, come avete voi stessi affermato nella sentenza Portelange (9 luglio 1969, Racc. pag. 315), la vostra competenza si limita, a norma dell'art. 177, all'interpretazione del diritto comunitario richiamato nelle questioni sottopostevi dai giudici nazionali. Non potreste accertare i fatti, o pronunziarvi nel merito della causa principale, né agire in veste di corte suprema per conciliare gli opposti provvedimenti dei giudici dei vari Stati membri: «L'art. 177 del trattato, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, non consente a questa di statuire sui fatti concreti, né di criticare la motivazione delle domande d'interpretazione. La questione del se le disposizioni o le nozioni di diritto comunitario di cui viene chiesta l'interpretazione si possano effettivamente applicare al caso concreto è sottratta alla competenza della Corte e rientra in quella del giudice nazionale». Questa considerazione viene ripresa nella vostra sentenza 30 aprile 1974 (Sacchi, Racc. pag. 427, punto 3 della motivazione), in cui si ricorda che l'art. 177 è «fondato sulla netta separazione tra le funzioni dei giudici nazionali e quelle della Corte». Nell'attuale fase di sviluppo della Comunità, che, secondo gli agenti del governo tedesco, «non è ancora giunta allo stadio di Stato unitario», o, secondo l'ordinanza 29 maggio 1974 del Bundesverfassungsgericht, «non è uno Stato, né, in particolare, uno Stato federale, bensì una Comunità di tipo particolare, in via di graduale integrazione», una «istituzione interstatale», mi sembra che la sovranità dei giudici nazionali non possa essere messa in dubbio. Del resto, la soluzione che vorrei proporre mi sembra conforme ad una giurisprudenza ormai consolidata, con la quale, nello statuire in via pregiudiziale, avete negato la vostra competenza per affermare quella dei giudici nazionali. Ciò è avvenuto, ad esempio, in materia di classificazione tariffaria. Mi limiterò a citare la sentenza Osram (8 maggio 1974, Racc. pagg. 484-485): «La questione del se i prodotti di cui è causa realizzino effettivamente i suddetti presupposti riguarda più l'applicazione che non l'interpretazione della TDC ed è, perciò, di competenza del giudice nazionale … Come già s'è detto, spetta al giudice nazionale stabilire se gli oggetti di cui è causa possiedano in concreto i requisiti per venir classificati sotto l'una o l'altra voce. Alla Corte l'art. 177 del trattato CEE attribuisce unicamente la competenza ad interpretare le voci tariffarie.» Nello stesso senso vi siete pronunziati, nell'ambito di questioni analoghe a quelle di cui trattasi nella presente fattispecie, quanto al grado di diligenza da usarsi da parte di un operatore prudente ed accorto (sentenza 30 gennaio 1974, Kampffmeyer, Racc. pag. 111): «Nel silenzio della legge comunitaria, rientra nella competenza del giudice nazionale stabilire se, tenuto conto delle circostanze specifiche, un operatore abbia o meno esercitato la normale diligenza. Non si tratta di interpretare, ma di applicare la legge, compito riservato al giudice nazionale». In tema di competizioni sportive, per stabilire se, in un determinato sport, l'allenatore e il corridore costituiscano una squadra (sentenza 12 dicembre 1974, Walrave, Racc. pag. 1418), «è al giudice nazionale che spetta accertare la natura dell'attività oggetto della causa dinanzi a lui promossa». In materia di abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 86 (sentenza 30 aprile 1974, Sacchi, Race. pag. 430) avete affermato: «Nella quarta questione, il giudice nazionale ha indicato un certo numero di comportamenti che potrebbero costituire abusi ai sensi dell'art. 86 … Spetta al giudice nazionale l'accertare di volta in volta l'esistenza di abusi del genere, e alla Commissione il porvi rimedio nei limiti della sua competenza», e ancora (sentenza 21 marzo 1974, B.R.T., Racc. pagg. 317-318): «L'eccessività degli obblighi così imposti deve venir valutata dal giudice, il quale terrà conto tanto dell'effetto di ogni singola clausola quanto dell'effetto della loro interazione. Spetta altresì al giudice valutare se, ed in qual misura, le pratiche abusive eventualmente accertate arrechino danno agli autori o a terzi interessati e trarne le conseguenze circa la validità e l'efficacia dei contratti litigiosi, “in toto” o in singole loro clausole … Spetta pertanto al giudice nazionale accertare se un'impresa che invoca a proprio favore, ai sensi dell'art. 90, n. 2, una deroga alle norme del trattato sia stata effettivamente incaricata dallo Stato membro di gestire servizi d'interesse economico generale.» Nel settore della previdenza sociale, a proposito del cumulo di una prestazione dell'assicurazione malattia e di una prestazione dell'assicurazione invalidità (sentenza 15 maggio 1974, Kaufmann, Racc. pag. 524), «Spetta al giudice nazionale accertare se sussista, in concreto, il rischio del cumulo di prestazioni». Infine, relativamente al concetto di forza maggiore, dalla vostra giurisprudenza (sentenza 28 maggio 1974, Pfützenreuter, Racc. pag. 598) risulta che: «… Il giudice nazionale può quindi, nei limiti della propria competenza, riconoscere l'esistenza della forza maggiore non solo nei casi enumerati nel n. 2 o riconosciuti dagli Stati membri, in conformità al n. 3, ma anche in casi diversi». Una diversa interpretazione potrebbe, d'altronde, pregiudicare i lavori relativi al diritto europeo dei marchi: secondo quanto mi consta alla data di oggi, in cui presento queste conclusioni, dal testo pubblicato dalla Commissione risulta che, contrariamente a quanto varrà per il brevetto europeo, è dinanzi ad una Corte europea dei marchi (contemplata dall'art. 4) che potranno essere impugnate per cassazione le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi, in materia d'esame e d'amministrazione dei marchi (art. 99), nonché dalla commissione degli annullamenti, in materia di decadenza e di nullità del marchio europeo (art. 138). È detta Corte europea dei marchi che, nel processo per contraffazione di un mar chio europeo, sarebbe competente ad interpretare tanto la convenzione quanto le disposizioni comunitarie d'attuazione della stessa, come pure a pronunciarsi in ordine alla validità di tali disposizioni (art. 161), pur restando impregiudicata, secondo lo schema di convenzione, «la questione relativa all'opportunità o meno di collegare tale istituzione ad una Corte internazionale già esistente» (nota 1 all'art. 4).

5. La situazione non è, tuttavia, irrimediabilmente bloccata. Una soluzione può trovarsi su vari piani. In primo luogo, sul terreno stesso dell'art. 36, è necessario evitare che i divieti o le restrizioni giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria e che la nozione di «confondibilità» venga applicata, in uno stesso Stato membro, in modo discriminatorio a seconda della nazionalità delle imprese: perciò, il rischio di confusione, accertato in un determinato Stato, dovrebbe essere indistintamente ammesso nei confronti di tutte le imprese nazionali che si servano di uno stesso radicale «forte» per contrassegnare prodotti analoghi a quelli di un'impresa di un altro Stato membro. In proposito, i giudici nazionali, che garantiscono anch'essi «il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del trattato» (art. 164), devono essere tanto più vigilanti in quanto restano sovrani nel definire la nozione di «confondibilità». Inoltre, la tutela concessa a questo titolo non deve costituire una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri e, in proposito, sono del parere che una specifica responsabilità spetti alla Commissione, la quale meglio di chiunque altro è in grado di appurare se si configurino siffatte restrizioni. Qualora ritenga che le norme di uno Stato membro in materia di tutela della proprietà industriale e commerciale, o il modo in cui esse vengano applicate, costituiscano una violazione dell'art. 36, essa potrebbe agire in forza dell'art. 169, come può farlo ciascuno degli Stati membri a norma dell'art. 170. Vi è tuttavia un'altra soluzione della quale non si raccomanderà mai abbastanza di diffidare: imprese che sostengano di usare, per prodotti analoghi, marchi (effettivamente o assertivamente) idonei a generare confusione, potrebbero essere tentate di concertarsi per ripartire fra loro il mercato, o di costituire dei «gruppi». Si rischierebbe, in tal modo, di giungere a pratiche contrastanti non più con la concorrenza sleale, ma con la concorrenza «tout court», la cui tutela non è certo meno importante di quella della proprietà industriale e commerciale. Se la Commissione, perciò, ha avallato certi accordi di ripartizione dei mercati (Nicholas Vitapointe/Vitapro, decisione 30 luglio 1964, GU n. 13, del 26 agosto 1964, pag. 2287), ciò è dovuto al fatto che si trattava, allora, di un paese terzo. In seguito, invece (ved. la summenzionata decisione Sirdar/Phildar), essa ha fatto chiaramente intendere che avrebbe vietato questo tipo di accordi, mediante i quali gl'interessati procedano ad una ripartizione geografica dei mercati. De lege ferenda, nell'ambito dell'elaborazione di una disciplina del marchio europeo, si dovranno prevenire i conflitti, e stabilire norme relative alla registrazione ed alla pubblicità atte a «soffocare sul nascere» le eventuali controversie, prima che un marchio o una ditta confondibili con un marchio noto già protetto abbiano potuto acquistare reale consistenza. Inoltre, al titolare di un marchio anteriore dovrebbe essere offerta la possibilità di chiedere, entro un certo termine dal deposito di un nuovo marchio, effettuato da un terzo di buona fede, la dichiarazione di nullità del marchio successivo. A ciò tende invero l'art. 12 dello schema di convenzione sul diritto europeo dei marchi. Nessuna soluzione è tuttavia prevista per i marchi preesistenti, ammesso che non siano decaduti per mancata utilizzazione, anche se lo schema di convenzione lascia sussistere marchi nazionali, accanto al marchio europeo. Come osserva la Commissione, il ravvicinamento delle legislazioni — allo stato attuale dei progetti — non può permettere di risolvere il problema. Sarebbe inoltre necessario accentrare, in ciascuno Stato membro, la competenza giurisdizionale in materia di concorrenza sleale o di tutela dei consumatori. Infine, per evitare che la valutazione relativa all'esistenza del rischio di confusione tra due marchi sia diversa, nello stesso momento, nei vari Paesi — il che potrebbe implicare sviamenti di traffico — i giudici di ciascuno Stato dovrebbero tener conto della situazione e della giurisprudenza degli altri Stati, le quali costituiscono, in realtà, nell'ambito del mercato comune, un tutto unico con le circostanze di fatto ad essi sottoposte. Ci si potrebbe ispirare, al riguardo, alla dichiarazione comune allegata al protocollo relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ed organizzare, in collegamento con questa Corte, uno scambio d'informazioni circa le pronunzie emesse dai giudici nazionali nella materia di cui ci stiamo occupando. Le difficoltà non sono da sottovalutare, e non posso, purtroppo, condividere l'ottimismo del prof. Beier. Analogamente a quanto si affermava nella sentenza Parke Davis, del 29 febbraio 1968 (Racc. pag. 99), anche nel settore ora in esame ci si deve quindi rassegnare a constatare che, in mancanza dell'unificazione, sul piano comunitario, delle norme relative alle repressione della concorrenza sleale ed alla tutela dei consumatori, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, dovuti ad una diversa valutazione dell'intensità da riconoscersi alle garanzie offerte da tali norme, non costituiscono necessariamente un abuso. Nell'ambito dell'interpretazione delle norme che riguardano l'abolizione delle restrizioni quantitative non è quindi possibile, neppure attingendo ai principi giuridici generali comuni agli Stati membri, procedere all'unificazione della disciplina dei marchi e della tutela della proprietà industriale e commerciale, né tanto meno all'unificazione della disciplina della concorrenza sleale e della tutela dei consumatori, svuotando di contenuto l'attività dei giudici nazionali i quali dispongono, in questo campo, di vasta esperienza e ricchezza di mezzi d'interpretazione. A parte il richiamo alle disposizioni finali dell'art. 36, non dovreste, nel presente procedimento, definire i principi cui dev'essere informata la loro valutazione. I criteri da applicare per stabilire se esista un rischio di confusione non vanno ricavati dall'ordinamento comunitario, bensì applicati in modo uniforme, il che ha tutt'altro significato.

Stando così le cose, concludo nel senso che dovreste affermare che gli artt. 30 e 36 non ostano a che il giudice nazionale, basandosi sulle norme relative alla repressione della concorrenza sleale ed alla tutela dei consumatori, ingiunga ad un'impresa di astenersi dal vendere in uno Stato membro una merce recante un marchio legittimamente apposto in un altro Stato membro, ma atto a creare confusione con merci analoghe, vendute sotto un marchio simile da un'altra impresa nel primo dei suddetti Stati, posto che non esiste alcun rapporto fra le imprese interessate e che i loro diritti al marchio sono sorti indipendentemente in Stati membri diversi; ciò a condizione che il provvedimento non dia luogo ad una discriminazione arbitraria o ad una restrizione dissimulata del commercio fra Stati membri.

( 1 ) Traduzione dal francese.