Causa T‑45/16

Nelson Alfonso Egüed

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BYRON – Marchio anteriore non registrato BYRON – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.°207/2009 – Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) – “Goodwill” – Prova dell’acquisizione e della permanenza del diritto anteriore»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 18 luglio 2017

Diritto nazionale – Riferimento ai diritti nazionali – Diritto del Regno Unito – Regime dell’azione per abuso di denominazione (action for passing off)

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Marchio figurativo BYRON e marchio non registrato BYRON

Diritto nazionale – Riferimento ai diritti nazionali – Diritto del Regno Unito – Regime dell’azione per abuso di denominazione (action for passing off)

Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Presupposti – Interpretazione alla luce del diritto dell’Unione – Valutazione in base ai criteri fissati dal diritto nazionale applicabile al segno rivendicato

È irricevibile un capo delle conclusioni, presentato nell’ambito di un ricorso avverso una decisione relativa a un procedimento d’opposizione, diretto a che il Tribunale modifichi la decisione impugnata nel senso della registrazione del marchio richiesto. Gli organi dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale competenti in materia non adottano decisioni formali che constatano la registrazione di un marchio dell’Unione europea che potrebbe essere oggetto di ricorso. Di conseguenza, la commissione di ricorso non è competente a statuire su una domanda diretta alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. In tali circostanze, non spetta nemmeno al Tribunale conoscere di una domanda di riforma volta a che esso modifichi la decisione di una commissione di ricorso in tal senso. (v. punti 18-21)

In forza dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, il titolare di un marchio non registrato può opporsi alla registrazione di un marchio dell’Unione europea qualora tale marchio non registrato soddisfi quattro condizioni. Il marchio non registrato deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale, deve avere una portata non puramente locale, il diritto a tale marchio deve essere stato acquisito conformemente al diritto dello Stato membro ove il marchio era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio dell’Unione europea e, infine, tale marchio deve dare al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. Tali condizioni sono cumulative, con la conseguenza che, quando un marchio non soddisfa una di esse, l’opposizione fondata sull’esistenza di un marchio non registrato utilizzato nella normale prassi commerciale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, non può essere accolta. Le prime due condizioni, relative all’uso e alla portata non solo locale del marchio anteriore risultano dalla formulazione stessa dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto dell’Unione. Pertanto il regolamento n. 207/2009 stabilisce standard uniformi, relativi all’utilizzo dei segni e alla loro portata, conformi ai principi che ispirano il sistema istituito da tale regolamento. Per contro, nell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, dalla locuzione «se e in quanto, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno», risulta che le altre due condizioni fissate da tale regolamento, a differenza delle precedenti, sono da valutarsi alla luce dei criteri stabiliti dal diritto che disciplina il segno fatto valere. Tale rinvio al diritto che disciplina il segno fatto valere è giustificato dal fatto che il regolamento n. 207/2009 riconosce a segni estranei al sistema di marchio dell’Unione europea la possibilità di essere fatti valere contro un marchio dell’Unione europea. Pertanto, solo il diritto dello Stato membro che disciplina il segno fatto valere consente di stabilire se esso sia anteriore al marchio dell’Unione europea e se possa giustificare il divieto dell’uso di un marchio successivo. (v. punti 23, 27, 29)

Conformemente all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, incombe all’opponente dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale l’onere di provare che, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina il segno fatto valere ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, lettera b), di detto regolamento, tale segno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. Sulla base della normativa nazionale fatta valere a sostegno dell’opposizione e delle decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro interessato, spetta all’opponente dimostrare che il segno in questione rientra nell’ambito di applicazione del diritto dello Stato membro fatto valere e permette di vietare l’uso di un marchio successivo. (v. punto 31)

Nell’ambito di un’opposizione fondata su un diritto anteriore protetto da una norma di diritto nazionale, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e il Tribunale possono controllare la pertinenza degli elementi prodotti dall’opponente in relazione all’amministrazione, a suo carico, della prova del contenuto di tale diritto nazionale. In tal modo, gli organi competenti dell’Ufficio chiamati a statuire, in un primo tempo, non si limitano ad un ruolo di mera convalida del diritto nazionale come presentato dall’opponente. L’Ufficio può informarsi d’ufficio sul diritto nazionale dello Stato membro interessato qualora tali informazioni siano necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un motivo di opposizione eccepito e, soprattutto, la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti prodotti. Il Tribunale, dal canto suo, poiché svolge un controllo giurisdizionale in un secondo tempo, deve poter verificare, al fine di esercitare un controllo efficace, oltre ai documenti prodotti, il contenuto, i presupposti di applicazione e la portata delle norme giuridiche invocate dall’opponente. (v. punti 33-35)

Dalla giurisprudenza nazionale risulta che l’opponente deve dimostrare, conformemente al regime giuridico dell’azione per abuso di denominazione prevista dal diritto del Regno Unito, che sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire, in primo luogo, il «goodwill» acquisito (ossia la forza di attrazione della clientela) dal marchio non registrato o dal segno di cui trattasi, in secondo luogo, la presentazione ingannevole da parte del titolare del marchio successivo e, in terzo luogo, il pregiudizio causato al «goodwill». (v. punto 43)

V. il testo della decisione. (v. punti 68, 81, 90, 103, 118, 122)

La regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, del Consiglio, sul marchio comunitario, prevede che un opponente che si fonda sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, deve fornire la prova non solo dell’acquisizione del diritto anteriore e della portata della sua protezione, ma anche della permanenza del diritto. Ciò comporta, di solito, che il segno di cui trattasi deve essere ancora utilizzato al momento della proposizione dell’opposizione. (v. punti 83, 84)