È stato fatto ampio riferimento ai paragrafi da 36 a 39 delle Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Adidas I. Può essere utile riportare integralmente il testo ( 25 ) di detti paragrafi. Egli ha affermato:

«L’art. 5, n. 2, tutela il titolare del marchio che gode di notorietà contro l’uso di un segno identico o simile “se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi”. Si possono, pertanto, ipotizzare, in linea di principio, quattro tipi di utilizzo: l’uso che consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo del marchio, l’uso che consente di trarre indebitamente vantaggio dalla sua notorietà, l’uso che crea pregiudizio al carattere distintivo del marchio e l’uso che reca pregiudizio alla sua reputazione.

Il concetto di pregiudizio recato al carattere distintivo del marchio riflette quanto viene generalmente ricondotto al concetto di diluizione. Tale nozione è stata articolata per la prima volta da Schechter, il quale sosteneva che le lesioni contro cui il titolare del marchio andava tutelato oltrepassavano la lesione, causata dall’uso di un marchio identico o simile in relazione a beni o servizi identici o simili, che potevano creare confusione sull’origine del prodotto. Schechter descriveva il genere di danno che andava trattando come “la graduale diminuzione o dispersione dell’identità e della presa sulla coscienza del pubblico” di alcuni marchi. I tribunali degli Stati Uniti, dinanzi ai quali i titolari di certi marchi hanno ottenuto tutela contro la diluizione per un certo periodo di tempo, hanno ampiamente arricchito la terminologia della diluizione descrivendola in termini di sminuimento, attenuazione, indebolimento, diminuzione di intensità, scalzamento, offuscamento, sgretolamento ed insidiosa erosione a danno di un determinato marchio. L’essenza della diluzione, in questo senso classico, consiste nello smussamento della qualità distintiva del marchio, di modo che esso non risulta più in grado di suscitare un’immediata associazione mentale con i beni per i quali è stato registrato ed utilizzato. Dunque, per citare nuovamente Schechter, “ad esempio, se si ammettono ristoranti col marchio Rolls Royce, bar con il marchio Rolls Royce, pantaloni marchiati Rolls Royce e caramelle Rolls Royce, fra dieci anni non si avrà più il marchio Rolls Royce”.

Per contro, il concetto di pregiudizio arrecato alla reputazione del marchio, spesso riferito come degradazione o appannamento del marchio, descrive la situazione in cui — come risulta dalla nota decisione della Corte di giustizia del Benelux, Claeryn / Klarein — i beni per i quali il segno che costituirebbe la violazione è utilizzato influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulta compromesso. La causa alla quale mi riferisco, riguardava marchi che presentavano identica pronuncia, “Claeryn”, per un gin olandese, e “Klarein”, per un detersivo liquido. Dal momento che è stato accertato che la somiglianza tra i due marchi poteva indurre i consumatori a pensare ad un detersivo mentre bevevano il gin “Claeryn”, è stato dichiarato che il marchio “Klarein” ledeva il marchio “Claeryn”.

I concetti di vantaggio indebito tratto dal carattere distintivo del marchio o dalla sua reputazione devono, per contro, essere intesi nel senso che essi abbracciano “casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso infilandosi nella sua scia o si tenta di approfittare della sua reputazione”. Per esempio, dunque, la Rolls Royce sarebbe legittimata ad impedire ad un produttore di whisky di avvalersi della reputazione del marchio Rolls Royce allo scopo di promuovere la sua marca. Non è scontato che esista una concreta differenza tra l’indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo del marchio e l’indebito vantaggio tratto dalla sua reputazione; poiché, tuttavia, tale distinzione non è essenziale nel caso in esame, mi riferirò ad entrambe come sfruttamento».