CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 12 maggio 2011 ( )

Causa C‑281/10 P

PepsiCo, Inc.

«Impugnazione – Disegni o modelli comunitari – Ampiezza del controllo giurisdizionale sulle decisioni dell’UAMI in materia di disegni o modelli – Margine di libertà dell’autore – Nozione di “utilizzatore informato”»

1. La presente causa è la prima in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sul regolamento n. 6/2002 ( ) nell’ambito di un’impugnazione di una decisione resa dal Tribunale ( ). Al di là della soluzione concreta da apportare alla causa in esame, si tratta della prima occasione in cui potranno essere chiariti alcuni punti decisivi per definire i limiti e le modalità del controllo che i giudici dell’Unione possono esercitare sulle decisioni prese dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (in prosieguo: l’«UAMI») in materia di disegni e modelli comunitari.

I – Contesto normativo

2. Il regolamento n. 6/2002 (in prosieguo anche: il «Regolamento») è il risultato di un processo legislativo lungo e accidentato, che non è necessario riassumere qui, i cui inizi possono essere fatti risalire alla fine degli anni ‘50 ( ). L’art. 3 del Regolamento definisce il «disegno o modello» ( ) come «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».

3. L’art. 4 del Regolamento, rubricato «Requisiti per la protezione», prevede quanto segue:

«1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

(…)».

4. L’art. 5 e l’art. 6 del Regolamento definiscono i due criteri indicati nell’art. 4, e cioè rispettivamente quello della novità e quello del carattere individuale del disegno o modello.

5. L’art. 5, rubricato «Novità», dispone:

«1. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

2. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti».

6. L’art. 6, rubricato «Carattere individuale», prevede quanto segue:

«1. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico:

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta;

b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

2. Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello».

7. La nozione di «impressione generale» prodotta dal disegno e quella di «margine di libertà» dell’autore si ritrovano, oltre che nell’art. 6, anche nel successivo art. 10 del Regolamento, che porta la rubrica «Estensione della protezione». Esso dispone:

«1. La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa.

2. Nell’accertare l’estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello».

8. L’art. 25 del Regolamento, dedicato alle «Cause di nullità», prevedeva, nella versione applicabile ai fatti oggetto della presente controversia, quanto segue:

«1. Il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi:

a) se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all’art. 3, lettera a);

b) se il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9;

c) se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello comunitario a norma dell’art. 14;

d) se il disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione di un disegno o modello comunitario o mediante una domanda di registrazione di un tale disegno o modello, o mediante la registrazione di un disegno o modello in uno Stato membro, o mediante una domanda di ottenere il relativo diritto;

(…)».

9. Il controllo giurisdizionale sulle decisioni dell’UAMI in materia di disegni e modelli è previsto all’art. 61 del regolamento, che è rubricato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia» e che prevede quanto segue:

«1. Contro le decisioni della commissione di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del trattato, del presente regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere.

3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare le decisioni impugnate.

(…)».

II – Fatti e procedimento dinanzi all’UAMI

10. In data 17 luglio 2003 la società Grupo Promer Mon-Graphic, SA (in prosieguo: «Promer») ha presentato domanda all’UAMI per la registrazione di un disegno o modello comunitario riferito ad un prodotto descritto come «lastra metallica per giochi» ( ). Il disegno è stato registrato con il n. 53186-01. La rappresentazione grafica del disegno è la seguente:

11. Nella domanda veniva rivendicata la priorità del disegno o modello spagnolo n. 157098, per il quale era stata presentata domanda in data 8 luglio 2003.

12. Il 9 settembre 2003 la società PepsiCo, Inc. (in prosieguo: «PepsiCo») ha presentato all’UAMI domanda per la registrazione di un disegno, n. 74463-01, relativo ad un prodotto identificato come «articolo promozionale per giochi» («promotional item for games»). Anche in questo caso è stata rivendicata la priorità di un disegno spagnolo, il n. 157156, per il quale era stata depositata domanda il 23 luglio 2003. La rappresentazione grafica del disegno è la seguente:

13. I due disegni sono entrambi riferiti a piccoli giochi collezionabili per bambini, spesso distribuiti come omaggio all’interno di confezioni di altri prodotti. Si tratta dei c.d. pogs (in spagnolo in genere indicati come tazos).

14. In data 4 febbraio 2004 Promer ha impugnato il disegno registrato da PepsiCo dinanzi alla divisione di annullamento dell’UAMI, adducendo un conflitto con il proprio disegno anteriore ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. d), del Regolamento. La divisione di annullamento ha accolto la domanda con decisione 20 giugno 2005, dichiarando di conseguenza nullo il disegno registrato da PepsiCo. Secondo la divisione di annullamento i due disegni in conflitto presentano infatti somiglianze tali da produrre la medesima impressione generale nell’utilizzatore informato.

15. PepsiCo ha impugnato con successo la decisione della divisione di annullamento dinanzi alla commissione di ricorso. La commissione di ricorso, in particolare, ha osservato che, nel valutare l’impressione generale fornita dai disegni in conflitto, occorre, ai sensi del Regolamento, tenere presente il margine di libertà di cui dispone l’autore per realizzare il disegno o modello. La divisione di annullamento aveva ritenuto che nel caso in esame tale margine di libertà fosse molto ampio, poiché aveva considerato, quale ambito di riferimento, l’intero ventaglio dei possibili articoli promozionali, che sono evidentemente numerosissimi. Secondo la commissione di ricorso, invece, l’ambito di riferimento da prendere in considerazione nel presente caso è quello più ristretto dei pogs (o tazos): di conseguenza, poiché elementi come la forma circolare sono obbligati per tali prodotti, in quanto costitutivi di una caratteristica costante degli stessi, il margine di libertà reale dell’autore è molto più ristretto di quello considerato dalla divisione di annullamento. Alla luce di tali considerazioni, la commissione di ricorso ha ritenuto le pur limitate differenze tra i due disegni in conflitto sufficienti per escludere che gli stessi producano, in un utilizzatore informato, la stessa impressione generale. La commissione di ricorso ha dunque annullato la decisione della divisione di annullamento e affermato la validità del disegno registrato da PepsiCo.

III – La sentenza impugnata

16. Promer ha impugnato la decisione della Commissione di ricorso dinanzi al Tribunale, che si è pronunciato con la sentenza 18 marzo 2010, causa T‑9/07, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI ‑ PepsiCo (in prosieguo: la «sentenza impugnata») ( ).

17. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha, in larga parte, confermato le valutazioni giuridiche della Commissione di ricorso. In particolare, ha confermato che la nozione di «conflitto» tra disegni, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, comporta che gli stessi producano la medesima impressione generale nell’utilizzatore informato ( ). Ha inoltre confermato che l’ambito di riferimento per determinare il margine di libertà dell’autore non è costituito dall’insieme di tutti gli articoli promozionali, ma specificamente dai pogs ( ): con la conseguenza che l’effettiva libertà del creatore è piuttosto limitata.

18. Secondo il Tribunale, tuttavia, anche nell’ambito dei ristretti limiti lasciati alla creatività dell’autore per realizzare nuovi disegni per pogs sarebbe stato possibile, per il disegno registrato da PepsiCo, raggiungere un maggiore livello di differenziazione rispetto al disegno registrato da Promer. In particolare, ai punti 79‑81 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato quanto segue (il corsivo è mio):

«79 (…) i disegni o modelli in questione presentano entrambi un cerchio concentrico posto a circa un terzo della distanza tra il bordo e il centro del disco. Al punto 22 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato detta somiglianza, affermando che tale cerchio era destinato a evocare l’idea che la parte centrale sia leggermente rialzata. Tuttavia, occorre considerare che tale parte centrale poteva essere delimitata da una forma diversa dal cerchio. A prova di ciò sta il fatto che, dalla domanda di registrazione del disegno o modello contestato, contenuta nel fascicolo dell’UAMI trasmesso al Tribunale, risulta che il disegno o modello contestato rivendica la priorità di un disegno o modello spagnolo n. 157156 che presenta tre varianti e che tale parte centrale rialzata è, a seconda delle varianti, definita da un cerchio, da un triangolo, o da un esagono. Inoltre, tale considerazione non può essere rimessa in discussione dall’argomento dedotto in udienza dall’UAMI, secondo il quale una forma elementare sarebbe stata necessaria al fine di non deformare l’immagine che può ricoprire il disco, poiché neppure una forma triangolare, esagonale, e perfino quadrata o ovale, al posto di una forma circolare, avrebbe provocato una distorsione dell’immagine. Inoltre, tale considerazione non può neanche essere rimessa in discussione dall’argomento dell’UAMI secondo cui doveva trattarsi di un cerchio affinché tale parte centrale rialzata potesse essere convessa, poiché si sarebbe potuto trattare, in particolare, di una forma ovale.

80 (…) i disegni o modelli in questione presentano una somiglianza in quanto il bordo ricurvo del disco è rialzato rispetto alla parte intermedia del disco, posta tra il bordo e la parte centrale rialzata.

81 (…) i disegni o modelli in questione presentano una somiglianza nelle rispettive proporzioni della parte centrale rialzata e della parte intermedia del disco, posta tra il bordo e la parte centrale rialzata».

19. Sulla base delle osservazioni appena riportate, il Tribunale ha considerato le differenze tra i disegni o modelli in conflitto non sufficienti a produrre, nell’utilizzatore informato, un’impressione generale diversa ( ), ed ha di conseguenza annullato la decisione della commissione di ricorso.

IV – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

20. Il presente ricorso di impugnazione è pervenuto in cancelleria il 4 giugno 2010. Con esso la società ricorrente, PepsiCo, chiede che la Corte voglia:

– annullare la sentenza impugnata;

– respingere in via definitiva la domanda proposta dinanzi al Tribunale dalla ricorrente in primo grado o, in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

– condannare la ricorrente in primo grado alle spese.

21. Promer, ricorrente in primo grado, chiede che la Corte voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

22. L’UAMI è intervenuto a sostegno della ricorrente, e propone l’accoglimento del ricorso.

23. Le parti sono state sentite all’udienza del 10 marzo 2011.

V – Sul ricorso

24. A sostegno del proprio ricorso la ricorrente solleva un unico motivo, articolato in cinque parti. Procederò di seguito ad esaminarle una per una.

A – Sulla prima parte dell’unico motivo, relativa ai limiti alla libertà dell’autore

1. Argomenti delle parti

25. Con la prima parte del motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il principio secondo il quale, nel confronto tra due disegni in conflitto, è necessario tenere presente gli eventuali limiti alla libertà creativa dell’autore. In particolare, pur avendo giustamente rilevato che nel caso di specie tali limiti erano piuttosto stringenti, e la libertà dell’autore limitata, il Tribunale avrebbe poi considerato, quali elementi di somiglianza capaci di rendere i due disegni eccessivamente simili, aspetti caratteristici di tutti i pogs, aspetti che, a giudizio della ricorrente, non avrebbero potuto essere diversi. Tali sarebbero infatti, secondo PepsiCo, la forma circolare della parte centrale, il bordo rialzato e le proporzioni rispettive della parte centrale e della parte intermedia del disco: si tratterebbe infatti di tre elementi tipici di tutti gli oggetti della categoria di riferimento, imposti dalla stessa funzione dei prodotti. Inoltre, la forma circolare della parte centrale sarebbe necessaria per far sì che, quando vengono premuti con un dito, i pogs emettano un suono( ).

26. L’UAMI condivide l’argomento della ricorrente, sia pure con qualche sfumatura leggermente diversa. In particolare, secondo l’UAMI la forma circolare della parte centrale, pur non essendo obbligatoria da un punto di vista funzionale, sarebbe tuttavia imposta dal mercato, in cui essa è universalmente diffusa ed utilizzata per questo tipo di prodotti. Essa rappresenterebbe perciò una limitazione alla libertà dell’autore del disegno.

27. Dal canto suo, Promer chiede il rigetto degli argomenti della ricorrente e ritiene che gli stessi mirino, in realtà, a rimettere in discussione le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale.

2. Valutazione

28. La prima parte del motivo di ricorso tocca uno degli elementi cruciali della disciplina comunitaria dei disegni, e cioè il ruolo che deve essere riconosciuto alla libertà di cui l’autore può effettivamente godere dal punto di vista creativo. Il Regolamento, come si è visto esponendo il contesto normativo, richiama i limiti alla libertà creativa sia all’art. 6, relativo al carattere individuale dei disegni, che all’art. 10, sull’estensione della protezione: in entrambi i casi, la norma afferma che «si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello».

29. La necessità di tenere presente la libertà creativa dell’autore si spiega considerando che talune caratteristiche del prodotto a cui il disegno o modello si riferisce sono, per così dire, «obbligatorie»: di conseguenza, rispetto ad esse l’autore non dispone della libertà di modificarle, e la loro somiglianza rispetto a quelle di un altro disegno non può essere considerata significativa. A titolo di esempio, tra due disegni relativi a due tavoli da cucina non costituirà un elemento significativo, di norma, il fatto che entrambi prevedano un tavolo con quattro gambe, poiché le quattro gambe sono una caratteristica nella grande maggioranza dei casi costante per i tavoli da cucina. Nel caso di disegni caratterizzati da notevoli limiti alla libertà creativa dell’autore, in linea generale anche piccole differenze possono essere sufficienti per produrre un’impressione generale diversa.

30. Un punto che deve essere chiarito, e che non trova una risposta nel regolamento, riguarda il tipo di limitazioni alla libertà dell’autore che devono essere prese in considerazione. Come si è visto esponendo gli argomenti delle parti, esistono in sostanza due posizioni possibili. Si può ritenere che gli unici limiti da considerare siano quelli di natura strettamente funzionale: le caratteristiche, cioè, che il prodotto al quale fa riferimento il disegno deve possedere per poter svolgere la sua funzione. Tale nozione è stata implicitamente utilizzata dal Tribunale, e non è contestata dalla ricorrente, che su di essa ha basato le proprie argomentazioni. Secondo l’UAMI, invece, devono essere prese in considerazione anche le caratteristiche del disegno o modello che, sebbene non obbligatorie dal punto di vista funzionale, lo sono in quanto il mercato si attende che i prodotti le abbiano: nel presente caso, una tale caratteristica sarebbe la forma circolare della parte centrale dei pogs ( ). Così, secondo l’UAMI, anche una limitazione di questo tipo dovrebbe essere presa in considerazione.

31. Dal momento che la nozione dei limiti alla libertà dell’autore utilizzata dal Tribunale non è oggetto di contestazione, non è indispensabile che la Corte si pronunci su tale aspetto. Rilevo tuttavia che, a mio avviso, la nozione che deve essere accolta è quella di tipo funzionale che, nella sentenza impugnata, è stata fatta propria dal Tribunale. In altri termini, sono limiti alla libertà creativa da prendere in considerazione ai sensi del Regolamento soltanto quelli che sono imposti dalla necessità che il prodotto svolga una certa funzione: ad esempio, nel caso dei pogs, il fatto che essi non abbiano spigoli acuminati, che potrebbero essere pericolosi per un bambino.

32. Per contro, eventuali caratteristiche «standard» che il mercato si attende, ma che non sono tecnicamente necessarie, non possono essere considerate come limiti alla libertà dell’autore. Ciò in ragione dell’obiettivo che le norme sulla tutela dei disegni o modelli perseguono. Dette norme, infatti, hanno la finalità fondamentale di premiare, con un regime di tutela, chi sviluppa prodotti innovativi. Ammettere che una semplice attesa del mercato possa giustificare la forzata uniformità, ritenendo immodificabili talune caratteristiche di un disegno o modello, contrasta inequivocabilmente con ciò.

33. Quanto rilevato nel paragrafo precedente trova conferma nell’esame dei lavori preparatori, che pure, ai sensi del costante insegnamento della Corte ( ), non è decisivo. Nella proposta di regolamento iniziale presentata dalla Commissione il 3 dicembre 1993 ( ), nel commento all’art. 11, corrispondente all’attuale art. 10, si legge: «I disegni o modelli con spiccate caratteristiche funzionali nei quali il disegnatore debba osservare parametri precostituiti presenteranno probabilmente maggiori simiglianze dei disegni in cui l’autore abbia potuto fruire della più ampia libertà. Ecco perché il paragrafo 2 stabilisce un secondo principio, in base al quale deve essere presa in considerazione la libertà del disegnatore quando si debba apprezzare la simiglianza sussistente fra un disegno o modello precedente ed un disegno o modello posteriore» (il corsivo è mio). Si parla dunque, come si vede, di caratteristiche funzionali: anche le altre versioni linguistiche della proposta vanno nello stesso senso ( ).

34. Tutto ciò premesso, rimane il fatto che la valutazione di quali siano i limiti alla creatività dell’autore in ciascun caso concreto costituisce, come è chiaro, un apprezzamento di fatto, del quale la Corte non si può interessare, salvo il caso di snaturamento, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di una decisione del Tribunale.

35. Nel caso in esame, mi sembra innegabile che gli argomenti sviluppati dalla ricorrente mirano soltanto a rimettere in discussione le valutazioni in fatto del giudice di primo grado. In sostanza, infatti, ciò che PepsiCo contesta è che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato come modificabili dall’autore taluni aspetti del disegno che invece, a suo dire, sarebbero obbligatori e non modificabili. È chiaro tuttavia che la valutazione, per uno specifico disegno, degli aspetti che sono sottratti alla libertà creativa dell’autore è un apprezzamento di fatto, sul quale pertanto la Corte non può rimettere in discussione le valutazioni operate dal Tribunale. Il Tribunale ha ritenuto che i pogs possano conservare la propria natura e le proprie caratteristiche anche qualora possiedano, in particolare, una parte centrale di forma triangolare, esagonale o ovale, anziché circolare: non spetta alla Corte riconsiderare tali valutazioni.

36. Ritengo pertanto che la prima parte dell’unico motivo di ricorso debba essere considerata irricevibile.

B – Sulla seconda parte dell’unico motivo, relativa alla nozione di «utilizzatore informato»

1. Argomenti delle parti

37. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe utilizzato, quale pubblico di riferimento per valutare l’effetto dei disegni in conflitto, non l’«utilizzatore informato» previsto dal regolamento, ma piuttosto il «consumatore medio» a cui ci si deve riferire agli effetti dell’applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento relativo ai marchi comunitari. Ciò apparirebbe in particolare evidente dai punti 82 e 83 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha affermato quanto segue (il corsivo è mio):

«82 In mancanza di un qualsivoglia limite imposto all’autore, le somiglianze rilevate (…) riguardano elementi per i quali l’autore era libero nel realizzare il disegno o modello contestato. Ne deriva che esse attireranno l’attenzione dell’utilizzatore informato, tanto più che, come ha affermato la stessa interveniente, nel caso di specie le facce superiori sono le più visibili a tale utilizzatore.

83 (…) Tuttavia, occorre constatare che essendo minimo il grado di convessità, considerato lo stesso spessore trascurabile dei dischi, tale convessità non sarà facilmente percepita dall’utilizzatore informato, in particolare con una prospettiva dall’alto, come confermato dai prodotti realmente commercializzati, quali risultanti nel fascicolo dell’UAMI trasmesso al Tribunale».

38. Secondo la ricorrente, sebbene il Tribunale abbia richiamato l’utilizzatore informato, e non il consumatore medio, in realtà avrebbe utilizzato quest’ultimo come riferimento. Ciò sarebbe in particolare dimostrato dalle espressioni evidenziate in corsivo nei due punti sopra riportati: con esse il Tribunale dimostrerebbe di non considerare il fatto che l’utilizzatore informato è meno «superficiale» del consumatore medio. Sarebbe dunque riduttivo considerare soltanto gli elementi più facilmente visibili del prodotto (al punto 82) e le differenze facilmente percepibili tra i disegni in conflitto (al punto 83). Al contrario, l’utilizzatore informato sarebbe perfettamente in grado di percepire anche differenze poco evidenti e relative a parti poco visibili dei prodotti caratterizzati dai disegni in conflitto.

39. L’UAMI condivide gli argomenti della ricorrente e aggiunge che il Tribunale si è erroneamente posto nell’ottica di un consumatore che ricorda i disegni in conflitto, anziché di un consumatore che li compara direttamente. La comparazione sulla base del ricordo sarebbe tipica dell’ambito dei marchi, ma in materia di disegni o modelli si dovrebbe piuttosto immaginare una comparazione diretta dei prodotti caratterizzati dai disegni in conflitto.

2. Valutazione

40. Il motivo è, a mio avviso, in parte irricevibile e in parte infondato.

41. Il Tribunale ha infatti, in primo luogo, correttamente utilizzato quale pubblico di riferimento non il «consumatore medio», ma l’«utilizzatore informato», come imposto dal regolamento. Ciò è indicato in modo esplicito nella sentenza impugnata, e non vi sono elementi per sostenere che tale non sarebbe il caso.

42. Il problema è che, come noto, il Regolamento non definisce la nozione di «utilizzatore informato»: cosicché, in assenza di pronunce giurisprudenziali che abbiano fino ad ora chiarito tale concetto, alcune incertezze sono ancora possibili.

43. È evidente che l’utilizzatore informato di cui parla il Regolamento non è né il consumatore medio a cui si deve fare riferimento per applicare le norme in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica, e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto; esso non è, però, neppure la persona esperta del settore a cui si fa riferimento per valutare la natura inventiva di un brevetto. Si può dire che l’utilizzatore informato costituisce una sorta di figura intermedia tra le due precedenti. Non si tratta quindi di un consumatore generico, che potrebbe anche venire a contatto per puro caso, e senza alcuna conoscenza specifica, con il prodotto caratterizzato da un certo disegno o modello. Non si tratta però neppure di un esperto provvisto di competenze tecniche approfondite.

44. L’esame del lavori preparatori del Regolamento conferma tale definizione «intermedia». In particolare, nel commento al n. 1 dell’art. 6 del progetto iniziale ( ), la Commissione ha osservato quanto segue:

«Il soggetto che va preso come riferimento per apprezzare l’impressione generale di dissimiglianza è “l’utilizzatore informato”. Quest’ultimo può essere ‑ ma non deve necessariamente essere il consumatore finale, il quale può ignorare totalmente quale sia l’aspetto del prodotto (ad es. se questo è una parte interna di una macchina o di un dispositivo sostituito nel corso di una riparazione). In questi casi, “l’utilizzatore informato” è la persona che provvede alla sostituzione del pezzo. Viene presupposto un certo livello di conoscenze o di nozioni di disegno industriale in dipendenza della natura di quest’ultimo. Tuttavia, l’espressione “consumatore informato” sta ad indicare anche che la somiglianza non dev’essere accertata dagli “esperti di disegno industriale”».

45. Il Tribunale ha, a questo proposito, correttamente individuato l’utilizzatore informato da prendere quale punto di riferimento per valutare i disegni in conflitto nella presente causa. E lo ha fatto, è bene sottolineare, riprendendo l’individuazione effettuata dalla commissione di ricorso, secondo la quale l’utilizzatore informato dei pogs poteva essere sia un bambino di 5‑10 anni (il consumatore finale del prodotto) che il «direttore marketing di una società che utilizza tale genere di prodotti per promuovere i suoi propri prodotti» ( ). Il Tribunale ha inoltre precisato che «l’utilizzatore informato è dotato di una particolare diligenza e dispone di una certa conoscenza del precedente stato dell’arte, vale a dire dell’insieme dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello contestato o, eventualmente, alla data della priorità rivendicata» ( ).

46. Le affermazioni del Tribunale circa la natura e le caratteristiche dell’utilizzatore informato in materia di disegni o modelli sono dunque esatte, dal momento che tale figura è stata correttamente distinta e delimitata sia rispetto ad un generico consumatore che rispetto ad un esperto del settore. Il fatto stesso di avere accolto, nel caso specifico, un’idea di utilizzatore informato «duplice», comprendente sia il bambino‑consumatore finale che il dirigente di una società che può avere interesse ad utilizzare i pogs come oggetto promozionale, conferma, a mio avviso, la correttezza del ragionamento giuridico svolto, e l’attenzione con cui il Tribunale ha compiuto le sue valutazioni.

47. Per quanto riguarda l’individuazione corretta dell’«utilizzatore informato», pertanto, il motivo deve essere respinto, in quanto infondato.

48. Così come non vi sono stati errori del Tribunale nell’individuare il pubblico di riferimento, allo stesso modo nessuna censura può essere mossa rispetto a quanto il giudice di primo grado ha affermato circa il tipo di comparazione che l’utilizzatore informato può effettuare tra i disegni in conflitto.

49. Osservo in primo luogo che, come rilevato peraltro anche dall’UAMI, il regolamento nulla dice in proposito. Si potrebbe dunque trattare, in principio, sia di una comparazione indiretta, sulla base del ricordo, come avviene di regola in materia di marchi ( ), sia di una comparazione diretta, effettuata osservando i prodotti uno accanto all’altro.

50. A mio parere, tutti e due i tipi di comparazione sono legittimamente possibili in materia di disegni, e imporre l’utilizzo di uno solo di essi in via sistematica, oltre a forzare il Regolamento a dire qualcosa che esso non dice, limiterebbe anche in modo irragionevole i poteri dell’UAMI e, di conseguenza, la stessa protezione riconosciuta ai disegni.

51. Si deve infatti osservare che, se il confronto diretto di prodotti caratterizzati da disegni in conflitto è in molti casi senza dubbio possibile per un utilizzatore informato, non si può escludere che, in talune situazioni, esso sia viceversa impraticabile. Penso, ad esempio, a disegni relativi a prodotti che, per le loro dimensioni importanti o per la loro necessaria dislocazione in luoghi distanti, non potranno mai, in generale, essere posti uno a fianco dell’altro: non sempre un utilizzatore informato potrà confrontare direttamente, ad esempio, due imbarcazioni o due grandi apparecchiature ad uso industriale. Esso disporrà in tal caso forse di un’adeguata documentazione per effettuare il confronto, ma di rado potrà farlo «dal vivo», e tra la valutazione dell’uno e dell’altro disegno o modello potrà trascorrere un certo periodo di tempo.

52. Il tipo di confronto che l’utilizzatore informato potrà effettuare tra i due disegni o modelli, pertanto, non deve essere definito in modo rigido in anticipo: esso sarà piuttosto da valutare caso per caso, sulla base delle circostanze e delle caratteristiche dei prodotti che sono caratterizzati dai disegni in conflitto. La natura stessa dell’utilizzatore informato comporta che, quando possibile, esso effettui una comparazione diretta tra i prodotti: nel caso in cui tuttavia ciò sia impossibile o poco realistico, occorrerà immaginare un confronto che, pur non basato solo su vaghi ricordi come nell’ambito dei marchi, possa comunque protrarsi nel tempo e nello spazio, nei limiti in cui ciò è concretamente necessario.

53. Nel caso in esame, non sembrano esservi dubbi sul fatto che la comparazione diretta dei pogs era possibile, dal momento che si tratta di prodotti di larga circolazione e di piccole dimensioni. Osservo però che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente e dall’UAMI, la lettura della sentenza impugnata non mostra alcun errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso sotto tale profilo.

54. Il Tribunale non ha infatti, contrariamente a quanto suggerito in particolare dall’UAMI, prefigurato una situazione in cui il pubblico di riferimento metterebbe a confronto i prodotti sulla base del ricordo dell’impressione da essi prodotta. Al contrario, il ragionamento si è focalizzato, come mostrano i punti 82 e 83 della sentenza impugnata riportati più sopra, sugli elementi capaci di «attirare l’attenzione» dell’utilizzatore informato.

55. Non è significativo infine l’utilizzo, al punto 77 della sentenza impugnata, dell’espressione «tale somiglianza non sarà ricordata dall’utilizzatore informato nell’impressione generale dei disegni o modelli in questione». A parte il fatto che qui il Tribunale ha avallato la posizione della ricorrente, sostenendo che taluni elementi caratteristici dei disegni in conflitto non devono essere tenuti in considerazione, dal momento che essi sono tipici di tutti i prodotti della categoria, occorre rilevare che con queste frasi il Tribunale ha riassunto e convalidato il ragionamento della commissione di ricorso. Inoltre, l’uso dell’espressione «non sarà ricordata» (nella versione in lingua processuale «would not be remembered»), per quanto forse un po’ infelice, non implica necessariamente l’idea che la comparazione tra i disegni debba essere effettuata sulla base del «ricordo» che gli stessi lasciano nel pubblico. La lettura della stessa nel contesto della sentenza mostra, al contrario, che l’idea alla base del ragionamento del Tribunale è quella di individuare gli elementi capaci di attirare l’attenzione dell’utilizzatore informato. Del resto, in talune versioni linguistiche della sentenza impugnata si trova, insieme o al posto dell’idea del «ricordare», piuttosto quella del «percepire» le somiglianze ( ).

56. Anche sotto tale profilo, pertanto, il ragionamento del Tribunale è corretto, e gli argomenti della ricorrente devono essere respinti.

57. Per quanto riguarda invece, infine, la specifica percezione dei disegni da parte dell’utilizzatore informato, una volta che esso è stato correttamente individuato e che è stato definito il modo in cui la comparazione deve essere effettuata, rilevo che le valutazioni compiute dal Tribunale rientrano in pieno nella sua libera valutazione dei fatti, rispetto alla quale non spetta alla Corte pronunciarsi. Il motivo è pertanto irricevibile nella parte in cui contesta gli apprezzamenti del Tribunale a tale proposito.

58. Ritengo pertanto, in conclusione, che anche la seconda parte dell’unico motivo di ricorso debba essere respinta.

C – Sulla terza parte dell’unico motivo, relativa al livello di attenzione dell’utilizzatore informato e all’ampiezza del controllo giurisdizionale

1. Argomenti delle parti

59. Con la terza parte del suo motivo la ricorrente avanza due distinte censure, che devono essere esaminate separatamente.

60. Essa sostiene, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, al fine di determinare l’impressione generale prodotta sull’utilizzatore informato, limitandosi ad esaminare le caratteristiche dei disegni in conflitto che tale utilizzatore avrebbe percepito facilmente. Ciò apparirebbe in particolare dal punto 83 della sentenza impugnata, in cui si afferma che «occorre constatare che essendo minimo il grado di convessità, considerato lo stesso spessore trascurabile dei dischi, tale convessità non sarà facilmente percepita dall’utilizzatore informato, in particolare con una prospettiva dall’alto» (il corsivo è mio).

61. Secondo la ricorrente, l’utilizzatore informato che osserva i disegni in conflitto non si limiterebbe ad un esame superficiale come quello ipotizzato dal Tribunale, ma effettuerebbe un’analisi ben più approfondita. La sentenza impugnata conterrebbe pertanto un errore di diritto, avendo applicato parametri sbagliati per la comparazione dei disegni.

62. In secondo luogo la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto relativamente all’ampiezza del controllo giurisdizionale che esso può esercitare sulle decisioni della commissione di ricorso in materia di disegni o modelli. In considerazione della tecnicità della materia dei disegni, tale controllo dovrebbe limitarsi a verificare che la commissione di ricorso non abbia compiuto errori manifesti. Al contrario, nel presente caso il Tribunale avrebbe integralmente sostituito la propria valutazione a quella effettuata dagli organi dell’UAMI.

63. L’UAMI condivide gli argomenti della ricorrente, in particolare per quanto riguarda la portata del controllo giurisdizionale.

2. Valutazione

64. Anche questa parte del motivo, come la precedente, è mio avviso parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.

a) Sul livello di attenzione dell’utilizzatore informato

65. L’argomentazione della ricorrente è innanzitutto irricevibile nella parte in cui, pur adducendo l’esistenza di un errore di diritto, tenta in realtà di rimettere in discussione le valutazioni di fatto operate dal Tribunale relativamente alla percezione dei due disegni in conflitto da parte dell’utilizzatore informato. Come ho già rilevato in precedenza, non vi sono dubbi sul fatto che il Tribunale ha correttamente delineato tale figura di utente e che lo ha utilizzato, in modo conforme al Regolamento, quale persona di riferimento per valutare i disegni. Quanto invece al modo in cui, nel caso concreto, l’utilizzatore informato percepisce i disegni, e quanto alle impressioni che ne ricava, spetta solo al Tribunale pronunciarsi, trattandosi di una mera questione di fatto. La ricorrente non è riuscita a dimostrare che il giudice di primo grado abbia fatto ricorso a parametri giuridici errati.

66. Non è rilevante neppure il fatto che sia stata utilizzata, al punto 83 della sentenza impugnata, con riferimento al rapporto tra l’utilizzatore informato e un disegno, la formulazione «percepire facilmente». Essa non implica, nonostante le argomentazioni della ricorrente, che il Tribunale abbia immaginato un utilizzatore superficiale e poco attento. L’utilizzatore informato, si deve ricordare, non è l’esperto del settore che viene chiamato in causa in materia di brevetti. Non è neppure, certo, il consumatore medio «distratto» a cui si può fare riferimento in materia di marchi: ma nulla impedisce di considerare, sulla base delle circostanze, che anche l’osservazione di un utilizzatore informato conosca dei limiti, e non si spinga fino ad effettuare un esame dettagliato e specialistico. Occorre anche tenere presente che, nel caso in esame, i prodotti caratterizzati dai disegni in conflitto sono piccoli giochi destinati a bambini di 5‑10 anni e distribuiti gratuitamente, come omaggi, all’interno di altri prodotti. Anche un’osservazione attenta di essi, in generale, non andrà mai oltre un certo livello di esame e di dettaglio.

67. Va anche rilevato che il passaggio citato del punto 83 della sentenza impugnata va considerato nel contesto in cui esso è inserito, e non quale affermazione isolata. A tale proposito, quanto ho rilevato più sopra, discutendo della seconda parte del motivo, induce a ritenere che il Tribunale abbia immaginato un utilizzatore informato tutt’altro che superficiale e distratto, anche se non provvisto dell’acribia analitica che costituisce, semmai, il carattere distintivo di un osservatore di brevetti.

b) Sulla portata del controllo giurisdizionale

68. La terza parte dell’unico motivo di ricorso deve poi essere considerata infondata laddove essa mette in discussione la portata del controllo giurisdizionale che può essere effettuato rispetto alle decisioni della commissione di ricorso in materia di disegni.

69. La ricorrente e l’UAMI, come si è visto, suggeriscono che il giudice dell’Unione dovrebbe limitare il suo controllo all’assenza di errori manifesti, seguendo in sostanza l’orientamento giurisprudenziale costante per i casi in cui deve essere esaminata la legittimità di decisioni caratterizzate da un contenuto altamente tecnico-specialistico ( ).

70. A mio avviso, tuttavia, non vi sono ragioni per adottare, in materia di disegni, un approccio diverso rispetto a quello seguito per i marchi.

71. Osservo in primo luogo, a tale proposito, che la disposizione del Regolamento relativa al controllo giurisdizionale, l’art. 61, è sostanzialmente identica a quella contenuta nel regolamento marchi ( ), che si rifà a sua volta alle norme dei Trattati (attualmente art. 263 TFUE) relative al ricorso per annullamento: il tenore di tali norme non autorizza dunque ad interpretarle in modo diverso, e ad utilizzare, in materia di disegni, un approccio diverso rispetto a quello usualmente seguito in materia di marchi. Inoltre, come è previsto anche in materia di marchi, l’art. 61 del Regolamento riconosce al giudice dell’Unione non solo il potere di annullare, ma anche quello di riformare le decisioni impugnate: ciò appare difficilmente compatibile con un controllo «ristretto» delle stesse.

72. In secondo luogo, la valutazione dei disegni o modelli spetta, come quella dei marchi, all’UAMI, e non ad un’altra organizzazione dotata di più specifiche competenze tecniche.

73. In terzo luogo, va ricordato che la protezione dei disegni o modelli ai sensi del Regolamento prende in esame, per valutare il possibile conflitto tra due di essi, soltanto l’impressione visiva che gli stessi producono nell’utilizzatore informato, come il Tribunale ha persuasivamente dimostrato, senza essere contestato a tale proposito, al punto 50 della sentenza impugnata. Ora, in generale la comparazione visiva, per quanto possa trarre vantaggio da una certa esperienza dell’osservatore, non richiede una competenza e una capacità tecnica particolari.

74. Il solo elemento che potrebbe essere utilizzato per argomentare in favore di un controllo giurisdizionale più ristretto, in materia di disegni, rispetto a quello esercitato in materia di marchi, potrebbe essere costituito dal fatto, già ampiamente discusso più sopra, che la figura di riferimento, anziché quella del consumatore medio, è quella dell’utilizzatore informato. Tale differenza non è però sufficiente per giustificare un controllo giurisdizionale di estensione diversa. Ciò in quanto, in regola generale, l’utilizzatore informato non è un «tecnico» dotato di conoscenze particolari, ma soltanto un utente un po’ più attento ed interessato rispetto al consumatore medio: un utente, in altri termini, le cui percezioni possono essere adeguatamente ricostruite dal Tribunale.

75. È naturalmente del tutto possibile immaginare, in termini più generali ed astratti, un atteggiamento del giudice dell’Unione che, rispetto alle decisioni dell’UAMI, limiti il proprio intervento in modo più restrittivo di quanto avvenga attualmente, non solo escludendo di sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Ufficio ( ), ma più in generale riconoscendo a tutte le decisioni dell’UAMI il carattere di «tecnicità» che limita il controllo giurisdizionale. Un simile cambiamento di prospettiva dovrebbe però riguardare tutte le decisioni dell’UAMI, ivi comprese quelle in materia di marchi, e non potrebbe essere limitato, come si è visto, ai soli disegni o modelli. È pertanto chiaro che non è questa la sede per una simile modifica della prassi esistente.

76. In conclusione, dunque, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel determinare la portata del suo controllo sulla decisione della Commissione di ricorso.

77. Anche la terza parte dell’unico motivo deve di conseguenza essere respinta.

D – Sulla quarta parte dell’unico motivo, relativa al controllo effettuato sui prodotti anziché sui disegni in conflitto

1. Argomenti delle parti

78. La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto avrebbe basato le sue valutazioni relative alla somiglianza tra i due disegni in conflitto sull’esame fisico dei prodotti da essi caratterizzati (i pogs), anziché sul semplice confronto dei disegni come rappresentati nelle rispettive domande di registrazione.

79. Viene richiamato in particolare, a tale proposito, il punto 83 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha osservato che «occorre constatare che essendo minimo il grado di convessità, considerato lo stesso spessore trascurabile dei dischi, tale convessità non sarà facilmente percepita dall’utilizzatore informato, in particolare con una prospettiva dall’alto, come confermato dai prodotti realmente commercializzati, quali risultanti nel fascicolo dell’UAMI trasmesso al Tribunale» (il corsivo è mio).

80. Secondo la ricorrente, se il Tribunale avesse considerato, anziché i prodotti reali inseriti a titolo di esempio nel fascicolo di causa, la rappresentazione grafica dei due disegni in conflitto, le differenze tra essi sarebbero apparse ben evidenti.

2. Valutazione

81. La quarta parte dell’unico motivo è a mio avviso irricevibile. Essa cerca infatti, ancora una volta, di rimettere in discussione le valutazioni di fatto compiute dal Tribunale relativamente alla percezione dei disegni in conflitto da parte dell’utilizzatore informato.

82. In ogni modo, anche volendo considerare le argomentazioni come dirette a contestare in modo esclusivo la scelta del Tribunale di non limitarsi al confronto delle rappresentazioni grafiche, e di considerare anche i prodotti fisici caratterizzati dai disegni in conflitto, la posizione della ricorrente è priva di fondamento. Il Tribunale, si deve osservare, ha basato le proprie valutazioni sui disegni in conflitto come descritti e rappresentati nelle rispettive domande di registrazione. La comparazione dei prodotti reali è stata utilizzata soltanto per confermare le valutazioni già effettuate, come risulta in modo inequivocabile dal passaggio del punto 83 della sentenza impugnata riportato più sopra.

83. In ogni caso, mi sembra che il fatto di prendere in considerazione ‑ se la cosa è materialmente possibile, come nel presente caso ‑ i prodotti reali caratterizzati da un determinato disegno sia del tutto corretta. Come si è visto, infatti, il pubblico di riferimento per valutare i disegni o modelli è costituito dagli utilizzatori informati, che non sono esperti, ma semplicemente persone con un interesse ed un’attenzione particolare per i prodotti. Nel presente caso, gli utilizzatori informati includono bambini di 5‑10 anni di età. In tale quadro è del tutto corretto che il Tribunale abbia anche osservato «dal vero» i prodotti, così come visti e percepiti dagli utilizzatori informati, i quali, occorre ricordare, di regola non vedono mai le registrazioni dei disegni o modelli, ma soltanto la loro «applicazione pratica», e cioè i prodotti da essi caratterizzati. La stessa ricorrente, in udienza, ha ritenuto opportuno mostrare alla Corte alcuni pogs per chiarire taluni punti delle sue osservazioni.

E – Sulla quinta parte dell’unico motivo, relativa ad un preteso snaturamento dei fatti

1. Argomenti delle parti

84. Nell’ultima parte del proprio motivo di ricorso la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso uno snaturamento dei fatti, realizzando pertanto le condizioni in cui, eccezionalmente, la Corte può riconsiderare le valutazioni di fatto svolte in primo grado.

85. Lo snaturamento risulterebbe evidente dall’insieme delle altre osservazioni già avanzate dalla ricorrente, e sarebbe confermato dalla scelta del Tribunale di limitarsi a considerare i disegni in conflitto sulla base della loro visualizzazione dall’alto, senza considerare sufficientemente gli altri profili, in particolare quello laterale.

2. Valutazione

86. La censura di snaturamento dei fatti è priva di fondamento.

87. Da un lato, come si è già visto nei paragrafi precedenti, il Tribunale ha svolto un esame accurato ed esauriente dei disegni in conflitto, tenendo in considerazione la percezione degli stessi da parte di un utilizzatore informato, come imposto dal Regolamento.

88. Dall’altro lato, il presunto snaturamento, lungi dall’essere stato dimostrato, sembra essere stato invocato dalla ricorrente quale ultimo argomento «di riepilogo», per contestare ancora una volta le valutazioni dei fatti compiute dal Tribunale con le quali essa non si trova d’accordo. Si deve però ricordare che, in considerazione della natura eccezionale di una censura di snaturamento, essa deve essere sorretta da una dimostrazione particolarmente solida, in cui un ricorrente deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati, dimostrando gli errori di valutazione che il Tribunale avrebbe commesso ( ). Gli argomenti utilizzati dalla ricorrente a tale proposito non soddisfano in alcun modo tali requisiti.

89. Anche l’ultima parte del motivo deve pertanto essere respinta.

VI – Conclusioni

90. Sulla base delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.