Causa C‑231/16

Merck KGaA

contro

Merck & Co. Inc. e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell’Unione europea – Articolo 109, paragrafo 1 – Azioni civili sulla base di marchi dell’Unione europea e di marchi nazionali – Litispendenza – Nozione di “stessi fatti” – Utilizzo del termine “Merck” in nomi di domini e in piattaforme di media sociali su Internet – Azione fondata su un marchio nazionale seguita da un’azione fondata su un marchio dell’Unione europea – Declinazione di competenza – Portata»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 ottobre 2017

Marchio dell’Unione europea–Azioni civili fondate su più marchi–Azioni civili simultanee e successive sulla base di marchi dell’Unione e di marchi nazionali–Litispendenza–Azioni per contraffazione, fondate su un marchio dell’Unione e su un marchio nazionale, proposte tra le stesse parti davanti a giudici di Stati membri differenti–Obbligo del giudice successivamente adito di dichiarare la propria incompetenza–Presupposti–Marchi validi per prodotti o servizi identici

L’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, relativa all’esistenza di «stessi fatti», è soddisfatta qualora azioni per contraffazione, fondate rispettivamente su un marchio nazionale e su un marchio dell’Unione europea, siano proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, soltanto nei limiti in cui tali azioni riguardino una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell’Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri. (v. punto 44, dispositivo 1)

L’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui azioni per contraffazione, fondate, la prima, su un marchio nazionale, riguardante una presunta contraffazione nel territorio di uno Stato membro, e, la seconda, su un marchio dell’Unione europea, riguardante una presunta contraffazione in tutto il territorio dell’Unione europea, siano proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza relativamente alla parte della controversia riguardante il territorio dello Stato membro cui si riferisce l’azione per contraffazione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito. (v. punto 53, dispositivo 2)

L’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, relativa all’esistenza di «stessi fatti», non è più soddisfatta qualora, a seguito di una rinuncia parziale da parte di un richiedente, purché validamente formulata, a un’azione per contraffazione fondata su un marchio dell’Unione europea diretta inizialmente a vietare l’uso di tale marchio nel territorio dell’Unione, rinuncia che riguarda il territorio dello Stato membro cui si riferisce l’azione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito, fondata su un marchio nazionale e diretta a vietare l’uso di tale marchio nel territorio nazionale, le azioni in questione non riguardino più una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell’Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri. (v. punto 58, dispositivo 3)