Parole chiave

Massima



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1. Libera circolazione delle merci ° Proprietà industriale e commerciale ° Diritto di marchio ° Diritto del titolare di opporsi all' uso illecito del suo marchio ° Prodotti interessati ° Prodotti identici e simili ° Confondibilità ° Determinazione da parte del diritto nazionale

(Trattato CEE, art. 36)

2. Libera circolazione delle merci ° Proprietà industriale e commerciale ° Diritto di marchio ° Territorialità dei titoli nazionali ° Conseguenza ° Determinazione dei presupposti della tutela da parte dello Stato in cui viene chiesta ° Principio riconosciuto dal diritto internazionale convenzionale e ammesso dal Trattato CEE

(Trattato CEE, art. 36)

3. Libera circolazione delle merci ° Proprietà industriale e commerciale ° Diritto di marchio ° Indipendenza dei titoli nazionali ° Conseguenza ° Possibilità di cedere il marchio unicamente per uno o più Stati membri ° Principio sancito dal diritto internazionale convenzionale

4. Libera circolazione delle merci ° Proprietà industriale e commerciale ° Diritto di marchio ° Prodotto posto in circolazione in uno Stato membro dal titolare o con il suo consenso ° Importazione in un altro Stato membro ° Opposizione del titolare ° Inammissibilità ° Cessione di un marchio ad un' impresa indipendente dal cedente e limitata ad uno o più Stati membri ° Diritto per il cedente di opporsi all' uso del marchio da parte del cessionario in uno Stato membro per cui non è stata operata la cessione ° Ammissibilità

(Trattato CEE, artt. 30 e 36)

5. Libera circolazione delle merci ° Proprietà industriale e commerciale ° Diritto di marchio ° Cessione volontaria del marchio ° Perdita del potere di controllo sui prodotti contrassegnati con il marchio ° Consenso che non comporta l' esaurimento del diritto

6. Libera circolazione delle merci ° Proprietà industriale e commerciale ° Diritto di marchio ° Diritto unitario del tipo di quello di cui alla legge uniforme Benelux ° Cessione di un marchio a un' impresa indipendente dal cedente e limitata a una parte del territorio per cui è tutelato il marchio ° Divieto ° Marchio comunitario ° Opposizione alla cessione di marchi nazionali limitata a taluni Stati membri ° Insussistenza

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94]

7. Concorrenza ° Intese ° Accordi fra imprese ° Accordo di cessione di marchi volto alla ripartizione dei mercati ° Applicabilità dell' art. 85 del Trattato

(Trattato CEE, art. 85)

Massima

1. Il diritto di inibitoria derivante da un marchio è volto a proteggere il titolare dalle manovre di terzi i quali cerchino di giovarsi della reputazione collegata al marchio esponendo i consumatori a un rischio di confusione. Esso non riguarda unicamente i prodotti per cui un marchio è stato acquisito bensì anche i prodotti diversi da questi ultimi qualora i prodotti di cui trattasi siano collegati in modo sufficientemente stretto per far sì che gli utenti che li vedono contrassegnati in modo identico ne concludano necessariamente che i prodotti provengono dalla stessa impresa. A tale proposito, in mancanza di ravvicinamento delle legislazioni nell' ambito della Comunità, la determinazione dei criteri che consentono di accertare un rischio di confusione ° di cui il diritto comunitario non impone un' interpretazione restrittiva ° continua ad essere disciplinata dal diritto nazionale, fatti salvi i limiti di cui alla seconda frase dell' art. 36 del Trattato.

2. I titoli nazionali in materia di marchi sono territoriali. Pertanto le condizioni della tutela di un marchio sono determinate dal diritto dello Stato in cui viene chiesta. Il principio di territorialità del diritto dei marchi, riconosciuto dal diritto internazionale convenzionale, è altresì ammesso dal Trattato CEE. Tollerando talune restrizioni all' importazione fondate su esigenze di tutela della proprietà intellettuale, l' art. 36 del Trattato presuppone infatti che agli atti relativi al prodotto importato, compiuti nel territorio dello Stato di importazione, si applichi la normativa di quest' ultimo.

3. In forza del principio di indipendenza dei marchi, sancito dagli artt. 6, n. 3, e 6 quater della convenzione d' Unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale 20 marzo 1883, e dall' art. 9 ter, secondo comma, della convenzione di Madrid 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi, il diritto di marchio può essere ceduto per un paese senza dover essere simultaneamente ceduto per gli altri paesi. I diritti unitari, che considerano i territori di diversi Stati come un territorio unico dal punto di vista del diritto di marchio, come la legge uniforme Benelux sui marchi di prodotti e di servizi o il regolamento sul marchio comunitario, decretano senz' altro la nullità della cessione di marchio effettuata unicamente per una parte del territorio cui si applicano. Tuttavia, analogamente alle normative nazionali, siffatti diritti unitari non subordinano la validità della cessione di marchio effettuata per il territorio cui si applicano alla cessione contestuale del marchio per il territorio di Stati terzi.

4. Gli artt. 30 e 36 del Trattato ostano all' applicazione di normative nazionali che conferiscono al titolare del marchio nello Stato di importazione il diritto di opporsi allo smercio di prodotti distribuiti nello Stato di esportazione dal titolare stesso o con il suo consenso. Questo principio, detto dell' esaurimento, si applica quando il titolare del marchio nello Stato di importazione e il titolare del marchio nello Stato di esportazione sono identici ovvero quando sono collegati economicamente. Infatti in tale ipotesi il controllo di qualità può essere effettuato da un' impresa unica e la funzione di identificazione dell' origine svolta dal marchio non è affatto pregiudicata dalla libertà delle importazioni.

Qualora invece il marchio sia stato trasferito, unicamente per uno o più degli Stati in cui era stato brevettato, ad un' impresa che non ha nessun collegamento economico con il cedente, gli artt. 30 e 36 del Trattato non ostano all' applicazione della norma nazionale che consente al cedente di opporsi nello Stato in cui ha conservato il marchio alla distribuzione da parte del cessionario di prodotti contrassegnati con il suo marchio.

5. Il consenso implicito in una cessione volontaria di un diritto di marchio non è quello necessario per far valere l' esaurimento del diritto. A tal fine occorre che il titolare del diritto nello Stato di importazione abbia direttamente o indirettamente il potere di determinare i prodotti che possono essere contrassegnati con il marchio nello Stato d' esportazione e di controllarne la qualità. Ora questo potere scompare qualora il controllo del marchio venga alienato ad un terzo economicamente indipendente dal cedente. Questa situazione dev' essere nettamente distinta dal caso in cui i prodotti importati provengono da un licenziatario. Contrariamente al cedente, il licenziante ha infatti la possibilità di controllare la qualità dei prodotti del licenziatario inserendo nel contratto clausole che impongano il rispetto delle sue istruzioni e gli conferiscano la facoltà di sincerarsene.

6. Atteso che una cessione di un marchio unicamente per una parte del territorio a un cessionario indipendente dal cedente comporterebbe la costituzione di fonti di approvvigionamento distinte all' interno del medesimo territorio e che, per salvaguardare la funzione del marchio, occorrerebbe in tal caso ammettere la possibilità di vietare l' esportazione dei prodotti del cessionario nel territorio del cedente e viceversa, i diritti unitari, come la legge uniforme Benelux sui marchi di prodotti e servizi, sanciscono, per evitare la frapposizione di siffatti ostacoli alla libera circolazione delle merci, la nullità delle cessioni effettuate unicamente per una parte del territorio per cui valgono i titoli da essi istituiti. Limitando in tal modo il diritto di disposizione del marchio, i detti diritti unitari garantiscono l' unicità del titolare in tutto il territorio in cui essi si applicano e, pertanto, la libera circolazione del prodotto. Sebbene il regolamento sul marchio comunitario istituisca a sua volta un titolo di tipo unitario, esso non si sostituisce però ai titoli nazionali ma vi si sovrappone. L' art. 8 del regolamento, che consente al titolare di un marchio in un solo Stato di opporsi alla registrazione di un marchio comunitario da parte del titolare di titoli nazionali per prodotti identici o simili in tutti gli altri Stati membri, non può essere interpretato nel senso che osta alla cessione di marchi nazionali unicamente per taluni Stati della Comunità.

7. Qualora imprese indipendenti l' una dall' altra effettuino cessioni di marchi per effetto di un' intesa volta alla ripartizione dei mercati, va applicato il divieto degli accordi anticoncorrenziali sancito dall' art. 85 del Trattato, con la conseguenza della nullità delle cessioni attraverso cui viene realizzata l' intesa. Una cessione di marchio può però essere qualificata come strumento di un accordo vietato dall' art. 85 del Trattato solo dopo un' analisi del contesto, degli impegni sottesi alla cessione, dell' intenzione delle parti e del corrispettivo promesso.