Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 9 ottobre 1990. - PALL CORP. CONTRO P. J. DAHLHAUSEN & CO. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: LANDGERICHT MUENCHEN I - GERMANIA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DIRITTO DEI MARCHI - PUBBLICITA INGANNEVOLE. - CAUSA C-238/89.



raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04827



Conclusioni dell avvocato generale

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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. I quesiti del giudice nazionale investono l' utilizzazione nel commercio intracomunitario del ben noto contrassegno, la R inscritta in un piccolo cerchio - di seguito: "(R)" - apposto vicino ad un marchio regolarmente registrato. Tale simbolo non è un segno distintivo, ma sta semplicemente ad indicare che il marchio cui si accompagna è stato oggetto di registrazione. Esso costituisce pertanto un' informazione o, meglio, un avvertimento destinato ai terzi, in particolare ai concorrenti dell' impresa che lo utilizza, circa il fatto che il marchio in questione è giuridicamente tutelato.

L' impiego della (R) trova origine negli Stati Uniti, dove risulta specificamente disciplinato dalla legge (US Trademark Law, Section 29). Gli ordinamenti dei paesi comunitari e la prima direttiva CEE in materia di marchi (1) non prevedono viceversa norme specifiche al riguardo; nondimeno, nella prassi commerciale di quasi tutti gli Stati della Comunità è abbastanza diffuso il ricorso ad un tale contrassegno (o ad altri simboli o diciture) quale mezzo per dare notizia ai terzi dell' avvenuta registrazione di un marchio.

Non è escluso che, pur in mancanza di espresse previsioni normative, in alcuni paesi comunitari l' utilizzazione della (R) possa produrre effetti giuridici, ed assuma dunque una certa rilevanza, in ordine all' applicazione della tutela dei marchi;(2) ma a prescindere da un' eventuale rilevanza nel quadro specifico del diritto dei marchi, è chiaro comunque che l' utilizzazione della (R) resta soggetta, in termini generali, alle norme a tutela dell' affidamento dei terzi e della lealtà della concorrenza, analogamente a qualsiasi altro elemento che pure inerisca alla presentazione di un prodotto al pubblico.

2. E' appunto in questa prospettiva che si collocano i quesiti posti dal giudice nazionale. La controversia riguarda infatti un prodotto italiano, il cui marchio è stato regolarmente registrato in Italia e che è stato messo in commercio con il contrassegno (R). Il prodotto de quo è stato poi esportato nella Repubblica federale di Germania. L' imballaggio, oltre al marchio seguito dalla (R) - impressi sullo stesso prodotto - reca una serie di altre indicazioni relative al fabbricante, all' importatore, alle modalità d' impiego, alle dimensioni ed ai dati di fabbricazione e scadenza.

Ora, nella fattispecie, non è assolutamente contestata la legittimità dell' uso in Germania del marchio che individua il prodotto de quo; non viene infatti vantato dall' attrice alcun diritto sul marchio stesso in base alla legislazione tedesca, né vengono denunciati fenomeni di confusione con marchi simili. La parte attrice si oppone soltanto all' utilizzazione della (R) nella commercializzazione del prodotto nella Repubblica federale di Germania, in quanto, a suo avviso, suscettibile di indurre i terzi in errore circa lo Stato di registrazione del marchio.

Tale pretesa si fonda sull' art. 3 della UWG (legge tedesca sulla concorrenza sleale), che reprime il comportamento di chi, per affermarsi nei confronti dei concorrenti, fornisca informazioni ingannevoli nella presentazione dei suoi prodotti. In effetti, l' attrice e la stessa giurisdizione nazionale ritengono acquisito che, in presenza della (R), i terzi siano indotti a credere che il marchio di cui si tratta sia stato registrato in Germania e goda di conseguenza di protezione giuridica in tale Paese. In altre parole, i terzi accorderebbero alla (R) una precisa connotazione territoriale: tale contrassegno verrebbe interpretato come indicativo non della semplice registrazione, ma della registrazione nella Repubblica federale. I terzi pertanto riceverebbero un' informazione ingannevole tutte le volte che il marchio seguito dalla (R) è registrato sì, ma non in Germania, bensì in un altro paese; in questi casi infatti essi sarebbero portati a credere che il marchio stesso è legalmente tutelato, mentre così non è.

In sintesi, ne consegue che, in applicazione dell' art. 3 della UGW, dovrebbe ritenersi vietata la commercializzazione in Germania di un prodotto, importato da un altro Stato membro, il cui marchio è accompagnato da una (R), qualora il marchio stesso non sia stato registrato in Germania, pur risultando regolarmente registrato nel paese di esportazione.

E' appunto sulla compatibilità di un tale divieto con gli artt. 30 e 36 del Trattato che il giudice nazionale interroga la Corte.

3. Al riguardo, è forse opportuno precisare sin d' ora che il richiamo all' art. 36 non appare pertinente nel caso di specie. Come si è già indicato, nella presente controversia non si tratta di tutelare un diritto di marchio, bensì, esclusivamente, di garantire che l' affidamento dei terzi e la lealtà della concorrenza non siano pregiudicati da un' ingannevole presentazione delle merci al pubblico. E' dunque alla luce del solo art. 30, in particolare delle "esigenze imperative" sancite dalla giurisprudenza "Cassis de Dijon", che va valutata la conformità del divieto de quo rispetto al diritto comunitario.

A tal proposito, la Commissione ha opposto un argomento di carattere preliminare. L' istituzione fa valere che il divieto ipotizzato dal giudice non potrebbe in ogni caso venire giustificato sulla base di eventuali "esigenze imperative", in quanto esso si applicherebbe ai soli prodotti importati ed assumerebbe dunque carattere discriminatorio (3). Sempre ad avviso della Commisssione, infatti, il giudice nazionale, nel fare applicazione dell' art. 3 della UWG, intenderebbe operare una distinzione a seconda che il marchio del prodotto de quo sia tutelato in base al diritto tedesco o solo in base al diritto di un altro Stato membro. La sentenza 6 novembre 1984, Kohl (causa 177/83, Racc. pag. 3651) viene richiamata a sostegno di tale tesi.

Tuttavia, tenuto conto degli elementi dianzi precisati, mi sembra difficile negare al divieto litigioso la natura di misura "indistintamente applicabile". Il giudice tedesco ritiene infatti che, in applicazione della normativa nazionale sulla concorrenza sleale, l' utilizzazione della (R) sia lecita solo se il relativo marchio sia stato registrato nella Repubblica federale. Detto requisito è però imposto indipendentemente dalla provenienza del prodotto: l' utilizzazione della (R) risulta dunque, in principio, consentita tanto per i prodotti nazionali quanto per i prodotti importati da altri Stati membri; per converso, tanto i prodotti nazionali quanto i prodotti importati non potranno essere commercializzati, nella Repubblica federale, con il contrassegno (R), se il loro marchio è stato registrato soltanto in un altro Stato membro.

Sotto questo profilo credo vi sia una differenza abbastanza netta fra la presente fattispecie e l' ipotesi esaminata dalla Corte nella citata sentenza Kohl. In quel caso si trattava del divieto di usare un contrassegno per il solo motivo che il pubblico potesse "essere indotto in errore per quanto riguarda la provenienza nazionale o estera delle merci" (il corsivo è nostro). Nel caso di specie, viceversa, la ratio del divieto è quella di evitare rischi di errore circa il luogo dove il marchio del prodotto è registrato e tutelato, senza che però abbia alcun rilievo, ai fini dell' applicazione del divieto stesso, la circostanza che il prodotto sia a sua volta di provenienza nazionale od estera.

E' ovvio che, dal punto di vista pratico, gli effetti restrittivi di tale divieto verranno ad incidere prevalentemente sui soli prodotti importati. La giurisprudenza della Corte su questo punto mi sembra tuttavia chiara. La circostanza che una misura nazionale pregiudichi le importazioni, producendo "effetti protezionistici" del mercato interno, non vale ad escludere che la misura stessa abbia carattere "indistintamente applicabile" (v. sentenza 13 marzo 1984, Prantl, punto 21 della motivazione, causa 16/83, Racc. pag. 1299); gli effetti sulle importazioni rilevano, semmai, solo al fine di stabilire se il regime di cui si tratta ostacoli gli scambi e rientri dunque nel campo di applicazione dell' art. 30.

Mi sembra, in definitiva, che il caso di specie concerna un' ipotesi di misura "indistintamente applicabile", trattandosi, in un settore ove non esistono norme comuni, di un divieto inerente all' utilizzazione di un determinato contrassegno, applicato negli stessi termini sia alle merci nazionali sia alle merci importate.

4. Una misura di tal genere non è di per sé incompatibile con il mercato comune. Invero (sentenza 22 gennaio 1981, Dansk Supermarked / Imerco, causa 58/80, Racc. pag. 181), "il diritto comunitario non ha, in linea di principio, l' effetto di impedire l' applicazione, in uno Stato membro, alle merci importate da altri Stati membri, delle norme in materia di commercio vigenti nello Stato d' importazione", sicché "la distribuzione delle merci importate può essere vietata quando le condizioni in cui la loro messa in vendita viene attuata costituiscono una trasgressione degli usi commerciali ritenuti corretti e leali nello Stato membro d' importazione".

Ma è del pari pacifico, tuttavia, che la competenza degli Stati membri a tale riguardo trova comunque un limite materiale di esercizio negli obblighi posti dal diritto comunitario ed in particolare dal principio fondamentale della libera circolazione delle merci. Il rispetto di tale principio fa sì che, solo se effettivamente "necessarie" ad assicurare obiettivi quali la protezione del consumatore o la lealtà delle transazioni, misure nazionali restrittive degli scambi possano venire opposte all' importazione di merci legalmente prodotte e commercializzate nel paese di provenienza.

Ciò vale in particolare per quelle prescrizioni nazionali, relative alla presentazione e commercializzazione delle merci (fra le quali credo rientri la disciplina di un determinato contrassegno), che, se estese anche ai prodotti importati, sono idonee a renderne quanto meno più difficile o più oneroso lo smercio, imponendo di modificarne la presentazione per renderla conforme ai diversi requisiti vigenti nel paese di destinazione (4).

Questi principi, consacrati da un' ampia giurisprudenza, sono stati ulteriormente precisati dalla Corte, la quale ha avuto modo di sottolineare che "in un regime di mercato comune, la tutela dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali (...) devono essere garantite nel reciproco rispetto degli usi correttamente e tradizionalmente praticati nei vari Stati membri" (v. sentenza 4 dicembre 1986, Commissione / Germania, causa 179/85, Racc. pag. 3879, e sentenza Prantl, precitata).

5. Venendo al caso di specie, va anzitutto rilevato come la stessa ordinanza di rinvio individui chiaramente le conseguenze restrittive degli scambi risultanti dall' applicazione del divieto de quo. Nella misura in cui viene proibita, in quanto ingannevole, la commercializzazione con il contrassegno (R) dei prodotti il cui marchio non è registrato in Germania, gli operatori, titolari di un diritto su un marchio regolarmente registrato in altro Stato membro, sono costretti, ai fini dell' esportazione nella Repubblica federale, o a sopprimere la (R) tout court, o a registrare il marchio anche nella Repubblica federale, o quanto meno ad aggiungere delle indicazioni da cui risulti senza possibilità di equivoci qual è il paese comunitario dove la registrazione è avvenuta: ad esempio, con diciture del tipo "(R) in Italy" aut similia.

In tutte e tre le ipotesi il prodotto non può essere importato nella presentazione che questo aveva regolarmente assunto nel paese di provenienza. Gli ostacoli che ne derivano alla libera circolazione delle merci risultano poi particolarmente rilevanti se si tiene conto delle seguenti circostanze:

- il divieto in questione non riguarda una categoria determinata di prodotti, bensì le categorie più disparate di merci; inoltre, in considerazione dell' ampia utilizzazione della (R) a livello internazionale, è evidente che il divieto in lite può investire correnti commerciali di diversa provenienza;

- per conformarsi al regime tedesco gli operatori andrebbero incontro ad oneri aggiuntivi (per la registrazione in Germania o per la modifica della presentazione della merce) tali da sfavorire il prodotto importato;

- la modifica della presentazione della merce risulta particolarmente difficile, sino ad essere impossibile, nell' ipotesi in cui la (R) non figuri solo sull' imballaggio, ma sia impressa sul prodotto stesso (come appunto nel caso di specie);

- assai di frequente l' esportazione non è effettuata dal produttore, bensì da intermediari commerciali indipendenti che, di norma, non hanno il diritto di procedere unilateralmente agli adempimenti necessari per conformarsi al regime tedesco.

Inoltre, va aggiunto che ove analoghi divieti venissero opposti anche in altri Stati membri, ne deriverebbe un grave impedimento alla circolazione intracomunitaria dei prodotti regolarmente e tradizionalmente messi in commercio nei paesi di origine con il contrassegno in questione. Ad esempio, qualora un giudice italiano ritenesse di dover applicare le norme nazionali a tutela della concorrenza leale negli stessi termini ipotizzati nella fattispecie dal giudice tedesco, le merci legalmente commercializzate in Germania con il contrassegno (R) non potrebbero venire importate in Italia. In altre parole, una generalizzazione del divieto in parola comporterebbe un rischio grave di compartimentazione dei mercati nazionali.

6. Mi sembra, poi, che il divieto de quo non possa ritenersi "necessario" a garantire le esigenze imperative riconosciute dal diritto comunitario. E' vero infatti che tale divieto, in quanto risultante dall' applicazione dell' art. 3 della UWG, può in astratto considerarsi finalizzato ad un tempo, alla protezione del consumatore (sia pur intesa in termini ampi, cioè comprensiva della tutela dell' affidamento dei terzi, in generale, da informazioni o presentazioni ingannevoli) ed alla protezione della lealtà delle transazioni commerciali (nella misura in cui l' ingannevole presentazione di un prodotto è suscettibile di avvantaggiare indebitamente un concorrente a scapito di un altro).

Ma è anche vero che, ad un analisi più attenta, non sembra che la libera circolazione di prodotti come quello litigioso sia realmente suscettibile di ingannare i terzi e, dunque, di distorcere la concorrenza.

Al riguardo, osservo preliminarmente che è pacifico che sul prodotto litigioso la (R) sia stata apposta conformemente ad una prassi commerciale internazionale che, benché molto diffusa, non risulta abbia mai dato adito ad alcuna difficoltà. In effetti, nell' ambito degli scambi internazionali, la (R) viene normalmente utilizzata per indicare genericamente la registrazione del marchio cui inerisce, senza connotazioni di indole territoriale. Ciò, del resto, appare in linea con la circostanza che il contrassegno in questione, diversamente da altre diciture espresse in una determinata lingua, si caratterizza proprio per il fatto di essere un simbolo utilizzato su un piano internazionale e che, di conseguenza, figura normalmente su prodotti i cui marchi sono registrati nei paesi più disparati.

Ciò premesso, va rilevato, in primo luogo, che, nella fattispecie, nessun rischio d' inganno appare sussistere nei riguardi dei consumatori in senso stretto, vale a dire nei confronti degli acquirenti dei prodotti che portano il contrassegno (R). In effetti, come rilevato dalla Commissione, la (R), per la sua stessa funzione, costituisce un messaggio non destinato ai consumatori, bensì, essenzialmente, agli altri operatori economici, in particolare ai concorrenti dell' impresa che lo utilizza. Una conferma in proposito si ricava, a livello empirico, dalla circostanza che la (R), o altre indicazioni analoghe, assumono non di rado una collocazione abbastanza marginale nella presentazione di un prodotto, nel senso che risultano tutt' altro che evidenziate agli occhi degli acquirenti.

In realtà, per il consumatore non sembra tanto importante sapere che un determinato marchio sia stato registrato; semmai, ciò che lo interessa è la certezza che un marchio (munito o meno del contrassegno di registrazione) non sia stato contraffatto o non dia adito a confusione con marchi simili. Inoltre, anche qualora il consumatore accordasse un qualche valore alla circostanza che il marchio è registrato, gli risulterebbe comunque indifferente il luogo ove la registrazione è avvenuta. E' vero infatti che la registrazione non è effettuata dovunque secondo le medesime modalità (che restano disciplinate dalle diverse legislazioni nazionali non ancora armonizzate a livello comunitario), ma è anche vero che tali divergenze hanno carattere procedurale e che, in ogni caso, come emerso in udienza, non hanno alcuna incidenza, neanche indiretta, sulle garanzie di qualità del prodotto offerto.

Infine, va rilevato che, anche nell' ipotesi - che sembra tuttavia puramente teorica - in cui il consumatore collegasse certe qualità alla registrazione di un marchio in un determinato paese, nulla impedisce ai produttori, in grado di soddisfare una simile aspettativa, di fornire, di loro iniziativa, una tale informazione al consumatore. Resta evidente, però, che, anche in riferimento ad una tale, teorica, ipotesi, un divieto come quello litigioso appare manifestamente sproporzionato.

In secondo luogo, un effettivo rischio d' inganno non sussiste neanche nei confronti di quei soggetti - gli operatori economici - cui la notizia della registrazione del marchio normalmente si dirige. Al riguardo, il giudice a quo ritiene che un' utilizzazione della (R) che si discostasse dall' uso nazionale tradizionale pregiudicherebbe l' affidamento di tali soggetti. Costoro infatti sarebbero sempre portati a credere che il marchio con la (R) sia stato registrato nella Repubblica federale e goda, di conseguenza, di un preciso status giuridico; qualora, dunque, circolassero prodotti con la (R), il cui marchio non è registrato in Germania, i terzi sarebbero tratti in inganno, nella misura in cui sono portati ad accreditare al marchio stesso una tutela giuridica che viceversa non sussiste.

Tuttavia, l' esperienza comune ci dimostra che un imprenditore avvertito, di normale diligenza, allorché vuole commercializzare un prodotto e dunque ha interesse a sapere se un determinato marchio sia o meno registrato e goda quindi della relativa tutela giuridica, prima di ogni altra iniziativa procede comunque a verificare presso gli appositi, pubblici, registri qual è esattamente la situazione giuridica del marchio di cui si tratta: vi sia o non vi sia la (R) su un prodotto similare. La tutela giuridica di questi operatori di normale diligenza non risulta dunque realmente condizionata - e meno che mai pregiudicata - dal fatto che circolino liberamente prodotti con la (R), il cui marchio non è registrato nel paese ove il prodotto stesso è commercializzato; anche in assenza del divieto de quo, detti operatori non corrono il rischio di essere ingannati circa l' esistenza della protezione giuridica di un determinato marchio e, dunque, circa la portata dei loro stessi diritti di proprietà commerciale. Per gli stessi motivi, è poi da ritenere che, in assenza del divieto litigioso, non vi siano rischi di distorsioni della concorrenza.

Peraltro, anche a voler ipotizzare che in uno Stato membro i terzi ritengano che la (R) non possa indicare nient' altro che una registrazione effettuata nel paese stesso, deducendone automaticamente delle conseguenze circa la portata dei loro diritti di proprietà commerciale (circostanza questa - è opportuno precisarlo - messa in dubbio dallo stesso governo tedesco), va pur sempre sottolineato che una tale interpretazione non potrebbe comunque venire tutelata in modo assoluto, al punto da mettere in gioco in misura così rilevante la libertà di circolazione delle merci.

Invero, in un mercato unico, che ha come suo corollario una più ampia liberalizzazione degli scambi intracomunitari, non si può modellare la tutela dei terzi sulla base di considerazioni puramente nazionali. E' normale, anzi, che le opinioni e le rappresentazioni dei terzi - e la relativa tutela - si modifichino progressivamente proprio in ragione della crescente integrazione dei mercati.

In questa prospettiva si colloca del resto la giurisprudenza della Corte che ha statuito che:

" le idee dei consumatori, che possono variare da uno Stato membro all' altro, possono del pari mutare nel tempo nell' ambito dello stesso Stato membro. L' istituzione del mercato comune costituisce del resto uno dei fattori essenziali che possono contribuire a tale cambiamento" (5).

Principi, questi, che mi sembra possano trovare pienamente applicazione anche nel caso di specie.

7. Propongo pertanto alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dal giudice a quo:

"L' art. 30 del Trattato si oppone a che, in applicazione di una norma nazionale sulla concorrenza sleale, quale quella prevista dall' art. 3 della UWG, sia vietata, in uno Stato membro, la commercializzazione di un prodotto recante il contrassegno (R), nell' ipotesi in cui il marchio di tale prodotto non sia stato registrato nel medesimo Stato membro".

(*) Lingua originale: l' italiano.

(1) Prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d' impresa (GU L 40 dell' 11.2.1989, pag. 40).

(2) Come risulta da una ricerca predisposta dai servizi della Corte, almeno nel Benelux e nella Repubblica federale di Germania, l' uso della (R) potrebbe valere ad impedire fenomeni di "volgarizzazione" del marchio.

(3) E' noto che il carattere discriminatorio di una normativa esclude l' applicazione dei criteri di giustificazione della giurisprudenza "Cassis de Dijon" (v., ad esempio, sentenza 20 aprile 1983, Schutzverband gegen Unwesen inder Wirtschaft, causa 59/82, Racc. pag. 1217).

(4) In tale prospettiva, l' art. 30 è stato ad esempio ritenuto applicabile alle misure nazionali, indistintamente applicabili, che imponevano di fatto, per i prodotti importati, vuoi di modificare l' etichettatura per adottare una determinata denominazione (sentenza 16 dicembre 1980, Fietjie, causa 27/80, Racc. pag. 3839), vuoi di apporre, mediante punzonatura, determinati timbri (sentenza 22 giugno 1982, Robertson, causa 220/81, Racc. pag. 2349), vuoi di modificare il confezionamento per renderlo conforme alla speciale forma di imballaggio prescritta (sentenza 10 novembre 1982, Rau, causa 261/81, Racc. pag. 3961), vuoi di modificare il tipo di bottiglia in cui un vino era tradizionalmente commercializzato nel paese di provenienza, in ossequio alle disposizioni nazionali del Paese di importazione che riservano quel tipo di bottiglia (Bocksbeutel) soltanto ai vini prodotti in una determinata regione (sentenza 13 marzo 1984, Prantl, causa 16/83, Racc. pag. 1299).

(5) Sentenza 12 marzo 1987, Commissione / Germania, punto 32 della motivazione (causa 178/84, Racc. pag. 1227).