Causa C‑228/03

The Gillette Company e Gillette Group Finland Oy

contro

LA-Laboratories Ltd Oy

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus)

«Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 6, n. 1, lett. c) — Limitazione della tutela conferita dal marchio — Utilizzo da parte di un terzo del marchio quando esso sia necessario per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio»

Conclusioni dell’avvocato generale A. Tizzano, presentate il 9 dicembre 2004

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 marzo 2005.

Massime della sentenza

1. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Limitazione degli effetti del marchio — Uso del marchio da parte di un terzo per indicare la destinazione di un prodotto — Condizione di liceità — Carattere necessario dell’uso — Criteri di valutazione — Verifica da parte del giudice nazionale — Applicazione agli accessori e pezzi di ricambio degli stessi criteri applicabili alle altre categorie di destinazioni possibili

[Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 6, n. 1, lett. c)]

2. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Limitazione degli effetti del marchio — Uso del marchio da parte di un terzo per indicare la destinazione di un prodotto — Condizione di liceità — Uso conforme agli usi consueti di lealtà in materia industriale e commerciale — Criteri di valutazione — Verifica da parte del giudice nazionale

[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 6, n. 1, lett. c)]

3. Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 – Limitazione degli effetti del marchio — Uso del marchio da parte di un terzo per indicare la destinazione di un prodotto — Commercializzazione non soltanto di pezzi di ricambio o di accessori, ma anche del prodotto principale — Condizione di liceità — Carattere necessario e conformità con gli usi consueti di lealtà in materia industriale e commerciale dell’uso del marchio

[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 6, n. 1, lett. c)]

1. La liceità dell’uso di un marchio da parte di un terzo per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio, ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), della prima direttiva 89/104 sui marchi, dipende dalla circostanza se tale uso sia necessario per indicare la destinazione del prodotto. Ciò si verifica quando tale uso costituisce in pratica il solo mezzo per fornire al pubblico un’informazione comprensibile e completa su tale destinazione al fine di preservare il sistema di concorrenza non falsato sul mercato di tale prodotto. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta, tenendo conto della natura del pubblico cui è destinato il prodotto messo in commercio dal terzo in questione.

Poiché la detta disposizione non effettua del resto alcuna distinzione tra le destinazioni possibili dei prodotti all’atto di valutare la liceità dell’uso del marchio, i criteri di valutazione della liceità dell’uso del marchio, in particolare per quanto riguarda gli accessori o i pezzi di ricambio, non sono dunque diversi da quelli applicabili alle altre categorie di destinazioni possibili dei prodotti.

(v. punto 39, dispositivo 1)

2. Il requisito degli «usi consueti di lealtà» ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104 sui marchi costituisce in sostanza l’espressione di un obbligo di lealtà con riferimento ai legittimi interessi del titolare del marchio.

L’uso del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare quando:

- avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale fra i terzi e il titolare del marchio;

- pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà;

- arrechi discredito o denigrazione a tale marchio;

- o quando il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare.

Il fatto che un terzo usi il marchio di cui non è titolare per indicare la destinazione del prodotto che mette in commercio non significa necessariamente che egli presenti tale prodotto come avente pari qualità o caratteristiche equivalenti a quelle del prodotto recante tale marchio. Una presentazione di questo tipo dipende dai fatti del caso di specie e spetta al giudice del rinvio valutarne l’eventuale esistenza in funzione delle circostanze della causa.

L’eventualità di una presentazione del prodotto messo in commercio dal terzo come avente pari qualità o caratteristiche equivalenti a quelle del prodotto il cui marchio viene usato costituisce un elemento che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione quando verifica se tale uso avviene conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

(v. punto 49, dispositivo 2)

3. Nel caso in cui un terzo che usa un marchio di cui non è titolare metta in commercio non solo un pezzo di ricambio o un accessorio, ma anche il prodotto stesso con cui l’uso del pezzo di ricambio o dell’accessorio è previsto, un tale uso rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104 sui marchi purché esso sia necessario per indicare la destinazione del prodotto messo in commercio da detto terzo e avvenga conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

(v. punto 53, dispositivo 3)