Parole chiave

Massima



Parole chiave

1 Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 89/104 - Applicazione delle norme nazionali transitorie vigenti prima della trasposizione della direttiva nel diritto nazionale - Ammissibilità - Presupposti

(Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 5, n. 4)

2 Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 89/104 - Ambito d'applicazione rispettivo dell'art. 5, nn. 1 e 2 e n. 5

(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, nn. 1, 2 e 5)

3 Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 89/104 - Prodotto messo in circolazione in uno Stato membro dal titolare o con il suo consenso - Uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva - Nozione - Annuncio al pubblico proveniente da un'impresa terza relativo alla vendita o alla riparazione e manutenzione di prodotti recanti il marchio - Inclusione

[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 1, lett. a)]

4 Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 89/104 - Prodotto messo in circolazione in uno Stato membro dal titolare o con il suo consenso - Opposizione del titolare del marchio al suo uso da parte di un terzo a fini di pubblicità per la vendita, la riparazione e la manutenzione dei prodotti muniti del marchio - Inammissibilità - Eccezione - Rischio di confusione tra l'impresa terza e il titolare del marchio

(Direttiva del Consiglio 89/104, artt. 5-7)

Massima

1 Fatto salvo l'obbligo del giudice a quo di interpretare il diritto nazionale per quanto è possibile conformemente al diritto comunitario, quest'ultimo non osta ad una norma nazionale transitoria secondo cui un ricorso proposto contro una decisione emessa prima della data della tardiva messa in vigore nel diritto nazionale delle norme che recepiscono la prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, è risolto conformemente alle norme vigenti prima di detta data, anche se la sentenza è pronunciata dopo questa data.

Infatti, anche se l'art. 5, n. 4, della direttiva mira a limitare gli effetti nel tempo delle nuove norme nazionali che hanno recepito la direttiva, questa non determina il diritto nazionale applicabile in situazioni diverse da quelle considerate da detta disposizione. Pertanto, spetta al giudice nazionale applicare le norme del diritto nazionale, ivi comprese le sue norme transitorie, pur interpretando quest'ultimo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva.

2 La sfera d'applicazione dell'art. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, da un lato, e dell'art. 5, n. 5, della stessa direttiva, dall'altro, dipende dalla questione se l'uso del marchio serva a contraddistinguere i prodotti o servizi di cui trattasi nel senso che provengono da un'impresa determinata, vale a dire in quanto marchio, o se l'uso persegua altri scopi.

3 L'uso di un marchio, senza l'autorizzazione del titolare, al fine di annunciare al pubblico che un'impresa terza effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti recanti detto marchio o che essa è specializzata o specialista in tali prodotti costituisce un uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in quanto detto marchio è usato per identificare la provenienza dei prodotti che costituiscono oggetto del servizio prestato, e quindi per distinguere tali prodotti da altri prodotti che avrebbero potuto costituire oggetto degli stessi servizi.

Soltanto in occasione della valutazione della legittimità dell'uso di un marchio nelle situazioni considerate dall'art. 5, nn. 2 e 5, della prima direttiva 89/104, e non nella fase della qualificazione dell'uso nell'ambito dell'art. 5 della direttiva, si pone la questione se l'uso tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o li leda, ad esempio creando nel pubblico false impressioni relative ai rapporti fra l'autore della pubblicità e il titolare del marchio.

4 Gli artt. 5-7 della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, non consentono al titolare di un marchio di vietare ad un terzo l'uso del suo marchio al fine di annunciare al pubblico che egli effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti contrassegnati da tale marchio messi in commercio col marchio dal suo titolare o con il suo consenso, o che egli è specializzato o specialista nella vendita o nella riparazione e nella manutenzione di detti prodotti, a meno che il marchio non sia utilizzato in modo tale da poter dare l'impressione che sussista un legame commerciale fra l'impresa terza e il titolare del marchio, e in particolare che l'impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale fra le due imprese.

Da un lato, per quanto riguarda l'uso di un marchio per annunciare al pubblico la rivendita di prodotti recanti il detto marchio, tale uso informativo del marchio è necessario per garantire il diritto di rivendita derivante dall'art. 7 della detta direttiva e non trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio. Infatti, il mero fatto che il rivenditore tragga vantaggio dall'uso del marchio, in quanto la pubblicità per la vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio, peraltro corretta e leale, conferisce alla propria attività un'aura di qualità, non costituisce un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva.

D'altro lato, per quanto riguarda l'uso di un marchio per informare il pubblico della riparazione e della manutenzione dei prodotti recanti detto marchio, siffatto uso non costituisce una commercializzazione ulteriore coperta dall'art. 7 della direttiva, bensì un uso che indica la destinazione di un servizio ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva, che è legittimo, purché l'uso sia necessario per indicare detta destinazione e purché sia conforme agli usi di lealtà in materia industriale e commerciale. A questo proposito, la condizione che l'uso del marchio sia conforme agli usi di lealtà in campo industriale e commerciale costituisce in sostanza l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti degli interessi legittimi del titolare del marchio, analogo a quello cui è soggetto il rivenditore quando utilizza il marchio altrui per annunciare la rivendita di prodotti contrassegnati da tale marchio.

Infatti, l'art. 6 della direttiva mira, al pari dell'art. 7, a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione di servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intenda stabilire e conservare.