Causa T‑718/16

Mad Dogg Athletics, Inc.

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo SPINNING – Dichiarazione di decadenza parziale – Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 novembre 2018

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Marchio divenuto, per l’attività o l’inattività del suo titolare, una denominazione abituale nel commercio – Marchio denominativo SPINNING

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Marchio divenuto, per l’attività o l’inattività del suo titolare, una denominazione abituale nel commercio – Valutazione alla luce della percezione del segno da parte delle cerchie di interessati

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Marchio divenuto, per l’attività o l’inattività del suo titolare, una denominazione abituale nel commercio – Obiettivo

Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Prove ulteriori o complementari

Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Marchio divenuto, per l’attività o l’inattività del suo titolare, una denominazione abituale nel commercio – Effetto della decadenza

Quando la decadenza di un marchio dell’Unione europea è pronunciata, tale decadenza è efficace a partire dalla domanda di decadenza o, su richiesta di parte, a partire da una data anteriore in cui si è verificata una delle cause di tale decadenza. Occorre tuttavia constatare che il legislatore dell’Unione europea non ha previsto che la decadenza possa esplicare i suoi effetti a partire da una data posteriore a quella della domanda di decadenza. Emerge quindi dal testo stesso dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, che la decisione di decadenza deve fondarsi su una delle cause di cui all’articolo 51 del regolamento n. 207/2009 che sussista, al più tardi, alla data di deposito della domanda di decadenza. Conseguentemente, e contrariamente a ciò che sostiene la ricorrente, si deduce da tale disposizione che la sussistenza della causa di decadenza deve essere esaminata conformemente al contesto fattuale e giuridico riscontrabile al più tardi a tale data. È già stato statuito, per quanto riguarda l’articolo 12, paragrafo 1, della prima direttiva 89/104 sui marchi e per quanto riguarda l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, i cui testi sono identici, che, per quanto riguarda la decadenza di un marchio per mancanza di uso effettivo, solo le circostanze anteriori alla presentazione della domanda di decadenza devono essere prese in considerazione, senza pregiudizio tuttavia della considerazione di eventuali circostanze posteriori alla presentazione che possono consentire di confermare o di valutare meglio la portata dell’uso del marchio nel corso del periodo pertinente nonché le reali intenzioni del titolare nel corso dello stesso periodo. Tale giurisprudenza, che ha come contesto la decadenza dei diritti del titolare di un marchio per mancanza di uso effettivo dello stesso, può essere trasposta, mutatis mutandis, nell’ambito dell’esame di una domanda di decadenza di un marchio sulla base del rilievo che esso sarebbe divenuto la denominazione abituale di un prodotto o di un servizio nel commercio. Tale soluzione si impone dal momento che la regola enunciata all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 si applica senza distinguere le cause di decadenza di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. (v. punti 15‑19)

L’eventuale presa in considerazione di prove che non sono state prodotte nel termine impartito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ma che sono prodotte in una fase successiva, può essere accettata, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, solo a complemento degli elementi di prova che sono stati prodotti in tale termine. Sebbene pertanto tale disposizione ammetta la considerazione di prove tardive ma complementari, essa non autorizza, al contrario, la commissione di ricorso ad ampliare il suo potere discrezionale a nuove prove. L’applicazione di tale giurisprudenza che ammette, condizionatamente, prove prodotte tardivamente non può tuttavia condurre a ignorare il testo e l’effetto utile dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Prove tardive, in particolare se fanno riferimento a fatti posteriori alla data della domanda di decadenza, possono pertanto essere prese in considerazione solo se confermano o consentono di valutare meglio circostanze anteriori alla data della domanda di decadenza o prevalenti a tale data. (v. punti 26, 27)

La tutela a livello europeo di un marchio esige che il suo titolare sia sufficientemente vigile per difendere i suoi diritti e farli valere in tutta l’Unione. Il titolare di un marchio deve, pertanto, essere privato dei suoi diritti se, a causa della sua inattività, il marchio in causa si trasforma, anche in una parte limitata del territorio dell’Unione, eventualmente in un solo Stato membro, in una denominazione abituale. Tale provvedimento di decadenza consente quindi ad altri operatori di utilizzare liberamente il segno registrato. Esso persegue quindi uno scopo di interesse generale, che richiede che segni o indicazioni che sono divenuti generici per designare i prodotti o servizi per i quali un marchio è stato registrato possano essere disponibili o liberamente utilizzati da tutti. Pertanto, l’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, è diretto a garantire il carattere distintivo di un marchio, conformemente alla sua funzione d’origine, e ad evitare che termini generici siano indefinitamente riservati ad una sola impresa a causa della loro registrazione in quanto marchio. (v. punti 38, 39)

Emerge dalla giurisprudenza che la questione se un marchio sia divenuto la denominazione commerciale abituale di un prodotto o servizio per cui è registrato è una questione che deve essere valutata non solo alla luce della percezione dei consumatori o degli utilizzatori finali, bensì anche – in funzione delle caratteristiche del mercato in questione – alla luce della percezione dei professionisti, come i venditori. Tuttavia, in generale, la percezione dei consumatori o degli utilizzatori finali ha un ruolo determinante. Infatti, in una situazione caratterizzata dalla perdita del carattere distintivo del marchio interessato dal punto di vista degli utilizzatori finali, tale perdita può comportare la decadenza dei diritti conferiti al titolare del marchio di cui trattasi. La circostanza che i venditori siano consapevoli dell’esistenza del citato marchio e dell’origine che esso indica non può, di per sé, escludere tale decadenza. Emerge da tale giurisprudenza che il pubblico di riferimento, il cui punto di vista deve essere preso in considerazione per valutare se il marchio contestato sia divenuto la denominazione commerciale abituale di un prodotto o servizio per il quale è registrato, deve essere definito alla luce delle caratteristiche del mercato di tale prodotto o di tale servizio. (v. punti 53, 54)