Parole chiave

Massima



Parole chiave

1. Marchio comunitario - Procedimento di ricorso - Ricorso dinanzi al giudice comunitario - Facoltà del Tribunale di riformare la decisione impugnata - Limiti

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 3]

2. Marchio comunitario - Procedimento di ricorso - Decisione sul ricorso - Obbligo della commissione di ricorso - Portata - Conseguenze in caso di inadempimento

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 62, n. 1)

3. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio - Criteri nel caso di un marchio denominativo complesso

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

4. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un servizio - Sintagma «SAT.2»

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

5. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'art. 7, n. 1, lett. b)-e), del regolamento n. 40/94 - Scopo - Esigenza di disponibilità - Rapporti con la norma derogatoria dettata dall'art. 7, n. 3, del regolamento

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. b)-e), e 3]

6. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Marchi privi di carattere distintivo - Nozione - Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

7. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Marchi privi di carattere distintivo - Esame nel caso di un marchio complesso

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

8. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Carattere descrittivo e mancanza di carattere distintivo di un segno - Rapporti tra le disposizioni corrispondenti

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)]

9. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio - Valutazione del carattere descrittivo di un segno - Presa in considerazione delle sole categorie di prodotti e/o di servizi menzionati nella domanda di registrazione

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

10. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Marchi privi di carattere distintivo - Sintagma «SAT.2»

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

11. Marchio comunitario - Decisioni dell'Ufficio - Registrabilità di un segno - Esame da parte del giudice comunitario - Criteri - Applicazione ad un motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione ad opera della prassi decisionale dell'Ufficio

Massima

1. Anche se l'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario prevede la possibilità, per il Tribunale, di riformare la decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), questa possibilità, in via di principio, è limitata alle situazioni in cui lo stato degli atti lo consenta. Ciò non vale quando la commissione di ricorso abbia omesso di statuire nel merito su un capo della domanda del ricorrente nella sua interezza.

( v. punto 18 )

2. Ai sensi dell'art. 62, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, «[in] seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso». Tale obbligo deve essere inteso nel senso che la commissione di ricorso è tenuta a statuire integralmente su ciascuno dei capi della domanda proposti dinanzi ad essa accogliendolo, dichiarandolo irricevibile, oppure respingendolo nel merito. Siccome la violazione di detto obbligo può avere un'incidenza sul contenuto di una decisione impugnata dinanzi al Tribunale, si tratta di una forma sostanziale la cui violazione può essere rilevata d'ufficio.

( v. punto 19 )

3. Per ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, un marchio deve essere composto «esclusivamente» di segni o indicazioni che possono servire per designare una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Tale prescrizione comporta che, nel caso di un marchio denominativo composto di più elementi (o marchio complesso), occorre tenere conto del significato pertinente del marchio denominativo richiesto, stabilito sulla base di tutti gli elementi di cui quest'ultimo è composto, e non solo del significato di uno di questi elementi. Inoltre, ai fini di tale valutazione, occorre prendere in considerazione unicamente le caratteristiche dei prodotti o dei servizi di cui trattasi che possono rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario. Pertanto, per poter essere considerato descrittivo, un marchio denominativo complesso non deve fare altro che designare tali caratteristiche.

( v. punto 26 )

4. Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

In proposito, per quanto riguarda la registrazione del sintagma SAT.2 per determinati servizi, esso non rientra nella sfera d'applicazione della citata disposizione in quanto, anche supponendo che il suo significato pertinente sia «secondo programma via satellite», esso può, sì, servire a designare una caratteristica di taluni dei servizi interessati idonea a rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario, vale a dire la loro caratteristica di essere connessi alla diffusione via satellite, ma non designa siffatta caratteristica quando indica che si tratta di un secondo programma.

( v. punti 26-27 )

5. Gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'art. 7, n. 1, lett. b)-e), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario perseguono una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni cui si riferiscono possano essere liberamente utilizzati da tutti. Infatti, a differenza degli altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, la tutela giuridica conferita dal marchio non ha ad oggetto, in via di principio, il risultato di uno sforzo creativo o economico del titolare del diritto, ma solo il segno che è stato «occupato» da quest'ultimo. Di conseguenza, è da escludere la costituzione di un diritto esclusivo su un segno che, al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico, deve essere lasciato al libero uso da parte di tutti. E' solo nel caso in cui tale segno, in seguito all'uso che ne è stato fatto, sia effettivamente percepito dal pubblico destinatario come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio che questo sforzo economico di chi richiede la registrazione del marchio giustifica che siano poste in non cale le considerazioni di interesse pubblico sopra esposte. Pertanto, in una simile situazione, l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 permette la registrazione di tale segno, facendo così eccezione alla regola generale sancita dal n. 1, lett. b)-d), dello stesso articolo.

( v. punto 36 )

6. I marchi cui si riferisce l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario sono in particolare quelli che, dal punto di vista del pubblico destinatario, sono comunemente usati nel commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati o riguardo ai quali esistono, perlomeno, indizi concreti che permettono di concludere che essi sono idonei a essere usati in tale modo. Pertanto, il carattere distintivo di un marchio può essere valutato solamente, da una parte, riguardo ai prodotti o ai servizi per cui è richiesta la registrazione e, dall'altra, riguardo alla comprensione che ne ha il pubblico destinatario.

( v. punti 36-37 )

7. Nell'ambito dell'esame dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, e trattandosi di un marchio complesso, ai fini della valutazione del suo carattere distintivo occorre considerarlo nel suo insieme. Tuttavia, ciò non è incompatibile con un esame successivo dei diversi elementi di cui è composto il marchio. Un marchio complesso può ricadere nell'ambito di applicazione della predetta disposizione solo se tutti gli elementi di cui esso è composto sono privi di carattere distintivo in relazione ai prodotti o ai servizi indicati nella domanda di marchio.

Viceversa, il fatto che un marchio complesso sia composto soltanto di elementi privi di carattere distintivo permette di concludere che questo marchio, considerato nel suo insieme, è idoneo anche a essere comunemente usato nel commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Tale conclusione può essere invalidata solo nell'ipotesi in cui indizi concreti, quali, in particolare, il modo in cui i diversi elementi sono combinati, mostrino che il marchio complesso rappresenta qualcosa di più della somma degli elementi di cui è composto.

( v. punti 39, 49, 55 )

8. Un segno che descrive i prodotti o i servizi cui si riferisce la domanda di registrazione del marchio, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, è del pari privo di carattere distintivo in relazione a questi prodotti o servizi ai sensi del n. 1, lett. b), di detto articolo. Tale interpretazione non è incompatibile con il principio secondo cui ciascuno dei due impedimenti assoluti alla registrazione di cui trattasi ha un settore proprio d'applicazione. Infatti, un segno individuale che, in base alle regole semantiche della lingua di riferimento, può servire per designare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati che possono rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario è, per questo stesso motivo, idoneo ad essere comunemente usato nel commercio per la presentazione di questi prodotti o servizi e ricade, quindi, nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Il n. 1, lett. c), dello stesso articolo, invece, è applicabile solo quando il marchio richiesto sia composto «esclusivamente» di tali segni o indicazioni.

( v. punto 40 )

9. Il carattere descrittivo di un segno, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, deve essere valutato individualmente in relazione ad ogni categoria di prodotti e/o di servizi indicati nella domanda di registrazione. E' irrilevante, ai fini della valutazione del carattere descrittivo di un segno in relazione a una categoria determinata di prodotti e/o di servizi, che il richiedente del marchio in questione abbia in mente o metta in pratica un determinato concetto di commercializzazione che implichi, oltre ai prodotti e/o ai servizi appartenenti a tale categoria, prodotti e/o servizi appartenenti ad altre categorie. Da un lato, infatti, l'esistenza di un concetto di commercializzazione è un fattore estrinseco al diritto attribuito dal marchio comunitario e, dall'altro, dipendendo esclusivamente dalla scelta dell'impresa interessata, tale concetto può cambiare in seguito alla registrazione del marchio comunitario e non può, quindi, avere alcuna incidenza sulla valutazione della possibilità di registrarlo.

( v. punto 45 )

10. Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 stabilisce che «il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

Per quanto riguarda la domanda di registrazione del sintagma SAT.2, essa è stata chiesta per i seguenti servizi rientranti nelle classi 38, 41 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi:

- classe 38: «Diffusione di trasmissioni/programmi radiotelevisivi tramite reti cablate e non; diffusione di programmi o trasmissioni per cinema, televisione, radio, videotel e videotext; mediazione e concessione di autorizzazioni di accesso a utenti a varie reti di comunicazione; Telecomunicazioni; raccolta, fornitura e trasmissione di messaggi, comunicati stampa (anche per via elettronica e/o mediante computer); trasmissione del suono e di immagini via satellite; gestione di servizi televisivi per abbonati (pay-tv), compresi video a richiesta, anche per conto terzi, su base digitale; servizi relativi al settore delle telecomunicazioni e alle banche dati; fornitura di informazioni a terzi; diffusione di informazioni su reti senza fili o cablate; servizi e trasmissioni on line, ovvero trasmissione di informazioni e messaggi, compresa posta elettronica; gestione di reti per la trasmissione di messaggi, immagini, testi, voce e dati; emissione di programmi di teleshopping».

- classe 41: «Produzione, riproduzione, presentazione e noleggio di film, programmi video e altri programmi televisivi; produzione e riproduzione di dati, voce, testi, suono e immagini su cassette, nastri e dischi video e/o audio (compresi CD-ROM e CD-i) e di videogiochi (giochi per computer); presentazione e noleggio di cassette, nastri e dischi video e/o audio (compresi CD-ROM e CD-i) e di videogiochi (giochi per computer); noleggio di apparecchi di ricezione televisiva e decodificatori; Formazione, istruzione; divertimento; attività sportive e culturali; organizzazione e realizzazione di show, trasmissioni a quiz e musicali, organizzazione di competizioni nel settore ricreativo e sportivo, sia da registrare che da trasmettere in diretta alla radio o alla televisione; produzione di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive, comprese relative trasmissioni a premi; organizzazione di competizioni nel settore formativo, didattico, ricreativo e sportivo; organizzazione di corsi per corrispondenza; pubblicazione di libri, riviste ed altri stampati, nonché di appositi mezzi di comunicazione elettronici (compresi CD-ROM e CD-i); realizzazione di concerti, di spettacoli teatrali e di intrattenimento, di competizioni sportive; produzione di trasmissioni o programmi cinematografici, televisivi, radiofonici, per videotel e videotext, intrattenimento radiotelevisivo; produzione di film, video e di altri programmi audio e video di carattere formativo, didattico e ricreativo, anche per bambini e ragazzi; produzione, riproduzione, proiezione e noleggio di registrazioni audiovisive su cassette, nastri e dischi video e/o audio; rappresentazioni teatrali, esibizioni musicali; registrazione, trasmissione, memorizzazione, elaborazione e riproduzione di suoni e immagini; allestimento di trasmissioni/programmi radiofonici e televisivi; produzione di programmi di teleshopping».

- classe 42: «Concessione, mediazione, affitto o altro sfruttamento di diritti su film, produzioni televisive, produzioni video e altri programmi audio e video; valutazione di diritti di autore e di proprietà intellettuale per conto terzi; sfruttamento di diritti secondari cinematografici e televisivi in materia di merchandising; sviluppo di software, in particolare per il settore multimediale, della televisione interattiva e delle pay-tv; gestione di reti per la trasmissione di messaggi, immagini, testi, voce e dati; consulenza tecnica in materia di multimedialità, televisione interattiva e pay-tv, compresa nella classe 42; programmazione di computer, compresa programmazione di videogiochi e di giochi per computer; mediazione e concessione di autorizzazioni di accesso a utenti di reti di comunicazione diverse»,

detto sintagma è privo di carattere distintivo in relazione alle categorie di servizi sopra citate, ad eccezione delle seguenti categorie:

- «Servizi relativi alle banche dati», rientranti nella classe 38;

- «Produzione e riproduzione di dati, voce, testi, suono e immagini su cassette, nastri e dischi video e/o audio (compresi CD-ROM e CD-i) e di videogiochi (giochi per computer); presentazione e noleggio di cassette, nastri e dischi video e/o audio (compresi CD-ROM e CD-i) e di videogiochi (giochi per computer); noleggio di apparecchi di ricezione televisiva e decodificatori; formazione, istruzione; divertimento; attività sportive e culturali; organizzazione di competizioni nel settore formativo, didattico, ricreativo e sportivo; organizzazione di corsi per corrispondenza; pubblicazione di libri, riviste ed altri stampati, nonché di appositi mezzi di comunicazione elettronici (compresi CD-ROM e CD-i); realizzazione di concerti, di spettacoli teatrali e di intrattenimento, di competizioni sportive; produzione di film, video e di altri programmi audio e video di carattere formativo, didattico e ricreativo, anche per bambini e ragazzi; produzione, riproduzione, proiezione e noleggio di registrazioni audiovisive su cassette, nastri e dischi video e/o audio; rappresentazioni teatrali, esibizioni musicali», rientranti nella classe 41;

- «Concessione, mediazione, affitto o altro sfruttamento di diritti su film, produzioni televisive, produzioni video e altri programmi audio e video; valutazione di diritti di autore e di proprietà intellettuale per conto terzi; sfruttamento di diritti secondari cinematografici e televisivi in materia di merchandising; sviluppo di software, in particolare per il settore multimediale, della televisione interattiva e delle pay-tv; gestione di reti per la trasmissione di messaggi, immagini, testi, voce e dati; consulenza tecnica in materia di multimedialità, televisione interattiva e pay-tv, compresa nella classe 42; programmazione di computer, compresa programmazione di videogiochi e di giochi per computer; mediazione e concessione di autorizzazioni di accesso a utenti di reti di comunicazione diverse», rientranti nella classe 42.

Infatti, per quanto riguarda i summenzionati servizi, il marchio richiesto è costituito da una combinazione di elementi ciascuno dei quali è almeno idoneo ad essere comunemente usato nel commercio per presentare i servizi medesimi.

Per contro, il predetto sintagma non è privo di carattere distintivo in relazione ai servizi sopra menzionati come eccezione.

Infatti, il segno «SAT» non designa alcuna caratteristica di tali servizi che possa rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario e nulla permette di dimostrare che tale segno sia comunemente utilizzabile nel commercio per la presentazione di questi servizi, nonostante la mancanza di carattere descrittivo.

( v. punti 48, 53-54, 56 )

11. Le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario che le commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) debbono adottare in forza del regolamento n. 40/94 rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio comunitario deve essere valutata solo sulla base della normativa comunitaria pertinente come interpretata dal giudice comunitario e non sulla base di una divergente prassi decisionale anteriore delle commissioni di ricorso.

A proposito di un motivo dedotto dinanzi al giudice comunitario con cui si sostiene che l'Ufficio ha violato il principio di non discriminazione rifiutandosi di registrare un determinato segno, mentre, precedentemente, aveva concesso la registrazione di un segno analogo, si configurano, quindi, due ipotesi.

Se in un caso precedente la commissione di ricorso, ammettendo l'idoneità di un segno alla registrazione come marchio comunitario, ha applicato correttamente le pertinenti disposizioni del regolamento n. 40/94 e successivamente, in un caso simile al primo, ha adottato una decisione in senso contrario, il giudice comunitario non potrà che annullare quest'ultima decisione per violazione delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 40/94. In questa prima ipotesi, il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione è perciò ininfluente. Al contrario, se in un caso precedente la commissione di ricorso, ammettendo l'idoneità di un segno alla registrazione come marchio comunitario, ha commesso un errore di diritto e successivamente, in un caso simile al primo, adotta una decisione in senso contrario, la prima decisione non potrà essere utilmente fatta valere a sostegno di una domanda diretta all'annullamento di quest'ultima decisione. Infatti, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri. Pertanto, anche in questa seconda ipotesi, il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione è ininfluente.

( v. punti 60-61 )