Per quanto riguarda la rilevanza dell’uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, da un lato, del volume commerciale di tutti gli atti d’uso e, dall’altro, della durata del periodo nel corso del quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tali atti.

La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve basarsi sull’insieme dei fatti e delle circostanze atti a provare che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.

Un marchio è oggetto di un uso effettivo quando, conformemente alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, è usato al fine di creare o mantenere uno sbocco per tali prodotti e servizi, restando esclusi gli usi simbolici, che hanno il solo scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il presupposto dell’uso effettivo del marchio richiede che quest’ultimo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno.

Per contro, l’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 e la regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, non sono diretti a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un’impresa né a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo.

Nell’interpretare la nozione di uso effettivo ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, occorre considerare il fatto che la ratio legis della necessità che il marchio anteriore debba essere stato oggetto di un uso effettivo per essere opponibile ad una domanda di marchio comunitario consiste nel limitare conflitti fra due marchi, purché non vi sia un legittimo motivo economico derivante da una funzione effettiva del marchio sul mercato.

Per esaminare, in un caso concreto, l’effettività dell’uso di un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, occorre compiere una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Peraltro, l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato di riferimento.

Secondo la regola 22, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, se l’opponente deve fornire la prova dell’utilizzazione o mostrare che vi sono giustificati motivi per la sua non utilizzazione, l’ Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) lo invita a fornire la prova richiesta entro un termine stabilito. Se l’opponente non fornisce tale prova entro la scadenza del termine, l’Ufficio respinge l’opposizione.

Tale regola non può essere interpretata nel senso che essa osta a che siano considerati ulteriori elementi di prova, in funzione dell’esistenza di elementi nuovi, anche se sono forniti dopo la scadenza di tale termine.

Infatti, detta regola deve essere interpretata nel senso che nulla può ostare al fatto che si tenga conto di elementi di prova integrativi, che vanno semplicemente ad aggiungersi ad altri elementi prodotti entro il termine impartito, dal momento che le prove iniziali non sono irrilevanti, bensì sono state giudicate insufficienti. Una simile considerazione, che non rende in alcun caso superflua la regola summenzionata, vale a fortiori qualora l’opponente non abbia abusato dei termini impartiti, ricorrendo scientemente a strategie dilatorie o dando manifestamente prova di negligenza, e gli elementi di prova integrativi che esso ha presentato si limitino a suffragare gli indizi che risultano già dalle dichiarazioni scritte prodotte entro il termine impartito.

(v. punti 46, 53)