Causa T‑112/03

L’Oréal SA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di registrazione di marchio denominativo FLEXI AIR — Marchio denominativo anteriore FLEX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Istanza di prova dell’uso effettivo — Art. 8, n. 1, lett. b), art. 8, n. 2, lett. a), ii), e art. 43, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 16 marzo 2005

Massime della sentenza

1. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Necessità di decidere tale questione, una volta sollevata dal richiedente, anteriormente alla decisione sull’opposizione — Conseguenza — Obbligo per il richiedente di presentare le proprie osservazioni nel termine impartito dall’UAMI

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, artt. 42 e 43, nn. 2 e 3]

2. Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso proposto avverso una decisione di un’unità dell’UAMI, che decide in primo grado, dinanzi alla commissione di ricorso — Continuità funzionale tra questi due organi — Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2)

3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Carattere distintivo debole del marchio anteriore — Rilevanza

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

4. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi FLEXI AIR e FLEX

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1,lett. b)]

5. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato in uno Stato membro per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Esame e, eventualmente, rigetto del marchio richiesto sulla base del solo regolamento n. 40/94

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, lett. a), ii)]

6. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato in uno Stato membro per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Diritti conferiti dal regolamento n. 40/94 al titolare di un marchio anteriore nazionale — Diritti di portata non superiore a quelli attribuiti dal diritto nazionale di cui trattasi

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, lett. a), ii); direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 4, nn. 1, lett. b), e 2, lett. a), ii)]

1. Ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, ai fini dell’esame di un’opposizione proposta ex art. 42 del regolamento medesimo, si presume che il marchio anteriore sia stato oggetto di effettiva utilizzazione fintanto che il richiedente non presenti un’istanza avente ad oggetto la prova di tale utilizzazione. La presentazione di tale istanza produce quindi l’effetto di accollare all’opponente l’onere della prova dell’effettiva utilizzazione (ovvero della sussistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione), pena il rigetto dell’opposizione. Perché tale effetto possa prodursi, l’istanza dev’essere proposta dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) espressamente e tempestivamente.

Benché sia vero che, sul punto, il nono ‘considerando’ del regolamento n. 40/94 stabilisce «che è giustificato tutelare i marchi comunitari, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati» e che, in tale prospettiva, non si devono limitare indebitamente le possibilità, per chi chiede la registrazione di un marchio, di chiedere la prova dell’uso del marchio invocato contro la registrazione del marchio richiesto, tuttavia l’uso effettivo del marchio anteriore costituisce una questione che, una volta sollevata dal richiedente del marchio, dev’essere risolta prima di decidere sull’opposizione vera e propria.

A tale proposito, poiché sia la procedura di opposizione sia la procedura di ricorso sono due procedure in contraddittorio, l’UAMI invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare le loro osservazioni sulle notifiche che ha loro indirizzato o sulle comunicazioni che provengono dalle altre parti. Al fine di una migliore organizzazione del procedimento, tali osservazioni, in linea di principio, devono essere presentate entro il termine assegnato dall’UAMI.

(v. punti 24-27)

2. La competenza delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) implica un riesame delle decisioni adottate dalle unità dell’UAMI che statuiscono in prima istanza. Nell’ambito di tale riesame, l’esito del ricorso dipende dalla questione se una nuova decisione con il medesimo dispositivo della decisione che costituisce oggetto del ricorso possa o meno essere legittimamente adottata nel momento in cui si decide sul ricorso. Così, le commissioni di ricorso, con la sola eccezione di cui all’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, possono accogliere il ricorso, sulla base di fatti nuovi invocati dalla parte che ha proposto il ricorso o ancora sulla base di nuove prove prodotte da quest’ultima.

D’altronde, la portata dell’esame che la commissione di ricorso è tenuta ad effettuare per quanto riguarda la decisione che costituisce oggetto del ricorso non è determinata, in linea di principio, dai motivi invocati dalla parte che ha proposto il ricorso. Pertanto, anche se la parte che ha proposto il ricorso non ha sollevato un motivo specifico, la commissione di ricorso è tuttavia obbligata ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto, se una nuova decisione con lo stesso dispositivo della decisione che costituisce oggetto del ricorso possa essere o meno legittimamente adottata nel momento in cui si decide sul ricorso.

(v. punto 36)

3. Benché, nell’ambito dell’esame di un’opposizione proposta, ex art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, dal titolare del marchio anteriore, il carattere distintivo del marchio anteriore vada preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è solo uno degli elementi considerati in tale valutazione. Così, anche in presenza, da un lato, di un marchio anteriore a debole carattere distintivo e, dall’altro, di un marchio richiesto che non ne è la riproduzione completa, può esistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi considerati.

(v. punto 61)

4. Per il consumatore medio del Regno Unito esiste un rischio di confusione tra il segno denominativo FLEXI AIR, di cui si chiede la registrazione quale marchio comunitario per «shampoo; gel, schiume e balsami, prodotti in spray per capelli ed acconciature; lacche per capelli; tinture e prodotti per decolorare i capelli; prodotti per ondulare i capelli e per la messa in piega; oli essenziali», della classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio FLEX, registrato anteriormente nel Regno Unito per «shampoo e prodotti per il trattamento di capelli» della medesima classe del detto Accordo, in quanto, da un lato, il carattere distintivo del marchio anteriore è debole e i segni in esame sono simili sul piano visivo, fonetico e concettuale e, dall’altro, i prodotti sono in parte identici e in parte molto simili.

(v. punti 82 e 83)

5. Quando una domanda di marchio comunitario è soggetta alle procedure di cui al regolamento n. 40/94, la registrazione del marchio richiesto dev’essere obbligatoriamente respinta in forza dell’art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, lett. a), ii), del medesimo regolamento quando il titolare di un marchio, registrato anteriormente in uno Stato membro, propone opposizione ed esiste un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi ai sensi del detto art. 8, n. 1, lett. b). Viceversa, l’esame preliminare della questione se il marchio nazionale anteriore possa essere validamente opposto in forza della normativa nazionale a cui è assoggettato nonché la valutazione del rischio di confusione tra i due marchi interessati secondo tale normativa nazionale non sono previsti dal regolamento n. 40/94.

(v. punto 91)

6. Il regolamento n. 40/94 non può attribuire al titolare di un marchio nazionale anteriore diritti più ampi in merito ad una domanda di marchio comunitario di quelli che gli sono conferiti dalla normativa nazionale a cui tale marchio anteriore è assoggettato. Infatti, in forza dell’art. 4, n. 1, lett. b), e dell’art. 4, n. 2, lett. a), ii), della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, le normative nazionali degli Stati membri riguardanti la questione del rischio di confusione tra un marchio richiesto e un marchio nazionale anteriore sono state completamente armonizzate. Ebbene, il contenuto normativo di tali disposizioni della direttiva 89/104 è identico a quello dell’art. 8, n. 1, lett. b), e dell’art. 8, n. 2, lett. a), ii), del regolamento n. 40/94.

(v. punto 92)