Causa T‑528/11

Aloe Vera of America, Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo FOREVER — Marchio nazionale figurativo anteriore 4 EVER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 gennaio 2014

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi FOREVER e 4 EVER

La ratio legis del requisito secondo cui il marchio anteriore deve essere stato effettivamente utilizzato, ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, per essere opponibile a una domanda di marchio comunitario consiste nel limitare i conflitti fra due marchi, purché non vi sia un legittimo motivo economico derivante da una funzione effettiva del marchio sul mercato. Per contro, dette disposizioni non sono dirette a valutare il successo commerciale, né a controllare la strategia economica di un’impresa, né a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo. (v. punto 23)

Un marchio è oggetto di un uso effettivo, ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è quella di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, la condizione relativa all’uso effettivo del marchio esige che questo, come tutelato nel territorio pertinente, venga utilizzato pubblicamente e verso l’esterno. La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio deve basarsi sull’insieme dei fatti e delle circostanze atti a provare che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, nonché l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio. Per quanto riguarda la rilevanza dell’uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, da un lato, del volume commerciale di tutti gli atti d’uso e, dall’altro, della durata del periodo nel corso del quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tali atti. (v. punti 24‑26)

Per esaminare, in un caso concreto, l’effettività dell’uso di un marchio anteriore, occorre compiere una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione implica una certa interdipendenza dei fattori considerati. Pertanto, uno scarso volume di prodotti commercializzati con detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa. Il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio anteriore non possono essere giudicati in assoluto, ma devono essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il volume dell’attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato interessato. Non occorre perciò che l’uso del marchio anteriore sia sempre quantitativamente rilevante per poter essere qualificato come effettivo. Un uso anche minimo può quindi essere sufficiente per essere ritenuto effettivo, purché sia considerato giustificato, nel settore economico interessato, al fine di conservare o creare quote di mercato a favore dei prodotti o dei servizi protetti dal marchio. Pertanto, non è possibile stabilire a priori, astrattamente, la soglia quantitativa in base alla quale stabilire se l’uso sia stato effettivo oppure no, sicché non può essere fissata una regola de minimis, che non consenta all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), o su ricorso, al Tribunale di valutare tutte le circostanze della controversia di cui devono conoscere. (v. punti 27, 28)

L’uso effettivo di un marchio, ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti e oggettivi che provino un uso effettivo e sufficiente del marchio sul mercato di riferimento. Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del predetto regolamento, la prova dell’uso effettivo di un marchio anteriore, nazionale o comunitario, su cui si fonda un’opposizione avverso una domanda di marchio comunitario, comprende altresì la prova dell’utilizzo del marchio anteriore in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato. (v. punti 29, 30)

V. il testo della decisione. (v. punti 48, 49, 80)