Causa T-203/02

The Sunrider Corp.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Marchio denominativo anteriore VITAFRUT — Domanda di marchio comunitario denominativo VITAFRUIT — Uso effettivo del marchio anteriore — Somiglianza dei prodotti — Artt. 8, n. 1, lett. b), 15 e 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 8 luglio 2004

Massime della sentenza

1. Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso — Portata — Opposizione

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, artt. 15, n. 3, 43, nn. 2 e 3, 61, n. 1, e 62, n. 1]

2. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Interpretazione alla luce della ratio legis dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3)

3. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3)

4. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Applicazione dei criteri al caso concreto

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3)

5. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Somiglianza dei prodotti o servizi — Succhi di frutta concentrati e bevande alle erbe e vitaminiche

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1. Nell’ambito di ricorsi proposti dinanzi a una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), la portata dell’esame che la commissione di ricorso deve svolgere in merito alla decisione oggetto del ricorso non dipende dal fatto che la parte che ha proposto il ricorso solleva un motivo specifico avverso tale decisione, criticando l’interpretazione o l’applicazione di una disposizione effettuata dall’unità dell’Ufficio che ha deciso in primo grado, oppure la valutazione di un elemento di prova, compiuta da parte di tale unità. Pertanto, anche se la parte che ha proposto il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso non ha sollevato un motivo specifico, la commissione di ricorso è tuttavia obbligata a esaminare, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto, se una nuova decisione con lo stesso dispositivo della decisione che costituisce oggetto del ricorso possa o meno essere legittimamente adottata nel momento in cui si decide sul ricorso.

Nel caso di un procedimento di opposizione promosso dal titolare di un marchio anteriore, rientra in tale esame anche l’accertamento se, alla luce dei fatti e delle prove presentati dalla controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, detta controparte abbia addotto, o meno, la prova di un uso effettivo da parte del titolare del marchio anteriore o di un terzo autorizzato, ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, e dell’art. 15, n. 3, del regolamento n. 40/94. Per contro, rientra nell’esame del merito la pertinenza dell’affermazione dell’Ufficio secondo la quale il richiedente del marchio non ha contestato, né dinanzi alla divisione di opposizione né dinanzi alla commissione di ricorso, l’esistenza di un consenso del titolare del marchio anteriore.

(v. punti 21-22)

2. Nell’interpretare la nozione di uso effettivo del marchio comunitario, ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, occorre considerare che la ratio legis del fatto che il marchio anteriore debba essere seriamente utilizzato per essere opponibile ad una domanda di marchio comunitario consiste nel limitare conflitti fra due marchi, purché non vi sia un legittimo motivo economico derivante da una funzione effettiva del marchio sul mercato. Per contro, la detta disposizione non è diretta a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un’impresa né a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo.

(v. punto 38)

3. Un marchio comunitario è oggetto di un uso effettivo, ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. A tale proposito, il presupposto dell’uso effettivo del marchio richiede che quest’ultimo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno.

Nel verificare l’uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possano provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio.

Per quanto riguarda la rilevanza dell’uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tali atti, dall’altro.

(v. punti 39-41)

4. Per esaminare, in una fattispecie, l’effettività dell’uso del marchio anteriore, occorre procedere a una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa. Inoltre, il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio anteriore non possono essere giudicati in assoluto, ma devono essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il volume dell’attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato interessato. Per cui, affinché un uso possa essere ritenuto effettivo, non occorre che esso sia sempre quantitativamente rilevante.

(v. punto 42)

5. Per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto fra tali prodotti o servizi e, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché della loro concorrenzialità o complementarità.

Sono simili, in questo senso, da un lato, i succhi di frutta concentrati per i quali un marchio anteriore è protetto e, dall’altro le bevande alle erbe e vitaminiche cui fa riferimento una domanda di marchio. Tali prodotti, infatti, hanno lo stesso scopo, ossia dissetare, e presentano, in larga misura, un carattere di concorrenzialità. Per quanto riguarda la natura e l’impiego dei prodotti in questione, si tratta in entrambi i casi di bevande analcoliche consumate, di norma, fresche, la cui composizione, certamente, è diversa nella maggioranza dei casi. La diversa composizione di tali prodotti non può tuttavia modificare la constatazione che i detti prodotti rimangono interscambiabili in quanto sono destinati a soddisfare un identico bisogno.

(v. punti 65, 67)