Conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven dell'8 luglio 1992. - GENERICS (UK) LTD E HARRIS PHARMACEUTICALS LTD CONTRO SMITH KLINE AND FRENCH LABORATORIES LTD. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COURT OF APPEAL (ENGLAND) - REGNO UNITO. - BREVETTI - LICENZE OBBLIGATORIE - ARTT. 30 E 36 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA C-191/90.



raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-05335



Conclusioni dell avvocato generale

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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. La Court of Appeal, Queen' s Bench Division for the Supreme Court of England and Wales (in prosieguo: il "giudice a quo") ha sottoposto alla Corte alcune questioni vertenti sulla compatibilità con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE di una prassi delle competenti autorità britanniche, fondata sul Patents Act del 1977, relativa alle condizioni alle quali il titolare di una licenza su un brevetto cui è stata apposta l' annotazione "licences of right" (in prosieguo: la "licenza di diritto") può importare prodotti brevettati da paesi terzi.

Dette questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia tra la Generics (UK) Ltd (in prosieguo: la "Generics") e la Harris Pharmaceuticals Ltd (in prosieguo: la "Harris") da un lato e la Smith Kline and French Laboratories Ltd (in prosieguo: la "SKF"), titolare di due brevetti britannici cui è stata apposta l' annotazione "licenza di diritto" relativi al prodotto farmaceutico "cimetidina", dall' altro. La controversia trova la sua origine nella domanda presentata dalle parti per prima menzionate al "Comptroller General of Patents" (in prosieguo: il "Comptroller") onde ottenere l' autorizzazione ad importare nel Regno Unito, come licenziatarie, cimetidina fabbricata in paesi terzi come pure in Spagna e in Portogallo. Per una buona comprensione della controversia, indicherò dapprima pertinenti disposizioni del Patents Act del 1977.

Le pertinenti disposizioni del Patents Act del 1977

2. Il Patents Act del 1977 ha elevato da 16 a 20 anni la durata di validità del brevetto britannico. Disposizioni transitorie si applicano a taluni brevetti concessi prima dell' entrata in vigore della legge. Al pari dei nuovi brevetti, la durata di validità dei brevetti considerati è di 20 anni, ma dopo 16 anni ad essi viene apposta di ufficio, e quindi anche contro la volontà del titolare del brevetto, la menzione "licenza di diritto".

A norma dell' art. 46 del Patents Act del 1977, la menzione "licenza di diritto" implica che ogni persona può ottenere di diritto una licenza su brevetto, a talune condizioni stabilite per contratto o, in mancanza, dal Comptroller.

Secondo la giurisprudenza della House of Lords (1), il Comptroller può, per fissare le condizioni di concessione di una licenza di diritto prendere in considerazione le disposizioni che disciplinano la concessione delle licenze obbligatorie e, in particolare, di artt. 48, paragrafo 3, lett. a), e 50, paragrafo 1, lett. c), del Patents Act del 1977.

Ai sensi dell' art. 48, paragrafo 3, lett. a), del Patents Act del 1977, il Comptroller può, dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data di rilascio del brevetto, concedere licenze obbligatorie per (tra altri) i seguenti motivi:

"a) se l' invenzione brevettata può essere commercialmente sfruttata nel Regno Unito ma non lo è pienamente",

A norma dell' art. 50, paragrafo 1, lett. c), del Patents Act del 1977, il Comptroller deve esercitare i poteri previsti dall' art. 48 in modo da

"c) (...) prevenire qualsiasi pregiudizio ingiustamente arrecato agli interessi di chiunque sfrutti o sviluppa nel Regno Unito un' invenzione protetta da un brevetto".

Le citate disposizioni del Patents Act del 1977 autorizzano il Comptrollor a vietare al licenziatario di diritto di importare il prodotto coperto dal brevetto qualora il titolare del brevetto fabbrichi detto prodotto nel Regno Unito.

3. La Corte si è già due volte occupata delle disposizioni considerate del Patents Act del 1977. Nella sentenza 3 marzo 1988, Allen and Hanburys (2) la Corte ha affermato che gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE:

"vietano alle competenti autorità amministrative di imporre al licenziatario condizioni che ostino all' importazione da altri Stati membri di un prodotto protetto da un brevetto cui sia stata apposta l' annotazione 'licenza di diritto' ove le autorità non possano negare la concessione di una licenza ad un' impresa che fabbrichi e venda il prodotto sul territorio nazionale".

Dopo la sentenza della Corte pronunciata nella causa Allen and Hanburys, non vi è alcun dubbio che il Comptroller non può vietare al licenziatario di importare da altri Stati membri il prodotto coperto dal brevetto, anche quando il titolare del brevetto fabbrichi il prodotto brevettato nel Regno Unito. La prassi decisionale del Comptroller in materia di importazione provenienti da paesi terzi resta tuttavia fondata sugli artt. 48, paragrafo 3, lett. a), e 50, paragrafo 1, lett. c), del Patents Act del 1977: l' importazione da paesi terzi è vietata qualora il titolare del brevetto fabbrichi nel Regno Unito il prodotto coperto da brevetto, ma autorizzato qualora fabbrichi detto prodotto in un altro Stato membro.

Mentre la sentenza Allen and Hansburys era conosciuta dal giudice a quo e dalle parti nella causa principale nel momento in cui le questioni pregiudiziali venivano sollevate, non è altrettanto per quanto riguarda la recente sentenza 18 febbraio 1992, pronunciata nella causa Commissione/Regno Unito (3). In questa sentenza la Corte ha ritenuto che le disposizioni del Patents Act del 1977 relative alle licenze obbligatorie erano incompatibili con gli artt. 30 e 36 del Trattato nella misura in cui consentono la concessione di licenze obbligatorie qualora la domanda interna del prodotto brevettato sia soddisfatta, sul mercato nazionale, da importazioni provenienti da altri Stati membri. Ritornerò su questa sentenza in seguito.

La controversia di cui alla causa principale è le questioni pregiudiziali

4. La controversia di cui alla causa principale riguarda i diritti sul prodotto farmaceutico denominato "cimetidina" che è utilizzato nel mondo intero per il trattamento delle ulcere gastriche e duodenali. Dagli atti risulta che una società controllata della SKF fabbrica il prodotto semilavorato in Irlanda. Questo prodotto semilavorato viene quindi trasportato nel Regno Unito dove la SKF effettua il dosaggio e il condizionamento della cimetidina sotto forma di compresse o di sciroppo.

Al momento dell' ordinanza di rinvio, la SKF era titolare nella maggior parte degli Stati membri di uno o più brevetti che la proteggevano dalla contraffazione della cimetidina. Nel Regno Unito aveva ottenuto due brevetti il 9 marzo 1972. In virtù delle disposizioni transitorie previste nel Patents Act del 1977 per i brevetti concessi prima dell' entrata in vigore della legge, ai due brevetti è stata apposta la menzione "licenza di diritto" a partire dall' 8 marzo 1988 e fino alla scadenza della durata della loro validità, il 9 marzo 1992.

La Generics e la Harris chiedono che sia loro concessa una licenza di diritto che consenta loro, in particolare, di importare nel Regno Unito cimetidina sotto forma di prodotto semilavorato proveniente da paesi terzi nonché dalla Spagna e dal Portogallo. In mancanza di accordo con la SKF, hanno chiesto al Comptroller di fissare le condizioni della licenza considerata.

5. Con decisioni 15 marzo e 8 aprile 1988, il "superintending examiner", agendo in nome del Comptroller, ha autorizzato la Generics ed la Harris ad importare cimetidina nel Regno Unito sia sotto forma di prodotto semilavorato che di prodotto finito e ha altresì fissato l' aliquota del diritto dovuto dal licenziatario alla SKF. L' importo del diritto non è in discussione nella specie, e non procedo, pertanto, ad esaminare questo punto.

La SKF ha proposto dei ricorsi contro dette decisioni dinanzi alla Patents Court. Con sentenze 1 e 2 marzo 1989, la Patents Court ha autorizzato l' importazione della cimetidina sotto forma di prodotto semilavorato, ma ne ha vietato l' importazione sotto forma di prodotto finito da paesi terzi nonché dalla Spagna e dal Portogallo, in considerazione del fatto che la SKF perfeziona la fabbricazione della cimetidina nel Regno Unito, mentre importa dall' Irlanda il prodotto semilavorato.

Avverso quest' ultimo divieto pronunciato dalla Patents Court la Generics e la Harris hanno proposto un ricorso dinanzi alla Court of Appeal. Dal suo lato, la SKF ha proposto un ricorso avverso la possibilità offerta ai licenziatari di importare cimetidina sotto forma di prodotto semilavorato da paesi terzi come pure dalla Spagna e dal Portogallo. Nel contesto del presente ricorso, la Court of Appeal ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se sia in sintonia con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE che l' autorità competente a stabilire le condizioni di una licenza, qualora si tratti di brevetto obbligatorio denominato 'licenza di diritto' , possa fare riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 48, paragrafo 3, lett. a) e 50, paragrafo 1, lett. c) del Patents Act del 1977, onde determinare se includere o meno tra dette condizioni la facoltà di importare prodotti brevettati dal territorio extracomunitario. Se, inoltre, sia in sintonia con gli artt. 30 e 36 che detta autorità faccia normale applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 48, paragrafo 3, lett. a) e 50, paragrafo 1, lett. c), onde negare la licenza di importazione da un altro paese nel caso in cui il titolare utilizzi il brevetto producendo all' interno del Regno Unito, e concedendola invece per paesi extracomunitari qualora il titolare utilizzi il brevetto importando prodotti fabbricati in altri Stati membri della Comunità.

2 a) Se la risoluzione della questione sopraesposta dipenda dal se gli artt. 48, paragrafo 3, lett. a) e 50, paragrafo 1, lett. c) del Patents Act del 1977 si applichino alla concessione di licenze obbligatorie e se detti articoli dispongano che una licenza obbligatoria possa essere concessa per un brevetto qualora esso non venga utilizzato nel Regno Unito.

b) Se inoltre, la risoluzione della questione di cui alla lett. a) dipenda anche dal fatto che, nell' ambito della facoltà discrezionale di cui essa può fare uso per consentire o meno l' importazione da un paese terzo, l' autorità competente possa riferirsi agli artt. 48, paragrafo 3, lett. a) e 50, paragrafo 1, lett. c) del Patents Act del 1977 per determinare gli elementi da prendere in considerazione ai fini della concessione o meno di tale permesso d' importazione.

3) Se con riferimento alle disposizioni del Trattato riguardanti l' entrata di Spagna e Portogallo nella Comunità economica europea, e alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 434/85, Allen & Handbury Limited/Generics (UK) Limited, (Racc. 1988, pag. 1245), sia in sintonia con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE che l' autorità competente a determinare le condizioni di una "licenza di diritto" per un brevetto di un prodotto farmaceutico possa includervi una clausola limitativa dell' importazione di tale prodotto dalla Spagna e dal Portogallo".

Esame delle questioni sub 1

6. Nella questione sub 1 il giudice a quo solleva due questioni distinte. La prima è intesa a sapere se gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE ostano a che un' autorità nazionale, preposta alla fissazione delle condizioni per la concessione di una licenza di diritto, abbia il potere di autorizzare o no l' importazione del prodotto brevettato a partire da paesi terzi. Questa questione è intesa, in sostanza, a sapere se gli artt. 30 e 36 del Trattato siano applicabili a restrizioni agli scambi con i paesi terzi. La seconda questione sollevata dal giudice a quo presuppone che gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE lascino all' autorità nazionale interessata un potere discrezionale per subordinare la concessione di una licenza a condizioni che costituiscono un ostacolo agli scambi con i paesi terzi. Essa è più precisamente intesa a sapere se questo potere possa essere esercitato nel senso che le importazioni provenienti dai paesi terzi sono vietate se il titolare del brevetto fabbrica i prodotti brevettati nel Regno Unito, ma sono autorizzate se fabbrica detti prodotti in altri Stati membri e successivamente li importa nel Regno Unito.

i) La prima questione sollevata al punto 1

7. Nella sentenza EMI Records (4) alla quale la SKF, la Generics e il Regno Unito fanno riferimento nelle loro osservazioni, la Corte ha definito il campo di applicazione territoriale degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE. A norma dell' art. 30 del Trattato CEE, rileva la Corte nella sentenza in questione (punto 8), le restrizioni quantitative all' importazione, come pure le misure di effetto equivalente, sono vietate "tra gli Stati membri". Secondo l' art. 36, ultima frase, del Trattato CEE, prosegue la Corte (punto 9), le restrizioni all' importazione giustificate, tra altro, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale non deve in alcun modo costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio "tra gli Stati membri". La Corte al punto 10 ne deduce che:

"L' esercizio del diritto di marchio onde impedire la vendita di prodotti provenienti da un paese terzo, contrassegnati da un identico marchio, non pregiudica, nemmeno nell' ipotesi in cui esso costituisse una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri e non rientra quindi nei divieti di cui agli artt. 30 e seguenti del Trattato".

La sentenza pronunciata dalla Corte nella causa EMI Records dimostra che il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione sulle quali verte l' art. 30 del Trattato CEE non si applica agli scambi con i paesi terzi (5). Senza pregiudizio degli obblighi internazionali della Comunità ° che nella specie non sono tuttavia in discussione ° gli artt. 30 e 36 del Trattato non ostano, del resto, a che a un' autorità nazionale incaricata di fissare le condizioni per la concessione di una licenza di diritto sia conferito il potere di autorizzare o no l' importazione del prodotto brevettato da paesi terzi.

Come è possibile dedurre dalla motivazione della soprammenzionata sentenza EMI, gli artt. 30 e 36 del Trattato sono per contro applicabili qualora un' autorità nazionale, avvalendosi dei suoi poteri nei confronti degli scambi con i paesi terzi rechi pregiudizio alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri. Esaminerò in prosieguo, nel contesto della soluzione alla seconda questione sollevata nel punto 1, se la prassi decisionale del Comptroller in materia di importazioni tra paesi terzi incida o no sugli scambi intracomunitari.

ii) La seconda questione sollevata al n. 1)

8. Con la seconda questione sollevata al n. 1) il giudice a quo vuol sapere se un' autorità nazionale incaricata della fissazione delle condizioni per la concessione di una licenza di diritto possa esercitare il suo potere in modo tale che l' importazione da paesi terzi è vietata qualora il titolare del brevetto fabbrichi i prodotti brevettati nel suo paese, ma è consentita quando li fabbrica in un altro Stato membro. Questa questione è determinante ai fini della soluzione della causa principale. Basandosi sugli artt. 48, paragrafo 3, lett. a), e 50, paragrafo 1, lett. c), del Patents Act 1977, il Comptroller è, in caso di contestazione, il giudice britannico,infatti esercitano di norma i loro poteri in questo senso. Poiché la SKF fa produrre il prodotto brevettato, la cimetidina, sotto forma di prodotto semilavorato in Irlanda, una soluzione affermativa pertanto implica che i licenziatari sarebbero autorizzati, in virtù di questa costante prassi decisionale, a importare cimetidina da paesi terzi sotto forma di prodotto semifinito.

9. Nella sentenza 18 febbraio 1992, Commissione/Regno Unito, già citata, punto 16-21 della motivazione, come pure nella sentenza dello stesso giorno, Commissione/Italia (6) (punti da 12 a 17 della motivazione), la Corte ha tracciato il quadro entro il quale tale questione va esaminata:

"Nello stato attuale del diritto comunitario le disposizioni in materia di brevetti non sono state ancora oggetto di unificazione nell' ambito della Comunità o di ravvicinamento delle legislazioni. La prima convenzione sul brevetto comunitario, che ha il duplice scopo di creare un brevetto comunitario ed istituire un regime comunitario dei brevetti nazionali, non è entrata in vigore in mancanza della ratifica da parte di tutti gli Stati membri. La seconda convenzione sul brevetto comunitario, destinata a sostituire la prima convenzione, è a sua volta in corso di ratifica.

Stando così le cose, spetta al legislatore nazionale determinare i presupposti e le modalità della tutela conferita dal brevetto.

Tuttavia le disposizioni del Trattato, e in particolare quelle dell' art. 222, secondo le quali il Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, non possono essere interpretate nel senso che riservino al legislatore nazionale, in materia di proprietà industriale e commerciale, il potere di adottare provvedimenti lesivi del principio della libera circolazione delle merci all' interno del mercato comune così come è previsto e disciplinato dal Trattato.

I divieti e le restrizioni all' importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono ammessi dall' art. 36 del Trattato, purché non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Per costante giurisprudenza della Corte, l' art. 36 ammette deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune solo nei limiti in cui tali deroghe appaiono indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico di questa proprietà (sentenza 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG, Racc. pag. I-3711, punto 12 della motivazione).

In materia di brevetti, l' oggetto specifico della proprietà industriale comporta in particolare, per il suo titolare, il diritto esclusivo di far uso di un' invenzione ai fini della produzione e della prima messa in circolazione di prodotti industriali direttamente o mediante la concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi a qualsiasi contraffazione (sentenza 3 marzo 1988, causa 434/85, Allen & Hanburys, Racc. pag. 1245, punto 11 della motivazione). L' oggetto specifico dei brevetti per nuove varietà vegetali è analogo".

Inoltre, si deve constatare ° v. altresì la sentenza Allen and Hanburys, punti 12 e 13 della motivazione ° che, nel caso in cui a un brevetto sia stata apposta l' annotazione "licenza di diritto", il diritto esclusivo del titolare del brevetto ha un contenuto particolare. Dalle disposizioni del Patents Act del 1977 emerge che nel Regno Unito il titolare di un siffatto brevetto non può opporsi al rilascio di una licenza a un terzo previo pagamento di un' equa retribuzione. Tuttavia dalla citata giurisprudenza della House of Lords come pure dalla prassi decisionale del Comptroller basata su detta giurisprudenza emerge che il titolare del brevetto può, cionondimeno, opporsi all' importazione da parte del licenziatario del prodotto brevettato proveniente da paesi terzi qualora il titolare del brevetto fabbrichi questo prodotto nel Regno Unito.

Sulla base di questo quadro di riferimento, procedo ora a verificare se la prassi decisionale considerata sia compatibile con gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.

10. Siffatta prassi decisionale può restringere la tutela giuridica del titolare di un brevetto al quale è stata apposta l' annotazione "licenza di diritto" il quale sfrutti il prodotto brevettato sul territorio nazionale importandolo da altri Stati membri. Infatti, a differenza del titolare del brevetto che fabbrica il prodotto brevettato sul territorio nazionale, esso non può opporsi all' importazione, da parte del licenziatario, di detto prodotto da paesi terzi.

Il titolare di un brevetto è così incentivato, per evitare qualsiasi rischio di una minore tutela giuridica, per esempio perché ritiene che il corrispettivo dovuto dal licenziatario non sia sufficiente a compensare la perdita del suo diritto di opposizione, a fabbricare il prodotto brevettato sul territorio dello Stato dove il brevetto è stato rilasciato piuttosto che importarlo da altri Stati membri (cfr. menzionata sentenza Commissione/Regno Unito, punto 24 della motivazione). E' , inoltre, evidente che quando un' autorizzazione di importazione da paesi terzi è concessa al licenziatario, i prodotti importati da paesi terzi nello Stato membro ove è stato rilasciato il brevetto entrano in concorrenza con i prodotti importati da altri Stati membri. Questa concorrenza ° che non esisterebbe, in forza della prassi decisionale considerata, in caso di fabbricazione dei prodotti da parte del titolare del brevetto sul territorio nazionale ° ha necessariamente l' effetto di ridurre le importazioni del prodotto brevettato da altri Stati membri e di incidere in tal modo sulla concorrenza intracomunitaria (cfr. sentenza Commissione/Regno Unito, punto 26 della motivazione).

Secondo la sentenza Dassonville (7), ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerato come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell' art. 30 del Trattato CEE. La prassi decisionale considerata rientra, pertanto, nella sfera di applicazione dell' art. 30 del Trattato CEE.

11. La deroga alla libera circolazione delle merci sopra indicata può essere giustificata solo dalla protezione della proprietà industriale e commerciale prevista dall' art. 36 del Trattato CEE o da un' altra causa di giustificazione. Infatti l' obiettivo specifico del brevetto non è tutelato da una prassi decisionale discriminatoria che vieta l' importazione proveniente da paesi terzi qualora il prodotto brevettato sia fabbricato sul territorio nazionale, ma autorizza l' importazione da detto paese qualora detto prodotto sia fabbricato in un altro Stato membro. Come dimostrato dalle decisioni sia della Patents Court che della Court of Appeal nella causa principale, una siffatta discriminazione non è destinata a proteggere la proprietà industriale e commerciale ma a favorire la produzione nazionale. Come dichiarato dalla Corte nella sentenza Commissione/Regno Unito (punto 30 della motivazione) una siffatta considerazione:

"ha la conseguenza di frustrare gli scopi della Comunità sanciti in particolare dall' art. 2 ed elaborati dall' art. 3 del Trattato e, non può essere applicata per giustificare una restrizione al commercio fra gli Stati membri".

Tenuto conto di quanto precede giungo pertanto alla seguente conclusione: gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE ostano a che un' autorità nazionale incaricata di fissare le condizioni per la concessione di una licenza su un brevetto al quale è stata apposta l' annotazione "licenza di diritto" vieti di norma ad un licenziatario di importare il prodotto brevettato da un paese terzo qualora il titolare del brevetto fabbrichi detto prodotto nello Stato membro considerato, ma autorizza l' importazione da paesi terzi qualora il titolare del brevetto fabbrichi il prodotto in un altro Stato membro.

Il punto di vista qui sopra adottato non vuol dire che l' autorità nazionale competente debba sempre rifiutare l' importazione da paesi terzi dal momento che il titolare del brevetto fabbrica il prodotto brevettato in uno Stato membro. Essa è libera, nel rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, di autorizzare o di rifiutare l' importazione da paesi terzi. Essa tuttavia non può, in alcun caso, applicare un criterio discriminatorio in forza del quale l' importazione da paesi terzi è vietata quando il titolare del brevetto fabbrica il prodotto sul territorio nazionale, ma è consentita quando esso fabbrica detto prodotto in un altro Stato membro.

Esame delle questioni sollevate al n. 2)

12. La differenza tra le questioni sollevate al n. 2), lett. a), e al n. 2), lett. b), non mi pare chiara. Inoltre non vedo bene cosa queste questioni aggiungono a quelle sollevate al n. 1. Forse sono ispirate all' argomento, invocato dalla SKF nella causa principale, che gli artt. 48, paragrafo 3, lett. a), e 50, paragrafo 1, lett. c), del Patents Act del 1977 sono incompatibili con il diritto comunitario nella misura in cui autorizzano la concessione di una licenza obbligatoria qualora la domanda del prodotto coperto dal brevetto è soddisfatta, sul mercato nazionale, da importazioni provenienti da altri Stati membri, ma non l' autorizzano qualora il prodotto è fabbricato sul territorio nazionale.

La fondatezza di questo argomento avanzato dalla SKF è stata nel frattempo riconosciuta dalla Corte nella citata sentenza Commissione/Regno Unito. Suggerisco, pertanto, di risolvere le questioni sollevate al n. 2 conformemente a detta sentenza e più precisamente nel senso che gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE ostano ad una normativa nazionale che consente il rilascio di una licenza obbligatoria per insufficiente sfruttamento del brevetto quando sul mercato nazionale, la domanda del prodotto è coperta da importazioni provenienti da altri Stati membri.

Esame della questione sollevata al n. 3)

13. La questione sollevata al n. 3) trova la sua origine nella domanda rivolta dalla Generics e dalla Harris al Comptroller al fine di ottenere l' autorizzazione ad importare cimetidina (in particolare) dalla Spagna e dal Portogallo. In Spagna e in Portogallo, non è possibile, fino ad ora, ottenere un brevetto per un prodotto farmaceutico (8).

Il "superintending examiner" ha autorizzato i licenziatari a importare cimetidina dalla Spagna e dal Portogallo. Considerata la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Allen and Hanburys, ha ritenuto non essere di sua competenza limitare le importazioni dagli altri Stati membri. La Patents Court ha riformato detta decisione tenendo conto degli artt. 47 e 209 dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo a agli adattamenti dei Trattati (in prosieguo: l' "atto di adesione"). Secondo la Patents Court, queste disposizioni producono l' effetto di porre su un piede di parità l' importazione di prodotti farmaceutici provenienti dalla Spagna e dal Portogallo e l' importazione di detti prodotti da paesi terzi. Il giudice Lord Nicholls della Court of Appeal, non ha condiviso questa interpretazione delle disposizioni considerate. Nella sua opinione ampiamente motivata, ritiene ciò nondimeno ragionevole che la Corte si pronunci su questo punto nel caso della disanima delle questioni pregiudiziali sotto esaminate circa la compatibilità con il diritto comunitario della prassi decisionale in materia di importazioni da paesi terzi.

14. Gli artt. 47 (per la Spagna) e 209 (per il Portogallo) dell' atto di adesione contengono una deroga agli artt. 42 (per la Spagna) e 202 (per il Portogallo) di detto atto, secondo i quali le restrizioni quantitative all' importazione e all' esportazione nonché ogni misura di effetto equivalente esistente tra la Comunità e questi due Stati sono soppressi a partire dal 1 gennaio 1986. Questa deroga è così formulata:

"1. In deroga all' art. (42) o (202), il titolare, o il suo avente diritto, di un brevetto per un prodotto chimico, farmaceutico e fitosanitario depositato in uno Stato membro a un' epoca in cui non era possibile ottenere in Spagna (o in Portogallo) un brevetto per tale prodotto può avvalersi del diritto che il brevetto gli conferisce, allo scopo di impedire l' importazione e la commercializzazione del prodotto in questione nello Stato membro attuale o negli Stati membri attuali in cui il prodotto è protetto dal brevetto, anche se questo prodotto è immesso per la prima volta in commercio in Spagna o (in Portogallo) dallo stesso titolare o suo avente diritto o con il suo consenso.

2. Questo diritto può essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 1, fino alla fine del terzo anno successivo all' introduzione, da parte della Spagna, o (del Portogallo) della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione".

Tutte le parti giustamente rilevano che le disposizioni dell' atto di adesione sopra citato hanno alla base la costante giurisprudenza della Corte sul principio dell' esaurimento dei diritti, tale quale in particolare formulato nella sentenza Merck (9).

15. La Generics e la Harris, il governo del Regno Unito, il governo spagnolo come pure la Commissione ritengono al pari del giudice Nicholls della Court of Appeal, che allo stato gli artt. 47 e 209 dell' atto di adesione non consentono alla competente autorità nazionale di vietare le importazioni dalla Spagna e dal Portogallo. Rilevano che nella specie si tratta di un brevetto cui è stata apposta l' annotazione "licenza di diritto". Nella sentenza Allen and Hanburys (punto 13), proseguono, la Corte facendo riferimento all' analisi del Patents Act del 1977 effettuata dal giudice nazionale, ha precisato che il titolare di un siffatto brevetto "non può, a differenza del titolare di un brevetto ordinario, opporsi alla consegna di una siffatta licenza a un terzo che ne ha fatto richiesta ai fini della fabbricazione e commercializzazione del prodotto considerato in questo Stato membro, e che esso conserva esclusivamente il diritto di ottenere il pagamento di un' equa retribuzione". Ne deducono, al pari del giudice Nicholls, che i diritti del titolare del brevetto cui è stata apposta l' annotazione "licence de droit" non vanno al di là del diritto di ottenere un' equa retribuzione per l' utilizzo del brevetto e che, tenuto conto della ristretta portata dei suoi diritti, il titolare del brevetto considerato non può invocare gli artt. 47 e 209 dell' atto di adesione, che sono stati previsti per un' altra situazione.

16. Gli artt. 47 e 209 dell' atto di adesione, secondo la loro formulazione, proteggono solo i diritti conferiti dal brevetto considerato, cioè, evidentemente, i diritti dei quali il titolare del brevetto può avvalersi ai sensi della normativa dello Stato membro ove il brevetto è stato rilasciato. I citati articoli autorizzano pertanto il titolare del brevetto ad impedire le importazioni di un prodotto farmaceutico proveniente dalla Spagna e dal Portogallo nella misura in cui questo diritto di divieto faccia parte della tutela conferita dal brevetto considerato. Ammesso che il titolare di un brevetto cui è stata apposta l' annotazione "licenza di diritto" possa, secondo il diritto nazionale considerato pretendere, nella presente fattispecie, solo un equo corrispettivo, come sostenuto dalla Generics e dalla Harris basandosi sulla sentenza Allen and Hanburys, detto titolare può dunque invocare gli artt. 47 e 209 dell' atto di adesione solo al fine di assicurarsi e di ottenere un equo corrispettivo dal licenziatario che voglia importare il prodotto farmaceutico brevettato dalla Spagna o dal Portogallo.

Per ragioni di chiarezza, tengo a precisare, qui di seguito quanto sopra considerato. Come dimostrato dal punto 13 della sentenza, la decisione della Corte nella causa Allen and Hanburys, a proposito della portata dei diritti conferiti dal diritto nazionale considerato al titolare di un brevetto, non era naturalmente fondata sulla sua analisi del Patents Act del 1977, ma sull' analisi di detto testo effettuato dal giudice a quo. Infatti, non spetta alla Corte interpretare il diritto nazionale degli Stati membri. Orbene, nella presente causa, la SKF sostiene che, in virtù del Patents Act del 1977, il titolare di un brevetto cui è stata apposta l' annotazione "licenza di diritto" ha il diritto di opporsi alle importazioni provenienti da paesi terzi. Come sopra precisato in occasione dell' esame della seconda questione sollevata al n. 1), spetta alla competente autorità nazionale ° e in caso di controversia, al giudice nazionale ° decidere come il potere conferito a questa autorità dal Patents Act nel 1977 e dal diritto comunitario debba essere esercitato nei confronti delle importazioni provenienti da paesi terzi, fermo restando che, così facendo, non può applicare criteri discriminatori (punto 11 sopra). Tenendo conto di quest' ultima riserva, spetta, pertanto, nel caso di specie, al giudice nazionale decidere se il Patents Act del 1977, conferisce alla SKF, oltre al diritto ad un equo corrispettivo, il diritto di opporsi alle importazioni provenienti da paesi terzi.

Solo se, come sostenuto dalla SKF, la normativa nazionale conferisce un tale diritto al titolare del brevetto, questi può invocare gli artt. 47 e 209 dell' atto di adesione onde impedire le importazioni provenienti dalla Spagna e dal Portogallo per il periodo previsto da detti articoli, cioè fino alla fine del terzo anno dopo l' introduzione da parte di detti Stati della possibilità di brevettare prodotti farmaceutici.

Conclusione

17. Suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:

"1) Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE non ostano a che sia conferita ad un' autorità nazionale incaricata di fissare le condizioni per la concessione di una licenza su un brevetto cui è stata apposta l' annotazione 'licenza di diritto' il potere di autorizzare o no l' importazione del prodotto brevettato da paesi terzi.

2) Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE ostano che l' autorità nazionale, incaricata di fissare le condizioni di concessione di una licenza su un brevetto cui è stata apposta l' annotazione 'licenza di diritto' , vieti di norma ad un licenziatario di importare il prodotto brevettato da paesi terzi qualora il titolare del brevetto fabbrichi detto prodotto nello Stato membro interessato, ma autorizzi l' importazione da paesi terzi qualora il titolare del brevetto fabbrichi il prodotto in un altro Stato membro.

3) Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE ostano a una normativa nazionale che consente il rilascio di una licenza obbligatoria per insufficiente sfruttamento del brevetto qualora la domanda del prodotto brevettato sia coperta, sul mercato nazionale, da importazioni provenienti da altri Stati membri.

4) In virtù degli artt. 47 e 209 dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti del Trattato, il titolare di un brevetto per un prodotto farmaceutico, cui è stato apposto l' annotazione 'licenza di diritto' può impedire l' importazione di questo prodotto proveniente dalla Spagna o dal Portogallo fino alla fine del terzo anno dopo l' introduzione da parte della Spagna e del Portogallo della possibilità di brevettare prodotti farmaceutici, solo nella misura in cui un siffatto divieto faccia parte dei diritti conferiti al titolare del brevetto dalla normativa dello Stato membro di importazione dove il brevetto è stato rilasciato".

(*) Lingua originale: l' olandese.

(1) - Allen and Hanburys Ltd/Generics (UK) e Gist Brocades NV (1986) RPC pag. 203, in particolare, pag. 248-249.

(2) - Causa 434/85, Racc. pag. 1245.

(3) - Causa C-30/90, Racc. pag. I-829.

(4) - 15 giugno 1976, causa 51/75 (Racc. pag. 811).

(5) - V. altresì la sentenza 11 ottobre 1979, causa 225/78, Bouheliert (Racc. pag. 3151, punto 6 della motivazione), come pure la sentenza 9 febbraio 1982, causa 270/80, Polydor (Racc. pag. 329, punto 18 della motivazione).

(6) - Causa C-235/89, Racc. pag. I-777.

(7) - 11 luglio 1974, causa 8/74 (Racc. pag. 837).

(8) - Nelle osservazioni presentate alla Corte, il governo spagnolo ha rilevato che i prodotti farmaceutici saranno brevettabili in Spagna a partire dal 7 ottobre 1992.

(9) - 14 luglio 1981, causa 187/80 (Racc. pag. 2063).