Causa T‑840/14

International Gaming Projects Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Sky BONUS — Marchio nazionale denominativo anteriore SKY — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Limitazione dei prodotti indicati nella domanda di marchio — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Irricevibilità»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 marzo 2016

Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi successiva alla decisione della commissione di ricorso — Conseguenze

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 26, § 1, c), 43, § 1, 65, § 2, e 76]

Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, il Tribunale può annullare o riformare la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) soltanto «per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del [medesimo] regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere». Alla luce dell’articolo 76 di detto regolamento, tale sindacato di legittimità dev’essere svolto tenendo conto del contesto di fatto e di diritto della controversia, come presentato dinanzi alla commissione di ricorso. Ne consegue che il Tribunale può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se, al momento in cui essa è stata adottata, la medesima era viziata da uno di questi motivi di annullamento o di riforma. Invece, esso non può annullare o riformare detta decisione per motivi insorgenti dopo la sua pronuncia.

Inoltre, se è vero, che l’articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 stabilisce che «[l]a domanda di marchio comunitario deve contenere (...) l’elenco dei prodotti (...) per i quali si richiede la registrazione», l’articolo 43, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede nondimeno che «[i]l richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l’elenco dei prodotti (...) che essa contiene».

Certo, trattandosi di una domanda di marchio comunitario relativa a più prodotti, il Tribunale ha già interpretato una dichiarazione che il richiedente del marchio aveva presentato dinanzi ad esso, quindi successiva alla decisione della commissione di ricorso, in base alla quale detto richiedente ritirava la domanda solamente per taluni dei prodotti oggetto della domanda iniziale, o come una dichiarazione indicante che la decisione impugnata era contestata unicamente laddove concerneva il resto dei prodotti richiesti, o, se tale dichiarazione era stata presentata in una fase avanzata del procedimento dinanzi al Tribunale, come una rinuncia parziale agli atti. Tuttavia, se, con la limitazione dell’elenco dei prodotti compresi nella sua domanda di marchio comunitario, il richiedente del marchio non intende ritirare dall’elenco uno o più prodotti, ma modificare una caratteristica di questi ultimi, quale la loro destinazione o la loro descrizione, non si può escludere che detta modifica possa avere effetto sull’esame del marchio comunitario condotto dagli organi dell’Ufficio nel corso del procedimento amministrativo. In tale contesto, ammettere tale modifica nella fase di ricorso dinanzi al Tribunale equivarrebbe ad una modifica dell’oggetto della lite in corso di causa, vietata dall’articolo 188 del regolamento di procedura. Pertanto, una siffatta modifica non può inficiare la legittimità della decisione impugnata né essere considerata dal Tribunale per l’esame del merito del ricorso.

Si deve necessariamente rilevare che alla luce di tale giurisprudenza, una precisazione formulata nel corso del procedimento, con cui il richiedente] [non ritira nessuno dei prodotti oggetto della sua domanda di marchio comunitario, ma si limita a precisare la loro destinazione nel senso che egli non intende più chiedere la tutela dei prodotti considerati in generale nel senso ampio, ma soltanto di quelli che soddisfino la condizione di avere detta destinazione particolare,] [costituisce una modifica del contesto di fatto della controversia di cui era investita la commissione di ricorso e che era stata oggetto della decisione impugnata in quanto implica l’esclusione di ogni altra destinazione di detti prodotti che possa aver avuto un ruolo nell’ambito della comparazione di questi ultimi. Ne deriva che detta modifica è di natura tale da incidere sull’esame che la commissione di ricorso avrebbe potuto aver effettuato riguardo, in particolare, alla somiglianza dei prodotti di cui trattasi e, pertanto, modifica necessariamente l’oggetto della controversia come presentato dinanzi al Tribunale.

Con il proprio ricorso, infatti, la ricorrente non può ottenere un annullamento parziale della decisione impugnata per il motivo che quest’ultima si basa su una valutazione – non effettuata dalla commissione di ricorso – di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, includendo prodotti dotati di una destinazione specifica sulla quale la commissione di ricorso non era chiamata a pronunciarsi. Al contrario, nell’ambito della comparazione dei prodotti di cui trattasi, la commissione di ricorso era tenuta a verificare se l’insieme delle destinazioni potenziali di detti prodotti portasse a concludere nel senso della loro somiglianza, se non addirittura della loro identità. In proposito, occorre ricordare che, in sede di valutazione della somiglianza tra i prodotti, devono essere presi in considerazione tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto esistente tra essi, tra cui, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano e si tratta in tal caso di condizioni cumulative. Orbene, dal momento che è appunto la comparazione dei prodotti dotati delle loro caratteristiche generiche e varie oggetto della domanda iniziale – e non quali specificati a posteriori – che ha indotto la commissione di ricorso a concludere nel senso di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto,] [si tratta di una valutazione complessiva e inscindibile, nella decisione impugnata, che non può essere oggetto di annullamento parziale.

(v. punti 19, 20, 22‑25)