IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 191/6

Impugnazione proposta il 9 febbraio 2016 dalla Comercializadora Eloro, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 9 dicembre 2015, causa T-354/14, Comercializadora Eloro/UAMI — Zumex Group (Zumex)

(Causa C-71/16 P)

(2016/C 191/09)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comercializadora Eloro, S.A. (rappresentante: J.L. de Castro Hermida, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e Zumex Group, S.A.

Conclusioni della ricorrente

— Relativamente all’offerta di prove, ritenere prodotti e ammettere i documenti presentati al termine della procedura di ricorso e riproposti unitamente all’atto introduttivo del giudizio, numerati da 1 a 7, come specificati nell’elenco dei documenti allegati accluso alla suddetta domanda;

— sulla base della prova documentale di cui al procedimento amministrativo, dichiarare sufficientemente provato l’uso serio ed effettivo da parte della ricorrente (Comercializadora Eloro, S.A.), nel periodo e nel territorio pertinenti, del suo marchio JUMEX per succhi di frutta nella classe 32;

— stante la prova dell’uso del marchio prioritario da parte dell’opponente, e ricorrente nel presente procedimento, negare la registrazione del marchio richiesto ZUMEX per tutti i prodotti della classe 32, poiché sussiste un rischio di confusione per il consumatore derivante dalla presenza nel mercato di entrambi i marchi, data la loro somiglianza denominativa e identità applicativa.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario (1) e della regola 22, punti 2 e 3, del regolamento di esecuzione (2)

Secondo la divisione d’opposizione dell’EUIPO, la prova dell’utilizzazione fornita dall’opponente raggiungeva il grado minimo richiesto per dichiarare l’avvenuto uso effettivo del marchio nel periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

I dubbi espressi nella sentenza impugnata sull’effettivo ingresso nel territorio dell’Unione europea dei prodotti venduti all’impresa olandese «Nidera General Merchandise, B.V.» si fondano esclusivamente su un indizio documentale, ossia la pagina Internet di questa società, accessibile all’indirizzo www.ngm-int.com, in cui la stessa indica i paesi dell’Africa occidentale quale luogo di destinazione delle sue attività commerciali.

A tal fine, occorre respingere il valore probatorio degli estratti stampati da questa pagina Internet, risalendo essi al momento della verifica dell’offerta delle prove, ossia a una data prossima al 5 agosto 2011, vale a dire otto anni dopo l’inizio del periodo pertinente per la prova dell’uso e tre anni dopo la fine del medesimo. In questo lasso di tempo è possibile che l’attività commerciale della società in questione e il campo geografico d’azione abbiano subìto notevoli variazioni. La logica giuridica esige che la prova addotta per confutare il dimostrato uso del marchio si riferisca altresì al periodo pertinente e non a diversi anni dopo la fine dello stesso.

Le fatture prodotte come prova indicano che la società olandese «Nidera General Marchandise, B.V.», con sede a Rotterdam, costituisce non solo l’acquirente dei prodotti, ma anche la consegnataria della merce venduta, il che lascia intendere che vi sia stato un ingresso della merce in parola nel territorio dell’Unione europea.

L’opponente ha fornito prove sull’appartenenza di questa società al gruppo di imprese «Nidera» avente sede in diversi paesi europei, compresa la Spagna, attraverso la succursale «Nidera Agro Comercial, S.A.». Ciò rappresenta una chiara indicazione del fatto che la merce acquistata da detta società era destinata al mercato europeo.

Avendo l’opponente assolto l’onere della prova circa l’uso del suo marchio ed essendo detto uso stato accertato attraverso la presentazione di fatture concernenti la vendita di prodotti contraddistinti dal marchio, nell’impugnare l’efficacia della prova in esame occorrerà dar luogo a un’inversione dell’onere della prova, che impone al richiedente del marchio l’obbligo di dimostrare l’insufficienza della prova fornita, al di là di mere ipotesi o supposizioni.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario

Il fatto che la società olandese «Nidera General Merchandise, B.V.» figuri nelle fatture prodotte come consegnataria della merce esclude lo sdoganamento dei prodotti nell’Unione europea in regime di transito doganale esterno e lascia intendere che vi sia stata l’effettiva introduzione della merce nel territorio pertinente, malgrado la successiva riesportazione in Africa.

La sentenza impugnata nega che l’importazione effettuata esclusivamente per scopi di riesportazione costituisca un uso reale del marchio, partendo dal presupposto che tale attività non consente di creare o di mantenere quote di mercato. Tuttavia, sussiste un’identità di ratio con l’ipotesi prevista dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (RMC), ossia: l’apposizione del marchio solo ai fini dell’esportazione, attività che non consente nemmeno di creare o di mantenere quote di mercato nel territorio dell’Unione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario

Da tale disposizione e dalla giurisprudenza si evince che regola generale consiste nell’ammissione di prove e argomenti anche se presentati fuori termine, motivo per cui il potere discrezionale concesso all’EUIPO dovrà essere interpretato in senso restrittivo e previa motivazione del rigetto. Discrezionalità non significa arbitrarietà o soggettività.

Le nuove fatture ed etichette di imballaggio fornite al termine della procedura di ricorso, documenti da 1 a 7, erano fondamentali poiché, essendo state emesse da altre imprese europee, consentivano di fugare i dubbi sorti in merito alle fatture emesse dalla società commerciale olandese «Nidera General Merchandise, B.V.».

All’atto della presentazione della prova dell’uso del proprio marchio, l’opponente ha dovuto affrontare difficoltà cronologiche (l’attività probatoria si è svolta tre anni dopo il suddetto uso) e geografiche (l’opponente è una società messicana con interessi prevalenti nel continente americano).

La considerazione delle circostanze cronologiche e geografiche esistenti e l’assoluta rilevanza, ai fini della risoluzione della controversia, dei documenti prodotti tardivamente, avrebbero dovuto portare ad ammettere questi ultimi, concludendo la dimostrazione dell’uso serio ed effettivo del marchio prioritario opposto ed effettuando il necessario confronto tra i marchi controversi onde stabilire l’esistenza del rischio di confusione per il consumatore.

(1) Regolamento (CE) n.o207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) GU 2009, L 78, pag. 1.

(2) Regolamento (CE) n.o2868 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario GU 1995, L 303, pag. 1.