31. 12. 80 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee M. C 351/1 
II 
(Atti preparatori) 
COMMISSIONE 
Proposta di prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri in materia di marchi 
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il25novembre 1980) 
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 
visto il trattato che istituisce la Comunità economica 
europea, in particolare l'articolo 100, 
vista la proposta della Commissione, 
visto il parere del Parlamento europeo, 
visto il parere del Comitato economico e sociale, 
considerando che: 
le vigenti legislazioni degli Stati membri in materia di 
marchi presentano disparità che possono ostacolare 
la libera circolazione delle merci e la libera presta­
zione dei servizi, falsare le condizioni di concorrenza 
nel mercato comune ed hanno pertanto un'incidenza 
diretta sull'instaurazione e sul funzionamento di 
quest'ultimo ; 
non appare necessario attualmente di procedere ad 
un ravvicinamento completo delle legislazioni degli 
Stati membri in tema di marchi. È sufficiente limitare 
il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che 
hanno l'incidenza più diretta sulla libera circolazione 
dei prodotti e dei servizi. Ne consegue che, senza pri­
vare gli Stati membri della facoltà di tutelare i marchi 
acquisiti per uso, la presente direttiva li prende in 
considerazione esclusivamente per ciò che attiene ai 
loro rapporti con i marchi acquisiti mediante deposi­
to, che sono gli unici disciplinati dalla presente diret­
tiva. Occorre inoltre non disconoscere le soluzioni ed 
i vantaggi che il regime dei marchi comunitari offre alle imprese desiderose di acquistare la titolarità di 
un marchio. In forza di questo regime diventa inutile 
obbligare gli Stati membri, fra l'altro, ad autorizzare 
il deposito di categorie aggiuntive di segni distintivi, 
o a riconoscere i marchi di servizi. Per la stessa ra­
gione non si giustifica la protezione rafforzata dei 
marchi che godono- di una rinomanza particolare; 
la presente direttiva esclude che siano applicate ai 
marchi altre regole del diritto degli Stati membri, 
come le disposizioni sulla concorrenza sleale. Peral­
tro l'articolo 36 del trattato resta applicabile dal mo­
mento che la direttiva ravvicina solo parzialmente le 
legislazioni degli Stati membri; 
la realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone 
che la validità dell'acquisizione e conservazione del 
diritto di marchio sia in principio subordinata, in 
tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni; 
allo scopo di ridurre il numero totale dei marchi re­
gistrati e tutelabili nella Comunità, e di conseguenza 
il numero dei conflitti che possono insorgere, occorre 
prescrivere che i marchi vengano effettivamente uti­
lizzati : 
la presente direttiva mira a che i marchi abbiano or­
mai, negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati 
membri, una tutela uniforme; 
la protezione accordata dal marchio è collegata alle 
nozioni di somiglianza dei segni, di somiglianza di 
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prpdotti odi^ervizLe di rischio di confusione che ne 
deriva. Lo «CQpo di questa protezione è di garantire la 
funzione d'origine^ del marchio. È indispensabile in­
terpretare in sen#o restrittivo le nozioni precitate per 
evitare di ostacolare la libera circolazione delle merci 
e la libera prestazione d^i servizi, oltre quanto neces­
sario per la tutela dei marchi. La giurisprudenza di 
parecchi Stati membri riconosce al marchio un am­
bito di protezione che è in parte non conforme all'og­
getto specifico del diritto di marchio e che questa giu­
risprudenza deve quindi essere modificata alla luce 
della presente direttiva. In ogni caso, sulla base del 
confronto simultaneo dei segni e dei prodotti o dei 
servizi è necessario assicurarsi in particolare che la 
clientela rischi effettivwiente di confondere i pro­
dotti e i servizi indentifipati dai segni in questione. 
Quando un marchio è costituito di vari elementi, oc­
corre considerarlo nel suo complesso per poter valu­
tare se il segno presuntivamente contraffattorio sia 
ad essor talmente simile da generare confusione. Per 
accertare se, in uno Stato membro, due segni verbali 
sono omofoni o quanto meno foneticamente simili 
non è più possibile prescindere dall'esistenza della 
Comunità e dal fatto che il pubblico conosce in mi­
sura sempre maggiore la corretta pronuncia delle pa­
role appartenenti alle lingue parlate nella Comuni­
tà; 
la funzione, propria del marchio, di indicazione 
dell'origine implica che l'uso non può essere in linea 
di principio vietato né ad un tei?zo per prodotti com­
mercializzati nella Comunità o fuori di essa dal tito­
lare o con il consenso di quest'ultimo, né ad un licen­
ziatario che effettui forniture di prodotti o servizi 
protesti dal marchio fuori del territorio che è oggetto 
della licenza; 
per il funzionamento del mercato comune non è ne­
cessario ravvicinare le disposizioni nazionali di pro­
cedura se non in quanto si tratti di agevolare la riso­
luzione delle controversie fra titolari di marchi o fra 
essi e i detentori di altri disitti di privativa. Nell'im­
mediato, è prevista unicamente una procedura di 
amichevole composizione. Tuttavia in seguito potrà 
risultare opportuno, in particolare a seconda del 
grado di integrazione ohe avrà f&ggnmto la Comuni­
tà, prevedere nuove misure atte a risolvere più age­
volmente controversie, 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: 
Articolo 1 
La presene direttiva si applica ai marchi di prodotti 
o di servizi, individuali, collettivi o di garanzia, che 
sono depositati in uno Stato membro o che sono og­
getto dj una registrazione internazjionale avente ef­
fetto, in uno Stato membro. Articolo 2 
1. Sono esclusi dalla registrazione o soggetti a nul­
lità i marchi che, alla data del deposito, sono compo­
sti di segni che, secondo la legislazione dello Stato 
membro interessato, non possono costituire un mar­
chio né essere detenuti come marchio dal depositan­
te, nonché i marchi che alla stessa data sono privi di 
carattere distintivo in uno Stato membro, in partico­
lare : 
a) i marchi composti esclusivamente da segni o indi­
cazioni che in commercio possono servire a desi­
gnare la specie, la qualità, la quantità, la destina­
zione, il valore, la provenienza geografica, 
l'epoca di fabbricazione del prodotto o di presta­
zione del servizio o altre caratteristiche del pro­
dotto o servizio, salvo che abbiano acquistato ca­
rattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato 
fatto; 
b) i marchi consistenti esclusivamente in segni o in­
dicazioni che nel linguaggio corrente o negli usi 
leali e costanti del commercio costituiscono la 
designazione abituale del prodotto o del servi-
rio. 
2. Sono inoltre esclusi dalla registrazione o soggetti 
a nullità i marchi che alla data del deposito, 
a) sono costituiti dalla forma necessaria del prodot­
to, da una forma che produce un risultato tecnico 
o dalla forma che incide sul valore intrinseco del 
prodotto, purché nello Stato membro interessato 
una forma sia idonea a costituire un marchio; 
b) contengono segni o indicazioni atti a trarre in in­
ganno il pubblico, in particolare circa la natura, 
la qualità o la provenienza geografica del pro­
dotto o del servizio; 
e) sono contrari all'ordine pubblico o al buon costu­
me, o sono contemplati dall'articolo 6 ter della 
Convenzione di Parigi per la protezione della 
proprietà industriale, in appresso denominata «la 
Convenzione di Parigi». 
3. Un marchio è parimento soggetto a decadenza 
quando il prodotto per il quale è stato registrato nello 
Stato membro interessato è stato immesso in com­
mercio in un altro Stato membro, sotto un altro mar­
chio, dal titolare o con il suo consenso, salvo il caso 
in cui relativamente a tale prodotto sia giustificato, 
per legittimi motivi, l'uso di marchi diversi nei sud­
detti Stati membri ; tuttavia, la presente disposizione 
non si applica se il titolare decide di rinunciare, per il 
prodotto in oggetto, al marchio esistente nell'altro 
Stato membro e dimostra, entro il termine stabilito 
dall'autorità alla quale è stata chiesta la dichiara­
zione di decadenza, che la rinuncia è stata effettuata 
secondo le modalità prescritte. 
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4. I marchi depositati o registrati anteriormente alla 
data fissata dall'articolo 18, paragrafo 1 sono soggetti 
a nullità o decadenza se per essi ricorre una delle 
cause di cui ai paragrafi da 1 a 3. 
Articolo 3 
1. Il marchio conferisce a chi ne è titolare un diritto 
esclusivo. Tale diritto consente di vietare ai terzi di 
usare in commercio, senza il consenso del titolare, un 
segno identico o simile al marchio per prodotti o ser­
vizi identici o simili a quelli per i quali è stato effet­
tuato il deposito, qualora tale uso crei un effettivo ri­
schio di confusione nel pubblico. 
2. Possono in particolare essere vietati, se ricorrono 
le condizioni di cui al paragrafo 1, i seguenti tipi di 
uso: 
a) apposizione del segno sui prodotti o sul loro con­
dizionamento ; 
b) immissione dei prodotti in commercio o forni­
tura di servizi muniti del segno; 
e) uso del segno nelle lettere commerciali e nelle fat­
ture. 
3. Gli Stati membri fissano le condizioni 
dell'azione di riparazione del danno causato dai fatti 
di cui al paragrafo 1, nonché le norme di procedura 
applicabili. 
Articolo 4 
1. L'editore di un dizionario, di un'enciclopedia o 
di opera similare provvede affinché la riproduzione 
di un marchio contenga l'indicazione che si tratta di 
un marchio depositato. 
2. Su richiesta del titolare del marchio, l'editore che 
non si conformi alle disposizioni del paragrafo 1 
deve apportare a proprie spese le opportune rettifi­
che all'opera, in occasione della nuova edizione di 
quest'ultima. 
Articolo 5 
Il diritto conferito dal marchio non consente di vie­
tare ai terzi l'uso, nell'attività economica: 
a) del loro nome, cognome e indirizzo; 
b) di indicazioni relative al tipo, alla qualità, alla 
quantità, alla destinazione, al valore, alla prove­nienza geografica, all'epoca di fabbricazione del 
prodotto o di prestazione del servizio o ad altre 
caratteristiche del prodotto o del servizio; 
e) del marchio allo scopo di indicare la destinazione 
di accessori o di pezzi staccati, 
purché l'uso non sia fatto a titolo di marchio. 
Articolo 6 
1. Il diritto conferito dal marchio non autorizza a 
vietarne Fuso per i prodotti da esso contrassegnati 
che vengano commercializzati dal titolare o con il 
suo consenso. 
2. Il paragrafo 1 non si applica: 
a) quando motivi legittimi si oppongono all'impor­
tazione nella Comunità di prodotti immessi in 
commercio fuori di quest'ultima; 
b) quando lo stato dei prodotti venga modificato o 
alterato dopo la loro immissione in commercio; 
e) quando un terzo munisca i prodotti di un nuovo 
confezionamento. 
Articolo 7 
Il diritto conferito dal marchio non può essere fatto 
valere contro il licenziatario se non quando questi 
violi la limitazione della licenza ad una determinata 
durata o ad una parte dei prodotti o servizi per i quali 
il marchio è depositato, o contravviene alle istruzioni 
del titolare in materia di qualità dei prodotti o dei ser­
vizi. 
Articolo 8 
1. Un marchio è escluso dalla registrazione o sog­
getto a nullità: 
a) se esiste un marchio precedente con il quale sia 
confondibile ai sensi dell'articolo 3, paragra­
fo 1 ; 
b) se esiste un altro diritto esclusivo anteriore con il 
quale il pubblico rischi effettivamente di confon­
derlo fatta eccezione per il caso in cui tale diritto 
abbia per oggetto un ritratto, un patronimico o 
un'opera tutelata dal diritto d'autore o un disegno 
o modello industriali. 
2. Il paragrafo 1, lettera b) si applica altresì al di­
vieto di uso di un marchio per esistenza di un prece­
dente diritto esclusivo. 
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Articolo 9 
1. Quando in un procedimento di opposizione alla 
registrazione, di decadenza o nullità o inibitoria 
dell'uso di un marchio l'autorità adita ritiene che la 
controversia in cui tale marchio si trova contrappo­
sto ad un altro marchio o ad un altro diritto possa es­
sere risolta mediante amichevole composizione, pre­
senta alle parti proposte intese a subordinare l'uso 
del marchio o dell'altro diritto a condizioni tali da 
escludere un rischio effettivo di confusione nel pub­
blico. 
2. Se il titolare del marchio o dell'altro diritto non è 
parte del procedimento, l'autorità adita può ordi­
narne l'intervento. 
Articolo 10 
1. Il titolare di un marchio o di altro diritto esclu­
sivo che per tre anni consecutivi abbia tollerato in 
uno Stato membro l'uso di un marchio posteriore che 
rischi di creare confusione con il suo marchio o con il 
suo diritto esclusivo non può domandare la nullità 
del marchio posteriore né farne vietare l'uso nel sud­
detto Stato membro o in un altro Stato membro, 
salvo il caso in cui il deposito del marchio posteriore 
sia stato effettuato in malafede. 
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto del tito­
lare di un marchio notoriamente conosciuto in uno 
Stato membro ai sensi dell'articolo 6 bis della con­
venzione di Parigi di chiedere la nullità o l'inibitoria, 
in tale Stato, di un marchio posteriore, nel termine di 
cinque anni dalla data di registrazione di quest'ulti­
mo. 
Articolo 11 
1. Salvo giustificati motivi, nello Stato membro in­
teressato il marchio deve essere oggetto, alle condi­
zioni previste dalla presente direttiva, di un uso effet­
tivo relativamente ai prodotti o ai servizi per i quali è 
stato registrato. 
2. Costituiscono giustificati motivi soltanto le cir­
costanze indipendenti dalla volontà del titolare del 
marchio. 
3. L'uso che del marchio venga fatto dal titolare di 
una licenza, da una persona economicamente legata 
al titolare del marchio o da una persona autorizzata 
ad utilizzare un marchio collettivo o un marchio di 
garanzia si considera uso fatto dal titolare del mar­
chio. 4. Per i marchi che nello Stato membro interessato 
siano stati depositati anteriormente alla data fissata 
nell'articolo 18, paragrafo 1 la presente disposizione 
si applica soltanto a decorrere da tale data. 
Articolo 12 
Nella legislazione di uno Stato membro che ammetta 
l'opponibilità di un marchio anteriore alla registra­
zione di un marchio posteriore, deve essere stabilito 
che l'opponente dimostri, su richiesta del depositante 
o dell'autorità competente, che il marchio anteriore è 
stato utilizzato ai sensi dell'articolo 11 nei cinque 
anni che precedono la pubblicazione della domanda 
di registrazione del marchio posteriore, sempreché a 
tale data il marchio anteriore fosse registrato da al­
meno cinque anni; se non viene fornita la prova sud­
detta, l'opposizione è respinta. Se il marchio ante­
riore è stato utilizzato soltanto per una parte dai pro­
dotti o dai servizi per i quali è stato registrato, ai fini 
del'opposizione esso si considera registrato soltanto 
per tali prodotti o servizi. 
Articolo 13 
1. Il rinnovo della registrazione di un marchio è 
subordinato alla presentazione di una dichiarazione 
d'uso in cui siano indicati i prodotti o servizi per i 
quali il marchio è stato usato in conformità dell'arti­
colo 11 nei cinque anni che precedono la scadenza 
della registrazione. 
2. Se la dichiarazione d'uso viene presentata sol­
tanto per una parte dei prodotti o dei servizi per i 
quali il marchio è registrato, la registrazione è rinno­
vata unicamente per i prodotti o servizi di cui tratta­
si. 
3. Le legislazioni degli Stati membri determinano la 
procedura per la presentazione della dichiarazione 
d'uso e le sanzioni applicabili alla presentazione di 
una falsa dichiarazione. 
Articolo 14 
1. Il marchio decade se non è stato usato in confor­
mità dell'articolo 11 per un periodo ininterrotto di 
cinque anni ; tuttavia, non può essere dichiarato de­
caduto se tra la data di scadenza del suddetto periodo 
e la data in cui viene contestata la validità è stato 
usato in conformità dell'articolo 11 e l'uso è stato ef­
fettuato in buona fede. 
2. Decade altresì il marchio che, dopo la data di re­
gistrazione, 
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a) è divenuto, per fatto del suo titolare, la designa­
zione usuale di un prodotto o servizio per il quale 
è registrato ; 
b) in conseguenza dell'uso che ne viene fatto per i 
prodotti o servizi per i quali è registrato, è idoneo 
a indurre in inganno il pubblico, in particolare 
circa la natura, qualità o provenienza geografica 
dei suddetti prodotti o servizi. 
Articolo 15 
Se una causa di esclusione dalla registrazione o di 
nullità o decadenza di un marchio sussiste soltanto 
per una parte dei prodotti o servizi per i quali il mar­
chio è depositato o registrato, il rifiuto di registra­
zione o la nullità o la decadenza hanno effetto limita­
tamente a tali prodotti o servizi. 
Articolo 16 
Fatto salvo l'articolo 8, gli Stati membri la cui legisla­
zione autorizza il deposito di marchi collettivi o di 
marchi di garanzia possono prevedere che tali marchi 
siano esclusi dalla registrazione o soggetti a nullità o 
decadenza per cause diverse da quelle di cui gli arti­
coli 2 e 14, in quanto ciò sia richiesto dalla funzione 
propria dei marchi in questione. 
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 
visto il trattato che istituisce la Comunità economica 
europea e, in particolare, l'articolo 235, 
vista la proposta della Commissione, 
visto il parere del Parlamento europeo, 
visto il parere del Comitato economico e sociale, 
considerando che: 
è opportuno promuovere un armonioso sviluppo 
delle attività economiche nell'insieme della Comu­
nità ed una espansione continua ed equilibrata per 
l'instaurazione ed il buon funzionamento di un mer­
cato comune che offra condizioni analoghe a quelle 
di un mercato nazionale. La realizzazione di un tale Articolo 17 
Le legislazioni degli Stati membri determinano la 
procedura di registrazione e di dichiarazione di nul­
lità o decadenza dei marchi, nonché gli effetti della 
nullità o decadenza. Esse possono inoltre prevedere 
che un marchio per il quale ricorra una causa di nul­
lità o decadenza contemplata dalla presente direttiva 
non è opponibile a terzi. 
Articolo 18 
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legisla­
tive, regolamentari ed amministrative necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva al più tardi 
il ... 
Essi ne informano immediatamente la Commissio­
ne. 
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione 
le disposizioni principali di diritto interno da essi 
adottate nel settore disciplinato dalla presente diretti­
va. 
Articolo 19 
Gli Stati membri sono destinatari della presente di­
rettiva. 
mercato e il rafforzamento della sua unità, oltre ad 
implicare l'eliminazione degli ostacoli alla libera cir­
colazione delle merci ed alla libera prestazione dei 
servizi nonché l'istituzione di un regime che garan­
tisca che la concorrenza non venga falsata, prevede 
parimenti l'istaurazione di condizioni giuridiche che 
consentano alle imprese di adattare alle dimensioni 
della Comunità agevolmente le loro attività di fabbri­
cazione e di distribuzione di beni o di fornitura di ser­
vizi. Tra gli strumenti giuridici di cui debbono 
disporre le imprese a tal fine sono particolarmente 
appropriati marchi che consentano ad esse di con­
traddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo 
identico in tutta la Comunità, superando le barriere 
nazionali; 
per attuare i citati obiettivi comunitari, risulta per­
tanto necessaria un'azione della Comunità. Tale Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sul marchio comunitario 
(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25novembre 1980)