RELAZIONE VALUTATIVA DELLA COMMISSIONE SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 240/96 RIGUARDANTE L'ESENZIONE PER CATEGORIA DI TRASFERIMENTI DI TECNOLOGIA - ACCORDI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA DI CUI ALL'ARTICOLO 81

Indice

1 Introduzione

2 Caratteristiche principali del RECTT

2.1 Campo di applicazione del RECTT

2.2 Norme relative a restrizioni specifiche

3 Principi generali relativi alle politiche dei DPI e della concorrenza

3.1 Scopi conflittuali delle normative riguardanti rispettivamente i DPI

e la concorrenza-

3.2 La politica comunitaria della concorrenza nel settore dei DPI

3.3 La politica USA della concorrenza nel settore dei DPI

3.4 Raffronto

4. Inchiesta sull'applicazione del RECTT

4.1 Le osservazioni delle parti interessate

4.1.1 Osservazioni sulle attuali attività di concessione di licenze

4.1.2 Osservazioni sul RECTT

4.2 La prassi applicativa della Commissione

4.2.1 Statistiche

4.2.2 Problemi indicati nelle notificazioni

4.2.3 Problemi indicati nelle denunce o reclami e nelle procedure d'ufficio

4.2.4 Osservazioni conclusive

4.3 La politica di concorrenza degli Stati membri nel settore dei DPI

5. Problemi da riesaminare

5.1 Il campo di applicazione del RECTT

5.1.1 Tipi di DPI

5.1.2 Licenze non esclusive

5.1.3 Licenze esclusive

5.1.4 Licenze comprendenti più parti

5.1.5 Concessione reciproca di licenze e pool bilaterali

5.1.6 Imprese comuni tra concorrenti

5.2 Problemi relativi a restrizioni specifiche

5.2.1 Restrizioni relative ai territori e alla clientela

5.2.2 Restrizioni relative alla produzione e licenze d'impianto

5.2.3 Obblighi di non concorrenza

5.2.4 Subordinazione

5.2.5 Retrocessione

5.2.6 Clausole di non contestazione

6. Conclusioni e opzioni per il futuro

1 Introduzione

1) A norma dell'articolo 12 del regolamento n. 240/96, la Commissione procede a scadenze regolari a valutare l'applicazione del regolamento riguardante l'esenzione per categoria di accordi di trasferimento di tecnologia (in appresso, "il RECTT"), in particolare l'applicazione della procedura di non opposizione prevista all'articolo 4 del medesimo regolamento [1]. A tale scopo, la Commissione redige una relazione per valutare se sia auspicabile un adattamento del RECTT. Nella presente relazione si espone tale valutazione e si sollecitano le osservazioni dei terzi (industria, associazioni di consumatori ecc.) a questo riguardo.

[1] Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, GU L 31 del 9.12.1996, pp. 2-13.

2) Vi sono varie argomentazioni a favore di un riesame completo della politica della Commissione nel settore degli accordi di trasferimento di tecnologia.

3) Il RECTT ha carattere formale e segue un'impostazione legalistica analoga a quella adottata in passato dalla Commissione riguardo agli accordi verticali e orizzontali. Inoltre, il RECTT ha campo di applicazione piuttosto ristretto, poiché riguarda soltanto a determinati tipi di accordi di licenza esclusiva. La concessione dell'esenzione per categoria dipende da numerosi e complessi requisiti formali, indicati nelle liste di clausole "bianche", "grigie" e "nere". Il suo oggetto principale sono la concorrenza fra le marche e l'integrazione dei mercati. Ci si chiede quindi se il RECTT non abbia imposto all'industria una camicia di forza che costringe indebitamente le imprese a concludere accordi i quali ne limitano l'efficienza e, forse, limitano anche la competitività dell'industria europea.

4) Le recenti modifiche delle regole CE di concorrenza relative agli accordi verticali e orizzontali hanno comportato il passaggio da un'impostazione legalistica e formalistica a una maggiormente improntata a considerazioni economiche e basata sugli effetti perseguiti, più incentrata sui problemi della concorrenza fra le marche e sull'analisi della possibile efficacia di determinate restrizioni. A ciò si è arrivati, tra l'altro, imponendo soglie per la quota di mercato, eliminando nei pertinenti regolamenti di esenzione per categoria le liste di clausole bianche e grigie ed elaborando linee direttrici [2].

[2] Rispettivamente, regolamenti della Commissione n. 2790/1999 relativo agli accordi verticali (GU L 336 del 29.12.1999), n. 2658/2000 relativo agli accordi di specializzazione e n. 2659/2000 relativo agli accordi in materia di R&S (pubblicati entrambi sulla GU L 304 del 5.12.2000), corredati dalle Linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU C 291 del 13.10.2000) e dalle Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 3 del 6.1.2001).

5) Tali modifiche hanno riguardato anche problemi attinenti ai DPI. In particolare, il regolamento n. 2790/1999 (esenzione per categoria di restrizioni verticali) si applica alle cessioni o licenze di diritti di proprietà intellettuale, purché esse non costituiscano l'oggetto primario degli accordi verticali e nel rispetto delle disposizioni specifiche stabilite nel regolamento stesso (cfr. articolo 2, paragrafo 3). Inoltre, a norma del regolamento n. 2658/2000 le disposizioni relative agli accordi di specializzazione si applicano anche alle clausole riguardanti i diritti di proprietà intellettuale non costituenti l'oggetto primario degli accordi stessi. Infine, il regolamento n. 2659/2000 stabilisce nuove disposizioni relative allo sviluppo e allo sfruttamento congiunto dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da accordi nel campo della R&S. Queste nuove disposizioni hanno modificato l'impostazione della Commissione riguardo ai DPI. È quindi necessario procedere a un riesame approfondito del RECTT, per rilevare eventuali incoerenze tra il RECTT stesso e questi più recenti regolamenti riguardanti l'esenzione per categoria.

6) L'esigenza di un'ampia revisione del RECTT è rafforzata ancor più dalle modifiche che si stanno apportando al regolamento n. 17 [3], nell'ambito delle quali viene proposto di concedere alle autorità e ai tribunali nazionali la competenza di applicare direttamente l'articolo 81, paragrafo 3 del trattato. Norme chiare e coerenti sono il presupposto di base per assicurare la prevedibilità nella loro applicazione.

[3] Proposta di regolamento del Consiglio concernente l'applicazione alle imprese delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU C 365 E del 19.12.2000, pp. 284-296.

7) Le modifiche che vengono apportate al regolamento n. 17 rendono necessario anche esaminare la procedura di opposizione prevista nel RECTT, riguardante le cosiddette clausole "grigie" che non rientrano nel campo di applicazione dell'esenzione per categoria e per le quali il RECTT offre un dispositivo di esame rapido, basato su una procedura semplificata di notificazione. Poiché nelle modifiche del regolamento n. 17 viene proposto di sopprimere il sistema di notificazione, è chiaro che si dovrà sopprimere anche la procedura di opposizione e che le clausole "grigie" dovranno beneficiare dell'esenzione per categoria oppure dovranno esser considerate restrizioni particolarmente gravi. Ciò implica il riesame integrale dell'attuale impostazione politica riguardante le licenze di tecnologia.

8) In base a quanto si è detto, scopo della presente relazione è proporre alla pubblica consultazione un'analisi della situazione attuale, de facto e de iure, e formulare proposte politiche intese ad attuare:

- la semplificazione e l'eventuale estensione dell'esenzione per categoria degli accordi di licenza nel settore della tecnologia;

- un'esenzione per categoria coerente con le nuove regole di concorrenza adottate di recente e con gli altri sviluppi politici.

2 Caratteristiche principali del RECTT

9) Quando ha adottato il RECTT, nel 1996, la Commissione ha riconosciuto che lo sviluppo economico della Comunità e la possibilità di questa di porsi allo stesso livello dei propri concorrenti nel resto del mondo dipendevano dalla capacità del settore industriale di elaborare nuove tecnologie e di diffonderle nella Comunità. Di conseguenza, il RECTT doveva assumere un ruolo di primaria importanza nello sviluppo dell'innovazione nell'economia UE e nel contribuire alla competitività delle imprese operanti nella Comunità.

10) In sostanza, scopo del RECTT era stabilire l'equilibrio fra tre obiettivi principali. Il primo consisteva nel semplificare le disposizioni che disciplinano gli accordi di licenza, combinando in un unico regolamento le precedenti esenzioni per categoria relative agli accordi di licenza di know-how [4] e di brevetto [5], nell'intento "di migliorare la diffusione delle conoscenze tecniche nella Comunità e di promuovere la fabbricazione di prodotti tecnicamente perfezionati" (considerando 3). Il secondo obiettivo era assicurare l'effettiva concorrenza per i prodotti nuovi o perfezionati nelle loro caratteristiche tecnologiche, mentre il terzo obiettivo era costituire per le imprese che investono nell'UE un contesto giuridico favorevole, garantendo loro certezza del diritto e riducendo l'onere amministrativo che comportano le notificazioni individuali previste all'articolo 81, paragrafo 3.

[4] Regolamento (CEE) n. 2349/84 della Commissione, del 23 luglio 1984.

[5] Regolamento (CEE) n. 556/89 della Commissione, del 30 novembre 1988.

11) Per conciliare i tre suddetti obiettivi, il RECTT riserva il beneficio dell'esenzione per categoria agli accordi di licenza rispondenti ad alcuni requisiti formali; Anzitutto, il RECTT si applica soltanto ai tipi specifici di accordo definiti all'articolo 1, imponendo quindi all'esenzione limiti relativamente ristretti. In secondo luogo, il RECTT si basa sul presupposto che ogni restrizione che vada oltre l'oggetto specifico del brevetto rientra potenzialmente nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. In terzo luogo, il RECTT disciplina le disposizioni contrattuali stabilendo tre categorie di clausole: (i) quelle che in linea di principio non si configurano come violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, ma la cui legalità è sancita dall'esenzione per categoria ("clausole bianche"); (ii) quelle che violano l'articolo 81, paragrafo 1 e la cui inclusione comporterebbe l'esclusione dell'accordo dal campo di applicazione dell'esenzione per categoria ("clausole nere"); (iii) quelle alle quali l'esenzione né si applica né è esplicitamente esclusa, e la cui valutazione richiede un'analisi caso per caso ("clausole grigie"). Per questo terzo tipo di clausole, il RECTT prevede una procedura di opposizione in base alla quale la Commissione deve stabilire, entro un determinato lasso di tempo, se l'accordo notificato possa beneficiare dell'esenzione per categoria (cfr. articolo 4). Inoltre, l'articolo 7 attribuisce alla Commissione la facoltà di revocare il beneficio dell'esenzione per categoria nel caso di accordi che abbiano effetti incompatibili con le condizioni previste all'articolo 81, paragrafo 3. A norma dell'articolo 7, punto 1, ciò può verificarsi in particolare quando il licenziatario detiene una quota di mercato superiore al 40%.

2.1 Campo di applicazione del RECTT

12) Il RECTT comporta l'esenzione per categoria di alcuni accordi di licenza esclusiva conclusi soltanto da due parti allo scopo della fabbricazione, dell'utilizzo e della commercializzazione (articolo 1, paragrafo 1 e articolo 10, punto 10). Il RECTT si applica soltanto se il licenziatario stesso fabbrica i prodotti o presta i servizi formanti oggetto della licenza oppure li fa fabbricare o li fa prestare per proprio conto (considerando 8). Sono quindi esclusi gli accordi riguardanti unicamente la vendita (accordi di distribuzione) [6].

[6] Le disposizioni relative ai DPI aventi carattere accessorio in accordi di distribuzione rientrano peraltro, come si è detto nell'introduzione, nel campo di applicazione del regolamento n. 2790/1999.

13) Per quanto riguarda il tipo di DPI, il RECTT si applica soltanto agli accordi puri o misti di licenze di brevetto e di know-how. Per altri DPI (in particolare i marchi di fabbrica, i diritti su disegni e modelli e i diritti d'autore, in special modo la tutela del software), l'applicazione è prevista nei limiti in cui "tale licenza addizionale [...] comporti solo clausole accessorie" (considerando 6, cfr. anche articolo 1, paragrafo 1 e articolo 5, paragrafo 1, punto 4).

14) Per quanto riguarda il tipo di accordo, il RECTT si applica ad alcune licenze esclusive in base alle quali il licenziante s'impegna a non scegliere altri licenziatari e/o a non sfruttare egli stesso la tecnologia concessa in licenza nel territorio a cui tale licenza si applica, e/o in base alle quali il licenziatario acconsente a non sfruttare la tecnologia concessa in licenza nei territori riservati al licenziante (articolo 1, paragrafo 1, punti 1, 2 e 3). Inoltre, a determinate condizioni il RECTT esenta accordi che concedono al licenziatario esclusivo la tutela dalle vendite attive e passive effettuate dai licenziatari aventi sede in altri territori (articolo 1, paragrafo 1, punti 4, 5 e 6) [7].

[7] L'articolo 1 riguarda inoltre, a determinate condizioni, altri due tipi specifici di accordi, ossia le licenze di brevetto o di know-how che impongono al licenziatario l'obbligo di commercializzare i prodotti oggetto di licenza esclusivamente con il marchio di fabbrica del licenziante (articolo 1, paragrafo 1, punto 7) e le cosiddette "licenze di utilizzo" (articolo 1, paragrafo 1, punto 8).

15) Gli accordi di licenza non rispondenti a tale modello non sono disciplinati nel regolamento e possono beneficiare dell'articolo 81, paragrafo 3 solo dopo esame individuale, previa notificazione.

16) In particolare, l'articolo 5 esclude esplicitamente dal beneficio dell'esenzione per categoria i seguenti tipi di accordi di licenza:

a) "accordi conclusi fra membri di una comunità di brevetti o di know-how e vertenti sulle tecnologie messe in comune" (articolo 5, paragrafo 1, punto 1), salvo quando le parti non sono soggette a restrizione territoriale per quanto riguarda la fabbricazione, l'utilizzo e la commercializzazione dei prodotti oggetto di licenza oppure l'impiego delle tecnologie messe in comune (articolo 5, paragrafo 2, punto 2);

b) accordi di concessione reciproca di licenze tra parti che siano "concorrenti per i prodotti" che costituiscono l'oggetto delle licenze in questione (articolo 5, paragrafo 1, punto 3), salvo quando le parti non sono soggette a restrizione territoriale per quanto riguarda la fabbricazione, l'utilizzo e la commercializzazione dei prodotti oggetto di licenza oppure l'impiego delle tecnologie concesse in licenza (articolo 5, paragrafo 2, punto 2);

c) accordi di licenza conclusi tra imprese concorrenti che detengono una partecipazione in un'impresa comune (IC), riguardanti le attività di tale impresa comune (articolo 5, paragrafo 1, punto 2), eccettuati gli accordi di licenza conclusi tra una delle parti e l'impresa comune se la quota aggregata di mercato delle imprese partecipanti non supera il 20%, se la licenza riguarda solo la produzione in comune, o il 10%, se l'accordo IC riguarda anche la distribuzione in comune (articolo 5, paragrafo 2, punto 1). Questa seconda soglia corrisponde alle soglie delle quote di mercato dei precedenti regolamenti di esenzione per categoria relativi agli accordi rispettivamente di specializzazione e di R&S [8].

[8] Regolamenti (CEE) nn. 417/85 e 418/85 della Commissione. Questi regolamenti sono stati sostituiti dai regolamenti nn. 2658/2000 e 2659/2000 della Commissione (cfr. nota 2). I nuovi regolamenti prevedono per la quota di mercato soglie superiori: 20% e 25%.

2.2 Norme relative a restrizioni specifiche

17) Restrizioni territoriali. A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, il RECTT si applica alle restrizioni che vietano al licenziante e al licenziatario di sfruttare la tecnologia concessa in licenza nei rispettivi territori esclusivi. Il termine "sfruttamento" comprende ogni utilizzo della tecnologia concessa in licenza, in particolare nella produzione e nelle vendite attive e passive dei prodotti oggetto di licenza nei rispettivi territori (articolo 10, punto 10). Va osservato che queste disposizioni riguardano al tempo stesso gli accordi tra non concorrenti e gli accordi tra le imprese che, prima della concessione della licenza, erano concorrenti sul medesimo mercato dei prodotti o delle tecnologie formanti oggetto della licenza. Inoltre, sono comprese anche le restrizioni territoriali intese a tutelare un licenziatario dalle vendite attive e passive da parte di altri licenziatari (articolo 1, paragrafo 1, punti 4, 5 e 6).

18) L'esenzione di tali restrizioni territoriali è subordinata a determinati limiti di durata, che variano a seconda del tipo di accordo e a seconda se la restrizione miri alla tutela licenziante-licenziatario o licenziatario-licenziatario. Nel caso della tutela licenziante-licenziatario per le licenze di brevetto, l'esenzione si applica per tutto il tempo nel quale il prodotto oggetto di licenza è protetto da brevetti paralleli nei territori rilevanti (articolo 1, paragrafo 2). Nel caso della tutela licenziante-licenziatario per le licenze di know-how, l'esenzione si applica per il periodo massimo di dieci anni con decorrenza dalla data alla quale il prodotto oggetto di licenza è stato immesso per la prima volta in commercio da uno dei licenziatari (articolo 1, paragrafo 3). Nel caso della tutela licenziatario-licenziatario, per entrambe le licenze di brevetto e di know-how il RECTT limita l'esenzione delle restrizioni relative alle vendite passive a "un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il prodotto oggetto di licenza è stato per la prima volta immesso in commercio da uno dei licenziatari" (articolo 1, paragrafi 2 e 3). Sono invece sulla lista nera gli accordi che prevedono restrizioni territoriali per periodi superiori a quelli summenzionati (articolo 3, punto 7). Infine, l'articolo 3, punto 3 esclude dall'esenzione per categoria gli accordi comportanti restrizioni che vietano a terzi di effettuare un commercio parallelo.

19) Ripartizione della clientela. L'articolo 3, punto 4 del RECTT mette sulla lista nera le clausole in base alle quali le parti si ripartiscono la clientela, direttamente o indirettamente, nell'ambito di un medesimo campo di utilizzo tecnologico o all'interno del medesimo mercato di prodotti, se si tratta di parti concorrenti per i prodotti contrattuali. Inoltre, al considerando 23 è indicato che "siffatte restrizioni fra non concorrenti restano soggette alla procedura di opposizione", ossia sono considerate clausole grigie [9].

[9] Ciò significa che le restrizioni relative alla clientela portano alla perdita dell'esenzione per categoria per l'intero accordo se si tratta di una licenza tra concorrenti, mentre il beneficio dell'esenzione per categoria viene perduto solo per quanto riguarda tali restrizioni se si tratta di una licenza tra non concorrenti.

20) Campo di utilizzo. In genere, si ritiene che l'articolo 81, paragrafo 1 non si applichi agli obblighi che restringono lo sfruttamento della tecnologia concessa in licenza a uno o più campi tecnici oppure a uno o più mercati dei prodotti.

21) Restrizioni della produzione. All'articolo 3, punto 5 del RECTT è previsto che l'esenzione non si applica quando "una delle parti è soggetta a restrizioni in ordine al quantitativo dei prodotti oggetto di licenza da fabbricare o da vendere o al numero di atti di utilizzazione della tecnologia concessa in licenza che può effettuare". A quest'esclusione generale dall'esenzione per categoria si applicano due eccezioni. La prima riguarda le cosiddette "licenze di utilizzo", in base alle quali il licenziatario può fabbricare i prodotti oggetto di licenza soltanto per incorporarli nei propri prodotti e per rivenderli come pezzi di ricambio per i propri prodotti (articolo 1, paragrafo 1, punto 8). La seconda eccezione comprende quelle situazioni nelle quali la licenza viene concessa soltanto allo scopo di fornire a un determinato cliente una seconda fonte di approvvigionamento (articolo 2, paragrafo 1, punto 13). La ratio legis sulla quale si fondano queste due eccezioni è che alle restrizioni quantitative previste nelle "licenze di utilizzo" e nelle licenze di "seconda fonte di approvvigionamento" non si applica l'articolo 81, paragrafo 1, poiché lo scopo di simili accordi "non è di creare una fonte di approvvigionamento indipendente sul mercato" (considerando 23). Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 1, punto 12 e il considerando 24 comprendono disposizioni relative alle cosiddette "licenze d'impianto", ossia le licenze che limitano lo sfruttamento della tecnologia concessa in licenza a un determinato impianto di produzione.

22) Restrizioni dei prezzi. Sono escluse dal beneficio dell'esenzione per categoria tutte le restrizioni dei prezzi, dirette o indirette (articolo 3, punto 1).

23) Obblighi di non concorrenza. L'articolo 3, punto 2 del RECTT vieta ogni obbligo che impedisca a una delle parti "di fare concorrenza alla controparte, alle imprese a questa collegate o ad altre imprese nel campo della ricerca e dello sviluppo, nonché della fabbricazione, utilizzazione o distribuzione dei prodotti concorrenti". Nondimeno, l'articolo 2, punto 18 consente "la riserva, da parte del licenziante, del diritto di porre fine all'esclusiva concessa al licenziatario e di cessare di concedergli in licenza i perfezionamenti [...], nonché la riserva di esigere dal licenziatario la prova che il know-how concesso non viene utilizzato per la produzione di prodotti e per la prestazione di sevizi non compresi fra quelli oggetto di licenza", nel caso che il licenziatario decida di occuparsi di prodotti o tecnologie concorrenti. L'esenzione per categoria si applica inoltre agli obblighi del licenziatario "di versare un canone minimo o di fabbricare un quantitativo minimo" (articolo 2, paragrafo 1, punto 9) e "di fabbricare e commercializzare nel modo migliore il prodotto oggetto di licenza" (articolo 2, paragrafo 1, punto 17).

24) Subordinazione. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), la subordinazione è definita come l'obbligo imposto al licenziatario "di accettare [...] ulteriori licenze o di acquistare beni o servizi che non sono necessari per uno sfruttamento tecnicamente corretto della tecnologia concessa in licenza o per garantire [...] le norme di qualità". Il RECTT qualifica tali restrizioni come "clausole grigie" rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. Per ottenere l'esenzione in questi casi, è necessaria la notificazione, eventualmente nell'ambito della procedura di opposizione. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 1, punto 5 prevede che alla subordinazione si applica l'esenzione per categoria se essa riguarda merci o servizi e se le merci e servizi formanti oggetto della subordinazione sono "necessari" per sfruttare in modo tecnicamente corretto la tecnologia concessa in licenza o per assicurare che il prodotto oggetto di licenza soddisfi le norme minime di qualità.

25) Retrocessioni. L'articolo 3, punto 6 del RECTT mette sulla lista nera l'eventuale obbligo del licenziatario di cedere al licenziante (ossia di vendergli i relativi DPI da esso detenuti) i perfezionamenti o le nuove applicazioni della tecnologia da questi concessagli in licenza. L'articolo 2, paragrafo 1, punto 4 mette sulla lista bianca l'obbligo imposto al licenziatario di accordare al licenziante la licenza per i suddetti perfezionamenti o nuove applicazioni, a condizione che i perfezionamenti siano separabili dalla tecnologia concessa in licenza, la licenza così accordata non sia esclusiva e il licenziante accetti l'obbligo reciproco di concedere al licenziatario la licenza sui propri perfezionamenti. Le licenze di cessione non reciproca e le licenze di cessione in esclusiva relative a perfezionamenti separabili non sono né esentate né esplicitamente escluse dal RECTT, ma rientrano nell'area grigia delle disposizioni per le quali è necessaria l'esenzione individuale. La differenza consiste nel fatto che, mentre una clausola che imponga la cessione diretta dei DPI esclude l'intero accordo dal campo di applicazione del RECTT, il secondo tipo di cessioni in contraccambio, o retrocessioni, implicano la perdita dell'esenzione per categoria soltanto per quanto riguarda la clausola specifica in questione.

26) Clausole di non contestazione. A norma dell'articolo 4, le clausole che vietano al licenziatario di contestare il carattere segreto o sostanziale del know-how concesso in licenza oppure la validità dei brevetti concessi di licenza sono considerate "clausole grigie", per le quali è necessaria la notificazione nell'ambito della procedura di opposizione. Nondimeno, l'articolo 2, paragrafo 1, punto 15 consente al licenziante di recedere dall'accordo se il licenziatario contesti la validità dei DPI concessi in licenza.

3 Principi generali relativi alle politiche dei DPI e della concorrenza

27) La relazione tra la politica in materia di DPI e la politica di concorrenza costituisce da molto tempo un tema di dibattito negli ambienti economici e giuridici. Si ammette che non è facile sposare l'innovazione con la concorrenza e, secondo alcuni, simili nozze finirebbero inevitabilmente in divorzio. La fonte principale di conflitto che si menziona di solito sono gli scopi rispettivi, potenzialmente conflittuali, della normativa in materia di DPI e della normativa in materia di concorrenza. Nel presente capitolo si esamina questa pretesa fonte di conflitto, prima di analizzare come si sposino, nella prassi, le politiche relative ai DPI e alla concorrenza nell'UE e negli USA.

3.1 Scopi conflittuali delle normative riguardanti rispettivamente i DPI e la concorrenza-

28) La normativa in materia di DPI, riconoscendo che la possibilità di copiare un'innovazione poco dopo la sua comparsa e di beneficiare gratuitamente dei lavori di un innovatore sminuirebbe l'incentivo a innovare, concede agli innovatori determinati diritti monopolistici: in effetti, la normativa in materia di proprietà intellettuale conferisce all'innovatore il diritto di escludere gli altri dallo sfruttamento dell'innovazione. A sua volta, il monopolio legale che la normativa in materia di DPI accorda al titolare dei diritti di proprietà può portare, in funzione della disponibilità di sostituti sul mercato rilevante, a un potere di mercato e persino a monopolio, secondo le definizioni figuranti nella normativa in materia di concorrenza. Ecco l'origine della presunta fonte di conflitto di cui si è detto: di fatto, la normativa in materia di concorrenza toglierebbe quanto viene accordato dalla normativa in materia di DPI.

29) Tuttavia, in linea di principio questa fonte di conflitto è solo apparente: al più alto livello di analisi, le normative riguardanti rispettivamente i DPI e la concorrenza sono complementari, poiché entrambe mirano a promuovere il benessere dei consumatori. Le leggi che disciplinano i DPI si prefiggono l'obiettivo di favorire il progresso tecnico, a vantaggio finale dei consumatori, ed a tale scopo stabiliscono un giusto equilibrio tra una tutela rispettivamente eccessiva e insufficiente delle iniziative d'innovazione. L'intento non è promuovere il benessere del singolo innovatore: le leggi in materia di DPI conferiscono il diritto di proprietà per cercare di assicurare all'innovatore una remunerazione sufficiente per stimolare le sue attività di creazione o d'invenzione senza ritardare l'innovazione conseguente ed evitando di prolungare ingiustificatamente i periodi di prezzi elevati per i consumatori. Si può avere un ritardo nell'innovazione conseguente quando l'innovazione consiste nel perfezionare idee precedenti già tutelate da brevetto. Si avranno periodi ingiustificatamente lunghi di prezzi elevati quando l'innovazione consente al titolare del DPI di acquisire potere di mercato sul mercato (o sui mercati) dove il DPI viene sfruttato e se il DPI tutela questa posizione di monopolio più a lungo di quanto è necessario per stimolare le iniziative d'innovazione.

30) Per stabilire correttamente l'equilibrio tra una tutela rispettivamente eccessiva e insufficiente delle iniziative d'innovazione, i diritti di proprietà intellettuale differiscono e, di solito, sono meno assoluti dei "normali" diritti di proprietà: spesso hanno durata determinata (brevetti, copyright), sono di portata rigorosamente limitata (copyright, trade mark), non sono tutelati contro la creazione parallela di altri (copyright, know-how) oppure perdono il loro valore quando diventano di dominio pubblico (know-how) [10].

[10] Non è sicuro che i marchi vadano trattati in tale contesto. Come ha osservato Pitofsky, i marchi comportano un compromesso economico tra implicazioni diverse della normativa antitrust. Lo scopo economico della normativa sui marchi non consiste, in genere, nel promuovere l'innovazione e la creatività, ma piuttosto nel ridurre i costi di ricerca dei consumatori mediante identificazione della fonte delle merci e quindi, incidentalmente, nell'incoraggiare la qualità proteggendo la reputazione. R. Pitofsky: Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Economy (Antitrust e proprietà intellettuale: problemi irrisolti al centro stesso della nuova economia), Antitrust, Technology and Intellectual Property Conference (Conferenza sull'antitrust, la tecnologia e la proprietà intellettuale), Università della California, marzo 2001. Tuttavia, si deve riconoscere che spesso i marchi formano oggetto di licenza insieme con altri DPI, quali il know-how ed i brevetti.

31) Lo scopo della politica della concorrenza è promuovere il benessere dei consumatori tutelando la concorrenza quale forza motrice di mercati efficienti, atti a fornire prodotti della migliore qualità ai prezzi più bassi.

32) Il problema, quindi, è non il conflitto ma la complementarità e, forse, l'adeguamento nei singoli casi. Entro quali limiti deve intervenire la politica di concorrenza cercando di migliorare l'equilibrio stabilito dalla normativa in materia di DPI- Su quest'interrogativo vi sono alcune linee generali di consenso ma anche notevoli divergenze tra le diverse giurisdizioni.

33) Vi è consenso sul ruolo positivo che la politica di concorrenza può svolgere nell'elaborazione della normativa in materia di DPI ("propugnazione della concorrenza"). La perizia che si estrinseca nella politica di concorrenza dovrebbe rivelarsi utile per aiutare a decidere su questioni quali la portata e durata adeguate da prevedere nella normativa in materia di DPI, ossia per decidere in anticipo sull'equilibrio da stabilire in tale normativa.

34) Vi è consenso anche nel riconoscere che la politica della concorrenza deve assolvere alle sue normali funzioni quando i DPI vengono utilizzati per produrre un effetto anticoncorrenziale che vada al di là del loro sfruttamento. Per esempio, condizionare la concessione di una licenza all'acquisto di un prodotto non brevettato (subordinazione) oppure a un obbligo di non concorrenza è una pratica a cui si deve applicare la normativa in materia di concorrenza. Vi è consenso generale anche sull'esigenza che, in simili casi, nella politica di concorrenza si deve tener conto delle caratteristiche specifiche dei DPI, allo scopo di tutelare adeguatamente l'efficienza dinamica. Per esempio, l'obbligo di non concorrenza può essere necessario per salvaguardare la segretezza del know-how trasferito oppure per impedire che del know-how traggano profitto i concorrenti del licenziante.

35) Tuttavia, non vi è consenso sui limiti entro i quali la politica di concorrenza debba interferire con lo sfruttamento dei DPI nei singoli casi. Ciò riguarda al tempo stesso lo sfruttamento e la concessione di licenze da parte d'imprese dominanti e non dominanti. In questo campo si riscontrano notevoli differenze d'impostazione tra UE e USA: in generale, nella politica CE di concorrenza i limiti imposti allo sfruttamento dei DPI sono maggiori di quelli previsti nella politica USA.

3.2 La politica comunitaria della concorrenza nel settore dei DPI

36) Definire i ruoli rispettivi dei DPI e della politica di concorrenza è già difficile all'interno di una giurisdizione, ma è ancora più difficile nell'UE, perché in gran parte i DPI vengono tuttora accordati a livello nazionale [11]. L'articolo 295 (ex articolo 222) del trattato CE prevede che la Comunità rispetti i regimi di proprietà vigenti negli Stati membri e l'articolo 30 (ex articolo 36) del trattato CE consente un'eccezione specifica alla libertà di circolazione prevista dal trattato quando questa sia in conflitto con DPI nazionali. Dal canto suo, anche la Corte di giustizia ha insistito sull'esigenza di tutelare i principi fondamentali della libera circolazione e della concorrenza all'interno della Comunità: in tal senso, la Corte di giustizia ha operato la distinzione tra la concessione o l'esistenza di DPI, su cui non possono incidere le norme in materia di libera circolazione e di concorrenza, e il loro esercizio, sul quale possono incidere altre disposizioni del trattato CE.

[11] Questa situazione sta cambiando lentamente, poiché la legislazione CE sta creando DPI nuovi o armonizzati in tutta l'UE. Tale legislazione comprende in particolare i marchi (direttiva 89/104 del Consiglio, del 21.12.1988), il diritto di noleggio e il diritto di prestito (direttiva 92/100 del Consiglio, del 16.11.1992), l'armonizzazione del termine di protezione del copyright (direttiva 93/98 del Consiglio, del 29.10.1993), i diritti di radiodiffusione via satellite e di ritrasmissione via cavo (direttiva 93/83 del Consiglio, del 27.9.1993), la protezione giuridica delle basi di dati (direttiva 96/9 del PE e del Consiglio, dell'11.3.1996), le invenzioni biotecnologiche (direttiva 98/44 del PE e del Consiglio, del 6.7.1998), i disegni e modelli (direttiva n. 98/71 del PE e del Consiglio, del 13.10.1998). Nuovi atti legislativi in corso di adozione comprendono una proposta di direttiva sull'armonizzazione di alcuni aspetti del copyright e dei diritti correlati nella società dell'informazione e una proposta di direttiva sulla protezione delle invenzioni mediante modelli di utilità. Inoltre, di recente la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario (COM (2000) 412 def.).

37) Per esempio, nella causa Consten-Grundig la Corte di giustizia ha sancito che gli articoli 30 e 295 "non ostano a che il diritto comunitario incida sull'esercizio dei diritti nazionali di proprietà industriale. L'articolo 36 (ora articolo 30) ... non può restringere l'ambito di applicazione dell'articolo 85" (ora articolo 81) [12]. Per quanto riguarda l'articolo 295, la Corte di giustizia ha chiarito che "l'ingiunzione, contenuta nell'articolo 3 della decisione (della Commissione) impugnata, di non valersi dei diritti nazionali relativi al marchio al fine di ostacolare le importazioni parallele, senza alterare la proprietà di tali diritti ne limita l'esercizio nella misura necessaria alla realizzazione del divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1" (ora articolo 81, paragrafo 1) [13].

[12] Consten Grundig/Commissione, RG 1966, pp. 458 e sgg. Cfr. anche Parke Davis/Probel, RG 1968, pp. 76 e sgg. e Deutsche Grammophon/Metro, RG 1971, pp. 487 e sgg.

[13] Cfr. la nota precedente.

38) Nel contesto della distinzione tra l'esistenza e l'esercizio di un DPI, la Corte di giustizia ha elaborato il concetto di "oggetto specifico" dei un DPI: si tratta del pacchetto essenziale di diritti che costituiscono il DPI propriamente detto. Secondo alcuni, il normale utilizzo di un DPI, che consiste nell'assicurare al titolare del diritto l'utile dell'oggetto specifico di quel diritto, è ritenuto atto a preservare l'esistenza del diritto e su di esso non possono prevalere le disposizioni in materia di concorrenza figuranti nel trattato [14]. L'oggetto specifico e l'esistenza sono quindi concetti in sovrapposizione, sebbene non sia sempre chiaro come si debbano applicare, nei casi concreti, le nozioni di "normale utilizzo" e di "utile". Altri sostengono invece che l'esistenza comprende soltanto il potere degli Stati di determinare le condizioni per la concessione dei DPI. Secondo tale argomentazione, l'utilizzo del DPI per assicurare l'utile dell'oggetto specifico del diritto propriamente detto può, in linea di principio, essere sottoposto a esame ai sensi delle disposizioni in materia di concorrenza, anche se può non rientrare nel campo di applicazione di queste disposizioni per altri motivi, quali per esempio una giustificazione obiettiva [15].

[14] K. Coates & J. Finnegan: Intellectual Property (La proprietà intellettuale), cap. 8, punto 8.27, in J. Faull & A. Nikpay: The EC Law of Competition (La normativa CE della concorrenza), 1999.

[15] S.D. Anderman: EC Competition Law and Intellectual Property Rights (La normativa CE della concorrenza ed i diritti di proprietà intellettuale), 1998, cap. 2.

39) Ai fini della valutazione, è importante osservare che la Corte di giustizia e la Commissione hanno sempre dato una definizione ristretta dell'oggetto specifico [16]. È chiaro che detenere un DPI conferisce al proprietario il diritto di concedere licenze e di esigere royalties. Nondimeno, la Corte di giustizia e la Commissione hanno sempre ritenuto che alle condizioni previste nelle licenze possono applicarsi gli articoli 81 e 82.

[16] Ai fini della normativa comunitaria, nella causa Centrafarm BV/Sterling Drug la Corte di giustizia ha definito l'oggetto specifica di un brevetto come "il fatto che venga garantito al titolare, per ricompensare lo sforzo creativo concretatosi nell'invenzione, il diritto esclusivo di valersi di questa per la produzione e la prima immissione in commercio di beni industriali, sia direttamente, sia mediante concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi alle contraffazioni". Il know-how non gode di una protezione giuridica specifica, ma i suoi proprietari possono tutelarsi tramite la legge generale in materia di segretezza. Non vi è una definizione unica dell'oggetto specifico del copyright, ma la giurisprudenza ne ha indicato vari elementi tipici, quali il diritto di decidere la prima immissione di un'opera sul mercato (causa Gema), il diritto di chiedere onorari per la pubblica esecuzione (causa Coditel II) e il diritto di dare in nolo un'opera (causa Warner Brother/Christiansen). Cfr. anche le sentenze del 22 settembre 1998 nella causa C 61/87, Egmont Film, e del 28 aprile 1998 nella causa C 200/96, Metronome.

40) Per esempio, all'articolo 82 è disposto che le condizioni previste in una licenza non possono stabilire discriminazioni tra i licenziatari e che le royalties imposte non possono essere eccessive. Nella sentenza nella causa Magill la Corte di giustizia ha sancito persino che, in determinate circostanze, si può imporre a un'impresa dominante di concedere una licenza a una terza parte [17].

[17] Cause congiunte C 241/91P e C 242/91P, Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP)/Commissione, RG 1995, I-74. Nella presente relazione non si forniranno maggiori particolari sull'applicazione dell'articolo 82 ai DPI.

41) La giurisprudenza e il RECTT hanno anche chiarito che le condizioni previste in un accordo di licenza possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. È il caso delle condizioni che incidono sulla concorrenza in generale, fra le marche e nell'ambito della stessa marca. Per esempio, nell'elenco delle clausole nere del RECTT si trovano clausole relative alla concorrenza nell'ambito della stessa marca, quali le restrizioni territoriali di durata eccessivamente lunga e le restrizioni di prezzo per la vendita del prodotto oggetto di licenza [18].

[18] Va notato che non sempre è possibile distinguere tra restrizioni alla concorrenza fra le marche e nell'ambito della stessa marca. Per esempio, si riconosce in genere che l'imposizione del prezzo di rivendita da parte del fabbricante può avere effetti sulla concorrenza non soltanto nell'ambito della stessa marca ma anche fra le marche.

42) Il RECTT non stabilisce una distinzione chiara tra gli accordi di licenza conclusi rispettivamente tra concorrenti e tra non concorrenti e non prevede un'impostazione per gli accordi tra concorrenti (vedasi anche il punto 5.1). Riguardo agli accordi di concessione non reciproca o reciproca di licenze tra concorrenti, l'impostazione del RECTT è basata sulle clausole: l'esenzione è subordinata alla (in-)esistenza di determinate clausole in tali accordi. Tuttavia, il RECTT si applica ad accordi di licenza tra concorrenti relativi alle attività di un'impresa comune soltanto al di sotto di determinate soglie di quota di mercato (vedasi il punto 2.1 della presente relazione).

43) Il RECTT non è abbastanza chiaro neanche su quando le imprese sono considerate concorrenti. "Fabbricanti concorrenti o fabbricanti di prodotti concorrenti" sono definiti nel RECTT (articolo 10, punto 17) come "fabbricanti che mettono in vendita prodotti che, in base alle loro caratteristiche, al loro prezzo e al loro uso, sono considerati dall'utente intercambiabili o surrogabili ai prodotti oggetto di licenza". In genere questa disposizione è stata interpretata e applicata come una definizione piuttosto ampia di concorrenti. Le parti di un accordo di licenza che erano concorrenti prima dell'innovazione continuano ad essere ritenute concorrenti anche quando il procedimento di fabbricazione e il prodotto brevettato che formano oggetto della licenza costituiscono un'innovazione tanto importante che senza la licenza non vi sarebbe più concorrenza.

44) L'interrelazione tra le normative in materia rispettivamente di DPI e di concorrenza presenta la massima complessità nel settore delle restrizioni territoriali. Per determinare se l'articolo 81, paragrafo 1 possa applicarsi a una restrizione imposta al licenziatario per la vendita attiva o passiva dei prodotti oggetto di licenza nei territori del licenziante o di altri licenziatari, è necessario affrontare un altro problema, relativo all'esaurimento dei DPI. Un licenziatario può opporsi all'importazione nel suo territorio del prodotto oggetto di licenza se questo è stato immesso sul mercato senza il consenso del licenziante. Ciò riguarda le esportazioni effettuate nel territorio del licenziatario da fabbricanti o commercianti terzi che hanno immesso sul mercato il prodotto senza il consenso del licenziante. Non riguarda invece le esportazioni effettuate da commercianti terzi che hanno ottenuto il prodotto da altri licenziatari o dal licenziante, quindi con il consenso del licenziante stesso, e neanche riguarda le esportazioni effettuate da altri licenziatari o dal licenziante, perché anche in questo caso il prodotto viene immesso sul mercato con il consenso del licenziante. Entro quali limiti un accordo di licenza possa limitare le vendite attive e passive del licenziante o del licenziatario nel rispettivo territorio o nel territorio di altri licenziatari è quindi un problema da esaminare in base all'articolo 81.

45) In conclusione, l'impostazione della politica CE della concorrenza nei confronti degli accordi di licenza riconosce, in effetti, il monopolio concesso dalla normativa sui DPI, ma ciò non significa che l'esercizio o lo sfruttamento di tale monopolio non possa essere sottoposto ad esame in base alle regole di concorrenza. Il licenziante ed i licenziatari sono imprese distinte e vengono trattati come tali. Le regole di concorrenza non ammettono indifferentemente ogni restrizione che aiuti il licenziante a trarre il massimo profitto dal suo monopolio. Per esempio, sebbene sia chiaro che per ottenere il massimo profitto dal suo monopolio il richiedente può voler imporre ai licenziatari restrizioni relative alla determinazione dei prezzi, alla loro produzione o ai territori nei quali oppure ai clienti ai quali i licenziatari stessi possono vendere il prodotto oggetto di licenza, simili restrizioni possono costituire violazioni delle regole comunitarie di concorrenza.

3.3 La politica USA della concorrenza nel settore dei DPI

46) L'impostazione USA, delineata nelle Linee direttrici antitrust per la concessione di licenze di proprietà intellettuale, emanate dal Ministero della giustizia e dalla Commissione federale per il commercio (in appresso, le "linee direttrici USA"), è diversa dall'impostazione UE [19]. Le linee direttrici USA si imperniano su tre principi generali: a) ai fini della politica di concorrenza, la proprietà intellettuale è considerata alla stessa stregua di ogni altra forma di proprietà; b) non si presume che la proprietà intellettuale crei potere di mercato; c) la concessione di licenze è ritenuta, in generale, favorevole alla concorrenza [20]. Problemi di concorrenza possono presentarsi quando un accordo di concessione di licenza restringe la concorrenza tra le imprese che senza tale concessione sarebbero state concorrenti effettive o probabili concorrenti potenziali (le imprese in relazione orizzontale) [21]. Al titolare della proprietà intellettuale non si chiederà di creare concorrenza nel suo settore tecnologico e quindi, in linea di principio, egli deve avere la facoltà d'imporre, in un accordo di licenza, le restrizioni che gli consentano di fare ciò che avrebbe potuto fare anche per proprio conto. L'impostazione USA non soltanto riconosce l'esistenza del monopolio concesso dalla normativa sui DPI, ma rispetta anche, in generale, il diritto del titolare dei DPI di goderne appieno, imponendo in un accordo di licenza le restrizioni necessarie per trarre dai DPI il pieno profitto.

[19] Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, aprile 1995.

[20] Linee direttrici USA, punto 2.0.

[21] Linee direttrici USA, punto 3.1.

47) Sono due i limiti che la politica di concorrenza impone alla libertà del licenziante. Anzitutto, la politica di concorrenza può interferire quando le restrizioni imposte nell'accordo di licenza riguardano prodotti o procedimenti non brevettati. Per esempio, se il licenziante ha il brevetto sul procedimento di fabbricazione ma non sul prodotto fabbricato dal licenziatario, stabilire il prezzo al quale il licenziatario può vendere il prodotto è considerato, in base alle regole di concorrenza, un'illegittima determinazione verticale dei prezzi [22]. Analogamente, quando un accordo di licenza impone al licenziatario una clausola di non concorrenza, che gli vieta di produrre o di vendere prodotti concorrenziali, questo caso viene trattato come in ogni altro accordo verticale. Lo stesso vale quando l'accordo di licenza viene subordinato all'acquisto, da parte del licenziatario, di un altro prodotto o servizio.

[22] Cfr. W.K. Tom: Background Note (Nota di fondo), p. 38 e N. T. Gallini & M. Trebilcock: Intellectual Property Rights and Competition Policy: A Framework for Analysis of Economic and Legal Issues (I diritti di proprietà intellettuale e la politica di concorrenza: contesto per l'analisi dei problemi economici e giuridici), pp. 339 e 344-345, Roundtable on Competition Policy and Intellectual Property Rights (Tavola rotonda sulla politica di concorrenza e sui diritti di proprietà intellettuale), Comitato per la normativa e la politica di concorrenza, OCSE, ottobre 1997.

48) Come secondo limite, più importante, la politica di concorrenza può interferire quando la concessione della licenza nuoce alla concorrenza tra imprese che, senza tale accordo, sarebbero state concorrenti effettivi o potenziali. In tale situazione, se l'accordo di licenza ha effetti negativi sui prezzi/quantitativi/qualità delle merci o dei servizi sui mercati attuali o futuri, il caso viene trattato in base alle regole USA di concorrenza. Ciò riguarda anzitutto le situazioni nelle quali anche senza la concessione della licenza il licenziante e il licenziatario sarebbero concorrenti effettivi o potenziali, ossia quando il licenziante e il licenziatario sono già e continuano ad essere in relazione concorrenziale orizzontale. Inoltre, tale limite riguarda gli accordi di licenza che, per esempio mediante una clausola di non concorrenza o di esclusività, escludono i concorrenti del licenziante (effetto di preclusione). Infine, tale limite può riguardare anche, in linea di principio, gli accordi di licenza nei quali i licenziatari sono in relazione concorrenziale orizzontale [23].

[23] Linee direttrici USA, punti 3.1, 3.3 e 4.1.

49) Nella prassi, le linee direttrici USA trattano soltanto le prime due situazioni. Per quanto riguarda le clausole di non concorrenza, si è già detto che esse possono essere impugnate in base alle norme USA antitrust, poiché formano oggetto di tali clausole non lo sfruttamento del DPI propriamente detto ma altri prodotti o procedimenti non rientranti nell'oggetto specifico del DPI. Il problema principale di concorrenza è se i concorrenti del licenziante sono preclusi dal mercato.

50) Per quanto riguarda la situazione nella quale senza l'accordo di licenza il licenziante e il licenziatario sarebbero lo stesso concorrenti effettivi o potenziali sui mercati in questione, gli orientamenti USA si preoccupano soprattutto dell'eventualità d'intese simulate miranti a occultare un cartello. Per esempio, se il procedimento di fabbricazione o il prodotto brevettato per il quale viene concessa la licenza non costituisce un miglioramento economico rispetto alle tecnologie già disponibili o ai prodotti non brevettati e se il brevetto non è un brevetto di bloccaggio, in generale l'accordo di licenza non comporterà un utile trasferimento di tecnologia e non condurrà a un'integrazione dell'attività economica tale da potenziare l'efficienza [24]. Un simile accordo sarà impugnato in base alla regola del "per sé" se porterà a determinazione dei prezzi, ripartizione dei mercati o dei clienti, riduzione della produzione oppure a determinati boicottaggi di gruppo.

[24] Linee direttrici USA, punto 3.4, esempio 7.

51) Se in un accordo di licenza tra concorrenti non figurano restrizioni tanto evidentemente anticoncorrenziali di per se stesse, di norma l'accordo non sarà impugnato se il licenziante ed i suoi licenziatari collettivamente non costituiscono più del 20% di ogni mercato rilevante sul quale la restrizione incida in misura considerevole [25]. Al di sopra di questa zona di sicurezza del 20%, si applica la regola della ragionevolezza. Anzitutto, si stabilirà se la restrizione abbia, o vi sia la probabilità che abbia, un effetto anticoncorrenziale. In caso affermativo, si esaminerà se la restrizione sia ragionevolmente necessaria per potenziare l'efficienza in senso favorevole alla concorrenza. Si stabilirà poi se vi siano alternative pratiche e considerevolmente meno restrittive. Se risulterà con chiarezza che le parti avrebbero potuto giungere a un tale grado di efficienza con mezzi considerevolmente meno restrittivi, gli uffici garanti della concorrenza non daranno peso all'argomentazione dell'efficienza fatta valere dalle parti. Nell'effettuare tale valutazione, tuttavia, gli uffici garanti della concorrenza non procederanno alla ricerca di un'alternativa teoricamente meno restrittiva che non sia realistica nella situazione commerciale prospettica nella quale si trovano concretamente le parti. Se la restrizione sia stata ritenuta ragionevolmente necessaria, gli uffici garanti della concorrenza pondereranno il potenziamento dell'efficienza in senso favorevole alla concorrenza, da un lato, e gli effetti anticoncorrenziali dall'altro, per determinare il probabile effetto netto sulla concorrenza in ciascun mercato rilevante [26].

[25] Linee direttrici USA, punto 4.3.

[26] Linee direttrici USA, punto 4.2.

52) Le parti di un accordo di licenza che erano concorrenti prima dell'innovazione non sono più considerate concorrenti quando il procedimento di fabbricazione o il prodotto brevettato oggetto di licenza costituisce un'innovazione tanto importante che, senza la licenza, non vi sarebbe più concorrenza. La zona di sicurezza e il dispositivo della regola di ragionevolezza che viene applicato quando risulta superata la soglia del 20% della quota di mercato riguardano quindi in particolare quegli accordi di licenza nei quali il procedimento di fabbricazione o il prodotto brevettato formante oggetto della licenza costituisce in effetti soltanto un limitato miglioramento economico rispetto alle tecnologie disponibili o ai prodotti non brevettati. In tal caso, se tra le parti, fatta astrazione dalla licenza, vi è una relazione concorrenziale orizzontale, occorre allora calcolare la quota collettiva di mercato detenuta dalle parti, per considerare la necessità delle restrizioni e ponderare gli effetti positivi e negativi [27].

[27] W. Tom, pp. 27-28.

53) Per applicare la soglia del 20% della quota di mercato, è necessario stabilire se gli effetti negativi della licenza si ripercuotano unicamente sui mercati dei prodotti oppure anche sui mercati delle tecnologie o sulla concorrenza nel settore della ricerca e sviluppo. Nel primo caso, è necessario soltanto calcolare la quota di mercato sui rilevanti mercati dei prodotti, mentre nel secondo caso si dovranno determinare anche le quote di mercato sui rilevanti mercati delle tecnologie o dell'innovazione. Se in questo secondo caso i dati sulla quote di mercato non sono disponibili o non riflettono con precisione la portata concorrenziale, la zona di sicurezza sarà determinata in considerazione del numero di tecnologie competitive indipendenti o di entità di ricerca che dispongano delle strutture specializzate necessarie. Se la restrizione non presenta evidenti caratteristiche anticoncorrenziali e se vi sono quattro o più tecnologie competitive o entità di ricerca oltre alle parti che hanno concluso l'accordo di licenza, si riterrà che tale accordo rientri nella zona di sicurezza.

3.4 Raffronto

54) Nell'impostazione USA è stabilita una chiara distinzione tra gli accordi di licenza conclusi rispettivamente tra concorrenti e tra non concorrenti, e da questa distinzione si traggono conclusioni di tipo politico. Secondo tale impostazione, si riserva un trattamento molto indulgente alle restrizioni riguardanti lo sfruttamento del DPI propriamente detto quando il licenziante e il licenziatario non sono concorrenti effettivi o potenziali. In una simile situazione si ritiene che restrizioni riguardanti il territorio, la produzione, il campo di utilizzo e, in determinate circostanze, persino la determinazione dei prezzi del licenziatario siano mezzi a cui il licenziante può legittimamente ricorrere per cercare di trarre dal suo DPI il massimo reddito. Ciò corrisponde alla maggiore indulgenza dell'impostazione USA, in generale, nei confronti degli accordi verticali tra non concorrenti, tranne per quanto riguarda la determinazione dei prezzi. Ai sensi della normativa USA in materia di concorrenza, in genere la determinazione verticale dei prezzi costituisce di per se stessa una restrizione e, secondo le linee direttrici USA, ciò vale anche quando chi concede in licenza il DPI relativo a un prodotto stabilisce il prezzo al quale il licenziatario deve vendere tale prodotto. Nondimeno, nelle stesse linee direttrici USA si precisa che il titolare del brevetto su un prodotto ha la facoltà di stabilire, nella licenza di fabbricazione che egli concede, il primo prezzo al quale il licenziatario dovrà vendere il prodotto brevettato [28].

[28] Questa tensione si spiega probabilmente perché la libertà di determinare il prezzo del licenziatario è stata limitata in varie sentenze di tribunale: cfr. Tom, p. 38; Gallini & Trebilcock, p. 339; linee direttrici USA, punto 5.2.

55) Il maggior rigore dell'impostazione UE nei confronti delle restrizioni riguardanti lo sfruttamento dei DPI propriamente detti, se previste in accordi tra non concorrenti, riflette la maggiore importanza attribuita nella politica CE della concorrenza alle restrizioni nell'ambito della stessa marca in generale e alle restrizioni territoriali in particolare. Tutelare la concorrenza nell'ambito della stessa marca è ritenuto importante poiché i costi di distribuzione costituiscono una parte sostanziale del prezzo finale della maggior parte dei prodotti e la concorrenza tra distributori può contribuire a ridurre tali costi. Ciò significa anche riconoscere che i licenziatari possono trovarsi in relazione concorrenziale orizzontale [29]. Alle restrizioni territoriali viene attribuita maggiore attenzione specialmente poiché tra gli obiettivi della politica CE in materia di concorrenza vi è quello d'integrazione supplementare dei mercati [30].

[29] Le linee direttrici USA, pur riconoscendo la possibilità che la relazione tra licenziatari sia orizzontale, sembrano ignorare ampiamente le conseguenze sulla concorrenza, in quanto prevedono una politica molto indulgente nei confronti delle restrizioni territoriali, a condizione che il licenziante e il licenziatario non siano concorrenti.

[30] Linee direttrici sulle restrizioni verticali, punto 7.

56) Le differenze nella politica di concorrenza sono inferiori per le restrizioni non riguardanti lo sfruttamento dei DPI propriamente detti, quali gli obblighi di non concorrenza e la subordinazione. A tali restrizioni si applicano sia le regole USA di concorrenza sia quelle comunitarie. Negli USA, nel dispositivo della regola di ragionevolezza si considerano il potere di mercato delle parti e la struttura concorrenziale del rilevante mercato. Lo stesso si fa nell'UE per gli accordi verticali in generale, a norma del regolamento n. 2790/99 relativo all'esenzione per categoria e delle linee direttrici sulle restrizioni verticali. IL RECTT, invece, pone tali restrizioni nelle liste nera e grigia.

57) Le differenze in sede politica sono di nuovo più ampie per quanto riguarda gli accordi di licenza tra concorrenti: negli USA è prevista, ai fini della zona di sicurezza, una soglia della quota di mercato nel caso di tutti gli accordi di licenza tra concorrenti, mentre il RECTT la prevede soltanto per gli accordi di licenza relativi a imprese comuni. Altri accordi di licenza tra concorrenti spesso vengono esclusi dal RECTT applicando l'impostazione basata sulle clausole. Inoltre, nella politica USA vige una definizione più ristretta di quando le imprese vadano considerate concorrenti.

58) In compendio, l'impostazione USA limita maggiormente le possibilità della politica di concorrenza d'intervenire contro accordi di licenza tra non concorrenti e, in tal modo, garantisce in misura un po' più ampia le possibilità del licenziante di sfruttare il suo DPI quando l'accordo di licenza viene concluso tra non concorrenti. Se si suppone che la normativa in materia di DPI stabilisca il giusto equilibrio tra una tutela rispettivamente eccessiva e insufficiente delle attività degli innovatori, una simile impostazione sembra atta a stimolare l'innovazione. Tuttavia, una simile supposizione può non essere esatta in tutti i casi. Inoltre, non si deve esagerare la differenza rispetto all'impostazione UE, poiché in molti casi la politica CE della concorrenza consente le medesime restrizioni nell'ambito della stessa marca, ma preserva la possibilità, in determinate circostanze, d'intervenire se lo si ritenga necessario. Infine, l'impostazione USA è più coerente riguardo agli accordi di licenza tra concorrenti.

4. Inchiesta sull'applicazione del RECTT

59) La Commissione ha effettuato un'inchiesta per valutare meglio il funzionamento delle norme attuali sin dalla loro adozione. Un questionario è stato inviato alle associazioni professionali e dei consumatori, ad alcune imprese che svolgono ricerca intensiva, ad organizzazioni specializzate ed a studi legali. Inoltre, si è esaminata l'esperienza pratica acquisita dalla Commissione stessa nell'applicazione concreta del RECTT. Infine, si è chiesto alle autorità garanti della concorrenza negli Stati membri di fornire informazioni sulle loro prassi attuali nel settore degli accordi di licenza di DPI. Qui di seguito si espongono in breve i risultati di tale inchiesta.

4.1 Le osservazioni delle parti interessate

60) Il questionario inviato alle parti interessate aveva lo scopo di raccogliere informazioni fattuali riguardanti non soltanto gli aspetti principali e le nuove caratteristiche emergenti delle attività di concessione di licenze di tecnologia, ma anche le opinioni dei terzi sul funzionamento del RECTT. Hanno risposto al questionario singole imprese rappresentative di settori industriali trasversali (per esempio: elettronica, ingegneria meccanica, automozione, prodotti farmaceutici, assistenza sanitaria, chimica, sostanze alimentari) e inoltre associazioni professionali, organizzazioni specializzate e studi legali [31].

[31] Sui 150 questionari inviati, la Commissione ha ricevuto le risposte di circa un quarto dei destinatari, in forma diretta o indiretta, tramite associazioni professionali. Benché le risposte possano non costituire un campione rappresentativo, le informazioni ricevute hanno fornito indicazioni utili per l'elaborazione della presente relazione e per la consultazione del pubblico che seguirà la pubblicazione della relazione.

4.1.1 Osservazioni sulle attuali attività di concessione di licenze

61) Secondo la maggioranza delle osservazioni presentate, le attività di concessione di licenze all'interno del settore industriale hanno subito una profonda modifica negli ultimi dieci anni, sotto il profilo al tempo stesso qualitativo e quantitativo. Una simile evoluzione è particolarmente evidente in determinati settori (per esempio: elettronica, tecnologia medica, nuovi materiali, biocomputing, nanotecnologia).

62) In termini quantitativi, secondo la maggioranza delle osservazioni, in generale le imprese concedono in licenza le loro tecnologie con maggiore frequenza oggi rispetto al passato. Sembra che ciò si concreti al tempo stesso nell'ampliarsi della gamma delle tecnologie concesse in licenza e nell'aumento numerico delle licenze accordate per la medesima tecnologia. Uno dei motivi menzionati per spiegare questa tendenza è la necessità di compensare i costi elevati dei portafogli di brevetti mediante i proventi dei canoni di licenza. Inoltre, secondo alcuni le attività correlate all'ottenimento di licenze sono state incrementate dall'accresciuto fabbisogno di nuovi prodotti tecnologici, fabbisogno non soddisfatto dalle attività interne di sviluppo.

63) Quest'incremento delle attività di concessione di licenze sembra situarsi in parallelo con l'aumento generale degli investimenti delle imprese in progetti di R&S. Le spese per la R&S variano in misura considerevole tra i diversi settori industriali: nella maggior parte delle imprese che hanno risposto al questionario, tali investimenti costituiscono tra il 5% e il 10% del fatturato totale annuo. In alcuni settori (per esempio prodotti farmaceutici, assistenza sanitaria), la tendenza è nettamente superiore. Anche se i proventi dei canoni costituiscono in genere un'esigua frazione (l'1% o meno) del fatturato annuo totale delle imprese, rappresentano pur sempre un contributo di rilievo per recuperare gli importi investiti nella R&S.

64) Inoltre, si deve notare che di recente alcune imprese hanno elaborato strategie di brevettazione più strutturate, poiché per mantenere una posizione sul mercato è sempre più importante detenere e concedere in licenza DPI. In passato ci si serviva dei DPI per impedire ai concorrenti di utilizzare innovazioni esclusive; oggi, invece, ci si serve dei DPI in misura molto maggiore per attuare strategie commerciali più diversificate, per esempio per bloccare la concorrenza d'intere aree (strategie di blocco), e si fa uso dei brevetti per stabilire standard industriali. Poiché molte imprese considerano sempre più i loro DPI come beni commerciabili, gestire portafogli di DPI e di brevetti tende ora ad essere una parte importante delle strategie commerciali. In tale contesto, secondo alcuni osservatori la conoscenza tende a diventare meno accessibile al pubblico e più tutelata da DPI.

65) Una delle organizzazioni che hanno risposto al questionario ritiene, al contrario, che le attività di concessione di licenze registrino un calo generale all'interno della Comunità, sebbene sia in aumento la concessione di licenze da parte degli istituti d'istruzione. Un simile calo rifletterebbe cambiamenti quali la delocalizzazione delle attività di fabbricazione e di ricerca. Al tempo stesso, gli organi pubblici di ricerca e gli istituti d'istruzione superiore sembrano rendersi conto che le informazioni alle quali in precedenza essi davano pubblica diffusione possono avere un valore. Di conseguenza, essi cercano ora di tutelare e, se possibile, di gestire la proprietà intellettuale risultante da tale conoscenza mediante imprese "spin off".

66) Secondo pressoché tutte le osservazioni presentate, per i titolari di DPI l'unica opzione alternativa, rispetto alla concessione in licenza, resta la vendita. Secondo alcuni osservatori, le cessioni costituiscono all'incirca il 20% del totale delle operazioni riguardanti i DPI, mentre le concessioni di licenze sono il rimanente 80%. Poiché i proventi delle royalties sono inferiori ai costi di detenzione e di tutela dei DPI, i motivi principali per i quali le imprese preferiscono vendere, piuttosto che dare in licenza i loro DPI sono scarse probabilità di successo commerciale o l'uscita dal mercato del titolare dei DPI.

67) Sotto il profilo qualitativo, secondo la maggior parte delle osservazioni la natura ed i tipi di accordi di licenza hanno registrato negli ultimi anni una considerevole evoluzione. In particolare, si è fatto notare che oggi sono necessarie più iniziative congiunte di collaborazione e accordi di licenza più complessi per tenere il passo con la maggiore complessità delle nuove tecnologie. Spesso, queste scaturiscono da conoscenze e metodologie pluridisciplinari, il che esige collaborazione tra le imprese per potersi avvalere delle competenze complementari di altre imprese o di organismi pubblici di ricerca. Per esempio, sono divenuti più frequenti i programmi che si avvalgono di pacchetti di licenze e sempre più si organizzano pool tecnologici e si concludono accordi di concessione reciproca di licenze, considerato anche il proliferare dei brevetti di bloccaggio in possesso di numerosi titolari, a livello internazionale.

68) Inoltre, negli ultimi anni si constata maggiore globalità nelle attività di concessione di licenze. In particolare, la tendenza alla globalizzazione e le conseguenti modifiche nelle strategie commerciali delle imprese hanno avuto ripercussioni anche nel settore della R&S. Le grandi imprese che già da molti anni avevano stabilimenti di produzione in vari paesi stanno rendendo più internazionali anche le loro attività di ricerca. Perdipiù, alcuni importanti "progetti mondiali" (per esempio la stazione spaziale internazionale, la mappa del genoma umano, la ricerca medica, le ricerche oceanografiche e climatiche, l'energia e le telecomunicazioni) presuppongono tutti un'ampia collaborazione internazionale.

69) Per quanto riguarda il tipo di DPI, in genere negli accordi di licenza l'importanza massima viene attribuita ai brevetti e al know-how. Di solito sono considerate importanti anche le licenze di copyright, specialmente per il software e per le invenzioni realizzate mediante computer. Le licenze di disegni e modelli sono ritenute importanti per alcuni settori e in misura inferiore per altri. I marchi, spesso, hanno soltanto carattere accessorio in licenze di know-how o in accordi di fabbricazione o di distribuzione.

70) Nelle risposte ricevute dalla Commissione si constata anche una certa evoluzione riguardo ai motivi che possono indurre i titolari di DPI a concedere e i fabbricanti a chiedere una licenza. Per quanto riguarda i titolari di DPI, sono state indicate le motivazioni classiche per la concessione di licenze, quali l'ingresso in un nuovo mercato dei prodotti o la possibilità di combinare competenze complementari di produzione, specialmente quando i licenzianti non dispongono di mezzi di produzione. Inoltre, i licenzianti attribuiscono sempre maggiore importanza alla possibilità, mediante la concessione di licenze, di stabilire nuove norme industriali, di organizzare un pool tecnologico o pacchetti di licenze, di eliminare situazioni di bloccaggio e di comporre vertenze dovute a brevetti che costituiscono in parte il doppione l'uno dell'altro. Sembra che nel decidere di concedere una licenza si dia minore importanza all'insufficiente conoscenza delle condizioni del mercato locale o alla mancanza di capacità di distribuzione e di commercializzazione. Secondo alcune osservazioni, le attività di concessione di licenze sono correlate all'obiettivo di realizzare economie di scala o di campo d'azione, oppure di continuare ad avere una posizione sul mercato per la propria tecnologia, oppure di condividere i rischi inerenti allo sfruttamento.

71) Per quanto riguarda i licenziatari, il massimo incentivo a procurarsi una licenza sembra quello di porre in comune competenze complementari con un titolare di DPI la cui tecnologia può consentire al licenziatario di accedere a un nuovo mercato di prodotti o di mantenere una posizione concorrenziale riducendo i suoi costi. Il che è vero specialmente quando il licenziatario si trova bloccato, nella sua espansione, dai DPI di terzi oppure constata che espandersi gli costerebbe di più che servirsi della tecnologia di terzi. Sono spesso menzionate come fattori importanti le vertenze effettive o potenziali riguardanti rivendicazioni in materia di brevetti che costituiscono in parte il doppione l'uno dell'altro e la possibilità di eliminare situazioni di bloccaggio [32]. Secondo alcune osservazioni, le attività di acquisizione di una licenza possono essere correlate anche all'intenzione di stabilire una nuova norma industriale, di organizzare un pool di brevetti o di realizzare economie di scala o di campo d'azione.

[32] Si ritiene che i DPI siano in situazione di bloccaggio reciproco se il loro titolare non può sfruttarli senza violare i DPI appartenenti ad altre persone.

72) Inoltre, in genere i titolari di DPI sembrano più propensi a concedere licenze a imprese non concorrenti, per evitare di rafforzare la posizione dei loro concorrenti, tranne quando le licenze siano concesse allo scopo di risolvere vertenze effettive o potenziali riguardanti rivendicazioni in materia di brevetti conflittuali. Per i licenziatari, invece, il tipo di partner sembra avere minore importanza, poiché i loro incentivi derivano dalla natura della tecnologia oggetto della licenza, piuttosto che dalla posizione concorrenziale del licenziante.

73) Infine, per quanto riguarda la natura degli investimenti in nesso con la conclusione di accordi di licenza, secondo le osservazioni ricevute i costi che i licenzianti devono sostenere in nesso specifico con la concessione della licenza (ossia esclusi i costi della R&S) riguardano soprattutto la protezione della tecnologia oggetto della licenza (azioni leali contro violazioni ecc.), i successivi perfezionamenti della tecnologia stessa e la formazione del personale. I costi dei licenziatari comprendono il pagamento delle royalties e investimenti volti a perfezionare la tecnologia oggetto della licenza, la commercializzazione e la pubblicità dei prodotti oggetto di licenza e, in misura inferiore, il servizio riservato alla clientela, la formazione dei distributori o la sostituzione delle attrezzature di produzione.

4.1.2 Osservazioni sul RECTT

74) Si era chiesto alle parti interessate anche di presentare osservazioni riguardo al funzionamento del RECTT. Le domande erano di tipo generale, volte essenzialmente a:

- individuare le difficoltà ed i vantaggi sperimentati dal settore industriale nell'applicazione del RECTT;

- accertare se risultavano conseguiti, in concreto, gli obiettivi politici fondamentali sui quali si basa il RECTT (per esempio, sviluppo e ampia diffusione dell'innovazione in tutta la Comunità, assicurando nel contempo la protezione della concorrenza effettiva nei prodotti derivanti da tecnologie nuove o perfezionate);

- valutare l'esigenza di riesaminare l'attuale impostazione della Commissione riguardo alla concessione di licenze tecnologiche.

Il questionario s'incentrava anche su problemi specifici relativi a singole disposizioni del RECTT. Nel capitolo 5 della presente relazione si è tenuto conto delle osservazioni ricevute in risposta a queste domande specifiche. In generale, dalla grande maggioranza delle osservazioni è risultato che, nonostante alcuni vantaggi, il RECTT presenta varie gravi carenze.

75) D'altro canto, in tutte le osservazioni è stato riconosciuto che il RECTT presenta il vantaggio di avere un campo di applicazione più ampio e di essere di più facile applicazione rispetto alle precedenti esenzioni per categoria relative alle licenze di know-how e di brevetto. Secondo alcune osservazioni, indicando con grande precisione che cosa non è consentito (ossia con la sua esauriente lista nera), il RECTT ha il merito di assicurare la certezza del diritto. In alcune osservazioni si è anche rilevato che la mancanza di soglie per la quota di mercato facilita l'applicazione dell'esenzione per categoria. Infine, si è anche osservato che talvolta il RECTT serve da orientamento.

76) Le critiche espresse contro l'impostazione attuale s'incentrano sui seguenti aspetti.

- Il RECTT è ritenuto troppo formalistico e rigido, il che è divenuto particolarmente evidente nel raffronto con la nuova generazione di esenzioni per categoria nel settore delle restrizioni verticali e degli accordi di cooperazione orizzontale. In particolare, si ritiene troppo complessa la struttura del RECTT. Inoltre, le liste delle clausole esentate, ossia le clausole della lista bianca, le clausole della lista nera e le esenzioni hanno l'effetto d'imporre alle imprese una camicia di forza di tipo giuridico, che può scoraggiare la diffusione delle tecnologie o dissuadere da operazioni più efficienti. È stata anche criticata la mancanza di chiarezza riguardo all'interrelazione tra il campo di applicazione del RECTT e quello dei regolamenti n°2658/2000 sugli accordi di specializzazione, n. 2659/2000 sugli accordi in materia di R&S e n. 2790/1999 sugli accordi verticali.

- Alcune disposizioni sono ritenute eccessivamente particolareggiate e tali da causare spesso confusioni, con il risultato che talvolta vi sono dubbi sull'applicazione dell'esenzione. In particolare, sembra non chiara l'interpretazione di certi concetti di base: per esempio, il RECTT non stabilisce una chiara distinzione tra il "perfezionamento" della tecnologia oggetto di licenza e una "nuova" tecnologia che comporti un progresso essenziale; Di conseguenza, è difficile applicare i limiti di durata che il RECTT impone per gli accordi di licenza. Un altro esempio è la definizione del know-how, che differisce da quella figurante nelle nuove esenzioni per categoria verticali e orizzontali. Lo stesso si constata per la definizione di "concorrente", che non coincide con la normativa più recente.

- IL RECTT ha campo di applicazione troppo ristretto e non riguarda alcune prassi comuni di concessione di licenze, con la conseguenza che sono numerosi gli accordi che si devono notificare alla Commissione. In particolare, poiché il regolamento non si applica alle licenze nelle quali sono cointeressate più di due parti, vengono esclusi dal beneficio dell'esenzione per categoria i pool tecnologici multilaterali e le licenze globali cointeressanti varie imprese titolari di DPI complementari. Inoltre, il fatto che il regolamento si applichi ai DPI non riguardanti brevetti, come i copyright, i disegni e modelli e i marchi, solo quando costituiscono un accessorio della licenza di brevetto crea per numerosi accordi, in particolare per le licenze di copyright di software, una situazione d'incertezza del diritto. A tale riguardo, in alcune osservazioni si è indicato che spesso il RECTT serve da orientamento per valutare ai sensi dell'articolo 81 gli accordi di licenza non relativi a brevetti.

- Le norme attuali sono troppo incentrate su clausole di esclusività territoriale. Inoltre, esse escludono dall'esenzione per categoria, senza una valida giustificazione economica, alcuni accordi usuali di concessione di licenze. In particolare, alcuni osservatori fanno notare che il RECTT comprende un elenco di restrizioni troppo lungo (per esempio, obblighi di non concorrenza, subordinazione, restrizioni quantitative tra cui le licenze d'impianto, alcune forme di retrocessione) che sono presunte illegittime o sono considerate molto sospette anche quando le parti non hanno potere di mercato e sono in relazione verticale.

- Vi sono dubbi sull'utilità della procedura di non opposizione prevista all'articolo 4 del RECTT: in genere le imprese sembrano riluttanti ad avvalersi di questa possibilità poiché preferiscono non rendere pubblici gli accordi conclusi o poiché le situazioni alle quali può applicarsi tale procedura nono sono sempre determinate con precisione oppure per evitare l'onere amministrativo della notificazione.

77) In base a quanto si è esposto sinora, secondo la maggioranza delle osservazioni il RECTT soddisfa gli obiettivi perseguiti soltanto in misura limitata.

78) Quando le parti riescono a configurare i loro accordi in modo da farli rientrare nell'esenzione per categoria, la certezza del diritto conferita loro dal regolamento ha incidenza positiva sullo sviluppo e la diffusione delle tecnologie. Si è osservato tuttavia che, dato il loro carattere formalistico e prescrittivo, le norme attuali non incoraggiano nuove forme di concessione di licenze (per esempio le licenze globali a cui sono cointeressate molte parti, le licenze per imprese comuni) e nuovi metodi di trasferimento di tecnologia (per esempio gli obblighi di non concorrenza intesi a tutelare il know-how trasferito al licenziatario, una licenza di DPI vincolata alla fornitura di prodotti non brevettati). La mancanza di chiarezza del regolamento funge anche da disincentivo alla concessione di licenze. Secondo alcune osservazioni, la lunga lista di restrizioni particolarmente gravi prevista attualmente nel RECTT è il risultato di un'impostazione che non tiene abbastanza conto del potere di mercato delle parti e della concorrenza fra le marche. Si sostiene che un'impostazione maggiormente basata su considerazioni economiche potrebbe portare a un regime meno rigido per gli accordi di licenza e, di conseguenza, a una diffusione più ampia delle tecnologie.

79) È chiaro che l'impostazione prescrittiva del RECTT è intesa a tutelare la concorrenza effettiva, ma non è sicuro che abbia conseguito appieno tale obiettivo. Da un lato, si è osservato che rispettare le norme del regolamento significa per la parti contraenti imporsi una camicia di forza, il che può dissuaderli dal diffondere nuove tecnologie. In tal modo vi è il rischio d'impedire o di ritardare l'ingresso sul mercato di nuovi concorrenti. D'altro lato, secondo alcune osservazioni il RECTT non tiene conto del potere di mercato delle parti e della relazione concorrenziale tra licenziante e licenziatario e può applicarsi a restrizioni che favoriscono imprese potenti o addirittura dominanti, a scapito dei clienti e delle piccole e medie imprese.

80) In conclusione, le risposte al questionario della Commissione sono in genere favorevoli a un riesame approfondito del RECTT.

81) A tale riguardo, nella massima parte delle osservazioni s'insiste sull'esigenza di procedere a una semplificazione e chiarimento radicali delle norme attuali, prendendo a modello le nuove esenzioni per categoria relative alle restrizioni verticali e agli accordi di cooperazione orizzontale. A questo scopo sarebbe necessario, in particolare, adottare una nuova esenzione per categoria riguardante una più ampia gamma di accordi di licenza, abbandonare il metodo delle liste bianca e grigia (e la correlata procedura di opposizione) e abbreviare la lista attuale di restrizioni particolarmente gravi. Inoltre, sarebbe opportuno adottare linee direttrici specifiche intese a chiarire alcuni problemi chiave.

82) Tuttavia, secondo molte delle osservazioni presentate, introdurre una soglia per la quota di mercato avrebbe ripercussioni negative sull'innovazione e sulle attività di concessione di licenze, poiché la zona di sicurezza verrebbe a mancare se e quando l'innovazione si traducesse in un successo commerciale. Ciò è considerato particolarmente vero se la soglia per la quota di mercato fosse applicata ai mercati delle tecnologie piuttosto che ai mercati dei prodotti veri e propri. Nel settore delle licenze di tecnologia, sorgerebbero difficoltà specifiche per definire i mercati rilevanti e per calcolare le quote di mercato. Secondo le medesime osservazioni, inoltre, per le questioni inerenti al potere di mercato sono già sufficienti l'articolo 82 e la corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia. Ci si riferisce in particolare alla sentenza Tetrapak [33]. Secondo altre osservazioni, invece, nella sua attuale impostazione riguardo alle licenze di tecnologia la Commissione non tiene conto in misura sufficiente dei problemi relativi al potere di mercato e alla concorrenza fra le marche, che sono problemi fondamentali per valutare adeguatamente gli effetti che simili accordi di licenza esercitano sulla concorrenza.

[33] Tetra Pak/Commissione, [1990] RGC II, p.-309.

83) Infine, si suggerisce di far rientrare in un'unica esenzione globale per categoria gli altri DPI, compresi i copyright, i diritti su disegni e modelli ed i marchi, a condizione peraltro di adottare un'impostazione più flessibile. Una simile estensione potenzierebbe la certezza del diritto e migliorerebbe la coerenza in tutto il settore della concessione di licenze di DPI. Questo parere non è condiviso in altre osservazioni, secondo le quali i problemi riguardanti la prassi commerciale e la politica pubblica in materia di licenze di opere letterarie non in software, di opere d'arte, di marche e di basi di dati sono molto diversi da quelli inerenti al trasferimento di tecnologia.

4.2 La prassi applicativa della Commissione

4.2.1 Statistiche

84) Nel periodo 1996-2000, la Commissione ha registrato circa 140 nuovi casi riguardanti l'applicazione dell'articolo 81 e/o dell'articolo 82 a prassi comprendenti l'esercizio di DPI.

85) La cifra suddetta comprende tutti i casi il cui oggetto centrale era o la concessione di licenze di DPI tra imprese ai fini della produzione di merci o della prestazione di servizi oppure un presunto comportamento abusivo da parte del titolare di DPI o dei suoi licenziatari. Tale cifra non comprende tuttavia i casi nei quali la concessione di una licenza di DPI non costituiva l'oggetto primario della prassi (ossia alcuni accordi verticali, quali gli accordi di franchising e di specializzazione) oppure riguardava lo sviluppo e lo sfruttamento in comune dei DPI risultanti da accordi in materia di R&S.

86) Rispetto al quinquennio 1991-1995, durante il quale non si era superato il totale di 120 nuovi casi DPI, l'onere lavorativo della Commissione in tale settore ha registrato un aumento di circa il 16%.

87) Nel quinquennio 1996-2000 i nuovi casi riguardanti l'applicazione degli articoli 81 e 82 sono stati circa 2.020: la suddetta categoria di casi DPI ha costituito quindi circa il 7% dell'onere lavorativo totale della Commissione nel settore dell'antitrust.

88) La ripartizione per tipo di DPI mostra che, in maggioranza (56%), i casi iniziati nell'ultimo quinquennio riguardavano licenze di brevetto e/o di know-how. Circa il 22% di tutti i casi relativi a DPI avevano come oggetto primario l'esercizio o la concessione in licenza di copyright. Tale gruppo comprende procedure relative a licenze di contenuti (per esempio la riproduzione meccanica di creazioni musicali), diritti di esecuzione (per esempio licenze di radiodiffusione, accordi tra i cui partecipanti vi sono società di gestione collettiva) e trasferimenti di tecnologie basati su copyright (per esempio licenze di software, invenzioni realizzate mediante computer). Le licenze di marchi finalizzate alla fabbricazione costituivano quasi il 19% di tutti i casi di DPI. All'interno di questo gruppo, circa la metà delle procedure riguardavano licenze unicamente di marchi, mentre l'altra metà riguardava operazioni nelle quali un marchio era concesso in licenza in connessione con il know-how. Infine, il rimanente 3% dei casi riguardava altri tipi di DPI (in particolare, licenze di diritti di disegni e modelli e accesso a basi di dati protette).

89) Per quanto riguarda l'origine delle procedure, in grande maggioranza (il 75%) i casi derivavano da notificazioni relative all'applicazione dell'articolo 81, mentre gli altri casi (il 25%) risultavano da denunce o reclami o da procedure d'ufficio riguardanti l'applicazione di entrambi gli articoli 81 e 82.

90) Rari sono stati invece i casi nei quali le parti notificanti si sono avvalse della procedura di opposizione prevista all'articolo 4 del RECTT: in effetti, l'applicazione di tale procedura è stata chiesta soltanto nel 5% di tutte le notificazioni riguardanti licenze di brevetto e/o di know-how. Inoltre, la Commissione non ha mai applicato la procedura di revoca di cui all'articolo 7 del RECTT.

4.2.2 Problemi indicati nelle notificazioni

91) Riguardo ai motivi che hanno indotto le parti a notificare i loro accordi, si può osservare quanto segue.

92) Anzitutto, numerose notificazioni riguardavano accordi di licenza che, per vari motivi, non rientravano nel campo di applicazione del RECTT, per esempio quando:

- l'oggetto primario della licenza erano DPI diversi dal brevetto o dal know-how, oppure

- si trattava di un accordo concluso tra più di due parti (per esempio accordi di pool, licenze globali, programmi di concessione di licenze comprendenti più parti), oppure

- l'accordo era strutturato in maniera da non rientrare nella tipologia definita all'articolo 1 del RECTT (per esempio licenze non esclusive), oppure

- le parti avevano concordato tipi più complessi di cooperazione (per esempio licenze di DPI nel contesto della creazione di un'impresa comune, concessione di licenze correlata ad attività di commercializzazione in comune).

93) In secondo luogo, spesso le notificazioni venivano presentate quando le parti erano incerte sull'applicabilità dell'esenzione per categoria oppure sull'interpretazione delle sue clausole. Per esempio, è ritenuto difficile valutare se siano accessorie o no le disposizioni relative ai marchi commerciali previste negli accordi di fabbricazione comportanti il trasferimento di know-how. Sono state poste domande anche riguardo all'applicazione del RECTT ad accordi che limitano l'attività del licenziatario allo sviluppo di un prodotto, escludendo le attività di fabbricazione. Le norme attuali hanno suscitato anche problemi d'interpretazione riguardo ad alcuni accordi comprendenti disposizioni di retrocessione, divieti di esportazione o restrizioni in base alle quali lo sfruttamento della tecnologia concessa in licenza viene limitato a determinate unità di produzione (le cosiddette "licenze di sito"). Inoltre, in casi di accordi di composizione di vertenze relative a presunte violazioni del brevetto, le parti hanno deciso di presentare la notificazione per evitare ogni possibile dubbio sulla legittimità dell'operazione.

94) In terzo luogo, una notevole percentuale delle notificazioni riguardava accordi comprendenti clausole non esplicitamente esentate (clausole grigie), per esempio accordi comprendenti condizioni per il pagamento di royalties oppure restrizioni del campo di utilizzo non rispondenti alla formulazione del RECTT, clausole di ripartizione della clientela, disposizioni di non contestazione e di subordinazione.

95) In quarto luogo, in qualche caso le parti hanno cercato di ottenere un'esenzione individuale per accordi comprendenti clausole espressamente escluse dall'esenzione per categoria (per esempio clausole nere quali obblighi di non concorrenza, imposizione del prezzo di rivendita per i prodotti oggetto di licenza, esclusività territoriale di durata superiore ai limiti previsti all'articolo 1 del RECTT).

96) Un'analisi delle notificazioni esaminate dalla Commissione nel periodo di riferimento mostra che in grande maggioranza gli accordi sono stati autorizzati mediante lettera di gradimento, senza altre azioni. Decisioni formali sono state adottate solo in pochissimi casi, relativi a licenze non esclusive che imponevano ai licenziatari divieti di esportazione [34], patti di concessione di licenze facenti parte di accordi d'impresa comune [35] e licenze esclusive di diritti di radiodiffusione [36].

[34] Decisione del 14 dicembre 1998 nel caso Sicasov, GU L 4 dell'8.1.1999.

[35] Decisione del 14 settembre 1999 nel caso General Electric Aircraft Engines/Pratt & Whitney, GU L 58 del 3.3.2000, decisione del 17 luglio 1996 nel caso Phoenix/Global One, GU L 239 del 19.9.1996 e decisione del 15 settembre 1999 nel caso British Interactive Broadcasting/Open, GU L 312 del 6.12.1999.

[36] Decisione del 3 marzo 1999 nel caso Télévision par satellite, GU L 90 del 2.4.1999.

97) Ad alcuni casi, in considerazione della loro importanza economica o della loro rilevanza per la politica della concorrenza, è stata data pubblicità pubblicando una comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 oppure mediante comunicato stampa [37]. Soltanto un numero limitato di notificazioni ha suscitato problemi di concorrenza, e la Commissione ha concesso la sua autorizzazione previa modifica degli accordi originari [38].

[37] Cfr. in particolare i seguenti casi: MPEG-2, riguardante un programma di concessione di licenze di brevetti essenziali per stabilire una norma industriale relativa alla trasmissione e all'archiviazione di videosegnali (IP/98/1155 del 18.12.1998); DVD, riguardante il costituirsi di un portafoglio di licenze di brevetti che dava accesso a brevetti essenziali relativi alla tecnologia digitale versatile su disco (IP/00/1135 del 9.10.2000); IBOS, riguardante una licenza comprendente più parti, per l'utilizzo di una tecnologia di collegamento tra i sistemi informatici di varie banche (Relazione sulla politica di concorrenza 1996, p. 145); Michelin/Continental, riguardante una licenza di marchio correlata alla costituzione di un'impresa comune (Relazione sulla politica di concorrenza 1997, p. 140).

[38] Cfr. in particolare i seguenti casi: Canon/Kodak, riguardante una cooperazione tra concorrenti per stabilire una norma industriale basata su una nuova tecnologia fotografica progredita (GU C 330 del 1°.11.1997 e Relazione sulla politica di concorrenza 1998, p. 160); Sony, riguardante una rete di accordi di licenza che consentivano al licenziante di restringere la possibilità dei licenziatari di concorrere sul mercato dei prodotti (videogiochi) compatibili con la sua attrezzatura (console per videogiochi) (Relazione sulla politica di concorrenza 1998, p. 173); Hydro Texaco Holdings/Preem, riguardante una licenza di tecnologia per la produzione di olio lubrificante concordata nel contesto della (ma non avente carattere accessorio alla) costituzione di un'impresa comune (Relazione sulla politica di concorrenza 1997, p. 131); Pripps/Tuborg, riguardante la licenza di marchio e di know-how per la produzione di birra tra due concorrenti (Relazione sulla politica di concorrenza 1998, p. 161).

4.2.3 Problemi indicati nelle denunce o reclami e nelle procedure d'ufficio

98) Esaminando i problemi di concorrenza indicati nelle denunce o reclami e nelle procedure d'ufficio espletate dalla Commissione durante il periodo di riferimento, si può osservare quanto segue.

99) Per l'applicazione dell'articolo 81, i problemi più frequenti consistono in quanto segue:

- accordi comportanti restrizioni della concorrenza orizzontale tra concorrenti effettivi o potenziali: si tratta in particolare di presunte ripartizioni del mercato tra titolari di DPI in concorrenza tra loro, effettuate tramite accordi di concessione reciproca di licenze oppure programmi di concessione di licenze comprendenti più parti;

- accordi comportanti restrizione della possibilità del licenziatario di concorrere con il licenziante in settori non direttamente correlati ai DPI concessi in licenza (per esempio pagamenti di royalties estese ai prodotti fabbricati dal licenziatario con la propria tecnologia);

- accordi comportanti esclusione dei titolari di DPI dal mercato dei prodotti oggetto di licenza, compresi i tentativi di monopolizzare un settore mediante accordi nei quali si stabilisce una nuova norma industriale;

- licenze esclusive comportanti l'esclusione dei fornitori dall'esercizio della concorrenza nei confronti del licenziatario sul mercato dei prodotti oggetto di licenza;

- accordi nei quali si fissano quote di produzione o si limita a uno specifico sito di produzione lo sfruttamento della tecnologia concessa in licenza;

- accordi nei quali i licenziatari impongono restrizioni delle importazioni e/o delle esportazioni od ostacolano gli scambi commerciali paralleli;

- pool di brevetti o forme analoghe di licenze globali di DPI, in particolare pool comprendenti brevetti non essenziali o comportanti l'imposizione ai membri di ampi obblighi di retrocessione.

100) Per l'applicazione dell'articolo 82 [39], i problemi più frequenti consistono in quanto segue:

[39] La presente relazione riguarda unicamente i problemi inerenti all'applicazione dell'articolo 81 alle licenze di DPI. Si fa riferimento all'articolo 82 poiché le denunce, i reclami e le procedure d'ufficio comportano spesso l'applicazione di entrambe tali disposizioni.

- rifiuti unilaterali di concedere una licenza, nell'intento di escludere concorrenti da mercati a valle o vicini oppure d'impedire ai concorrenti di fabbricare prodotti compatibili con il prodotto o l'attrezzatura dominante del titolare dei DPI;

- tentativi dell'impresa dominante di estendere il suo predominio nei mercati a valle o vicini mediante prassi abusive di concessione di licenze (per esempio pressioni, subordinazione);

- licenze di DPI che impongono prezzi eccessivi o condizioni discriminatorie;

- manipolazione della normalizzazione facendo valere tardivamente DPI essenziali;

- imposizione di clausole di non contestazione intese a impedire ai licenziatari di far valere i propri DPI;

- deposito sistematico di brevetti di bloccaggio;

- azioni legali vessatorie per violazioni di brevetti;

- uso abusivo dei diritti, nell'intento di ostacolare o ritardare l'ingresso sul mercato di fabbricanti di prodotti generici (settore farmaceutico).

101) Un'analisi delle denunce o reclami e delle procedure d'ufficio espletate nel periodo di riferimento mostra che, in vari casi, esse hanno portato ad indagini approfondite a norma dell'articolo 81, seguite da modifica degli accordi in questione [40] oppure all'applicazione di misure correttive a norma dell'articolo 82 [41]. In altri casi, semplicemente, dopo un'indagine preliminare le procedure d'ufficio sono state archiviate oppure le denunce o reclami sono stati ritirati. In altri casi, le denunce o reclami sono stati respinti mediante adozione di una decisione [42].

[40] Cfr. in particolare i seguenti casi: Microsoft Internet Explorer Licensing, riguardante la preclusione del mercato ai concorrenti per il software di navigazione in Internet, causata da obblighi di non concorrenza e di determinazione quantitativa imposti ai licenziatari (Relazione sulla politica di concorrenza 1998, p. 162); Sega e Nintendo, nel quale sono state imposte misure correttive per assicurare la concorrenza nella fornitura di prodotti compatibili con l'attrezzatura del licenziante (Relazione sulla politica di concorrenza 1997, p. 160); Microsoft/Santa Cruz Operation, dove sono state sollevate obiezioni contro gli obblighi comportanti restrizioni della possibilità del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia per concorrere con il licenziante nella fornitura di sistemi operativi per stazioni di lavoro e server (Relazione sulla politica di concorrenza 1997, p. 151).

[41] Cfr. in particolare: decisione del 3 luglio 2001 nel caso NDC/IMS (misure ad interim) riguardante il rifiuto a concedere la licenza di una carta della Germania protetta da copyright utilizzata per presentare dati sulle vendite di prodotti farmaceutici nei diversi Länder, che era considerata una norma dall'industria farmaceutica (non ancora pubblicata; con ordinanza del 26 ottobre 2001 il Presidente del TPG ha sospeso l'esecuzione di tale decisione sinché la Corte di giustizia non abbia pronunciato la propria sentenza sull'azione principale); ITT/Belgacom, riguardante l'imposizione di prezzi eccessivi e di condizioni discriminatorie per l'accesso a dati protetti (Relazione sulla politica di concorrenza 1997, p. 164).

[42] Cfr. in particolare i seguenti casi: Microleader/Microsoft, in cui si è sollevato il problema del non esaurimento del copyright su programmi software importati da paesi terzi (Relazione sulla politica di concorrenza 1998, p. 180); Info-Lab/Ricoh, in cui non è stata ritenuta comprovata l'esistenza di una posizione dominante detenuta dal titolare di un diritto su disegni e modelli su un mercato di prodotti di consumo (Relazione sulla politica di concorrenza 1999, p. 184); M6/Unione europea di radiodiffusione e Canal Satellite, nel quale gli autori delle denunce contestavano a norma dell'articolo 81 alcune licenze esclusive di diritti di radiodiffusione (Relazione sulla politica di concorrenza 1999, pp. 182-183); Vickers/Rolls-Royce, riguardante restrizioni alla concessione di una sublicenza nel contesto di una licenza di marchio (Relazione sulla politica di concorrenza 1998, p. 182).

4.2.4 Osservazioni conclusive

102) Varie indicazioni risultanti dall'analisi della prassi seguita dalla Commissione coincidono con le osservazioni presentate dalle parti interessate nell'ambito dell'inchiesta.

103) Nonostante i miglioramenti apportati alle precedenti esenzioni per categoria relative alle licenze di brevetto e di know-how, il RECTT non è riuscito a ridurre il numero di notificazioni relative a DPI. Il fatto che, nella grande maggioranza, tali notificazioni non abbiano causato gravi problemi di concorrenza significa che le attività e le risorse dispiegate dalla Commissione ai fini dell'applicazione sono state rivolte maggiormente ad assicurare alle imprese la certezza del diritto piuttosto che a tutelare la concorrenza. In parte ciò si può imputare al ristretto campo di applicazione dell'attuale ECTT, che sembra sempre più inadatto a rispecchiare la complessità dei moderni tipi di accordi di licenza (per esempio gli accordi di pool), ma anche all'incertezza e alle ambiguità nell'interpretazione di determinate disposizioni. Inoltre, l'impostazione delle clausole bianche e grigie sulla quale si basa il RECTT, e la camicia di forza imposta di conseguenza al settore industriale, possono aver avuto l'effetto di costringere le parti a concludere accordi contrattuali meno adeguati e forse meno efficaci, oppure a sostenere i costi amministrativi di una notificazione. Inoltre, la Commissione ha autorizzato vari accordi comprendenti alcune restrizioni incluse nelle liste nera o grigia (per esempio obblighi di non concorrenza, subordinazione), perlopiù in considerazione della presenza relativamente debole delle parti interessate sul mercato. Ciò sembra indicare che il RECTT non è abbastanza preciso nell'individuare quali restrizioni vadano considerate particolarmente gravi, il che può, in ultima analisi, dissuadere dal concludere efficaci accordi di lic