N. C 310/22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30. 11. 81 
Parere in merito ad una proposta di prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi e alla proposta di regolamento del 
Consiglio sul marchio comunitario 
Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee n. C 351 del 31 dicembre 1980, pagine 1 e 5. 
A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE 
Il Consiglio ha deciso in data 5 dicembre 1980 di consultare conformemente alle disposizioni 
degli articoli 100 e 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato 
economico e sociale sulla proposta di cui sopra. 
B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE 
Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso 
della 190a sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 23 e 24 settembre 1981. 
Il testo del parere viene "riportato in appresso: 
IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, 
visto il trattato che istituisce la Comunità economica 
europea, in particolare gli articoli 100 e 235, 
vista la richiesta di parere, presentata dal Consiglio delle 
Comunità europee il 5 dicembre 1980, in merito alla 
proposta di prima direttiva del Consiglio sul ravvicina­
mento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 
marchi e alla proposta di regolamento del Consiglio sul 
marchio comunitario, 
vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di 
affidare alla sezione «Industria, commercio, artigianato e 
servizi» l'incarico di predisporre il parere e la relazione in 
materia (decisione del 9 dicembre 1980), 
vista la relazione presentata dal relatore Broicher, 
visto il parere formulato dalla suddetta sezione il 2 set­
tembre 1981 (76a riunione), 
visto quanto deliberato dai propri membri il 23 settembre 
1981 (190a sessione plenaria, 23 e 24 settembre 1981), 
considerato che per realizzare un mercato interno comu­
nitario è necessaria una circolazione delle merci e dei 
servizi senza ostacoli e che per conseguire tale obiettivo è 
molto utile instaurare un diritto comunitario dei mar­
chi; 
considerato che nella Comunità bisogna istituire un 
sistema di marchi che permetta alle imprese di acquisire 
con un'unica procedura marchi comunitari, che benefici­no di una protezione uniforme e siano validi in tutta l'area 
della Comunità; 
considerato che l'armonizzazione dei diritti nazionali dei 
marchi e l'introduzione del marchio comunitario non 
devono comportare uno svantaggio per i detentori di 
marchi nazionali, 
considerato che per conseguire l'obiettivo fissato nel 
trattato, di una circolazione senza ostacoli dei prodotti 
forniti di marchio, oltre all'evidente armonizzazione delle 
disposizioni del diritto dei marchi degli Stati membri 
come soluzione adeguata e la più opportuna è possibile il 
ricorso ad un regolamento in base all'articolo 235 del 
trattato CEE, 
HA ADOTTATO, 
con 75 voti favorevoli, 8 contrari e 22 astensioni, 
IL SEGUENTE PARERE: 
1. Osservazioni generali 
1. Il Comitato accoglie positivamente l'intenzione 
della Commissione di creare gradualmente nella Comu­
nità analoghe condizioni di mercato interno per il com­
mercio di merci fornite di marche La direttiva mira a 
ravvicinare le parti delle legislazioni nazionali in materia 
di marchi che sono particolarmente importanti per la 
libera circolazione negli Stati della Comunità. In propo­
sito il Comitato formula al capitolo II alcune proposte di 
modifica. 
30. 11. 81 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 310/23 
Il regolamento, contemporaneamente proposto, è volto 
inoltre a creare un diritto comunitario dei marchi, che 
dischiuda la possibilità alle imprese, pur mantenendo i 
diritti di marchio nazionali, di acquisire, mediante regi­
strazione, marchi comunitari presso un ufficio europeo 
dei marchi. 
2. Anche il Comitato conviene sul fatto che la crea­
zione di analoghe condizioni di mercato interno per i 
prodotti forniti di marchio tramite il ravvicinamento delle 
legislazioni nazionali degli Stati possa venir realizzata 
solo in minima pane attraverso l'articolo 100 del trattato 
CEE. Vi sono quindi i presupposti per un'azione comple­
mentare degli organi della Comunità emanando un 
regolamento in conformità dell'articolo 235 del trattato 
CEE. I poteri che discendono da tale articolo compren­
dono anche la creazione di un ufficio dei marchi come 
istituzione comunitaria e la messa a punto di un'adeguata 
protezione giuridica comune degli interessati. La regola­
mentazione proposta della Commissione evita una nuova 
istituzione internazionale e nel contempo le difficoltà 
connesse, come dimostra l'esperienza, con la ratifica di 
accordi di diritto internazionale tra molti Stati. La scelta 
dell'articolo 235 come base giuridica ha pertanto il suo 
pieno appoggio. 
3. Considerato quanto sia significativo il marchio 
comunitario per giungere a condizioni uniformi di mer­
cato interno, il Comitato ritiene indispensabile articolare 
il diritto di tale marchio comunitario alla luce della 
normativa di diritto sostanziale, della procedura e della 
regolamentazione in materia di costi, in modo tale che 
esso venga «accettato» dagli operatori economici, cioè 
che le imprese siano pronte a richiedere in larga misura 
marchi comunitari piuttosto che marchi nazionali. Secon­
do il Comitato, per soddisfare detta condizione, la 
proposta di regolamento, come esposto qui di seguito al 
capitolo IH, va rielaborata in diversi punti. 
2. Osservazioni particolari sulla proposta di direttiva 
1. L'esclusione prevista al terzo considerando (pag. 9, 
ultimo capoverso) dell'applicazione di altre disposizioni 
nazionali, ad es. le disposizioni contro la concorrenza 
sleale, solleva nei membri del Comitato notevoli perples­
sità. Deve rimanere possibile procedere contro un deten­
tore di marchio che violi le disposizioni legislative che 
proteggono la concorrenza leale e intervenire con sanzio­
ni del diritto penale nazionale contro la pirateria dei 
marchi. Qualora da parte della Commissione si voglia 
solo impedire di aggirare la direttiva di ravvicinamento 
ricorrendo ad altre disposizioni giuridiche nazionali, ciò 
andrebbe specificato più chiaramente. 
2. Per quanto riguarda l'articolo 8, paragrafo 3, il 
Comitato suggerisce di esaminare se sia giustificato 
prendere come motivo per un divieto generale (divieto del differenziamento dei marchi) un fatto eccezionale (com­
partimentazione del mercato tramite differenziamento 
dei marchi), o se non sia invece preferibile sopprimere 
tale disposizione. Qualora si voglia evitare di sopprimere 
del tutto l'articolo 2, paragrafo 3, occorre considerare 
l'ipotesi di sostituire il paragrafo 3 con una disposizione 
sugli abusi, la quale, riferendosi alle norme del trattato 
CEE, faccia divieto di chiudere tra di loro i vari mercati 
nazionali attraverso un differenziamento dei marchi in 
realtà non giustificato. 
2.1. Anche secondo il Comitato non si deve abusare 
del differenziamento dei marchi con lo scopo di compar-
timentare i mercati nazionali. Esso ritiene tuttavia suffi­
ciente, per impedire un tale abuso, l'applicazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 30 e seguenti e 85 e 
seguenti del trattato. D'altra parte a favore del differen­
ziamento dei marchi militano molteplici e legittime 
considerazioni di politica del mercato, fra l'altro, ad 
esempio, la necessaria considerazione delle diversità 
linguistiche o la pratica consolidata dei marchi commer­
ciali. 
2.2. Sono altresì da chiarire le conseguenze giuridiche 
in caso di acquisizione di un marchio introdotto in un 
altro Stato membro, ad esempio in caso di assorbimento 
di imprese. In base alla regolamentazione proposta c'è il 
rischio della perdita dei diritti di marchio da acquisire o 
della rinuncia ai propri, qualora l'assorbimento sia opera 
di un'impresa dello stesso ramo, come avviene normal­
mente. Secondo il Comitato tale effetto giuridico non è 
accettabile. 
2.3. Infine c'è anche il pericolo di ingannare il consu­
matore qualora marchi noti al pubblico e abbandonati 
per necessità dalle imprese, fossero successivamente 
acquisiti ed utilizzati da concorrenti. 
3. Il Comitato propone di depennare il paragrafo 4 
dell'articolo 2. La soppressione dei marchi nazionali 
registrati prima del recepimento della direttiva, i quali al 
momento della registrazione rispondevano alle disposi­
zioni del diritto nazionale in vigore e ora non sarebbero 
più registrabili, solleva profondi dubbi. Secondo il Comi­
tato tale disposizione equivarrebbe ad un'espropriazione 
senza risarcimento, per la quale non vi è alcuna ragione 
impellente. 
4. La formulazione dell'articolo 3 è in parte imprecisa 
e solleva perplessità. 
4.1. Il divieto dell'utilizzazione di un marchio identico 
non presuppone alcun rischio di confusione. È necessario 
per maggiore chiarezza riformulare il testo. 
4.2. Nel caso di un segno simile è nell'interesse di tutte 
le parti presenti sul mercato prendere come criterio /'/ 
pericolo di confusione nel commercio. Il Comitato pro­
pone pertanto di sopprimere la parola «effettivo». 
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La direttiva non dovrebbe dare l'impressione che esistano 
casi non rilevanti di rischio di confusione. Gli operatori 
che non dispongono di conoscenze specifiche del ramo, e 
in particolare i consumatori, hanno il diritto ad essere 
protetti contro ogni rischio di confusione. Lo stesso vale 
per «effettivamente» dell'articolo 8 e «effettivo» dell'arti­
colo 9. Bisogna inoltre modificare la formulazione del 
preambolo (pagina 10, quarto capoverso). 
5. A completamento dell'articolo 3 il Comitato sugge­
risce di proteggere, in conformità dell'articolo 8, paragra­
fo 1, lettera b), del regolamento, anche i marchi nazionali 
già noti, al di là del campo dell'analogia dei prodotti. 
6. Per quanto riguarda l'articolo 6 della direttiva, il 
Comitato raccomanda di menzionare espressamente nel 
secondo paragrafo, lettera a), come esempio di «motivi 
legittimi» per giustificare la barriera alle importazioni, 
due casi: 
a) che il prodotto fornito di marchio da importare nella 
Comunità si differenzi come qualità da quello immes­
so in commercio nella Comunità sotto lo stesso 
marchio; 
b) che il paese terzo non consenta da parte sua l'impor­
tazione in una situazione analoga di prodotti comu­
nitari. 
7. A proposito ée\Y articolo 7 il Comitato rinvia a 
quanto dettò in merito all'articolo 21 della proposta di 
regolamento circa il rilascio delle licenze. 
8. Il Comitato ritiene più appropriato indicare all'ar­
ticolo 10 che la perdita del diritto dovrebbe avvenire solo 
nell'area di quegli Stati membri nella quale si possa 
constatare che vi sia stata tolleranza del marchio più 
recente. 
9. Per quanto riguarda l'articolo 13 il Comitato non è 
certo che il non irrilevante dispendio amministrativo e i 
costi collegati con l'obbligo di presentare una dichiara­
zione d'uso siano commisurati all'effetto reale che la 
Commissione si aspetta da un tale obbligo: e cioè di far sì 
che il detentore di un marchio, allo scadere del periodo di 
protezione, proceda ad una valutazione dell'effettiva 
utilizzazione e rinunci volontariamente a diritti di mar­
chio non utilizzati (o almeno operi una riduzione della 
gamma delle merci offerte). 
3. Osservazioni particolari in merito alla proposta di 
regolamento 
1. Circa gli articoli 7 e 8 il Comitato rimanda a quanto 
detto nel parere a proposito dell'articolo 3 della direttiva. 
Esso richiama inoltre l'attenzione su una regolamentazio­
ne che figura all'articolo 6 della Convenzione di Parigi, secondo la quale il detentore di un marchio può preten­
dere che un marchio registrato dal suo rappresentante 
senza il suo accordo sia trasferito a lui stesso. Il Comitato 
suggerisce di riprendere tale disposizione nel diritto 
comunitario dei marchi. 
1.1. Secondo il Comitato andrebbe specificato che si 
può fare opposizione anche in seguito al deposito di un 
marchio comunitario o di un marchio nazionale. Anche se 
ciò risulta già dal commento relativo all'articolo 7, 
bisognerebbe tuttavia per motivi di certezza del diritto 
specificarlo nel testo del regolamento. 
1.2. Il Comitato suggerisce che per proteggere marchi 
che godono di una diffusa rinomanza dovrebbe essere 
sufficiente che il marchio comunitario sia riconosciuto 
come marchio avente una diffusa rinomanza in gran parte 
della Comunità. A giudizio del Comitato il requisito di 
una rinomanza nell'intera Comunità, come previsto 
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è troppo rigoroso 
poiché normalmente è impossibile provare che tale 
premessa viene soddisfatta. 
2. In ordine all'articolo 11 si rinvia anzitutto a quanto 
affermato nel parere circa l'articolo 6 della direttiva. 
Si propone di sopprimere il secondo brano di frase del 
paragrafo 2, lettera e), dell'articolo 11. 
Tale testo riprende una decisione essenziale della Corte di 
giustizia delle Comunità europee che riguarda solo la 
vendita di medicinali. Tuttavia, come già rilevato una 
volta dal Comitato, una direttiva o un regolamento non 
possono avere la funzione di generalizzare una singola 
decisione della Corte di giustizia europea. In un diritto dei 
marchi generale una disposizione che concerne un caso 
specifico di un mercato speciale come quello dei medici­
nali sarebbe un corpo estraneo. 
Del resto, gli abusi finalizzati ad un'inammissibile com­
partimentazione dei mercati sono vietati dalle vigenti 
disposizioni del trattato CEE sulla libera circolazione 
delle merci e sono in contrasto con le regole comunitarie 
della concorrenza, come risulta dalla giurisprudenza della 
Corte di giustizia europea. 
3. All'articolo 12 il riferimento al diritto nazionale 
limitato al diritto civile comporta che il marchio comu­
nitario non rientra nel diritto penale e quindi in alcuni 
Stati membri è meno protetto dei marchi nazionali. Ciò 
andrebbe esaminato sotto il profilo della necessaria 
attrattiva che dovrebbe avere il marchio comunitario. 
4. Il Comitato ritiene che l'articolo 21 andrebbe 
sostanzialmente completato. 
4.1. La fabbricazione di un prodotto fornito di mar­
chio da parte di un licenziatario al di fuori dell'area 
30. 11. 81 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N.C 310/25 
coperta dalla licenza in caso di licenza di fabbricazione 
limitata territorialmente, come pure i casi, esposti al 
paragrafo 2, costituiscono una violazione del diritto dei 
marchi e devono quindi essere considerati in tale conte­
sto, salvo il rispetto delle regole generali di concorrenza 
che figurano nel trattato CEE. Occorrerebbe almeno 
sostituire «soltanto» con «specialmente». 
4.2. Secondo il Comitato il detentore di un marchio 
non può esser obbligato a far sì che il licenziatario 
fabbrichi prodotti «di qualità uguale». Alcune legislazioni 
nazionali, come pure certe diversità nelle condizioni di 
produzione e di consumo, richiedono in molti casi una 
differenziazione del prodotto. 
Il produttore può quindi, come concedente della licenza, 
essere solo tenuto a fare in modo che vengano rispettate le 
sue istruzioni per garantire lo standard qualitativo nella 
fabbricazione del prodotto oggetto della licenza. 
4.3. Il Comitato raccomanda di sopprimere il para­
grafo 4 dell'articolo 21. Considerata la molteplicità e la 
varietà delle licenze, ne risulterebbe un elevato dispendio 
amministrativo e finanziario non sufficientemente giusti­
ficato. 
5. Il Comitato ritiene che nella regolamentazione di 
cui all'articolo 25 sarebbe più appropriato non subordi­
nare la validità della domanda alla condizione che sia 
pervenuto all'ufficio l'importo minimo delle tasse. Inoltre 
bisognerebbe dare all'ufficio la possibilità di stabilire le 
scadenze prevedendo altresì la disposizione che le conse­
guenze dell'omissione scatterebbero solo al momento del 
mancato rispetto della scadenza. Date le incertezze 
collegate con il calcolo delle tasse e la durata dei 
trasferimenti di denaro, l'attuale regolamentazione 
potrebbe costituire una condizione eccessiva per i richie­
denti. 
6. A proposito dell'articolo 37 il Comitato rimanda a 
quanto detto nel parere in merito all'articolo 13 della 
direttiva. 
7. Per motivi di certezza del diritto l'articolo 40 
dovrebbe essere modificato in modo tale che la decadenza 
del marchio abbia effetto a partire dal momento della 
decisione. 
8. In merito all'articolo 55 si suggerisce di associare a 
tale procedura anche le parti, o almeno di metterle in 
grado di presentare delle memorie o fare dichiarazioni 
scritte. 
9. Circa l'articolo 68 il Comitato propone di prevede­
re per la pubblicazione del bollettino una periodicità 
mensile. 
10. Il Comitato suggerisce di scegliere per l'artico­
lo 69 una formulazione che garantisca l'accettazione del 
sistema di classificazione internazionale secondo l'accor­
do di Nizza. 11. A proposito dell'articolo 74 il Comitato chiede se 
per la tutela giuridica del detentore di un marchio 
comunitario sia sufficiente che l'articolo 47, paragrafo 1, 
e l'articolo 79 prevedano solo la possibilità di sospendere 
il procedimento presso l'Ufficio dei marchi oppure presso 
il giudice nazionale e che in base all'articolo 46, paragra­
fo 4, e all'articolo 78, paragrafo 2, debba essere determi­
nante quella decisione dell'ufficio o del giudice nazionale 
sulla nullità o validità di un marchio che sia stata per caso 
presa per prima. Si potrebbe pertanto prendere in consi­
derazione l'idea di assegnare la priorità alla decisione 
dell'ufficio. Spesso una sospensione obbligatoria del 
procedimento da parte del giudice nazionale comporte­
rebbe senz'altro un ritardo notevole e difficilmente accet­
tabile nel procedimento. 
La questione posta all'articolo 74, paragrafo 2, da 
divergenti decisioni di giudici nazionali nel procedimento 
per contraffazione o in caso di azione riconvenzionale di 
nullità del marchio viene considerata nella proposta di 
regolamento solo nella misura in cui una decisione 
negativa per l'esistenza di un marchio sia valida in tutta la 
Comunità, per cui secondo la suddetta proposta sembra 
che sarebbe indifferente che altri giudici nazionali aves­
sero preso una decisione contraria. 
Tenuto conto della rinunzia, accettata purtroppo dalla 
Commissione, ad un procedimento di cassazione comu­
nitario bisognerebbe esaminare se in caso di ricorso, 
basato sul paragrafo 2, davanti all'autorità giudiziaria 
dello Stato membro in cui sono avvenuti i fatti che 
concretano la contraffazione, la decisione sia valida solo 
sul territorio giuridico di tale Stato. E ciò perché in questo 
caso la corte adita è comunque responsabile per gli atti di 
contraffazione compiuti sul territorio dello stesso Stato 
membro. 
12. Il Comitato, a proposito dell'articolo 76, parte 
dal presupposto che siano comprese nel riferimento anche 
le disposizioni nazionali relative alle misure di tutela 
giuridica temporanee (esempio: procedura per direttissi­
ma). 
13. Secondo il Comitato, l'articolo 81 ha un'impor­
tanza particolare per la questione se il marchio comuni­
tario è accettato dagli operatori economici. 
13.1. Il divieto fondamentale della doppia protezione 
deve estendersi solo a marchi identici e a prodotti e servizi 
identici. L'attuale estensione a marchi simili comporta 
una decadenza da un diritto per quelle ditte che richiedo­
no marchi comunitari nella misura in cui dispongono di 
tutta una serie di marchi simili per i loro prodotti. Ciò 
avrebbe sicuramente come effetto che molte fra le ditte 
interessate rinuncerebbero a chiedere marchi comuni­
tari. 
13.2. Bisogna garantire che il marchio nazionale 
sospeso permanga come marchio di base di una registra­
zione internazionale in conformità dell'accordo sui mar-
N. C 310/26 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30. 11. 81 
chi di Madrid oppure, se necessario, come presupposto 
per l'acquisizione di un marchio nazionale in paesi 
terzi. 
13.3. Resta da chiarire in che modo vanno trattati gli 
accordi di licenza o i titoli esecutivi, che si riferiscono ad 
un marchio nazionale sospeso. 
14. Secondo il Comitato, all'articolo 82 è necessario, 
in conformità della «introduzione», sostituire «uso» con 
«ampiezza della tutela». Altrimenti si potrebbe dare 
l'impressione che il regolamento voglia cogliere la possi­
bilità di agire contro una sleale utilizzazione del marchio comunitario con un ricorso basato sul diritto relativo alla 
concorrenza sleale o con un ricorso per contraffazione 
(«passing-off») secondo il diritto inglese. 
15. Per quanto riguarda l'articolo 103, il Comitato 
riconosce che stabilire un'unica lingua come lingua 
ufficiale dell'ufficio potrebbe rafforzarne l'efficienza e 
contribuire ad una decisiva riduzione dei costi. In tal caso 
bisognerebbe tuttavia garantire che tutti i ricorsi o le 
domande per far valere diritti o rispettare scadenze legali 
avrebbero validità il giorno stesso in cui sono presentate 
nella lingua del paese del richiedente. Una traduzione 
nella lingua dell'ufficio potrebbe poi venir trasmessa 
entro un termine stabilito dall'ufficio stesso. 
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1981. 
7/ Presidente 
del Comitato economico e sociale 
Tomas ROSEINGRAVE 
ALLEGATO 
al parere del Comitato economico e sociale 
Emendamenti respinti 
I seguenti emendamenti, presentati conformemente al regolamento interno sono stati respinti nel corso del 
dibattito: 
Pagina 22 
Sopprimere i quattro considerati e sostituirli con quanto segue: 
«considerato che, malgrado l'eventuale istituzione di un sistema comunitario dei marchi, continuerà a 
sussistere una grande necessità di marchi nazionali negli Stati membri; 
considerato che poiché la Corte di giustizia europea, mediante tutta una serie di sentenze, ha definito lo 
stato giurìdico dei marchi nazionali, in base al trattato CEE non vi è motivo di indebolire ulteriormente 
i marchi nazionali; 
considerato che nell'ipotesi che i sistemi dei marchi nazionali non subiscano indebolimenti può risultare 
utile procedere ad un certo ravvicinamento delle relative legislazioni degli Stati membri nonché istituire 
un sistema comunitario dei marchi; 
considerato che per istituire un regime comunitario dei marchi la procedura più appropriata e 
opportuna è l'elaborazione di una convenzione, in quanto il trattato CEE non offre sufficiente spunto 
per istituire un sistema comunitario dei marchi secondo il modo, la forma ed il contenuto proposti dalla 
Commissione». 
Motivazione 
Si rinvia alla motivazione relativa all'emendamento concernente le pagine 22 e 23 
Risultato della votazione: 
Voti favorevoli: 2, voti contrari: maggioranza, astensioni: 6. 
30. 11. 81 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 310/27 
Pagine 22 e 23 
Sostituire i punti 1, 2 e 3 delle osservazioni generali con il testo che segue: 
1. La sezione è d'accordo con la Commissione sul fatto che la sostituzione dei marchi nazionali con 
un sistema comunitario dei marchi comporta difficoltà e spese del tutto sproporzionate. Uno dei motivi 
è anzitutto che la maggior parte delle imprese - specialmente le piccole e le medie - necessitano 
soltanto di protezione dei marchi in un solo Stato membro e verrebbero a trovarsi di fronte a difficoltà 
eccessivamente grandi, qualora la protezione del marchio non potesse più avvenire a livello regionale 
o nazionale, ma solo a livello comunitario. Inoltre, a causa delle diversità linguistiche, non risulta 
spesso commercialmente opportuno applicare lo stesso marchio in tutte le aree linguistiche della 
Comunità. 
2. Alla luce dei principi che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito in merito alla 
decadenza del diritto dei marchi e alla luce delle modalità da esse indicate per l'esercizio del diritto dei 
marchi in rapporto alle regole di concorrenza del tranato CEE, la sezione ritiene che il mantenimento di 
marchi nazionali possa limitare gli scambi solo nella misura in cui è assolutamente necessario che i 
sistemi di marchi nazionali funzionino in modo soddisfacente. Siffatte limitazioni agli scambi sono 
espressamente autorizzate nel trattato CEE, anche se in alcuni casi hanno come effetto che le merci 
debbono essere commercializzate sotto marchi diversi in Stati membri diversi. Gli stessi prodotti 
possono tuttavia essere esportati, anche se solo sono altri marchi. 
3. Considerato che i marchi nazionali restano importanti, i sistemi nazionali devono essere 
mantenuti tali e quali. In proposito la sezione ritiene che detti sistemi, se la proposta di regolamento 
della Commissione sarà applicata nella sua formulazione attuale, subiranno un indebolimento, fra 
l'altro sotto i seguenti aspetti: 
— Solo i marchi nazionali anteriori, che sono registrati, e quelli «notoriamente conosciuti», possono 
costituire un impedimento alla registrazione (articolo 7, paragrafo 2). 
— I marchi nazionali possono costituire un impedimento alla registrazione solo quanto vi sia un 
«rischio effettivo» di confusione (articolo 7, paragrafo 1). 
— Il detentore di un marchio nazionale deve anche tenersi al corrente di quanto viene pubblicato sul 
Bollettino comunitario dei marchi e deve - per proteggere il proprio marchio nazionale -
presentare di sua iniziativa opposizione contro la registrazione del marchio comunitario, se vuole 
proteggere il proprio marchio (articolo 7, paragrafo 4, e articolo 34). 
— È previsto il pagamento della tassa di opposizione, che non viene restituita, anche se l'opposizione è 
accettata (articolo 34, paragrafo 2). 
— Chi presenta l'opposizione deve di norma sopportare l'onere delle spese che ha sostenuto, anche se 
l'opposizione viene accettata (articolo 64). 
— Una decisione dell'«Ufficio comunitario dei marchi», che respinge un'opposizione, vincola il 
giudice nazionale in un'eventuale successiva causa di contraffazione del marchio comunitario 
(articolo 78, paragrafo 2). 
— Una domanda di dichiarazione di nullità viene respinta in caso di tolleranza superiore a tre anni, pur 
esseftdo nota un'utilizzazione del marchio comunitario, presumibilmente anche in caso di 
tolleranza verso un'utilizzazione, nota in altri paesi comunitari (articolo 44, paragrafo 1). 
— Diritti nazionali anteriori, che non siano solo locali, non possono essere validamente difesi con un 
procedimento di opposizione presso il giudice nazionale, ma solo attraverso un'azione di nullità 
presso le autorità comunitarie, come si deduce dagli articoli 45 e 80. 
Nonostante le suddette osservazioni, la sezione ritiene comunque che, a condizione che i sistemi di 
marchi nazionali vengano mantenuti inalterati, possa essere utile introdurre un sistema comunitario dei 
marchi, che dia alle imprese il diritto di ottenere con una sola ed unica procedura marchi che godano di 
una protezione uniforme ed abbiano valore giuridico in tutta l'area comunitaria. Un siffatto strumento 
giuridico può rappresentare un incoraggiamento per le imprese le cui attività sono tali da rendere 
necessaria una protezione dei rispettivi marchila livello comunitario. 
Per dette imprese l'applicazione dei marchi comunitari può forse comportare un certo risparmio nelle 
spese relative alle procedure di deposito della domanda e di mantenimento dei marchi. Inoltre, 
l'istituzione di un sistema comunitario dei marchi può contribuire a rafforzare l'integrazione della 
Comunità, in quanto le imprese che hanno ottenuto la registrazione di marchi comunitari e li hannp 
N. C 310/28 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30. 11. 81 
introdotti (in parti del) nel mercato comune, già per questa ragione avranno un motivo per desiderare il 
mantenimento del sistema comunitario. La sezione, del resto, concorda sull'opportunità di ravvicinare 
i sistemi dei marchi nazionali e di istituire un sistema comunitario dei marchi. 
4. Dato che il regolamento proposto prevede una delega di competenze molto ampia all'ufficio 
comunitario dei marchi, alcune delle quali, in base al trattato CEE, devono essere esercitate dalla 
Commissione e dalla Corte di giustizia, e poiché, come già detto, le limitazioni agli scambi, che sono 
una conseguenza necessaria dell'esistenza dei diritti nazionali dei marchi, sono espressamente 
autorizzate nel trattato CEE, la sezione ritiene che non vi sia una base abbastanza chiara per attuare un 
sistema comunitario dei marchi mediante un regolamento fondato sull'articolo 235 del trattato. La 
sezione è convinta, invece, che lo strumento più sicuro e più opportuno per istituire un sistema 
comunitario dei marchi sia una convenzione, fra l'altro alla luce delle gravi conseguenze che possono 
insorgere per le imprese interessate, qualora un regolamento comunitario sui marchi dovesse essere 
dichiarato nullo dopo aver funzionato per un certo periodo. 
Motivazione 
Punto 1 
Solo poche delle piccole e medie imprese della Comunità possono o vogliono espandersi tanto da dare alle 
loro attività respiro internazionale. E tuttavia esse rappresentano un nucleo vitale dell'attività economica 
degli Stati membri. Molte di tali imprese hanno solo bisogno di proteggere i loro marchi a livello regionale e 
nazionale, ma vi è per contro la necessità di un'efficace protezione dei marchi. 
Qualora i marchi nazionali fossero soppressi, il che indubbiamente è a lungo termine nelle intenzioni della 
Commissione (vedi quarto considerando della proposta di regolamento della Commissione), tutte queste 
imprese sarebbero costrette - per avere effettivamente una protezione dei marchi - a cercare di ottenere 
un marchio comunitario, anche se in generale rischierebbero senz'altro molte più opposizioni contro una 
tale richiesta (che naturalmente riguarderebbe l'intero mercato comune) di quante non ne rischierebbero in 
caso di richiesta di un marchio nazionale. Ciò comporterebbe per molte piccole e medie imprese spese e 
difficoltà sproporzionate, se si considera che la loro esigenza di utilizzare il marchio è limitata ad uno Stato 
membro. Anche le imprese di altri Stati membri, che a seguito dei propri diritti di marchio presenterebbero 
opposizioni contro tali domande di marchio comunitario, si troverebbero soggette a spese improdut­
tive. 
Oltre a ciò capita che anche le grandi imprese (e molte medie e piccole imprese d'esportazione) spesso hanno 
bisogno di dare ad uno dei loro prodotti marchi differenti in Stati membri differenti, e possono quindi 
avvantaggiarsi dei sistemi di marchi nazionali (purché essi offrano un'efficace protezione). Avviene spesso 
infatti che un marchio, il quale dal punto di vista specifico è eccellente in uno Stato membro, possa essere 
commercialmente inadatto, a causa della diversità di lingua, come marchio in un altro Stato membro. Se 
un'impresa ha studiato ad esempio 4 diversi marchi efficaci per uno dei suoi prodotti in 4 diversi Stati 
membri, essa deve richiedere - qualora i sistemi di marchi nazionali vengano aboliti o siano inefficaci - 4 
marchi comunitari diversi per lo stesso prodotto,^nche se si vuole utilizzare ciascun marchio comunitario 
soltanto a livello nazionale. E questo significherà un onere economico per l'impresa oppure la necessità di 
scegliere un solo marchio per tutta la CEE, anche se sotto il profilo commerciale tale marchio non sarà 
eccellente, e neppure mediamente accettabile, ma solo di terzo rango. 
Si calcola che oggi più dell'80 % degli 1,8 milioni di marchi registrati nella CEE vengono registrati solo in 
uno Stato membro; in altre parole, meno del 20 % dei detentori di marchi hanno desiderato registrare lo 
stesso marchio in due o più Stati membri. Ciò dà un'idea del significato pratico della suddetta 
argomentazione. 
Punto 2 
Gli ostacoli che i marchi nazionali hanno rappresentato in passato per la libera circolazione delle merci tra 
Stati membri, nella maggior parte dei casi numericamente ed economicamente rilevanti, sono stati 
soppressi con sentenze della Corte di giustizia della CEE. Ciò vale in particolar modo per le cosiddette 
«importazioni parallele»: un unico proprietario di marchi identici nei vari paesi della CEE non può più 
utilizzare i marchi per compartimentare il mercato comune. Lo stesso vale per più detentori di marchi 
identici che abbiano origine comune. Ulteriori estensioni in questo campo a scapito dei marchi nazionali 
30. 11. 81 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 310/29 
sarebbero senz'altro in conflitto con l'articolo 36 del trattato, il quale permette fra l'altro che i marchi 
possano in parte limitare gli scambi («tutela della proprietà industriale e commerciale»), specie nella misura 
in cui tale effetto sia assolutamente necessario, affinché i sistemi di marchi nazionali funzionino in maniera 
soddisfacente. 
Nelle regole sulla libera circolazione delle merci del trattato manca quindi qualsiasi argomento rilevante a 
favore della proposta della Commissione. Persino nei casi in cui l'effetto limitativo per gli scambi sia 
assolutamente necessario, per consentire ai sistemi di marchi nazionali di funzionare in maniera 
soddisfacente è opportuno affermare che esiste un ostacolo essenziale alla libera circolazione delle merci. E 
il caso ad esempio di due marchi distinti in due Stati membri diversi che possono essere utilizzati come 
reciproco divieto d'importazione, in quanto accidentalmente e involontariamente possono essere oggetto 
di confusione (cioè, sono senza origine comune, ma pur sempre restano oggetto di possibile confusione). 
Persino in questi casi le merci possono essere esportate, anche se sotto altri marchi. 
Punto 3 
La registrazione e l'introduzione dei marchi CEE può comportare tutta una serie di vantaggi per le imprese 
esportatrici, in particolare per le grandi imprese transnazionali che dispongono di un numero elevato di 
marchi (fra cui anche le imprese transnazionali aventi la sede sociale all'esterno della CEE). Comunque 
chi trae i vantaggi deve anche sopportare l'onere principale delle spese, mentre la proposta della Commis­
sione indebolisce lo stato giuridico del marchio nazionale in quanto i detentori di marchi nazionali sono 
soggetti a notevoli difficoltà e spese (vedi sopra) come condizione per poter conservare il diritto esclu­
sivo al loro marchio nella propria area. 
Punto 4 
È già accaduto che un sistema nazionale di marchi di vari Stati a un dato momento si stato riconosciuto 
nullo con sentenza del giudice dopo aver funzionato per molto tempo, solo per il fatto che non era articolato 
in modo tale da potersi inserire nella legislazione di base comune. 
Il Congresso americano nel 1870 ha adottato la prima legge comune dei marchi con questa annotazione 
«An act to revise, consolidate and amend the Statutes relating to patens and copyrights» (una legge per 
rivedere, consolidare e modificare lo statuto relativo ai brevetti e ai copyrights). La costituzionalità di 
questa legge fu esaminata e approvata nel 1879 dalla Corte suprema degli Stati Uniti (Supreme Court) in 
diverse cause relative ai marchi, nel corso della quale essa sentenziò che la legge era anticostituzionale. D'un 
tratto venne cancellata la registrazione di più di 8 000 marchi. 
Successivamente il Congresso dovette trovare la giusta base costituzionale per una legge comune dei 
marchi, che fu adottata nel 1881, e non fu annullata dalla Corte suprema. 
Un'analoga catastrofe per i marchi come quella che colpì le imprese americane interessate nel 1879 può 
essere evitata nella CEE, adottando un sistema comune dei marchi sotto forma di un allegato al trattato 
CEE, cioè come convenzione. 
Risultato della votazione 
Voti favorevoli: 4, voti contrari: maggioranza, astensioni: 10. 
Punto 2 (pagina 23) 
Sopprimere l'intero punto. 
Motivazione 
Il sistema previsto dall'articolo 2, paragrafo 3, della proposta di direttiva per il differenziamento dei 
marchi, che comporta il divieto di usare marchi differenti per uno stesso prodotto in diversi Stati membri, 
salvo quando esistano validi motivi, è del tutto coerente con l'obiettivo di un mercato comune. 
N. C 3Ì0/30 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30. 11. 81 
Il fatto d'instaurare un sistema contro gli abusi riferendosi all'articolo 30 del trattato CEE (libero scambio) 
e agli articoli 85 e seguenti (concorrenza) del medesimo trattato non risponde a sufficienza alla necessità, 
riconosciuta anche a livello comunitario, di realizzare un funzionamento del mercato comune che sia 
soddisfacente anche per il consumatore. 
Se l'armonizzazione del diritto dei marchi dovesse rendere possibile che uno stesso prodotto, proveniente 
dallo stesso produttore, venga commercializzato sullo stesso mercato comunitario sotto differenti marchi, 
questa situazione creerebbe confusione per il consumatore. Ciò potrebbe far sì che per uno stesso prodotto 
vengano praticati prezzi differenti. 
Per gli eventuali problemi che dovessero sorgere in seguito all'adozione di un sistema che vieti il 
differenziamento dei marchi, la deroga prevista sempre dall'articolo 2, paragrafo 3, offre una soluzione 
soddisfacente. Ciò vale anche per le diversità linguistiche di cui occorre tener conto. 
Risultato della votazione 
Voti favorevoli: 21, voti contrari: 52, astensioni: 20. 
Punto 6 (pagina 24) 
Sostituirlo con il seguente testo: 
«Per quanto riguarda l'articolo 6 della direttiva, il Comitato ritiene che, nel paragrafo 1, l'applicazione 
del principio dell'esaurimento del diritto sul marchio debba essere limitato ai soli prodotti che siano 
stati per la prima volta commercializzati nel mercato comune. 
Conseguentemente, occorre sopprimere la lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 6». 
Motivazione 
Il principio dell'esaurimento internazionale del diritto sul marchio non è universalmente riconosciuto e, se 
sancito in una normativa CEE, esso danneggerebbe le imprese comunitarie nei confronti della concorrenza 
internazionale. 
Non è infatti vero che sia irrilevante il luogo in cui il prodotto di marca è per la prima volta 
commercializzato, così come lo pretende la Commissione nella relazione introduttiva. 
Occorre piuttosto far sì che la Comunità abbia semmai eventuali argomenti da negoziare con paesi terzi nel 
quadro di accordi multilaterali. 
Risultato della votazione 
Voti favorevoli: 17, voti contrari: 34, astensioni: 40.