Parere del Comitato economico e sociale in merito: - alla «Proposta di decisione del Consiglio che approva l'adesione della Comunità europea al Protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989» , e - alla «Proposta di regolamento(CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea al Protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989»



Gazzetta ufficiale n. C 089 del 19/03/1997 pag. 0014



Parere del Comitato economico e sociale in merito: - alla «Proposta di decisione del Consiglio che approva l'adesione della Comunità europea al Protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989» (), e - alla «Proposta di regolamento(CE) del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea al Protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989» () (97/C 89/06) Il Consiglio, in data 17 ottobre e 2 dicembre 1996, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra. La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Ataide Ferreira, in data 8 gennaio 1997. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 29 gennaio 1997, nel corso della 342a sessione plenaria, con 94 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astensioni, il seguente parere. 1. Motivazione e struttura del parere Il presente parere analizza la proposta di adesione della Comunità europea al Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (COM(96) 367 def.) adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (Protocollo di Madrid) e valuta la necessità di modificare il Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 (COM(96) 372 def.) sul marchio comunitario (Regolamento sul marchio). 2. L'adesione al Protocollo di Madrid 2.1. Il Protocollo di Madrid mira a ragion veduta a superare le difficoltà incontrate da taluni paesi al momento di aderire all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1981, qui di seguito denominata «Intesa». 2.2. Le modifiche introdotte dal Protocollo di Madrid all'intesa precedentemente in vigore, che nel complesso possono essere considerate vantaggiose per le parti interessate, vengono esposte in modo adeguato nella proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione. In questa sede giova rilevare solo la modifica di cui all'articolo 14, primo comma, lettera b), che prevede l'adesione di organizzazioni intergovernative al Protocollo di Madrid una volta soddisfatte le condizioni enunciate ai punti i) e ii). La Comunità europea, organizzazione intergovernativa per la quale sono state introdotte tali modifiche, soddisfa pienamente entrambe le condizioni. 2.3. Sotto il profilo del diritto comunitario, l'adesione della Comunità ad accordi internazionali deve basarsi, da un lato, sull'articolo 228 (secondo comma, seconda frase e terzo comma, secondo paragrafo) che attribuisce alla Comunità europea la facoltà di concludere accordi con altri Stati o organizzazioni internazionali e, dall'altro, sull'articolo 235 che è il fondamento di norme comuni, ad esempio il Regolamento sul marchio. 2.4. Il sistema del Protocollo di Madrid può essere sintetizzato come segue. 2.4.1. La registrazione internazionale, che può basarsi su un marchio preesistente o su una registrazione nazionale o regionale ex novo, presuppone un'unica formalità, cioè una serie di depositi nazionali o regionali. 2.4.2. La domanda di registrazione dev'essere fatta presso l'Ufficio di una parte contraente (nel senso attribuito e nei termini stabiliti dall'articolo 2, secondo e terzo comma, del Protocollo di Madrid); il richiedente deve indicare espressamente le parti contraenti sul cui territorio desidera vedere protetto il proprio marchio. 2.5. Tale sistema, semplice ed economico, evita lungaggini burocratiche. Una procedura unica viene a sostituirsi a tutta una serie di domande che altrimenti andrebbero presentate presso ciascun servizio nazionale o regionale; ciò favorisce indubbiamente la cooperazione internazionale e lo sviluppo degli scambi commerciali. 2.6. Un altro vantaggio del sistema del Protocollo di Madrid è il fatto che, in linea di principio, i suoi effetti possono manifestarsi in tutte le parti contraenti della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale del 20 marzo 1983. Si sottolinea in particolare la possibilità che i titolari dei marchi ottengano, attraverso il Protocollo di Madrid, la protezione dei propri marchi nel territorio di ciascuno degli Stati membri che hanno sottoscritto la Convenzione di Parigi. 2.7. Si può legittimamente concludere che la protezione garantita ai marchi dal Protocollo di Madrid può scoraggiare i titolari dei marchi dal chiedere la protezione dei prodotti di loro proprietà industriale attraverso il marchio comunitario (). 2.8. D'altro canto, tenendo presente che il titolare di un marchio comunitario non può, in questa fase, richiedere la registrazione internazionale del marchio in base al marchio comunitario, è legittimo dedurre anche che, in taluni casi (soprattutto quando i titolari dei marchi intendono avviare scambi commerciali con alcuni Stati membri e con paesi extracomunitari), il sistema attuale può provocare un ritorno al sistema di protezione nazionale o regionale, pregiudicando dunque in maniera grave l'applicazione del regolamento sul marchio comunitario, e riducendo, di conseguenza, le funzioni dell'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno, denominato qui di seguito «Ufficio di armonizzazione» (). 2.9. Va inoltre aggiunto che il Protocollo di Madrid e il Regolamento (CE) sul marchio disciplinano aspetti diversi di questa problematica: il primo unifica le norme applicabili alla procedura di presentazione del marchio per la registrazione, mentre il secondo prevede un sistema regionale unificato di protezione dei marchi. 2.10. Di conseguenza, si può affermare che i due sistemi di protezione non sono né in contraddizione, né in conflitto tra di loro ma possono considerarsi complementari. La complementarità risiede semplicemente nel fatto che i richiedenti e i titolari di marchi comunitari possono fruire della protezione internazionale presentando una domanda internazionale ai sensi del Protocollo di Madrid e nel fatto che i titolari di marchi registrati a livello internazionale ai sensi di detto Protocollo possono chiedere la protezione dei propri marchi come marchi comunitari. 2.11. Data l'articolazione dei due sistemi, l'industria potrà più facilmente godere dei vantaggi del marchio comunitario attraverso il Protocollo di Madrid, ed i titolari dei marchi comunitari potranno beneficiare di una protezione internazionale sempre mediante detto Protocollo, con evidenti vantaggi per lo sviluppo di condizioni favorevoli al commercio tra la Comunità europea e i paesi terzi in questione. 2.12. La Commissione, considerando decisamente vantaggiosa l'adesione della Comunità europea al Protocollo di Madrid, propone che, nei limiti consentiti dalle disposizioni del Protocollo stesso, il Presidente del Consiglio alleghi una dichiarazione allo strumento di adesione al momento in cui quest'ultimo verrà depositato presso il Direttore Generale dell'OMPI. La proposta di dichiarazione presentata dalla Commissione riguarda esclusivamente la tassa individuale prevista all'articolo 8, settimo comma, lettera a), del Protocollo di Madrid, articolo in base al quale la dichiarazione proposta dalla Commissione è valida. 2.13. Il Comitato sottolinea tuttavia le conseguenze previste ai punti i) e ii) del citato comma 7 dell'articolo 8, nonché la necessità, riconosciuta dalla stessa Commissione, di stabilire l'ammontare della tassa fissa individuale, in modo da disporre di dati che permettano di quantificare le economie risultanti dal ricorso alla procedura internazionale. 2.14. Il Comitato sottolinea ugualmente che, conformemente all'articolo 2 della proposta di decisione del Consiglio, il deposito dev'essere preceduto dall'adozione, a livello comunitario, di misure che permettano un collegamento tra i due sistemi, in particolare le modifiche al regolamento sul marchio comunitario. 2.15. Risulta del tutto giustificato il disposto dell'articolo 3 della proposta; le posizioni dei singoli Stati membri vengono salvaguardate dal secondo comma di detto articolo. 2.16. Il Comitato fa tuttavia presente che, con la legge unica Benelux sui marchi, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi hanno già armonizzato le loro legislazioni in materia di marchi, disegni e modelli. L'esempio merita di essere seguito da tutti gli Stati membri che cercano soluzioni armonizzate in altri settori. È altresì auspicabile che la Commissione proponga delle iniziative per armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia di disegni e modelli. 2.17. Il Comitato sottolinea inoltre la necessità e i vantaggi dell'adesione di ciascuno Stato membro al Protocollo di Madrid, in linea con gli impegni assunti ad Oporto il 2 maggio 1992 nell'ambito dell'Accordo sullo spazio economico europeo. 3. Le modifiche al regolamento sul marchio 3.1. La Commissione europea presenta inoltre al Consiglio una proposta di regolamento che modifica il regolamento sul marchio (). Le motivazioni addotte dalla Commissione riguardano essenzialmente l'opportunità di accorpare in un unico strumento legislativo tutte le disposizioni sulla registrazione internazionale di marchi. Il Comitato giudica questa motivazione fondata e adeguata. 3.2. D'altro canto, come la stessa Commissione riferisce, «in linea di principio, le norme applicabili alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea sono identiche alle norme che si applicano ai marchi comunitari (...) Per questi motivi, le disposizioni della proposta contengono molti riferimenti ad altri articoli del regolamento»; tale circostanza, già di per sé, giustificherebbe l'inserimento di dette norme nel regolamento sul marchio. 3.3. Considerati i vantaggi che l'adesione al Protocollo di Madrid comporta per la Comunità, ed accolto il principio della necessità di riunire tutta questa regolamentazione in un unico corpus legislativo, il Comitato passa all'analisi delle norme proposte, la cui base giuridica comunitaria dev'essere anch'essa esaminata alla luce dell'articolo 235 del Trattato. Il Comitato approva il testo della relazione che illustra le ragioni dell'adesione e la necessità di modificare il regolamento sul marchio. 3.4. Va accolta ed appoggiata la formulazione dell'articolo I della proposta della Commissione relativa all'inserimento sistematico del Titolo concernente la registrazione internazionale dei marchi e la sua designazione. 3.5. Il nuovo Titolo XIII è composto da 18 articoli che formano un insieme coerente e adeguato al raggiungimento del principale obiettivo, rendere, cioè, compatibili i due sistemi di registrazione dei marchi. 3.6. Occorre tuttavia segnalare che la proposta della Commissione tende a sottomettere il sistema di registrazione internazionale dei marchi a quello anteriormente applicabile al marchio comunitario e che quindi le soluzioni adottate fanno grosso modo riferimento al regolamento sul marchio comunitario. 3.7. Degli articoli proposti dalla Commissione vanno comunque rilevati gli aspetti che possono essere considerati più importanti, ovvero i seguenti: 3.7.1. L'articolo 140, il quale prevede come regola generale che il regolamento sul marchio e i regolamenti adottati per la sua attuazione si applicano alle domande di registrazione internazionale presentate all'OMPI che designano la Comunità; ciò costituisce una regola fondamentale del sistema di collegamento. 3.7.2. Il primo comma dell'articolo 142, il quale stabilisce che le domande possono essere presentate in una delle lingue dell'Ufficio, il che significa che possono essere adoperate le lingue previste dal Protocollo di Madrid che siano anche lingue dell'Ufficio, vale a dire, come è noto, l'inglese e il francese. Il Comitato sottolinea che a questo livello di diritto internazionale risulta impensabile qualsiasi iniziativa volta a rendere possibile l'uso di tutte le lingue degli Stati membri. 3.8. Il Comitato esprime inoltre parere favorevole in merito alle iniziative volte a garantire i seguenti aspetti: 3.8.1. la rivendicazione dei marchi preesistenti, ai sensi degli articoli 34 e 35 del regolamento sul marchio; 3.8.2. l'assoggettamento delle richieste di registrazione internazionale all'esame degli impedimenti assoluti, analogamente a quanto previsto per le domande di marchio comunitario; 3.8.3. la necessaria elaborazione di una relazione di ricerca comunitaria da parte dell'Ufficio; 3.8.4. la possibilità che le registrazioni internazionali che designano la Comunità facciano oggetto di opposizione entro nove mesi, conformemente al disposto degli articoli 8, 42 e 43 del regolamento sul marchio; 3.8.5. la possibilità di trasformare le domande di registrazione internazionale di marchi che designano la Comunità in domande di marchi nazionali, analogamente a quanto avviene con i marchi comunitari registrati ai sensi degli articoli da 108 a 110 del regolamento sul marchio; 3.8.6. l'assoggettamento delle registrazioni internazionali protette nella Comunità europea alle stesse norme di utilizzazione vigenti per i marchi comunitari, specie per quanto concerne i termini e le date di decorrenza per il loro calcolo; 3.8.7. la possibilità di convertire in registrazioni comunitarie le registrazioni internazionali che designano la Comunità e che sono già state annullate da un «attacco centrale»; 3.9. Per quanto riguarda l'articolo II della proposta di regolamento, il Comitato sottolinea la necessità di tener debito conto del periodo di tre mesi che intercorre tra la notifica della domanda di adesione al Protocollo e la sua entrata in vigore in modo da evitare eventuali difficoltà risultanti dallo sfasamento nell'entrata in vigore dei due strumenti giuridici. 4. Conclusioni Sulla base delle osservazioni sopra formulate in merito alla necessaria adesione della Comunità europea al Protocollo di Madrid ed alla modifica dei metodi proposti dalla Commissione per raggiungere questo obiettivo, il Comitato approva le proposte presentate dalla Commissione. Di conseguenza: - è favorevole all'adesione della Comunità europea al Protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi; - è favorevole all'introduzione del Titolo XIII nel Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio; - invita la Commissione a proporre iniziative di armonizzazione delle legislazioni nel settore dei disegni e modelli. Bruxelles, 29 gennaio 1997. Il Presidente del Comitato economico e sociale Tom JENKINS () GU n. C 293 del 5. 10. 1996, pag. 11. () GU n. C 300 del 10. 10. 1996, pag. 11. () A tale proposito, eloquenti sono le statistiche ufficiali, secondo cui sul totale delle designazioni richieste da parte di titolari di marchi di Stati membri, più o meno due terzi riguardavano la protezione in Stati non membri («I marchi internazionali», Statistiche dell'OMPI relative al 1995). () GU n. L 11 del 14. 1. 1994.