COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO - Relazione sul funzionamento del sistema di ricerche di cui all'articolo 39 del regolamento sul marchio comunitario

Il 20 dicembre 1993 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario [1], che istituisce un sistema unitario per la protezione dei marchi sulla base di una procedura unica presso l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno ("l'Ufficio").

[1] Regolamento del Consiglio (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario. GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

Ai sensi dell'articolo 8 del suddetto regolamento, un marchio è escluso dalla registrazione come marchio comunitario, inter alia, se esso è in conflitto con un marchio nazionale anteriore. Al momento della discussione preliminare all'adozione del regolamento erano state discusse due possibilità per trattare il problema dei marchi anteriori, ossia un sistema ex-officio di esclusione dalla registrazione della domanda di marchio e un sistema basato esclusivamente sull'azione delle parti interessate.

Il sistema infine adottato all'articolo 39 del regolamento n. 40/94 è un sistema ibrido, che prevede relazioni di ricerca e, parallelamente, che eventuali conflitti tra marchi siano risolti antecedentemente alla registrazione, ma sulla base di un'azione da parte degli interessati e non di un'azione ex-officio. Questo sistema intende fornire assistenza alle piccole e medie imprese, per le quali la ricerca di eventuali marchi in conflitto può comportare costi proibitivi. Le relazioni di ricerca hanno la funzione di informare il richiedente sui marchi anteriori che possono entrare in conflitto con il marchio per il quale ha richiesto la registrazione, in modo da consentirgli di prendere le misure del caso anche prima della pubblicazione.

Per valutare se il sistema istituito dall'articolo 39 del regolamento sul marchio comunitario è effettivamente conforme alle finalità che si prefigge, il paragrafo 7 dell'articolo stesso stabilisce che "dopo i cinque anni dall'apertura dell'Ufficio per il deposito delle domande, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema di ricerca risultante dal presente articolo, compresi i pagamenti corrisposti agli Stati membri e, se del caso, opportune proposte di modifica del presente regolamento dirette ad adattare il sistema di ricerca in base all'esperienza acquisita e agli sviluppi delle tecniche di ricerca".

La Commissione deve dunque esaminare tre domande che nascono da questa disposizione:

(1) Come funziona il sistema? (...relazione sul funzionamento del sistema...)

(2) Quali sono i costi e quali i vantaggi del sistema di ricerca? (...compresi i pagamenti effettuati agli Stati membri...)

(3) È opportuno proporre modifiche del sistema? (...e, se del caso, proposte adeguate per modificare il regolamento al fine di adattare il sistema di ricerca in base all'esperienza acquisita e agli sviluppi delle tecniche di ricerca.)

Al fine di ottenere una chiara valutazione del funzionamento del sistema di ricerca, la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica, invitando gli Stati membri interessati ad esprimere le loro perplessità e a valutare il sistema sulla base della loro esperienza [2]. La Commissione ha ricevuto 27 risposte dalle parti interessate (tra cui multinazionali e organizzazioni professionali [3]) e da tutti gli Stati membri (con l'eccezione della Germania, della Grecia e dell'Italia).

[2] Questionario allegato (Allegato 1)

[3] ECTA, Marques, Efpia, ITMA, Unice, AIM, INTA, FICPI, Procter & Gamble, Air Liquide, Danone, Gevers & Partners, Alstom, L'Oreal, Nestlé, Unilever.

Dalle risposte fornite dagli Stati membri al questionario della Commissione emerge che la maggioranza (9 Stati membri) è del parere che il sistema di ricerca dovrebbe essere mantenuto e, se del caso, migliorato. Per quanto riguarda le risposte ricevute dalle multinazionali e dalle organizzazioni professionali, solo il 25% è del parere di mantenere le relazioni di ricerca, mentre il rimanente 75% preferirebbe che il sistema fosse facoltativo o addirittura abolito .

La presente relazione intende fornire un'analisi obiettiva del funzionamento del sistema di ricerca, alla luce delle osservazioni fatte dagli Stati membri e dalle parti interessate.

1. Funzionamento del sistema

In base all'articolo 39 del regolamento, le ricerche di marchi anteriori vengono svolte dopo che l'Ufficio ha esaminato la domanda [4] ed ha confermato che il richiedente può essere titolare di un marchio comunitario.

[4] Articolo 36 del regolamento sul marchio comunitario.

In questa fase, l'Ufficio trasmette una copia della domanda all'ufficio centrale della proprietà industriale di ogni Stati membri che partecipa al sistema (tutti gli Stati membri ad eccezione della Francia, della Germania e dell'Italia). Questi uffici nazionali hanno 3 mesi di tempo per preparare e comunicare all'Ufficio una relazione che elenca i marchi nazionali anteriori e le domande anteriori di marchio che possono essere invocati ai sensi dell'articolo 8 contro la registrazione del marchio comunitario richiesto (impedimenti relativi alla registrazione).

L'Ufficio trasmette quindi al richiedente del marchio comunitario la relazione di ricerca comunitaria nonché le relazioni di ricerca nazionali, pervenute entro il termine previsto di 3 mesi.

All'atto della pubblicazione della domanda di marchio comunitario, che può aver luogo soltanto alla scadenza del periodo di un mese dalla data alla quale l'Ufficio trasmette al richiedente le relazioni di ricerca, l'Ufficio informa della pubblicazione della domanda di marchio comunitario i titolari di marchi comunitari o di domande di marchio comunitario anteriori, citati nella relazione di ricerca comunitaria.

In base alla dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione, compresa nel verbale della riunione del Consiglio nel corso della quale è stato adottato il regolamento sul marchio comunitario, gli uffici nazionali sono liberi d'informare i titolari di marchi comunitari o di domande di marchio comunitario anteriori citati nella relazione nazionale di ricerca della pubblicazione della richiesta di marchio comunitario. A tutt'oggi, nessun ufficio nazionale ha informato la Commissione di essersi valso di tale possibilità.

Riassumendo, per ogni domanda di marchio comunitario l'Ufficio prepara una relazione di ricerca comunitaria nel corso della procedura di registrazione; la relazione elenca i marchi nazionali anteriori e le domande anteriori di marchio identici o simili per prodotti o servizi identici o simili, ed è trasmessa al richiedente del marchio comunitario insieme alle relazioni di ricerca nazionali preparata da 10 uffici nazionali (la Francia, la Germania e l'Italia non partecipano al sistema).

A seguito della relazione di ricerca, può accadere che il richiedente ritiri la domanda, se risulta che l'esistenza di marchi in conflitto gli renderà impossibile ottenere la registrazione di un marchio comunitario e usare tale marchio in tutti gli Stati membri. In alternativa, il richiedente può modificare la sua richiesta, ad esempio limitando le merci o i servizi cui si applicherebbe il marchio, per evitare situazioni di conflitto, oppure può entrare in contatto con il detentore di marchio anteriore per giungere ad una soluzione concordata.

Non è possibile conoscere con certezza il numero di richieste ritirate in tutto o in parte a seguito delle informazioni fornite dalla relazione di ricerca, poiché i richiedenti non informano l'Ufficio dei motivi del ritiro. Tuttavia, solo il 4% delle richieste vengono ritirate prima della pubblicazione. Il numero di richieste ritirato a seguito della relazione di ricerca è pertanto piuttosto basso. A questo proposito, è opportuno notare che il timore iniziale che potrebbe risultare difficile ottenere un marchio comunitario per via di marchi preesistenti negli Stati membri potrebbe essere considerato alquanto esagerato, in considerazione del limitato numero di opposizioni (20%).

È infine opportuno sottolineare che l'Ufficio non esegue ricerche su domanda; servizi del genere sono forniti da imprese private. L'Ufficio dispone di circa 25 licenziatari che ricevono dati sul marchio comunitario; alcuni figurano in un elenco di imprese che offrono servizi di ricerca privati [5]. Le informazioni fornite dall'Ufficio non sono destinate al grande pubblico in quanto non comprendono il software di ricerca: il servizio è rivolto agli uffici nazionali e alle imprese interessate alla compilazione dei necessari programmi di computer per l'utilizzazione delle informazioni. Il costo di una licenza è di EUR 5 000 [6].

[5] http://oami.eu.int/en/marque/faq/faq06.htm. La sezione Informazioni dell'Ufficio può trasmettere su richiesta l'elenco delle imprese che forniscono questo servizio; tale elenco contiene particolari sui seguenti servizi di ricerca privati: Bureau Gevers (BE), COMPU-MARK (BE), Elzaburu (ES), Grupo 10 Empresarial (ES), SIMADEC S.L. (ES), Studio Manni (IT), IQS AvantIQ S.A. (LUX), Search Systems Ltd (UK) , The United Kingdom Patent Office (UK);

[6] Per ulteriori informazioni sul servizio "CTM-Download" consultare il sito:

2. Importo da pagare

L'importo da pagare per la ricerca è fissato dal comitato di bilancio, con decisione presa alla maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri. L'importo, che è uguale per ogni ufficio nazionale che partecipa al sistema, è pagato ad ogni ufficio centrale della proprietà industriale per ciascuna relazione di ricerca comunicata da detto ufficio [7], ed è stato fissato a EUR 25 con decisione del comitato di bilancio del 7 luglio 1995 [8].

[7] Articolo 39, paragrafo 4 del regolamento sul marchio comunitario.

[8] Articolo 1 della decisione n. CB-95-11 del comitato di bilancio dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli) del 7 luglio 1995 sull'importo da corrispondere per le relazioni di ricerca degli uffici nazionali (http://oami.eu.int/en/admin/cb-95-11/decision.htm)

Nel 1998 il comitato del bilancio ha tuttavia deciso di adattare l'importo in funzione del numero di classi di merci e servizi coperti dalla domanda di marchio. È stato pertanto deciso che oltre all'importo di EUR 25, ogni ufficio nazionale riceverà EUR 5 per ogni classe di beni e servizi superiore a tre nella domanda di marchio comunitario [9]. Con questo nuovo sistema, il costo medio per paese di una relazione ammonta a circa EUR 27, per un totale di circa EUR 270 per richiesta di marchio.

[9] Articolo 1 della decisione n. CB-98-4 del comitato di bilancio dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli) del 9 marzo 1998 che modifica l'importo da corrispondere per le relazioni di ricerca degli uffici nazionali ( http://oami.eu.int/en/admin/cb-98-4/decision.htm)

L'importo non copre le spese sostenute dall'Ufficio per l'uso del sistema di ricerca, che comprendono non solo il costo della relazione di ricerca comunitaria ma anche il costo amministrativo comportato dal trattamento di circa mezzo milione [10] di relazioni di ricerca all'anno. Poiché l'Ufficio non addebita ai richiedenti alcuna tassa addizionale per la relazione di ricerca comunitaria, la normale tassa di deposito compre il costo generale del sistema di ricerca [11].

[10] Circa 45,000 richieste l'anno, moltiplicato per 11 relazioni di ricerca per richiesta, per un totale di 495 000 relazioni di ricerca.

[11] Quinto considerando del regolamento (CE) n. 2869/95 del 13 dicembre 1995 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli): "la tassa generale di deposito per la domanda di marchio comunitario dovrà includere l'importo che l'Ufficio deve corrispondere a ciascun ufficio centrale della proprietà industriale degli Stati membri per ogni ricerca effettuata da tali uffici conformemente all'articolo 39, paragrafo 4 del regolamento".

Per valutare l'adeguatezza dell'importo richiesto è necessario verificare in primo luogo se gli uffici nazionali ritengono di essere pagati adeguatamente per il servizio che forniscono e, in secondo luogo, se i richiedenti ritengono di ottenere il giusto corrispettivo delle somme spese.

In base alle risposte ricevute dalla Commissione al questionario sul sistema di ricerca, gli uffici nazionali sono del parere che l'importo corrisposto è ragionevole. Uno degli uffici nazionali, tuttavia, ha fatto presente che l'importo dovrebbe essere ritoccato in considerazione del lavoro e dei costi che gravano sugli uffici nazionali, mentre un altro Stato membro ha fatto presente che un aumento dell'importo potrebbe migliorare la qualità delle relazioni di ricerca.

Per quanto riguarda le risposte ricevute dalle parti interessate, queste ritengono ragionevole l'importo di EUR 27 per paese (270 EUR in totale), ma sottolineano che la mancanza di coerenza nei criteri di ricerca tra le diverse ricerche e, talvolta, l'incompletezza e la scarsa qualità di talune ricerche non giustificano la somma richiesta. Accade pertanto che la maggior parte dei richiedenti svolgano ricerche per conto proprio prima di presentare richiesta di marchio comunitario. Per la grande maggioranza dei richiedenti, quindi, il sistema di ricerca rappresenta solo un aggravio di spesa e di lavoro senza fornire alcun valore aggiunto. D'altro canto, i richiedenti che non hanno i mezzi di rivolgersi a "servizi di ricerca privati" sono obbligati ad investire ulteriori risorse per convertire le informazioni "grezze" fornite dalle relazioni di ricerca in informazioni utilizzabili sull'esistenza di marchi anteriori in conflitto. Ciò comporta, per questa categoria di richiedenti, un costo addizionale. Infine, altri richiedenti preferiscono semplicemente non tenere in considerazione i risultati della ricerca per evitare le difficoltà e i costi di cui sopra.

Tutto ciò dimostra che, sebbene l'importo non sia in linea di principio considerato troppo elevato, i richiedenti in genere ignorano le relazioni di ricerca o sono costretti a sostenere ulteriori spese per ricavarne informazioni utili. Di conseguenza, considerato il valore limitato di queste relazioni, il pagamento è considerato un costo addizionale per i richiedenti che ottengono molto poco in cambio.

3. Ampliamento

In aggiunta a quanto fin qui esposto, non si possono ignorare le conseguenze che l'ampliamento dell'Unione europea avrà sul sistema di ricerca e sul suo costo. Il numero di ricerche nazionali subirà un aumento considerevole, in funzione di quanti tra i nuovi Stati membri si varranno del diritto di svolgere una ricerca nei propri registri. È prematuro e difficile stabilire quali nuovi Stati membri effettueranno relazioni di ricerca; tuttavia, al momento i paesi seguenti (che eseguono ricerche di marchi antecedenti nei rispettivi sistemi nazionali al momento dell'esame da parte degli uffici nazionali di eventuali motivi di rifiuto) possono essere interessati a svolgere le ricerche di cui all'articolo 39, paragrafo 2: Bulgaria, Estonia, Ungheria, Malta e Polonia. Altri, come la Repubblica Ceca o la Slovacchia, dispongono già di servizi ed è probabile che adotteranno le relazioni di ricerca previste dal regolamento. In conclusione, è possibile che tutti i nuovi Stati membri decidano di partecipare al sistema.

Se il sistema di ricerche, attualmente obbligatorio, viene esteso ad altri 12 Stati membri, il costo della relazione di ricerca per richiesta potrebbe aumentare fino a 594 EUR, più del doppio del costo attuale; ciò imporrebbe un ulteriore onere ai richiedenti del marchio comunitario, che ostacolerebbe soprattutto la competitività delle PMI, ottenendo così il risultato opposto di quello per cui il sistema è stato creato, ossia fornire assistenza alle piccole e medie imprese per le quali la ricerca di marchi anteriori in conflitto può comportare costi proibitivi.

4. Altre osservazioni

Come si è già detto, lo scopo principale di questa relazione è quello di stabilire se sia necessario proporre modifiche del sistema e, in caso affermativo, quali. Evidentemente, ogni proposta di cambiamento dovrebbe fornire una risposta adeguata ai problemi rilevati nel sistema attuale. Il capitolo 2 menzionava già alcuni degli inconvenienti riscontrati, in particolare l'importo da pagare. Tuttavia, sulla base delle osservazioni fatte dagli interessati, la Commissione ha rilevato altri inconvenienti da segnalare:

- Tempestività insufficiente: come già detto, le ricerche vengono svolte successivamente alla presentazione della richiesta di marchio e al pagamento della tassa di deposito (EUR 975). Perciò, nella maggior parte dei casi, il richiedente, invece di ritirare la richiesta in considerazione di eventuali marchi anteriori in conflitto evidenziati dalla relazione, preferiscono aspettare che sia presentata opposizione prima di ritirare il marchio.

- Improprio investimento di tempo, mezzi finanziari e risorse: il costo di gestione del sistema di ricerca in termini sia monetari che di risorse non è compensato dai vantaggi limitati che fornisce; in questo senso, occorre sottolineare che l'anno scorso l'Ufficio ha avviato una ristrutturazione radicale affinché le risorse umane siano utilizzate in modo efficace dal punto di vista costo-rendimento.

- Mancanza di uniformità delle relazioni di ricerca: questa critica si riferisce non solo al livello di informazione sui diritti precedenti fornite dalle relazioni ma, in particolare, alla natura eterogenea dei criteri di ricerca stessi. Nonostante i tentativi da parte dell'Ufficio di garantire l'armonizzazione delle relazioni di ricerca dal punto di vista sia formale che sostanziale, gli uffici nazionali hanno mantenuto i propri formati e criteri, nonostante alcuni miglioramenti tra l'avvio del sistema nel 1996 e oggi.

Questo problema è stato ulteriormente confermato dalla comunicazione n. 5/00 del presidente dell'Ufficio il 3 agosto 2000, relativa ad una rassegna delle relazioni di ricerca nazionali e comunitarie, che l'OAMI ha redatto di concerto con gli uffici nazionali e l'ufficio marchi del Benelux. La comunicazione fornisce abbondante documentazione sui diversi criteri applicati dagli uffici nazionali e dall'Ufficio stesso per la preparazione delle relazioni di ricerca. Questa mancanza di armonizzazione va a detrimento dell'utilità del sistema e rende difficile ai richiedenti valutare con precisione l'esistenza di marchi anteriori in conflitto e/o il loro numero.

- I risultati non sono completi, in quanto le ricerche non vengono svolte sui marchi di grandi Stati membri quali la Germania, la Francia e l'Italia.

- Particolarmente insoddisfacente è la qualità delle ricerche dei marchi che contengono elementi grafici: la maggior parte dei sistemi automatici di ricerca non hanno mezzi per cercare efficacemente elementi figurativi o grafici; l'applicazione della classificazione di Vienna a questo scopo non risolve pienamente il problema per due motivi: innanzitutto perché gli Stati membri non sempre applicano la classificazione in modo armonizzato e, in secondo luogo, perché le ricerche effettuate usando questa classificazione comprendono troppi risultati. Inoltre, per garantire un minimo qualitativo di questo tipo di ricerca gli uffici nazionali sono obbligati a selezionare manualmente i marchi da citare nella relazione di ricerca; questa impostazione è non solo costosa, ma soprattutto soggettiva, il che può produrre risultati non affidabili.

- Inutili ritardi nella procedura di registrazione: la procedura di cui all'articolo 39 del regolamento prevede un intervallo di tempo di sei mesi tra la data in cui la richiesta è presentata all'Ufficio e la data in cui essa è pubblicata; abolendo il sistema di ricerca, questo intervallo di tempo potrebbe essere ridotto di circa un mese e mezzo, a vantaggio degli interessati.

Conclusione

In considerazione di quanto fin qui esposto, la Commissione è giunta alla conclusione che il sistema di ricerche istituito dall'articolo 39 del regolamento sul marchio comunitario è costoso, estende inutilmente la procedura di registrazione dei marchi comunitari, impone un onere amministrativo agli uffici nazionali, all'Ufficio ed ai richiedenti e, ciononostante, non fornisce ai richiedenti uno strumento vantaggioso dal punto di vista costo-rendimento e utile che consenta loro di venire effettivamente a conoscenza dell'eventuale esistenza di marchi anteriori in conflitto.

Inoltre, con il futuro ampliamento dell'Unione europea il sistema, se mantenuto, diverrebbe solo più costoso e più complesso.

La Commissione valuta pertanto di presentare una proposta volta a abolire l'articolo 39 del regolamento n. 40/94; ciò avverrà nel quadro di un più ampio esercizio di revisione volto ad aggiornare il regolamento sul marchio comunitario, che sarà proposto dalla Commissione.