Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (96/C 300/09) COM(96) 372 def. - 96/0198(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 25 luglio 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (1) (nel prosieguo denominato «il regolamento»), adottato sul fondamento dell'articolo 235 del trattato, ha lo scopo di creare un mercato che funzioni correttamente ed offra condizioni simili a quelle di un mercato nazionale; che per creare un mercato siffatto e per unificarlo ulteriormente il regolamento ha istituito il sistema del marchio comunitario in virtù del quale le imprese possono - mediante un unico procedimento - ottenere marchi comunitari cui è assicurata una protezione uniforme e che dispiegano la propria efficacia su tutto il territorio della Comunità europea;

considerando che la conferenza diplomatica per la conclusione del protocollo relativo all'intesa di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ha adottato a Madrid, il 27 giugno 1989, il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (nel prosieguo denominato «il protocollo di Madrid»);

considerando che il protocollo di Madrid è stato adottato per introdurre talune nuove figure giuridiche nel sistema della registrazione internazionale dei marchi disciplinato dall'intesa di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891 e le sue successive modificazioni (nel prosieguo denominata «l'intesa di Madrid») (2);

considerando che, rispetto all'intesa di Madrid, il protocollo di Madrid contiene, all'articolo 14, un'innovazione fondamentale, ossia la possibilità che un'organizzazione intergovernativa che disponga di un ufficio regionale per la registrazione dei marchi con efficacia estesa a tutto il territorio dell'organizzazione diventi parte del protocollo di Madrid;

considerando che il protocollo di Madrid è entrato in vigore il 1° dicembre 1995 ed è divenuto operativo il 1° aprile 1996, data in cui è divenuto a sua volta operativo il sistema del marchio comunitario;

considerando che il sistema del marchio comunitario e il sistema della registrazione internazionale dei marchi istituito dal protocollo di Madrid sono complementari; che per far sì che le imprese traggano beneficio dal marchio comunitario attraverso il protocollo di Madrid o viceversa è necessario che ai richiedenti e ai titolari del marchio comunitario sia consentito di far domanda di protezione internazionale per i loro marchi mediante il deposito di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid e, specularmente, è necessario consentire ai titolari di registrazioni internazionali ai sensi del protocollo di Madrid di chiedere la protezione del proprio marchio in forza del sistema del marchio comunitario;

considerando che l'istituzione di un collegamento tra il sistema del marchio comunitario e il sistema della registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid promuoverà uno sviluppo armonioso delle attività economiche, eliminerà le distorsioni della concorrenza, sarà efficiente sotto il profilo dei costi e aumenterà il livello d'integrazione e di funzionamento del mercato interno; che, conseguentemente l'adesione della Comunità al protocollo di Madrid è necessaria per rendere più attrattivo il sistema del marchio comunitario;

considerando che, per le ragioni sopra esposte, il Consiglio, agendo su proposta della Commissione (1), ha approvato il protocollo di Madrid ed ha autorizzato il presidente del Consiglio a depositare lo strumento di adesione della Comunità presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI/WIPO) fin dalla data in cui il Consiglio avrà adottato le disposizioni necessarie a rendere operativa l'adesione della Comunità europea al protocollo di Madrid; che il presente regolamento contiene le disposizioni all'uopo necessarie;

considerando che le suddette disposizioni saranno inserite nel regolamento sul marchio comunitario in un nuovo titolo denominato «Registrazione internazionale dei marchi»; che, per questo motivo, il fondamento giuridico del presente regolamento deve essere identico a quello del regolamento sul marchio comunitario, ossia all'articolo 235 del trattato;

considerando che è necessario dettare le norme che si applicheranno al deposito delle domande internazionali presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI/WIPO per il tramite dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (nel prosieguo denominato «l'Ufficio per l'armonizzazione»);

considerando che le disposizioni sostanziali e procedurali relative alle registrazioni internazionali in cui è designata la Comunità europea saranno, in linea di massima, identiche alle disposizioni ed alle procedure applicabili alle domande di marchio comunitario ed alla protezione dei marchi comunitari; che, in armonia con questo principio, le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea saranno soggette all'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, a ricerche di anteriorità nel registro dei marchi comunitari e nei registri dei marchi degli Stati membri che hanno informato l'Ufficio della loro decisione di effettuare tale ricerca e saranno soggette alle norme sull'opposizione nello stesso modo dei marchi comunitari pubblicati; che le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea saranno disciplinate dalle stesse disposizioni sull'uso e sull'invalidità dei marchi comunitari; che tali registrazioni internazionali possono essere trasformate in domande di marchio nazionale o in estensioni territoriali agli Stati membri che sono parti del protocollo di Madrid o dell'intesa di Madrid qualora vengano rifiutate o divengano inefficaci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 40/94 è modificato come segue:

a) Dopo il titolo XII è inserito il seguente titolo:

«TITOLO XIII REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI SEZIONE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 140 Sfera di applicazione di alcune disposizioni Salvo disposizione contraria del presente titolo o del protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (nel prosieguo denominato "Protocollo di Madrid") e dei regolamenti adottati ai sensi del protocollo di Madrid, il presente regolamento e tutti i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 159 per la sua attuazione si applicano, in quanto compatibili, alle domande di registrazione internazionali ai sensi del protocollo di Madrid (nel prosieguo denominate "domande internazionali") basate su una domanda di marchio comunitario o basate su un marchio comunitario ed alle registrazioni di marchi nel registro internazionale tenuto dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (nel prosieguo denominati rispettivamente "registrazioni internazionali" e "Ufficio internazionale") che designano la Comunità europea.

SEZIONE SECONDA

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE SULLA BASE DI DOMANDE DI MARCHIO COMUNITARIO E DI MARCHIO COMUNITARIO

Articolo 141

Deposito di una domanda internazionale

1. Le domande internazionali ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Madrid basate su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario sono depositate all'Ufficio.

2. La domanda di registrazione internazionale basata su un marchio comunitario che venga depositata anteriormente alla registrazione dello stesso marchio come marchio comunitario si considera ricevuta dall'Ufficio alla data della registrazione del marchio comunitario.

Articolo 142

Forma e contenuto della domanda internazionale

1. La domanda internazionale può essere depositata in una delle lingue previste dal protocollo di Madrid che siano anche lingue dell'Ufficio. La lingua del procedimento dinanzi all'Ufficio è la lingua in cui è stata redatta la domanda internazionale.

2. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all'Ufficio. Nei casi previsti dall'articolo 141, paragrafo 2 la tassa è dovuta alla data della registrazione. La domanda non si considera depositata finché non sia stata pagata la tassa prescritta.

3. La domanda internazionale deve soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione.

Articolo 143

Iscrizione nel fascicolo e nel registro

1. La data e il numero di una registrazione internazionale basata su una domanda di marchio comunitario sono iscritti nel fascicolo della domanda. Quando la domanda dà luogo a un marchio comunitario, la data e il numero della registrazione internazionale sono annotate nel registro.

2. Nel registro sono annotati la data e il numero della registrazione internazionale basata su un marchio comunitario.

Articolo 144

Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale

La domanda di estensione territoriale depositata successivamente alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid può essere depositata per il tramite dell'Ufficio. La domanda deve essere presentata nella lingua della domanda internazionale.

Articolo 145

Tassa internazionale

Tutte le tasse spettanti all'Ufficio internazionale in virtù del protocollo di Madrid devono essere pagate direttamente all'Ufficio internazionale.

SEZIONE TERZA

REGISTRAZIONI INTERNAZIONALI CHE DESIGNANO LA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo 146

Efficacia delle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea

1. La registrazione internazionale che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia di una domanda di marchio comunitario a decorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del protocollo di Madrid o dalla data della successiva designazione della Comunità europea ai sensi dell'articolo 3ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid.

2. Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio designante la Comunità europea ha la stessa efficacia della registrazione di un marchio come marchio comunitario a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, la pubblicazione dei particolari della registrazione internazionale che designa la Comunità europea ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 1, si sostituisce alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario e la pubblicazione di cui all'articolo 147, paragrafo 2, si sostituisce alla pubblicazione della registrazione di un marchio comunitario.

Articolo 147

Pubblicazione

1. L'Ufficio pubblica la data di registrazione di un marchio designante la Comunità europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del protocollo di Madrid o la data della successiva designazione della Comunità europea ai sensi dell'articolo 3ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid, il numero della registrazione internazionale e la data di pubblicazione di tale registrazione nella "Gazette" pubblicata dall'Ufficio internazionale.

2. Se non è stato notificato alcun rifiuto della protezione di una registrazione internazionale designante la Comunità europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, l'Ufficio pubblica tale circostanza, unitamente al numero della registrazione internazionale e, ove occorra, la data di pubblicazione di tale registrazione nella "Gazette" pubblicata dall'Ufficio internazionale.

Articolo 148

Preesistenza

Nell'osservanza degli articoli 34 e 35, il richiedente o il titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può rivendicare, nella domanda internazionale o direttamente dinanzi all'Ufficio, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, ivi compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio registrato in virtù di accordi internazionali aventi efficacia in uno Stato membro.

Articolo 149

Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea sono soggette all'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione nello stesso modo delle domande di marchio comunitario.

2. La protezione risultante da una registrazione internazionale non può essere rifiutata prima che il titolare della registrazione internazionale abbia avuto la possibilità di rinunciare o limitare la protezione nei confronti della Comunità europea o di presentare le proprie osservazioni.

3. Il rifiuto della protezione sostituisce il rigetto della domanda di marchio comunitario.

4. Se la protezione risultante da una registrazione internazionale viene rifiutata con decisione definitiva ai sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato alla protezione nei confronti della Comunità europea ai sensi del paragrafo 2, l'Ufficio rimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassa individuale stabilita dal regolamento di esecuzione.

Articolo 150

Ricerca

1. Dopo aver ricevuto notificazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, l'Ufficio redige una relazione di ricerca nei modi previsti dall'articolo 39, paragrafo 1.

2. Non appena abbia ricevuto la notificazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, l'Ufficio ne trasmette copia agli uffici centrali della proprietà industriale di tutti gli Stati membri nei modi previsti dall'articolo 39, paragrafo 2.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3, 4 e 5.

4. L'Ufficio informa i titolari di tutti i marchi comunitari anteriori e di tutte le domande di marchio comunitario citati nella relazione di ricerca comunitaria dell'avvenuta pubblicazione della registrazione internazionale che designa la Comunità europea in conformità dell'articolo 147, paragrafo 1.

Articolo 151

Opposizione

1. Contro le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea si può proporre opposizione nello stesso modo delle domande pubblicate di marchio comunitario.

2. Il termine entro il quale dev'essere notificata l'opposizione è di nove mesi dalla data della pubblicazione di cui all'articolo 147, paragrafo 1. L'opposizione si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione.

3. Il rifiuto della protezione sostituisce il rigetto della domanda di marchio comunitario.

4. Se viene rifiutata la protezione della registrazione internazionale in forza di una decisione definitiva ai sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato alla protezione per la Comunità europea anteriormente a una decisione definitiva ai sensi del presente articolo, l'Ufficio rimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassa individuale che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione.

Articolo 152

Sostituzione del marchio comunitario mediante registrazione internazionale

A richiesta, l'Ufficio annota nel suo registro che un marchio comunitario si considera sostituito da una registrazione internazionale in conformità dell'articolo 4bis del protocollo di Madrid.

Articolo 153

Nullità degli effetti della registrazione internazionale

1. È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea.

2. La domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea sostituisce la domanda di declaratoria di decadenza di cui all'articolo 50 o di nullità di cui all'articolo 51.

Articolo 154

Conversione della registrazione internazionale in domanda di marchio nazionale o in estensione territoriale agli Stati membri

1. Se una registrazione internazionale che designa la Comunità europea è stata rifiutata o cessa di avere efficacia, il titolare della registrazione internazionale può chiedere la conversione della sua registrazione internazionale che designa la Comunità europea in una domanda di marchio nazionale o in una estensione territoriale a uno Stato membro che sia parte del protocollo di Madrid o dell'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 14 aprile 1891, rivista e modificata (nel prosieguo denominata "l'intesa di Madrid"), ai sensi dell'articolo 3ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid o dell'articolo 3ter, paragrafo 2 dell'intesa di Madrid. Si osservano, in quanto applicabili gli articoli da 108 a 110.

2. Nonostante l'articolo 3ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid e l'articolo 3ter, paragrafo 2 dell'intesa di Madrid, alla domanda di marchio nazionale o all'estensione territoriale a uno Stato membro parte del protocollo di Madrid o dell'intesa di Madrid risultante dalla conversione di una registrazione internazionale che designa la Comunità è attribuita, nei confronti dello Stato membro interessato, la data della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del protocollo di Madrid oppure la data della designazione della Comunità europea ai sensi dell'articolo 3ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid se quest'ultima è stata effettuata posteriormente alla registrazione internazionale, ovvero la data di priorità di tale registrazione e, ove occorra, la preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell'articolo 148.

3. L'istanza di trasformazione è pubblicata.

Articolo 155

Uso di un marchio soggetto a registrazione internazionale

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 43, paragrafo 2, dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 56, paragrafo 2, la data di pubblicazione ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 2 sostituisce la data di registrazione.

Articolo 156

Trasformazione della registrazione internazionale in domanda di marchio comunitario

1. Ferme le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni applicabili alle domande di marchio comunitario si applicano, in quanto compatibili, alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di marchio comunitario ai sensi dell'articolo 9 quiquies del protocollo di Madrid.

2. Gli articoli da 38 a 43 non si applicano se la domanda di trasformazione riguarda una registrazione internazionale che designa la Comunità europea i cui particolari siano stati pubblicati a norma dell'articolo 147, paragrafo 2.

Articolo 157

Lingue

1. La lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale che designa la Comunità europea o la richiesta di successiva estensione territoriale alla Comunità è considerata la lingua della domanda ai sensi dell'articolo 115.

2. Il richiedente la registrazione internazionale che designa la Comunità europea deve indicare, nella sua domanda internazionale, una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza o nullità.

3. Se non è soddisfatto il requisito prescritto dal paragrafo 2, la lingua in cui l'Ufficio internazionale ha tradotto la registrazione internazionale che designa la Comunità europea è la seconda delle lingue contemplate dall'articolo 115, paragrafo 3.»

b) All'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il seguente punto:

«iv) i marchi registrati in virtù di accordi internazionali aventi efficacia nella Comunità;».

c) Il titolo XIII diventa il titolo XIV.

d) Gli articoli 140, 141, 142 e 143 ricevono la seguente numerazione:

l'articolo 140 diventa l'articolo 158;

l'articolo 141 diventa l'articolo 159;

l'articolo 142 diventa l'articolo 160;

l'articolo 143 diventa l'articolo 161.

e) Il riferimento fatto dall'articolo 26, paragrafo 3 all'articolo 140 si intende fatto all'articolo 158.

f) I riferimento fatti all'articolo 141 dagli articoli 139, paragrafo 3 e 140, paragrafo 3, si intendono fatti all'articolo 159.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui il protocollo di Madrid entra in vigore nei confronti della Comunità europea. La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 11 del 14. 1. 1994, pag. 1.

(2) Intesa di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 2 ottobre 1979.

(1) Proposta della Commissione di una decisione del Consiglio che approva l'adesione della Comunità al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, doc. COM(96) 367 def.