COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ' EUROPEE 
Bruxelles, 24.06.1997 
COM(97) 314 def. 
Promuovere l'innovazione tramite il brevetto 
Libro verde sul brevetto comunitario e sul 
sistema dei brevetti in Europa 
(presentato dalla Commissione) 

Sintesi 
Tra i mezzi disponibili per proteggere l'innovazione, il brevetto occupa un posto di rilievo. 
In Europa il sistema dei brevetti è diventato complesso, data la coesistenza del brevetto 
nazionale, del brevetto europeo e del brevetto comunitario (per il momento quest'ultimo 
sistema non è ancora operativo). 
Al momento dell'adozione di un Primo piano d'azione per l'innovazione in Europa, la 
Commissione ha ritenuto indispensabile presentare una panoramica il più possibile 
completa del sistema dei brevetti in Europa, per valutare se esso sia consono alle necessità 
degli utenti, per esaminare l'opportunità di avviare nuove azioni comunitarie e per studiare 
forma e contenuto delle eventuali nuove azioni. 
Il presente Libro verde persegue questo triplice obiettivo e costituisce il punto di partenza 
di un'ampia consultazione degli ambienti interessati, delle altre istituzioni comunitarie e 
delle autorità competenti degli Stati membri sulla protezione dell'innovazione tramite il 
sistema dei brevetti in Europa. 
La parte centrale del Libro verde tratta del brevetto comunitario e delle modifiche da 
apportare alla Convenzione di Lussemburgo del 1975 che risultassero necessarie per 
mettere a disposizione degli utenti un sistema accessibile, giuridicamente affidabile e con 
un costo accettabile. 
Vi sono però altre questioni di ordine tecnico che sono necessariamente connesse 
all'esame del futuro del brevetto comunitario, quali ad esempio un'eventuale 
armonizzazione complementare a livello comunitario per alcuni aspetti del diritto 
brevettuale, l'incidenza della società dell'informazione e del commercio elettronico sulle 
invenzioni connesse al software, le formalità e il ricorso a consulenti in materia di brevetti. 
Vi sono inoltre determinate questioni, discusse nel quadro dell'Organizzazione europea 
dei brevetti, che hanno un'incidenza determinante sul dibattito generale in merito ai 
brevetti in Europa e sulla promozione dell'innovazione: alcune di esse vengono affrontate 
nel presente Libro verde. 
INDICE 
1. INTRODUZIONE lb 
2. IL SISTEMA DEI BREVETTI E IL MERCATO UNICO 2 
2.1 Le origini 2 
2.2 L'opportunità di una nuova azione della Comunità in materia di brevetto 
comunitario ' 3 
3. IL BREVETTO COMUNITARIO 4 
3.1 L'opportunità di un titolo unitario in materia di brevetti 4 
3.2 I presunti punti deboli della Convenzione di Lussemburgo 7 
3.3 II problema del costo delle traduzioni e le soluzioni proposte 8 
3.4 II problema del sistema giurisdizionale e le soluzioni proposte 11 
3.5 Le questioni connesse alle tasse 13 
3.6 La possibilità di passaggio dal brevetto comunitario al brevetto europeo 15 
3.7 Altri problemi 15 
4. ARMONIZZAZIONE COMPLEMENTARE A LIVELLO COMUNITARIO 16 
4.1 La necessità di un'armonizzazione complementare a livello comunitario 16 
4.2 La brevettabilità dei programmi per elaboratore elettronico e delle 
invenzioni connesse al software 17 
4.3 Le invenzioni del personale dipendente 19 
4.4 Le formalità, il ricorso ai consulenti e il riconoscimento delle qualifiche 
professionali 19 
4.4.1 Le formalità 19 
4.4.2 II ricorso ai consulenti in materia di brevetti 20 
4.4.3 Le qualifiche professionali 21 
4.5 Le misure complementari per rendere più attrattivo il sistema dei brevetti 22 
5. IL BREVETTO EUROPEO 22 
5.1 La struttura generale del brevetto europeo 22 
5.2 II problema del costo del brevetto europeo 23 
5.2.1 Le tasse 23 
5.2.2 II criterio di ripartizione delle tasse di mantenimento in vigore 24 
5.2.3 Le traduzioni 25 
W 
1. INTRODUZIONE 
L'innovazione è indispensabile per garantire solidità e successo all'economia moderna. In 
questo settore l'Europa è più carente dei suoi principali concorrenti: essa dispone di 
un'ottima base scientifica, ma riesce meno bene di altre parti del mondo a trasformare le 
sue competenze in prodotti nuovi e in quote di mercato, in particolare nei settori ad alta 
tecnologia1. Nonostante alcuni notevoli successi come il treno ad alta velocità (TAV) o il 
sistema di telefonia mobile (GSM), l'Europa in molti settori della tecnica odierna viene 
sorpassata, in particolare nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle 
comunicazioni. La partecipazione dell'industria europea allo sviluppo della società 
dell'informazione e al commercio elettronico non può dirsi soddisfacente: per migliorare 
la situazione dev'essere intrapresa un'azione specifica2. 
La protezione dell'innovazione è indispensabile. Sul piano economico, è inconfutabile che 
le imprese che dispongono di know how e che commercializzano prodotti di marca e 
prodotti o processi brevettati si trovano in una posizione concorrenziale più favorevole 
all'acquisizione o alla conservazione delle quote di mercato. 
L'economia sta attraversando un processo di globalizzazione e nel contempo il valore dei 
prodotti è dato sempre più dalla loro parte di investimento immateriale. Ciononostante, 
nell'Unione europea la percentuale del PIL riservata alla ricerca, le spese di ricerca 
dell'industria, le spese di ricerca pro capite, il numero totale di ricercatori rispetto alla 
popolazione attiva sono inferiori alle corrispondenti percentuali in Giappone e negli Stati 
Uniti. Il miglioramento del sistema dei brevetti in Europa non può certo, da solo, invertire 
queste tendenze: per far questo è necessario un riorientamento radicale della ricerca 
europea, d'altro canto già previsto; il sistema dei brevetti, però, non deve in alcun caso 
costituire un freno supplementare alla competitività delle imprese europee. Per una 
protezione efficace dell'innovazione nell'Unione europea è essenziale disporre di un 
brevetto facile da ottenere, che assicuri certezza giuridica e che abbia un'adeguata 
estensione geografica. 
Oggi, a quarantanni dalla firma del Trattato di Roma, si deve constatare che le imprese 
che operano nella Comunità continuano a non poter disporre di un titolo unico di 
protezione dell'innovazione tramite brevetto. I vantaggi di un tale sistema risultano 
evidenti: esso consentirebbe una gestione centralizzata dei diritti e una maggiore 
trasparenza rispetto ai concorrenti, ma purtroppo la Convenzione di Lussemburgo del 
1975, che doveva instaurare un sistema di questo tipo, non è mai entrata in vigore. 
La Comunità deve cercare di superare le difficoltà di ordine politico e pratico che 
continuano a sussistere ed impediscono al mercato unico di esplicare tutti i suoi effetti. 
Oggi la Comunità deve affrontare diverse sfide, come la creazione di nuovi posti di lavoro 
tramite una migliore competitività internazionale delle imprese europee, come la 
mondializzazione dell'economia, di fronte alla quale il mercato unico è una condizione 
essenziale di successo, come 1' impegno dell'Unione a favore di un ravvicinamento ai 
paesi dell'Europa centrale ed orientale. 
1 Libro verde sulF innovazione (COM (95) 688 def), del 20 dicembre 1995. 
2 Comunicazione della Commissione intitolata "Un'iniziativa europea in materia di commercio 
elettronico", del 16 aprile 1997. 
1b 
IL SISTEMA DEI BREVETTI E IL MERCATO UNICO 
2.1 Le origini "to' 
Nell'Unione europea la protezione tramite brevetto è garantita da due sistemi, che non si fondano 
su uno strumento giuridico comunitario: i sistemi nazionali dei brevetti e il sistema europeo dei 
brevetti. 
Il brevetto nazionale è la prima forma nota di brevetto. È opportuno sottolineare che negli Stati 
membri della Comunità europea- il brevetto nazionale è stato oggetto di un'armonizzazione de 
facto, tramite la successiva adesione di tutti gli Stati membri alla Convenzione di Monaco di 
Baviera (per il seguito, Convenzione di Monaco o CBE) sul brevetto europeo . 
Il sistema europeo dei brevetti si fonda su due trattati intemazionali: la Convenzione di Monaco sul 
brevetto europeo (CBE) del 1973 e la Convenzione di Lussemburgo del 1975 sul brevetto 
comunitario (CBC 1975), che oggi fa parte integrante dell'Accordo sul brevetto comunitario, 
firmato nel 1989 (ABC 1989) \ Nel 1975 gli Stati membri avevano manifestato l'intenzione di 
ridurre al minimo 1"intervallo tra le date di entrata in vigore di queste due convenzioni. 
La CBC non istituisce un titolo uniforme di protezione, ma consente di ottenere una protezione in 
tutti gli Stati parti della Convenzione in cui il richiedente desideri ottenerla. Questo sistema offre il 
vantaggio di una grande flessibilità, ma presenta alcuni inconvenienti dovuti alla sua complessità e 
al suo costo. Questo sistema, inoltre, non designa alcun tribunale competente a livello europeo per 
comporre le controversie in materia di brevetti: questo significa che esiste il rischio che i tribunali 
competenti nei diversi Stati membri possano pronunciare decisioni differenti. 
Il brevetto comunitario istituito dalla CBC era destinato a riunire la molteplicità di titoli di 
protezione derivanti dal rilascio di un brevetto europeo in un solo titolo di protezione unitario ed 
autonomo per tutta la Comunità dei dodici, disciplinato esclusivamente dalle disposizioni 
dell'Accordo sul brevetto comunitario, fumato nel -1989. Questa Convenzione non è ancora entrata 
in vigore, a motivo del ritardo accumulato dai dodici Stati membri firmatari nella procedura di 
ratifica. 
Gli obiettivi della CBE e delFABC sono diversi, ma complementari. La CBE ha come obiettivo la 
razionalizzazione del rilascio dei brevetti tramite l'introduzione di una procedura centralizzata, 
gestita dall'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco. La CBE è quindi aperta all'adesione di 
qualsiasi Stato europeo, eventualmente su invito del consiglio di amministrazione 
dell'Organizzazione europea dei brevetti*1. L'ABC è intesa alla realizzazione degli obiettivi del 
mercato unico, in particolare l'instaurazione di pari condizioni di concorrenza e la libera 
circolazione delle merci. 
3 Attualmente tutti gli Stati membri della Comunità europea sono membri della Convenzione di 
Monaco sul brevetto europeo, di cui sono membri anche tre Stali non comunitari: la Svizzera, il 
Liechtenstein e il Principato di Monaco. 
4 Accordo sul brevetto comunitario, fallo a Lussemburgo il 15 dicembre 1989. GU L 401 del 30.12.89, 
pag. 1, in appresso ABC. 
5 CBE, articolo 166. 
2.2 L'opportunità di una nuova azione della Comunità in materia di 
brevetto comunitario 
Il primo interrogativo che ci si deve porre è se e in che misura gli ambienti interessati 
siano disposti ad utilizzare il sistema del brevetto comunitario, così come previsto dalla 
Convenzione di Lussemburgo, se quest'ultima entrasse finalmente in vigore dopo la 
ratifica da parte dei dodici Stati firmatari. Ci si può chiedere se l'industria adotterebbe 
questo nuovo sistema o se invece l'esistenza del brevetto europeo e dei brevetti nazionali 
soddisfi in misura sufficiente le sue esigenze. In quest'ultimo caso il ricorso al brevetto 
comunitario sarebbe molto limitato, se non trascurabile. 
Nel 1975 i nove Stati che componevano allora la Comunità avevano concluso la prima 
stesura della Convenzione di Lussemburgo "desiderosi di conferire effetti unitari ed 
autonomi ai brevetti europei rilasciati per i loro territori"6. La stesura definitiva della 
Convenzione di Lussemburgo risale al 1989. L'Accordo sul brevetto comunitario, fatto a 
Lussemburgo il 15 dicembre 1989, riguarda la Comunità dei dodici e non contempla 
quindi l'ampliamento intervenuto nel 1995, con l'adesione alla Comunità dell'Austria, 
della Svezia e della Finlandia. Questi Stati membri non sono quindi direttamente 
interessati dall'Accordo del 1989, anche se sono giuridicamente obbligati a diventarne 
parti. A norma dell'Accordo, tra gli Stati contraenti e lo Stato aderente può essere 
conclusa una convenzione speciale al fine di determinare le modalità di applicazione 
dell'Accordo rese necessarie dall'adesione di detto Stato7. Questo richiederebbe la 
negoziazione, la firma e la ratifica di una convenzione da parte di tutti gli Stati contraenti 
della Convenzione di Lussemburgo, procedura evidentemente molto pesante e complessa, 
che si moltiplicherebbe nella prospettiva delle future adesioni all'Unione europea. 
È interessante rilevare che il sistema dei brevetti in Europa è stato instaurato ricorrendo a 
convenzioni internazionali. Queste, infatti, furono adottate in un periodo in cui la 
competenza della Comunità nel settore non era ancora stata stabilita. Oggi quel periodo 
può considerarsi concluso: la corte di Giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto 
ripetutamente alla Comunità la competenza ad intervenire nel settore dei brevetti, se ciò 
contribuisce a realizzare uno degli obiettivi del trattato (libera circolazione delle merci o 
instaurazione delle condizioni per una concorrenza non falsata)8. Va sottolineato, tuttavia, 
che la creazione di un nuovo titolo comunitario tramite un regolamento richiede, a norma 
dell'articolo 235 del trattato CE, l'unanimità degli Stati membri, cosa che implica la 
necessità di un consenso su tutti i problemi tecnici inerenti. 
I vantaggi del ricorso al regolamento comunitario sarebbero, da un lato, la certezza 
quanto alla data di entrata in vigore, che sarebbe fissata irrevocabilmente dal testo stesso 
(mentre l'entrata in vigore di una convenzione è aleatoria e dipende dalla rapidità con cui 
gli Stati firmatari la ratificano) e, dall'altro, una grande semplificazione al momento degli 
6 Preambolo della Convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (Convenzione sul brevetto 
comunitario), GU L 17 del 26.1.1976, pag. 1. 
7 ABC, articolo 7, paragrafo 4. 
8 Punto 27 della sentenza della Corte di giustizi delle CE, del 31 luglio 1995, nella causa C-350/92 
(Regno di Spagna contro Consiglio) e punto 59 del parere della Corte di giustizia delle CE n. 1/94, 
del 15 novembre 1994 (domanda di parere presentata dalla Commissione sul carattere esclusivo o 
meno della competenza della Comunità a firmare gli accordi del GATT), REC.1994.1.p.5267. 
ampliamenti futuri della Comunità, poiché il regolamento farebbe automaticamente parte 
del diritto comunitario e non dovrebbe essere modificato o rinegoziato. La trasformazione 
della Convenzione di Lussemburgo in uno strumento giuridico fondato sull'articolo 235 
del trattato costituisce, quindi, una questione fondamentale. 
Essendo state avviate a livello comunitario discussioni sull'innovazione, la sua protezione 
e i suoi effetti sull'occupazione, la Commissione ha ritenuto necessario fare il punto della 
situazione in materia di brevetto comunitario e di sistema dei brevetti in Europa9. Il 
presente Libro verde è stato preparato a tal fine: in esso si esaminano dapprima le carenze 
dovute all'assenza di un elemento comunitario nel sistema europeo dei brevetti e agli 
ostacoli frapposti alla sua entrata in vigore, in seguito si trattano i problemi di ordine 
tecnico, giuridico e politico connessi a questa situazione, come l'armonizzazione 
complementare del diritto dei brevetti a livello comunitario. 
Il Libro verde persegue un triplice obiettivo: 
- offrire un quadro il più possibile completo della situazione in materia di protezione 
dell'innovazione con il sistema dei brevetti nella Comunità europea; 
- valutare l'opportunità di nuove azioni comunitarie e/o di una modifica degli attuali 
regimi; 
- studiare forma e contenuto di eventuali nuove azioni. 
La Commissione invita tutti gli ambienti interessati a partecipare ad un'ampia 
consultazione su questo argomento e a rispondere ai quesiti contenuti nel Libro verde. 
3. IL BREVETTO COMUNITARIO 
3.1 L'opportunità di un titolo unitario in materia di brevetti 
La Convenzione di Monaco ha migliorato notevolmente la situazione rispetto a quella 
precedente la sua entiata in vigore, in particolare instaurando una procedura centralizzata 
di rilascio del brevetto, basata su un diritto uniforme ed effettuata in un'unica lingua 
procedurale, riducendo i costi di protezione quando questa è richiesta per diversi Stati 
membri, introducendo titoli di protezione di alta qualità ed un'armonizzazione de facto 
delle legislazioni nazionali sui brevetti quanto alle disposizioni che disciplinano la 
brevettabilità, la validità e l'estensione della protezione. Tuttavia, non essendo completato 
dal brevetto comunitario unitario, questo sistema presenta dei limiti: 
- il passaggio dal brevetto europeo rilasciato nella fase nazionale genera costi 
notevoli e complica la gestione dei diritti, poiché si devono depositare le 
traduzioni del fascicolo presso l'ufficio nazionale dei brevetti di ogni paese 
designato e si devono pagare le tasse di mantenimento in vigore a livello 
nazionale; 
Primo piano d'azione per l'innovazione in Europa - L'innovazione al servizio della crescita e 
dell'occupazione, documento presentato dalla Commissione il 20 novembre 1996, COM(96) 589 def. 
- la gestione delle azioni in materia di contraffazione o annullamento è complessa, 
poiché si devono adire i tribunali nazionali di ogni paese per il quale è stato 
rilasciato il brevetto; 
- mancando una giurisdizione comune, eventuali divergenze d'interpretazione del 
diritto europeo dei brevetti da parte dei tribunali nazionali rischia di pregiudicare il 
valore del brevetto europeo; 
- la somma delle tasse nazionali di mantenimento in vigore del brevetto europeo 
costituisce un onere notevole per i titolari, tanto più che i proventi delle tasse 
sono utilizzati soltanto parzialmente (attualmente il 50%) per il finanziamento dei 
costi della procedura di rilascio gestita dall'UEB; 
- i costi supplementari di protezione per ogni paese designato inducono le imprese 
ad operare scelte selettive, le cui conseguenze sono contrarie agli obiettivi del 
mercato unico: da un lato, infatti, la concentrazione della domanda di protezione 
sui grandi Stati membri va a svantaggio degli Stati membri più piccoli, sul piano 
tanto dei trasferimenti di tecnologia quanto della capacità di richiamo degli 
investimenti; dall'altro, la limitazione della protezione ad una parte soltanto del 
mercato interno ne sminuisce il valore commerciale. 
Se fosse instaurato il brevetto comunitario, la sua caratteristica essenziale sarebbe quella 
di conferire un brevetto con un carattere unitario, che produrrebbe gli stessi effetti su tutto 
il territorio della Comunità e non potrebbe essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo, 
decadere o estinguersi che per la totalità di questo territorio10. Quanto più numerosi 
saranno gli Stati membri della Comunità, tanto più estesa sarà la copertura geografica 
della protezione così ottenuta. 
Dopo la firma dell'Accordo sul brevetto comunitario, avvenuta a Lussemburgo nel 1989, 
si poteva sperare in una ratifica entro un termine abbastanza breve, invece, a sette anni di 
distanza, la ratifica non è ancora avvenuta11 e ci si può chiedere se la Convenzione sia 
ancora adeguata, nella sua attuale stesura, agli obiettivi che allora erano stati fissati. 
Alcuni ambienti accademici - più che l'industria - sostengono una posizione presentata 
come "logica": ritengono che la via seguita per i marchi e proposta per i disegni e modelli, 
che consiste nell'instaurare un titolo unitario tramite un regolamento comunitario, debba 
essere necessariamente seguita anche per i brevetti. Questa argomentazione non è 
sufficiente, da sola, a giustificare la soluzione proposta; tuttavia, è facile enumerare i 
vantaggi che tale sistema unitario offrirebbe: 
- la gestione dei diritti sarebbe molto più facile, poiché non vi sarebbe più il 
passaggio attraverso una fase nazionale, cosa che dovrebbe comportare anche una 
riduzione delle spese (non vi sarebbero più spese d'entrata nella fase nazionale, si 
potrebbero fare risparmi nel ricorso alla rappresentanza professionale, ecc.); 
10 Convenzione sul brevetto comunitario, in appresso CBC, articolo 2, paragrafo 2. 
11 Attualmente soltanto sette Stati membri hanno portato a termine la procedura di ratifica 
dell'Accordo sul brevetto comunitario: Francia, Germania, Grecia, Danimarca, Lussemburgo, Regno 
Unito e Paesi Bassi (fonte: nota del Consiglio del 22 novembre 1996). 
- il sistema consentirebbe di evitare il moltiplicarsi delle azioni in materia di 
contraffazione in ogni Stato membro, poiché l'attore potrebbe concentrare le sue 
azioni nel luogo in cui è domiciliato il convenuto12; 
- con l'istituzione di un organo giurisdizionale centrale, competente a pronunciarsi 
sull'interpretazione e sulla validità del brevetto comunitario, si garantirebbe una 
maggiore certezza giuridica. 
Nel quadro del presente Libro verde, gli utenti potenziali sono invitati a segnalare quali 
siano secondo loro i vantaggi e.gli svantaggi di un titolo comunitario in materia di 
brevetti, tenuto conto delle sue caratteristiche essenziali, tra cui: estensione geografica 
molto ampia, costi limitati allo stretto necessario, applicazione del principio 
dell'esaurimento comunitario dei diritti. 
Vanno trattate inoltre le due seguenti questioni: 
- anzitutto si deve esaminare se, come sostengono gli utenti, vi sia una reale 
necessità di un titolo unitario in materia di brevetti; 
- in secondo luogo si deve esaminare se gli obiettivi auspicabili di un tale sistema 
unitario possano essere raggiunti utilizzando la Convenzione di Lussemburgo 
nella sua attuale stesura o in una versione modificata. 
Quesiti 
Sul piano generale, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una protezione tramite 
re\ etto che si estenda a tutta la Comunità, per quanto riguarda : 
- i costi, 
- la zona geografica coperta, 
- il problema delle distorsioni della concorrenza, 
- la libera circolazione delle merci, 
- la certezza del diritto, 
- la sorveglianza in materia di contraffazione, 
- l'obbligo di traduzione? 
Quali sono le condizioni essenziali affinché un tale sistema possa funzionare 
efficacemente, in termini di costi e di struttura giuridica? 
Se le procedure di ratifica attualmente in corso portassero finalmente all'entrata in 
vigore del brevetto comunitario, sarebbe disposto ad utilizzare questo strumento cosi 
come concepito dalla Convenzione di Lussemburgo? 
L'eventuale adattamento della Convenzione di Lussemburgo richiederebbe l'unanimità 
degli Stati contraenti, sia che avvenga tramite modifica della convenzione stessa, sia 
che avvenga tramite l'adozione di un regolamento fondato sull'articolo 235 del trattato 
CE. Ritiene che tale modifica sia utile o che l'applicazione congiunta del brevetto 
europeo e dei sistemi nazionali dei brevetti soddisfino adeguatamente le esigenze 
dell'industria? 
12 Protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti 
comunitari (in appresso Protocollo sulle controversie), articolo 14, paragrafo 1. 
3.2 I presunti punti deboli della Convenzione di Lussemburgo 
Lo scopo del brevetto comunitario è proprio quello di eliminare, nel contesto del mercato 
unico, tutti gli inconvenienti e tutte le imperfezioni del sistema della CBE indicati al punto 
3.1. Tuttavia, stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, due aspetti 
fondamentali del brevetto comunitario, quale risulta dall'Accordo del 1989, vengono 
presentati come elementi che ostacolano la sua utilità e la sua convenienza dal punto di 
vista pratico. 
Anzitutto vi sono i costi molto elevati di traduzione, dovuti all'obbligo di tradurre l'intero 
fascicolo relativo al brevetto comunitario in tutte le lingue degli Stati membri della 
Comunità13. Un brevetto comunitario rilasciato nella Comunità dei quindici richiederebbe 
dieci traduzioni. Considerando che il costo medio di una pagina di traduzione è di 128 
DEM14 e che un fascicolo di brevetto comprende in media venti pagine, risulterebbero 
spese globali di traduzione dell'ordine di 25.000 DEM, importo evidentemente molto 
elevato, che difficilmente le PMI potrebbero accollarsi. Questa somma, tuttavia, va 
considerata in relazione all'importante vantaggio che offrirebbe il carattere unitario del 
brevetto comunitario, che consentirebbe di ottenere una protezione uniforme su un 
mercato di più di 340 milioni di abitanti15. 
Il secondo problema che solleva la Convenzione di Lussemburgo è quello del sistema 
giurisdizionale da essa instaurato, che prevede due vie di ricorso per ottenere la 
dichiarazione di nullità del brevetto comunitario. 
In primo luogo vi è la possibilità di presentare direttamente una "domanda di 
annullamento" (articolo 55) presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Se ritiene che sussistano 
le "cause di nullità" (articolo 56) stabilite dalla Convenzione, la divisione di annullamento 
dell'Ufficio europeo dei brevetti "dichiara la nullità del brevetto" (articolo 58) con effetto 
su tutto il territorio comunitario16. 
La seconda via per ottenere l'annullamento del brevetto è quella di depositare una 
"domanda riconvenzionale di annullamento" dinanzi ad un tribunale nazionale adito per 
un'azione in materia di contraffazione. Se constata che una delle "cause di nullità" stabilite 
dalla Convenzione si oppone a che il brevetto comunitario sia mantenuto in vigore, il 
tribunale "ordina l'annullamento" del brevetto comunitario17. In questo caso una decisione 
di un tribunale nazionale di primo grado, passata in giudicato, che ordini l'annullamento di 
un brevetto comunitarioproduce gli stessi effetti in tutti gli Stati contraenti. Nonostante la 
possibilità di far intervenire la Corte d'appello comune18, la facoltà di ordinare 
13 CBC. articolo 30, paragrafi 1 e 2. 
14 Queste cifre sono tratte da documenti redatti dall'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco, che utilizza 
il DEM come moneta di riferimento. 
15 Cifra relativa alla Comunità dei dodici. 
16 CBC, articoli da 55 a 58. 
17 Protocollo sulle controversie, articolo 15, paragrafo 2 e articolo 19, paragrafo L 
18 Protocollo sulle controversie, articoli 21 e 22. 
7 
l'annullamento del brevetto comunitario per tutto il territorio della Comunità, che la 
Convenzione conferisce ad un semplice tribunale nazionale, è considerata da alcuni come 
una fonte potenziale di incertezza giuridica. Alcuni utilizzatori potenziali del sistema del 
brevetto comunitario ritengono che vi sia un rischio troppo grande che un brevetto che si 
estende su un territorio così vasto ed economicamente importante come quello della 
Comunità sia annullato da una decisione di un semplice tribunale nazionale. 
A questo timore si aggiunge la preoccupazione suscitata dalla norma della Convenzione 
che statuisce che, quando a seguito di un'azione in materia di contraffazione, la validità 
del brevetto comunitario è contestata tramite una domanda riconvenzionale dinanzi ad un 
tribunale nazionale, qualsiasi altro tribunale nazionale investito di un'azione in materia di 
contraffazione deve, salvo eccezioni, sospendere la procedura19. Questa norma è criticata 
in quanto, tenuto conto della durata delle procedure, che investono spesso tre istanze, 
potrebbe provocare un blocco dell'attuazione della protezione giuridica conferita dal 
brevetto comunitario. 
Quesiti 
• Ritiene che i principali punti deboli del brevetto comunitario nella sua forma attuale 
(Convenzione di Lussemburgo) siano il costo elevato dovuto all'obbligo di traduzione 
del fascicolo in tutte le lingue della Comunità e l'incertezza giuridica connessa al 
sistema giurisdizionale instaurato? Vi sono altri punti deboli? 
3.3 II problema del costo delle traduzioni e le soluzioni proposte 
Dato che l'opinione secondo cui il costo delle traduzioni del fascicolo del brevetto 
comunitario in tutte le lingue della Comunità .rappresenta un ostacolo importante per il 
successo del brevetto comunitario, è opportuno studiare delle soluzioni a questo 
problema. Va comunque innanzitutto riconosciuto che si tratta di un problema delicato e 
difficile. 
Una prima soluzione possibile è quella della versione originale della Convenzione di 
Lussemburgo, del 1975: limitare la traduzione soltanto alle rivendicazioni del brevetto 
(articolo 33). Quest'esigenza limitata di traduzione può essere estesa grazie alla riserva di 
cui all'articolo 88, che consente ad ogni Stato contraente di dichiarare che, ove il fascicolo 
non fosse pubblicato in una delle sue lingue ufficiali, il titolare del brevetto può avvalersi, 
per detto Stato, dei diritti derivanti dal brevetto soltanto se deposita una traduzione del 
fascicolo. Il sistema istituito dalla Convenzione di Lussemburgo del 1975 impone quindi 
una traduzione obbligatoria soltanto delle rivendicazioni, da depositare all'atto del rilascio 
del brevetto o poco più tardi, e lascia ad ogni Stato contraente la possibilità di chiedere 
una traduzione del fascicolo del brevetto, entro un termine liberamente fissato dal titolare 
del brevetto, in funzione della data a decorrere dalla quale egli desidera fruire della 
protezione. 
Questa soluzione consentirebbe al titolare del brevetto di decidere circa l'urgenza di finire 
della protezione, lasciandogli una certa flessibilità quanto al deposito della traduzione del 
fascicola L'articolo 88 contempla tre casi: nel primo, il titolare del brevetto fornisce la 
19 Protocollo sulle controversie, articolo 34. 
traduzione del fascicolo entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione del 
rilascio del brevetto, nel secondo entro un termine superiore a tre mesi, ma inferiore a tre 
anni e nel terzo entro un termine superiore a tre anni. Nel primo caso il titolare può 
avvalersi dei diritti derivanti dal brevetto a decorrere dalla data di deposito della 
traduzione. Nel secondo caso viene riconosciuta al titolare la stessa facoltà, però, nei 
confronti di un'utilizzazione dell'invenzione avvenuta senza il suo consenso prima del 
deposito della traduzione, egli può soltanto esigere un compenso adeguato. Nel terzo 
caso, ogni persona che abbia utilizzato l'invenzione o abbia compiuto preparativi seri ed 
effettivi a tal fine prima del. deposito della traduzione può continuare ad utilizzare 
l'invenzione, a condizioni adeguate. 
Una seconda soluzione - che quando .era stata discussa nell'ambito della Conferenza di 
revisione della Convenzione nel 1989 aveva riscosso un consenso piuttosto ampio - è 
quella di mantenere valida la condizione della traduzione del fascicolo completo, ma 
stabilendo che, in caso di mancato deposito della traduzione in una o più lingue, il 
brevetto, anziché decadere, semplicemente non produce i suoi effetti nello Stato membro 
o negli Stati interessati. Questa soluzione costituirebbe una deroga al carattere unitario 
del brevetto comunitario e lo ravvicinerebbe, sotto questo profilo, al regime del brevetto 
europeo. 
La terza soluzione possibile in materia di riduzione dei costi di traduzione è la soluzione 
"globale" elaborata dall'Ufficio europeo dei brevetti20. Questa soluzione contiene tre 
elementi fondamentali: 
- la pubblicazione, contestualmente a quella della domanda o il più presto possibile dopo 
questa, di una sintesi "accurata" nella lingua procedurale e, successivamente, la 
traduzione di questa sintesi in tutte le lingue degli Stati membri; 
- la traduzione delle sole rivendicazioni, all'atto del rilascio del brevetto; 
- la traduzione di tutto il fascicolo del brevetto prima di qualsiasi azione intentata dal 
titolare per far valere i diritti derivanti dal brevetto. 
L'obiettivo della soluzione globale consiste, da un lato, nel migliorare 
l'approvvigionamento di informazioni sui brevetti, e dall'altro, nell'eliminare i seri 
inconvenienti connessi con l'attuale sistema, riducendo al contempo l'onere finanziario 
che grava sui richiedenti. 
Basandosi sulle proiezioni elaborate dall'UEB, si può stimare che la soluzione globale, 
applicata al brevetto comunitario, comprenderebbe la preparazione della sintesi 
"accurata" per un costo di circa 100 DM e la sua traduzione in dieci lingue, ad un costo di 
120 DM per lingua, con un costo totale di traduzione della nuova sintesi di circa 1.300 
DEM. Un brevetto contiene in media 3,5 pagine di rivendicazioni; supponendo che il 
costo della traduzione delle rivendicazioni sia di 500 DEM per lingua, i costi medi di 
traduzione ammonterebbero a 5.000 DEM. 
20 Documento preparato per il consiglio di amministrazione dclTOEB. n. CA/46/96. del 19 novembre 
1996. 
Ne risulterebbero spese di traduzione globali di circa 6.300 DEM per domanda, con un 
risparmio di circa 18.700 DEM per domanda, rispetto alla situazione in cui dovesse essere 
tradotto tutto il fascicolo in tutte le lingue della Comunità. 
Si possono prevedere anche altre soluzioni in materia di traduzione. 
• Nessuna traduzione o traduzione unicamente delle rivendicazioni. 
• Introduzione di un sistema di traduzione "su richiesta", che preveda l'obbligo di fornire 
una traduzione soltanto se un terzo la richiede. Sarebbe necessario, per finanziare 
questo progetto, creare un fondo di riserva destinato a coprire i costi delle traduzioni 
eventualmente richieste, imponendo una tassa su ogni domanda di brevetto, oppure 
chiedere contributi per coprire i costi inerenti all'assicurazione contro tale eventualità. 
• Una descrizione sinottica che contenga le informazioni essenziali per la comprensione 
dell'invenzione e l'interpretazione delle rivendicazioni, descrizione che sarebbe tradotta 
e completata, in allegato, da una descrizione più estesa, che invece non dovrebbe essere 
tradotta. È stata proposta di recente una variante di questa soluzione, denominata 
descrizione "compattata", che darebbe luogo ad una procedura di "compattamento" 
della descrizione su iniziativa del richiedente, ma con la collaborazione 
dell'esaminatore, alla fine dell'esame della domanda quanto alla sua sostanza. 
Indipendentemente dalla soluzione scelta, sembra acquisito che, per garantire la massima 
efficacia, il deposito delle traduzioni non dovrebbe essere decentrato presso gli uffici 
nazionali del brevetto, ma centralizzato presso l'UEB, come già prevedeva la 
Convenzione di Lussemburgo. 
Quesiti 
Per ridurre i costi di traduzione ritiene preferibile un sistema che si basi sugli articoli 33 
e 88 della Convenzione di Lussemburgo del 1975 o la "soluzione globale" elaborata 
dall'UEB ? 
Se nessuna di queste due soluzioni potesse essere realizzata, sarebbe favorevole ad una 
soluzione che derogasse al carattere unitario del brevetto comunitario, come quella che 
prevede che il brevetto comunitario non abbia effetti negli Stati membri in cui non è 
stata depositata la traduzione? 
Quali altre soluzioni riterrebbe interessanti ed utili per ridurre le spese di traduzione 
(traduzione su richiesta, descrizione "compattata", ecc.) ? 
La centralizzazione del deposito delle traduzioni del fascicolo del brevetto comunitario 
presso l'UEB, come previsto dalla Convenzione di Lussemburgo, è un elemento 
importante del regime di traduzione? 
10 
3.4 II problema del sistema giurisdizionale e le soluzioni proposte 
Il problema posto dal sisterria giurisdizionale instaurato dalla Convenzione di 
Lussemburgo è stato illustrato al punto 3.2. Per ovviare agli inconvenienti di questo 
sistema, nella prospettiva dell'iniziativa comunitaria intesa ad integrare maggiormente il 
brevetto comunitario nell'ordinamento giuridico predisposto dal trattato, è opportuno 
tentare di modificarlo21. 
Una prima soluzione sarebbe quella di non conferire alle giurisdizioni nazionali degli Stati 
membri la competenza a pronunciarsi sulle azioni in materia di contraffazione, sulle azioni 
di accertamento di non contraffazione e su tutte le azioni relative all'utilizzazione 
dell'invenzione effettuata prima della data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del 
brevetto. Le domande di annullamento del brevetto, invece, potrebbero essere di 
competenza esclusiva di una nuova divisione di annullamento, appositamente costituita 
presso l'UEB. In altri termini, contrariamente alle disposizioni dell'attuale Convenzione22, 
i tribunali nazionali non sarebbero competenti a conoscere delle domande riconvenzionali 
di annullamento del brevetto comunitario. 
Se una domanda riconvenzionale di annullamento fosse presentata a un tribunale nazionale 
in occasione di un'azione principale in materia di contraffazione, il tribunale adito sarebbe 
obbligato a sospendere la decisione sull'azione in materia di contraffazione fino al 
momento in cui la divisione d'annullamento competente dell'UEB non abbia preso una 
decisione sulla validità del brevetto. In altri termini, le questioni relative alla validità o 
all'annullamento del brevetto comunitario non potrebbero più essere oggetto di decisioni 
di tribunali nazionali, ma soltanto di organi di livello comunitario. 
Per evitare il moltiplicarsi delle domande riconvenzionali da parte dei presunti 
contraffattori, sarebbe indubbiamente necessario prevedere che l'obbligo di sospendere la 
decisione sia limitato ai casi in cui il giudice competente a conoscere della contraffazione 
ritenga che esistano importanti fattori che incidano sulla validità del brevetto comunitario. 
Per entrambe le due vie d'azione, inizialmente la competenza a trattare le questioni di 
validità e di annullamento sarebbe conferita in modo esclusivo ad un'istanza operante 
presso l'UEB e, in seguito, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Si 
aprirebbero così due vie che potrebbero portare ad una decisione di dichiarazione di 
nullità di un brevetto comunitario: 
- o la domanda di annullamento depositata direttamente presso l'UEB23; 
- o la domanda riconvenzionale dinanzi a un tribunale nazionale, che sarebbe obbligato a 
sospendere la decisione fino a quando la divisione di annullamento non abbia 
deliberato. Il tribunale nazionale adito potrà statuire sulla controversia relativa alla 
contraffazione tenendo conto della decisione della divisione di annullamento. 
21 Si tratta essenzialmente di evitare gli effetti di cui all'articolo 20 del Protocollo sulle controversie. 
22 Protocollo sulle controversie, articolo 15, paragrafo 1, lettera d). 
23 CBC. articolo 55. 
11 
Le disposizioni degli articoli da 55 a 59 della Convenzione di Lussemburgo potrebbero 
essere mantenute invariate per quanto riguarda le condizioni di deposito di una domanda 
di annullamento (art. 55), le cause di nullità (art. 56), l'esame della domanda (art. 57), la 
dichiarazione di nullità o il mantenimento in vigore del brevetto (art. 58), come pure la 
pubblicazione di un nuovo fascicolo di brevetto a seguito della procedura di annullamento 
(art. 59). 
Per garantire una possibilità d'appello contro le decisioni relative alla validità dei brevetti 
comunitari, le decisioni delle divisioni di annullamento sarebbero impugnabili in appello 
dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPG). Questo ricorso 
potrebbe essere proposto per incompetenza, per violazione delle forme sostanziali, per 
violazione del trattato o dell'atto giuridico che istituisce il brevetto comunitario o di 
qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione e per sviamento di potere. Il TPG 
sarebbe competente anche in materia di annullamento o di modifica della decisione 
impugnata. In questo contesto potrebbero sorgere alcuni problemi connessi con 
l'organizzazione dei lavori del TPG. Non è da escludersi che sia esaminata la possibilità di 
creare, in seno al TPG, una camera specializzata per le questioni relative ai brevetti 
comunitari24. 
Sarebbe infine possibile un ultimo ricorso contro le decisioni del TPG in materia di 
brevetti comunitari, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Questo ricorso 
si limiterebbe alle questioni di diritto25. 
Per garantire la massima efficacia a questo meccanismo si dovrebbe indicare 
espressamente che le decisioni passate in giudicato che ordinano l'annullamento o la 
modifica di un brevetto comunitario producono gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. 
Sarebbe possibile anche un'altra soluzione, più vicina a quanto previsto dalla Convenzione 
del 1975: il tribunale nazionale adito con una domanda riconvenzionale in materia di 
contraffazione conserverebbe la competenza a statuire su una domanda riconvenzionale di 
annullamento. La decisione su questa domanda d'annullamento, tuttavia, riguarderebbe il 
brevetto comunitario soltanto nello Stato in cui è situato il tribunale. Si potrebbe 
prevedere una deroga a quest'effetto limitato della decisione nel caso in cui un'azione in 
materia di contraffazione dinanzi al tribunale dello Stato in cui è domiciliato il presunto 
contraffattore riguardasse azioni di contraffazione commesse in uno Stato diverso. In 
questo caso la pronuncia in materia di annullamento riguarderebbe il brevetto comunitario 
anche in tale Stato membro. Questa soluzione consentirebbe al titolare del brevetto di 
evitare il rischio di annullamento globale ed immediato del suo titolo. 
È indispensabile un'osservazione di carattere generale: nel quadro di un regime giuridico 
istituito sulla base del trattato, non è possibile creare nuove giurisdizioni, contrariamente a 
quanto avviene nel quadro della Convenzione di Lussemburgo, che istituisce la Corte 
d'appello comune in materia di brevetti comunitari. In un regime giuridico basato sul 
trattato, le competenze giurisdizionali possono essere esercitate dal TPG e dalla Corte di 
24 Qualora questa proposta venga accettata, le modalità di creazione della nuova divisione di 
annullamento presso l'UEB e la possibilità di ricorso in appello contro le decisioni dinanzi alle 
giurisdizioni comunitarie, saranno oggetto di un esame approfondito, in base al tipo di atto giuridico 
scelto per dare attuazione a queste procedure. 
25 Art. 168 A, paragrafo 1 del trattato CE. 
12 
giustizia delle Comunità europee: per questo motivo questa soluzione non prevede più la 
creazione di una Corte d'appello comune in materia di brevetti. 
Quesito 
• Per il sistema giurisdizionale, è favorevole: 
- ad un sistema che conferisca una competenza esclusiva a pronunciarsi sui ricorsi per 
annullamento ad istanze insediate presso l'Ufficio europeo dei brevetti (divisione 
annullamento) e, in appello, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee 
oppure 
- ad un sistema che lasci la competenza a pronunciarsi sui ricorsi per annullamento ai 
tribunali nazionali, limitando gli effetti delle loro decisioni al territorio dello Stato 
membro in cui essi sono situati? 
3.5 Le questioni connesse alle tasse 
Va detto innanzitutto che l'Ufficio europeo dei brevetti dovrebbe essere l'operatore 
tecnico del brevetto comunitario, sia che questo venga attuato nella forma prevista dalla 
Convenzione di Lussemburgo, sia che esso assuma una forma giuridica derivante dal 
trattato. In questo contesto, le tasse procedurali (tasse di deposito, tasse di ricerca, tasse 
d'esame) applicate nel quadro del brevetto europeo dovranno applicarsi nello stesso modo 
al brevetto comunitario. Va sottolineato che nella riunione del dicembre 1994 il consiglio 
d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti ha adottato due importanti 
decisioni intese a ridurre in misura significativa le tasse procedurali: la prima riguarda una 
riduzione nominale delle tasse di deposito, di ricerca e di designazione26; la seconda 
riguarda la proroga dell'esigibilità del pagamento delle tasse di designazione, fissata 
attualmente a sei mesi dopo la pubblicazione del rapporto di ricerca. 
Queste nuove tasse procedurali, applicabili dal 1° luglio 1997, sarebbero applicabili anche 
al brevetto comunitario. La tassa di designazione non esiste nel quadro del brevetto 
comunitario, poiché non vi è, propriamente parlando, "designazione" di paesi, in quanto il 
titolo è unitario e la protezione uniforme in tutta la Comunità. Al massimo, se fosse 
prevista una tassa di designazione o una tassa analoga, si dovrebbe fissare un massimale 
pari ad un importo equivalente a quello che si pagherebbe per un un numero limitato di 
designazioni nel quadro di un brevetto europeo. 
Nell'eventualità di una migrazione del brevetto comunitario verso un regime giuridico 
derivante dal trattato, sarebbe necessario procedere ad una revisione della disposizione 
finanziaria relativa alle tasse di mantenimento in vigore del brevetto. La Convenzione di 
Lussemburgo, nella versione del 1989, stabilisce che i proventi derivanti dalle tasse, previa 
detrazione delle somme versate all'Organizzazione europea dei brevetti come tasse di 
mantenimento in vigore, sono ripartiti tra gli Stati che sono parti della Convenzione, in 
base ad un criterio di ripartizione stabilito dalla Convenzione stessa27. In un sistema 
26 La lassa di deposito sarà ridotta da 600 a 250 DEM, la tassa di ricerca europea da 1.900 a 1.700 
DEM, la tassa di ricerca internazionale da 2.400 a 2.200 DEM e la tassa di designazione da 350 a 
150 DEM. Le riduzioni riguardano un importo di 124 milioni di DEM su un intero anno. 
27 CBC, articolo 20. 
13 
giuridico derivante dal trattato, questo meccanismo non può funzionare e deve quindi 
essere soppresso. 
È opportuno infatti concepire l'operatore del sistema del brevetto comunitario come un 
organismo finanziariamente in pareggio, cosa che implica che esso deve conservare 
l'integralità delle varie tasse pagate dagli utilizzatori. In questa prospettiva, le entrate del 
bilancio dell'operatore del sistema del brevetto comunitario dovrebbero comprendere, 
senza pregiudicare altre entrate, i proventi delle tasse dovute in virtù del regolamento 
relativo alle tasse e, se necessario, una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle 
Comunità europee. Il regolamento relativo alle tasse per il brevetto comunitario dovrebbe 
essere adottato su proposta della Commissione, seguendo la procedura dei comitati. 
In questo contesto, l'importo delle tasse deve essere fissato in modo tale che gli introiti 
corrispondenti consentano di garantire, in linea di massima, il pareggio del bilancio. Ciò 
significa che, in generale, l'operatore del sistema non può effettuare versamenti di una 
parte qualsiasi delle entrate ad altri organismi o a delle istanze nazionali. 
Infine, tenuto conto del carattere unitario del brevetto comunitario e quindi dell'assenza di 
possibilità di scelta quanto all'estensione geografica della protezione, è opportuno 
chiedersi se non sia necessaria una misura complementare in materia di tasse, per incitare 
gli utilizzatori a ricorrere al sistema. Si dovrebbe quindi prevedere che le tasse di 
mantenimento in vigore del brevetto comunitario, da versare all'Ufficio europeo dei 
brevetti, abbiano un importo globale inferiore alia totalità delle tasse di mantenimento in 
vigore di un brevetto europeo che copra tutta la Comunità. 
È stato inoltre suggerito che il titolare di un brevetto comunitario dovrebbe avere la 
possibilità di non pagare la parte della tassa annuale di mantenimento in vigore 
corrispondente ad alcuni Stati membri, cosa che introdurrebbe una flessibilità nel sistema e 
la possibilità del mantenimento in vigore del brevetto comunitario per una sola parte della 
Comunità. Questo sistema, denominato anche brevetto comunitario "à la carte", 
introdurrebbe una forma di rinuncia parziale dei diritti, limitata ad alcuni Stati membri, 
tramite il non pagamento di una parte delle tasse annuali di mantenimento in vigore28. 
Quesiti 
• È necessaria una modifica dei dispositivi finanziari previsti dalla Convenzione di 
Lussemburgo e dalla CBC relativamente alle tasse di mantenimento in vigore dei 
brevetti comunitari, in modo che i proventi di queste tasse spettino interamente 
all'UEB, per coprire i costi generati dal rilascio e dall'amministrazione dei brevetti 
comunitari? 
• Viste le varie possibilità di protezione offerte agli utilizzatori (brevetto europeo, 
brevetti nazionali, ecc.), ritiene che siano necessarie misure complementari per rendere 
attrattivo il sistema del brevetto comunitario, come ad esempio una riduzione delle 
tasse di mantenimento in vigore? 
• È auspicabile lasciare al titolare la possibilità di rinunciare parzialmente ad un brevetto 
comunitario, per un numero limitato di Stati membri, non pagando le tasse annuali di 
mantenimento in vigore? 
28 Questo richiederebbe una modifica degli articoli 48 e 49 della CBC. 
14 
3.6 La possibilità di passaggio dal brevetto comunitario al brevetto europeo 
Il brevetto comunitario dovrebbe essere un titolo unitario, che conferisce diritti in tutta la 
Comunità. Più la Comunità si allargherà, più la copertura geografica della protezione sarà 
estesa: ciò costituirà senza dubbio un vantaggio, ma potrebbe costituire una difficoltà per 
alcune imprese che non riuscissero a valutare bene, ad uno stadio precoce della procedura, 
la necessità di una protezione così vasta. A prescindere dall'eventuale necessità di una 
protezione in alcuni paesi terzi non comunitari, il brevetto europeo resterà utile in quanto 
consentirà all'impresa interessata di designare alcuni paesi e non necessariamente tutti gli 
Stati membri della Comunità. 
Per questo motivo è senz'altro necessario introdurre nel sistema dei brevetti in Europa 
una certa flessibilità: per far questo si potrebbe instaurare un sistema di passaggio dal 
brevetto comunitario al brevetto europeo. Questa possibilità sarebbe interessante in 
quanto consentirebbe di coprire inizialmente tutto il mercato unico e di procedere ad una 
limitazione territoriale soltanto nel corso o verso la fine della procedura di rilascio del 
brevetto. 
Il richiedente di un brevetto comunitario potrebbe così chiedere la trasformazione della 
sua domanda in domanda di brevetto europeo, a condizione che essa esista sul piano 
giuridico (cioè non sia stata ritirata o ritenuta ritirata o respinta). In questo caso la 
domanda di brevetto europeo derivante dalla trasformazione di una domanda di brevetto 
comunitario beneficierebbe della data di deposito o della data di priorità di quest'ultima. 
La situazione inversa, cioè la trasformazione di una domanda di brevetto europeo in 
domanda di brevetto comunitario, è più difficile da concepire, salvo nell'ipotesi in cui la 
domanda di brevetto europeo designasse tutti gli Stati membri della Comunità europea. 
Va rammentato, d'altro canto, che una possibilità di trasformazione del brevetto 
comunitario (dopo il rilascio) è già prevista dall'articolo 30, paragrafo 6, seconda frase 
della Convenzione di Lussemburgo del 1989. 
Quesito 
Ritiene necessaria una possibilità di passaggio dal brevetto comunitario al brevetto 
europeo, come ad esempio la possibilità di trasformare una domanda di brevetto 
comunitario in domanda di brevetto europeo? Quali altri tipi di passaggio 
suggerirebbe? Come potrebbero funzionare? 
3.7 Altri problemi 
L'Accordo sul brevetto comunitario, firmato a Lussemburgo nel 1989, contiene in 
allegato diverse risoluzioni relative ad alcuni elementi sostanziali del diritto dei brevetti. 
Nella prospettiva di una nuova iniziativa in materia di brevetto comunitario, ci si può 
chiedere se sia necessario dare attuazione ad alcune di queste risoluzioni. 
La risoluzione relativa ad una regolamentazione comune della concessione di licenze 
obbligatorie su un brevetto comunitario è rimasta in ampia misura priva d'oggetto, in 
15 
quanto l'accordo TRIP del GATT/OMC29 ha stabilito un regime completo di licenze 
obbligatorie. Se venisse adottata, nel quadro del trattato, una nuova iniziativa sul brevetto 
comunitario, tutte le disposizioni dell'accordo TRIP potrebbero essere integralmente 
recepite nell'atto giuridico utilizzato o vi si potrebbe fare esplicito riferimento. 
Nella risoluzione relativa all'utilizzazione o al possesso anteriori i firmatari dichiarano di 
aver deciso di avviare tempestivamente la procedura di revisione dell'Accordo, al fine di 
istituire un diritto fondato sull'utilizzazione o sul possesso anteriori di un'invenzione 
oggetto di un brevetto comunitario, che produca effetti uniformi nel territorio di tutti gli 
Stati contraenti. Il diritto di utilizzazione o di possesso anteriori è basato sulla buona fede. 
Ci si può chiedere se sia utile una nuova azione in questo campo, per garantire che gli 
effetti dell'utilizzazione o del possesso anteriori siano uniformi in tutta la Comunità. Va 
rammentato che tutti gli Stati europei avevano raggiunto un accordo su un regime di 
utilizzazione anteriore nel quadro della prima parte della Conferenza diplomatica sul 
Trattato di armonizzazione in materia di brevetti (L'Aia, 1991). 
Quesito 
Ritiene che il problema dell'utilizzazione o del possesso anteriori debba essere oggetto 
di un'armonizzazione sul piano comunitario, nella prospettiva di una nuova azione in 
materia di brevetto comunitario? 
4. ARMONIZZAZIONE COMPLEMENTARE A LIVELLO COMUNITARIO 
4.1 La necessità di un'armonizzazione complementare a livello comunitario 
Nell'ambito delle- competenze che le sono proprie, la Comunità europea ha potuto 
legiferare nel campo dei brevetti, in particolare per tener conto dell'evoluzione 
tecnologica nei settori ad alto valore aggiunto. Sono stati così adottati due regolamenti 
del Consiglio e del Parlamento europeo, intesi a compensare l'insufficienza di protezione 
che penalizzava la ricerca farmaceutica e fitosanitaria tramite la creazione di un certificato 
protettivo complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari. In un altro settore la 
Commissione ha proposto uno strumento inteso a precisare le condizioni per ottenere un 
brevetto per un'invenzione biotecnologica30. 
Questi esempi dimostrano che, se risulta necessario farlo, la Comunità è in grado di 
proporre e di adottare le normative adeguate alla situazione. Ci si può chiedere se sia 
opportuno armonizzare maggiormente, a livello comunitario, il diritto dei brevetti in altri 
settori della tecnica o su punti diversi. 
29 Articolo 31, lettere da a) ad 1) del TRIP. 
30 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione giuridica delle 
invenzioni biotecnologiche, COM(95) 661 def, del 13.12.95, GU n. C 296 dell'8.10.96. 
16 
4.2 La brevettabilità dei programmi per elaboratore elettronico e delle 
invenzioni connesse al software 
La società dell'informazione e lo sviluppo del commercio elettronico costituiscono una 
concreta opportunità per l'economia europea, ma lanciano anche nuove sfide. La messa a 
punto e il miglioramento costante di nuovi programmi per elaboratore e di software hanno 
un ruolo importante da svolgere nello sviluppo della società dell'informazione e del 
commercio elettronico, in quanto devono consentire di garantire un accesso rapido, sicuro 
e preciso alle informazioni richieste e ai servizi interattivi. La Commissione ha già adottato 
alcune iniziative sul piano normativo, per instaurare in tutta l'Unione un livello adeguato 
di protezione dell'innovazione connessa con la società dell'informazione. Nel novembre 
1996, ad esempio, la Commissione ha adottato una comunicazione sul diritto d'autore e i 
diritti connessi nella società dell'informazione31. Queste norme sono indispensabili al buon 
funzionamento della società dell'informazione e del commercio elettronico nell'Unione 
europea, in quanto il contenuto della maggior parte dei nuovi servizi può essere protetto 
con diritti di proprietà intellettuale. I programmi per elaboratore elettronico oggi sono 
protetti, nella Comunità europea, dal diritto d'autore in quanto opere letterarie32, mentre è 
esclusa la loro protezione "in quanto tali" tramite brevetti. La brevettabilità delle 
invenzioni connesse al software non implica che la protezione dei software garantita dal 
diritto d'autore sia messa in causa. Data l'importanza sempre maggiore che assumono i 
software, negli ultimi anni l'Ufficio europeo dei brevetti e gli uffici dei brevetti di alcuni 
Stati membri hanno concesso migliaia di brevetti che proteggono i software, composti di 
idee e di principi di base che costituiscono "soluzioni tecniche a problemi tecnici". Questi 
brevetti non sono stati rilasciati per i software in quanto tali, ma per invenzioni connesse ai 
software e consistenti in un materiale ed in un software che è loro specifico. 
A livello internazionale, l'articolo 27 dell'accordo TRIP non esclude la brevettabilità dei 
programmi per elaboratore. Per questo motivo alcuni paesi terzi autorizzano il rilascio di 
un brevetto per tali programmi. Il 28 febbraio 1996 gli Stati Uniti hanno reso pubblici i 
nuovi "orientamenti per gli esaminatori di invenzioni connesse ai programmi per 
elaboratore": mentre in passato una rivendicazione relativa ad un algoritmo matematico 
era accettata soltanto se vi era una trasformazione fisica, oggi viene raccomandato un 
approccio più pragmatico, basato sull'esigenza di "utilità" dell'invenzione. Questo ha 
come effetto un ampliamento del campo delle invenzioni connesse ai programmi per 
elaboratore che sono brevettabili. La pratica negli Stati Uniti era comunque già molto 
vasta: un programma per elaboratore incorporato in un mezzo tangibile come un 
dischetto, era brevettabile33 già prima della pubblicazione dei nuovi orientamenti. 
Anche il Giappone ha esaminato la necessità di modificare gli orientamenti per gli 
esaminatori su questo problema: F8 agosto 1996, l'Ufficio giapponese dei brevetti ha 
infatti pubblicato un nuovo progetto di orientamenti, che non è inteso a brevettare i 
programmi per elaboratore in quanto tali, poiché stabilisce che, per essere brevettabile, 
31 COM(96) 568 def. del 20 novembre 1996. 
32 Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi 
per elaboratore, GU n. L 122 del 17.5.91, pg. 42. 
33 Decisione deirUfficio statunitense dei brevetti e dei marchi del 26 aprile 1996, //; re Beauregard. 
17 
l'invenzione deve presentare un grado elevato di creatività "tecnologica" nell'uso delle 
leggi di natura. 
Nella Comunità gli ambienti interessati sono stati consultati su questi problemi nel quadro 
del questionario sui diritti di proprietà industriale nella società dell'informazione, 
elaborato dai servizi della Commissione nel luglio 1996. Le risposte pervenute sono 
contrastanti. Per alcuni Fattuale equilibrio tra diritto d'autore (per i programmi in quanto 
tali) e brevetti (per le invenzioni connesse al software) non va modificato e ci si deve 
limitare a garantire che non. vi siano divergenze nell'attuazione delle disposizioni in 
materia nei vari Stati membri. Altri, invece, ritengono che sia venuto il momento di 
modificare il sistema e in particolare di prevedere l'abrogazione dell'articolo 52, paragrafo 
2 della Convenzione sul brevetto europeo, in modo da consentire la brevettabilità dei 
programmi per elaboratore in quanto tali. Per i sostenitori di questa soluzione si 
tratterebbe di mantenere la condizione che l'invenzione presenti un carattere "tecnico"; 
però, quando l'invenzione possiede questo requisito, un programma registrato su un 
supporto e che inetta in atto l'invenzione una volta caricato e avviato, diventerebbe 
brevettabile. 
Tenuto conto della posizione di alcuni ambienti interessati, che propongono di abrogare 
l'articolo 52, paragrafo 2 della Convenzione sul brevetto europeo, è opportuno esaminare 
le possibili conseguenze pratiche di una eventuale abrogazione di tale disposizione, in 
particolare per quanto riguarda l'applicazione simultanea del diritto d'autore e del diritto 
dei brevetti alla stessa opera o invenzione. 
Quesiti 
• In materia di brevettabilità dei programmi per elaboratore e di invenzioni connesse al 
software : 
- le differenze esistenti attualmente nella giurisprudenza degli Stati membri sono tali da 
creare ostacoli agli scambi o falsare le condizioni di concorrenza? 
- le differenze esistenti tra l'Europa e i suoi principali partner economici sono tali da 
creare difficoltà per le imprese europee? 
- queste differenze sono tali da richiedere un'armonizzazione complementare a livello 
comunitario in questo settore? 
• In materia di brevettabilità dei programmi per elaboratore e di invenzioni connesse al 
software, ritiene che si debba proporre, in futuro, l'abrogazione dell'articolo 52, 
paragrafo 2 della Convenzione di Monaco9 
- In caso di risposta affermativa, come concepisce l'applicazione simultanea del diritto 
d'autore e del diritto dei brevetti per la stessa creazione/invenzione? 
- In caso di risposta negativa, ritiene tuttavia che sia necessario procedere ad una 
modifica degli orientamenti per gli esaminatori dell'UEB su questo punto? 
4.3 Le invenzioni del personale dipendente 
Attualmente il regime delle invenzioni del personale dipendente varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro. Le invenzioni del personale dipendente sono le invenzioni 
effettuate dal personale di ricerca34 o dal personale tecnico (ricercatori, ingegneri, ecc.) 
nel quadro del contratto di lavoro che li lega ad un'impresa o ad un laboratorio. In alcuni 
Stati membri il problema viene risolto in modo generale dalla legge sui brevetti, come in 
Francia o nel Regno Unito35; in altri Stati membri, come in Germania o in Svezia è stata 
adottata una legge specifica. La regola generale fondamentale, comune a tutte queste 
normative è che se ad un dipendente, nel quadro del suo contratto di lavoro, viene affidato 
un"compito inventivo", il brevetto appartiene al datore di lavoro. Per tutte le altre 
condizioni la normativa varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Alcune leggi 
contengono disposizioni procedurali sul deposito delle domande di brevetto da parte 
dell'inventore, sull'obbligo o la facoltà di indicare sul brevetto il nome dell'inventore, ecc. 
Altre leggi operano una distinzione tra compiti inventivi "permanenti", "temporanei" od 
"occasionali", con regole diverse, a seconda dei casi, di attribuzione dell'invenzione. Altre 
leggi, come quella tedesca, contengono un capitolo relativo alla remunerazione del 
dipendente incaricato di un compito inventivo e delle modalità precise di calcolo dei 
supplementi di remunerazione. 
È incontestabile che l'applicazione di queste diverse normative da parte delle imprese ha 
un impatto sulle attività di ricerca e sulla loro gestione: più le legislazioni sono dettagliate 
e complesse, più personale l'impresa deve destinare alla gestione di questi problemi. Ci si 
può chiedere, d'altro canto, se le differenze tra le legislazioni nazionali sulle invenzioni del 
personale dipendente non abbiano un effetto sulla libera prestazione di servizi nell'ambito 
del mercato interno e/o sulle condizioni di concorrenza. 
Quesito 
Le differenze attualmente esistenti nelle legislazioni degli Stati membri relative alle 
invenzioni del personale dipendente sono tali da incidere sull'innovazione e sulle 
condizioni di lavoro e/o sulla libera prestazione di servizi e/o sulle condizioni di 
concorrenza? Sono tali da giustificare un'armonizzazione a livello comunitario? 
4.4 Le formalità, il ricorso ai consulenti e il riconoscimento delle qualifiche 
professionali 
4.4.1 Le formalità 
Attualmente variano da uno Stato membro all'altro i moduli da compilare, i termini da 
rispettare, le informazioni da fornire, le modalità di presentazione delle informazioni e i 
requisiti di "legalizzazione". Le procedure sono a volte diverse, una volta rilasciati i 
brevetti. Ciò significa che, per poter consigliare in modo efficace chi richieda un brevetto 
o chi ne sia titolare, è necessaria una conoscenza approfondita di ogni sistema nazionale. I 
lavori attualmente in corso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà 
34 Articolo L. 611-7 del Codice della proprietà intellettuale. 
35 Articoli da 39 a 43 della legge sui brevetti ("Employee's Invention") 
19 
intellettuale (OMPI), che preludono alla conclusione di un trattato di armonizzazione del 
diritto dei brevetti sui problemi inerenti alle formalità, indicano la via da seguire. Ci si può 
chiedere se sia necessario, una volta adottato tale trattato, spingersi oltre, a livello 
comunitario, verso un'armonizzazione delle formalità, come ad esempio le informazioni 
richieste relativamente all'invenzione, all'inventore e al depositante, le modalità di 
presentazione e il grado di autenticazione richiesto, il numero di moduli da compilare 
affinché una domanda sia trattata nello stesso modo in tutta la Comunità. 
4.4.2 II ricorso ai consulenti in materia di brevetti 
Oggi la maggior parte delle legislazioni degli Stati membri contiene disposizioni che, in un 
modo o nell'altro, obbligano un depositante o un titolare di brevetto a disporre di un 
recapito o di un domicilio sul loro territorio, se la protezione viene richiesta o ottenuta in 
tale Stato membro. Il depositante - o il suo rappresentante - di norma non può rivolgersi 
direttamente, dallo Stato membro d'origine, agli uffici dei brevetti degli altri Stati membri, 
senza disporre di un recapito o di un domicilio in questi altri Stati. 
Inoltre, alcuni Stati membri impongono l'obbligo di agire tramite un rappresentante 
qualificato, domiciliato nel territorio nazionale. Quest'obbligo impedisce che un unico 
rappresentante, domiciliato in uno Stato membro, possa rappresentare il suo cliente 
dinanzi agli uffici dei brevetti di diversi altri Stati membri. 
A proposito di questo problema, nella causa Saeger contro Dennemeyer36, la Corte ha 
indicato che, tenuto conto delle speciali caratteristiche della prestazione di servizi in taluni 
settori di attività, non possono considerarsi incompatibili col trattato specifici obblighi 
imposti al prestatore, in particolare quando si tratta di proteggere i destinatari dei servizi 
dal pregiudizio che potrebbero subire a seguito di consigli giuridici che fossero loro dati 
da persone che non avessero le qualifiche professionali o morali necessarie. Tuttavia, la 
libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del trattato, può essere 
limitata soltanto da normative giustificate da motivi imperativi di pubblico interesse e che 
si applicano ad ogni persona o impresa che svolga un'attività sul territorio dello Stato 
destinatario, nella misura in cui tale interesse non sia salvaguardato dalle norme alle quali 
è soggetto il prestatore nello Stato membro in cui è stabilito. Nel quadro delle attività di 
sorveglianza e di rinnovo dei brevetti tramite il pagamento di canoni, il prestatario non 
"consiglia" i suoi clienti, ma si limita ad avvertirli quando le tasse di rinnovo devono 
essere versate. Per queste attività la Corte ritiene che la limitazione dell'esercizio di questo 
servizio ai soli titolari di una qualifica professionale come gli avvocati o i consulenti in 
materia di brevetti è sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito. 
Ci si può chiedere se gli insegnamenti che si possono trarre da questa decisione della 
Corte non dovrebbero essere oggetto di una qualche forma di codificazione a livello 
comunitario (armonizzazione legislativa o comunicazione interpretativa) e se non sia 
opportuno approfittare dell'occasione per includere altri punti connessi alla procedura, 
come gli indirizzi di recapito e gli obblighi connessi al domicilio. In ogni caso tale 
codificazione non pregiudicherebbe la possibilità di avviare procedure di infrazione se 
alcune condizioni poste dalle legislazioni nazionali risultassero contrarie alle condizioni 
della libera prestazione di servizi (articolo 59 del trattato CE) o al principio del diritto di 
stabilimento (articolo 52 del trattato CE). 
36 Sentenza del 25 luglio 1991, nella causa C-76-90, Rac. 1991, pag. 1-4221. 
20 
4.4.3 Le qualifiche professionali 
In materia di qualifiche professionali vige la direttiva 89/48/CEE che contempla, tra 
l'altro, le qualifiche per il settore dei brevetti. Le qualifiche professionali ottenute in uno 
Stato membro devono essere riconosciute in tutta la Comunità, ma gli Stati membri hanno 
la possibilità di imporre all'interessato di effettuare un tirocinio di adattamento o di 
sottoporsi ad una prova attitudinale. Per il momento la forma di questa prova attitudinale 
e il suo contenuto non sono ancora stati oggetto di una decisione finale in diversi Stati 
membri. 
La prova attitudinale deve limitarsi allo stretto necessario (vedasi in particolare l'articolo 
1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE), conformemente anche al principio della 
proporzionalità. Dato che il diritto materiale praticato dal professionista è già ampiamente 
armonizzato e recepito negli Stati membri, la prova attitudinale dovrebbe limitarsi ai casi 
in cui la formazione del candidato verta su materie "sostanzialmente diverse" da quelle 
contemplate dal diploma prescritto nello Stato membro ospitante37. 
Si potrebbe anche immaginare che l'esame europeo di qualifica (articolo 134,paragrafo 2, 
lettera e) della CBE) sia riconosciuto, in materia di brevetti, come una qualifica sufficiente 
per poter agire dinanzi agli uffici nazionali. 
Nella sentenza Gebhard38, la Corte di giustizia ha statuito che la possibilità, per un 
cittadino di uno Stato membro, di esercitare il diritto di stabilimento e le condizioni 
dell'esercizio di questo diritto devono essere valutate in funzione delle attività che egli 
intende svolgere nei territorio dello Stato membro ospitante. Tuttavia, queste condizioni, 
che possono consistere in particolare nell'obbligo di possedere determinati diplomi, 
devono conformarsi a quattro criteri: applicazione non discriminatoria, giustificazione per 
motivi imperiosi di interesse pubblico, idoneità a garantire il conseguimento dello scopo 
perseguito e limitazione a quanto necessario per il raggiungimento di questa (principio di 
proporzionalità). 
Quesiti 
• L'armonizzazione a livello comunitario delle formalità connesse alla procedura di 
rilascio dei brevetti e ai brevetti rilasciati è necessaria? 
- Deve contemplare il ricorso ai consulenti in materia di brevetti, gli indirizzi di recapito 
e l'elezione di domicilio? Deve contemplare altri elementi? 
- Dovrebbe avvenire tramite direttiva o esse oggetto di una raccomandazione destinata 
agli Stati membri39? 
37 Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/48/CEE. 
38 Sentenza del 30 novembre 1995, nella causa C-55/94, Rac. 1995, pg. 1-4165. 
39 La direttiva deve essere recepita nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, mentre la 
raccomandazione non è giuridicamente vincolante. 
21 
4.5 Le misure complementari per rendere più attrattivo il sistema dei 
brevetti 
Uno degli ostacoli all'utilizzazione ottimale dei brevetti in Europa sembra essere il costo, 
non soltanto dell'ottenimento della protezione, ma anche della sua esecuzione tramite 
un'azione giudiziaria ("enforcement"). A questo proposito sono state avanzate delle 
proposte per incoraggiare le imprese, in particolare le PMI, a ricorrere al sistema dei 
brevetti. 
Una prima via d'azione potrebbe essere l'armonizzazione delle legislazioni nazionali 
relative ai modelli di utilità, forma particolare di protezione dell'innovazione tecnica, 
rapida e poco costosa e adeguata alle esigenze di molte PMI40. Nel campo dei brevetti si 
può pensare alla creazione di un sistema di assicurazione-controversia, finanziato 
individualmente da ogni impresa titolare di brevetti. In caso di azione in giustizia per far 
valere i diritti conferiti dal brevetto, l'impresa che ha sottoscritto una polizza 
d'assicurazione di questo tipo potrebbe dichiarare un "sinistro" e farsi rimborsare le spese 
dalla compagnia di assicurazioni. Si possono immaginare diverse modalità di 
funzionamento del sistema: potrebbe trattarsi di un'assicurazione individuale, sottoscritta 
da un'impresa oppure potrebbe trattarsi di un sistema di "pool" di assicurazioni, al quale 
potrebbero partecipare, su base volontaria, tutte le imprese di un determinato settore, per 
ripartire meglio i rischi. Per quanto riguarda in modo specifico le PMI, tenuto conto delle 
difficoltà che esse generalmente incontrano in materia di protezione dell'innovazione, si 
potrebbe studiare una forma di finanziamento pubblico (o parzialmente pubblico) del 
sistema di assicurazione-controversia. L'idea sarebbe quella di consentire l'emergere di 
iniziative private (come il pool di assicurazioni) o un'iniziativa nazionale (come il 
finanziamento pubblico), di conseguenza tali misure dovrebbero essere evidentemente 
compatibili rispettivamente con gli articoli 85 e 92 del trattato CE. 
Quesito 
• Per rendere più attrattivo il sistema dei brevetti, in particolare per le PMI, come si 
potrebbe agevolare l'attuazione della protezione conferita da un brevetto? Che cosa 
pensa dei sistemi di assicurazione-controversia in materia di brevetti? Ritiene che in 
questo settore sia necessaria una misura di armonizzazione complementare a livello 
comunitario? 
5. IL BREVETTO EUROPEO 
5.1 La struttura generale del brevetto europeo 
Il brevetto europeo è nato a seguito della conclusione della Convenzione sul brevetto 
europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, che istituisce una procedura unica di rilascio 
dei brevetti che, una volta rilasciati, sono soggetti alle norme nazionali degli Stati 
contraenti designati nella domanda. Attualmente sono membri dell'Organizzazione 
europea dei brevetti diciotto paesi. Va osservato che, nel quadro degli Accordi europei 
conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri da un lato, e taluni paesi dell'Europa 
centrale e orientale dall'altro, questi ultimi si sono impegnati ad essere in grado, entro 
cinque anni, di presentare una domanda per aderire alla Convenzione di Monaco. 
40 Libro verde -1 modelli di utilità nel mercato interno. COM(95) 370 def. del 19 luglio 1995. 
22 
Secondo i pareri espressi dagli utilizzatori del sistema in Europa, il brevetto europeo dà 
ampia soddisfazione quanto alla qualità del lavoro svolto dall'Ufficio europeo dei brevetti 
e al valore del titolo di protezione rilasciato da questo organismo. Gli utilizzatori, tuttavia, 
auspicano due importanti modifiche: la prima riguarda la brevettabilità delle invenzioni 
biotecnologiche, per la quale le attuali incertezze devono essere eliminate con l'adozione 
rapida della nuova proposta di direttiva presentata dalla Commissione alla fine del 1995; la 
seconda riguarda la riduzione delle tasse riscosse dall'Ufficio europeo dei brevetti e 
l'adattamento del regime di traduzione del brevetto europeo, due punti attualmente in 
discussione in tale assise (il primo dei quali già risolto). 
A parte queste due modifiche, non risulta che l'attuale struttura del sistema dei brevetti in 
Europa - che fa dell'Ufficio europeo dei brevetti un organismo internazionale derivante da 
un trattato e quindi indipendente dalla Comunità - crei particolari problemi per gli 
utilizzatori. La Commissione europea, che dispone di un seggio, in veste di osservatore, al 
consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti, ha deciso, circa tre 
anni or sono, di ricorrere il più ampiamente possibile a tutte le possibilità che le sono 
offerte per far conoscere la propria opinione sulle questioni di interesse comune delle due 
organizzazioni. 
Quesito 
Ritiene che Fattuale struttura dell'Ufficio europeo dei brevetti, che ne fa un organo 
indipendente dalle istituzioni comunitarie, presenti per gli utilizzatori inconvenienti a 
cui si dovrebbe ovviare creando un'altra struttura giuridica, più integrata nel diritto 
comunitario? 
5.2 II problema del costo del brevetto europeo 
5.2.1 Le tasse 
Nel 1996 il consiglio di amministrazione delFOEB, appoggiato dalla Commissione, ha 
ritenuto che, tenuto conto delle entrate e del livello persistente delle eccedenze, si potesse 
prevedere una riduzione dei costi, avvertendone gli utilizzatori del sistema. 
Il contenuto della decisione adottata dal consiglio d'amministrazione il 6 dicembre 1996 è 
stato illustrato al punto 3.5. Si tratta di una decisione molto importante, che dimostra che 
l'organizzazione europea dei brevetti ha tenuto conto delle critiche formulate dagli 
utilizzatori ed è stata in grado, nelle condizioni attuali, di reagire positivamente. Il 
consiglio d'amministrazione ha deciso inoltre, nella stessa occasione, di non imporre più al 
richiedente di un brevetto europeo il pagamento dell'importo delle tasse di designazione al 
momento del deposito della domanda, ma di posticipare tale pagamento fino a sei mesi 
dopo la pubblicazione del rapporto di ricerca. 
Queste decisioni sono conformi a quanto auspicato dagli utilizzatori. Supponendo che, in 
un futuro più o meno prossimo, l'Ufficio europeo dei brevetti disponga ancora di un 
margine di manovra finanziario, ci si può chiedere quali tasse potrebbero essere ridotte in 
via prioritaria. 
Un altro interrogativo che si ripropone di frequente in Europa è se sia opportuno 
introdurre, rifacendosi al modello americano, delle tasse speciali - ridotte ad esempio del 
50% - per le PMI. Queste tasse ridotte, che potrebbero essere applicate non soltanto per 
23 
le PMI, ma anche per i singoli inventori e per le università, consentono di applicare un 
tasso di riduzione uniforme per tutte le tasse previste. I problemi connessi alla definizione 
delle piccole e medie imprese sono stati risolti a decorrere dall'adozione della 
raccomandazione della Commissione del 3 aprile 199641; questa raccomandazione fornisce 
una definizione omogenea delle PMI, delle piccole imprese e delle microimprese a livello 
comunitario e a livello nazionale. Occorre però analizzare se le PMI si trovino tutte in una 
situazione tale da poter beneficiare automaticamente delle tasse ridotte. Inoltre, gli effetti 
delle tasse ridotte per le PMI devono essere studiati attentamente: attualmente il 41% 
delle domande che provengono.dall'Europa sono depositate dalle PMI (imprese con meno 
di 250 dipendenti); di conseguenza, in una situazione di bilancio in pareggio, una 
riduzione del 50% per le PMI dovrebbe essere compensata da un aumento generale delle 
tasse del 22% circa. Potrebbe anche essere necessario stabilire che una frode su queste 
tasse comporterebbe la decadenza della protezione, come accade negli Stati Uniti ("fraud 
on the office"). 
Quesiti 
Se, rispettando gli imperativi di qualità e di efficacia, l'Organizzazione europea dei 
brevetti fosse in grado di proseguire la sua azione per tenere sotto controllo i costi e 
ridurre le tasse procedurali dinanzi all'Ufficio, quali tasse dovrebbero essere ridotte in 
via prioritaria? 
Ritiene che altri aspetti relativi alle tasse sul brevetto europeo debbano essere oggetto 
di modifiche e/o di adattamenti? Ritiene utile o necessario introdurre tasse ridotte per le 
PMI, analogamente a quanto avviene negli Stati Uniti ("small entities fees")? 
5.2.2 II criterio di ripartizione delle tasse di mantenimento in vigore 
A norma della Convenzione di Monaco, l'importo delle tasse procedurali e la percentuale 
versata all'Organizzazione dagli Stati contraenti sulle tasse riscosse per il mantenimento in 
vigore dei brevetti europei debbono essere fissati in modo tale che gli introiti 
corrispondenti consentano di garantire il pareggio del bilancio. Dato che i brevetti europei, 
dopo il loro rilascio, rientrano nel campo d'applicazione del diritto nazionale, è stato 
stabilito che l'UEB riceva gli introiti delle tasse annuali sotto forma di versamenti degli 
Stati contraenti per le tasse di mantenimento in vigore. La Convenzione stabilisce che in 
linea di massima può essere versato all'Organizzazione europea dei brevetti il 75% 
dell'importo delle tasse di mantenimento in vigore, ma con una decisione del consiglio 
d'amministrazione del 1984 tale percentuale è stata ridotta al 50%. 
In base alle stime, un criterio di ripartizione di questo tipo consentirebbe di mantenere le 
entrate totali dei sistemi nazionali in media invariate rispetto alla situazione esistente prima 
dell'introduzione del sistema del brevetto europeo, mentre le loro attività sarebbero in 
media ridotte a meno della metà. 
Più volte gli ambienti interessati si sono opposti ad una nuova riduzione della percentuale 
dell'introito delle tasse di mantenimento in vigore che viene versata all'UEB e si sono 
41 GUn.L 107 del 30.4.1996. 
24 
dichiarati favorevoli all'utilizzazione di tutte le eccedenze delle entrate sulle spese 
dell'Organizzazione, al fine di ridurre le tasse procedurali. 
La destinazione dell'introito delle tasse di mantenimento in vigore varia notevolmente da 
uno Stato contraente all'altro. In alcuni Stati i proventi delle tasse annuali riscosse per il 
mantenimento in vigore dei brevetti europei non sono destinati ad attività connesse con il 
funzionamento dell'ufficio dei brevetti o con attività di promozione dell'innovazione, 
poiché sono versati direttamente al bilancio generale dello Stato; alcuni hanno persino 
parlato, in questo caso, di "tassa sull'innovazione", se l'introito delle tasse di 
mantenimento in vigore non è-destinato ad attività connesse all'innovazione. Stando così 
le cose, è opportuno indagare sulla destinazione finale dell'introito delle tasse annuali e 
sulla sua utilizzazione. 
Va infine segnalato che sul costo globale del brevetto europeo incidono anche le 
procedure di convalida dei brevetti europei nei diversi Stati e le tasse che devono essere 
versate in tale occasione. Le sole spese di pubblicazione nei vari Stati membri, ad esempio, 
ammontano a 4.762 DEM. 
Quesiti 
Per quanto riguarda il criterio di ripartizione delle tasse di mantenimento in vigore dei 
brevetti europei: 
ritiene giusto che si finanzino i sistemi nazionali dei brevetti con le tasse di 
mantenimento in vigore dei brevetti europei? 
riterrebbe più opportuno che venisse stabilito un nesso obiettivo e non automatico tra 
le esigenze dei sistemi nazionali e l'allocazione delle risorse finanziarie, per garantire la 
trasparenza nella destinazione delle risorse? 
quali sono, secondo Lei, i compiti connessi all'innovazione ed eseguiti a livello 
nazionale che sarebbe legittimo finanziare servendosi del criterio di ripartizione? 
nel quadro della promozione dell'innovazione, questo sistema non comporta alcuni 
effetti negativi, in particolare quando gran parte di queste risorse è destinata 
direttamente al bilancio generale dello Stato e non a compiti direttamente connessi 
all'innovazione9 
5.2.3 Le traduzioni 
Una delle voci più consistenti in materia di costi totali per il brevetto è quella della 
traduzione/convalida dei brevetti europei. Dalle stime risulta che la sola industria europea 
spende ogni anno circa 430 milioni di DEM per le traduzioni: un brevetto europeo 
"medio", cioè rilasciato per gli otto Stati membri più frequentemente designati, genera 
costi superiori a 20.000 DEM soltanto per la traduzione/convalida. Consapevole di questo 
problema, il consiglio di amministrazione delFOEB ha studiato diverse soluzioni, illustrate 
al punto 3.3. 
Quesito 
Ritiene che la "soluzione globale" elaborata dall'Ufficio europeo dei brevetti per 
ridurre le spese di traduzione sia utile ed efficace? In caso di risposta negativa, perché? 
Può suggerire altre soluzioni realistiche, tenuto conto del fatto che esse dovrebbero 
riscuotere l'assenso unanime degli Stati membri o di un'ampia maggioranza di essi per 
poter essere messe in atto e risultare efficaci? 


ISSN 0254-1505 
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DOCUMENTI 
IT 08 16 
N. di catalogo : CB-CO-97-309-IT-C 
ISBN 92-78-21654-2 
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 
L-2985 Lussemburgo 
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