C 80/20 IT 30.3.2004 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Progetto di regolamento della
Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di
accordi di trasferimento di tecnologia» (1)
(2004/C 80/07)
La Commissione, in data 4 settembre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell’art. 262 del
Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in
merito al «Progetto di regolamento della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 81,
paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia»
Il Comitato economico e sociale europeo ha deciso d’incaricare la sezione specializzata Mercato interno,
produzione e consumo della preparazione dei lavori.
Vista l’urgenza, il Comitato economico e sociale europeo ha deciso, l’11 dicembre 2003, nel corso della
404asessione plenaria del 10 e 11 dicembre 2003, di nominare Metzler relatore generale e ha adottato
con 29 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione il seguente parere.
1. Introduzione
1.1. Il progetto in esame, concernente un nuovo regolamen-
to sull’esenzione di determinate categorie di accordi di trasferi-
mento di tecnologia, è destinato a sostituire il vigente regola-
mento (CE) n. 240/96 sull’esenzione per categoria, con le sueliste bianche, grigie e nere relative alle clausole consentite o
vietate, in quanto la sua applicazione ha comportato gravi
restrizioni per la prassi contrattuale, provocando l’effettospesso citato di una «camicia di forza». Ne sono derivate forme
contrattuali che, anziché tener conto della realtà economica,
erano esclusivamente modellate sulle indicazioni di tale dispo-sitivo. Soprattutto per ovviare a questa situazione, da variotempo gli ambienti industriali chiedono una revisione del
regolamento sull’esenzione per categoria.
1.2. In proposito è opportuno tener conto anche della
nuova situazione giuridica che si creerà dal 1
omaggio 2004
con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003 sulle
intese restrittive, in base al quale verrà meno la possibilitàdi notificare gli accordi restrittivi della concorrenza ai fini
dell’esenzione da parte della Commissione. Per l’avvenire
saranno piuttosto le imprese a dover giudicare se gli accordistipulati contravvengano all’art. 81, par. 1, del TCE e se siano
riscontrabili le condizioni per un’esenzione dal divieto di intese
restrittive prevista dall’art. 81, par. 3. Anche per gli accordi ditrasferimento di tecnologia ciò comporta una nuova situazio-ne, e soprattutto nell’interesse della certezza del diritto le
imprese necessitano di altre misure di aiuto, diverse e aggiunti-
ve rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 240/96.
1.3. Dal punto di vista economico va osservato quanto
segue. Il titolare di un diritto di proprietà esclusivo, per
esempio di un brevetto, può vietare a terzi qualsiasi interventolesivo del suo diritto. Se tuttavia autorizza un licenziatario a
servirsi delle sue innovazioni, ciò favorisce sostanzialmente
la concorrenza. Gli accordi relativi a licenze di tecnologiaintroducono infatti nuovi prodotti in mercati preesistenti o
(1) GU C 235 del 1.10.2003, pag. 11.persino creano dal nulla mercati di prodotti. Evitano inoltredoppioni nella ricerca, e quindi risparmiano investimentiingenti, nella misura in cui due e più imprese non dovranno
ricercare lo stesso obiettivo, e anche utilizzare gli stessi processi
di ricerca. Le regole di concorrenza dovrebbero esercitare laloro funzione di controllo solo quando vengano stipulati
accordi che travalicano l’ambito di tutela assegnato per legge
al diritto in parola.
1.4. Se l’Unione europea vuole diventare l’economia più
dinamica del mondo entro il 2010, è importante non solo che
vengano messe a punto nuove tecnologie, ma anche che se ne
promuova costantemente la rapida diffusione. A tale scoponon si può però compromettere inopportunamente la posizio-
ne forte che il legislatore ha voluto assegnare al titolare del
diritto di proprietà, bensì vanno create condizioni generaliidonee ad agevolare il trasferimento della sua tecnologia a
terzi. Il licenziante, in quanto titolare di un diritto di proprietà,
deve essere sufficientemente incentivato a consentire a terzil’uso della sua tecnologia. Al riguardo va tenuto presente che,
sotto il profilo economico, persino una concorrenza limitata è
più ragionevole della sua totale assenza (nel caso in cuil’innovatore non assegni alcuna licenza). Solo il licenziantepuò peraltro decidere di autorizzare altri a partecipare alle sue
innovazioni.
1.5. Rispetto ad altri tipi di accordi la concessione di una
licenza presenta inoltre rischi di gran lunga maggiori: infatti,
nel caso in cui l’accordo finisca male, non è più possibile
riprendersi le conoscenze tecniche trasferite. Questo è unulteriore motivo per cui la certezza del diritto è un imperativoassoluto per il licenziante.
2. Sintesi dei principali elementi del progetto di regola-
mento in esame e valutazioni del Comitato
2.1. Sotto vari aspetti l’impostazione di base del progetto
non soddisfa le richieste generali. Qui di seguito vengonoanzitutto esposti i principali rilievi al riguardo, che sarannopoi analizzati nel capitolo 3.
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2.2. Nella pratica sarà ancor più difficile determinare le
quote di mercato, perché l’analisi dovrà tener conto non solo
del mercato dei prodotti, ma anche del mercato della tecnologia
ed eventualmente anche del mercato delle innovazioni. Ladisposizione secondo cui le imprese devono considerare tremercati diversi nel valutare se un accordo di licenza sia o no
conforme alla legislazione sulle intese (norme antitrust) è
eccessivamente onerosa per le imprese.
2.3. Le soglie relative alla quota di mercato, rispettivamente
del 20 e 30 %, oltre le quali non è possibile concedere la
licenza, sono troppo basse: per una diffusione capillare delle
tecnologie occorre ampliare la fascia esente oppure, idealmen-te, abolire le soglie. Nella pratica si è rivelata valida l’imposta-
zione sinora adottata per il regolamento (CE) n. 240/96, a
norma del quale accordi restrittivi della concorrenza sono statiindividuati solo in casi isolati.
2.4. Gli accordi di licenza fra concorrenti vanno soggetti ad
una valutazione più rigorosa rispetto agli accordi di licenza tra
non concorrenti. Questo principio è ispirato alle linee guida
antitrust del 1995 per le licenze relative alla proprietà intellet-tuale (US-Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual
Property). In Europa, però, con questo approccio non si sono
ancora maturate esperienze pratiche che ne giustifichinol’adozione. In molti casi gli accordi di licenza fra impreseconcorrenti finiscono proprio per favorire la concorrenza,
ad esempio quando un’impresa acquisisce la licenza di un
concorrente nell’intento di utilizzarla per mettere a punto unproprio prodotto in vista della sua immissione sul mercato. In
casi del genere una valutazione più rigorosa degli accordi di
licenza tra concorrenti appare inopportuna.
2.5. Le linee direttrici per l’applicazione del progetto di
regolamento in esame sono imperniate soprattutto sui rischi
legati all’inserimento di determinate clausole negli accordi di
licenza e prestano minore attenzione all’utilità economica diqueste clausole. L’esperienza maturata finora con gli accordi dilicenza, però, non giustifica affatto una tale posizione critica.
Sostanzialmente ci si dovrebbe invece compiacere che il
licenziante sia disposto a condividere con terzi le proprieconoscenze tecnologiche. Leggendo le linee direttrici un licen-
ziante finisce praticamente per concludere che concedendo
una licenza compie un atto che può presentare difficoltàgiuridiche.
3. Le principali disposizioni del progetto di regolamento
3.1. Definizioni
3.1.1. L’art. 1, par. 1, lettera b), comprende nel campo
d’applicazione del progetto di regolamento gli accordi di
licenza di brevetto, gli accordi di licenza di know-how e gliaccordi misti di licenza di brevetto e know-how. Vengono
inclusi anche gli accordi di licenza di diritti di autore sul
software. Ora, a giudizio del Comitato, la concessione di altridiritti di proprietà intellettuale meriterebbe una disciplinaspecifica perché le notevoli differenze, in particolare fra i
brevetti e il diritto d’autore, rendono difficile disciplinare
queste materie in uno stesso regolamento. Per di più, mentre ibrevetti e il know-how, cui è interamente dedicato il regola-mento (CE) n. 240/96, formano già oggetto di una disciplina
che ha permesso di maturare una certa esperienza, ciò non è
vero nel caso di altri diritti. Il Comitato si compiace che il
progetto in esame contempli le licenze sul software, dato chenella pratica vengono spesso concesse licenze per software chepossono servire unicamente a far funzionare un prodotto
brevettato, ad esempio una macchina, e che costituiscono una
parte non trascurabile della fornitura complessiva.
3.1.2. L’art. 1, par. 1, lettera g), restringe notevolmente
la definizione di «know-how» rispetto a quella fornita nelregolamento (CE) n. 240/96. Per l’avvenire si potrà considerare
il know-how «sostanziale» solo nel caso in cui comprenda
conoscenze «indispensabili» per la fabbricazione o la fornituradei prodotti contrattuali. Sinora bastava invece che compren-desse informazioni «utili». Il Comitato non ritiene giustificata
questa modifica della definizione.
3.2. Soglie relative alla quota di mercato
3.2.1. A norma dell’art. 3 del progetto di regolamento,
quando le imprese parti dell’accordo di trasferimento ditecnologia non sono imprese concorrenti, l’esenzione è possi-
bile a condizione che la quota dei mercati rilevanti della
tecnologia e del prodotto detenuta da ciascuna delle parti nonsuperi il 30 %. Quando si tratta invece d’imprese concorrenti,
la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti non deve
superare il 20 %.
3.2.2. La verifica delle parti di mercato può dunque rivelarsi
necessaria rispetto al mercato del prodotto, a quello delletecnologie e, stando al punto 22 delle linee direttrici allegate alprogetto di regolamento, in alcuni casi anche al mercato
dell’innovazione. Per molte imprese è però già estremamente
difficile determinare il mercato del prodotto, tanto più che nelfarlo devono prendere in considerazione anche i concorrenti
potenziali. Di norma, al momento della stipula di accordi di
licenza, non è ancora possibile sapere in quale misura iprodotti possano essere sostituiti da altri, tanto più che si tratta
spesso d’innovazioni per le quali non esistono ancora prodotti
sostitutivi. Ancor più difficile è giudicare se ciò possa avvenirein futuro ad opera di concorrenti potenziali, cosa che implica
una notevole incertezza del diritto. La prassi decisionale seguita
finora dalla Commissione dimostra inoltre che, nel determinarele loro parti di mercato, le imprese giungono spesso aconclusioni nettamente divergenti da quelle dell’autorità anti-
trust.
3.2.3. La concessione di licenze per l’utilizzo di brevetti
esistenti e di know-how avviene invece sul mercato delle
tecnologie. Anche in questo caso, come in quello del mercatodel prodotto, va verificata la presenza di un ipotetico monopo-lista che imponga incrementi progressivi delle royalties pari al
5-10 % (SSNIP test). Le linee direttrici non descrivono però a
sufficienza come procedere nella pratica a questa determinazio-ne del mercato.
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3.2.4. Tuttavia è il mercato dell’innovazione a tener conto
ancor meno della prassi della concessione di licenze, impronta-
ta a criteri semplici. Si tratta di un approccio estraneo al diritto
europeo e trae origine dalla legislazione antitrust degli StatiUniti. Nelle linee direttrici mancano sia una definizionedel mercato dell’innovazione, sia istruzioni precise per la
determinazione del mercato rilevante. Negli Stati Uniti il
mercato dell’innovazione si riferisce allo sviluppo di prodottio processi nuovi, non ancora esistenti o perfezionati, con il
parametro concorrenziale della R&S come prodotto del merca-
to dell’innovazione. In pratica, però, nel determinare unmercato del genere, è quasi impossibile prevedere a priori i
risultati che il processo di ricerca in oggetto produrrà o quando
ciò si verificherà. I risultati di un progetto di ricerca sonoinfatti influenzati da molti fattori casuali la cui realizzazione
non è sicura. A ciò si aggiunge il fatto che le invenzioni
possono nascere anche in modo spontaneo e non intenzionale.In questo contesto individuare i potenziali concorrenti rischia
di essere impossibile, poiché in genere le imprese mantengono
rigorosamente segrete le proprie attività di ricerca e sviluppo.
3.2.5. Va inoltre considerato che, nel caso di prodotti di
nuovo tipo, in genere oggetto di un accordo di licenza, unaparte di mercato elevata, se non addirittura una situazione dimonopolio, viene raggiunta in poco tempo. Una situazione di
mercato del genere è tipica nella conclusione di un accordo di
licenza e non deve necessariamente comportare un potere dimercato rilevante per la legislazione antitrust. Tanto più nel
caso in cui un nuovo prodotto o procedimento crei inizialmen-
te un mercato di nicchia che non ha incidenze sulla legislazioneantitrust. Per questi motivi, il Comitato considera erroneo
introdurre soglie rigide relative alla quota di mercato.
3.2.6. Al punto 12 dei «considerandi» del progetto di
regolamento in esame è detto che qualora la quota di mercatosuperi dette soglie, non è possibile presumere che gli accordi
di trasferimento di tecnologia rientranti nell’art. 81, par. 1, del
TCE possano comportare regolarmente vantaggi obiettivi. Laveridicità di una tale affermazione di carattere del tutto
generale e non dimostrata sotto il profilo economico non è
affatto suffragata da prove. Sembrerebbe piuttosto che le soglierelative alle quote di mercato pari al 20 o 30 % siano frutto diuna decisione arbitraria. Manifestamente la Commissione
vorrebbe allineare le disposizioni relative ai trasferimenti di
tecnologia al regolamento sulle esenzioni per categoria relativealle intese verticali. Si tratta però di due regolamenti che
s’inquadrano in contesti del tutto diversi, e che non sono
affatto comparabili. Delle quote di mercato fisse possonocostituire uno strumento adeguato per la valutazione dei
contratti di distribuzione. Questo non vale però nel caso dei
contratti di trasferimento di tecnologia, per i quali, come già siè accennato, è estremamente difficile accertare le quote di
mercato.
3.2.7. Il Comitato ritiene che regolamentazioni così rigoro-
se e schematiche celino il rischio di una riduzione del flussotecnologico all’interno dell’UE, e a seguito di questo finiscano
per frenare la diffusione del progresso scientifico e tecnico. I
licenzianti possono decidere di trasferire le loro tecnologie alicenziatari di paesi terzi, dove potrebbero beneficiare diregolamentazioni più flessibili. Come alternativa il licenziante
potrebbe decidere di mantenere per sé la tecnologia, con
conseguenti notevoli perdite di valore aggiunto per l’interaeconomia. Orientarsi alle soglie delle quote di mercato previstein altri regolamenti circa le esenzioni per categoria significa
non prendere in considerazione che dei contratti di licenza
meritano decisamente di beneficiare di aiuti e costituisce una
limitazione rispetto al regolamento (CE) n. 240/96, che adottainvece un approccio più ampio. Anche rispetto al nuovoregolamento sulle intese regolamento (CE) n. 1/2003, che lascia
alle imprese la responsabilità di decidere circa l’ammissibilità di
un accordo restrittivo della concorrenza, sarebbe necessarioadottare un regolamento sui trasferimenti di tecnologia di più
facile applicazione, anziché un regolamento che renda molto
più complicato valutare le diverse fattispecie.
3.2.8. Il Comitato ritiene pertanto che si dovrebbe rinuncia-
re del tutto all’introduzione di soglie di quote di mercato. Un
apporto utile potrebbe venire, in un determinato ambito, daun aumento di almeno il 40/50 %. Solo in questo modo sipossono perlomeno minimizzare le incertezze legate alla
determinazione dei mercati interessati.
3.3. Restrizioni fondamentali
3.3.1. La lettera b) del par. 1 dell’art. 4 vieta in genere le
limitazioni della produzione o delle vendite. In propositoandrebbe tuttavia prevista un’espressa possibilità di esenzione
qualora il licenziante s’impegni a non utilizzare personalmente
la propria tecnologia. La lettera c) dovrebbe esentare anche lelimitazioni relative ai «campi di utilizzazione» fintanto che il
licenziante non è soggetto a restrizioni circa l’utilizzo della
propria tecnologia, come previsto anche dal regolamento (CE)n. 240/96. Analogamente a quanto precede, andrebbe previstaanche una possibilità esplicita di esenzione per limitazioni
riguardanti una «seconda fonte di approvvigionamento», dato
che in pratica tali clausole assumono grande importanza. Laformulazione della lettera d) è troppo restrittiva, in quanto il
licenziatario dovrebbe vedersi ridotta la possibilità di sfruttare
la propria tecnologia, unicamente nei casi in cui ciò sia«indispensabile» per evitare la divulgazione a terzi del know-
how sotto licenza. L’aggettivo «indispensabile per» andrebbe
pertanto sostituito con «idonea a».
3.3.2. Circa le restrizioni territoriali di cui all’art. 4, par. 2,
lettera b), il regolamento dovrebbe anche prevedere il divieto
della vendita passiva in un altro territorio della licenza. Questadisposizione ha dato buona prova nel regolamento (CE)
n. 240/96 consentendo al licenziatario tutelato di penetrare il
mercato con il prodotto in questione. Solo il punto 93 dellelinee direttrici prevede che non rientrano nell’art. 81, par. 1,
del TCE le restrizioni alle vendite passive per un periodo di due
anni a decorrere dalla data in cui il prodotto che incorpora latecnologia sotto licenza venga immesso per la prima volta sul
mercato da parte del licenziatario in questione. Ai fini della
certezza del diritto il Comitato raccomanda d’inserire immedia-tamente una disposizione in tal senso nel progetto di regola-mento in esame. Il Comitato giudica troppo breve il periodo
di due anni previsto e raccomanda di seguire il modello,
dimostratosi valido, del regolamento (CE) n. 240/96, chedispone un periodo di cinque anni.
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3.4. Salvaguardia degli accordi pregressi
3.4.1. L’art. 9, par. 2, del progetto di regolamento in esame
dispone che a partire dal maggio 2004 non saranno più
ammissibili gli accordi esenti in virtù delle norme attuali
qualora non rispondano alle condizioni di esenzione delnuovo regolamento. Il Comitato giudica inopportuno negare
a posteriori la validità di accordi stipulati in precedenza. Già a
causa di clausole secondarie degli accordi si renderebberonecessarie nuove trattative per gli accordi di licenza, quando
non debbano essere rimessi totalmente in discussione. Dato
che ciò provoca notevole incertezza, risulta opportuno che ilComitato raccomandi di assicurare la validità dei vecchi accordiper tutta la durata inizialmente prevista.
3.5. Linee direttrici
3.5.1. Sostanzialmente il Comitato si compiace che la
Commissione, soprattutto dopo aver rinunciato al suo mono-
polio sulle esenzioni, fornisca ampie linee direttrici che aiutinoad accertare se un accordo di licenza sia effettivamente
conforme alla legislazione sulle intese. Vari punti di queste
linee direttrici, in particolare quelle che riguardano gli accordiesclusivi di licenza, suscitano tuttavia l’impressione che la
Commissione abbia un atteggiamento molto critico nei loro
confronti, arrivando persino a giudicarli di per sé restrittividella concorrenza. Ad esempio, il punto 156 delle lineedirettrici afferma in pratica che le licenze in esclusiva sono
giustificate solo in via eccezionale. Esse comportano rischi
nettamente superiori ai vantaggi conseguibili. Il pericolomaggiore sta tuttavia nel fatto che non vengano più date
licenze, visto che la loro concessione è ormai inevitabilmente
soggetta a condizioni così rigorose. Nella pratica un’aperturadel mercato e l’avvio di progetti di ricerca e sviluppo risultano
sovente possibili solo se il licenziatario ottiene una licenza
esclusiva. Le linee direttrici dovrebbero pertanto mettere inluce l’utilità economica degli accordi relativi al trasferimento
di tecnologia che, pur non rientrando nel progetto di regola-
mento in esame, sono comunque tali da favorire la concorren-za: così facendo si incoraggerebbero potenziali licenzianti aconcedere licenze. Va assolutamente evitato di dar loro
l’impressione che nella maggioranza dei casi la concessione
della licenza sia fonte di problemi giuridici.
3.5.2. Per il resto, risultano troppo vaghe non solo, come
già indicato, la definizione del mercato rilevante (punti 17 ess.), ma anche la definizione del potenziale concorrente. Anorma del punto 24 delle linee direttrici, le parti dell’accordo
vengono considerate come potenziali concorrenti sul mercato
del prodotto se si prevede che anche senza l’accordo avrebbero
Bruxelles, 11 dicembre 2003.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCHcomunque effettuato i necessari investimenti aggiuntivi per
entrare nel mercato rilevante. La presente formulazione non
chiarisce tuttavia appieno quando un’impresa si addosserebbe
normalmente siffatti costi per investimenti.
3.5.3. I punti 144 e successivi delle linee direttrici espongo-
no vari tipi di restrizioni ricorrenti in accordi di licenza. Ilpunto 146 riepiloga solo sinteticamente gli obblighi presenti
in un accordo di licenza che non comporta comunque alcuna
restrizione della concorrenza a mente dell’art. 81, par. 1, delTCE. Ai fini della certezza del diritto, questa «lista bianca»
andrebbe ancora completata aggiungendovi aspetti indicati
nell’art. 2 del regolamento (CE) n. 240/96. Ciò risulterebbemolto utile nella formulazione concreta di un accordo di
licenza, perché la presenza di tali clausole fugherebbe dubbi
circa la sua ammissibilità.
4. Sintesi
4.1. Riguardo al progetto di regolamento in esame il
Comitato si compiace che il testo, limitandosi ad alcuneclausole «nere» essenziali, permetta flessibilità alla configura-
zione dell’accordo. Inoltre, ora rispetto al passato, gli accordi
di trasferimento della tecnologia possono essere stipulati perdurate superiori, in linea con la durata dei diritti di proprietà.
Al riguardo decade il termine relativamente arbitrario dei
10 anni.
4.2. Il Comitato raccomanda che, nel quadro di una revisio-
ne del progetto si rinunci al sistema delle soglie relative alle
quote di mercato e si punti anzitutto sul mercato del prodotto,per tener conto delle specificità dei mercati dei prodotti, delle
tecnologie e dell’innovazione e delle connesse difficoltà della
loro determinazione. Per offrire maggiore certezza del dirittoalle imprese occorre per lo meno abbassare le soglie relativealla quota di mercato al 40-50 %. In tal modo si eviterebbe che
la concessione di licenze per nuove tecnologie, che favorisce
la concorrenza, finisca per essere classificata come di per sérestrittiva della concorrenza. Così facendo, con il nuovo
regolamento sul trasferimento delle tecnologie, potenziali
licenzianti godrebbero di maggiore flessibilità nella stipula deiloro accordi e verrebbero incoraggiati a far beneficiare terzi
delle loro tecnologie mediante licenze. A giudizio del Comitato,
anche le linee direttrici relative all’applicazione dell’art. 82del Trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia
contribuiscono a convincere che la concessione di licenze per
le tecnologie costituisce un atto essenzialmente positivo. Ciòcorrisponde alla realtà economica e può evitare che i detentoridi tecnologie se le tengano o le cedano a licenziatari al di
fuori dell’Unione europea, in paesi dove possono godere di
regolamentazioni più flessibili.