1989L0104 — IT — 23.12.1991 — 001.001 — 1
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
►B PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1988
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa
(89/104/CEE)
(GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1)
Modificata da:
Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1Decisione 92/10/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 L 6 35 11.1.1992
Rettificata da:
►C1Rettifica, GU L 207 del 19.7.1989, pag. 44 (89/104)
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▼B
PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1988
sul ravvicinamentodellelegislazionidegli Stati membriin materia
di marchi d’impresa
(89/104/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in parti-
colare l’articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione(1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando che le legislazioni che si applicano attualmente ai marchi
d’impresa negli Stati membri presentano disparità che possono ostaco-lare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi,nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune; chenella prospettiva dell’instaurazione e del funzionamento del mercatointerno è dunque necessario ravvicinare le legislazioni degli Statimembri;
considerando che occorre non disconoscere le soluzioni ed i vantaggi
che il regime del marchio d’impresa comunitario può offrire alleimprese desiderose di acquisire marchi di impresa;
considerando che non appare attualmente necessario procedere ad un
ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in temadi marchi di impresa e che è sufficiente limitare il ravvicinamento alledisposizioni nazionali che hanno un’incidenza più diretta sul funziona-mento del mercato interno;
considerando che la presente direttiva non priva gli Stati membri del
diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa acquisiti in seguitoall’uso e che essa disciplina detti marchi solo per ciò che attiene ai lororapporti con i marchi d’impresa acquisiti in seguito a registrazione;
considerando che gli Stati membri mantengono inoltre la piena libertà di
fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla deca-denza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti in seguito a registra-zione; che spetta loro, ad esempio, stabilire la forma delle procedure diregistrazione e di nullità, decidere se debbano essere fatti valere dirittianteriori nella procedura di registrazione o nella procedura di nullitàovvero in entrambe, o ancora, qualora possano essere fatti valere dirittianteriori nella procedura di registrazione, prevedere una procedura diopposizione o un esame d’ufficio, ovvero entrambi; che gli Statimembri mantengono la facoltà di determinare gli effetti della decadenzao della nullità dei marchi di impresa;
considerando che la presente direttiva non esclude che siano applicate ai
marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dallenorme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sullaconcorrenza sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori;
considerando che la realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone
che l’acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresaregistrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Statimembri, alle stesse condizioni; che a tale scopo occorre un elencosemplificativo di segni suscettibili di costituire un marchio di impresa, iquali consentano di contraddistinguere i prodott i o i servizi di un’im-
presa da quelli di altre imprese; che gli impedimenti alla registrazione o
(1) GU n. C 351 del 31. 12. 1980, pag .1eG Un .C3 5 1d e l3 1 .1 2 . 1985,
pag. 4.
(2) GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 66 e GU n. C 309 del 5. 12. 1988.
(3) GU n. C 310 del 30. 11. 1981, pag. 22.
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i motivi di nullità inerenti al marchio di impresa stesso, ad esempiol’assenza di carattere distintivo, ovvero ai conflitti tra il marchio diimpresa e i diritti anteriori devono essere enumerati esaurientemente,anche se alcuni di essi sono enumerati a titolo facoltativo per gli Statimembri che potranno quindi mantenerli o introdurli nelle rispettivelegislazioni; che gli Stati membri potranno mantenere o introdurre nellerispettive legislazioni impedimenti alla registrazione o motivi di nullitàconnessi a condizioni di acquisizione o di conservazione del diritto sulmarchio di impresa, per le quali non esistono disposizioni di armonizza-zione relative, per esempio, alla legittimazione ad esser titolare delmarchio di impresa, al rinnovo del marchio, al regime fiscale o allamancata osservanza delle norme procedurali;
considerando che, per ridurre il numero totale dei marchi di impresa
registrati e tutelati nella Comunità e di conseguenza il numero deiconflitti che possono insorgere a riguardo, occorre prescrivere che imarchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a pena didecadenza; che occorre prevedere che la nullità di un marchio diimpresa non possa essere dichiarata a causa dell’esistenza di un marchiodi impresa anteriore non usato, pur lasciando agli Stati membri lafacoltà di applicare il medesimo principio per quanto riguarda la regi-strazione di un marchio di impresa o prevedere che un marchio diimpresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura percontraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità delladecadenza del marchio di impresa; che per tutti questi casi spetta agliStati membri fissare le norme procedurali applicabili;
considerando che è fondamentale, per agevolare la libera circolazione
dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, procurare che i marchi diimpresa registrati abbiano ormai negli ordinamenti giuridici di tutti gliStati membri, la medesima tutela; che ciò non priva tuttavia gli Statimembri della facoltà di tutelare maggiormente i marchi di impresa cheabbiano acquisito una notorietà;
considerando che la tutela che è accordata dal marchio di impresa
registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d’origine delmarchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio diimpresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che la tutela è accordataanche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra iprodotti o servizi; che è indispensabile interpretare la nozione di somi-glianza in relazione al rischio di confusione; che il rischio di confu-sione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamentedalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazioneche può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato oregistrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segnoe tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specificadella tutela; che le norme procedurali nazionali che non sono pregiudi-cate dalla presente direttiva disciplinano i mezzi grazie a cui può essereconstatato il rischio di confusione, e in particolare l’onere della prova;
considerando che occorre, per ragioni di sicurezza giuridica, e senza
ledere ingiustamente gli interessi del titolare di un marchio di impresaanteriore, prevedere che questi non possa più richiedere la nullitàovvero opporsi all’uso di un marchio di impresa posteriore al proprio,qualora ne abbia coscientemente tollerato l’uso per un lungo periodo,tranne nel caso in cui il marchio di impresa posteriore sia stato doman-dato in malafede;
considerando che tutti gli Stati membri della Comunità sono parti
contraenti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietàindustriale; che è necessario che le disposizioni della presente direttivasiano in perfetta armonia con quelle della convenzione di Parigi; che lapresente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri deri-vanti da detta convenzione; che, ove necessario, è applicabile l’articolo234, secondo comma del trattato,
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Campo di applicazione
La presente direttiva si applica ai marchi di impresa di prodotti o di
servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hannoformato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazionein uno Stato membro o presso l’ufficio dei marchi del Benelux o chesono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti inuno Stato membro.
Articolo 2
Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa
Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere
riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi dipersone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suoconfezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere iprodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Articolo 3
Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità
1. Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere
dichiarati nulli:
a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa;
b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni
che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, laquantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovverol’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio,o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni
che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usileali e costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
— dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;— dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato
tecnico;
— dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
f) i marchi di impresa contrari all’ordine pubblico o al buon costume;
g) i marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico,
per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geograficadel prodotto o del servizio;
h) i marchi di impresa che, in mancanza di autorizzazione delle autorità
competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o invalidati anorma dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la prote-zione della proprietà industriale, in appresso denominata «conven-zione di Parigi».
2. Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia
escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullose e nella misura in cui:
a) l’uso di tale marchio di impresa possa essere vietato ai sensi di
norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchiodi impresa dello Stato membro interessato o della Comunità;
b) il marchio di impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e
in particolare un simbolo religioso;
c) il marchio di impresa contenga simboli, emblemi e stemmi, che
siano diversi da quelli di cui all’articolo 6 ter della convenzione diParigi e che rivestano un interesse pubblico, a meno che l’autorità
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competente non ne abbia autorizzato la registrazione conformemente
alla legislazione dello Stato membro in questione;
d) il richiedente abbia fatto in malafede la domanda di registrazione del
marchio di impresa.
3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se
registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1,lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguitodell’uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. GliStati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione siaanche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo ladomanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può prevedere
che i motivi di esclusione dalla registrazione o di dichiarazione dinullità di un marchio di impresa applicabili in tale Stato anteriormentealla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per confor-marsi alla presente direttiva si applichino ai marchi di impresa la cuidomanda di registrazione sia anteriore a tale data.
Articolo 4
Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai
conflitti con diritti anteriori
1. Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se regi-
strato, può essere dichiarato nullo:
a) se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore
e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiestoo è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio diimpresa anteriore è tutelato;
b) se l’identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col
marchio di impresa anteriore e l’identità o somiglianza dei prodotti oservizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a unrischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio diassociazione tra il marchio di impresa ed il marchio di impresaanteriore.
2. Per «marchi di impresa anteriori» ai sensi del paragrafo 1 si
intendono:
a) i marchi di impresa la cui data di domanda di registrazione sia
anteriore alla data di domanda del marchio di impresa, tenuto conto,ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e cheappartengano alle categorie seguenti:
i) i marchi comunitari;
ii) i marchi di impresa registrati nello Stato membro o per quanto
riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi presso l’Uf-ficio dei marchi del Benelux;
iii) i marchi di impresa che sono oggetto di una registrazione inter-
nazionale con effetto nello Stato membro;
b) i marchi di impresa comunitari che, conformemente al regolamento
sul marchio comunitario, rivendicano validamente l’anterioritàrispetto ad un marchio di impresa di cui ai punti i), ii) e iii), anche sequest’ultimo sia oggetto di una rinuncia o si sia estinto;
c) le domande di marchi di impresa di cui alle lettere a) e b), sotto
riserva di registrazione degli stessi;
d) i marchi di impresa che, alla data di presentazione della domanda di
registrazione di marchio, o, se del caso, alla data della prioritàinvocata a sostegno della domanda di marchio, sono «notoriamenteconosciuti» nello Stato membro ai sensi dell’articolo 6 bis dellaconvenzione di Parigi.
3. Un marchio di impresa è altresì escluso dalla registrazione o, se
registrato, può essere dichiarato nullo se esso è identico o simile ad unmarchio di impresa comunitario anteriore ai sensi del paragrafo 2 e se èstato destinato ad essere registrato o è stato registrato per prodotti oservizi i quali non sono simili a quelli per cui è registrato il marchio diimpresa comunitario anteriore quando il marchio di impresa comuni-
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tario anteriore gode di notorietà nella Comunità e l’uso del marchio diimpresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamentevantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio diimpresa comunitario anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.
4. Ciascuno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di
impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa esseredichiarato nullo se e nella misura in cui:
a) il marchio di impresa sia identico o simile ad un marchio di impresa
nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora esso sia desti-nato ad essere registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi iquali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio diimpresa anteriore, quando il marchio di impresa anteriore gode dinotorietà nello Stato membro in questione e l’uso del marchio diimpresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamentevantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio diimpresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
b) siano stati acquisiti diritti ad un marchio di impresa non registrato o
ad un altro segno utilizzato in commercio prima della data di presen-tazione della domanda di registrazione del marchio di impresasuccessivo o, se del caso, della data di anteriorità invocata asostegno della data di domanda di registrazione del marchio diimpresa successivo e qualora questo marchio di impresa non regi-strato o questo altro segno dia al proprio titolare il diritto di vietarel’uso di un marchio di impresa successivo;
c) sia possibile vietare l’uso del marchio di impresa in base ad un
diritto anteriore diverso dai diritti di cui al paragrafo 2 ed alla letterab) del presente paragrafo, in particolare in base a:
i) un diritto al nome;
ii) un diritto all’immagine;
iii) un diritto d’autore;
iv) un diritto di proprietà industriale;
d) il marchio di impresa sia identico o simile ad un marchio collettivo
anteriore che ha conferito un diritto scaduto al massimo tre anniprima della domanda di registrazione;
e) il marchio di impresa sia identico o simile ad un marchio di garanzia
o di certificazione anteriore che ha conferito un diritto scaduto almomento della domanda di registrazione da un numero di annistabilito dallo Stato membro;
f) il marchio di impresa sia identico o simile ad un marchio di impresa
anteriore che è stato registrato per prodotti o servizi identici o similie che ha conferito un diritto scaduto per mancato rinnovo almassimo due anni prima della domanda di registrazione, a meno cheil titolare del marchio di impresa anteriore abbia espresso il proprioaccordo sulla registrazione del marchio di impresa successivo o nonabbia usato il proprio marchio di impresa;
g) il marchio di impresa si presti ad essere confuso con un marchio di
impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazionedella domanda e che continua ad esservi usato, purché il richiedenteabbia domandato in malafede la registrazione del marchio diimpresa.
5. Gli Stati membri possono permettere che, in determinate circo-
stanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione unmarchio di impresa o, se registrato, esso non debba necessariamenteessere dichiarato nullo se il titolare del marchio di impresa anteriore odi un diritto anteriore consente alla registrazione del marchio di impresaposteriore.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, uno Stato può prevedere che gli
impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità, applicabili in taleStato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioninecessarie per conformarsi alla presente direttiva, siano applicabili aimarchi di impresa depositati anteriormente a tale data.
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Articolo 5
Diritti conferiti dal marchio di impresa
1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto
esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprioconsenso, di usare nel commercio:
a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi
identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto
segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza deiprodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno,possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compor-tante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio diimpresa.
2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il
diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nelcommercio un segno identico o simile al marchio di impresa per iprodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è statoregistrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Statomembro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebita-mente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio diimpresa o reca pregiudizio agli stessi.
3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al para-
grafo1 e 2 sono soddisfatte:
a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;
b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali
fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella
pubblicità.
4. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni
necessarie per conformarsi alla presente direttiva, la normativa di dettoStato membro non permette di vietare l’uso di un segno secondo lecondizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) ed al paragrafo 2, il dirittoconferito dal marchio di impresa non è opponibile all’ulteriore uso delsegno.
5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in
uno Stato membro per la tutela contro l’uso di un segno fatto a finidiversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l’usodi tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamentevantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio diimpresa o reca pregiudizio agli stessi.
Articolo 6
Limitazione degli effetti del marchio di impresa
1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare
dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla
destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca difabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altrecaratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la
destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessorio pezzi di ricambio,
purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo
industriale e commerciale.
2. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare
dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un diritto anteriore
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di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato
membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.
Articolo 7
Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa
1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare
dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessiin commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso ocon il suo consenso.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi
perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione deiprodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato oalterato dopo la loro immissione in commercio.
Articolo 8
Licenza
1. Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o
parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per latotalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possonoessere esclusive o non esclusive.
2. Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti
da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizionedel contratto di licenza per quanto riguarda la sua durata, la formadisciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio diimpresa, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata,il territorio in cui il marchio di impresa può essere apposto, o la qualitàdei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.
Articolo 9
Preclusione per tolleranza
1. Il titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all’articolo 4,
paragrafo 2, il quale abbia, durante cinque anni consecutivi, tolleratol’uso in uno Stato membro di un marchio di impresa posteriore regi-strato in detto Stato membro, del quale era a conoscenza, non puòdomandare la dichiarazione di nullità del marchio di impresa posteriorené opporsi all’uso dello stesso sulla base del proprio marchio di impresaanteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchiodi impresa posteriore, salvo il caso in cui il marchio di impresa poste-riore sia stato domandato in malafede.
2. Qualsiasi Stato membro può prevedere che il paragrafo 1 sia
applicabile al titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all’arti-colo 4, paragrafo 4, lettera a) o di un altro diritto anteriore di cuiall’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) o c).
3. Nei casi di cui al paragrafo 1 o 2, il titolare di un marchio di
impresa registrato posteriormente non può opporsi all’uso del dirittoanteriore, benché detto diritto non possa essere fatto valere contro ilmarchio di impresa posteriore.
Articolo 10
Uso del marchio di impresa
1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di
registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte deltitolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodottio servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso perun periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sotto-posto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legit-timo per il mancato uso.
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2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso:
a) l’uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia per
taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio diimpresa nella forma in cui esso è stato registrato;
b) l’apposizione del marchio di impresa sui prodotti o sul loro condi-
zionamento nello Stato membro interessato solo ai fini dell’esporta-zione.
3. Si considera come uso del marchio di impresa da parte del titolare
l’uso del marchio di impresa col consenso del titolare o l’uso delmarchio d’impresa da parte di una qualsiasi persona abilitata ad utiliz-zare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione.
4. Per marchi di impresa registrati anteriormente alla data di messa in
applicazione della presente direttiva nello stato membro interessato:
a) se una disposizione in vigore anteriormente a detta data prevede
sanzioni per il mancato uso di un marchio di impresa durante unperiodo ininterrotto, si considera che la decorrenza del periodo dicinque anni di cui al paragrafo 1 sia iniziata contemporaneamente adun periodo di mancato uso già in corso a detta data;
b) se anteriormente a detta data non è in vigore alcuna disposizione
relativa all’uso del marchio d’impresa, si considera che i periodi dicinque anni di cui al paragrafo 1 decorrano, al più presto, da dettadata.
Articolo 11
Sanzioniperilmancatousodiunmarchiod’impresa,nelleproce-
dure giudiziarie od amministrative
1. La nullità di un marchio d’impresa non può essere dichiarata a
motivo dell’esistenza di un marchio d’impresa anteriore in conflitto, ilquale non soddisfi le condizioni di utilizzazione di cui all’articolo 10,paragrafi 1 ,2e3o , eventualmente, paragrafo 4.
2. Uno Stato membro può prevedere che un marchio d’impresa
►
C1non possa essere escluso ◄dalla registrazione a causa dell’esi-
stenza di un marchio di impresa anteriore in conflitto il quale nonsoddisfi le condizioni di uso di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3,eventualmente, paragrafo 4.
3. Senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 12, in caso di
domanda riconvenzionale che abbia per oggetto la decadenza, uno Statomembro può prevedere che un marchio di impresa non possa essereinvocato fondatamente in una procedura per contraffazione, se si èstabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchiodi impresa in virtù dell’articolo 12, paragrafo 1.
4. Se il un marchio di impresa anteriore è stato usato soltanto per una
parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, si considera,ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 ,2e3come registrato soltanto
per la suddetta parte di prodotti e servizi.
Articolo 12
Motivi di decadenza
1. Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un
periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di usoeffettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per iquali è stato registrato e non sussistono motivi legittimi per il suomancato uso; tuttavia nessuno può affermare che un marchio di impresasia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo e la presentazionedella domanda di decadenza, sia iniziato o reiniziato l’uso effettivo delmarchio di impresa; tuttavia se si effettuano preparativi per l’inizio o ilreinizio dell’uso del marchio di impresa solo dopo che il titolare abbiasaputo che dovrebbe essere presentata una domanda di decadenza, nonvengono presi in considerazione l’inizio o il reinizio dell’uso delmarchio di impresa entro un termine di tre mesi prima della presenta-
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zione della domanda di decadenza, il quale decorre al massimo a partiredalla scadenza del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso.
2. Il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza quando
esso dopo la data di registrazione:
a) è divenuto, per il fatto dell’attività o inattività del suo titolare, la
generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per ilquale è registrato;
b) è idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la
natura, qualità o provenienza geografica dei suddetti prodotti oservizi, a causa dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio diimpresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali èregistrato.
Articolo 13
Impedimenti alla registrazione e motivi di decadenza o di nullità
soltanto per una parte dei prodotti o servizi
Se un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza o di nullità
di un marchio di impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti oservizi per i quali il marchio di impresa è richiesto o registrato, l’impe-dimento alla registrazione, la decadenza o la nullità riguardano solo iprodotti o servizi di cui trattasi.
Articolo 14
Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un
marchio di impresa
Quando per un marchio comunitario si invoca l’anzianità di un marchio
anteriore che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, si puòconstatare a posteriori la nullità o la decadenza di detto marchio.
Articolo 15
Disposizioni particolari concernenti i marchi collettivi, i marchi di
garanzia e i marchi di certificazione
1. Fatto salvo l’articolo 4, gli Stati membri la cui legislazione auto-
rizza la registrazione di marchi collettivi o di marchi di garanzia o dicertificazione possono prevedere che detti marchi siano esclusi dallaregistrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loronullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 3 e 12, nellamisura in cui la funzione di detti marchi lo richieda.
2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c) gli Stati membri
possono stabilire che i segni o indicazioni che, in commercio, possonoservire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizipossano costituire marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o dicertificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a vietare aiterzi l’uso, in commercio, di detti segni o indicazioni, purché li usiconformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale ocommerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fattovalere nei confronti di un terzo abilitato ad usare una denominazionegeografica.
Articolo 16
Disposizioninazionalidaprendereinvirtùdellapresentedirettiva1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi allapresente direttiva al più tardi il ►
M131 dicembre 1992 ◄. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
2. Il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione può prorogare la data di cui al paragrafo 1 fino al 31dicembre 1992 al massimo.
1989L0104 — IT — 23.12.1991 — 001.001 — 11
▼B
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioniessenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dallapresente direttiva.
Articolo 17
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.