Affaire T‑848/16

Deichmann SE

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne V – Marques internationales figuratives antérieures V – Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque antérieure – Règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement délégué (UE) 2018/625] »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 6 décembre 2018

Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition – Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque internationale antérieure – Extrait de la base de données TMview de l’Office concernant un enregistrement international désignant l’Union européenne – Inclusion

Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition – Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque internationale antérieure – Extrait de la base de données CTM-Online de l’Office concernant un enregistrement international désignant l’Union européenne – Exclusion

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 151, § 2, et 152 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 19, § 2, a)]

Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition – Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque internationale antérieure – Publication dans la base CTM-Online (devenue eSearch plus) – Incidence

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 151, § 2 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 19, § 2, a), ii)]

Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition – Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection d’une marque internationale antérieure – Portée

Il résulte des dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2868/95 portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, qui sont applicables aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne conformément aux dispositions de l’article 145 du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, que l’opposant doit apporter la preuve du dépôt ou de l’enregistrement de la marque antérieure, lorsque l’opposition est fondée sur une marque autre qu’une marque de l’Union européenne. La nécessité d’apporter une telle preuve concerne donc également les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, lesquels ne constituent pas des marques de l’Union européenne. La circonstance que l’article 151, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 dispose que l’enregistrement international d’une marque désignant l’Union européenne produit, à compter de la date visée au paragraphe 1 de cet article, les mêmes effets que l’enregistrement d’une marque en tant que marque de l’Union européenne est sans incidence sur la nécessité pour l’opposant d’apporter la preuve de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne, en application des dispositions de la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2868/95. En effet, l’exigence de preuve de la marque antérieure prévue par la règle 19 du règlement no 2868/95 est une disposition qui concerne la possibilité pour le titulaire d’une marque antérieure, y compris un enregistrement international désignant l’Union européenne, de s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, et non une disposition relative aux effets de la marque de l’Union européenne, lesquels sont définis aux articles 9 à 14 du règlement no 207/2009 (devenus articles 9 à 17 du règlement 2017/1001), figurant dans la section 2, intitulée « Effets de la marque de l’Union européenne », du titre II du règlement no 207/2009. Ainsi, la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95, en tant qu’elle prévoit que l’opposant doit produire les preuves de la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, n’est pas contraire aux dispositions de l’article 151, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, qui ne concernent pas, pour leur part, les règles de la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. (voir points 34-36)

L’opposant ne peut utilement faire valoir que la production de la preuve des marques antérieures ne serait pas nécessaire en ce qui concerne les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, puisque l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) disposerait, compte tenu de la publication dans la base CTM-Online (devenue eSearch plus) des indications de l’enregistrement international désignant l’Union européenne prévues à l’article 152 du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, des informations susceptibles d’étayer l’existence, la validité et l’étendue de la protection des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. En effet, même à supposer que l’Office dispose des informations relatives à la protection des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, il résulte des termes clairs de la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95 portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, qui ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 151, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, qu’il appartient à l’opposant lui-même de produire la preuve de la protection de son droit antérieur. (voir points 37, 38)

Voir le texte de la décision. (voir points 51, 52)

En précisant que les documents en cause « éman[ent] de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée », la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95 portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, exclut la possibilité de produire des extraits d’une base de données donnant accès à des documents n’émanant pas de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée. Ainsi, des extraits de la base de données CTM-Online de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ne constituent pas des preuves de la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, dès lors que l’Office, qui n’est pas l’autorité compétente pour l’enregistrement des marques internationales, n’est pas l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée. (voir point 58)