CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 3 mai 2012 ( 1 )

Affaire C‑376/11

Pie Optiek SPRL

contre

Bureau Gevers SA,

European Registry for Internet Domains ASBL

[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique)]

«Politique industrielle — Internet — Domaine de premier niveau .eu — Règlement (CE) no 874/2004 — Article 12, paragraphe 2, et article 21, paragraphe 1, sous a) — Notion de ‘licenciés de droits antérieurs’ — Enregistrements spéculatifs et abusifs — Enregistrement d’un nom, sans qu’il existe de ‘droits ou intérêts légitimes’ — Droit des marques»

I – Introduction

1. La présente affaire se fonde sur une décision de renvoi de la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) au titre de l’article 267 TFUE, par laquelle celle-ci a saisi la Cour de deux questions relatives à l’interprétation du règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 22 avril 2002, concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu ( 2 ), ainsi que du règlement (CE) no 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement ( 3 ).

2. La demande de décision préjudicielle est née dans le cadre d’un litige opposant la SPRL Pie Optiek (ci-après «Pie Optiek») — une société de droit belge qui vend des produits optiques par Internet — et la SA Bureau Gevers (ci-après «Bureau Gevers») — une société de droit belge opérant dans le conseil en matière de propriété intellectuelle — ainsi que l’ASBL European Registry for Internet Domains (ci-après «EURid»), au sujet de l’enregistrement du nom de domaine «www.lensworld.eu». Par ces recours introduits devant les juridictions nationales, Pie Optiek souhaite, d’une part, faire constater que l’enregistrement de ce nom de domaine en faveur de Bureau Gevers s’est effectué de manière spéculative et abusive. D’autre part, elle voudrait que ce nom de domaine lui soit attribué.

3. Dans ses moyens, elle fait valoir en substance que Bureau Gevers n’aurait pas droit à l’enregistrement de ce nom de domaine au motif qu’il ne serait pas lui-même «titulaire de droits antérieurs» au sens du règlement no 874/2004. La titulaire de tels droits serait, en revanche, la société américaine Walsh Optical. En fait, celle-ci ne serait pas en droit de demander l’enregistrement dans la mesure où elle aurait elle-même son siège en dehors de l’Union européenne et, partant, ne remplirait pas les conditions légales. Selon Pie Optiek, les deux entreprises ont eu recours à un montage pour contourner les conditions relatives aux droits d’enregistrement en concluant un contrat portant la dénomination «contrat de licence», par lequel Bureau Gevers se serait engagé à mettre à disposition son nom et son adresse dans l’Union européenne pour permettre à sa cliente américaine de procéder à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, Pie Optiek conteste même que, dans l’affaire au principal, un contrat de licence au sens juridique du terme ait été convenu, dans la mesure où Bureau Gevers a obtenu uniquement la compétence d’enregistrer et non d’utiliser la marque en vue de vendre les produits ou les services sous cette marque.

4. Dès lors, l’objet de la demande de renvoi préjudiciel est surtout de savoir si, dans l’affaire au principal, il est permis de parler d’un contrat de licence au sens juridique du terme en ce qui concerne la marque verbale «lensworld». Par ailleurs, la question se pose de savoir s’il est conforme au droit de l’Union de permettre à une société qui n’est pas autorisée à enregistrer de procéder néanmoins à l’enregistrement d’un nom de domaine au moyen d’un contrat de licence conclu avec une société établie dans l’Union en raison du fait qu’elle est établie dans un État tiers. La présente affaire soulève des questions fondamentales tant en ce qui concerne la nature juridique des contrats de licence au regard du rapport existant entre le droit de propriété intellectuelle et le droit de l’Internet de l’Union qui nécessitent un examen approfondi. À cet effet, il conviendra d’interpréter non seulement les règlements précités, mais également la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques ( 4 ), et le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ( 5 ).

II – Cadre juridique

A – Le règlement no 733/2002

5. L’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 733/2002 dispose que ledit registre «enregistre dans le TLD .eu, via tout bureau d’enregistrement .eu accrédité, les noms de domaine demandés par […] toute entreprise ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son lieu d’établissement principal dans la Communauté».

6. Selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, «[l]a Commission adopte […] les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD .eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement. Ces règles incluent notamment […] la politique d’intérêt général en matière d’enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, y compris la possibilité d’enregistrer des noms de domaine de façon progressive afin de garantir, de manière appropriée et temporaire, aux titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et aux organismes publics des possibilités d’enregistrer leurs noms».

7. En application de cette disposition, la Commission a adopté le règlement no 874/2004.

B – Le règlement no 874/2004

8. L’article 2, premier à troisième alinéas, du règlement no 874/2004 énonce: «Une partie éligible, telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 733/2002, peut faire enregistrer un ou plusieurs noms de domaines dans le domaine de premier niveau .eu. Sans préjudice du chapitre IV, un nom de domaine particulier est attribué pour usage à la partie éligible qui est la première à avoir fait parvenir sa demande au registre selon les modalités techniques correctes et conformément au présent règlement. Aux fins du présent règlement, ce critère de priorité en fonction de la date et de l’heure de réception est désigné par l’expression ‘principe du premier arrivé, premier servi’. Une fois qu’un nom de domaine est enregistré, il ne peut plus faire l’objet d’un autre enregistrement jusqu’à ce que l’enregistrement expire sans être renouvelé, ou que le nom de domaine soit révoqué.»

9. Le chapitre IV de ce règlement, comprenant les articles 10 à 14 de celui-ci, concerne l’enregistrement par étapes. L’article 10, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, dudit règlement est libellé comme suit: «Les titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et les organismes publics sont autorisés à demander l’enregistrement de noms de domaine pendant une durée déterminée selon une procédure d’enregistrement par étapes avant que l’enregistrement dans le domaine .eu ne soit ouvert au public. Les ‘droits antérieurs’ comprennent, entre autres, les marques nationales et communautaires enregistrées […]»

10. L’article 12, paragraphe 2, premier à troisième alinéas, dudit règlement dispose: «La durée de la période prévue pour l’enregistrement par étapes est fixée à quatre mois. L’ouverture généralisée de l’enregistrement des noms de domaine ne doit pas commencer avant la fin de la période prévue pour l’enregistrement par étapes. L’enregistrement par étapes comprend deux phases d’une durée de deux mois chacune. Pendant la première phase de l’enregistrement par étapes, seuls les marques nationales et communautaires enregistrées, les indications géographiques et les noms et acronymes mentionnés à l’article 10, paragraphe 3, peuvent être proposés comme noms de domaine à enregistrer par les titulaires et les licenciés de droits antérieurs sur ces noms et par les organismes publics visés à l’article 10, paragraphe 1.»

11. L’article 21 du règlement no 874/2004, intitulé «Enregistrements spéculatifs et abusifs», prévoit à son paragraphe 1: «Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l’article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine: a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.»

C – La première directive 89/104

12. L’article 5, paragraphe 1, de la première directive 89/104, portant le titre «Droits conférés par la marque», prévoit notamment: «La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires: a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.»

13. L’article 8 de cette directive, portant le titre «Licence», énonce: «1. La marque peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d’un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives. 2. Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.»

III – Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

14. Pie Optiek est une société belge qui opère dans le secteur de la vente par Internet de lentilles de contact, de lunettes et autres produits pour les yeux. Elle est titulaire de la marque figurative Benelux comprenant le signe verbal «Lensworld», déposée le 8 décembre 2005 et enregistrée le 4 janvier 2006, pour des produits et services relevant des classes 5, 9 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957. Elle exploite le site Internet www.lensworld.be.

15. Bureau Gevers est une société belge opérant dans le conseil en propriété intellectuelle.

16. La société américaine Walsh Optical Inc. ayant siège dans le New Jersey (ci-après «Walsh Optical») est également active dans la vente sur Internet de lentilles de contact et d’autres articles de lunetterie. Elle exploite le site Internet www.lensworld.com depuis 1998 et était titulaire de la marque Benelux «Lensworld», déposée le 20 octobre 2005 et enregistrée le 26 octobre 2005 pour les produits et services relevant de la classe 35. Cette marque a été radiée le 30 octobre 2006.

17. Le 18 novembre 2005, Walsh Optical a signé avec Bureau Gevers un contrat dénommé «License Agreement» («contrat de licence», ci-après le «contrat»). Aux termes de la clause 1 du contrat, les seuls objets de celui-ci sont de permettre au licencié d’enregistrer un nom de domaine en son nom, mais pour le compte du donneur de licence (à savoir Walsh Optical), de définir les droits et les obligations de chaque partie durant ce même contrat ainsi que d’organiser la procédure selon laquelle le licencié transférera le ou les noms de domaine .eu au donneur de licence ou à la personne désignée par ce dernier. Selon la clause 3 du contrat, le donneur de licence s’oblige à payer les honoraires du licencié. À la clause 4 du contrat, qui contient les droits du licencié, il est précisé que celui-ci facturera ses services au donneur de licence. Selon la clause 5 du contrat, le licencié entreprend des efforts raisonnables pour déposer une/plusieurs demande(s) .eu et obtenir un enregistrement .eu pour un ou des noms de domaine.

18. Il ressort des observations soumises par EURid que la première phase de l’enregistrement par étapes visé au chapitre IV du règlement no 874/2004 a commencé le 7 décembre 2005. Ce même jour, Bureau Gevers a déposé auprès d’EURid une demande d’enregistrement du nom de domaine «lensworld.eu» en son nom propre, mais pour le compte de Walsh Optical. Ce nom de domaine a été attribué à Bureau Gevers le 10 juillet 2006. Le 17 janvier 2006, Pie Optiek a également sollicité l’enregistrement du nom de domaine «lensworld.eu», ce qui lui a été refusé en raison de l’antériorité de la demande de Bureau Gevers.

19. La demande que Pie Optiek a introduite devant la Cour d’arbitrage de la République tchèque, organisme chargé du règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine .eu, aux fins de contester l’attribution dudit nom de domaine à Bureau Gevers, a été rejetée. Le 13 avril 2007, Pie Optiek a assigné Bureau Gevers devant le tribunal de première instance de Bruxelles. EURid a fait intervention dans ce litige le 8 mai 2007. Par un jugement du 14 décembre 2007, ce recours a été rejeté. L’appel interjeté devant la juridiction de renvoi est dirigé contre ce jugement.

20. La juridiction de renvoi a des doutes quant à la manière dont les notions de «licencié de droits antérieurs» à l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 874/2004 et de «droit et intérêt légitime» à l’article 21, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement doivent être interprétées. Pour ce motif, elle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) L’article 12, paragraphe 2, du règlement no 874/2004 doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, les termes ‘licenciés de droits antérieurs’ peuvent viser une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque à enregistrer, en son nom propre, mais pour le compte du donneur de licence, un nom de domaine identique ou similaire à la marque, sans pour autant être autorisée à faire d’autres usages de la marque ou usage du signe en tant que marque, comme pour commercialiser des produits ou des services sous la marque? 2) En cas de réponse positive à cette question, l’article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement no 874/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un ‘droit ou intérêt légitime’ existe même si le ‘licencié de droits antérieurs’ a procédé à l’enregistrement du nom de domaine .eu en son nom, mais pour le compte du titulaire de la marque, lorsque ce dernier n’est pas éligible conformément à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 733/2002?»

IV – Procédure devant la Cour

21. La décision de renvoi, datée du 29 juin 2011, est parvenue au greffe de la Cour le 15 juillet 2011.

22. Des observations écrites ont été présentées par les parties au principal, par EURid ainsi que par la Commission européenne, dans le délai imparti par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

23. À l’audience du 21 mars 2012, les représentants des parties au principal, d’EURid et de la Commission ont comparu pour présenter leurs observations.

V – Principaux arguments des parties

24. Dans la mesure où ils sont pertinents, je les examinerai ci-dessous.

VI – Analyse

A – Remarques préalables

25. Le 7 décembre 2005 est la date de commencement de l’enregistrement des noms de domaine de premier niveau .eu. L’adoption de ces noms de domaine se fonde sur le plan d’action «eEurope 2002» de l’Union européenne ( 6 ), qui sous le point «Accélérer le commerce électronique» a défini «l’adoption de .eu comme le domaine de premier niveau». Par la création de ces domaines de premier niveau spécifiques aux pays (ce qu’il est convenu d’appeler les «country-code Top-Level-Domain», en abrégé: ccTLD), on voulait rendre plus visible le marché intérieur de l’Union dans le marché virtuel de l’Internet et accélérer le commerce électronique. L’utilisation de ces domaines avait pour objectif de manifester plus clairement les liens des organisations enregistrées, des entreprises et des personnes physiques avec l’Union, son cadre juridique et le marché européen.

26. Pour adopter ces nouveaux domaines européens de premier niveau, l’Union a créé un cadre juridique de grande ampleur. Si, à l’origine, le système mondial des noms de domaine s’est largement développé comme étant principalement un phénomène technique, sans que les conditions-cadres d’enregistrement et d’utilisation soient définies de manière précise, par la suite, l’Union s’est rattrapée en adoptant les noms de domaine .eu principalement au moyen de deux instruments légaux. Le règlement-cadre no 733/2002 et le règlement no 874/2004, mettant en œuvre le règlement-cadre, contiennent non seulement des dispositions relatives aux questions techniques, mais encore un ensemble de règles en droit des marques.

27. D’une part, il est prévu que l’adoption des noms de domaine .eu s’effectue dans le cadre d’une procédure par étapes («Sunrise Period») ( 7 ), dans laquelle les titulaires des droits antérieurs avaient priorité dans l’octroi des noms de domaine .eu qui correspondaient aux signes sur lesquels ils détenaient des droits. Dans la première phase de la «Sunrise Period» d’une durée de deux mois (du 7 décembre 2005 au 6 février 2006), les titulaires de marques nationales et communautaires, d’indications géographiques et d’indications des origines pouvaient introduire des demandes d’enregistrement d’un domaine. Selon l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 874/2004, cela valait aussi pour les licenciés. Bureau Gevers déduit de cette disposition qu’il avait le droit d’enregistrer le nom de domaine «lensworld.eu». Au cours de la deuxième phase de la «Sunrise Period», il était également possible de demander des noms de domaine qui se basaient sur d’autres droits protégés en droit national comme les dénominations commerciales, les raisons sociales, les titres caractéristiques des œuvres littéraires ou artistiques protégées, les marques et les noms commerciaux non enregistrés.

28. D’autre part, les dispositions de ces règlements ont été adoptées afin de protéger les titulaires de droits antérieurs, mais également d’autres personnes qui étaient en droit d’introduire une demande à l’encontre des enregistrements spéculatifs et abusifs des noms de domaines .eu. Pie Optiek se fonde aussi sur ces dispositions pour supprimer l’enregistrement au bénéfice de Bureau Gevers. Compte tenu du fait que Bureau Gevers a demandé le nom de domaine «lensworld.eu» antérieurement à Pie Optiek et en a obtenu l’enregistrement, il apparaît que la question de savoir si Bureau Gevers peut être effectivement considéré comme «licencié de droits antérieurs» au sens de l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 874/2004 est déterminante à la solution du litige. Si sa qualité de licencié devait être confirmée, la décision de l’EURid de ne pas faire droit à la demande d’enregistrement de Pie Optiek devrait être considérée comme légale. C’est précisément ce qui fait l’objet de la première question préjudicielle que j’examinerai ci-dessous en premier lieu, conformément à l’ordre des questions.

B – Première question

1. Absence de contrat de licence

29. Par sa première question, la juridiction de renvoi aimerait savoir en substance ce qu’il y a lieu d’entendre par la notion de «licenciés de droits antérieurs» au sens de l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 874/2004, lorsque le droit antérieur est un droit de marque.

30. Il convient, tout d’abord, de préciser que le règlement no 874/2004 ne contient pas de définition de cette notion et ne renvoie pas non plus aux ordres juridiques des États membres. Selon la jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause ( 8 ). Puisque l’instrument juridique nécessite une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec le règlement de base ( 9 ).

31. La notion de «licenciés de droits antérieurs» est composée de deux éléments. Premièrement, il s’agit du concept de «droits antérieurs» dont la définition ne soulève pas de difficultés particulières dans le cadre de la présente procédure préjudicielle, d’autant que le règlement mentionne explicitement en son article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, les différentes catégories de droits. Parmi celles-ci, il est mentionné notamment les marques nationales enregistrées. Compte tenu du fait que le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg forment un espace juridique uniforme doté d’un droit des marques uniformes et d’un bureau commun des marques ( 10 ), la marque Benelux enregistrée en faveur de Walsh Optical peut être qualifiée juridiquement comme une marque nationale au sens de cette disposition.

32. En revanche, la définition du contrat de licence est plus complexe. En effet, de celle-ci dépend la réponse à la question centrale de savoir si, par le contrat conclu avec Bureau Gevers, Walsh Optical a accordé illégalement une licence ayant pour objet la marque enregistrée. Dans ce contexte, il convient d’établir si le droit de l’Union contient une définition légale du contrat de licence. Ensuite, il y aura lieu d’examiner si le contrat litigieux est conforme à cette définition.

33. Comme je l’ai déjà exposé dans mes conclusions rendues dans l’affaire Falco Privatstiftung et Rabitsch ( 11 ), si les règles communautaires en matière de protection de la propriété intellectuelle régissent la possibilité de concéder une licence ( 12 ), elles ne comportent pas de dispositions sur la conclusion d’un contrat de licence. Il ressort uniquement de la législation pertinente que le contrat de licence est un contrat synallagmatique dont l’essence consiste dans le fait que le donneur de licence accorde aux licenciés le droit d’utiliser certains droits de propriété intellectuelle au licencié, qui paie à cet effet une redevance au donneur de licence. En accordant la licence, le donneur de licence permet au licencié d’effectuer certaines opérations qui, sans l’octroi de la licence, constitueraient une violation des droits de propriété intellectuelle. La licence, qui provient du terme latin «licet», signifie initialement «autorisation d’utiliser un bien ou d’exercer une activité». Conformément au principe de l’autonomie des volontés, il est possible de convenir d’une limitation de la licence; elle peut être exclusive ou non exclusive ou être limitée géographiquement, temporellement ou selon la nature de son utilisation ( 13 ).

34. La Cour a partagé cette conception relative à l’essence du contrat de licence en ce que, dans l’arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch, elle a considéré que l’obligation du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de ne pas contester l’exploitation de ce droit en contrepartie d’une redevance est un élément caractéristique des contrats de licence. Selon la Cour, il s’agit là d’une différence fondamentale par rapport au contrat de service. Contrairement à ce type de contrat, lorsqu’il concède l’exploitation du droit de propriété intellectuelle, son titulaire n’accomplit aucune prestation et s’engage seulement à laisser son cocontractant exploiter librement ledit droit ( 14 ). En revanche, la Cour a considéré qu’il était indifférent que le licencié soit ou non tenu d’exploiter le droit de propriété intellectuelle concédé ( 15 ).

35. Toutefois, selon une nouvelle doctrine défendue dans la littérature, la licence ne peut être comprise comme une simple tolérance de l’exploitation et, partant, comme une obligation purement passive du donneur de licence, au sens d’une renonciation à l’exercice de ses droits d’opposition. En revanche, les défenseurs de cette doctrine considèrent que la licence confère également un droit positif d’exploitation ( 16 ). Comme je l’exposerai ci-dessous, il est permis de déduire de certains instruments juridiques de l’Union que, en droit de l’Union, la licence est conçue effectivement comme une réelle autorisation d’exploitation et non pas comme une simple tolérance. Les contours de la notion de licence peuvent être définis au moyen d’une analyse comparée de différents instruments juridiques de l’Union ( 17 ).

36. Il existe notamment dans deux domaines du droit de l’Union des règles en matière de licences. Premièrement, la licence est considérée comme une forme d’exploitation pour les droits de propriété intellectuelle dans le cadre des règlements relatifs à la protection fournie par l’Union à la propriété intellectuelle. Auparavant, avec le droit communautaire d’obtention végétale, le règlement sur la marque et avec les dessins ou modèles communautaires, l’Union a déjà instauré trois régimes originels de protection européens de ce type et un projet de règlement de brevet communautaire a été déposé. Comme le montre de manière exemplaire l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire ( 18 ), le libellé des dispositions en matière de licence est formulé selon la perspective du licencié. L’ordre des mots «à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée; la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée […]» permet de conclure qu’une autorisation a été accordée au licencié. Le fait qu’en droit de l’Union la licence est conçue comme une autorisation d’exploitation et non pas comme une simple tolérance apparaît encore plus clairement dans la doctrine concernant le règlement sur la marque communautaire ainsi que les directives de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur qui en relèvent. Ainsi, dans le mémorandum sur la marque communautaire ( 19 ), la licence est définie comme «contrat par lequel une marque est concédée à un tiers en vue de son exploitation». Enfin, dans les directives relatives au règlement sur la marque communautaire ( 20 ), il est mentionné: «une simple tolérance ou un consentement unilatéral accordé à une tierce personne, par le titulaire de la marque 5 […] ne constitue pas une licence». Cette approche est également confirmée par l’article 4 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ( 21 ), qui prévoit que les instruments de protection instaurés par la directive ne doivent pas bénéficier uniquement au titulaire des droits, mais également aux «personnes autorisées à utiliser ces droits», et il cite en tant que tels notamment les licenciés.

37. Par ailleurs, il existe également des réglementations sur les licences dans le contexte de droit de la concurrence. Ainsi, le règlement (CE) no 772/2004 de la Commission, du 27 avril 2004, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert de technologie ( 22 ), ainsi que les lignes directrices publiées par la Commission à cet effet se fondent clairement sur la notion de licence en tant que droit contractuel d’utilisation. De plus, il est possible de déduire indirectement la notion de licence des règles relatives aux licences obligatoires, comme celles définies dans la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques ( 23 ). Elles montrent clairement qu’une licence constitue en règle générale une autorisation d’utiliser un droit de propriété intellectuelle en contrepartie d’une rémunération. Le fait qu’en droit de l’Union il y a lieu de considérer que la licence n’est pas une simple renonciation à l’exercice des droits d’opposition fondés sur le droit de la propriété intellectuelle, mais bien un droit positif d’utilisation résultant en fin de compte également des règles relatives au principe de l’épuisement des voies de recours.

38. Indépendamment de la question de savoir si, d’un point de vue dogmatique, la caractéristique principale d’un contrat de licence est, selon la thèse adoptée, soit la renonciation à l’exercice d’un droit, soit plutôt l’octroi par le donneur de licence d’une autorisation d’utilisation, il y a lieu de considérer que les opinions exposées ci-dessus coïncident en grande partie en ce sens que, par l’octroi d’une licence, le licencié se voit en fin de compte accorder le pouvoir d’utiliser temporairement ou de manière permanente un droit commercial de propriété intellectuelle (brevets, marques, modèles), et ce dans une mesure telle qu’à défaut cela relèverait du droit d’interdiction et d’utilisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle ( 24 ).

39. On vise naturellement ici uniquement une utilisation conforme à la destination du droit de propriété intellectuelle ( 25 ), et ce en vue d’une commercialisation de certains produits ou services, parce que, autrement, l’octroi d’une licence n’aurait aucun sens du point de vue économique. Le fait de concéder juridiquement un droit à un bien immatériel n’est pas un but en soi, mais se réalise en règle générale en vue d’une exploitation économique de celui-ci par son bénéficiaire ( 26 ).

40. Le législateur de l’Union se fonde manifestement lui aussi sur ces prémisses comme cela paraît déjà de manière indirecte du libellé de l’article 22 du règlement no 40/94 et de l’article 8 de la première directive 89/104 selon lesquels la marque peut faire l’objet de licences pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Il est fait référence ici à deux types de catégories de produits (les marchandises et les services) dont la caractéristique est qu’ils sont destinés à la commercialisation. Ces dispositions du droit des marques doivent, par conséquent, être interprétées en ce sens que, à la suite de l’octroi d’une licence, le licencié est autorisé à imposer la marque à certains produits qu’il commercialise. En conséquence, il y a lieu de supposer qu’en règle générale le licencié exploitera à des fins commerciales le droit de propriété intellectuelle concerné.

41. Si l’on demeure dans une approche économique, il convient de ne pas perdre de vue que le donneur de licence aura en général un intérêt à la l’exploitation de la marque par son utilisation dans le commerce. En effet, le donneur de licence ne sera pas uniquement rémunéré pour le transfert du droit, ce qui constitue déjà un incitant économique important pour lui. Selon le contrat conclu, il peut percevoir une redevance ou même une participation aux bénéfices perçus par le licencié ( 27 ). De plus, l’utilisation de la marque par le licencié contribue à garantir que celle-ci conserve son caractère distinctif et qu’elle puisse continuer à remplir ses fonctions à l’avenir, ce que je développerai ci-dessous ( 28 ).

42. Cet aspect est notamment pertinent dans les cas dans lesquels le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle n’est pas en mesure, quelle qu’en soit la raison, d’exploiter lui-même la marque, ce qui, compte tenu de la complexité de la vie économique actuelle, n’est pas du tout inhabituel. Dans un système économique dans lequel, en raison de l’accroissement de l’interdépendance et de l’internationalisation des processus économiques, il est devenu difficile d’exploiter pleinement et seul un monopole dans un secteur économique donné, indépendamment de la nécessité de poursuivre le développement technique et créatif des produits ( 29 ), l’exploitation des biens immatériels ne s’effectue plus uniquement et directement par le titulaire des droits de propriété intellectuelle, mais bien avec la participation d’autres acteurs économiques afin de veiller ensemble à une exploitation optimale. L’octroi de licences permet de découvrir différentes possibilités d’exploitation et de conquérir de nouvelles parts de marché. Lorsque le licencié met en œuvre une politique de marketing dans son propre intérêt pour attirer de nouveaux clients, cela a en fin de compte pour effet d’accroître la renommée de la marque, ce dont profite à son tour le donneur de licence ( 30 ). En conséquence, les licences constituent des instruments permettant une exploitation optimale des droits de propriété intellectuelle. C’est surtout pour cette raison qu’elles sont aujourd’hui la forme la plus usuelle d’utilisation commerciale de ces droits, aux côtés de la session et de la caution. Dans ce contexte, du point de vue du donneur de licence, on peut également argumenter la raison pour laquelle une licence est habituellement accordée dans la perspective d’une exploitation future ( 31 ).

43. Il est certain que les termes «utilisation conforme à la destination» au sens indiqué ci-dessus pourraient être interprétés d’une autre manière selon le droit de propriété intellectuelle en cause. Les droits de propriété intellectuelle se distinguent de par l’étendue de la protection qu’ils confèrent. Dans ce contexte, il est judicieux de procéder une nouvelle fois à une analyse juridique pour pouvoir apprécier si le pouvoir d’utiliser un droit de propriété intellectuelle relève de l’essence d’un contrat de licence donné. Aux côtés de la législation qui régit la conclusion de contrats de licence de droits de propriété intellectuelle et qui définit les caractéristiques essentielles des différents droits de propriété intellectuelle, les contrats conclus entre les parties dans chaque cas particulier jouent un rôle déterminant. Il est possible de déduire des contrats de licence qui constituent l’expression de l’autonomie contractuelle des conclusions quant à la portée des pouvoirs concédés ( 32 ).

44. Dans l’affaire au principal, Bureau Gevers et Walsh Optical ont conclu un contrat intitulé «contrat de licence» ayant pour objet un droit de marque. Pourtant, cette seule dénomination choisie par les parties ne donne que peu d’éléments sur la manière dont il convient de qualifier juridiquement ce contrat ( 33 ). En effet, il est possible, d’une part, que la qualification choisie par les parties apparaisse erronée en droit. D’autre part, il convient également d’éviter que les parties, en optant éventuellement de manière intentionnelle pour une terminologie donnée s’exemptent des conséquences juridiques que le droit de l’Union prévoit en matière de contrat de licence. Dans le présent cas d’espèce, il s’agit du privilège de procéder à l’enregistrement prioritaire d’un nom de domaine dans le cadre d’un délai particulier d’enregistrement anticipé («sunrise period»). Dans ce contexte, il conviendrait d’adopter une approche objective permettant d’examiner en substance si ce contrat vise, de par son objet, à permettre à Bureau Gevers d’utiliser la marque en cause conformément à sa destination.

45. À cet effet, il est nécessaire de rappeler brièvement la fonction d’une marque dans le commerce. En effet, ce n’est qu’après que l’on pourra déterminer si les parties contractantes ont convenu d’une utilisation conforme à la destination, à savoir conforme à la fonction de la marque. Dans ce contexte, l’importante jurisprudence de la Cour relative à la première directive 89/104 et au règlement no 40/94 donne une réponse.

46. Comme la Cour l’a exposé à maintes reprises, la marque remplit plusieurs fonctions. Sa fonction essentielle est de garantir au consommateur l’origine du produit ou du service ( 34 ). La marque constitue ainsi un moyen d’identification et d’individualisation dans le commerce. Toutefois, ce qu’il est convenu d’appeler la fonction d’indication de l’origine a différentes facettes qui ne devraient pas être ignorées lors de l’appréciation de la signification de la marque pour la vie économique.

47. La Cour a souligné ces différentes facettes dans l’arrêt Arsenal Football Club ( 35 ), dans lequel elle a détaillé les liens réciproques qui existent entre elles en les exposant de manière concrète. Selon la Cour, le droit de marque constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le droit de l’Union entend établir et maintenir. Dans un tel système, les entreprises doivent être en mesure de s’attacher la clientèle par la qualité de leurs produits ou de leurs services, ce qui n’est possible que grâce à l’existence de signes distinctifs permettant de les identifier. Dans cette perspective, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.

48. Depuis lors, la Cour a développé sa jurisprudence en droit des marques en insistant sur les autres facettes de la fonction d’indication de l’origine et en leur reconnaissant à cet égard une importance qui n’est pas moindre. En témoignent les arrêts L’Oréal e.a. ( 36 ) et Google France et Google ( 37 ), dans lesquels la Cour a tout d’abord rappelé cette fonction principale pour clarifier ensuite que la marque n’a pas uniquement pour objectif de garantir la provenance du produit ou du service concerné, mais qu’elle remplit également des fonctions de communication, d’investissement et de publicité. À la lumière de ce constat, il ne saurait plus y avoir de doute que, même pour la jurisprudence de la Cour, la fonction d’indication de l’origine ne constitue qu’une des fonctions parmi d’autres de la marque et qu’elle a une valeur égale aux fonctions de qualité ou de publicité ( 38 ). Par conséquent, lors de l’appréciation de la question de savoir si une utilisation d’une marque est envisagée conformément à sa destination, il y a lieu de tenir compte également des autres fonctions qu’elle remplit dans la vie économique.

49. Selon Bureau Gevers, il n’était pas prévu que Walsh Optical lui concède contractuellement le pouvoir de proposer lui-même des produits ou des services en utilisant la marque en cause. Il n’était pas non plus convenu que Bureau Gevers fasse de la publicité pour les produits de Walsh Optical sur le marché intérieur de l’Union européenne. Rien n’indique que Bureau Gevers voulait investir dans la marque. En fait, il n’existe aucun lien entre Bureau Gevers et le segment du marché pertinent. En revanche, le contrat en cause se limiterait à prévoir que Bureau Gevers se verrait confier la mission d’enregistrer en son nom le nom de domaine «lensworld.eu». En conséquence, aucune convention n’a été conclue entre les parties quant à une utilisation de la marque qui serait pratiquement conforme à ses fonctions spécifiques. Dès lors, on ne saurait parler d’une utilisation de la marque conforme à la destination envisagée.

50. Enfin, j’aimerais encore faire observer que le contrat en cause ne contient aucune indication selon laquelle le licencié aurait le pouvoir de faire valoir les droits fondés sur la marque à l’encontre des tiers, bien que cela fasse habituellement l’objet de tout contrat de licence. En effet, les contrats de licence remplissent également une fonction de solution de conflits ( 39 ), si elles contiennent des dispositions relatives aux procédures à entreprendre lorsque des concurrents contestent les droits de propriété intellectuelle du licencié ou lorsque ce dernier ne respecte pas les conditions de la licence qui ont été convenues. Le premier aspect est particulièrement pertinent dans le cas d’une licence de marque, dans la mesure où ce droit de propriété intellectuelle confère à son titulaire le droit d’interdire aux tiers l’utilisation non autorisée d’une marque identique, comme l’indiquent l’article 5 de la première directive 89/104 et l’article 9 du règlement no 40/94. Par conséquent, pour pouvoir être qualifié de contrat de licence relatif à une marque, le contrat conclu entre Bureau Gevers et Walsh Optical aurait dû impérativement porter sur cet aspect. Comme cela n’a pas été le cas, il y a lieu de douter que le contrat puisse être qualifié de contrats de licence.

51. Je considère que, dans une situation dans laquelle des éléments essentiels du contrat de licence sont absents du contrat en cause, à savoir, premièrement, l’octroi du droit à exploiter économiquement la marque en l’apposant sur des produits ou des services et, deuxièmement, le pouvoir de faire valoir les droits fondés sur la marque envers les tiers, la question se pose de savoir comment il convient d’apprécier en droit le fait que ce contrat accordait malgré tout le pouvoir d’enregistrer un nom de domaine. La question qui se pose est, dès lors, celle de la qualification juridique de ce contrat. À cet égard, j’aimerais faire observer ce qui suit.

52. Premièrement, il n’existe selon moi aucun doute que l’octroi du pouvoir d’enregistrement doit être interprété juridiquement comme une renonciation à une partie des droits originels qui relèvent de Walsh Optical en tant que titulaire de la marque. Il s’agit, à cet égard, du droit d’enregistrement d’un nom de domaine qui est en principe réservé exclusivement au titulaire d’une marque nationale et/ou d’une marque communautaire. S’agissant du droit relatif aux domaines .eu, ce privilège du titulaire de la marque est pris en compte par les dispositions prévues à l’article 12 du règlement no 874/2004 qui, comme je l’ai déjà expliqué dans mes remarques introductives, accorde à celui-ci la priorité dans le cadre de l’enregistrement des noms de domaines. Ces dispositions visent à protéger le titulaire de la marque du risque qu’un tiers n’enregistre encore avant lui un nom de domaine similaire.

53. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’une renonciation par le titulaire de la marque à son droit originel, à savoir de demander l’enregistrement du nom de domaine correspondant à sa marque, ne peut être considérée comme équivalant à une renonciation aux droits fondés sur la marque, ce qui serait typiquement le cas d’un contrat de licence. Comme je l’ai déjà fait observer, le contrat conclu entre Walsh Optical et Bureau Gevers ne prévoyait effectivement aucune utilisation de la marque et/ou du nom de domaine correspondant à celle-ci à des fins commerciales. En effet, ce contrat poursuivait un tout autre objectif que celui d’un contrat de licence usuel. De cette manière, il apparaît objectivement qu’il ne correspond pas à la définition d’un contrat de licence comme celui sur lequel se fondent les dispositions de l’Union.

54. Par conséquent, Bureau Gevers ne peut pas être considéré comme un «licencié de droits antérieurs» au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement no 874/2004.

2. Qualification en tant que contrat de service

55. On pourrait peut-être plutôt qualifier juridiquement le contrat litigieux en un contrat de prestation de services. Comme la Cour a jugé dans l’arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch, la notion de «services» au sens de l’article 5, point 1, sous b), deuxième tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), implique que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération ( 40 ). Sur la base de cette définition, la Cour a délimité les contrats de services par rapport aux contrats de licence et a jugé dans ce contexte que les deux types de contrats ne coïncidaient pas quant à leur objet ( 41 ).

56. Dans mes conclusions rendues dans cette affaire ( 42 ), j’ai tenté de définir, tout d’abord de manière abstraite, la notion de «service». À cet égard, j’ai souligné que deux caractéristiques sont d’une importance fondamentale pour la définition de la notion de «service». En premier lieu, le sens usuel de la notion de «service» exige que la personne qui fournit la prestation effectue une activité déterminée; la fourniture de services exige donc une certaine activité ou action de la part de la personne qui fournit cette prestation. En second lieu, les services doivent en principe être fournis contre rémunération.

57. En ce qui concerne l’affaire au principal, il y a lieu de constater que Bureau Gevers s’est engagé contractuellement, contre rémunération, à accomplir des efforts raisonnables en vue de déposer une demande et d’obtenir un enregistrement .eu pour le nom de domaine. Dans ce contexte, ce qui est étonnant, c’est que le texte du contrat fait état explicitement de «services» ( 43 ). Tout cela semble indiquer que Bureau Gevers s’est en réalité engagé envers Walsh Optical à exercer une activité, à savoir un service au sens de la définition indiquée ci-dessus. Certes, l’enregistrement du nom de domaine a été effectué au nom de Bureau Gevers. Toutefois, compte tenu du fait que Bureau Gevers n’envisageait aucune utilisation de la marque et/ou du nom de domaine qui y correspond d’une manière conforme à leur destination, il y a lieu de considérer que ce service a été fourni uniquement dans l’intérêt de Walsh Optical. À la lumière de ces considérations, le contrat en cause correspond à la définition d’un contrat de service.

3. Risque d’un détournement de la finalité du règlement

58. La question qui se pose à présent est celle de savoir si la qualification du contrat en tant que contrat de services s’oppose néanmoins à l’application de l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 874/2004. Je considère que cette disposition n’est pas applicable à la présente situation pour les raisons suivantes.

59. Pour commencer, j’aimerais souligner que le cercle des personnes ayant le pouvoir de demander un nom de domaine .eu est, selon l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 733/2002, limité aux entreprises et aux organisations qui «ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur lieu d’établissement principal dans [l’Union européenne]». Une telle restriction s’applique également dans ce contexte aux personnes physiques, dans la mesure où elles doivent avoir leur lieu de résidence dans l’Union européenne ( 44 ). De par sa clarté, cette réglementation doit être comprise comme une expression d’une décision de principe du législateur de l’Union qui, dans le cadre de l’interprétation de la législation applicable, doit impérativement être prise en considération. Il est impossible de déroger à cette réglementation sans violer ainsi le libellé de celle-ci.

60. Bien qu’il semble logique qu’un domaine ne puisse être enregistré que dans le cadre d’un domaine national de premier niveau lorsque le demandeur est établi dans le pays qui est identifié par le domaine national, il convient toutefois de préciser que la pratique internationale n’est pas homogène en la matière ( 45 ). Le nombre de pays dans lesquels il est exigé que le demandeur ait son siège dans le territoire national pour l’enregistrement d’un domaine sous les ccTLD nationaux correspond pratiquement au groupe des pays qui renoncent à cette exigence. De nombreux pays — dont l’Allemagne et le Royaume-Uni — n’exigent pas que le demandeur de domaine ait un siège sur le territoire national ou se satisfont, à tout le moins, de la nomination d’un représentant du demandeur établi dans le pays. En ce qui concerne les domaines .eu, le législateur de l’Union semble avoir manifestement opté pour une approche plus stricte. La réglementation principale prévue à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 733/2002 montre clairement que l’Union souhaite renforcer la force d’identification des ccTLD «eu», en refusant l’enregistrement d’emblée aux demandeurs qui ne sont pas établis dans un État membre ( 46 ).

61. Cela correspond également à la finalité du règlement no 733/2002, ainsi qu’on peut le lire dans son considérant 6. Il en résulte en effet que les domaines de premier niveau .eu «devaient établir un lien clairement identifié avec la Communauté, le cadre juridique qui y est associé et le marché européen». Ils devaient permettre aux entreprises, aux organisations et aux personnes physiques dans la Communauté de s’enregistrer dans un domaine spécifique qui rendra ce lien évident. Ce considérant indique que, pour le législateur de l’Union, il ne pouvait être question d’un lien suffisant d’une entreprise donnée avec l’Union qui donne le pouvoir d’enregistrer les noms de domaine lorsque cette entreprise dispose de son siège statutaire, son administration centrale ou son lieu d’établissement principal dans l’Union. Comme la Commission l’a exposé à juste titre ( 47 ), le lien d’une entreprise avec le marché intérieur apparaît, d’une part, dans l’établissement sur le territoire de l’Union, mais également, d’autre part, dans l’utilisation de la marque dans le commerce en lien avec des produits ou des services.

62. Si l’on applique ces critères d’interprétation à l’affaire au principal, il apparaît clairement que, en ce qui concerne Walsh Optical, un tel lien avec l’Union n’existe pas. Cette entreprise n’a pas son siège dans l’Union et rien ne permet de croire qu’une utilisation de la marque conforme à sa destination a été souhaitée soit par Walsh Optical elle-même, soit par Bureau Gevers en tant que licencié présumé. Premièrement, cela n’est pas visé par le contrat litigieux, ainsi que j’ai déjà expliqué. Deuxièmement, il convient de préciser que la marque Benelux, sur la base de laquelle Bureau Gevers a fondé initialement son droit d’enregistrement, a été radiée le 30 octobre 2006. Cela signifie que, selon le droit des marques, l’indication «lensworld» ne bénéficie plus de la protection dans le domaine du droit des marques Benelux. En même temps, les conditions juridiques d’enregistrement du nom de domaine sont d’une certaine manière supprimées a posteriori.

63. Par conséquent, il serait également contraire à la finalité du règlement no 733/2002 d’autoriser que des entreprises non habilitées à introduire une demande puissent obtenir l’enregistrement du nom de domaine souhaité. Cela devrait également s’appliquer dans des cas dans lesquels les dispositions relatives aux droits à l’enregistrement seraient en fin de compte contournées par le fait que l’enregistrement serait obtenu en recourant à une construction juridique telle que l’octroi d’un mandat à une autre organisation établie dans l’Union et pouvant donc demander l’enregistrement. Une interprétation stricte de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 733/2002 pour exclure des situations telles que celles du cas d’espèce est nécessaire pour assurer un effet pratique à cette réglementation. Une interprétation qui permettrait un tel comportement aurait pour conséquence que le lien avec l’Union voulu par le législateur de l’Union ne serait pas garanti de manière illimitée, ce qui aurait pour effet que l’objectif poursuivi par le règlement serait en fin de compte détourné.

64. Cela signifie que le fait que le contrat conclu entre Walsh Optical et Bureau Gevers ne doit pas être qualifié juridiquement de contrat de licence, mais plutôt de contrat de service, s’oppose à l’application de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 733/2002. Compte tenu du fait que, dans l’affaire au principal, une condition essentielle de l’enregistrement n’était pas remplie au moment de la demande, le registre n’avait pas le droit d’enregistrer le nom de domaine litigieux. En conséquence, dans la mesure où l’enregistrement a été réalisé de manière illégale, le registre doit de lui-même retirer le nom de domaine litigieux en vertu de l’article 20, sous b), du règlement no 874/2004.

4. Conclusion intermédiaire

65. Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que la notion de «licenciés de droits antérieurs» au sens de l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 874/2004, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, ne vise pas une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque à enregistrer, en son nom propre, mais pour le compte du donneur de licence, un nom de domaine identique ou similaire à la marque, sans pour autant être autorisée à faire d’autres usages de la marque ou usage du signe en tant que marque, comme pour commercialiser des produits ou des services sous la marque.

C – Seconde question

66. Puisque la seconde question n’a été posée que dans l’hypothèse d’une réponse positive à la première question, il n’est pas nécessaire d’y répondre.

VII – Conclusion

67. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par la cour d’appel de Bruxelles: «La notion de ‘licenciés de droits antérieurs’ au sens de l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, elle ne vise pas une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque à enregistrer, en son nom propre, mais pour le compte du donneur de licence, un nom de domaine identique ou similaire à la marque, sans pour autant être autorisée à faire d’autres usages de la marque ou usage du signe en tant que marque, comme pour commercialiser des produits ou des services sous la marque.»

( 1 ) Langue originale: l’allemand.

( 2 ) JO L 113, p. 1.

( 3 ) JO L 162, p. 40.

( 4 ) JO 1989, L 40, p. 1.

( 5 ) JO 1994, L 11, p. 1.

( 6 ) «eEurope — Une société de l’information pour tous» — Communication concernant une initiative de la Commission pour le Conseil européen extraordinaire de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 [COM(1999) 687 final].

( 7 ) S’agissant de la procédure d’enregistrement par étapes, voir Bettinger, T., «New European Top-Level Domain .eu», dans Domain Name Law and Practice, Oxford, 2005, 44, et Muñoz, R., «‘L’enregistrement d’un nom de domaine .eu’», Journaux des tribunaux — Droit européen, juin 2005, no 120, p. 161 et suiv.

( 8 ) Arrêts du 19 septembre 2000, Linster (C-287/98, Rec. p. I-6917, point 43), et du 27 février 2003, Adolf Truley (C-373/00, Rec. p. I-1931, point 35).

( 9 ) Arrêt du 24 juin 1993, Dr. Tretter (C-90/92, Rec. p. I-3569, point 11).

( 10 ) Depuis le 1er janvier 1971, dans le Benelux, le droit des marques pour les marques commerciales individuelles et collectives est régi par la loi uniforme Benelux sur les marques. Celle-ci prévoit qu’une marque ne peut s’appliquer que dans la totalité du Benelux; le droit ne peut être scindé sur une base territoriale. Dès lors, le droit commun des marques Benelux a largement remplacé en matière de droit des marques les législations nationales particulières existant antérieurement (voir Evrard, J., et Péters, P., La Défense de la Marque dans le Benelux, 2e édition, Bruxelles, 2000, p. 8 et 17, ainsi que Verkade, F., «Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 1992, p. 92).

( 11 ) Point 50 des conclusions du 27 janvier 2009 (arrêt du 23 avril 2009, C-533/07, Rec. p. I-3327).

( 12 ) En matière de droit d’auteur, le trentième considérant de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), prévoit que les droits visés dans ladite directive peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle, sans préjudice des dispositions législatives nationales pertinentes sur le droit d’auteur et les droits voisins. En matière de droit des marques, l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 40/94 prévoit que la marque communautaire peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de la Communauté. De même, le règlement du Conseil sur le brevet communautaire contiendra à l’avenir des dispositions relatives aux licences contractuelles; ainsi, l’article 19 de la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire [COM(2000) 412 final] prévoit que le brevet communautaire peut faire, en sa totalité ou en partie, l’objet de licences pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

( 13 ) Voir Vögele, A., Borstell, T., et Engler, G., Handbuch der Verrechnungspreise, 3e édition, Munich, 2011, point 352, qui soulignent que le principe de la liberté contractuelle s’applique en principe à la conclusion de contrats de licence en sorte que les parties contractuelles peuvent convenir de certaines limitations de fond à la licence pouvant être de nature géographique, temporelle, matérielle ou personnelle.

( 14 ) Arrêt précité, point 31.

( 15 ) Ibidem, point 32.

( 16 ) Voir Stumpf, H., et Groß, M., Der Lizenzvertrag, 8e édition, Francfort, 2005, point 13, p. 36, et Ubertazzi, B., «IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2010, p. 115.

( 17 ) Pour plus de détails, voir McGuire, M.-R., «Der Gerichtsstand des Erfüllungsorts nach artikel 5 Nr. 1 EuGVO bei Lizenzverträgen — Anmerkung zur Entscheidung EuGH Rs. C‑533/07 — Falco Privatstiftung und Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst», Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2010, p. 99.

( 18 ) JO L 78, p. 1.

( 19 ) Commission européenne, mémorandum sur la création d’une marque communautaire [SEC(76) 2462 final].

( 20 ) Directives relatives aux procédures devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), partie E, section 5: Licences (consultables sous http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences_fr.pdf).

( 21 ) JO L 157, p. 45.

( 22 ) JO L 123, p. 11.

( 23 ) JO L 213, p. 13.

( 24 ) Voir Pahlow, L., Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, Tübingen, 2006, p. 182, qui mentionne les différentes thèses de la doctrine quant à l’essence de la licence. Tandis que certains parlent d’une simple «autorisation», d’autres font état d’un «droit d’exploitation». Selon Pahlow, il conviendrait de se fonder sur le «plus petit commun dénominateur» et de concevoir la licence de manière générale comme un «droit d’utilisation». Dans le même sens, voir également Miguel Asensio, P. A., «Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado», Revista española de Derecho Internacional, 2009, p. 201, qui est d’avis que la notion de contrat de licence en tant que simple renoncement à l’exercice d’un droit au sens de l’arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch est trop étroite dans la mesure où tel n’est pas le cas dans de nombreux contrats. Par ailleurs, le droit espagnol prévoirait, par exemple, des brevets dont la possibilité d’utilisation par le licencié devrait être garantie par le donneur de licence. Toutefois, l’auteur considère que la définition donnée par la Cour dans l’arrêt cité ci-dessus n’est pas erronée dans la mesure où elle serait liée par les circonstances du cas d’espèce. Gouga, A., Die Übertragung und Lizenzierung der Marke nach griechischem und deutschem Recht unter Berücksichtigung der europäischen Markenrechts, Munich, 1996, p. 230, souligne à juste titre que, selon la conception juridique actuelle, l’essence du droit des marques consiste à la fois en des pouvoirs négatifs de défense et en des droits positifs d’utilisation, en sorte qu’il serait légal de considérer également la licence de marque au sens d’un droit positif d’utilisation. Bühling, J., «Die Markenlizenz im Rechtsverkehr», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2010, p. 196, fait observer que les licences relatives à des droits de propriété intellectuelle de nature commerciale sont décrites en général comme le droit d’utiliser la propriété intellectuelle d’une manière qui relèverait autrement du droit d’interdiction et d’utilisation du titulaire du droit. En ce sens, voir également Martiny, Münchener Kommentar zum BGB, 5e édition, 2010, point 222; Stimmel, U., «Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2010, p. 782, ainsi que Vögele, A., Borstell, T., et Engler, G., (précités à la note 13), point 351.

( 25 ) Voir Gouga, A., ibidem (précité à la note 24), p. 190, qui pense que la notion de licence vise tout pouvoir accordé par le donneur de licence au licencié en vue d’utiliser le droit de propriété intellectuelle ou les droits préalables à celui-ci de la même manière que leur titulaire, même si cela se fait dans une mesure différente.

( 26 ) En ce sens, voir Pfaff, D., et Nagel, S., Lizenzverträge, 3e édition, 2010, point 7, qui font observer que ce qui est caractéristique pour les contrats de licence selon les conceptions actuelles, c’est que le titulaire d’une situation juridique protégée de manière absolue (par exemple, titulaire d’un brevet) accorde à un tiers l’autorisation d’utiliser et d’exploiter les découvertes ou processus protégés.

( 27 ) Voir Stumpf, H., et Groß, M., ibidem (précités à la note 16), point 117, p. 95.

( 28 ) Voir Bühling, J., ibidem (précité à la note 24), p. 199, il fait référence à l’affectation de la licence de marque. Celle-ci prévoit que la licence doit assurer les fonctions de la marque, mais également renforcer en même temps la marque elle-même et augmenter sa valeur pour le donneur de licence.

( 29 ) S’agissant des contrats de licence dans le domaine technologique, voir Brinker, I., EU-Kommentar (édité par J. Schwarze), 2e édition, Baden-Baden, 2009, article 81 CE, point 96, p. 911, qui explique que la conclusion de contrats de licence constitue un instrument important qui simplifie et accélère considérablement la mise sur le marché de produits dans le marché commun. Celui qui développe une technologie donnée et qui n’est pas en mesure d’exploiter pleinement lui-même et de fabriquer des produits opte fréquemment pour l’octroi de licences à des entreprises tierces pour un secteur géographique défini dans lequel les licenciés opèrent de manière exclusive et commercialisent les produits fabriqués à partir de la technologie concernée. Les donneurs de licence et les licenciés, mais également la collectivité profitent de l’extension de la technologie sur la base d’un contrat de licence.

( 30 ) Voir Pahlow, L., ibidem (précité à la note 24), p. 218.

( 31 ) Ibidem, p. 225.

( 32 ) Ibidem, p. 187. L’auteur explique que l’on peut déduire des informations relatives au contenu de la licence à partir de la convention conclue effectivement entre les parties et des dispositions législatives.

( 33 ) Selon Vögele, A., Borstell, T., et Engler, G., ibidem (précités à la note 13), point 362, pour distinguer les contrats de licence en ce qui concerne les biens immatériels pour lesquels la licence a été accordée, la dénomination des contrats n’est pas déterminante. Ce qui est bien plus pertinent tant d’un point de vue juridique que fiscal, c’est de savoir quels sont les biens immatériels qui ont effectivement été utilisés en vertu du contrat.

( 34 ) Voir arrêts du 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche/Centrafarm (102/77, Rec. p. 1139, point 7); du 10 octobre 1978, Centrafarm (3/78, Rec. p. 1823, points 11 et 14), et du 17 octobre 1990, HAG GF (C-10/89, Rec. p. I-3711, point 14). S’agissant de la fonction d’indication d’origine de la marque, voir Wollmann, H., EU-und EG-Vertrag (édité par H. Mayer), article 81 CE, point 156, p. 53.

( 35 ) Voir arrêt du 12 novembre 2002 (C-206/01, Rec. p. I-10273, points 47 et 48).

( 36 ) Arrêt du 18 juin 2009 (C-487/07, Rec. p. I-5185, point 58).

( 37 ) Arrêt du 23 mars 2010 (C-236/08 à C-238/08, Rec. p. I-2417, point 77).

( 38 ) Dans le même sens, voir Bühling, J., ibidem (précité à la note 24), p. 199. Voir Sakulin, W., Trademark protection and freedom of expression, Alphen aan den Rijn, 2011, p. 51, qui accorde une grande importance au fait que, dans ses arrêts L’Oréal e.a. et Google France et Google, la Cour a considéré en fin de compte aussi digne de protection les autres fonctions de la marque. Dans ce contexte, je souhaiterais rappeler que l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer avait déjà plaidé, dans ses conclusions du 13 juin 2002 rendues dans l’affaire Arsenal Football Club (précitée à la note 35 ci-dessus, point 47), que les autres fonctions de la marque devaient elles aussi être protégées.

( 39 ) Voir Pahlow, L., ibidem (précité à la note 24), p. 236.

( 40 ) Voir arrêt Falco Privatstiftung et Rabitsch (précité à la note 14, point 29).

( 41 ) Ibidem, point 41.

( 42 ) Voir point 57 de mes conclusions dans cette affaire (précitée à la note 11).

( 43 ) La clause 4.2 du contrat énonce: «Le licencié facture ses services au donneur de licence» («Licensee will charge Licensor for its services»).

( 44 ) Voir Scheunemann, K., Die .eu Domain — Registrierung und Streitbeilegung, Münster, 2008, p. 115.

( 45 ) Dans certains États (Argentine, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Pologne, Russie, Suisse, Suède, Royaume-Uni), les noms de domaine peuvent être enregistrés sous les ccTLD nationaux sans que cela soit lié à certaines conditions comme en matière de lieu d’établissement. Selon la pratique, chacun peut, quel que soit sa nationalité, sa résidence ou son lieu d’établissement, enregistrer des noms de domaine. La seule restriction consiste en une interdiction des noms de domaine considérés comme contraires aux bonnes mœurs; ceux-ci sont alors soit exclus de l’enregistrement, soit supprimés a posteriori.

La plupart des registres nationaux utilisent un système semi restrictif. Selon celui-ci, il n’est pas nécessaire de présenter des documents qui établissent qu’une marque enregistrée correspond à un nom de domaine. En revanche, le cercle des personnes pouvant introduire une demande est limité aux personnes pouvant justifier d’une présence locale ou d’un lien territorial avec le pays des ccTLD. Les critères utilisés dans ce contexte diffèrent. Dans certains États, on exige à la fois la nationalité et une résidence dans le pays concerné; d’autres États exigent une preuve de l’établissement de l’intéressé et/ou d’une activité économique dans le pays (Bulgarie, Canada, République tchèque, Japon, Hongrie, Malte, Norvège, Singapour, États-Unis) ou dans l’Union européenne (Italie) ou, à tout le moins, qu’un agent établi dans le pays en cause soit nommé (Allemagne, Luxembourg).

D’autres registres nationaux n’autorisent un enregistrement que si le demandeur peut établir à la fois un attachement territorial avec le pays ou un établissement dans ce pays et qu’il peut démontrer en outre par des documents qu’il est titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui soit conforme au nom de domaine (Australie). Dans d’autres États, le nom de domaine doit apparaître dans des catégories plus précises de droits de marques ou de noms et le demandeur doit avoir en outre un attachement réel avec le pays (Irlande). Dans d’autres États encore, les conditions restrictives d’enregistrement ne s’appliquent qu’à l’enregistrement direct sous les ccTLD, tandis que l’enregistrement sous le nom de domaine de premier niveau est soumis à des exigences moins strictes ou à aucune condition (Inde, Hong-Kong, Espagne). Voir, dans ce contexte, Bettinger, T., «Registration requirements and dispute resolution», dans Domain Name Law and Practice, Oxford, 2005, p. 44.

( 46 ) Voir Kipping, D., Das Recht der .eu-Domains, Munich, 2008, p. 4, point 11.

( 47 ) Voir point 30 des observations de la Commission.