Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 25 janvier 1989. - Kai Ottung contre Klee & Weilbach A/S et Thomas Schmidt A/S. - Demande de décision préjudicielle: Sø- og Handelsretten - Danemark. - Accord de licence - Brevet - Clause de redevance et de résiliation - Article 85 du traité CEE. - Affaire 320/87.



Recueil de jurisprudence 1989 page 01177



Conclusions de l'avocat général

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Messieurs les Juges,

1 . Les questions préjudicielles qui font l' objet de l' affaire 320/87 nous ont été soumises par le Soe-og Handelsret de Copenhague dans un ordre qui, comme la Commission l' a relevé à juste titre dans ses observations, devrait être légèrement modifié, aux fins d' un meilleur enchaînement logique des réponses qu' elles appellent .

2 . En effet, le noeud de ces questions consiste à établir si les clauses d' un contrat de licence pour l' exploitation commerciale d' un produit breveté peuvent être invoquées par l' une des parties, alors même que le brevet lui-même est éteint, dans le cas où ces mêmes clauses prévoient certaines prestations pour une durée indéterminée ou, en tout cas, pour une période supérieure à la durée de validité du brevet .

Sous cet aspect, le juge de renvoi a invité la Cour à se prononcer sur deux problèmes distincts : celui de savoir si, une fois que le brevet est tombé dans le domaine public, il est possible de continuer d' exiger, sur la base d' un contrat de licence encore en vigueur, le paiement d' une redevance et si, dans ces conditions, on peut invoquer une clause du

3 . contrat pour interdire au concessionnaire qui a dénoncé l' accord la fabrication et la vente du produit qui n' est plus couvert par le brevet .

4 . Il conviendra d' examiner d' abord le second de ces deux problèmes, qui sont énoncés respectivement dans la première et la quatrième questions, puisqu' il apparaît comme étant le plus important en raison des implications considérables que l' interdiction de fabriquer et de commercialiser un produit peut avoir sur le libre jeu de la concurrence .

5 . Comme on peut le déduire de l' ordonnance de renvoi, l' interdiction en question n' est pas incompatible avec la législation danoise selon laquelle, dans l' exercice de leur liberté contractuelle, les parties peuvent s' engager à fournir des prestations ou à avoir des comportements déterminés même pour la période après l' extinction du brevet . Bien que le Soe-og Handelsret n' émette expressément une telle constatation que par rapport au versement de la redevance, en affirmant que les "règles impératives de la législation danoise pertinente n' entraînent ( pas ) la cessation du paiement de la redevance à l' extinction des brevets", le fait même d' avoir soulevé la question relative à l' interdiction de fabrication et de commercialisation laisse à penser qu' il est parvenu, également en ce qui concerne l' interdiction précitée, à des conclusions analogues .

6 . A première vue, on peut observer qu' une clause qui interdit au concessionnaire d' une licence de fabriquer et de commercialiser le produit lorsqu' il résilie le contrat de licence après que le brevet est tombé dans le domaine public, ne paraît pas être justifiée par l' exigence de protéger le droit de propriété intellectuelle de l' inventeur d' une manière telle que celui-ci puisse percevoir une juste rémunération pour l' exploitation commerciale de son brevet par autrui .

Pendant la durée de validité du brevet, la rémunération adéquate de l' inventeur ne peut être garantie, comme la Cour l' a souligné dans sa jurisprudence ( voir arrêt du 14 juillet 1981 rendu dans l' affaire 187/80, Merck & Co . Inc ., Rec . p . 2063 ), que, en faisant en sorte que personne ne puisse fabriquer ou commercialiser le produit sans le consentement du titulaire du brevet . Vice versa, lorsque le brevet arrive à expiration, la justification que nous venons d' évoquer n' existe plus, et l' inventeur qui se prémunit contre cette évolution inévitable de la situation en insérant dans le contrat de licence une clause y faisant obstacle exploite en réalité la protection d' un droit de propriété intellectuelle pour se procurer une rémunération supplémentaire qui ne lui est plus due et crée donc une restriction injustifiée de la concurrence .

7 . Certes, l' interdiction de fabrication et de commercialisation est un instrument indispensable pour garantir à l' inventeur une juste rémunération de ses efforts, puisque, en l' absence d' une telle interdiction, personne ne s' estimerait tenu de payer un droit de licence pour pouvoir exploiter commercialement le produit breveté .

Il y a lieu néanmoins d' exclure que de telles considérations valent également après l' extinction du brevet . Le fait que les tiers puissent, en effet, fabriquer et commercialiser librement le produit aboutit à faire disparaître toute raison de maintenir une interdiction à l' égard du seul concessionnaire de licence qui se trouverait ainsi défavorisé dans la concurrence avec les autres producteurs, sans autre motif que celui d' avoir conclu précédemment un contrat de licence .

8 . Bien qu' il ne soit pas exclu, comme nous le verrons par la suite, qu' une obligation de verser la redevance puisse subsister, dans des circonstances déterminées, même après l' extinction du brevet, il est en tout cas certain qu' une telle obligation ne peut se présenter dans ce cas que comme l' exécution d' une prestation déjà définie précédemment et n' a donc plus aucun rapport avec la détermination de la juste rémunération du brevet, alors que l' interdiction de fabrication et de commercialisation, en revanche, peut viser uniquement et spécifiquement à garantir à l' inventeur la possibilité de concéder une licence pour l' exploitation de son brevet contre une juste rémunération . De fait, l' inexécution de l' obligation de paiement incombant au concessionnaire de la licence ne pourra être sanctionnée, tant durant la période de validité du brevet qu' après son extinction, que par les voies de recours normales prévues à cet effet . Par conséquent, toute tentative de se prémunir contre le risque d' inexécution après l' extinction du brevet au moyen d' une interdiction de fabrication et de commercialisation doit donc, à notre avis, être considérée comme une restriction injustifiée de la concurrence et une violation de l' article 85, paragraphe 1 .

9 . Au demeurant, il n' est pas superflu de rappeler incidemment que la solution ainsi indiquée implique qu' ait été vérifiée au préalable dans le cas concret l' existence de toutes les conditions d' application de l' article 85, paragraphe 1 .

Les parties défenderesses au principal donnent pour certain que le juge national a déjà procédé à cette vérification avant de déférer à la Cour les questions préjudicielles dont nous traitons ici .

Tout en reconnaissant dans le cas considéré l' existence d' un accord entre entreprises, la Commission n' est en revanche pas certaine que les clauses litigieuses peuvent affecter le commerce entre les États membres ou fausser le jeu de la concurrence à l' intérieur du marché commun . Elle se demande si l' accord, conclu entre deux entreprises d' un même État membre et dont l' une a sans doute un chiffre d' affaires très limité, ne constitue pas qu' un de ces accords d' importance mineure qui, selon la communication de la Commission du 3 septembre 1986 ( JO C 231 du 12.9.1986, p . 2 ), ne tombe pas sous le coup de l' interdiction visée à l' article 85, paragraphe 1 . Il y aurait lieu de vérifier, à cet égard, si l' accord porte sur des produits qui, avec les produits similaires des entreprises participantes, ne représentent dans le marché commun ou dans une partie importante de celui-ci pas plus de 5 % de l' ensemble de ces produits dans la zone où l' accord produit ses effets et si le chiffre d' affaires total des entreprises précitées ne dépasse pas 200 millions d' écus au cours d' un exercice .

Les chiffres fournis à l' audience par l' avocat des parties défenderesses au principal, selon lequel 90 % des produits fabriqués par ses clients sont exportés, n' ont en eux-mêmes aucune force probante, si on ne précise pas en même temps quel pourcentage ces produits représentent par rapport à l' ensemble des produits similaires dans une partie importante du marché commun .

Toutefois, nous n' entendons pas aller au-là de ces brèves considérations pour ne pas risquer d' empiéter sur une analyse de fait qui relève de la seule compétence exclusive du juge national .

10 . Nous revenons donc à l' examen des questions déférées à la Cour et passons alors à la première question ( dans l' ordre retenu par le juge de renvoi ), relative à la compatibilité avec l' article 85, paragraphe 1, de la clause contractuelle qui impose le paiement d' une redevance même après l' extinction du brevet relatif au produit faisant l' objet de la licence .

11 . Pour ce qui est de la clause précitée, il nous semble qu' on peut admettre sans difficulté particulière que l' obligation de payer la redevance est en principe liée à la durée de validité du brevet . D' autre part, si le versement de la redevance est indispensable pour garantir la rémunération, les modalités d' exécution du paiement peuvent néanmoins revêtir les formes les plus variées .

Quant à la durée des versements, il est aisément concevable que, pour des raisons diverses, la somme totale due à l' inventeur puisse être échelonnée sur un nombre de termes plus élevé, dont certains peuvent donc échoir après l' extinction du brevet, ou que l' inventeur préfère percevoir, au lieu d' un pourcentage plus élevé du prix de vente du produit, un pourcentage plus réduit, mais pendant un plus grand nombre d' années . Il est également possible qu' on entende, par un prolongement des versements, rémunérer l' inventeur pour une exploitation du produit intervenue déjà au cours de la période comprise entre le dépôt de la demande de brevet et la délivrance de celui-ci .

12 . Par conséquent, nonobstant leur caractère de restriction à la concurrence, ces stipulations ne sortent pas nécessairement du cadre d' une utilisation correcte du droit de brevet et peuvent donc être soustraites à l' application de l' article 85, paragraphe 1, comme la Commission l' a expressément relevé dans son règlement n° 2349/84, du 23 juillet 1984, concernant l' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d' accords de licence de brevets ( 1 ). A l' article 3, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement, il est en effet précisé que la disposition de la première phrase, en vertu de laquelle ne sont pas exemptés de l' application de l' article 85, paragraphe 1, les accords qui stipulent le paiement d' une redevance pour des produits non brevetés, "n' exclut pas que les redevances pour l' utilisation de l' invention concédée puissent, pour des raisons de facilité de paiement, être échelonnées sur une période allant au-delà de la durée des brevets concédés ou de l' entrée du savoir-faire dans le domaine public ".

13 . Comme on le voit, dans les cas que nous venons de rappeler, la prestation du paiement de la redevance pour la période qui excède la durée du brevet ne s' inscrit pas dans un rapport synallagmatique avec la fabrication ou la commercialisation du produit après l' extinction du brevet, mais représente une partie de la rémunération reconnue à l' inventeur pour l' exploitation du brevet durant sa période de validité et n' engendre donc pas une violation de l' article 85, paragraphe 1 .

14 . La vérification concrète de cette situation n' est cependant pas aussi simple, et il est tout à fait naturel que la prolongation des paiements au-delà de l' extinction du brevet puisse éveiller le soupçon d' un accord contraire aux règles communautaires en matière de concurrence .

Il appartiendra donc au juge national, après avoir pesé attentivement tous les éléments dont il dispose, d' établir si le paiement de la redevance qui se prolonge au-delà de l' expiration du brevet constitue, en l' occurrence, une modalité particulière d' exécution de l' obligation de verser la rémunération due à l' inventeur ou bien un paiement supplémentaire auquel l' inventeur n' aurait plus droit après que le brevet est tombé dans le domaine public . Il est d' ailleurs évident que lorsque la prolongation de l' obligation de payer la redevance est prévue, comme en l' espèce, pour une durée indéterminée, il sera difficile de surmonter la forte présomption du caractère illicitement restrictif de la clause et, partant, de la non-applicabilité de l' exemption . A cet égard, il est significatif que, dans le règlement n° 2349/84, à l' article 3, paragraphe 4, il soit expressément fait référence à l' hypothèse d' une prolongation du paiement au-delà de l' extinction du brevet, ainsi qu' à une hypothèse qui soustrait le contrat au régime d' exemption, sous réserve du cas de l' échelonnement des paiements "sur une période", donc pour une durée déterminée .

15 . Par sa deuxième question, posée dans l' hypothèse d' une réponse affirmative à la première, le juge national vise en substance à savoir si la clause contractuelle en vertu de laquelle le concessionnaire d' une licence portant sur un produit non breveté est tenu de payer, spécialement pour ce produit, une redevance sans limitation de durée également après l' extinction du brevet pour les produits qui sont couverts simultanément par la licence constitue une violation de l' article 85, paragraphe 1, lorsque le produit non breveté est, du point de vue commercial, complémentaire du produit breveté .

16 . La manière dont cette question est posée paraît un peu singulière : on s' attendrait, en effet, à ce que le problème soit soulevé dans l' hypothèse où la réponse à la première question serait négative, c' est-à-dire si on estimait que l' obligation de payer la redevance également après l' extinction du brevet n' est pas incompatible avec l' article 85, paragraphe 1 .

Dans le cas d' une réponse affirmative, en revanche, l' incompatibilité du paiement d' une redevance pour un produit breveté devrait impliquer a fortiori l' incompatibilité d' un paiement analogue pour un produit non breveté, à moins que, par hypothèse, le contrat de licence pour un produit non breveté ait été conclu sans aucun lien avec la licence concédée pour les produits brevetés . Il nous semble cependant que l' hypothèse envisagée par le juge de renvoi est précisément celle d' un lien étroit entre les produits brevetés et les produits non brevetés qui font l' objet d' une licence unique, et que cela nous dispense d' élargir le champ de notre analyse . Étant donné, en outre, que la réponse que nous proposons d' apporter à la première question n' est que partiellement affirmative, il nous semble permis de comprendre la deuxième comme étant destinée à établir si, dans le cas où le paiement d' une redevance après l' extinction du brevet ne paraît pas contraire au droit communautaire, une telle conclusion peut être étendue également au paiement d' une redevance pour les produits non brevetés inclus dans le contrat de licence .

17 . Une indication importante pour la réponse est fournie par l' article 3, paragraphe 4, du règlement précité n° 2349/84 de la Commission, dont il résulte que l' exemption par catégorie ne s' applique pas à un accord en vertu duquel le "licencié est tenu de payer une redevance pour des produits qui ne sont ni entièrement ni partiellement brevetés, ni fabriqués selon le procédé breveté, ou pour l' utilisation d' un savoir-faire tombé dans le domaine public, pour autant que l' entrée dans le domaine public ne soit pas imputable à la faute du licencié ou d' une entreprise qui lui est liée ".

18 . Il s' agit clairement ici de la pratique connue sous le terme anglais de "tying-in", dont une des manifestations consiste précisément à subordonner d' une manière arbitraire le consentement à l' exploitation commerciale du produit breveté à l' engagement de l' autre partie de conclure un contrat de licence et de payer une redevance également pour un produit non breveté dont l' utilisation n' est pas nécessaire pour l' exploitation du produit breveté . On se trouve là en présence d' une exploitation abusive du droit de propriété intellectuelle de l' inventeur et, partant, d' une violation de l' article 85, paragraphe 1 .

19 . Il ne nous semble pas que l' arrêt du 25 février 1986 rendu dans l' affaire 193/83, Windsurfing ( 2 ), auquel la Commission se réfère dans ses observations, autorise des conclusions différentes, bien qu' il permette de déterminer certaines hypothèses dans lesquelles le "lien arbitraire" est seulement apparent .

20 . Au point 66 des motifs de l' arrêt précité, on lit ce qui suit à propos du calcul de la redevance sur la base du prix d' une planche à voile complète : "Il convient, toutefois, de remarquer que la redevance perçue sur la vente des gréements sur la base de ce calcul ne s' avère pas être plus élevée que celle prévue pour la vente de gréements isolés dans les nouveaux accords, alors que les licenciés ont reconnu que, la rémunération du donneur de licence devant désormais être calculée sur le prix du seul gréement, il était équitable d' accepter un taux de redevance plus élevé . Il s' ensuit que ce système de calcul n' avait pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur la vente de gréements isolés ."

21 . La détermination de deux phases logiques distinctes ressort clairement de ce passage : d' une part, la fixation de la rémunération due à l' inventeur pour le produit breveté; d' autre part, et à un moment nécessairement postérieur, au moins du point de vue conceptuel, la fixation des modalités de paiement de la rémunération .

Nonobstant les difficultés qu' on rencontre pour les identifier clairement, ces deux phases doivent demeurer bien distinctes l' une de l' autre, puisque leurs caractéristiques ont, à notre avis, une importance fondamentale pour établir s' il existe ou non dans un cas spécifique une violation de l' article 85, paragraphe 1 .

22 . En effet, si la rémunération de l' inventeur est déterminée dans le quantum par rapport non seulement à un pourcentage du prix du produit breveté, mais par rapport également à un pourcentage du prix d' un produit non breveté, complémentaire du premier et pour lequel il n' existe ni d' autres droits de propriété intellectuelle, ni un savoir-faire susceptible d' être protégé, il paraît très difficile de nier l' existence d' un lien arbitraire . Si, par hypothèse, la rémunération de l' inventeur a été déterminée de cette manière dans le cas d' espèce, aucun élément d' appréciation différent serait apporté par la nature du produit non breveté qui, comme le révèle le dossier de l' affaire, n' est en aucune manière nécessaire à l' utilisation du produit breveté .

23 . La situation se présente différemment lorsque les parties fixent d' abord un montant qu' elles considèrent comme étant la juste rémunération de l' inventeur pour le produit breveté et arrêtent ensuite les modalités de paiement, en convenant, par exemple, qu' une partie de la somme peut provenir d' un pourcentage sur le prix de vente d' un produit non breveté . Tel nous semble être le cas de la situation examinée dans l' arrêt Windsurfing, précité : si notre interprétation est correcte, les parties contractantes avaient d' abord considéré comme juste une certaine rémunération en la calculant pour des raisons de commodité en un pourcentage relativement bas du prix de vente d' une planche à voile complète, puis elles avaient reconnu que, dans la mesure où il était préférable de renoncer à ce système, parce qu' il était alors contesté par la Commission, une juste compensation, qui devait être calculée désormais proportionnellement au prix de vente du seul gréement, pouvait être obtenue uniquement par une augmentation du pourcentage revenant au titulaire du brevet .

24 . La réponse à la deuxième question doit donc se rattacher à celle suggérée pour les questions déjà examinées, en ce sens que le paiement d' une rémunération relativement à un produit non couvert par le brevet constitue une violation de l' article 85, paragraphe 1, sauf lorsqu' il existe des éléments laissant à penser qu' elle représente une simple modalité de calcul de la rémunération déjà fixée pour le produit breveté .

25 . La troisième question que le juge de renvoi a posée elle aussi dans l' hypothèse d' une réponse affirmative à la première vise à établir si une clause contractuelle qui prévoit l' obligation de payer une redevance pour l' utilisation d' un modèle (" design ") protégé par le droit d' auteur, ou, en tout cas, par les dispositions de la législation nationale qui interdisent l' imitation servile également après l' extinction du brevet du produit auquel on se réfère, est compatible avec l' article 85, paragraphe 1 .

26 . Il appartiendra ici au juge national d' établir si le contrat de licence a été conclu également pour permettre une exploitation commerciale du modèle ornemental de l' appareil breveté ou l' utilisation du savoir-faire relatif à sa fabrication et à son utilisation, ce que les parties défenderesses nient énergiquement .

27 . En admettant qu' il existe dans le cas d' espèce dans le chef de l' inventeur d' autres droits de propriété intellectuelle ou des droits liés à l' existence d' un savoir-faire, il n' y a aucune difficulté pour appliquer également ici le raisonnement que nous avons déjà développé précédemment .

Si on constate un lien entre le brevet et les autres droits, par exemple en ce sens que ces autres droits pris isolément paraissent insignifiants ou en ce sens que le savoir-faire dont il s' agit n' a pas d' utilité en dehors du brevet, parce qu' il est nécessaire à l' exploitation du produit breveté, il y aura lieu de conclure que le titulaire du brevet a exploité abusivement son droit de propriété intellectuelle pour obtenir des avantages indus .

28 . On se trouve en revanche devant une situation différente, lorsque les autres droits ou le savoir-faire peuvent être dissociés du brevet . Dans ce cas, en effet, ce seront ces droits, et non pas le brevet, qui constitueront le point de référence pour apprécier l' obligation de payer une redevance .

29 . Les solutions indiquées ne changent pas, à notre avis, si le contrat de licence a été conclu dans l' intervalle entre le dépôt de la demande et la délivrance du brevet . La position de l' inventeur est, en effet, similaire dans les deux situations, sous la seule réserve que dans la première le brevet pourra éventuellement ne pas lui être délivré . Cela n' empêche cependant pas l' inventeur d' exploiter la perspective de la délivrance du brevet et de conclure, évidemment avec réserve, des contrats de licence aux mêmes conditions que celles dans lesquelles il pourrait les conclure une fois le brevet obtenu .

30 . En conclusion, nous proposons donc de répondre comme suit aux questions posées à la Cour par le Soe-og Handelsret de Copenhague :

"1 ) La clause, contenue dans un contrat de concession de licence, selon laquelle le concessionnaire n' a le droit ni de fabriquer ni de vendre le produit dont il s' agit après l' extinction du contrat, lorsque la licence porte sur un produit breveté et après expiration du brevet, constitue une restriction de la concurrence interdite par l' article 85, paragraphe 1, du traité .

2 ) La clause, contenue dans un contrat de concession de licence, en vertu de laquelle le concessionnaire d' une licence pour une invention brevetée est tenu de payer une redevance sans limitation de durée également après l' extinction du brevet constitue une restriction de la concurrence au sens de l' article 85, paragraphe 1, sauf lorsque la continuation des paiements après l' extinction du brevet ne représente qu' une modalité de paiement de la juste rémunération de l' inventeur .

3 ) La clause contractuelle en vertu de laquelle le concessionnaire d' une licence pour un produit non breveté est tenu de payer une redevance sans limitation de durée spécialement pour ce produit - également après l' extinction du brevet pour les produits qui sont en même temps couverts par la licence - constitue une restriction de la concurrence au sens de l' article 85, paragraphe 1, lorsque le produit non breveté est, du point de vue commercial, complémentaire du produit breveté, sauf dans le cas où le versement d' une redevance également pour les produits non brevetés ne représente qu' une modalité de calcul de la juste rémunération de l' inventeur fixée indépendamment de la prise en considération des produits non brevetés .

4 ) La clause contractuelle en vertu de laquelle le concessionnaire d' une licence pour l' utilisation d' un modèle qui est protégé par le droit d' auteur ou bien par la législation nationale sur la commercialisation des produits est tenu de payer, sans limitation de durée, une redevance également après l' extinction du brevet délivré pour le produit considéré constitue une violation de l' article 85, paragraphe 1, du traité, sauf lorsque les autres droits de propriété intellectuelle ou les droits liés au savoir-faire auxquels la clause se réfère ont une existence autonome et conservent une importance autonome, même s' ils sont dissociés du brevet .

5 ) Il importe peu aux fins de la réponse aux questions qui précèdent que la clause figure dans un contrat de licence conclu dans l' intervalle entre le dépôt de la demande de brevet et la délivrance du brevet .

(*) Langue originale : l' italien .

( 1 ) JO L 219 du 16.8.1984, p . 15 .

( 2 ) Rec . 1986, p . 611 .