Affaire C-196/11 P

Formula One Licensing BV

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Global Sports Media Ltd

«Pourvoi — Marque communautaire — Marque figurative F1-LIVE — Opposition du titulaire des marques verbales internationales et nationales F1 et d’une marque figurative communautaire F1 Formula 1 — Absence de caractère distinctif — Élément descriptif — Suppression de la protection réservée à une marque antérieure nationale — Risque de confusion»

Sommaire de l’arrêt

Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Coexistence de marques antérieures – Reconnaissance d’un certain degré de caractère distinctif d’une marque nationale

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b), 8, § 1, b), et 2, a), ii); directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 3, § 1, b); directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, b)]

Il découle de la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, ainsi que du fait que l’enregistrement de ces dernières ne relève pas de la compétence de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ni leur contrôle juridictionnel de la compétence du Tribunal, que, lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause.

Dès lors, dans le cadre d’une telle procédure d’opposition, il n’est pas possible de constater non plus, à l’égard d’un signe identique à une marque protégée dans un État membre, un motif absolu de refus, tel que l’absence de caractère distinctif, prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous b), des directives 89/104 et 2008/95 sur les marques. À cet égard, il convient de constater que la caractérisation d’un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier le caractère distinctif de celui-ci.

Certes, lorsqu’une opposition, fondée sur l’existence d’une marque nationale antérieure, est formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire, l’Office et, par conséquent, le Tribunal sont tenus de vérifier de quelle manière le public pertinent perçoit le signe identique à cette marque nationale dans la marque dont l’enregistrement est demandé et d’apprécier, le cas échéant, le degré du caractère distinctif de ce signe.

Ces vérifications ont, cependant, leurs limites. Lesdites vérifications ne peuvent aboutir à la constatation de l’absence de caractère distinctif d’un signe identique à une marque nationale enregistrée et protégée, dès lors qu’une telle constatation ne serait compatible ni avec la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, ni avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, interprété conjointement avec le paragraphe 2, sous a), ii), de ce même article.

En effet, cette constatation porterait atteinte aux marques nationales identiques à un signe considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif, car l’enregistrement d’une telle marque communautaire constituerait une situation susceptible d’éliminer la protection nationale de ces marques. Ainsi, ladite constatation ne respecterait pas le système institué par le règlement no 40/94 qui est basé sur la coexistence des marques communautaires et des marques nationales comme l’énonce le cinquième considérant de ce règlement, étant donné que la validité d’une marque internationale ou nationale peut être mise en cause en raison de l’absence de caractère distinctif uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), des directives 89/104 et 2008/95.

Il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 40/94 prévoit explicitement, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la prise en considération comme marques antérieures des marques enregistrées dans un État membre.

Il s’ensuit que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif d’une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire.

(cf. points 40-47)

Affaire C-196/11 P

Formula One Licensing BV

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et Global Sports Media Ltd

«Pourvoi — Marque communautaire — Marque figurative F1-LIVE — Opposition du titulaire des marques verbales internationales et nationales F1 et d’une marque figurative communautaire F1 Formula 1 — Absence de caractère distinctif — Élément descriptif — Suppression de la protection réservée à une marque antérieure nationale — Risque de confusion»

Sommaire de l’arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Coexistence de marques antérieures — Reconnaissance d’un certain degré de caractère distinctif d’une marque nationale

[Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b), 8, § 1, b), et 2, a), ii); directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 3, § 1, b); directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, b)]

Il découle de la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, ainsi que du fait que l’enregistrement de ces dernières ne relève pas de la compétence de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ni leur contrôle juridictionnel de la compétence du Tribunal, que, lors d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la validité des marques nationales ne peut être mise en cause.

Dès lors, dans le cadre d’une telle procédure d’opposition, il n’est pas possible de constater non plus, à l’égard d’un signe identique à une marque protégée dans un État membre, un motif absolu de refus, tel que l’absence de caractère distinctif, prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 1, sous b), des directives 89/104 et 2008/95 sur les marques. À cet égard, il convient de constater que la caractérisation d’un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier le caractère distinctif de celui-ci.

Certes, lorsqu’une opposition, fondée sur l’existence d’une marque nationale antérieure, est formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire, l’Office et, par conséquent, le Tribunal sont tenus de vérifier de quelle manière le public pertinent perçoit le signe identique à cette marque nationale dans la marque dont l’enregistrement est demandé et d’apprécier, le cas échéant, le degré du caractère distinctif de ce signe.

Ces vérifications ont, cependant, leurs limites. Lesdites vérifications ne peuvent aboutir à la constatation de l’absence de caractère distinctif d’un signe identique à une marque nationale enregistrée et protégée, dès lors qu’une telle constatation ne serait compatible ni avec la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, ni avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, interprété conjointement avec le paragraphe 2, sous a), ii), de ce même article.

En effet, cette constatation porterait atteinte aux marques nationales identiques à un signe considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif, car l’enregistrement d’une telle marque communautaire constituerait une situation susceptible d’éliminer la protection nationale de ces marques. Ainsi, ladite constatation ne respecterait pas le système institué par le règlement no 40/94 qui est basé sur la coexistence des marques communautaires et des marques nationales comme l’énonce le cinquième considérant de ce règlement, étant donné que la validité d’une marque internationale ou nationale peut être mise en cause en raison de l’absence de caractère distinctif uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), des directives 89/104 et 2008/95.

Il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 40/94 prévoit explicitement, dans le cadre d’une procédure d’opposition, la prise en considération comme marques antérieures des marques enregistrées dans un État membre.

Il s’ensuit que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif d’une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire.

(cf. points 40-47)