CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 13 septembre 2007 ( )

Affaire C‑328/06

Alfredo Nieto Nuño

contre

Leonci Monlleó Franquet

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Espagne)]

«Marques – Notion de ‘marque notoirement connue’ – Étendue géographique de la notoriété»

1. Par la présente procédure préjudicielle, le juge de renvoi défère à la Cour une question portant sur l’interprétation de l’article 4 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques ( ).

2. Cette question est soulevée dans le cadre d’un procès intenté par le titulaire d’une marque enregistrée espagnole contre l’utilisateur d’une marque antérieure non enregistrée, identique à la première et utilisée pour les mêmes services, afin de faire constater la violation par le défendeur des droits découlant de la marque enregistrée ainsi que d’obtenir la cessation des actes constitutifs de ladite violation et du préjudice allégué.

I – Cadre juridique de référence

A – La réglementation internationale

3. Signée à Paris le 20 mars 1883 par onze États, la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ( ) (ci-après la «convention de Paris») a été la première des grandes conventions multilatérales intervenues en la matière et elle est actuellement celle qui recueille le plus grand nombre d’adhésions (171 États contractants ( ), dont la totalité des États membres de la Communauté). En vertu de son article 1er, paragraphe 1, les pays auxquels s’applique la convention sont constitués à l’état d’Union dotée de ses propres organes ( ) et ayant pour objectif la protection de la propriété industrielle dans tous ses aspects ( ).

4. L’article 6 bis, introduit dans le texte de la convention par la conférence de révision de La Haye de 1925 ( ), dispose, à son paragraphe 1, ce qui suit: «Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci».

5. L’article 16, paragraphes 1 et 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce ( ) dispose ce qui suit:

«1. Le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion […].

2. L’article 6 bis de la convention de Paris (1967) s’appliquera, mutatis mutandis, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les membres tiendront compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété dans le membre concerné obtenue par suite de la promotion de cette marque».

6. Dans le but de clarifier, d’unifier et de compléter les dispositions internationales relatives à la protection des marques notoirement connues figurant dans les articles 6 bis de la convention de Paris et 16 de l’accord ADPIC précités, le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ( ) a, au cours de la session qui s’est tenue à Genève du 8 au 12 juin 1999, formulé une résolution ( ) pour l’adoption d’une recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires. Cette recommandation fut adoptée au cours de la session commune de l’assemblée de l’Union de Paris et de l’assemblée de l’OMPI qui s’est tenue du 20 au 29 septembre 1999.

7. L’article 2 de la recommandation en question expose les orientations à suivre pour déterminer si une marque est notoire dans un État membre de l’Union de Paris ou de l’OMPI:

«1) [Facteurs à prendre en considération]

a) Pour déterminer si une marque est notoire, l’autorité compétente prend en considération toute circonstance permettant de déduire la notoriété.

b) En particulier, l’autorité compétente prend en considération les renseignements qui lui sont communiqués au sujet des facteurs permettant de déduire que la marque est, ou n’est pas, notoire, notamment, mais pas uniquement, les renseignements concernant:

i) le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public;

ii) la durée, l’étendue et l’aire géographique de toute utilisation de la marque;

iii) la durée, l’étendue et l’aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d’expositions, des produits ou des services auxquels la marque s’applique;

iv) la durée et l’aire géographique de tout enregistrement, ou demande d’enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l’utilisation ou la reconnaissance de la marque;

v) la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes;

vi) la valeur associée à la marque.

c) Les facteurs énumérés ci-dessus, qui sont des indications visant à aider l’autorité compétente à déterminer si la marque est notoire, ne sont pas des conditions prédéfinies permettant de parvenir à une conclusion. La conclusion dépendra des circonstances de l’espèce. Dans certains cas, tous ces facteurs pourront être pertinents. Dans d’autres cas, certains de ces facteurs pourront être pertinents. Dans d’autres cas encore, aucun des facteurs énumérés ne sera pertinent et la décision pourra être fondée sur d’autres facteurs qui ne sont pas énumérés dans le sous alinéa b) ci-dessus. Ces autres facteurs pourront être pertinents en soi ou en association avec un ou plusieurs des facteurs énumérés dans le sous alinéa b) ci-dessus.

2) [Secteur concerné du public]

a) Les secteurs concernés du public sont notamment, mais pas uniquement:

i) les consommateurs effectifs ou potentiels des produits ou des services auxquels la marque s’applique;

ii) les personnes appartenant aux circuits de distribution des produits ou des services auxquels la marque s’applique;

iii) les milieux économiques ayant des activités liées au type de produits ou de services auquel la marque s’applique.

b) Lorsqu’il est conclu qu’une marque est notoirement connue d’au moins un secteur concerné du public dans un État membre, la marque est considérée comme notoire par cet État membre.

c) Lorsqu’il est conclu qu’une marque est connue d’au moins un secteur concerné du public dans un État membre, la marque peut être considérée comme notoire par cet État membre.

d) Tout État membre peut décider qu’une marque est notoire, même si elle n’est pas notoirement connue ou, si l’État membre applique le sous alinéa c), connue d’un secteur concerné du public de cet État membre.

3) [Facteurs qui ne sont pas à prendre en considération]

a) Un État membre ne peut, pour la détermination du caractère notoire d’une marque, exiger:

i) que la marque ait été utilisée, qu’elle ait été enregistrée ou qu’elle ait fait l’objet d’une demande d’enregistrement dans cet État membre ou pour celui-ci;

ii) que la marque soit notoire dans un autre ressort territorial que le sien, qu’elle ait été enregistrée ou qu’elle ait fait l’objet d’une demande d’enregistrement dans ou pour un autre ressort territorial que le sien; ou

iii) que la marque soit notoirement connue de l’ensemble du public dans cet État membre.

b) Nonobstant le sous-alinéa a) ii), tout État membre peut, aux fins de l’alinéa 2)d), exiger que la marque soit notoirement connue dans un ou plusieurs ressorts territoriaux autres que le sien.»

B – La réglementation communautaire

8. Conformément à l’objectif indiqué dans ses considérants, la directive 89/104 vise à rapprocher les législations des États membres en matière de marques en se limitant au rapprochement des dispositions nationales ayant l’incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur, entravant la libre circulation des produits et la libre prestation des services ou faussant les conditions de concurrence (voir premier et troisième considérants).

9. Dans cette optique, la directive précitée subordonne tout d’abord l’acquisition et le maintien du droit sur la marque enregistrée aux mêmes conditions dans tous les États membres, en définissant les signes susceptibles de constituer une marque (article 2), en déterminant d’une façon qui tend à être exhaustive les motifs de refus de l’enregistrement ou les motifs de nullité inhérents à la marque ou à des conflits avec des droits antérieurs (articles 3 et 4), et de déchéance (article 12).

10. Aux fins de la présente procédure, c’est notamment l’article 4 de la directive, intitulé «Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs», qui entre en ligne de compte, dont le paragraphe 1 énonce:

«Une marque est refusée à l’enregistrement ou est susceptible d’être déclarée nulle si elle est enregistrée:

a) lorsqu’elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure» ( ).

11. Le paragraphe 2, sous d), dudit article dispose ce qui suit:

«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

[…]

d) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque, sont ‘notoirement connues’ dans l’État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris» ( ).

12. Le paragraphe 4, sous b), suivant, prévoit que:

«Un État membre peut en outre prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

[…]

b) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure» ( ).

13. La directive 89/104 prévoit en outre des dispositions destinées à garantir aux marques enregistrées la même protection juridique dans toutes les législations nationales, sous réserve de la faculté pour les États membres d’accorder une protection plus large aux marques ayant acquis une renommée (voir le neuvième considérant).

14. L’article 6, intitulé «Limitation des effets de la marque», dispose, au paragraphe 2:

«Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de l’État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.»

15. Il convient enfin de rappeler que le douzième considérant de la directive énonce l’exigence que la réglementation qu’elle prévoit soit en harmonie complète avec les dispositions de la convention de Paris à laquelle tous les États membres sont parties contractantes.

C – La réglementation nationale

16. L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 17 du 7 décembre 2001 (loi sur les marques) prévoit ce qui suit:

«1. Ne pourront pas être enregistrés en tant que marques les signes:

a) qui sont identiques à une marque antérieure qui désigne des produits ou services identiques;

b) pour lesquels, en raison de leur identité ou de leur similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services désignés, il existe un risque de confusion du public qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par marques antérieures:

a) les marques enregistrées dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à celle de la demande de marque qui fait l’objet de l’examen et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les marques espagnoles;

ii) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet en Espagne;

iii) les marques communautaires;

b) les marques communautaires enregistrées qui, conformément au règlement sur la marque communautaire, revendiquent valablement l’ancienneté par rapport à une marque visée sous a,) i) et ii), même si cette dernière marque a fait l’objet d’une renonciation ou s’est éteinte;

c) les demandes de marques visées sous a) et b), sous réserve de leur enregistrement;

d) les marques non enregistrées qui, à la date de dépôt ou de priorité de la demande de marque qui fait l’objet de l’examen, sont ‘notoirement connues’ en Espagne au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris» ( ).

II – Litige au principal et question préjudicielle

17. Les faits du litige au principal, tels qu’ils ressortent de la décision de renvoi et du dossier, peuvent être résumés comme suit.

18. Le demandeur dans l’instance au principal, M. Alfredo Nieto Nuño, est titulaire de la marque verbale espagnole FINCAS TARRAGONA, enregistrée pour des services correspondant à la description: «affaires immobilières: gestion de propriétés et de copropriétés, location d’immeubles, vente d’immeubles, assistance juridique, promotion immobilière» et relevant de la classe 36 au titre de l’arrangement de Nice ( ).

19. M. Leonci Monlleó Franquet est propriétaire d’une agence immobilière établie à Tarragone qui, depuis 1978, date de sa création, offre des services dans divers secteurs de l’activité d’agent immobilier, de la vente d’immeubles et de la gestion immobilière, en utilisant le signe distinctif FINCAS TARRAGONA, en castillan, ou FINQUES TARRAGONA, en catalan ( ).

20. Assigné devant la juridiction de renvoi dans le cadre d’une action visant à obtenir la cessation de l’usage du signe FINCAS TARRAGONA (ou FINQUES TARRAGONA), au motif que cet usage violerait les droits attachés à la marque du requérant, M. Monlleó Franquet a formé une demande reconventionnelle, par laquelle il a demandé l’annulation de l’enregistrement du requérant, la cessation par ce dernier de tout usage du signe couvert par ledit enregistrement ainsi que des dommages-intérêts.

21. Le défendeur a fondé son action en nullité de la marque du requérant sur deux moyens. Par le premier ont été invoqués l’antériorité et le caractère de marque notoirement connue, au sens de l’article 6 bis précité de la convention de Paris, du signe distinctif utilisé par le défendeur, afin d’obtenir la protection prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la loi sur les marques, qui transpose en droit espagnol l’article 4 de la directive 89/104. Par le second moyen était sollicitée l’application de l’article 51, paragraphe 1, sous b), de la loi sur les marques, en vertu de laquelle l’enregistrement d’une marque peut être déclaré nul et radié du registre lorsque le demandeur a agi de mauvaise foi à la date du dépôt de la demande d’enregistrement.

22. Il ressort de la décision de renvoi qu’il est constaté dans l’instance au principal que le signe distinctif revendiqué par le défendeur a été utilisé dans un cadre territorial circonscrit à la ville de Tarragone et à ses alentours. Ladite décision semble en outre impliquer que le signe en question a, dans les limites de la zone géographique où il a été utilisé, acquis une renommée grâce à l’usage qui en a été fait.

23. Afin de résoudre le litige, la juridiction de renvoi a estimé nécessaire de soumettre à la Cour la question préjudicielle suivante, afférente au premier moyen de nullité invoqué par le défendeur et portant sur l’interprétation de l’article 4 de la directive 89/104:

«La notion de marque ‘notoirement connue’ dans un État membre qui figure dans l’article 4 de la première directive 89/104/CEE se réfère-t-elle uniquement et exclusivement au degré de connaissance et d’implantation dans un État membre de l’Union européenne ou dans une partie significative du territoire de celui-ci ou la notoriété d’une marque peut-elle être liée à un cadre territorial qui ne correspond pas au territoire d’un État, mais à celui d’une communauté autonome, d’une région, d’une province ou d’une ville, en fonction du produit ou du service visé par la marque et des destinataires effectifs de la marque; en définitive en fonction du marché concerné?»

III – Procédure devant la Cour

24. En vertu de l’article 23 du statut de la Cour de justice, le défendeur dans le litige au principal, les gouvernements français et italien et la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites devant la Cour.

IV – Analyse juridique

A – Brèves considérations sur la décision de renvoi et sur les observations présentées en application de l’article 23 du statut de la Cour de justice

25. Le juge de renvoi part de la prémisse que le signe distinctif sur lequel se fonde l’action en nullité formée par le défendeur à titre reconventionnel se rattacherait à la catégorie de marques décrite à l’article 4, paragraphe 2, sous d), de la directive 89/104. Il nourrit des doutes quant à l’interprétation de la notion de «marque ‘notoirement connue’ dans l’État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris» visée dans la disposition précitée, en particulier pour ce qui a trait aux conditions concernant l’étendue territoriale de la notoriété liée à la marque. Ledit juge observe que, dans la jurisprudence espagnole, prévaut une orientation selon laquelle, aux fins de l’application de la disposition de la loi sur les marques qui a transposé l’article 4, paragraphe 2, sous d), de la directive 89/104, la notoriété d’une marque doit être nécessairement démontrée par rapport à tout le territoire de l’État ou à une partie substantielle de celui-ci, alors que les lignes directrices adoptées par l’OMPI préconiseraient une approche plus souple et articulée qui rattache la notoriété non tant au territoire qu’au marché des produits ou des services concernés par la marque.

26. Le défendeur dans le litige au principal observe qu’exiger que la notoriété d’une marque s’étende à tout le territoire d’un État membre ou à une partie substantielle de celui-ci entraînerait une discrimination pour les entreprises qui exercent leur activité dans un cadre géographique plus restreint. Il fait en outre valoir que, aux fins de la solution du litige au principal, la Cour est appelée à se prononcer sur la question préjudicielle soumise par la juridiction de renvoi compte tenu de la circonstance que, en l’espèce, la marque enregistrée serait utilisée dans le même cadre territorial de diffusion de la marque antérieure et que le conflit entre les deux marques en question se produirait dans un contexte purement local, limité au territoire d’une province espagnole.

27. Avec des argumentations largement similaires, les gouvernements français et italien et la Commission suggèrent au contraire à la Cour de répondre à la question déférée par le juge de renvoi en ce sens que la notion de «marque notoirement connue» qui figure à l’article 4, paragraphe 2, sous d), de la directive 89/104 se réfère au degré de connaissance de la marque sur le territoire d’un État membre (pour le gouvernement français) ou dans une partie significative de celui-ci (pour le gouvernement italien et la Commission).

B – Appréciation

28. L’article 4, paragraphe 2, sous d), de la directive 89/104 renvoie, comme on l’a vu ci-dessus, à l’article 6 bis de la convention de Paris. Or, ledit renvoi n’implique pas uniquement la transposition dans la réglementation communautaire d’une notion de notoriété de la marque élaborée au niveau international – dont l’article 6 bis de la convention de Paris ne donne du reste aucune définition –, mais également la référence à une catégorie bien définie de situations juridiques auxquelles la disposition conventionnelle ‑ et par conséquent la directive ‑ entend assurer la protection. En d’autres termes, le renvoi figurant dans la disposition précitée de la directive doit, à notre avis, s’entendre comme se référant au champ d’application matériel de la règle internationale, avec lequel coïncide celui de la règle communautaire qui y renvoie.

29. Il faut donc se pencher tout d’abord sur cet article de la convention.

30. L’article 6 bis de la convention de Paris constitue une exception au principe de territorialité – sur lequel se fonde le modèle de protection de la convention – en vertu duquel le droit de marque, obtenu dans un ordre juridique déterminé à la suite de l’accomplissement des formalités requises, n’est protégé que dans les limites de cet ordre ( ). La finalité de la disposition en question est de permettre au titulaire d’une marque enregistrée ou utilisée dans un pays de l’Union de s’opposer à son enregistrement, ou de le faire annuler s’il a déjà eu lieu, et à son usage dans un autre pays de l’Union dans lequel ladite marque aurait acquis une renommée, bien qu’elle n’y aurait pas encore été enregistrée. Elle se base sur l’idée qu’un droit de marque peut naître, et doit par conséquent être protégé, par l’effet de la seule renommée acquise dans le cadre d’un ordre juridique national déterminé. L’intention est en définitive de décourager les pratiques déloyales induites par la renommée de la marque, en évitant que des tiers puissent s’approprier celle-ci par le biais de son enregistrement ou de son usage dans un État dans lequel elle n’est pas encore protégée, entravant par là l’accès du titulaire au marché en question ou l’amenant à payer pour obtenir le transfert du droit sur la marque.

31. L’actuelle rédaction de l’article 6 bis, lu à la lumière de l’article 1er, paragraphe 2, de la convention, se réfère exclusivement aux marques de commerce et non également aux marques de service. En outre, bien que l’usage de la marque dans l’État dans lequel la protection est demandée ne soit pas expressément prévu en tant que condition d’application, la disposition en cause n’oblige pas les pays de l’Union à protéger les marques notoirement connues qui n’auraient pas été utilisées dans ledit État ( ). Enfin, ladite disposition ne constitue pas une dérogation au principe de spécialité (ou de l’effet relatif) ni une règle visant à protéger la marque contre une éventuelle dilution: le champ de protection qu’elle assure est limité aux cas de conflit entre marques à l’égard de produits identiques ou similaires et son application est subordonnée à l’existence d’un risque de confusion ( ).

32. L’article 6 bis de la convention de Paris définit donc le contenu minimal de la protection internationale accordée aux marques notoirement connues.

33. Comme on l’a vu, il a vocation à s’appliquer aux marques enregistrées ou utilisées dans un pays de l’Union – ou en toute hypothèse appartenant à des personnes pouvant bénéficier des dispositions de la convention – dont la notoriété dépasse les frontières de l’État d’origine en raison de l’usage qui en a été fait dans d’autres pays de l’Union, par exemple par le biais de la commercialisation de produits portant la marque, ou grâce à des campagnes de promotion.

34. On peut toutefois se demander si l’article 6 bis et, plus généralement, les dispositions de la convention qui, outre le principe du traitement national ( ), édictent les standards minimaux de protection des produits de propriété industrielle qu’elle réglemente trouveraient application également à l’égard de situations purement internes, dans lesquelles la protection serait octroyée par un pays de l’Union à son propre ressortissant ( ), comme semble être le cas dans le litige pendant devant la juridiction de renvoi.

35. Il est donné à cette question dans la doctrine une réponse différente en fonction de la nature et des finalités qui sont reconnues à la convention de Paris. Selon certains, cette dernière entend réaliser une harmonisation minimale des législations des pays de l’Union dans sa sphère d’application matérielle et prescrit donc des règles de droit uniforme applicables indépendamment de la nationalité des personnes qui en invoquent la protection. Selon d’autres, au contraire, il s’agit d’une convention internationale qui s’occupe exclusivement du traitement des étrangers, garantissant à ces derniers une protection minimale au-delà du principe du traitement national.

36. Selon la première orientation, les pays de l’Union seraient tenus, en vertu des obligations internationales contractées, de modifier leur propre législation interne pour que les dispositions de la convention définissant les niveaux minimaux de protection trouvent à s’appliquer aussi à leurs ressortissants.

37. Selon la seconde orientation, en revanche, les pays de l’Union seraient tenus d’accorder ce que l’on appelle le «traitement unioniste» uniquement aux ressortissants d’autres pays de l’Union ou de pays tiers lorsque se présentent les situations prévues à l’article 3 de la convention. Dans cette optique, cette dernière servirait seulement à lancer le processus d’harmonisation législative au sein de l’Union, en incitant les pays qui en font partie, mais sans les y obliger, à étendre à leurs ressortissants les droits dont jouissent les étrangers ex jure conventionis, dans le but d’éviter des discriminations au préjudice des premiers.

38. Nous n’estimons pas opportun que le juge communautaire se prononce, ne serait-ce qu’implicitement, sur la question évoquée ci-dessus, s’agissant en substance de déterminer l’étendue des obligations incombant aux États membres en vertu d’une convention de droit international dont la Communauté n’est pas partie contractante, et ce bien que le champ d’application d’une disposition de droit communautaire dérivé dépende en définitive de l’option pour l’une ou l’autre thèse, en vertu du renvoi à la règle internationale qu’elle contient. Il incombe, en effet, à chaque État membre, en l’absence d’une indication claire dans la convention, de déterminer si et à quel titre – conformément à une obligation découlant de la convention ou en vertu d’un choix législatif destiné à éviter des discriminations à rebours ( ) – il accorde le «traitement unioniste» et, partant, la protection spéciale visée à l’article 6 bis de la convention, à ses propres ressortissants.

39. Au demeurant, nous n’estimons pas que l’on puisse affirmer, indépendamment du champ d’application que l’on veut reconnaître à l’article 6 bis de la convention de Paris, que l’obligation de protéger les marques notoirement connues au sens de ladite disposition, même dans des situations purement internes, s’impose aux États membres en vertu du droit communautaire, étant donné que le régime des marques non enregistrées, catégories auxquelles appartiennent les marques en question, ne fait pas encore à ce jour l’objet d’une harmonisation.

40. Par ailleurs, il nous semble qu’une réponse portant sur la question exposée au point 34 ci-dessus ne soit même pas absolument nécessaire aux fins de la solution à donner à la question posée par le juge de renvoi, compte tenu des objectifs et du système de la directive 89/104.

41. À ce sujet, il faut rappeler à titre préliminaire que l’article 6 bis de la convention de Paris, tout au moins dans le large champ d’application qui lui est reconnu par l’article 16 de l’accord ADPIC, s’applique soit lorsque la marque est devenue notoirement connue par suite de son usage sur le territoire de l’État dans lequel la protection est demandée ( ), soit lorsque la notoriété a été acquise en l’absence d’usage au sens strict, mais grâce à des campagnes promotionnelles lancées sur le territoire dudit État ou en dehors de celui-ci (ce que l’on appelle «spill-over advertisement») ou, plus simplement, en tant que conséquence de la notoriété de la marque acquise à l’étranger ( ).

42. Dans le premier cas, la marque dont il s’agit est une marque utilisée sur le territoire de l’État, mais non enregistrée dans celui-ci.

43. De telles marques (appelées marques de fait) font l’objet d’une disposition spécifique de la directive 89/104, l’article 4, paragraphe 4, sous b), en vertu duquel chaque État membre peut disposer que l’existence de droits à une marque non enregistrée constitue un motif d’interdiction de l’enregistrement d’une marque postérieure, ou de nullité de celle-ci, si l’ordre juridique de l’État en question reconnaît des droits d’exclusivité à son titulaire.

44. Dans le système de la directive, une marque non enregistrée dans un État membre mais qui y est utilisée peut donc constituer un obstacle à l’enregistrement ou avoir un pouvoir d’annulation à l’encontre de ce dernier en même temps en tant que marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, conformément, si les conditions d’application en sont réunies ( ), à l’article 4, paragraphe 2, sous d), et en tant que marque non enregistrée au sens de l’article 4, paragraphe 4, sous b), si la législation de l’État membre en question reconnaît des droits d’exclusivité à cette catégorie de marques.

45. Or, aux termes de l’article 4, paragraphe 4, sous b), de la directive 89/104, et conformément à ce qui est exposé dans son quatrième considérant, sur la base duquel elle «n’enlève pas aux États membres le droit de continuer à protéger les marques acquises par l’usage», chaque État membre est libre non seulement d’accorder une protection aux marques non enregistrées, en admettant de ce fait l’usage d’un signe en tant que fait constitutif d’un droit d’exclusivité, mais en outre de définir les limites, la portée et les conditions d’une telle protection.

46. La protection peut par exemple être subordonnée à la condition que la marque aurait atteint un certain niveau de notoriété ou que son usage aurait revêtu une dimension géographique déterminée, ou alors faire complètement abstraction de toute condition liée à un niveau minimal de connaissance du signe par le public ou à l’étendue territoriale de son utilisation.

47. Il s’ensuit que, en principe, même une marque antérieure non enregistrée, qui, du fait de l’usage, aurait acquis une notoriété dans un État membre à un niveau purement local, peut constituer un empêchement valable à l’enregistrement d’une marque postérieure, ou un motif de nullité de celle-ci, si la législation dudit État membre le prévoit ( ).

48. Dans ces conditions, il nous semble possible de conclure que, si les juges d’un État membre interprètent la disposition nationale de transposition de l’article 4, paragraphe 2, sous d), de la directive 89/104 dans le sens qu’une marque antérieure utilisée sur le territoire dudit État peut constituer un obstacle valable à l’enregistrement d’une marque postérieure ou en être un motif de nullité, même lorsque ladite marque antérieure ne serait pas notoirement connue sur tout le territoire de l’État ou dans une de ses parties substantielles mais dans un cadre territorial plus restreint, ladite interprétation ne serait pas incompatible avec le système et les objectifs de la directive, étant donné la marge de manœuvre dont les États membres disposent pour fixer les contenus de la protection des marques de fait dans leurs ordres juridiques respectifs ( ).

49. Il ne nous semble pas que le renvoi contenu à l’article 4, paragraphe 2, sous d), de la directive 89/104 à l’article 6 bis de la convention de Paris puisse infirmer la conclusion indiquée ci-dessus, étant donné que ladite disposition – à supposer qu’il faudrait l’interpréter comme concernant exclusivement les marques notoirement connues au niveau national ou interrégional – se borne, comme on l’a vu ci-dessus, à prévoir un niveau minimal de protection ( ).

50. Nous n’estimons pas que cette conclusion puisse être remise en cause en se bornant à relever qu’elle ferait obstacle à une interprétation et à une application uniformes des motifs de refus d’enregistrement d’une marque ou de nullité de celle-ci, puisque c’est la directive elle-même qui autorise un tel résultat lorsqu’elle permet aux États membres de définir la sphère de protection à reconnaître aux marques non enregistrées en cas de conflit avec des marques déposées ou enregistrées. Il nous semble au contraire qu’exclure a priori, par le biais de l’adoption d’une interprétation uniforme au niveau communautaire, une interprétation dans le cadre national qui permette d’appliquer le motif de refus et le motif de nullité figurant dans la disposition en question également à des marques de fait ( ) notoirement connues dans une partie non substantielle du territoire national finirait par ne pas prendre dûment en compte les limites de l’harmonisation législative introduite par la directive 89/104.

51. Il résulte de ce qui est indiqué ci-dessus que, à notre avis, à la lumière du système et des finalités poursuivies par la directive 89/104, son article 4, paragraphe 2, sous d), ne fait pas obstacle à ce que, lors de l’interprétation et de l’application de la disposition nationale de transposition de cet article, on considère comme notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris dans l’État membre en question une marque utilisée dans ledit État dont la notoriété ne s’étend pas à tout le territoire ou à une partie substantielle de celui-ci, mais reste circonscrite à un cadre géographique plus restreint.

V – Conclusions

52. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre à la question préjudicielle qui lui a été soumise par le Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona dans les termes suivants:

«L’article 4, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit s’interpréter en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à ce que le motif de refus d’enregistrement d’une marque et le motif de nullité de celle-ci qui y sont prévus trouvent à s’appliquer même lorsque la marque antérieure litigieuse, utilisée mais non enregistrée dans un État membre, est notoirement connue non sur tout le territoire dudit État ou dans une partie substantielle de celui-ci, mais dans un cadre territorial plus restreint.»