FR Journal officiel de l'Union européenne C 171/18

Pourvoi formé le 28 mars 2013 par Fercal — Consultadoria e Serviços Lda contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 24 janvier 2013 dans l’affaire T-474/09, Fercal/OHMI — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

(Affaire C-159/13 P)

2013/C 171/36

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Fercal — Consultadoria e Serviços Lda (représentant: A. J. Rodrigues, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Conclusions

a) annuler l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 24 janvier 2013 et signifié le 25 janvier 2013 dans l’affaire T-474/09 et, par voie de conséquence, annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI») du 18 août 2009, R 1253/2008-2, dans la procédure d’annulation no 2004 C (demande d’enregistrement de la marque communautaire no1 077 858, JACKSON SHOES), laquelle décision a été notifiée à la requérante le 30 septembre 2009, conformément aux dispositions applicables du droit communautaire;

b) confirmer ainsi la validité de la marque de la requérante et maintenir ladite marque en vigueur;

c) condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

S’il est vrai qu’il existe des similitudes graphiques et phonétiques entre les noms JACKSON et JACSON, la comparaison des signes en conflit doit s’effectuer en les examinant dans leur ensemble: JACKSON SHOES/JACSON OF SCANDINAVIA AB.

Il ressort de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE (1) du Conseil, du 21 décembre 1988, que la perception des marques par le consommateur moyen est déterminante pour l’appréciation globale du risque de confusion.

Le consommateur moyen qui examine de manière globale les signes en conflit constate facilement qu’il est en présence de signes distinctifs de types différents: une marque et un nom commercial — en l’occurrence, du fait de l’inclusion du sigle «AB», qui contribue à exclure toute possibilité pour le consommateur moyen d’être induit en erreur par la marque «JACKSON SHOES».

Selon la requérante, cet aspect est important, car l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE dispose que la perception des marques par le consommateur moyen est déterminante pour l’appréciation globale du risque de confusion.

Il s’agit de signes remplissant des fonctions bien définies et très distinctes: la marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (article 4, in fine, du règlement sur la marque communautaire), alors que le nom commercial sert à identifier une entreprise de manière à pouvoir la distinguer d’autres entreprises.

Par ailleurs, l’usage de noms similaires — couramment utilisés dans plusieurs pays — n’est pas de nature à créer un risque de confusion si ces noms sont combinés avec d’autres éléments, de sorte que cet usage n’induit pas en erreur le consommateur moyen et n’entraîne pas non plus une concurrence déloyale du fait d’une confusion entre les produits de la requérante et ceux de la partie adverse.

On ne saurait reconnaître (sur la base d’un simple nom commercial utilisé en Suède) le droit d’utilisation exclusive (dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne!) d’un nom qui est communément utilisé, dans de nombreux autres pays de l’Union européenne, par des milliers de personnes et par d’autres entreprises.

On ne saurait pas davantage reconnaître à la partie adverse le droit d’empêcher la requérante d’enregistrer, dans la classe 25, la marque JACKSON SHOES, alors que, de fait, d’autres marques communautaires utilisant ce nom ont déjà été enregistrées dans cette même classe.

En outre, la partie adverse a admis que les diverses marques énumérées et décrites par la requérante coexistaient sur le marché, sans jamais les contester ni prétendre que l’une quelconque d’entre elles était susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur ou qu’il existait un quelconque conflit entre elles.

Celui qui adopte comme signe distinctif un élément doté d’un faible caractère distinctif et figurant en outre parmi de nombreux autres signes distinctifs de tiers ne peut empêcher que ce même signe (ou un signe similaire) soit à nouveau utilisé par des tiers, en combinaison avec d’autres éléments.

Rien ne s’oppose à la coexistence — au demeurant déjà effective — de signes distinctifs utilisant des noms communs similaires, pour autant que, dans leur ensemble, il soit possible de les distinguer.

Il est établi, contrairement à ce que soutient la partie adverse, que la requérante a produit de nombreuses preuves de son existence et de son activité commerciale, non seulement dans l’ensemble de l’espace communautaire, mais aussi dans des pays d’Amérique du Nord et d’Afrique du Nord, bien que ce ne soit pas par le biais de son catalogue, comme la partie adverse — celui-ci étant rédigé exclusivement dans la langue maternelle et, partant, limité dans sa portée géographique —, mais dans le cadre d’une pratique multilingue par une présence dans les plus importants salons mondiaux de la chaussure.

La marque communautaire JACKSON SHOES ne peut être confondue avec le nom commercial JACSON OF SCANDINAVIA AB, d’autant plus que l’un et l’autre coexistent déjà depuis assez longtemps sans qu’aucune des parties n’ait invoqué de préjudices découlant d’une telle coexistence et sans que la concurrence entre les produits n’ait été remise en cause, étant entendu par ailleurs que le consommateur, en présence des signes en conflit, constate facilement qu’il se trouve devant une marque et un nom commercial, c’est-à-dire, indiscutablement, devant deux signes distinctifs de types différents.

De plus, comme le Tribunal l’a reconnu dans l’arrêt attaqué et comme l’ont admis les parties, lorsque le consommateur moyen est en présence de cette marque communautaire et de ce nom commercial, il n’existe aucune confusion possible entre les deux signes. En outre, «[…] l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci» [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI — De Francesco Import (SpagO), T-438/07, Rec. p. II-4115, point 23 et jurisprudence citée].

Par ailleurs, et cela revêt une importance capitale aux fins de la résolution du présent litige, la partie défenderesse, à savoir l’OHMI, a autorisé l’enregistrement de plusieurs marques contenant l’expression «JAKSON» pour désigner des chaussures, si bien qu’elle ne peut s’affranchir totalement de cette réalité lorsqu’elle se prononce sur une demande d’enregistrement d’une nouvelle marque communautaire utilisant le même nom (courant) «JAKSON».

En ignorant cette réalité, l’OHMI a agi de façon discrétionnaire et a méconnu le principe d’égalité.

L’arrêt attaqué viole les dispositions des articles 8, paragraphe 4, et 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 (2) du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

(1) Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).

(2) JO L 78, p. 1.