Affaire C-348/04

Boehringer Ingelheim KG e.a.

contre

Swingward Ltd e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

«Propriété industrielle et commerciale — Droit de marque — Produits pharmaceutiques — Importation parallèle — Reconditionnement du produit revêtu de la marque»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 6 avril 2006

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Importation parallèle, après apposition d'un étiquetage supplémentaire, de médicaments

(Art. 30 CE; directive du Conseil 89/104, art. 7, § 2)

2. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Importation parallèle, après reconditionnement et réapposition de la marque, de médicaments

(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 2)

3. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Importation parallèle, après reconditionnement et réapposition de la marque, de médicaments

(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 2)

4. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Importation parallèle, après reconditionnement et réapposition de la marque, de médicaments

(Art. 30 CE; directive du Conseil 89/104, art. 7, § 2)

5. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Importation parallèle, après reconditionnement et réapposition de la marque, de médicaments

(Directive du Conseil 89/104, art. 7, § 2)

1. L'article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique importé d'un autre État membre dans son conditionnement interne et externe original, assorti d'une étiquette supplémentaire externe apposée par l'importateur, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

- qu'il soit établi que l'utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s'opposer à la commercialisation du produit ayant fait l'objet d'un nouvel étiquetage sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;

- qu'il soit démontré que le nouvel étiquetage ne saurait affecter l'état originaire du produit contenu dans l'emballage;

- qu'il soit indiqué clairement sur l'emballage l'auteur du nouvel étiquetage du produit et le nom du fabricant de celui-ci;

- que la présentation du produit ayant fait l'objet de ce nouvel étiquetage ne soit pas telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire; ainsi, l'étiquette ne doit pas être défectueuse, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, et

- que l'importateur, préalablement à la mise en vente du produit ayant fait l'objet d'un nouvel étiquetage, avertisse le titulaire de la marque et lui fournisse, à sa demande, un spécimen de ce produit.

En effet, la modification qu'implique tout nouvel emballage ou nouvel étiquetage d'un médicament revêtu d'une marque crée par sa nature même des risques réels pour la garantie de provenance que vise à assurer la marque. Une telle modification peut dès lors être interdite par le titulaire de la marque, à moins que le nouvel emballage ou le nouvel étiquetage soit nécessaire pour permettre la commercialisation des produits importés parallèlement et que les intérêts légitimes du titulaire soient par ailleurs sauvegardés.

(cf. points 30, 32, disp. 1)

2. La condition selon laquelle le reconditionnement d'un produit pharmaceutique, par un nouvel emballage de celui-ci et en y apposant de nouveau la marque ou par apposition d'une étiquette sur l'emballage contenant ce produit, est nécessaire à sa commercialisation ultérieure dans l'État membre d'importation, en tant qu'il s'agit de l'une des conditions qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques, de s'opposer à ladite commercialisation, vise uniquement le fait du reconditionnement et non pas la manière ou le style selon lesquels celui-ci est réalisé.

(cf. point 39, disp. 2)

3. L'article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s'opposer à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique lorsque l'importateur parallèle a soit effectué un nouvel emballage du produit en y apposant de nouveau la marque, soit apposé une étiquette sur l'emballage contenant le produit, à moins que soient remplies cinq conditions, au nombre desquelles figure celle selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Cette condition n'est pas limitée aux cas dans lesquels le reconditionnement est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon. En effet, un produit pharmaceutique reconditionné pourrait se présenter de manière inadéquate, et, partant, nuire à la renommée de la marque, notamment au cas où l'emballage ou l'étiquette, bien que n'étant ni défectueux ni de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, seraient de nature à affecter la valeur de la marque en portant préjudice à l'image de sérieux et de qualité qui s'attache à un tel produit ainsi qu'à la confiance qu'il est susceptible d'inspirer au public concerné.

À cet égard, la question de savoir si le fait, pour l'importateur parallèle :

- de ne pas apposer la marque sur le nouvel emballage externe (démarquage), ou

- d'apposer sur cet emballage son propre logo ou style ou encore une «présentation 'maison'» ou une présentation utilisée pour plusieurs produits différents (comarquage), ou

- d'apposer une étiquette supplémentaire sur ledit emballage de manière à masquer totalement ou partiellement la marque du titulaire, ou

- de ne pas mentionner sur l'étiquette supplémentaire que la marque en cause appartient au titulaire, ou encore

- d'imprimer le nom de l'importateur parallèle en lettres capitales,

est de nature à nuire à la réputation de la marque est une question de fait qu'il appartient au juge national d'apprécier au regard des circonstances propres à chaque espèce.

(cf. points 40, 43-44, 47, disp. 3-4)

4. Dans des litiges qui opposent des fabricants de produits pharmaceutiques à des importateurs parallèles et à des négociants en produits pharmaceutiques contre lesquels les premiers ont introduit des recours pour atteinte à leurs droits de marque en raison du fait que des médicaments produits par ces fabricants avaient été importés parallèlement et commercialisés dans un État membre par lesdits importateurs, après avoir fait l'objet d'un nouvel emballage ou d'un nouvel étiquetage, il incombe aux importateurs parallèles d'établir l'existence des conditions selon lesquelles

- l'utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s'opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;

- le reconditionnement ne saurait affecter l'état originaire du produit contenu dans l'emballage;

- l'auteur du reconditionnement du produit et le nom du fabricant de celui-ci sont clairement indiqués sur le nouvel emballage;

- la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire; ainsi, le reconditionnement ne doit pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon;

- l'importateur doit avertir, préalablement à la mise en vente du produit reconditionné, le titulaire de la marque et lui fournir, à sa demande, un spécimen du produit reconditionné,

et qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque de s'opposer légitimement à la commercialisation ultérieure d'un produit pharmaceutique reconditionné.

S'agissant de la condition selon laquelle il doit être démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l'état originaire du produit contenu dans l'emballage, il suffit, cependant, que l'importateur parallèle apporte des éléments de preuve de nature à faire raisonnablement présumer que cette condition est remplie. Il en va a fortiori de même de la condition selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu'elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Dès lors que l'importateur apporte un tel début de preuve quant à cette dernière condition, il appartiendra, le cas échéant, au titulaire de la marque, qui est le mieux placé pour apprécier si le conditionnement est susceptible de nuire à sa réputation et à celle de la marque, de prouver qu'une atteinte a été portée à celles-ci.

(cf. points 48, 54, disp. 5)

5. Lorsqu'un importateur parallèle a omis de donner au titulaire de la marque l'avertissement préalable concernant un produit pharmaceutique reconditionné, il enfreint les droits de ce titulaire lors de toute importation subséquente dudit produit, tant qu'il ne lui a pas donné un tel avertissement. La sanction de cette infraction doit non seulement être proportionnée mais également suffisamment effective et dissuasive pour garantir la pleine efficacité de la première directive 89/104 sur les marques. Une mesure nationale en vertu de laquelle, dans le cas d'une telle infraction, le titulaire de la marque a droit à une réparation financière dans les mêmes conditions que dans le cas d'une contrefaçon n'apparaît pas, en tant que telle, contraire au principe de proportionnalité. Il appartient, cependant, au juge national de déterminer au cas par cas, compte tenu notamment de l'étendue du dommage causé au titulaire du droit de marque par l'infraction commise par l'importateur parallèle et dans le respect du principe de proportionnalité, le montant de la réparation financière.

(cf. point 64, disp. 6)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 avril 2007 ( )

«Propriété industrielle et commerciale – Droit de marque – Produits pharmaceutiques – Importation parallèle – Reconditionnement du produit revêtu de la marque»

Dans l’affaire C-348/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 17 juin 2004, parvenue à la Cour le 12 août 2004, dans la procédure

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

contre

Swingward Ltd,

et

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

contre

Dowelhurst Ltd,

et

Glaxo Group Ltd

contre

Swingward Ltd,

et

Glaxo Group Ltd,

The Wellcome Foundation Ltd

contre

Dowelhurst Ltd,

et

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc,

SmithKline & French Laboratories Ltd

contre

Dowelhurst Ltd,

et

Eli Lilly and Co.

contre

Dowelhurst Ltd,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, J. Klučka, J. Makarczyk, G. Arestis et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 janvier 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Boehringer Ingelheim KG et Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, par M. R. Subiotto, solicitor, ainsi que par MM. E. Gonzalez Diaz et I. McGrath, legal advisers,

– pour Eli Lilly and Co., par MM. S. Thorley et G. Hobbs, QC, ainsi que par M. G. Pritchard, barrister,

– pour Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc et SmithKline & French Laboratories Ltd, par MM. M. Silverleaf, QC, et R. Hacon, barrister,

– pour Swingward Ltd et Dowelhurst Ltd, par MM. N. Green et R. Arnold, QC, mandatés par Mme C. Tunstall, solicitor,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. N. Rasmussen et M. Shotter, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 avril 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive 89/104»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline and French Laboratories Ltd et Eli Lilly and Co. (ci-après, ensemble, «Boehringer Ingelheim e.a.»), qui sont des fabricants de produits pharmaceutiques, à Swingward Ltd (ci-après «Swingward») et à Dowelhurst Ltd (ci-après «Dowelhurst»), qui sont des importateurs parallèles et des négociants de tels produits, au sujet de médicaments produits par Boehringer Ingelheim e.a. qui ont été importés parallèlement et commercialisés au Royaume-Uni par Swingward et Dowelhurst, après avoir fait l’objet d’un nouvel emballage et d’un nouvel étiquetage.

Le droit communautaire

3 En vertu de l’article 28 CE, les restrictions quantitatives à l’importation et les mesures d’effet équivalent sont interdites entre les États membres. Toutefois, aux termes de l’article 30 CE, les interdictions et restrictions à l’importation entre les États membres qui sont justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale sont autorisées dès lors qu’elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce intracommunautaire.

4 L’article 7 de la directive 89/104, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», dispose:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.»

5 Conformément à l’article 65, paragraphe 2, de l’accord sur l’Espace économique européen, lu en combinaison avec l’annexe XVII, point 4, de celui-ci, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 a été modifié aux fins dudit accord, l’expression «dans la Communauté» étant remplacée par les mots «sur le territoire d’une partie contractante».

Les litiges au principal, la procédure de renvoi préjudiciel dans l’affaire C‑143/00 et les questions posées par la juridiction de renvoi dans la présente affaire

6 Les médicaments concernés par les litiges au principal ont été commercialisés dans la Communauté sous différentes marques par Boehringer Ingelheim e.a., où ils ont été achetés par Swingward ainsi que par Dowelhurst et importés au Royaume-Uni. Afin de les commercialiser sur le territoire de cet État membre, ces dernières sociétés ont modifié dans une certaine mesure le conditionnement de ces médicaments ainsi que les notices d’information qui y étaient jointes.

7 Les modifications opérées varient d’un cas à l’autre. Dans certains cas, une étiquette comportant des informations importantes, telles que le nom de l’importateur parallèle et son numéro d’autorisation d’importation parallèle, a été apposée sur l’emballage d’origine. Des indications rédigées dans d’autres langues que l’anglais sont demeurées alors visibles sur cet emballage et la marque n’a pas été recouverte. Dans d’autres cas, le produit a été reconditionné dans des boîtes conçues par l’importateur parallèle sur lesquelles la marque du fabricant a été reproduite. Dans d’autres cas encore, le produit a été reconditionné dans des boîtes conçues par l’importateur parallèle et portant non pas la marque du fabricant, mais le nom générique du produit. Dans cette hypothèse, le récipient se trouvant dans la boîte portait la marque originale, mais une étiquette autocollante était apposée afin d’indiquer le nom générique du produit ainsi que l’identité du fabricant et du détenteur de l’autorisation d’importation parallèle.

8 Boehringer Ingelheim e.a. se sont opposées à ces modifications et ont donc introduit devant la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), des recours pour atteinte à la marque.

9 Estimant que la solution des litiges au principal dépendait d’une interprétation du droit communautaire, ladite juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Le titulaire d’une marque peut-il utiliser les droits qu’il tire de sa marque pour mettre fin ou faire obstacle à l’importation de ses propres marchandises en provenance d’un État membre et à destination d’un autre État membre ou pour s’opposer à leur commercialisation ou promotion ultérieure lorsque l’importation, la commercialisation ou la promotion n’affecte pas, ou pas de façon substantielle, l’objet spécifique de ses droits?

2) La réponse à la question précédente est-elle différente si la raison invoquée par le titulaire est que l’importateur ou le distributeur en aval utilise sa marque d’une façon qui, bien qu’elle n’affecte pas son objet spécifique, n’est pas nécessaire?

3) Si l’importateur des marchandises du titulaire ou un distributeur de ces marchandises importées doit prouver que son utilisation de la marque du titulaire est ‘nécessaire’, cette condition est-elle remplie s’il établit que l’utilisation de la marque est raisonnablement requise pour lui permettre d’avoir accès (a) à une partie seulement du marché de ces marchandises ou (b) à l’ensemble du marché de ces marchandises, ou cette condition exige-t-elle que l’utilisation de la marque fût essentielle pour permettre que les marchandises soient mises sur le marché, et, si aucune de ces solutions n’est correcte, que signifie ‘nécessaire’?

4) Si, à première vue, le titulaire d’une marque a le droit de faire valoir ses droits de marque nationaux face à toute utilisation de sa marque sur des marchandises ou en relation avec elles, qui n’est pas nécessaire, le fait d’utiliser ce droit pour faire obstacle ou exclure les importations parallèles de ses propres marchandises qui n’affectent pas l’objet spécifique ou la fonction essentielle de la marque constitue-t-il un comportement abusif et une restriction déguisée dans le commerce au sens de la seconde phrase de l’article 30 CE?

5) Lorsque l’importateur ou une personne distribuant des marchandises importées entend utiliser la marque du titulaire sur ces marchandises ou en relation avec elles et que cette utilisation n’affecte pas et n’affectera pas l’objet spécifique de la marque, doit-il néanmoins avertir préalablement le titulaire de son intention d’utiliser la marque?

6) S’il faut répondre à la question précédente par l’affirmative, cela signifie-t-il que le fait pour l’importateur ou le distributeur de ne pas avertir de la sorte le titulaire a pour effet d’habiliter ce dernier à restreindre ou à faire obstacle à l’importation ou à la commercialisation ultérieure de ces marchandises, même si cette importation ou commercialisation ultérieure n’affectera pas l’objet spécifique de la marque?

7) Si un importateur ou une personne distribuant des marchandises importées doit préalablement avertir le titulaire d’utilisations de la marque qui n’affectent pas son objet spécifique,

a) cette condition s’applique-t-elle à toutes les utilisations de ce type de la marque, y compris à la publicité, au réétiquetage et au reconditionnement, ou, si elle ne s’applique qu’à certaines de ces utilisations, auxquelles?

b) l’importateur ou le distributeur doit-il avertir le titulaire ou suffit-il que celui-ci reçoive cet avertissement?

c) de combien de temps l’avertissement doit-il précéder l’utilisation?

8) Une juridiction d’un État membre peut-elle, à la demande du titulaire du droit de marque, adresser des injonctions, accorder une indemnisation ou ordonner la délivrance de stocks ou d’autres mesures à l’égard de marchandises importées, de leur conditionnement ou de la publicité faite à leur propos lorsque de telles mesures (a) mettent fin ou font obstacle à la libre circulation de marchandises placées sur le marché communautaire par le titulaire ou avec son consentement, mais (b) n’ont pas pour objet d’empêcher que l’objet spécifique des droits soit affecté et ne contribuent pas à empêcher que l’objet spécifique soit affecté?»

10 Cette demande de décision préjudicielle a donné lieu à l’arrêt du 23 avril 2002, Boehringer Ingelheim e.a. (C-143/00, Rec. p. I-3759), dans lequel la Cour a dit pour droit:

«1) L’article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104 […] doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque peut invoquer son droit de marque afin d’empêcher un importateur parallèle de procéder à des reconditionnements de médicaments, à moins que l’exercice de ce droit ne contribue à cloisonner artificiellement les marchés entre les États membres.

2) Un reconditionnement de médicaments par remplacement des emballages est objectivement nécessaire au sens de la jurisprudence de la Cour si, sans celui-ci, l’accès effectif au marché concerné ou à une partie importante dudit marché doit être considéré comme entravé à cause d’une forte résistance d’une proportion significative de consommateurs à l’égard des médicaments réétiquetés.

3) L’importateur parallèle doit, en toute hypothèse, pour être en droit de reconditionner des médicaments revêtus d’une marque, respecter la condition d’avertissement préalable. Si l’importateur parallèle ne respecte pas cette condition, le titulaire de la marque peut s’opposer à la commercialisation du médicament reconditionné. Il appartient à l’importateur parallèle d’avertir lui-même le titulaire de la marque du reconditionnement envisagé. En cas de contestation, il appartient au juge national d’apprécier, en prenant en considération toutes les circonstances pertinentes, si le titulaire a disposé d’un délai raisonnable pour réagir au projet de reconditionnement.»

11 La High Court of Justice a fait application de l’arrêt Boehringer Ingelheim e.a., précité, et a statué en faveur des requérants au principal.

12 Toutefois, les décisions de ladite juridiction nationale ont fait l’objet de recours devant la juridiction de renvoi et, par un arrêt du 5 mars 2004, cette dernière a effectué certaines constatations qui divergent de celles qui avaient été faites par la High Court of Justice.

13 C’est dans ces conditions que la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«Produits reconditionnés

1) Lorsqu’un importateur parallèle commercialise, dans un État membre, un produit pharmaceutique importé d’un autre État membre dans son conditionnement interne original, mais avec un nouvel emballage extérieur dont le texte est rédigé dans la langue de l’État membre d’importation (produit ‘reconditionné’):

a) La charge de la preuve que ce nouveau conditionnement répond à chacune des conditions posées dans l’arrêt de la Cour du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb [e.a.] (C‑427/93, C-429/93 et C‑436/93[, Rec. p. I‑3457]), pèse‑t‑elle sur l’importateur ou incombe-t-il au titulaire de la marque de prouver que ces conditions ne sont pas remplies ou la charge de la preuve varie-t-elle selon la condition en cause et, dans l’affirmative, de quelle façon?

b) La première condition posée dans l’arrêt de la Cour du 11 juillet 1996, précité, telle qu’interprétée dans l’arrêt de la Cour du 12 octobre 1999, […] Upjohn […] (C-379/97[, Rec. p. I‑6927]), et dans l’arrêt de la Cour du 23 avril 2002, [Boehringer Ingelheim e.a., précité], à savoir qu’il faut démontrer la nécessité de reconditionner le produit afin de ne pas entraver l’accès effectif au marché, s’applique-t-elle uniquement au fait de reconditionner par remplacement de l’emballage extérieur (comme cela a été jugé par la Cour de justice de l’[Association européenne de libre-échange] dans l’affaire E-3/02, Paranova/Merck) ou s’applique-t-elle aussi à la manière et au style dans lesquels l’importateur parallèle effectue précisément le reconditionnement par remplacement de l’emballage extérieur, et, dans l’affirmative, de quelle façon?

c) N’y a-t-il pas infraction à la quatrième condition posée dans l’arrêt [Bristol-Myers Squibb e.a.,] précité, à savoir que la présentation du produit reconditionné ne soit pas telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque ou de son titulaire, que lorsque l’emballage est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon ou bien cette condition s’étend-elle aussi à tout fait de nature à nuire à la réputation de la marque?

d) Si la réponse à la première question, sous c), est que la quatrième condition est enfreinte par tout fait de nature à nuire à la réputation de la marque et si, i) soit la marque n’est pas apposée sur le nouvel emballage extérieur (‘démarquage’), ii) soit l’importateur parallèle appose sur le nouvel emballage extérieur son propre logo ou un style ou une présentation maison ou une présentation utilisée pour plusieurs produits différents (‘comarquage’), doit-on considérer que ces types de conception de l’emballage nuisent à la réputation de la marque ou s’agit-il d’une question de fait relevant de l’appréciation des juridictions nationales?

e) Si la réponse à la première question, sous d), est qu’il s’agit d’une question de fait, sur qui pèse la charge de la preuve?

Produits ayant fait l’objet d’un nouvel étiquetage

2) Lorsqu’un importateur parallèle commercialise, dans un État membre, un produit pharmaceutique importé d’un autre État membre dans son conditionnement interne et externe original en y apposant une étiquette supplémentaire externe rédigée dans la langue de l’État membre d’importation (produit ‘recouvert d’une étiquette’):

a) Les cinq conditions posées dans l’arrêt [Bristol-Myers Squibb e.a.,] précité, sont-elles, d’une manière générale, applicables?

b) Si la réponse à la deuxième question, sous a), est affirmative, la charge de la preuve que le conditionnement avec apposition d’une étiquette répond à chacune des conditions posées dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb [e.a.,] précité, pèse-t-elle sur l’importateur ou incombe-t-il au titulaire de la marque de prouver que ces conditions ne sont pas remplies ou la charge de la preuve varie-t-elle selon la condition en cause?

c) Si la réponse à la deuxième question, sous a), est affirmative, la première condition posée dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb [e.a.,] précité, telle qu’interprétée dans l’arrêt […] Upjohn […,] précité, et dans l’arrêt [Boehringer Ingelheim e.a.], précité, à savoir qu’il faut démontrer la nécessité de reconditionner le produit afin de ne pas entraver l’accès effectif au marché, s’applique-t-elle uniquement au fait d’apposer une étiquette ou s’applique-t-elle aussi à la manière et au style dans lesquels l’importateur parallèle procède précisément à cette apposition?

d) Si la réponse à la deuxième question, sous a), est affirmative, n’y a-t-il infraction à la quatrième condition posée dans l’arrêt [Bristol-Myers Squibb e.a.,] précité, à savoir que la présentation du produit reconditionné ne soit pas telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque ou de son titulaire, que lorsque l’emballage est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon ou bien cette condition s’étend-elle aussi à tout fait de nature à nuire à la réputation de la marque?

e) Si la réponse à la deuxième question, sous a), est affirmative et si la réponse à la deuxième question, sous d), est que la quatrième condition est enfreinte par tout fait de nature à nuire à la réputation de la marque, est-il nui à la réputation d’une marque en ce sens lorsque, i) soit l’étiquette supplémentaire est apposée de manière à masquer totalement ou partiellement l’une des marques du titulaire, ii) soit il n’est pas mentionné sur l’étiquette supplémentaire que la marque en cause appartient au titulaire, iii) soit le nom de l’importateur parallèle est imprimé en lettres capitales?

Avertissement

3) Lorsqu’un importateur parallèle a omis, comme cela est exigé par la cinquième condition posée dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb [e.a.,] précité, de donner l’avertissement concernant un produit reconditionné et a, par conséquent, porté atteinte à la/aux marque(s) du titulaire pour cette seule raison:

a) Toute opération d’importation subséquente de ce produit constitue-t-elle une infraction ou bien l’importateur n’est-il en infraction que jusqu’au moment où le titulaire a eu connaissance du produit et où le délai d’avertissement applicable a expiré?

b) Le titulaire est-il en droit, du fait de l’infraction commise par l’importateur, de réclamer une réparation financière (c’est-à-dire des dommages-intérêts ou la confiscation de tous les bénéfices réalisés du fait de l’infraction) dans les mêmes conditions que dans le cas de contrefaçon?

c) L’octroi de réparations financières au titulaire en raison de ce type d’infractions commises par l’importateur est-il soumis au principe de proportionnalité?

d) Dans la négative, sur quelle base convient-il d’évaluer une telle réparation eu égard au fait que les produits en question ont été mis sur le marché à l’intérieur de l’[Espace économique européen] par le titulaire ou avec son consentement?»

Observations liminaires

14 Il importe de rappeler que l’objet spécifique de la marque est d’assurer la garantie de provenance du produit revêtu de cette marque et qu’un reconditionnement de ce produit opéré par un tiers sans l’autorisation du titulaire est susceptible de créer des risques réels pour cette garantie de provenance (voir arrêt Boehringer Ingelheim e.a., précité, point 29).

15 Selon la jurisprudence de la Cour, c’est le reconditionnement en tant que tel des médicaments revêtus de la marque qui affecte l’objet spécifique de celle-ci, sans qu’il y ait lieu d’apprécier dans ce contexte quels sont les effets concrets du reconditionnement opéré par l’importateur parallèle (voir arrêt Boehringer Ingelheim e.a., précité, point 30).

16 En vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, l’opposition du titulaire de la marque au reconditionnement, en tant qu’elle constitue une dérogation à la libre circulation des marchandises, ne peut être admise si l’exercice de ce droit par le titulaire constitue une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres au sens de l’article 30, seconde phrase, CE (voir, en ce sens, arrêt Boehringer Ingelheim e.a., précité, points 18 et 31).

17 Constitue une telle restriction déguisée au sens de cette dernière disposition l’exercice, par le titulaire d’une marque, de son droit de s’opposer au reconditionnement si cet exercice contribue à cloisonner artificiellement les marchés entre les États membres et si, par ailleurs, le reconditionnement a lieu de telle manière que les intérêts légitimes du titulaire sont respectés, ce qui implique notamment que le reconditionnement n’affecte pas l’état originaire du médicament ou n’est pas de nature à nuire à la réputation de la marque (voir arrêt Boehringer Ingelheim e.a., précité, point 32).

18 Or, contribue à un cloisonnement artificiel des marchés entre les États membres l’opposition du titulaire d’une marque au reconditionnement des médicaments lorsque celui-ci est nécessaire afin que le produit importé parallèlement puisse être commercialisé dans l’État d’importation (arrêt Boehringer Ingelheim e.a., précité, point 33).

19 Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante que la modification qu’implique tout reconditionnement d’un médicament revêtu d’une marque – créant par sa nature même le risque d’une atteinte à l’état originaire du médicament – peut être interdite par le titulaire de la marque, à moins que le reconditionnement soit nécessaire pour permettre la commercialisation des produits importés parallèlement et que les intérêts légitimes du titulaire soient par ailleurs sauvegardés (arrêts précités Bristol-Myers Squibb e.a., point 57, ainsi que Boehringer Ingelheim e.a., point 34).

20 Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’importateur parallèle qui reconditionne un médicament revêtu d’une marque doit avertir préalablement le titulaire de la marque de la mise en vente du médicament reconditionné. Il doit, en outre, à la demande du titulaire de la marque, fournir un spécimen du produit reconditionné préalablement à la mise en vente. Cette dernière condition permet au titulaire de vérifier que le reconditionnement n’est pas opéré de manière à affecter directement ou indirectement l’état originaire du produit et que la présentation après reconditionnement n’est pas de nature à nuire à la réputation de la marque. Elle permet, en outre, au titulaire de la marque de mieux se préserver des activités des contrefacteurs (arrêts précités Bristol-Myers Squibb e.a., point 78, ainsi que Boehringer Ingelheim e.a., point 61).

21 Ainsi, la Cour, au point 79 de son arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., précité, a jugé:

«[…] l’article 7, paragraphe 2, de la directive [89/104] doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s’opposer à la commercialisation ultérieure d’un produit pharmaceutique, lorsque l’importateur a reconditionné le produit et y a réapposé la marque, à moins

– qu’il soit établi que l’utilisation du droit de marque par le titulaire pour s’opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres. Tel est le cas, notamment, lorsque le titulaire a mis en circulation, dans divers États membres, un produit pharmaceutique identique dans des conditionnements divers et que le reconditionnement auquel a procédé l’importateur est, d’une part, nécessaire pour commercialiser le produit dans l’État membre d’importation et, d’autre part, opéré dans des conditions telles que l’état originaire du produit ne saurait en être affecté. […]

– qu’il soit démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l’état originaire du produit contenu dans l’emballage. […]

– qu’il soit indiqué clairement sur le nouvel emballage l’auteur du reconditionnement du produit et le nom du fabricant […]

– que la présentation du produit reconditionné ne soit pas telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Ainsi, l’emballage ne doit pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, et

– que l’importateur avertisse, préalablement à la mise en vente du produit reconditionné, le titulaire de la marque et lui fournisse, à sa demande, un spécimen du produit reconditionné.»

Sur la deuxième question, sous a), relative à la notion de «reconditionnement»

22 Il convient d’examiner la deuxième question, sous a), en premier lieu.

23 Au point 6 de son arrêt Boehringer Ingelheim e.a., précité, la Cour a indiqué que le conditionnement de chacun des médicaments concernés par les litiges au principal, ainsi que les notices qui y sont jointes ont été, aux fins de leur importation au Royaume-Uni, dans une certaine mesure modifiés.

24 Au point 7 dudit arrêt, il est constaté que la manière dont le conditionnement des différents médicaments concernés a été modifié varie d’un cas à l’autre. Dans certains cas, une étiquette comportant certaines informations importantes, telles que le nom de l’importateur parallèle et son numéro d’autorisation d’importation parallèle, a été apposée sur l’emballage d’origine. Des indications rédigées dans d’autres langues que l’anglais demeurent alors visibles sur cet emballage et la marque n’est pas recouverte. Dans d’autres cas, le produit a été reconditionné dans des boîtes qui ont été conçues par l’importateur parallèle et sur lesquelles la marque a été reproduite. Dans d’autres cas encore, le produit a été reconditionné dans des boîtes qui ont été conçues par l’importateur parallèle et qui ne portent pas la marque. En lieu et place, c’est le nom générique du produit qui a été inscrit sur la boîte. Le récipient se trouvant dans la boîte porte la marque originale, mais une étiquette autocollante a été apposée afin d’indiquer le nom générique du produit ainsi que l’identité du fabricant et du détenteur de l’autorisation d’importation parallèle. Dans tous ces cas de reconditionnement, les boîtes contiennent une notice d’information destinée aux patients, qui est rédigée en anglais et porte la marque.

25 Il convient également d’observer que la septième question posée par la High Court of Justice, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Boehringer Ingelheim e.a., précité, visait expressément le point de savoir si la condition de l’avertissement préalable, telle que rappelée au point 20 du présent arrêt, s’applique à toutes les utilisations de la marque, y compris l’apposition d’une nouvelle étiquette sur le produit, ou si elle ne s’applique qu’à certaines de ces utilisations.

26 La Cour, au point 55 de son arrêt Boehringer Ingelheim e.a., précité, a indiqué que, par ses cinquième à septième questions, la juridiction de renvoi vise à obtenir des précisions quant à la condition selon laquelle l’importateur parallèle doit avertir préalablement le titulaire de la marque de la mise en vente du produit reconditionné.

27 Au point 68 dudit arrêt, il est constaté que l’importateur parallèle doit, en toute hypothèse, pour être en droit de reconditionner des médicaments revêtus d’une marque, respecter la condition d’avertissement préalable.

28 Il ressort de ce qui précède que la Cour a, dans le cadre de l’arrêt Boehringer Ingelheim e.a., précité, inclus dans la notion de reconditionnement le nouvel étiquetage qui constituait assurément une des formes litigieuses de modification du conditionnement des médicaments concernés envisagées par le juge de renvoi.

29 À cet égard, il convient de relever que le nouvel étiquetage des médicaments revêtus de la marque tout comme le nouvel emballage de ceux-ci affectent l’objet spécifique de la marque, sans qu’il y ait lieu d’apprécier dans ce contexte quels sont les effets concrets de l’opération effectuée par l’importateur parallèle.

30 En effet, la modification qu’implique tout nouvel emballage ou nouvel étiquetage d’un médicament revêtu d’une marque crée par sa nature même des risques réels pour la garantie de provenance que vise à assurer la marque. Une telle modification peut dès lors être interdite par le titulaire de la marque, à moins que le nouvel emballage ou le nouvel étiquetage soit nécessaire pour permettre la commercialisation des produits importés parallèlement et que les intérêts légitimes du titulaire soient par ailleurs sauvegardés.

31 Il s’ensuit que les cinq conditions énoncées dans l’arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., précité, à propos de l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, conditions qui, lorsqu’elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque de s’opposer légitimement à la commercialisation ultérieure d’un produit pharmaceutique qui a été reconditionné par l’importateur, trouvent à s’appliquer également lorsque le reconditionnement consiste en l’apposition d’une étiquette sur l’emballage d’origine.

32 Par suite, il y a lieu de répondre à la deuxième question, sous a), que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s’opposer à la commercialisation ultérieure d’un produit pharmaceutique importé d’un autre État membre dans son conditionnement interne et externe original, assorti d’une étiquette supplémentaire externe apposée par l’importateur, à moins:

– qu’il soit établi que l’utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s’opposer à la commercialisation du produit ayant fait l’objet d’un nouvel étiquetage sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;

– qu’il soit démontré que le nouvel étiquetage ne saurait affecter l’état originaire du produit contenu dans l’emballage;

– qu’il soit indiqué clairement sur l’emballage l’auteur du nouvel étiquetage du produit et le nom du fabricant de celui-ci;

– que la présentation du produit ayant fait l’objet de ce nouvel étiquetage ne soit pas telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire; ainsi, l’étiquette ne doit pas être défectueuse, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, et

– que l’importateur, préalablement à la mise en vente du produit ayant fait l’objet d’un nouvel étiquetage, avertisse le titulaire de la marque et lui fournisse, à sa demande, un spécimen de ce produit.

Sur la première question, sous b), et la deuxième question, sous c), relatives à l’application de la condition de nécessité de reconditionnement à la manière et au style de celui-ci

33 Ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit à propos de la deuxième question, sous a), le titulaire de la marque peut légitimement s’opposer à la commercialisation ultérieure d’un produit pharmaceutique lorsque l’importateur parallèle a soit effectué un nouvel emballage du produit en y apposant de nouveau la marque, soit apposé une étiquette sur l’emballage contenant le produit, à moins que soient remplies cinq conditions, dont celle tenant à ce qu’il soit établi que l’utilisation du droit de marque par le titulaire pour s’opposer à la commercialisation des produits ainsi reconditionnés contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres.

34 Selon Boehringer Ingelheim e.a., l’exigence selon laquelle le reconditionnement est nécessaire pour commercialiser le produit dans l’État membre d’importation s’applique aussi à la manière et au style selon lesquels le reconditionnement est effectué par l’importateur parallèle. En revanche, Swingward et Dowelhurst ainsi que la Commission des Communautés européennes soutiennent que cette exigence vise uniquement le fait du reconditionnement et non pas la manière ou le style selon lesquels celui-ci est réalisé.

35 Ainsi qu’il a été rappelé au point 19 du présent arrêt, la modification qu’implique tout reconditionnement d’un médicament revêtu d’une marque peut être interdite par le titulaire de celle-ci, à moins que le reconditionnement soit nécessaire pour permettre la commercialisation des produits importés parallèlement et que les intérêts légitimes du titulaire soient par ailleurs sauvegardés.

36 Cette condition de nécessité est remplie lorsque des réglementations ou des pratiques dans l’État membre d’importation empêchent la commercialisation desdits produits sur le marché de cet État dans le même conditionnement que celui dans lequel ceux-ci sont commercialisés dans l’État membre d’exportation (voir, en ce sens, arrêt Upjohn, précité, points 37 à 39 et 43).

37 En revanche, une telle condition de nécessité n’est pas remplie si le reconditionnement du produit s’explique exclusivement par la recherche par l’importateur parallèle d’un avantage commercial (voir arrêt Upjohn, précité, point 44).

38 Ainsi, ladite condition de nécessité ne vise que le fait de procéder au reconditionnement du produit – ainsi que le choix entre un nouvel emballage et un nouvel étiquetage – en vue de permettre la commercialisation de ce produit sur le marché de l’État d’importation et non pas la manière ou le style selon lesquels ce reconditionnement est effectué (voir également arrêt de la Cour AELE du 8 juillet 2003, Paranova/Merck, E‑3/02, EFTA Court Report 2004, p. 1, points 41 à 45).

39 Il y a donc lieu de répondre à la première question, sous b), et à la deuxième question, sous c), que la condition selon laquelle le reconditionnement du produit pharmaceutique, par un nouvel emballage de celui-ci et en y apposant de nouveau la marque ou par apposition d’une étiquette sur l’emballage contenant ce produit, est nécessaire à sa commercialisation ultérieure dans l’État membre d’importation, en tant qu’il s’agit de l’une des conditions qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, de s’opposer à ladite commercialisation, vise uniquement le fait du reconditionnement et non pas la manière ou le style selon lesquels celui-ci est réalisé.

Sur la première question, sous c), et la deuxième question, sous d), concernant la condition selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque

40 Il ressort des points 21 et 32 du présent arrêt que l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s’opposer à la commercialisation ultérieure d’un produit pharmaceutique, lorsque l’importateur parallèle a soit effectué un nouvel emballage du produit en y apposant de nouveau la marque, soit apposé une étiquette sur l’emballage contenant le produit, à moins que soient remplies cinq conditions, au nombre desquelles figure celle selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Ainsi, l’emballage ou l’étiquette ne doivent pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon.

41 Il convient de relever que, comme le soutiennent Boehringer Ingelheim e.a. ainsi que la Commission, la condition selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire ne saurait être restreinte aux seuls cas de conditionnement défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon.

42 En effet, la Cour, en jugeant au point 76 de l’arrêt Bristol-Myers Squibb e.a., précité, qu’un emballage défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon pourrait nuire à la réputation de la marque, s’est bornée à indiquer certaines hypothèses dans lesquelles une présentation inadéquate du produit reconditionné est susceptible de nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire.

43 Ainsi, un produit pharmaceutique reconditionné pourrait se présenter de manière inadéquate et, partant, nuire à la renommée de la marque, notamment au cas où l’emballage ou l’étiquette, bien que n’étant ni défectueux ni de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, seraient de nature à affecter la valeur de la marque en portant préjudice à l’image de sérieux et de qualité qui s’attache à un tel produit ainsi qu’à la confiance qu’il est susceptible d’inspirer au public concerné (voir, en ce sens, arrêts Bristol-Myers Squibb e.a., précité, point 76, ainsi que du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec. p. I-6013, point 45).

44 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question, sous c), et à la deuxième question, sous d), que la condition selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire, en tant que condition nécessaire pour que ce dernier ne puisse pas, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, légitimement s’opposer à la commercialisation ultérieure d’un produit pharmaceutique, lorsque l’importateur parallèle a soit effectué un nouvel emballage du produit en y apposant de nouveau la marque, soit apposé une étiquette sur l’emballage contenant le produit, n’est pas limitée aux cas dans lesquels le reconditionnement est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon.

Sur la première question, sous d), et la deuxième question, sous e), relatives aux circonstances de nature à nuire à la réputation de la marque

45 Ainsi que le soutient à juste titre la Commission dans ses observations écrites, le fait, pour l’importateur parallèle, de ne pas apposer la marque sur le nouvel emballage externe (démarquage) ou d’y apposer son propre logo ou style ou encore une «présentation ‘maison’» ou une présentation utilisée pour plusieurs produits différents (comarquage), tout comme le fait soit d’apposer une étiquette supplémentaire de manière à masquer totalement ou partiellement la marque du titulaire, soit de ne pas mentionner sur l’étiquette supplémentaire que la marque en cause appartient à ce dernier, soit encore d’imprimer le nom de l’importateur parallèle en lettres capitales, est, en principe, susceptible de nuire à la réputation de la marque.

46 Cependant, tout comme le point de savoir si une publicité est susceptible de donner l’impression qu’il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque et, partant, de constituer un motif légitime au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104 (voir arrêt du 23 février 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, points 51 et 55), la question de savoir si les circonstances évoquées au point précédent du présent arrêt sont de nature à nuire à la réputation de la marque est une question de fait qu’il appartient au juge national d’apprécier au regard des circonstances propres à chaque espèce.

47 Par suite, il convient de répondre à la première question, sous d), et à la deuxième question, sous e), que la question de savoir si le fait, pour l’importateur parallèle:

– de ne pas apposer la marque sur le nouvel emballage externe du produit (démarquage), ou

– d’apposer sur cet emballage son propre logo ou style ou encore une «présentation ‘maison’» ou une présentation utilisée pour plusieurs produits différents (comarquage), ou

– d’apposer une étiquette supplémentaire sur ledit emballage de manière à masquer totalement ou partiellement la marque du titulaire, ou

– de ne pas mentionner sur l’étiquette supplémentaire que la marque en cause appartient au titulaire, ou encore

– d’imprimer le nom de l’importateur parallèle en lettres capitales

est de nature à nuire à la réputation de la marque est une question de fait qu’il appartient au juge national d’apprécier au regard des circonstances propres à chaque espèce.

Sur la première question, sous a) et e), ainsi que sur la deuxième question, sous b), relatives à la charge de la preuve

48 Ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 8 du présent arrêt, les litiges au principal opposent des fabricants de produits pharmaceutiques à des importateurs parallèles et à des négociants en produits pharmaceutiques contre lesquels les premiers ont introduit des recours pour atteinte à leurs droits de marque en raison du fait que des médicaments produits par ces fabricants avaient été importés parallèlement et commercialisés au Royaume-Uni par lesdits importateurs, après avoir fait l’objet d’un nouvel emballage ou d’un nouvel étiquetage.

49 Comme il a été rappelé au point 15 du présent arrêt, c’est le reconditionnement en tant que tel des médicaments revêtus de la marque qui affecte l’objet spécifique de celle-ci, sans qu’il y ait lieu d’apprécier dans ce contexte quels sont les effets concrets du reconditionnement effectué par l’importateur parallèle.

50 Il ressort notamment des points 31 à 33 du présent arrêt que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, le titulaire de la marque peut légitimement s’opposer à la commercialisation ultérieure d’un produit pharmaceutique, lorsque l’importateur parallèle l’a reconditionné soit en effectuant un nouvel emballage et en apposant de nouveau la marque sur celui-ci, soit en apposant une étiquette sur l’emballage d’origine, à moins que soient remplies les conditions rappelées au point 32 du présent arrêt.

51 Or, si la question de la charge de la preuve de l’existence de ces conditions, qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque de s’opposer légitimement à la commercialisation ultérieure d’un produit pharmaceutique reconditionné, relevait du droit national des États membres, il pourrait en résulter pour les titulaires de marques une protection variable en fonction de la loi concernée. L’objectif d’une «même protection dans la législation de tous les États membres», visé au neuvième considérant de la directive 89/104 et qualifié de «fondamental» par celui-ci, ne serait alors pas atteint (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2005, Class International, C-405/03, Rec. p. I-8735, point 73).

52 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, dans des situations comme celles des litiges au principal, dès lors qu’il est établi que les médicaments importés parallèlement ont été reconditionnés, il incombe aux importateurs parallèles d’établir l’existence des conditions mentionnées au point 32 du présent arrêt, qui, si elles sont satisfaites, empêchent les titulaires des marques de s’opposer légitimement à la commercialisation ultérieure desdits médicaments (voir, par analogie, arrêt Class International, précité, point 74).

53 S’agissant de la condition selon laquelle il doit être démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l’état originaire du produit contenu dans l’emballage, il suffit, cependant, que l’importateur parallèle apporte des éléments de preuve de nature à faire raisonnablement présumer que cette condition est remplie. Il en va a fortiori de même de la condition selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Dès lors que l’importateur apporte un tel début de preuve quant à cette dernière condition, il appartiendra, le cas échéant, au titulaire de la marque, qui est le mieux placé pour apprécier si le reconditionnement est susceptible de nuire à sa réputation et à celle de la marque, de prouver qu’une atteinte a été portée à celles-ci.

54 Il convient donc de répondre à la première question, sous a) et e), ainsi qu’à la deuxième question, sous b), que, dans des situations telles que celles en cause dans les litiges au principal, il incombe aux importateurs parallèles d’établir l’existence des conditions selon lesquelles:

– l’utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s’opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;

– le reconditionnement ne saurait affecter l’état originaire du produit contenu dans l’emballage;

– l’auteur du reconditionnement du produit et le nom du fabricant de celui-ci sont clairement indiqués sur le nouvel emballage;

– la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire; ainsi, le reconditionnement ne doit pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon;

– l’importateur doit avertir, préalablement à la mise en vente du produit reconditionné, le titulaire de la marque et lui fournir, à sa demande, un spécimen du produit reconditionné,

et qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque de s’opposer légitimement à la commercialisation ultérieure d’un produit pharmaceutique reconditionné.

S’agissant de la condition selon laquelle il doit être démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l’état originaire du produit contenu dans l’emballage, il suffit que l’importateur parallèle apporte des éléments de preuve de nature à faire raisonnablement présumer que cette condition est remplie. Il en va a fortiori de même de la condition selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Dès lors que l’importateur apporte un tel début de preuve quant à cette dernière condition, il appartiendra, le cas échéant, au titulaire de la marque, qui est le mieux placé pour apprécier si le conditionnement est susceptible de nuire à sa réputation et à celle de la marque, de prouver qu’une atteinte a été portée à celles-ci.

Sur la troisième question, relative aux conséquences de l’absence d’avertissement préalable

55 Selon la jurisprudence de la Cour, l’importateur parallèle doit, en toute hypothèse, pour être en droit de reconditionner des médicaments revêtus d’une marque, respecter la condition d’avertissement préalable. Si l’importateur parallèle ne respecte pas cette condition, le titulaire de la marque peut s’opposer à la commercialisation du médicament reconditionné. Il appartient à l’importateur parallèle d’avertir lui-même le titulaire de la marque du reconditionnement envisagé. Il ne suffit pas que le titulaire soit averti par d’autres sources, telles que l’autorité qui accorde une autorisation d’importation parallèle à l’importateur (arrêt Boehringer Ingelheim e.a., précité, points 63 et 64).

56 Il s’ensuit que, lorsqu’un importateur parallèle a omis de donner au titulaire de la marque l’avertissement préalable concernant un médicament reconditionné, il enfreint les droits de ce titulaire lors de toute importation subséquente dudit médicament, tant qu’il ne lui a pas donné un tel avertissement.

57 S’agissant de la question de savoir si le titulaire de la marque a droit, en raison de l’infraction commise par l’importateur parallèle, à une réparation financière dans les mêmes conditions que dans le cas d’une contrefaçon, Boehringer Ingelheim e.a. soutiennent que l’absence d’avertissement préalable devrait être sanctionnée au même titre que la commercialisation des produits de contrefaçon. Selon Swingward et Dowelhurst, l’absence d’avertissement préalable ne saurait donner lieu à une réparation financière évaluée de la même manière que si les produits avaient fait l’objet d’une contrefaçon. La Commission indique que la compensation du défaut d’avertissement préalable doit être déterminée conformément aux principes nationaux relatifs aux mesures de réparation financière pour autant qu’ils sont compatibles avec le droit communautaire et international, et notamment qu’ils sont conformes aux principes d’équivalence, de l’effet utile et de proportionnalité.

58 À cet égard, il convient de rappeler que les États membres sont tenus de choisir, dans le cadre de la liberté qui leur est laissée par l’article 249, troisième alinéa, CE, les formes et moyens les plus appropriés en vue d’assurer l’effet utile des directives, compte tenu de l’objet de celles-ci (voir arrêts du 8 avril 1976, Royer, 48/75, Rec. p. 497, point 75; du 12 septembre 1996, Gallotti e.a., C-58/95, C‑75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C‑154/95 et C-157/95, Rec. p. I-4345, point 14, ainsi que du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, Rec. p. I-6057, point 93).

59 Ainsi, lorsque, comme dans l’affaire au principal, le droit communautaire ne prévoit pas de sanctions spécifiques dans l’hypothèse où des infractions auraient été commises, il incombe aux autorités nationales d’adopter des mesures appropriées pour faire face à une telle situation, mesures qui doivent revêtir un caractère non seulement proportionné, mais également suffisamment effectif et dissuasif pour garantir la pleine efficacité de la directive 89/104 (voir, en ce sens, arrêt Adeneler e.a., précité, point 94).

60 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort notamment du point 21 du présent arrêt, il suffit que l’une des conditions énoncées au point 79 de l’arrêt Bristol‑Myers Squibb e.a., précité, ne soit pas satisfaite pour que le titulaire de la marque puisse légitimement s’opposer à la commercialisation ultérieure d’un produit pharmaceutique ayant fait l’objet d’un reconditionnement.

61 Il s’ensuit que le droit d’interdiction dont bénéficie le titulaire de la marque à l’égard d’un importateur parallèle de produits pharmaceutiques qui, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une contrefaçon, ont été commercialisés en méconnaissance de l’obligation d’avertissement préalable de ce titulaire ne saurait être différent de celui dont jouit ce dernier à l’égard des produits de contrefaçon.

62 Dans les deux cas de figure, les produits n’auraient pas dû être commercialisés sur le marché concerné.

63 Aussi, une mesure nationale en vertu de laquelle, lorsqu’un importateur parallèle a commercialisé des produits n’ayant pas fait l’objet d’une contrefaçon sans donner l’avertissement préalable au titulaire de la marque, ce dernier a droit à une réparation financière dans les mêmes conditions que dans le cas d’une contrefaçon n’apparaît pas, en tant que telle, contraire au principe de proportionnalité. Toutefois, il appartient au juge national de déterminer au cas par cas, compte tenu notamment de l’étendue du dommage causé au titulaire du droit de marque par l’infraction commise par l’importateur parallèle et dans le respect du principe de proportionnalité, le montant de la réparation financière.

64 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que, lorsqu’un importateur parallèle a omis de donner au titulaire de la marque l’avertissement préalable concernant un produit pharmaceutique reconditionné, il enfreint les droits de ce titulaire lors de toute importation subséquente dudit produit, tant qu’il ne lui a pas donné un tel avertissement. La sanction de cette infraction doit non seulement être proportionnée, mais également suffisamment effective et dissuasive pour garantir la pleine efficacité de la directive 89/104. Une mesure nationale en vertu de laquelle, dans le cas d’une telle infraction, le titulaire de la marque a droit à une réparation financière dans les mêmes conditions que dans le cas d’une contrefaçon n’apparaît pas, en tant que telle, contraire au principe de proportionnalité. Il appartient, cependant, au juge national de déterminer au cas par cas, compte tenu notamment de l’étendue du dommage causé au titulaire du droit de marque par l’infraction commise par l’importateur parallèle et dans le respect du principe de proportionnalité, le montant de la réparation financière.

Sur les dépens

65 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1) L’article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut légitimement s’opposer à la commercialisation ultérieure d’un produit pharmaceutique importé d’un autre État membre dans son conditionnement interne et externe original, assorti d’une étiquette supplémentaire externe apposée par l’importateur, à moins:

– qu’il soit établi que l’utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s’opposer à la commercialisation du produit ayant fait l’objet d’un nouvel étiquetage sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;

– qu’il soit démontré que le nouvel étiquetage ne saurait affecter l’état originaire du produit contenu dans l’emballage;

– qu’il soit indiqué clairement sur l’emballage l’auteur du nouvel étiquetage du produit et le nom du fabricant de celui-ci;

– que la présentation du produit ayant fait l’objet de ce nouvel étiquetage ne soit pas telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire; ainsi, l’étiquette ne doit pas être défectueuse, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon, et

– que l’importateur, préalablement à la mise en vente du produit ayant fait l’objet d’un nouvel étiquetage, avertisse le titulaire de la marque et lui fournisse, à sa demande, un spécimen de ce produit.

2) La condition selon laquelle le reconditionnement du produit pharmaceutique, par un nouvel emballage de celui-ci et en y apposant de nouveau la marque ou par apposition d’une étiquette sur l’emballage contenant ce produit, est nécessaire à sa commercialisation ultérieure dans l’État membre d’importation, en tant qu’il s’agit de l’une des conditions qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, de s’opposer à ladite commercialisation, vise uniquement le fait du reconditionnement et non pas la manière ou le style selon lesquels celui-ci est réalisé.

3) La condition selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire, en tant que condition nécessaire pour que ce dernier ne puisse pas, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, légitimement s’opposer à la commercialisation ultérieure d’un produit pharmaceutique, lorsque l’importateur parallèle a soit effectué un nouvel emballage du produit en y apposant de nouveau la marque, soit apposé une étiquette sur l’emballage contenant le produit, n’est pas limitée aux cas dans lesquels le reconditionnement est défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon.

4) La question de savoir si le fait, pour l’importateur parallèle:

– de ne pas apposer la marque sur le nouvel emballage externe du produit (démarquage), ou

– d’apposer sur cet emballage son propre logo ou style ou encore une «présentation ‘maison’» ou une présentation utilisée pour plusieurs produits différents (comarquage), ou

– d’apposer une étiquette supplémentaire sur ledit emballage de manière à masquer totalement ou partiellement la marque du titulaire, ou

– de ne pas mentionner sur l’étiquette supplémentaire que la marque en cause appartient au titulaire, ou encore

– d’imprimer le nom de l’importateur parallèle en lettres capitales

est de nature à nuire à la réputation de la marque est une question de fait qu’il appartient au juge national d’apprécier au regard des circonstances propres à chaque espèce.

5) Dans des situations telles que celles en cause dans les litiges au principal, il incombe aux importateurs parallèles d’établir l’existence des conditions selon lesquelles

– l’utilisation du droit de marque par le titulaire de celle-ci pour s’opposer à la commercialisation des produits reconditionnés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre États membres;

– le reconditionnement ne saurait affecter l’état originaire du produit contenu dans l’emballage;

– l’auteur du reconditionnement du produit et le nom du fabricant de celui-ci sont clairement indiqués sur le nouvel emballage;

– la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire; ainsi, le reconditionnement ne doit pas être défectueux, de mauvaise qualité ou de caractère brouillon;

– l’importateur doit avertir, préalablement à la mise en vente du produit reconditionné, le titulaire de la marque et lui fournir, à sa demande, un spécimen du produit reconditionné,

et qui, si elles sont satisfaites, empêchent le titulaire de la marque de s’opposer légitimement à la commercialisation ultérieure d’un produit pharmaceutique reconditionné.

S’agissant de la condition selon laquelle il doit être démontré que le reconditionnement ne saurait affecter l’état originaire du produit contenu dans l’emballage, il suffit, cependant, que l’importateur parallèle apporte des éléments de preuve de nature à faire raisonnablement présumer que cette condition est remplie. Il en va a fortiori de même de la condition selon laquelle la présentation du produit reconditionné ne doit pas être telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire. Dès lors que l’importateur apporte un tel début de preuve quant à cette dernière condition, il appartiendra, le cas échéant, au titulaire de la marque, qui est le mieux placé pour apprécier si le conditionnement est susceptible de nuire à sa réputation et à celle de la marque, de prouver qu’une atteinte a été portée à celles-ci.

6) Lorsqu’un importateur parallèle a omis de donner au titulaire de la marque l’avertissement préalable concernant un produit pharmaceutique reconditionné, il enfreint les droits de ce titulaire lors de toute importation subséquente dudit produit, tant qu’il ne lui a pas donné un tel avertissement. La sanction de cette infraction doit non seulement être proportionnée mais également suffisamment effective et dissuasive pour garantir la pleine efficacité de la directive 89/104, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen. Une mesure nationale en vertu de laquelle, dans le cas d’une telle infraction, le titulaire de la marque a droit à une réparation financière dans les mêmes conditions que dans le cas d’une contrefaçon n’apparaît pas, en tant que telle, contraire au principe de proportionnalité. Il appartient, cependant, au juge national de déterminer au cas par cas, compte tenu notamment de l’étendue du dommage causé au titulaire du droit de marque par l’infraction commise par l’importateur parallèle et dans le respect du principe de proportionnalité, le montant de la réparation financière.

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