II - 5595Affaire T-59/08
Nute Partecipazioni SpA et La Perla Srl
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur  
(marques, dessins et modèles) (OHMI)
« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire 
verbale NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC — Marques nationales figuratives 
antérieures la PERLA — Motif relatif de refus — Atteinte à la renommée —  
Article 8, paragraphe 5, et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement  
(CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 5, et article 53, paragraphe 1, sous a), 
du règlement (CE) no 207/2009] »
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 7 décembre 2010   .   .   .   .   .   .   .   . II - 5599
Sommaire de l’arrêt
1. Marque communautaire  — Définition et acquisition de la marque communautaire  — 
Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique 
ou s
imilaire jouissant d’une renommée — Protection de la marque antérieure renommée 
élargie à des produits ou à des services non similaires — Preuves à apporter par le titulaire
(
Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)
SOMMAIRE — AFFAIRE T-59/08
II - 55962. Marque communautaire  — Définition et acquisition de la marque communautaire  — 
Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique 
ou s
imilaire jouissant d’une renommée — Protection de la marque antérieure renommée 
élargie à des produits ou à des services non similaires — Conditions
(
Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)
3. Marque communautaire  — Définition et acquisition de la marque communautaire  — 
Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou s
imilaire jouissant d’une renommée — Protection de la marque antérieure renommée 
élargie à des produits ou à des services non similaires — Conditions
(
Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5)
4. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité rela -
tive — Enregistrement contrairement à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94
[Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 5, et 52, § 1, a)]
1 . Aux fins de bénéficier de la protection 
instaurée par l’article 8, paragraphe 5, du r
èglement no  40/94 sur la marque com -
munautaire, le titulaire de la marque 
antérieure doit rapporter la preuve que 
l’usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif 
ou de la renommée de la marque anté-
rieure ou qu’il leur porterait préjudice  . 
Un seul de ces trois types d’atteintes suffit 
p
our que l’article 8, paragraphe 5, dudit 
règlement soit applicable  .
Le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une 
atteinte effective et actuelle à sa marque au sens dudit article 8, paragraphe 5  . En 
effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle 
a
tteinte découlera de l’usage que le titu -
l
aire de la marque postérieure peut être 
amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obli -
gé d
’en attendre la réalisation effective 
pour pouvoir faire interdire ledit usage  . 
Le titulaire de la marque antérieure doit, t
outefois, établir l’existence d’éléments 
permettant de conclure à un risque sé -
r
ieux qu’une telle atteinte se produise 
dans le futur  .
Lorsque le titulaire de la marque anté -
rieure est parvenu à démontrer l’existence 
II - 5597soit d’une atteinte effective et actuelle 
à sa marque, soit, à défaut, d’un risque 
sérieux qu’une telle atteinte se produise 
dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d’établir que 
l’usage de cette marque a un juste motif
 .
(cf . points 31-34)
2 . Afin de déterminer si l’usage de la 
marque postérieure tire indûment profit 
du c
aractère distinctif ou de la renom
-
mée de la marque antérieure au sens de l’article  8, paragraphe  5, du règlement n
o 40/94 sur la marque communautaire, 
il convient de procéder à une apprécia -
tion globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au nombre desquels figurent, notamment, 
l’intensité de la renommée et le degré de 
caractère distinctif de la marque anté -
r
ieure, le degré de similitude entre les 
marques en conflit, ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés
 . S’agissant de l’inten -
sité de la renommée et du degré de ca-
ractère distinctif de la marque antérieure, 
plus le caractère distinctif et la renom -
mée de cette marque seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisé -
ment admise  . En outre, plus l’évocation 
de la marque antérieure par la marque p
ostérieure est immédiate et forte, plus 
est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment 
 
pr
ofit du caractère distinctif ou de la  
r
enommée de la marque antérieure, ou 
leur porte préjudice  .
Dans le cadre d’une telle appréciation globale, peut également être prise en 
considération, le cas échéant, l’existence 
d’un risque de dilution ou de ternisse -
ment de la marque antérieure  .
(cf . points 42, 43)
3 . L’article  8, paragraphe  5, du règlement 
no  40/94 sur la marque communau-
taire doit être interprété en ce sens que 
l’existence d’un profit indûment tiré du 
caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, au sens de cette 
disposition, ne présuppose ni l’existence 
d’un risque de confusion, ni celle d’un risque de préjudice porté à ces caractère 
distinctif ou renommée ou, plus généra -
lement, au titulaire de cette dernière  . Le 
profit résultant de l’usage par un tiers 
d
’une marque ayant des similitudes avec 
une marque renommée est tiré indûment par ce tiers desdits caractère distinctif NUTE PARTECIPAZIONI ET LA PERLA / OHMI — WORLDGEM BRANDS  
(NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
SOMMAIRE — AFFAIRE T-59/08
II - 5598ou renommée lorsque celui-ci tente par 
cet usage de se placer dans le sillage de la 
marque renommée afin de bénéficier du 
pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière, et d’exploi -
ter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entrete -
nir l’image de celle-ci  .
(cf . point 45)
4 . La preuve a été apportée que le titulaire 
de la marque verbale NIMEI LA PERLA MODE
RN CLASSIC, enregistrée en 
tant que marque communautaire pour  
« 
perles » relevant de la classe 14 au sens 
de l’arrangement de Nice, tirait indûment 
profit, au sens de l’article 8, paragraphe 5, 
du règlement no  40/94 sur la marque 
communautaire, de la renommée de la 
marque figurative la PERLA, enregistrée 
antérieurement en Italie pour « Maillots de bain, habillements de sport et habil -
lements en général » relevant de la classe 25 dudit ar
rangement, ou que, à tout le 
moins, il y avait un risque sérieux qu’une 
telle atteinte se produise dans le futur  .
En effet, la renommée de la marque an -
t
érieure la PERLA a été établie pour la 
lingerie intime et les maillots de bains et 
peut même être considérée comme très élevée
 . En outre, il existe un certain degré 
de similitude entre les marques en conflit e
t les produits couverts par la marque an -
t
érieure, à savoir les vêtements féminins, 
et ceux couverts par la marque posté -
r
ieure, à savoir les perles, appartiennent 
à des segments de marché proches  .
Enfin, les perles peuvent être utilisées dans la production de maillots de bain 
et d’autres vêtements féminins
 . Il n’est 
pas exclu que les consommateurs de 
j
oaillerie et, plus particulièrement, de 
perles connaissent la lingerie intime et les maillots de bain commercialisés par le titulaire de la marque antérieure
 .
(cf . points 36, 56-58)