Affaire T‑45/16

Nelson Alfonso Egüed

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BYRON – Marque antérieure non enregistrée BYRON – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 – Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) – “Goodwill” – Preuve de l’acquisition et de la permanence du droit antérieur »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 18 juillet 2017

Droit national – Référence aux droits nationaux – Droit du Royaume-Uni – Régime de l’action en usurpation d’appellation (action for passing off)

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Utilisation du signe dans la vie des affaires – Critère temporel – Preuve de l’acquisition et de la permanence du droit antérieur

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Marque figurative BYRON et marque non enregistrée BYRON

Droit national – Référence aux droits nationaux – Droit du Royaume-Uni – Régime de l’action en usurpation d’appellation (action for passing off)

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Contrôle exercé par les instances compétentes de l’Office et par le Tribunal quant au droit national applicable – Portée

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4, b), et 76, § 1]

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Signe donnant à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente – Charge de la preuve

Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Conditions – Interprétation à la lumière du droit de l’Union – Appréciation au regard des critères fixés par le droit national régissant le signe invoqué

Est irrecevable un chef de conclusions, présenté dans le cadre d’un recours à l’encontre d’une décision relative à une procédure d’opposition, tendant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée, en ce sens que la marque demandée soit enregistrée. Les instances de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens. (voir points 18-21)

En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque non enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si cette marque non enregistrée remplit quatre conditions. La marque non enregistrée doit être utilisée dans la vie des affaires ; elle doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à cette marque doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où la marque était utilisée avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ; enfin, cette marque doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que, lorsqu’une marque ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, ne peut aboutir. Les deux premières conditions, c’est-à-dire celles relatives à l’usage et à la portée non uniquement locale de la marque antérieure, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Ainsi, le règlement no 207/2009 établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement. En revanche, dans l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, il résulte du membre de phrase « lorsque et dans la mesure où, selon […] le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe » que les deux autres conditions fixées par ce règlement s’apprécient, à la différence des précédentes, au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué est justifié par le fait que le règlement no 207/2009 reconnaît à des signes étrangers au système de marque de l’Union européenne la possibilité d’être invoqués à l’encontre d’une marque de l’Union européenne. Dès lors, seul le droit de l’État membre qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la marque de l’Union européenne et s’il peut justifier de l’interdiction de l’utilisation d’une marque plus récente. (voir points 23-27, 29)

Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, c’est sur l’opposant devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle que pèse la charge de prouver que, selon le droit de l’État membre applicable au signe invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 4, sous b), dudit règlement, ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Sur le fondement de la réglementation nationale alléguée au soutien de l’opposition et des décisions juridictionnelles rendues dans l’État membre concerné, c’est à l’opposant qu’il incombe de démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permet d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. (voir point 31)

Dans le contexte d’une opposition fondée sur un droit antérieur protégé par une règle de droit national, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et le Tribunal peuvent vérifier la pertinence des éléments produits par l’opposant en ce qui concerne l’administration de la preuve, qui lui incombe, du contenu du droit national. Ainsi, les instances compétentes de l’Office, appelées à statuer dans un premier temps, ne sont pas limitées à un rôle de simple validation du droit national tel que présenté par l’opposant. L’Office peut s’informer d’office sur le droit national de l’État membre concerné au cas où de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’une cause d’opposition invoquée et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées. Quant au Tribunal, exerçant un contrôle juridictionnel dans un second temps, il doit, afin d’exercer un contrôle effectif, pouvoir vérifier, au-delà des documents produits, la teneur, les conditions d’application et la portée des règles de droit invoquées par l’opposant. (voir points 33-35)

Il résulte de la jurisprudence nationale que l’opposant doit établir, conformément au régime juridique de l’action en usurpation d’appellation prévue par le droit du Royaume Uni, que trois conditions sont remplies, à savoir, premièrement, le « goodwill » acquis (c’est à dire la force d’attraction de la clientèle) par la marque non enregistrée ou le signe en cause, deuxièmement, la présentation trompeuse de la part du titulaire de la marque plus récente et, troisièmement, le préjudice causé au « goodwill ». (voir point 43)

Voir le texte de la décision. (voir points 68, 81, 90, 103, 118, 122)

La règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95 portant modalités d’application du règlement no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire prévoit qu’un opposant se fondant sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, doit apporter la preuve, non seulement de l’acquisition du droit antérieur et de l’étendue de sa protection, mais également de la permanence dudit droit. Cela implique, normalement, que le signe en cause doit encore être utilisé au moment de l’introduction de l’opposition. (voir points 83, 84)