CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE KOKOTT

présentées le 8 mars 2007 ( )

Affaire C‑334/05 P

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

contre

Shaker di L. Laudato & C. Sas

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque complexe, verbale et figurative, ‘Limoncello della Costiera Amalfitana’ – Opposition du titulaire de la marque verbale espagnole ‘LIMONCHELO’ – Refus d’enregistrement»

I – Introduction

1. Le présent pourvoi a été introduit par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI» ou l’«Office») contre l’arrêt prononcé par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) le 15 juin 2005 dans l’affaire Shaker/OHMI ( ). Au centre du litige, il y a la question de l’appréciation du risque de confusion entre une marque verbale et une marque complexe, à la fois figurative et verbale.

2. Le Tribunal a retenu l’absence de risque de confusion au motif que, le composant dominant de la marque complexe étant une représentation figurative, il n’y aurait pas de similitude suffisante avec la marque verbale. L’OHMI affirme en revanche l’existence d’un risque de confusion en se fondant sur une appréciation globale, incluant l’aspect phonétique et conceptuel.

II – Cadre juridique

3. L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ( ), inclut le risque de confusion dans les motifs relatifs de refus d’enregistrement:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

a) […]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

4. Le septième considérant précise la notion de risque de confusion en cas de similitude des produits et des services en établissant que «le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection».

III – Les antécédents du litige et l’arrêt du Tribunal

5. Aux points 1 à 13 de l’arrêt attaqué, le Tribunal décrit les antécédents du litige comme suit ( ):

«1 Le 20 octobre 1999, la requérante [la société Shaker di L. Laudato & C. Sas (ci-après «Shaker»)] a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) tel que modifié (ci-après le ‘règlement nº 40/94’).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après:

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 29, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’‘arrangement de Nice’), qui correspondent chacune à la description suivante:

– classe 29: ‘Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles’;

– classe 32: ‘Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons’;

– classe 33: ‘Boissons alcooliques (à l’exception des bières)’.

4 […]

5 […]

6 À la […] [demande] de l’OHMI, la requérante a limité sa demande, pour ce qui est des produits de la classe 33, à la liqueur de citrons provenant de la côte amalfitaine [et l’a retirée pour les produits de la classe 32].

7 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 30/00 du 17 avril 2000.

8 Le 1er juin 2000, Limiñana y Botella, SL (ci-après l’‘opposante’) a formé une opposition en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée.

9 Le motif invoqué à l’appui de cette opposition était le risque de confusion visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, entre, d’une part, la marque demandée en ce qu’elle a trait aux produits de la classe 33 de l’arrangement de Nice et, d’autre part, la marque nominative de l’opposante portant également sur les produits de la classe 33, enregistrée en 1996 auprès de l’Oficina Española de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnología (office espagnol des brevets et marques), dénommée:

‘LIMONCHELO’

10 Par décision du 9 septembre 2002, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli l’opposition et, par conséquent, a refusé l’enregistrement de la marque demandée [pour les produits de la classe 33].

11 La division d’opposition a justifié sa décision en indiquant, en substance, qu’il existait un risque de confusion sur le marché espagnol, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, entre la marque demandée et la marque antérieure étant donné l’identité des produits en cause et les similitudes entre les marques. En ce qui concerne ce dernier élément, la division d’opposition est arrivée à cette conclusion après une analyse des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des marques en cause d’où il ressort, selon l’OHMI, qu’il y a des similarités visuelles et phonétiques entre l’élément dominant de la marque demandée que constitue le terme ‘limoncello’ et la marque antérieure.

12 Le 7 novembre 2002, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

13 Par décision du 24 octobre 2003 (ci-après la ‘décision attaquée’), la deuxième chambre de recours a rejeté la demande de la requérante. En substance, la chambre de recours a estimé, après avoir relevé que les produits de la marque antérieure couvraient ceux de la marque demandée, que l’élément dominant de la marque demandée était le terme ‘limoncello’ et que la marque demandée et la marque antérieure étaient visuellement et phonétiquement très proches l’une de l’autre, de sorte qu’il existait un risque de confusion entre ces deux marques.»

6. Le Tribunal a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 24 octobre 2003 et l’a réformée en ce sens que le recours formé par la requérante auprès de l’OHMI était fondé et que, par conséquent, l’opposition devait être rejetée.

7. Le Tribunal est parti du postulat que les produits en question étaient identiques.

8. S’agissant de la similitude des signes en conflit, le Tribunal a observé que la présente espèce a ceci de particulier qu’elle oppose une marque complexe, à la fois figurative et verbale, à une marque verbale. Une marque complexe, dont un des composants est identique ou semblable à une autre marque, ne pourrait être considérée comme semblable à cette autre marque que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe.

9. La représentation figurative d’un plat rond orné de citrons serait le composant dominant de la marque demandée. Ce composant n’aurait aucun point commun avec la marque antérieure. Il n’y aurait dès lors aucun risque que le public espagnol de référence confonde les marques en question. La similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des termes «limonchelo» et «limoncello» figurant dans les marques en cause n’y changerait rien.

10. En l’absence de risque confusion entre les marques, il serait au demeurant superflu de se prononcer sur le caractère distinctif de la marque antérieure.

IV – Le pourvoi

11. Le pourvoi de l’OHMI était initialement fondé sur deux moyens.

12. En premier lieu, il faisait valoir que le Tribunal avait fait une interprétation et une application erronées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 en niant l’existence de tout risque de confusion sur la seule base d’une analyse visuelle de la marque demandée.

13. Le second moyen était tiré du caractère manifestement contradictoire et de l’illogisme de l’arrêt. Ce grief se rapportait à une formulation contradictoire qui, par suite d’une erreur de traduction, s’était glissée dans la version italienne de l’arrêt. Après rectification de cette «inexactitude évidente» par ordonnance prononcée le 26 janvier 2006 au titre de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal, l’Office a, sur demande de la Cour, retiré le second moyen de son pourvoi.

14. L’OHMI conclut:

1) à l’annulation de l’arrêt attaqué;

2) à la condamnation de la société Shaker aux dépens.

15. Shaker oppose à cela que le Tribunal aurait correctement apprécié les faits, conformément à la compétence exclusive qui lui appartient en la matière. Elle conclut en conséquence;

1) au rejet du pourvoi;

2) à ce que la partie requérante au pourvoi soit condamnée aux dépens.

V – Appréciation

16. L’Office soulève un certain nombre de griefs contre l’arrêt attaqué. Le grief déterminant me semble cependant être celui qui se rapporte à la comparaison faite par le Tribunal entre les deux marques.

17. Il résulte du septième considérant du règlement nº 40/94 que l’appréciation d’un risque de confusion «dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés». Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ( ).

18. Le Tribunal a certes reconnu, au point 49 de l’arrêt attaqué, la nécessité d’effectuer une comparaison globale entre les deux marques, mais il a ajouté au point 50 que:

«Dès lors, il y a lieu de considérer qu’une marque complexe, dont un des composants est identique ou semblable à une autre marque, ne peut être considérée comme étant semblable à cette autre marque que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe.»

19. Cette prémisse a été établie pour la première fois par le Tribunal dans son arrêt Matratzen ( ) et il l’a appliquée depuis lors dans toute une série de décisions ( ). Toutefois, elle pose le problème de savoir comment procéder lorsqu’une marque n’a pas d’élément dominant ou lorsque plusieurs de ses composants ont un impact majeur.

20. Le Tribunal a en conséquence apporté un tempérament à cette prémisse dès l’arrêt Matratzen. Son approche ne reviendrait nullement à ne prendre en considération qu’un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il conviendrait au contraire d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Cependant, cela n’exclurait pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants ( ).

21. C’est d’ailleurs sur ces tempéraments apportés à l’approche du Tribunal que la Cour s’est fondée pour rejeter le pourvoi dans l’affaire Matratzen Concord/OHMI ( ). Partant, la prémisse selon laquelle la similitude des marques ne peut être retenue qu’en cas de concordance avec l’élément dominant ne décrit qu’un groupe de cas bien particuliers ( ). Ce groupe de cas est concrétisé au point 50 de l’arrêt attaqué par la définition d’un élément dominant de la marque. Cet élément dominant doit être «susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci». Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant.

22. Partant, en limitant sa portée aux marques complexes se signalant par un élément dominant de nature à faire apparaître tous les autres composants comme négligeables, la prémisse de laquelle nous sommes partis n’est pas incompatible avec l’arrêt ultérieur prononcé par la Cour dans l’affaire Medion ( ). Dans cet arrêt, la Cour a en effet retenu l’existence d’un risque de confusion en se fondant sur un élément qui n’avait aucun caractère dominant.

23. Cet arrêt se rapporte à une marque composée, formée en juxtaposant une marque plus ancienne (LIFE) et le nom d’un fabricant (THOMSON LIFE), ce dernier étant réputé former l’élément dominant de la marque. Dans un tel cas de figure, il y a un risque, en particulier lorsque le nom du fabricant est connu du grand public, que ce dernier n’attribue aux marchandises signalées par la marque antérieure la même origine que celles signalées par la marque composée ( ). Le risque de confusion retenu dans l’arrêt Medion résultait donc de la perception, en plus de l’élément dominant, d’un autre élément, identique à la marque antérieure. Ce deuxième élément n’était donc nullement négligeable dans l’impression d’ensemble donnée par la marque. Dans cette hypothèse, la prémisse énoncée au point 50 de l’arrêt attaqué ne serait donc pas applicable.

24. La question déterminante en l’espèce est donc de savoir si le Tribunal a véritablement, sur la base de sa propre définition, identifié dans la marque demandée un élément dominant à côté duquel tous les autres composants de la marque sont négligeables. Or, le Tribunal n’a fait aucune constatation de ce genre.

25. Au contraire, au point 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal qualifie le plat de prééminent par rapport aux autres éléments et, au point 58, il constate que la représentation du plat couvre l’essentiel des deux tiers inférieurs de la marque demandée, tandis que le terme «limoncello» ne couvre qu’une grande partie du tiers supérieur. Ensuite, aux points 60 et suivants de l’arrêt attaqué, au moment de comparer les différents éléments de la marque demandée, le Tribunal se borne à chaque fois à nier le caractère dominant des autres éléments. Cependant, aucune de ces étapes de l’analyse ne conduit à la conclusion que le plat dominerait la marque demandée au point que tous les autres composants en deviendraient négligeables.

26. Partant, d’après les constatations du Tribunal, la marque demandée ne comporte pas d’élément qui, conformément à la méthode développée par le Tribunal, serait apte à servir de terme de comparaison unique entre les marques, aux fins de déterminer s’il y a un risque de confusion. Au contraire, les deux marques auraient dû être soumises à une appréciation globale du risque de confusion. Comme cela n’a pas été fait, force est de constater que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit et doit être annulé.

VI – Sur les conséquences de l’annulation

27. Il résulte de l’article 61, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice que, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

28. Dans l’hypothèse où la Cour souhaiterait statuer elle-même, elle devrait procéder à une appréciation de faits, à savoir à la comparaison entre les deux marques, sans que l’arrêt attaqué lui fournisse de base pour cela. Or, l’appréciation des faits est du ressort du Tribunal. En outre, les parties n’ont pas présenté d’observations à la Cour sur ces questions. La Cour pourrait tout au plus s’appuyer sur les mémoires présentés en première instance, sans disposer des arguments échangés au cours de l’audience devant le Tribunal. Je pense, dès lors, que la présente affaire n’est pas en état d’être jugée et que la Cour devrait la renvoyer devant le Tribunal pour qu’il statue.

VII – Sur les dépens

29. En cas de renvoi devant le Tribunal, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les dépens, conformément à l’article 122 du règlement de procédure, la décision à cet égard étant réservée à l’arrêt final.

30. Une décision différente sur les dépens ne semble en principe possible qu’en ce qui concerne le second moyen du pourvoi. L’Office a retiré ce moyen parce qu’il était fondé sur une erreur de traduction dans l’arrêt du Tribunal, erreur qui n’a été rectifiée qu’après l’introduction du pourvoi, par ordonnance du 26 janvier 2006 prononcée au titre de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal. On pourrait dès lors se demander si les dépens relatifs à ce moyen peuvent en toute justice être mis à la charge de l’une des parties. En l’espèce, l’importance de ce moyen est cependant si faible qu’il n’apparaît pas indiqué de lui appliquer un traitement spécifique dans la décision sur les dépens.

VIII – Conclusion

31. Je propose par conséquent qu’il plaise à la Cour déclarer que:

«1) L’arrêt prononcé par le Tribunal le 15 juin 2005 dans l’affaire Shaker/OHMI (T‑7/04) est annulé.

2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes pour qu’il statue.

3) Les dépens sont réservés.»