CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 26 juin 2019 ( 1 )

Affaires jointes C‑155/18 P à C‑158/18 P

Tulliallan Burlington Ltd

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marques verbales et marques figuratives comportant l’élément verbal “BURLINGTON” – Marques verbales nationales antérieures BURLINGTON et BURLINGTON ARCADE – Marques de l’Union européenne et nationales figuratives BURLINGTON ARCADE – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 – Usage tirant indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qui leur porterait préjudice – Article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement no 207/2009 – Risque de confusion »

1. La requérante dans la présente procédure, Tulliallan Burlington Ltd. (ci‑après « Tulliallan ») est la propriétaire d’une galerie marchande huppée dans le centre de Londres. Les différents magasins et boutiques de la galerie sont spécialisés dans la vente d’articles de luxe de bijouterie, de maroquinerie, de mode et de parfumerie. Elle est titulaire au Royaume-Uni de l’enregistrement des marques verbales « Burlington » ( 2 ) et « Burlington Arcade » ( 3 ) et d’une marque figurative comportant les termes Burlington Arcade ( 4 ). Tulliallan est également titulaire de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne figurative comportant les termes Burlington Arcade ( 5 ).

2. Tulliallan s’oppose à trois marques de l’Union européenne figuratives employant le mot « Burlington » et à la marque de l’Union européenne verbale BURLINGTON, demandées par une société allemande, Burlington Fashion GmbH (ci-après « BF ») ( 6 ). BF envisage d’employer ces marques en rapport avec la vente, notamment, de savons, de bijoux et de bagages en cuir. Tulliallan prétend que l’emploi des quatre marques de l’Union européenne, comportant toutes le vocable « Burlington », est susceptible, notamment, de créer la confusion dans l’esprit du public concerné et de diluer la renommée de ses marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne ( 7 ). Tels sont les enjeux principaux des présents pourvois introduits contre les arrêts du Tribunal ( 8 ). Avant d’aborder ces questions, il convient d’exposer le cadre juridique, le déroulement plutôt complexe de ces procédures et de décrire de manière plus circonstanciée les faits de l’affaire.

I. Le cadre juridique

3. L’article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement no 207/2009 est rédigé comme suit : « 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement : [...] b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. [...] 5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne antérieure qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice ».

II. Antécédents des litiges

4. Le 12 novembre 2009, BF a déposé une demande de protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international no 1017273 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). L’enregistrement pour lequel la protection a été demandée est la marque figurative représentée ci‑après :

5. Le 13 août 2009, BF a déposé une demande de protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international no 1007952 à l’EUIPO. L’enregistrement pour lequel la protection a été demandée est la marque figurative représentée ci-après :

6. Le 20 novembre 2008, BF a déposé une demande de protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international no 982021 à l’EUIPO. L’enregistrement pour lequel la protection a été demandée est la marque figurative représentée ci-après :

7. Le 20 novembre 2008, BF a déposé une demande de protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international no 982020 à l’EUIPO. L’enregistrement pour lequel la protection a été demandée est la marque verbale BURLINGTON. Les quatre marques en question seront appelées ci-après les « marques contestées ».

8. Les produits pour lesquels la protection a été demandée relèvent des classes 3, 14, 18 et 25 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : classe 3 : « Savons à usage cosmétique, savons pour textiles, produits de parfumerie, huiles éthérées, produits pour nettoyer, soigner et embellir la peau, le cuir chevelu et les cheveux ; produits de toilette, compris dans cette classe, déodorants à usage personnel, produits avant-rasage et produits après-rasage » ; classe 14 : « Articles de bijouterie, montres » ; classe 18 : « Cuir et imitations de cuir, à savoir valises, sacs (compris dans cette classe), notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour clés ; parapluies et pare-soleil sous forme de parasols » ; classe 25 : « Articles chaussants, vêtements, articles de chapellerie, ceintures ».

9. Le 12 août 2009, le 17 mai 2010 et le 16 août 2010, Tulliallan a formé, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, des oppositions à l’enregistrement des marques contestées pour les produits des classes 3, 14 et 18.

10. L’opposition était fondée notamment sur les marques et droits antérieurs suivants : – la marque verbale BURLINGTON, enregistrée au Royaume-Uni sous le no 2314342 le 5 décembre 2003 et dûment renouvelée le 29 octobre 2012, désignant des services des classes 35 et 36 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante : – classe 35 : « Location et crédit-bail d’espaces publicitaires ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation de foires à des fins commerciales ; services de publicité et de promotion et services d’informations correspondants ; regroupement, pour le compte des tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans une gamme de magasins de vente au détail de commerce non spécialisé » ; – classe 36 : « Location de magasins et de bureaux ; crédit-bail ou gestion de biens immobiliers ; crédit-bail de bâtiments ou espaces dans des bâtiments ; gérance de biens immobiliers ; services d’informations concernant la location de magasins et de bureaux ; services de biens immobiliers ; placement de fonds, constitution de fonds ». – la marque verbale BURLINGTON ARCADE, enregistrée au Royaume-Uni sous le no 2314343 le 7 novembre 2003 et dûment renouvelée le 29 octobre 2012, désignant des services relevant des classes 35, 36 et 41 et correspondant, pour cette dernière classe, à la description suivante : « Services de divertissement ; organisation de compétitions ; organisation d’expositions ; fourniture d’informations en matière de loisirs ; représentation de spectacles ; mise à disposition d’installations sportives ; mise à disposition de musique en direct et de divertissement en direct ; mise à disposition d’équipements et d’installations pour représentations de groupes de musique en direct ; fourniture de divertissement en direct ; services de musique en direct ; services de représentations musicales en direct ; organisation de spectacles en direct » ; – la marque figurative reproduite ci-après, enregistrée au Royaume-Uni sous le no 2330341 le 7 novembre 2003 et dûment renouvelée le 25 avril 2013, désignant des services des classes 35, 36 et 41 : – la marque de l’Union européenne figurative enregistrée sous le no 3618857 le 16 octobre 2006 et limitée, à la suite de la procédure d’annulation no 8715 C, aux services des classes 35, 36 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante : « Services de publicité et de promotion et services d’informations correspondants ; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans une gamme de magasins de vente au détail de commerce non spécialisé » (classe 35) ; « Location de magasins ; crédit-bail ou gestion de biens immobiliers ; crédit-bail de bâtiments ou espaces dans des bâtiments ; services de gestion immobilière ; services d’informations concernant la location de magasins » (classe 36) ; « Services de divertissement ; fourniture de services de divertissement en direct » (classe 41), telle que reproduite ci-après :

11. Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement no 207/2009.

12. Le 10 juillet 2013, le 8 octobre 2013, le 8 novembre 2013 et le 22 novembre 2013, la division d’opposition a examiné les oppositions de Tulliallan sur la base de la marque de l’Union européenne figurative no 3618857, a accueilli les oppositions pour les produits des classes 3, 14 et 18 et a condamné BF aux dépens.

13. Le 20 août 2013, le 3 décembre 2013, le 11 décembre 2013 et le 2 janvier 2014, BF a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre les décisions de la division d’opposition.

14. Dans les décisions attaquées, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé les décisions de la division d’opposition, en condamnant Tulliallan à supporter les frais exposés dans des procédures d’opposition et de recours.

15. Dans les décisions attaquées, la chambre de recours a décidé : – la chambre de recours a, en premier lieu, considéré, s’agissant en substance de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, que la renommée de la marque figurative antérieure était prouvée sur le territoire pertinent pour les services des classes 35 et 36, à l’exception du service « regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers permettant aux clients [...] de les acheter commodément dans une gamme de magasins de vente au détail de commerce non spécialisé », relevant de la classe 35 ; – en deuxième lieu, quant au motif visé à l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, la chambre de recours a considéré en substance que la requérante (Tulliallan) n’avait pas démontré que les conditions nécessaires pour établir la présentation trompeuse et le préjudice vis-à-vis du public cible avaient été remplies. – en troisième lieu, en ce qui concerne notamment l’article 8, paragraphe 1, sous b) dudit règlement, elle a considéré, en substance, que les produits et services en cause étant différents, tout risque de confusion était exclu, indépendamment de la similitude des marques.

III. La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués

16. Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 22 mars 2016, Tulliallan a introduit contre les décisions attaquées quatre recours en annulation inscrits au registre sous les numéros d’affaires T‑120/16, T‑121/16, T‑122/16 et T‑123/16.

17. À l’appui de ses recours en annulation, Tulliallan a soulevé trois moyens. Le premier moyen est tiré en substance d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, d’un vice de procédure et d’une violation des règles de procédure ; le deuxième, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une violation du droit d’être entendu et d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement et, le troisième, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

18. Dans les arrêts attaqués, dont les dispositifs et les motifs sont identiques, le Tribunal a rejeté les trois moyens soulevés par Tulliallan.

19. S’agissant du premier moyen, le Tribunal a relevé au point 28 des arrêts attaqués que, selon la chambre de recours, en ce qui concerne le service de vente au détail de la classe 35, la renommée des marques antérieures de la requérante n’a pas été prouvée. Le Tribunal a néanmoins considéré que cette conclusion de la chambre de recours ne saurait être partagée.

20. Selon le Tribunal, l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, ci-après l’« arrêt Praktiker », EU:C:2005:425) ne permet pas d’affirmer que les galeries marchandes ou les centres commerciaux soient, par définition, exclus du champ d’application de la notion de « service de vente au détail » défini dans la classe 35. Le Tribunal a estimé que l’interprétation faite par la Cour au point 34 de cet arrêt s’oppose à la thèse soutenue par l’EUIPO selon laquelle les services d’une galerie commerciale seraient essentiellement limités à des services de location et de gestion immobilière et que, par conséquent, les clients auxquels ces services s’adressent seraient principalement les personnes intéressées à prendre en location les magasins ou les bureaux se trouvant dans ladite galerie. Le Tribunal a considéré que, eu égard au libellé de la classe 5, la notion de « service de vente au détail », telle qu’interprétée par la Cour au point 34 dudit arrêt, comprend aussi les services de vente fournis par une galerie commerciale ( 9 ). Le Tribunal a estimé que l’interprétation stricte de la notion de « vente au détail » utilisée en l’espèce par la chambre de recours est erronée et que la requérante peut, par conséquent, se prévaloir de la protection de la renommée des marques antérieures pour des services relevant de la classe 35.

21. Au point 43 des arrêts attaqués, le Tribunal a estimé que, à la lumière de la jurisprudence que la Cour a consacrée à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, Tulliallan n’a pas produit devant la chambre de recours ou le Tribunal des éléments cohérents permettant de conclure que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures. Le Tribunal a également considéré que même si Tulliallan a souligné le caractère « presque unique » de ses marques antérieures ainsi que de leur renommée « importante et exclusive », elle n’a pas fourni d’éléments spécifiques susceptibles d’étayer le fait que l’usage de la marque demandée diminuerait l’attrait de ses marques antérieures ( 10 ).

22. Au point 45 des arrêts attaqués, le Tribunal a estimé que « le fait qu’un autre sujet économique puisse être autorisé à utiliser une marque incluant le terme “burlington”, pour des produits semblables à ceux en vente dans la galerie londonienne de la requérante, n’est pas de nature, à lui seul, à affecter, aux yeux du consommateur moyen, l’attractivité commerciale de ce lieu. En effet, comme l’a d’ailleurs précisé la Cour dans l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425) [...], une telle caractéristique est étroitement liée aux “diverses prestations” commerciales réalisées par les locataires des magasins se trouvant dans cette galerie et non exclusivement au nom de cette dernière, qui, de surcroît, correspond, comme l’a remarqué à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, aux noms d’autres lieux également très connus se trouvant à proximité de cette galerie, tels que Burlington Gardens ou Burlington House ».

23. Quant au vice de procédure dont seraient entachées les décisions attaquées, le Tribunal a estimé que les observations de Tulliallan avaient été prises en compte par les instances concernées de l’EUIPO et que le moyen qui en a été tiré doit être rejeté pour défaut de fondement.

24. En ce qui concerne le deuxième moyen, le Tribunal a rejeté le grief fait à la chambre de recours de ne pas avoir motivé le rejet de son argumentation prise de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. De surcroît, le Tribunal a considéré que, au cours de la procédure devant la division d’opposition, Tulliallan, en tant qu’opposant, tout en invoquant la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, n’a pas fourni les éléments de fait ou de droit nécessaires pour prouver que les conditions relatives à l’application de cette disposition étaient dûment remplies. Le Tribunal a également jugé que, devant la chambre de recours, Tulliallan s’est limitée à affirmer qu’elle « maintenait les arguments présentés devant la division d’opposition », sans étayer ces arguments davantage, ni en fait ni en droit. Au point 62 des arrêts attaqués, le Tribunal a jugé que c’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que Tulliallan n’avait pas prouvé que les conditions pour fonder l’action en usurpation d’appellation étaient dûment remplies et a rejeté le deuxième moyen.

25. S’agissant du troisième moyen consacré au risque de confusion visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait considéré à juste titre que les services de Tulliallan et les produits visés par les marques demandées n’étaient pas similaires. Le Tribunal a estimé en particulier en ce qui concerne le service de vente au détail de la classe 35, que compte tenu notamment du point 50 de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C 418/02, EU:C:2005:425), il était nécessaire que les produits offerts à la vente soient ponctuellement précisés. D’après le Tribunal, l’absence de toute indication précise au sujet des produits pouvant être vendus dans les différents magasins composant une galerie commerciale comme Burlington Arcade empêche toute association entre ces derniers et les produits couverts par les marques contestées, la définition donnée, en l’espèce, par Tulliallan relative aux « produits de luxe » n’étant pas suffisante afin de préciser de quels produits il s’agit. Ainsi, à défaut d’une telle précision, le Tribunal a estimé qu’il n’est pas possible d’établir une similitude ou une complémentarité entre les services visés par les marques antérieures et les produits visés par les marques demandées. Le Tribunal a rejeté l’argument de Tulliallan selon lequel, pour les services de galerie commerciale, il n’est pas nécessaire de préciser les produits concernés, au vu du fait que, eu égard au libellé de la classe 35, la notion de « service de vente au détail », telle qu’interprétée par la Cour au point 34 de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), comprend aussi les services de vente fournis par une galerie commerciale. Le Tribunal a dès lors estimé que, étant donné qu’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’est pas remplie, il convient de rejeter le troisième moyen ainsi que le recours dans son ensemble.

A. Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

26. Dans ses pourvois, Tulliallan conclut à ce qu’il plaise à la Cour : – annuler les arrêts attaqués ; – annuler les décisions de la chambre de recours ou, à titre subsidiaire, renvoyer les affaires au Tribunal pour qu’il statue conformément à l’arrêt de la Cour ; – condamner l’EUIPO et BF aux dépens.

27. BF conclut à ce qu’il plaise à la Cour : – rejeter les pourvois ; – condamner Tulliallan à supporter les dépens exposés par BF dans le cadre de la procédure devant la Cour, le Tribunal et les frais engagés par BF dans le cadre des procédures devant la chambre de recours.

28. L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise à la Cour : – annuler les arrêts attaqués en ce que le Tribunal a rejeté les recours fondés sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et sur les trois marques britanniques antérieures no 2314342, no 2314343 et no 2330341 ; – rejeter les pourvois pour le surplus ; – condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

29. Par ordonnance du président de la Cour du 12 juin 2018, les affaires C‑155/18 P, C‑156/18 P, C‑157/18 P et C‑158/18 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

30. BF et l’EUIPO ont présenté chacun un mémoire en réponse. Tulliallan, BF et l’EUIPO ont participé à l’audience de plaidoiries devant la Cour le 10 avril 2019.

IV. Les recours

31. À l’appui de ses recours, Tulliallan invoque trois moyens tirés, premièrement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, deuxièmement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement et, troisièmement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

32. Pour répondre au vœu de la Cour, je me concentrerai dans les présentes conclusions sur les premier et troisième moyens des pourvois.

A. Sur le premier moyen

33. Le premier moyen soulevé par Tulliallan est divisé en substance en deux branches. Tulliallan prétend, premièrement, que le Tribunal a méconnu l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et, deuxièmement, que les arrêts attaqués sont entachés d’un vice de procédure.

1. Sur la méconnaissance de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

a) Argumentation des parties

34. Tulliallan relève qu’aux points 27 à 35 des arrêts attaqués, le Tribunal a considéré que la chambre de recours avait commis une erreur en concluant que les galeries commerciales étaient par définition exclues du champ d’application des services de vente au détail relevant de la classe 35 ( 11 ). Elle considère que le Tribunal a reconnu à juste titre que la renommée de ses marques antérieures concernant la fourniture de services d’une galerie commerciale n’était pas limitée à une catégorie restreinte de détaillants cherchant des emplacements dans une galerie commerciale mais s’étendait aux acheteurs des produits vendus en fin de compte par ces détaillants. Tulliallan constate néanmoins que le Tribunal a commis une erreur en ce qui concerne la qualification de la renommée des marques antérieures en ce qu’il a conclu, au point 34 des arrêts attaqués, que cette renommée, en ce qui concerne les services d’une galerie commerciale, relevait de la notion de « services de vente au détail » au sens de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425).

35. Tulliallan considère qu’il est essentiel en l’espèce que la Cour apprécie le fait que les preuves de la renommée qu’elle a produites devant la chambre de recours et devant le Tribunal ont clairement montré qu’elle jouit d’une très grande renommée en tant que galerie haut de gamme, spécialisée dans les produits de luxe tels que les bijoux, les articles de maroquinerie et les parfums. En outre, les éléments de preuve produits devant la chambre de recours et devant le Tribunal ont clairement établi que les marques antérieures étaient « presque uniques ».

36. Ayant retenu la renommée des marques antérieures ( 12 ), et compte tenu des éléments de preuve relatifs à la nature et à l’étendue de cette renommée, le Tribunal aurait dû juger, selon Tulliallan, en se fondant sur une appréciation globale prenant en considération les facteurs exposés dans l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, point 42) que le public pertinent établirait un lien entre les marques antérieures et les marques contestées.

37. D’après Tulliallan, à la différence des services de gestion immobilière, les services de galerie commerciale nécessitent bel et bien une interaction avec les consommateurs finaux des produits vendus dans les magasins : les activités commerciales du fournisseur de services de galerie et des magasins se trouvant dans cette galerie sont intrinsèquement liées. Elle soutient qu’une galerie prestigieuse telle que la galerie Burlington de Tulliallan est en mesure d’attirer des locataires de premier plan en rassemblant des détaillants qui proposent les produits de luxe appropriés et de fournir à ces détaillants un soutien qui attire les clients vers la galerie. Par conséquent, il apparaît clairement que le détaillant et ses produits gagnent en prestige en raison de leur association avec la galerie Burlington et, inversement, que le consommateur moyen associera naturellement les marques antérieures concernant « Burlington » à la fourniture de ces produits de luxe, et notamment aux produits tels que les bijoux, les articles de maroquinerie et les parfums pour lesquels la galerie Burlington, selon les preuves présentées, possède une renommée particulière.

38. En l’espèce, la seule conclusion que le Tribunal pouvait tirer, compte tenu de ses propres constats concernant la renommée (et compte tenu des preuves concernant la renommée produites devant la chambre de recours et devant le Tribunal), était que le consommateur moyen établirait un lien entre les marques antérieures et les marques contestées. En réalité, le Tribunal n’a tiré aucune conclusion quant à l’existence d’un lien, mais a plutôt examiné le préjudice porté au caractère distinctif et le profit indûment tiré de celui-ci.

39. Concernant la dilution du caractère distinctif et le profit indûment tiré de celui-ci, Tulliallan estime que le Tribunal a considéré erronément, aux points 36 à 44 des arrêts attaqués, que Tulliallan n’avait pas apporté la preuve permettant d’établir cette dilution ou le profit indûment tiré de celui-ci.

40. Tulliallan soutient que le titulaire d’une marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur ( 13 ). Elle considère que le Tribunal a placé le niveau de preuve plus haut que celui requis par la jurisprudence.

41. Premièrement, le Tribunal a effectivement considéré au point 45 des arrêts attaqués que l’usage par un tiers du terme « Burlington » pour des produits similaires à ceux en vente dans la galerie Burlington de Tulliallan ne pourrait jamais porter préjudice au caractère distinctif des marques antérieures étant donné que l’« attrait commercial » de la galerie était également lié aux locataires des magasins de la galerie. Tulliallan considère que cela n’est pas conforme à l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655) qui s’est prononcé sur le préjudice porté au caractère distinctif des marques antérieures. À cet égard, Tulliallan prétend que la renommée des marques des magasins de la galerie est sans importance par rapport à la question en cause et le Tribunal n’aurait jamais dû la prendre en compte.

42. Deuxièmement, le Tribunal a omis de prendre en compte les preuves pertinentes produites devant lui et devant la chambre de recours, qui auraient été suffisantes pour répondre aux conditions requises par la Cour dans ses arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, points 76 et 77) et du 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/OHMI (C‑383/12 P, EU:C:2013:741, point 44).

43. D’après Tulliallan, les services de galerie commerciale des marques antérieures auxquels se réfère l’indication « regroupement » sont en fait similaires aux produits vendus par les détaillants regroupés dans ces galeries en raison du lien économique étroit existant entre les services du fournisseur de services de galerie et les produits vendus dans la galerie. En outre, en raison de la renommée importante des marques antérieures dans le domaine des produits de luxe, en particulier des bijoux, des articles de maroquinerie et des parfums, le consommateur moyen aurait dans ce cas l’impression que ces produits, fournis par un tiers, ont été fournis par Tulliallan ou avec l’autorisation de celle-ci. Cela diluerait inévitablement les marques antérieures étant donné que cela diminuerait le caractère exclusif de la galerie Burlington dans l’esprit du consommateur moyen et, de ce fait, dans l’esprit de la catégorie plus restreinte des clients « détaillants » effectifs et potentiels de Tulliallan. Tulliallan considère que les marques antérieures et la marque contestée sont similaires au point de prêter à confusion et que, dans ce cas, par analogie avec l’enseignement du point 57 de l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655) concernant un « lien », le constat d’un « profit indûment tiré » doit nécessairement découler du constat d’une similitude prêtant à confusion.

44. BF et l’EUIPO concluent au rejet de ce moyen.

b) Analyse

45. L’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 dispose « [s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure [...], la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice ».

46. L’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 est soumise à trois conditions cumulatives ( 14 ). Premièrement, les marques en cause doivent être identiques ou similaires. Deuxièmement, la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition doit jouir d’une renommée. Enfin, il doit exister un risque que celui qui fait usage, sans juste motif, du signe dont l’enregistrement comme marque est demandé tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice ( 15 ).

47. S’agissant de la première condition, tandis que la mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude entre ces signes qui soit susceptible de générer, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci, l’existence d’un tel risque n’est, en revanche, pas requise comme condition d’application au paragraphe 5 de ce même article. À cet égard, dans l’arrêt du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI (C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 42), la Cour a indiqué que l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 se borne à exiger que la similitude existante soit susceptible de conduire le public concerné non pas à confondre les signes en conflit, mais à effectuer un rapprochement entre ceux-ci, c’est-à-dire à établir un lien entre eux.

48. Tulliallan considère que le Tribunal n’a pas décidé à tort que le public concerné établirait un lien entre les marques antérieures et les marques contestées.

49. À mon sens, Tulliallan fait à juste titre grief au Tribunal d’avoir omis d’examiner si le public concerné établirait un lien entre les signes en présence. En effet, après avoir jugé que la renommée des marques antérieures était constante ( 16 ) et que Tulliallan pouvait se prévaloir de la protection de la renommée des marques antérieures pour des services relevant de la classe 35 ( 17 ), en ce compris les services de vente fournis par une galerie commerciale ( 18 ), le Tribunal a simplement rappelé la jurisprudence sur ce lien requis, a indiqué que la chambre de recours avait considéré dans les décisions attaquées qu’il n’y avait pas de lien entre les marques en conflit ( 19 ) et a examiné si l’usage des marques demandées tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou pourrait leur porter préjudice.

50. Si je partage le grief que Tulliallan fait au Tribunal de ne s’être absolument pas prononcé ( 20 ) sur la question d’un lien, il reste que l’établissement d’un lien entre les signes en présence n’est que la première des trois conditions cumulatives à remplir au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en sorte que l’absence de cet examen ne suffit pas à elle-même pour conclure à une erreur de droit du Tribunal à partir du moment où l’une des deux autres conditions n’est pas remplie ( 21 ). La deuxième des trois conditions cumulatives, concernant la renommée des marques antérieures, ayant été jugée remplie ( 22 ), il y a dès lors lieu d’examiner le grief fait par Tulliallan au Tribunal qui aurait jugé à tort, aux points 36 à 45 des arrêts attaqués, qu’elle n’aurait pas produit les preuves nécessaires établissant que l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu’il leur porterait préjudice ( 23 ).

51. En ce qui concerne la preuve à rapporter au regard de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il est de jurisprudence constante que, afin de bénéficier de la protection instaurée par cette disposition, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer à cet effet l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans l’avenir ( 24 ).

52. Dans mon esprit, je ne considère pas que Tulliallan ait démontré que le Tribunal ait exigé, au point 44 des arrêts attaqués, des preuves d’une atteinte effective et actuelle aux marques antérieures. En visant spécifiquement, au point 44 des arrêts attaqués, les critères énoncés au point 43 de l’arrêt du 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/OHMI (C‑383/12 P, EU:C:2013:741), le Tribunal a clairement montré qu’il exigeait seulement la preuve d’un risque sérieux d’atteinte ( 25 ).

53. Lorsqu’on se demande si le Tribunal a omis de prendre en compte et d’apprécier justement les éléments qui lui ont été rapportés pour établir une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, on doit rappeler que le Tribunal a jugé, au point 27 des arrêts attaqués, que les marques antérieures de Tulliallan, qui désignent les services relevant des classes 35 et 36, sont connues d’une partie importante du public du marché pertinent comme étant le nom d’une galerie commerciale très connue au Royaume-Uni, située au centre de Londres et réunissant sous ses arches des boutiques de luxe. La question qui se posait, néanmoins, était celle de savoir si cette renommée correspond aux services de la classe 35 pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées, de sorte que Tulliallan puisse bénéficier de la protection de la renommée en question.

54. Au point 34 des arrêts attaqués, le Tribunal a jugé que la notion de « service de vente au détail », telle qu’interprétée par la Cour au point 34 de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), comprend aussi les services de vente fournis par une galerie commerciale tels les services de vente fournis par Tulliallan aux occupants de la galerie ( 26 ). Dans cette mesure, Tulliallan est fondée à affirmer que l’emploi des marques demandées pourrait avoir tiré indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ses marques antérieures ou leur avoir porté préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

55. Ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 39 des arrêts attaqués, il appartient néanmoins au titulaire de la marque antérieure ou des marques antérieures de démontrer le caractère prévisible de l’atteinte qui lui ou qui leur serait portée. À l’instar de l’existence d’un « lien » entre les marques en question, le risque d’atteinte s’appréciera lui aussi de surcroît globalement ( 27 ), en incluant les facteurs énumérés dans l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, point 42) ( 28 ).

56. Parmi ces facteurs, figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ( 29 ).

57. On pourrait dire cependant que, dans l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655) le terme en question était un terme inventé qui était intimement lié, dans l’esprit du public, à la requérante dans cette procédure, à savoir Intel Corporation Inc. ainsi qu’aux ordinateurs et aux produits et services apparentés qu’elle fournissait. En revanche, le terme « Burlington » est un terme qui n’a strictement rien d’extraordinaire dans la langue anglaise et sert de désignation géographique et, bien sûr, commerciale dans différents pays anglophones ( 30 ). Le terme « Burlington » apparaît ainsi dans le nom de nombreuses villes et villages aux États-Unis et au Canada. Burlington Road est une rue très connue proche du centre de la Ville de Dublin et, bien évidemment, le terme « Burlington » se retrouve dans les noms d’autres lieux connus à proximité de la galerie Tulliallan à Londres comme Burlington Gardens et Burlington House ( 31 ).

58. On peut néanmoins admettre que le terme « Burlington » est un terme suffisamment inhabituel pour susciter dans l’esprit du public concerné l’idée d’un lien entre la ou les marques antérieures et la ou les marques demandées même si cette catégorie de personnes ne les confondra pas ou à tout le moins ne pourrait pas les confondre ( 32 ).

59. Cependant, ainsi que la Cour l’a relevé dans l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, points 69 à 71) et ainsi que je l’ai déjà indiqué au point 50 des présentes conclusions, l’existence d’un tel lien ne suffit pas à elle seule à établir que l’emploi actuel ou futur de la dernière marque risque de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de leur porter préjudice. Ainsi que la Cour l’a relevé au point 71 de l’arrêt du27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655), l’existence d’un lien entre les marques en conflit ne dispense pas le titulaire de la marque antérieure de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.

60. Sur ce point essentiel, il se trouve que je rejoins moi-même le Tribunal dans la conclusion qu’il tire aux points 44 et 45 des arrêts attaqués selon laquelle le risque d’atteinte n’a effectivement pas été établi par Tulliallan. Je suis arrivé à cette conclusion pour les raisons suivantes.

61. Premièrement, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 45 des arrêts attaqués, l’attrait commercial de la galerie est étroitement lié aux prestations réalisées par les locataires des magasins se trouvant dans cette galerie et non exclusivement au nom de cette dernière ( 33 ). Le Tribunal a également relevé que ce nom renvoyait à d’autres lieux également très connus se trouvant à proximité de cette galerie, tels que Burlington Gardens. Contrairement donc à l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655) où, on l’a dit, le terme était inventé et intiment lié dans l’esprit du public aux produits et services de l’entreprise requérante, le terme « Burlington » n’est pas un terme inventé. De plus, ainsi que je l’ai déjà relevé, il est un nom de lieu au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis et au Canada et le terme est déjà employé par de nombreux autres fabricants et fournisseurs de services.

62. Contrairement à ce que Tulliallan observe, je ne considère pas sans intérêt que « Burlington » fût également le nom d’autres endroits connus situés à proximité de la galerie Burlington. C’est une donnée qui a son importance dans une appréciation globale et qui peut vouloir dire que l’évocation des marques antérieures par les marques postérieures n’est pas immédiate et forte, réduisant d’autant le risque que l’utilisation actuelle ou future des marques postérieures tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, ou leur porte préjudice ( 34 ).

63. Deuxièmement, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 45 des arrêts attaqués, le fait qu’un autre sujet économique puisse être autorisé à utiliser une marque incluant le terme « Burlington », pour des produits semblables à ceux en vente dans la galerie de Tulliallan, n’est pas de nature, à lui seul, à attester un risque réel d’atteinte à la renommée de ses marques lorsque l’attrait commercial de la galerie est étroitement lié à la renommée et à la qualité des locataires des magasins se trouvant dans cette galerie et aux prestations qu’ils fournissent ( 35 ). Il se peut, ainsi que je l’ai déjà reconnu, que, à la vue du terme « Burlington » employé en rapport avec des articles de mode produits par BF, le consommateur moyen établisse un lien avec la galerie londonienne de Tulliallan. Mais il semble improbable que ce fait à lui seul induise une modification du comportement économique du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée consécutive à l’usage des marques postérieures ( 36 ). Même si l’on pousse le raisonnement de Tulliallan jusqu’au bout, il y a peu de raison de croire que, par exemple, un consommateur de produits de haute qualité établi à Londres et connaissant la marque soit dissuadé de fréquenter la galerie de Tulliallan pour avoir simplement croisé des articles de mode voire même d’autres articles revêtus du nom « Burlington » dans d’autres magasins de détail.

64. Par conséquent, je considère qu’il y a lieu de rejeter cet argument comme étant non fondé.

2. Vice de procédure

65. Tulliallan considère que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 46 des arrêts attaqués en rejetant pour défaut de fondement le grief tiré du vice entachant les décisions attaquées en ce que la chambre de recours n’a pas pris en compte ses arguments.

66. Il suffit ici d’observer que Tulliallan reproduit en substance un argument qu’elle a déjà soulevé devant le Tribunal sans indiquer l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans la réponse donnée à cet argument au point 46 des arrêts attaqués.

67. Conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Aux termes de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, les moyens et arguments de droit doivent identifier « avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés ». Ainsi, ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même identifier spécifiquement l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt faisant l’objet de ce pourvoi, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal ( 37 ).

68. Il s’ensuit que cet argument doit être rejeté comme irrecevable.

69. Je considère dès lors que la Cour devrait rejeter le premier moyen comme étant en partie non fondé et en partie irrecevable.

B. Sur le troisième moyen

1. Argumentation des parties

70. Dans son troisième moyen, Tulliallan fait grief au Tribunal d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 concernant le risque de confusion.

71. Tulliallan relève que, dans l’arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), la Cour a estimé, au point 48, que l’exigence de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktike (C‑418/02, EU:C:2005:425) selon laquelle la description des « services de vente au détail » précise le type de produits concernés, ne s’appliquait pas aux marques qui avaient été enregistrées avant ce dernier arrêt. Tulliallan considère que l’arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), fondé sur le principe de sécurité juridique, devrait également s’appliquer aux descriptions qui avaient été publiées au moment de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425) ou simplement déposées mais sans demande de modification de l’EUIPO ( 38 ) au cours de la période d’examen suivant ce dernier arrêt . D’après Tulliallan, il serait contraire au principe de sécurité juridique que ceux qui ont à l’époque demandé l’enregistrement d’une marque, ayant satisfait aux conditions de l’EUIPO relatives à l’enregistrement de leurs marques, subissent rétroactivement les conséquences de l’arrêt de la Cour qui a modifié ces droits entre le dépôt de la demande et l’octroi de l’enregistrement ( 39 ).

72. Tulliallan soutient également que, en tout état de cause, le Tribunal a également commis une erreur dans son analyse de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425, points 48 à 51). Elle estime que la portée de cet arrêt est très limitée en ce qu’il concernait des services du commerce de détail et les exigences relatives à la description de ces services. L’exigence en question ne s’applique pas aux enregistrements désignant des services de galerie commerciale. Il s’ensuit que Tulliallan n’est pas tenue de préciser les produits auxquels se rapportent les services de galerie commerciale.

73. Tulliallan soutient également en ordre subsidiaire que, même si ses marques antérieures relevaient du champ d’application de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), le Tribunal a conclu de manière erronée que cet arrêt empêchait nécessairement de conclure à l’existence d’une similitude prêtant à confusion. D’après Tulliallan, ce dernier arrêt n’impose pas une telle limite : il donne des indications sur une forme d’enregistrement qui faciliterait l’analyse d’une similitude prêtant à confusion ; il n’empêche pas le titulaire de la marque antérieure de se prévaloir de la protection de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 à l’égard d’un enregistrement ultérieur qui serait similaire au point de prêter à confusion.

74. Tulliallan considère dès lors que le Tribunal aurait dû conclure que l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425) n’interdisait pas de retenir en l’espèce l’existence d’une similitude prêtant à confusion et que la chambre de recours avait commis une erreur en concluant en ce sens. Le Tribunal aurait ainsi dû procéder à une analyse de la similitude des marques respectives en s’affranchissant de l’autorité de cet arrêt ou aurait dû renvoyer l’affaire à la chambre de recours pour qu’elle procède de la sorte.

75. L’EUIPO estime que le moyen tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est fondé pour les trois marques antérieures britanniques au regard de l’arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750). Il estime cependant que ce moyen est non fondé pour la marque de l’Union européenne antérieure.

76. BF et l’EUIPO concluent au rejet de ce moyen.

2. Analyse

a) Application de l’arrêt Praktiker dans le temps

77. L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’il existe un risque de confusion.

78. Il ressort d’une jurisprudence constante que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, et qu’il s’agit là de conditions cumulatives ( 40 ).

79. Au point 70 des arrêts attaqués, le Tribunal a rappelé que, pour le service de vente au détail de la classe 35, il était nécessaire que les produits offerts à la vente soient ponctuellement précisés. Tulliallan n’ayant pas précisé les produits des « services de sa galerie commerciale », conformément à l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), le Tribunal a jugé qu’il n’était pas possible d’établir une similitude entre les services visés par les marques antérieures et les produits visés par les marques demandées et a donc rejeté le moyen tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 relatif au risque de confusion.

80. Aux points 49 et 50 de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), la Cour a indiqué que, aux fins de l’enregistrement d’une marque couvrant des services fournis dans le cadre du commerce de détail, il n’est pas nécessaire de désigner concrètement le ou les services pour lesquels cet enregistrement est demandé. Pour l’identification de ceux‑ci, il suffit d’utiliser des formules générales telles que « regroupement de produits divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément ». La Cour a néanmoins souligné qu’il incombe au demandeur de l’enregistrement de préciser les produits ou types de produits concernés par ces services. Cet arrêt montre clairement qu’il est obligatoire de préciser les produits ou les types de produits et que, contrairement à ce que Tulliallan prétend, ce n’est pas par simple commodité ( 41 ).

81. Aux points 45 et 46 de l’arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), la Cour a limité l’effet dans le temps de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425) en indiquant que, pour répondre aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, la jurisprudence des points 49 et 50 de cet arrêt ne porte que sur les demandes d’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne et ne concerne pas la portée de la protection des marques enregistrées à la date du prononcé dudit arrêt. La Cour a dès lors jugé que la portée de la protection d’une marque enregistrée avant le prononcé de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425) ne saurait être affectée par la jurisprudence issue de cet arrêt dans la mesure où ce dernier ne porte que sur les nouvelles demandes d’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne ( 42 ).

82. À mon sens, trois des marques antérieures dans cette affaire, les marques britanniques no 2314342, no 2314343 et no 2330341 ( 43 ), ayant toutes été enregistrées avant 2003, c’est-à-dire avant l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), il ressort clairement de l’arrêt du 11 octobre 2017EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750) ( 44 ) que le Tribunal a commis une erreur de droit en indiquant au point 70 des arrêts attaqués qu’il était nécessaire que BF précise les produits ou les types de produits auxquels se rapportent les services de vente au détail de la classe 35. De surcroît, au point 71 des arrêts attaqués, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, à défaut de préciser les produits ou les types de produits en question, il n’était pas possible d’établir une similitude ou une complémentarité entre les services visés par les marques antérieures et les produits visés par la marque demandée.

83. Je considère dès lors que le présent moyen devrait être accueilli pour les marques britanniques no 2314342, no 2314343 et no 2330341.

84. Aux termes de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour de justice annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

85. À mon sens, l’état de la procédure ne permet pas à la Cour de statuer définitivement sur le troisième moyen. Il s’ensuit que, pour les marques britanniques no 2314342, no 2314343 et no 2330341, le troisième moyen devrait être renvoyé devant le Tribunal pour qu’il statue. Il appartient donc en principe au Tribunal de réexaminer l’existence ou non d’un risque de confusion entre les trois marques antérieures britanniques en question et les marques demandées par BF. Il ressortirait néanmoins du dossier en possession de la Cour que les décisions de la division d’opposition et les décisions attaquées se sont uniquement fondées, pour des raisons de procédure, sur la marque de l’Union européenne antérieure no 3618857, dont l’usage ne devait pas être prouvé. Il semblerait dès lors que le Tribunal puisse devoir lui‑même renvoyer l’affaire à l’EUIPO. Mais il appartient cependant au seul Tribunal d’en décider.

86. Cependant, dès lors que la marque de l’Union européenne antérieure no 3618857 a été enregistrée le 16 octobre 2006, c’est-à-dire après l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktike (C‑418/02, EU:C:2005:425), j’estime que l’arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), qui a exceptionnellement ( 45 ) limité l’effet dans le temps du premier arrêt, notamment pour des raisons de sécurité juridique, ne s’applique pas.

87. Si l’article 48, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 dispose que la marque de l’Union européenne n’est pas modifiée dans le registre pendant la durée de l’enregistrement ni lors du renouvellement de celui‑ci ( 46 ), l’article 43, paragraphe 1, du règlement dispose en revanche, de son côté, que le demandeur peut à tout moment limiter la liste des produits ou services que sa demande de marque contient ( 47 ). En précisant les produits ou les types de produits auxquels se rapportent les services de vente au détail, le demandeur d’une marque de l’Union européenne limite ( 48 ) en réalité le champ de sa demande de marque conformément à l’article 43 du règlement no 207/2009 ( 49 ). Il était dès lors loisible à BF de modifier sa demande relative à la marque figurative de l’Union européenne no 3618857 à la suite de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425) même après que la procédure d’opposition à cette demande a été close, en précisant les produits ou les types de produits auxquels se rapportaient les services de vente au détail de la classe 35.

b) Application de l’arrêt Praktiker aux services d’une galerie commerciale à l’égard de la marque de l’Union européenne figurative no 3618857

88. Tulliallan considère que le Tribunal a fait une application erronée de l’arrêt du 7 juillet 2005Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425) en ce que cet arrêt concernait une affaire qui avait spécifiquement pour objet les services de vente au détail alors que les marques antérieures en cause dans les présents pourvois sont enregistrées pour les services d’une galerie commerciale.

89. À cet égard, Tulliallan indique réitérer les arguments présentés au Tribunal le 22 mars 2016.

90. À mon sens, il convient de rejeter cet argument pour irrecevabilité en ce que Tulliallan n’a pas respecté l’exigence de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour. Tulliallan a omis d’identifier avec précision les points contestés dans les motifs des arrêts attaqués. Par ailleurs, on rappellera que ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même identifier spécifiquement l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt faisant l’objet de ce pourvoi, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal ( 50 ).

91. Tulliallan considère au reste ou en ordre subsidiaire que l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425) a une portée limitée et ne requiert pas de préciser les produits ou les types de produits liés aux services d’une galerie commerciale.

92. J’estime que ce grief, qui ne vise en réalité que la marque de l’Union européenne figurative no 3618857 ( 51 ) est inopérant et ne peut être accueilli.

93. Au point 34 des arrêts attaqués, le Tribunal a jugé que, eu égard au libellé de la classe 35, la notion de « service de vente au détail », telle qu’interprétée par la Cour au point 34 de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), comprend aussi les services de vente fournis par une galerie commerciale.

94. Pour ma part, cependant, je doute sérieusement de l’exactitude de cette appréciation du Tribunal.

95. Je relèverais à cet égard que, au point 34 de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425)), la Cour a jugé que « l’objectif du commerce de détail est la vente de produits aux consommateurs. Ce commerce comprend, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte. Cette activité consiste, notamment, en la sélection d’un assortiment des produits proposés à la vente et en l’offre de diverses prestations qui visent à amener le consommateur à conclure ledit acte avec le commerçant en cause plutôt qu’avec un concurrent » ( 52 ).

96. L’interprétation uniforme ( 53 ) que la Cour a donnée aux « services de vente au détail » relevant de la classe 35 montre clairement que ces services ne peuvent cependant pas couvrir les services d’une galerie commerciale dès lors que l’entité qui fournit ces services ne fait en réalité pas le commerce des produits en question. Cette entité fournit plutôt des services au commerçant qui vend ces produits, qui sont, à mon sens, nettement distincts de ceux des services de vente au détail relevant de la classe 35 et sont en fait visés ailleurs dans une autre classe. C’est ainsi que les services d’une galerie commerciale pourraient inclure, par exemple, la location de magasins relevant de la classe 36 et la fourniture de services de publicité et de promotion relevant de la classe 35.

97. Même si je doute que les services d’une galerie commerciale relèvent de la notion de services de vente au détail de la classe 35, j’observerais que Tulliallan elle-même n’a pas adéquatement entrepris l’appréciation portée par le Tribunal au point 34 des arrêts attaqués dans les présents pourvois et que ni l’EUIPO ni BF n’ont introduit de pourvoi incident à l’encontre de cette interprétation.

98. Tulliallan n’ayant pas adéquatement entrepris l’appréciation du Tribunal rangeant les services d’une galerie commerciale dans la notion de services de vente au détail de la classe 35 ( 54 ), je considère qu’il n’appartient pas à la Cour de revenir, dans les présentes procédures, sur l’appréciation que le Tribunal a portée au point 72 des arrêts attaqués selon laquelle l’obligation de préciser les produits ou les types de produits auxquels se rapportent les services de vente au détail, énoncée au point 50 de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425) vaut également pour les services d’une galerie commerciale. Il serait incohérent d’admettre que les services d’une galerie commerciale relèvent de la notion de « services de commerce de détail » de la classe 35 sans exiger de préciser les produits ou les types de produits auxquels se rapportent les services de commerce de détail de la classe 35 conformément aux termes clairs du point 50 de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425) J’estime dès lors que la Cour ne peut pas conclure que le Tribunal a commis une erreur au point 71 des arrêts attaqués en jugeant que l’absence de précision donnée sur les produits empêche d’établir une similitude et donc un risque de confusion entre les services couverts par la marque antérieure, en l’espèce la marque de l’Union européenne figurative no 3618857 et les produits couverts par les marques demandées.

99. J’estime dès lors que le troisième moyen devrait être accueilli à l’égard des marques britanniques no 2314342, no 2314343 et no 2330341 et rejeté à l’égard de la marque de l’Union européenne figurative no 3618857.

V. Conclusion

100. Eu égard à ces considérations, je propose que la Cour : – rejette le premier moyen en ce qu’il est partiellement non fondé et partiellement irrecevable ; – accueille le troisième moyen à l’égard des marques britanniques no 2314342, no 2314343 et no 2330341 et annule donc à cet égard les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 6 décembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T‑120/16, EU:T:2017:873) ; Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T‑121/16, non publié, EU:T:2017:872) ; Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T‑122/16, non publié, EU:T:2017:871), et Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T‑123/16, non publié, EU:T:2017:870) ; – rejette le troisième moyen à l’égard de la marque de l’Union européenne figurative no 3618857 ; – renvoie l’affaire devant le Tribunal ; – réserve les dépens.

( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Pour des services des classes 35 et 36 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

( 3 ) Pour des services des classes 35, 36 et 41.

( 4 ) Pour des services des classes 35, 36 et 41.

( 5 ) Pour des services des classes 35, 36 et 41.

( 6 ) Les demandes ont été déposées pour des produits des classes 3, 14, 18 et 25. Les oppositions de Tulliallan se limitent aux trois premières classes.

( 7 ) JO 2009, L 78, p. 1. Le règlement no 207/2009 a été remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

( 8 ) Dans ses pourvois, Tulliallan conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’annuler les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 6 décembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T‑120/16, EU:T:2017:873); Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T‑121/16, non publié, EU:T:2017:872) ; Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T‑122/16, non publié, EU:T:2017:871), et Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T‑123/16, non publié, EU:T:2017:870) (ci‑après les « arrêts attaqués ») dans lesquels le Tribunal a rejeté les recours de Tulliallan en annulation des décisions de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 janvier 2016 (affaires R 94/2014-4 ; R 250/2013-4, R 2409/2013-4 et R 1635/2013-4) statuant sur quatre procédures d’opposition entre Tulliallan et BF (ci-après les « décisions attaquées »). BF est intervenue dans les recours devant le Tribunal et dans les présents pourvois.

( 9 ) Voir point 34 des arrêts attaqués.

( 10 ) Voir point 44 des arrêts attaqués.

( 11 ) Le Tribunal a indiqué à cet égard au point 34 des arrêts attaqués que, « eu égard au libellé de la classe 35, la notion de “service de vente au détail”, telle qu’interprétée par la Cour au point 34 de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425), comprend aussi les services de vente fournis par une galerie commerciale ».

( 12 ) Voir point 27 des arrêts attaqués.

( 13 ) Voir arrêts du 10 mai 2012, Rubinstein et L'Oréal/OHMI (C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 93), et du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, points 38, 76 et 77).

( 14 ) Voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 54. Voir également point 20 des arrêts attaqués.

( 15 ) Voir arrêt du Tribunal du 16 janvier 2018, Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) (T‑398/16, non publié, EU:T:2018:4, point 75).

( 16 ) Voir point 27 de l’arrêt attaqué qui indique qu’« [i]l ressort en outre des pièces du dossier que les marques antérieures de [Tulliallan], qui désignent les services relevant des classes 35 et 36, sont connues d’une partie importante du public du marché pertinent comme étant le nom d’une galerie commerciale très connue au Royaume-Uni, située au centre de Londres et réunissant sous ses arches des boutiques de luxe. Cette renommée des marques antérieures de [Tulliallan] n’étant pas contestée par les parties, la question qui se pose en l’espèce est, en définitive, celle de savoir si ladite renommée correspond effectivement aux services relevant de la classe 35 pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées, de sorte que [Tulliallan] puisse légitimement bénéficier de la protection de la renommée en question ».

( 17 ) Voir point 35 de l’arrêt attaqué.

( 18 ) Voir point 34 de l’arrêt attaqué.

( 19 ) Voir point 36 de l’arrêt attaqué.

( 20 ) À cet égard, il ne suffit pas de citer la jurisprudence en la matière sans appliquer cette jurisprudence aux faits et circonstances des affaires en question.

( 21 ) L’existence d’un lien dans l’esprit du public est donc une condition nécessaire dans l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 mais qui ne suffit pas à elle seule. Voir, à cet égard, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, points 31 et 32).

( 22 ) Voir point 27 des arrêts attaqués. Je relèverais que Tulliallan conteste les conclusions tirées par le Tribunal sur l’étendue de la renommée de ses marques antérieures. Tulliallan considère, à l’endroit de leur renommée, que le consommateur moyen associera naturellement les marques antérieures concernant « Burlington » à la fourniture de ces produits de luxe, et notamment aux produits tels que les bijoux, les articles de maroquinerie et les parfums pour lesquels la galerie Burlington, selon les preuves présentées, possède une renommée particulière et non pas simplement, ainsi que le Tribunal en a décidé au point 34 des arrêts attaqués, que sa renommée pour les galeries commerciales relève de la notion de « services de vente au détail », telle qu’interprétée par la Cour au point 34 de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425)).

( 23 ) L’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 vise trois types distincts de risque, à savoir l’usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Au point 92 de son arrêt du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO (C‑673/15 P à C‑676/15 P, EU:C:2017:702), la Cour a jugé que l’appréciation de l’existence des différents types de risques visés à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2007 est soumise à un examen dont les critères ne se recoupent pas nécessairement. À cet égard, l’existence d’un risque que les atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure se produisent doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels est demandé l’enregistrement de la marque postérieure, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Je relèverais que Tulliallan admet que dans les arrêts attaqués le Tribunal consacre certes l’essentiel de ses motifs au profit indument tiré, mais qu’il a également considéré la dilution qui entame le caractère distinctif ou la renommée des marques antérieures.

( 24 ) Voir arrêt du 10 mai 2012, Rubinstein et L'Oréal/OHMI (C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 93 et jurisprudence citée).

( 25 ) Voir également point 39 des arrêts attaqués.

( 26 ) Ainsi que je l’ai indiqué aux points 94 et suivants des présentes conclusions, je doute sérieusement que cette appréciation du Tribunal soit exacte. Comme elle n’a toutefois pas été adéquatement critiquée par Tulliallan ni fait l’objet d’un pourvoi incident de la part de l’EUIPO, voire de BF, elle doit rester intacte aux fins du présent pourvoi.

( 27 ) Voir arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, point 79) dans lequel la Cour prône une appréciation globale.

( 28 ) Ces facteurs ne suffisent pas à rapporter la preuve que l’usage de la marque postérieure tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte ou porterait préjudice. Voir arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, point 80).

( 29 ) Voir arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, points 42, 79 et 80).

( 30 ) Une simple recherche sur le site Internet montre que de nombreux magasins aux États‑Unis ont pour enseigne « Burlington ». De surcroît, j’ai trouvé un centre médical à Paris, en France, qui comportait le vocable « Burlington » dans sa dénomination.

( 31 ) Ces éléments de fait tendraient à attester que le terme « Burlington » n’est pas unique ni intrinsèquement distinctif.

( 32 ) Voir arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, point 30). Je rappellerais que, dans cette procédure, le Tribunal n’a cependant pas conclu à l’existence d’un tel lien.

( 33 ) Contrairement à ce que Tulliallan soutient, je considère que cette appréciation en fait du Tribunal n’est pas dénuée de pertinence.

( 34 ) Voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, points 67 et 68).

( 35 ) Tulliallan prétend que la renommée des marques des magasins se trouvant dans la galerie était dénuée de pertinence et que le Tribunal n’aurait pas dû la prendre en compte. Pour ma part, j’approuve. On doit cependant souligner que le Tribunal a simplement indiqué, à juste titre selon moi, que ce qui importe aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, c’est la marque antérieure plus que tout autre élément de fait externe tels les produits ou services offerts par les locataires de la galerie.

( 36 ) Voir arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C‑252/07, EU:C:2008:655, point 77).

( 37 ) Voir arrêt du 21 mars 2019, Eco-Bat Technologies e.a./Commission (C‑312/18 P, non publié, EU:C:2019:235, points 31 et 35).

( 38 ) Anciennement l’OHMI.

( 39 ) Tulliallan relève que l’importance de l’arrêt [du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750)] tient au fait que trois des marques dans cette affaire, les marques britanniques no 2314342, no 2314343 et no 2330341, ont été enregistrées avant l’arrêt [du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425)], si bien qu’en tout état de cause, elles ne sont pas soumises aux exigences de cet arrêt en vertu de l’arrêt [du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750)]. Le délai d’opposition relatif à la quatrième marque, la marque de l’Union européenne no 3618857, avait expiré au moment où l’arrêt [du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425)] avait été rendu si bien que cette marque avait été enregistrée le 16 octobre 2006. Conformément aux motifs sous-jacents à l’arrêt [du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425)], nous soutenons que selon une interprétation correcte de l’arrêt [du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750)], l’arrêt [du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425)] ne s’applique pas non plus à cette marque de l’Union européenne.

( 40 ) Voir arrêt du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO (C‑673/15 P à C‑676/15 P, EU:C:2017:702, point 47 et jurisprudence citée).

( 41 ) À mon sens, le point 51 de l’arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425) sert à expliquer la finalité de l’obligation en question sans limiter en rien la portée de cette obligation.

( 42 ) Voir arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750, point 48). Voir également, par analogie, arrêt du 16 février 2017, Brandconcern/EUIPO et Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122, point 31).

( 43 ) Voir point 11 des présentes conclusions.

( 44 ) Prononcé près de deux mois avant les arrêts attaqués.

( 45 ) Voir conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:383, point 54.

( 46 ) Voir également les dérogations limitées admises par l’article 48, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 à condition que la modification n’affecte pas substantiellement l’identité de la marque telle qu’enregistrée originairement ni n’étende la liste des produits ou des services (sur ce dernier point, voir à cet effet l’article 43, paragraphe 2, de ce règlement).

( 47 ) L’article 43, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 interdit expressément d’étendre la liste des produits ou des services.

( 48 ) Dès lors qu’il est à mon sens effectivement impossible de recenser tous les produits connus, voire tous les types connus, toute liste a un effet limitatif.

( 49 ) Voir par analogie, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Brandconcern/EUIPO (C‑577/14 P, EU:C:2016:571, points 67 et 68).

( 50 ) Voir arrêt du 21 mars 2019, Eco-Bat Technologies e.a./Commission (C‑312/18 P, non publié, EU:C:2019:235, points 31 et 35).

( 51 ) Les services de la classe 35 désignés pour cette marque sont décrits comme suit : « Services de publicité et de promotion et services d’informations correspondants ; regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans une gamme de magasins de vente au détail de commerce non spécialisé». Mis en italiques par mes soins.

( 52 ) Mis en italiques par mes soins.

( 53 ) Voir arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker (C‑418/02, EU:C:2005:425, point 33).

( 54 ) Voir point 34 des arrêts attaqués.