Affaire C-533/06

O2 Holdings Limited et O2 (UK) Limited

contre

Hutchison 3G UK Limited

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Marques — Directive 89/104/CEE — Article 5, paragraphe 1 — Droit exclusif du titulaire de la marque — Usage d’un signe identique ou similaire à une marque dans une publicité comparative — Limitation des effets de la marque — Publicité comparative — Directives 84/450/CEE et 97/55/CE — Article 3 bis, paragraphe 1 — Conditions de licéité de la publicité comparative — Utilisation de la marque d’un concurrent ou d’un signe similaire à cette marque»

Conclusions de l'avocat général M. P. Mengozzi, présentées le 31 janvier 2008 I - 4235

Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juin 2008 I - 4254

Sommaire de l'arrêt

(Directives du Conseil 89/104, art. 5, § 1 et 2, et 84/450, art. 3 bis, § 1)

L’utilisation par un annonceur, dans une publicité comparative, d’un signe identique ou similaire à la marque d’un concurrent aux fins d’identifier les produits ou les services offerts par ce dernier s’analyse comme un usage pour les produits ou les services mêmes de l’annonceur, au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 sur les marques. En effet, d’une part, l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu’il vise l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits commercialisés ou des services fournis par le tiers. D’autre part, une publicité par laquelle l’annonceur compare les produits et les services qu’il commercialise avec ceux d’un concurrent vise, à l’évidence, à promouvoir les produits et les services de cet annonceur. Par une telle publicité, l’annonceur cherche à distinguer ses produits et ses services, en comparant leurs caractéristiques avec celles de produits et de services concurrents. Cette analyse est confirmée par le quinzième considérant de la directive 97/55, dans lequel le législateur communautaire a souligné que le but de la publicité comparative est de distinguer les produits et les services de l’annonceur de ceux de son concurrent. (cf. points 34-36)

Les articles 5, paragraphes 1 et 2, de la première directive 89/104 sur les marques et 3 bis, paragraphe 1, de la directive 84/450, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, telle que modifiée par la directive 97/55, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque enregistrée n’est pas habilité à interdire l’usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de licéité énoncées audit article 3 bis, paragraphe 1, d’un signe identique ou similaire à sa marque. Toutefois, lorsque les conditions requises à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 pour interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée sont réunies, il est exclu que la publicité comparative dans laquelle ce signe est utilisé satisfasse à la condition de licéité énoncée à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous d), de la directive 84/450, telle que modifiée par la directive 97/55. En effet, d’une part, en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services, le risque de confusion constitue la condition spécifique de la protection. L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 n’a ainsi vocation à s’appliquer que si, en raison de l’identité ou de la similitude des marques et des produits ou services désignés, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion. D’autre part, il ressort de l’article 3 bis, paragraphe 1, sous d), de la directive 84/450 qu’une publicité comparative n’est pas licite s’il existe un risque de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, biens ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent. À la lumière des treizième à quinzième considérants de la directive 97/55, il convient de donner la même interprétation à la notion de «confusion» utilisée tant à l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 qu'à l'article 3 bis, paragraphe 1, sous d), de la directive 84/450. (cf. points 45-49, 51, disp. 1)

La notion de risque de confusion est la même aux articles 4, paragraphe 1, sous b), et 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104 sur les marques. Toutefois, dans le cadre de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, est en cause une demande d’enregistrement d’une marque. Une fois qu’une marque est enregistrée, le titulaire de cette marque a le droit de l’utiliser à sa guise, de sorte que, aux fins d’apprécier si la demande d’enregistrement relève du motif de refus prévu à cette disposition, il convient de vérifier s’il existe un risque de confusion avec la marque antérieure de l’opposant dans toutes les circonstances dans lesquelles la marque demandée, si elle devait être enregistrée, serait susceptible d’être utilisée. En revanche, dans l’hypothèse visée à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, le tiers utilisateur d’un signe identique ou similaire à une marque enregistrée ne revendique aucun droit de marque sur ce signe, mais en fait un usage ponctuel. Dans ces conditions, aux fins d’apprécier si le titulaire de la marque enregistrée est en droit de s’opposer à cet usage spécifique, il convient de se limiter aux circonstances qui caractérisent ledit usage, sans qu’il y ait lieu de rechercher si un autre usage du même signe intervenant dans d’autres circonstances serait également susceptible de créer un risque de confusion. (cf. points 65-67)