Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire pour donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (96/C 300/09) COM(96) 372 final - 96/0198(CNS)

(Présentée par la Commission le 25 juillet 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1) (ci-après dénommé «règlement sur la marque communautaire»), fondé sur l'article 235 du traité, vise à créer et assurer le bon fonctionnement d'un marché offrant des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national; que, pour permettre la réalisation d'un tel marché et le renforcement de son unité, ledit règlement a institué le système de la marque communautaire qui confère aux entreprises le droit d'acquérir, selon une procédure unique, des marques communautaires qui jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets sur tout le territoire de la Communauté;

considérant que la conférence diplomatique réunie en vue de la conclusion d'un protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques a adopté, le 27 juin 1989 à Madrid, le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé «protocole de Madrid»);

considérant que le protocole de Madrid a été adopté pour introduire un certain nombre d'éléments nouveaux dans le système d'enregistrement international des marques mis en place par l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que modifié (ci-après dénommé «arrangement de Madrid») (2);

considérant que, par rapport à l'arrangement de Madrid, une des principales innovations introduites par le protocole de Madrid, à son article 14, est de donner la possibilité à une organisation intergouvernementale possédant un office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet sur le territoire de l'organisation de devenir partie audit protocole;

considérant que le protocole de Madrid est entré en vigueur le 1er décembre 1995 et qu'il est devenu opérationnel le 1er avril 1996, à la même date que le système de la marque communautaire;

considérant que le système de la marque communautaire et le système d'enregistrement international institué par le protocole de Madrid sont complémentaires; que, pour permettre aux entreprises de bénéficier des avantages du système de la marque communautaire par l'intermédiaire du protocole de Madrid et réciproquement, il y a lieu de permettre aux déposants d'une demande de marque communautaire et aux titulaires d'une telle marque de demander la protection internationale de leurs marques moyennant le dépôt d'une demande internationale en vertu du protocole de Madrid et, récipoquement, d'autoriser les titulaires d'enregistrements internationaux en vertu du protocole de Madrid à demander à ce que leurs marques jouissent de la protection conférée par le système de la marque communautaire;

considérant que l'établissement d'un lien entre le système de la marque communautaire et le système d'enregistrement international du protocole de Madrid permettrait de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques, d'éliminer des distorsions de concurrence, d'abaisser les coûts et d'améliorer l'intégration et le fonctionnement du marché intérieur; que, en conséquence, l'adhésion de la Communauté au protocole de Madrid est nécessaire pour renforcer l'attrait du système de la marque communautaire;

considérant que, pour ces motifs, le Conseil, sur proposition de la Commission (1), a approuvé le protocole de Madrid et autorisé le président du Conseil à déposer l'instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à compter de la date à laquelle le Conseil aura adopté les mesures nécessaires pour donner effet à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Madrid; que ces mesures sont prévues dans le présent règlement;

considérant que ces mesures seront intégrées dans le règlement sur la marque communautaire par l'ajout d'un nouveau titre sur l'enregistrement international des marques; que, pour cette raison, la base juridique de la présente proposition doit être la même que celle du règlement sur la marque communautaire, à savoir l'article 235 du traité;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions sur le dépôt d'une demande internationale auprès du Bureau international de l'OMPI par l'entremise de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé «l'Office»);

considérant que les dispositions et procédures applicables aux enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne doivent, en principe, être les mêmes que celles qui sont applicables aux demandes de marque communautaire et à la protection des marques communautaires; que, conformément à ce principe, les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne doivent être soumis à un examen relatif aux motifs absolus de refus, à des recherches dans le registre des marques communautaires et dans les registres des marques des États membres qui ont communiqué à l'Office leur décision d'effectuer une telle recherche, ainsi qu'à la faculté de former opposition à leur encontre, tout comme les marques communautaires publiées; que les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne sont soumis aux mêmes dispositions, en matière d'usage et de nullité, que les marques communautaires; que lesdits enregistrements internationaux peuvent, lorsque leur protection est refusée ou qu'elle cesse de produire des effets, être transformés en demandes de marque nationale ou en extension territoriale aux États membres parties au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire est modifié comme suit.

a) Après le titre XII, le titre XIII suivant est ajouté:

«TITRE XIII ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PREMIÈRE SECTION DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 140 Dispositions applicables Sauf si le présent titre, le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (ci-après dénommé "protocole de Madrid") ou le règlement d'exécution du protocole de Madrid en dispose autrement, le présent règlement et tout règlement d'exécution adopté en vertu de son article 159 s'appliquent mutatis mutandis à toute demande d'enregistrement international déposée en vertu du protocole de Madrid (ci-après dénommée "demande internationale") et fondée aur une demande de marque communautaire ou sur une marque communautaire, ainsi qu'à l'enregistrement, dans le registre international tenu par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés, respectivement, "enregistrement international" et "Bureau international"), de marques désignant la Communauté européenne.

DEUXIÈME SECTION ENREGISTREMENT INTERNATIONAL FONDÉ SUR UNE DEMANDE DE MARQUE COMMUNAUTAIRE OU SUR UNE MARQUE COMMUNAUTAIRE Article 141

Dépôt d'une demande internationale

1. Les demandes internationales au sens de l'article 3 du protocole de Madrid qui sont fondées sur une demande de marque communautaire ou sur une marque communautaire sont déposées auprès de l'Office.

2. Lorsqu'une demande d'enregistrement international est fondée sur une marque communautaire et qu'elle est déposée avant l'enregistrement de la marque en tant que marque communautaire, elle est réputée être parvenue à la date d'enregistrement de la marque communautaire.

Article 142

Conditions de forme et de fond auxquelles la demande internationale doit satisfaire

1. La demande internationale est déposée dans l'une des langues autorisées par le protocole de Madrid, sous réserve qu'il s'agisse d'une des langues de l'Office. La langue dans laquelle la demande internationale est déposée sera la langue de procédure devant l'Office.

2. Le dépôt d'une demande internationale donne lieu au paiement d'une taxe à l'Office. Dans le cas prévu à l'article 141 paragraphe 2, la taxe est due à la date d'enregistrement. La demande est réputée ne pas avoir été déposée tant que la taxe n'a pas été acquittée.

3. La demande internationale doit remplir les conditions prévues par le règlement d'exécution.

Article 143

Inscription dans le dossier et au registre

1. La date et le numéro de l'enregistrement international fondé sur une demande de marque communautaire sont inscrits dans le dossier de la demande. Lorsqu'une demande aboutit à l'enregistrement d'une marque communautaire, la date et le numéro de l'enregistrement international sont inscrits au registre.

2. La date et le numéro de l'enregistrement international fondé sur une marque communautaire sont inscrits au registre.

Article 144

Requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international

Toute requête en extension territoriale présentée, conformément à l'article 3 ter paragraphe 2 du protocole de Madrid, postérieurement à l'enregistrement international, peut être introduite par l'intermédiaire de l'Office. La requête doit être déposée dans la langue de la demande internationale.

Article 145

Taxes internationales

Les taxes dues au Bureau international en vertu du protocole de Madrid sont payées directement à ce dernier.

TROISIÈME SECTION ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DÉSIGNANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Article 146

Effets de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne

1. Tout enregistrement international désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3 paragraphe 4 du protocole de Madrid ou de la date d'extension postérieure à la Communauté européenne prévue à l'article 3 ter paragraphe 2 du protocole de Madrid, les mêmes effets qu'une demande de marque communautaire.

2. Si aucun refus n'est notifié en vertu de l'article 5 paragraphes 1 et 2 du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, celui-ci est levé, l'enregistrement international d'une marque désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l'enregistrement d'une marque en tant que marque communautaire.

3. Aux fins de l'article 9 paragraphe 3, la publication des indications de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne prévues à l'article 147 paragraphe 1 se substitue à la publication d'une demande de marque communautaire et la publication de l'indication visée à l'article 147 paragraphe 2 se substitue à la publication de l'enregistrement d'une marque communautaire.

Article 147

Publication

1. L'Office publie la date d'enregistrement d'une marque désignant la Communauté européenne visée à l'article 3 paragraphe 4 du protocole de Madrid ou la date d'extension postérieure à la Communauté européenne prévue à l'article 3 ter paragraphe 2 du protocole de Madrid, ainsi que le numéro de l'enregistrement international et la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international.

2. Si aucun refus de protection d'un enregistrement international n'est notifié en vertu de l'article 5 paragraphes 1 et 2 du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, ce dernier est levé, l'Office mentionne ce fait, ainsi que le numéro de l'enregistrement international et, le cas échéant, la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international.

Article 148

Ancienneté d'une marque

Le demandeur ou le titulaire d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut se prévaloir, dans le cadre d'une demande internationale ou directement auprès de l'Office, de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, en vertu des articles 34 et 35.

Article 149

Examen relatif aux motifs absolus de refus

1. Tout enregistrement international désignant la Communauté européenne est subordonné à un examen relatif aux motifs absolus de refus, suivant la même procédure que pour les demandes de marque communautaire.

2. La protection d'un enregistrement international ne peut être rejetée qu'après que le titulaire de l'enregistrement international a été mis en mesure de renoncer à la protection ou d'en limiter l'étendue pour ce qui concerne la Communauté européenne ou de présenter ses observations.

3. Le refus de la protection vaut rejet d'une demande de marque communautaire.

4. Lorsqu'une décision finale de rejet de la protection d'un enregistrement international a été rendue en vertu du présent article ou que le titulaire d'un enregistrement international a renoncé à l'extension de la protection à la Communauté européenne en application du paragraphe 2, l'Office rembourse au titulaire une partie de la taxe individuelle qui sera fixée par le règlement d'exécution.

Article 150

Recherche

1. Dès que l'Office a reçu notification d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne, il établit un rapport de recherche communautaire, conformément à l'article 39 paragraphe 1.

2. Dès que l'Office a reçu notification d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne, il en transmet une copie au service central de la propriété industrielle de chaque État membre, conformément à l'article 39 paragraphe 2.

3. L'article 39 paragraphes 3 et 5 s'applique mutatis mutandis.

4. L'Office informe les titulaires d'une marque communautaire antérieure ou d'une demande de marque communautaire antérieure, cités dans le rapport de recherche communautaire, de la publication, en vertu de l'article 147 paragraphe 1, d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne.

Article 151

Opposition

1. Tout enregistrement international désignant la Communauté européenne est soumis à la même procédure d'opposition que les demandes de marque communautaire publiées.

2. Le délai pendant lequel un acte d'opposition peut être formé est de neuf mois à compter de la date de la publication prévue à l'article 147 paragraphe 1. L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.

3. Le refus de la protection vaut rejet d'une demande de marque communautaire.

4. Lorsqu'une décision finale de rejet de la protection d'un enregistrement international a été rendue en vertu du présent article ou que le titulaire d'un enregistrement international a renoncé à l'extension de la protection à la Communauté européenne avant qu'une décision finale ait été rendue en application du présent article, l'Office rembourse au titulaire une partie de la taxe individuelle qui sera fixée par le règlement d'exécution.

Article 152

Remplacement d'un enregistrement de marque communautaire par un enregistrement international.

Sur demande, l'Office est tenu de prendre note, dans le registre, qu'un enregistrement de marque communautaire est réputé avoir été remplacé par un enregistrement international conformément à l'article 4 bis du protocole de Madrid.

Article 153

Invalidation des effets d'un enregistrement international

1. La nullité des effets d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne peut être prononcée.

2. La demande en nullité des effets d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne tient lieu de demande en déchéance en vertu de l'article 50 ou de demande en nullité en vertu de l'article 51.

Article 154

Transformation d'un enregistrement international en demande de marque nationale ou en extension territoriale aux États membres

1. Lorsqu'un enregistrement international désignant la Communauté européenne est rejeté ou cesse de produire ses effets, le titulaire de l'enregistrement international peut demander la transformation de l'enregistrement international désignant la Communauté européenne en demande de marque nationale ou en extension territoriale à un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 14 avril 1891, dans sa version révisée et modifiée (ci-après dénommé "arrangement de Madrid"), en vertu de l'article 3 ter paragraphe 2 du protocole de Madrid ou de l'article 3 ter paragraphe 2 de l'arrangement de Madrid. Les articles 108 à 110 s'appliquent mutatis mutandis.

2. La demande de marque nationale ou l'extension territoriale à un État membre partie au protocole de Madrid ou à l'arrangement de Madrid issue de la transformation d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne bénéficie, dans l'État membre concerné, nonobstant l'article 3 ter paragraphe 2 du protocole de Madrid et l'article 3 ter paragraphe 2 de l'arrangement de Madrid, de la date de l'enregistrement international prévue à l'article 3 paragraphe 4 du protocole de Madrid, de la date d'extension à la Communauté européenne en vertu de l'article 3 ter paragraphe 2 du protocole de Madrid si celle-ci est postérieure à l'enregistrement international ou de la date de priorité de cet enregistrement et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 148.

3. La requête en transformation est publiée.

Article 155

Usage d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international

Aux fins de l'article 15 paragraphe 1, de l'article 43 paragraphe 2, de l'article 50 paragraphe 1 point a) et de l'article 56 paragraphe 2, la date de publication prévue à l'article 147 paragraphe 2 tient lieu de date d'enregistrement.

Article 156

Transformation

1. Sous réserve du paragraphe 2, les dispositions applicables aux demandes de marque communautaire s'appliquent mutatis mutandis aux requêtes en transformation d'un enregistrement international en demande de marque communautaire, en vertu de l'article 9 quinquies du protocole de Madrid.

2. Lorsque la requête en transformation porte sur un enregistrement international désignant la Communauté européenne dont les indications ont été publiées conformément à l'article 147 paragraphe 2, les articles 38 à 43 ne sont pas applicables.

Article 157

Langues

1. La langue dans laquelle a été déposée une demande internationale désignant la Communauté européenne ou une requête en extension territoriale à la Communauté européenne postérieure à l'enregistrement est considérée comme la langue de la demande en vertu de l'article 115.

2. Le demandeur d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne doit indiquer dans sa demande internationale une deuxième langue, qui est une des langues de l'Office et dont il accepte l'usage comme langue de procédure éventuelle pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation.

3. Si la condition visée au paragraphe 2 n'est pas remplie, la langue dans laquelle l'enregistrement international désignant la Communauté européenne a été traduit par le Bureau international sera la deuxième langue prévue à l'article 115 paragraphe 3.»

b) À l'article 8 paragraphe 2 point a), le point iv) suivant est ajouté:

«iv) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans la Communauté;»

c) Le titre XIII devient le titre XIV.

d) Les numéros des articles 140, 141, 142 et 143 sont modifiés comme suit:

- l'article 140 devient l'article 158,

- l'article 141 devient l'article 159,

- l'article 142 devient l'article 160,

- l'article 143 devient l'article 161.

e) L'article 26 paragraphe 3, qui faisait anciennement référence à l'article 140, renvoie désormais à l'article 158.

f) Les anciennes références à l'article 141 contenues dans l'article 139 paragraphe 3 et dans l'article 140 paragraphe 3 sont remplacées par la référence à l'article 159.

Article 2

Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du protocole de Madrid pour ce qui concerne la Communauté européenne. La date d'entrée en vigueur du présent règlement est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 11 du 14. 1. 1994, p. 1.

(2) Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, révisé en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 2 octobre 1979.

(1) Proposition de décision du Conseil, présentée par la Commission le . . ., approuvant l'adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 [COM(96) 367 final].