DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1977 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/29.246 - Penneys) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (78/193/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85,

vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 2, 4 et 6,

vu la demande d'attestation négative du 31 mai 1976, concernant l'accord conclu le 26 février 1976 entre J.C. Penney Company, Inc. (Penney America) et J.C. Penney Purchasing Corporation (Purchasing), d'une part, et Associated British Foods Ltd (ABF), Fine Fare Ltd (FF), Penneys Ltd (Penneys Ireland), Penneys (N.I.) Limited (PNI), The Penneys Primark Quinnswrth Ltd (Quinnswrth), Bee Line Products (Bee Line et Power Supermarkets Limited (Power), d'autre part, cette demande ayant été présentée par J.C. Penney Company, Inc., pour le compte de toutes les parties à l'accord,

vu la publication de l'essentiel du contenu de la demande, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, dans le Journal officiel des Communautés européennes nº C 76 du 29 mars 1977,

vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli, conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 28 septembre 1977, I. Les faits

considérant que les faits peuvent être résumés comme suit:

1. Penney America, créée en 1902 par James Cash Penney, a été constituée en 1913 aux États-Unis. Son activité principale consiste dans l'exploitation de grands magasins de vente au détail de vêtements, tels que chemises, vestes et pyjamas, de chaussures, d'articles d'ameublement et de textiles tels que draps, taies d'oreillers et rideaux, de meubles, de certaines denrées alimentaires et dans l'achat de ces articles pour la revente.

Purchasing est une filiale à part entière de Penney America. Elle achète des articles manufacturés hors des États-Unis et les revend dans ce pays. Elle achète également des articles produits aux États-Unis et en Extrême-Orient, et les revend dans la CEE par l'intermédiaire des filiales de Penney America (groupe JCP) ou de détaillants indépendants.

Penney America a initialement inscrit la marque J.C. Penney Co. le 1er août 1920 au registre des marques des États-Unis. Plusieurs variantes ont été enregistrées depuis lors. Penney America appose actuellement sur ses articles un certain nombre de marques, telles que J.C. Penney, Penney, Penney's et Penneys P.

La marque Penney et ses variantes ont été enregistrées par Penney America dans de nombreux autres pays du monde ; elles ont été enregistrées dans tous les États membres de la Communauté à l'exception de l'Irlande (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

et du Royaume-Uni pendant la période 1967-1976, principalement dans les classes 20, 24 et 25 (mobilier, textiles et vêtements). La plupart de ces enregistrements ont été obtenus vers la fin de ladite période. Les demandes d'enregistrement de la marque Penney dans la classe 25 en Irlande et au Royaume-Uni ont été déposées respectivement en 1968 et 1970. Conformément à l'accord notifié, Penneys Ireland a levé son opposition à la demande de Penney America pour le Royaume-Uni, et l'enregistrement a été accordé au début de 1977.

Pour l'histoire le mot Penney est le nom du fondateur de l'affaire que Penney America a développée dans le monde entier. Il évoque également une pièce de monnaie de très faible valeur.

Pour l'exercice qui se termine le 29 janvier 1977, Penney America se classe en deuxième position aux États-Unis pour le chiffre d'affaires parmi les grandes entreprises de vente au détail de textiles et vêtements. Pour cet exercice, ses ventes ont atteint 8 354 millions de dollars US. À la fin de 1976, elle exploitait aux États-Unis 1 672 grands magasins J.C. Penney et 274 magasins et supermarchés d'alimentation. À la même époque elle exploitait, par l'intermédiaire de filiales, 79 magasins Sarma et groupait, par un contrat de franchise, 205 magasins Nopri en Belgique. Depuis 1970 jusqu'à juin 1977, elle exploitait également 5 magasins Penney dans la zone de Milan. À cette dernière date, elle a vendu ses magasins tout en gardant la propriété de la marque. Penney America et ses filiales occupent environ 186 000 personnes.

2. ABF, créée en 1932 par un Canadien, M.W. Garfield Weston, a été constituée en société en 1935 au Royaume-Uni sous la forme qu'elle a actuellement. Par l'intermédiaire de plusieurs filiales établies au Royaume-Uni, en Irlande, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande (groupe ABF), cette société exploite des grands magasins pour la vente au détail de denrées alimentaires ainsi que d'articles d'habillement et de textiles du même type que ceux vendus par Penney America, produits qu'elle fabrique ou fournit en vue de la revente.

Penneys Ireland, Bee Line et Power, qui ont toutes été constituées en Irlande, FF et PNI constituées au Royaume-Uni, ainsi que Quinnsworth constituée selon le droit de Hong-kong, ne sont pas des filiales directes de la société ABF, mais leur capital social est détenu entièrement par le groupe ABF. Aux seules fins de l'accord en cause, le terme «groupe ABF» comprend en outre des sociétés dans lesquelles la famille Weston a des intérêts et qui opèrent aux USA et au Canada.

Depuis mai 1969, Penneys Ireland, qui jusqu'à mars 1970 avait pour raison sociale «Todeo Ltd», a utilisé en Irlande le nom Penney pour identifier ses magasins et l'a apposé sur les étiquettes d'articles tels que les textiles et tous les types de vêtements y compris les chaussures. Cette marque et ce nom commercial n'ont aucune origine commune avec la marque et le nom commercial utilisés par Penney America, puisqu'ils ont été adoptés de façon indépendante et autonome par Penneys Ireland, PNI, Power et Quinnsworth, sans qu'il y ait jamais eu de propriété commune avec la marque et le nom de Penney America. FF et Power, cette dernière opérant sous la dénomination de Quinnsworth, ont été amenées à utiliser le nom Penneys du fait qu'elles vendent certains articles Penneys dans leurs propres magasins ou louent certains espaces à Penneys Ireland pour ses ventes.

Des demandes d'enregistrement de la marque Penneys au Royaume-Uni et en Irlande dans les classes 24 et 25 ont été présentées par Penneys Ireland respectivement les 4 et 8 avril 1974. Toutes ces demandes ont été suspendues du fait des demandes d'enregistrement antérieures de Penney America. La France est le seul pays où l'enregistrement ait eu lieu puisqu'en septembre 1975 la marque française «Penney's» initialement enregistrée au nom d'un tiers, a été cédée à Penneys Ireland.

Pour l'exercice qui s'est terminé le 3 avril 1977, les ventes totales du groupe ABF (à l'exclusion des activités des sociétés canadiennes et américaines) se chiffraient à 1 491 millions de livres sterling.

Le groupe ABF est le troisième producteur de denrées alimentaires du Royaume-Uni et un des principaux vendeurs de produits textiles en Irlande. Pour l'exercice qui s'est clôturé le 3 avril 1977, les ventes des magasins de Penneys Ireland en Irlande et au Royaume-Uni représentaient moins de 2 % des ventes totales du groupe ABF. Bee Line à Dublin est la seule unité de production pour les produits Penneys à l'intérieur du groupe ABF.

3. Au cours des dernières années, Penney America et le groupe ABF ont mené une partie de leurs activités sous la même marque Penneys à l'intérieur de la CEE, Penney America opérant sur une grande échelle au Royaume-Uni, en Belgique et en Italie, le groupe ABF en Irlande et également, dans une moindre mesure, au Royaume-Uni et en France. a) En 1952, Penney America a commencé à faire fabriquer par un certain nombre d'entreprises du Royaume-Uni et d'autres États membres des articles portant la marque Penneys destinés à l'exportation aux États-Unis. Elle a également exporté au Royaume-Uni depuis 1969, et plus tard en France et en Italie, des quantités considérables d'articles destinés à la revente portant la marque Penneys ou ses variantes. Outre les vêtements et les textiles, la gamme des articles vendus comprend également des articles tels que jouets et accessoires pour dames.

Ces marchandises ont été écoulées au Royaume-Uni principalement par des distributeurs indépendants tels que Selfridge Ltd et Lewis's Ltd. Ces distributeurs ont dépensé des sommes considérables en publicité pour ces articles.

Penney America possède sa propre chaîne de magasins de détail en Belgique qui est gérée par une de ses filiales, Sarma-Penney Ltd. Cette filiale passe des contrats avec plusieurs fabricants en Belgique pour la production d'articles portant la marque Penney, tandis que certains articles portant la même marque sont importés de l'étranger. Les articles portant la marque Penney représentent entre 40 et 50 % des ventes réalisées par les magasins de détail appartenant à Penney America, les articles vendus sous d'autres marques que Penney étant essentiellement des denrées alimentaires. Pour l'exercice 1976, les ventes au détail de Penney America en Belgique ont représenté un total d'environ 500 millions de dollars US. Penney America a utilisé comme méthode de publicité surtout la publicité dans les journaux, la distribution aux clients des magasins Sarma de brochures d'informations gratuites et d'imprimés promotionnels à caractère descriptif, et la distribution de ces imprimés dans les boîtes aux lettres. Dans ces brochures, le nom commercial de Sarma utilisé pour identifier les magasins s'accompagne des mots «a division of J.C. Penney Company, Inc.» en caractère nettement plus petits que ceux utilisés pour le nom Sarma.

En plus de la chaîne susmentionnée, Penney America a également constitué au Royaume-Uni et en république fédérale d'Allemagne des filiales qui seront chargées de distribuer les produits lorsque la société aura décidé de vendre dans ces pays. Penney America n'a pas réalisé de ventes en Irlande et au Danemark ; elle a vendu de faibles quantités en république fédérale d'Allemagne.

Étant donné que la société Penney America développe constamment ses activités dans la Communauté et qu'elle utilise ses marques pour toute une gamme de produits en plus des vêtements, il est actuellement impossible de déterminer avec exactitude sa part dans le marché de la Communauté. Il est cependant évident que la société et sa marque Penney ainsi que les variantes de cette marque ont atteint une solide renommée non seulement aux États-Unis, mais aussi dans la Communauté et que le chiffre d'affaires de cette société dans la Communauté est considérable.

b) Les activités de Penneys Ireland se sont rapidement développés en Irlande. À la fin de juillet 1977, Penneys Ireland comptait 19 points de vente dispersés sur tout le territoire de l'Irlande, dont certains étaient des magasins isolés tandis que d'autres se trouvaient à l'intérieur de supermarchés appartenant à Power et exploités par cette société.

Tous les magasins et centres commerciaux portent sur leur devanture ou dans leur vitrine le nom Penneys.

Penneys Ireland a commencé à utiliser le nom Penneys en Irlande du Nord en 1971, lorsqu'elle a ouvert un point de vente à l'intérieur d'un supermarché. Avant juin 1974, trois magasins ont été ouverts en Écosse et deux en Angleterre. Ces deux derniers ont cessé d'utiliser le nom Penneys conformément à une ordonnance de la «English High Court» de juin 1974, mais ont poursuivi leurs activités après cette date sous la dénomination Primark. En 1975 et 1976, quatre autres magasins de Penneys Ireland ont été ouverts en Écosse et en Irlande du Nord sous le nom Penneys.

Penneys Ireland a également commencé à utiliser la marque Primark pour des articles vendus en dehors de l'Angleterre et du Pays de Galle. Depuis juin 1974, les ventes de Penneys Ireland en Irlande et au Royaume-Uni ont continué leur progression bien qu'elles aient été faites de plus en plus sous la marque Primark. En juin 1976, la plus grande partie des ventes de Penneys Ireland au Royaume-Uni et en Irlande portait sur des articles de la marque Primark, le reste des ventes se faisant sous la marque Penneys. Penneys Ireland a obtenu l'enregistrement de la marque Primark au Royaume-Uni (en décembre 1976) et dans d'autres pays dont le Danemark, la France et le Benelux. L'enregistrement a été accepté également en république fédérale d'Allemagne et en Irlande, tandis qu'en Italie la demande d'enregistrement est pendante.

Aucune des sociétés du groupe ABF ne détient une part importante du marché des textiles au Royaume-Uni. Les ventes totales de textiles au Royaume-Uni se répartissent entre un grand nombre de détaillants, et la proportion des ventes totales de textiles réalisées par les quelque douze principaux détaillants, parmi lesquels le groupe ABF ne figure pas, n'atteint pas 50 %.

Depuis 1975, de faibles quantités d'articles sur lesquels la marque Penney's a été spécialement apposée ont été exportées par Penneys Ireland en France, afin de protéger sa marque française, ainsi qu'en république fédérale d'Allemagne. À part les magasins Penneys au Royaume-Uni et en Irlande, Penneys Ireland ne dispose d'aucune organisation de vente dans aucun État membre.

4. En 1969, un conflit a surgi entre Penney America et le groupe ABF à propos de leurs droits respectifs d'utiliser le nom de Penneys et a donné lieu à un certain nombre de procès auprès de diverses juridictions. a) Le 1er août 1969, les représentants irlandais de Penney America ont écrit à Penneys Ireland pour protester contre l'utilisation du nom Penneys par cette dernière société. En décembre de la même année, Penney America a engagé une procédure tendant à empêcher Penneys Ireland de faire passer ses articles pour des articles de Penney America, mais elle a décidé de poursuivre les démarches qu'elle avait entreprises en 1968 en vue d'enregistrer la marque avant de porter l'affaire devant les tribunaux. La demande d'enregistrement a été refusée par le «Controller» et le recours introduit contre ce refus a été rejeté en novembre 1974. Le juge irlandais a établi que Penney America ne possédait pas de magasins et n'avait vendu aucun de ses articles en Irlande. Il a également établi que le nom Penneys évoque dans l'esprit des acheteurs irlandais la société Penneys Ireland et ses magasins. Penney America avait saisi la «Supreme Court» d'un recours qui a été retiré au début de 1977 conformément à l'accord notifié.

En 1973, Penney America a également engagé en Angleterre une procédure analogue et obtenu une ordonnance provisoire qui prit effet en juin 1974. Le recours de Penneys Ireland contre cette ordonnance a été rejeté par un jugement de janvier 1975. Aux fins des actions engagées devant les tribunaux, Penney America a admis que Penneys Ireland ne connaissait pas Penney America au moment où elle a adopté le nom Penneys en Irlande.

En 1975, Penney America a engagé une action en France en vue d'obtenir l'annulation de l'enregistrement du nom Penney's dans la classe 25 obtenu par Penneys Ireland, et une autre action à Hongkong visant à empêcher que Penneys Ireland n'achète des articles portant la marque Penneys. Enfin, entre 1971 et 1975, Penney America a amené Alimtil SA, qui est un fournisseur de Sarma-Penney Ltd, à demander dans plusieurs pays, dont la France, l'Italie, le Benelux et le Danemark, l'enregistrement des noms Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware et City Girl, s'agissant de marques de fabrique ou d'éléments des noms commerciaux des différents membres du groupe ABF. Ces marques ont été déposées au Registre international, et l'extension de ces enregistrements internationaux a été demandée pour la république fédérale d'Allemagne. Penney America a fait enregistrer les marques susdites à titre de représailles, pour empêcher les sociétés du groupe ABF d'utiliser ses dénominations commerciales et marques dans ces pays, et montrer ainsi au groupe ABF les difficultés qui surgissent lorsqu'une organisation enregistre des dénominations qui sont utilisées par une autre organisation.

b) En ce qui concerne le groupe ABF, Penneys Ireland et PNI ont fait opposition en 1973 à la demande d'enregistrement de la marque Penneys pour le Royaume-Uni déposée par Penney America. FF et Power ont engagé une action en annulation de l'enregistrement au Benelux des noms Fine Ware, Power, Quinnsworth, Finefare et City Girl en tant que marques de fabrique.

5. Le 26 février 1976, pour régler le conflit et mettre un terme aux poursuites Penney America et le groupe ABF ont conclu l'accord notifié qui a pris effet le 27 août 1976 (date d'entrée en vigueur) et qui est résumé ci-dessous. a) Le groupe ABF n'utilisera le nom «Penney» ni comme marque de fabrique ni - sauf en tant que business name (raison commerciale autre que la dénomination sociale) en Irlande - comme nom commercial dans aucun pays du monde ; il modifiera toutes les dénominations des sociétés qu'il englobe pour éliminer le nom Penneys et s'abstiendra à l'avenir de créer ou d'acquérir des entreprises comportant ce nom. En outre, le groupe ABF veillera à éliminer progressivement en Écosse et en Irlande du Nord, toute utilisation du nom Penneys comme marque, nom commercial, etc. Cette opération sera terminée en 1978.

Penney America accepte de renoncer à l'enregistrement des marques Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware et City Girl. Elle admet que le nom Primark ne peut créer de confusion avec Penneys.

Alors que ces marques enregistrées et Primark peuvent être utilisées par le groupe ABF, le nom Penneys peut être utilisé par Penney America comme marque de fabrique et, sauf en Irlande, comme nom commercial dans tous les pays du monde.

b) Le groupe ABF accepte de céder sa marque française Penney's à Penney America, de tout mettre en oeuvre pour obtenir l'enregistrement de la marque en Irlande et à transférer, ensuite, à Penney America, de lever son opposition à la demande déposée antérieurement par Penney America pour le Royaume-Uni.

c) À compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, le groupe ABF accepte de ne s'opposer à aucun enregistrement ou à aucune demande d'enregistrement en cours ou futurs, d'une marque détenue ou déposée par Penney America sous le nom de Penneys.

Toutefois, pour les pays de la CEE, le groupe ABF pourra, après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'accord entre en vigueur, contester la validité des enregistrements du nom Penneys obtenus par Penney America pour n'importe quel motif prévu par le droit national de l'État membre concerné, déposer toute demande de marque pour le nom Penneys et utiliser ce nom comme nom commercial ou comme marque, à condition que, comme préalable à ce droit de contestation, le groupe ABF ait déposé toutes sommes qu'il aurait reçues au titre de l'accord, sommes qui seraient remises à Penney America en cas de succès de l'action, et que, comme préalable au droit d'enregistrer et d'utiliser ce nom, le groupe ABF ait remboursé au préalable lesdites sommes à Penney America et que les enregistrements en cause de Penney America aient été annulés. Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas au cas où le groupe JCP aurait abandonné l'enregistrement ou l'utilisation de la marque Penneys dans l'ensemble de la CEE.

d) Penneys Ireland ayant changé immédiatement sa dénomination sociale, sera autorisée à enregistrer le nom Penneys en Irlande comme nom commercial en vertu du Business Names Act de 1963 et à l'utiliser, exclusivement sur le territoire de l'Irlande et pour identifier ses magasins, en l'apposant sur la devanture, sur les indications portées sur l'étalage, sur les autocollants et avis de vente en vitrine, sur les véhicules de livraison, sur l'uniforme des employés, sur les badges, sur le papier à lettre, sur les articles de papeterie, sur les chèques, sur les annuaires téléphoniques et commerciaux, sur la signalisation des centres commerciaux, sur les plans d'implantation des magasins, sur les reçus, sur les affiches, panneaux et banderoles publicitaires, ainsi que sur les sacs dans lesquels le personnel emballe les articles achetés par les clients.

Penney America accepte de ne pas opérer en Irlande sous le nom commercial Penneys aussi longtemps que Penneys Ireland, utilisera ce nom comme nom commercial dans ce pays.

e) Penney America s'engage, en outre, à payer au groupe ABF une somme déterminée par versements échelonnés. Quelques-uns de ces versements ont été effectués aux dates fixées.

6. Compte tenu des conditions posées par le droit irlandais, Penney America et Penneys Ireland (cette dernière ayant déjà changé sa raison sociale en celle de Primark Ltd conformément à l'accord conclu) ont: i) cédé à Penney America le bénéfice des demandes d'enregistrement déposées par le groupe ABF pour la marque Penneys en Irlande et

ii) conclu un Registered User Agreement en date du 10 janvier 1977 qui autorise le groupe ABF à utiliser en Irlande le nom Penneys sous certaines conditions précisées dans l'accord notifié et visées au paragraphe I-5 (d), et sous la condition que les articles fabriqués par ou pour le groupe ABF et pour lesquels il sera fait usage du nom Penneys répondent aux caractéristiques et aux normes de qualité établies par Penney America, cette dernière se réservant le droit de contrôler les articles dans les locaux du groupe ABF.

7. Dans sa version initiale, l'accord comportait une obligation absolue et permanente pour le groupe ABF de ne pas contester les droits de marque de Penney America sur le nom Penneys et de ne pas utiliser cette marque même si Penney America cessait définitivement d'utiliser le nom de Penneys ou renonçait à l'enregistrement de la marque Penneys dans la CEE. Les parties ont modifié cette clause dont la version actuelle a été indiquée ci-dessus au paragraphe I-5 (c).

8. À la suite de la publication de l'essentiel du contenu de la demande, la Commission n'a reçu aucune observation émanant de tiers.

II. Inapplicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE 1. Considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement nº 17, l'attestation négative peut être accordée si la Commission constate, en fonction des éléments dont elle a connaissance, qu'il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir à l'égard de l'accord notifié en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité.

2. Penney America, Purchasing, ABF, FF, Penneys Ireland, PNI, Quinnsworth, Bee Line et Power sont des entreprises et l'accord notifié est un accord entre entreprises.

3. Avant la conclusion de l'accord, les parties étaient en conflit dans quelques États membres en ce qui concerne l'utilisation en tant que marques de fabrique et noms commerciaux du nom Penneys et des noms Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware et City Girl. Le différend qui s'ensuivit entre les parties aurait pu être réglé dans les divers pays membres de différentes façons. Si ce différend n'avait pas été réglé entre les parties et si Penneys Ireland avait obtenu gain de cause devant les tribunaux en Irlande et en France où elle prétendait avoir un droit prépondérant, tandis que Penney America aurait obtenu satisfaction dans d'autres pays membres (comme c'était déjà le cas en Angleterre et au Pays de Galles, sur la base d'une décision provisoire), il en serait résulté, en application des lois nationales sur les marques, que Penney America aurait été empêchée d'utiliser comme marque de fabrique ou nom commercial le nom Penneys en Irlande et en France, alors que Penneys Ireland n'aurait pu utiliser le nom Penneys dans les autres pays membres. Le groupe ABF n'aurait pas non plus eu le droit d'utiliser en tant que marque de fabrique ou nom commercial les noms Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware et City Girl dans les pays du Benelux (et peut-être en Italie, en France et au Danemark) s'il n'avait pas abouti dans son action en annulation de l'enregistrement de ces noms dans ces pays, auquel Penney America avait fait procéder.

Par conséquent, chaque partie aurait été effectivement empêchée d'exporter ses articles portant les marques Penneys ou Finefare, Power, Quinnsworth, Fine Ware et City Girl dans les territoires légalement réservés à l'autre.

4. a) Aux termes de l'accord notifié, le groupe ABF et Penney America renoncent à tous droits et prétentions respectivement sur le nom Penneys et sur les noms Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware, City Girl et Primark.

La clause de l'accord en vertu de laquelle le groupe ABF s'engage à n'utiliser le nom Penneys ni comme marque ni - sauf comme raison commerciale en Irlande - comme nom commercial dans la CEE, constitue, dans la mesure où une telle utilisation ne serait pas déjà interdite par l'existence de droits nationaux sur les marques de fabrique et les noms commerciaux, une restriction de concurrence en ce sens qu'elle limite la liberté du groupe ABF d'apposer la marque Penneys sur ses articles dans tous les pays de la CEE et d'exploiter des magasins de détail sous la raison commerciale Penneys dans les pays de la CEE autres que l'Irlande.

Les deux parties continuent d'être concurrentes dans le commerce des mêmes articles, notamment pour le même type de vêtements et d'articles de ménage sous différents noms et même, dans une certaine mesure, à savoir pour l'Irlande et pour aussi longtemps que Penneys Ltd voudra continuer à utiliser le nom Penneys, sous le même nom de Penneys.

Toutefois, dans le cas présent, cette restriction n'est pas sensible pour les raisons suivantes: i) Depuis juin 1974, c'est-à-dire avant la conclusion de l'accord de 1976, Penneys Ireland a apposé sur la plupart de ses articles une autre marque, Primark ; en 1975 et 1976, ses ventes sous cette marque ont continué à se développer en Irlande et au Royaume-Uni. Au moment de la conclusion de l'accord seulement de petites quantités d'articles étaient vendues dans ces pays par Penneys Ireland sous la marque Penneys. En outre, comme ses exportations étaient négligeables, elle n'avait pas en 1976 de goodwill pour la marque Penneys dans d'autres pays de la CEE.

ii) Depuis plusieurs années, le nom Penneys identifie les magasins de détail de Penneys Ireland en Irlande. Actuellement, cette société ne possède dans ce pays pas moins de dix-neuf points de vente qu'elle continuera d'exploiter sous le nom Penneys comme le prévoient l'accord notifié et le Registered User Agreement. Dans les autres pays de la CEE, en revanche, Penneys Ireland ne s'est pas montrée très active en ce qui concerne l'exploitation de magasins de détail. En fait, depuis 1971, elle n'a ouvert que quelques magasins de détail au Royaume-Uni qui portaient au début le nom Penneys.

Se conformant à l'ordonnance de la «High Court of England» de juin 1974, le groupe ABF a adopté avec succès en Angleterre et au Pays de Galles une autre appellation pour désigner ses magasins, à savoir Primark.

En ce qui concerne l'Écosse et l'Irlande du Nord, le groupe ABF dispose respectivement de 6 et de 18 mois pour changer ses noms commerciaux et marques de fabrique, de façon à réduire au minimum les pertes de clientèle qui pourraient en résulter. Lorsqu'il y a lieu de changer des dénominations commerciales ou des marques de fabrique, des périodes transitoires de ce type peuvent être considérées comme une solution raisonnable pour préserver autant que possible la position concurrentielle de la partie concernée. En ce qui concerne les pays continentaux de la Communauté dans lesquels Penneys Ireland n'a établi aucun goodwill pour le nom Penneys, il ne semble pas y avoir de raison pour elle d'entreprendre des activités commerciales sous ce nom, plutôt que sous son nom Primark ou toute autre dénomination commerciale ou marque.

Les mêmes considérations s'appliquent à l'engagement pris par Penney America de renoncer à tous droits et prétentions sur les marques Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware, City Girl et Primark, puisque la société n'a pas établi de goodwill pour ces marques.

b) Le groupe ABF s'engage en outre à céder à Penney America certaines marques. Cette cession sera pleinement effective, de façon immédiate et permanente, à la seule condition, en ce qui concerne la marque irlandaise, que cet enregistrement ait d'abord été effectivement réalisé.

Dans le cadre plus large de l'accord notifié dont elle fait partie, la cession par le groupe ABF de la marque française et, au cas où l'enregistrement de la marque serait accepté, de la marque irlandaise n'a pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. La situation pourrait être différente en particulier si cette cession ou si cette renonciation aboutissait à un accord de partage du marché. Dans le cas présent, c'est le contraire qui est vrai puisque la cession et la renonciation tendent à unifier entre les mains d'un seul propriétaire, Penney America, qui a déjà acquis des droits de marque pour le nom Penneys dans la plupart des pays de la CEE, des droits nationaux opposés concernant des marques enregistrées ou non. Les mêmes considérations sont valables pour l'engagement pris par le groupe ABF d'éliminer le nom de Penneys de ses raisons sociales afin d'éviter un conflit entre les propriétaires du même nom commercial à l'intérieur de la Communauté.

D'une façon générale, les entreprises qui se trouvent dans une situation comme celle-ci doivent rechercher la solution la moins restrictive possible ; celle-ci pourrait consister à incorporer des signes distinctifs, formes ou couleurs permettant de différencier les produits des deux entreprises qui portent des marques identiques ou suffisamment semblables pour prêter à confusion. Une obligation contractuelle pour les parties de céder ou de renoncer à leurs droits sur la marque ou sur leur nom commercial qui rendrait nécessaire le rétablissement de leur goodwill sous d'autres noms pourrait avoir, dans certaines circonstances, des effets restrictifs. Mais le cas faisant l'objet de la présente décision est inhabituel car, bien que le nom Penneys ait à un certain moment été utilisé par les deux parties à la fois comme nom commercial et comme marque, le groupe ABF l'a remplacé dans une large mesure à l'intérieur de la Communauté, à l'exception de l'Irlande, par le nom Primark et ceci bien avant et indépendamment de l'accord avec l'autre partie, pour faire suite à l'ordonnance de la «English High Court». Dès lors, ce n'est pas la cession de ses droits de marque qui rend nécessaire pour le groupe ABF le rétablissement du goodwill sous un autre nom.

c) La clause de l'accord par laquelle le groupe ABF s'engage à ne contester aucun enregistrement ni aucune demande d'enregistrement, en cours ou futur, de la marque Penneys au nom de Penney America dans la CEE ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence à l'intérieur de la CEE.

Une clause de non-contestation restreint normalement la concurrence ; toutefois, elle ne saurait pas, dans le présent cas, être considérée comme restrictive.

La clause de l'accord n'est valable que pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, c'est-à-dire à compter de 1976, année au cours de laquelle la plupart des enregistrements de la marque Penneys par Penney America ont été effectués. Cette période a été considérée par la plupart des États membres comme raisonnable pour établir l'utilisation d'une marque conformément à la convention de Paris pour la protection des droits de propriété industrielle dans sa version modifiée. Étant donné l'importance mondiale des ventes au détail de Penney America, les intérêts commerciaux substantiels de cette société dans les pays de la CEE et l'activité qu'elle y déploie, dont témoignent ses ventes sur ce territoire, et sa politique visant à établir et à maintenir fermement sa marque dans tous les pays de la CEE, il est peu probable qu'elle ne commence pas immédiatement à faire un large usage des marques Penneys dans la CEE. Par conséquent, il est peu probable qu'au cours des cinq prochaines années ces marques puissent faire l'objet d'une annulation à l'intérieur de la CEE et l'obligation faite au groupe ABF de ne pas contester pendant cinq ans les marques de Penney America ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence.

À l'expiration de la période de cinq ans, le groupe ABF aura la possibilité de contester et d'utiliser le nom Penneys dans la CEE.

Dans le cas d'espèce, il semble justifié que le groupe ABF soit soumis à des conditions qui peuvent rendre plus difficile toute contestation ou utilisation du nom Penneys à l'intérieur de la CEE. Depuis plusieurs années de nombreux procès ont été intentés dans diverses parties du monde pour le règlement desquels le présent accord a été nécessaire et celui-ci ne limite pas la liberté des parties plus qu'il n'est nécessaire pour le règlement du conflit.

d) La seule restriction à la liberté d'action de Penney America qui résulte de l'accord concerne son obligation d'opérer en Irlande sous un nom commercial autre que Penneys. Cette limitation ne constitue pas non plus une restriction sensible de la concurrence.

En premier lieu Penney America n'est pas empêchée de vendre en Irlande des articles portant la marque Penneys par l'intermédiaire d'une filiale qu'elle pourrait créer ou d'un revendeur indépendant ; Penney America n'est pas davantage empêchée d'ouvrir et d'exploiter des magasins de détail en Irlande. Penney America reste libre de solliciter la clientèle, d'acheter et de vendre en Irlande et d'entretenir avec ses clients, fournisseurs ou autres, une correspondance commerciale sans changer aucune de ses en-têtes habituelles, en identifiant tout nom qu'elle pourrait utiliser à l'aide des mots «a subsidiary» ou «a division of J.C. Penney Company Inc. New-York» en caractères plus petits que les caractères utilisés pour le nom commercial. Penney America est donc libre d'opérer en Irlande plus ou moins comme elle le fait en Belgique sous le nom Sarma.

En second lieu, il faut noter que jusqu'à présent le goodwill en faveur de Penney America pour le nom de Penneys était inexistant en Irlande. En conséquence, on ne peut considérer que la décision de Penney America de pénétrer sur le marché irlandais sera sérieusement modifiée par cette restriction. Comme l'a démontré l'exploitation de Sarma, la possibilité que Penney America fasse preuve de la capacité et de la volonté d'ouvrir des magasins sur un nouveau marché en utilisant une dénomination autre que Penneys n'est pas seulement théorique mais réelle.

5. En vertu de l'accord notifié, le droit de Penney America d'utiliser et d'enregistrer le nom Penneys comme marque à l'intérieur de la CEE ainsi que les droits du groupe ABF sur les marques Primark, Power, Quinnsworth, Finefare, Fine Ware et City Girl sont confirmés. Il n'y a pas de restrictions contractuelles, tel qu'un partage de marché, à l'utilisation des marques. Les articles des deux parties portant une marque peuvent franchir toutes les frontières nationales à l'intérieur de la CEE et être importés dans la CEE ou exportés de ce territoire sans qu'il y ait d'interférences avec les droits conférés à l'autre partie en vertu de la législation nationale. Par conséquent, en réglant le conflit prolongé entre les parties, l'accord élimine ou à tout le moins réduit dans une large mesure les restrictions de la concurrence et de la libre circulation des marchandises qui résulteraient des droits précédemment en conflit découlant des législations nationales en vigueur dans les différents pays de la Communauté.

Il se peut qu'en Irlande toute possibilité de confusion n'ait pas été éliminée. L'enregistrement du nom Penneys comme marque en Irlande pourrait se heurter à des difficultés toute comme le maintien, si cet enregistrement était accordé, sur le registre des marques irlandais du nom Penneys en faveur de Penney America si le même nom est utilisé par le groupe ABF. La Commission ne peut préjuger de cette question qui relève des autorités nationales compétentes. Toutefois, la commission estime que le Registered User Agreement qui a été conclu entre les parties vise à réduire au minimum toute possibilité de confusion. Les modalités du Registered User Agreement figureront dans un registre, en Irlande, qui peut être consulté par le public.

En tout cas, le fait que toute confusion ne soit pas exclue ou que le nom Penneys puisse ne pas être enregistrable comme marque en Irlande n'empêche pas, dans le cas présent, la délivrance d'une attestation négative.

6. Dans sa version notifiée, l'accord empêchait de façon permanente le groupe ABF d'utiliser le nom Penneys comme nom commercial ou marque dans la CEE et d'obtenir l'annulation des enregistrements de Penney America pour n'importe quel motif prévu par le droit national applicable, même si Penney America cessait définitivement d'utiliser le nom de Penneys. Dans cette éventualité, Penneys Irland aurait pu être intéressée à obtenir l'enregistrement de la marque Penneys en Irlande et à l'y utiliser puisque l'accord lui donne le droit de continuer à exploiter dans ce pays des magasins de détail sous la dénomination de Penneys.

Elle aurait pu également avoir intérêt à utiliser la marque et le nom commercial Penneys au Royaume-Uni et même dans d'autres pays de la CEE. La Commission craignait que cette clause n'eût pour effet de désavantager Penneys Ireland par rapport à des tiers concurrents au cas où elle chercherait à utiliser la marque abandonnée par Penney America. Les parties ont donc modifié leur accord dont la teneur, à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur, est celle qui est mentionnée au paragraphe I-5 (c).

7. Considérant que, en conséquence, sur la base des informations disponibles, la Commission n'a pas lieu de conclure que l'accord susmentionné a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Étant donné que l'une des conditions d'application de cet article n'est pas remplie, l'attestation négative prévue à l'article 2 du règlement nº 17 peut être accordée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Compte tenu des éléments dont la Commission a connaissance, il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir, conformément l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, à l'égard de l'accord dans sa version modifiée, conclu le 26 février 1976 entre J.C. Penney Company, Inc., et J.C. Penney Purchasing Corporation, d'une part, et Associated British Foods Limited, Fine Fare Limited, Penneys Limited, Penneys (N.I.) Limited, The Penneys Primark Quinnsworth Limited, Bee Line Products Limited et Power Supermarkets Limited, d'autre part.

Article 2

La présente décision est destinée aux entreprises suivantes: 1. J.C. Penney Company, Inc. 1301 Avenue of the Americas New York, N.Y. 10019, USA

2. J.C. Penney Purchasing Corporation 1301 Avenue of the Americas New York, N.Y. 10019, USA

3. Associated British Foods Limited Weston Centre, 40 Berkeley Square London, England

4. Fine Fare Limited Gate House, Fretherne Road Welwyn Garden City, England

5. Primark Limited (anciennement Penneys Limited) 47 Mary Street Dublin 1, Ireland

6. Penneys (N.I.) Limited 264 Newtownards Road Belfast, Northern Ireland

7. Penneys Primark Quinnsworth Limited c/o Messrs Peter, Mo & Co, Solicitors Bank of Canton Building, Hong-kong

8. Bee Line Products Limited 15 St. Stephens Green Dublin 2, Ireland

9. Power Supermarkets Limited, Phibsboro Tower, Phibsboro Road Dublin 7, Ireland.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1977.

Par la Commission

Raymond VOUEL

Membre de la Commission