KOHTUJURISTI ETTEPANEK

PHILIPPE LÉGER

esitatud 2. juunil 20051( )

Kohtuasi C-37/03 P

BioID AG (likvideerimisel),

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Absoluutne registreerimisest keeldumise põhjus – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b – Täielikult kirjeldavat sõnalist osa BioID sisaldav kujutismärk

1. Käesoleva kohtuasja esemeks on äriühingu BioID AG ( ) esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 5. detsembri 2002. aasta otsuse peale kohtuasjas BioID v. Siseturu Ühtlustamise Amet,( ) millega jäeti rahuldamata hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)( ) teise apellatsioonikoja 20. veebruari 2001. aasta otsuse (asi R 538/1999‑2)( ) peale, millega keelduti ühenduse kaubamärgina registreerimast järgnevalt esitatud kujutismärki.

2. Apellatsioonkaebuse raames esitatud küsimused puudutavad eelkõige tingimusi, mida tuleb arvestada, kui hinnatakse, kas sellisel tähisel nagu käesoleval juhul, mis sisaldab üht sõnalist osa ja kujutisosi, puudub eristusvõime, ja kas seega tuleb selle kaubamärgina registreerimisest keelduda vastavalt määruse (EÜ) nr 40/94( ) ühenduse kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punktile b.

I. Õiguslik raamistik

3. Määruse artikli 4 kohaselt võivad ühenduse kaubamärgi moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.

4. Määruse artikkel 7 käsitleb absoluutseid keeldumispõhjuseid. Selle kohaselt:

„1. Ei registreerita:

a) tähiseid, mis ei vasta artiklis 4 sätestatud tingimustele;

b) kaubamärke, millel puudub eristusvõime;

c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

d) kaubamärke, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlakskujunenud kaubandustavades;

[…]

2. Lõiget 1 kohaldatakse olenemata sellest, et registreerimata jätmise põhjused on ainult teatavas ühenduse osas.

3. Lõike 1 punkte b, c ja d ei kohaldata, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu või teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse.”

II. Vaidluse taust

5. Apellatsioonkaebuse esitaja esitas 8. juulil 1998 ühtlustamisametile eespool toodud tähise ühenduse kaubamärgina registreerimise taotluse.

6. Selle tähise registreerimist taotleti Nizza kokkuleppe( ) erinevatesse klassidesse kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks, mille hulka kuuluvad arvutitarkvara, arvutiriistvara ja muud seadmed, mida kasutatakse identifitseerimise jaoks juurdepääsulubade kontrollimisel inimeste biomeetrilise tunnuse alusel, ning nende identifitseerimissüsteemidega seotud telekommunikatsiooniteenused.( )

7. Kontrollija tegi 25. juunil 1999. aastal otsuse, millega lükkas määruse artikli 7 lõike 1 punkti b alusel taotluse tagasi põhjendusel, et asjaomasel kaubamärgil ei ole eristusvõimet.

8. Ühtlustamisameti teine apellatsioonikoda jättis apellatsioonkaebuse esitaja kaebuse sama keeldumispõhjuse tõttu rahuldamata. Ta tugines sellise hinnangu andmisel sõna „bio” saksa‑ ja ingliskeelsetele tähendustele ning lühendi „ID” tähendusele telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia veebisõnastikes. Ta järeldas nendest mõistetest, et akronüüm „BioID” kujutab endast lühendit sõnadest biometric identification (biomeetriline identifitseerimine) ja niisiis kirjeldab see registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste liiki ja otstarvet. Ta märkis, et turvasüsteemi vajav tarbija, leides sõnaga „BioID” märgistatud kaubad ja teenused, taipab kohe, et tegemist on elusolendite tunnuste identifitseerimisega.

9. Nimetatud koda märkis samuti, et arvestades kaebuse esitaja konkurentide väljaöeldut, olid nad huvitatud akronüümi „BioID” kasutamisest neile kuuluvate kaupade ja teenuste reklaamimiseks.

10. Apellatsioonikoda tõi lõpuks esile selle, et graafilised osad, millest kõnealune tähis koosneb, ei anna sellele mitte mingit eristusvõimet ega muuda kuidagi seda, et ta on puhtalt kirjeldava iseloomuga.

11. Apellatsioonkaebuse esitaja esitas Esimese Astme Kohtule vaidlusaluse otsuse peale hagi.

III. Vaidlustatud kohtuotsus

12. Oma hagi toetuseks tõi apellatsioonkaebuse esitaja esile kaks väidet, mis tuginesid esiteks määruse artikli 7 lõike 1 punkti b ja teiseks artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumisele.

13. Esimese Astme Kohus jättis hagi rahuldamata. Ta otsustas, et määruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumist puudutav väide tuleb lükata tagasi kõigi registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste osas ja et sellest tulenevalt ei ole vaja hinnata teist, määruse artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumist käsitlevat väidet.

14. Esimese Astme Kohus leidis, et käsitletaval tähisel ja osadel, millest see koosneb, st akronüümil „BioID” ning selle kujutisosadel, mis koosnevad kirjastiilist, milles see akronüüm on esitatud, punktil ja elemendil ®, ei ole eristusvõimet.

15. Esimese Astme Kohus lükkas tagasi ka apellatsioonkaebuse esitaja argumendid, mis põhinesid sellel, et apellatsioonikoda lubas teiste elementi „Bio” sisaldavate kaubamärkide ning sõnamärgi „Bioid” registreerimist.

IV. Apellatsioonkaebus

16. Apellatsioonkaebuse esitaja palub tühistada vaidlustatud kohtuotsuse ning vaidlusaluse otsuse ja mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

17. Ühtlustamisamet palub jätta apellatsioonkaebuse rahuldamata ja mõista kohtukulud välja apellatsioonkaebuse esitajalt.

A. Apellatsioonkaebuse väited

18. Apellatsioonkaebuse esitaja tugineb oma apellatsioonkaebuses kahele väitele. Esiteks heidab ta Esimese Astme Kohtule ette määruse artikli 7 lõike 1 punktis b esitatud absoluutse keeldumispõhjuse ebatäpset ja liiga laia tõlgendamist. Teiseks väidab ta, et kui Esimese Astme Kohus ka tõlgendas nimetatud sätet õigesti, oleks ta siiski pidanud hindama määruse artikli 7 lõike 1 punktis c esitatud keeldumispõhjust ja tuvastama, et ka seda ei saa käesoleval juhul kohaldada.

19. Teise väitega seoses märgib apellatsioonkaebuse esitaja eelkõige, et kohtuasi on tema arvates menetlusstaadiumis, milles võib teha kohtuotsuse, ja Euroopa Kohus võib ise tuvastada, et käsitletaval tähisel ei ole eristusvõimet määruse artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses. Teise võimalusena, juhul kui Euroopa Kohus leiab, et ta ei saa teha otsust selle keeldumispõhjuse kohaldamise suhtes, kuna Esimese Astme Kohus ei ole selle jaoks esitanud piisavalt tuvastatud fakte, taotleb ta seda, et Euroopa Kohus saadaks kohtuasja tagasi Esimese Astme Kohtusse otsuse tegemiseks.

20. Nii nagu ühtlustamisametilgi, on ka minul mõneti raske mõista, milles seisneb vaidlustatud kohtuotsuse puhul ühenduse õiguse rikkumine, millele apellatsioonkaebuse esitaja viitab oma teises väites. Tegelikult ei vaidlusta apellatsioonkaebuse esitaja seda, et osas, milles Esimese Astme Kohus sedastas, et käsitletava tähise registreerimine on vastuolus määruse artikli 7 lõike 1 punktis b esitatud keeldumispõhjusega, oli tal õigus jätta hindamata määruse sama sätte punkti c rikkumisele tuginev väide, kuna eespool nimetatud artikli lõike 1 sõnastuse kohaselt piisab selles sättes toodud ühe absoluutse keeldumispõhjuse kohaldatavusest, et keelduda kõnealuse kaubamärgi ühenduse kaubamärgina registreerimisest.( )

21. Selle väite põhjenduseks esitatud argumentides soovib BioID tegelikult ainult seda, et Euroopa Kohus juhul, kui apellatsioonkaebuse esimene väide tunnistatakse põhjendatuks, käsitleks ise Esimese Astme Kohtule vaidlusaluse otsuse vastu esitatud teist väidet, mida võimaldab Euroopa Kohtu põhikirja( ) artikkel 61, mille kohaselt võib Euroopa Kohus, juhul kui apellatsioonkaebus on põhjendatud, tühistada Esimese Astme Kohtu otsuse ja teha kohtuasjas ise lõpliku otsuse, kui menetlusstaadium seda võimaldab.

22. Ma leian, et selle apellatsioonkaebuse raames taanduvad tegelikkuses apellatsioonkaebuse esitaja väited, millele ta tugineb, taotledes vaidlustatud kohtuotsuse tühistamist, ainult ühele Esimese Astme Kohtu poolt määruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumist puudutavale väitele.

23. Selle ainsa väite raames esitab apellatsioonkaebuse esitaja neli etteheidet. Ta heidab Esimese Astme Kohtule esiteks ette seda, et see ei rajanud käsitletava tähise eristusvõimelisusele antud hinnangut kõnealuse kaubamärgi poolt tervikuna jäetavale muljele. Teiseks kritiseerib ta Esimese Astme Kohut nende tema esitatud argumentide arvesse võtmata jätmise eest, mille kohaselt ei ole tõendatud, et asjaomast tähist oleks avalikkuse või konkurentide poolt tegelikult kasutatud. Kolmandaks väidab ta, et Esimese Astme Kohus tegi õigusliku kaalutlusvea, tõdedes, et võrreldavad registreeritud kaubamärgid ei tõenda seda, et käsitletaval tähisel on eristusvõime, ning rikkus seega võrdse kohtlemise põhimõtet.

24. Kohtuistungil väitis apellatsioonkaebuse esitaja lisaks, et Esimese Astme Kohus põhjendas oma hinnangut tingimusega, mille kohaselt kaubamärke, mida tavaliselt võidakse kasutada asjaomaste kaupade ja teenuste esitlemiseks, ei ole võimalik registreerida, kuigi nagu Euroopa Kohus sedastas 16. septembri 2004. aasta otsuses kohtuasjas SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet,( ) ei ole see tingimus asjakohane määruse artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud keeldumispõhjuse hindamise korral.

25. Ühtlustamisamet märkis, et apellatsioonkaebuse esitaja ei esitanud seda argumenti oma apellatsioonkaebuses, kuid ühtlustamisamet ei vaidlustanud siiski selle vastuvõetavust. Ma märgin samuti ära selle, et asjaomast argumenti ei ole apellatsioonkaebuses otsesõnu esitatud. Siiski ei leia ma seda, et tegemist oleks uue väitega kodukorra artikli 42 tähenduses, mida seoses apellatsioonkaebusega kohaldatakse kooskõlas kodukorra artikliga 118 ja mille kohaselt sellised väited, mis esitatakse esimest korda repliigis või vastusrepliigis või suulises menetluses, tuleb tunnistada vastuvõetamatuks.( ) Minu arvates on tegemist kaalutlustega, mille abil apellatsioonkaebuse esitaja soovib tõendada oma apellatsioonkaebuses viidatud määruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumisest tuleneva väite tegelikule olukorrale vastavust ja asjakohasust. Niisiis on tegemist selle väite toetuseks esitatud argumendiga,( ) mida võib õiguspäraselt menetluse kestel esitada, arvestades võistlevuse printsiipi. Ma rõhutan selles osas, et ühtlustamisametil oli võimalik niisugusele etteheitele vastata suulises menetluses. Lisaks ei saa sellele argumendile ette heita ka seda, et see muudab Esimese Astme Kohtule esitatud vaidluse eset, kuna selles kritiseeritakse asjaomase kohtu poolt määruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumist puudutava väite kohta antud vastust. Seega ei leia ma mitte ühtegi põhjust, mis takistaks selle argumendi hindamist.

26. Enne nende erinevate etteheidete hindamise juurde asumist tutvustan ma lühidalt kohtupraktikat, mis mulle tundub käesoleval juhul kohaldatavate määruse artikli 7 lõikes 1 sätestatud keeldumispõhjuste tõlgendamisel asjakohane, ja nende keeldumispõhjuste hindamise meetodit juhtumi korral, kui tähis, mille registreerimist taotletakse, koosneb mitmest osast. Samuti meenutan ma järeldusi, mida sellest kohtupraktikast tegi Euroopa Kohus eespool viidatud kohtuotsuses SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet, milles ta tegi otsuse selle Esimese Astme Kohtu 2. juulil 2002. aasta otsuse kohtuasjas SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet (SAT.2)( ) (edaspidi „SAT. 2”) peale esitatud apellatsioonkaebuse kohta, mille väited olid võrreldavad vaidlustatud kohtuotsusega.

B. Asjakohane kohtupraktika ja otsus kohtuasjas SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet

27. Asjakohase kohtupraktika tutvustamine peab algama kaubamärgi peamise ülesandega, milleks on tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud kaubal või teenusel on teatud päritolu, mis lubab ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu.( )

28. Määruse artikli 7 lõike 1 eesmärk on takistada selliste tähiste kaubamärgina registreerimist, mis oma olemuselt selle ülesande täitmiseks ei sobi. Niisiis on kaubamärgiks selle sätte punktide b ja c kohaselt sobimatud kaubamärgid, millel puudub eristusvõime nende kaupade ja teenuste seisukohast, mille jaoks registreerimist taotletakse, ja kaubamärgid, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses kauba või teenuse omadusi, välja arvatud juhul, kui kaubamärk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime.

29. Kohtupraktika kohaselt on määruse artikli 7 lõike 1 punktides b, c ja d märgitud keeldumispõhjuste kohaldamisalad üksteisega kattuvad. Iga keeldumispõhjuse sisust lähtuvalt kaldun arvama, et selle sätte punktides c ja d nimetatud kaubamärgid moodustavad üheskoos laiema kategooria, kuhu kuuluvad sama sätte punktis b nimetatud kaubamärgid, millel puudub eristusvõime. Niisiis, määruse artikli 7 lõike 1 punktis c ette nähtud märkide ja tähiste kohta on sedastatud, et sõnamärgil, mis on registreerimistaotluses märgitud kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, ei ole samade kaupade või teenuste suhtes määruse artikli 7 lõike 1 punkti b mõttes kindlasti eristusvõimet.( )

30. Nõutavad tingimused selleks, et kaubamärk kuuluks määruse artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamisalasse, on erilised ja neid tuleb tõlgendada sellele keeldumispõhjusele omasest üldisest huvist lähtuvalt. Seda väitis Euroopa Kohus, kui ta kirjeldas määruse artikli 7 lõike 1 üldist ülesehitust, märkides et iga selles sättes nimetatud registreerimisest keeldumise põhjus on teistest sõltumatu ning vajab eraldi hindamist ( ) ja iga põhjust tuleb tõlgendada selle aluseks olevat üldist huvi silmas pidades, kusjuures see üldine huvi võib või isegi peab väljendama vastavalt asjaomasele keeldumispõhjusele erinevaid kaalutlusi.( )

31. Määruse artikli 7 lõike 1 punktis c sätestatud keeldumispõhjus tuleneb väljakujundatud kohtupraktika kohaselt sellest, et asjaomased kaubamärgid või tähised võiksid olla kõigile vabalt kasutatavad. Eesmärk on takistada seda, et need kaubamärgid või tähised oleksid reserveeritud ainult ühele ettevõtjale, kuna nad on registreeritud kaubamärgina. See üldine huvi toob niisiis kaasa selle, et kõik kaubamärgid või tähised, mida saab kasutada nende kaupade või teenuste omaduste kirjeldamiseks, mille jaoks registreerimist taotletakse, on jäetud ettevõtjatele vabaks kasutamiseks, selleks et ka nemad saaksid neid kasutada oma kaupade samade omaduste kirjeldamiseks.( )

32. Pealegi ei ole vajalik, et märke ja tähiseid, millest selles artiklis käsitletav kaubamärk koosneb, tegelikult registreerimistaotluse esitamise ajal kasutatakse selliste kaupade või teenuste kirjeldamiseks, mille jaoks registreerimist taotletakse, või nende kaupade või teenuste omaduste kirjeldamiseks. Nagu juba selle sätte sõnastusest ilmneb, piisab sellest, et neid märke või tähiseid on võimalik selleks kasutada. Niisiis ei pruugita selle sätte alusel sõnamärki registreerida, kui vähemalt üks selle võimalikest tähendustest tähistab mõnda asjaomaste kaupade või teenuste omadust.

33. Määruse artikli 7 lõike 1 punkti c eesmärk on niisiis jätta kõigi majandustegevuses osalejate kasutusse tähised, mida saab kasutada registreerimistaotluses märgitud kaupade või teenuste või nende omaduste kirjeldamiseks. Selle sätte aluseks olev vaba kasutatavuse nõue puudutab seega kirjeldavaid märke ja tähiseid.

34. Määruse artikli 7 lõike 1 punkt b järgib omalt poolt kõigi selles käsitletavate kaubamärkide osas teistsuguse üldise huvi eesmärki, mis ei kattu eesmärgiga tagada nende vaba kasutatavus kõigi majandustegevuses osalejate jaoks.

35. On tõsi, et Euroopa Kohus sedastas eespool viidatud kohtuotsuses Libertel, et mis puudutab kaubamärgina värvuse kui sellise registreerimist ilma ruumiliste piirideta, siis direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b, mis on identne määruse artikli 7 lõike 1 punktiga b, aluseks olev üldine huvi peab silmas vajadust mitte põhjendamatult piirata värvuste vaba kasutamist registreerimistaotluses esitatud kaupu ja teenuseid pakkuvate teiste ettevõtjate poolt.( )

36. Siiski, nagu Euroopa Kohus eespool viidatud kohtuotsuses SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet kinnitas, ei saa eespool viidatud kohtuotsuses Libertel esitatud määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tõlgendust, mille kohaselt käsitletud keeldumispõhjus järgib samuti vaba kasutatavuse eesmärki, kohaldada kõigi selle kohaldamisalasse kuuluvate kaubamärkide suhtes. Mis puudutab värvusi, siis asjaomast vaba kasutatavuse eesmärki, mida tuleb niisiis arvestada hinnangu andmisel tähise eristusvõimele registreerimataotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste jaoks, on Euroopa Kohtu otsuses põhjendatud sellega, et erinevate värvuste hulk, mis tegelikult on majandustegevuses osalejate kasutuses, on väga piiratud.( )

37. Eespool viidatud kohtuotsuses SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet( ) märkis Euroopa Kohus, et selle sätte aluseks olev üldine huvi on vastuolus eespool mainitud kaubamärgi peamise ülesandega. Asi on selles, et kaubamärgina ei registreerita selliseid tähiseid, ega tagata neile registreerimisest tulenevat kaitset, mis ei suuda täita asjaomaste kaupade ja teenuste jaoks kaubamärgi ülesannet. Euroopa Kohus on järeldanud, et tingimus, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mida saab tavaliselt kaubanduses asjaomaste kaupade ja teenuste esitlemiseks kasutada, ei ole asjakohane hinnangu andmisel sellele, kas kaubamärgil on eristusvõime asjaomaste kaupade ja teenuste suhtes.( )

38. Seega sellest, et tähist, mis ei ole kirjeldav, saab kasutada kaubanduses asjaomaste kaupade ja teenuste esitlemiseks, ei saa tingimata järeldada, et sellel puudub asjaomaste kaupade ja teenuste osas eristusvõime. Teiste sõnadega, kui tähis ei ole kirjeldav ja ta ei kuulu määruse artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamisalasse, ei tulene kaubanduses asjaomaste kaupade ja teenuste esitlemiseks kasutamise asjaolust ega ka mitte lihtsalt sellise kasutamise võimalusest, et tähisel ei ole eristusvõimet asjaomaste kaupade ja teenuste osas.( )

39. Meetodi osas, mille abil hinnata, kas mitmest osast koosnev tähis kuulub või ei kuulu määruse artikli 7 lõike 1 punktides b ja c sätestatud keeldumispõhjuse kohaldamisalasse, tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast, et sellise hinnangu andmisel peab arvestama kaubamärgi poolt tervikuna jäetavat muljet.( ) See nõue vastab seisukohale, mille järgi keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamärki tervikuna ega uuri selle erinevaid detaile.

40. Nõustuda tuleb aga sellega, et see reegel ei takista asjaomase tähise iga elemendi eraldi hindamist. Niisugune hindamine on kooskõlas määruse artikli 7 lõike 1 punktiga c, mis – meenutagem – takistab „ainult [kirjeldavatest] märkidest või tähistest [koosnevate]” kaubamärkide registreerimist. See täidab ka oma olemuselt põhjendamise ja õiguskindluse nõuded, mida vajavad majandustegevuses osalejad, peamiselt need, kellel on tekkinud raskusi rahvusvahelise kaubamärgi väljatöötamisel, eelkõige hinnangu andmisel tähise eristusvõimelisusele, mis on palju subjektiivsem kui teised keeldumispõhjused.

41. Igal juhul on aga selge, et asjaomase kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks ei piisa selle tõdemisest, et kaalutud keeldumispõhjus on kohaldatav kõigi selle kaubamärgi osade kohta.

42. Niisiis isegi juhul, kui kaubamärk koosneb mitmest osast, mis kõik kirjeldavad registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste omadusi, tuleb kirjeldavus tuvastada ka kaubamärgi kohta tervikuna.( ) Tegelikult, kuigi üldreeglina kaupade või teenuste, mille suhtes registreerimist taotleti, omadusi kirjeldavate osade lihtne kombinatsioon jääb iseenesest nimetatud omadusi kirjeldavaks, kuna selliste elementide lihtne ühendamine, ilma et tekitataks ebaharilikke, täpsemalt süntaktilisi või semantilisi variatsioone, võib moodustada ainult kaubamärgi, mis koosneb üksnes märkidest või tähistest, mis võivad kaubanduses tähistada nimetatud kaupade või teenuste omadusi, ei ole samas välistatud, et teatud tingimustel ei ole selline kombinatsioon kirjeldav.( )

43. Samuti, mis puudutab hinnangut, kas mitmest osast koosneval kaubamärgil puudub eristusvõime asjaomaste kaupade ja teenuste suhtes, siis on Euroopa Kohus sedastanud eespool viidatud kohtuotsuses SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet, et selline hinnang peab igal juhul sõltuma nende poolt moodustatava terviku hindamisest ja üksnes asjaolu, et kaubamärgi elementidel puudub eraldi võttes eristusvõime, ei välista seda, et nendest moodustuval kombinatsioonil võiks eristusvõime olla.( )

44. Siinjuures on sobiv meenutada, kuidas Euroopa Kohus kohaldas seda praktikat eespool viidatud kohtuotsuses SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet.

45. Selles kohtuasjas käsitletud apellatsioonkaebuses paluti tühistada Esimese Astme Kohtu otsus SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet (SAT.2), millega jäeti rahuldamata kaebus otsuse peale keelduda registreerimast ühenduse kaubamärgina sõnamärki „SAT.2” teenuste jaoks, mis registreerimistaotluse kohaselt on seotud satelliidi kaudu edastamisega. Esimese Astme Kohus asus seisukohale, et arvestades sõnamärki „SAT.2” moodustavaid elemente, puudub sõnamärgil asjaomaste teenuste osas määruse artikli 7 lõike 1 punkti b mõttes eristusvõime.

46. Kohtuotsust SAT.2 v. Siseturu Ühtlustamise Amet (SAT.2) langetades uuris Esimese Astme Kohus sõnamärgi „SAT.2” erinevaid koostisosi. Ta leidis esiteks, et elemendil „SAT” ei ole eristusvõimet asjaomaste teenuste osas, kuna saksa ja inglise keeles on „SAT” sõna satellite tavapärane lühend, ning et lühendina ei riku see nende keelte grammatikareegleid ja nimetatud element on enamiku asjaomaste teenuste tunnus.

47. Esimese Astme Kohus märkis veel, et elemendid „2” ja „.” on kaubanduses tavaliselt kasutatavad või neid võib asjaomaste teenuste esitlemisel kasutada ja et seega puudub neil eristusvõime.

48. Nende järelduste põhjal leidis Esimese Astme Kohus, et üldiselt võib asjaolu põhjal, et selline mitmeosaline kaubamärk nagu SAT.2 koosneb ainult elementidest, millel puudub eristusvõime, sedastada, et ka see kaubamärk tervikuna võib olla kaubanduses asjaomaste kaupade või teenuste esitlemisel tavapäraselt kasutatav.

49. Lõpuks märkis Esimese Astme Kohus, et selline järeldus oleks vale ainult siis, kui konkreetsed tõendid, näiteks ebatavaline viis, kuidas erinevad elemendid on kombineeritud, näitaksid seda, et mitmeosaline kaubamärk on midagi enamat kui selle moodustanud elementide summa. Esimese Astme Kohus leidis, et sõnamärk „SAT.2” moodustati tavalisel viisil ja et asjakohane ei ole apellatsioonkaebuse esitaja väide, mille kohaselt taotletud kaubamärgil tervikuna on fantaasiaelement olemas.

50. Seda arvesse võttes asus Euroopa Kohus esiteks seisukohale, et Esimese Astme Kohus hindas sõnamärgi „SAT.2” eristusvõimet peamiselt seda sõnamärki moodustavaid koostisosi eraldi analüüsides. Euroopa Kohus märkis, et selles osas tugines Esimese Astme Kohus eeldusele, et elemendid, millel eraldi puudub eristusvõime, ei või kombineerituna olla eristusvõimelised, mitte aga keskmise tarbija jaoks selle sõnamärgi suhtes tekkivale tervikmuljele, nagu oleks pidanud tegema. Euroopa Kohus leidis, et Esimese Astme Kohtu hinnang sõnamärgi tekitatud tervikmuljele oli teisejärguline ning fantaasiaelemendi olemasolu, mida peab selle analüüsi puhul arvesse võtma, peeti täiesti ebaoluliseks.

51. Teiseks otsustas Euroopa Kohus, et Esimese Astme Kohtu kohaldatud tingimus, mille kohaselt ei saa registreerida kaubamärke, mis võivad olla kaubanduses asjaomaste kaupade või teenuste esitlemisel tavapäraselt kasutatavad, on asjakohane määruse artikli 7 lõike 1 punkti c puhul, kuid selle alusel ei saa tõlgendada sama sätte punkti b.

52. Nende esialgsete järelduste abil asun ma hindama Esimese Astme Kohtu poolt määruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumisest tuleneva väite aluseks olevaid etteheiteid. Ma uurin esmalt esimest, tervikmulje arvestamata jätmist käsitlevat etteheidet koos neljanda etteheitega, mis puudutab asjakohatu tingimuse arvessevõtmist, kuna nende raames arvustab apellatsioonkaebuse esitaja vaidlustatud kohtuotsuse samu punkte.

C. Tervikmulje arvestamata jätmine ja asjakohatu tingimuse arvessevõtmine

1. Poolte argumendid

53. BioID toob esiteks välja, et Esimese Astme Kohus tegi asjaomase tähise eristusvõimelisuse hindamisel kaalutlusvea, kui ta leidis, et nende kaupade ja teenuste, mida registreerimistaotluses silmas peetakse, asjaomased tarbijad on reeglina hästiinformeeritud isikud, kuigi need kaubad ja teenused on suunatud kõigile tarbijatele.

54. Apellatsioonkaebuse esitaja väidab veel, et kuigi Esimese Astme Kohus märkis, et mitmest osast koosneva tähise eristusvõimet tuleb hinnata lähtuvalt kauba jäetavast tervikmuljest, on ta siiski jätnud sellise hindamise läbi viimata. Apellatsioonkaebuse esitaja arvates on Esimese Astme Kohus viinud läbi ainult asjaomase kaubamärgi eri osade, st akronüümi „BioID” ja kujutisosade, hindamise.

55. BioID väidab lõpuks, et tingimus, mille alusel Esimese Astme Kohus on sedastanud, et vaidlusalusel tähisel ei ole eristusvõimet, on tunnistatud asjakohatuks.

56. Ühtlustamisamet märgib sisuliselt, et apellatsioonkaebuse esitaja ei saa apellatsioonkaebuse raames taotleda Esimese Astme Kohtu poolt teostatud faktide hindamise kontrollimist.

57. Ühtlustamisamet rõhutab samuti, et Esimese Astme Kohus on viidanud mitmeosalise kaubamärgi eri osade hindamise reeglitele ja ta ei ole neid kohaldades teinud kaalutlusviga. Ühtlustamisameti arvates on Esimese Astme Kohus õigesti märkinud, et kui mitmeosaline kaubamärk koosneb osadest, millel ei ole eristusvõimet asjaomaste kaupade ja teenuste osas, ei ole sellel ka tervikuna hinnates eristusvõimet, kui konkreetsed tõendid ei näita, et mitmeosaline kaubamärk on midagi enamat kui seda moodustavate elementide summa. Seega on Esimese Astme Kohus ilmselgelt igakülgse hindamise läbi viinud kooskõlas esitatud põhimõtetega.

58. Mis lõpuks puudutab järeldusi, mida tuleb teha eespool viidatud kohtuotsusest SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet ja mis puudutavad vaidlustatud kohtuotsuse puhul arvesse võetud tingimusi, siis ei rikkunud Esimese Astme Kohus õigusnormi, kuna ta on leidnud, et kõnealune avalikkus on käsitletavas asjas kitsas sihtgrupp. Asjaomase tähise võimalik kasutamine asjaomaste kaupade või teenuste esitlemisel kinnitab seega ühtlustamisameti arvates seda, et neil puudub eristusvõime.

2. Hinnang

59. Nagu märgib ka ühtlustamisamet, on Esimese Astme Kohus niisiis viidanud tähise määruse artikli 7 lõike 1 punkti b kohase eristusvõime olemasolu kindlakstegemise reeglitele ja sealjuures ei ole rikutud ühtegi õigusnormi. Esimese Astme Kohus märkis samuti õigesti, et tähise eristusvõimet peab hindama ühelt poolt seoses kaupade ja teenustega, mille jaoks registreerimist taotletakse, ning teiselt poolt seoses sellega, kuidas asjaomane avalikkus kaubamärki tajub.

60. Ühtlustamisamet on samuti põhjendatult väitnud, et Esimese Astme Kohtu hinnang, mille kohaselt asjaomaseks avalikkuseks on käesoleval juhul registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste valdkonnas „hästiinformeeritud tarbija”, on oma iseloomult selle kohtuastme pädevusse kuuluv faktiline hinnang ja seega ei ole tegemist õigusküsimusega, mida saaks Euroopa Kohtule apellatsioonkaebuse raames esitada, v.a juhul, kui on toimunud kohtutoimikusse lisatud tõendusmaterjali moonutamine.( )

61. Esimese Astme Kohus, olles välja toonud, et käsitletav tähis koosneb sõnalisest osast ja kujutisosadest, tuvastas lõpuks õigesti, et selle olemuse hindamiseks tuleb seda hinnata tervikuna. Siiski arvan ma nii nagu apellatsioonkaebuse esitaja, et Esimese Astme Kohus ei viinud läbi sellist hindamist vaidlustatud kohtuotsuse puhul.

62. Nii nagu Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 28 ja 29 märkis, koosneb akronüüm „BioID” kahest elemendist „Bio” ja”ID”, mis inglise keeles moodustavad vastavalt tavakeelse lühendi nimisõnast identification (identifitseerimine) ja eesliite, mis võib olla kas lühendatud omadussõnast biological (bioloogiline), biometrical (biomeetriline) või nimisõnast biology (bioloogia). Esimese Astme Kohus järeldas sellest, et kuna akronüüm „BioID” on moodustatud aluskeele sõnavarasse kuuluvatest lühenditest, ei kaldu see nimetatud keele sõnamoodustamise reeglitest kõrvale ega ole seetõttu oma ülesehituse poolest ebatavaline. Esimese Astme Kohus leidis, et kaubamärgitaotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste jaoks on akronüümi „BioID” tähendus asjaomase avalikkuse jaoks biometrical identification (biomeetriline identifitseerimine).

63. Esimese Astme Kohus on märkinud vaidlustatud kohtuotsuse punktides 30–32, et biomeetriline identifitseerimine on üks registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade tehnilistest ülesannetest ja see viitab otseselt ühele nimetatud taotluses märgitud teenuse omadustest või on sellega tihedas funktsionaalses seoses.

64. Tuginedes neile faktilistele järeldustele, mille kontrollimine ei ole käesoleva apellatsioonkaebuse raames Euroopa Kohtu ülesanne, tõdes Esimese Astme Kohus punktis 34, et akronüümil „BioID” puudub eristusvõime registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste osas.

65. Esimese Astme Kohus hindas seejärel vaidlusaluse tähise kujutisosi. Ta tuvastas asjaomases tähises kasutatud akronüümi „BioID” tüpograafiliste osadega seoses, et erineva jämedusega ja Arial kirjastiilis tähti kasutatakse kaubanduses tavapäraselt igasuguste kaupade ja teenuste esitlemisel. Ta tõi esile, et sama käib ka punkti kohta, kuna seda kasutatakse tavapäraselt sõnamärgi mitmesuguste elementide järel, näitamaks, et tegemist on lühendiga.

66. Mis lõpuks puudutab graafilist elementi ®, siis leidis Esimese Astme Kohus, et ühtlustamisamet väitis kohtuistungil õigesti, et selle ülesanne piirdub viitamisega sellele, et tegu on kaubamärgiga, mis on registreeritud kindla territooriumi suhtes, ja seetõttu on asjaomase graafilise elemendi kasutamine ilma sellise registreerimiseta tarbijat eksitav. Samuti tõdes ta, et seda elementi kasutatakse kaubanduses tavapäraselt koos ühe või mitme teise tähisega igasuguste kaupade ja teenuste esitlemisel.

67. Esimese Astme Kohus jätkas oma põhjendusi vaidlustatud kohtuotsuse punktides 40–44, tuginedes järgmistele argumentidele:

„40 Seega võidakse eespool punktides 38 ja 39 kirjeldatud graafilisi osi kaubanduses kasutada kaubamärgitaotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste esitlemisel ja seetõttu puudub neil nende kaupade ja teenuste suhtes eristusvõime.

41 Sellest tulenevalt on taotletav kaubamärk kombinatsioon osadest, millest igaüht võib kaubanduses igapäevaselt kasutada kõnealuse kaubamärgiga hõlmatud kaupade ja teenuste esitlemisel, ja seega puudub sel vastavate kaupade ja teenuste suhtes eristusvõime.

42 Lisaks sellele, tulenevalt kohtupraktikast annab asjaolu, et mitmeosaline kaubamärk koosneb ainult sellistest koostisosadest, millel puudub asjaomaste kaupade ja teenuste suhtes eristusvõime, aluse järeldada, et kõnealust kaubamärki tervikuna saab tavapäraselt kaubanduses kasutada kaupade ja teenuste esitlemisel. Selline järeldus oleks vale ainult siis, kui konkreetsed tõendid, nt ebatavaline viis, kuidas erinevad elemendid on kombineeritud, näitaksid, et mitmeosaline kaubamärk on midagi enamat kui seda moodustavate elementide summa (vt selle kohta kohtujurist D. Ruiz-Jarabo Colomer’i ettepanek [eespool viidatud] kohtuasjas […] Koninklijke KPN Nederland, punkt 65).

43 Vastupidi hageja väidetele ei ole käesoleval juhul selliseid tõendeid esitatud. Tegelikult ei võimalda taotletava kaubamärgi ülesehitus, mida iseloomustab peamiselt kirjeldava akronüümi kombinatsioon ühelt poolt eespool punktis 37 kirjeldatud tüpograafiliste osadega ja teiselt poolt punktis 38 ja 39 viidatud graafiliste osadega, kõrvaldada järeldust, et seda kaubamärki võib tavapäraselt kaubanduses kasutada registreerimistaotluses märgitud kaupade ja teenuste kategooriate esitlemisel.

44 Seega puudub taotletaval kaubamärgil eristusvõime asjaomaste kaupade ja teenuste suhtes.”

68. Minu arvates tuleneb nende põhjenduste hindamisest, et nagu eespool viidatud kohtuotsuses SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet (SAT.2) on Esimese Astme Kohus vaidlusaluse tähise eristusvõime olemasolu hindamisel piirdunud selle erinevate osade eraldi hindamisega. Esimese Astme Kohus on vaidlustatud kohtuotsuse punkti 42 sõnastanud peaaegu samamoodi kui on sõnastatud viidatud kohtuotsuse punkt 49, tuginedes eeldusele, et elemendid, millel eraldi puudub eristusvõime, ei või kombineerituna olla eristusvõimelised, mitte aga keskmise tarbija jaoks sellest sõnamärgist tekkivale tervikmuljele, nagu ta oleks pidanud tegema. Nagu kohtuotsuses SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet (SAT.2), pidas Esimese Astme Kohus sõnamärgi tekitatud tervikmuljet teisejärguliseks.

69. Ma järeldan sellest, et Esimese Astme Kohus kasutas vaidlustatud kohtuotsuses seega asjaomase tähise eristusvõime hindamise puhul sama hindamise metoodikat kui eespool viidatud kohtuotsuses SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet (SAT.2).

70. Lisaks ei tegelenud Esimese Astme Kohus käesolevas asjas sõnamärgiga, nagu eespool viidatud kohtuotsuses SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet (SAT.2), vaid kujutismärgiga, mis koosneb ühest sõnalisest osast ja mitmest kujutisosast. Nagu ma panin tähele, tõdes Esimese Astme Kohus, et sõnaline osa „BioID” on registreerimistaotluses märgitud kaupade ja teenuste või nende omaduste suhtes kirjeldav. Esimese Astme Kohus järeldas sellest õigesti, et käsitletava tähise asjaomasel osal puudub eristusvõime.

71. Seevastu vaidlustas Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 35 ja 36 teise apellatsioonikoja hinnangu vaidlusaluses otsuses, mille kohaselt sellisel kaubamärgil puudub eristusvõime juhul, kui sõnaline osa on kirjeldav ja kui kujutiselementide suhteline tähtsus on võrreldes selle sõnalise osaga „tühine”.

72. Niisiis on Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 36 märkinud:

„Selles osas tuleb meenutada, et mitmeosalise kaubamärgi eristusvõime puudumist ei saa tuvastada selle teatud osade suhtelise tähtsuse abil, võrreldes neid selle kaubamärgi mõnede muude osadega, mille eristusvõime puudumine on juba tuvastatud. Tegelikult ei saa mitmeosalise kaubamärgi puhul kohaldada määruse […] artikli 7 lõike 1 punkti b siis, kui ükski selle osadest on eristusvõimeline asjaomaste kaupade või teenuste suhtes. Samas võib see olla nii ka siis, kui mitmeosalise kaubamärgi ainus eristusvõimeline osa ei ole selle kaubamärgi teiste osade suhtes domineeriv […]”.

73. Mul on mõningaid kahtlusi selle analüüsi õigsuse suhtes, mille Esimese Astme Kohus esitas neis kahes viimases lauses. Nagu ma märkisin, on esiteks kohtupraktika kohaselt otsustav see, et asjaomane kaubamärk tervikuna võib omada asjaomase avalikkuse silmis eristusvõimet registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste suhtes. Järelikult, samamoodi nagu ei saa eeldada, et eristusvõimet ei ole tähisel, mis koosneb osadest, millel ükshaaval vaadelduna puudub eristusvõime, on minu arvates raske eeldada, et ühe sellise osa, millel võib olla eristusvõime, olemasolust mitmeosalises kaubamärgis piisab selleks, et anda kaubamärgile tervikuna eristusvõime.

74. Niisiis ei näe ma võimalust, kui taotletav kujutismärk koosneb sõnalisest osast, mis nagu akronüüm „BioID” on täiesti kirjeldav, kuna see sõnaline osa ei sisalda mitte ühtegi täiendavat mittekirjeldavat sõna, et tähis võiks tervikuna omada eristusvõimet, kui see sõnaline osa on domineeriv, võrreldes selle tähise kujutisosadega. Sel juhul on alust arvata, et see sõnaline osa tõmbab asjaomase avalikkuse tähelepanu ja takistab tajumast tähist tervikuna kui päritolutähist.

75. Kujutismärki, mis koosneb ühest täiesti kirjeldavast sõnalisest osast, ei saa minu arvates seega pidada eristusvõimeliseks, v.a juhul kui see sisaldab kujutiselemente, mis iseenesest on piisavalt eristusvõimelised asjaomase avalikkuse tähelepanu eemale tõmbamiseks sellelt sõnaliselt osalt või kui vähemalt selle kujutiselemendid võivad „kustutada” selle sõnalise osa tähenduse ja tagada tähisele tervikuna eristusvõime.

76. Ma olen täiesti teadlik sellest, et niisuguseid tingimusi on raske pidada täidetuks, sest sõnaline osa tõmbab tavaliselt enam tähelepanu kui kujutiselemendid. Isegi kui see tooks endaga kaasa selle, et seda tüüpi kujutavate tähiste registreerimine kaubamärgina oleks tegelikkuses keeruline või piirduks erandjuhtudega, on minu arvates niisugune rangus siiski vajalik selleks, et takistada selliste kaubamärkide registreerimist, mis nende tingimuste kohaselt, mida tavaliselt kohaldatakse segiajamise tõenäosuse olemasolu tuvastamiseks, tagaksid nende kaubamärkide omanikele ainuõigused asjaomaste kaupade või teenuste suhtes täiesti kirjeldavale sõnalisele osale.

77. Lõpuks, nagu apellatsioonkaebuse esitaja on õigesti märkinud, tugines Esimese Astme Kohus määruse artikli 7 lõike 1 punkti b kohaldamise raames antud hinnangus tingimusele, mis ei ole asjakohane.

78. Niisiis on Esimese Astme Kohus tuvastanud, et vaidlusaluse tähise elementidel ei ole eristusvõimet, kuna neid saab kaubanduses kasutada registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste esitlemiseks.

79. Niisiis, minu arvates juhul, kui see tingimus on asjakohane registreerimistaotluses märgitud kaupade või teenuste või nende omadusi kirjeldava elemendi puhul nagu käesoleval juhul sõnaline osa „BioID”, ei ole see nii selliste kujutisosade nagu Arial kirjastiilis tähtede, lihtsalt punkti või graafilise elemendi ® puhul. Asjaolu, et neid elemente, millel endal ei ole eristusvõimet asjaomaste kaupade või teenuste suhtes, võib kasutada nende esitlemiseks kaubanduses, ei näita iseenesest, et neil asjaomaste kaupade või teenuste jaoks eristusvõime täielikult puudub.

80. Ma leian, et Esimese Astme Kohus on vaidlustatud kohtuotsuse punktis 43 antud hinnangu alusel, mille kohaselt „seda kaubamärki võib tavapäraselt kaubanduses kasutada registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste esitlemisel”, valesti tõlgendanud ka määruse artikli 7 lõike 1 punkti b, järeldades, et käsitletaval tähisel puudub eristusvõime.

81. Ma asun seisukohale, et vaidlustatud kohtuotsuses esinevad needsamad õiguslikud vead nagu eespool viidatud kohtuotsuses SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet (SAT.2). Seega teen ma ettepaneku, et Euroopa Kohus teeks sellest samasugused järeldused nagu eespool viidatud kohtuotsuses SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet ja teeks otsuse vaidlustatud kohtuotsus tühistada.

82. Seda ettepanekut silmas pidades hindan ma vaid täiendavalt teist kahte apellatsioonkaebuse esitaja poolt määruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumisest tuleneva nõude toetuseks esitatud etteheidet.

D. Nende apellatsioonkaebuse esitaja argumentide arvesse võtmata jätmine, mille kohaselt ei ole tõendatud, et avalikkus või konkurendid oleksid asjaomast tähist tegelikult kasutatud

83. BioID heidab Esimese Astme Kohtule ette seda, et viimane ei ole võtnud arvesse tema esitatud argumenti, mille kohaselt ei ole tõendatud, et avalikkus või konkurendid oleksid vaidlusalust tähist tegelikult kasutanud. Samuti ei ole ta arvesse võtnud seda, et vaidlusalust tähist ei ole sõnaraamatutes ning et see ei ole tehniline termin.

84. BioID väidab samuti, et Esimese Astme Kohus ei ole korrektselt läbi viinud faktide hindamist, kuna ta leidis, et „Bio” on lühend, kuigi tegemist on eesliitega, ja kuna ta sedastas, et akronüümi „BioID” ülesehitus ei ole ebatavaline.

85. Ma leian, et Esimese Astme Kohus ei rikkunud akronüümi „BioID” käsitledes õigusnormi, kui ta asus seisukohale, et määruse artikli 7 lõike 1 punktis b sätestatud keeldumispõhjuse kohaldamiseks ei ole vajalik tõendada selle akronüümi tegelikku kasutamist registreerimistaotluses märgitud kaupade või teenuste tähistamiseks.

86. Nagu on otsustatud ka eespool viidatud kohtuotsuses Siseturu Ühtlustamise Amet v. Wrigley( ) ei ole tegelikult määruse artikli 7 lõike 1 punktis c esitatud keeldumispõhjuse kohaldamiseks vajalik, et märke ja tähised, millest kaubamärk koosneb, tegelikult registreerimistaotluse esitamise ajal kasutatakse registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste või nende kaupade või teenuste omaduste kirjeldamiseks. Nagu juba selle sätte sõnastusest tuleneb, piisab sellest, et neid märke või tähiseid saab selleks kasutada. Selle sätte alusel tuleb seega jätta registreerimata sõnamärk, kui vähemalt üks selle võimalikest tähendustest tähistab asjaomaste kaupade või teenuste mõnda omadust.

87. Esimese Astme Kohtu hinnangu puhul selle kohta, kuidas asjaomane avalikkus tajub elemente „Bio” ja „ID”, on tegemist faktide hindamisega ja apellatsioonkaebuse esitaja ei ole väitnud, et Esimese Astme Kohus oleks moonutanud nende elementide olemust.

88. Lõpuks, seoses kaubanduses kaupade või teenuste esitlemiseks tähise tervikuna kasutamise tõendamisega kinnitab see sisuliselt eespool hinnatud neljandat etteheidet ja ma olen juba teinud ettepaneku otsustada, et see tingimus ei ole asjakohane mitmest sellisest elemendist koosneva mitmeosalise kaubamärgi eristusvõime hindamisel, mis kõik ei ole registreerimistaotluses märgitud kaupade või teenuste suhtes kirjeldavad.

E. Etteheide, mille kohaselt Esimese Astme Kohus tegi õigusliku kaalutlusvea, tõdedes, et võrreldavad registreeritud kaubamärgid ei tõenda seda, et käsitletaval tähisel on eristusvõime, ning rikkus võrdse kohtlemise põhimõtet

89. BioID väidab, et Esimese Astme Kohus tegi õigusliku kaalutlusvea, jättes arvesse võtmata selle, et ühtlustamisameti registreeritud sõnamärgid, mis sisaldavad eesliidet „bio”, tõendavad asjaomase tähise eristusvõimet. BioID vaidlustab samuti Esimese Astme Kohu poolt vaidlustatud kohtuotsuse punktis 47 antud hinnangu, et ta ei ole ära näidanud ühtlustamisameti otsuse põhjendusi, mis seaksid kahtluse alla analüüsi, et asjaomasel tähisel puudub eristusvõime.

90. BioID vaidlustab samuti Esimese Astme Kohtu läbiviidud faktide hindamise seoses ühtlustamisameti poolt sõnamärgi „Bioid” registreerimisega vaidlusaluses registreerimistaotluses märgitud identsete kaupade või teenuste jaoks. Apellatsioonkaebuse esitaja arvates tegi Esimese Astme Kohus õigusliku vea, leides, et sellel sõnamärgil on teistsugune tähendus kui käsitletaval kujutismärgil, kuna selles sõnamärgis on tähed „id” kirjutatud väiketähtedena. Samuti jättis Esimese Astme Kohus tähelepanuta asjaolu, et registreeritud sõnamärk on kaitstud, sõltumata kasutatud kirjaviisist. Lisaks sellele rikkus Esimese Astme Kohus võrdse kohtlemise põhimõtet, kuna ei ole lubatav, et ühtlustamisamet lubas registreerida sõnamärgi „Bioid” ja jättis registreerimata käsitletava kujutismärgi, mida hääldatakse samamoodi ja mis sisaldab veel lisaks sellele graafilisi osi.

91. Küsimus, kas ühtlustamisameti otsused registreerida asjaomase tähisega identseid või võrreldavaid kaubamärke võivad põhimõtteliselt olla asjaoluks, mida võib arvestada selle tähise eristusvõime hindamisel, on minu arvates õigusküsimus, mille võib esitada Euroopa Kohtule apellatsioonkaebuse raames.

92. Selles küsimuses olen ma seisukohal, et Esimese Astme Kohus ei rikkunud vaidlustatud kohtuotsuses õigusnormi, kuna selle otsuse punktis 47 on märgitud, et „varasemas otsuses esinevad faktilised või õiguslikud põhjendused võivad kindlasti olla määruse ühe sätte rikkumisest tuleneva nõude aluseks olevad argumendid”. Seega ei ole Esimese Astme Kohus vastupidi sellele, mida väidab apellatsioonkaebuse esitaja oma argumentides, jätnud sellise sõnastusega kõrvale põhjendusi, mille kohaselt võib eristusvõime hindamisel arvestada ühtlustamisameti otsuseid käsitletava tähisega identsete või võrreldavate kaubamärkide registreerimise kohta.( ) Apellatsioonkaebuse esitaja selles osas esitatud argumendid tulenevad seega vaidlustatud kohtuotsuse valesti tõlgendamisest.

93. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 47 esitatud märkuse osas, et hageja ei ole esitanud ühtlustamisameti otsustes esitatud põhjendusi, mis seaksid kahtluse alla analüüsi, et asjaomasel tähisel puudub eristusvõime, asun ma seisukohale, et tegemist on Esimese Astme Kohtu poolt hageja esitatud tõenditele antud hinnanguga. Seega tuleb meenutada, nagu tuleneb EÜ artiklist 225 ja Euroopa Kohtu põhikirja artiklist 58, et Esimese Astme Kohtu otsuste peale võib edasi kaevata ainult õigusküsimustes. Selle õiguskaitsevahendi eesmärk ei ole anda menetlusosalistele võimalust taotleda uue kohtuotsuse tegemist Esimese Astme Kohtu poolt lahendatud asjas, vaid ainult tema tehtud otsuse õiguspärasuse kontrollimine. Seetõttu on üksnes Esimese Astme Kohus pädev hindama talle esitatud tõendite väärtust, v.a juhul, kui on tegemist nende tõendite moonutamisega.( ) Euroopa Kohtule esitatud märkustes ei esitanud apellatsioonkaebuse esitaja tõendeid, mis suudaksid tõendada sellist moonutamist.

94. Lõpuks, mis puudutab apellatsioonkaebuse esitaja etteheiteid järelduste kohta, mida Esimese Astme Kohus oleks pidanud tegema ühtlustamisameti otsuse alusel, millega registreeriti sõnamärk „Bioid” „trükitehnika”, „telekommunikatsiooni” ja „arvutiprogrammeerimise” valdkondadesse kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks, siis need ei ole samuti põhjendatud. Esiteks ei tõenda minu arvates vaidlustatud kohtuotsuse punktis 48 esitatud hinnang, mille kohaselt „asjaolu, et nimetatud sõnamärgi puhul on tähed „id” kirjutatud väiketähtedena, eristab seda semantilise sisu seisukohalt taotletavas kaubamärgis esinevast akronüümist „BioID”, et Esimese Astme Kohus oleks jätnud tähelepanuta asjaolu, et sõnamärk ei sisalda kujutisosi, ega tähenda ka asjaolu, et registreerimistaotlus ja sellest tulenev kaitse puudutavad selles registreerimistaotluses märgitud sõna, mitte aga kirjaviisi, milles viimati nimetatu on taotluses kujutatud.

95. Esimese Astme Kohus on minu arvates lihtsalt tahtnud väljendada seda, et sõna „bioid”, nagu see on esitatud registreerimistaotluses, ei hääldata tingimata samamoodi nagu akronüümi „BioID”, mis selgelt koosneb kahest elemendist „Bio” ja „ID”, mida asjaomane avalikkus võib käsitletavate kaupade või teenuste puhul tajuda biometrical identification’i lühendina.

96. Lisaks võib vaidlustatud kohtuotsuse põhjenduste seda osa pidada sisuliselt Esimese Astme Kohtu hinnangu täiendavaks põhjenduseks, mille kohaselt registreerimine ühtlustamisameti poolt ei sea kahtluse alla hinnangut, et vaidlusalusel kujutismärgil puudub eristusvõime, kuna Esimese Astme Kohus on sedastanud ka seda, et see tähis ja sõnamärk „Bioid” ei ole omavahel äravahetatavad. Seetõttu võib pidada ainetuks apellatsioonkaebuse esitaja poolt vaidlustatud kohtuotsuse punkti 48 suhtes esitatud argumenti, mis põhineb ühtlustamisameti registreeritud sõnamärgi kirjaviisil.( )

97. Lisaks ei tulene minu arvates selle registreerimise alusel niisuguse järelduse, et asjaomasel tähisel on eristusvõime, tegemata jätmisest seda, et Esimese Astme Kohus oleks rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet. Eeldades, et seda põhimõtet saab käesoleval juhul kohaldada,( ) meenutan ma, et Esimese Astme Kohus tuvastas, et käsitletav tähis ja registreeritud sõnamärk ei ole omavahel äravahetatavad. Apellatsioonkaebuse esitaja ei ole suutnud tõendada, et selline hinnang tuleneb faktide moonutamisest. Ma arvan selles suhtes, et kujutismärgis „BioID” kahe viimase tähe kirjutamine suurtähtedega ja väiksema jämedusega tähtedega ning punkt, mis järgneb sellele akronüümile, tõendavad seda, et sõnaline osa koosneb kahest eri elemendist, mida asjaomane avalikkus võib tajuda lühenditena väljendist biometrical identification, mis tingimata ei ilmne sõnamärgina registreeritud sõnast „bioid”.

98. Samuti tuleb lisada, et nende kaupade või teenuste kirjeldus, mille jaoks sõnamärk on registreeritud, erineb kaupade või teenuste kirjeldusest taotletava kujutismärgi jaoks. Kohtukõnedest tuleneb, et tegelikult registreeriti asjaomane sõnamärk igat liiki andmekandjatele salvestatud tarkvara, telekommunikatsioonitoodete ja arvutiprogrammide jaoks, ilma mingi muu täpsustuseta kaupade või teenuste olemuse kohta. Samas on käsitletavas kujutismärgi registreerimistaotluses täpsustatud, et asjaomased kaubad või teenused on eelkõige need, mida kasutatakse juurdepääsulubade kontrollimisel inimeste biomeetriliste tunnuste alusel identifitseerimise jaoks, mis seega on seotud biomeetrilise identifitseerimisega.

F. Vaidlustatud kohtuotsuse tühistamise tagajärjed

99. Küsimus, mis vajab veel lahendamist, puudutab ainult seda, kas käsitletaval kujutismärgil tervikuna puudub eristusvõime registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade ja teenuste suhtes määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses.

100. Asjaomase tähise tervikmuljet käsitleti Euroopa Kohtu istungil poolte kohtukõnedes. Mulle tundub, et käesolevas asjas saab langetada otsuse Euroopa Kohtu põhikirja artikli 61 kohaselt ja et oleks menetlusökonoomikaga vastuolus saata asi otsuse tegemiseks Esimese Astme Kohtusse tagasi. Ma teen ettepaneku, et Euroopa Kohus teeks ise otsuse, nii nagi ta toimis eespool viidatud kohtuotsuses SAT.1 v. Siseturu Ühtlustamise Amet.

101. Ma leian, et käsitletav kujutismärk, mis koosneb sõnalisest osast, mille moodustab akronüüm „BioID”, ja kujutisosadest, mis ühelt poolt tulenevad selle akronüümi tüpograafilistest omadustest ja teiselt poolt graafilistest elementidest, st punktist ja elemendist ®, mis asuvad viimati nimetatu järel.

102. Akronüümi „BioID” osas on sedastatud, et asjaomane avalikkus, mis koosneb asjaomaste kaupade ja teenuste valdkonnaga kursis olevatest isikutest, mõistab, et see akronüüm tuleneb kahe lühendi „Bio” ja „ID” ühendamisest ja selle tähenduseks on biometrical identification (biomeetriline identifitseerimine). Ma tean ka, et biomeetriline identifitseerimine on üks registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade tehniline ülesanne ja see viitab otseselt ühele nimetatud taotluses märgitud teenuse omadusele või on sellega tihedas funktsionaalses seoses. Vaidlust ei ole seega selles, et akronüümi „BioID” sõnalisel osal, mis on asjaomaste kaupade või teenuste suhtes täiesti kirjeldav, puudub eristusvõime registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste jaoks.

103. Mis puudutab käsitletava tähise kujutiselemente, esmalt kirjastiili, milles akronüüm „BioID” on esitatud, siis tuleb rõhutada, et Arial kirjastiilis tähti kasutatakse kaubanduses tavapäraselt. Samuti ilmnes kohtukõnedest, et akronüümi „BioID” järele asetatud punkti kasutatakse tavaliselt sõnamärgi viimase elemendina, näitamaks, et tegemist on lühendiga. Element ® näitab tavaliselt, et tähis, millega ta on seotud, on registreeritud kaubamärgina kindla territooriumi suhtes.

104. Nende järelduste alusel võin ma asuda seisukohale, et mitte ükski asjaomase tähise kujutisosadest ei ole iseseisvalt eristusvõimeline registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade või teenuste suhtes. Käsitletav tähis koosneb ühest sõnalisest osast, mis kirjeldab asjaomaste kaupade või teenuste omadusi, ja kujutiselementidest, millel ükshaaval vaadelduna puudub kaupade või teenuste suhtes eristusvõime.

105. Kaubamärgi tervikmuljet hinnates leian ma, et selle erinevate elementide vastastikune mõju ei anna sellele eristusvõimet. Ühelt poolt on sõnaline osa „BioID” ilmselgelt domineeriv ning eristub asjaomase tähise tervikmulje hindamisel. Kirjastiil, milles tähed on esitatud, on tavaline. Punkti ja elemendi ® tähtsus selles tähises, võrreldes sõnalise osaga „BioID”, jääb igal juhul tühiseks.

106. Seega tuleb järeldada, et kujutiselemendid, millest tähis koosneb, ei vähenda mitte kuidagi akronüümi „BioID” võimalikku tähendust asjaomase avalikkuse jaoks ja seega ka selle kirjeldavat iseloomu. Vastupidi, ma võin väita, et nad rõhutavad selle tähendust või täiendavad seda. Niisiis, ma olen märganud, et akronüümi „BioID” kaks viimast tähte on esitatud suurtähtedena, samas kui neile eelnevad on väiketähed. Samuti on need kaks viimast tähte „ID” vähem jämedas kirjas kui kolm eelnevat tähte. Selline kirjastiil tugevdab muljet, et akronüüm „BioID” koosneb peamiselt kahest erinevast elemendist „Bio” ja „ID”. Samuti punkt, mis järgneb sellele akronüümile, võttes arvesse punkti tavapärast tähendust kaubamärkide valdkonnas, kinnitab, et tervik „BioID” koosneb nendest lühenditest.

107. Ma võin sellest järeldada, et käsitletaval tähisel puudub eristusvõime asjaomaste kaupade või teenuste jaoks. BioID poolt vaidlusaluse otsuse peale esitatud hagi tuleb seega jätta rahuldamata.

108. Vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artikli 122 esimesele lõigule, juhul kui apellatsioonkaebus on põhjendatud ja Euroopa Kohus teeb ise kohtuasjas lõpliku otsuse, otsustab ta kohtukulude jaotuse. Vastavalt kodukorra artikli 69 lõikele 2, mida kodukorra artikli 118 alusel kohaldatakse apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna ühtlustamisamet on apellatsioonkaebuse esitajalt kohtukulude hüvitamist nõudnud ja apellatsioonkaebuse esitaja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud temalt välja mõista.

V. Ettepanek

109. Tuginedes eelnevale, teen Euroopa Kohtule ettepaneku langetada järgmine otsus:

1) Tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 5. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T‑91/01: BioID v. Siseturu Ühtlustamise Amet;

2) jätta hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 20. veebruari 2001. aasta otsuse (asi R 538/1999‑2) peale rahuldamata;

3) mõista mõlema astme kohtukulud välja apellatsioonkaebuse esitajalt.