II - 5595Kohtuasi T-59/08
Nute Partecipazioni SpA ja La Perla Srl
versus
Siseturu Ühtlustamise Amet  
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)
Ühenduse kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Ühenduse sõnamärk 
NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Varasemad siseriiklikud kujutismärgid 
la PERLA – Suhteline keeldumispõhjus – Maine kahjustamine – Määruse 
(EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõige 5 ja artikli 52 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EÜ) 
nr 207/2009 artikli 8 lõige 5 ja artikli 53 lõike 1 punkt a)
Üldkohtu otsus (esimene koda), 7. detsember 2010 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . II - 5599
Kohtuotsuse kokkuvõte
1. Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi oman i-
k
uks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka 
kaubamärgi omaniku vastulause  – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine 
kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased  – Kaubamärgi omaniku poolt esitamisele kuuluvad tõendid
(
Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 5)
II - 5596KOKKUVÕTE – KOHTUASI T-59/08
2. Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi oman i-
k
uks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka 
kaubamärgi omaniku vastulause  – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine 
kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Tingimused
(
Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 5)
3. Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi oman i-
k
uks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused – Varasema identse või sarnase maineka 
kaubamärgi omaniku vastulause  – Varasema maineka kaubamärgi kaitse laienemine kaupadele või teenustele, mis ei ole sarnased – Tingimused
(
Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 5)
4. Ühenduse kaubamärk – Loobumine, tühisus ja kehtetuks tunnistamine – Suhtelised keh -
tetu
ks tunnistamise põhjused – Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumine kaubamärgi 
registreerimisel
(
Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 5 ja artikli 52 lõike 1 punkt a)
1. Määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi 
kohta artikli 8 lõikes 5 sätestatud kaitse k
ohaldamiseks peab varasema kaub a-
märgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine kasutaks eb a-
õiglaselt ära või kahjustaks varasema 
kaubamärgi eristusvõimet või mainet. 
Nimetatud määruse artikli 8 lõike 5 k o-
haldamiseks piisab, kui esineb üks nime-
tatud kolmest kahjustamise viisist.
V
arasema kaubamärgi omanik ei pea 
tõendama, et tema kaubamärgile on 
kõnealuse artikli  8 lõike  5 tähenduses t
egelikult ning vastaval hetkel kahju t e-
kitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib 
kasutada varasemat kaubamärki, tek i-
tab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole 
varasema kaubamärgi omanik kohust a-
tud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõend a-
ma selliste tegurite olemasolu, mis või-maldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus niisugust kahju tekitatakse.
K
ui varasema kaubamärgi omanik on 
suutnud tõendada kas seda, et tema 
II - 5597NUTE PARTECIPAZIONI JA LA PERLA VS. SISETURU ÜHTLUSTAMISE AMET – WORLDGEM BRANDS  
(NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
kaubamärgile tegelikult ning vastaval 
hetkel kahju tekitatakse või vastupidisel 
juhul seda, et esineb tõsine oht, et tema 
kaubamärgile tulevikus sel moel kahju t e-
kitatakse, siis peab hilisema kaubamärgi 
omanik tõendama, et ta kasutab nimet a-
tud kaubamärki tungiva põhjusega.
(v
t punktid 31–34)
2. Seda, kas hilisemat kaubamärki kasut a-
de
s kasutatakse varasema kaubamärgi 
eristusvõimet või mainet ebaõiglaselt ära 
määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 5 tähenduses, tuleb 
hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõiki 
antud juhtumi asjaolusid, muu hulgas eelkõige varasema kaubamärgi maine 
tugevust, eristusvõime suurust, vastan-
datud kaubamärkide sarnasust ning a s-
jaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laadi ja määra. Mis puutub varasema 
kaubamärgi maine tugevusse ja eristu s-
võime suurusesse, siis mida tugevamad 
on selle kaubamärgi eristusvõime ja mai -
ne, seda lihtsam on möönda, et sellele on t
ekitatud kahju. Samuti mida vahe -
tumalt ja tugevamalt meenutab hilisem kaubamärk varasemat kaubamärki, seda tõenäolisem on oht, et tähise kasutamine 
praegu või tulevikus kasutab ebaõiglaselt 
ära või kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet.
Nii
sugusel igakülgsel hindamisel võib v a-
jaduse korral võtta arvesse ka kaubamär -
gi lahjendamise või halvustamise ohtu.
(v
t punktid 42 ja 43)
3. Määruse nr  40/94 ühenduse kaubamär -
g
i kohta artikli  8 lõiget  5 tuleb tõlgen -
dada nii, et selle sätte tähenduses ei ee l-
da kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise 
tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et ka u-
bamärgi eristusvõimet, mainet või ka u-
bamärgiomanikku üldisemalt võidak -
se kahjustada. Kasu, mida kolmas isik 
maineka kaubamärgiga sarnasusi omava tähise kasutamisest saab, kujutab en -
dast kaubamärgi eristusvõime või maine 
II - 5598KOKKUVÕTE – KOHTUASI T-59/08
ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku 
poolt, kui viimane soovib tähise sellise 
kasutamisega asuda maineka kaubamär -
gi kiiluvette, et saada kasu viimase atrak -
tiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist 
maksmata ja ise kaubamärgiomaniku är i-
lisse tegevusse selle kaubamärgi kuvandi 
loomisel ja säilitamisel panustamata.
(v
t punkt 45)
4. On esitatud tõendid selle kohta, et isik, 
kellele kuulub sõnamärk NIMEI LA PE R-
L
A MODERN CLASSIC, mis on ühen -
duse kaubamärgina registreeritud Nizza 
kokkuleppe klassi 14 kuuluvate „pärlite” jaoks, kasutas määruse nr 40/94 ühendu -
se kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 5 t ä-
henduses ebaõiglaselt ära varem Itaalias järgmistele kõnealuse kokkuleppe kla s-
si  25 kuuluvatele kaupadele: „Supelko s-
tüümid, spordirõivad ja rõivad üldiselt” r
egistreeritud kujutismärgi la PERLA 
mainet, või vähemalt, et esines tõsine oht, et tulevikus nii kahju tekitatakse.
Nime
lt on varasema kaubamärgi la PE R-
LA maine tõendatud aluspesu ja supe l-
kostüümide osas ja seda võib pidada isegi väga tugevaks. Peale selle on vastandatud kaubamärgid teataval määral sarnased ja 
kaubamärgiga la PERLA kaitstud kaubad 
ehk naisterõivad ja hilisema kaubamärg i-
ga kaitstud kaubad ehk pärlid kuuluvad 
lähedastesse turuosadesse.
L
õpuks võib pärleid kasutada supelko s-
tüümide ja teiste naisterõivaste toot -
misel. Ei ole välistatud, et väärisehteid, 
täpsemalt pärleid ostvad tarbijad teavad 
varasema kaubamärgi omaniku turust a-
tavat aluspesu ja supelkostüüme.
(v
t punktid 36, 56–58)