Teiseks on seadusandja, sätestades, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktis ii nimetatud keeldumispõhjust tuleb kohaldada üksnes tähistele, mis koosnevad „ainult” kauba kujust, mis on „vajalik” tehnilise tulemuse saavutamiseks, asunud õigustatult seisukohale, et toote iga kuju on teataval määral funktsionaalne ja seetõttu ei oleks kohane keelduda toote kuju kaubamärgina registreerimast lihtsalt sel põhjusel, et sellel on kasulikke omadusi. Sõnade „ainult” ja „vajalik” abil tagab kõnealune säte, et keeldutakse registreerimast üksnes sellist toote kuju, mis seisneb ainuüksi selles, et sisaldab tehnilist lahendust, ja mille registreerimine kaubamärgina takistaks seega tegelikkuses asjaomase tehnilise lahenduse kasutamist teiste ettevõtjate poolt.

Esiteks tagab see, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 1 on sätestatud keeld registreerida kaubamärgina mis tahes tähist, mis koosneb kauba kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks, et ettevõtjad ei saa kasutada kaubamärgiõigust, muutmaks ajalise piiranguta püsivaks ainuõigusi, mis seonduvad tehniliste lahendustega.

Kui tähise olulised omadused on tuvastatud, tuleb Siseturu Ühtlustamise Ametil (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) veel kontrollida, kas kõik need omadused vastavad asjaomase toote tehnilisele funktsioonile. Nimelt ei kohaldu määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt ii siis, kui kaubamärgina registreerimise taotlus käsitleb toote kuju, milles funktsioonita elemendil – näiteks kaunistus- või loomingulisel elemendil – on oluline tähtsus. Niisugusel juhul saavad konkurentidest ettevõtjad hõlpsasti kasutada samaväärse funktsionaalsusega alternatiivseid kujusid, nii et puudub oht, et piiratakse selle tehnilise lahenduse kasutamise võimalust. Sellisel juhul saavad kaubamärgi omaniku konkurendid seda tehnilist lahendust raskusteta kasutada toote kujude puhul, millel ei ole sama funktsioonita elementi kui mainitud omaniku tootel ja mis seega ei ole sellega identsed ega sarnased.

Määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti ii õige kohaldamine eeldab, et tähise kaubamärgina registreerimise taotluse üle otsustav ametiasutus tuvastab nõuetekohaselt asjaomase ruumilise tähise olulised omadused. Väljendit „olulised omadused” tuleb käsitada nii, et see käib tähise kõige tähtsamate elementide kohta.

Vastavalt määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkti e alapunktile iii „[e]i registreerita tähiseid, mis koosnevad ainult […] kujust, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse”. Selle keeldumispõhjuse kohaldumise eelduseks on, et asjaomane tähis koosneb ainult teatavast kujust, ja selle kuju esteetilised omadused, nimelt selle välimus, peavad väga suurel määral olema otsustavaks teguriks tarbija poolt valiku tegemisel ja seega asjaomase toote kaubandusliku väärtuse puhul. Kui seega kuju peetakse selliseks, et see annab asjaomasele tootele märkimisväärse väärtuse, siis ei oma tähtsust, et selle toote muud omadused, nagu tehnilised omadused, võivad samuti anda asjaomasele kaubale olulise väärtuse.

Peale selle on seda tõenäolisem, et kujul puudub eristusvõime määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses, mida enam see kuju, mille registreerimist taotletakse, meenutab kuju, mis on asjaomase toote puhul kõige tõenäolisem. Neil asjaoludel omab selle sätte tähenduses eristusvõimet ainult selline kaubamärk, mis oluliselt erineb asjaomases sektoris keskmiselt normiks ja tavaks olevast ja seega täidab päritolutähisena oma peamise ülesande.

Määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkt c takistab selles sättes käsitletud märkide või tähiste kasutamise ainuõiguse andmist ainult ühele ettevõtjale põhjusel, et need on kaubamärgina registreeritud. Sätte aluseks on üldine huvi, mille kohaselt peavad sellised märgid või tähised olema kõikide jaoks vabalt kasutatavad. Viidatud märgid ja tähised on vaid need, mida võib asjaomase avalikkuse seisukohalt tavapäraselt kasutada kauba või teenuse, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, tähistamiseks otseselt või üht selle olulist omadust mainides. Sellest tuleneb, et tähise kuulumine nimetatud sättes sisalduva keelu kohaldamisalasse eeldab, et tähisel on kõnealuste kaupade või teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel avalikkusel kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste kaupade või teenuste või nende mõne omaduse kirjeldusega.

Lõpetuseks saab seda, kas tähis on kirjeldav, hinnata ainult ühelt poolt seoses sellega, kuidas asjaomane avalikkus tähist mõistab ja teiselt poolt seoses asjaomaste kaupade või teenustega. Seda, kas kaubamärk on kirjeldav, tuleb nimelt hinnata lähtuvalt kaupadest või teenustest, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, võttes arvesse seda, kuidas asjaomaste kaupade kategooria keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, eeldatavalt seda kaubamärki tajub.

(vt punktid 116–120)