Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 käsitletud rikkumised varasema ja taotletava kaubamärgi teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus neid üksteisega seostab, see tähendab loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid tingimata omavahel segi. Taotletava kaubamärgi ja varasema maineka kaubamärgi vahelise seose olemasolu, mida tuleb hinnata igakülgselt, arvestades kõiki juhtumi asjakohaseid tegureid, on seega kõnealuse sätte kohaldamise oluline tingimus.

Määruse nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 5 sõnastusest nähtub, et selle kohaldamise suhtes kehtivad järgmised tingimused: esiteks vastandatud kaubamärkide identsus või sarnasus; teiseks peab vastulause põhjenduseks esitatud varasem kaubamärk olema mainekas; kolmandaks peab olema tõenäoline, et taotletava kaubamärgi kasutamisega ilma tungiva põhjuseta kasutatakse ära või kahjustatakse varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet. Kuna need tingimused on kumulatiivsed, siis ka neist ühe puudumisel ei ole see säte kohaldatav.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt on varasema kaubamärgi ja vaidlustatud kaubamärgi sarnasuse olemasolu määruse nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 1 punkti b ja lõike 5 kohaldamise ühine tingimus. See vastandatud kaubamärkide omavahelise sarnasuse tingimus eeldab nii selle artikli lõike 1 punkti b kui ka lõike 5 raames muu hulgas visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse olemasolu.

Tõepoolest, nendes kahes sättes nõutav sarnasuse aste on erinev. Nimelt, kui määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktiga b ette nähtud kaitse andmine sõltub sellest, et tuvastatakse, et vastandatud kaubamärgid on nii sarnased, et asjaomane avalikkus ajab need tõenäoliselt omavahel segi, ei ole sellise tõenäosuse olemasolu seevastu nõutav sama artikli lõikes 5 ette nähtud kaitse saamiseks. Kõnealuses lõikes 5 osutatud rikkumised võivad olla varasema ja taotletava kaubamärgi vähese sarnasuse tagajärg, kui sarnasus on piisav selleks, et asjaomane avalikkus neid kaubamärke seostab, st loob nende vahel seose.

Kuigi määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikele 5 vastava varasema ja vaidlustatud kaubamärgi vahelise seose olemasolu igakülgne hindamine eeldab arvessevõetavate tegurite teatavat vastastikust sõltuvust, nii et kaubamärkide vähese sarnasuse võib kompenseerida varasema kaubamärgi suur eristusvõime, ei piisa varasema kaubamärgi ja vaidlustatud kaubamärgi igasuguse sarnasuse puudumisel siiski varasema kaubamärgi üldtuntusest või mainest ega asjaomaste kaupade või teenuste identsusest või sarnasusest selleks, et tuvastada vastandatud kaubamärkide segiajamise tõenäosus või asjaomase avalikkuse silmis tekkinud seos. Nimelt nii määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b kui ka lõike 5 kohaldamise vajalik tingimus on vastandatud kaubamärkide identsus või sarnasus. Seetõttu on nimetatud sätted ilmselgelt kohaldamatud juhul, kui Üldkohus on vastandatud kaubamärkide igasuguse sarnasuse välistanud. Ainult juhul, kui vastandatud kaubamärgid on teataval, kas või vähesel määral sarnased, peab nimetatud kohus igakülgselt hindama, kas kaubamärkide vähesest sarnasusest hoolimata on muude asjakohaste tegurite nagu varasema kaubamärgi üldtuntuse või maine esinemise tõttu tõenäoline, et asjaomane avalikkus ajab need kaubamärgid tõenäoliselt segi või loob nende vahel seose.

Euroopa Kohtu nimetatud kohtupraktikast nähtub selgesti, et vastandatud kaubamärkide identsuse või kas või vähese sarnasuse olemasolu on määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 kohaldamise tingimus, mitte pelgalt üks tegur, mille põhjal hinnata, kas kõnealuste kaubamärkide vahel esineb selle sätte tähenduses seos. Pealegi tuleneb see järeldus otseselt kõnealuses artiklis esinevast fraasist: „kui [taotletav kaubamärk] on identne või sarnane varasema kaubamärgiga”.

(vt punktid 31–34)