Sellise seose olemasolu hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki käesoleval juhul asjakohaseid tegureid, eriti vastandatud kaubamärkide sarnasuse ulatust, nende kaupade või teenuste laadi, mille jaoks vastandatud kaubamärgid on registreeritud, sh nende kaupade või teenuste sarnasuse või erisuse ulatust ning samuti asjaomast avalikkust, varasema kaubamärgi maine tugevust ning tõenäosust, et avalikkus võib kaubamärgid omavahel segi ajada.

Asjaomase määruse artikli 8 lõikes 5 käsitletud rikkumised on nende esinemise korral vastandatud kaubamärkide teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab neid kaubamärke, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi.

Määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 5 kohaldamine sõltub kolmest tingimusest, millest esimene on vastandatud kaubamärkide identsus või sarnasus, teine vastulause toetuseks esitatud varasema kaubamärgi mainekus ja kolmandaks tõenäosus, et taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist. Nimetatud kolm tingimust on kumulatiivsed ning ka neist ainult ühe puudumisel ei ole see säte kohaldatav.

Sõnamärk SpagO, mille registreerimist ühenduse kaubamärgina taotletakse Nizza kokkuleppe klassi 33 kuuluvatele kaupadele „(alkoholjoogid (v.a õlu)”, on vaid vähesel määral sarnane kaubamärgiga SPA, mis on Beneluxi riikides varem registreeritud Nizza kokkuleppe klassi 32 kuuluvatele kaupadele „mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; siirupid ja teised joogivalmistusained”. Nimetatud sarnasus ei ole piisav selleks, et asjaomane tarbija looks vastandatud tähiste vahel määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 5 tähenduses seose.

Kuna vastandatud tähised on lühikesed, siis keskendub Beneluxi riikide lai avalikkus sõnale tervikuna. Taotletava kaubamärgi lühikest ja lihtsat struktuuri arvestades on vähetõenäoline, et keskmine tarbija võib poolitada tähise SpagO kaheks sõnaks „spa” ja „go”.

Visuaalsest küljest erineb taotletavast kaubamärgist jääv tervikmulje lühemast varasemast kaubamärgist jäävast tervikmuljest taotletavasse kaubamärki lisatud järelliite „go” poolest. Foneetilisest küljest tuleb märkida, et kuigi vastandatud tähised algavad elemendiga „spa”, muudab elemendi „go” taotletavale kaubamärgile lisamine kaubamärgid teineteisest erinevaks. Taotletavat kaubamärki hääldatakse kui lühikest sõna, mille silpide vahel ei ole pikka pausi ning mille silp „spa” ei mängi iseseisvat rolli, vaid on otseselt seotud teise silbiga „go”.

Kontseptuaalsest küljest ei ole võrdlus võimalik. Asjaomane avalikkus tajub varasemat kaubamärki nii, et sellega viidatakse Belgia linnale Spa, mis on tuntud tänu oma mineraalveele ja mineraalveekeskustele, Belgia autoringrajale Spa-Francorchamps või ka näiteks hammami- ja saunateenuseid pakkuva mineraalveekeskuse üldnimetusele. Mõiste „spago” on väljamõeldud sõna, millel ei ole Beneluxi riikide ametlikes keeltes tähendust.

Asjaomaste kaupade olemus võimaldab neid veest ja alkoholivabadest jookidest eristada. Viimati nimetatud jookide omadused on teistsugused. Kui alkoholjooke tarbitakse tavaliselt erilistel koosviibimistel, siis vett ja alkoholivabu jooke tarbitakse iga päev. Lisaks on vee tarbimine eluline vajadus. Piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas keskmine tarbija teeb alkoholjookidel ja alkoholivabadel jookidel selget vahet, mis on väga tähtis, sest mõned tarbijad ei soovi või ei saa alkoholi tarbida. Peale selle on alkoholjoogid alkoholivabadest jookidest üldiselt kallimad. Samuti on alkoholi turustamine mitmes osas enam reglementeeritud. Alkoholi saab turustada vaid sellekohase loa olemasolul ning alkoholi saab osta teatavast vanusest alates.

Arvestades vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaupade olemuse erinevust, ei taju Beneluxi riikide keskmine tarbija taotletavas kaubamärgis SpagO sisalduvat elementi „spa” kui viidet varasema kaubamärgi all turustatavale mineraalveele.

(vt punktid 18, 21, 24, 26, 28–31)