KOHTUJURISTI ETTEPANEK

GIOVANNI PITRUZZELLA

esitatud 30. aprillil 2020 ( 1 )

Kohtuasi C‑809/18 P

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

versus

John Mills Ltd

Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Kaubamärk, mille registreerimist taotleb õiguspärase kaubamärgiomaniku agent või esindaja – Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 3

1. Käesoleva kohtuasja esemeks oleva apellatsioonkaebusega palub Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) tühistada Üldkohtu 15. oktoobri 2018. aasta otsuse John Mills vs. EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679), millega Üldkohus rahuldas hagi, mille äriühing John Mills Ltd. esitas EUIPO esimese apellatsioonikoja 5. oktoobri 2016. aasta otsuse peale (asi R 2087/2015-1; edaspidi „vaidlustatud otsus“, mis puudutas äriühingu Jerome Alexander Consulting Corp‑i algatatud vastulausemenetlust.

2. EUIPO apellatsioonkaebus pakub Euroopa Kohtule võimaluse teha esimest korda otsus määruse nr 207/2009 ( 2 ) artikli 8 lõike 3 tõlgendamise kohta (nüüd määruse 2017/1001 ( 3 ) artikli 8 lõige 3), milles nimetatakse ühe põhjusena, miks tähist keeldutakse ELi kaubamärgina registreerimast, asjaolu, et registreerimistaotluse on esitanud enda nimel kaubamärgiomaniku agent või esindaja ilma kaubamärgiomaniku nõusolekuta. ( 4 )

I. Õiguslik kontekst

A. Rahvusvaheline õigus

3. Liit on 15. aprilli 1994. aasta Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) ( 5 ) osaline, mis kujutab endast Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) asutamislepingu ( 6 ) lisa 1 C. Selle lepingu artikli 2 lõikes 1 on ette nähtud, et lepingu II jaosse puutuvas osas, milles on ette nähtud kaubamärkide sätted, peavad liikmed kinni pidama eelkõige 20. märtsi 1883. aasta Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni, mis on viimati läbi vaadatud 14. juulil 1967 Stockholmis ja muudetud 28. septembril 1979, ( 7 ) ning mis on kõigi liidu liikmesriikide jaoks siduv, artiklitest 1–12.

4. Kõnealuse konventsiooni läbi vaadatud ja muudetud kujul artiklis 6 septies nähakse ette: „(1) Kui märgi valdaja volinik või esindaja liidu liikmesriikides esitab märgi valdaja sellekohase nõusolekuta avalduse märgi registreerimiseks omaenda nimele ühes või mitmes niisuguses riigis, siis on märgi valdajal õigus registreerimine protestida, nõuda selle tühistamist või, kui riigi seadus seda lubab, nõuda märgi registreerimise ülekandmist oma kasuks, kui volinik või esindaja ei esita oma tegusid õigustavaid tõendeid. (2) Märgi valdajal on õigus lõigu (1) tingimustel esitada protest oma märgi kasutamise vastu oma voliniku või esindaja poolt, kui ta ei ole andnud nõusolekut selliseks kasutamiseks. (3) Riik võib oma seadusega määrata õiglase tähtaja, mille jooksul märgi valdaja peab teostama oma õigused, mis on ette nähtud käesolevas artiklis.“

B. Liidu õigus

5. Määruse nr 207/2009 artiklis 8, mis on põhikohtuasja asjaolude suhtes ajaliselt kohaldatav, loetletakse suhtelised kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjused. Selle artikli lõikes 3 on sätestatud: „Kaubamärgiomaniku vastuseisu korral ei registreerita kaubamärki, kui kaubamärgiomaniku agent või esindaja taotleb registreerimist enda nimel ilma omaniku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui agent või esindaja suudab oma tegevust põhjendada.“ ( 8 )

6. Kõnealuse määruse artiklis 11 „Agendi või esindaja nimele registreeritud ELi kaubamärgi kasutamise keeld“ on ette nähtud, et „[k]ui ELi kaubamärk on registreeritud kaubamärgi omaniku agendiks või esindajaks oleva isiku nimele ilma omaniku loata, siis on omanikul õigus vaidlustada oma märgi kasutamine voliniku või esindaja poolt, kui ta pole selliseks kasutamiseks luba andnud, välja arvatud juhul, kui agent või esindaja suudab oma tegevust põhjendada“ ( 9 ).

7. Sama määruse artiklis 18 „Agendi nimele registreeritud kaubamärgi üleandmine“ on sätestatud, et „[k]ui ELi kaubamärk on registreeritud kaubamärgi omaniku agendiks või esindajaks oleva isiku nimele ilma omaniku loata, siis on omanikul õigus nõuda kõnealuse registreerimise loovutamist tema kasuks, kui agent või esindaja ei suuda oma tegevust põhjendada“ ( 10 ).

8. Määruse nr 207/2009 artikli 53 lõike 1 punktis b on lõpuks sätestatud, et „ELi kaubamärk tunnistatakse kehtetuks ametile esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui […] on olemas artikli 8 lõikes 3 osutatud kaubamärk ja kui nimetatud lõikes osutatud tingimused on täidetud“ ( 11 ).

II. Põhikohtuasja taust, menetlus EUIPOs, menetlus Üldkohtus ja vaidlustatud kohtuotsus

9. Äriühing John Mills Ltd esitas 18. septembril 2013 EUIPO‑le ELi kaubamärgi registreerimise taotluse, mille esemeks oli sõnamärk „MINERAL MAGIC“. Kaubad, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 3 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „juukseveed; abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted; eeterlikud õlid; kosmeetikavahendid; naha, peanaha ja juuste puhastus- ja hooldusvahendid; deodorandid isiklikuks kasutamiseks (parfümeeria)“.

10. Jerome Alexander Consulting Corp. esitas 23. aprillil 2014 taotletud kaubamärgi registreerimisele vastulause, mille põhjendamisel viitas ta määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 kohasele keeldumispõhjusele. Muu hulgas oli vastulause aluseks sõnamärk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, mis registreeriti Ameerika Ühendriikides 15. jaanuaril 2013 järgmiste kaupade jaoks: „mineraaljumestuspuuder“. Vastulausete osakond lükkas vastulause 18. augusti 2015. aasta otsusega tagasi. Jerome Alexander esitas 15. oktoobril 2015 EUIPO‑le kõnealuse otsuse peale kaebuse.

11. EUIPO esimene apellatsioonikoda võttis 5. oktoobril 2016. aastal vastu vaidlustatud otsuse, millega tühistas vastulausete osakonna otsuse ja keeldus taotletud kaubamärgi registreerimisest määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 alusel. Selles otsuses viitas apellatsioonikoda eelkõige määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 eesmärgile, milleks on „takistada kaubamärgi kuritarvitamist kaubamärgiomaniku agendi poolt“ ( 12 ), ning loetles tingimused, mis tema arvates peavad olema täidetud selleks, et selle sätte alusel saaks vastulause rahuldada, nimelt et „vastulause esitaja peab olema varasema kaubamärgi omanik, kaubamärgi taotleja peab olema või olema olnud eelnimetatud omaniku agent või esindaja, taotlus peab olema esitatud agendi või esindaja nimel ilma kaubamärgiomaniku nõusolekuta ja ilma et esineks õiguspäraseid põhjusi, mis õigustavad agendi või esindaja tegevust, ning taotlus peab puudutama identseid või sarnaseid tähiseid ja kaupu“ ( 13 ). Seega järeldas ta, et „taotletud kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise ajal esines tõeline, tegelik ja püsiv ärisuhe, mis tekitab üldise usaldus‑ ja lojaalsuskohustuse, ning hageja oli määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 tähenduses agent“ ( 14 ). Lõpuks märkis apellatsioonikoda, et käesoleval juhul on vastandatud tähistega hõlmatud kaubad identsed ( 15 ) ja vastandatud tähised sarnased ( 16 ).

12. John Mills esitas 5. jaanuaril 2017 Üldkohtule vaidlustatud otsuse peale tühistamishagi, esitades üheainsa kolmeks osaks jaotatud väite, mis puudutab määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 rikkumist. Esimene väiteosa keskendus John Millsi kvalifitseerimisele „agendiks või esindajaks“ selle sätte tähenduses. Teises ja kolmandas väiteosas heidab John Mills apellatsioonikojale ette, et viimane leidis ekslikult, et kõnealune säte on kohaldatav vaatamata sellele, et vastandatud tähised on üksnes sarnased, kuid mitte identsed, ja vaatamata sellele, et varasema kaubamärgiga hõlmatud kaubad ei ole taotletud kaubamärgiga hõlmatud kaupadega identsed.

13. Üldkohus analüüsis esimesena teist väiteosa ja nõustus sellega. Seega tühistas Üldkohus apellatsioonikoja otsuse, võtmata esimese ja kolmanda väiteosa suhtes seisukohta, ning mõistis poole John Millsi kohtukuludest välja EUIPO‑lt ja teise poole Jerome Alexandre’ilt.

III. Menetlus Euroopa Kohtus ja poolte nõuded

14. 20. detsembril 2018 Euroopa Kohtu kantseleisse esitatud aktiga esitas EUIPO käesoleva kohtuasja esemeks oleva apellatsioonkaebuse. EUIPO palub Euroopa Kohtul vaidlustatud kohtuotsuse tühistada ja mõista kohtukulud välja John Millsilt. John Mills palub Euroopa Kohtul EUIPO apellatsioonkaebuse rahuldamata jätta ja mõista kohtukulud välja EUIPO‑lt. EUIPO ja John Mills kuulati ära 16. jaanuari 2020. aasta kohtuistungil.

IV. Apellatsioonkaebus

15. EUIPO esitab oma apellatsioonkaebuse põhjendamiseks kaks väidet. Esimeses väites leiab ta, et Üldkohus rikkus määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 3, teises väites viitab ta Euroopa Kohtu põhikirja artikli 36 rikkumisele.

A. Apellatsioonkaebuse esimene väide, mis puudutab määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 rikkumist

1. Vaidlustatud kohtuotsus

16. Apellatsioonkaebuse esimene väide puudutab vaidlustatud kohtuotsuse punkte 25–37.

17. Olles märkinud kõnealuse kohtuotsuse punktis 25, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 eesmärk on „takistada kaubamärgiomaniku agenti või esindajat kaubamärki kuritarvitamast, kuna agent või esindaja võib kasutada neid teadmisi ja kogemusi, mille ta on omandanud ärisuhetes kaubamärgiomanikuga, ja seega kasutada kaubamärgiomaniku tehtud pingutusi ja investeeringuid alusetult ära“, leidis Üldkohus, et see „säte seab seega tingimuseks otsese seose ühelt poolt kaubamärgiomaniku kaubamärgi ning kaubamärgi vahel, mille registreerimist agent või esindaja oma nimel taotleb“, ning et „[s]elline seos on mõeldav üksnes juhul, kui kõnealused kaubamärgid ühtivad“. Seejärel leidis Üldkohus, et nii määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta ( 17 ) ettevalmistavate materjalide (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 26–31) kui ka Pariisi konventsiooni artikli 6 septies sõnastusega (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 32–35) on kooskõlas tõlgendus, et varasem kaubamärk ning taotletud kaubamärk peavad määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 kohaldamiseks olema identsed, mitte pelgalt sarnased.

2. Poolte väited

18. EUIPO väidab, et Üldkohus on valesti tõlgendanud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 3, piirates selle kohaldamisala tähiste „identsuse“ mõistega ning andes sellele mõistele tähenduse, mida see omab määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti a kontekstis. EUIPO heidab Üldkohtule ette, et ta on eelistanud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 grammatilist tõlgendust, mis ei võta nõuetekohaselt arvesse kõnealuse sätte eesmärki. Selle kohta rõhutab EUIPO ühest küljest, et grammatiline tõlgendus ei võimalda välistada, et kõnealune säte on ka sarnastele kaubamärkidele kohaldatav, ja teisest küljest, et liidu kohus on kasutanud kaubamärgiõiguse tõlgendamisel järjepidevalt teleoloogilist lähenemist. EUIPO arvates võib agent või esindaja poolne alusetu ärakasutamine, millele Üldkohus viitab vaidlustatud kohtuotsuse punktis 25, toimuda mitte ainult juhul, kui ta kasutab kaubamärgiomaniku kaubamärgiga identset kaubamärki, vaid ka kõigil juhtudel, mil ta muudab seda nii, et kaubamärgiomaniku kaubamärgi peamised elemendid jäävad tuvastatavaks, võimaldades tal see kaubamärk omastada. Sellistel juhtudel oleks agendil või esindajal võimalik kaubamärgiomanikult kliendid üle võtta ja muuta tema turuosa suurendamine liidu turul või tema võimalik sisenemine liidu turule ebasoodsamaks ning ta võiks takistada ka kaubamärgiomaniku poolt kaubamärgi registreerimist ennast ja/või selle kasutamist liidus – seda määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b või artikli 9 lõike 2 punkti b alusel. EUIPO arvab, et asjakohane kriteerium määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 kohaldamisel ei ole selle sätte eesmärki arvestades mitte vastandatud kaubamärkide identsus ega sarnasus, mis on nõutav segiajamise tõenäosuse hindamisel, vaid nende „kui terviku majanduslik ja kaubanduslik samaväärsus“. See samaväärsus on tema sõnul olemas juhul, kui agendi või esindaja taotletud kaubamärgis on võimalik „selgelt ära tunda“ kaubamärgiomaniku tähise. See juhtuks siis, kui vastandatud tähised ühtivad „elementides, millest varasema kaubamärgi eristusvõime peamiselt moodustub“. Viimaseks leiab EUIPO, et asjaolu, et käesolevas kohtuasjas vaatluse all olevaga sarnaste registreerimistaotluste puhul võib olla tegemist pahausksusega ja neile kohaldub määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punktis b sätestatud kehtetuks tunnistamise põhjus, ei luba eelistada selle määruse artikli 8 lõike 3 kitsendavat tõlgendust. Sundida kaubamärgiomanikku ootama, et agent või esindaja taotletud tähise registreeriks, selleks et ta saaks oma huve kaitsta, oleks nimelt vastuolus menetlusökonoomia ja hea halduse põhimõttega.

19. John Millsi arvates nähtub nii määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 kui ka Pariisi konventsiooni artikli 6 septies sõnastusest selgelt, et nendes sätetes viidatakse identsetele, mitte lihtsalt sarnastele kaubamärkidele. Lisaks kinnitavad sellist tõlgendust tema sõnul määruse nr 40/94 ettevalmistavad dokumendid, nagu Üldkohus on õigesti leidnud. John Mills toob välja ka EUIPO pakutud kriteeriumi määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 kohaldamiseks – mis põhineb agendi või esindaja poolt kaubamärgiomaniku kaubamärgi eristusvõime omastamisel – ebamäärase ja ebatäpse sisu. See äriühing märgib, et eristusvõimet ei tule hinnata mitte abstraktselt, vaid asjaomase tarbija seisukohast. Selline tarbija on tema sõnul selle riigi tarbija, kus kaubamärgiomaniku kaubamärk on registreeritud (või muul viisil kaitstud), mitte liidu tarbija, nagu apellatsioonikoda ekslikult leidis. Sellises olukorras võib eristusvõimet olla keeruline hinnata. Käesoleval juhul ei ole tema väitel tõendatud, et sõnadel MAGIC MINERALS on Ameerika Ühendriikide tarbija seisukohast „mineraaljumestuspuudri“ puhul eristusvõime. John Mills märgib samuti, et EUIPO pakutud kriteerium on laiem, kui need, mis kehtestati määrusega nr 207/2009, eelkõige selle artikli 8 lõigetega 1 ja 5. Ei oleks aga loogiline arvata, et liidu seadusandja tahtis anda välismaistele kaubamärkidele, ka siis, kui neid ei ole kunagi liidus kasutatud, ulatuslikuma kaitse, kui riigisisestele või ELi kaubamärkidele. Viimasena väidab John Mills, et EUIPO väljapakutud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 tõlgendus põhjustaks lisaks suurtele kohaldamisel tekkivatele raskustele ka ilmselge õiguskindlusetuse seoses sellega, milline on selle sätte tegelik kohaldamisala, samas kui käitumise eest, millele EUIPO oma apellatsioonkaebuses viitab, kohaldatakse juba tõhusa sanktsioonivahendina kõnealuse määruse artikli 52 lõike 1 punkti b, mis puudutab pahauskseid registreerimisi.

3. Analüüs

a) Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 tõlgendamine

1) Grammatiline tõlgendamine

20. Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb liidu õiguses määratlemata mõiste tähenduse ja ulatuse kindlaksmääramisel lähtuda selle mõiste tavalisest tavakeele tähendusest, võttes seejuures arvesse mõiste kasutamise konteksti ja selle regulatsiooni eesmärke, milles seda mõistet on kasutatud. ( 18 ) Liidu õiguse sätte tõlgendamisel tuleb ka võrrelda selle sätte erinevaid keeleversioone. ( 19 ) Juhul kui nendes on erinevusi, tuleb asjaomast sätet tõlgendades lähtuda selle õigusakti üldisest ülesehitusest ja eesmärgist, kuhu säte kuulub. ( 20 )

21. Käesoleval juhul ei ole tegemist sellises sättes sisalduva mõiste või väljendi tähenduse kindlaksmääramisega, mille teksti tuleb analüüsida, vaid selle hindamisega, kas selles sättes kasutatud mõisted ja süntaks võimaldavad kindlalt tuvastada seose, mis peab kõnealuse sätte alusel esinema selle kaubamärgi, mille registreerimist agent või esindaja taotleb, ja kaubamärgiomaniku kaubamärgi vahel.

22. Arvestades, et sellise seose olemasolu nõue tuleneb üheselt määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 – millel vastasel korral puuduks igasugune loogika – sõnastusest, peab märkima, et esmasel lugemisel näib see säte enamikus keeleversioonides nõudvat kõnealuste kaubamärkide kattuvust või – kui kasutada Üldkohtu kasutatud sõnastust – „ühtimist“. ( 21 ) See tuleneb eelkõige sellest, et mõistes „kaubamärgiomanik“ (itaalia keeles „titolare del marchio“) on neis kahes kohas, kus see esineb, kasutatud määravat artiklit, millest saab järeldada, et taotletud kaubamärk ja varasem kaubamärk koosnevad tegelikult samast tähisest. Selline ühtivus on mõnes keeleversioonis eriti ilmselge – eelkõige hispaania keeles, mille puhul on registreerimisest keeldumise esemeks „seesama“ kaubamärk („misma“) ning mõiste „kaubamärgiomanik“ („titular de la marca“) muutub teises kohas, kus see esineb, „kõnealuse kaubamärgi omanikuks“ („titular de dicha marca“) ( 22 ).

23. Siiski ei leia ma, et sellest tõlgendusest tuleneb üheselt mõistetavalt, et ainult kaubamärgiomaniku kaubamärgiga identne kaubamärk, aga mitte kaubamärk, millel on esimesega võrreldes mõned erinevused, võiks olla määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 kohase suhtelise keeldumispõhjuse kohaldamise aluseks. Lisaks, ehkki on tõsi, et kaubamärki saab määratleda ka viitega kaubale või teenustele, millega seoses seda kaitstakse, ei viidata kõnealuse sätte sõnastuses sõnaselgelt suhtele, mis peab esinema registreerimistaotluses nimetatud kaupade või teenuste ja kaubamärgiomaniku kaubamärgiga kaetud kaupade ja teenuste vahel; seega ei saa selle kohaldamisalast kindlalt välistada tähiseid – ka identseid –, mis on ette nähtud kaupadele või teenustele, mis ei ole identsed.

24. Seetõttu tuleb kasutada teisi tõlgendusvahendeid, et määratleda kõnealuse sätte kohaldamisala. Teisalt ei ole Üldkohus – vastupidi sellele, mida väidab EUIPO – tuginenud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 grammatilisele tõlgendusele, vaid on vaidlustatud kohtuotsuse punktis 25 tuletanud vajaduse, et kaubamärgiomaniku kaubamärgi ja agendi või esindaja kaubamärgi vahel oleks „otsene seos“, mida tuleb mõista nende „ühtivuse“ mõttes, selle sättega taotletavast eesmärgist. ( 23 )

2) Süstemaatiline tõlgendamine

25. Mõned määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 siseülesehituse elemendid osutavad minu arust agendi või esindaja kaubamärgi ja kaubamärgiomaniku kaubamärgi vahelise „ühtivuse“ kasuks. Tegemist on positiivse tingimusega, mille see säte seab ning mille kohaselt peab registreerimistaotluse esitama agent või esindaja „enda nimel“, ja negatiivse tingimusega, et puudub omaniku nõusolek. Mõlemad viitavad tõlgenduse kasuks, et agendi või esindaja nimel esitatud registreerimistaotluse esemeks olev kaubamärk kuulub tegelikult õiguspärasele omanikule, kelle nimel või nõusolekul oleks sellise taotluse pidanud esitama. Sellist järeldust kinnitab ka määruse nr 207/2009 artikkel 18, mis kuulub kõnealuse määruse 4. jakku pealkirjaga „ELi kaubamärgid kui omandiõiguse objektid“ ning milles sätestatakse kaubamärgiomaniku õigus nõuda omaniku nõusolekuta agendi või esindaja nimel registreeritud kaubamärgi loovutamist tema kasuks.

26. Kui vaadelda määruse nr 207/2009 artiklit 8 tervikuna, siis selgub, et selle artikli lõige 3 on selle lõikest 1 sõltumatu. Mõlemad sätted reguleerivad suhtelisi keeldumispõhjusi taotletud kaubamärgi ja varasema kaubamärgi vastuolu hüpoteeside korral, kusjuures kumbki kehtestab oma kohaldamistingimused iga sellise põhjuse korral. Nii nähakse lõike 1 punktides a ja b ette segiajamist põhjustava asjaomaste kaubamärkide vahelise topeltidentsuse ja sarnasuse kaks hüpoteesi, samas kui lõikega 3 on nõutav teatava erilise suhte olemasolu (agendi‑ või esindussuhe) taotluse esitaja ja varasema kaubamärgi omaniku vahel, omaniku nõusoleku puudumine ja põhjenduste puudumine agendi või esindaja tegevusele. Seevastu ei täpsustata – ega viidata üldse mõistetele „identsus“ või „sarnasus“, mida kasutatakse eespool nimetatud lõikes 1 –, milline suhe peab olema taotletud kaubamärgi ja varasema kaubamärgi vahel. Sama kehtib ka määruse nr 207/2009 artikli 8 lõigete 3 ja 5 vahelise võrdluse kohta, milles viidatakse aga sõnaselgelt mõistetele „identsuse“ ja „sarnasuse“.

3) Ajalooline tõlgendamine

27. Nagu on märgitud vaidlustatud kohtuotsuse punktis 27, nähti ühenduse kaubamärgi määruse esialgses, aprilli 1977 eelnõu ( 24 ) artikli 12 lõikes 3 ette, et asjaomane suhteline keeldumispõhjus on kohaldatav varasema kaubamärgiga „identsete või sarnaste tähiste“ korral, kui tegemist on „kaubaga, mis on identne või sarnane“ taotletud kaubamärgiga hõlmatud kaubaga.

28. Siiski jäeti määruse ettepaneku – mille komisjon esitas nõukogule 1980. aasta novembris ning mis on määruse nr 40/94 vastuvõtmise alus – vastavast artiklist välja sõnaselge viide tähiste ja kauba või teenuste identsuse ja sarnasuse topelthüpoteesile. ( 25 ) Määruse esialgne eelnõu ega komisjoni ettepanek ei näinud ette määruse nr 207/2009 artiklitega 11 ja 18 analoogseid sätteid. ( 26 ) Lisaks puudus neist tekstidest ühenduse kaubamärgi absoluutne kehtetuks tunnistamise põhjus, mille aluseks on registreerimistaotluse pahauskne esitamine. ( 27 ) Itaalia delegatsioon tõstatas 1982. aastal kuritarvituslike registreerimiste küsimuse ja soovitus seda küsimust reguleeriva sätte lisamise kohta kanti nõukogu töörühma, kelle ülesandeks oli kaaluda ühenduse kaubamärki käsitleva määruse ettepanekut, aruandesse. Neid ja järgnevaid arutelusid, mis andsid panuse pahauskset registreerimist reguleerivate sätete sisu määratlemisse, peeti määruse ettepaneku artikli 7 lõike 3, mis reguleeris olukorda, kus taotluse esitab kaubamärgiomaniku agent või esindaja ilma omaniku nõusolekuta, arutelude kõrval. ( 28 )

29. Mis puudutab viimati nimetatud sätet, siis – nagu leiti vaidlustatud kohtuotsuse punktis 28 – on nõukogu osutanud ühes dokumendis, mille koostas ühenduse kaubamärki käsitleva määruse ettepanekuga tegelev töörühm oma arutelude tulemusel, et ta lükkas tagasi Saksa delegatsiooni ettepaneku, milles pooldati selle sätte kohaldamist „sarnastele kaubamärkidele, kui tegemist on sarnase kaubaga“ ( 29 ). Samas dokumendis on kirjas, et Taani delegatsiooni ettepanek laiendada sama sätte kohaldamisala igale isikule, kes tegutseb pahauskselt, lükati tagasi, sest see oleks lisanud subjektiivse kriteeriumi, mis on määruse ettepaneku artikli 7 lõikes 3 eelistatud objektiivse kriteeriumiga kokkusobimatu, ning oleks vastastikkuse puudumisel lubanud varasema õiguse omanikul esitada vastulause ühenduse kaubamärgi loomisele.

30. Üldkohus on vaidlustatud kohtuotsuses punktis 30 õigesti järeldanud, et määruse nr 40/94 ettevalmistavatest töödest ilmneb, et ühenduse seadusandja tahe oli säilitada kõnealuse määruse artikli 8 lõike 3 (millest sai hiljem määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 3) kohaldamisala selgelt määratletud piirides. Sõnaselgelt lükati tagasi eelkõige selle sätte kohaldamine sarnastele kaubamärkidele, kui tegemist on sarnase kaubaga. Selles kontekstis – vastupidi EUIPO väitele – ei saa tõlgendaja samastada asjaolu, et kõnealuses artiklis ei mainita sõnaselgelt selle kohaldatavust sarnaste tähiste puhul, identsuse mõiste kohta sõnaselge viite puudumisega. Ühest küljest on agendi või esindaja poolt kaubamärgiomaniku tähisega identse tähise omastamise puhul tegemist tüüpilise olukorraga, mida kõnealune säte reguleerib ning mida peegeldab üheselt mõistetavalt ka selle sätte sõnastus, ja teisest küljest, nagu juba märgitud, on kõikide viidete mõistele „sarnasus“ väljajätmine ühenduse seadusandja täpse tahte tulemus, mida väljendati seadusloomeprotsessis, mis viis määruse nr 40/94 vastuvõtmiseni, kahel erineval korral – esimesel korral vaikimisi ja teisel sõnaselgelt.

31. Lisan, et tõlgendust, et ühenduse seadusandja soovis piirata vaatlusaluse suhtelise keeldumispõhjuse kohaldamisala juhuga, mil vastandatud tähised omavahel objektiivselt ühtivad, toetab asjaolu, et selle kohaldamist ei allutatud muude asjaolude – kas objektiivsete (näiteks agendi või esindaja, kellel nõusolek puudus, saadud alusetu kasu või õiguspärase omaniku kantud kahju) või subjektiivsete (näiteks nõusolekuta tegutsenud agendi või esindaja pahausksus) tõendamisele. Sellise ühtivuse korral ja juhul, kui nõusolekuta tegutsenud agent või esindaja ei suuda oma tegevust põhjendada, on kaubamärgiomaniku kaitse automaatne, vaatamata sellele, et see on jäetud ta oma algatada.

4) Teleoloogiline tõlgendamine

32. Üldkohtu praktikas on pikemat aega leitud, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 3 sätestatud suhtelise keeldumispõhjuse eesmärk on kaubamärgi kuritarvitamise takistamine õiguspärase kaubamärgiomaniku agendi või esindaja poolt, kes oma neid teadmisi ja kogemusi, mis ta on omandanud ärisuhetes kaubamärgiomanikuga, kasutades võib alusetult ära kasutada kaubamärgiomaniku tehtud pingutusi ja investeeringuid. ( 30 ) Seda sätet kohaldatakse peamiselt olukordades, kus kaubamärgi, mis on kaitstud ainult väljapool liitu, omanik turustab oma kaupa või teenuseid agendi või esindaja kaudu liidu turul. Sellises olukorras võtab kaubamärgiomanik riski, et agent või esindaja käitub ebalojaalselt. Kõnealune isik võiks nimelt pärast seda, kui on kaubamärgi liidus oma nimel registreerinud, hakata kaubamärgiomanikuga konkureerima ja saadud prioriteedi alusel takistada kaubamärgiomanikul kaubamärki kasutada, või juhul, kui kaubamärgiomanik ei ole veel liidu turul, takistada tal sinna siseneda. Miski ei takista kaubamärgiomanikul kaubamärgi registreerimisele kõnealuse suhtelise keeldumispõhjuse alusel vastu vaielda ka siis, kui kaubamärgil on liidus või mõnes liikmesriigis teatav kaitse. Siiski on tal sel juhul ka muud artiklis 8 sätestatud õiguskaitsevahendid, kui nende kohaldamistingimused on täidetud.

33. Vaieldamatult aitaks määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 laialt tõlgendamine – nagu EUIPO väljapakutud tõlgendus, mis hõlmab ka lihtsa sarnasuse esinemist registreerimistaotluse esemeks oleva kaubamärgi ja vastulause esitaja kaubamärgi vahel – saavutada selle sättega taotletud kaitse eesmärki. Vastupidi EUIPO väitele ei jätaks kitsendav tõlgendus, mis piiraks määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 kohaldamisala ainult vastandatud kaubamärkide identsuse juhtudele, siiski seda sätet täielikult kasulikust toimest ilma, vaid piiraks kaitse eesmärki täpselt määratletud juhtudega.

34. Kuivõrd selline piiritlemine näib vastavuses nii kõnealuse sätte sõnastuse kui ka liidu seadusandja selge tahtega, siis kahtlen, kas tõlgendajal on õigus eirata neid tegureid, et eelistada selle sätte tõlgendust, mis näib ületavat lihtsa teleoloogilise tõlgendamise piire ning tundub viivat pigem selles sättes sisalduva õigusnormi analoogia alusel kohaldamiseni. ( 31 ) Selles osas märgin ühest küljest, et Euroopa Kohtul on juba olnud võimalus selgitada, et teleoloogilise tõlgenduse kasutamine ei tohi viia selleni, et asjaomasele sättele antakse tähendus, mis on selle sõnastusega vastuolus, ( 32 ).ja teisest küljest, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 3 kujutab endast muudest kaalutlustest sõltumata erandit prioriteedipõhimõttest, mis iseloomustab kaubamärgiõigust, ( 33 ) ja et seetõttu tuleb seda kitsendavalt tõlgendada ning seda ei saa seega analoogia alusel tõlgendada. ( 34 )

5) Pariisi konventsiooni artikkel 6 septies

35. Tuletan meelde, et järjepideva kohtupraktika kohaselt võib Euroopa Kohus tõlgendada rahvusvahelistes lepingutes sisalduvaid sätteid, kui liidu õiguses neile viidatakse või kui liidu õigusnormid võeti vastu nende sätete liidu õigusesse ülevõtmiseks. ( 35 )

36. Artikli 6 septies, mis lisati Pariisi konventsiooni pärast 1958. aasta Lissaboni läbivaatamiskonverentsi ( 36 ), eesmärk on kaitsta ühes konventsiooni osalisriigis kaitstud kaubamärgi omanikku selle omaniku agendi või esindaja kuritarvituste eest mõnes teises osalisriigis. ( 37 ) See näeb ette kolm erinevat kaitsevormi, mille eesmärk on vastavalt takistada agendil või esindajal kaubamärgiomaniku kaubamärki registreerida või nõuda selle registreerimise kehtetuks tunnistamist, keelata selle kaubamärgiomaniku nõusolekuta kasutamine ja võimaldada agendi või esindaja poolt ebaseaduslikult registreeritud kaubamärgi loovutamine kaubamärgiomanikule. Varem selgitatu põhjal võtab määrus nr 207/2009 (samuti hetkel kehtiv määrus 2015/2436) kõik need kolm kaitsevormi üle.

37. Pariisi konventsiooni artikkel 6 septies selle autentses, prantsuskeelses versioonis ( 38 ) viitab sellele sättele vastavast määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 versioonist veel selgemini, et agendi või esindaja registreerimistaotluse ese on kaubamärgiomaniku kaubamärk. ( 39 ) Kahtlemata – nagu märgib EUIPO – on nii Lissaboni konventsiooni ettevalmistavates töödes ( 40 ) kui ka Pariisi konventsiooni rakendusjuhendis ( 41 ) kinnitatud, et kõnealuse sätte kohaldamisala peab hõlmama nii „identseid“ kui ka „sarnaseid“ kaubamärke. ( 42 ) Kuna artikli 6 septies sõnastus siiski ei toeta sellist tõlgendust, pean õigeks järeldust, millele Üldkohus jõudis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 35 ja mille kohaselt eeldab kõnealune säte, et vastandatud kaubamärgid omavahel ühtivad.

38. Igal juhul ei ole see järeldus määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 tõlgendamise seisukohast otsustav. Kuigi kõnealust sätet tuleb tõlgendada kooskõlas Pariisi konventsiooni artikliga 6 septies, jätab viimane säte osalisriikidele laia kaalutlusõiguse – neil on eelkõige vabadus sätestada oma riigisiseses õiguses tööstusomandi konventsioonis ette nähtust ulatuslikum kaitse. ( 43 )

6) Kokkuvõte määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 tõlgendamise kohta

39. Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 3 on ette nähtud kaubamärgiomaniku võimalus, ka juhul, kui kaubamärk on kaitstud vaid väljapool ELi territooriumi, seista vastu oma kaubamärgi kuritarvituslikule registreerimisele oma agendi või esindaja poolt. See on ainus olukord, mil on lubatud esitada vastulause taotlusele, mille esitamist tuleb lugeda teostatuks hea usu üldpõhimõtet rikkudes. ( 44 ) Teistel juhtudel ei ole kahju kannatanud isikutel võimalik kaubamärgi registreerimist takistada ja nad saavad kasutada vaid kõnealuse määruse artikli 52 lõike 1 punktis b ette nähtud kehtetuks tunnistamise taotlust.

40. Sellel regulatsiooni erisusel on palju põhjusi, alates vajadusest viia liidu kaubamärgisüsteemi sisse säte, mis võtaks üle Pariisi konventsiooni artikli 6 septies, kuni tahteni mitte raskendada registreerimismenetlust vastulausetega eeldatavate kuritarvituslike taotluste kohta, mille puhul – erinevalt määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikega 3 reguleeritud olukordadest – ei saa taotleja pahausksust eeldada (välja arvatud põhjenduse korral), vaid seda peab tõendama. Siiski näib mulle, et selle sätte, nagu ka Pariisi konventsiooni artikli 6 septies aluseks on ka idee, et oma kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise või selleks loa andmise õigus territooriumil, mis erineb sellest, kus kaubamärk on kaitstud, kuulub üksnes kaubamärgiomanikule, ja et seega käsitletakse selles sättes pahausksusest sõltumata õigusvastasena eelkõige agendi või esindaja, kellel puudus taotluse esitamiseks luba, esindusõiguse puudumist. Samast seisukohast tuleb minu arvates mõista ka kaubamärkide ühtivust, mis tuleneb kõnealuse sätte sõnastusest.

41. Ent eespool esitatu põhjal ilmneb, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 tõlgendamine nii, et selles sätestatud suhtelist keeldumispõhjust võib kohaldada ka sarnaste tähiste korral – vähemalt niivõrd, kuivõrd on viidatud kõnealuse artikli lõike 1 punktis b nimetatud segiajamist põhjustavale sarnasusele –, on kokkusobimatu nii selle sätte sõnastuse kui ka ühenduse seadusandja ilmselge tahtega hetkel, mil see säte liidu kaubamärgi süsteemi vastu võeti. Teisisõnu ei saa kriteerium, mis on otsustavaks tähiste võrdlemisel selle sätte kohaldamiseks, olla sama, mis kohaldub olukorras, kus kaubamärgi registreerimisele esitatakse vastulause, mis põhineb liidu territooriumil kaitstud õigustel.

42. Siiski ei tulene viimasest seisukohast automaatselt, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 3 peab tõlgendama nii, et vastulause on võimalik ainult juhul, kui vastandatud tähiste ja nendega hõlmatud kauba või teenuste vahel on topeltidentsus kõnealuse artikli lõike 1 punkti a mõttes. Nagu EUIPO õigesti väidab, võimaldaks kõnealuse sätte tõlgendamine nii, et selle kohaldamisala sõltub vastandatud tähiste identsuse ja, a fortiori, topeltidentsuse kontrolli jäigast kohaldamisest, hoiduda agendil või esindajal registreerimata jätmise sanktsioonist selliselt, et ta muudab lihtsalt vähesel määral tähist või sellega hõlmatud kauba või teenuste kirjeldust. Laialdane võimalus sättest kõrvale hoiduda muudaks selle suures osas ebatõhusaks.

43. Nagu eespool pealegi juba märgitud, on määruse nr 207/2009 artikli 8 ülesehituses selle artikli lõikes 3 sätestatud suhteline keeldumispõhjus sõltumatu. Kui puuduvad sõnaselged viited sama artikli lõike 1 punktides a ja b kasutatud mõistetele, võib vastandatud kaubamärkide vahel nõutavat seost, mis võimaldab kõnealuse sätte alusel kaitset saada, määratleda sõltumatult nende mõistete sellisest tähendusest, mis neil on eespool nimetatud artikli 8 lõike 1 suhteliste keeldumispõhjuste kontekstis.

44. Kuigi on tõsi, nagu enne märgitud, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 sõnastuse alusel eeldab selline seos, et vastandatud kaubamärgid ühtivad, ei leia ma siiski, et selline ühtivus tuleb automaatselt välistada juhul, kui nende vahel ei esine absoluutset ühtivust. Samamoodi ei pea minu arvates kaubamärgiomanikku selle sättega antud kaitsest ilma jätma üksnes põhjusel, et vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kauba või teenuste vahel puudub range identsus.

45. Seega on vaja tuvastada kriteerium, mille põhjal tuleb otsustada, kas vaatamata sellele, et kaks vastanduvat kaubamärki ja vastav kaup ja teenused ei ole identsed, on sellegipoolest olemas nõutav ühtivus selleks, et saaks kohaldada asjaomast suhtelist keeldumispõhjust.

46. Käesoleva menetluse käigus on EUIPO hoidnud sellise kriteeriumi määratlemise vajaduse osas minu meelest liiga paindlikku seisukohta, ja mulle näib, et ta jõudis järeldusele, et selliste juhtude eristamine, mil asjaomane suhteline keeldumispõhjus on kohaldatav, neist, mille puhul see ei kohaldu, põhineb lisaks vastandatud kaubamärkide vahelistele suhtele, eeskätt sellel, kas nõusolekuta agent või esindaja sai taotluse esitamise ja kaubamärgi kasutamise tulemusel alusetut kasu, mida tuleb hinnata igal üksikjuhtumil eraldi. See seisukoht tuleb minu arvates aga tagasi lükata. Nagu juba eespool märkisin – kuigi pole kahtlust, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 eesmärk on vältida, et agent või esindaja kuritarvitaks suhet, mis teda kaubamärgiomanikuga seob, eeldab see artikkel vastandatud tähiste ühtivust. Sellist ühtivust tuleb hinnata varem määratletud kriteeriumi alusel muu hulgas ja eelkõige õiguskindluse nõudest tulenevalt.

47. Siiski märgin, et vastandatud tähiste vahelise „sisulise ühtivuse“ kriteerium, mis jääb „identsuse“ ja „sarnasuse“ vahele ning tekitab segadust, on ette nähtud EUIPO suunistes, milles kinnitatakse, et asjaomast sätet tuleb kohaldada mitte ainult kaubamärkide identsuse ja vastava kauba ning toodete identsuse korral, vaid ka siis, „kui esindaja või agendi taotletav tähis sisuliselt reprodutseerib varasemat märki väikeste muudatuste, lisanduste või kustutustega, mis oluliselt ei mõjuta selle eristusvõimet“, ja siis, kui „kui vastanduvad kaubad ja teenused on kaubanduslikult tihedalt seotud või võrdväärsed“. ( 45 ) Kuigi neis suunistes viidatakse ka kaubamärkide segiaetavuse kontrollile, ( 46 ) näib mulle, et kriteerium, mida suunistes soovitatakse järgida, nõuab – vähemasti selle sõnastusest lähtuvalt – kaubamärkide ja vastava kauba ja teenuste vahelist seost, mis oleks tihedam, kui seos, mis annaks tõenäoliselt segiajamise ohuks alust.

48. Leian aga, et selle kriteeriumiga tuleb nõustuda, tingimusel, et see ei tähenda vastandatud kaubamärkide segiajamise ohu olemasolu hindamist. Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 3 tuleb minu arvates kohaldada lisaks identsetele tähistele ka siis, kui agendi või esindaja taotletud kaubamärk sisaldab väikeseid muudatusi, lisandusi või kustutusi, mis oluliselt ei mõjuta varasema kaubamärgi eristusvõimet. Nagu on viidatud EUIPO suunistes, juhtub see siis, kui taotletud kaubamärk kordab muudatusteta varasema kaubamärgi „tuuma“, st elementi või elemente, mis määratlevad selle eristusvõime. Seda hinnates tuleb võrrelda kaht tähist objektiivselt. Kui võrdlus ei võimalda kinnitada tähiste sisulist samaväärsust, isegi kui need teatud määral sarnanevad, siis kõnealune säte ei kohaldu ja õiguspärane kaubamärgiomanik võib esitada kehtetuks tunnistamise taotluse määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkti b (nüüd määruse 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt b) alusel. Samamoodi ei kohaldu kõnealuse määruse artikli 8 lõige 3 juhul, kui vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kaubad ja teenused ei ole tihedalt seotud või võrdväärsed. Sellise õiguspärase omaniku huve, kes näiteks plaanis oma kaubamärgiga hõlmatud kauba valikut laiendada, saab seega kaitsta vaid ex post kehtetuks tunnistamise taotluse kaudu.

b) Järeldus apellatsioonkaebuse esimese väite kohta

49. Eeltoodud põhjendustel leian, et Üldkohus rikkus õigusnormi, tõlgendades määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 3 nii, et see kohaldub vaid vastandatud kaubamärkide identsuse korral, ning sel põhjusel tuleb apellatsioonkaebuse esimese väitega nõustuda.

B. Apellatsioonkaebuse teine väide, mis puudutab Euroopa Kohtu põhikirja artikli 36 rikkumist

1. Vaidlustatud kohtuotsus

50. Apellatsioonkaebuse teine väide on suunatud vaidlustatud kohtuotsuse punktide 39–42 vastu.

51. Leidnud vaidlustatud kohtuotsuse punktis 37, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 3 kohaldub üksnes juhul, kui vastandatud kaubamärgid on identsed, pidas Üldkohus kohaldatavaks määruse nr 207/2009 artiklit 15 (nüüd määruse 2017/1001 artikkel 18) puudutavat kohtupraktikat kaubamärgi kasutamise tõendamise valdkonnas, ( 47 ) põhjusel, et see on „kaudselt“ seotud identsuse küsimusega, ning märkis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 40, et ta soovib eeskätt selle kohtupraktika alusel kindlaks teha, kas vastandatud tähised on „identsed“. Järgnevas punktis 41 kinnitas ta apellatsioonikoja järeldust, mille kohaselt tuleb vastandatud kaubamärke lugeda sarnaseks, ning ta pidas kõnealuste kaubamärkide identsuse puudumist „selgeks“ ja „ilmseks“. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 42 tegi Üldkohus seetõttu järelduse, et kuna vastandatud tähised ei olnud identsed, leidis apellatsioonikoda ekslikult, et kohaldub määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 3.

2. Poolte väited

52. Apellatsioonkaebuse teise väitega esitab EUIPO vaidlustatud kohtuotsuse kohta kaks eraldi väiteosa. Esiteks heidab ta Üldkohtule ette, et viimane andis vastuolulise põhjenduse, kohaldades mõistet „identsus“ kahele õiguslikult ja faktiliselt erinevale olukorrale. EUIPO arvates ei seondu määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punktis a ette nähtud kontroll kuidagi mõistega „identsus“ ning sellise kontrolli kasutamine on vastuolus kõnealuse määruse artikli 8 lõike 3 kitsa tõlgendusega, millega Üldkohus nõustus. Teiseks väidab EUIPO, et vastupidi sellele, mida kinnitatakse vaidlustatud kohtuotsuse punktis 40, ei viinud Üldkohus seda kontrolli läbi, vaid piirdus nentimisega, et vastandatud kaubamärgid ei olnud selgelt identsed.

53. John Mills väidab, et Üldkohus piirdus viitega määruse nr 207/2009 artiklile 15, selleks et täpsustada, et mõistet „identsus“ on selle sätte kontekstis nõrgendatud, ning et samamoodi ei nõua kõnealuse määruse artikli 8 lõige 3 identsuse range kontrolli kohaldamist. Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 41 leidis Üldkohus tema sõnul, et vastandatud tähiseid ei saa pidada identseks ka nõrgendatud kujul mõiste „identsus“ alusel, mis on ette nähtud määruse nr 207/2009 artiklis 15.

3. Analüüs

54. Leian, et EUIPO apellatsioonkaebuse teise väite raames esitatud kahe väiteosaga tuleb nõustuda.

55. Esiteks nõustun apellandiga, kes leidis, et määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punktis a ei ole ette nähtud mitte „identsuse“, vaid „sisulise samaväärsuse“ kontroll, mis sarnaneb mõnes osas käesoleva ettepaneku punktis 48 väljapakutuga ning nõuab, et tuvastataks tähise eristav element või eristavad elemendid ning kontrollitaks, kas kõnealuseid elemente on registreeritud kaubamärgi kaubandusliku kasutamise käigus oluliselt muudetud. ( 48 ) EUIPO on õigesti täheldanud, et selline kontroll eeldab hoopis kahe analüüsitava kaubamärgi mitteidentsust. ( 49 ) Lisaks on oluline rõhutada, et teatava kaubamärgi registreeritud versiooni ja selle kaubanduses kasutatava versiooni võrdlemisel, mis on määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a kohaldamise eeldus, on teistsugune eesmärk, kui taotletud ja varasema kaubamärgi võrdlemisel selle määruse artikli 8 kohaldamiseks, ning see vastab erinevale loogikale. Esimesel juhul võimaldab selline võrdlus kaubamärgiomaniku poolse kaubamärgi kasutuse tõendamist ka siis, kui omanik on oma tähises selle kaubandusliku kasutuse raames teinud muudatusi, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet, kuid võimaldavad seda paremini kõnealuse kaubamärgiga tähistatud kauba ja teenuste turustamise ja müügiedenduse vajadustega kohandada. ( 50 ) Selle eesmärgiga kooskõlas toimub sisulise samaväärsuse kontroll, mis on ette nähtud määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punktis a, rea elementide osas, mille puhul tuleb arvestada kõnealuse sektori nõudeid ja kaubandustavasid, ( 51 ) samuti konkreetse tähise, nagu kaubamärgiomanik on seda konkreetselt kasutanud, eristusvõime püsimist. ( 52 )

56. Teiseks, nagu EUIPO õigesti väidab, ei teinud Üldkohus vastupidi vaidlustatud kohtuotsuse punktis 40 väljendatud tahtele sisulist otsust apellatsioonikoja poolt vastandatud tähiste vahel läbiviidud võrdluse kohta, et hinnata, kas selle võrdluse tulemused sobivad kokku määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punktis a ette nähtud kontrolliga. Üldkohus piirdus vaid formaalse ja põhimõtteliselt ringväitega, leides, et kuna apellatsioonikoda leidis, et vastandatud kaubamärgid on üksnes sarnased, siis ei saa neid loogiliselt pidada identseks, viidates nii – seda küll otseselt kinnitamata –, et kõnealust kontrolli, mida Üldkohus ise kvalifitseeris „identsuse“ kontrollina, ei saanud siiski pidada läbituks.

57. Eeltoodu põhjal leian, et ka apellatsioonkaebuse teise väitega tuleb nõustuda.

C. Kokkuvõte apellatsioonkaebuse kohta

58. Mõlemad apellatsioonkaebuse väited on minu arvates põhjendatud. Seetõttu leian, et vaidlustatud kohtuotsus tuleks tühistada. Vastavalt Euroopa Kohtu põhikirja artikli 61 esimesele lõigule tühistab Euroopa Kohus Üldkohtu otsuse, kui apellatsioonkaebus on põhjendatud. Ta võib sellisel juhul ise teha asja suhtes lõpliku kohtuotsuse, kui menetlusstaadium lubab, või suunata asja tagasi Üldkohtusse otsustamiseks. Menetlusstaadium lubab Euroopa Kohtul teha otsuse Üldkohtule esitatud John Millsi hagi ainsa väite teise osa kohta.

V. Üldkohtule esitatud hagi ainsa väite teine osa

59. Vaidlustatud otsuse punktide 33 ja 34 sõnastusest tuleneb selgelt, et apellatsioonikoda võrdles vastandatud kaubamärke, selleks et hinnata, kas liidu tarbija seisukohast esineb nende vahel segiajamise tõenäosus. Järelikult rakendas ta kontrolli, mis erineb sellest, mis on määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 kohaldamise eeldus, ning mida selgitati käesoleva ettepaneku punktis 48. John Millsi hagi ainsa väite teine osa tuleb seega lugeda põhjendatuks ja vaidlustatud otsus tühistada.

VI. Kohtukulud

60. Euroopa Kohtu kodukorra artikli 184 lõike 2 kohaselt otsustab Euroopa Kohus juhul, kui apellatsioonkaebus on põhjendamatu või kui see on põhjendatud ja ta teeb ise kohtuasjas lõpliku otsuse, kohtukulude jaotamise. Kuivõrd ma teen ettepaneku apellatsioonkaebus rahuldada ning kuna EUIPO nõudis kohtukulude väljamõistmist John Millsilt, siis tuleb apellatsioonimenetluse kohtukulud temalt välja mõista. Lisaks sellele, kuna ma teen ettepaneku rahuldada hagi, mille John Mills esitas esimeses kohtuastmes, ja tühistada vaidlustatud otsuse, siis teen ma Euroopa Kohtule ettepaneku jätta vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punktides 2 ja 3 sätestatud kohtukulude jaotus jõusse.

VII. Kokkuvõte

61. Eespool toodud kaalutluste põhjal teen Euroopa Kohtule ettepaneku: – tühistada 15. oktoobri 2018. aasta kohtuotsus John Mills vs. EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679), – tühistada EUIPO esimese apellatsioonikoja 5. oktoobri 2016. aasta otsus (asi R 2087/2015‑1); – jätta kohtukulud Euroopa Kohtus John Millsi kanda, ja – jätta jõusse Üldkohtu menetluse kulude jaotus nii, nagu see on ette nähtud Üldkohtu 15. oktoobri 2018. aasta kohtuotsuse John Mills vs. EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679). resolutsiooni punktides 2 ja 3.

( 1 ) Algkeel: itaalia.

( 2 ) Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1).

( 3 ) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1).

( 4 ) Üldkohus on seevastu juba käesolevas kohtuasjas tõstatatud küsimuses otsuse teinud, kuigi ainult kaudselt, 6. septembri 2006. aasta kohtuotsuses DEF-TEC Defense Technology vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241), 13. aprilli 2011. aasta kohtuotsuses Safariland vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171) ja 29. novembri 2012. aasta kohtuotsuses Adamowski vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Fagumit (FAGUMIT) (T‑537/10 ja T‑538/10, EU:T:2012:634).

( 5 ) EÜT 1994, L 336, lk 214.

( 6 ) EÜT 1994, L 336, lk 3.

( 7 ) United Nations Treaty Series, 828. kd, nr 11851, lk 305 (edaspidi „Pariisi konventsioon“).

( 8 ) Analoogne säte lisati alles viimasesse kaubamärgiõigust ühtlustavasse direktiivi, vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2436 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT 2015, L 336, lk 1) artikli 5 lõike 3 punkt b. Enne seda muudatust olid liikmesriigid sellegipoolest kohustatud kohaldama Pariisi konventsiooni artiklit 6 septies.

( 9 ) Direktiivi 2015/2436 artikli 13 lõike 1 punkt a.

( 10 ) Direktiivi 2015/2436 artikli 13 lõike 1 punkt b.

( 11 ) Määrus nr 207/2009 tunnistati kehtetuks ja asendati alates 1. oktoobrist 2017 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1). Uus määrus kordab ilma käesolevas kohtuasjas oluliste muudatusteta määruse nr 207/2009 eespool viidatud sätteid (määruse nr 207/2009 artiklitest 11 ja 18 ning artikli 53 lõike 1 punktist b sai vastavalt määruse 2017/1001 artikkel 13, artikli 21 lõige 1 ja artikli 60 lõike 1 punkt b).

( 12 ) Vt selle kohta 6. septembri 2006. aasta kohtuotsus DEF-TEC Defense Technology vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241, punkt 38), millele viidatakse vaidlustatud otsuse punktis 17.

( 13 ) Need on tingimused, mis on loetletud 13. aprilli 2011. aasta kohtuotsuse Safariland vs Siseturu Ühtlustamise Amet – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171) punktis 61, millele viidatakse vaidlustatud otsuse punktis 18.

( 14 ) Vt vaidlustatud kohtuotsuse punkt 13 ja vaidlustatud otsuse punktid 20–25.

( 15 ) Apellatsioonikoda leidis, et ühest küljest kuulub taotletud kaubamärgiga hõlmatud „kosmeetikavahendite“ alla varasema kaubamärgiga hõlmatud „mineraaljumestuspuuder“, ja teisest küljest, et muudel taotletud kaubamärgiga hõlmatud kaupadel on varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupadega seos; vt vaidlustatud kohtuotsuse punkt 14 ja vaidlustatud otsuse punktid 30 ja 31.

( 16 ) Apellatsioonikoda osutas eeskätt silmatorkavale sarnasusele varasema kaubamärgi kahe esimese sõnalise osa („magic“ ja „minerals“) ja taotletud kaubamärgi sõnaliste osade vahel. Seejärel rõhutas ta, et liidu asjaomane avalikkus võib tajuda varasemat kaubamärki tähisena, mis koosneb kahest osast: osa „by jerome alexander“ tajutakse kui toote eest vastutava üksuse identifikaatorit, ja osa „magic minerals“„tajutakse ilmselt kui kauba enda või tooteseeria identifikaatorit“; vt vaidlustatud kohtuotsuse punkt 15 ja vaidlustatud otsuse punktid 33–35.

( 17 ) Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).

( 18 ) 24. juuni 2015. aasta kohtuotsus Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, punkt 25), 27. septembri 2012. aasta kohtuotsus Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593, punkt 56) ja 10. märtsi 2005. aasta kohtuotsus easyCar (C‑336/03, EU:C:2005:150, punkt 21).

( 19 ) Vt muu hulgas 24. juuni 2015. aasta kohtuotsus Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, punkt 26) ja 30. jaanuari 2001. aasta kohtuotsus Hispaania vs. nõukogu (C‑36/98, EU:C:2001:64, punkt 47 ja seal viidatud kohtupraktika).

( 20 ) Vt muu hulgas 24. juuni 2015. aasta kohtuotsus Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, punkt 26) ja 19. septembri 2013. aasta kohtuotsus Brey (C‑140/12, EU:C:2013:565, punkt 74).

( 21 ) Vt nt itaaliakeelsele versioonile lisaks inglis-, prantsus-, saksa-, rumeenia- ja portugalikeelseid versioone.

( 22 ) Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 hispaaniakeelse teksti alusel: „Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre […]“.

( 23 ) Vaidlustatud kohtuotsuse punkti 25 teine lause on seotud selle esimese lausega, milles Üldkohus määratleb määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 3 eesmärgi läbi põhjusliku seose, mis on tekitatud sidesõnaga „seega“ (inglise keeles ehk autentses menetluskeeles „thus“ ja prantsuse keeles ehk kohtuotsuse koostamise keeles „donc“).

( 24 ) III/ex/C/268/77-E, mis on ingliskeelsena kättesaadav internetiaadressil http://aei.pitt.edu/5526/1/002057_1.pdf.

( 25 ) 25. novembril 1980 esitatud ettepaneku: nõukogu määrus (EMÜ) ühenduse kaubamärgi kohta KOM/1980/635/lõplik/2 (EÜT 1980, C 351, lk 5; edaspidi „ühenduse kaubamärgi määruse ettepanek“) artikli 7 lõige 3.

( 26 ) Siiski nähti ette agendi või esindaja poolt ilma omaniku loata registreeritud kaubamärgi suhteline kehtetuks tunnistamise põhjus (ühenduse kaubamärgi määruse ettepaneku artikli 42 lõike 1 punkt a).

( 27 ) Pahausksus võimaldas üksnes peatada nõustumise tõttu kehtetuks tunnistamise nõude esitamise aegumise (ühenduse kaubamärgi määruse ettepaneku artikkel 44) ja piirata kohaliku ulatusega varasematele õigustele nõustumise korral ühenduse kaubamärgi vastu tuginemise võimatust.

( 28 ) Vt määruse nr 40/94 pahausksust puudutavate sätete ajaloolise kujunemise kohta Tsoutsanis, Trade Mark Registrations in Bad faith, 2010, Oxford University Press, lk 47 jj.

( 29 ) Vt intellektuaalomandi (kaubamärgid) töörühma kohtumise, mis peeti 13. ja 14. septembril 1982 Brüsselis, 1. detsembri 1982. aasta järeldused dokumendi nr 11035/82 I lisas. Märkus koostati järgnevas sõnastuses: „The working party did not adopt a suggestion for the German delegation that this provision should also apply to similar trade marks for similar products“.

( 30 ) Vt 6. septembri 2006. aasta kohtuotsus DEF-TEC Defense Technology vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241, punkt 38).

( 31 ) Vt selle kohta apellatsioonikoja otsus, punkt 27.

( 32 ) Vt selle kohta 23. märtsi 2000. aasta kohtuotsus Met-Trans ja Sagpol (C‑310/98 ja C‑406/98, EU:C:2000:154, punkt 32) ja 15. septembri 2016. aasta kohtuotsus Mc Fadden (C‑484/14, EU:C:2016:689, punktid 68–70).

( 33 ) Osas, milles see pakub liidu territooriumil kaitsmata kaubamärkidele kaitset vt Kur, A., „Not prior in time, but superior in right – how trademark registrations can be affected by third-party interests in a sign“, International Review of Intellectual property and Competition Law, IIC, 2013, 44(7), lk 790 jj.

( 34 ) Vt 26. septembri 2013. aasta kohtuotsus Salzgitter Mannesmann Handel (C‑157/12, EU:C:2013:597, punkt 39).

( 35 ) Vt 11. märtsi 2003. aasta kohtuotsus Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145, punkt 32 jj).

( 36 ) Sellise sätte lisamist, mis kaitseks kaubamärgiomanikku võimalike agendipoolsete kuritarvituste eest, arutati nii 1925. aasta Haagi läbivaatamiskonverentsil kui ka 1934. aasta Londoni läbivaatamiskonverentsil, kuid mitmed delegatsioonid, eriti Jaapani oma, olid sellele vastu, vt Ricketson, S., The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, a Commentary, Oxford, 2015, lk 579 jj.

( 37 ) Vt erinevad kuritarvitused, mida käsitletakse 6.–13. oktoobri 1958. aasta Lissaboni konverentsi dokumentides, programmi punkt XVII, lk 680.

( 38 ) Vt Pariisi konventsiooni artikli 29 lõike 1 punkt c.

( 39 ) Prantsuskeelses versioonis: „Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque dans son propre nom […]“, kohtujuristi kursiiv.

( 40 ) Vt lk 681.

( 41 ) Vt Bodenhausen, G. H. C., Guide d’application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que revisée à Stockholm en 1967, lk 131 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf), edaspidi „Pariisi konventsiooni rakendusjuhend“.

( 42 ) Märgin siiski, et Pariisi konventsiooni rakendusjuhendi leheküljel 131 on märgitud, et artiklit 6 septies „võib“ kasutada ka juhul, kui vastandatud tähiseid on sarnased, aga mitte identsed, mis annab mõista, et sellist kohaldamist ei ole selles sättes ette nähtud.

( 43 ) Vt Pariisi konventsiooni dokumendid, I, lk 131.

( 44 ) Komisjon tegi määruse nr 207/2009 reformi käigus ettepaneku näha ette võimalus esitada kaubamärgi registreerimisele vastulause kõigil juhtudel, mil taotlus esitati pahauskselt, jättes sellegipoolest muutumatuks, ja seega sõltumatuks, suhtelise keeldumispõhjuse, mis on seotud seaduspärase kaubamärgiomaniku agendi või esindaja kuritarvitusliku tegevusega, vt COM(2013) 161 final, artikli 8 lõike 3 punkt b. See ettepanek lükati siiski tagasi.

( 45 ) Suunised, mis puudutavad Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis Euroopa Liidu kaubamärkide suhtes läbiviidavat kontrolli, C osa „Vastulause“, 3. jaotis „Kaubamärgiomaniku agentide volitamata taotlused“ (edaspidi „EUIPO suunised“), kättesaadavad EUIPO internetileheküljel, lk 19.

( 46 ) Vt EUIPO suunised, lk 19, kus on kirjas, et „[s]ee piiraks tugevasti omaniku huve, eriti kui varasem märk oleks juba kasutusel ja taotleja muudatused ei takistaks segiajamist“.

( 47 ) Vt vaidlustatud kohtuotsuse punkt 39. Kõnealuse artikli lõike 1 teise lõigu punkti a alusel käsitatakse kaubamärgi kasutamisena „ELi kaubamärgi kasutami[st] kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda kaubamärgi eristusvõimet“.

( 48 ) Vt nt 13. septembri 2016. aasta kohtuotsus hyphen vs. EUIPO – Skylotec (Hulknurga kujutis) (T‑146/15, EU:T:2016:469, punkt 28), mille kohaselt „tuleb registreeritud kaubamärgi eristusvõime muutumise tuvastamise korral hinnata eristusvõimet ja lisatud elementide domineerivat iseloomu, mis peab põhinema iga sellise elemendi olulistel omadustel ja kaubamärgi erinevate kujunduselementide asukohal“; vt ka 1. detsembri 2016. aasta kohtuotsus Klement vs. EUIPO (C‑642/15 P, ei avaldata, EU:C:2016:918, punkt 29).

( 49 ) Vt nt 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), milles Euroopa Kohus pidas määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 teise lõigu punkti a mõttes samaväärseteks üht sõna- ja kujutismärki, mis koosnes terminist „kaktus“ ja kaktuse stiliseeritud kujutisest, ning kaubamärki, millest oli sõnaline osa välja jäetud ning millel oli ainult stiliseeritud kujutis.

( 50 ) Vt 23. veebruari 2006. aasta kohtuotsus Il Ponte Finanziaria vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, EU:T:2006:65, punkt 50) ja 3. juuli 2019. aasta kohtuotsus Viridis Pharmaceutical vs. EUIPO (C‑668/17 P, EU:C:2019:557, punkt 56).

( 51 ) Vt nt 18. juuli 2013. aasta kohtuotsus Specsavers International Healthcare jt (C‑252/12, EU:C:2013:497, punktid 21–26) ja 11. oktoobri 2017. aasta kohtuotsus EUIPO vs. Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750).

( 52 ) Vt 18. juuli 2013. aasta kohtuotsus Specsavers International Healthcare jt (C‑252/12, EU:C:2013:497, punkt 23).