Kohtuasi C-145/05

Levi Strauss & Co.

versus

Casucci SpA

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Belgia))

Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikli 5 lõike 1 punkt b – Hetk, mis kaubamärgi ja sellega sarnase tähise segiajamise tõenäosuse hindamiseks tuleb aluseks võtta – Eristusvõime kaotamine kaubamärgiomaniku käitumise tõttu pärast tähise kasutuselevõttu

Kohtujurist D. Ruiz-Jarabo Colomeri ettepanek, esitatud 17. jaanuaril 2006

Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 27. aprill 2006

Kohtuotsuse kokkuvõte

Õigusaktide ühtlustamine – Kaubamärgid – Direktiiv 89/104 – Kaubamärgiga antavad õigused

(Nõukogu direktiiv 89/104, artikli 5 lõige 1 ja artikli 12 lõige 2)

Direktiivi 89/104 kaubamärgi kohta artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada selliselt, et eristusvõime alusel nõuetekohaselt omandatud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse kindlaksmääramiseks peab kohus võtma arvesse asjaomase avalikkuse taju hetkel, mil nimetatud kaubamärki rikkuv tähis võeti kasutusele, kuna kaubamärgiomaniku õiguste tegelik ja tõhus kaitse ei ole tagatud, kui hinnata segiajamise tõenäosust asjaomase tähise kasutusele võtmisest hilisema aja seisuga.

Kui pädev kohus tuvastab, et sel ajal asjaomane tähis rikkus kaubamärki, tuleb tal võtta meetmed, mis on asjaomase juhtumi tingimusi arvestades kaubamärgiomanikule kõnealuse direktiivi artikli 5 lõikest 1 tuleneva õiguse tagamiseks kõige sobivamad, ja nende meetmete hulka võib eriti kuuluda nimetatud tähise kasutamise lõpetamise kohustamine.

Siiski ei ole alust sellise meetme võtmist kohustada, kui on tuvastatud, et asjaomane kaubamärk on omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaotanud eristusvõime ja muutunud vastava kauba või teenuse üldnimeks direktiivi artikli 12 lõike 2 tähenduses ning kaubamärgiomanik on seega kaotanud oma õigused.

(vt punktid 17–18, 20, 24–25, 37 ja resolutiivosa punktid 1–3)

EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)

27. aprill 2006( )

Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Artikli 5 lõike 1 punkt b – Hetk, mis kaubamärgi ja sellega sarnase tähise segiajamise tõenäosuse hindamiseks tuleb aluseks võtta – Eristusvõime kaotamine kaubamärgiomaniku käitumise tõttu pärast tähise kasutuselevõttu

Kohtuasjas C‑145/05,

mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Cour de cassation’i (Belgia) 17. märtsi 2005. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 31. märtsil 2005, menetluses

Levi Strauss & Co.

versus

Casucci SpA,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees A. Rosas, kohtunikud J. Malenovský (ettekandja), J.‑P. Puissochet, S. von Bahr ja U. Lõhmus,

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

kohtusekretär: ametnik K. Sztranc,

arvestades kirjalikus menetluses ja 17. novembri 2005. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

– Levi Strauss & Co., esindaja: advokaat T. van Innis,

– Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: N. B. Rasmussen ja D. Maidani,

olles 17. jaanuari 2006. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse

1 Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 5 lõike 1 punkti b tõlgendamist.

2 See taotlus esitati Levi Strauss & Co. (edaspidi „Levi Strauss”) ja Casucci SpA (edaspidi „Casucci”) vahelises kohtuvaidluses seoses viimase müüdavate teksapükstega, mis kannavad tähist, mis väidetavalt kahjustab Levi Straussile kuuluvat kaubamärki.

Õiguslik raamistik

3 Direktiivi 89/104 põhjendus 2 on sõnastatud järgmiselt:

„registreeritud kaubamärgi eesmärk on eelkõige tagada kaubamärk kui päritolutähis ning sellega antav kaitse on absoluutne, kui märk ja tähis ning kaubad või teenused on identsed; kaitse kehtib ka siis, kui märk ja tähis ja kaubad või teenused on sarnased; segiajamise tõenäosuse tõttu tuleks määratleda sarnasuse mõiste; sellise kaitse eritingimus on tõenäoline segiajamine, mille hindamine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähisega, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest; segiajamise tõenäosuse kindlakstegemise moodused ja eelkõige tõendite esitamise kohustus pannakse paika siseriiklike protseduurireeglitega, mille kohaldamist käesoleva direktiivi sätted ei piira”.

4 Sama direktiivi artikkel 5 sätestab:

„1. Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:

[…]

b) kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja tähise vahel.

[…]

3. Lõigete 1 ja 2 alusel võib muu hulgas keelata järgmised toimingud:

a) tähise kandmine kaupadele või nende pakendile;

b) kõnealuse tähisega kaupade pakkumine, turuleviimine või ladustamine nimetatud otstarbel või kõnealuse tähisega teenuste pakkumine või osutamine;

c) kaupade importimine ja eksportimine kõnealuse tähise all;

d) tähise kasutamine äridokumentidel või reklaamides.

[…]”.

5 Kõnealuse direktiivi artikli 12 lõike 2 kohaselt:

„2. Kaubamärgi võib tühistada ka juhul, kui pärast selle registreerimise kuupäeva:

a) on kaubamärk omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimeks, mille jaoks ta on registreeritud;

[…]”.

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

6 Aastal 1980 registreeris Levi Strauss Beneluxi riikides graafilise kaubamärgi, mida kutsutakse „mouette’iks” (kajakas) ja mis koosneb viisnurkse tasku keskel asuvast kahekordsest keskelt allapoole kaarduvast pealisõmblusest, mille kuju on alljärgnev,

15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 25 kuuluvate kaupade jaoks.

7 Casucci tõi Beneluxi riikide turule teksapüksid, millel olev tähis koosneb tagataskutele õmmeldud kahekordsest keskelt ülespoole kaarduvast pealisõmblusest, mille kuju on alljärgnev:

8 Kuna Levi Strauss leidis, et Casucci on sel viisil kahjustanud tema registreeritud kaubamärgist „mouette” tulenevaid õigusi, esitas ta 11. märtsil 1998 hagiavalduse nimetatud äriühingu vastu Tribunal de commerce de Bruxelles’ile ja nõudis, et äriühingut kohustataks lõpetama kõnealuse märgi igasugune kasutamine tema turustatavate rõivaesemete puhul. Lisaks taotles hageja, et Casuccilt mõistetaks välja kahjuhüvitis.

9 Kuna esimese astme kohus jättis Levi Straussi hagi 28. oktoobri 1999. aasta otsusega rahuldamata, esitas Levi Strauss apellatsioonkaebuse Cour d’appel de Bruxelles’ile. Selles kohtus väitis hageja, et Euroopa Kohtu kohtupraktikast nähtub, et esiteks tuleb segiajamise tõenäosust igast küljest hinnata ning muu hulgas tuleb arvesse võtta asjaomase kaubamärgi ja tähise ning asjaomaste kaupade sarnasuse astet, ning et teiseks on segiajamise tõenäosus seda suurem, mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime. Käesolevas asjas on lisaks sellele, et hagejale kuuluv kaubamärk ning asjaomane tähis on hageja arvates väliselt sarnased ning et kõnealused kaubad on identsed, oluline see, et kaubamärk „mouette” on väga leidliku kujunduse ning aastakümnetepikkuse rohke kasutamise tõttu tugeva eristusvõimega kaubamärk.

10 Cour d’appel de Bruxelles jättis Levi Straussi kaebuse siiski rahuldamata, leides, et asjaomase tähise ja kaubamärgi „mouette” vahelise sarnasuse aste on nõrk ning et eelkõige ei saa viimast enam pidada tugeva eristusvõimega kaubamärgiks. Asjaomase kohtuotsuse kohaselt koosneb kõnealune kaubamärk koostisosadest, mis on nüüdseks muutunud kõnealuste kaupade ühisteks tunnusteks seeläbi, et nende kasutamine on väga levinud ja pidev ning vaieldamatult on selline kasutus oluliselt nõrgendanud asjaomase kaubamärgi eristusvõimet, kuna viimasel puudub asjaomase kaubamärgi koostisosadel põhinev eriomane eristusvõime.

11 Levi Strauss esitas kaebuse Cour de cassationile. Tema väitel tundus Casucci kinnitavat, et kaubamärk „mouette” oli veel 1997. aastal tugeva eristusvõimega, mille see kaotas 1998. aastal, kui muude teksapükse turustamine Beneluxi riikides tõi kaasa asjaomase kaubamärgi eristamisvõime nõrgenemise. Levi Straussi arvamuse kohaselt oleks Cour d’appel de Bruxelles pidanud järgima Euroopa Kohtu 13. detsembri 1994. aasta otsuses (A 93/3) kohtuasjas „Quick” väljendatud seisukohta, mille kohaselt peab kohus seda hinnates, kas kaubamärgil on tugev eristusvõime, lähtuma hetkest, mil asjaomane tähis võeti kasutusele – seega aastast 1997 – ning et erandit on võimalik teha vaid siis, kui asjaomane kaubamärk on täies ulatuses või osaliselt kaotanud oma eristusvõime pärast nimetatud hetke, kuid vaid juhul, kui eristusvõime kaotamine tuleneb täielikult või osaliselt kaubamärgiomaniku tegevusest või tegevusetusest. Käesoleval juhul hindas Levi Straussi arvamuse kohaselt asjaomane cour d’appel segiajamise tõenäosust otsuse langetamise aja, mitte asjaomase tähise kasutuselevõtu hetke seisuga. Kuigi Cour d’appel de Bruxelles leidis, et kuna selle kaubamärgi koostisosad on laialt levinud, on asjaomase kaubamärgi eristusvõime oluliselt nõrgenenud, ei tuvastanud kohus Levi Straussi arvates siiski seda, et nimetatud eristamisvõime oluline nõrgenemine pärast tähise kasutuselevõttu tulenes osaliselt või täielikult Levi Straussi tegevusest või tegevusetustest. Seega ei olnud Levi Straussi arvates cour d’appel’il õigus, leides, et kaubamärgil „mouette” ei ole enam tugevat eristusvõimet.

12 Neil asjaoludel otsustas Cour de cassation menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Kas selleks, et määrata kindlaks eristusvõime alusel nõuetekohaselt omandatud kaubamärgi õiguskaitse ulatus, mis on ette nähtud [direktiivi 89/104] artikli 5 lõikes 1, peab kohus arvesse võtma seda, kuidas asjaomane avalikkus sellest kaubamärgist või sellega sarnasest tähisest, mis väidetavalt rikkus kaubamärki, nende kasutusele võtmise hetkel aru sai?

2. Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, kas kohus võib siis arvesse võtta asjaomase avalikkuse poolt vastavast märgist ja tähisest arusaamist mis tahes hetkel pärast väidetavalt rikkuva kasutamise algust? Täpsemalt, kas kohus võib arvesse võtta asjaomase avalikkuse arusaama otsuse langetamise ajal?

3. Juhul kui esimeses küsimuses nimetatud kaubamärgi ulatuse kindlaksmääramisel tuvastab kohus kaubamärgi rikkumise, kas kohtul on siis üldreeglina õigus kohustada lõpetama rikkuva tähise kasutamist?

4. Kas olukord oleks erinev, kui hageja kaubamärk oleks pärast rikkumise moodustava kasutamise algust osaliselt või täies ulatuses kaotanud oma eristusvõime, kuid eeldusel, et eristusvõime kadumine tuleneb osaliselt või täielikult kaubamärgiomaniku tegevusest või tegevusetusest?”

Eelotsuse küsimused

Esimene ja teine küsimus

13 Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib oma küsimustega, mida on sobilik koos analüüsida, teada sisuliselt seda, kas selleks, et määrata kindlaks eristusvõime alusel nõuetekohaselt omandatud kaubamärgi õiguskaitse ulatus, mis on ette nähtud direktiivi 89/104 artikli 5 lõikes 1, peab kohus arvesse võtma asjaomase avalikkuse taju hetkel, mil kaubamärki rikkuv tähis kasutusele võeti, või mis tahes hetkel kasutuselevõtule järgnevas ajavahemikus või otsuse langetamise hetkel.

14 Esiteks, kuna kaubamärgiomanikule antakse segiajamise tõenäosuse korral õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid kasutamast identset või sarnast tähist ja kuna selles on loetletud sellise tähise kasutamise juhud, mida võib takistada, siis on direktiivi 89/104 artikli 5 eesmärk kaitsta omanikku selliste tähiste kasutamise eest, mis võivad asjaomast kaubamärki kahjustada.

15 Nii on Euroopa Kohus rõhutanud, et selleks, et kaubamärkidel oleks võimalik täita nende peamist ülesannet, s.o tagada tarbijale või lõppkasutajale kaubamärgiga tähistatud kauba või teenuse teatud kindel päritolu, mis lubab tal ilma võimaliku segiajamiseta eristada seda kaupa või teenust teise päritoluga kaubast või teenusest, peab kaubamärgiomanik olema kaitstud selliste konkurentide vastu, kes soovides ära kasutada kaubamärgi positsiooni ja mainet, müüvad kaupu, mis õigusvastaselt kannavad kõnealust kaubamärki (vt 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C‑349/95: Loendersloot,EKL 1997, lk I‑6227, punkt 22, ja 12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C‑206/01: Arsenal Football Club, EKL 2002, lk I‑10273, punkt 50). See kehtib ka olukorras, kus asjaomase tähise ja kaubamärgi vahelise sarnasuse tõttu on nende segiajamine tõenäoline.

16 Liikmesriigid peavad võtma meetmed, mis on piisavalt tõhusad, et saavutada direktiivi eesmärk, ning kindlustama selle, et asjaomased isikud saavad siseriiklikes kohtutes direktiivis ette nähtud õigustele tegelikult tugineda (vt 10. aprilli 1984. aasta otsus kohtuasjas 14/83: von Colson ja Kamann, EKL 1984, lk 1891, punkt 18, ja 15. mai 1986. aasta otsus kohtuasjas 222/84: Johnston, EKL 1986, lk 1651, punkt 17).

17 Kaubamärgiomaniku õigus kaubamärgi kaitsele igasuguste rikkumiste eest ei oleks tegelik ega tõhus, kui see ei võimaldaks võtta arvesse asjaomase avalikkuse taju hetkel, mil kõnealune kaubamärki rikkuv tähis võeti kasutusele.

18 Kui hinnata segiajamise tõenäosust asjaomase tähise kasutusele võtmisest hilisema aja seisuga, võib selle tähise kasutaja, kes tugineb kaitstud kaubamärgi üldtuntuse vähenemisele, saada kasu oma õigusvastasest käitumisest, kuigi ta ise vastutab nimetatud vähenemise eest või on sellele kaasa aidanud.

19 Direktiivi 89/104 artikli 12 lõike 2 punkti a kohaselt võib kaubamärgi tühistada juhul, kui pärast selle registreerimise kuupäeva on kaubamärk omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimeks, mille jaoks ta on registreeritud. Nii on seadusandja, kaaludes kaubamärgiomaniku ja konkurentide huvisid, mis on seotud tähiste vaba kasutatavusega, käesoleva sätte vastuvõtmisega leidnud, et kaubamärgiomaniku vastu võidakse esitada eristusvõime kaotamise vastuväide vaid siis, kui selline kaotamine tuleneb omaniku tegevusest või tegevusetusest. Vastasel korral, ja eriti kui eristusvõime kaotamine on seotud sellise kolmanda isiku tegevusega, kes tähise kasutamisega rikub kaubamärki, on kaubamärk jätkuvalt kaitstud.

20 Kõike eelnimetatut arvesse võttes tuleb esimesele ja teisele küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada selliselt, et eristusvõime alusel nõuetekohaselt omandatud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse kindlaksmääramiseks peab kohus võtma arvesse asjaomase avalikkuse taju hetkel, mil nimetatud kaubamärki rikkuv tähis võeti kasutusele.

Kolmas küsimus

21 Selle küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas üldjuhul tuleb kohustada lõpetama asjaomase tähise kasutamist, kui on tuvastatud, et see tähis rikkus kaitstud kaubamärki hetkel, mil tähis võeti kasutusele.

22 Kui direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 1 tõlgendada eelotsusetaotluse esitanud kohtu esimesele ja teisele küsimusele antud vastust arvestades, siis tuleneb sellest, et kui registreeritud kaubamärgi ja sarnase tähise segiajamise tõenäosus esineb hetkel, mil tähis võeti kasutusele, on kaubamärgiomanikul õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid ilma tema loata seda tähist kaubandustegevuse käigus kasutamast.

23 Kuna artikli 5 lõikes 3 on esitatud lahtise loeteluna teatavad meetmed, mille eesmärk on tagada kaubamärgiomaniku asjaomast õigust, ja direktiiv 89/104 ei näe ette nimetatud meetmete kindlat vormi, siis on asjaomastel siseriiklikel ametivõimudel selles osas teatav kaalutlusõigus.

24 Direktiivis 89/104 ette nähtud kaubamärgiomaniku õiguste tegeliku ja tõhusa kaitse nõue, mida käsitleti käesoleva otsuse punktis 16, tähendab, et pädev kohus peab võtma meetmed, mis on asjaomase juhtumi tingimustes kõige sobivamad kaubamärgiomaniku õiguste tagamiseks ja selle suhtes toime pandud rikkumiste heastamiseks. Selles osas tuleb käesoleval juhul tõdeda, et asjaomase tähise kasutamise lõpetamise kohustamine on meede, mis tegelikult ja tõhusalt tagab nimetatud õigusi.

25 Seega tuleb kolmandale küsimusele vastata, et kui pädev kohus tuvastab, et asjaomane tähis rikkus kaubamärki hetkel, mil tähis võeti kasutusele, tuleb nimetatud kohtul võtta meetmed, mis on käsitletud juhtumi tingimusi arvestades kaubamärgiomanikule direktiivi 89/104 artikli 5 lõikest 1 tuleneva õiguse tagamiseks kõige sobivamad, ja nende meetmete hulka võib eriti kuuluda nimetatud tähise kasutamise lõpetamise kohustamine.

Neljas küsimus

26 Neljanda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas tuleb kohustada lõpetama asjaomase tähise kasutamist, kui kaubamärk on pärast tähise kasutuselevõttu osaliselt või täies ulatuses kaotanud oma eristusvõime ning see kaotus tuleneb osaliselt või täielikult kaubamärgiomaniku tegevusest või tegevusetusest.

27 Kuigi direktiivi 89/104 artikkel 5 annab kaubamärgiomanikule teatavad õigused, võtab direktiiv viimase käitumise aluseks asjaomaste õiguste õiguskaitse ulatuse määramisel.

28 Nii on kõnealuse direktiivi artikli 9 lõikes 1 sätestatud, et kui varasema kaubamärgi omanik on liikmesriigis viie järjestikuse aasta jooksul nõustunud kõnealuses liikmesriigis registreeritud hilisema kaubamärgi kasutamisega ja olnud teadlik sellisest kasutamisest, ei ole tal põhimõtteliselt õigust varasema kaubamärgi põhjal taotleda hilisema kaubamärgi kehtetuks tunnistamist ega vaidlustada hilisema kaubamärgi kasutamist kaupade või teenuste puhul, mille jaoks hilisemat kaubamärki on kasutatud. Samuti sätestatakse selle direktiivi artiklis 10, et kui omanik ei ole pärast registreerimismenetluse lõppemist liikmesriigis kaubamärki tegelikult kasutusele võtnud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, või kui selle kasutamine on olnud katkematu viieaastase ajavahemiku jooksul peatatud, siis rakendatakse kaubamärgi suhtes samas direktiivis ette nähtud sanktsioone, välja arvatud juhul, kui kasutamatajätmine on põhjendatud. Lõpuks võib direktiivi 89/104 artikli 12 lõigete 1 ja 2 kohaselt kaubamärgi tühistada, kui seda ei ole viie järjestikuse aasta jooksul tegelikult kasutatud või kui omaniku käitumise tõttu on kaubamärk muutunud vastava kauba või teenuse üldnimeks.

29 Nendest sätetest ilmneb, et direktiivis 89/104 üritatakse üldiselt tasakaalustada ühelt poolt kaubamärgiomaniku huvi kaitsta kaubamärgi peamist ülesannet, ja teisalt teiste ettevõtjate huvi nende kaupu ja teenuseid tähistada võivaid kaubamärke vabalt kasutada (vt värvide vaba kasutatavuse nõude kohta, kui värv ise registreeritakse kaubamärgina, 6. mai 2003. aasta otsus C‑104/01: Libertel, EKL 2003, lk I‑3793).

30 Arvestades eeltoodut, ei ole kõnealusest direktiivist tulenev kaubamärgiomaniku õiguste kaitse tingimusteta, kuna erinevate huvide tasakaalustamiseks hõlmab see kaitse vaid olukordi, kus asjasse puutuv kaubamärgiomanik näitab üles piisavat hoolt teiste ettevõtjate poolt selliste tähiste kasutamise vaidlustamisel, mis võivad rikkuda tema kaubamärki.

31 Niisugune hoolsuskohustus ei piirdu kaubamärgi kaitse valdkonnaga, vaid seda võidakse kohaldada ühenduse õiguse teistes valdkondades, kui õigussubjekt tugineb sellest õiguskorrast tulenevale õigusele.

32 Käesoleva otsuse punktis 28 on tuletatud meelde, et kaubamärgi võib tühistada juhul, kui kaubamärk on omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimeks, mille jaoks ta on registreeritud.

33 Niisiis, kui kaubamärk on kaotanud eristusvõime seeläbi, et see on omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu muutunud vastava kauba või teenuse üldnimeks direktiivi 89/104 artikli 12 lõike 2 tähenduses, ei saa kaubamärgiomanik enam tugineda õigustele, mille talle annab asjaomase direktiivi artikkel 5.

34 Niisugune tegevusetus võib seisneda ka selles, et kaubamärgiomanik ei ole aegsasti tuginenud nimetatud artiklile 5 ning taotlenud pädevatelt ametiasutustelt keelata asjaomastel kolmandatel isikutel kasutada tähist, mille segiajamine kõnealuse kaubamärgiga on tõenäoline, kuna selliste taotluste eesmärk ongi nimetatud kaubamärgi eristusvõime säilitamine.

35 Käesoleva otsuse punktides 29 ja 30 esitatud põhjendustest tulenevalt peab pädev kohus tuvastama, kas asjaomased õigused on nimetatud tegevusetuse tõttu tegelikult kaotatud, ja seda tuleb teha ka menetluse raames, mille eesmärk on kaitsta direktiivi 89/104 artikliga 5 antud ainuõigust, mille kaubamärgiomanik võib olla algatanud liiga hilja. Kui asjaomase artikli 12 lõikes 2 nimetatud tühistamise aluse arvessevõetavus kuuluks kaubamärgi rikkumise suhtes algatatud menetluses üksnes liikmesriikide õiguse kohaldamisalasse, võiks selle tagajärjeks olla sõltuvalt asjaomasest seadusest varieeruv kaubamärgiomanike kaitse. Sel juhul ei saavutataks direktiivi põhjenduses 9 „äärmiselt oluliseks” loetud eesmärki tagada „kõigi liikmesriikide õigussüsteemides samasugune kaitse” (vt tõendamiskoormuse kohta kaubamärgiomaniku ainuõiguse rikkumise asjades 18. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas: C‑405/03: Class International, EKL 2005, lk I‑8735, punktid 73 ja 74).

36 Seetõttu ei saa pädev kohus õiguste kaotamise tuvastamise järel kohustada lõpetama asjaomase tähise kasutamist isegi siis, kui hetkel, mil nimetatud tähis võeti kasutusele, oli selle tähise ja asjaomase kaubamärgi segiajamine tõenäoline.

37 Seetõttu tuleb neljandale küsimusele vastata, et ei ole alust kohustada lõpetama asjaomase tähise kasutamist, kui on tuvastatud, et nimetatud kaubamärk on omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaotanud eristusvõime ja muutunud vastava kauba või teenuse üldnimeks direktiivi 89/104 artikli 12 lõike 2 tähenduses ning kaubamärgiomanik on seega kaotanud oma õigused.

Kohtukulud

38 Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

1. Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada selliselt, et eristusvõime alusel nõuetekohaselt omandatud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse kindlaksmääramiseks peab kohus võtma arvesse asjaomase avalikkuse taju hetkel, mil nimetatud kaubamärki rikkuvat tähist hakati kasutama.

2. Kui pädev kohus tuvastab, et asjaomane tähis rikkus vastavat kaubamärki hetkel, mil tähist hakati kasutama, tuleb sellel kohtul võtta meetmed, mis käsitletud juhtumi tingimusi arvestades on kaubamärgiomanikule direktiivi 89/104 artikli 5 lõikest 1 tuleneva õiguse tagamiseks kõige sobivamad, ja nende meetmete hulka võib eriti kuuluda nimetatud tähise kasutamise lõpetamise kohustamine.

3. Ei ole alust kohustada lõpetama asjaomase tähise kasutamist, kui on tuvastatud, et nimetatud kaubamärk on omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaotanud eristusvõime ja muutunud vastava kauba või teenuse üldnimeks direktiivi 89/104 artikli 12 lõike 2 tähenduses ning kaubamärgiomanik on seega kaotanud oma õigused.

Allkirjad