Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikoda rikkus määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõiget 4, kui ta järeldas, et kuna Prantsuse siseriiklik kohus on Lissaboni kokkuleppe alusel Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsioonis õlle jaoks registreeritud päritolunimetuse BUD registreeringu mõju tühistanud, siis ei saa nende kujutis- ja sõnamärkide registreerimise peale esitatud vastulauset, mille registreerimist ühenduse kaubamärgina taotletakse Nizza kokkuleppe vastavalt klassidesse 16, 21, 25 ja 32 ning klassidesse 32, 33, 35, 38, 41 ja 42 kuuluvatele kaupadele, rahuldada sellise õiguse põhjal, „mida esitletakse päritolunimetusena”, mis see aga tegelikult „ei ole”, samas kui selle otsuse peale on esitatud apellatsioonkaebus, millel on otsuse täitmist peatav toime.

Kui ühtlustamisamet kahtleb tõesti varasema õiguse kui „päritolunimetuse” määratluses ning seega kaitses, mida siseriiklik õigus sellele annab, olukorras, kus see küsimus on asjaomases osalisriigis toimuva kohtumenetluse esemeks, on ühtlustamisametil määruse nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrus nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) eeskirja 20 lõike 7 punkti c alusel võimalik vastulausemenetlus peatada, kuni tehakse lõplik sellekohane otsus.

Sellest tuleneb, et määrusega nr 40/94 kehtestatud kord eeldab, et Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) võtab arvesse varasemate, siseriiklikult kaitstud õiguste olemasolu. Nii sätestab artikli 8 lõige 1, kui seda lugeda koostoimes määruse nr 40/94 artikli 8 lõikega 4, et ühe varasema ulatuslikumalt kui kohaliku tähtsusega kaubanduses kasutatava ja liikmesriigis kehtiva tähise omanik võib sätestatud tingimustel esitada ühenduse kaubamärgi registreerimisele vastulause. Nimetatud kaitse tagamiseks märgitakse määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 sõnastuses konkreetselt, et varasema õiguse „suhtes kohaldata[kse] liikmesriigi õigus[t]”.

Nagu määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 74 lõike 2 sõnastusest tuleneb, võib Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) mitte arvesse võtta fakte ja tõendeid, mille asjaomased pooled on esitanud hilinenult. Selle sätte sõnastusest tuleneb, et pooltele jääb üldreeglina – kui ei ole sätestatud teisiti – võimalus esitada faktilisi asjaolusid ja tõendeid pärast tähtaegade möödumist, mis on nende esitamisele kehtestatud määrust nr 40/94 kohaldades, ning et ühtlustamisametil ei ole mingil juhul keelatud võtta arvesse faktilisi asjaolusid ja tõendeid, millele on niimoodi hilinenult viidatud või mis on hilinenult esitatud.

Määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 4 kohaselt võib registreerimata kaubamärgi või mõne muu ulatuslikumalt kui kohaliku tähtsusega kaubanduses kasutatava tähise alusel ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlusele vastu seista.

Määruse nr 40/94 artikli 43 lõike 2 mõistes varasema kaubamärgi tegeliku kasutamise tõendite eesmärgid ja nende suhtes kehtivad tingimused erinevad eesmärkidest ja tingimustest selle määruse artikli 8 lõikes 4 sätestatud tähise kaubanduses kasutamise tõendite kohta eriti osas, mis puudutab Lissaboni kokkuleppe või kahepoolse lepingu alusel registreeritud päritolunimetusi.

Teatavad tähised ei kaota määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 raames nendega seotud õigusi ka juhul, kui neid „tegelikult” ei kasutata. Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetust ei saa pidada üldnimetuseks muutunud nimetuseks niikaua, kuni päritoluriigis kaitstakse seda kui päritolunimetust. Peale selle on päritolunimetuse kaitse tagatud ilma, et seda oleks vaja pikendada (Lissaboni kokkuleppe artikkel 6 ja artikli 7 lõige 1). Sellegipoolest ei tähenda see, et tähise, millele on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 raames tuginetud, võib kasutamata jätta. Vastulause esitaja võib siiski piirduda selle tõendamisega, et asjaomase tähise kasutamine toimus kaubandustegevuses majandusliku kasu teenimise eesmärgil, seejuures määruse nr 40/94 artikli 43 lõigete 2 ja 3 ning määruse nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrus nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) eeskirja 22 tähenduses ja tingimustel kõnealuse tähise tegelikku kasutamist tõendamata. Vastupidise tõlgenduse järgi laiendataks artikli 8 lõikes 4 käsitletud tähistele tingimusi, mis on seotud konkreetselt kaubamärkide ning nende kaitse ulatusega. Lisaks peab vastulause esitaja määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktist b erinevalt artikli 8 lõike 4 raames tõendama veel seda, et kõnealune tähis annab talle kohaldatava liikmesriigi õiguse kohaselt õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine.

Määruse n 40/94 artikli 8 lõike 4 sõnastusest ei ilmne, et asjaomast tähist peab kasutama sellel territooriumil, millel kehtivale õigusele on asjaomase tähise kaitse toetuseks tuginetud. Selles artiklis käsitletud tähiseid võib teataval territooriumil kaitsta ka siis, kui neid ei ole kasutatud sellel konkreetsel territooriumil vaid üksnes ühel teisel territooriumil.

Tuleb kontrollida, kas vastulause esitaja poolt haldusmenetluse jooksul esitatud tõendid näitavad, et asjaomaseid tähiseid kasutatakse kaubandustegevuses majandusliku kasu teenimise eesmärgil ja mitte erasfääris, ning seda olenemata territooriumist, kus tähist kasutatakse.

Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 sõnastuse kohaselt põhineb vastulause kaubanduses „kasutatava[l]” tähisel. Sellest sättest ei tulene, et vastulause esitaja peab tõendama, et asjaomast tähist on kasutatud enne ühenduse kaubamärgi taotluse esitamist. Äärmisel juhul võib varasemate kaubamärkide osas kehtivate tingimuste eeskujul nõuda – ning seda selleks, et vältida varasemate õiguste kasutamist üksnes vastulause esitamise eesmärgil –, et asjaomast tähist on kasutatud enne kaubamärgitaotluse avaldamist väljaandes Bulletin des marques communautaires.

(vt punktid 163, 166–169)