CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. ELEANOR SHARPSTON

presentadas el 12 de marzo de 2009 ( 1 )

Asunto C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

contra

Franz Hauswirth GmbH

«Marca comunitaria tridimensional — Reglamento (CE) no 40/94 — Artículo 51, apartado 1, letra b) — Criterios pertinentes para apreciar la “mala fe” del solicitante en el momento de presentar la solicitud de marca comunitaria»

1. Por primera vez se solicita al Tribunal de Justicia orientación sobre el concepto de la mala fe en el ámbito de la normativa sobre la marca comunitaria.

2. En particular, se declarará la nulidad de una marca comunitaria cuando «al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe».

3. En el caso de autos, el procedimiento nacional surge a raíz de una situación en la que varias empresas comercializaron en un principio productos similares con formas y presentaciones similares. Una de dichas empresas registró su forma y presentación particular como marca comunitaria tridimensional. En tales circunstancias se plantea la cuestión de qué elementos son necesarios y/o suficientes para determinar si la empresa actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca.

Normativa pertinente

4. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto el Reglamento sobre la marca comunitaria. ( 2 ) Sin embargo, el mismo concepto se utiliza, en un contexto similar, mas no idéntico, en la Directiva sobre marcas. ( 3 )

El Reglamento sobre la marca

5. En virtud del Reglamento sobre la marca, las marcas comunitarias podrán registrarse mediante solicitud depositada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), establecida por el artículo 2 de dicho Reglamento (en lo sucesivo, «OAMI» u «Oficina»).

6. Los artículos 7 y 8 del Reglamento establecen los motivos por los que se puede rechazar una solicitud de registro de una marca comunitaria. ( 4 )

7. El artículo 7, apartado 1, enumera los motivos de denegación «absolutos». En particular, se denegará el registro en los siguientes casos: a) los signos que no puedan ser objeto de una representación gráfica o que no sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa; b) las marcas que carezcan de carácter distintivo; c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características del producto o del servicio; d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio; e) los signos constituidos exclusivamente por la forma inherente del producto; f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres; g) las marcas que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio; h) los emblemas de Estado, punzones oficiales y emblemas de organizaciones intergubernamentales, sin la necesaria autorización; i) las marcas que incluyan insignias, emblemas o escudos de especial interés público sin la necesaria autorización; j) las marcas que incluyan una indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, para vinos o bebidas espirituosas que no tengan ese origen; k) las marcas que incluyan una indicación geográfica registrada o una denominación de origen relativas al mismo tipo de producto.

8. Según el artículo 7, apartado 3, el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), no se aplicará si la marca hubiera adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

9. El artículo 8 enuncia los motivos de denegación «relativos» en virtud de los cuales un tercero podrá oponerse al registro de una marca comunitaria. El artículo 8, apartado 1, dispone que el titular de una marca anterior ( 5 ) podrá oponerse al registro de a) una marca idéntica para productos o los servicios idénticos o b) una marca idéntica o similar para productos o servicios idénticos o similares, si la similitud da lugar a riesgo de confusión. El artículo 8, apartado 4, confiere un derecho de oposición similar al titular de una marca anterior no registrada o de otro signo anterior utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, si dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. El artículo 8, apartado 5, extiende esencialmente el derecho enunciado por el artículo 8, apartado 1, a situaciones en las que los bienes y servicios no sean similares, pero la marca anterior sea notoriamente conocida en la Comunidad o en el Estado miembro (según se trate de una marca comunitaria o nacional), y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos. Por otro lado, el artículo 8, apartado 3, permite al titular de la marca impedir que su agente o representante registre la marca en su propio nombre sin el consentimiento del titular o sin justificación.

10. El Reglamento también establece que se podrá declarar la nulidad absoluta o relativa de una marca comunitaria ya registrada en virtud de varias causas.

11. El artículo 51 establece las causas de nulidad absoluta. Los párrafos pertinentes disponen lo siguiente: «1. La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7; b) cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. Sin embargo, aún cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7, no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.»

12. El artículo 52 enuncia las causas de nulidad relativa. Los párrafos pertinentes disponen lo siguiente: «1. La marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: a) cuando exista una marca anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo; b) cuando exista una marca contemplada en el apartado 3 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado; c) cuando exista un derecho anterior contemplado en el apartado 4 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado. 2. La marca comunitaria también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior y en particular de: a) un derecho al nombre; b) un derecho a la imagen; c) un derecho de autor; d) un derecho de propiedad industrial, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos.»

13. En virtud del artículo 53, apartados 1 y 2, del Reglamento, el titular de una marca comunitaria o nacional anterior o de un signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, no podrá oponerse al uso de la marca comunitaria posterior con la que entre en conflicto si hubiese tenido conocimiento de ese uso y lo hubiese tolerado durante cinco años consecutivos «a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe».

14. Por último, el artículo 9, apartado 1, del Reglamento sobre la marca habilita al titular de la marca comunitaria para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: «a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.»

La Directiva sobre marcas

15. El caso de autos se refiere al Reglamento y no a la Directiva, no obstante, resulta de utilidad tener presentes las disposiciones paralelas de ésta última.

16. La Directiva pretende armonizar las normativas nacionales de los Estados miembros sobre marcas que siguen resultando de aplicación junto al sistema de marca comunitaria, con el que, no obstante, deben guardar coherencia. La Directiva contiene disposiciones ( 6 ) en gran medida equivalentes a las del articulado del Reglamento sobre la marca antes citado, aunque en determinados aspectos difieren sutilmente de dicho texto.

17. El artículo 3 se titula «Causas de denegación o de nulidad». El artículo 3, apartado 1, establece causas obligatorias a cuyo tenor todos los Estados miembros deben prever que «[s]erá denegado el registro o, en el supuesto de estar registrad[a]s, podrá declararse la nulidad» de las marcas. Son idénticas a los motivos absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras a) a h), del Reglamento sobre la marca. En particular, el artículo 3, apartado 2, añade que los Estados miembros podrán prever que «el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que: a) pueda prohibirse el uso de dicha marca en virtud de una normativa distinta de la normativa en materia de marcas del Estado miembro interesado o de la Comunidad; […] d) la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante.»

18. El artículo 4 de la Directiva establece «[o]tras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores», que, a pesar de contener varias modificaciones para ajustarlas al contexto nacional, son en gran medida equivalentes a los motivos de denegación relativos y a las causas de nulidad relativa previstos respectivamente en los artículos 8 y 52 del Reglamento sobre la marca. Se trata nuevamente de motivos para la denegación y para la subsiguiente nulidad y, del mismo modo, algunos son opcionales. Entre estos últimos se encuentra el criterio establecido en el artículo 4, apartado 4, letra g), de que «la marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continúe utilizándose allí, siempre que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante».

Legislación nacional

19. El tribunal remitente menciona en particular las siguientes disposiciones de las legislaciones austriaca y alemana.

20. Con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley federal austriaca contra la competencia desleal), la apariencia, embalaje o envoltura de productos se equipararán, a efectos de protección, a la denominación específica de una empresa cuando, en el sector del mercado de que se trate, se consideren como signos distintivos de dicha empresa.

21. Según el artículo 4, apartado 2, de la Markengesetz (Ley de marcas), se otorgará la protección conferida a las marcas a cualquier signo utilizado en el tráfico económico que haya adquirido la notoriedad de una marca entre el público relevante.

Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales

22. Parte de la mitología de la Pascua es una criatura portadora de huevos conocida como el conejo de Pascua. ( 7 ) Durante décadas, fabricantes de chocolate de, al menos, las zonas de habla alemana de Europa, han producido y comercializado en el tiempo pascual conejos de chocolate de diferentes formas y con envoltorios de varios tipos y colores, aunque por lo general de láminas metalizadas doradas, a menudo decorados con un lazo y/o un cascabel. Tras la introducción, en particular, del embalaje mecanizado en los años noventa, las limitaciones técnicas hicieron que las formas de los conejos de chocolate fuesen cada vez más similares. ( 8 )

23. Entre los productores en cuestión se encuentran Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (en lo sucesivo «Lindt»), empresa establecida en Suiza demandante en el litigio principal, y Franz Hauswirth GmbH (en lo sucesivo «Hauswirth»), empresa austriaca demandada en el litigio principal.

24. Lindt viene produciendo y comercializando conejos de Pascua de chocolate desde principios de los años cincuenta. Su presentación exacta ha variado ligeramente a lo largo de los años. ( 9 ) Lindt comercializó por primera vez sus conejos de Pascua de chocolate en Austria en 1994. En junio de 2000, solicitó el registro como marca comunitaria tridimensional de la forma y la presentación de un conejo de Pascua envuelto en una lámina metalizada de color dorado, con motivos rojos y marrones, que lleva alrededor del cuello un lazo rojo con un cascabel unida al mismo, y con un dibujo que incluye las palabras «Lindt Goldhase» en el lomo. La marca fue registrada el 6 de julio de 2001.

25. Hauswirth produce y comercializa sus propios conejos de chocolate desde 1962. Normalmente están decorados con un lazo pero no con un cascabel. No llevan ningún nombre identificativo, si bien en su base tiene puesta una etiqueta, de manera que normalmente no se ve cuando los bienes se exponen en un estante.

26. El tribunal remitente sostiene que hay riesgo de confusión entre ambas presentaciones. Además, desde los años treinta se han venido comercializando otros modelos, con mayor o menor grado de similitud con la presentación de Lindt. Lindt conocía la existencia de, al menos, algunos de esos modelos antes de solicitar el registro de su marca.

27. El tribunal remitente señala igualmente que, antes de que se presentase la solicitud de registro, los diferentes productores, o, por lo menos, algunos de ellos, habían adquirido «derechos válidos» ( 10 ) a la protección de sus productos en virtud de la Ley federal austriaca contra la competencia desleal y de la Ley de marcas alemana, aunque ninguna de las presentaciones hubiese sido registrada en modo alguno.

28. Por último, el tribunal remitente afirma que, mediante el registro de la marca, Lindt pretendía «sentar una base que le permitiera actuar contra productos de otros fabricantes ya existentes», algunos de los cuales ya conocía, al menos, en Alemania.

29. Tras el registro, Lindt ejercitó contra Hauswirth acciones por violación del derecho de marca mediante las que solicitó que se ordenara a ésta cesar la producción y comercialización de conejos de Pascua con una presentación que, según Lindt, corría el riesgo de confundirse con la marca registrada. Hauswirth formuló demanda reconvencional, alegando, entre otros motivos, que el registro se había realizado de mala fe y que, por tanto, la marca debía ser declarada nula, de conformidad con el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento.

30. En primera instancia, el Handelsgericht Wien (Tribunal de lo mercantil de Viena), desestimó la pretensión de la demandante y estimó la demanda reconvencional. En el marco de un recurso de apelación interpuesto por Lindt, el Oberlandesgericht (Tribunal regional superior), anuló dicha sentencia, pero no en base a motivos que dieran satisfacción a Lindt. Según Hauswirth, el tribunal de apelación decidió únicamente que Lindt no había actuado de mala fe puesto que su presentación era notoriamente conocida antes de que solicitase el registro de la marca, lo que, sin embargo, a pesar de descartar la demanda reconvencional de Hauswirth, no condujo a la estimación de la pretensión principal de Lindt. Ambas partes interpusieron, por consiguiente, recurso de casación ante el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo austriaco), el cual solicita una decisión prejudicial sobre las siguientes cuestiones: «1) ¿Debe interpretarse el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 […] en el sentido de que ha de considerarse que el solicitante de una marca comunitaria ha actuado de mala fe si en el momento de la solicitud sabe que un competidor está utilizando un signo idéntico o que, por su similitud, puede dar lugar a confusión en (al menos) un Estado miembro para productos o servicios idénticos o similares, y solicita la marca con el fin de impedir que dicho competidor pueda seguir utilizando el signo? 2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Ha de considerarse que el solicitante ha actuado de mala fe si solicita la marca para impedir que un competidor siga utilizando el signo, si, en el momento en el que presenta su solicitud, sabe o debe saber que dicho competidor ha obtenido “derechos adquiridos” (“wertvollen Besitzstand”) mediante la utilización de un signo idéntico o similar para los mismos bienes o servicios o para bienes o servicios que son tan similares que pueden dar lugar a confusión? 3) En caso de respuesta afirmativa a alguna de las cuestiones anteriores: ¿Debe excluirse la existencia de mala fe si el signo del solicitante ya ha adquirido notoriedad entre el público y está, por tanto, protegido en virtud del Derecho de la competencia?»

31. Las partes del litigio principal, los Gobiernos checo y sueco y la Comisión han presentando observaciones orales y escritas.

Apreciación

Alcance de las cuestiones prejudiciales

32. El órgano jurisdiccional nacional desea saber si determinados elementos son suficientes para establecer o descartar si una solicitud se ha presentado de mala fe, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca, en el contexto de unos hechos concretos que él mismo ha establecido o que considera acreditados por una instancia inferior. Considero que dichos hechos son, en esencia, los siguientes: — antes de que Lindt solicitase el registro de su marca, ella misma y varios fabricantes de chocolate competidores producían bienes similares con presentaciones similares, en algunos casos con un grado de similitud tal como para dar lugar a un riesgo de confusión; — dichas presentaciones se benefician de cierto grado de protección en virtud del Derecho nacional de la competencia por tratarse de un «derecho de propiedad válido»; — Lindt no podía haber ignorado los hechos mencionados supra; — la presentación de Lindt ha adquirido con el transcurso del tiempo una especial notoriedad entre el público; — Lindt solicitó el registro de su presentación como marca comunitaria para impedir que sus competidores siguiesen utilizando sus presentaciones en la medida en que existiese riesgo de confusión.

33. El tribunal remitente solicita orientación, en particular, sobre la relevancia de los siguientes elementos: — el conocimiento de Lindt de la situación preexistente con respecto a sus competidores; — la intención de Lindt de prohibir a sus competidores seguir utilizando sus presentaciones; — la notoriedad ya adquirida por la presentación de Lindt antes de que solicitase su registro como marca.

34. En ese sentido, considero que puede resultar de utilidad analizar las tres cuestiones conjuntamente, prestando la debida atención a los elementos mencionados. Comenzaré analizando el significado de la mala fe en el presente contexto.

El significado de la mala fe en el sistema de la normativa comunitaria

35. Como un banquero, la mala fe es sin duda más fácil de reconocer que de definir. ( 11 ) Se trata de un concepto que no sólo abogados, sino también filósofos y teólogos han intentado desentrañar sin éxito. Es posible, en efecto, que la mala fe no pueda definirse en modo alguno, en el sentido de determinar sus límites exactos.

36. Aquí se trata de la mala fe en el momento de presentar una solicitud de registro de una marca. La normativa no define, delimita o describe, en modo alguno, este concepto, si bien el lugar que ocupa en el sistema de dicha normativa puede ofrecer cierta orientación.

37. Con arreglo al Reglamento sobre la marca comunitaria, se puede denegar el registro de una marca por motivos absolutos o relativos, o, una vez registrada, declarar su nulidad absoluta o relativa con arreglo a varias causas.

38. En lo que respecta a la denegación de registro, ( 12 ) los motivos absolutos son, en esencia, defectos inherentes a la naturaleza de la marca solicitada y son examinados de oficio por la OAMI. Los motivos relativos son, básicamente, derechos de propiedad intelectual anteriores que otorgan a su titular el derecho a prohibir a terceros el uso del signo controvertido y no se examinan de oficio sino que deben hacerse valer por el titular de dichos derechos.

39. Son varias las causas que permiten declarar la nulidad absoluta o relativa de una marca registrada. ( 13 ) En este punto, sin embargo, las causas de nulidad son ligeramente más amplias. La mala fe del solicitante en el momento de la solicitud es una causa adicional de nulidad absoluta ( 14 ) y se han añadido otros cuatro tipos de derechos a la lista de causas de nulidad relativa. ( 15 )

40. Asimismo, el titular de un derecho anterior no podrá solicitar la nulidad de una marca comunitaria u oponerse al uso de la misma si ha tolerado el uso de dicha marca durante, al menos, cinco años consecutivos, a no ser que la solicitud de la marca se hubiera efectuado de mala fe (artículo 53).

41. La mala fe se manifiesta, por tanto, como un defecto inherente a la solicitud (en lugar de a la marca), el cual vicia de manera sustancial el registro independientemente de otras circunstancias. La Directiva sobre marcas sigue, en general, el mismo esquema.

42. Dada la manera en que la normativa está organizada, debe existir un concepto comunitario único de mala fe tanto para el Reglamento como para la Directiva. El artículo 51 del Reglamento dispone que tanto la OAMI como los tribunales nacionales declararán la nulidad de una marca comunitaria si se hubiese actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro, y evidentemente, ambos deben utilizar el mismo concepto. Dada la necesidad mantener una interacción armoniosa entre ambos sistemas tampoco es conveniente que los tribunales nacionales utilicen un concepto para las marcas comunitarias y otro para las marcas nacionales.

43. Con estas consideraciones en mente, examinaré a continuación algunas de las sugerencias específicas presentadas en las observaciones escritas y orales sobre lo que comprende la mala fe e intentaré llegar a una conclusión a la luz de los distintos enfoques.

¿Se limita la mala fe a las circunstancias del artículo 8?

44. En sus observaciones escritas, la Comisión observa que el artículo 8 del Reglamento sobre la marca comunitaria enumera de manera exhaustiva todos los derechos que pueden invocarse para oponerse a un registro. Alega que se debe permitir el registro de una marca para garantizar su prioridad frente a otros derechos de menor rango que no le eran oponibles en el momento de presentar la solicitud de registro. Si los titulares de dichos derechos de menor rango pudiesen obtener posteriormente, con una declaración de nulidad basada en la mala fe, lo que no habrían podido obtener mediante la oposición al registro se eludiría la voluntad del legislador.

45. Este argumento no me convence, aunque estoy de acuerdo en que es probable que la solicitud de registro de marca presentada con conocimiento de la existencia de un derecho anterior que se le opone, de aquellos enumerados en el artículo 8 del Reglamento sobre la marca comunitaria, haya sido realizada de mala fe.

46. Es cierto que los únicos derechos anteriores que pueden invocarse en oposición al registro de una marca comunitaria son los enumerados en el artículo 8. Sin embargo, ello no excluye necesariamente la posibilidad de que una solicitud de registro haya sido realizada de mala fe con respecto a otros derechos que no se pueden invocar, y en cualquier caso, observo que una declaración de nulidad puede fundamentarse en derechos anteriores distintos de los enumerados en el artículo 8. ( 16 ) Asimismo, me parece que la tesis de la Comisión reduce la mala fe a una mera función auxiliar, que consolida de manera posiblemente superflua la posición de un competidor que ya está legitimado para obtener una declaración de nulidad en base a su derecho anterior (y que incluso podría haberse opuesto al registro en un momento anterior), mientras que el sistema de los artículos 51 y 52 muestra que la mala fe es una causa de nulidad independiente. Se trata de una causa de nulidad absoluta, que puede ser invocada por cualquiera, lo que incluye al titular de un derecho anterior, pero no se limita a él. No está limitada, ni explícita ni implícitamente, a la mala fe con respecto a una cuestión concreta. Cualquiera puede solicitar la declaración de nulidad alegando que la solicitud de registro fue presentada de mala fe, sin importar el contexto en el que se haya producido dicha mala fe.

47. La determinación de lo que constituye la mala fe en relación con derechos conflictivos anteriores con un rango inferior a los enumerados en los artículos 8 y 52, es una cuestión diferente que se examinará más adelante, ( 17 ) pero no estoy de acuerdo con que tal categoría de mala fe esté excluida del concepto utilizado en el Reglamento.

¿Falta de intención de utilizar la marca?

48. En la vista, la Comisión adoptó un enfoque aparentemente distinto, y más restrictivo, que el que había adoptado en sus observaciones escritas. La Comisión señaló que sólo un tipo de conducta puede ser calificado de mala fe en el sentido de la normativa, a saber, el registro de una marca sin la intención de hacer uso de la misma pero con el objetivo de impedir que otros la utilicen. La Comisión considera el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento como corolario del artículo 50, apartado 1, letra a), a cuyo se tenor una marca comunitaria que no haya sido objeto de uso efectivo durante un período de cinco años podrá ser declarada caduca; a su parecer, el artículo 51, apartado 1, letra b), permite, por tanto, que una persona que esté utilizando o desee utilizar un signo o marca que esté en conflicto con una marca registrada obtenga una declaración de nulidad sin esperar a la expiración del período de cinco años, si el solicitante no tenía la intención de hacer uso de dicha marca.

49. Tampoco me convence este argumento, aunque también acepto que lo más probable es que ese tipo de conducta se realice de mala fe.

50. Soy de la opinión de que, si la mala fe se limitase a las situaciones en las que el solicitante no tuviese intención de hacer uso de la marca, el artículo 53, apartados 1 y 2, del Reglamento no tendría sentido. Estas disposiciones impiden al titular de una marca anterior obtener la declaración de nulidad de una marca comunitaria posterior con la que está en conflicto si ha tolerado el uso de dicha marca durante cinco años consecutivos, a no ser que la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe. Presuponen, por tanto, que una marca puede solicitarse de mala fe y, además, ser utilizada durante cinco años consecutivos. En consecuencia, me resulta difícil conciliar la postura de la Comisión con el tenor meridiano de la legislación.

¿Intención subjetiva o criterios objetivos?

51. Lindt cita varias resoluciones de la OAMI para argumentar que no se puede concluir la existencia de mala fe si no existe intención deshonesta. Por ejemplo: «La mala fe es un concepto restrictivo en el sistema del [Reglamento sobre la marca comunitaria]. Mala fe es lo contrario a la buena fe, e implica o incluye, por lo general, entre otras cosas, un fraude real o potencial, una intención de engañar o de inducir a error a otros, o cualquier otro motivo perjudicial. Conceptualmente, la mala fe puede entenderse como una “intención deshonesta”. Esto significa que puede interpretarse como una práctica desleal que implica una falta de intención honesta por parte del solicitante de [la marca comunitaria] a la hora de presentar su solicitud » ( 18 ) o: «La mala fe se puede definir como la condición de aquel que deliberadamente se aprovecha indebidamente o causa un perjuicio injusto a otros haciendo algo contrario a los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o a las prácticas leales en el comercio o en los negocios». ( 19 ) Lindt sostiene que el Bundesgerichtshof (Tribunal federal de justicia) alemán mantiene la misma postura. ( 20 )

52. Hauswirth se suma a esta corriente, y menciona un dicho de Lindsay J ante el English High Court (Tribunal Supremo inglés) a menudo citado: «Sencillamente [la mala fe] comprende la deshonestidad y, tal como lo entiendo, incluye además algunas conductas que no satisfacen los estándares de las prácticas comerciales aceptables que observan los hombres razonables y experimentados en el ámbito concreto que se somete a examen». ( 21 )

53. La Comisión sugiere en sus observaciones escritas que la mala fe puede compararse con un comportamiento que no sea «conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial», ( 22 ) un claro ejemplo del ello es la intención de impedir que terceros entren en el mercado.

54. Del mismo modo, el Gobierno checo sostiene que el concepto de mala fe en la legislación tiene un componente moral o ético significativo, e implica la vulneración de normas de conducta comúnmente aceptadas. El Gobierno checo considera que existe mala fe en particular en la solicitud de registro de una marca con un objetivo que no sea permitir que la marca «cumpl[a] su función esencial, a saber, garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia». ( 23 ) A su parecer, el registro con la única intención de impedir que terceros utilicen una marca similar (lo cual es meramente una función auxiliar de la marca) se realiza, por consiguiente, de mala fe.

55. En cambio, el Gobierno sueco, sostiene que lo que importa no es la intención del solicitante de la marca, sino su conocimiento objetivo: si sabía o debía saber que otra persona ya estaba utilizando una marca idéntica o similar. Afirma que así es como se utiliza el concepto de mala fe en varios Estados miembros, a saber, los países del Benelux, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Italia y la propia Suecia. ( 24 )

56. Así pues, las distintas observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia presentan diversos matices, algunos sutiles y otros no tanto. En consecuencia es necesario elegir hasta cierto punto entre las definiciones más subjetivas o más objetivas de la mala fe, aunque creo que se trata más bien de de asegurar la adecuada simbiosis entre ambas posturas.

57. A mi entender resulta evidente que, en su acepción común, el concepto de mala fe implica un aspecto subjetivo de carácter general, según indican las diversas descripciones citadas por Lindt, Hauswirth y la Comisión, a diferencia de la definición más limitada propuesta por el Gobierno checo. En principio, soy todavía más reacia a limitar el concepto en el caso de las marcas a circunstancias tan específicas y objetivamente definidas como las enunciadas por el Gobierno sueco. Además, me parece imposible hacerlo puesto que la normativa comunitaria no contiene ni una disposición explícita que limite el concepto en ese sentido, ni indicación alguna de una intención de hacerlo.

58. Por otro lado, soy consciente de las dificultades que surgirían si fuera necesaria la prueba de la intención subjetiva para establecer la mala fe, dificultades que sin duda han influido en la adopción del enfoque más objetivo preferido por algunos Estados miembros. A este respecto la Comisión propone, tanto en sus observaciones escritas como orales, que, si bien la intención del solicitante es un elemento fundamental para determinar la mala fe, la intención subjetiva debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso. Comparto la idea de que, a parte del quizás improbable caso de la admisión de la mala fe por parte del titular de la marca, ( 25 ) la existencia o ausencia de mala fe normalmente debe deducirse de las circunstancias objetivas pertinentes.

59. Entre dichas circunstancias objetivas se encuentra (siguiendo en la sugerencia del Gobierno checo) la capacidad de la marca de cumplir con su función esencial de identificar los bienes o servicios con relación a su origen. Sin embargo, aunque este criterio puede resultar útil cuando sea aplicable, no considero que pueda servir por sí mismo como único control pertinente.

Conclusión sobre la naturaleza de la mala fe

60. Concluyo, por tanto, que el concepto de mala fe en el solicitante de una marca a efectos de la normativa comunitaria: i) no puede circunscribirse a una categoría limitada de circunstancias específicas tales como la existencia de un determinado tipo de derecho anterior, la falta de intención de utilizar la marca o el conocimiento efectivo o implícito de la utilización de una marca similar, y ii) se refiere a una motivación subjetiva del solicitante de la marca, una intención deshonesta u otro «motivo perjudicial» que, no obstante, normalmente se demostrará por referencia a criterios objetivos (entre los cuales pueden figurar circunstancias como las enumeradas en el inciso i); implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, que se puede identificar valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de dichas normas.

Relevancia de los factores mencionados en las cuestiones

61. A la luz de lo dicho anteriormente, la mala fe debe evaluarse caso por caso, teniendo en cuenta las pruebas disponibles de las circunstancias pertinentes. El tribunal nacional solicita, en particular, que el Tribunal de Justicia le oriente sobre la relevancia de cuatro aspectos de las pruebas que se le han presentado: el conocimiento de que los competidores ya estaban utilizando marcas similares (entendiéndose como tal la forma y presentación de un producto), el conocimiento de que la utilización de dichas marcas gozaba de cierto grado de protección en virtud del Derecho de la competencia o de la legislación en materia de marcas, la intención de impedir el uso continuado de dichas marcas y la notoriedad y protección de la que disfruta la propia marca del solicitante.

62. En lo que respecta al conocimiento en general, resulta evidente que el comportamiento solo podrá calificarse de inmoral, o la intención de deshonesta, si la parte interesada conoce el contexto fáctico al que se debe aplicar la calificación de «inmoral» o «deshonesto». Por ejemplo, buscar el beneficio propio no es en sí inmoral ni deshonesto, perseguir ese beneficio mediante información insuficiente o engañosa, eludiendo (más que infringiendo activamente) las normas aplicables o adelantándose a las pretensiones de otra parte que tenga un derecho prevalente o adquirido con anterioridad podrá calificarse como tal, únicamente si quien persigue el beneficio es consciente de que la información era insuficiente o engañosa, de que estaba eludiendo las normas o de que el derecho de la otra parte era prevalente o gozaba de prioridad.

63. Cuando tal conocimiento se puede establecer directamente, no es necesario basarse en deducciones. Sin embargo, en muchos casos puede resultar difícil aportar pruebas directas de un conocimiento real, mientras que las circunstancias pueden justificar una presunción de conocimiento. El conocimiento de que la información es insuficiente o engañosa, se puede deducir, por ejemplo, de la presunción de una comprensión razonable del ámbito económico y administrativo; el conocimiento de que se estaban soslayando normas (aunque no se estuviesen infringiendo activamente) se puede deducir de la presunción de conocimiento de las leyes, y el conocimiento del derecho de otro se puede basar en la prueba de que el derecho en cuestión era notorio en el sector de que se trate.

64. En consecuencia, considero que la solicitud de marca presentada por una parte en la situación de Lindt no puede considerarse hecha de mala fe a no ser que dicha parte tenga, al menos, conocimiento de las circunstancias que pueden justificar la existencia de mala fe, que según se ha alegado en el caso de autos son la utilización de marcas similares por los competidores y la protección de dichas marcas en virtud del derecho de la competencia. No obstante, se plantea la cuestión de si tal conocimiento es suficiente para establecer la mala fe.

65. En mi opinión, no lo es, porque ello supondría descartar la intención real como irrelevante. Dicho conocimiento proporciona, sin embargo, un contexto en el que posiblemente no sean necesarios muchos más indicios para decidir de la cuestión. Es en ese contexto que el tribunal nacional debe tomar en consideración la intención de Lindt de impedir que otros utilicen marcas similares y la notoriedad de la que goza su propia marca. No obstante, a mi parecer, también debe tenerse en cuenta el contexto histórico comercial en su totalidad.

66. Un extremo que me parece relevante en el caso de autos es el hecho de que las «marcas» consisten en la forma global y en la presentación de un producto, en lugar de la acepción más habitual de la marca como signo que se pone en un producto. Parece, por tanto, relevante verificar hasta qué punto los competidores son libres de elegir la forma y la presentación, y en qué medida existen factores técnicos o comerciales que limitan su elección, por ejemplo, la forma en que se puede moldear o envolver automáticamente un producto, las expectativas de los consumidores en cuanto a la apariencia, etc. Es más probable que una solicitud de registro de una marca de este tipo, con conocimiento de la situación existente, se considere realizada de mala fe si la libertad de elección es limitada, puesto que el titular de la marca podrá, en efecto, impedir no sólo que sus competidores utilicen una marca similar, sino también que comercialicen un producto comparable.

67. La situación será diferente si un examen del contexto revela, por ejemplo, que el solicitante de la marca ha tenido éxito en un área comercial lucrativa, pero sabe que nuevas empresas pretenden aprovecharse del mismo copiando su presentación sin que exista obstáculo alguno para que comercialicen sus productos bajo presentaciones distintas. En tales circunstancias, es menos probable que una solicitud de registro de marca con el objeto de deshacerse de tales parásitos sea considerada fraudulenta, inmoral o de otro modo desleal, por lo que, en consecuencia, será más difícil considerarla realizada de mala fe.

68. Por ello, la importancia de la intención de impedir que sus competidores utilicen las marcas similares que vienen utilizando debe evaluarse a la luz de todas las circunstancias circundantes. No se puede considerar como una indicación automática de la existencia de mala fe.

69. El cuarto factor mencionado es la notoriedad de la que gozaba la marca del solicitante entre el público con anterioridad a la presentación de la solicitud, la cual es digna de protección en virtud de la legislación nacional. De nuevo, considero que se trata de un factor que debe relativizarse y no excluye automáticamente la posibilidad de que la solicitud de registro se haya realizado de mala fe.

70. El tribunal remitente pone de manifiesto que la presentación de Lindt era notoriamente conocida en Austria y en Alemania en la época en que registró su marca comunitaria puesto que un 50% o más de la población asociaba con Lindt los conejos de Pascua de chocolate envueltos en láminas metalizadas de color dorado. Dicha notoriedad le permitió impedir, incluso antes de registrar su marca, que sus competidores comercializasen presentaciones idénticas. El tribunal remitente menciona dos acciones de este tipo, ejercitadas en 1980 y en 2000 respectivamente, ( 26 ) pero indica que el éxito de una acción dirigida a impedir la comercialización de presentaciones que no fuesen de todo punto idénticas habría sido muy dudoso, lo cual fue confirmado por el abogado de Hauswirth en la vista. El tribunal remitente concluye, en consecuencia, que el único propósito del registro fue facilitar el ejercicio de la acción.

71. Sin embargo, ni los autos ni lo expuesto en la vista permiten apreciar con claridad si, en efecto, la única consecuencia del registro es ampliar los derechos procesales del titular o si de hecho no se amplía el alcance de sus derechos sustantivos, permitiéndole impedir la utilización, no sólo de presentaciones idénticas o casi idénticas, sino también de aquellas cuya similitud es simplemente suficiente para generar un riesgo de confusión. Tampoco resulta claro si (en el caso de que otras presentaciones también sean objeto de protección) el alcance de la notoriedad de una presentación o el tiempo durante el que ha estado presente en el mercado pueden conferirle mayor protección.

72. Evidentemente, éstas son cuestiones que deben dilucidar los tribunales nacionales. Sin embargo, se deben tomar en consideración a la hora de determinar aquí si la solicitud de marca de Lindt se realizó de mala fe.

73. Si el registro como marca únicamente reafirma un derecho sustantivo existente que permite prohibir que otros utilicen presentaciones similares a la vez que proporciona mejores armas para hacer respetar ese derecho, y si las presentaciones con mayor notoriedad y una presencia más antigua en el mercado disfrutan, en consecuencia, de una mayor protección, entonces una solicitud para registrar como marca la presentación que tiene la mayor notoriedad y antigüedad en el mercado, con el mero objetivo de consolidar y reafirmar los derechos existentes, no se considerará hecha de mala fe.

74. Por el contrario, si todas las presentaciones disfrutan de los mismos derechos, independientemente de la notoriedad o de la antigüedad, y si estos derechos son considerablemente más limitados que los que otorga el registro como marca comunitaria, entonces, la solicitud de registro presentada por un operador del mercado podrá considerarse desleal con respecto a sus competidores y, en consecuencia, posiblemente considerada de mala fe, a fortiori si se trata de un recién llegado al mercado y/o su presentación sólo goza de una notoriedad relativamente reducida.

75. Para resumir, el quid de mi análisis es que no hay una prueba simple y decisiva para determinar si una solicitud de marca se ha presentado de mala fe. Las diferentes circunstancias expuestas ante el Tribunal de Justicia como delimitaciones exhaustivas del concepto de mala fe, no son sino ejemplos ilustrativos de dicho concepto. La mala fe es un estado subjetivo, una intención incompatible con los estándares de conducta leal o ética comúnmente aceptados, que puede comprobarse mediante pruebas objetivas y que debe evaluarse caso por caso. Requiere, por lo menos, que se conozcan las circunstancias de las que se pueda deducir una incompatibilidad con dichos estándares. Si no hay prueba directa, se puede determinar si el solicitante de la marca tiene tal conocimiento utilizando como referencia el estado común de los conocimientos en el sector económico de que se trate. La intención de prohibir que los competidores sigan utilizando signos no registrados que hasta ese momento tenían derecho a utilizar y de defenderse contra la competencia de tales signos, es un indicio de mala fe. Sin embargo, a la hora de emitir un juicio se deben tomar en consideración todos los elementos de hecho y de derecho pertinentes que puedan justificar tal intención, o al contrario, recalcar su naturaleza fraudulenta o inmoral.

Conclusión

76. A la luz de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada por el Oberster Gerichtshof de la manera siguiente: «Para determinar si “cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe” en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, un tribunal nacional debe tomar en consideración todos los elementos probatorios disponibles que permitan dirimir si el solicitante actuó, deliberadamente o no, de manera incompatible con los estándares de conducta leal o ética comúnmente aceptados. En particular: — la intención de prohibir que otros utilicen signos similares para productos similares será incompatible con dichos estándares si el solicitante sabía, o debía saber, que otros ya estaban utilizando legítimamente signos similares, en particular, si tal uso era sustancial, venía de antiguo y disfrutaba de cierto grado de protección legal, y si la naturaleza del signo se derivaba hasta cierto punto de las limitaciones técnicas o comerciales; — sin embargo, tal intención no será necesariamente incompatible son dichos estándares si el propio solicitante disfrutaba de una protección legal similar o mayor con respecto a la marca que pretende registrar y la ha utilizado de tal manera, con tal alcance y durante un período de tiempo tal, que pueda considerarse que el uso que otros hacen de signos similares se aprovecha injustamente del signo del solicitante y si no había impedimento alguno para elegir signos distintos.»

( 1 ) Lengua original: inglés.

( 2 ) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1, modificado, en lo sucesivo «Reglamento sobre la marca» o «Reglamento»).

( 3 ) Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), recientemente sustituida por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión consolidada) (DO L 299, p. 25). En lo sucesivo me referiré a ellas conjuntamente como «Directiva sobre marcas» o «Directiva».

( 4 ) Estas disposiciones son bastante extensas. Dado que en el presente asunto nada depende del tenor literal de dichas disposiciones, haré un resumen de las mismas en este punto.

( 5 ) La cual es, según artículo 8, apartado 2, esencialmente, una marca comunitaria, una marca nacional, una marca internacional que surta efecto en un Estado miembro o en la Comunidad, cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la marca a la que se opone, o una marca que sea «notoriamente conocida» en un Estado miembro antes de la fecha de presentación de la solicitud.

( 6 ) El texto citado proviene de la versión consolidada de la Directiva, la cual no difiere sustancialmente de la versión original.

( 7 ) Diferentes idiomas clasifican a la criatura como liebre o conejo, y el término inglés «bunny» es quizás suficientemente flexible para incluir a ambos. En Australia, donde los conejos no son apreciados, el papel mitológico ha sido asumido parcialmente por el «Easter bilby» (bandicot-conejo de Pascua) (si bien uno podría esperar un «ornitorrinco de Pascua» dada la posible naturaleza ovípara del animal). El artículo comercializado con la marca objeto del presente litigio lo define el fabricante como «Goldhase» en alemán, «Gold bunny» en inglés, «Lapin d'or» en francés, «Coniglio d'oro» en italiano, etc. Afortunadamente, la clasificación zoológica exacta de este (posible) lagomorfo es completamente irrelevante para los temas planteados en el caso de autos.

( 8 ) La selección expuesta en la vista sugiere que hay dos formas básicas que se ajustan a dichas limitaciones técnicas, con el animal sentado sea en cuclillas o erguido.

( 9 ) Por ejemplo, el lazo que rodea el cuello del conejo era marrón en lugar de rojo a finales de los años sesenta y no llevaba cascabel.

( 10 ) Wertvoller Besitzstand en alemán, el tribunal remitente no indica ninguna definición legal precisa de dicho concepto.

( 11 ) «Como muchas otras cosas, un banquero es más fácil de reconocer que de definir»(United Dominions Trust v Kirkwood [1966] 1 All ER 968 a 975, por Lord Denning MR). No pretendo sugerir que los banqueros y la mala fe tengan algo más en común.

( 12 ) Artículos 7 y 8 (véanse los puntos 6 a 9 supra).

( 13 ) Artículos 51 y 52 (véanse los puntos 10 a 12 supra).

( 14 ) Artículo 51, apartado 1, letra b).

( 15 ) Artículo 52, apartado 2.

( 16 ) Artículo 52, apartado 2, letras a) a d), del Reglamento.

( 17 ) Especialmente en los puntos 66 y siguientes.

( 18 ) Lindt cita varias resoluciones de la División de Anulación que utilizan esta formulación, la más reciente (en inglés) parece ser la resolución 1313C de 17 de abril de 2007, Firstfind contra China White, apartado 26 (se puede consultar en http://oami.europa.eu/LegalDocs/Cancellation/en/C001284025_850.pdf).

( 19 ) Primera Sala de Recurso, Resolución R 255/2006 de 31 de Mayo de 2007, Johnson Pump, apartado 29.

( 20 ) Cita la sentencia de 20 de enero de 2005 en el asunto I ZR 29/02 «The Colour of Elegance».

( 21 ) Gromax Plasticulture v Don & Low Nonwovens [1998] EWHC Patents 316, apartado 47.

( 22 ) Expresión utilizada, en particular, en el artículo 12 del Reglamento y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, a cuyo tenor el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que impida a los terceros el uso de determinadas indicaciones de conformidad con dichas prácticas.

( 23 ) Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI (C-456/01 P y C-457/01 P, Rec. p. I-5089), apartado 48.

( 24 ) El Gobierno sueco hace referencia a «Bad faith provisions in the European Union and in the EU candidate countries» un informe de 2002 de la International Trade Mark Association (http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap_badfaith2002.pdf).

( 25 ) El informe de la INTA citado en la nota 24 menciona en la página 13 el asunto «Red Lobster», de Dinamarca, en el que el solicitante de la marca confesó posteriormente en una entrevista concedida a un periódico que se había «inspirado en gran medida en la cadena americana de RED LOBSTER. Los americanos hacen un trabajo fabuloso y como no han protegido ni el concepto ni el nombre en Escandinavia no veo que exista ningún impedimento a mi inspiración». Es poco probable que declaraciones tan espontáneas sean frecuentes.

( 26 ) Ambas fueron ejercitadas en virtud de la Ley de marcas alemana, pero parece ser que una protección similar habría sido posible en virtud de la Ley federal austriaca contra la competencia desleal (véanse los puntos 20 y 21 supra).