Conclusiones del Abogado General Van Gerven presentadas el 8 de julio de 1992. - GENERICS (UK) LTD Y HARRIS PHARMACEUTICALS LTD CONTRA SMITH KLINE AND FRENCH LABORATORIES LTD. - PETICION DE DECISION PREJUDICIAL: COURT OF APPEAL (ENGLAND) - REINO UNIDO. - PATENTES - LICENCIAS OBLIGATORIAS - ARTICULOS 30 Y 36 DEL TRATADO CEE. - ASUNTO C-191/90.



Recopilación de Jurisprudencia 1992 página I-05335



Conclusiones del abogado general

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Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. La Court of Appeal, Queen' s Bench Division for the Supreme Court of England and Wales (en lo sucesivo, "órgano jurisdiccional remitente") planteó al Tribunal de Justicia un cierto número de cuestiones sobre la compatibilidad con los artículos 30 y 36 del Tratado CEE de una práctica de las autoridades británicas competentes, basada en la Patents Act de 1977, relativa a las condiciones en las que el titular de una licencia de una patente sobre la que se conceden "licences of right" (en lo sucesivo, "licencia de pleno derecho") puede importar de países terceros productos protegidos por dicha patente.

Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Generics (UK) Ltd (en lo sucesivo, "Generics") y Harris Pharmaceuticals Ltd (en lo sucesivo, "Harris"), de una parte, y Smith Kline and French Laboratories Ltd (en lo sucesivo, "SKF"), titular de dos patentes británicas sobre las que se conceden licencias de pleno derecho cuyo objeto es el producto farmacéutico "Cimetidina", de otra. El litigio tiene su origen en la solicitud presentada por las primeras al "Comptroller General of Patents" (en lo sucesivo, "Comptroller") para obtener la autorización para importar en el Reino Unido, en calidad de licenciatarios, Cimetidina fabricada en países terceros así como en España y Portugal. Para la adecuada comprensión de este litigio, indicaré en primer lugar las disposiciones pertinentes de la Patents Act de 1977.

Las disposiciones pertinentes de la Patents Act de 1977

2. La Patents Act de 1977 amplió de dieciséis a veinte años el período de validez de las patentes británicas. Para determinadas patentes concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, se aplica un régimen transitorio. Aunque, al igual que en el caso de las patentes nuevas, el período de validez de las patentes de que se trata es de veinte años, una vez transcurridos dieciséis años pasan a concederse licencias de pleno derecho de oficio, es decir, incluso contra la voluntad del titular de la patente.

A tenor del artículo 46 de la Patents Act de 1977, la mención "licencia de pleno derecho" implica que toda persona está legitimada de pleno derecho para obtener una licencia sobre la patente en las condiciones que pueden establecerse mediante acuerdo o, a falta del mismo, por el Comptroller.

Según la jurisprudencia de la House of Lords, (1) el Comptroller puede, al establecer las condiciones para la concesión de una licencia de pleno derecho, tener en cuenta las disposiciones que regulan la concesión de las licencias obligatorias y, en particular, la letra a) del apartado 3 del artículo 48 y la letra c) del apartado 1 del articulo 50 de la Patents Act de 1977.

A tenor de la letra a) del apartado 3 del artículo 48 de la Patents Act de 1977, el Comptroller puede, transcurrido un período de tres años a contar desde la concesión de la patente, otorgar una patente obligatoria (en especial) por el motivo siguiente:

"a) cuando la invención patentada pueda ser explotada comercialmente en el Reino Unido y no lo esté siendo, o no lo esté siendo en toda la medida en que sea razonablemente posible hacerlo".

A tenor de la letra c) del apartado 1 del artículo 50 de la Patents Act de 1977, el Comptroller debe ejercer las facultades previstas en el artículo 48 de manera que:

"c) [...] no se perjudiquen injustamente los intereses de cualquier persona que esté explotando o desarrollando una invención en el Reino Unido bajo la protección de una patente".

Las disposiciones de la Patents Act de 1977 anteriormente mencionadas autorizan al Comptroller para prohibir al licenciatario de una licencia de pleno derecho la importación del producto patentado cuando el titular de la patente fabrica dicho producto en el Reino Unido.

3. El Tribunal de Justicia ya examinó en dos ocasiones las citadas disposiciones de la Patents Act de 1977. En su sentencia de 3 de marzo de 1988, Allen and Hanburys, (2) el Tribunal declaró que los artículos 30 y 36 del Tratado CEE:

"prohíben a las autoridades administrativas competentes imponer al licenciatario condiciones que impidan la importación de otros Estados miembros de un producto protegido por una patente calificada como 'licencia de pleno derecho' , si dichas autoridades no pueden denegar la concesión de una licencia a una empresa que fabrique el producto en el territorio nacional y comercialice en él el producto así fabricado".

Desde la sentencia dictada por el Tribunal en el asunto Allen and Hanburys, no cabe duda alguna de que el Comptroller no puede prohibir a un licenciatario la importación del producto patentado desde otros Estados miembros, ni siquiera cuando el titular de la patente fabrica el producto patentado en el Reino Unido. No obstante, la práctica decisoria del Comptroller con respecto a las importaciones desde países terceros continúa basándose en la letra a) del apartado 3 del artículo 48 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 50 de la Patents Act de 1977: la importación desde países terceros queda prohibida cuando el titular de la patente fabrica el producto patentado en el Reino Unido, mientras que está autorizada cuando fabrica dicho producto en otro Estado miembro.

En el momento en que fueron planteadas las cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente y las partes en el procedimiento principal conocían la sentencia Allen and Hanburys, pero no la reciente sentencia de 18 de febrero de 1992, Comisión/Reino Unido. (3) En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia ha declarado que las disposiciones de la Patents Act de 1977 relativas a las licencias obligatorias son incompatibles con los artículos 30 y 36 del Tratado CEE en la medida en que permiten la concesión de una licencia obligatoria cuando la demanda interna del producto patentado se satisface mediante la importación desde otros Estados miembros. Más adelante volveré a referirme a esta sentencia.

El procedimiento principal y las cuestiones prejudiciales

4. El procedimiento principal hace referencia a los derechos sobre el producto farmacéutico "Cimetidina", utilizado en todo el mundo para el tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales. Según consta en las actuaciones, una filial de SKF fabrica el producto semiterminado en Irlanda. A continuación, este producto semiterminado es transportado al Reino Unido, donde SKF realiza la dosificación y el envase en forma de comprimidos o jarabe.

En el momento de dictarse la resolución de remisión, SKF era titular, en la mayoría de los Estados miembros, de una o varias patentes que le protegían frente a las violaciones de su derecho de propiedad industrial sobre la Cimetidina. El 9 de marzo de 1972 había obtenido dos patentes en el Reino Unido. En virtud del régimen transitorio establecido en la Patents Act de 1977 para las patentes concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, las dos patentes pasaron a ser objeto de licencias de pleno derecho, a partir del 9 de marzo de 1988 y hasta la expiración del período de validez de ambas el 9 de marzo de 1992.

Generics y Harris desean obtener una licencia de pleno derecho que les permita, en particular, importar Cimetidina en forma de producto semiterminado al Reino Unido desde países terceros, así como desde España y Portugal. A falta de acuerdo con SKF, solicitaron al Comptroller que estableciese las condiciones de la referida licencia.

5. Mediante las decisiones de 15 de marzo y 8 de abril de 1988, el "Superintending Examiner", actuando en nombre del Comptroller, autorizó a Generics y Harris la importación de Cimetidina al Reino Unido, tanto en forma de producto semiterminado como de producto terminado, y estableció asimismo el canon pagadero por los licenciatarios a SKF. En el presente asunto no se cuestiona el importe de dicho canon, por lo que, en adelante, no haré referencia a este aspecto.

SKF presentó un recurso contra estas decisiones ante la Patents Court. En las sentencias de 1 y 2 de marzo de 1989, la Patents Court autorizó la importación de Cimetidina en forma de producto semiterminado, prohibiendo, no obstante, su importación como producto terminado desde países terceros, así como desde España y Portugal, teniendo en cuenta que SKF fabrica Cimetidina en el Reino Unido como producto terminado, pero no como producto semiterminado, ya que éste último se importa desde Irlanda.

Generics y Harris presentaron un recurso contra esta última prohibición de la Patents Court ante la Court of Appeal. Por su parte, SKF presentó un recurso contra la posibilidad, ofrecida a los licenciatarios, de importar Cimetidina en forma de producto semiterminado desde países terceros, así como desde España y Portugal. En el marco de este recurso, la Court of Appeal decidió someter al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

"1) ¿Es compatible con los artículos 30 y 36 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea que la autoridad competente encargada de establecer las condiciones de una licencia de una patente sobre la que se conceden obligatoriamente licencias de pleno derecho se base en lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 48 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 50 de la Patents Act de 1977 para determinar si procede o no introducir, como condición de dicha licencia, el derecho a importar productos patentados procedentes del exterior de la Comunidad? ¿Se oponen los artículos 30 y 36 a que la misma autoridad aplique normalmente lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 48 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 50 en el sentido de que está obligada a denegar la concesión de una licencia para importar desde otro Estado cuando el titular de la patente la explote mediante la fabricación en el Reino Unido, en tanto que debe conceder la licencia para la importación de un país tercero cuando el titular de la patente la explote mediante la importación de productos fabricados en otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea?

2) a) ¿Se ve afectada la respuesta a la cuestión precedente por el hecho de que la letra a) del apartado 3 del artículo 48 y la letra c) del apartado 1 del artículo 50 de la Patents Act de 1977 se apliquen en materia de concesión de licencias obligatorias y dispongan que puede concederse una licencia obligatoria sobre una patente si ésta no está siendo explotada en el Reino Unido?

b) ¿Se ve afectada la respuesta a la cuestión precedente por el hecho de que, en el ejercicio de su facultad discrecional de autorizar la importación de un país tercero o no hacerlo, la autoridad competente se base en lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 48 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 50 de la Patents Act de 1977 para determinar qué elementos han de ser tenidos en cuenta?

3) Considerando lo dispuesto en los Tratados de Adhesión de España y Portugal a la Comunidad Económica Europea y la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 434/85 [Allen and Hanburys Limited/Generics (UK) Ltd, Rec. 1988, p. 1245], ¿es contrario a los artículos 30 y 36 del Tratado que la autoridad competente introduzca, con ocasión del establecimiento de las condiciones de una licencia de pleno derecho sobre una patente relativa a un producto farmacéutico, una condición que restringe la importación de dicho producto desde España o Portugal?"

Examen de las cuestiones planteadas en el punto 1

6. En el punto 1, el órgano jurisdiccional remitente plantea dos cuestiones distintas. La primera cuestión versa sobre si los artículos 30 y 36 del Tratado CEE se oponen a que se otorgue a la autoridad nacional encargada de establecer las condiciones para la concesión de una licencia de pleno derecho la facultad de autorizar o no la importación del producto patentado desde países terceros. En esencia, esta cuestión versa sobre si los artículos 30 y 36 del Tratado son aplicables a las restricciones al comercio con países terceros. La segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente presupone que los artículos 30 y 36 del Tratado CEE conceden a la autoridad nacional competente una potestad discrecional para supeditar la concesión de una licencia a condiciones que supongan una restricción del comercio con países terceros. Más concretamente, mediante dicha cuestión pretende saber si la referida potestad puede ser ejercida en el sentido de que la importación desde países terceros queda prohibida en los casos en que el titular de la patente fabrica los productos patentados en el Reino Unido, en tanto que está autorizada en los casos en que fabrica dichos productos en otros Estados miembros para, posteriormente, importarlos al Reino Unido.

i) Primera cuestión planteada en el punto 1

7. En la sentencia EMI Records, (4) a la que hacen referencia en sus observaciones SKF, Generics y el Reino Unido, el Tribunal de Justicia aclaró el ámbito de aplicación territorial de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE. Como señaló el Tribunal de Justicia en dicha sentencia (apartado 8), a tenor del artículo 30 del Tratado CEE, están prohibidas las restricciones cuantitativas a la importación así como todas las medidas de efecto equivalente "entre los Estados miembros". A tenor de la última frase del artículo 36 del Tratado CEE, continúa el Tribunal de Justicia (apartado 9), las restricciones a la importación justificadas, en particular, por motivos de protección de la propiedad industrial y comercial no pueden constituir un medio de discriminación arbitraria ni de restricción encubierta del comercio "entre los Estados miembros". De ello, el Tribunal deduce (en el apartado 10) que:

"el ejercicio de un derecho de marca con objeto de impedir la comercialización de productos procedentes de un país tercero bajo la misma marca, incluso si constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, no afecta a la libre circulación entre los Estados miembros y, por tanto, no está comprendido entre las prohibiciones establecidas en los artículos 30 y siguientes del Tratado" (traducción provisional).

La sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto EMI Records demuestra que la prohibición de las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación a las que hace referencia el artículo 30 del Tratado CEE no es aplicable al comercio con países terceros. (5) Sin perjuicio de las obligaciones internacionales de la Comunidad -las cuales, sin embargo, no se cuestionan en el caso presente-, los artículos 30 y 36 del Tratado CEE no se oponen, por tanto, a que se otorgue a una autoridad nacional encargada de establecer las condiciones para la concesión de una licencia de pleno derecho la potestad para autorizar o no la importación del producto patentado desde países terceros.

No obstante, tal y como puede deducirse de la consideración anteriormente citada de la sentencia EMI Records, los artículos 30 y 36 del Tratado CEE sí son aplicables cuando una autoridad nacional ejerce su potestad en relación con el comercio con países terceros de tal manera que afecta a la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros. Más adelante, en la respuesta a la segunda cuestión del punto 1, examinaré si la práctica decisoria del Comptroller relativa a las importaciones desde países terceros afecta o no a la circulación intracomunitaria de mercancías.

ii) Segunda cuestión planteada en el punto 1

8. Mediante la segunda cuestión del punto 1, el órgano jurisdiccional remitente pretende saber si una autoridad nacional encargada de establecer las condiciones para la concesión de una licencia de pleno derecho puede ejercer dicha potestad de manera que se prohíba la importación desde países terceros en los casos en que el titular de la patente fabrica los productos patentados en el territorio nacional, en tanto que se autorice en los casos en que fabrica dichos productos en otro Estado miembro. Esta cuestión es de importancia decisiva para el procedimiento principal. En efecto, basándose en lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del artículo 48 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 50 de la Patents Act de 1977, el Comptroller y, en caso de oposición, el Juez británico, ejercen generalmente su potestad en este sentido. Teniendo en cuenta que SKF encarga la fabricación del producto patentado Cimetidina, como producto semiterminado, en Irlanda, una respuesta afirmativa significaría, por consiguiente, en virtud de esta práctica decisoria reiterada, que los licenciatarios quedarían autorizados para importar Cimetidina desde países terceros en forma de producto semiterminado.

9. En la sentencia de 18 de febrero de 1992, Comisión/Reino Unido, antes citada, apartados 16 a 21, así como en la sentencia Comisión/Italia, (6) del mismo día, apartados 12 a 17, el Tribunal de Justicia delimitó el marco en el que debe examinarse dicha cuestión:

"En el estado actual del Derecho comunitario, las disposiciones relativas a las patentes aún no han sido objeto de unificación en el marco de la Comunidad o de aproximación de legislaciones. A este respecto, procede señalar que, como se ha indicado antes, el Convenio sobre la patente comunitaria no ha entrado en vigor.

En tales circunstancias, corresponde al legislador nacional determinar las condiciones y modalidades de la protección conferida por la patente.

No obstante, las disposiciones del Tratado, y especialmente las del artículo 222, según las cuales el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros, no pueden interpretarse en el sentido de que reservan al legislador nacional, en materia de propiedad industrial y comercial, la facultad de adoptar medidas contrarias al principio de la libre circulación de mercancías dentro del mercado común, tal como lo prevé y regula el Tratado.

Por una parte, el artículo 36 del Tratado sólo admite las prohibiciones y restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial con la condición expresa de que no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

Por otra parte, es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia que el artículo 36 sólo admite excepciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado común en la medida en que tales excepciones estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad (sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartado 12).

En materia de patentes, el objeto específico de la propiedad industrial es, sobre todo, garantizar a su titular el derecho exclusivo de utilizar una invención con vistas a su fabricación e introducción en el comercio de productos industriales, ya sea directamente o mediante la concesión de licencias a terceros, así como el derecho a oponerse a toda violación de su derecho de propiedad industrial (sentencia de 3 de marzo de 1988, Allen and Hanburys, 434/85, Rec. p. 1245, apartado 11)."

Asimismo, procede observar -véase también la sentencia Allen and Hanburys, apartados 12 y 13- que, en el caso de una patente sobre la que se conceden licencias de pleno derecho, el derecho exclusivo del titular de la patente tiene un contenido especial. De las disposiciones de la Patents Act de 1977 resulta que, en el Reino Unido, el titular de una patente de este tipo no puede oponerse a la concesión de una licencia a un tercero a cambio de una compensación económica equitativa. Sin embargo, de la jurisprudencia de la House of Lords, anteriormente citada, así como de la práctica decisoria del Comptroller basada en dicha jurisprudencia resulta que el titular de la patente puede oponerse a la importación del producto patentado por el licenciatario desde países terceros en los casos en que el titular de la patente esté fabricando dicho producto en el Reino Unido.

Con ayuda de este marco de referencia, a continuación paso a examinar si la mencionada práctica decisoria es compatible con los artículos 30 y 36 del Tratado CEE.

10. Dicha práctica decisoria puede restringir la protección jurídica del titular de una patente sobre la que se conceden licencias de pleno derecho que explote el producto patentado en el territorio nacional mediante su importación desde otros Estados miembros. En efecto, a diferencia del titular de la patente que fabrica el producto patentado en el territorio nacional, no puede oponerse a la importación de dicho producto desde países terceros por el licenciatario.

De este modo, el titular de la patente se ve inducido, para evitar el riesgo de una menor protección jurídica -por ejemplo, porque estima que la misma no quedará suficientemente compensada por el pago, por parte del licenciatario, de la compensación debida-, a producir el producto patentado en el territorio del Estado en el que ha sido concedida la patente, antes que a importar dicho producto desde otros Estados miembros (compárese con la sentencia Comisión/Reino Unido, antes citada, apartado 24). Además, es evidente que, si se otorga al licenciatario una autorización para importar desde países terceros, los productos importados desde países terceros al Estado que otorgó la patente entran en competencia con los productos importados desde otros Estados miembros. Esta competencia -que, en virtud de la práctica decisoria de que se trata, no existiría en los casos en que el titular de la patente fabrique los productos en el territorio nacional- necesariamente produce el efecto de reducir las importaciones del producto patentado desde otros Estados miembros y, por consiguiente, afecta negativamente al comercio intracomunitario (compárese con el apartado 26 de la sentencia Comisión/Reino Unido).

Con arreglo a los términos utilizados en la sentencia Dassonville, (7) toda normativa comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar, directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio entre los Estados miembros debe ser considerada una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 del Tratado CEE. Por consiguiente, la referida práctica decisoria está comprendida dentro del ámbito de aplicación del Tratado CEE.

11. La mencionada excepción a la libre circulación de mercancías no puede justificarse por la protección de la propiedad industrial y comercial a la que alude el artículo 36 del Tratado CEE ni por ninguna otra razón justificativa. En efecto, el objeto específico de la patente no queda protegido por una práctica decisoria discriminatoria que prohíbe la importación desde países terceros en los casos en que el producto patentado se fabrica en el territorio nacional, pero autoriza la importación desde dichos países cuando el referido producto se fabrica en otro Estado miembro. Tal como demuestran las sentencias tanto de la Patents Court como de la Court of Appeal en el procedimiento principal, tal discriminación no está destinada a proteger la propiedad industrial y comercial, sino a fomentar la producción en el territorio nacional. Como consideró el Tribunal de Justicia en la sentencia Comisión/Reino Unido (apartado 30), una consideración de este tipo:

"produce el efecto de comprometer los objetivos de la Comunidad, tal como se enuncian en el artículo 2 y se desarrollan en el artículo 3 del Tratado, [y] no pueden tenerse en cuenta para justificar una restricción al comercio entre los Estados miembros".

Por consiguiente, tomando en consideración lo anterior, llego a la siguiente conclusión: las disposiciones de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE se oponen a que una autoridad nacional, con ocasión del establecimiento de las condiciones para la concesión de una licencia de una patente sobre la que se conceden licencias de pleno derecho, prohíba generalmente al licenciatario la importación del producto patentado desde países terceros en los casos en que el titular de la patente fabrique el producto patentado en el Estado miembro de que se trate, pero autorice la importación desde países terceros cuando el titular de la patente fabrique el producto en otro Estado miembro.

El punto de vista anteriormente adoptado no significa que la autoridad nacional competente deba prohibir siempre la importación desde países terceros cuando el titular de la patente fabrica el producto patentado en un Estado miembro. Siempre que cumpla las obligaciones internacionales de la Comunidad, puede autorizar o denegar libremente la importación desde dichos países. No obstante, no puede en ningún caso aplicar un criterio discriminatorio por el que prohíba la importación desde países terceros en los casos en que el titular de la patente fabrica el producto patentado en el territorio nacional, en tanto que la autorice cuando fabrica dicho producto en otro Estado miembro.

Examen de las cuestiones planteadas en el punto 2

12. No aprecio claramente la diferencia entre las cuestiones planteadas en la letra a) del punto 2 y en la letra b) del punto 2. Además, no veo claramente qué es lo que añaden dichas cuestiones a las cuestiones planteadas en el punto 1. Posiblemente hayan sido inspiradas por el argumento aducido por SKF en el procedimiento principal, a saber, que la letra a) del apartado 3 del artículo 48 y la letra c) del apartado 1 del artículo 50 de la Patents Act de 1977 son incompatibles con el Derecho comunitario en la medida en que permiten la concesión de una licencia obligatoria cuando la demanda en el territorio nacional del producto patentado esté siendo satisfecha por la importación desde otros Estados miembros, pero no la autorizan cuando dicho producto se fabrica en el territorio nacional.

Entretanto, en la sentencia en el asunto Comisión/Reino Unido, antes mencionada, el Tribunal de Justicia ha reconocido el fundamento de este argumento de SKF. En consecuencia, propongo que se conteste a las preguntas planteadas en el punto 2 de conformidad con dicha sentencia y, más concretamente, en el sentido de que los artículos 30 y 36 del Tratado CEE se oponen a una normativa nacional que permita la concesión de una licencia obligatoria por la explotación insuficiente de la patente en el caso de que la demanda en el territorio nacional del producto patentado esté cubierta por importaciones desde otros Estados miembros.

Examen de la cuestión planteada en el punto 3

13. La cuestión planteada en el punto 3 tiene su origen en la solicitud presentada al Comptroller por Generics y Harris con objeto de obtener la autorización para importar Cimetidina (en particular) desde España y Portugal. Hasta el momento, en España y Portugal no es posible obtener una patente sobre un producto farmacéutico. (8)

El "Superintending Examiner" autorizó a los licenciatarios la importación de Cimetidina desde España y Portugal. Teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Allen and Hanburys, estimó que no le competía imponer restricciones a las importaciones desde un Estado miembro. La Patents Court modificó esta decisión, tomando en consideración las disposiciones de los artículos 47 y 209 del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (en lo sucesivo, "Acta de Adhesión"). Según la Patents Court, estas disposiciones tienen por efecto situar en pie de igualdad la importación de productos farmacéuticos desde España y Portugal con la importación de dichos productos desde países terceros. Lord Justice Nicholls, de la Court of Appeal, expresó su disconformidad con esta interpretación de las referidas disposiciones. En su opinión, extensamente motivada, estimó razonable, no obstante, que el Tribunal de Justicia se pronuncie a este respecto en la prolongación de las cuestiones prejudiciales, examinadas anteriormente, respecto a la compatibilidad con el Derecho comunitario de la práctica decisoria en materia de importaciones desde países terceros.

14. Los artículos 47 (para España) y 209 (para Portugal) del Acta de Adhesión establecen una excepción a los artículos 42 (para España) y 202 (para Portugal) de dicha Acta, a tenor de cuyas disposiciones quedan suprimidas desde el 1 de enero de 1986 las restricciones cuantitativas a la importación y exportación así como cualquier medida de efecto equivalente existente entre la Comunidad y los dos nuevos Estados miembros. Dicha excepción se encuentra formulada en los siguientes términos:

"1. No obstante lo dispuesto en el artículo [42 o 202], el titular, o su derechohabiente, de una patente relativa a un producto químico, farmacéutico o fitosanitario, registrada en un Estado miembro en una fecha en la que una patente de producto no podía obtenerse [en España o en Portugal] para este mismo producto podrá invocar el derecho que le confiere esa patente para impedir la importación y la comercialización de dicho producto en el Estado o Estados miembros actuales donde este producto esté protegido por una patente, incluso si dicho producto ha sido comercializado por primera vez [en España o en Portugal] por el mismo titular o con su consentimiento.

2. Este derecho podrá invocarse, respecto de los productos mencionados en el apartado 1, hasta el final del tercer año después de la introducción por parte de [España o Portugal] de la patentabilidad de estos productos."

Todas las partes destacan justificadamente que las citadas disposiciones del Acta de Adhesión tienen su origen en la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al agotamiento del derecho de patente, en especial en la sentencia Merck. (9)

15. Generics y Harris, el Gobierno británico, el Gobierno español y la Comisión coinciden con Lord Justice Nicholls, de la Court of Appeal, en que, en la situación anteriormente expuesta, los artículos 47 y 209 del Acta de Adhesión no permiten a la autoridad nacional competente prohibir la importación desde España y Portugal. Destacan el hecho de que, en el caso presente, se trata de una patente sobre la que se conceden licencias de pleno derecho. Añaden que, en la sentencia Allen and Hanburys (apartado 13), el Tribunal de Justicia, haciendo referencia al análisis de la Patents Act de 1977 hecho por el Juez nacional, precisa que el titular de tal patente "a diferencia del titular de una patente ordinaria, no puede oponerse a la concesión de dicha licencia a un tercero que la haya solicitado para la fabricación y comercialización del producto de que se trate en dicho Estado miembro, y que únicamente conserva el derecho a una remuneración equitativa" (traducción provisional). De ello deducen, al igual que Lord Justice Nicholls, que los derechos del titular de una patente sobre la que se conceden licencias de pleno derecho no se extienden más allá del derecho a obtener una compensación económica equitativa por el uso de la patente y que, teniendo en cuenta el ámbito restringido de dichos derechos, el referido titular de la patente no puede invocar los artículos 47 y 209 del Acta de Adhesión, los cuales fueron redactados para una situación distinta.

16. A tenor de sus términos, los artículos 47 y 209 del Acta de Adhesión únicamente protegen los derechos derivados de la patente de que se trata, que evidentemente son los derechos que puede alegar el titular de la patente en virtud de la legislación del Estado miembro que la haya otorgado. En consecuencia, los mencionados artículos autorizan al titular de la patente para impedir la importación de un producto farmacéutico desde España y Portugal en la medida en que dicho derecho de prohibición esté comprendido en la referida protección de la patente. Por lo tanto, en el caso presente, y suponiendo que el titular de una patente sobre la que se conceden licencias de pleno derecho, con arreglo al Derecho nacional pertinente, únicamente pueda reclamar una compensación económica equitativa, tal y como sostienen Generics y Harris basándose en la sentencia Allen and Hanburys, dicho titular puede invocar los artículos 47 y 209 del Acta de Adhesión únicamente con objeto de asegurarse de que obtendrá una compensación económica equitativa por parte del licenciatario que desee importar el producto farmacéutico patentado desde España o Portugal.

En aras de la claridad, deseo precisar las anteriores consideraciones como sigue. Tal y como resulta del apartado 13 de la sentencia, la decisión del Tribunal de Justicia en el asunto Allen and Hanburys respecto del alcance de los derechos conferidos por el Derecho nacional pertinente al titular de una patente no estaba basada, naturalmente, en su propio análisis de la Patents Act de 1977, sino en el análisis de dicha Ley expuesto por el órgano jurisdiccional nacional. En efecto, al Tribunal de Justicia no le compete interpretar el Derecho nacional de los Estados miembros. Ahora bien, en el caso presente SKF afirma que, en virtud de la Patents Act de 1977, el titular de una patente sobre la que se conceden licencias de pleno derecho tiene derecho a oponerse a la importación desde países terceros. Tal y como expliqué anteriormente, en el examen de la segunda cuestión planteada en el punto 1, corresponde a la autoridad nacional competente -y, en caso de litigio, al órgano jurisdiccional nacional- decidir sobre la forma en que debe ser ejercida la facultad conferida a dicha autoridad por la Patents Act de 1977 y el Derecho comunitario respecto de la importación desde países terceros, en el bien entendido que, a la hora de tomar tal decisión, no puede aplicar un criterio discriminatorio (véase el punto 11, supra). En el asunto presente, en consecuencia, teniendo en consideración esta última reserva, compete al órgano jurisdiccional nacional decidir si la Patents Act de 1977, además del derecho a una compensación económica equitativa, reconoce a SKF el derecho de oponerse a las importaciones desde países terceros.

Unicamente si el Derecho nacional reconoce al titular de la patente un derecho de esta naturaleza, tal y como alega SKF, puede invocar los artículos 47 y 209 del Acta de Adhesión con objeto de impedir las importaciones desde España y Portugal durante el período establecido en dichos artículos, es decir, hasta el final del tercer año después de la introducción por parte de estos Estados miembros de la patentabilidad de los productos farmacéuticos.

Conclusión

17. Propongo al Tribunal de Justicia que conteste a las cuestiones prejudiciales en los siguientes términos:

"1) Los artículos 30 y 36 del Tratado CEE no se oponen a que se reconozca a una autoridad nacional encargada de establecer las condiciones para la concesión de una licencia sobre una patente sobre la que se conceden licencias de pleno derecho la potestad para autorizar o impedir la importación de un producto patentado desde países terceros.

2) Los artículos 30 y 36 del Tratado CEE se oponen a que una autoridad nacional encargada de establecer las condiciones para la concesión de una licencia de una patente sobre la que se conceden licencias de pleno derecho prohíba normalmente la importación del producto patentado desde países terceros en los casos en que el titular de la patente fabrique dicho producto en el Estado miembro de que se trata, en tanto que permita la importación desde países terceros cuando el titular de la patente fabrique dicho producto en otro Estado miembro.

3) Los artículos 30 y 36 del Tratado CEE se oponen a una normativa nacional que permita la concesión de una licencia obligatoria a causa de una explotación insuficiente de la patente cuando la demanda interna del producto patentado está siendo satisfecha mediante la importación desde otros Estados miembros.

4) A tenor de los artículos 47 y 209, respectivamente, del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados, el titular de una patente sobre un producto farmacéutico sobre la que se conceden licencias de pleno derecho puede impedir la importación de dicho producto desde España o Portugal, respectivamente, hasta el final del tercer año después de la introducción por parte de España o Portugal, respectivamente, de la patentabilidad de los productos farmacéuticos, bien que únicamente en la medida en que dicha prohibición esté comprendida en los derechos que pueden ser invocados por el titular de la patente en virtud de la legislación del Estado miembro en el que se realiza la importación y que haya concedido dicha patente."

(*) Lengua original: neerlandés.

(1) - Allen and Hanburys Ltd/Generics (UK) Ltd and Gist Brocades NV (1986) RPC, p. 203, en particular pp. 248-249.

(2) - 434/85, Rec. p. 1245.

(3) - C-30/90, Rec. p. I-829.

(4) - De 15 de junio de 1976 (51/75, Rec. p. 811).

(5) - Véanse también la sentencia de 11 de octubre de 1979, Bouhelier (255/78, Rec. p. 3151), apartado 6, y la sentencia de 9 de febrero de 1982, Polydor (270/80, Rec. p. 329), apartado 18.

(6) - C-235/89, Rec. p. I-777.

(7) - De 11 de julio de 1974 (8/74, Rec. p. 837).

(8) - En sus observaciones presentadas al Tribunal de Justicia, el Gobierno español ha hecho observar que los productos farmacéuticos podrán ser patentados en España a partir del 7 de octubre de 1992.

(9) - De 14 de julio de 1981 (187/80, Rec. p. 2063).