SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 3 DE MARZO DE 1988. - ALLEN AND HANBURYS LTD CONTRA GENERICS (UK) LTD. - PETICION DE DECISION PREJUDICIAL PLANTEADA POR LA HOUSE OF LORDS. - PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL - PATENTES CALIFICADAS "LICENCIAS DE DERECHO" - ALCANCE DE LA PROTECCION - LICENCIA OBLIGATORIA CONCEDIDA SOBRE LA PATENTE". - ASUNTO 434/85.



Recopilación de Jurisprudencia 1988 página 01245

Edición especial sueca página 00425

Edición especial finesa página 00431



Índice

Partes

Motivación de la sentencia

Decisión sobre las costas

Parte dispositiva



Palabras clave

++++

1. Libre circulación de mercancías - Propiedad industrial y comercial - Derecho de patente - Patente calificada "licencia de derecho" - Protección contra la infracción - Aumento de la protección respecto a las importaciones - Concesión de una licencia que impone condiciones que obstaculizan las importaciones - Inadmisibilidad

(Tratado CEE, art. 30 y 36)

2. Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Legislación necesaria para satisfacer exigencias imperativas - Admisibilidad - Requisitos - Prohibición de importar basada en una legislación que no se aplica de forma indistinta a los productos nacionales y a los productos importados - Inadmisibilidad

(Tratado CEE, art. 30)

Índice

1. Los artículos 30 y 36 del Tratado se oponen a que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro concedan una medida cautelar que prohíba importar de otro Estado miembro que viole un derecho de patente calificado "licencia de derecho" contra un importador que se haya comprometido a obtener una licencia en las condiciones previstas por la Ley, mientras que no cabe una medida cautelar similar, en las mismas condiciones, contra un infractor que fabrique en el territorio nacional.

Las disposiciones prohíben a las autoridades administrativas competentes imponer al licenciatario condiciones que impidan la importación de otros Estados miembros de un producto protegido por una patente calificada "licencia de derecho", si dichas autoridades no pueden denegar la concesión de una licencia a una empresa que fabrique el producto en el territorio nacional y comercialice en él el producto así fabricado.

Resulta indiferente a todos los efectos la circunstancia de que el producto de que se trata sea un producto farmacéutico y proceda de un Estado miembro en que no puede ser objeto de una patente.

2. Una legislación nacional que pone obstáculos a las importaciones sólo queda excluida de las prohibiciones previstas en el artículo 30 del Tratado, y a condición de que sea indistintamente aplicable a los productos nacionales y a los productos importados, cuando resulta necesario para satisfacer exigencias imperativas relativas en especial a la defensa de los consumidores y a la lealtad de las transacciones comerciales.

La prohibición de importar no puede por tanto fundamentarse en dichas exigencias cuando la legislación nacional en que se basa no es indistintamente aplicable a los productos nacionales y a los productos importados.

Partes

En el asunto 434/85,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, en aplicación del artículo 177 del Tratado CEE, por la House of Lords, con el fin de obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Allen and Hanburys Ltd

y

Generics (UK) Ltd,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado con objeto de valorar el grado de conformidad con el Derecho comunitario de las disposiciones del apartado 3 del artículo 46 de la Patents Act de 1977, que permiten al titular de una patente británica obtener una medida cautelar que prohíba la importación producida en violación del derecho protegido por dicha patente,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres. G. Bosco, Presidente de Sala, en funciones de Presidente; J.C. Moitinho de Almeida, Presidente de Sala; T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot, C. Kakouris y R. Joliet, Jueces,

Abogado General: Sr. G.F. Mancini

Secretario: Sr. H.A. Ruehl, administrador principal

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de Allen and Hanburys Ltd, por el Sr. A. Watson, QC, Barrister;

- en nombre de Generics (UK) Ltd, por J. Lever, QC, Solicitor;

- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. S.J. Hay, en calidad de Agente, y el Sr. S. Thorley, Barrister;

- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. E.L. White, en calidad de Agente,

habiendo considerado el informe para la vista y celebrada ésta el 16 de diciembre de 1987,

oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 2 de diciembre de 1987,

dicta la siguiente

Sentencia

Motivación de la sentencia

1 Mediante resolución de 12 de diciembre de 1985, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de diciembre de 1985, la House of Lords planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado, con objeto de valorar la compatibilidad de ciertas disposiciones de la legislación nacional sobre patentes y, en especial, del régimen de licencias de derecho, con las normas que se refieren a la libre circulación de mercancías.

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad Allen and Hanburys (en lo sucesivo, "AH"), titular de una patente británica sobre el producto farmacéutico Salbutamol, y la sociedad Generics (en lo sucesivo, "Generics"), a causa de la intención de esta última de importar en el Reino Unido Salbutamol procedente de Italia, donde dicho producto fue fabricado por una empresa que carece de todo tipo de vínculo financiero o contractual con AH.

3 Al amparo de las disposiciones de la Patents Act de 1977, la patente de la que AH es titular fue calificada como "licencia de derecho" a partir del 15 de septiembre de 1983.

4 Según dicha normativa, y en concreto su artículo 46, tal como es analizada por el órgano jurisdiccional nacional, los efectos de la calificación "licencia de derecho" son sobre todo los siguientes:

1) Toda persona está facultada de pleno derecho para obtener una licencia sobre la patente en las condiciones que pueden ser fijadas, bien mediante acuerdo, bien, a falta de acuerdo, por el "Comptroller General of Patents". Dicha autoridad tiene la facultad de imponer al solicitante, entre otras condiciones, la prohibición de importar el producto protegido por la patente, de tal suerte que, si bien la empresa que fabrica en el territorio nacional tiene la certeza de obtener una licencia, no ocurre lo mismo con el importador.

2) En caso de procedimiento por violación del derecho de patente ante los tribunales, el infractor, que fabrica en el territorio nacional, no puede ser objeto de ninguna medida cautelar ni prohibición alguna dado que se compromete a obtener una licencia en las condiciones arriba mencionadas, mientras que no es éste el caso para la empresa que infringe el derecho de exclusiva por medio de importaciones. Además, el importe eventual de la indemnización por daños y perjuicios que puede ser impuesta en su caso al infractor que fabrica en el territorio nacional, está limitado al doble del importe que el mismo habría tenido que pagar como licenciatario, mientras que la empresa que infringe el derecho de exclusiva por medio de importaciones no se beneficia de tal limitación.

5 Ateniéndose al derecho nacional en vigor, Generics solicitó una licencia en relación con dicha patente a AH, en primer lugar, y posteriormente al Comptroller General of Patents, con el objeto fundamental de importar Salbutamol en el Reino Unido. Sin embargo, sin esperar la decisión del Comptroller General of Patents, Generics informó a AH de su intención de iniciar las importaciones de que se trata.

6 El procedimiento iniciado entonces por AH con el objeto fundamental de impedir a Generics cometer la infracción anunciada llegó hasta la House of Lords, la cual planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

"1) ¿Resulta contrario a las disposiciones de los artículos 30 y 36 del Tratado de la CEE que el titular de una patente concedida al amparo de la legislación de un Estado miembro, obtenga de los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro sobre la base de esta legislación una medida cuatelar que prohíba importar de otro Estado miembro una mercancía que viole el derecho de patente (en lo sucesivo, 'la mercancía' ) en espera de la decisión de las autoridades competentes citadas en el punto c) subsiguiente en las siguientes circunstancias:

a) En el caso de que la mercancía no estuviera comercializada en el Estado miembro de origen por el titular de la patente o con su consentimiento o con el consentimiento de una persona cualquiera que tuviera relación con él.

b) Toda persona interesada que demostrara la diligencia requerida podía obtener una licencia de derecho en la época en que fue impuesta la mención especial citada en el punto c) subsiguiente y, sin perjuicio de la segunda cuestión, dicha licencia podía excluir o no las importaciones.

c) En defecto de consentimiento o de iniciativa alguna por parte del titular de la patente, ésta es o se consideró que ha adquirido el caráceter de "licencia de derecho" en virtud de la legislación nacional que entró en vigor después de la concesión de la patente, la cual trae como consecuencia que, al amparo del Derecho interno no cabe adoptar medida cautelar alguna contra la persona que viole el derecho de patente mediante la fabricación interior o la venta de mercancías de fabricación interior, siempre que, en el caso de ejecutar una acción por violación del derecho de patente, aquélla se comprometa ante los órganos jurisdiccionales a obtener una licencia según las condiciones que pueden fijarse mediante acuerdo o, después de examinar la solicitud y oídas las partes, por las autoridades competentes del Estado miembro.

d) En el acuerdo de la acción por violación del derecho de patente, el importador se haya comprometido a solicitar una licencia con estas condiciones al titular de la patente y no la haya obtenido?

2) Cuando se solicita una licencia como ésta en un Estado miembro, ¿las disposiciones de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE imponen siempre en tales circunstancias, a las autoridades competentes, la inclusión en las licencias de condiciones que permitan las importaciones procedentes de otro Estado miembro?

3) ¿Se ve afectada la respuesta a la primera y a la segunda preguntas, y en caso afirmativo de qué forma, por el hecho de que las mercancías sean productos farmacéuticos y que las importaciones deban proceder de un Estado miembro en el que estos productos no pueden ser objeto de una patente?

4) Si bien las respuestas a la primera, segunda y tercera cuestiones implican que los artículos 30 y 36 del Tratado CEE no permiten al titular de una patente obtener una medida cautelar que prohíba estas importaciones, ¿cabe, sin embargo, acordar dicha medida cautelar en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en especial, de la jurisprudencia en materia de competencia desleal y de protección del consumidor?"

7 Para una más amplia exposición de los antecedentes del litigio principal, de la normativa nacional aplicable y de las observaciones presentadas, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hara referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.

Sobre la primera cuestión

8 La primera cuestión tiene por objeto fundamental saber si los artículos 30 y 36 del Tratado deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro concedan una medida cautelar que prohíba importar de otro Estado miembro un producto que infrinja una patente calificada como "licencia de derecho", contra un importador que se haya comprometido a obtener una licencia en las condiciones previstas por la Ley, mientras que no cabe tal medida cautelar, en las mismas condiciones, contra un infractor que fabrique en el territorio nacional.

9 Conviene recordar a este respecto que por efecto de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías, y en particular de su artículo 30, están prohibidas las medidas restrictivas a la importación entre Estados miembros, así como todas las medidas de efecto equivalente. Sin embargo, a tenor de lo previsto en el artículo 36, estas disposiciones no impiden las prohibiciones o restricciones de importación justificada por razones de protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deben constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta en el comercio entre los Estados miembros.

10 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal (véase especialmente la sentencia de 14 de julio de 1981, Merck, Rec. 1981, p. 2063), en tanto que constituye una excepción a uno de los principios fundamentales del Mercado Común, el artículo 36 no admite excepciones a la libre circulación de mercancías sino en la medida en que dichas excepciones estén justificadas por la salvaguardia de los derechos que constituyen el objeto específico de esta propiedad.

11 De manera general, el objeto específico de la propiedad industrial y comercial supone sobre todo, para el titular de una patente, el derecho exclusivo de utilizar una invención con vistas a su fabricación y primera puesta en circulación de productos industriales, sea directamente, sea por concesión de licencias a terceros, así como el derecho de oponerse a toda violación de su derecho (véase en este sentido la sentencia de 14 de julio de 1981, Merck, ya mencionada).

12 Sin embargo, procede observar que, en el caso concreto de que una patente haya sido calificada como "licencia de derecho", el núcleo de los derechos de exclusiva del titular de dicha patente se ve sensiblemente alterado.

13 Se desprende, en efecto, del análisis hecho por el órgano jurisdiccional nacional de la Patents Act de 1977 que, en el Reino Unido, el titular de una patente calificada como "licencia de derecho" no puede, a diferencia del titular de una patente ordinaria, oponerse a la concesión de tal licencia a un tercero que de hecho la solicita a efectos de fabricación y comercialización del producto litigioso en este Estado miembro, y que el mismo conserva únicamente el derecho de percibir el pago de una compensación equitativa.

14 Hay que admitir, en consecuencia, que la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales nacionales prohíban la importación del producto de referencia no podría justificarse con arreglo al sentido de las disposiciones del artículo 36, relativas a la protección de la propiedad industrial y comercial, sino en el supuesto de que dicha prohibición fuera necesaria para garantizar al titular de dicha patente, frente a los importadores, los mismos derechos que le son reconocidos frente a los productores que fabrican en el territorio nacional, esto es, una compensación equitativa por su patente.

15 En consecuencia, conviene examinar a la luz de dicho criterio el valor de ciertas consideraciones expuestas ante el Tribunal, tanto por AH como por el Gobierno del Reino Unido, para justificar una medida cautelar acordada contra el importador infractor que prohíba la importación.

16 Se ha señalado, en primer lugar, que un importador puede no tener una presencia significativa en el Estado miembro de importación. Éste es el caso sobre todo cuando su activo y su personal no están sometidos a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. En dicho supuesto estaría justificada una medida cuatelar que le prohibiera importar hasta que se garantizara al titular de la patente la efectividad del pago de las cantidades que se le adeudan.

17 No cabe sin embargo admitir esta justificación en un Estado miembro en el que, tratándose de fabricantes establecidos en el territorio nacional que tampoco dispongan de medios necesarios, la legislación aplicable no admita que dicha circunstancia justifique la concesión de una medida cautelar contra los mismos hasta que hayan prestado garantías de pago. Tanto para el importador como para el fabricante establecido en el territorio nacional, la garantía de pago tiene que figurar entre las condiciones fijadas mediante contrato de licencia o, en su defecto, por la autoridad nacional competente.

18 Se ha alegado igualmente que podría justificarse una medida cuatelar destinada a prohibir la importación sobre la base de la dificultad de controlar el origen y las cantidades de mercancías importadas, con arreglo a las cuales se calcula el canon adeudado al titular de la patente.

19 Sin embargo, debe señalarse que el control de las cantidades de mercancías comercializadas puede también presentar dificultades en caso de fabricación nacional sin que quepa acordar medida cautelar o prohibición alguna en dicho supuesto. Corresponde, pues, únicamente al contrato de licencia o, en su defecto, a la autoridad nacional competente, prever las modalidades que permitan al titular de la patente verificar los justificantes de compra, de importación y de venta del producto por parte del importador.

20 Se ha aducido, en fin, que una medida cautelar prohibitiva de la importación podría estar justificada para permitir al titular de la patente controlar la calidad de un medicamento importado, lo que redundaría en interés de la salud pública.

21 Sin embargo, dicha consideración es ajena a la salvaguardia de los derechos de exclusiva del titular de la patente, y no puede, pues, ser mantenida para justificar, sobre la base de la protección de la propiedad industrial y comercial, una restricción al comercio entre los Estados miembros.

22 Parece, en definitiva, que una medida cautelar concedida contra un importador-infractor en las condiciones descritas por el órgano jurisdiccional nacional revestiría el carácter de una discriminación arbitraria prohibida por el artículo 36 del Tratado, y no podría justificarse en concepto de la protección de la propiedad industrial y comercial.

23 Por ello, cabe responder a la primera cuestión que los artículos 30 y 36 del Tratado deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro concedan una medida cautelar que prohíba importar de otro Estado miembro un producto que viole un derecho de patente calificado como "licencia de derecho" contra un importador que se haya comprometido a obtener una licencia en las condiciones previstas por la Ley, mientras que no cabe adoptar una medida cautelar parecida, en las mismas condiciones, contra un infractor que fabrique en el territorio nacional.

Sobre la segunda cuestión

24 La segunda cuestión tiene como objeto fundamental saber si los artículos 30 y 36 deben ser interpretados en el sentido de que prohíben a las autoridades administrativas competentes imponer al licenciatario condiciones que impidan la importación de otros Estados miembros de un producto protegido por una patente calificada como "patente de derecho", si estas autoridades no pueden denegar la concesión de una licencia a una empresa que fabrique el producto en el territorio nacional y comercialice en él el producto así fabricado.

25 Procede recordar a este respecto que las exigencias del Tratado en materia de libre circulación de mercancías se imponen de la misma forma a todos los órganos de los Estados miembros, tanto si se trata de órganos jurisdiccionales como de autoridades administrativas.

26 Hay que resaltar, además, que no se ha alegado ante el Tribunal ninguna consideración distinta de las rechazadas al examinar la primera cuestión para justificar que se impidan las importaciones de otros Estados miembros en el momento de fijar las condiciones de concesión de la licencia.

27 Por dichas razones cabe responder a la segunda cuestión que los artículos 30 y 36 del Tratado deben ser interpretados en el sentido de que prohíben a las autoridades administrativas competentes imponer al licenciatario condiciones que impidan la importación de otros Estados miembros de un producto protegido por una patente calificada como "patente de derecho", si estas autoridades no pueden denegar la concesión de una licencia a una empresa que fabrique el producto en el territorio nacional y comercialice en él el producto así fabricado.

Sobre la tercera cuestión

28 Esta cuestión tiene por objeto saber si las preguntas aportadas a las dos primeras cuestiones se ven afectadas por el hecho de que la mercancía de que se trata sea un producto farmacéutico importado de un Estado miembro en que dicho producto no puede ser objeto de una patente.

29 Se desprende de las consideraciones anteriores que en un sistema de licencia obligatoria como el descrito por el órgano jurisdiccional nacional la protección de los derechos derivados de una patente sólo pueden limitarse a asegurar al titular de dicha patente una compensación equitativa, tanto por los productos importados como por los productos fabricados y comercializados en el Estado miembro de importación.

30 Sin embargo, se ha aducido ante el Tribunal que en un Estado miembro en que los productos farmacéuticos no pueden ser objeto de patente, los fabricantes se verían dispensados de efectuar gastos de investigación, a diferencia de los fabricantes de otros Estados miembros, y podrían producir así en condiciones que falsearan la competencia. El único medio de remediar esta situación consiste en prohibir la importación.

31 Este argumento no puede admitirse. Sin detenerse a analizar la exactitud de los hechos que expone, basta señalar que el derecho a la compensación equitativa concedida al titular de una patente sometida al régimen de las patentes de derecho tiene como objetivo compensar a este titular por los gastos de investigación que ha efectuado. No cabe, por tanto, distinguir según que el producto comercializado por el tercero haya sido fabricado en el territorio nacional o en el territorio de un Estado miembro en que el producto no fuera patentable.

32 Debe pues responderse al órgano jurisdiccional nacional que las respuestas a las dos primeras cuestiones no se ven afectadas por la circunstancia de que el producto de que se trata sea un producto farmacéutico y proceda de un Estado miembro en el que no puede ser objeto de una patente.

Sobre la cuarta cuestión

33 Esta cuestión tiene por objeto fundamental saber si, en el supuesto de que la prohibición de importación no pueda justificarse al amparo del artículo 36 del Tratado, esta prohibición puede sin embargo tener su fundamento en exigencias imperativas relativas a la defensa de los consumidores y a la lealtad de las transacciones comerciales, como las que han sido reconocidas por el Tribunal en la interpretación dada por él mismo del artículo 30 del Tratado.

34 Se desprende de las observaciones arriba mencionadas que la legislación nacional relativa a las licencias de derecho no se aplica de forma indistinta a los fabricantes establecidos en el territorio nacional y a los importadores.

35 Ahora bien, según reiterada jurisprudencia establecida sobre todo por la sentencia de 17 de junio de 1981 (Comisión contra Irlanda, 113/80, Rec. 1981, p. 1625), sólo cuando una legislación nacional es indistintamente aplicable a los productos nacionales y a los productos importados deja de someterse a la prohibición establecida por el artículo 30 del Tratado, si dicha legislación es necesaria para la satisfacción de exigencias imperativas relativas especialmente a la defensa de los consumidores y a la lealtad de las transacciones comerciales.

36 Procede, pues, responder al órgano jurisdiccional nacional que la prohibición de importar no puede fundamentarse en exigencias imperativas relativas a la defensa de los consumidores o a la lealtad de las transacciones comerciales cuando la legislación nacional en que se basa no es indistintamente aplicable a los productos nacionales y a los productos importados.

Decisión sobre las costas

Costas

37 Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la House of Lords, declara:

1) Los artículos 30 y 36 del Tratado deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro concedan una medida cautelar que prohíba importar de otro Estado miembro un producto que viole un derecho de patente calificado como "licencia de derecho" contra un importador que se haya comprometido a obtener una licencia en las condiciones previstas por la Ley, mientras que no cabe una medida cautelar similar, en las mismas condiciones, contra un infractor que fabrique en el territorio nacional.

2) Los artículos 30 y 36 del Tratado deben ser interpretados en el sentido de que prohíben a las autoridades administrativas competentes imponer al licenciatario condiciones que impidan la importación de otros Estados miembros de un producto protegido por una patente calificada como "licencia de derecho", si dichas autoridades no pueden denegar la concesión de una licencia a una empresa que fabrique el producto en el territorio nacional y comercialice en él el producto así fabricado.

3) Las respuestas a las dos primeras cuestiones no se ven afectadas por la circunstancia de que el producto de que se trata sea un producto farmacéutico y proceda de un Estado miembro en que no puede ser objeto de una patente.

4) La prohibición de importar no puede fundamentarse en exigencias imperativas relativas a la defensa de los consumidores o a la lealtad de las transacciones comerciales cuando la legislación nacional en que se basa no es indistintamente aplicable a los productos nacionales y a los productos importados.