ES Diario Oficial de la Unión Europea C 180/6

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de junio de 2009 [petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Reino Unido] — L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, actuando con el nombre comercial «Honey pot cosmetic & Perfumery Sales», Starion International Ltd

(Asunto C-487/07) (1)

(Directiva 89/104/CEE - Marcas - Artículo 5, apartados 1 y 2 - Uso en una publicidad comparativa - Derecho a prohibir dicho uso - Ventaja desleal obtenida del renombre - Menoscabo a las funciones de la marca - Directiva 84/450/CEE - Publicidad comparativa - Artículo 3 bis, apartado 1, letras g) y h) - Requisitos de licitud de la publicidad comparativa - Ventaja obtenida indebidamente de la reputación de una marca - Presentación de un bien como una imitación o una réplica)

2009/C 180/09

Lengua de procedimiento: inglés

Órgano jurisdiccional remitente

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes en el procedimiento principal

Demandantes: L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie

Demandadas: Bellure NV, Malaika Investments Ltd, actuando con el nombre comercial «Honey pot cosmetic & Perfumery Sales», Starion International Ltd

Objeto

Petición de decisión prejudicial — Court of Appeal, Civil Division (Reino Unido) — Interpretación del artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40. p. 1), y del artículo 3 bis, apartado 1, letras g) y h), de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa (DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55), en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997 (DO L 290, p. 18) — Utilización por un comerciante, en un anuncio publicitario relativo a sus propios productos o servicios, de una marca propiedad de un competidor, a fin de comparar las características —y concretamente el olor— de los productos comercializados por el competidor

Fallo

1) El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

2) El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 1997, de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la mencionada marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca.

3) El artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450, en su versión modificada, debe interpretarse en el sentido de que un anunciante que menciona implícita o explícitamente, en una publicidad comparativa, que el producto que comercializa es una imitación de un producto con una marca de renombre, presenta «un bien o un servicio como imitación o réplica» en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra h). Debe considerarse que la ventaja obtenida por el anunciante gracias a esta publicidad comparativa ilícita se ha obtenido «indebidamente» de la reputación de dicha marca en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra g).

(1) DO C 8, de 12.1.2008.