CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentadas el 12 de septiembre de 2019 ( 1 )

Asunto C‑666/18

IT Development SAS

contra

Free Mobile SAS

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Paris (Tribunal de apelación de París, Francia)]

«Cuestión prejudicial — Derecho de autor y derechos afines — Protección jurídica de programas de ordenador — Contrato de licencia de un programa informático — Acción por violación ejercida por el autor del programa contra el licenciatario — Naturaleza del régimen de responsabilidad aplicable»

1. El titular del derecho de autor sobre un programa de ordenador demandó a uno de sus licenciatarios (con el que había suscrito el correspondiente contrato) por haber introducido modificaciones en ese programa, sin su consentimiento. La acción entablada ante un tribunal francés de primera instancia, que la rechazó, se apoyaba en la responsabilidad derivada de la infracción del derecho de autor (responsabilidad ex delicto) y no en la vulneración de los términos del contrato (responsabilidad ex contracto).

2. El tribunal de apelación se encuentra ante la disyuntiva de calificar el comportamiento de la parte demandada como constitutivo de una infracción de los derechos de autor (contrefaçon) sobre el programa o como incumplimiento de sus obligaciones contractuales. El problema al que se enfrenta es que, según un principio del derecho francés, por regla general, solo cabe interponer una acción ex delicto cuando las partes no estén vinculadas por una relación contractual.

3. La pregunta prejudicial invita al Tribunal de Justicia a solucionar sus dudas mediante la interpretación de las Directivas 2004/48/CE ( 2 ) y 2009/24/CE. ( 3 )

I. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

1. Directiva 2009/24

4. Según el considerando décimo tercero: «Los derechos exclusivos del autor a impedir la reproducción no autorizada de sus obras deben someterse a una excepción limitada que se aplicará a los programas de ordenador para permitir la reproducción técnicamente necesaria para la utilización de los mismos por parte de su legítimo adquirente. Ello significa que los actos de carga y de desarrollo necesarios a la utilización de una copia de un programa legalmente adquirido, y el acto de corrección de sus errores, no pueden ser prohibidos por contrato. A falta de cláusulas contractuales específicas, especialmente en caso de venta de una copia del programa, cualquier otro acto necesario a la utilización de la copia de un programa podrá ser ejecutado, de conformidad con su finalidad prevista, por un adquirente legítimo de dicha copia».

5. El artículo 4 («Actos sujetos a restricciones»), apartado 1, dicta: «Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, los derechos exclusivos del titular en el sentido del artículo 2 incluirán el derecho de realizar o de autorizar: a) la reproducción total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un programa de ordenador necesitan tal reproducción del mismo, estos actos estarán sujetos a la autorización del titular del derecho; b) la traducción, adaptación, arreglo y cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador; c) cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler, del programa de ordenador original o de sus copias».

6. El artículo 5 («Excepciones a los actos sujetos a restricciones»), apartado 1, preceptúa: «Salvo que existan disposiciones contractuales específicas, no necesitarán la autorización del titular los actos indicados en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del programa de ordenador por parte del adquirente legítimo con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores».

7. El artículo 6 («Descompilación») señala: «1. No se exigirá la autorización del titular del derecho cuando la reproducción del código y la traducción de su forma a efectos del artículo 4, apartado 1, letras a) y b), sea indispensable para obtener la

información necesaria para la interoperabilidad de un programa de ordenador creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los requisitos siguientes: a) que tales actos sean realizados por el licenciatario o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa, o en su nombre por parte de una persona debidamente autorizada; [...] 2. La aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 no permitirá que la información así obtenida: a) se utilice para fines distintos de la consecución de la interoperabilidad del programa de ordenador creado de forma independiente; b) se comunique a terceros, salvo cuando sea necesario a efectos de interoperabilidad del programa de ordenador creado de forma independiente, o c) se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa de ordenador sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor. 3. De acuerdo con las disposiciones del Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, las disposiciones del presente artículo no podrán interpretarse de manera que permita que su aplicación perjudique de forma injustificada los legítimos intereses del titular de los derechos, o sea contraria a una explotación normal del programa de ordenador».

2. Directiva 2004/48

8. A tenor del considerando décimo: «El objetivo de la presente Directiva es aproximar dichas legislaciones para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior».

9. En el considerando décimo quinto se lee: «La presente Directiva no debe afectar al derecho sustantivo de propiedad intelectual [...]».

10. El artículo 2 («Ámbito de aplicación») indica: «1. Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación comunitaria o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el derecho comunitario o en el derecho nacional del Estado miembro de que se trate. [...] 3. La presente Directiva no afectará a: a) las disposiciones comunitarias que regulan el derecho sustantivo de propiedad intelectual [...]».

11. El artículo 3 («Obligación general») prescribe: «1. Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios. 2. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso».

B. Derecho francés. Code de la propriété intellectuelle ( 4 )

12. El artículo L122‑6 señala: «Sin perjuicio de las disposiciones del artículo L122‑6‑1, el derecho de explotación de que dispone el autor de un programa informático comprenderá el derecho de efectuar y autorizar: 1.o La reproducción permanente o provisional de un programa informático [...] 2.o La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra modificación de un programa informático y la reproducción del programa informático resultante [...] 3.o La comercialización con carácter oneroso o gratuito, incluido el alquiler, de uno o varios ejemplares de un programa informático mediante cualquier procedimiento [...]».

13. El artículo L122‑6‑1 recoge: «I. Los actos previstos en los puntos 1.o y 2.o del artículo L122‑6, incluida la corrección de errores, no estarán sujetos a la autorización del autor cuando sean necesarios para la utilización del programa informático, con arreglo a su finalidad, por la persona que tenga derecho a utilizarlo. No obstante, el autor podrá reservarse por contrato el derecho a corregir los errores y a determinar las modalidades particulares a las que quedarán sujetos los actos previstos en los puntos 1.o y 2.o del artículo L122‑6, necesarios para la utilización del programa informático, con arreglo a su finalidad, por la persona que tenga derecho a utilizarlo».

14. Conforme al artículo L335‑3: «[...] Constituirá asimismo un delit de contrefaçon la infracción de los derechos de autor de un programa informático definidos en el artículo L122‑6 [...]».

II. Hechos del litigio y cuestión prejudicial

15. Por un contrato firmado el 25 de agosto de 2010, ( 5 ) la sociedad Free Mobile, operadora de telefonía móvil, obtuvo una licencia de uso del programa informático «ClickOnSite», de cuyo derecho de autor era titular la sociedad IT Development.

16. El 18 de junio de 2015, ( 6 ) IT Development demandó a Free Mobile por contrefaçon del programa informático ClickOnSite, reclamando la indemnización de los perjuicios sufridos. En concreto, le reprochó haber modificado el código fuente del programa, especialmente con la introducción de nuevos formularios, conducta que vulneraba la cláusula sexta del contrato de licencia.

17. Free Mobile se opuso a la demanda, reputándola inadmisible e infundada. Formuló, además, reconvención por procedimiento abusivo.

18. El Tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de primera instancia de París, Francia) dictó sentencia el 6 de enero de 2017, declarando la inadmisibilidad de las pretensiones de IT Development fundadas en la responsabilidad ex delicto y desestimando la reconvención.

19. IT Development recurrió esa sentencia ante la Cour d’appel de Paris (Tribunal de apelación de París, Francia), insistiendo en sus pretensiones de instancia «a título de contrefaçon», pero añadiendo, de manera subsidiaria, la petición de que Free Mobile fuera condenada «sobre el fundamento contractual» a indemnizarlo por los perjuicios causados.

20. Free Mobile instó la confirmación de la sentencia de primera instancia, salvo en lo que atañe al rechazo de la reconvención.

21. El tribunal de apelación ha creído necesario plantear una cuestión prejudicial, para lo que aduce las siguientes razones: – Desde el siglo XIX, el derecho francés de la responsabilidad civil se basa en el principio de no acumulación de las responsabilidades ex delicto y ex contracto, lo que implica: a) que una persona no puede incurrir al mismo tiempo en ambas, frente a otra, por los mismos hechos; y b) que, cuando las partes estén vinculadas por un contrato válido y el perjuicio sufrido por una resulte del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales de la otra, la responsabilidad extracontractual se descarta en favor de la contractual. – El derecho francés considera que la contrefaçon, originariamente una infracción penal, se incardina en la responsabilidad ex delicto y no en el incumplimiento de un contrato. – Por eso, el fallo del tribunal de primera instancia, dado que las partes estaban vinculadas por el contrato del 25 de agosto de 2010 y que se había alegado el perjuicio derivado del incumplimiento de sus cláusulas, descartó la responsabilidad ex delicto en beneficio de la contractual. En consecuencia, declaró inadmisible la acción por contrefaçon, asimilada a la acción de responsabilidad extracontractual. – Ahora bien, no carece de pertinencia la alegación de IT Development cuando sostiene que «la acción por contrefaçon no sería, por naturaleza, una acción extracontractual, sino que también puede derivarse del incumplimiento de un contrato». – En efecto, la contrefaçon se define, en su sentido más amplio, como cualquier vulneración de un derecho de propiedad intelectual y, en el artículo L335‑3 del CPI, como «la violación de uno de los derechos de autor de un programa informático» (definidos en el artículo L122‑6 del CPI). – Ni esas disposiciones, ni ninguna otra del derecho francés sobre la contrefaçon, establecen expresamente que esta solo se aplique cuando las partes no están vinculadas por un contrato. – Aunque pueden calificarse como excepciones al principio de no acumulación, existen preceptos en el derecho francés demostrativos de que la acción en contrefaçon puede ejercitarse, en materia de patentes y marcas, contra el licenciatario que ha sobrepasado los límites de su contrato. ( 7 ) – Los artículos L122‑6 y L122‑6‑1 del CPI, que prevén la determinación por contrato de las modalidades de modificación de un programa informático, no excluyen, en tales casos, una acción por contrefaçon. Así ocurre también con los artículos 4 y 5 de la Directiva 2009/24, que esos artículos del CPI incorporan al derecho interno. – Por último, el artículo 2 de la Directiva 2004/48 prescribe con carácter general que las medidas, los procedimientos y los recursos se aplicarán a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, sin distinguir si su vulneración deriva o no del incumplimiento de un contrato.

22. En esta tesitura, la Cour d’appel de Paris (Tribunal de apelación de París) eleva al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «El hecho de que el licenciatario de un programa informático no respete los términos de un contrato de licencia de un programa informático (por la expiración del período de prueba, la superación del número de usuarios autorizados o de otra unidad de medida, como los procesadores que pueden utilizarse para que se ejecuten las instrucciones del programa informático, o por la modificación del código fuente del programa informático cuando la licencia reserva este derecho al titular inicial) ¿constituye: – una infracción de los derechos de propiedad intelectual (con arreglo a la Directiva 2004/48 de 29 de abril de 2004) sufrida por el titular del derecho de autor del programa informático reservado por el artículo 4 de la Directiva 2009/24/CE, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, – o bien puede quedar sujeto a un régimen jurídico distinto, como el régimen de responsabilidad contractual de derecho común?»

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y alegaciones de las partes

23. El auto de remisión tuvo entrada en el Tribunal de Justicia el 25 de octubre de 2018.

24. Han depositado observaciones escritas las sociedades IT Development y Free Mobile, el Gobierno francés y la Comisión. No se celebró una vista, al no considerarla imprescindible el Tribunal de Justicia.

IV. Análisis de la cuestión prejudicial

A. Observaciones preliminares

1. Sobre el alcance de la cuestión prejudicial

25. Free Mobile afirma que la cuestión prejudicial es, en parte, inadmisible por hipotética, en lo que atañe a tres de los supuestos incumplimientos contractuales enumerados en el auto de remisión (la expiración del período de prueba, la superación del número de usuarios autorizados y la superación de otra unidad de medida). Solo tendría relación con el litigio principal el eventual incumplimiento del contrato por modificación del código fuente.

26. El tribunal de reenvío presenta esas cuatro situaciones descritas al mismo nivel, como manifestaciones de un solo comportamiento, pero lleva razón Free Mobile al indicar que no son necesariamente idénticas, desde la perspectiva jurídica, y, sobre todo, que las tres primeras resultan ajenas a los hechos controvertidos. No procede, pues, extender a esas conductas la respuesta prejudicial.

27. La Directiva 2009/24 concierne específicamente a la protección jurídica de los programas de ordenador, que los Estados miembros deben dispensar en términos de derecho de autor, como obras literarias, según las define el Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886 (artículo 1, apartado 1).

28. Los programas de ordenador, no obstante, muestran particularidades que demandan un tratamiento diferente a otras obras protegidas por derechos de autor. Para que el adquirente del programa pueda utilizarlo con arreglo a la finalidad prevista, ciertas facultades que, por ley, forman parte del monopolio característico del titular de propiedad intelectual se excluyen, también por ley, justamente como consecuencia de la naturaleza singular de la obra protegida.

29. Según este esquema, mientras que el artículo 4 de la Directiva 2009/24 establece derechos exclusivos del titular del programa de ordenador, ( 8 ) los artículos 5 y 6 instauran excepciones o «límites internos» a esos derechos, de origen legal. ( 9 )

30. El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24 permite alterar, por contrato, el régimen de protección y las excepciones que diseña la propia Directiva. Si, en principio, no se precisa la autorización del titular del derecho de autor para ciertas acciones, es posible, a través de cláusulas contractuales específicas pactadas con el licenciatario, que el titular del programa recupere la exclusividad de algunas de las facultades enumeradas en el artículo 4. En esta tesitura, el fundamento jurídico del derecho del titular será el contrato y no la ley; de modo paralelo, la responsabilidad del licenciatario que infrinja el derecho de exclusiva del titular derivará igualmente del contrato, no de la ley.

31. Incumbe al tribunal de remisión dilucidar si las circunstancias del litigio se corresponden con los supuestos de hecho de la Directiva 2009/24 (y de las normas nacionales de transposición), en particular, del artículo 5, apartado 1, en lo relativo a la reserva de facultades del titular del programa por virtud de contrato.

32. De ser así, la calificación de la controversia en cuanto al fondo solo podría ser contractual. No entraría en juego, pues, el principio de non-cumul vigente en el derecho francés, cuya compatibilidad con las Directivas 2004/48 y 2009/24 subyace en la cuestión judicial planteada.

33. Las reflexiones posteriores abordan la cuestión prejudicial desde una perspectiva más amplia, esto es, para la hipótesis de que la conducta del licenciatario pudiera calificarse, simultáneamente, de incumplimiento contractual y de violación de un deber general de respetar el derecho de autor según sus contornos delimitados por la ley (corolario, en definitiva, de la regla alterum non laedere). En esa hipótesis, sería aplicable el principio de non-cumul.

2. Sobre el fondo. Planteamiento

34. El Gobierno francés y la Comisión consideran que la Directiva 2004/48 no impone un régimen de responsabilidad determinado. La solución a las preguntas formuladas pertenecería, por tanto, a la autonomía procesal de los Estados miembros, supeditada a los principios de equivalencia y de efectividad.

35. Las partes en la controversia de origen, así como la Comisión, han añadido, en apoyo de sus respectivas posturas, otros argumentos. De entrada, aluden a la sentencia de 18 de abril de 2013, ( 10 ) dictada en un recurso de casación, en la que del Tribunal de Justicia se pronunció sobre el carácter —contractual o extracontractual— de un litigio que presenta similitudes con el actual.

36. Free Mobile invoca, además, el artículo 8 del Reglamento (CE) n.o 864/2007, ( 11 ) a cuyo tenor toda infracción al derecho de propiedad intelectual crea una obligación de reparación de naturaleza extracontractual.

37. Finalmente, Free Mobile y la Comisión se refieren a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el Reglamento (UE) n.o 1215/2012, ( 12 ) conforme a la que la responsabilidad extracontractual tendría carácter residual en el derecho de la Unión.

38. Habida cuenta de que, si alguno de estos argumentos prevaleciera, pudiera no ser imprescindible el análisis de las Directivas 2009/24 y 2004/48, me ocuparé de ellos en primer lugar, aunque previamente repararé en el principio de non-cumul en el ordenamiento francés.

B. El principio de non-cumul en el derecho francés. Excepciones

39. El principio de non-cumul tiene como punto de partida un hecho que puede constituir, al mismo tiempo, un incumplimiento (o un cumplimento defectuoso) de un contrato y la violación de un deber de origen legal. Como consecuencia, la reclamación de indemnización podría apoyarse en dos fundamentos jurídicos —contractual y extracontractual— a los que se suelen asociar diferentes regímenes procesales. ( 13 )

40. En esa situación, cabe otorgar al demandante la opción entre ambos títulos jurídicos (Países Bajos, Alemania y el Reino Unido) o privilegiar uno con exclusión del otro (Francia y Bélgica). En este último supuesto, quizá la locución non-cumul podría sustituirse por la de no-opción.

41. Se han invocado varias justificaciones del principio. Por un lado, desde una perspectiva práctica, con él se evita que el demandante pueda elegir discrecionalmente el régimen de responsabilidad aplicable; así se protege el acuerdo y se preserva la fuerza obligatoria de los contratos. Por otro lado, se soslaya una responsabilidad civil excesivamente amplia (como sería la del artículo 1242 del Code civil francés), no prevista por las partes y capaz de poner en peligro el equilibrio contractual.

42. Merece la pena recordar, sin embargo, que el ordenamiento francés permite excepciones al mencionado principio: así ocurre, específicamente, en relación con las patentes y las marcas. ( 14 ) La solución encuentra, en ambos casos, antecedentes en el derecho de la Unión. ( 15 )

43. Entre los motivos que explicarían las derogaciones al principio de no-opción en esas áreas se hallan consideraciones ligadas al agotamiento de los derechos de propiedad industrial, que no serían pertinentes para los derechos de autor. ( 16 ) La explicación no parece adecuada en cuanto a los programas de ordenador, ( 17 ) pero lo cierto es que, para la licencia de programas de ordenador, no hay en el derecho de la Unión ni en el francés disposiciones similares a las vigentes para las marcas o las patentes. En Francia, pues, la regla de non-cumul se aplica a esta materia, si bien su puesta en práctica se enfrenta a ciertas dificultades. ( 18 )

C. La calificación en otros contextos: Systran y el Reglamento “Roma II”

1. La sentencia Systran

44. En la sentencia Systran, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre un litigio que guarda similitudes con el ahora examinado, al resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General de 26 de diciembre de 2010. ( 19 )

45. Conforme a los hechos de aquel asunto, la Comisión y el Grupo Systran estuvieron vinculados durante varios años por una serie de contratos para la utilización, por la primera, de un programa de traducción automática del que era titular el segundo. Más adelante, la Comisión pasó a emplear los servicios de otro prestador para el mantenimiento y la mejora lingüística de su sistema de traducción automática. En opinión de Systran, con esa conducta la Comisión habría vulnerado sus derechos de propiedad intelectual, por lo que la demandó ante el Tribunal General.

46. La Comisión solicitó la inadmisión de la demanda por incompetencia del Tribunal General, dado el carácter contractual del litigio: faltando una cláusula compromisoria, las controversias de ese carácter corresponden a los tribunales nacionales. Como esa excepción fue desestimada, la Comisión recurrió en casación.

47. El Tribunal de Justicia anuló, por infracción de las normas de competencia jurisdiccional, la sentencia del Tribunal General, reprochándole haber estimado, de forma errónea, el carácter no contractual del litigio.

48. La apreciación de la naturaleza contractual de la controversia se realizó en el contexto del reparto de competencias, entre los tribunales de la Unión y los nacionales, para dirimir acciones de resarcimiento dirigidas contra las instituciones de la Unión. El Tribunal de Justicia señaló que la noción de responsabilidad extracontractual, en el sentido de los artículos 235 CE y 288 CE, apartado 2 (actualmente artículos 268 TFUE y 340 TFUE, apartado 2), reviste carácter autónomo y debe interpretarse a la luz de su finalidad, que es permitir el reparto aludido. ( 20 )

49. No excluyo que de la sentencia Systran se pueda extraer alguna enseñanza para este asunto. Sin embargo, no creo que quepa deducir como corolario de esa sentencia qué calificación de la responsabilidad (contractual o extracontractual) procede en un marco completamente distinto, como es el de la transposición de las Directivas 2009/24 y 2004/48.

50. Los objetivos de esas dos Directivas son, respectivamente, armonizar la protección sustantiva de la propiedad intelectual sobre los programas informáticos y los mecanismos de tutela procesal de los derechos de propiedad intelectual, ambos muy alejados de la finalidad a la que se ceñía la sentencia Systran. El razonamiento de esta, a fortiori, no puede sustituir a los principios que, en el orden interno de los Estados miembros, caracterizan uno y otro tipo de responsabilidad y determinan su tratamiento procesal.

2. La calificación en el Reglamento «Roma II»

51. Deben rechazarse también las alegaciones basadas en la inclusión de las infracciones a los derechos de propiedad intelectual en el Reglamento «Roma II», sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales.

52. En contra de lo que sugiere Free Mobile, ese Reglamento no conceptúa la vulneración de un derecho de propiedad intelectual como hecho dañoso del que resulte una obligación extracontractual. Lo que establece es la ley aplicable a «la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual» (artículo 8, apartado 1). Si, como puede suceder en materia de programas de ordenador, el origen de las facultades exclusivas del autor del programa que se conculcan es un contrato, ( 21 ) la ley aplicable no se decidirá conforme al Reglamento Roma II, sino al Reglamento (CE) n.o 593/2008. ( 22 )

D. Sobre el carácter residual de la responsabilidad extracontractual: el Reglamento n.o 1215/2012

53. Tampoco se ha de retener el argumento apoyado en la definición de la responsabilidad extracontractual que el Tribunal de Justicia realiza a propósito del Reglamento n.o 1215/2012.

54. Esa definición, que ciertamente parece conferir a la responsabilidad extracontractual un carácter secundario, solo sirve a la delimitación entre los apartados 1 y 2 del artículo 7 del mencionado Reglamento, evitando un solapamiento que los convertiría en parcialmente inútiles. Esa delimitación se lleva a cabo en el contexto de la determinación de la competencia judicial internacional en asuntos transfronterizos y responde a los principios propios de tal contexto, por lo que no es exportable a ámbitos ajenos, como el de esta cuestión prejudicial.

E. Protección de los programas de ordenador.

1. Ámbito de aplicación de las Directivas 2009/24 y 2004/48

a) La Directiva 2009/24

55. La Directiva 2009/24 asume la capital importancia de la tecnología informática para el desarrollo industrial de la Unión. Constando los efectos negativos que ciertas divergencias en las legislaciones de los Estados miembros producen sobre el funcionamiento del mercado interior en lo relativo a los programas de ordenador, recoge reglas de naturaleza sustantiva ( 23 ) que tienden a suprimirlas.

56. La Directiva incluye en su ámbito de aplicación la protección del derecho del titular del programa, tanto en el marco de las relaciones contractuales de las que ese programa sea objeto, como en lo que atañe a las relaciones entre el titular y terceros. En particular, hay excepciones a los derechos exclusivos (contemplados en el artículo 4) que tienen sentido típicamente en el contexto de un contrato: así ocurre con la que beneficia al adquirente legítimo del programa (artículo 5, apartado 1) o a la «persona con derecho a utilizar el programa» (artículo 5, apartado 2). Una referencia explícita a la relación entre titular del derecho y licenciatario aparece en el artículo 6, apartado 1, letra a.

b) La Directiva 2004/48

57. La Directiva 2004/48, a diferencia de la Directiva 2009/24, no contiene reglas sustantivas, sino procesales. Su punto de partida es la necesidad de contar con medios eficaces de tutela de la propiedad intelectual, pues, en su defecto, la innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen (considerando tercero). Para limitar las desigualdades existentes entre los Estados miembros en relación con estos medios y su potencial distorsionador del mercado interior, establece normas comunes de carácter procesal o en la órbita del proceso.

58. El ámbito de aplicación de la Directiva 2004/48 se acota desde tres ángulos: el objeto protegido (los derechos), el perímetro de la protección (las infracciones) y las medidas de protección (mecanismos de tutela armonizados).

59. En cuanto al objeto, las medidas, los procedimientos y los recursos que implanta la Directiva se aplicarán «a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el derecho comunitario o en el derecho nacional del Estado miembro de que se trate» (artículo 2 de la Directiva, en sintonía con el considerando décimo tercero). ( 24 )

60. En este asunto, el derecho de autor afectado se contempla tanto en la Directiva 2009/24 como en el CPI (artículos L112‑2, L122‑6, y L122‑6-1), por lo que se halla cubierto por la Directiva 2004/48.

61. Acerca de las infracciones a las que se aplica la Directiva 2004/48, la noción debe recibir una interpretación autónoma, que tenga en cuenta el contexto y los objetivos de la norma. El adjetivo «todas» del artículo 2 y el propósito global de la Directiva permiten interpretar que acoge cualquier infracción, incluyendo la que deriva del incumplimiento de una cláusula contractual relativa a la explotación de un derecho de propiedad intelectual, y por tanto a las facultades que por ley son exclusivas de su titular.

62. En lo que concierne a las medidas de protección, el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2004/48 no desplaza la tutela que proveen de manera específica otros actos comunitarios. Entre estos últimos se encuentra el artículo 7 de la Directiva 91/250 (actualmente artículo 7 de la Directiva 2009/24). Dado que los supuestos regulados en este artículo no se corresponden con los descritos en la cuestión prejudicial, este extremo de la Directiva no desmiente la conclusión previa sobre su aplicación.

2. Medios, procedimientos y recursos para la tutela del derecho del titular del programa de ordenador

a) La Directiva 2009/24

63. La Directiva 2009/24 impone al legislador nacional la obligación de proteger los programas de ordenador mediante derechos de autor de una obra literaria, pero no asocia a tal obligación un régimen jurídico con preferencia o exclusión de otro. Es decir, no toma partido sobre si la reclamación por la vulneración del derecho de autor, cuando surja de un incumplimiento contractual, debe canalizarse a través del régimen de la responsabilidad contractual de derecho común, o puede quedar amparada por otro régimen, como el previsto en Francia para la contrefaçon.

b) La Directiva 2004/48

64. La Directiva 2004/48 tampoco impone una tramitación procesal determinada para reclamar la responsabilidad ante un incumplimiento contractual del que resulte una violación de un derecho de autor. ( 25 )

65. El artículo 3 de la Directiva demanda, en cambio, que las medidas, procedimientos y recursos que los Estados miembros adopten para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual cumplan las siguientes condiciones: han de ser justos, equitativos, efectivos, proporcionados y disuasorios, no inútilmente complejos o gravosos; no han de comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios; deben aplicarse sin provocar obstáculos al comercio legítimo y ofrecer salvaguardias contra su abuso.

66. No cabe deducir de estos condicionamientos que la Directiva 2004/48 se decante por dar preferencia a la tutela jurisdiccional que, en Francia, reviste la forma de action en contrefaçon. ( 26 )

67. En abstracto, se podría pensar que la reclamación en el marco procesal propio de la contrefaçon proporciona una protección mayor al titular del programa de ordenador: los asuntos se atribuyen a ciertos tribunales (artículo L331‑1 del CPI); el régimen de reparación incluye la posibilidad de obtener una condena por daños y perjuicios más allá de la reparación integral (artículo L331‑1‑3 del CPI); hay acceso a las medidas de saisi-contrefaçon de los artículos L332‑1 a L332‑4 del CPI. Pero, aunque fuera así, ( 27 ) que las reglas mencionadas no sean aplicables a una demanda basada en un contrato (por extensión, que no se ofrezca al demandante la opción entre la acción por contrefaçon y la acción por responsabilidad contractual de derecho común) no implica forzosamente la contravención del mandato de protección de la Directiva 2004/48.

68. El legislador de la Unión no impone que las medidas, los procedimientos y los recursos adoptados en los Estados miembros para la tutela de la propiedad intelectual reúnan las cualidades enumeradas en el artículo 3 de la Directiva 2004/48 en grado superlativo, esto es, que sean los más efectivos, los más disuasorios o los que menos obstáculos provoquen al comercio legítimo. No ha de olvidarse que la Directiva es «de mínimos» (artículo 2, apartado 1).

69. A priori, no hay razones para pensar que, cuando el derecho nacional canaliza la reclamación por vulneración de la propiedad intelectual a través del régimen de la responsabilidad contractual de derecho común, lo haga a través de medidas, procedimientos o recursos que no responden a las exigencias del artículo 3 de la Directiva 2004/48. La valoración de este extremo incumbe, en todo caso, al juez de reenvío.

70. Sí es indispensable, en cambio, que cualquier vía procesal abierta al titular del derecho afectado respete todos los requisitos de la Directiva 2004/48, los del artículo 3 y el resto. Así, por ejemplo, si el artículo 13 obliga a calcular la indemnización ponderando «todos los elementos pertinentes», con mención precisa de algunos, la compatibilidad del derecho nacional con esa norma exige que tal evaluación se lleve a cabo al resolver tanto una acción en contrefaçon como otra fundada en la responsabilidad contractual de derecho común. Salvada esta cautela, nada hay que objetar —desde la perspectiva del derecho de la Unión— a ninguna de las dos vías jurisdiccionales ni, por extensión, al principio de non-cumul.

F. Autonomía procesal y límites a la libertad del legislador nacional

71. La Directiva 2004/48 tiene un alcance restringido ( 28 ) y su nivel de protección es, repito, «de mínimos». Como ya he avanzado, entre los aspectos que no regula se encuentra el recurso o tipo de acción para reclamar ante una violación del derecho de propiedad intelectual que sea, al mismo tiempo, un incumplimiento contractual. ( 29 )

72. Pues bien, en defecto de reglas procesales con origen en la Directiva 2004/48 o para desarrollar las que contiene, corresponde al legislador nacional establecer el marco procesal destinado a garantizar la tutela de los derechos a los que aquella se refiere. Lo ha de hacer respetando las normas de la propia Directiva y, en todo caso, los principios de equivalencia y de efectividad. ( 30 )

1. Equivalencia

73. La condición de equivalencia significa que la normativa procesal nacional no puede tratar las reclamaciones basadas en el derecho de la Unión de manera menos favorable que las reclamaciones similares fundadas en el derecho interno. El análisis opera en dos pasos, identificando, para empezar, el recurso comparable en el ordenamiento nacional y ocupándose luego de la comparación misma.

74. Aunque es el juez nacional quien ha de determinar si la situación descrita (el trato menos favorable) se produce en materia de derechos de autor sobre programas de ordenador en Francia, no figura en los autos ningún indicio de que así sea. Por el contrario, parece haber un único régimen indistintamente aplicable a cualquier infracción de aquellos derechos (que incluye la prohibición de acumular las acciones en los términos ya expuestos). No se plantean, por lo tanto, problemas de equivalencia, con lo que el debate se situaría solo en el contexto del principio de efectividad de los mecanismos procesales que el derecho nacional prevé.

75. El tribunal de remisión alude, sin embargo, al dispar tratamiento de la acción en contrefaçon de un programa de ordenador respecto de las de violación de patentes y marcas. Creo, sin embargo, que no hay elementos suficientes de comparación entre aquella y estas.

76. En primer lugar, la acción en contrefaçon de patentes y marcas sirve a la protección de facultades exclusivas del titular cuyo origen es legal. En relación con los programas de ordenador, en cambio, ciertos actos que, bajo el régimen común de la propiedad intelectual necesitarían la autorización del titular, están exentos de ella por ley, de modo que el titular solo recupera la exclusividad si así se acuerda por contrato. Dependiendo, pues, del acto considerado, el punto de partida puede ser diverso del que se da en materia de patentes y marcas.

77. En segundo lugar, tanto en Francia como a nivel internacional, el debate sobre la protección de los programas de ordenador a través de patentes o de derechos de autor se ha resuelto en favor de estos últimos. A tenor del artículo L611‑10, apartado 2, letra c), del CPI, los programas de ordenador no son patentables.

2. Efectividad

78. Desde la perspectiva del principio de efectividad, lo decisivo para este asunto es si la normativa francesa aplicable a la protección de los programas informáticos hace imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos de autor conferidos por el derecho de la Unión, al negar al titular de un programa la acción de contrefaçon cuando (y porque) la violación de esos derechos implique, al mismo tiempo, un incumplimiento contractual.

79. En mi opinión, la mera existencia de la acción por responsabilidad contractual permite afirmar que la protección jurisdiccional del derecho de autor no es imposible.

80. Tampoco creo que el régimen francés en esta materia haga excesivamente difícil el ejercicio de ese derecho, hasta el extremo de disuadir al afectado de iniciar un procedimiento judicial. Incluso si se pudiera asegurar que, en abstracto, el afectado estaría en una situación mejor al reclamar por la vía de la contrefaçon, el principio de efectividad, como límite a la autonomía procesal del legislador nacional, no llega a tanto.

81. Desde la óptica de este principio, lo relevante no es dilucidar qué solución protegería más el derecho del titular del programa de ordenador, sino si la que hay dificulta excesivamente su defensa.

82. Como ya indiqué, no hay motivos para suponer a priori que las medidas, los procedimientos y los recursos que rigen una reclamación de base contractual en Francia provoquen esas dificultades, hasta frustrar, en la práctica, la protección de los derechos que asisten a los titulares de los derechos de autor sobre programas informáticos.

83. Corresponde, no obstante, al juez de remisión comprobar si así es a la vista de los elementos pertinentes de la acción por responsabilidad contractual.

V. Conclusión

84. A la luz de lo que antecede, sugiero al Tribunal de Justicia responder a la cuestión prejudicial de la Cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia) en los siguientes términos: «Los artículos 4 y 5 de la Directiva 2009/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, en relación con el artículo 3 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, deben interpretarse en el sentido de que: – La modificación del código fuente de un programa de ordenador, en incumplimiento de un contrato de licencia, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual que corresponden al titular del derecho de autor sobre el programa, siempre que esa modificación no esté exenta de autorización conforme a los artículos 5 y 6 de la Directiva 2009/24. – El fundamento jurídico de la acción que un titular de los derechos de autor sobre un programa informático puede ejercitar contra el licenciatario, por vulneración de las facultades propias del primero, es de naturaleza contractual cuando el propio contrato de licencia reserva tales facultades al titular del programa, con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24. – Incumbe al legislador nacional determinar, respetando las disposiciones de la Directiva 2004/48 y los principios de equivalencia y efectividad, las modalidades procesales necesarias para la protección de los derechos de autor sobre el programa de ordenador frente a su infracción, cuando esta última implica simultáneamente la vulneración de aquellos derechos y un incumplimiento contractual».

( 1 ) Lengua original: español.

( 2 ) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45).

( 3 ) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO 2009, L 111, p. 16). La Directiva 2009/24 codifica el contenido de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO 1991, L 122, p. 42), que había sido previamente modificado.

( 4 ) La Directiva 2009/24 ha sido incorporada en el Code de la propriété intellectuelle (Código de la propiedad intelectual; en lo sucesivo, «CPI»).

( 5 ) Modificado mediante un apéndice de 1 de abril de 2012.

( 6 ) Previamente había instado una incautación en los locales de otra sociedad, subcontratista de Free Mobile, que se efectuó el 22 de mayo de 2015.

( 7 ) Cita, a este respecto, dos artículos del CPI: el L613‑8, párrafo tercero, en materia de licencias de patentes, y el L714‑1, en materia de licencias de marcas.

( 8 ) El Tribunal de Justicia ha interpretado el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250 en el sentido de que abarca el programa de ordenador en todas sus formas de expresión, incluyendo el código fuente (sentencia de 22 de diciembre de 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C‑393/09, EU:C:2010:816, apartado 35).

( 9 ) En cuanto a las excepciones a los actos sujetos a restricciones del artículo 5 de la Directiva 91/250 (idéntico al artículo 5 de la Directiva 2009/24) en el marco de un contrato de licencia, véase la sentencia de 2 de mayo de 2012, SAS Institute Inc. (C‑406/10, EU:C:2012:259).

( 10 ) Asunto Comisión/Systran y Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245; en lo sucesivo, «sentencia Systran»,).

( 11 ) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DO 2007, L 199, p. 40).

( 12 ) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).

( 13 ) Típicamente, en relación con la competencia judicial, la prescripción de las acciones respectivas, la prueba o el alcance de la reparación.

( 14 ) Véase supra la nota 7, que refleja la cita de las correlativas leyes francesas, a las que alude el tribunal de remisión.

( 15 ) Para la patente, en el artículo 43 del fracasado Convenio de Luxemburgo de 15 de diciembre de 1975, que fue ratificado por Francia (Loi n.o 77-681, de 30 de junio de 1977, JO de 1 de julio de 1977, p. 3479). Para la marca, es el resultado de transponer el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25). El precepto se retoma en el artículo 25, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1). Véase también el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

( 16 ) P. Léger, «La nature de la responsabilité dans l’hypothèse de la violation du périmètre d’une licence de logiciel», Recueil Dalloz, 2018, p. 1320, bajo el epígrafe I.A.

( 17 ) Véase el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, así como la sentencia de 12 de octubre de 2016, Ranks y Vasiļevičs (C‑166/15, EU:C:2016:762).

( 18 ) Así, la Cour d’appel de Paris (Tribunal de apelación de París), en su decisión de 10 de mayo de 2016 (Paris, pôle 5, n.o 14/25055. https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2016/R4668A71A97317DB905E0), declaró inadmisible la acción por violación de derechos de autor en un asunto relativo al desacuerdo de las partes sobre el perímetro de una licencia y sobre si incluía programas de ordenador. Un año antes, la Cour d’appel de Versailles (Tribunal de apelación de Versalles, Francia), en la sentencia de 1 de septiembre de 2015 (n.o 13/08074), había resuelto que la demanda relativa a la explotación del programa en beneficio de terceros no especificados en el momento de la conclusión del contrato era «relatif aux droits patrimoniaux concédés et rélève tant de la responsabilité contractuelle que de l’atteinte portée au droit d’auteur». Hay, no obstante, lecturas diferentes de la decisión: véase Hadadd, S. y Casanova, A. (RLDI, 2015, n.o 121). Admite la acción en contrefaçon por utilización del software más allá del perímetro del contrato la decisión de la Cour d’appel de Paris (Tribunal de apelación de París), de 23 de mayo de 2007, Sté Tech - Airport c/ Sté Arkad Informatique et autre, n.o 06/09541, RLDI 2007, n.o 28, obs. L. Costes et J.-B. Auroux.

( 19 ) Asunto Systran y Systran Luxembourg/Comisión (T‑19/07, EU:T:2010:526).

( 20 ) Sentencia Systran, apartado 62.

( 21 ) Véase el punto 30 de estas conclusiones.

( 22 ) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008, L 177, p. 6).

( 23 ) Con excepción de su artículo 7, la Directiva 2009/24 carece de disposiciones procesales.

( 24 ) La versión francesa del artículo 2 se refiere a las infracciones previstas por la legislación nacional o de la Unión (“à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue”), mientras que la alemana, la española, la italiana y la portuguesa asocian la previsión a los derechos de propiedad intelectual; así lo hace también el considerando décimo tercero de la Directiva en la versión francesa. El artículo 2 de la propuesta de Directiva, COM(2003) 46 final, en francés, apunta en el mismo sentido y no constan propuestas de modificación para este aspecto en el Informe del Parlamento de 5 de diciembre de 2003, A5-0468/2003. La redacción inglesa del artículo 2, apartado 1, es neutra y no permite determinar si se alinea o no con la francesa. Si hay divergencia entre las versiones lingüísticas de una disposición del derecho de la Unión, dicha disposición ha de interpretarse en función de la estructura y de la finalidad de la normativa en la que se integra, lo que conduce a entender que son los derechos de propiedad intelectual los que deben estar comprendidos en las legislaciones nacional o de la Unión.

( 25 ) Al hilo de la evaluación de la necesidad de armonización en la materia, la propuesta de la Comisión señalaba que “es importante tener en cuenta las tradiciones jurídicas y la situación propia de cada Estado miembro”. Véase COM(2003) 46, p. 17. Además, los Estados miembros están vinculados por instrumentos internacionales sobre propiedad intelectual e industrial administrados por la OMPI, así como por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que contienen disposiciones para la tutela de los derechos de propiedad intelectual. La Directiva indica expresamente que no debe afectar a las obligaciones internacionales contraídas por los Estados en virtud de tales instrumentos (véanse los considerandos cuarto a sexto).

( 26 ) El artículo L331 del CPI, en sus distintos epígrafes, regula las acciones civiles y las demandas relativas a la propiedad literaria y artística. En concreto, el artículo L331‑1‑4 se refiere a las «condenas civiles por contrefaçon».

( 27 ) En contrapartida, el demandante deberá probar la originalidad del programa, de la que deriva su protección en términos de derecho de autor y no contractuales. Otros elementos relevantes, como los plazos de prescripción, son idénticos con independencia del tipo de acción.

( 28 ) Sentencia de 10 de abril de 2014, ACI Adam y otros (C‑435/12, EU:C:2014:254), apartado 61.

( 29 ) Tampoco aborda otros aspectos susceptibles de variar según el tipo de acción, como la naturaleza de la jurisdicción (común o especializada) que conocerá de las eventuales controversias o los plazos para la interposición de la demanda. Incluso en los aspectos que contempla, y que se han debido transponer en los ordenamientos nacionales, el grado de concreción de la Directiva 2004/48 no es siempre igual, coexistiendo disposiciones precisas con otras más abiertas.

( 30 ) Véase la sentencia de 21 de junio de 2017, W y otros (C‑621/15, EU:C:2017:484), apartado 25.