Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 24 de octubre de 1996. - Phytheron International SA contra Jean Bourdon SA. - Petición de decisión prejudicial: Tribunal de commerce de Pontoise - Francia. - Artículos 30 y 36 del Tratado CE - Directiva sobre las marcas - Producto fitosanitario - Importación paralela - Agotamiento. - Asunto C-352/95.



Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-01729



Conclusiones del abogado general

1 El presente asunto, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial presentada por el tribunal de commerce de Pontoise, plantea diversas cuestiones sobre el principio del agotamiento de los derechos del titular de una marca comercial en el ordenamiento jurídico comunitario.

Los hechos y las cuestiones prejudiciales

2 La resolución de remisión aporta muy pocas informaciones. La exposición de los hechos que contiene es la siguiente:

3 En junio de 1994, una sociedad denominada SA Jean Bourdon (en lo sucesivo, «Jean Bourdon») dirigió a la sociedad Phytheron International (en lo sucesivo, «Phytheron») una orden de compra de 3.000 litros de Previcur N, un pesticida a base de hidrocloruro de propamocarbe que había sido importado de Alemania en Francia pero que era originario de Turquía. Según la resolución de remisión, «no se discute que este producto fue desarrollado por la empresa alemana Schering, filial del grupo químico alemán Hoechst, la cual encarga su fabricación a otra filial sita en Turquía y lo importa en Alemania».

4 Jean Bourdon anuló el pedido antes de la entrega. De la resolución de remisión se desprende que Jean Bourdon alegó que las importaciones de productos fitosanitarios son ilícitas en Francia cuando no han sido objeto de una autorización del titular de la marca que figura en el producto; que no se había concedido dicha autorización en el caso de autos y que al aceptar la compra del producto objeto de litigio, se expondría a un proceso por violación del derecho de propiedad industrial por parte del titular de la marca. Phytheron ejercitó entonces una acción de indemnización de daños y perjuicios contra Jean Bourdon por resolución abusiva del contrato.

5 El órgano jurisdiccional de remisión indicó que en Derecho francés sólo el titular de la marca o su licenciatario pueden comercializar un producto en el que figure una marca registrada en Francia. Jean Bourdon alegó que, como ni el titular de la marca ni su licenciatario habían autorizado la comercialización de los productos, ésta era, pues, ilegal y que, por consiguiente, no podía ejecutarse la obligación de comprar tales productos. No obstante, Phytheron observó que, cuando existe una discordancia entre el Derecho comunitario y el Derecho nacional, prevalece el Derecho comunitario. Añadió que, conforme al Derecho comunitario, desde el momento en que un producto es importado lícitamente y comercializado en un Estado miembro (en el caso de autos, Alemania), circula libremente dentro de la Unión Europea (por lo tanto, en su caso, en Francia). Según la resolución de remisión, Phytheron alegó que, cuando llega a Alemania, el producto de que se trata, cuya fabricación de origen turco no se discute, adquiere allí un derecho de libre circulación por aplicación del sistema del agotamiento internacional. El órgano jurisdiccional de remisión no ha proporcionado explicaciones más amplias sobre las alegaciones de las partes ni sobre como considera que éstas deben aplicarse a los hechos.

6 Por considerar que la solución del litigio dependía de la interpretación de las normas comunitarias relativas al principio de la libre circulación de los productos provistos de marca dentro del mercado común, el órgano jurisdiccional nacional planteó las siguientes cuestiones al Tribunal de Justicia con objeto de obtener una decisión prejudicial:

«1) Un producto protegido por una marca registrada, adquirido legalmente por un comerciante de un Estado miembro A en un Estado miembro B en el cual ha sido homologado y comercializado con esta misma marca, puede ser legalmente importado del Estado miembro B y comercializado en el Estado miembro A cuando se trate:

- de un producto auténtico que no ha sufrido ninguna transformación,

- cuyo envase no ha sido modificado, salvo la inclusión en la etiqueta de determinadas menciones exigidas por la legislación del Estado miembro A,

- que también ha sido homologado en el Estado miembro A?

2) Una prohibición basada en la legislación sobre marcas del Estado miembro A no infringe las disposiciones del artículo 30 del Tratado?»

7 En resumen, los elementos que figuran en la resolución de remisión y el modo en que se han formulado las cuestiones parecen indicar que la situación material es la siguiente. El producto Previcur N «tiene su origen» en la sociedad alemana Schering (por lo que procede suponer que era el titular de la marca Previcur N en Alemania). No obstante, Schering no fabricaba el producto ella misma sino que lo hacía fabricar en Turquía por una sociedad que pertenecía al mismo grupo que ella. Schering (o, al menos, una de sus sociedades filiales) lo importaba después en Alemania (lo que, en mi opinión, parece implicar que también lo comercializaba en este país). Phytheron compró cierta cantidad del producto y la importó de Alemania en Francia. Seguidamente, celebró con Jean Bourdon un contrato relativo a la venta de 3.000 litros del producto importado. Sin embargo, Jean Bourdon anuló su pedido porque temía que el titular de la marca Previcur N en Francia se opusiese a la comercialización del producto en este país.

8 El órgano jurisdiccional remitente no ha aportado ningún detalle sobre la situación que ocupan las sociedades de que se trata en la estructura del grupo. No obstante, todo parece indicar que tanto Schering como la filial turca del grupo Hoechst se hallaban, en el momento en que se produjeron los hechos, sujetas al control de la sociedad matriz del grupo Hoechst. Asimismo, se deduce implícitamente que el titular de la marca Previcur N en Francia era Schering, o bien una sociedad filial de Schering controlada por la sociedad matriz.

9 La Comisión observa que de la resolución de remisión no se desprende con absoluta certeza el modo en que el producto objeto de litigio fue comercializado en el mercado alemán y que no es posible determinar si el lote de que se trata (es decir, el lote de 3.000 litros) fue importado en la Comunidad (esto es, Alemania) por un miembro del grupo Hoechst o si fue importado por otro importador, habiendo importado Hoechst, por su parte, otros lotes. Sin embargo, aunque el órgano jurisdiccional de remisión menciona el principio del régimen internacional del agotamiento de los derechos, principio conforme al cual, si el titular de una marca autoriza la comercialización de sus productos en otro país, no puede oponerse a la importación de dichos productos por parte de un tercero, los antecedentes de hecho que figuran en la resolución de remisión no sugieren en modo alguno que alguien distinto al grupo Hoechst hubiese importado el lote objeto de litigio dentro de la Comunidad. Por lo tanto, en mi opinión, procede deducir de la resolución de remisión que el lote controvertido fue importado en la Comunidad por el titular de la marca o, por lo menos, por una sociedad filial del mismo, sujeta al mismo control global que dicho titular.

10 Después de haber remitido su petición al Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional nacional envió un escrito en el que figura una versión de los hechos ligeramente diferente. En su escrito, indica que los productos de que se trata se comercializaban legalmente en Alemania por la única razón de que dicho país aplicaba el principio del «agotamiento internacional» de los derechos, precisión que implica que, de hecho, habían sido importados por un tercero. Por su parte, Phytheron presentó unas observaciones en las que realiza determinadas afirmaciones que, por una parte, contradicen la resolución de remisión y, por otra parte, la completan. En particular, Phytheron declara que adquirió el lote de producto objeto de litigio a una sociedad denominada Chembico GmbH, que a su vez lo había comprado en Turquía a la filial turca del grupo Hoechst.

11 Tanto el escrito del órgano jurisdiccional nacional como las observaciones de Phytheron incluyen, pues, elementos que parecen indicar que al menos el lote de Previcur N de que se trata puede muy bien haber sido comercializado en la Comunidad sin la autorización expresa del titular de la marca. Si efectivamente esto es así, la cuestión que entonces se plantea es, por una parte, si cuando unos productos se encuentran en libre práctica en un Estado miembro por el único motivo de que este Estado aplica el principio del agotamiento internacional de los derechos, el titular de la marca puede impedir la comercialización de estos productos en otros Estados miembros amparándose en los derechos de marca que posee en estos países y, por otra, si el hecho de que el titular de la marca no hubiese dado su autorización para la importación del lote controvertido en la Comunidad pero, sin embargo, hubiese autorizado la importación de otros lotes, es relevante para el examen de la cuestión precedente.

12 No obstante, considero que los antecedentes de hecho que deben tenerse en cuenta son los que figuran en la resolución de remisión. Las informaciones que constan en las resoluciones de remisión y las cuestiones que en ellas se formulan no sólo permiten al Tribunal de Justicia dar una respuesta eficaz al órgano jurisdiccional que se las plantea, sino también proporcionar a los Gobiernos de los Estados miembros y a las otras partes interesadas la posibilidad de presentar sus observaciones con arreglo al artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. (1) En el presente asunto, no han tenido la posibilidad de presentar observaciones escritas sobre los hechos expuestos en el escrito del órgano jurisdiccional nacional y en las observaciones de Phytheron. Además, al no haber presentado observaciones escritas Jean Bourdon, parte demandada en el litigio principal, nada hace suponer que esté de acuerdo con la versión de los hechos dada por Phytheron. Por este motivo, los hechos y las cuestiones que deben tomarse como base son los que he reproducido en los puntos 3 a 9.

Admisibilidad

13 El Gobierno francés considera que no procede admitir la petición de decisión prejudicial porque las informaciones que contiene son incompletas. Sostiene que el órgano jurisdiccional de remisión no ha señalado quien era el titular de la marca Previcur N, no ha indicado si el producto en sí había sido comercializado en Alemania por el titular de la marca o con su consentimiento y no ha precisado lo que quiso decir exactamente cuando mencionó, en su primera cuestión, que no se había modificado el embalaje del producto, salvo la inclusión en la etiqueta de determinadas menciones destinadas a cumplir los requisitos de la legislación del Estado miembro de importación.

14 No obstante, como ya he afirmado con anterioridad, considero que de la resolución de remisión se desprende implícitamente que la marca la posee el grupo Hoechst tanto en Alemania como en Francia y que fue el titular de la marca u otra sociedad perteneciente a este grupo quien comercializó el producto en Alemania. Por razones que examinaré con mayor detenimiento más adelante, (2) no es necesario poseer más datos sobre la identidad del propietario de la marca. Por otra parte, no parece que nadie haya afirmado que las menciones añadidas a la etiqueta del producto podían afectar a los derechos del titular de la marca, de modo que no considero que sea necesario conocer informaciones de mayor amplitud sobre la naturaleza de dichas menciones.

15 Habida cuenta de los elementos que el órgano jurisdiccional nacional ha proporcionado posteriormente en su escrito, podría objetarse igualmente que no es necesaria para la solución del litigio una decisión sobre las cuestiones que ha planteado en su resolución de remisión. (3) No obstante, las informaciones que contiene este escrito no son suficientemente claras para permitir pronunciarse con certeza en un sentido o en otro. Por los motivos expuestos, considero que no procede declarar la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

Sobre el fondo

16 Como he señalado al comienzo de mi exposición, este asunto se refiere al principio del agotamiento del derecho de marca. Se trata de un principio reconocido conforme al cual el titular de una marca protegida por la legislación de un Estado miembro no puede, con carácter general, ampararse en dicha legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento. (4)

17 Aunque el órgano jurisdiccional ha redactado sus cuestiones en unos términos que corresponden al artículo 30 del Tratado, el artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Directiva sobre las marcas») recoge el principio de agotamiento del derecho de marca. Dicho artículo se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los artículos 30 y 36 del Tratado. Dispone:

«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

El artículo 15 III de la Ley nº 91-7, de 4 de enero de 1991 incorporó al Derecho francés el artículo 7. (6)

18 Como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de fecha reciente en el asunto Bristol-Myers Squibb y otros, (7) el artículo 7 de la Directiva sobre las marcas «regula de manera completa el agotamiento del derecho de marca por lo que se refiere a los productos comercializados en la Comunidad». No obstante, esta Directiva debe «ser interpretada a la luz de las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías y, en particular, del artículo 36». (8)

19 Como ya explicó el Tribunal de Justicia en la sentencia IHT Internationale Heiztechnik y Danziger, (9) el principio de agotamiento del derecho «opera cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación son idénticos o cuando, incluso siendo personas distintas, están económicamente vinculados. Son varias las situaciones que contempla: productos puestos en circulación por la misma empresa, o por un licenciatario, o por una sociedad matriz, o por una filial del mismo grupo o, también, por un concesionario exclusivo». (10) El Tribunal de Justicia añadió en la misma sentencia que «es importante subrayar por último que el elemento determinante es la posibilidad de un control sobre la calidad de los productos y no el ejercicio efectivo de dicho control. De este modo, una ley nacional que ofreciera al cedente la posibilidad de alegar la mala calidad de los productos del licenciatario para oponerse a su importación debería ser inaplicada por ser contraria a los artículos 30 y 36. Si el cedente tolera la fabricación de productos de mala calidad a pesar de tener los medios contractuales para impedirlo, tiene que asumir la responsabilidad que de ello resulte. Del mismo modo, si la fabricación de los productos está descentralizada en el seno de un mismo grupo de sociedades y las filiales establecidas en cada uno de los Estados miembros fabrican productos cuya calidad se adapta a las peculiaridades de cada mercado nacional, debería también inaplicarse una ley nacional que permitiera a una filial del grupo invocar dichas diferencias de calidad para oponerse en su territorio a la comercialización de productos fabricados por una sociedad perteneciente al mismo grupo de empresas. Los artículos 30 y 36 imponen que el grupo sufra las consecuencias de su decisión.» (11)

20 Puesto que procede suponer, por los motivos que he indicado anteriormente, (12) que el producto de que se trata en el presente asunto ha sido comercializado en Alemania por el titular de la marca en dicho país o con su consentimiento, y que esta marca pertenecía, tanto en Alemania como en Francia, a la misma sociedad o, al menos, a filiales de un mismo grupo sometidas al mismo control global, es evidente, por lo tanto, que no cabe excluir la aplicación del principio del agotamiento del derecho de marca al presente asunto alegando que la marca es propiedad de titulares distintos en Alemania y en Francia. Por consiguiente, sólo podría descartarse la aplicación de dicho principio al presente asunto si existiesen «motivos legítimos» en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva sobre las marcas, que justifiquen que el titular de la marca se oponga a la comercialización de los productos en Francia.

21 En su primera cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión precisa que el producto de que se trata es un producto autentico, que no ha sido sometido a transformación alguna y cuyo embalaje no ha sido modificado «salvo la inclusión en la etiqueta de determinadas menciones exigidas por la legislación del Estado miembro [de importación]». Por lo tanto, al contrario de lo que sucedía en asuntos tales como Bristol-Myers Squibb y otros, en el caso de autos el importador paralelo no ha modificado la composición del producto y no ha vuelto a embalar éste como tal. Además, y contrariamente a lo sucedido en el citado asunto, parece que nadie ha indicado que los derechos del titular de la marca fuesen afectados por la inclusión de las menciones añadidas al embalaje. Por lo tanto, procede considerar que no existen «motivos legítimos» que justifiquen que el titular de la marca se oponga a la importación del producto procedente de Alemania.

Conclusión

22 Por consiguiente, opino que procede responder de la siguiente manera a las cuestiones que han sido planteadas al Tribunal de Justicia:

«El artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que, a) cuando un producto se importa en un Estado miembro A procedente de un Estado miembro B; b) cuando dicho producto ha sido comercializado en el Estado miembro B por el titular de la marca en el Estado miembro B o con su consentimiento; c) cuando la marca es, en ambos Estados miembros, propiedad de la misma sociedad o propiedad de sociedades filiales de un mismo grupo dependientes del mismo control global; d) cuando el producto no experimenta, con vistas a su comercialización en el Estado miembro A, ninguna otra transformación excepto la de añadir en la etiqueta ciertas menciones destinadas a cumplir las exigencias de la legislación del Estado miembro A, y e) cuando nada indica que los derechos del titular de la marca hayan sido vulnerados por la adición de las referidas menciones, ni el titular de la marca ni su licenciatario pueden invocar la legislación de marcas aplicable en el Estado miembro A para oponerse a la comercialización de dicho producto en este Estado miembro.»

(1) - Véase, por ejemplo, el auto del Tribunal de Justicia de 2 de febrero de 1996, Bresle (C-257/95, Rec. p. I-233), apartado 19.

(2) - En los puntos 19 y 20.

(3) - Véanse, por ejemplo, el auto de 26 de enero de 1990, Falciola (C-286/88, Rec. p. I-191); sentencias de 16 de julio de 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Rec. p. I-4673), y Meilicke (C-83/91, Rec. p. I-4871), y el auto de 16 de mayo de 1994, Monin Automobiles (C-428/93, Rec. p. I-1707).

(4) - Véanse, a modo de ejemplo, las sentencias de 31 de octubre de 1974, Winthorp (16/74, Rec. p. 1183); de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danziger (C-9/93, Rec. p. I-2789); de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros (asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457); Eurim-Pharm (asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94, Rec. p. I-3603), y MPA Pharma (C-232/94, Rec. p. I-3671).

(5) - Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

(6) - Journal officiel de la République française, 6 de enero de 1991, p. 317. Esta ley fue derogada posteriormente y su contenido incorporado al Code de la propriété intellectuelle, artículo L.713-4.

(7) - Citada en la nota 4, apartado 26 de la sentencia.

(8) - Apartado 27 de la sentencia.

(9) - Citada en la nota 4.

(10) - Apartado 34 de la sentencia.

(11) - Apartado 38 de la sentencia.

(12) - Véanse los puntos 2 a 9 supra.