CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

M. D. Ruiz-Jarabo Colomer

presentadas el 16 de marzo de 2004 ( )

Asunto C-136/02

Mag Instrument Inc.

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior

(marcas, dibujos y modelos)

«Recurso de casación - Marca comunitaria - Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n. 40/94 - Formas tridimensionales de linternas - Carácter distintivo »

Antecedentes

1. El 29 de marzo de 1996 Mag Instrument Inc., con domicilio social en Ontario (Estados Unidos de América), presentó, conforme al Reglamento (CE) n. 40/94,( ) cinco solicitudes de marcas tridimensionales comunitarias ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»).

2. Las pretendidas marcas tridimensionales eran formas de linternas cilíndricas comercializadas por la referida empresa.

3. Los productos para los que se instaba el registro pertenecen, tras la modificación efectuada al respecto por la recurrente el 18 de noviembre de 1997, a las clases 9 y 11 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y reformado; responden a la descripción siguiente:

– «accesorios para aparatos de alumbrado, en particular, linternas» y

– «aparatos de alumbrado, en particular, linternas, incluidos piezas de recambio y accesorios de los citados productos».

4. Mediante tres resoluciones de 11 de marzo de 1999 y dos de 15 de marzo de 1999, el examinador de la Oficina denegó las solicitudes, en virtud del artículo 38 del Reglamento n. 40/94, debido a que las marcas carecían de carácter distintivo.

5. El 11 de mayo de 1999 Mag Instrument Inc. interpuso recurso, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n. 40/94, contra cada una de las resoluciones del examinador, siendo desestimados los cinco en una resolución de 14 de febrero de 2000 de la Sala de Recurso, por entender que la mera forma sólo puede constituir un signo distintivo del origen del producto, si posee peculiaridades suficientemente diferentes de las formas habituales en su género para que un posible comprador la perciba, ante todo, como una indicación de la procedencia y no como una representación del propio producto. Si no se da tal diferencia, la forma es descriptiva y cae en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n. 40/94.

6. Según la Sala de Recurso, la cuestión esencial reside en dilucidar si la representación de una de las marcas controvertidas sugiere inmediatamente al comprador medio el origen de una linterna o simplemente la condición del producto.

Además, añade:

– - por una parte, que el hecho de que el diseño resulte atractivo no implica que sea intrínsecamente distintivo;

– - por otra, que la denegación de un signo, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), por carecer de carácter distintivo, no significa que basta un mínimo indicio de dicho carácter para registrarlo, pues está en la esencia misma del Reglamento n. 40/94 que el grado exigido debe ser tal que permita a la marca funcionar como una indicación de procedencia.

La Sala de Recurso entiende que, a pesar de las múltiples cualidades atractivas de cada una de las formas propuestas, ninguna ofrece, para el comprador medio de una linterna, esa condición de exclusividad requerida (apartados 11 a 18 de la resolución impugnada).

La sentencia impugnada

7. Mag Instrument hizo valer, ante el Tribunal de Primera Instancia, un único motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94.

8. En el marco de dicho motivo, la recurrente adujo la inexistencia de una «forma habitual» para las linternas, negando que las marcas solicitadas constituyan «formas genéricas» de esos productos. Criticó la resolución de la Sala de Recurso por no contener los criterios a los que debe ajustarse una marca tridimensional para que se le reconozca carácter distintivo, resaltando que no razonaba la falta del referido carácter distintivo de una forma de linterna ni precisaba los casos en los que el consumidor medio puede deducir de esa forma el origen del producto.

9. La Sala de Recurso habría pasado por alto unos datos demostrativos del carácter distintivo de las marcas solicitadas: un dictamen pericial sobre la originalidad, la creatividad y la exclusividad de las formas de que se trata y una propuesta de testimonio de su autor; ciertas referencias contenidas en la literatura especializada; la inclusión en las colecciones de varios museos; la obtención de premios internacionales; las resoluciones de diversos órganos jurisdiccionales y de las administraciones registrales de algunos países.

Con el mismo fin, la recurrente aportó la prueba de que se le habían remitido imitaciones de poca calidad para su reparación, así como de que se comercializaban copias de sus productos con el marchamo de que poseían «el diseño de la linterna de culto Mag Lite».

10. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Cuarta, desestimó el recurso en la sentencia de 7 de febrero de 2002, Mag Instrument/OAMI, ( ) en la que comienza recordando que la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado. A tales efectos, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94 no impone un régimen diferente según las diversas clases de marcas, por lo que no procede aplicar a las marcas tridimensionales constituidas por la forma de los propios productos unos criterios más severos que a las otras clases de marcas. ( ) Además, el carácter distintivo debe apreciarse tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. ( )

11. En el examen concreto de las marcas en cuestión, el Tribunal de Primera Instancia las singularizó por el hecho de ser cilíndricas, una de las formas habituales de las linternas, cuatro con un ensanchamiento en el extremo donde se sitúa la bombilla, la quinta enteramente cilíndrica. Todas son formas utilizadas por otros fabricantes de linternas, de modo que las marcas solicitadas transmiten sobre todo al consumidor una idea del producto, no permitiendo diferenciarlo ni asociarlo a un origen comercial determinado. ( )

12. Por sus cualidades estéticas y su diseño de rara originalidad, parecen más bien variantes de la apariencia externa habitual de las linternas y no formas aptas para particularizarlas y revelar un origen comercial determinado. ( )

13. Por último, la sentencia impugnada admitió la posibilidad de que el consumidor medio haya adquirido la costumbre de reconocer los productos de la recurrente basándose únicamente en su forma, pero subrayó que tal eventualidad sólo podría ponderarse por la vía del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n. 40/94, precepto no invocado en ninguna fase del procedimiento. Todos los elementos probatorios aportados para demostrar el carácter distintivo de las marcas solicitadas guardan, sin embargo, relación con el uso de las linternas, por lo que no resultarían pertinentes en lo que atañe a la apreciación de su carácter distintivo intrínseco. ( )

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

14. El recurso tuvo entrada en la Secretaría de este Tribunal de Justicia el 11 de abril de 2002.

15. Mag Instrument y la Oficina presentaron observaciones escritas y participaron en la vista pública celebrada el 5 de febrero de 2004.

Análisis de los motivos de casación

16. En apoyo de su recurso, Mag Instrument aduce siete motivos de casación, la mayoría de los cuales se basan en una pretendida infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94. Pueden esquematizarse así:

– - primer motivo: error en la apreciación del carácter distintivo del signo en su totalidad;

– - segundo motivo: preterición de elementos de prueba pertinentes;

– - tercer motivo: infracción del derecho a ser oído;

– - cuarto motivo: error en la apreciación del carácter distintivo basada en suposiciones arbitrarias;

– - quinto motivo: error en la apreciación del carácter distintivo basada en suposiciones generales no probadas;

– - sexto motivo: error en la apreciación del carácter distintivo por aplicación de criterios demasiado estrictos;

– - séptimo motivo: error en la apreciación del carácter distintivo por considerar que se trata de formas habituales.

17. Procede, a efectos del análisis, agrupar los motivos en función de la naturaleza de la infracción que plantean.

Observación preliminar

18. Como se desprende del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n. 40/94, basta que concurra uno de los motivos de denegación absolutos enumerados para que un signo no pueda inscribirse como marca comunitaria. ( )

19. Pues bien, la Sala de Recurso estimó que los signos controvertidos no eran aptos para el registro por incurrir en los motivos de denegación absolutos de las letras b) y c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento.

No obstante, el recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia se basó exclusivamente en la letra b), por lo que el Tribunal de Justicia únicamente ha de pronunciarse sobre la pertinencia de la causa de denegación que contiene.

Por tanto, si el juez de la casación llegara al convencimiento de que procede anular la sentencia impugnada, por entender que los signos presentan el carácter distintivo concreto necesario, no se habrían despejado todos los obstáculos para su inscripción. Todavía quedaría por examinar si la Sala de Recurso erró al aplicar el artículo 7, apartado 1, letra c).

20. Según avancé en las conclusiones presentadas el 6 de noviembre de 2003 en el asunto Henkel/OAMI, ( ) resulta preferible realizar una primera calificación de los signos compuestos por la forma del producto con arreglo a la letra c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento, de modo que el examinador compruebe que el signo cuyo registro se reclama no coincide, en lo esencial, con la idea que del producto se forja un consumidor medio, pues, en otro caso, procedería denegar su inscripción sobre la base de la letra c), por representar una nueva descripción gráfica del producto.

21. La calificación de conformidad con la referida letra c) ofrece también la ventaja de permitir incuestionablemente la invocación del imperativo de disponibilidad, lo que autorizaría al examinador a ponderar consideraciones pro futuro, al apreciar la idoneidad de una forma para ser marca. Parece, sin embargo, dudoso que dichas exigencias de disponibilidad puedan esgrimirse, en todos los casos, en el marco de la letra b) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento.

Sobre los motivos de casación primero, sexto y séptimo: error en la apreciación del carácter distintivo concreto

22. Mediante estos motivos, la recurrente cuestiona el modo en que el juez de instancia evaluó la capacidad de las formas reivindicadas para distinguir, en concreto, los productos de una determinada procedencia comercial.

23. Critica, en el primero, el que la sentencia no haya tenido en cuenta la impresión de conjunto que suscitan los signos tridimensionales de que se trata. El Tribunal de Primera Instancia debería haber precisado los criterios ópticos y estéticos que caracterizan cada una de las marcas, contempladas en su conjunto, resultando insuficiente la descripción efectuada de cada linterna. Mag Instrument la había afrontado detalladamente bajo las siguientes rúbricas: «Forma», «Estructura de la superficie», «Calidad de la superficie» e «Impresión de conjunto».

24. El motivo debe desestimarse. Por un lado, la sentencia impugnada no ha acometido un examen de cada una de las partes de los signos cuestionados, sin atender a la impresión resultante de la contemplación del conjunto. Simplemente entendió que dichas formas (cuerpo enteramente cilíndrico o dotado de un extremo ensanchado) correspondían a las habituales en las linternas, por lo que no habilitaban al consumidor para diferenciar el producto ni para asociarlo a cierto origen comercial.

Por otro lado, no consta que la recurrente haya exigido al juez de instancia llevar a cabo su análisis con arreglo a criterios específicos ni con referencia a aspectos determinados de las marcas, por lo que, en esta parte, el motivo sería nuevo, debiendo declararse inadmisible por no haber sido suscitado en su momento ante el juez a quo.

25. El sexto motivo de casación está consagrado a reprochar a la sentencia impugnada el haber aplicado criterios más rigurosos para apreciar el carácter distintivo de una marca constituida por la forma del producto que los empleados para las demás clases de marcas.

26. Según la recurrente, después de subrayar correctamente, en los apartados 32 y 34, que rigen los mismos tipos de criterios o exigencias para las diferentes clases de marcas y que es suficiente la concurrencia de un carácter distintivo mínimo para descartar la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento, la sentencia impugnada se habría limitado a comprobar que los signos en cuestión parecen más bien «variantes de una de las formas habituales de linternas». En su opinión, el Tribunal de Primera Instancia debió deducir de la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, «Baby-dry», ( ) que, en el caso de marcas constituidas por la forma, cualquier diferencia perceptible con los productos corrientes bastaría para conferirles el carácter distintivo necesario para ser registradas.

Si se trata de «variantes» de una forma -continúa la recurrente-, no cabe duda de que entre unas y otras hay diferencias o modificaciones, por lo que, al no reconocer el carácter distintivo, el juez de instancia habría empleado un criterio más estricto que el utilizado a propósito de las marcas verbales.

27. Este motivo se basa en un entendimiento erróneo de la sentencia impugnada y, de todos modos, no encuentra justificación en la jurisprudencia invocada.

28. Cuando el Tribunal de Primera Instancia explica que los signos tridimensionales reivindicados constituyen «variantes» de una de las formas habituales de las linternas, pretende expresar, en realidad, que tales signos no son más que «manifestaciones» de esa forma habitual. Por idéntica razón, entiende acto seguido que no son formas aptas para diferenciar los productos.

Lo mismo se deduce del apartado 36 de la sentencia impugnada, cuando señala que, en todas las solicitudes, «las marcas corresponden a formas generalmente utilizadas por otros fabricantes de linternas presentes en el mercado».

29. Mas, aun aceptando que en la instancia se haya constatado, mediante esa expresión, alguna diferencia entre las formas reivindicadas y los productos habitualmente comercializados, tampoco significa que, al ignorarla, se haya infringido el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento.

30. Es cierto que el criterio de «cualquier diferencia perceptible» entre los comparandos puede englobar «cualquier diferencia, por pequeña que sea».

Dicho test, mínimo, no parece, sin embargo, suficiente para garantizar que las marcas cumplan con su misión de identificación.

31. Por esa razón, en las conclusiones presentadas el 31 de enero de 2002 en el asunto Koninklijke KPN Nederland, «Postkantoor», ( ) propuse que una diferencia se considere perceptible cuando afecte a elementos importantes, sea de la forma del signo, sea de su significado. Con relación a la forma, se daría esta diferencia siempre que, por el carácter inhabitual o fantasioso de la combinación, prime el neologismo sobre la adición de sus términos. Por lo que al significado se refiere, la diferencia, para ser perceptible, debería suponer que la evocación producida por el signo compuesto no coincida exactamente con la suma de las indicaciones de los elementos descriptivos. ( )

32. El abogado general Sr. Jacobs ha apostado también, en las conclusiones de 10 de abril de 2003, relativas al asunto OAMI/Wrigley, «Doublemint», ( ) por exigir que las diferencias pertinentes para el registro de una marca sean «más que mínimas». ( )

33. En el ámbito del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva sobre marcas, ( )el Tribunal de Justicia ha entendido recientemente que un signo es idéntico a una marca en el caso de que, tomado en su totalidad, contenga diferencias tan insignificantes que un consumidor medio no las advierta. ( )

34. Por su parte, la sentencia Postkantoor, antes citada, ha declarado que una diferencia perceptible entre la palabra y la mera suma de los elementos que la integran implica: bien que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, se provoca una impresión suficientemente distante de la sugerida por la mera unión de las indicaciones suministradas por sus componentes, de suerte que prevalezca sobre el conjunto; o bien que la expresión se haya incorporado al lenguaje corriente, cobrando un significado propio, de manera que en lo sucesivo goce de autonomía con respecto a los elementos que la integran. En este último caso, procede verificar si la palabra que ha adquirido un sentido propio no es, a su vez, descriptiva en los términos de la misma disposición. ( )

35. Por lo demás, la sentencia DKV/OAMI, «Companyline», ( ) y los autos de 5 de febrero de 2004, Telefon & Buch/OAMI, «Universaltelefonbuch, Universalkommunikationsverzeichnis», ( ) y Streamserve/OAMI, «Streamserve», ( ) confirmaron la apreciación efectuada por el juez de instancia en supuestos de vocablos que contenían alguna diferencia perceptible menor en el modo de designar los respectivos productos.

36. Así pues, el Tribunal de Primera Instancia, aun suponiendo que hubiese admitido ciertas disparidades entre las marcas reclamadas y la presentación habitual de los bienes referidos, no habría aplicado a signos constituidos por la forma del producto criterios más estrictos que los utilizados en otras clases de marcas.

37. El séptimo motivo está encaminado a criticar la comprobación contenida en el apartado 37 de la sentencia impugnada, a cuyo tenor «el consumidor medio está acostumbrado a ver formas análogas a las controvertidas, que ofrecen una amplia gama de diseños».

Según la recurrente, este dato muestra que el consumidor medio presta atención a la imagen de los productos y, por tanto, a las diversas variantes, como indicación de procedencia.

38. Este motivo es inoperante. El Tribunal de Primera Instancia no ha dado a esa afirmación el alcance general que pretenden atribuirle; se ha limitado a observar que las linternas litigiosas no se distinguen suficientemente de las demás.

39. Por las razones expuestas, procede, pues, desestimar los motivos primero, sexto y séptimo.

Sobre los motivos de casación segundo, cuarto y quinto: error en la comprobación fáctica relativa al carácter distintivo

40. En el segundo motivo de casación, Mag Instrument sostiene que el examen llevado a cabo por el juez de instancia está viciado de un error jurídico, por no haber tenido en cuenta elementos pertinentes, de hecho y de prueba, sometidos a su consideración.

La recurrente se refiere, en particular, al dictamen pericial, a las referencias en ciertos libros, a la inclusión en colecciones de varios museos, a la obtención de premios internacionales y al hecho de que las falsificaciones de sus productos le sean atribuidas, aun sin estar revestidas de la marca. ( )

41. A su parecer, el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al rechazar dichos elementos, apoyándose en que sólo eran apropiados en el marco de la adquisición de carácter distintivo mediante el uso, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento, cuando, en realidad, se refieren a peculiaridades inherentes a las linternas, tales como la originalidad, la creatividad y el carácter distintivo, por lo que no cabe relacionarlos con esa especie de usucapión de la propiedad intelectual prevista en el mencionado apartado 3 del artículo 7, que sólo serviría de contrapunto en las falsificaciones que se le atribuyen, si el público asocia la forma de las imitaciones con la recurrente por su uso en el comercio.

42. En el cuarto motivo de casación, Mag Instrument denuncia al Tribunal de Primera Instancia por haber orientado su apreciación del carácter distintivo, conforme al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento, por suposiciones arbitrarias y no según la percepción efectiva de las marcas por los consumidores.

Se remite al respecto al séptimo considerando de la exposición de motivos del Reglamento n. 40/94, donde se proclama que la finalidad primordial de la marca es servir de indicación del origen, así como al artículo 7, apartado 1, que se refiere a la función de los signos «en el comercio» [letra c)] o al riesgo de que se induzca «al público» a error [letra g)]. En su opinión, estas expresiones exigen que el carácter distintivo de un signo se determine por la percepción real del público interesado.

El Tribunal de Justicia, en el apartado 42 de su sentencia Baby-dry, ( ) en el que aboga por «adoptar el punto de vista de un consumidor de lengua inglesa», así como el Tribunal de Primera Instancia, en diversas ocasiones, ( ) habrían confirmado la corrección de esta interpretación.

43. El quinto motivo de casación ahonda en este reproche. Según la recurrente, la sentencia impugnada habría rechazado el carácter distintivo de los signos en cuestión, acudiendo a suposiciones generales sin apoyo en ninguna comprobación fáctica.

Del artículo 45 del Reglamento n. 40/94 (se registrará, «cuando la solicitud se ajuste a lo dispuesto en el presente Reglamento»), así como de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 2001, Erpo Möbelwerk/Oami, «Das Prinzip der Bequemlichkeit», ( ) Mag Instrument pretende deducir que corresponde al órgano encargado del registro y, en su caso, al Tribunal de Primera Instancia aportar la prueba de que la marca carece de carácter distintivo, lo que implica realizar comprobaciones fácticas. En el asunto de autos, el juez de instancia no habría fundado su decisión relativa al carácter habitual de las formas reivindicadas en ningún elemento de hecho. Es más, habría omitido analizar los propuestos en el proceso, que demostraban la originalidad, la creatividad y el carácter distintivo de las reclamadas.

44. Estos tres motivos reposan en una interpretación equivocada del modo en el que el juez comunitario procede al considerar el carácter distintivo de un signo.

45. Desde la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky,( ) el Tribunal de Justicia ha adoptado un criterio uniforme, de aplicación general, que sirve para determinar si una denominación, una marca o una mención publicitaria pueden inducir a error al comprador, sobre la base de la percepción que se presume en un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, sin tener que encargar informes periciales o sondeos de opinión. ( )

46. Este criterio ha sido confirmado en idénticos términos en varias sentencias recaídas en diversos ámbitos. ( ) También, desde luego, en materia de marcas.( )

47. Recientemente el Tribunal de Justicia ha declarado, además, que el carácter distintivo concreto de un signo que consiste en la forma de un producto debe examinarse con el mismo criterio.( )

48. Si puede evaluarse la capacidad diferenciadora de un signo a partir de la presunción de lo que un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz sea capaz de percibir, parece innecesario acudir a investigaciones adicionales, a estudios analíticos o comparativos, a dictámenes periciales o a encuestas estadísticas. Es más, todos estos elementos probatorios, de existir, no liberan al examinador ni al órgano jurisdiccional de la necesidad de ejercer su propia facultad de apreciación fundada en el modelo del consumidor medio, tal como está definido en el derecho comunitario. ( )

49. Este tipo de test es el correcto, sobre todo cuando se trata de signos destinados al público en general. No implica una comparación efectiva de los que se pretende inscribir con los existentes en el tráfico, sino con un modelo ideal compuesto por elementos que acuden a la mente de modo natural a la hora de imaginar la forma del producto.

50. A este esquema, basado en una presunción, aunque objetivo, debe referirse la estimación del carácter distintivo de un signo que simboliza productos o servicios destinados al consumidor medio. Sólo si hay dudas, o en ámbitos especializados, está obligada la administración registral y, en su caso, el juez, a indagar elementos probatorios externos, como los estudios o los dictámenes.( )

51. Por estas razones, el Tribunal de Primera Instancia pudo, sin violar norma jurídica alguna, entender que cabía prescindir de los diferentes medios probatorios aportados al proceso. Deben desestimarse, pues, los motivos cuarto y quinto.

52. Además, el segundo motivo resulta inoperante, en la medida en que impugna la fundamentación de la negativa a tener en cuenta piezas de convicción que, en cualquier caso, no eran indispensables.

Sobre el tercer motivo de casación: infracción del derecho a ser oído

53. En el tercer motivo de casación, la recurrente imputa al Tribunal de Primera Instancia no haber examinado los elementos de hecho y de prueba suministrados para demostrar el carácter distintivo inherente a las marcas litigiosas, habiendo quebrantado su derecho a ser oída, según aparece configurado en las disposiciones combinadas del artículo 6 UE, apartado 2, del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y del artículo 41, apartado 2, primer guión, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

54. Como he argumentado en la precedente rúbrica, el juez de instancia pudo válidamente resolver la impertinencia de dichos elementos. Por tanto, no se ha producido conculcación del derecho de la recurrente a ser oída.

Costas

55. En virtud del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación con arreglo al artículo 118, la parte que pierda el proceso ha de ser condenada en costas. Por consiguiente, si se desestima, como propongo, la integridad de los motivos formulados por la recurrente, procede condenarla al pago de las costas del recurso.

Conclusión

56. Al estimar que todos los motivos formulados son impertinentes por las razones expuestas, sugiero al Tribunal de Justicia la desestimación del presente recurso de casación, interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, con la correlativa imposición de costas a la recurrente.