CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MACIEJ SZPUNAR

presentadas el 28 de octubre de 2021 ( 1 )

Asunto C‑421/20

Acacia Srl

contra

Bayerische Motoren Werke AG

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania)]

«Procedimiento prejudicial — Dibujos y modelos comunitarios — Competencia internacional — Derecho material aplicable — Derechos conexos derivados de la infracción de un dibujo comunitario — Lex fori — Lugar donde se cometió el acto de infracción inicial»

I. Introducción

1. El núcleo duro del Derecho internacional privado de la Unión se compone de las normas de competencia y de las normas de conflicto, que se recogen, respectivamente, en el Reglamento (UE) n.o 1215/2012 ( 2 ) y en los dos reglamentos gemelos sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales y extracontractuales, a saber, los Reglamentos (CE) n.o 593/2008 ( 3 ) y n.o 864/2007. ( 4 )

2. Estos Reglamentos tienen un ámbito de aplicación particularmente amplio. Ahora bien, la aplicación de las normas de competencia del Reglamento n.o 1215/2012 requiere un elemento de extranjería que se traduce en el carácter internacional de la relación jurídica de que se trate derivado de la implicación de varios Estados. ( 5 ) Del mismo modo, las normas de conflicto de los Reglamentos Roma I y Roma II se aplican a situaciones que comportan un conflicto de leyes. ( 6 )

3. Por otra parte, sin perjuicio de las exigencias relativas a la existencia de un elemento de extranjería, los Reglamentos n.o 1215/2012 y Roma II prevén excepciones a favor de disposiciones particulares del Derecho de la Unión ( 7 ) y otorgan prioridad, en particular, a las del Reglamento (CE) n.o 6/2002. ( 8 )

4. La presente petición de decisión prejudicial brinda al Tribunal de Justicia la ocasión de aclarar la articulación de estos tres Reglamentos por lo que respecta a las situaciones previstas en el artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002, a saber, aquellas en las que se entabla una acción por infracción ante los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción.

II. Marco jurídico

A. Reglamento n.o 6/2002

5. El artículo 82 del Reglamento n.o 6/2002, en su apartado 5, titulado «Competencia internacional», dispone lo siguiente: «Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas a que se refieren las letras a) y d) del artículo 81 podrán entablarse ante los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción.»

6. En virtud del artículo 88 de este Reglamento, titulado «Derecho aplicable»: «1. Los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán las disposiciones del presente Reglamento. 2. En todas las cuestiones no previstas por el presente Reglamento, los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán su legislación nacional, incluidas las normas de Derecho internacional privado. 3. Salvo disposición expresa en contrario del presente Reglamento, los tribunales de dibujos y modelos comunitarios aplicarán las normas procesales que rijan los procedimientos similares sobre dibujos y modelos nacionales vigentes en el Estado miembro en el que se encuentren.»

B. Reglamento Roma II

7. El artículo 1 del Reglamento Roma II, titulado «Ámbito de aplicación», establece lo siguiente en su apartado 1: «El presente Reglamento se aplicará a las obligaciones extracontractuales en materia civil y mercantil, en las situaciones que comportan un conflicto de leyes. […]»

8. Con arreglo al artículo 8 de este Reglamento, titulado «Infracción de los derechos de propiedad intelectual»: «1. La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección. 2. En caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario. […]»

III. Hechos del procedimiento principal

9. Acacia Srl es una sociedad de Derecho italiano que fabrica en Italia llantas de vehículos y las distribuye por todo el territorio de la Unión.

10. La sociedad Bayerische Motoren Werke AG (en lo sucesivo, «BMW»), por considerar que la distribución por Acacia de ciertas llantas en Alemania infringe un dibujo o modelo comunitario registrado del que es titular, ejercitó en Alemania una acción por infracción ante un tribunal de dibujos y modelos comunitarios.

11. Dicho tribunal se declaró competente en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002.

12. Además, el citado tribunal consideró que Acacia había cometido el acto de infracción alegado por BMW y ordenó el cese del mismo. Remitiéndose al artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II, el mismo tribunal aplicó el Derecho alemán a las pretensiones conexas de indemnización, obtención de información y documentos, entrega de los productos para su destrucción y rendición de cuentas ejercitadas por BMW. Estas pretensiones fueron, en esencia, estimadas.

13. Acacia interpuso un recurso ante el órgano jurisdiccional remitente. Alega, en esencia, que la ley aplicable a las pretensiones conexas de BMW es la italiana.

14. El órgano jurisdiccional remitente confirma que la competencia de los órganos jurisdiccionales alemanes se deduce, en el presente asunto, del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002 y que Acacia cometió el acto de infracción alegado por BMW.

15. Sin embargo, alberga dudas sobre el Derecho nacional aplicable a las pretensiones conexas de BMW y observa que la resolución del litigio dependerá, en cierta medida, de esta cuestión. Según un dictamen pericial sobre el Derecho italiano presentado por Acacia, las normas del Derecho alemán sobre la aportación de documentos y rendición de cuentas difieren de las normas del Derecho italiano. Si el Derecho italiano fuera aplicable a las pretensiones conexas, sería preciso modificar la sentencia dictada en primera instancia.

16. En opinión del órgano jurisdiccional remitente, del artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II, tal como fue interpretado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Nintendo, ( 9 ) resulta que la ley italiana es aplicable al presente asunto. Observa, a este respecto, que, en la medida en que los productos controvertidos entregados en Alemania proceden de Italia, el hecho generador del daño se sitúa, por lo tanto, en Italia. Según dicho órgano jurisdiccional, el criterio del hecho generador del daño a que se refiere la sentencia Nintendo debe aplicarse no solamente en una situación en que las infracciones reprochadas al demandado se hayan cometido en varios Estados miembros, como sucedía en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, sino también cuando se hayan cometido en un único Estado miembro, como ocurre en el presente asunto.

17. Tal solución garantizaría que la ley aplicable al hecho generador fuera la misma en ambas situaciones. La sentencia AMS Neve y otros, ( 10 ) invocada por BMW en apoyo de su tesis según la cual la ley alemana es aplicable a las pretensiones conexas, no afecta en modo alguno a la necesidad de garantizar que el mismo Derecho material se aplique a estas dos situaciones.

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

18. En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), mediante resolución de 31 de agosto de 2020, recibida por el Tribunal de Justicia el 8 de septiembre de 2020, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1. En un supuesto de infracción de dibujos o modelos comunitarios, ¿puede el tribunal nacional del lugar de la infracción, ante el cual se ha presentado la demanda en virtud del fuero internacional del lugar de los hechos con arreglo al artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002, aplicar la legislación nacional del Estado miembro donde tenga su sede dicho tribunal (lex fori) a las pretensiones conexas que se refieran al territorio de ese Estado miembro? 2. En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Puede situarse el “lugar en que se cometió […] el acto de infracción inicial” en el sentido de la [sentencia Nintendo], a efectos de determinar el Derecho aplicable a las pretensiones conexas con arreglo al artículo 8, apartado 2, del [Reglamento Roma II], en el Estado miembro en el que residen consumidores a quienes va dirigida la publicidad en Internet y en el que los artículos que infringen el dibujo o modelo comunitario se ponen en el mercado, a efectos del artículo 19 del Reglamento n.o 6/2002, cuando solo se impugnen la oferta y la puesta en el mercado en dicho Estado miembro, aunque las ofertas en Internet en que se basan la oferta y la puesta en el mercado tengan su origen en otro Estado miembro?»

19. Han presentado observaciones escritas BMW y la Comisión Europea, que estuvieron representados en la vista que se celebró el 8 de julio de 2021.

V. Análisis

A. Sobre la primera cuestión prejudicial

20. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber en esencia si el artículo 1, apartado 1, del Reglamento Roma II, así como el artículo 88, apartado 2, y el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 6/2002, deben interpretarse en el sentido de que la situación en que el tribunal de un Estado miembro que conoce de un asunto en virtud del artículo 82, apartado 5, de este segundo Reglamento no comporta un conflicto de leyes, en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento Roma II, y de que no procede aplicar a las pretensiones conexas relativas al territorio de este Estado miembro la ley aplicable en virtud de las normas de conflicto de dicho Reglamento sino la lex fori.

21. Antes de examinar esta cuestión, considero oportuno recordar el contexto en que se enmarca la competencia judicial de un tribunal ante el que se entabla un procedimiento al amparo del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002 (número 1). A continuación, al objeto de dar una respuesta útil a esta cuestión, en primer lugar, demostraré que procede descartar la tesis según la cual las pretensiones conexas en cuestión en el litigio principal pueden estar comprendidas en el principio de la lex fori processualis y se rigen necesariamente por la ley del Estado miembro del tribunal que conoce de una acción por infracción (número 2) y, en segundo lugar, analizaré si es preciso aplicar las normas de conflicto cuando se entabla un procedimiento ante un tribunal de un Estado miembro en virtud de dicha disposición (número 3).

1. Artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002

22. Habida cuenta de la competencia judicial de que gozan los tribunales de los Estados miembros para conocer de las acciones por infracción, el Reglamento n.o 6/2002 prevé, en su artículo 82, apartados 1 a 3, una cascada de puntos de conexión, a saber, primero, el domicilio del demandado en la Unión, y segundo, el lugar de su establecimiento. A continuación, en caso de que el demandado carezca de domicilio o establecimiento en el territorio de la Unión, este Reglamento prevé la competencia del forum actoris: siendo los puntos de conexión tercero y cuarto, respectivamente, el domicilio y el lugar de establecimiento del demandante en la Unión. Por último, como ultima ratio, las demandas por infracción deberán ejercitarse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que tenga su sede la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

23. Además, en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002, las acciones por infracción podrán ejercitarse asimismo ante los tribunales del Estado miembro en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción. Como se desprende del artículo 83 del Reglamento n.o 6/2002, a diferencia de los tribunales que conocen de una acción en virtud de su artículo 82, apartados 1 a 3, un tribunal cuya competencia se fundamente en lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 82 de este mismo Reglamento será competente tan solo respecto de las violaciones cometidas o que puedan cometerse en el territorio del Estado miembro en el que se encuentre dicho tribunal.

24. Esta cascada de puntos de conexión, a la que ha de añadirse el relativo al Estado en el que se hubiere cometido o pudiere cometerse la infracción, figura asimismo en el Reglamento (UE) 2017/1001. ( 11 ) La jurisprudencia del Tribunal de Justicia desarrollada en el marco de este Reglamento, en particular, la resultante de la sentencia AMS Neve y otros, es extrapolable al Reglamento n.o 6/2002. Sin embargo, como se deduce del apartado 64 de dicha sentencia, las soluciones ofrecidas en lo que respecta a las normas de competencia no son necesariamente aplicables a las normas de conflicto, las cuales constituyen el objeto de la presente remisión prejudicial. Por lo tanto, la sentencia AMS Neve y otros no puede interpretarse en el sentido de que introduce una restricción o un cambio de doctrina con respecto a la sentencia Nintendo.

2. Principio de la lex fori processualis

25. Para designar la ley aplicable a las sanciones distintas de las previstas en el artículo 89, apartado 1, letras a) a c), del Reglamento n.o 6/2002, el artículo 89, apartado 1, letra d), de este Reglamento remite a la legislación vigente en el Estado miembro en el que se hayan cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción, y precisa que esta remisión se extiende asimismo a las normas de Derecho internacional privado de tal legislación. En esta línea, el artículo 88, apartado 2, de dicho Reglamento remite, a su vez, por lo que respecta a todas las cuestiones no previstas por este mismo Reglamento, a la legislación nacional del Estado miembro de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios que conozcan, en particular, de una acción por infracción.

26. En el contexto actual del Derecho de la Unión, estas remisiones, en la medida en que conciernen al Derecho internacional privado, deben entenderse en el sentido de que se refieren a las disposiciones del Reglamento Roma II. ( 12 ) En los Estados miembros que aplican las normas de conflicto de este Reglamento, las remisiones previstas en el artículo 89, letra d), y el artículo 88, apartado 2, del Reglamento n.o 6/2002 conducen por lo tanto a que esta misma ley nacional sea designada como aplicable.

27. En cambio, a la luz del principio de la lex fori processualis, los distintos aspectos del procedimiento que no son objeto de disposiciones uniformes del Derecho de la Unión deben regirse por la ley nacional del Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se ha ejercitado la acción. ( 13 ) En el marco del Reglamento n.o 6/2002, este principio parece estar reconocido en el artículo 88, apartado 3, de este Reglamento. ( 14 ) El principio de la lex fori processualis se refleja, además, en el artículo 89, apartado 2, de dicho Reglamento, según el cual el tribunal de dibujos y modelos comunitarios tomará medidas con arreglo a su legislación nacional destinadas a garantizar el cumplimiento de las resoluciones contempladas en el artículo 89, apartado 1, de este mismo Reglamento.

28. La sentencia H. Gautzsch Großhandel ( 15 ) proporciona indicaciones útiles que permiten descartar la tesis según la cual las pretensiones conexas en el presente asunto están comprendidas en el principio de la lex fori processualis.

29. En lo tocante, en primer término, a la pretensión de destrucción de los productos ilícitos, de la sentencia H. Gautzsch Großhandel ( 16 ) resulta que tal destrucción forma parte de las «otras sanciones» en el sentido del artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 6/2002.

30. A continuación, en cuanto a las pretensiones de indemnización del perjuicio derivado de las actividades del autor de la infracción y de obtención de información sobre esas actividades para determinar dicho perjuicio, estas pretensiones no se refieren, según la sentencia H. Gautzsch Großhandel, ( 17 ) a una sanción en el sentido del artículo 89 del Reglamento n.o 6/2002. Sin embargo, se rigen, de conformidad con el artículo 88, apartado 2, de este Reglamento, por la ley nacional del tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce del litigio.

31. Por último, siguiendo la misma lógica de la sentencia H. Gautzsch Großhandel, ( 18 ) las afirmaciones anteriores deberían hacerse extensivas, en mi opinión, a las pretensiones de obtención de documentos y de rendición de cuentas. Las características de estas pretensiones no parecen muy distintas de las de las pretensiones destinadas a obtener información sobre las actividades del autor de la infracción. En efecto, en la sentencia Nintendo, ( 19 ) el Tribunal de Justicia confirmó que las pretensiones conexas destinadas a la obtención de documentos y de cuentas están reguladas, bien por el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 6/2002, bien por el artículo 88, apartado 2, de este, y ambas disposiciones remiten al Derecho nacional aplicable.

32. Por consiguiente, las pretensiones conexas en cuestión en el litigio principal no están comprendidas en el principio de la lex fori processualis. Es preciso, pues, determinar si en el caso de que el tribunal de un Estado miembro conozca de tales pretensiones en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002 deben aplicarse las normas de conflicto.

3. Aplicación de las normas de conflicto

33. Para alcanzar la conclusión de que, cuando el tribunal de un Estado miembro conoce de un asunto en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002, debe aplicarse necesariamente la lex fori a las demandas conexas a una acción por infracción, procede considerar que dicho tribunal no tiene ante sí un problema de conflicto de leyes en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento Roma II.

34. En efecto, como he señalado en el punto 3 de las presentes conclusiones, las normas de conflicto del Reglamento Roma II son subsidiarias, en particular, a las del Reglamento n.o 6/2002. Pues bien, el Reglamento n.o 6/2002 no contiene ninguna norma de conflicto que designe la lex fori como ley aplicable a las situaciones previstas en el artículo 82, apartado 5, de dicho Reglamento. En particular, contrariamente a cuanto aduce BMW, el artículo 83, apartado 2, de dicho Reglamento no contiene tal norma. Como resulta de su título, esta disposición determina el alcance de la competencia de los tribunales del lugar de la infracción.

35. A falta de tal norma de conflicto, sobre todo cuando el tribunal de un Estado miembro conoce de un asunto al amparo del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002, las pretensiones conexas en cuestión en el litigio principal deben regularse a priori por la ley que resulte aplicable en virtud del Reglamento Roma II. Dicho esto, el Reglamento Roma II únicamente se aplica a las situaciones que comportan un conflicto de leyes. Por lo tanto, para poder responder a la primera cuestión prejudicial y considerar que las normas de conflicto de este Reglamento se aplican a tales pretensiones, es preciso comprobar si la situación que es objeto del litigio principal comporta un conflicto de leyes. ( 20 )

a) Sobre el concepto de situación que comporta un conflicto de leyes

36. El Derecho de la Unión no precisa el sentido de las expresiones «situaciones que comportan un conflicto de leyes» y «situaciones que impliquen un conflicto de leyes» utilizadas respectivamente para designar el ámbito de aplicación del Reglamento Roma II y el Reglamento Roma I, así como del predecesor de este, a saber, el Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980. ( 21 ) El hecho de que estas expresiones se utilicen con frecuencia en el Derecho internacional privado de la Unión para delimitar el ámbito de aplicación de sus instrumentos es el resultado de una elección meditada del legislador.

37. La existencia de una situación que implica un conflicto de leyes constituye un requisito de aplicación de las normas de conflicto totalmente aceptado en Derecho internacional privado, ( 22 ) aun cuando el sentido preciso de este requisito no se interprete de manera uniforme. ( 23 ) Según la interpretación menos controvertida en cuanto a las normas de conflicto nacionales, y dejando de lado los matices que son objeto de debates doctrinales, este requisito se considera satisfecho cuando la situación examinada presenta un carácter transfronterizo debido a la implicación de varios Estados y puede, por lo tanto, estar sujeta, al menos potencialmente, a la ley nacional de más de uno de ellos.

38. A la luz de esta interpretación, a falta de normas de conflicto en el Reglamento Roma II, el órgano jurisdiccional de un Estado miembro al que incumbiría aplicar las normas de conflicto nacionales o convencionales en vigor en dicho Estado miembro en circunstancias como las del presente asunto debería cuando menos contemplar la posibilidad de que se apliquen unas leyes distintas de las suyas propias. En efecto, las partes del litigio principal están domiciliadas en distintos Estados miembros. Además, el acto de infracción inicial se cometió en un Estado miembro, a saber, Italia, y sus consecuencias se produjeron en otro Estado miembro, a saber, Alemania.

39. En estas circunstancias, para interpretar la expresión «situaciones que comportan un conflicto de leyes» en el sentido del Reglamento Roma II, procede remitirse a los fundamentos jurídicos de este. En efecto, en virtud del artículo 61 TCE, letra c), que constituye uno de los fundamentos jurídicos de este Reglamento, y del artículo 65 TCE (actuales artículos 67 TFUE, apartado 3, y 81 TFUE, respectivamente), la Unión adoptará medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza y en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior. La propia unificación de las normas de competencia, llevada a cabo por el Reglamento Roma II, tiene como objetivo, sin duda alguna, eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior derivados de las disparidades entre las legislaciones nacionales en la materia. ( 24 )

40. Para eliminar tales obstáculos, es preciso dar el sentido adecuado a la expresión «situaciones que comportan un conflicto de leyes» que figura en el artículo 1, apartado 1, del Reglamento Roma II, al objeto de garantizar que se apliquen las normas de conflicto previstas en dicho Reglamento, y no las normas de conflicto nacionales o convencionales, en todas las situaciones en las que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro deba cuando menos contemplar, debido a la participación de varios Estados miembros o de Estados terceros, la posibilidad de que se apliquen leyes distintas de las suyas propias. Por consiguiente, como señala la doctrina, el Reglamento Roma II debe aplicarse a situaciones, como la que es objeto del presente asunto, en las que las partes están domiciliadas en Estados miembros diferentes, ( 25 ) y ello sin que sea tan siquiera necesario mencionar otros elementos de la situación del litigio principal que demuestren su carácter transfronterizo. ( 26 )

41. La interpretación sistemática del Reglamento Roma II corrobora tal interpretación apropiada de la expresión «situaciones que comportan un conflicto de leyes». En efecto, el artículo 14, apartado 2, de este Reglamento contempla las situaciones en las que, «en el momento en que ocurre el hecho generador del daño, todos los elementos pertinentes de la situación estén localizados en un país distinto de aquel cuya ley se elige». Estas situaciones están por lo tanto comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, aun cuando únicamente estén caracterizadas por la presencia de un único elemento que implique a otro Estado, a saber, la elección de la ley de dicho Estado. Así pues, a fortiori, este Reglamento debería aplicarse a la situación controvertida en el litigio principal en la que, como ya se ha expuesto en el punto 40 de las presentes conclusiones, concurren varios de tales elementos.

42. Por último, considerar que la situación a que se refiere el artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002 no comporta un conflicto de leyes en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento Roma II, puesto que el alcance de la competencia del órgano jurisdiccional está limitado territorialmente, no está exento de consecuencias para el sistema del Derecho internacional privado de la Unión en su totalidad, más allá del ámbito de los dibujos y modelos comunitarios, en situaciones diferentes de la examinada en el litigio principal. Ello abocaría, en esencia, a no aplicar las normas de conflicto cuando estas están concebidas para designar la ley aplicable asimismo a tales situaciones debido a su carácter transfronterizo.

43. Ciertamente, por un lado, ello podría permitir al justiciable eludir las normas de conflicto del Derecho internacional privado de la Unión y evitar la aplicación de la ley designada como aplicable por dichas normas. Bastaría fragmentar artificialmente una situación controvertida para restringir su alcance territorial o limitar las pretensiones controvertidas al territorio de un único Estado miembro. Siguiendo esta lógica, si un órgano jurisdiccional de un Estado miembro pudiera, con arreglo a las normas procesales de la lex fori, acotar el procedimiento a los hechos ubicados en ese Estado miembro, estaría facultado para no aplicar las normas de conflicto del Derecho internacional privado de la Unión.

44. Por otro lado, las normas de conflicto del Derecho internacional privado de la Unión tampoco serían aplicables a las obligaciones extracontractuales en situaciones en las que, en virtud del Reglamento n.o 1215/2012 —que únicamente se aplica a los litigios que presentan un elemento de extranjería—, ( 27 ) un órgano jurisdiccional de un Estado miembro solo es competente, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para conocer del daño causado en el territorio de ese Estado miembro. ( 28 )

45. En estas circunstancias, el artículo 1, apartado 1, del Reglamento Roma II, así como el artículo 88, apartado 2, y el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 6/2002 deben interpretarse en el sentido de que, cuando un tribunal de un Estado miembro conoce en virtud del artículo 82, apartado 5, de este último Reglamento de una acción por infracción ejercitada por un titular establecido en dicho Estado miembro contra un infractor establecido en otro Estado miembro, dirigida contra la oferta y puesta en el mercado de este primer Estado miembro de los productos en cuestión, se trata de una situación que comporta un conflicto de leyes en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento Roma II, de modo que el artículo 8, apartado 2, de dicho Reglamento designa la ley aplicable a las pretensiones conexas relativas al territorio de este Estado miembro.

46. Las alegaciones formuladas por BMW, que versan fundamentalmente sobre el efecto útil del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002, no logran poner en entredicho la pertinencia de esta interpretación.

b) Sobre el efecto útil del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002

47. BMW aduce que la aplicación de una ley distinta de la lex fori en las situaciones previstas en el artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002 reduciría el efecto útil del foro alternativo previsto por esta disposición.

48. Considero que esta interpretación pondría en peligro el efecto útil de las normas de conflicto del Reglamento Roma II ( 29 ) y, además, albergo dudas de que permita garantizar el efecto útil del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002.

49. Ciertamente, en primer lugar, al establecer un foro alternativo al artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002, el legislador de la Unión permite al titular del dibujo o modelo comunitario interponer, si lo desea, acciones selectivas, cada una de las cuales versará sobre infracciones cometidas en el territorio de un solo Estado miembro. ( 30 )

50. El Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia AMS Neve y otros, que el efecto útil de una disposición análoga en materia de marca de la Unión consiste en la disponibilidad de un foro alternativo respecto del foro disponible por defecto, a saber, el del domicilio del demandado. Para garantizar el efecto útil de esta disposición, el Tribunal de Justicia la interpretó en el sentido de que no conduce al mismo resultado que una disposición sobre el foro del domicilio del demandado. ( 31 ) Así pues, el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia es coherente con su jurisprudencia en materia de Derecho internacional privado de la Unión. En efecto, el Tribunal de Justicia, en una sentencia de principio sobre el Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, ( 32 ) siguió la misma lógica al interpretar una disposición sobre el foro alternativo en materia delictual o cuasidelictual. ( 33 )

51. No obstante, la disponibilidad de un foro alternativo ante el cual un titular pueda invocar de manera efectiva sus derechos no puede confundirse con la posibilidad de seleccionar cuidadosamente la ley aplicable a las pretensiones conexas a una acción por infracción. ( 34 ) Si, en las situaciones previstas en el artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002, al igual que en las disposiciones del Derecho internacional privado en materia de sucesiones, ( 35 ) el legislador de la Unión hubiera deseado garantizar la concordancia del foro y la ley aplicable o, como hizo parcialmente en materia de obligaciones de alimentos, ( 36 ) la elección indirecta de la ley aplicable en tales situaciones, lo habría hecho expresamente.

52. En segundo lugar, no puede prosperar la alegación de BMW según la cual no procede aplicar la ley de un Estado miembro que no sea la lex fori en el marco de un procedimiento ante un tribunal competente en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002 —y, más concretamente, la del Estado miembro del lugar del acto de infracción inicial— debido a los riesgos que conlleva la aplicación de dicha ley. BMW aduce que la aplicación de tal ley, por una parte, permite al infractor que se designe como aplicable a las pretensiones conexas, en virtud del artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II, una ley que ofrece al titular de un modelo o dibujo un nivel menor de protección y que, por lo general, requiere la realización de costosos peritajes y conduce a una ralentización considerable del procedimiento.

53. Ha de recordarse que tales «riesgos» son inherentes al sistema del Reglamento n.o 6/2002 y se presentan de manera más flagrante ante los órganos jurisdiccionales competentes al amparo del artículo 82, apartados 1 a 3, del Reglamento n.o 6/2002. En virtud del artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II, estos órganos jurisdiccionales aplican, por defecto y sin limitaciones territoriales en cuanto al alcance de su competencia, la ley del Estado miembro del lugar del acto de infracción inicial. Por el mismo motivo, no pueden prosperar las alegaciones en virtud de las cuales BMW sostiene que la aplicación de la lex fori garantiza un grado óptimo de previsibilidad y seguridad jurídica, así como un equilibrio razonable entre los intereses de las partes.

54. En tercer lugar, al afirmar que la aplicación ante un tribunal competente, en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002, de una ley distinta de la lex fori podría comprometer el efecto útil del foro alternativo, BMW parece ignorar el hecho de que este mismo Reglamento contiene disposiciones que el legislador de la Unión consideró necesarias para garantizar que un titular pueda invocar de manera efectiva sus derechos ante los tribunales ante los que puede ejercitar la acción. Como dispone el considerando 22 de dicho Reglamento, la tutela de dichos derechos ha de regirse por la legislación de cada país, por lo que es preciso establecer sanciones básicas uniformes en todos los Estados miembros. En este sentido, el artículo 89, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento permite a los tribunales de los Estados miembros prohibir al demandado «continuar realizando los actos que infringen o pudieran infringir el dibujo o modelo comunitario». Además, el legislador de la Unión ha armonizado parcialmente, mediante la Directiva 2004/48/CE, ( 37 ) las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, tales como los conferidos por el Reglamento n.o 6/2002.

55. Por último, en cuarto lugar, tampoco puede prosperar la alegación de BMW en virtud de la cual esta aduce que el efecto útil del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002 puede verse comprometido, sobre todo cuando un titular debe invocar rápidamente sus derechos, en particular, en un procedimiento sobre medidas provisionales. En efecto, esta alegación parece obviar que la competencia judicial de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios de un Estado miembro para ordenar medidas provisionales y cautelares no se regula con carácter principal en el artículo 82 de este Reglamento, sino en su artículo 90, apartado 1. En virtud de esta última disposición, tales tribunales pueden ordenar las medidas provisionales y cautelares previstas por la ley de dicho Estado miembro en materia de dibujos y modelos nacionales. El artículo 90, apartado 1, del Reglamento n.o 6/2002 completa pues la lista de disposiciones de este instrumento que reflejan el principio de la lex fori processualis. ( 38 ) Pues bien, aunque las medidas provisionales y cautelares están comprendidas en este principio, también son objeto de la armonización realizada al amparo del artículo 9 de la Directiva 2004/48.

56. Sin perjuicio de las observaciones que preceden, relativas, en particular, al efecto útil del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002, mantengo la tesis expuesta en el punto 45 de las presentes conclusiones.

B. Sobre la segunda cuestión prejudicial

57. Mediante su segunda cuestión prejudicial, que únicamente se plantea en el supuesto de que, tal como propongo, se responda en sentido negativo a la primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II debe interpretarse en el sentido de que, en cuanto a la determinación de la ley aplicable en virtud de esta disposición, el concepto de «país en el que se haya cometido la infracción», en el sentido de la misma, se refiere al Estado miembro en el que residen los consumidores a quienes va dirigida la publicidad en Internet y en el que los artículos que infringen el dibujo o modelo comunitario se ponen en el mercado, a efectos del artículo 19 del Reglamento n.o 6/2002, cuando solo se impugnen la oferta y la puesta en el mercado en dicho Estado miembro, aunque las ofertas en Internet en que se basan la oferta y la puesta en el mercado tengan su origen en otro Estado miembro.

58. La segunda cuestión está destinada a dilucidar, por lo que respecta a la determinación de la ley aplicable a las pretensiones conexas en cuestión en el litigio principal, si es preciso aplicar la interpretación del concepto de «país en el que se haya cometido la infracción» que se deriva de la sentencia Nintendo. La alternativa consistiría en considerar que, en cuanto a la interpretación de este concepto, procede inspirarse en la interpretación dada en materia de competencia judicial en la sentencia AMS Neve y otros a la expresión «Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación». La segunda cuestión se refiere a esta disyuntiva.

59. Las posturas de las partes difieren a este respecto. Efectivamente, al igual que el órgano jurisdiccional remitente, la Comisión aboga por la aplicación de la interpretación resultante de la sentencia Nintendo, la cual, en opinión de esta institución, conlleva la aplicación de la ley italiana a las pretensiones conexas en cuestión en el litigio principal. BMW considera que, si se responde en sentido negativo a la primera cuestión prejudicial, ha de tenerse en cuenta la interpretación derivada de la sentencia AMS Neve y otros y aplicar la ley alemana a estas pretensiones.

60. Para adoptar una postura sobre esta cuestión, procede examinar, por un lado, el sentido de la mención hecha, en la sentencia Nintendo, a las «circunstancias en las que se reprochan a un mismo demandado distintos actos de infracción […] cometidos en varios Estados miembros» y, eventualmente, ( 39 ) si la interpretación dimanante de esta sentencia se aplica asimismo a otras circunstancias y, por el otro, en qué medida la interpretación del artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II debe guiarse por la voluntad de evitar la aplicación de la ley de un tercer Estado.

1. Sentencia Nintendo

61. El punto de partida del razonamiento del Tribunal de Justicia sobre el que se basa la interpretación resultante de la sentencia Nintendo es la observación que figura en el apartado 99 de dicha sentencia según la cual el litigio relativo a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual se caracteriza por una complejidad particular: no es raro que se imputen varios actos de infracción a un mismo demandado, de modo que varios lugares podrían ser, en concepto de lugar en que se ha producido el hecho generador del daño, el punto de conexión pertinente para determinar la ley aplicable. Esto sucede en particular, como se desprende del apartado 103 de dicha sentencia, en circunstancias en las que se reprochan al mismo demandado distintos actos de infracción, cometidos en varios Estados miembros. En tales circunstancias, para no tener que aplicar varias leyes, el órgano jurisdiccional nacional debe, según el Tribunal de Justicia, interpretar el concepto de «país en el que se haya cometido la infracción», con arreglo al artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II, en el sentido de que remite al «lugar en el que [se cometió o pudo cometerse] el acto de infracción inicial, que está en el origen del comportamiento reprochado». ( 40 )

62. Más concretamente, en un primer momento, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 103 de la sentencia Nintendo, que, en circunstancias en las que se reprochan al mismo demandado distintos actos de infracción incluidos en el concepto de «utilización», en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.o 6/2002, cometidos en varios Estados miembros, para identificar el hecho generador del daño no es necesario referirse a cada acto de infracción reprochado, sino apreciar de manera global el comportamiento de dicho demandado a efectos de determinar el lugar en que se cometió o se pudo cometer el acto de infracción inicial, que se halla en el origen del comportamiento reprochado.

63. Ahora bien, más adelante, al realizar ciertas aclaraciones que permiten identificar el lugar del acto de infracción inicial, en el sentido del apartado 103 de esta sentencia, el Tribunal de Justicia, de forma independiente y aislada, ( 41 ) diferenció la situación en la que un operador propone la venta mediante su sitio de Internet de productos que infringen los derechos conferidos por los dibujos o modelos comunitarios de aquella en la que un operador transporta a un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido el demandado productos que supuestamente infringen derechos protegidos por un dibujo o un modelo comunitario mediante una empresa tercera.

64. De ello resulta que la mención hecha, en el apartado 103 de la sentencia Nintendo, a las «circunstancias en las que se reprocha al mismo demandado distintos actos de infracción» no se refiere, siguiendo la lógica de esta sentencia, al supuesto en el que los actos de infracción que constituyen formas distintas de «utilización» en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.o 6/2002 se han cometido en varios Estados miembros, sino a la hipótesis en la que varios actos de infracción que representan la misma forma de «utilización» se han cometido en diferentes Estados miembros.

65. Así pues, se plantea la cuestión de si se trata de varios actos de infracción que representan la misma forma de «utilización», cometida en varios Estados miembros en el sentido del apartado 103 de la sentencia Nintendo cuando, como en el presente asunto, el comportamiento reprochado consiste en la oferta de venta dirigida a consumidores que se hallan en un Estado miembro (Alemania) y en la puesta en el mercado de los productos en dicho Estado miembro, aunque las ofertas en Internet en que se basan la oferta y la puesta en el mercado tengan su origen en otro Estado miembro (Italia).

66. La Comisión alega que ha de darse una respuesta afirmativa a esta cuestión. En esencia, en su opinión, se está en presencia de varios actos de infracción cometidos en distintos Estados miembros también en el caso de la oferta de venta de productos que infringen los derechos de propiedad intelectual en Internet, aun cuando el órgano jurisdiccional que conoce del asunto solo goce de competencia respecto de los actos de infracción relativos a un único Estado miembro.

67. Algunos autores defienden esta interpretación. Consideran que, habida cuenta del principio de territorialidad, simplemente no es posible que un «daño», entendido como una infracción del derecho de propiedad intelectual, se origine en un país sin que se produzca también, en ese mismo país, el «hecho generador», en el sentido de un acto de infracción: estos dos elementos se producen necesariamente en el mismo territorio. ( 42 ) En una situación como la que es objeto del presente asunto, existen, al menos, dos actos de infracción cometidos en dos Estados miembros diferentes.

68. La sentencia AMS Neve y otros, en la que el Tribunal de Justicia remite, en el apartado 64, a la sentencia Nintendo, corrobora tal interpretación.

69. Ciertamente, al remitirse a la sentencia Nintendo, el Tribunal de Justicia declaró, en la primera frase del citado apartado de la sentencia AMS Neve y otros, que «[la] determinación de la ley aplicable [en virtud del artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II] puede resultar necesaria cuando una acción por violación de marca ejercitada ante un órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre hechos de violación cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro se refiera a diversos actos de violación cometidos en varios Estados miembros.»A priori, esta declaración puede apuntar a que la interpretación derivada de la sentencia Nintendo no versa sobre las situaciones en las que un tribunal conoce de un asunto en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002 y es competente para pronunciarse únicamente sobre las infracciones cometidas o que pudieran cometerse en el territorio del Estado miembro en el que se ubica dicho tribunal.

70. Sin embargo, tal declaración solo describe el litigio que da lugar a la petición de decisión prejudicial en el asunto Nintendo, sin por ello excluir la aplicación de la interpretación derivada de la sentencia Nintendo a las situaciones contempladas en el artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002.

71. Lo que es más importante, el Tribunal de Justicia precisó, en el apartado 64 de la sentencia AMS Neve y otros, que, «en tal caso, [ ( 43 )] para evitar que el juez que conoce del asunto deba aplicar una pluralidad de leyes, resulta oportuno que uno solo de esos actos de violación de marca, es decir, el acto inicial, sea identificado como el determinante de la ley aplicable al litigio». De ello se sigue que, por lo que respecta a los comportamientos reprochados que constituyen el objeto de la sentencia Nintendo y, en particular, el consistente en una oferta de venta en Internet de productos supuestamente infractores, el acto de infracción inicial (la iniciación del proceso de publicación de la oferta) constituye uno de dichos actos de infracción. Salvo por este acto de infracción inicial, el resto de actos de infracción se cometieron, en tal caso, en los Estados miembros donde residen los consumidores para los que dicho sitio de Internet es accesible.

72. Por lo tanto, cabe concluir que, en el presente asunto, en cuanto atañe a la determinación de la ley aplicable en virtud del artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II, en circunstancias en las que el comportamiento reprochado consiste en la oferta de venta dirigida a consumidores que se hallan en un Estado miembro (Alemania) y en la puesta en el mercado de los productos en dicho Estado miembro, aunque las ofertas en Internet en que se basan la oferta y la puesta en el mercado tengan su origen en otro Estado miembro (Italia), existen al menos dos actos de infracción cometidos, respectivamente, en Alemania e Italia.

73. En consecuencia, de conformidad con la interpretación dimanante de la sentencia Nintendo, la consideración según la cual, para evitar que el juez que conoce del asunto deba aplicar distintas leyes, es preciso que solo se tenga en cuenta, a efectos de determinar la ley aplicable al litigio, uno de estos actos de infracción —a saber, el de infracción inicial— es extrapolable a la determinación de la ley aplicable a las pretensiones conexas objeto del litigio principal. A la luz del apartado 108 de dicha sentencia, en el presente asunto el acto de infracción inicial es aquel con el que se ha iniciado el proceso de publicación de la oferta de venta por un operador en el sitio de su propiedad.

74. Por lo tanto, el artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II debe interpretarse en el sentido de que, por lo que respecta a la determinación de la ley aplicable a las pretensiones conexas a la acción por infracción descrita en la respuesta a la primera cuestión, el concepto de «país en el que se haya cometido la infracción», en el sentido de dicha disposición, se refiere al país donde se cometió el acto de infracción inicial que se halla en el origen del comportamiento reprochado.

75. Las alegaciones destinadas a demostrar que, cuando el demandado está establecido en un tercer Estado, la interpretación derivada de la sentencia Nintendo puede conducir a designar la ley de dicho Estado como ley aplicable a cualquier cuestión que no esté regulada por el Reglamento n.o 6/2002 no ponen en entredicho tal consideración.

2. Demandados establecidos en un tercer Estado

76. En el marco del debate que ha tenido lugar en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia y del debate doctrinal, se ha centrado la atención en las implicaciones de la interpretación resultante de la sentencia Nintendo en el supuesto de que el lugar del acto de infracción inicial, que se halla en el origen del comportamiento reprochado, se ubicara en un tercer Estado. Al parecer, la tesis de que la interpretación derivada de esta sentencia no se aplica a las situaciones previstas en el artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002, expresada durante dichos debates, se fundamenta, sobre todo, en la voluntad de evitar la aplicación de la ley de un tercer Estado.

77. Ahora bien, interpretar el artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II en el sentido de que, para determinar la ley aplicable a las pretensiones conexas ejercitadas ante un tribunal que conoce de un asunto en virtud del artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002, debe aplicarse en todo caso la lex fori, y, en consecuencia, responderse afirmativamente a la segunda cuestión prejudicial, no resolvería, en contextos diferentes del de la presente petición de decisión prejudicial, el persistente problema de la oferta de venta y la publicidad en Internet, por operadores establecidos en terceros Estados, de productos que infringen derechos de propiedad intelectual comunitarios de carácter unitario.

78. En efecto, tales operadores establecidos en un tercer Estado pueden, por principio, ser demandados ante los tribunales del domicilio del demandante en el territorio de la Unión, o, con carácter subsidiario, del lugar de su establecimiento en el mismo territorio, o, con carácter subsidiario de segundo grado, ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que tenga su sede la EUIPO. ( 44 )

79. En estas situaciones, por un lado, el alcance de la competencia de un tribunal que conoce de una acción por infracción no puede limitarse al territorio de un único Estado miembro. Además, reproduciendo los términos del apartado 103 de la sentencia Nintendo, el litigio versa sobre varios actos de infracción. Por consiguiente, no existe, a priori, ningún motivo para no aplicar la interpretación dimanante de esta sentencia y que conduciría a designar la ley de un tercer Estado como ley aplicable a las pretensiones conexas a una acción por infracción.

80. Por otro lado, para poder invocar la ley de un Estado miembro en cuanto atañe a las pretensiones conexas a una acción por infracción, el titular del dibujo o modelo comunitario debería entablar el procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 82, apartado 5, del Reglamento n.o 6/2002. Por añadidura, para invocar tal ley y solicitar protección en el conjunto del territorio de la Unión, dicho titular debería ejercitar una acción ante los tribunales de todos los Estados miembros. Desde el punto de vista de la sistemática de este Reglamento y habida cuenta del alcance territorial de los derechos del titular del dibujo o modelo comunitario, que tienen carácter unitario y se extienden, en principio, al conjunto del territorio de la Unión, este resultado parece poco satisfactorio.

81. Dicho esto, es cierto que el Reglamento Roma II prevé, en su artículo 3, que la ley designada por este Reglamento se aplicará aunque no sea la de un Estado miembro.

82. Sin embargo, la aplicación de la ley de un tercer Estado para suplementar el Reglamento de la Unión por lo que respecta a un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario puede suscitar dudas.

83. En efecto, el alcance territorial de los derechos del titular de un dibujo o modelo comunitario, conferidos en virtud del Reglamento n.o 6/2002, se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión, en el que las marcas comunitarias gozan de una protección uniforme y producen sus efectos. ( 45 ) Por lo tanto, no puede producirse una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, en el sentido del artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II, en un país que no reconoce tal derecho. Esta interpretación se basa en consideraciones que se asemejan a las formuladas por la doctrina en cuanto a la equivalencia entre las infracciones de los derechos de propiedad intelectual y otros actos de infracción. ( 46 ) Por otra parte, la armonización resultante de la Directiva 2004/48 por lo que respecta a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual conferidos, en particular, por el Reglamento n.o 6/2002 solo afecta a los Estados miembros.

84. En consecuencia, cuando las ofertas en Internet en que se basan la oferta y la puesta en el mercado tienen su origen en otro tercer Estado, este no puede considerarse como el «país en el que se [ha] cometido la infracción», en el sentido del artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II. En lo atinente a la determinación de la ley aplicable en virtud de esta disposición, es preciso tomar en consideración únicamente las leyes de los Estados miembros donde residen los consumidores a los que se dirige la publicidad en Internet y en los que los productos en cuestión se ponen en el mercado. Así pues, a diferencia de otras normas de conflicto de este Reglamento, la de su artículo 8, apartado 2, únicamente designa como ley aplicable las leyes de los Estados miembros. Pues bien, esta norma de conflicto no se da en el seno de una laguna jurídica y debe interpretarse en relación con los reglamentos sobre los derechos de propiedad intelectual comunitaria de carácter unitario que disfrutan de una protección uniforme y producen sus efectos en el conjunto del territorio de la Unión.

85. Es cierto que tal interpretación puede entrañar que varias leyes puedan considerarse ley aplicable en virtud del artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II. Para que no tengan que aplicarse varias leyes, es preciso, cuando menos, tratar de identificar un acto de infracción inicial o determinante para el territorio de la Unión.

86. Conforme a esta lógica, la doctrina, pese a reconocer las carencias de la interpretación derivada de la sentencia Nintendo, defiende que, cuando el acto de infracción inicial en el sentido de esta sentencia se produce en un tercer Estado, podría no preverse la aplicación del Derecho de dicho Estado, sino de la ley de uno de los Estados miembros en los que la infracción ha producido sus efectos o de la ley de un Estado miembro que presente un elevado grado de conexión con la infracción de los derechos de propiedad intelectual. ( 47 )

87. Sin perjuicio de las observaciones anteriores, mantengo la postura que he expuesto en el punto 74 de las presentes conclusiones.

VI. Conclusión

88. A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania): «1) El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (“Roma II”), así como el artículo 88, apartado 2, y el artículo 89, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, deben interpretarse en el sentido de que, cuando un tribunal de un Estado miembro conoce en virtud del artículo 82, apartado 5, de este último Reglamento de una acción por infracción ejercitada por un titular establecido en dicho Estado miembro contra un infractor establecido en otro Estado miembro, dirigida contra la oferta y puesta en el mercado de este primer Estado miembro de los productos en cuestión, se trata de una situación que comporta un conflicto de leyes en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.o 864/2007, de modo que el artículo 8, apartado 2, de dicho Reglamento designa la ley aplicable a las pretensiones conexas relativas al territorio de este Estado miembro. 2) El artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.o 864/2007 debe interpretarse en el sentido de que, por lo que respecta a la determinación de la ley aplicable a las pretensiones conexas a dicha acción por infracción, el concepto de “país en el que se haya cometido la infracción”, en el sentido de dicha disposición, se refiere al país donde se cometió el acto de infracción inicial que se halla en el origen del comportamiento reprochado.»

( 1 ) Lengua original: francés.

( 2 ) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).

( 3 ) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008, L 177, p. 6; en lo sucesivo, «Reglamento Roma I»).

( 4 ) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DO 2007, L 199, p. 40; en lo sucesivo, «Reglamento Roma II»).

( 5 ) Véanse las sentencias de 1 de marzo de 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120), apartados 25 y 26, y de 25 de febrero de 2021, Markt24 (C‑804/19, EU:C:2021:134), apartado 32 y jurisprudencia citada.

( 6 ) Véase, en particular, el artículo 1, apartado 1, primera frase, del Reglamento Roma II.

( 7 ) El artículo 67 del Reglamento n.o 1215/2012 establece, en esencia, que dicho Reglamento no prejuzgará la aplicación de las disposiciones que, en materias particulares, están contenidas en los actos de la Unión. El artículo 27 del Reglamento Roma II prevé que dicho Reglamento no afectará a la aplicación de disposiciones del Derecho de la Unión que, en materias concretas, regulen los conflictos de leyes relativos a las obligaciones extracontractuales.

( 8 ) Reglamento del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).

( 9 ) Sentencia de 27 de septiembre de 2017 (C‑24/16 y C‑25/16, en lo sucesivo, «sentencia Nintendo, EU:C:2017:724).

( 10 ) Sentencia de 5 de septiembre de 2019 (C‑172/18, en lo sucesivo, «sentencia AMS Neve y otros, EU:C:2019:674).

( 11 ) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1). Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto AMS Neve y otros (C‑172/18, EU:C:2019:276), puntos 29 a 32.

( 12 ) Véase la sentencia Nintendo, apartado 93.

( 13 ) Véase, en este sentido, Fawcett, J.J., Torremans, P.: Intellectual Property and Private International Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 743, punto 13.158.

( 14 ) Véase, en este sentido, De Miguel Asensio, P.: Conflict of Laws and the Internet, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2020, punto 5.123. En aras de la exhaustividad, he de señalar que, según una de las interpretaciones doctrinales, el artículo 88, apartado 3, del Reglamento n.o 6/2002 —que designa la lex fori como la ley aplicable a las cuestiones previstas por dicha disposición— constituye una lex specialis con respecto al artículo 88, apartado 2, de este Reglamento, en la medida en que abarca asimismo las normas procesales. Véase Späth, A.: «Article 88», Community Design Regulation (EC) No 6/2002 — A Commentary, bajo la dirección de Hasselblatt, G.N., C.H. Beck, Múnich, 2015, p. 512. Sin embargo, en el marco del litigio principal, no es necesario entrar en el debate doctrinal sobre el alcance del artículo 88, apartado 2, del Reglamento n.o 6/2002. En el caso de autos, es preciso determinar si las pretensiones conexas en cuestión en el litigio principal están comprendidas en el principio de la lex fori processualis, que halla su expresión en el artículo 88, apartado 3, de este Reglamento.

( 15 ) Sentencia de 13 de febrero de 2014 (C‑479/12, EU:C:2014:75).

( 16 ) Véase la sentencia de 13 de febrero de 2014 (C‑479/12, EU:C:2014:75), apartado 52.

( 17 ) Sentencia de 13 de febrero de 2014 (C‑479/12, EU:C:2014:75), apartado 53.

( 18 ) Sentencia de 13 de febrero de 2014 (C‑479/12, EU:C:2014:75).

( 19 ) Apartado 47 de dicha sentencia.

( 20 ) Ciertamente, el artículo 1, apartado 1, del Reglamento Roma II dispone asimismo que este Reglamento se aplicará a las obligaciones extracontractuales en materia civil y mercantil. Ahora bien, en el presente asunto, nada apunta a que no se trate de tales obligaciones.

( 21 ) DO 1980, L 266, p. 1.

( 22 ) Véase, en particular, van Calster, G.: European Private International Law, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, p. 240.

( 23 ) Sobre las distintas interpretaciones doctrinales de esta expresión, véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Vinyls Italia (C‑54/16, EU:C:2017:164), puntos 97 a 107. Véase, asimismo, Wilke, F.M.: «Dimensions of Coherence in EU Conflict-of-Law Rules», Journal of Private International Law, vol. 16, n.o 1, 2020, pp. 179 y 180.

( 24 ) Véase, por analogía, la sentencia de 17 de octubre de 2018, UD (C‑393/18 PPU, EU:C:2018:835), apartados 38 a 41.

( 25 ) Véase Hörnle, J.: Internet Jurisdiction Law and Practice, Oxford University Press, Oxford, 2021, pp. 269 y 270.

( 26 ) Véase van Calster, G.: European Private International Law, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, p. 240, que explica esta expresión en el sentido de que debe existir una suerte de vínculo fáctico ajeno al asunto para que el órgano jurisdiccional del foro deba contemplar cuando menos la posibilidad de que se apliquen leyes distintas de la suya. En esta misma línea, véase el comentario sobre la petición de decisión prejudicial objeto del presente asunto de Kur, A.: «Easy Is Not Always Good — The Fragmented System for Adjudication of Unitary Trade Marks and Designs», International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 52, 2021, p. 590. Según este comentario, considerar que la interpretación según la cual el artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II no es aplicable al litigio principal únicamente sería posible si este litigio no tuviera repercusiones transfronterizas. Pues bien, según esta autora, en el presente asunto se constatan sin duda tales repercusiones: además de ser el demandando una sociedad basada en Italia, la infracción afecta a un derecho unitario que se extiende al conjunto de la Unión.

( 27 ) Véase el punto 2 de las presentes conclusiones.

( 28 ) Véanse, en particular, los supuestos contemplados por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), apartado 55, y de 21 de diciembre de 2016, Concurrence (C‑618/15, EU:C:2016:976), apartado 31.

( 29 ) Véase el punto 42 de las presentes conclusiones.

( 30 ) Véase, por analogía, la sentencia AMS Neve y otros, apartados 42 y 63.

( 31 ) Sentencia AMS Neve y otros, apartado 49 a 52.

( 32 ) DO 1972, L 299, p. 32.

( 33 ) Véase la sentencia de 30 de noviembre de 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166), apartado 20.

( 34 ) Véase, en este sentido, Rosati, E.: «Targeting Accepted as a Criterion to Establish International Jurisdiction in Online EU Trade Mark Infringement Cases», Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 14, n.o 12, 2019, p. 927, que parece centrarse en la disponibilidad del foro alternativo ante el que un titular puede invocar sus derechos y la distingue del fondo del litigio que dicho titular puede incoar ante dicho foro. Tras centrarse en la disponibilidad del foro alternativo, esta autora señala lo siguiente: «Para que un demandante pueda basarse eficazmente en el apartado 5 —de modo que le convenga iniciar el procedimiento en un determinado Estado miembro— de hecho, no solo tiene que probar que el demandado ha actuado en dicho territorio activando el proceso de presentación del anuncio, sino también que es posible considerar que la actividad de que se trata se dirige a los consumidores en ese específico territorio.»

( 35 ) Véase mis conclusiones presentadas en el asunto Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:89), punto 104.

( 36 ) Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto KP (C‑83/17, EU:C:2018:46), puntos 77 a 79.

( 37 ) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45).

( 38 ) Véase el punto 27 de las presentes conclusiones.

( 39 ) En el caso de que, en el presente asunto, resultara que no se dan tales circunstancias.

( 40 ) De esta forma, el Tribunal de Justicia se distanció de la interpretación dada por el órgano jurisdiccional de primera instancia en el litigio que dio lugar a la petición de decisión prejudicial en el asunto Nintendo. En ese litigio, dicho órgano jurisdiccional había determinado que el Derecho aplicable era «el del lugar de la infracción» y consideró que en el caso de autos era el Derecho alemán, el austriaco y el francés. Véase la sentencia Nintendo, apartado 28.

( 41 ) Véanse los apartados 106 y 109 de la sentencia Nintendo. Véase asimismo Azzi, T.: «Tribunal compétent et loi applicable en matière de contrefaçon de dessins et modèles communautaires», Revue critique de droit international privé, n.o 4, 2018, p. 847, que parece detectar una contradicción entre los apartados antes citados de esta sentencia y su apartado 103.

( 42 ) Véase Kur, A., op.cit., p. 588.

( 43 ) Véase el punto 69 de las presentes conclusiones: «cuando una acción por violación de marca ejercitada ante un órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre hechos de violación cometidos en el territorio de cualquier Estado miembro se refiera a diversos actos de violación cometidos en varios Estados miembros» (primera frase del apartado 64 de la sentencia AMS Neve y otros).

( 44 ) Véase el punto 22 de las presentes conclusiones.

( 45 ) Véase la sentencia Nintendo, apartado 59.

( 46 ) Véase el punto 67 de las presentes conclusiones. Véase asimismo Kur, A., Maunsbach, U.: «Choice of Law and Intellectual Property Rights», Oslo Law Review, vol. 6, n.o 1, 2019, donde se sugiere que, cuando un acto de infracción inicial en el sentido de la sentencia Nintendo se produce en un tercer Estado que no protege los dibujos y modelos comunitarios, el principio de la lex loci protectionis, ampliamente utilizado en Derecho internacional privado en lo tocante a los derechos de propiedad intelectual, milita en contra de la aplicación de la ley de este tercer Estado a las pretensiones conexas a una acción por infracción. De Miguel Asensio, P., op. cit., punto 5.128, se pronuncia en términos más categóricos y declara que, teniendo en cuenta la función y el contexto del artículo 8, apartado 2, del Reglamento Roma II, resulta innegable que, a la luz de esta disposición, deba aplicarse la ley de un Estado miembro a cualquier cuestión que no esté comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 6/2002.

( 47 ) Véase De Miguel Asensio, P., op. cit., punto 5.128. Véase, asimismo, en este sentido, Kur, A., op. cit., p. 591. Ahora bien, esta autora, en mi opinión, no excluye por completo la aplicación de una pluralidad de leyes.