Asunto T-116/06

Oakley, Inc.,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa O STORE — Marca nacional denominativa anterior THE O STORE — Comparación de servicios prestados en el marco del comercio al por menor con los productos correspondientes — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 40/94 — Solicitud de modificación formulada por la interviniente — Artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava) de 24 de septiembre de 2008 II ‐ 2457

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa

[Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, arts. 8, ap 1, letra b), y 52, ap.1, letra a)]

La marca denominativa O STORE no debería haber sido registrada como marca comunitaria para «Servicios de venta al por menor y al por mayor, incluidos servicios de venta al por menor en línea», y servicios de «venta al por menor y al por mayor de ropa, sombrerería, calzados, bolsas de deporte, mochilas y carteras» comprendidos en la clase 35 según lo previsto en el Arreglo de Niza, habida cuenta de la existencia del motivo de denegación relativo contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, en la medida en que, respecto del consumidor medio, existe en el territorio francés un riesgo de confusión, en el sentido de dicho articulo, entre la marca O STORE y la marca denominativa THE O STORE, registrada con anterioridad en Francia para productos incluidos en las clases 18 y 25 con arreglo al citado Acuerdo.

Aun cuando la naturaleza, el destino y el uso de los servicios de «venta al por menor y al por mayor de ropa, sombrerería, calzados, bolsas de deporte, mochilas y carteras» designados por la marca comunitaria controvertida, por una parte, y los productos designados por la marca anterior, a saber, «ropa, sombrerería, calzados, mochilas, bolsas de deporte multiusos, bolsas de viaje, carteras», por otra parte, sean diferentes, es innegable que dichos servicios y productos presentan similitudes, habida cuenta del hecho de que son complementarios y de que los primeros se ofrecen, por lo general, en los mismos lugares en los que se ponen en venta los segundos. Del mismo modo, los «servicios de venta al por menor y al por mayor, incluidos [los] servicios de venta al por menor en línea», descritos en términos tan generales, pueden incluir todos los productos, incluso los designados por la marca anterior. En consecuencia, es preciso considerar que los mencionados servicios presentan similitudes con los productos de que se trata. Por otro lado, los signos en conflicto son muy similares, ya que contienen el elemento idéntico «o store» y la única diferencia reside en la omisión del artículo no distintivo «the» en la marca comunitaria controvertida.

No puede excluirse que los productos en cuestión se vendan en los mismos puntos de venta que aquellos en los que se ofrecen los servicios prestados en el marco del comercio al por menor, lo que podría suceder, en particular, si los productos que incluyen la marca THE O STORE se vendieran a través de los servicios O STORE designados por la marca comunitaria controvertida, y ello crearía un riesgo de confusión para los consumidores. Incluso suponiendo que los productos con la marca anterior THE O STORE no se vendieran a través de los servicios O STORE designados por la marca comunitaria controvertida, el público pertinente, cuando se encuentre ante los servicios prestados en el marco del comercio al por menor, en particular de ropa o de calzado, que exhiban la marca O STORE, podría creer que estos servicios son ofrecidos por la misma empresa que la que vende estos mismos productos con la marca THE O STORE o por una empresa relacionada con ella.

(véanse los apartados 45, 47, 57, 61, 71, 74 y 75)