Conclusiones del Abogado General Tesauro presentadas el 25 de enero de 1989. - KAI OTTUNG CONTRA KLEE & WEILBACH A/S Y THOMAS SCHMIDT A/S. - PETICION DE DECISION CON CARACTER PREJUDICIAL PRESENTADA POR EL SOE-OG HANDELSRETTEN. - CONTRATO DE LICENCIA - PATENTE - CLAUSULA DE PAGO DE CANONES Y DE RESOLUCION - ARTICULO 85 DEL TRATADO CEE. - ASUNTO 320/87.



Recopilación de Jurisprudencia 1989 página 01177



Conclusiones del abogado general

++++

Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. Las cuestiones prejudiciales objeto del asunto 320/87 han sido presentadas a este Tribunal de Justicia por el Soe- og Handelsret de Copenhague en un orden que, como ha puesto justamente de manifiesto la Comisión en sus observaciones, debería ser modificado levemente para una mejor sistemática de los problemas y de las correspondientes soluciones.

2. En efecto, el núcleo de estas cuestiones consiste en averiguar si las cláusulas de un contrato de licencia para la explotación comercial de un producto patentado pueden ser invocadas por una de las partes incluso después de que la propia patente haya caducado, en el supuesto de que las cláusulas prevean determinadas prestaciones por tiempo indeterminado o, en todo caso, por un período de tiempo superior al plazo de vigencia de la patente.

3. Desde este punto de vista, el Juez remitente ha solicitado al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre dos problemas diferentes: si, una vez que haya entrado la patente en el dominio público, será posible continuar exigiendo, con fundamento en un contrato de licencia aún vigente, el pago de un canon y si, en las mismas circunstancias, se podrá invocar una cláusula del contrato para prohibir al licenciatario, que hubiera denunciado el acuerdo, la fabricación y venta del producto que ya no está protegido por la patente.

4. De los dos problemas, enunciados respectivamente en las cuestiones primera y cuarta, habrá que examinar en primer lugar el segundo, que parece más importante por las notables implicaciones que la prohibición de fabricar y de comercializar un producto puede tener sobre el libre ejercicio de la competencia.

5. Como puede deducirse de la resolución de remisión, la prohibición que se examina no es incompatible con la normativa danesa, según la cual, en el ejercicio de su libertad contractual, las partes pueden obligarse a determinadas prestaciones o comportamientos incluso durante el período posterior a la caducidad de la patente. Si bien el Soe- og Handelsret sólo hace esta observación con referencia al pago del canon, afirmando: "las normas imperativas de la legislación danesa pertinente no suponen el cese del pago del canon al caducar las patentes", el propio hecho de haber suscitado la cuestión relativa a la prohibición de fabricar y de comercializar induce a pensar que ha llegado a la misma conclusión también en lo que se refiere a la citada prohibición.

6. A primera vista se puede observar que una cláusula que prohíbe al licenciatario fabricar y comercializar el producto cuando resuelve el contrato de licencia, después de que la patente haya pasado al dominio público, no parece justificarse por la exigencia de tutela del derecho de propiedad industrial del inventor a fin de que éste pueda percibir una remuneración justa por la explotación comercial de su patente por parte de otros.

Durante el período de validez de la patente, la remuneración adecuada del inventor sólo puede garantizarse, como subraya el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia (véase sentencia de 14 de julio de 1981, Merck & Co. Inc., 187/80, Rec. 1981, p. 2063), disponiendo que nadie pueda fabricar o comercializar el producto sin el consentimiento del titular de la patente. Por el contrario, cuando la patente haya caducado, la anterior justificación ya no existe y el inventor que se protege contra esta evolución inevitable de la situación, incluyendo en el contrato de licencia una cláusula obstaculizadora, explota en realidad la protección de un derecho de propiedad industrial para obtener una remuneración adicional que ya no es obligada, dando lugar por tanto a una restricción injustificada de la competencia.

7. Desde luego, la prohibición de fabricación y comercialización es un instrumento indispensable para garantizar al inventor una remuneración equitativa de sus esfuerzos, ya que, a falta de dicha prohibición, nadie se sentiría obligado a pagar un canon de licencia para poder explotar comercialmente el producto patentado.

Sin embargo, debe excluirse que semejantes consideraciones sean válidas también después de haber caducado la patente. Si cualquier tercero puede fabricar y comercializar de hecho el producto con plena libertad, desaparece toda razón para mantener una prohibición únicamente frente al licenciatario, que se encontraría así en una posición desfavorable en la competencia con los demás productores, sin otro motivo que el de haber celebrado anteriormente un contrato de licencia.

8. Aunque no esté excluido, como veremos a continuación, que una obligación de pagar el canon pueda subsistir, en determinadas circunstancias, incluso después de haber caducado la patente, es en todo caso cierto que semejante obligación sólo puede configurarse en tal caso como la ejecución de una prestación ya definida con anterioridad, y no tiene por tanto ninguna relación con la determinación de la remuneración equitativa de la patente, mientras que la prohibición de fabricación y comercialización, por el contrario, puede pretender única y específicamente garantizar al inventor la posibilidad de conceder una licencia de explotación de su patente a cambio de una remuneración equitativa. En realidad, el incumplimiento de la obligación de pago que incumbe al licenciatario sólo podrá sancionarse, tanto durante el período de vigencia de la patente como después de que haya caducado, por las acciones normales en derecho previstas al efecto. Cualquier intento de protegerse contra el riesgo de incumplimiento tras la caducidad de la patente, mediante una prohibición de fabricación y comercialización, debe por tanto, a nuestro parecer, ser considerada como una restricción injustificada de la competencia y una violación del apartado 1 del artículo 85.

9. Por otra parte, no estará de más recordar que la solución así indicada implica que se haya comprobado que en el caso concreto se han dado todos los requisitos para la aplicación del apartado 1 del artículo 85.

Las partes demandadas en el asunto principal presumen que el Juez nacional ya ha procedido a esta comprobación antes de dirigir al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales que estamos considerando.

La Comisión, a pesar de reconocer que en el caso de autos existe un acuerdo entre empresas, no está sin embargo segura de que las cláusulas controvertidas puedan afectar al comercio entre Estados miembros o falsear el juego de la competencia en el interior del mercado común. Se pregunta si el acuerdo, celebrado entre dos empresas de un Estado miembro de las que una tiene sin duda un volumen de facturación bastante limitado, constituye acaso uno de aquellos acuerdos de menor importancia que, según la comunicación de la Comisión de 3 de septiembre de 1986 (DO C 231 de 12.9.1986, p. 2), no incurren en la prohibición del apartado 1 del artículo 85. A este respecto, sería necesario comprobar si el acuerdo afecta a productos que, junto con los productos análogos de las empresas contratantes, no representan en el mercado común o en una parte sustancial del mismo más del 5 % del conjunto de dichos productos en la zona en que surte efectos el acuerdo, y si el volumen de negocios total de las citadas empresas no supera los 200 millones de ecus en el curso de un ejercicio.

Las cifras proporcionadas en la vista por el Abogado de las partes demandadas en el asunto principal, según el cual el 90 % de los productos fabricados por sus clientes son exportados, no tienen por sí ninguna fuerza probatoria, si no se aclara al mismo tiempo qué porcentaje representan estos productos en relación con el conjunto de los productos similares en una parte sustancial del mercado común.

No me propongo, sin embargo, ir más allá de estas breves indicaciones, para no correr el riesgo de entrar en un análisis de hecho que es de competencia exclusiva del Juez nacional.

10. Vuelvo pues a examinar las cuestiones sometidas a este Tribunal de Justicia y paso ahora a la primera cuestión (en el orden adoptado por el Juez remitente), relativa a la compatibilidad con el apartado 1 del artículo 85 de la cláusula contractual que impone el pago de un canon incluso después de haber caducado la patente relativa al producto objeto de licencia.

11. Por lo que se refiere a la citada cláusula, me parece que es posible admitir sin particular dificultad que la obligación del pago del canon está en principio ligada al plazo de vigencia de la patente. Por otra parte, si bien es indispensable abonar el canon para garantizar la remuneración, las modalidades de ejecución del pago pueden, sin embargo, asumir las formas más variadas.

En relación con la duración de los pagos, puede imaginarse fácilmente que, por motivos diversos, la suma total adeudada al inventor pueda repartirse en un número más elevado de plazos, algunos de los cuales pueden incluso tener vencimientos posteriores a la caducidad de la patente, o que el inventor prefiera percibir, en lugar de un porcentaje más elevado del precio de venta del producto, un porcentaje más reducido pero durante un mayor número de años. Es posible aun que, mediante una prolongación de los pagos, se pretenda remunerar al inventor por una explotación del producto que ya se haya producido en el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión de la patente.

12. A pesar de su carácter restrictivo de la competencia, por tanto, estas estipulaciones no exceden necesariamente del ámbito de un correcto ejercicio del derecho de patente y pueden, por tanto, sustraerse a la aplicación del apartado 1 del artículo 85, como ha subrayado expresamente la Comisión en su Reglamento nº 2349/84, de 23 de julio de 1984, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a ciertas categorías de acuerdos de licencias de patentes.(1) En la segunda frase del apartado 4 del artículo 3 del Reglamento se precisa que la disposición de la primera frase, en virtud de la cual no se exceptúan de la aplicación del apartado 1 del artículo 85 los acuerdos que estipulen el pago de un canon por productos no patentados, "no excluye que los cánones por la utilización de la invención concedida puedan escalonarse, para facilitar el pago, a lo largo de un período que vaya más allá de la duración de las patentes concedidas o de la entrada del know-how en el dominio público".

13. En los casos que acabamos de recordar, como se ve, la prestación del pago del canon a lo largo de un período que vaya más allá de la duración de la patente no se encuentra en relación sinalagmática con la fabricación o el comercio del producto después de la caducidad de la patente, sino que representa una parte de la remuneración reconocida al inventor por la explotación de la patente durante su período de vigencia y no da lugar, por tanto, a una violación del apartado 1 del artículo 85.

14. La verificación concreta de esta situación no es, sin embargo, tan sencilla, y es completamente natural que la prolongación de los pagos después de la caducidad de la patente pueda suscitar la sospecha de un acuerdo contrario a las normas comunitarias en materia de competencia.

Corresponderá pues al Juez nacional, después de haber valorado atentamente todos los elementos que estén a su disposición, establecer si el pago del canon que se prolonga más allá de la caducidad de la patente constituirá, en el caso concreto, una modalidad particular de ejecución de la obligación de satisfacer la remuneración adeudada al inventor, o bien un pago suplementario al que el inventor no tendría ya derecho después de que la patente hubiera entrado en el dominio público. Es además evidente que, cuando la prolongación de la obligación del pago del canon esté prevista por tiempo indeterminado, como en el caso presente, será difícil enervar la fuerte presunción del carácter ilícitamente restrictivo de la cláusula y, por tanto, de la inaplicabilidad de la exención. A tal respecto, es significativo que, en el apartado 4 del artículo 3 del Reglamento nº 2349/84, se haga referencia expresa al supuesto de una prolongación del pago más allá de la duración de la patente, así como a un supuesto que excluye el contrato del régimen de exención, sin perjuicio del caso de escalonamiento de los pagos "a lo largo de un período", por lo tanto, por un tiempo determinado.

15. Mediante la segunda cuestión, planteada para el caso de una respuesta afirmativa a la primera, el Juez nacional pregunta sustancialmente si constituye una violación del apartado 1 del artículo 85 la cláusula contractual según la cual el licenciatario de un producto no patentado está obligado a pagar un canon por tiempo indeterminado, específicamente por tal producto, incluso después de que haya caducado la patente por los productos que están comprendidos al mismo tiempo en la licencia, cuando el producto no patentado sea, desde el punto de vista comercial, complementario del producto patentado.

16. El modo de plantearse esta cuestión es un poco singular: habría que esperar, en efecto, que el problema se suscitara en el supuesto de que la respuesta a la primera cuestión fuera negativa, es decir, si se estimara que la obligación de pagar el canon después de haber caducado la patente no es incompatible con el apartado 1 del artículo 85.

En el caso de una respuesta afirmativa, por el contrario, la incompatibilidad del pago de un canon por un producto patentado debería implicar a fortiori la incompatibilidad de un pago análogo por un producto no patentado a menos que, como hipótesis, el contrato de licencia por un producto no patentado se haya celebrado sin ninguna relación con la licencia concedida para los productos patentados. Nos parece, sin embargo, que el supuesto considerado por el Juez remitente es precisamente el de una estrecha vinculación entre los productos patentados y los productos no patentados, objeto de una licencia única, y que ello nos exime de ampliar el campo de nuestro análisis. Teniendo en cuenta, además, que la solución sugerida para la primera cuestión es sólo parcialmente afirmativa, me parece lícito entender que la segunda está destinada a determinar si, en el caso en que el pago de un canon, después de haber caducado la patente, no se estime contrario al Derecho comunitario, tal conclusión puede extenderse igualmente al pago de un canon por los productos no patentados incluidos en el contrato de licencia.

17. El apartado 4 del artículo 3 del ya citado Reglamento nº 2349/84 de la Comisión proporciona una importante indicación para la respuesta, ya que la exención de la categoría no se aplica a un acuerdo en virtud del cual "el licenciatario esté obligado a pagar un canon por productos que no estén total ni parcialmente patentados ni fabricados según el procedimiento patentado, o por la utilización de un know-how que haya pasado a dominio público, siempre que la entrada en el dominio público no se haya producido por culpa del licenciatario o de una empresa vinculada a él".

18. Se trata aquí claramente de la práctica conocida con el término inglés "tying-in", una de cuyas manifestaciones consiste precisamente en subordinar de modo arbitrario el consentimiento para la explotación comercial del producto patentado al compromiso de la otra parte de celebrar un contrato de licencia y de pagar un canon también por un producto no patentado, cuya utilización no es necesaria para la explotación del producto patentado. Aquí nos encontramos frente a una explotación abusiva del derecho de propiedad industrial del inventor y, en consecuencia, a una violación del apartado 1 del artículo 85.

19. No me parece que la sentencia de 25 de febrero de 1986, en el asunto 193/83, Windsurfing,(2) a la que se refiere la Comisión en sus observaciones, autorice a llegar a conclusiones distintas, si bien permite determinar algunos supuestos en los que el "vínculo arbitrario" es solamente aparente.

20. En el apartado 66 de la citada sentencia se lee, con referencia al cálculo del canon tomando como base el precio de una tabla de vela completa, lo que sigue: "No obstante, es preciso señalar que el canon percibido por la venta de aparejos con arreglo a este cálculo no resulta ser mayor que el previsto en los nuevos contratos para la venta de aparejos por separado, ya que los licenciatarios han reconocido que, al tener que calcularse la remuneración del licenciante en lo sucesivo sólo sobre el precio del aparejo, era justo aceptar un tipo más elevado de canon. De esto se desprende que dicho método de cálculo no tenía por objeto ni como efecto restringir la competencia en la venta de aparejos sueltos".

21. De este texto surge con claridad la determinación de dos fases lógicas diferentes: por una parte, la fijación de la remuneración que se debe al inventor por el producto patentado; por otro, y en un momento necesariamente posterior, al menos desde el punto de vista conceptual, la fijación de las modalidades de pago de la remuneración.

A pesar de las dificultades que se encuentran para identificarlas claramente, estas dos fases deben distinguirse claramente una de otra, porque sus características tienen, a mi parecer, una importancia fundamental para determinar si existe o no en un caso concreto una infracción del apartado 1 del artículo 85.

22. En efecto, si la remuneración del inventor queda determinada en el quantum con referencia no sólo a un porcentaje del precio del producto patentado, sino también a un porcentaje del precio de un producto no patentado, complementario del primero y para el cual no existen ni otros derechos de propiedad industrial ni un know-how que deba ser protegido, resulta bastante difícil negar la existencia de una vinculación arbitraria. Si, hipotéticamente, la remuneración del inventor hubiese sido determinada de esta forma en el caso de autos, la naturaleza del producto no patentado que, como resulta de los autos, no es en modo alguno necesaria para la utilización del producto patentado, no aporta ningún elemento de juicio distinto.

23. La situación parece distinta cuando las partes fijan en primer lugar una cantidad que consideran como la justa remuneración del inventor por el producto patentado y establecen, a continuación, las modalidades de pago, acordando, por ejemplo, que una parte de la suma pueda derivar de un porcentaje sobre el precio de venta de un producto no patentado. Éste me parece que es el caso de la situación examinada en la citada sentencia Windsurfing: si mi interpretación es correcta, las partes contratantes habían considerado en primer lugar justo un determinado canon, calculándolo por razones de comodidad en un porcentaje relativamente bajo del precio de venta de una tabla de vela completa; a continuación habían reconocido que, siendo preferible renunciar a este sistema, al oponerse a él la Comisión, una compensación equitativa, que debería calcularse en adelante proporcionalmente al precio de venta del aparejo por sí solo, podía obtenerse únicamente mediante un aumento del porcentaje atribuido al titular de la patente.

24. La solución de la segunda cuestión debe adaptarse a la sugerida para las cuestiones ya examinadas, en el sentido de que el pago de un canon en relación con un producto no protegido por una patente constituye una infracción del apartado 1 del artículo 85, excepto en el caso de que existan datos para considerar que representa una simple modalidad de cálculo de la remuneración ya fijada para el producto patentado.

25. La tercera cuestión, planteada también por el Juez remitente para el supuesto de una solución afirmativa a la primera, pretende averiguar si es compatible con el apartado 1 del artículo 85 una cláusula contractual que prevea la obligación de satisfacer un canon por el uso de un modelo ("design") que esté protegido por un derecho exclusivo o, en todo caso, por disposiciones de la legislación nacional que prohíban la imitación servil, incluso después de haber caducado la patente del producto al que se refiere.

26. Corresponderá aquí al Juez nacional apreciar si el contrato de licencia se ha celebrado también para permitir una explotación comercial del modelo o la utilización del know-how relativo a su fabricación y a su uso, cosa que las partes demandadas niegan enérgicamente.

27. Admitiendo que existan en el caso de autos otros derechos de propiedad industrial o vinculados a la existencia del know-how, de los que sea titular el inventor, no hay ninguna dificultad para aplicar también aquí el razonamiento anteriormente desarrollado.

Si se comprueba un vínculo entre la patente y los demás derechos, por ejemplo, en el sentido de que estos otros derechos tomados aisladamente resulten secundarios o en el sentido de que el know-how de que se trata carece de utilidad al margen de la patente porque es necesario para la explotación del producto patentado, procederá llegar a la conclusión de que el titular de la patente explotó abusivamente su derecho de propiedad industrial para obtener beneficios indebidos.

28. En cambio, la situación es distinta cuando los demás derechos o el know-how sean disociables de la patente. En este caso, en efecto, serán estos derechos, y no la patente, los que constituirán el punto de referencia para apreciar la obligación de pagar un canon.

29. Las soluciones indicadas no varían a mi parecer si el contrato de licencia se ha celebrado en el intervalo entre la presentación de la solicitud y la concesión de la patente. La posición del inventor es, de hecho, parecida en las dos situaciones, con la única reserva de que en la primera la patente quizás pueda no serle concedida. Esto no impide, sin embargo, al inventor explotar la expectativa de la concesión de la patente y celebrar, evidentemente con reservas, contratos de licencia en las mismas condiciones en que pudiera celebrarlos una vez obtenida la patente.

30. En conclusión, propongo que se resuelvan las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia por el Soe- og Handelsret de Copenhague de la siguiente forma:

"1) La cláusula, contenida en un contrato de concesión de licencia, según la cual el licenciatario no tiene derecho ni a fabricar ni a vender el producto de que se trata después de la extinción del contrato, cuando la licencia se refiere a un producto patentado y después de la caducidad de la patente, constituye una restitución de la competencia prohibida por el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

"2) La cláusula, contenida en un contrato de concesión de licencia, según la cual el concesionario de una licencia para un invento patentado está obligado a pagar un canon por tiempo indeterminado, incluso después de haber caducado la patente, constituye una restitución de la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85, salvo cuando la continuación de los pagos tras la caducidad de la patente sólo represente una modalidad de pago de la remuneración equitativa del inventor.

"3) La cláusula contractual según la cual el concesionario de una licencia para un producto no patentado está obligado a pagar un canon por tiempo indeterminado, específicamente por dicho producto -incluso después de que la patente por los productos comprendidos al mismo tiempo en la licencia haya caducado- cuando el producto no patentado sea, desde el punto de vista comercial, complementario del producto patentado, constituye una restitución de la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 85, salvo en el caso de que el pago de un canon también por los productos no patentados represente únicamente una modalidad de cálculo de la remuneración equitativa del inventor fijada independientemente de la consideración de los productos no patentados.

"4) La cláusula contractual, según la cual el concesionario de una licencia para el uso de un modelo que esté protegido por un derecho exclusivo o por la legislación nacional sobre comercialización de productos está obligado a pagar un canon por tiempo indeterminado también después de que haya caducado la patente del producto al que se refiere, constituye una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, excepto cuando los demás derechos de propiedad industrial o los derechos vinculados al know-how a los que se refiere la cláusula tengan una existencia autónoma y conserven una importancia autónoma incluso si se desvinculan de la patente.

"5) A los efectos de la solución de las anteriores cuestiones, es irrelevante que la cláusula figure en un contrato de licencia celebrado en el intervalo entre la presentación de la solicitud de la patente y su concesión."