CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. VERICA TRSTENJAK

presentadas el 3 de febrero de 2011 ( )

Asunto C‑482/09

Budějovický Budvar, národní podnik

contra

Anheuser-Busch, Inc.

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal, England & Wales (Reino Unido)]





«Directiva 89/104/CEE – Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas – Artículos 4, apartado 1, letra a), y 9, apartado 1 – Caducidad por tolerancia – Concepto de tolerancia – Concepto autónomo del Derecho de la Unión – Posibilidad de invocar el Derecho nacional en materia de marcas, incluidas las disposiciones relativas al uso simultáneo de buena fe de dos marcas idénticas»

Índice





I. Introducción

II. Marco normativo

A. Derecho de la Unión

B. Derecho nacional

III. Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

V. Alegaciones esenciales de las partes

A. Sobre la primera cuestión prejudicial

B. Sobre la segunda cuestión prejudicial

C. Sobre la tercera cuestión prejudicial

VI. Apreciación jurídica

A. Observaciones preliminares

B. Análisis de las cuestiones prejudiciales

1. Concepto de «tolerancia» como concepto del Derecho de la Unión

a) Ausencia de remisión expresa al Derecho de los Estados miembros

b) Armonización de los derechos conferidos por una marca y sus excepciones

c) Necesidad de una normativa uniforme

d) Conclusión

2. La regulación de la caducidad en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104

a) Definición del concepto de «tolerancia»

b) Exclusión de una situación de «pasividad impuesta»

c) Configuración de la normativa relativa a la caducidad

i) Requisitos para el comienzo del cómputo del plazo quinquenal

ii) Conocimiento del titular de la marca anterior como componente subjetivo

iii) Sobre la necesidad de registro de la marca anterior

iv) Conclusión

3. Compatibilidad del principio de uso simultáneo de buena fe con el Derecho de la Unión

C. Otras cuestiones jurídicas relevantes

1. Aplicabilidad ratione temporis del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva

a) Observaciones generales

b) Procedimiento de registro de la marca

i) Vínculos temporales

ii) Ausencia de carácter retroactivo del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva

iii) Inaplicabilidad a partir de la entrada en vigor de la Directiva

c) Procedimiento relativo a la validez de la marca registrada

d) Conclusión

2. Sobre la imputación de abuso de derecho

VII. Conclusiones

VIII. Conclusión





I. Introducción

1. El origen del presente asunto es una petición de resolución prejudicial planteada a este Tribunal por la Court of Appeal (England & Wales, Civil Division; en lo sucesivo, «órgano jurisdiccional remitente») con arreglo al artículo 234 CE, ( ) relativa a la interpretación de los artículos 4, apartado 1, letra a), y 9, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. ( )

2. La petición de decisión prejudicial tiene su origen en un litigio entre la cervecera Budĕjovický Budvar, národní podnik (en lo sucesivo, «BB»), con sede en la localidad de Česke Budějovice (Böhmisch Budweis, República Checa), y la cervecera Anheuser-Busch (en lo sucesivo, «AB»), con sede en la ciudad de Saint Louis (Missouri, Estados Unidos), a raíz de una demanda de nulidad de la marca «Budweiser» registrada a favor de BB, y de la que AB también es titular desde hace varios años, presentada por AB ante la Patent Office/Trade Marks Registry (Oficina de marcas británica; en lo sucesivo, «Registro de Marcas»). Mediante esta demanda de nulidad se puso fin a una situación mantenida durante casi cinco años, en la que ambas marcas idénticas coexistieron pacíficamente en el territorio del Reino Unido.

3. La principal cuestión de Derecho que se plantea en el litigio principal es si BB puede oponer a la pretensión de nulidad de AB la excepción de caducidad de los derechos que le confiere la marca anterior. Para responder a esta cuestión es necesario dilucidar, a su vez, si efectivamente transcurrió el plazo de cinco años impuesto en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104, a cuyo término se produce una caducidad por tolerancia. La particularidad en el procedimiento principal viene dada por el hecho de que, según indica el órgano jurisdiccional remitente, la demanda de nulidad se presentó justo un día antes de que finalizase dicho plazo quinquenal. No obstante, este extremo debe dilucidarse aún más concretamente. Por consiguiente, mediante la petición de decisión prejudicial se solicita al Tribunal de Justicia que determine qué requisitos deben cumplirse para que se produzca la caducidad, en qué momento comienza el cómputo del plazo de cinco años y si, en su caso, el Derecho de la Unión reconoce un principio, en virtud del cual, la coexistencia de una marca anterior y una marca posterior idénticas pero referidas a productos diferentes es jurídicamente posible.

II. Marco normativo

A. Derecho de la Unión ( )

4. Según sus considerandos primero y tercero, el objetivo de la Directiva 89/104 es aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Ahora bien, la Directiva se limita a las disposiciones nacionales con mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior, y que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.

5. Con arreglo al undécimo considerando de la Directiva, «es preciso, por razones de seguridad jurídica, y sin perjudicar injustamente los intereses del titular de una marca anterior, prever que este último ya no pueda demandar la nulidad ni oponerse al uso de una marca posterior a la suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa durante un largo período, salvo si la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de mala fe».

6. El artículo 4 de la Directiva 89/104, titulado «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores», establece:

«1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:

a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquéllos para los cuales esté protegida la marca anterior;

[…]

2. Por “marcas anteriores” se entenderá a los efectos del apartado 1:

a) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a la de la solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

i) las marcas comunitarias;

ii) las marcas registradas en el Estado miembro o por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de Marcas del Benelux;

iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro;

[…]

d) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de marca o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca, sean “notoriamente conocidas” en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

[…]

4. Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos;

b) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el trafico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y que dicha marca no registrada o dicho signo conceda a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;

c) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del presente apartado en particular:

i) un derecho al nombre;

ii) un derecho a la propia imagen;

iii) un derecho de autor;

iv) un derecho de propiedad industrial;

[…]

5. Los Estados miembros podrán permitir que, en las circunstancias apropiadas, el registro de una marca no deba ser obligatoriamente denegado o declarado nulo, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta que se registre la marca posterior.

6. Cualquier Estado miembro podrá disponer que, no obstante lo establecido en los apartados 1 a 5, las causas de denegación del registro o de nulidad vigentes en dicho Estado antes de la entrada en vigor de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente Directiva, se aplicarán a las marcas cuyo registro se haya solicitado antes de dicha fecha.»

7. El artículo 5 de la Directiva, titulado «Derechos conferidos por la marca», dispone:

«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

[…]»

8. El artículo 9 de la Directiva, titulado «Prescripción por tolerancia», prevé lo siguiente:

«1. El titular de una marca anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 4 que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro, durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de mala fe.

2. Cualquier Estado miembro podrá prever que el apartado 1 se aplique al titular de una marca anterior contemplada en la letra a) del apartado 4 del artículo 4 o de otro derecho anterior previsto en las letras b) o c) del apartado 4 del artículo 4.

[…]»

9. La Directiva 89/104 ha sido sustituida por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Versión codificada), ( ) vigente desde el 28 de noviembre de 2008. Teniendo en cuenta que los hechos que dieron lugar al procedimiento principal sucedieron antes de la entrada en vigor de la Directiva 2008/95, la Directiva 89/104 es la única pertinente en la apreciación jurídica del presente asunto.

B. Derecho nacional

10. La transposición de la Directiva 89/104 al Derecho interno británico se efectuó mediante la Trade Marks Act 1994 (Ley británica de marcas de 1994; en lo sucesivo, «Ley de marcas de 1994»). Los artículos 4, apartado 1, letra a), y 9 de la Directiva se corresponden con los artículos 6, apartado 1, y 48 de la Ley de marcas de 1994, respectivamente.

11. El artículo 7 de la Ley de marcas de 1994 ( ) regula el procedimiento relativo al registro de una marca y se remite al principio del uso simultáneo de buena fe de dos marcas idénticas («honest concurrent use») reconocido en el Derecho británico en materia de marcas:

«Invocación de motivos de denegación relativos en casos de uso simultáneo de buena fe

1. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán cuando, habiendo sido solicitado el registro de una marca, el registrador no descarte

a) la existencia de una marca anterior, con la que se cumplen los requisitos del artículo 5, apartados 1, 2 o 3, o

b) la existencia de una marca anterior, con la que se cumplen los requisitos del artículo 5, apartado 4,

aunque el solicitante pueda acreditar que se ha hecho un uso simultáneo de buena fe de la marca que pretende registrar.

2. En estos casos, el registrador no podrá denegar la solicitud invocando la existencia de una marca anterior o de un derecho precedente, si el titular de dicha marca o dicho derecho no formalizó su oposición.

3. A efectos de la presente sección, se entenderá por “honest concurrent use” todo uso de una marca por parte del solicitante o con su consentimiento, que venía siendo calificado de “honest concurrent use” en el sentido del artículo 12, apartado 2, de la Trade Marks Act 1938 (Ley de marcas de 1938).

4. La presente sección no afectará

a) a la denegación del registro por los motivos enumerados en la sección 3 (motivos de denegación absolutos) o

b) a la solicitud de declaración de nulidad con arreglo al artículo 47, apartado 2 (solicitud a causa del motivo de denegación relativo de ausencia de consentimiento al registro).»

III. Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

12. De la resolución de remisión se desprende que en 1973 y 1974, respectivamente, BB y AB abordaron por primera vez de forma activa el mercado británico. Ambas empresas comercializan cerveza con la marca «Budweiser» o con una marca que contiene este término.

13. De la resolución de remisión también se infiere que, aunque los nombres sean idénticos, las cervezas no lo son. Sus sabores, precios y presentación han sido siempre distintos. En los mercados en los que han coexistido, los consumidores, por lo general, han sido conscientes de las diferencias, aunque, naturalmente, siempre existirá un pequeño riesgo de confusión.

14. En noviembre de 1976, BB solicitó registrar «Bud» como marca. AB se opuso.

15. En 1979, AB demandó a BB por usurpamiento de marca, solicitando medidas cautelares para que BB no pudiese usar el término «Budweiser». BB solicitó reconvencionalmente que se impidiera a AB el uso fraudulento de «Budweiser». Durante el curso de este procedimiento, se sobreseyó el procedimiento de oposición a la marca. Tanto la demanda como la reconvención fueron desestimadas, dado que los órganos jurisdiccionales fallaron que ninguna de las partes faltaba a la verdad y que, por lo tanto, existía un doble reconocimiento de la marca y de la denominación.

16. El 11 de diciembre de 1979, AB solicitó el registro del término «Budweiser» para «cerveza, ale y porter». BB se opuso. El 28 de junio de 1989, BB solicitó reconvencionalmente registrar «Budweiser», a lo que AB se opuso.

17. En febrero de 2000, la Court of Appeal desestimó ambas oposiciones, de modo que ambas partes pudieron registrar «Budweiser». La resolución fue dictada de conformidad con la antigua Ley de marcas británica de 1938, que expresamente permite el registro simultáneo de la misma marca o de marcas similares que induzcan a confusión en los supuestos en que se usen simultáneamente de buena fe o en otras circunstancias especiales. En virtud de dicha resolución, el 19 de mayo de 2000, cada parte solicitó el registro de las marcas en calidad de propietaria de la marca denominativa «Budweiser». El resultado de todo esto fue que BB obtuvo dos registros: uno para «Bud» (fecha de solicitud de noviembre de 1976), y otro para «Budweiser» (fecha de solicitud de junio de 1989). AB obtuvo el registro de «Budweiser» (fecha de solicitud de diciembre de 1979).

18. El 18 de mayo de 2005, esto es, cuatro años y 364 días después de que las partes solicitaran el registro de sus respectivas marcas «Budweiser», AB solicitó que el Registro de Marcas anulara el registro «Budweiser» de BB. La solicitud planteaba por consiguiente:

– Aunque ambas partes solicitaron el registro de las marcas el mismo día, la de AB era una «marca anterior», de conformidad con el artículo 4, apartado 2 –su fecha de solicitud era anterior y eso es lo que importa–.

– Las marcas y los productos son idénticos, por lo que, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), la marca de BB podrá ser anulada.

– No existía tolerancia al no haber transcurrido los cinco años previstos en el artículo 9.

19. El Registro de Marcas sostuvo que nada impedía a AB solicitar la anulación, habida cuenta de que el cómputo del plazo de tolerancia de cinco años previsto en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 se inició a partir de la fecha de la inscripción de la marca posterior. Por consiguiente, el Registro de Marcas estimó la pretensión de anulación.

20. BB interpuso un recurso contra dicha resolución estimatoria ante la High Court of Justice (England & Wales). Este tribunal resolvió en particular que, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley de marcas de 1994, el titular de la marca anterior, es decir, AB, tendría que haber tolerado el uso de una marca registrada pero no así el uso de una marca cuyo registro, si bien fue solicitado, no se llevó a cabo. El tribunal estimó la demanda de nulidad al considerar que AB no toleró el uso.

21. A continuación, BB interpuso recurso de apelación ante la Court of Appeal. Este órgano jurisdiccional alberga dudas sobre el significado del concepto de «tolerancia» en el sentido del artículo 9 de la Directiva 89/104, y especialmente sobre el momento a partir del cual el titular de una marca anterior tolera el uso de una marca posterior. Sin embargo, las dudas interpretativas del órgano jurisdiccional remitente afectan asimismo a la interpretación del artículo 4 de la Directiva. Por este motivo, resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1 ¿Qué se entiende por “tolerado”, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 del Consejo?, y concretamente:

a) ¿es “tolerado” un concepto de Derecho comunitario o se permite a los tribunales nacionales aplicar respecto a la tolerancia la normativa nacional (incluyendo el plazo o el uso duradero simultáneo y de buena fe)?

b) Si “tolerado” es un concepto de Derecho comunitario, ¿puede considerarse que el propietario de una marca ha tolerado el uso duradero y consolidado de buena fe por otro de una marca idéntica cuando ha tenido sobrado conocimiento de dicho uso pero no ha podido impedirlo?

c) En cualquier caso, ¿es preciso que el propietario de una marca la haya registrado antes de poder empezar a “tolerar” su uso por otro de i) una marca idéntica o ii) de una marca similar que induce a confusión?

2 ¿Cuándo se inicia el plazo de “cinco años consecutivos” y, más concretamente, puede iniciarse (y si es así, puede finalizar) antes de que el propietario de la marca anterior obtenga el registro efectivo de su marca? Y de ser éste el caso, ¿qué condiciones han de darse para que empiece a contar el plazo?

3 ¿Resulta de aplicación el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CE del Consejo, en cuanto que permite al propietario de una marca anterior hacer valer su derecho incluso allí donde ha existido un uso simultáneo y duradero de buena fe de dos marcas idénticas para productos idénticos, de modo que la garantía de procedencia de la marca anterior no conlleva la de la marca que identifica los productos del propietario de aquélla ni de ningún otro, sino que, por el contrario, identifica sus productos o los productos del otro usuario?»

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

22. La resolución de remisión de 20 de octubre de 2008 se recibió en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de noviembre de 2008.

23. Han presentado observaciones escritas AB, BB, el Gobierno del Reino Unido, el Gobierno de la República Checa, el Gobierno de la República Italiana, el Gobierno de la República Eslovaca y el Gobierno de la República Portuguesa, así como la Comisión Europea, dentro del plazo establecido en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

24. En la vista de 24 de noviembre de 2010 comparecieron y formularon observaciones los representantes de AB, de BB, del Gobierno de la República Checa y de la Comisión.

V. Alegaciones esenciales de las partes

A. Sobre la primera cuestión prejudicial

25. BB sostiene que el concepto de «tolerancia» en el sentido del artículo 9 de la Directiva 89/104 es un concepto autónomo del Derecho de la Unión, el cual incluye la omisión del impedimento del uso de una marca por parte de un tercero, habiendo sido éste posible.

26. AB también considera que el concepto de «tolerancia» es un concepto autónomo del Derecho de la Unión y que las instancias de los Estados miembros no están facultadas para definir dicho concepto a la luz de su normativa interna.

27. AB alega que, consecuentemente con la definición de este concepto, el titular de la marca anterior debe haber tenido la posibilidad de impedir el uso de la marca posterior para poder tolerarla. A su juicio, no puede afirmarse que dicho titular haya tolerado el uso simultáneo y duradero de buena fe de una marca posterior, cuando, si bien tenía conocimiento de la misma, no pudo impedir su uso. Asimismo, AB sostiene que para presumir una «tolerancia» en el sentido del artículo 9 de la Directiva 89/104 es necesario que el titular de una marca registre la misma antes de que comience la tolerancia de una marca idéntica o similar que induzca a confusión.

28. El Gobierno del Reino Unido alega que el concepto de «tolerancia» es un concepto autónomo del Derecho de la Unión. En su opinión, no se puede aseverar que el titular de una marca haya tolerado el uso simultáneo y duradero de buena fe de una marca idéntica por parte de un tercero cuando, si bien tenía conocimiento de la misma, no pudo imposibilitar su uso. Además, el Gobierno del Reino Unido alega que no es necesario que el titular de la marca obtenga el registro de la misma antes de empezar a tolerar el uso de una marca idéntica o similar.

29. El Gobierno italiano alega que el concepto de «tolerancia» en el sentido del artículo 9 de la Directiva 89/104 es un concepto armonizado del Derecho de la Unión y confiere al propietario de una marca anterior la posibilidad jurídica de oponerse al uso por parte de un tercero de una marca posterior idéntica o similar que induzca a confusión.

30. A juicio del Gobierno italiano, habida cuenta de que el concepto de marca anterior definido en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 89/104 no exige el registro de la marca, no es necesario que el propietario de la marca anterior obtenga el registro de su marca para comenzar a «tolerar» el uso por parte de un tercero de una marca idéntica o similar. El Gobierno italiano sostiene que el artículo 9, apartado 2, de la Directiva 89/104 no obsta que los Estados miembros prevean la existencia de una situación de tolerancia en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva antes de que tenga lugar el registro de la marca anterior, incluso en las situaciones contempladas en el artículo 4, apartado 4, letras a), b) y c).

31. El Gobierno portugués considera que en caso de coexistencia duradera de dos marcas en el mercado, la salvaguardia de la buena fe y de la seguridad jurídica exigen que el plazo preclusivo previsto en el artículo 9 de la Directiva 89/104 coincida con el momento del inicio efectivo del uso de las marcas así como con el momento en el que los propietarios de las denominaciones prevalecientes disponen de los medios necesarios, como los previstos en la normativa en materia de competencia desleal, para impedir un uso que pueda perjudicar sus intereses.

32. La Comisión alega que el concepto de «tolerancia» es un concepto autónomo del Derecho de la Unión, que, por lo tanto, debe ser interpretado con carácter unitario.

33. A juicio de la Comisión, no puede presumirse que el propietario de la marca anterior ha tolerado una marca registrada posterior antes de que esta última haya sido registrada, incluso en el caso de que, habiendo tenido sobrado conocimiento de su uso, no haya podido hacer nada para impedirlo. La Comisión alega además que, según el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 89/104, no es necesario que el propietario de la marca anterior haya registrado su marca antes de empezar a tolerar el uso de la marca posterior registrada en ese Estado miembro.

B. Sobre la segunda cuestión prejudicial

34. En opinión de BB, el plazo de tolerancia previsto en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 se inicia a partir de la fecha en la que el interesado tiene conocimiento del uso de la marca por parte de un tercero. A su juicio, resulta irrelevante el hecho de que dicho plazo se inicie antes o después del registro de la marca anterior.

35. Por el contrario, AB sostiene que el plazo de «cinco años consecutivos» no comienza a contar hasta que se hayan cumplido los tres requisitos siguientes: registro de la marca anterior, conocimiento por parte del propietario de la marca anterior del uso de una marca idéntica o similar y registro de la marca posterior. Este plazo no puede iniciarse ni finalizar antes del registro efectivo de la marca anterior.

36. El Gobierno del Reino Unido señala que el plazo de «cinco años consecutivos» se inicia con el registro y el uso de la marca posterior siempre que el propietario de la marca tenga conocimiento de su uso.

37. El Gobierno eslovaco examina, en primer lugar, la segunda cuestión prejudicial antes de abordar la primera. En su opinión, el plazo quinquenal empieza a computarse a partir del registro de la marca posterior siempre que el propietario de la marca anterior tenga conocimiento del uso de la marca posterior y el registro de esta última se haya efectuado de buena fe, independientemente de que el registro de la marca anterior ya se haya efectuado o solicitado ante la autoridad competente en materia de marcas.

38. El Gobierno italiano propone responder a la cuestión prejudicial en el sentido de que el plazo de tolerancia previsto en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 puede iniciarse y, en su caso, finalizar antes de que el propietario de la marca anterior obtenga el registro de su marca, pero no puede empezar a computarse antes del registro de la marca posterior ni hasta que el propietario de la marca anterior tenga conocimiento efectivo de la marca posterior registrada.

39. La Comisión considera que el plazo de tolerancia empieza a computarse a partir de la fecha en que el propietario de la marca anterior tiene conocimiento del uso de la marca registrada posterior. Por consiguiente, el cómputo del plazo puede comenzar, como muy pronto, a partir de la fecha de registro de la marca posterior siempre que a partir de dicha fecha tenga lugar un uso de la misma y el propietario de la marca anterior tenga sobrado conocimiento de dicho uso. La Comisión alega que la fecha del registro de la marca posterior deberá determinarse de acuerdo con la correspondiente normativa nacional aplicable en materia de procedimiento de registro. La Comisión añade que el plazo de tolerancia puede iniciarse antes de que el propietario de la marca anterior obtenga el registro de su marca.

C. Sobre la tercera cuestión prejudicial

40. BB alega que en caso de un uso simultáneo y duradero de buena fe de dos marcas idénticas referidas a dos productos idénticos, de tal manera que la marca no sólo identifica los productos del propietario de la marca anterior, sino que, por el contrario, identifica los productos del propietario de la marca posterior, sin que exista un riesgo de confusión significativo, no se produce la lesión de la función principal de la marca anterior por parte de la marca posterior, presupuesta en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104.

41. AB considera que el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 concede una protección absoluta y, por tanto, permite al propietario de la marca anterior exigir que se respeten sus derechos, también en caso de uso simultáneo y duradero de buena fe de dos marcas relativas a dos productos idénticos, a consecuencia del cual, la garantía de procedencia de la marca anterior no supone que la marca identifique exclusivamente los productos del titular de la marca anterior, sino que, por el contrario, identifica igualmente sus productos y los productos de otro usuario.

42. El Gobierno del Reino Unido propone responder a esta cuestión prejudicial en el sentido de que, sin perjuicio de la regulación contenida en los artículos 6, apartado 2, y 9 de la Directiva 89/104, el artículo 4, apartado 1, letra a), de dicha Directiva resulta aplicable en la medida en que permite al propietario de una marca anterior hacer valer sus derechos, incluido el caso de un uso simultáneo y duradero de buena fe de dos marcas relativas a productos idénticos.

43. A juicio del Gobierno checo, el artículo 4 de la Directiva 89/104 no resulta aplicable a una situación como la controvertida en el procedimiento principal, ya que la Directiva dispone que en caso de existencia de dos conocidas marcas idénticas o, al menos, similares, ninguna de ellas puede recibir una protección jurídica formal, es decir, ambas marcas disfrutarán del mismo nivel de protección, de modo que podrán usarse paralelamente con arreglo a las disposiciones nacionales e internacionales en materia de marcas no registradas.

44. Con carácter subsidiario, el Gobierno checo alega que el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el plazo de caducidad por tolerancia previsto en esta disposición no comienza a computarse hasta la fecha de registro de la marca impugnada.

45. A juicio del Gobierno checo, queda excluida la posibilidad de invocar el artículo 4 de la Directiva 89/104 en caso de abuso de derecho. Alega que se entenderá por abuso de derecho el intento de asegurarse un beneficio en detrimento de un tercero y contraviniendo el objetivo perseguido por la norma jurídica invocada. El Gobierno checo añade que incumbe al juez nacional apreciar si concurre un abuso de derecho.

46. El Gobierno eslovaco considera que la Directiva 89/104 no permite al titular de la marca anterior hacer valer sus derechos en el sentido del artículo 4 cuando el ejercicio de este derecho tiene carácter abusivo.

47. En opinión del Gobierno eslovaco, la constatación de tal abuso de derecho exige, por un lado, que, aun cumpliéndose las condiciones de aplicación de la Directiva y de la pertinente normativa nacional de transposición de la misma, el ejercicio del derecho a solicitar la nulidad de la marca posterior conlleve una ventaja táctica, cuyo reconocimiento contravendría los objetivos de la Directiva. Por otro lado, de la apreciación del conjunto de elementos fácticos debe inferirse que la finalidad principal perseguida con la demanda de nulidad no es otra sino la consecución de una ventaja táctica. El Gobierno eslovaco añade que, no obstante, debe dejarse en manos del juez nacional la tarea de examinar si concurre un abuso de derecho en el caso concreto.

48. El Gobierno italiano resalta que el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 no confiere al propietario de una marca manifiestamente anterior el derecho a prohibir el uso de otra manifiestamente posterior ni tampoco a demandar su nulidad. A juicio del Gobierno italiano, en caso de uso simultáneo y duradero de buena fe de marcas idénticas o de marcas similares que inducen a confusión, debe llegarse a la conclusión de que la Directiva 89/104 no impide a los Estados miembros denegar a los titulares de dichas marcas el derecho a solicitar la anulación de las demás o la prohibición de su uso, con independencia de la prelación registral o de una eventual tolerancia.

49. La Comisión indica que el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 no descarta la coexistencia de dos marcas idénticas referidas a dos productos idénticos pero comercializados por diferentes fabricantes a raíz de un uso duradero y de buena fe, siempre que ello no menoscabe la función principal de la marca anterior, a saber, identificar la procedencia de los productos de los que se trata.

VI. Apreciación jurídica

A. Observaciones preliminares

50. El desarrollo de estándares a nivel de la Unión Europea en materia de protección de la propiedad intelectual alcanza su cota más alta en el ámbito del Derecho de marcas. La unificación de este ámbito jurídico se basa en la aplicación paralela de dos enfoques normativos diferentes que, no obstante, están relacionados y se complementan recíprocamente. ( ) Por un lado, el sistema de la marca comunitaria como derecho de propiedad industrial supranacional introducido por el Reglamento (CE) nº 40/94, ( ) que, con la entrada en vigor del Reglamento el 15 de marzo de 1994, ha creado un derecho de marcas unitario que trasciende las fronteras nacionales y se extiende por todo el territorio de la Unión Europea. Por otro lado, el acercamiento de los ordenamientos jurídicos nacionales impulsado por la vía de la aproximación de las legislaciones a través del instrumento jurídico de las Directivas. Si bien este método de la aproximación de las legislaciones no deroga el principio de territorialidad, ( ) es decir, la vinculación de las consecuencias jurídicas de una marca al territorio del respectivo Estado miembro, que desde siempre caracterizó al Derecho de marcas, sí contribuye a eliminar las disparidades existentes entre las normativas nacionales y los consiguientes obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios en el mercado común. ( )

51. Este también fue el objetivo perseguido por el legislador de la Unión con la adopción de la Directiva 89/104, según su primer considerando. Ahora bien, de su tercer considerando se desprende que con esta Directiva no se pretendió llevar a cabo una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, sino que se consideró suficiente limitar la aproximación a las disposiciones que tuviesen mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior. Entre estas disposiciones se incluyen, en particular, tal como se infiere del séptimo considerando, aquellas que regulan «la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada». Esto rige especialmente respecto a las causas de denegación o nulidad, que, por lo tanto, deben ser enumeradas de manera taxativa. La creación de un marco igualitario de condiciones en este ámbito se considera expresamente un requisito para la consecución de los objetivos perseguidos. Por el contrario, según el quinto considerando de la Directiva, los Estados miembros deben mantener íntegra su competencia para regular los aspectos procedimentales del registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas a través de su registro.

52. Habida cuenta del hecho de que sólo se realiza una armonización parcial de las legislaciones nacionales en materia de Derecho de marcas, se plantea en este asunto la cuestión de si, y en su caso, en qué medida, el concepto de «tolerancia» del artículo 9 de la Directiva 89/104 está sujeto a las disposiciones del Derecho de la Unión. La primera cuestión, letra a), del órgano jurisdiccional remitente alude a la clasificación jurídica de este concepto en las categorías del Derecho de la Unión, mientras que la primera cuestión, letras b) y c), y la segunda cuestión tienen por objeto el contenido de este concepto así como la configuración concreta de las disposiciones relativas a la caducidad de los derechos conferidos por una marca anterior. Distinto es el objeto de la tercera cuestión prejudicial, referida, en primer lugar, a la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva, así como a la compatibilidad con el Derecho de la Unión del denominado «honest concurrent use» («uso simultáneo de buena fe») del Derecho nacional británico en materia de marcas. En aras de la claridad, reagruparé las cuestiones prejudiciales planteadas atendiendo a los tres conjuntos temáticos mencionados y responderé a las mismas por este orden. Por último, procede estudiar la aplicabilidad ratione temporis del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 en el asunto de autos, así como la imputación de abuso de derecho por parte de AB formulada por los Gobiernos checo y eslovaco en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

B. Análisis de las cuestiones prejudiciales

1. Concepto de «tolerancia» como concepto del Derecho de la Unión

53. La primera cuestión prejudicial que debe ser analizada es si el concepto de «tolerancia» en el artículo 9 de la Directiva constituye un concepto del Derecho de la Unión, que debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme. La propia Directiva 89/104 no contiene ninguna definición legal de dicho concepto, por lo que ha de plantearse si esta circunstancia empece su clasificación como concepto del Derecho de la Unión.

a) Ausencia de remisión expresa al Derecho de los Estados miembros

54. A efectos de la correspondiente clasificación procede citar, en todo caso, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que hoy en día ya cabe considerar asentada, ( ) según la cual tanto la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como el principio de igualdad exigen que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar. Sin embargo, si en un acto normativo comunitario el legislador de la Unión se refiere implícitamente a los usos nacionales, ( ) no corresponde al Tribunal de Justicia efectuar una interpretación uniforme del concepto en cuestión conforme al Derecho de la Unión.

55. Debe señalarse al respecto que la Directiva no contiene ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros, de la que podría inferirse que la intención del legislador fue dejar en manos de éstos la facultad de determinar el contenido de este concepto jurídico indeterminado. ( )

b) Armonización de los derechos conferidos por una marca y sus excepciones

56. La competencia de los Estados miembros tampoco puede deducirse implícitamente del hecho de que, a la luz de su tercer considerando, la Directiva 89/104 prevé únicamente una armonización parcial de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. En efecto, como ha afirmado el Tribunal de Justicia, este hecho no excluye que las normas relativas a disposiciones nacionales que tienen mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior sean objeto de una armonización completa. ( ) Sin duda, así sucede con la caducidad de los derechos conferidos por una marca anterior regulada en el artículo 9 de la Directiva y analizada en el presente asunto. Como he señalado al inicio, ( ) el séptimo considerando precisa claramente que la armonización del Derecho de marcas perseguida por la Directiva comprende aquellos aspectos que afectan a la «adquisición» y la «conservación» de una marca registrada en todos los Estados miembros. De ahí se puede deducir que el objeto de la armonización son, en particular, aquellos aspectos que afectan tanto a la «existencia» ( ) como al «ejercicio» de los derechos que confiere una marca registrada.

57. El «ejercicio» de los derechos que confiere una marca está regulado en el artículo 4, apartado 1, y en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva. Ambas disposiciones constituyen un reflejo del «principio de prioridad» aplicable en el Derecho de marcas, según el cual, puede invocarse un derecho anterior frente a los signos en conflicto posteriores. ( ) El artículo 4, apartado 1, de la Directiva reconoce al propietario de una marca el derecho a solicitar la nulidad de una marca posterior que, por ser idéntica o similar a la propia marca, pueda inducir a confusión. Con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo así como la facultad para prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico. ( )

58. No obstante, entre los aspectos objeto de armonización también deberían figurar necesariamente aquellas excepciones que las normas sustantivas reconocen al titular de una marca posterior, al que se imputa una violación de los derechos conferidos por una marca anterior. La caducidad regulada en el artículo 9 de la Directiva 89/104 representa una excepción de esta naturaleza oponible al derecho del propietario de una marca a solicitar la anulación de otra marca garantizado en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva.

59. Este planteamiento se ve reforzado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 7 de la Directiva, que regula el agotamiento del derecho conferido por una marca y, por lo tanto, representa una excepción al derecho reconocido en el artículo 5 de la Directiva. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia parte correctamente de que la Directiva lleva a cabo una armonización completa de las normas relativas a este ámbito del Derecho de marcas. ( ) No hay ningún motivo que sustente una conclusión diferente en el caso de la caducidad. ( )

60. Desde el punto de vista de la técnica jurídica, la institución jurídica de la caducidad representa una concretización del principio de buena fe, y más exactamente, del principio jurídico que subyace al aforismo «venire contra factum propium», según el cual, en caso de actitud contradictoria del titular de un derecho, debe prohibirse al mismo el ejercicio de su derecho frente al obligado. ( ) Según el Derecho de los Estados miembros, un derecho se considerará caducado, por regla general, cuando durante determinado período de tiempo (componente temporal), el titular de un derecho no invoca el mismo (inacción del titular), por lo que el obligado presume, teniendo razones para ello a la luz de un análisis objetivo del comportamiento del titular del derecho (confianza legítima), que éste tampoco lo invocará en el futuro. En este caso, la vulneración del principio de buena fe radica en el retraso desleal en la invocación del derecho, por lo que el ordenamiento jurídico, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso, considera justificada la confianza que la persona en principio obligada deposita en una situación jurídica.

61. Esta idea ha quedado reflejada en el ámbito específico del Derecho de marcas. Como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Levi Strauss, ( ) la Directiva 89/104 trata de conciliar en general, por una parte, el interés que tiene el propietario de una marca en proteger la función esencial de ésta y, por otra, los eventuales intereses de otros operadores económicos en emplear signos que pueden designar sus productos y servicios. Así lo recoge expresamente el undécimo considerando de la Directiva, según el cual, por razones de seguridad jurídica, y sin perjudicar injustamente los intereses del titular de una marca anterior, es preciso prever que este último ya no pueda demandar la nulidad ni oponerse al uso de una marca posterior a la suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa durante un largo período, salvo si la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de mala fe.

c) Necesidad de una normativa uniforme

62. Considerando la función esencial que la institución de la caducidad cumple en aras de la seguridad jurídica, ( ) el legislador de la Unión estableció unas reglas uniformes en el artículo 9 de la Directiva. El carácter detallado de esta normativa, especialmente en lo que atañe a las condiciones concretas que deben concurrir para que se produzca la caducidad, de las que me ocuparé con detenimiento más adelante en el marco del análisis de segundo conjunto temático, ( ) permite concluir que la voluntad del legislador de la Unión fue introducir en todos los Estados miembros la normativa más uniforme posible. Permitir a los Estados miembros adoptar sus propias disposiciones para definir el concepto de tolerancia del titular de la marca anterior, y permitir así la posibilidad de disparidad de las legislaciones nacionales, contravendría los objetivos perseguidos de armonización y seguridad jurídica en el mercado común.

63. Respecto al requisito de «tolerancia» en sí, el cual implica un determinado comportamiento del titular de la marca anterior, considero necesario contemplarlo en el contexto global del Derecho de marcas. La función esencial de la marca consiste en permitir al cliente distinguir sin confusión posible entre las empresas y sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. ( ) Al mismo tiempo, cumple una serie de importantes funciones económicas y jurídicas, ( ) reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco de la competencia entre los operadores económicos. El Tribunal de Justicia declaró ( ) que el derecho de marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer. A juicio del Tribunal de Justicia, en un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos. A fin de que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.

64. Por consiguiente, como ha afirmado el Tribunal de Justicia en varias ocasiones, ( ) el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta marca. No obstante, desde una perspectiva jurídica, la marca constituye asimismo una manifestación del derecho de propiedad intelectual de su titular, ( ) que, en última instancia, experimenta una considerable limitación como consecuencia de la posibilidad de caducidad, reconocida legalmente. El undécimo considerando de la Directiva 89/104 alude expresamente a un perjuicio de los intereses del titular de una marca anterior, por lo que resulta justificado imponer que el derecho exclusivo conferido por la marca únicamente pueda caducar con carácter excepcional y concurriendo unos requisitos bien definidos por la ley. En consecuencia, habida cuenta del grave menoscabo que para el titular de la marca constituye la caducidad de su derecho, sería extraño suponer que el legislador de la Unión optó por fijar en la Directiva todos los requisitos a los que se supedita la caducidad excepto el concepto de «tolerancia». Esta interpretación no sería compatible con los objetivos de la Directiva.

d) Conclusión

65. A la luz de esta interpretación sistemática y teleológica de la Directiva 89/104, llego a la conclusión de que el término «tolerancia» en el sentido del artículo 9, apartado 1, alude a un concepto del Derecho de la Unión que debe ser interpretado con carácter autónomo y uniforme. ( )

2. La regulación de la caducidad en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104

66. Como se ha indicado al principio, la primera cuestión, letras b) y c), y la segunda cuestión tienen por objeto el contenido normativo de este concepto, así como la concreta configuración de la normativa relativa a los derechos conferidos por una marca.

a) Definición del concepto de «tolerancia»

67. De acuerdo con la sucesión lógica de las cuestiones, procede examinar, en primer lugar, qué debe entenderse jurídicamente por «tolerancia» en el sentido de esta disposición. De la formulación de la primera cuestión, letra b), puede inferirse que el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en especial sobre si la imposibilidad del titular de una marca anterior de impedir el uso por parte de un tercero de una marca posterior idéntica influye sobre la apreciación de la existencia de «tolerancia» en el caso concreto. En su resolución de remisión, ( ) el órgano jurisdiccional remitente distingue entre una interpretación «estricta» del concepto, según la cual, una parte sólo puede tolerar el comportamiento de la otra cuando tiene la posibilidad de impedir dicho comportamiento, y una interpretación «amplia», según la cual, existe tolerancia aunque no pueda cambiarse una determinada situación. El órgano jurisdiccional remitente declara que, en caso de que el artículo 9 de la Directiva deba interpretarse ampliamente, deberá concluirse necesariamente que tanto AB y BB han tolerado durante más de 30 años el uso de la marca Budweiser por la otra parte.

68. La determinación del contenido normativo de este concepto exige una interpretación del mismo atendiendo al tenor, la sistemática y la finalidad del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104. Conforme a los criterios exegéticos tradicionales, el tenor de una disposición constituye siempre el punto de partida, y al mismo tiempo, el límite de toda interpretación. ( ) El objetivo de la interpretación literal es averiguar el significado del concepto en el lenguaje común. Sobre la base del significado en el lenguaje común, se determinan el posible significado literal y el contenido normativo de una disposición. ( ) Empero, el Derecho de la Unión presenta la particularidad de que, habida cuenta de la diversidad lingüística, ( ) pueden existir pequeñas divergencias entre las versiones lingüísticas. ( ) Ahora bien, una norma jurídica es obligatoria en todas las lenguas oficiales de la Unión, por lo que en su interpretación habrán de tomarse en consideración igualmente todas las versiones lingüísticas de la misma. ( ) Por consiguiente, en caso de duda, la exégesis de una norma del Derecho de la Unión exige la observancia de criterios complejos que implican el sometimiento de las diferentes versiones lingüísticas a un análisis comparativo. ( )

69. En cuanto al concepto de «tolerancia», controvertido en el presente asunto, debe indicarse que la versión inglesa de la Directiva utiliza dos expresiones distintas para referirse al comportamiento del propietario de la marca anterior. El órgano jurisdiccional remitente también llama la atención sobre este punto. Mientras que en el título y en el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva se emplea la expresión «acquiescence» o «to acquiesce», en la exposición de motivos de la Directiva, decisivo para la comprensión de esta normativa, se habla de «to tolerate». Esta última expresión, procedente del verbo de origen latino «tolerare», es la única a la que recurren todas las versiones en las lenguas romances. Por lo que he podido comprobar, en ninguna otra versión lingüística se aprecia una divergencia equiparable. ( ) No obstante, estas divergencias no repercuten, en definitiva, en el resultado de la interpretación, máxime porque de un análisis semántico de las expresiones en cuestión se deduce con suficiente claridad la efectiva voluntad del legislador.

70. Las expresiones empleadas en las diferentes versiones lingüísticas describen una postura individual caracterizada por la consideración y la ausencia de oposición ante una situación no necesariamente deseada. Por lo tanto, puede entenderse que esta postura conlleva típicamente una cierta pasividad, por cuanto que el que tolera, si bien tiene conocimiento de la situación, renuncia a adoptar medidas en contra. ( ) Este aspecto se resalta especialmente en las versiones danesa y sueca. ( ) A esta pasividad se antepone la actividad de un tercero, cuyo comportamiento se ve incluso fomentado por la inacción del que tolera. ( ) Consecuentemente, la tolerancia persiste hasta que el afectado se defienda de manera evidente.

71. Estas consideraciones no son óbice para que, en determinadas circunstancias, de la actitud pasiva pueda inducirse incluso un consentimiento tácito del que tolera. Esta es al mismo tiempo la razón por la que el ordenamiento jurídico vincula la pasividad del que tolera con la caducidad del derecho que formalmente le corresponde. Ahora bien, debe diferenciarse claramente entre la mera «tolerancia» y el «consentimiento», que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ( ) debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad de renunciar a tal derecho. Esta voluntad resultará normalmente de una formulación expresa del consentimiento. No obstante, no cabe excluir que, en determinados casos, pueda resultar implícitamente de elementos y circunstancias que, apreciados por el Juez nacional, también revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho.

b) Exclusión de una situación de «pasividad impuesta»

72. Esta interpretación del concepto no permite calificar de «tolerancia» una situación impuesta por circunstancias externas, como la imposibilidad jurídica o fáctica de adoptar medidas en contra, dado que el concepto de «tolerancia» implica que el que tolera podría teóricamente emprender algo para evitar la situación no deseada, aunque voluntariamente no lo haga. A mi juicio, una pasividad impuesta no se corresponde con el significado natural de dicho concepto ni con el significado descrito del concepto de caducidad. ( ) Por otra parte, debe tenerse en cuenta que en el undécimo considerando de la Directiva, el legislador de la Unión, de forma expresa, sólo admite la caducidad del derecho del titular de la marca anterior, esto es, la limitación de sus intereses, cuando no resulte injusta. A la luz del hecho de que nadie puede ser compelido jurídicamente a hacer algo imposible («impossibilium nulla obligatio est»), ( ) sería injusto privar de sus derechos al titular de la marca anterior por la vía de la caducidad aduciendo que no se defendió ante el uso ilegítimo de su marca por parte de un tercero aunque no haya tenido la posibilidad de hacerlo.

c) Configuración de la normativa relativa a la caducidad

73. La primera cuestión, letra c), y la segunda cuestión se refieren al modo en que está configurada la normativa en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 y persiguen, en esencia, que el Tribunal de Justicia determine el momento a partir del cual comienza el cómputo del plazo de cinco años mencionado en dicha disposición así como los requisitos concretos que deben concurrir.

i) Requisitos para el comienzo del cómputo del plazo quinquenal

74. A mi juicio, el tenor del artículo 9, apartado 1 de la Directiva, así como el sentido y la finalidad de esta normativa ponen claramente de relieve que el comienzo del cómputo del plazo quinquenal de tolerancia está supeditado al cumplimiento de los siguientes tres requisitos: primero, el registro de la marca posterior; segundo, el uso de dicha marca; tercero, conocimiento del registro y del uso de la marca posterior por parte del titular de la marca anterior. Esta normativa está concebida de tal manera que deben cumplirse estas tres condiciones cumulativas.

ii) Conocimiento del titular de la marca anterior como componente subjetivo

75. La tercera condición tiene una particular importancia, habida cuenta de los problemas jurídicos abordados, por lo que requiere un análisis más detallado.

76. Debe señalarse, en primer lugar, que en su formulación del artículo 9, apartado 1, de la Directiva, el legislador de la Unión optó conscientemente por la caducidad por tolerancia y no por la figura de la prescripción. Entre ambas instituciones jurídicas existen diferencias esenciales. La figura jurídica de la prescripción se caracteriza, entre otras cosas, por el hecho de que sólo exige la inacción del titular del derecho durante un período de tiempo determinado (componente objetivo), mientras que la caducidad por tolerancia recurre a un componente subjetivo adicional. En el presente asunto, el componente subjetivo es determinante. Con arreglo a este componente, el titular de la marca anterior, conocedor de las infracciones cometidas por un tercero, debe haberse mantenido inactivo durante un plazo determinado. ( ) La relevancia de este componente subjetivo no debe obviarse al interpretar el artículo 9 de la Directiva, y, en especial, al dilucidar la cuestión sobre cuándo se inicia el plazo quinquenal. Consecuentemente, resulta exigible que se dé una coincidencia temporal entre el momento de la toma de conocimiento y el momento del inicio del cómputo del plazo de caducidad.

77. Por otra parte, este hecho guarda silencio acerca de si el plazo quinquenal sólo puede iniciarse a partir del conocimiento efectivo por parte del titular de la marca anterior del registro y el uso de la marca posterior («conocimiento efectivo»), toda vez que es igualmente plausible la posibilidad de partir de la fecha en que se podría haber esperado que éste tuviera conocimiento de ello («conocimiento potencial»).

78. Ahora bien, procede constatar al respecto que, al aprobar la Directiva, el legislador de la Unión parece haber tomado como referencia la fecha del registro de la marca posterior («el uso de una marca posterior registrada»), ya que, de otra manera, hubiera considerado suficiente la solicitud de la marca posterior para desencadenar la protección ante los derechos del propietario de la marca anterior. No obstante, procede subrayar que la única finalidad de la Directiva es proteger las marcas registradas, ( ) sin privar a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso, como inequívocamente se desprende de su cuarto considerando. Por lo tanto, el registro de la marca posterior representa una importante cesura temporal. Según el quinto considerando de la Directiva, el registro propiamente dicho se rige por las disposiciones procedimentales de los Estados miembros.

79. Tomar como referencia la fecha del registro para marcar el inicio del cómputo quinquenal también repercute en interés de la seguridad jurídica, ya que el registro de la marca posterior representa una actuación administrativa de carácter público que el titular de la marca posterior puede invocar en todo momento para alegar la excepción de caducidad del artículo 9, apartado 1, de la Directiva ante una demanda de nulidad presentada por el propietario de la marca anterior sobre la base del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva.

80. La confianza del titular de la marca posterior en que, transcurridos cinco años desde el registro de su marca, ya no se presentará ninguna demanda de nulidad también debe ser objeto de protección, máxime porque puede suponerse razonablemente que, a lo largo de este largo período de tiempo, el propietario de la marca anterior tuvo que haber tenido conocimiento del uso de una marca posterior idéntica y, a pesar de ello, se abstuvo de intervenir. En definitiva, considerado detenidamente, el plazo de cinco años desde el registro de la marca posterior no es sino una suerte de presunción legal, según la cual, en cualquier caso, el propietario de la marca anterior tuvo posibilidad de conocer el uso de la marca posterior a partir del registro de esta última. Esta presunción permite a las autoridades y los órganos jurisdiccionales, así como a los operadores económicos, deducir de un proceso objetivo el correspondiente conocimiento por parte del propietario de la marca.

81. Una presunción de este tipo no es excepcional en el ámbito del Derecho de marcas, como puso de manifiesto acertadamente el Tribunal de Justicia en la sentencia Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli. ( ) En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que «una presunción de conocimiento, por parte del solicitante, de la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita puede resultar, en particular, de un conocimiento general de tal utilización en el sector económico de que se trate. Dicho conocimiento puede deducirse, particularmente, de la duración de dicha utilización.» Como acertadamente señaló el Tribunal de Justicia, «cuanto más antigua sea la utilización, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de la misma en el momento de presentar la solicitud de registro».

82. Sin embargo, esta presunción legal no impide al propietario de la marca anterior desvirtuarla en el caso concreto («praesumptio juris tantum»). Si no se quiere difuminar la distinción entre las figuras jurídicas de la caducidad y la prescripción ni admitir el transcurso del tiempo como el único y determinante factor para que se produzca la caducidad, la interpretación del artículo 9, apartado 1, de la Directiva exige partir de la fecha del conocimiento efectivo por parte del propietario de la marca anterior, ( ) si éste puede acreditar que tuvo conocimiento del hecho en una fecha distinta. El requisito del conocimiento efectivo es acorde con la seguridad jurídica, cuyo peso específico en la regulación de la caducidad se pone de manifiesto en la fijación del límite temporal fijo.

83. Sin embargo, a los efectos del presente procedimiento no es necesario abordar la cuestión sobre si debe partirse del conocimiento efectivo o únicamente del conocimiento potencial, dado que dicha cuestión sólo tendría relevancia en una situación en la que el propietario de la marca anterior no tuvo conocimiento de la marca posterior sino hasta un momento ulterior al registro de la misma. Sin embargo, éste no es el caso en el asunto de autos, toda vez que puede afirmarse con certeza que AB sabía que la marca «Budweiser» había sido registrada a favor de BB el 19 de mayo de 2000, ya que en esa fecha, y tras mantener un litigio durante varios años, ambas empresas obtuvieron el registro como titulares de esta marca denominativa. Además, AB tenía sobrado conocimiento de que el uso de la marca «Budweiser» por parte de BB se remonta a la década de los setenta. Por consiguiente, se da una coincidencia temporal entre el registro de la marca posterior y la toma de conocimiento del registro y del uso de la misma.

iii) Sobre la necesidad de registro de la marca anterior

84. A mi juicio, a la luz de la remisión que el artículo 9, apartado 1, de la Directiva hace al artículo 4, apartado 2, procede responder afirmativamente a la cuestión sobre si el cómputo del plazo quinquenal puede comenzar antes de que el propietario de la marca anterior obtenga el registro efectivo de su marca, como supone el órgano jurisdiccional remitente y deja entrever en las cuestiones prejudiciales primera, letra c), y segunda.

85. Del tenor y de la interpretación sistemática de ambas disposiciones («marca anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 4») se infiere que el artículo 4, apartado 2, contiene una definición de «marca anterior» en el sentido de la Directiva. Esta disposición evidencia que el criterio de distinción entre una marca anterior y una marca posterior es el de la fecha de solicitud de la marca, y no la fecha del registro efectivo de la misma. Por lo tanto, el concepto de «marca anterior» no se limita a la marca que fue registrada antes que el signo posterior similar o que puede inducir a confusión. Esto quiere decir en el caso concreto que, en la medida en que se cumplen las tres condiciones arriba mencionadas, un posible registro pendiente de la marca anterior no obsta el inicio del cómputo del plazo quinquenal.

86. En consecuencia, precede responder a la primera cuestión prejudicial, letra c), que no es necesario que el propietario de una marca anterior registre la misma antes de empezar a «tolerar» el uso por parte de un tercero de otro signo idéntico o que pueda inducir a confusión. Por lo tanto, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el plazo quinquenal de caducidad puede iniciarse, y, teóricamente, finalizar antes de que el propietario de la marca anterior obtenga el registro efectivo de su marca.

iv) Conclusión

87. De las consideraciones precedentes se infieren las siguientes conclusiones:

– El plazo quinquenal de tolerancia previsto en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva comienza a contar partir del momento en que el propietario de la marca anterior tiene conocimiento del registro y del uso de la marca posterior en el Estado miembro en el que esta última está registrada. Dicho plazo de tolerancia puede iniciarse, como muy pronto, a partir de la fecha de registro de la marca posterior siempre que a partir de dicha fecha tenga lugar un uso efectivo de la misma y el propietario de la marca anterior tenga conocimiento de dicho uso.

– La fecha de registro se determina con arreglo a las disposiciones procedimentales pertinentes de los Estados miembros.

– El plazo quinquenal de tolerancia puede iniciarse antes de que el propietario de la marca anterior obtenga el registro efectivo de su marca.

3. Compatibilidad del principio de uso simultáneo de buena fe con el Derecho de la Unión

88. Con su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si en una situación como la controvertida en el procedimiento principal, es posible solicitar la anulación de una marca posterior invocando el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva. Concretamente, el órgano jurisdiccional remitente arroja el interrogante sobre si el Derecho de la Unión prevé una excepción para el caso de un uso duradero y simultáneo de buena fe de dos marcas idénticas, en virtud de la cual se protege al titular de la marca posterior. Desde el punto de vista de la dogmática jurídica, la cuestión se refiere al alcance en el Derecho de la Unión del principio de prioridad aplicable en el Derecho de marcas así como a la admisibilidad jurídica de la coexistencia de dos marcas idénticas.

89. De la historia procesal previa al procedimiento principal expuesta en la resolución de remisión se desprende que la decisión de permitir a AB y BB el registro de la marca «Budweiser», adoptada por la Court of Appeal en febrero de 2000, se basó en la figura jurídica del «honest concurrent use», reconocida desde hace tiempo tanto en el common law como en el Derecho codificado británico, que, bajo determinadas condiciones, admite la coexistencia de dos marcas idénticas. Si bien los aspectos procedimentales de la aplicación de esta figura jurídica están codificados en el artículo 7 de la Ley de marcas de 1994, ( ) esta disposición nacional guarda silencio sobre sus requisitos jurídico-materiales, cuya determinación es jurisprudencial. ( )

90. Esto suscita la duda de si el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva impide la aplicación de esta figura. Desde un punto de vista jurídico, dicha aplicación supondría una excepción al principio de prioridad consagrado en esta disposición de la Directiva. Ahora bien, a este respecto procede señalar que la propia Directiva no contiene ninguna regulación excepcional que pudiera servir de base jurídica.

91. Empero, esto no implica necesariamente que el Derecho de la Unión obste con carácter general la aplicación de esta figura jurídica del Derecho nacional, máxime teniendo en cuenta que la Directiva 89/104 persigue únicamente una armonización parcial. ( ) Por tanto, sería perfectamente concebible que dicha figura jurídica perteneciese a un ámbito cuya competencia normativa conservan los Estados miembros. No obstante, esta figura jurídica está configurada, al igual que la caducidad regulada en el artículo 9 de la Directiva, como una excepción oponible, dado que el artículo 7 de la Ley de marcas de 1994 ( ) permite al solicitante de la marca posterior oponer a los titulares de derechos anteriores el uso simultáneo de buena fe de la marca solicitada en el marco de procedimiento registral. ( ) En definitiva, esta normativa también afecta al «ejercicio» de los derechos que confiere una marca, por lo que su objeto está sujeto, como ya he constatado, ( ) a armonización.

92. En la medida en que la Directiva 89/104 no permite a los Estados miembros mantener su normativa de excepción, ésta debe considerarse incompatible con la Directiva, máxime teniendo en cuenta que el tenor del artículo 4, apartado 1, de la misma es inequívoco y no concede ningún margen de interpretación. Este artículo dispone expresamente que «el registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad», cuando entre en conflicto con una marca o un derecho anterior.

93. Una interpretación sistemática de la Directiva aporta sólidos indicios en contra de la compatibilidad de esta figura jurídica con la Directiva. En apoyo de esta interpretación, cabe alegar que las excepciones al artículo 4, apartado 1, de la Directiva están reguladas taxativamente y que ninguna de ellas comprende la situación dada en el procedimiento principal.

94. En este sentido, por ejemplo, el artículo 4, apartado 5, de la Directiva prevé que los Estados miembros podrán permitir que, en las circunstancias apropiadas, el registro de una marca no deba ser obligatoriamente denegado o declarado nulo, cuando el titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta que se registre la marca posterior. Sin embargo, es evidente que la situación dada en el procedimiento principal no se corresponde con este supuesto. La admisión de la coexistencia de dos marcas idénticas sobre la base del uso simultáneo de buena fe emana exclusivamente de una decisión soberana y no de un «consentimiento» en el sentido de una declaración de voluntad del titular de la marca anterior, como exige el tenor de esta disposición de la Directiva. Por consiguiente, la decisión soberana adoptada en febrero de 2000 por la Court of Appeal no está comprendida en el ámbito de aplicación de esta excepción.

95. El artículo 4, apartado 6, de la Directiva tampoco resulta aplicable, ( ) dado que esta disposición sólo permite a los Estados miembros prorrogar durante un período transitorio la aplicación de las causas de denegación del registro y de nulidad previstas en sus normativas nacionales vigentes antes de la entrada en vigor de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente Directiva. Sin embargo, la figura controvertida del «honest concurrent use», tal como está codificada en el artículo 7 de la Ley de marcas de 1994, no es una causa de denegación ni de nulidad en el sentido del artículo 4, apartado 6, de la Directiva, sino más bien una excepción que puede oponer el titular de una marca posterior ante el Registro de Marcas, si éste aprecia de oficio eventuales motivos de denegación de la solicitud de registro, como, por ejemplo, la existencia de una marca anterior idéntica en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Ley de marcas de 1994, con el que se transpone el artículo 4, apartado 1, de la Directiva. Por tanto, ni siquiera se ha abierto el ámbito de aplicación material de esta excepción, de modo que el hecho de que AB y BB hayan presentado sus solicitudes de registro de la marca «Budweiser» durante la vigencia de la Ley de marcas de 1938, es decir, antes de la transposición de la Directiva 89/104 en el Derecho británico, debe considerarse irrelevante en este contexto en el presente asunto.

96. Finalmente, como argumento sistemático adicional cabe alegar la normativa en materia de caducidad recogida en el artículo 9 de la Directiva, analizada más arriba, que el legislador adoptó en aras de la seguridad jurídica y que, fundamentalmente, persigue el mismo objetivo que la figura jurídica de Derecho interno controvertida. Habida cuenta del grado de claridad de la regulación contenida en la Directiva, resulta superfluo buscar alguna otra excepción que pueda legitimar la coexistencia de dos marcas idénticas.

97. Por consiguiente, la Directiva 89/104 no prevé ninguna excepción que, en una situación como la controvertida en el procedimiento principal, permita la coexistencia de dos marcas idénticas sobre la base de la figura jurídica controvertida del «honest concurrent use». En consecuencia, debe partirse de la incompatibilidad de principio de esta figura jurídica con el Derecho de la Unión. ( ) A la luz de la actual legislación de la Unión, no es posible fundamentar la coexistencia de dos marcas idénticas alegando un uso simultáneo de buena fe durante un determinado período de tiempo.

98. En resumen, procede afirmar que la Directiva 89/104 no prevé ninguna excepción que, en una situación como la controvertida en el procedimiento principal, permita la coexistencia de dos marcas idénticas. Por consiguiente, presuponiendo su aplicabilidad ratione temporis en el asunto de autos, el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva se opone, en principio, al uso simultáneo duradero de buena fe de dos marcas idénticas referidas a productos idénticos por parte de dos titulares distintos de las marcas.

C. Otras cuestiones jurídicas relevantes

99. Además de los tres conjuntos temáticos mencionados, el asunto de autos arroja otras dos cuestiones de Derecho relevantes. Por un lado, la relativa a la aplicabilidad ratione temporis del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva en el litigio principal y, por otro lado, la relativa a un supuesto ejercicio abusivo del derecho a solicitar la nulidad de una marca posterior que esta disposición de la Directiva confiere al propietario de la marca anterior.

1. Aplicabilidad ratione temporis del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva

a) Observaciones generales

100. Como ya se ha señalado en la introducción a estas conclusiones, ( ) el litigio principal gira en torno a la cuestión de si AB puede invocar el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva o la disposición nacional de transposición de la misma para instar la nulidad de la marca registrada con la misma denominación «Budweiser». Aun cuando el órgano jurisdiccional remitente no ha formulado ninguna observación al respecto en su resolución de remisión, conviene plantearse la cuestión de si el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 es aplicable ratione temporis a los hechos de este asunto, cuya respuesta, en mi opinión, debe ser negativa. A continuación expondré las razones que apoyan esta postura.

101. Con carácter preliminar, procede recordar que incumbe al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho de la Unión que puedan permitirle resolver el asunto que le ha sido sometido, aun cuando el órgano jurisdiccional nacional no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones. ( ) En el presente asunto es determinante dilucidar esta cuestión, habida cuenta de que la figura del «honest concurrent use», como se ha dicho, no es compatible con el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva, por lo que, en caso de que esta disposición fuese aplicable, la resolución de la Court of Appeal de febrero de 2000, admitiendo la coexistencia de dos marcas idénticas sobre la base de una figura, no se atuvo al Derecho de la Unión.

102. Ahora bien, esta resolución judicial puso término únicamente a uno de los dos procedimientos internos, que, al mismo tiempo, representan los dos períodos de tiempo determinantes a efectos de una posible aplicabilidad del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, a saber, el procedimiento de registro de ambas marcas «Budweiser», incluidos los respectivos procedimientos de oposición, por un lado, y el procedimiento relativo a la validez de la marca registrada a favor de BB, incoado por AB mediante su solicitud de 18 de mayo de 2005, por otro. La petición de decisión prejudicial ha sido planteada en el marco de este último procedimiento, por lo que el presente asunto sólo atañe a este último período de tiempo. No obstante, habida cuenta de que no puede descartarse que una posible inaplicabilidad ratione temporis del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva en el marco del primer procedimiento repercuta en el segundo procedimiento, procede examinar la aplicabilidad ratione temporis de esta disposición de la Directiva en ambos procedimientos, es decir, en ambos períodos de tiempo.

b) Procedimiento de registro de la marca

i) Vínculos temporales

103. La cuestión relativa a la aplicabilidad ratione temporis del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 resulta extraordinariamente completa, máxime si se tiene en cuenta que los hechos determinantes tuvieron lugar cuando esta disposición aún no había entrado en vigor o aún no había sido transpuesta en el Derecho interno.

104. La Directiva 89/104 entró en vigor el 27 de diciembre de 1988. Según su artículo 16, apartado 1, los Estados miembros debían transponer la misma a más tardar el 28 de diciembre de 1991. Con arreglo al artículo 16, apartado 2, el Consejo estaba autorizado para aplazar, a propuesta de la Comisión, la fecha de transposición hasta el 31 de diciembre de 1992 a más tardar. En cualquier caso, mediante la entrada en vigor de la Ley de Marcas de 1994 el 31 de octubre de 1994, el Reino Unido cumplió con retraso la obligación de transposición de la Directiva.

105. Ahora bien, en su resolución de febrero de 2000, la Court of Appeal no aplicó la Ley de Marcas de 1994, ley de transposición de la Directiva 89/104, sino la Ley de Marcas de 1938, que, en las fechas determinantes de los hechos, a saber, la fecha de las solicitudes en 1979 y 1989 respectivamente, constituía el único Derecho aplicable ratione temporis. En este contexto cabe plantearse si, teniendo en cuenta la aplicabilidad ratione temporis de la Ley de Marcas de 1938, la Court of Appeal tendría que haber aplicado la Directiva 89/104. Esto presupondría una aplicación retroactiva de la Directiva 89/104 (respecto a la solicitud presentada en 1979) así como una aplicabilidad previa a la entrada en vigor de la ley de transposición en el Derecho interno (respecto a la solicitud presentada en 1989).

ii) Ausencia de carácter retroactivo del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva

106. El Tribunal de Justicia parte en su jurisprudencia de que, en aras de la salvaguarda de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, las disposiciones de Derecho sustantivo deben interpretarse en el sentido de que, en principio, únicamente rigen respecto a situaciones originadas con posterioridad a su entrada en vigor. ( ) Existe una excepción a este principio cuando de los términos, finalidad o sistema de dichas normas sustantivas se desprenda claramente que contemplan también situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor. ( ) Ciertamente, en este grupo de casos, a diferencia del anterior, no se producen consecuencias jurídicas antes de la entrada en vigor de la disposición, por lo que no estamos ante un efecto retroactivo en el sentido propio del término. ( ) Sin embargo, también a este respecto se han de tener en cuenta los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, pues de situaciones pertenecientes al pasado y, por lo tanto, imposibles ya de modificar se extraen consecuencias jurídicas para el presente o para el futuro. ( )

107. Del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 no se infiere ningún indicio de que estuviera dirigido a desplegar consecuencias jurídicas con anterioridad a su entrada en vigor. Si bien es cierto que, por ejemplo, el artículo 4, apartado 6, de la Directiva tiene por objeto regular la aplicación en el tiempo de la Directiva, al permitir durante un período transitorio la prórroga de la vigencia de determinadas causas de denegación del registro y de nulidad previstas en el Derecho interno vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la presente Directiva, del sentido y la finalidad de esta normativa se desprende claramente que sus consecuencias jurídicas están orientadas al futuro. Por consiguiente, debe descartarse una aplicación retroactiva del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 a la fecha de la primera solicitud presentada en 1979.

iii) Inaplicabilidad a partir de la entrada en vigor de la Directiva

108. La conclusión podría ser diferente respecto a la solicitud de la marca «Budweiser» presentada por BB el 28 de junio de 1989, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 89/104. Habida cuenta de que dicha solicitud se efectuó dentro del plazo de transposición de la Directiva, cabe plantearse si la Court of Appeal estaba obligada a analizar si una coexistencia de ambas marcas idénticas sobre la base de la figura jurídica del «honest concurrent use» debía descartarse debido a su eventual incompatibilidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104.

109. Procede señalar, con carácter preliminar, que, antes de la expiración del plazo de transposición de una Directiva en el Derecho interno, no cabe reprochar a los Estados miembros que no hayan adoptado aún las medidas necesarias para adaptar su ordenamiento jurídico a la misma. ( ) No obstante, durante el plazo de transposición de una Directiva, los Estados miembros están vinculados por el contenido normativo y los efectos anticipados de la misma, por lo que deberán abstenerse de socavar el objeto y la finalidad de la Directiva de tal forma que impidan su posterior cumplimiento. Los Estados miembros deben abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito por la Directiva. ( )

110. Respecto a los tribunales nacionales responsables de la aplicación del Derecho debe señalarse que, en su condición de autoridades públicas, están asimismo vinculados por el deber de abstención antes mencionado, de manera que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a partir de la fecha de entrada en vigor de una directiva, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben abstenerse en la medida de lo posible de interpretar su Derecho interno de un modo que pueda comprometer gravemente, tras la expiración del plazo de adaptación del Derecho interno a la directiva, la realización del objetivo perseguido por ésta. ( )

111. Ahora bien, como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia, la obligación de interpretar el Derecho nacional tomando como referencia el contenido de una directiva tiene sus límites en los principios generales del Derecho, en particular en el principio de seguridad jurídica, en el sentido de que no puede servir de base para una interpretación contra legem del Derecho nacional. ( )

112. Dado que, en definitiva, una interpretación del Derecho nacional conforme con la Directiva hubiera exigido la inaplicación contra legem de la figura jurídica del «honest concurrent use», no puede imputarse a posteriori a la Court of Appeal haber contravenido el Derecho de la Unión al haber dictado su resolución de febrero de 2000 tomando como base el Derecho nacional aplicable en los años 1979 y 1989.

c) Procedimiento relativo a la validez de la marca registrada

113. Finalmente, deberá esclarecerse si el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 es aplicable ratione temporis al procedimiento en torno a la validez de la marca registrada a favor de BB.

114. Habida cuenta de que los hechos se remontan a un tiempo muy anterior, considero que en aras de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima cabría admitir con carácter excepcional la coexistencia de ambas marcas idénticas y, por lo tanto, dejar invariable la resolución de la Court of Appeal de febrero de 2000 y las consecuencias jurídicas que para el procedimiento principal se derivan de la misma. Ello exige constatar la inaplicabilidad del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 también en el procedimiento principal. A mi juicio, se cumplen los requisitos exigidos para ello. Seguidamente precisaré mi postura.

115. En el marco de un procedimiento de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia deberá facilitar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta adecuada a las cuestiones planteadas que, en la medida de lo posible, ayude a resolver el litigio principal. En el caso de autos, el Tribunal de Justicia no puede adoptar una decisión sin tener efectivamente en cuenta las circunstancias, particularmente complejas, del litigio principal. Sobre todo, no puede obviar que la situación en la que se encuentran actualmente ambas empresas se debe fundamentalmente al marco jurídico existente en el Reino Unido con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva, que permitía la coexistencia de dos marcas idénticas. Tras la entrada en vigor de la Directiva, dicho marco jurídico tampoco dejaba abierta la posibilidad de una adaptación ulterior conforme con las prescripciones del Derecho de la Unión, toda vez que ello hubiera supuesto para el tribunal nacional inaplicar su propio Derecho. ( ) Una vez transpuesta la Directiva 89/104 en el Derecho interno, tampoco fue posible una aproximación gradual a una situación jurídica conforme con el Derecho de la Unión. Todo ello condujo a que, a pesar de la identidad del término empleado con fines comerciales («Budweiser») y de la rivalidad existente por actuar en el mismo sector del mercado, ambas empresas hayan venido operando simultáneamente durante varias décadas y se hayan labrado claramente un fondo de comercio («Goodwill»), ( ) que aporta a la respectiva marca cierto valor de reconocimiento. ( ) Ambas empresas actuaron confiando en esta situación jurídica al operar de forma paralela y obtener sus respectivas cuotas de mercado. Dicha confianza desaparecería si el Derecho obligara a una empresa a renunciar definitivamente al término al que los clientes asocian un determinado fondo de comercio. Tal sería el caso si se declarase nula la marca registrada a favor de BB.

116. La postura contraria, es decir, admitir la aplicabilidad ilimitada del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva en el asunto de autos, supondría, en definitiva, retrotraer la vigencia temporal de la Directiva al año 1979, cuando AB solicitó la marca «Budweiser». Sin embargo, no puede presumirse que la voluntad del legislador haya sido que la Directiva incluya en su ámbito de aplicación hechos ocurridos en el año 1979.

d) Conclusión

117. A la luz de lo expuesto, llego a la conclusión de que la aplicabilidad retroactiva del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 así como su aplicabilidad con posterioridad a la entrada en vigor de la misma carecen de base jurídica. Por consiguiente, debe partirse de la inaplicabilidad ratione temporis del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva en el asunto de autos. Por lo tanto, procede afirmar que las cuestiones prejudiciales carecen de objeto.

2. Sobre la imputación de abuso de derecho

118. Por último, debe abordarse la cuestión de si, en el asunto de autos, AB incurrió en un ejercicio abusivo del derecho reconocido en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva, al haber solicitado la nulidad de la marca registrada a favor de BB un día antes de la expiración del plazo quinquenal de tolerancia. Si bien el órgano jurisdiccional remitente no se pronuncia expresamente sobre esta cuestión, al menos sí la deja entrever en el marco de su exposición. ( ) Por el contrario, la República Checa y la República Eslovaca imputan a AB expresamente un abuso de derecho. En este contexto, procede recordar que incumbe al Tribunal de Justicia extraer los elementos del Derecho de la Unión que, en aras de una respuesta útil a la petición de decisión prejudicial y teniendo en cuenta el objeto del litigio, requieran de una interpretación. ( ) Considero que, habida cuenta de las particulares circunstancias del procedimiento principal y de las aseveraciones formuladas, conviene examinar la imputación de un abuso de derecho.

119. El Derecho de la Unión conoce un concepto de abuso de derecho, ( ) cuyo origen está en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ( ) y que, con el tiempo, se ha llegado a dotar de un contenido relativamente definido. ( ) Surgida inicialmente en el campo de las libertades fundamentales, esta máxima fue trasladada por el Tribunal de Justicia a otros campos específicos del Derecho de la Unión, a la vez que continuaba su desarrollo. De forma muy simplificada, puede entenderse como un principio de prohibición de prácticas abusivas según el cual «los justiciables no pueden prevalerse de las normas comunitarias de forma abusiva o fraudulenta». ( ) Según el criterio del Tribunal de Justicia, la prueba de que se trata de una práctica abusiva exige, por un lado, que concurran una serie de circunstancias objetivas en el caso concreto de las que resulte que, a pesar de que se han respetado formalmente las condiciones previstas por la normativa comunitaria, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa. Requiere, por otro lado, un elemento subjetivo que consiste en la voluntad de obtener un beneficio resultante de la normativa comunitaria, creando artificialmente las condiciones exigidas para su obtención. ( )

120. Si bien incumbe al órgano jurisdiccional nacional comprobar si en el procedimiento principal concurren los elementos constitutivos de una práctica abusiva, ( ) el Tribunal de Justicia, al pronunciarse sobre la cuestión prejudicial, puede aportar, en su caso, precisiones destinadas a orientar al órgano jurisdiccional nacional en su interpretación. ( )

121. Las alegaciones de los Gobiernos checo y eslovaco deben interpretarse en el sentido de que, a su juicio, el abuso del derecho conferido por el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva radica en el hecho de que AB presentó la demanda de nulidad de la marca «Budweiser» registrada a favor de BB un día antes de que finalizase el plazo quinquenal de tolerancia, privando a BB de la posibilidad de defenderse. Esta argumentación no me convence, dado que parte de una premisa cuestionable, a saber, que aquel que tolera no tiene derecho a agotar el plazo mencionado en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva, sino que debe respetar los intereses de un tercero que, por regla general, es quien hace un uso ilegítimo de la marca idéntica. El titular de un derecho debe poder aplicar las normas jurídicas materiales y procedimentales de la manera que considere más ventajosa, sin que por ello pueda imputársele abuso de derecho. ( )

122. Sin perjuicio de la cuestión sobre si la coexistencia de dos marcas idénticas basada en el uso simultáneo de buena fe admitido en el Derecho interno es compatible con el Derecho de la Unión, examinada pormenorizadamente más arriba, cabe oponer a estas alegaciones que, en principio, la actuación necesaria para respetar un plazo debe poder llevarse a cabo hasta que finalice el último día. Este planteamiento se corresponde con los principios procedimentales de la Unión ( ) y de los Estados miembros, ( ) así como con los objetivos de la Directiva. La confianza del titular de la marca posterior en que podrá usarla si el propietario de la marca anterior no se opone se encuentra suficientemente protegida en el Derecho de la Unión, que únicamente prevé la caducidad del derecho una vez haya transcurrido el plazo quinquenal de tolerancia. Hasta la finalización de dicho plazo el titular de la marca posterior no puede descartar que el propietario de la marca anterior se oponga en cualquier momento. Como se ha expuesto, el límite temporal fijo de cinco años fue fijado en aras de la seguridad jurídica y protege, en definitiva, a ambas partes, garantizando la estabilidad jurídica. ( ) Impedir al propietario de la marca anterior ejercer el derecho que le confiere el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva un día antes de la finalización del plazo quinquenal de tolerancia supondría a fin de cuentas poner en tela de juicio la validez de esta disposición. Una dilución del límite temporal fijo establecido por razones de consideración, como pretenden los Gobiernos checo y eslovaco, vulneraría el principio de seguridad jurídica y sería contraria a la voluntad del legislador. En consecuencia, deben desestimarse sus alegaciones.

123. Por consiguiente, no se puede apreciar un ejercicio abusivo del derecho reconocido en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva basado en el hecho de que la demanda de nulidad de la marca posterior fue presentada por AB un día antes de la expiración del plazo quinquenal de tolerancia.

VII. Conclusiones

124. En resumen, procede descartar en el asunto de autos la aplicación retroactiva del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 así como la aplicabilidad de esta disposición a partir de la fecha de la entrada en vigor de dicha Directiva. Por lo tanto, resulta innecesario responder a las cuestiones prejudiciales planteadas. La respuesta del Tribunal de Justicia debería ser la siguiente:

– El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva no es aplicable ratione temporis a hechos como los controvertidos en el procedimiento principal.

– Por consiguiente, en una situación como la controvertida en el procedimiento principal, la cuestión de si el propietario de la marca anterior también puede solicitar que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad, cuando ha tenido lugar un uso simultáneo y duradero de buena fe de las marcas respecto a productos idénticos, debe dilucidarse con arreglo al Derecho nacional.

125. Si el Tribunal de Justicia, en contra de lo que aquí se sostiene, concluyese que el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 es aplicable ratione temporis a hechos como los controvertidos en el procedimiento principal, las cuestiones prejudiciales deberían ser respondidas como sigue:

– El concepto de «tolerancia» en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva es un concepto autónomo del Derecho de la Unión que debe interpretarse de manera uniforme en todos los Estados miembros. Este concepto presupone el derecho del propietario de una marca anterior a oponerse al uso de una marca registrada posterior cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, entrañe un riesgo de confusión por parte del público.

– El propietario de una marca anterior no tiene que haberla registrado para que pueda dar comienzo su «tolerancia» del uso de una marca posterior por parte de un tercero en ese Estado miembro. El plazo de tolerancia previsto en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva empieza a computarse a partir de la fecha en que el propietario de la marca anterior tiene conocimiento del uso de una marca posterior registrada en ese Estado miembro. Por consiguiente, el plazo de tolerancia comienza, como muy pronto, a partir de la fecha de registro siempre que a partir de dicha fecha tenga lugar un uso de la marca posterior y el propietario de la marca anterior tenga sobrado conocimiento de dicho uso. El plazo de tolerancia puede empezar a correr y, eventualmente también puede finalizar, antes de que el propietario de la marca anterior obtenga el registro de dicha marca.

– El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva se opone, en principio, a un uso simultáneo y duradero de buena fe de dos marcas idénticas que designan productos idénticos llevado a cabo por dos titulares distintos.

VIII. Conclusión

126. A tenor de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda como sigue a la petición de decisión prejudicial de la Court of Appeal (Englang & Wales):

«1) El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no es aplicable ratione temporis a hechos como los controvertidos en el procedimiento principal.

2) Por consiguiente, en una situación como la controvertida en el procedimiento principal, la cuestión de si el propietario de la marca anterior también puede solicitar que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad, cuando ha tenido lugar un uso simultáneo y duradero de buena fe de las marcas respecto a productos idénticos, debe dilucidarse con arreglo al Derecho nacional.»