Conclusiones del Abogado General Gulmann presentadas el 9 de febrero de 1994. - IHT INTERNATIONALE HEIZTECHNIK GMBH Y UWE DANZINGER CONTRA IDEAL-STANDARD GMBH Y WABCO STANDARD GMBH. - PETICION DE DECISION PREJUDICIAL: OBERLANDESGERICHT DUESSELDORF - ALEMANIA. - FRACCIONAMIENTO DE UNA MARCA DEBIDO A UNA CESION VOLUNTARIA - LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS. - ASUNTO C-9/93.



Recopilación de Jurisprudencia 1994 página I-02789

Edición especial sueca página I-00227

Edición especial finesa página I-00265



Conclusiones del abogado general

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Señor Presidente,

Señores Jueces,

1. El Oberlandesgericht Duesseldorf planteó al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre el problema de si los artículos 30 y 36 del Tratado CEE (hoy, Tratado CE) se oponen a que el titular de una marca comercial en un Estado miembro se oponga a la importación, a partir de otro Estado miembro, de mercancías que lleven una marca comercial idéntica, cuando la importación se efectúe por una filial del titular de la marca idéntica en dicho otro Estado miembro y este último titular haya adquirido la marca, mediante contrato, de una sociedad hermana de la empresa que se opone a la importación.

A. Origen del litigio y cuestión prejudicial

2. American Standard es un grupo americano que tiene filiales, entre otros países, en Alemania y en Francia. Hasta 1976, dicho grupo producía y comercializaba equipos sanitarios e instalaciones de calefacción. Una parte de la producción de instalaciones de calefacción estaba concentrada en Francia, de donde se exportaban dichas instalaciones al resto de Europa, sobre todo a Italia y a España. En 1975-1976, el grupo atravesó dificultades económicas en el sector de la calefacción y decidió por ello interrumpir su actividad en dicho sector. Esta actividad no ha vuelto a reanudarse desde entonces.

3. La filial alemana de American Standard, Ideal-Standard GmbH, utiliza desde 1951 el nombre comercial "Ideal Standard" y es titular de la marca alemana "Ideal Standard" que fue registrada en 1976 con cómputo de la prioridad a partir de 1972 para, entre otros productos, las instalaciones de calefacción y los equipos sanitarios. Siguiendo una decisión adoptada dentro del grupo, Ideal-Standard GmbH comercializa únicamente equipos sanitarios desde 1976.

4. La filial francesa de American Standard, Ideal-Standard SA, era titular de la marca francesa "Ideal Standard" hasta 1984, tanto para las instalaciones de calefacción como para los equipos sanitarios. La marca fue registrada por primera vez en 1949. Un procedimiento concursal dio lugar en 1975 a un contrato de gestión a tenor del cual las actividades de producción y de comercialización de la sociedad en el ramo de instalaciones de calefacción eran asumidas por la Société Nouvelle Ideal Standard, perteneciente a la Société Générale de fonderie (en lo sucesivo, "SGF"), y por la sociedad Dietrich, y después, a partir de 1979, solamente por SGF. El contrato de gestión se extinguió en 1980. SGF deseaba, sin embargo, mantenerse activa en el ámbito de las instalaciones de calefacción y comercializar los correspondientes productos con la marca "Ideal Standard". Por este motivo Ideal-Standard SA transmitió a SGF, mediante contrato de 6 de julio de 1984, sus unidades de producción en el sector de instalaciones de calefacción y su marca correspondiente a dichas instalaciones. (1) A continuación, SGF, que pertenece al grupo francés Nord Est, cedió la marca comercial a otra sociedad de este mismo grupo, la Compagnie Internationale du Chauffage (en lo sucesivo, "CICh"). (2) Ideal-Standard SA sigue siendo propietaria de la marca para los equipos sanitarios.

5. CICh fabrica en Francia instalaciones de calefacción con la marca "Ideal Standard". Desde 1988, esta sociedad vende sus productos en Alemania por mediación de su filial alemana, Internationale Heiztecknik GmbH (en lo sucesivo, "IHT"). (3)

Esto llevó a Ideal-Standard GmbH (4) a entablar una acción por violación del Derecho de marca contra IHT (5) solicitando que se prohíba a IHT comercializar instalaciones de calefacción en Alemania con la marca "Ideal Standard" y hacer figurar dicha marca en sus anuncios, listas de precios, etc. El Landgericht Duesseldorf estimó las pretensiones de Ideal-Standard GmbH. Esta sentencia fue recurrida en apelación ante el Oberlandesgericht Duesseldorf que planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

"¿Constituye un obstáculo ilícito al comercio intracomunitario a efectos de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE, el que, por riesgo de confusión con una marca de idéntico origen, haya que prohibir a una empresa filial de un fabricante de equipos de calefacción con domicilio en el Estado miembro B, que opera en el Estado miembro A, el uso, a título de marca, de la denominación Ideal Standard, que utiliza legalmente el fabricante en su país basándose en una marca protegida en el mismo, que adquirió mediante cesión y que pertenecía originariamente a una sociedad del mismo grupo que la empresa que se opone en el Estado miembro A a la importación de las mercancías portadoras de la marca Ideal Standard?"

B. Resumen de las cuestiones más importantes que se plantean en el presente asunto

6. En el presente asunto han presentado observaciones las partes en el asunto principal, los Gobiernos alemán y británico y la Comisión.

7. En las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia se estima probado que la disposición de la Ley alemana sobre marcas que permite prohibir la comercialización de mercancías constituye una medida contemplada en el artículo 30 que prohíbe entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación y las medidas de efecto equivalente, y que la cuestión decisiva es, por consiguiente, la de si dicha medida puede ser justificada basándose en el artículo 36 del Tratado que enumera una serie de razones que pueden justificar tales prohibiciones o restricciones, entre ellas razones de protección de los derechos de propiedad industrial y comercial.

8. La respuesta a la cuestión prejudicial gravita pues sobre una ponderación de dos intereses contrapuestos, a saber, por una parte, el interés de la libre circulación de mercancías y, por otra, el de la protección de los derechos de propiedad industrial y comercial. IHT y la Comisión aducen que, en una situación como la del presente asunto, la libre circulación de mercancías tiene mayor peso, mientras que Ideal-Standard GmbH y los Gobiernos alemán y británico aducen que deben primar las consideraciones vinculadas a la protección de los derechos de propiedad industrial y comercial.

9. Las observaciones se basan en la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1990 en el asunto HAG II, (6) en la cual el Tribunal de Justicia interpretó los artículos 30 y 36 del Tratado en una situación en la que un derecho de marca había sido fraccionado entre varios titulares a raíz de una expropiación. La confrontación de dos intereses contrapuestos entre sí inclinó la balanza en dicho asunto en favor de la protección de los derechos de propiedad industrial y comercial. El Tribunal de Justicia declaró que, en tal situación, cada titular de la marca podía oponerse a la importación en el Estado miembro en el que disponía del derecho de marca de mercancías fabricadas por el otro titular. El Tribunal de Justicia modificaba de este modo la sentencia que había dictado el 3 de julio de 1974 en el asunto HAG I. (7)

Ideal-Standard GmbH y los dos Gobiernos aducen que de los motivos de la sentencia se deduce que el mismo resultado debe aplicarse en el presente asunto, mientras que IHT y la Comisión aducen que existen diferencias importantes entre la situación en el asunto HAG II, en el cual el derecho de marca había sido fraccionado a raíz de una expropiación, y la situación del presente asunto, en el cual el derecho de marca fue fraccionado mediante un contrato de cesión.

10. Tres elementos principales entran en juego para pronunciarse sobre la cuestión prejudicial. En primer lugar, qué importancia ha de atribuirse al consentimiento, por parte del cedente, a la comercialización de sus productos por el cesionario con la marca comercial cedida; en segundo lugar, cuál es el significado del objeto específico del derecho de marca a la luz de su función esencial, y, en tercer lugar, qué importancia debe atribuirse al hecho de que la relación jurídica entre las dos partes esté también contemplada, al menos potencialmente, por el artículo 85 del Tratado. Será, por otra parte, necesario pronunciarse sobre otra serie de cuestiones.

He optado por dar a mis conclusiones la siguiente estructura.

11. Hay que cuestionarse si los artículos 30 y 36 del Tratado son o no aplicables. Este examen es necesario por dos motivos.

12. El primero es que se ha alegado que no hay que responder a la cuestión prejudicial basándose en los artículos 30 y 36 del Tratado, sino basándose en el Derecho comunitario derivado en este ámbito. Esta cuestión será tratada en la sección C.

13. El segundo motivo es que se trata aquí de un obstáculo a la libre circulación de mercancías que encuentra su origen en un contrato de cesión y que afecta a la relación directa entre el cedente y el cesionario: véase al respecto la sección H. Mi examen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la sección D mostrará que, hasta ahora, el Tribunal de Justicia ha resuelto tales asuntos basándose en el artículo 85 del Tratado que prohíbe todos los acuerdos entre empresas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.

Las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia ponen de manifiesto un consenso sobre el hecho de que el artículo 85 del Tratado puede, según las circunstancias, aplicarse a un contrato de cesión de una marca. Los escritos de las partes no ponen en duda, sin embargo, que los artículos 30 y 36 se aplican también en relaciones directas entre un cedente y un cesionario. Es también este punto de vista el que subyace en la formulación de la cuestión prejudicial por el Juez a quo que se refiere únicamente a los artículos 30 y 36 del Tratado.

Este punto de vista parece coincidir con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Incluso si la causa del obstáculo al comercio radica en el contrato de cesión celebrado, el obstáculo propiamente dicho radica en una prohibición de importación pronunciada por un órgano jurisdiccional nacional basándose en la Ley nacional sobre marcas, esto es, en una disposición de Derecho público contemplada por el artículo 30 del Tratado. Por consiguiente, definiré a continuación mi postura sobre el asunto en los términos en que fue presentado al Tribunal de Justicia. En la sección K, examinaré la importancia que debe atribuirse, para la aplicación del artículo 30, al hecho de que, en mi opinión, el artículo 85 constituye una base adecuada para pronunciarse sobre la legalidad, desde el punto del vista del Derecho comunitario, de contratos relativos a la cesión separada de marcas, que ofrecen a las partes la posibilidad de proteger, en sus relaciones recíprocas, sus mercados respectivos.

14. Mi resumen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la sección D me llevará a cuestionarme si los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en lo relativo al origen común y a la extinción contienen la solución del problema aquí planteado. Como veremos, la respuesta debe ser negativa (secciones E y F).

15. La respuesta a la cuestión prejudicial dependerá, por el contrario, de la ponderación de las consideraciones de fondo. Antes de definir mi postura sobre esta ponderación, he considerado útil, por una parte, exponer los rasgos fundamentales del Derecho de marca (sección G) y, por otra parte, cuestionarme la importancia del hecho de que la marca no fue cedida en Francia por Ideal-Standard GmbH, que se opone a la importación en Alemania, sino por la sociedad hermana de esta última (sección H).

16. Mi ponderación de las consideraciones de fondo se compone de tres secciones. En la sección I me pronuncio sobre los motivos que me parecen ofrecer una importancia decisiva para responder a la cuestión. En la sección J, examino una serie de argumentos adicionales que han sido expuestos en el procedimiento pero que, en mi opinión, carecen de pertinencia o tienen una pertinencia limitada. En la sección K, defino mi postura sobre el significado del artículo 85 para la solución del asunto.

Se pondrá de manifiesto que se trata de una ponderación difícil. Si el Tratado permite llegar, en relación con la cesión de una marca, a una situación en la que las partes puedan impedir mediante acciones por violación del Derecho de marca la importación por la otra parte en sus respectivos sectores de sus mercancías legalmente fabricadas y comercializadas con la marca de que se trate, ello implicará un serio obstáculo a la libre circulación de mercancías y, con ello, una compartimentación del mercado interior. Si tal prohibición de importación es contraria al Tratado, el titular de una marca paralela en varios Estados miembros que desee proceder a la cesión separada de su marca para algunos Estados miembros, debe aceptar que ello constituye un serio menoscabo de la aptitud de una marca para garantizar al consumidor que el producto ha sido fabricado bajo el control de una empresa única a la que puede atribuirse la responsabilidad de su calidad.

17. Me pronuncio sobre esta ponderación y, por consiguiente, propongo mi respuesta a la cuestión prejudicial en la sección M.

18. Se ha aducido en las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia que las circunstancias que concurren en el presente asunto son tan peculiares que una prohibición de importación °aun cuando inicialmente dicha prohibición debía considerarse como compatible con el Derecho comunitario° no puede ser justificada al amparo del artículo 36. Me pronunciará sobre la importancia de dichas circunstancias en la sección N.

Se trata primeramente y ante todo de una serie de circunstancias relativas al comportamiento del grupo American Standard, y sobre todo al hecho de que el propio grupo no fabrica instalaciones de calefacción, que el grupo procedió en Francia a una cesión parcial de la marca y aceptó por ello que un cesionario pudiera utilizar la marca para instalaciones de calefacción al mismo tiempo que el grupo utilizaba la marca para equipos sanitarios, así como al hecho de que, según IHT, el grupo aceptó que SGF y luego CICh comercializaran durante varios años instalaciones de calefacción en otros Estados miembros [sección N, letra a)].

Se ha alegado, además, que una prohibición de importación podría ser contraria a los artículos 30 y 36 del Tratado por el solo motivo de que los equipos sanitarios y las instalaciones de calefacción no son productos similares que puedan dar lugar a una confusión [sección N, letra b)].

C. Significado de las normas adoptadas por las Instituciones comunitarias

19. Resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que sólo cabe valorar una medida nacional a la luz de los artículos 30 y 36 del Tratado hasta tanto las legislaciones de los Estados miembros no hayan sido armonizadas en el sector de que se trate mediante actos de Derecho comunitario. (8)

20. El Consejo adoptó una primera Directiva, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE). (9) La Directiva no realiza una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros, sino que se limita a las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del mercado interior. (10) Los Estados miembros no tenían que adaptar su Derecho interno a la Directiva hasta el 31 de diciembre de 1992 (11) y, por consiguiente, no es aplicable ratione temporis a las circunstancias del presente asunto. (12) El Consejo adoptó, por otra parte, el Reglamento (CE) nº 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. (13) Ya que dicho Reglamento no se adoptó hasta después de tramitarse el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, los escritos de observaciones hacen referencia a la propuesta de Reglamento. (14) El Reglamento adoptado coincide en lo esencial con la propuesta.

a) La Directiva sobre las marcas

21. El Gobierno alemán aduce que es posible resolver el presente asunto basándose en las disposiciones de la Directiva sobre las marcas. Invoca al respecto el objetivo de las disposiciones contenidas en el apartado 1 del artículo 5 en relación con el artículo 7.

22. Según el Gobierno alemán, el artículo 7 enuncia de manera exhaustiva los casos en que existe agotamiento de los derechos vinculados a las marcas, es decir, cuando los productos han sido comercializados por el propio titular o con su consentimiento. (15) Extender el ámbito de aplicación de esta disposición hasta el punto de hacerla comprender también los casos de cesiones equivaldría a salirse hasta tal punto fuera de los límites que en ella se fijan que la disposición quedaría en la práctica vacía de contenido. Dado que, según el Gobierno alemán, el artículo 7 no se aplica en el presente supuesto, el cedente puede basar su derecho directamente en el artículo 5 que declara el derecho exclusivo vinculado a la marca y el derecho que de ello resulta de oponerse a la utilización de la marca por terceros. (16)

23. El Gobierno alemán había presentado argumentos parecidos en sus observaciones ante el Tribunal de Justicia en el asunto HAG II y el Abogado General Sr. Jacobs había definido en sus conclusiones su postura al respecto. (17) Puedo sumarme a su punto de vista que la Comisión trae a colación en el presente asunto: el artículo 7 de la Directiva es conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en lo que se refiere al agotamiento, pero no puede considerarse que regula de forma exhaustiva la cuestión de en qué momento el titular de una marca pierde su derecho exclusivo. Las mayoría de los conflictos entre derechos de propiedad industrial e intelectual no se deben a divergencias entre las normativas nacionales, sino que resultan de la territorialidad de éstas. La Directiva no limita para nada dicha territorialidad y, por consiguiente, no resuelve los problemas que de ella se derivan. Las normativas nacionales que confieren al titular de una marca el derecho a oponerse a la importación desde otro Estado miembro deben pues seguirse examinando a la luz de los artículos 30 y 36 del Tratado. Seguramente inspiró este punto de vista el razonamiento del Tribunal de Justicia cuando, en el asunto HAG II, basó su respuesta a la cuestión prejudicial en una definición de postura en relación con las disposiciones del Tratado.

b) El Reglamento sobre la marca comunitaria

24. La Comisión expuso que el Reglamento sobre la marca comunitaria no resuelve los problemas, como los del presente asunto, vinculados a la naturaleza territorial de las marcas, ya que el Reglamento supone que las marcas nacionales existentes subsistirán junto a la marca comunitaria.

25. IHT señaló que, según el artículo 7 de la propuesta, que pasó a ser artículo 8 del Reglamento, se denegará el registro de una marca comunitaria cuando ya existen marcas nacionales asimilables, salvo que haya un consenso general para renunciar a la marca nacional y crear una marca comunitaria. Según IHT, debe deducirse de esto que el propietario de marcas nacionales paralelas debe renunciar a un fraccionamiento a nivel nacional.

26. Como afirma la Comisión, no cabe extraer de las disposiciones invocadas la conclusión °que va demasiado lejos° de que los titulares de marcas nacionales paralelas tengan que renunciar a ejercer su derecho a ceder las marcas. El problema del fraccionamiento de las marcas debe resolverse basándose en los artículos 30 y 36 del Tratado.

D. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia

27. El siguiente resumen de las más importantes sentencias del Tribunal de Justicia en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual permitirá situar los problemas que suscita el presente asunto en su verdadero contexto. Partiré de una distinción entre los supuestos en que se lesiona un derecho de propiedad industrial e intelectual en un Estado miembro como consecuencia de una importación paralela efectuada por un tercero independiente y los casos en que dicha vulneración del derecho de propiedad industrial e intelectual resulta de la venta directa, por el titular del derecho paralelo, en otro Estado miembro.

28. El Tribunal de Justicia se ha pronunciado en toda una serie de asuntos sobre las importaciones paralelas efectuadas por terceros independientes. Se trata sobre todo de las sentencias de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon, (18) que se refería a un derecho conexo al derecho de autor; de 31 de octubre de 1974, Centrafarm/Sterling Drug, (19) que se refería a patentes; de 31 de octubre de 1974, Centrafarm/Winthrop, (20) sobre marcas, y de 14 de septiembre de 1982, Keurkoop/Nancy Kean Gifts, (21) sobre diseños y modelos.

29. En estas sentencias, el Tribunal de Justicia estableció que una disposición de la normativa nacional en materia de derecho exclusivo que permita oponerse a las importaciones paralelas efectuadas por un tercero independiente es una medida incluida en el ámbito de aplicación del artículo 30 del Tratado. La cuestión de la legalidad de dicha medida depende pues de si está justificada, con arreglo al artículo 36 del Tratado, por razones de protección de la propiedad industrial y comercial. En estas sentencias, el Tribunal de Justicia confrontó el interés de la libre circulación de mercancías con el de la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, formulando los dos siguientes principios:

° el artículo 36 sólo admite excepciones a la libre circulación de mercancías en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de propiedad industrial y comercial de que se trate;

° el titular de un derecho de propiedad industrial y comercial protegido por la legislación de un Estado miembro no puede invocar dicha legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que se haya comercializado lícitamente en el mercado de otro Estado miembro por el mismo titular o con su consentimiento, o por una persona unida a él por vínculos de dependencia jurídicos o económicos (en lo sucesivo, "principio de agotamiento").

30. Para la aplicación del principio de agotamiento, poco importa que la mercancía haya sido comercializada en un Estado miembro donde el derecho de propiedad industrial o intelectual de que se trate no disfrute de una protección análoga (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1981, Merck/Stephar). (22) Por el contrario, no hay agotamiento por el solo hecho de que la comercialización en otro Estado miembro sea lícita, cuando dicha comercialización no puede imputarse al titular de la marca (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de enero de 1989, EMI Electrola/Patricia Im- und Export). (23)

31. Por lo que se refiere específicamente a las marcas, el Tribunal de Justicia ha declarado que el titular de una marca puede oponerse, en determinadas circunstancias, a la importación de mercancías, aun cuando éstas se comercialicen en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento, en concreto, cuando el tercero haya vuelto a embalar la mercancía y estampado la marca sobre el nuevo embalaje. Sin embargo, una oposición a la importación en tales casos podrá constituir una restricción encubierta al comercio entre Estados miembros, en el sentido de la segunda frase del artículo 36 del Tratado si se acredita que el tercero respetó determinadas condiciones, por ejemplo, que el nuevo embalaje no haya afectado al estado original del producto (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, (24) y la sentencia de 3 de diciembre de 1981, Pfizer/Eurim-Pharm). (25)

32. En varias de las sentencias que acaban de citarse, el Tribunal de Justicia subrayó que el Tratado no incide en la existencia de los derechos de propiedad industrial o intelectual pero que el ejercicio de tales derechos puede verse limitado en determinadas circunstancias como consecuencia de las prohibiciones establecidas por el Tratado. (26) En sus conclusiones para el asunto HAG II, el Abogado General Sr. Jacobs citó esta distinción entre la existencia de derechos de propiedad industrial o intelectual y su ejercicio como el primero de los tres principios fundamentales acuñados por el Tribunal de Justicia en el ámbito de los derechos de propiedad industrial o intelectual. (27) Sin embargo, la distinción no fue mencionada por el Tribunal de Justicia en su sentencia HAG II. En mi opinión, acertadamente. Desde mi punto de vista, esta distinción no tiene significado propio para la solución de cuestiones concretas de delimitación.

33. Terceros independientes tienen también la posibilidad de alegar el artículo 85 del Tratado como fundamento para un derecho a efectuar importaciones paralelas en los casos en que exista un acuerdo restrictivo de la competencia entre titulares de derechos paralelos en diferentes Estados miembros. El Tribunal de Justicia ha declarado que la protección de los derechos de propiedad industrial y comercial basada en la normativa nacional no puede ser invocada cuando el ejercicio de tales derechos es objeto, medio o consecuencia de un acuerdo prohibido por el artículo 85 del Tratado (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig, (28) y de 20 de junio de 1978, Tepea (29)).

34. En varios asuntos, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre los casos de venta directa realizada por uno de los titulares de derechos de propiedad industrial o intelectual en el territorio del otro. Estos asuntos pueden repartirse en tres grupos.

35. El primer grupo se refiere a los casos en que derechos paralelos en diferentes Estados miembros han nacido independientemente unos de otros. Para determinar en qué medida el titular de un derecho de propiedad industrial o intelectual puede alegar los derechos que le asisten con arreglo a la normativa nacional sobre derecho exclusivo, para oponerse a una comercialización efectuada por el titular de un derecho análogo en otro Estado miembro, hay que confrontar intereses contradictorios, a la luz de los artículos 30 y 36 del Tratado.

En su sentencia de 22 de junio de 1976, Terrapin/Terranova, (30) el Tribunal de Justicia declaró que la posibilidad de oponerse a la comercialización en tales casos era necesaria para proteger el objeto específico de los derechos de propiedad industrial y comercial. La sentencia se refería a marcas y el Tribunal de Justicia declaró que el titular de una marca podía legítimamente oponerse a la importación de productos similares, tanto cuando dichos productos llevaban una marca idéntica como cuando llevaban una marca que podía prestarse a confusión. (31)

36. El segundo grupo de asuntos se refiere a casos en los que derechos paralelos en varios Estados miembros tenían inicialmente el mismo titular, pero fueron repartidos entre titulares diferentes en circunstancias en las que el titular inicial no tuvo influencia alguna.

En su sentencia de 9 de julio de 1985, Pharmon/Hoechst, (32) el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la situación en la que una marca había sido repartida entre varios titulares en el marco de una licencia obligatoria y, en su sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG II, se pronunció sobre el caso en que una marca había sido fraccionada entre varios titulares a raíz de una expropiación.

El Tribunal de Justicia declaró que, en tales casos, el titular inicial puede oponerse en el mercado en el cual es titular del derecho a una comercialización por el titular del derecho exclusivo paralelo del mismo modo que si los derechos hubieran nacido independientemente unos de otros.

37. El tercer grupo de asuntos se refiere a los casos en que derechos paralelos en varios Estados miembros hayan tenido inicialmente el mismo titular, pero hayan sido repartidos entre varios titulares mediante un acuerdo, ya sea un contrato de licencia o de cesión.

38. Que yo sepa, el Tribunal de Justicia no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el caso en que una parte de un contrato de licencia pretenda oponerse a la venta directa por la otra parte. Ahora bien, en el marco de los recursos de anulación interpuestos contra decisiones adoptadas por la Comisión con arreglo al artículo 85, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la legalidad, a la luz del artículo 85, de determinadas cláusulas de protección territorial en los contratos de licencia (véase sobre todo la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 1982, Nungesser/Comisión). (33) Se debe mencionar también que la Comisión ha adoptado una serie de Reglamentos de exención por categorías con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado que implican que es en cierta medida lícito celebrar acuerdos de protección territorial inter partes. (34)

39. En su sentencia de 18 de febrero de 1971, Sirena, (35) y en su sentencia de 15 de junio de 1976, EMI/CBS United Kingdom, (36) el Tribunal de Justicia se pronunció sobre casos en los que se habían repartido derechos de marca paralelos entre varios titulares mediante un contrato de cesión. En dichos asuntos, el Tribunal de Justicia tomó como punto de partida los acuerdos celebrados y apreció su licitud a la luz del artículo 85 del Tratado. (37) Estos asuntos serán analizados posteriormente en la sección K. Si un acuerdo es contrario al artículo 85 porque da a los titulares de un derecho exclusivo la posibilidad de oponerse a la venta directa en sus territorios respectivos, los derechos de propiedad industrial o intelectual adquiridos por dicho acuerdo no podrán ser invocados para impedir dicha venta.

40. El presente asunto se inscribe, como se ha dicho, dentro del último grupo de asuntos mencionado y, como puede verse, será la primera vez que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre un asunto de este tipo basándose en los artículos 30 y 36 del Tratado. Hay que examinar, en primer lugar, si los principios relativos al origen común y agotamiento de derechos contienen la solución de la cuestión aquí planteada.

E. Principio del origen común

41. El Tribunal de Justicia, en su sentencia HAG I, estableció que "el hecho de que en un Estado miembro se prohíba la comercialización de un producto legalmente designado con una marca en otro Estado miembro, por el único motivo de que en el primer Estado existe una marca idéntica con el mismo origen es incompatible con los preceptos que regulan la libre circulación de las mercancías dentro del mercado común".

42. Esta decisión fue ratificada mediante obiter dictum en la sentencia de 22 de junio de 1976, Terrapin/Terranova. El Tribunal de Justicia declaró en dicha sentencia que el propietario de un derecho de propiedad industrial o intelectual no podía invocar este derecho para oponerse a la importación de un producto que se haya comercializado lícitamente en el mercado de otro Estado miembro "[...] cuando el derecho que se alega resulta de dividir, bien voluntariamente, bien como consecuencia de un acto público imperativo, un derecho sobre la marca que inicialmente haya pertenecido a un mismo titular; [...] en efecto, en tales supuestos, al consistir la función esencial de la marca en garantizar a los consumidores la identidad de origen del producto, el propio fraccionamiento del derecho originario pone ya de por sí en peligro dicha finalidad" (el subrayado es mío).

43. Como se ha dicho, la decisión del Tribunal de Justicia en el asunto HAG I fue modificada por su decisión en el asunto HAG II que se basaba en los mismos hechos. (38) En esta sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que "los artículos 30 y 36 del Tratado CEE no impiden que una legislación nacional permita que una empresa, titular de una marca en un Estado miembro, se oponga a la importación, desde otro Estado miembro, de productos similares legalmente designados en este último Estado con una marca idéntica o que puede crear confusión con la marca protegida, incluso en el supuesto de que la marca con la que se importan los productos controvertidos perteneciera inicialmente a una filial de la empresa que se opone a las importaciones y hubiera sido adquirida por una tercera empresa como consecuencia de la expropiación de dicha filial".

44. Como demuestran los fallos de las sentencias citadas, en el asunto HAG I el Tribunal de Justicia formuló su sentencia como una definición de criterio general sobre situaciones en las que las marcas tienen un mismo origen, mientras que en HAG II limitó expresamente la definición de su criterio a las situaciones en que una marca haya sido fraccionada por expropiación. A ello se añade que, en el asunto HAG II, el Tribunal de Justicia no hizo mención, y menos aún examinó expresamente, lo declarado por el mismo en el asunto Terrapin/Terranova, que vinculada la doctrina del origen común a la cesión voluntaria de las marcas.

45. En estas circunstancias, hay que preguntarse si el principio del origen común sigue desempeñando alguna función en relación con la cesión voluntaria de las marcas. Varias razones me llevan a pensar que hay que responder en sentido negativo.

Primeramente, la forma en que el Tribunal de Justicia circunscribió su respuesta en el asunto HAG II apenas permite ver en ella otra cosa que el deseo de limitarse a la respuesta que resultaba necesaria en el caso concreto. (39) En segundo lugar, la declaración del Tribunal de Justicia en el asunto Terrapin/Terranova no constituía, como ya he dicho, más que un obiter dictum ya que el asunto se refería a derechos de marca que habían nacido independientemente unos de otros y, por consiguiente, puede considerarse dicha declaración como un intento a posteriori de justificar la decisión en el asunto HAG I que había sido duramente criticada. (40) En tercer lugar, la argumentación del Tribunal de Justicia en el asunto HAG II equivale en mi opinión a negar la posibilidad de atribuir importancia al hecho de que unas marcas tengan el mismo origen.

Este es el motivo que me lleva a considerar incorrecto extraer conclusiones aisladas del dato de que marcas paralelas tengan el mismo origen. El origen común no es en sí mismo un argumento a favor de una u otra solución. El criterio de no atribuir importancia al principio del origen común para resolver un asunto no equivale sin embargo a decir que derechos paralelos que, en su origen, tenían el mismo titular, pero fueron fraccionados más tarde, tengan que ser tratados siempre como si hubieran nacido independientemente uno de otro. Hay que pronunciarse concretamente sobre la cuestión de si los derechos fueron fraccionados de una manera que implique que en lo sucesivo haya que tratarlos como derechos creados independientemente uno de otro. Lo determinante es un examen de las consideraciones de fondo que puedan alegarse como argumentos en favor de las posibles soluciones.

F. El principio de agotamiento

46. Todas las observaciones parten del principio de agotamiento formulado por el Tribunal de Justicia. Se remiten al respecto a la sentencia HAG II, en la que el Tribunal de Justicia estableció:

"Para apreciar una situación como la referida por el órgano jurisdiccional nacional con respecto a las consideraciones que anteceden, es determinante la inexistencia de consentimiento por parte del titular de la marca protegida por la legislación nacional para introducir en el tráfico económico en otro Estado miembro, con una marca idéntica o que pueda crear confusión, un producto similar fabricado y comercializado por una empresa que carezca de cualquier vínculo de dependencia jurídica y económica con dicho titular" (apartado 15).

47. En el presente asunto consta que no existe entre, por una parte, las sociedades del grupo American Standard, y, por otra parte, SGF, CICh e IHT, ningún vínculo de dependencia jurídica ni económica que vaya más allá del propio contrato de cesión, y que pudiera provocar el agotamiento del derecho de marca.

48. El factor decisivo para la aplicación del principio de agotamiento es, por consiguiente, la cuestión de si se trata de un producto comercializado en otro Estado miembro con el consentimiento del titular de la marca.

49. Ideal-Standard GmbH y los Gobiernos alemán y británico alegan que la voluntad que interviene en un contrato de cesión no puede asimilarse al consentimiento a la comercialización de productos que lleven la marca cedida. Lo que les parece decisivo para la aplicación del principio de agotamiento es, en efecto, que se trate de productos fabricados por el propio titular de la marca o bajo su control. Los derechos vinculados a una marca en un Estado miembro no se agotan pues por la cesión de la marca en otro Estado miembro, ya que, en este caso, el titular de la marca ha renunciado a toda forma de control sobre los productos.

50. IHT y la Comisión aducen que la cesión de una marca equivale al consentimiento que tiene por efecto el agotamiento del derecho exclusivo. Sin embargo, cada una de ellas caracteriza el consentimiento de manera ligeramente diferente. IHT aduce que entre el cedente y el cesionario se intercambia un consentimiento mutuo de aceptar la exportación procedente del territorio del otro. La Comisión argumenta que una cesión contractual es la expresión de un consentimiento indirecto a la comercialización, tanto en el país de que se trate como en el resto de la Comunidad, de productos que lleven la marca cedida. Según IHT y la Comisión, el consentimiento a la cesión equivale a la renuncia al control sobre los productos.

51. El principio de agotamiento tal como se ha desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no contiene, en mi opinión, la solución al problema que nos ocupa. La cesión autoriza indiscutiblemente al cesionario a comercializar productos que lleven la marca en el territorio para el cual la marca fue cedida. Pero no es posible extraer de esta circunstancia conclusiones en cuanto a las posibilidades del cedente de proteger su marca en el territorio para el cual no se ha producido la cesión. Resolver el presente asunto a partir de uno u otro punto de vista sobre los efectos jurídicos del "consentimiento" presente en la cesión supondría la adopción de un criterio puramente formal.

En todo caso, en las circunstancias que aquí concurren, es determinante que el agotamiento del derecho de marca, que según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es una consecuencia del hecho de que la mercancía haya sido comercializada en otro Estado miembro con el consentimiento del titular, presupone que existe un consentimiento a la comercialización de mercancías "auténticas", en el sentido de que debe tratarse de mercancías producidas por el propio titular de la marca o bajo su control. El principio de agotamiento no se aplica en una situación en la que los titulares de la marca en diferentes Estados miembros comercializan cada uno sus propios productos y en la que no existe entre dichas empresas forma alguna de relación jurídica o económica. (41)

52. Sin embargo, la necesidad de desestimar la opinión de la Comisión y de IHT, según la cual el asunto puede resolverse basándose en el principio de agotamiento tal como ha sido definido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no implica que el punto de vista de Ideal-Standard GmbH y de los dos Gobiernos sea forzosamente el correcto.

El Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre las consecuencias de la exigencia establecida por el Tratado en materia de libre circulación de mercancías en un caso en el que una cesión separada de marcas paralelas pueda provocar serias restricciones a dicha circulación de mercancías. Esta cuestión debe resolverse con base en consideraciones de fondo y no con base en un postulado sobre las consecuencias de la cesión y del consentimiento a la comercialización inscrito en dicha cesión.

53. No puede excluirse que, en una situación en la cual el fraccionamiento de los derechos de marca haya sido voluntaria, entren en juego consideraciones particulares que puedan justificar un resultado diferente del de la sentencia HAG II. Si el Tribunal de Justicia resolvió el asunto HAG II como lo hizo y aceptó con ello serias restricciones a la libre circulación de mercancías fue porque era necesario proteger el objeto específico de la marca a la luz de su función esencial. Por consiguiente, también en el presente asunto, el pronunciamiento debe basarse precisamente sobre el objeto específico y la función de la marca.

G. Los derechos de marca

54. El fundamento jurídico de las marcas se basa en leyes nacionales en materia de marcas. Tienen que satisfacer dos requisitos (registro o uso) establecidos en cada ley nacional y es la ley nacional de que se trate la que determina las consecuencias jurídicas vinculadas a la marca en el Estado de que se trate. En este sentido, las marcas son territoriales. Dado que, como ya dije anteriormente, no hay armonización total de las leyes nacionales en materia de marcas, pueden vincularse consecuencias jurídicas diferentes a la marca según los Estados miembros.

55. Las marcas se distinguen de los demás derechos de propiedad industrial o intelectual, entre otras cosas, en que no están en principio limitadas temporalmente. (42) Esto es lo que subrayó el Tribunal de Justicia en la sentencia HAG I en la que declaró: "Mediante el ejercicio del derecho sobre una marca se puede contribuir a la compartimentación de los mercados y de esta forma poner en peligro la libre circulación de las mercancías en los Estados miembros, tanto más cuanto que, a diferencia de otros derechos de propiedad industrial o comercial, éste no es de duración limitada" (apartado 11).

a) Objeto y función de estos derechos

56. En su sentencia HAG II, el Tribunal de Justicia repitió, precisó y desarrolló su jurisprudencia en relación con las marcas. El Tribunal de Justicia subrayó sobre todo la importancia esencial que debe atribuirse a la protección de las marcas para el sistema de competencia no falseado, sin el cual no puede funcionar una economía abierta de mercado. El Tribunal de Justicia declaró que el Derecho de marcas "constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener" (apartado 13).

57. Intereses económicos, incluso muy importantes, pueden estar vinculados a las marcas, que representan para los operadores un bien cuyo valor depende de la protección de que disfruten contra los abusos de sus competidores. Así, el Tribunal de Justicia declaró en el asunto HAG II: en un sistema de competencia no falseado "las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, los cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos y servicios" (apartado 13).

58. La más importante de las atribuciones generales del titular de una marca es su "derecho a usar la marca para introducir por primera vez un producto en el tráfico económico". Se protege de este modo "contra los competidores que pretendan abusar de la posición y del renombre de la marca vendiendo productos designados indebidamente con la misma" (apartado 14). Este derecho constituye "el objeto específico" del Derecho de marca y su protección puede, por consiguiente, justificar un menoscabo de la libre circulación de mercancías.

59. El Tribunal de Justicia declaró a continuación, en el asunto HAG II, que "con el fin de determinar el alcance preciso de este derecho exclusivo que se reconoce a favor del titular de la marca, es preciso tener en cuenta la función esencial de ésta, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia" (apartado 14). La capacidad de la marca para representar, a los ojos de los consumidores, una relación entre el origen y la calidad ha sido a veces descrita como una función de diferenciación. El uso de la marca permite a su titular diferenciar, en el ánimo de los consumidores, sus productos de los de los competidores.

El valor económico de la marca y su importancia para el sistema no falseado de competencia están estrechamente vinculados a la aptitud de la marca para cumplir su función de diferenciación. (43) El Tribunal de Justicia subrayó en el asunto HAG II que "para que la marca pueda desempañar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad" (apartado 13).

b) La transmisibilidad de las marcas

60. El titular de la marca puede, en particular, hacer uso de su derecho exclusivo transmitiendo a un licenciatario el derecho a usar la marca. Con arreglo al artículo 8 de la Directiva sobre las marcas "la marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o para parte del territorio de un Estado miembro. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas".

61. El principio es también que una marca puede ser cedida mediante contrato celebrado entre su titular y otro operador. Las posibilidades de cesión pueden, no obstante, ser sometidas a limitaciones.

62. En algunos países, la cesión sólo puede tener lugar para la totalidad del territorio para el cual se obtuvo la protección con arreglo a la ley nacional en materia de marcas, mientras que en otros países no es así.

63. En algunos países, la marca sólo puede ser cedida al mismo tiempo que las unidades de producción, mientras que, en otros países y, que yo sepa, en la mayoría de los Estados miembros, la marca puede ser cedida de manera independiente.

64. En algunos países, por último, una marca sólo puede ser cedida para el conjunto de productos para los cuales se obtuvo la protección. En otros países no existen restricciones de este tipo y existen todavía otros en los que las únicas restricciones se refieren al derecho de cesión parcial en la medida en que el fraccionamiento podría generar confusiones para los consumidores.

65. A lo largo del proceso se adujo, en mi opinión acertadamente, que la evolución apunta en el sentido de extender las posibilidades del titular de ceder su marca.

66. Según el Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria, la marca comunitaria puede ser cedida con la empresa o independientemente y puede ser cedida para todos los productos o para una parte de los productos para los cuales fue registrada. (44) Por el contrario, sólo puede ser transmitida para el conjunto del territorio de la Comunidad. (45)

H. Importancia del vínculo entre Ideal-Standard GmbH e Ideal-Standard SA dentro de un mismo grupo de empresas

67. Las presentes conclusiones se basan en la idea de que la situación sobre la cual ha de pronunciarse el Tribunal de Justicia es en realidad una situación en la que el cedente de la marca intenta impedir la venta directa por el cesionario en el territorio en el que el cedente conservó su marca. Sin embargo, según resulta de la sección A y de la cuestión prejudicial, la situación se caracteriza en el presente caso por el hecho de que en Francia la marca fue cedida, no por Ideal-Standard GmbH, quien desea oponerse a la importación en Alemania, sino por la sociedad francesa perteneciente al mismo grupo que esta última.

68. Es correcto en mi opinión, como aducen IHT y la Comisión, que la relación entre Ideal-Standard GmbH y su sociedad hermana francesa, que forman parte de un mismo grupo, entraña una asimilación tal de las dos sociedades que la cesión debe ser imputada a Ideal-Standard GmbH, como si ella misma la hubiera efectuado. En contra de lo que alega Ideal-Standard GmbH, tiene que ser suficiente que las empresas tengan la posibilidad, dentro de un mismo grupo, de coordinar sus políticas comerciales en interés común del grupo. La cuestión de si esta posibilidad es utilizada en la práctica no puede ser determinante. (46)

69. Si el Tribunal de Justicia declara que la cesión de una marca es una operación que provoca, llegado el caso, la pérdida por parte del titular de la marca de su derecho exclusivo en los Estados miembros en que la marca se conserve, será indiferente que dicha operación no se efectúe por el propio titular de la marca, sino por una sociedad perteneciente al mismo grupo.

Por ello partiré, a partir de ahora, de la base de que es a la vez correcto y adecuado tratar este asunto como referido a la cuestión de la relación jurídica directa entre un cedente y un cesionario.

I. Examen de las consideraciones de fondo, sobre todo de las relativas al objeto específico y a la función esencial de la marca

70. Ideal-Standard GmbH y los Gobiernos alemán y británico aducen sobre todo que en caso de cesión voluntaria de una marca se produce, al igual que en el caso de una cesión obligatoria, una situación en la que el cedente no tiene influencia alguna sobre la calidad de los productos que el cesionario comercializa usando la marca cedida. Después de una cesión, las marcas pasan a ser independientes. Si, en una situación de este tipo, el titular pierde su derecho exclusivo, la función esencial de la marca se vería comprometida, ya que la marca no podrá seguir sirviendo de garantía del origen y de la calidad del producto cara a los consumidores y el titular de la marca podría verse expuesto a que se le impute la mala calidad de la mercancía, de la que no es en modo alguno responsable. Para que cada marca pueda cumplir la función de garantizar que los productos marcados tienen un origen único, es necesario que cada titular pueda, en el ámbito territorial que le es propio, hacer valer sus derechos de marca frente a productos fabricados por el otro titular.

71. IHT aduce que el hecho de aceptar un obstáculo a la libre circulación de mercancías en la situación que se presenta en el presente asunto equivaldría a sobrestimar la función de la marca como garantía del origen y de la calidad de los productos. IHT se refiere al dato de que la marca tiene, primeramente y ante todo, el objetivo de proteger al titular de la marca frente a competidores que puedan abusar de su reputación, mientras que la función de garantía cara a los consumidores constituye más bien un mero reflejo de este objetivo. El titular de la marca puede renunciar al control de la calidad de los productos que se vincula a la función de garantía, por ejemplo, cuando celebra un contrato de licencia, lo cual ocurre a menudo en la práctica según IHT, o por el que se cede la marca sin limitaciones.

72. La Comisión aduce que lo determinante es que el fraccionamiento de la marca resulta de un acto volitivo. Según al Comisión, la función principal de la marca es dar al titular la facultad de decidir cuáles son los productos que pueden llevar la marca y establecer así una relación entre los clientes y su producto. En caso de cesión, el titular de la marca presta, no obstante, su consentimiento a que otros coloquen la marca sobre sus productos y los comercialicen, tanto en el país de que se trate como en el resto de la Comunidad. El titular de la marca realiza, con conocimiento de causa y contra remuneración, una renuncia voluntaria al control de la calidad de los productos. El titular de la marca pierde el control del renombre asociado a la marca cuando se ve forzado a compartir la marca con un competidor, pero ello ha sido con su consentimiento y debe soportar las consecuencias de su opción. En tal situación, no es necesario para proteger la función esencial de la marca admitir un territorio protegido dentro de la Comunidad.

Según la Comisión, se respeta suficientemente el interés de protección de los consumidores aun en el caso de que el titular de la marca pierda su derecho exclusivo a raíz de una cesión. Como IHT, la Comisión aduce que el derecho de marca no tiene como objetivo primordial proteger a los consumidores. Por el contrario, el derecho de marca debe garantizar al titular de la marca que los productos designados con su marca son fabricados bajos su control y que es, por este motivo, responsable de su calidad, de donde se derivan efectos para los consumidores. Así lo demuestra, en particular, el hecho de que el titular de una marca pueda libremente optar por utilizar o no su marca cuando comercializa productos.

73. En mi opinión, existen buenas razones para pensar que los artículos 30 y 36 no se oponen a que el cedente de una marca pueda prohibir la comercialización, por parte del cesionario, de mercancías designadas con la marca en el territorio en el que el cedente conservó su marca. En efecto, si el cedente pierde su derecho exclusivo al transmitir una marca paralela en otro Estado miembro, ello significará:

° que cada una de las marcas ya no podrá cumplir de modo independiente, en el ámbito territorial que le es propio, la función de garantizar que el producto ha sido fabricado bajo el control de una única empresa a la cual pueda atribuirse la responsabilidad de su calidad, ya que podrán comercializarse en el mismo mercado productos fabricados tanto por el cedente como por el cesionario;

° que el titular de la marca no tiene influencia sobre los productos comercializados por el cesionario y podría imputársele la mala calidad de mercancías de las que en absoluto es responsable;

° que los consumidores ya no están en condiciones de distinguir el producto de los que tienen otro origen.

74. Estos motivos tuvieron una importancia decisiva para la conclusión a la que llegó el Tribunal de Justicia en la sentencia HAG II. A primera vista, puede parecer lógico partir de la idea de que tales motivos son también suficientes para justificar la obligación de aceptar, en una situación de cesión, una compartimentación de los mercados nacionales contraria al objetivo fundamental del Tratado.

75. Pero no hay que perder de vista que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el titular de la marca también puede perder su derecho exclusivo en casos en los que ello signifique que la marca no podrá seguir cumpliendo plenamente su función de diferenciación. Igual ocurre en los casos de contratos de licencia. Resulta del principio de agotamiento que quien cede una licencia debe aceptar encontrarse en relación de competencia en su mercado con productos fabricados por el licenciatario e importados paralelamente por terceros. Ideal-Standard GmbH y los Gobiernos alemán y británico atribuyen importancia al hecho de que, en tal situación, los productos sean comercializados por una empresa que esté sometida al control del titular de la marca. Pero el principio de agotamiento no depende de la cuestión de si quien cedió la licencia se aseguró, en el marco del contrato, de que el licenciatario respetaría un determinado nivel de calidad de los productos. Es suficiente que quien ceda la licencia tenga la posibilidad de establecer exigencias en materia de calidad. Si deja de hacerlo, debe correr con las consecuencias de su decisión. Lo que se protege no es la función de diferenciación en cuanto tal, sino la posibilidad del titular de la marca de salvaguardar esta función.

76. Hay que preguntarse si el hecho de que, en el asunto HAG II, se tratara de un fraccionamiento obligatorio, mientras que en el presente asunto se trata de un fraccionamiento voluntario, ofrece acaso, precisamente, un fundamento suficientemente sólido para una solución diferente de la adoptada por el Tribunal de Justicia en el asunto HAG II. La respuesta a esta cuestión presupone un análisis más detallado de los intereses protegidos por la marca.

77. La sentencia HAG II refleja la consideración de dos intereses, esto es, el del titular de la marca, que, gracias a su marca, está en condiciones de participar en el juego de la competencia en materia de calidad del producto y que, por consiguiente, tiene interés en protegerse contra el uso ilícito de la marca por sus competidores, y el de los consumidores, que tienen interés en poder reconocer el origen del producto sin riesgo de confusión, pues ello permite contar con una determinada calidad del producto.

78. En circunstancias en las que una marca haya sido fraccionada en el marco de un acontecimiento sobre el cual el titular de la marca no tuvo influencia, está claro que el interés del titular de la marca tiene mucho peso. Fue quizá el interés en ponerlo de manifiesto lo que llevó al Tribunal de Justicia en la sentencia HAG II a subrayar "la inexistencia de consentimiento por parte del titular de la marca protegida [...] para introducir en el tráfico económico en otro Estado miembro" (apartado 15; el subrayado es mío). (47)

79. En los casos de cesión de una marca, el interés del titular de la marca no tiene la misma fuerza. El titular de marcas paralelas en varios Estados miembros dispone de una serie de alternativas. Puede, por supuesto, abstenerse totalmente de ceder la marca. Si opta por cederla, la cesión puede ser global, es decir, que puede valer para todos los Estados miembros en que la marca esté protegida. Pero también puede optar, como en el presente caso, por ceder la marca separadamente, esto es, sólo para algunos de los Estados miembros en que está protegida.

80. La cuestión es si el titular de una marca que actúa en un mercado único tiene un interés lo suficientemente importante en poder fraccionar dicho mercado efectuando cesiones separadas para determinados Estados miembros pero conservando su derecho exclusivo en los Estados miembros donde conserva la marca.

81. Si el Tribunal de Justicia llegara a concluir que una cesión separada de una marca tiene por consecuencia la pérdida de su derecho exclusivo por parte del titular de la marca, el operador interesado debe examinar si esta desventaja puede quedar compensada por la remuneración obtenida. Las consecuencias que, llegado el caso, debe tener presentes el titular de la marca son las siguientes.

82. La marca no podrá cumplir plenamente su función de diferenciación, ya que el consumidor no podrá distinguir los productos del titular de la marca de productos comercializados con la misma marca por el adquirente de la marca paralela.

83. Esto implica que el titular de la marca no podrá protegerse contra el hecho de que el adquirente, al comercializar sus productos en el mercado del titular, saque beneficio de las inversiones realizadas por este último para conseguir y conservar el "goodwill" vinculado a la marca.

Sólo podrá protegerse en una medida limitada contra el riesgo de que el adquirente perjudique el renombre de la marca vendiendo productos de menor calidad, esto es, en la medida en que tenga la posibilidad de ejercer alguna forma de control mediante su elección de la empresa cesionaria de la marca y mediante su posibilidad de incluir en el contrato de cesión cláusulas de retracto. (48) Por el contrario, no puede partirse de la idea de que el cedente de una marca pueda conservar, como pretende la Comisión, un control sobre la calidad de los productos incluyendo en el contrato de cesión cláusulas resolutorias destinadas a garantizar el respeto de un nivel mínimo de calidad. Como, por otra parte, notó la propia Comisión, un contrato de este tenor será en realidad un contrato de licencia. Sobre todo el Gobierno británico subrayó que, desde el punto de vista económico práctico, no es realista imaginar que el adquirente de un derecho de marca acepte que se mantenga un control por parte del cedente. La opción por los contratos de cesión se realiza precisamente para llevar a cabo una transmisión completa de los derechos vinculados a la marca.

84. Una sentencia en el sentido indicado produce, así, serias consecuencias para el titular de la marca. No cabe excluir que no por ello deje de optar por una cesión separada. Pero existen todas las probabilidades de que opte normalmente, ya por no ceder la marca, ya por cederla globalmente para todos los Estados miembros en que esté protegida. Una sentencia en este sentido tendrá pues de facto el efecto de limitar sus posibilidades de ceder la marca.

85. Este es el contexto en el que Ideal-Standard GmbH, el Gobierno británico y el Gobierno alemán aportaron una serie de argumentos que tienen origen en el principio de la libre transmisibilidad de las marcas. Estos argumentos pueden resumirse como sigue.

Las marcas siguen siendo nacionales y, por lo tanto, geográficamente fraccionadas, por cuya razón pueden tener propietarios diferentes en diversos Estados miembros. Se trata de derechos de propiedad que se regulan, independientemente unos de otros, por las legislaciones de cada Estado miembro y que el Tratado declara querer proteger. La posibilidad de ceder libremente una marca es una prerrogativa fundamental del Derecho de marca y forma parte del objeto específico de la misma. Si el titular de una marca perdiera su derecho exclusivo en caso de cesión, dicha prerrogativa fundamental se convertiría en algo puramente teórico. En realidad, marcas idénticas protegidas en varios Estados miembros no podrán venderse entonces sino globalmente.

86. En mi opinión, hay que desestimar la afirmación de que tal limitación de facto de la posibilidad del titular de ceder su marca constituiría un menoscabo del objeto específico de la marca.

87. Varios motivos provocan que no se trate de una limitación importante de los derechos del titular de la marca.

88. Esta limitación tiene, como se ha dicho, un ámbito de aplicación estricto. El propietario de la marca puede siempre optar por cederla separadamente si considera que ello constituye una solución económicamente aceptable, a pesar de que seguramente le impedirá proteger la marca en su propio mercado. Y conserva la posibilidad de proceder a una cesión global, lo cual, como se verá más adelante, será normalmente la solución más adecuada.

89. Por otra parte, no se ha aducido en el presente asunto que la posibilidad de proceder a una cesión separada constituya una parte esencial, desde el punto de vista económico o desde otra perspectiva, de los derechos que la marca confiere a su titular. Por ejemplo, no se han aportado argumentos que postulen que los operadores hayan sufrido inconvenientes graves debidos a que, en el período transcurrido entre las sentencias HAG I y HAG II, tuvieran que adaptarse al hecho de que una cesión separada les haría perder su derecho exclusivo en los Estados miembros en que conservaban la marca.

90. Ello se explica probablemente porque el titular de una marca de gran valor que intente realmente proteger dicho valor de su marca optará en todo caso por no ceder la marca si no es globalmente para todos los Estados miembros en que esté protegida. Hay buenas razones para ello.

91. Una cesión separada para algunos Estados miembros entrañará la presencia, en el mercado interior, de mercancías que lleven la misma marca a pesar de que estén fabricadas por diferentes titulares de la marca. El mercado interior es un mercado sin fronteras internas, en el cual no solamente los productos deben circular libremente, sino en el que también los consumidores pueden desplazarse libremente, y es un mercado en el que la publicidad de las mercancías de que se trate se desplaza cada vez en mayor medida más allá de las fronteras de los mercados nacionales.

92. Incluso si hubiera que interpretar los artículos 30 y 36 en el sentido de que quien cede una marca conserva su derecho exclusivo y, por lo tanto, puede mediante una prohibición de importación proteger la función de diferenciación de la marca en su propio mercado, la cesión separada supondría un menoscabo de dicha función de la marca en relación con los consumidores que prefiriesen hacer uso de su derecho a la libre circulación y adquiriesen luego productos que llevaran la misma marca en diferentes Estados miembros. Quizás fue esta óptica la que llevó al Tribunal de Justicia a declarar en la sentencia Terrapin/Terranova que "al consistir la función esencial de la marca en garantizar a los consumidores la identidad de origen del producto, el propio fraccionamiento del derecho originario pone ya de por sí en peligro dicha finalidad" (apartado 6).

El fraccionamiento de un derecho de marca dentro de un mercado único, con consumidores que se desplazan más allá de las fronteras naturales, supondrá que el adquirente cuyos productos entran así en competencia con los productos del cedente, puede sacar beneficio de las inversiones del cedente para conservar el "goodwill" vinculado a la marca y podrá menoscabar el renombre de la marca vendiendo mercancías de una calidad inferior. Es razonable pensar que esta debilitación de la función de diferenciación de la marca ha de disuadir en la práctica al titular de marcas paralelas en el territorio de la Comunidad de proceder a un fraccionamiento.

93. Contrariamente a lo aducido por el Gobierno británico, no pienso que la existencia de limitaciones a la posibilidad del titular de la marca de fraccionarla iría en contra de los intereses de la Comunidad. A tal respecto, no carece de importancia el que el titular de la marca se vea simplemente situado en la misma situación en la que se encontraría, con carácter jurídicamente obligatorio, si su marca fuera una marca comunitaria provista de los efectos jurídicos que le confiere el Reglamento sobre la marca comunitaria, es decir, que la marca sólo pudiera ser cedida globalmente para todo el territorio comunitario.

94. En mi opinión, no puede considerarse razonablemente que el límite al que me vengo refiriendo a las posibilidades de cesión del titular impida que las marcas puedan desempañar su cometido en el marco del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener. Las marcas seguirán siendo el medio que permita a las empresas captar clientela mediante la calidad de sus productos o de sus servicios.

95. Por consiguiente, no pienso que el interés del titular de una marca en poder proceder a una cesión separada para determinados Estados miembros, preservando la función de diferenciación de la marca en los Estados miembros en los que la conserva, sea de tal importancia que justifique la restricción seria a la libre circulación de mercancías que implicaría una situación jurídica como la descrita.

96. Pero no basta, como se ha dicho, examinar el problema aquí planteado a la luz de los intereses del titular de la marca. Hay que preguntarse en qué medida la preocupación por proteger el interés de los consumidores en poder identificar el origen de la mercancía marcada puede en sí mismo basar la protección del derecho exclusivo del titular de la marca. (49)

97. Es indiscutible que en la práctica la marca constituye, a los ojos de los consumidores, una garantía de que los productos que llevan una marca determinada son fabricados por la misma empresa o bajo el control de la misma empresa y que se puede, por lo tanto, pensar que son de la misma calidad. Esta función esencial de una marca pone al titular en condiciones de entrar en el juego de la competencia tomando como base la calidad de su producto y, por consiguiente, dicho titular tiene, como se ha descrito anteriormente, un interés esencial en proteger la aptitud de la marca para permitir a los consumidores distinguir sin confusión posible su producto de los que tienen otro origen.

Pero lo que hay que preguntarse es si las normas de las leyes nacionales relativas a las marcas que permiten al titular de la marca proteger su derecho exclusivo se basan en consideraciones autónomas de protección de los consumidores. Existen buenas razones para pensar que la preocupación por impedir la confusión y la decepción de los consumidores no es, como aducen IHT y la Comisión, sino el simple reflejo del interés del titular de la marca en que los consumidores estén en condiciones de identificar su producto y éste no es, por lo tanto, un interés autónomo que pueda motivar en sí mismo una protección del derecho exclusivo del titular de la marca.

98. Como destaca el Abogado General Sr. Jacobs en sus conclusiones para el asunto HAG II, (50) es posible afirmar que la marca no crea una garantía absoluta de la calidad de la mercancía, aunque sólo fuera porque el titular puede libremente modificar dicha calidad. Si el titular de una marca opta por adaptar la calidad de sus productos a los diferentes mercados nacionales, resultará, por otra parte, del principio de agotamiento, que dichos productos podrán circular libremente entre los mercados de que se trate. La llamada garantía de calidad no tiene otro efecto que crear, en el ánimo de los consumidores, la expectativa de que mercancías que llevan una marca determinada son producidas por el mismo fabricante y tienen, por lo tanto, la misma calidad que otras mercancías que llevan también dicha marca.

99. Es igualmente lícito afirmar que la marca no aporta una garantía absoluta de origen. Existen varias razones para ello. Como se expuso más arriba, resulta del principio de agotamiento que se pueden comercializar en un Estado miembro productos que llevan la misma marca pero que son fabricados por dos empresas diferentes, es decir, el titular de la marca y el licenciatario y que pueden, según las circunstancias, ser de diferente calidad. Además, nada impide que una empresa ceda su marca en determinados Estados aceptando expresamente que el adquirente pueda exportarla a los Estados miembros donde la empresa haya conservado la marca.

El hecho de que la protección del derecho exclusivo del titular de la marca y, con ello, de su derecho a oponerse a la comercialización de productos que lleven las misma marca, no proteja por sí mismo el interés de los consumidores y pueda, por lo tanto, difícilmente ser justificada de manera autónoma por dicho interés, resulta, por último, de la circunstancia de que, que yo sepa, el titular de la marca no está obligado en ninguno de los Estados miembros a actuar en contra del uso ilegal de la marca por sus competidores, para impedir que los consumidores sean inducidos a error.

100. Esto no equivale a decir que una prohibición de importación de productos que llevan una marca que pueda prestarse a confusión en el ánimo de los consumidores no pueda ser lícita según las circunstancias. Un obstáculo como éste a la libre circulación de mercancías debería, sin embargo, ser justificado, llegado el caso, mediante un examen concreto de la cuestión de si se trata de una medida indispensable por razones de protección de los consumidores. (51) Por lo menos en algunos Estados miembros, las leyes nacionales en materia de marcas incluyen disposiciones que tienen en cuenta de manera autónoma el interés de los consumidores, atribuyendo a las autoridades del Estado la posibilidad de intervenir en contra del uso de marcas que puedan inducir a error a los consumidores. (52) Como señala la Comisión, los consumidores estarán además protegidos por la legislación relativa a la competencia desleal. (53)

101. Aun cuando acaso ciertas normas en materia de derechos de marca tengan por objetivo proteger a los consumidores, lo que precede permite concluir que las normas que dan al titular de la marca la posibilidad de proteger su derecho exclusivo mediante acciones de violación del Derecho de marca no tienen por objetivo dicha protección. El alcance del derecho exclusivo del titular de la marca no debe, por lo tanto, ser determinado planteándose qué es lo necesario para la protección de los consumidores, sino únicamente examinando si es necesario proteger el interés del titular de la marca en que la marca cumpla su función esencial que es poner a los consumidores en condiciones de distinguir sin confusión posible su producto de los que tienen otro origen.

102. El titular de una marca que procede a una cesión separada para determinados Estados miembros ha renunciado voluntariamente a ser el único que comercialice mercancías que lleven la marca de que se trate en el territorio de la Comunidad. Con ello ha debilitado de todas formas la función de diferenciación de la marca en relación con el consumidor que se desplaza más allá de las fronteras nacionales y su interés en poder efectuar una cesión separada para determinados Estados miembros conservando un derecho exclusivo de comercializar en su propio territorio no es lo bastante importante para justificar en sí mismo una compartimentación de los mercados nacionales contraria a uno de los objetivos esenciales del Tratado: la fusión de los mercados nacionales en un mercado único.

J. Argumentos complementarios

103. Como ya dijimos, se han aportado algunos argumentos adicionales en favor, respectivamente, de una respuesta afirmativa y de una respuesta negativa a la cuestión de si una prohibición de importación vinculada a la cesión separada de una marca para determinados Estados miembros es contraria a los artículos 30 y 36 del Tratado.

104. En apoyo de una respuesta negativa, el Gobierno alemán adujo que, en los Estados miembros en los que el cedente siga siendo titular de la marca, el adquirente obtiene derechos similares a los del titular de una licencia de marca. El Gobierno alemán indica que el adquirente podrá sacar beneficio de las inversiones realizadas por el cedente para preservar la posición y la reputación de la marca, y ello sin haber pagado la menor remuneración en contrapartida y sin estar sometido a las obligaciones usuales de un licenciatario en lo que se refiere a la calidad de los productos de que se trate.

Basta observar al respecto que, como expuse anteriormente, el titular de una marca, cuando celebra un contrato de cesión, y en particular cuando fija la remuneración, debe sopesar las consecuencias jurídicas de un contrato de este tipo a la luz del Derecho comunitario y, en correspondencia con ello, dichas consecuencias jurídicas deben ser consideradas como incluidas dentro de las expectativas del adquirente.

105. Podría quizá alegarse, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia HAG I, que el cedente tiene la posibilidad de garantizar la información de los consumidores en relación con el origen de un producto de marca por medios distintos que provoquen un menor menoscabo a la libre circulación de mercancías que la prohibición de importación. No puede reconocerse peso a este punto de vista. Estoy de acuerdo al respecto con el Abogado General Sr. Jacobs quien, en sus conclusiones para el asunto HAG II estimó que

"existen circunstancias en las que puede ser conveniente distinguir entre marcas en conflicto mediante signos adicionales, pero que tales circunstancias constituyen la excepción antes que la regla. Dudo que este sistema pueda, alguna vez, tener alguna eficacia en el supuesto de marcas idénticas usadas para productos idénticos. Ante todo, debe resaltarse que esto no es la panacea de todos los problemas que plantean los conflictos de marcas, tal como, al parecer, el Tribunal de Justicia dio a entender en el asunto HAG I" (punto 45).

106. IHT adujo, en apoyo de una respuesta afirmativa a la cuestión, que se trata de una cesión de un derecho agotado, ya que, como consecuencia del principio de agotamiento, Ideal-Standard GmbH no podía, antes de la cesión de la marca en 1984, alegar derechos de marca contra productos comercializados en el territorio de la Comunidad con la marca "Ideal Standard" y que el fraccionamiento voluntario de la marca debía ser considerado desde la perspectiva del Derecho comunitario como una prolongación de esta situación anterior.

Este argumento es meramente formal y no encuentra origen en las consideraciones de fondo que deben necesariamente determinar la respuesta a la cuestión.

107. El Gobierno alemán llamó la atención sobre el hecho de que hay que cuestionarse en qué medida la posibilidad del adquirente de oponerse en su mercado a la comercialización de los productos del cedente puede influir en la respuesta a la cuestión.

108. En la sentencia HAG II, el Tribunal de Justicia estableció que "cada uno de los titulares de la marca, en el Estado miembro en que la marca le pertenezca, debe poder oponerse a la importación y a la comercialización de los productos que procedan del otro titular" (apartado 19). El Gobierno alemán indicó que, al hacerlo así, el Tribunal de Justicia no había reconocido importancia al hecho de que el adquirente hubiera obtenido los derechos expropiados a sabiendas de que tales derechos pertenecían a un tercero fuera de su territorio. Desde el punto de vista del adquirente, no existe, según el Gobierno alemán, una diferencia determinante entre la situación en que una marca haya sido adquirida después de una expropiación y la situación en la que no haya habido expropiación previa y, por lo tanto, hay que tratar ambas situaciones del mismo modo. El Gobierno alemán parece deducir de esto que el titular original de una marca debe también ser tratado de la misma manera con independencia de que se trate de una expropiación o de una cesión.

109. La sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto HAG II no permite extraer argumentos vinculantes en el sentido de que la situación del adquirente tenga que ser la misma, haya adquirido la marca después de una expropiación o la haya adquirido directamente del titular inicial.

110. En mi opinión, la sentencia del Tribunal de Justicia no es más que la expresión de la voluntad de garantizar un paralelismo entre la situación jurídica de los dos titulares de la marca. (54) El Tribunal de Justicia quiso evitar una situación jurídica de libre circulación de mercancías en sentido único, es decir, desde el territorio del titular inicial de la marca hacia el del adquirente de los derechos expropiados.

111. Los argumentos presentados en relación con la situación jurídica del adquirente no abogan, por lo tanto, ni en favor ni en contra de una situación en la que el titular de una marca que proceda a una cesión separada para algunos Estados miembros no pueda oponerse a que el adquirente comercialice productos en los Estados miembros en los que la marca se conservó. Por el contrario, cabe deducir de lo dicho por el Tribunal de Justicia en la sentencia HAG II argumentos en el sentido de que, en una situación como la indicada, el adquirente debe admitir a la recíproca que el cedente comercialice sus productos en el territorio del adquirente.

112. La cuestión prejudicial no se refiere más que a la posibilidad del cedente de oponerse a la importación de productos fabricados por el cesionario, pero, como indica la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto HAG II, en la que la cuestión estaba limitada en términos idénticos, ello no impide al Tribunal de Justicia pronunciarse expresamente sobre la situación jurídica del adquirente.

El artículo 85 del Tratado

113. Ideal-Standard GmbH, el Gobierno alemán y el Gobierno británico aducen que no es necesario interpretar los artículos 30 y 36 en el sentido de que, en una situación como la presente, una prohibición de importación es contraria al Tratado, ya que las normas del Derecho sobre la competencia ofrecen una protección suficiente contra contratos de cesión de marca que provoquen una compartimentación de mercado contraria al objetivo. Aducen, sin embargo, simultáneamente que en la resolución de remisión nada permite suponer que la cesión que aquí nos ocupa sea contraria al artículo 85 del Tratado. IHT expone que todo fraccionamiento contractual de marcas y el ejercicio de derechos de marca nacionales que den continuidad a dicho fraccionamiento equivale a una práctica colusoria ilegal contraria al artículo 85, pero no parece deducir de aquí argumentos en relación con la interpretación de los artículos 30 y 36.

114. Ya se dijo en la sección B que la legalidad de los obstáculos al comercio que resultan de una prohibición de importación basada en la ley nacional relativa a las marcas debe siempre examinarse basándose en los artículos 30 y 36 del Tratado, y por consiguiente la cuestión prejudicial se refiere únicamente a la interpretación de dichas disposiciones. Esto no excluye, sin embargo, que el artículo 85 pueda tener importancia para apreciar la licitud de la prohibición de importación y que la existencia del artículo 85 pueda, por consiguiente, ser relevante para interpretar los artículos 30 y 36.

115. El presente asunto se refiere a la relación directa entre dos partes de un contrato. El resumen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia realizado en la sección D muestra cómo un titular de marca no puede alegar sus derechos de marca con arreglo a la ley nacional cuando el ejercicio de tales derechos sea objeto, medio o consecuencia de un objeto prohibido a tenor del artículo 85 del Tratado. Por lo tanto, es posible que, en una situación como la presente, la licitud desde el punto de vista del Derecho comunitario de una prohibición de importación basada en la ley nacional en materia de marcas dependa también de un pronunciamiento sobre la licitud del contrato de cesión de marca a la luz del artículo 85 del Tratado.

116. Por ello, hay que cuestionarse en qué medida el artículo 85 es pertinente para apreciar la licitud de un contrato de cesión.

Puede tratarse de un caso en el que las partes hayan expresado en el contrato sus posibilidades de obtener una protección territorial una frente a la otra.

117. Si hay que interpretar un contrato en el sentido de que cada parte puede libremente exportar al territorio de la otra, las partes habrán renunciado por medio de dicho contrato a impedir, mediante acciones por violación del Derecho de marca, las exportaciones efectuadas por la otra parte. En la letra a) de la sección N se procederá al análisis del hecho de que IHT aduce que el contrato de cesión celebrado con Ideal-Standard GmbH tenía efectivamente este contenido.

118. Si un contrato contiene una prohibición expresa o tácita de que cada parte comercialice productos en el territorio de la otra, la posibilidad basada en la cláusula del contrato de prohibir mediante una acción de incumplimiento contractual la importación en el territorio protegido dependerá de la licitud de dicha cláusula a la luz del artículo 85 del Tratado. Si la estipulación contractual es lícita a la luz del artículo 85, la prohibición de importación podrá directamente pronunciarse como consecuencia del incumplimiento contractual. (55) Si, por el contrario, la cláusula del contrato es contraria al artículo 85, su aplicación no podrá ser obtenida ni en el marco de un recurso por incumplimiento contractual ni en el de una acción por violación del Derecho de marca.

119. Sin embargo, es necesario en el presente contexto decir, por otra parte, si el artículo 85 ofrece importancia para el contrato de cesión de marca "puro y simple", es decir, un contrato que tenga por único objetivo permitir al adquirente la adquisición de los derechos reconocidos por la normativa nacional en materia de marca al titular de una marca, y que no incluya disposiciones contractuales adicionales que precisen la posibilidad de las partes de utilizar la marca fuera de sus territorios respectivos.

120. Es posible que un mero contrato de cesión separada de marcas paralelas sea completado en Derecho nacional por una norma que declare que una y otra parte no pueden comercializar en el territorio de la otra productos que lleven la marca. En este caso, una parte podrá basar en el contrato su derecho para impedir que la otra parte exporte a su territorio. En una situación como ésta, la posibilidad que tiene la parte de utilizar sus derechos de marca para exigir el cumplimiento del contrato que ha celebrado, dependerá de la licitud del contrato a la luz del artículo 85, del mismo modo que cuando el contrato incluye una prohibición de exportación expresa o tácita.

121. También es posible que el Derecho nacional considere la simple cesión de una marca como "neutra", de modo que una parte no tenga la posibilidad de ejercer una acción basada en el incumplimiento contractual, sino que tenga que constreñirse a la utilización de sus derechos de marca para impedir, en el ámbito de una acción por violación del Derecho de marca, las exportaciones de la otra parte en su territorio. En este caso, se plantea la cuestión de si el artículo 85 es pertinente, o si la licitud con arreglo al Derecho comunitario de tal obstáculo al comercio puede ser apreciada basándose solamente en los artículos 30 y 36.

122. Puede postularse que la posibilidad de utilizar los derechos de marca encuentra su origen en el contrato de cesión y que, por consiguiente, la compartimentación de los mercados resulta pues efectivamente del contrato celebrado cuya licitud debe examinarse a la luz del artículo 85.

123. Puede postularse también que la compartimentación del mercado no resulta del contrato de cesión celebrado, sino únicamente del ejercicio de los derechos de marca nacionales. Si el contrato no puede constituir la base de una acción por incumplimiento contractual, no es dicho contrato en cuanto tal el que compartimenta el mercado. El efecto asociado al contrato de compartimentación de los mercados se produce únicamente cuando los titulares de derechos paralelos optan por hacer uso de sus derechos con arreglo al Derecho nacional para impedir las importaciones mediante acciones por violación del derecho de marca.

124. La cuestión de cuál de estas soluciones sea la correcta no ha sido debatida en el presente asunto y no me parece por ello adecuado, ni, por otra parte, estrictamente necesario, definir mi postura al respecto. Sin embargo, no carece en absoluto de interés hacer constar aquí que la cesión pura y simple de una marca no podrá ser contraria al artículo 85 si se contempla en el plano del Derecho comunitario en la óptica referida en último lugar y que la cuestión de en qué medida es compatible con el mercado común prohibir las importaciones con base en acciones por violación del derecho de marca deberá entonces ser resuelta únicamente con base en los artículos 30 y 36 del Tratado.

125. Esta es la base sobre la que se ha de examinar el argumento de Ideal-Standard GmbH y de los Gobiernos alemán y británico, según el cual el artículo 85 ofrece una protección suficiente contra las compartimentaciones del mercado interior incompatibles con los objetivos del Tratado.

126. Esta opinión presupone que el artículo 85 pueda ser utilizado para determinar la licitud de todos los contratos de cesión separada de marcas. Como ya dije, esta hipótesis de trabajo no es necesariamente correcta.

127. Sin embargo, lo determinante es que esta opinión puede ser desestimada incluso si hubiera que considerar que el artículo 85 puede ser utilizado para examinar también los contratos de cesión de marca puros y simples que sean neutros según el Derecho nacional.

128. Veremos efectivamente que puede rebatirse el punto de vista que constituye la base de esta opinión. Es igualmente legítimo postular que puede llegarse a un panorama jurídico más adecuado declarando que los artículos 30 y 36 se oponen a que las partes de un contrato de cesión puedan utilizar sus derechos de marca para impedir cada una en su territorio las exportaciones de la otra. Si las partes se ven así impedidas de hacer uso independiente del derecho que les confiere la legislación nacional para conseguir una prohibición de importación en el marco de importaciones por violación del Derecho de marca, sólo será posible obtener una protección territorial recíproca mediante el cumplimiento de su contrato, en la medida en que dicho contrato pueda ser interpretado o completado por otra parte, de modo que prohíba la venta directa por una de las partes en el territorio de la otra y en la medida en que las cláusulas del contrato así entendidas no se consideren, tras su examen, contrarias al apartado 1 del artículo 85 o disfruten de una exención concreta a tenor del apartado 3 del artículo 85. La ventaja de este punto de partida es que obliga a las partes a determinar claramente, en sus relaciones recíprocas, cuáles son sus derechos al respecto. Esto es bueno tanto por lo que respecta a las relaciones recíprocas de las partes como al buen funcionamiento del mercado interior.

129. En estas circunstancias, la existencia del artículo 85 no puede constituir un argumento en contra de una interpretación de los artículos 30 y 36 en el sentido de que dichos artículos se oponen a que en casos como el que nos ocupa una prohibición de importación se derive de acciones por violación del Derecho de marca.

130. Esto es suficiente para que, para pronunciarse sobre la licitud de cesiones de marca, no haya que examinar cómo debe interpretarse el artículo 85. Esta es, por otra parte, una cuestión difícil. Como se dijo en la sección D, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre la cuestión en dos sentencias en las que respondía a cuestiones prejudiciales relativas ambas a cesiones separadas de marca, anteriores a la entrada en vigor del Tratado.

131. La primera de estas sentencias se dictó el 18 de febrero de 1971 en el asunto Sirena. Una sociedad americana había vendido su marca para Italia a una sociedad italiana y su marca paralela para Alemania a una sociedad alemana. En aquel supuesto, el Tribunal de Justicia tenía que dilucidar si la sociedad italiana podía impedir la importación en Italia de productos fabricados por la sociedad alemana y designados con la marca.

El Tribunal de Justicia declaró que "si la yuxtaposición de cesiones a concesionarios diferentes de derechos de marca nacionales que protegen un mismo producto llegara a constituir fronteras impermeables entre los Estados miembros, dicha práctica podría afectar al comercio entre los Estados y alterar la competencia en el mercado común" (apartado 10). El Tribunal de Justicia continuó señalando que pueden producirse acuerdos sobre utilización de los derechos nacionales de una misma marca que no provoquen la compartimentación del mercado y concluyó que "el artículo 85 es [...] aplicable cuando, invocando el derecho de marca, se impiden las importaciones de productos originarios de diferentes Estados miembros que llevan la misma marca, por el hecho de que sus titulares adquirieran dicha marca o el derecho de hacer uso de la misma en virtud de acuerdos entre ellos o de acuerdos celebrados con terceros" (apartado 11).

132. La sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1976, EMI/CBS United Kingdom, se refería a una situación en la que una empresa americana había vendido su marca para todos los Estados miembros de la Comunidad a su filial británica, pero la había conservado para los Estados Unidos. A raíz de cesiones posteriores en los Estados Unidos y en Inglaterra, la sociedad británica EMI había pasado a ser titular de la marca para toda la Comunidad y la sociedad americana CBS titular de la marca en los Estados Unidos. Fue sometida al Tribunal de Justicia la cuestión de si sería contrario al Tratado que EMI impidiera a CBS, basándose en la ley nacional sobre las marcas, exportar al territorio de la Comunidad productos designados con dicha marca.

El Tribunal de Justicia declaró con carácter preliminar que el artículo 30 del Tratado no era aplicable porque se trataba de importaciones procedentes de un país tercero. Señaló a continuación que, para que se aplique el artículo 85, cuando se trata de acuerdos que hayan dejado de estar en vigor, basta con que tales acuerdos continúen produciendo efectos una vez que formalmente hayan perdido su vigencia. A renglón seguido, el Tribunal de Justicia concluyó "que solamente se considera que un acuerdo continúa surtiendo efectos si de la conducta de los interesados puede colegiarse la existencia de elementos propios de las prácticas concertadas y de la coordinación propia del acuerdo y alcanza el mismo resultado que el que perseguía el acuerdo; que éste no es el caso cuando dichos efectos no superan a los que son inherentes al mero ejercicio de los derechos nacionales en materia de marcas" (apartados 33 y 34).

133. En relación con estas sentencias, me limitaré a señalar que, en mi opinión, no es posible deducir de la sentencia Sirena que un contrato de cesión de una marca constituya en sí mismo una restricción a la competencia. (56) Por el contrario, no cabe deducir de la sentencia EMI/CBS United Kingdom que un mero acuerdo de cesión de marca no será nunca contrario al artículo 85. No puede excluirse que el Tribunal de Justicia haya resuelto este asunto considerando concretamente que la protección territorial adquirida mediante contrato era compatible con el mercado común, especialmente porque no se trataba de un fraccionamiento, sino simplemente de un aislamiento de dicho mercado.

L. La posibilidad del titular de la marca de impedir las importaciones paralelas

134. En su mayoría, los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia en el ámbito de los derechos de propiedad industrial o intelectual tiene su origen en el intento del titular de un derecho exclusivo de impedir las importaciones paralelas, esto es, las importaciones de productos efectuadas por empresas que los hayan comprado en otro Estado miembro en el que se comercializaban por quien estaba legitimado para ello.

135. Si el Tribunal de Justicia considera que el artículo 30 impide al cedente de una marca obtener, en el marco de una acción por violación del Derecho de marcas, la prohibición de exportaciones de productos designados por ella realizadas por el adquirente de la marca con destino al mercado del cedente, estará a fortiori prohibido al titular de la marca oponerse a las importaciones paralelas.

136. Si el Tribunal de Justicia estima que los artículos 30 y 36 no se oponen a que el cedente de una marca se oponga, en el marco de una acción por violación del Derecho de marcas, a las exportaciones realizadas con destino a su mercado por el adquirente de la marca, habrá que cuestionarse si lo mismo ocurre para las importaciones paralelas. Si se tiene presente el hecho de que este resultado estaría, en su caso, indiscutiblemente basado en consideraciones de protección del objeto específico de la marca, a la luz de la función esencial de ésta, y que, naturalmente, estas consideraciones se aplican también en relación con las importaciones paralelas, los artículos 30 y 36 no se opondrán a la prohibición de importación en los casos de importaciones paralelas. Por consiguiente, tal resultado llevará a una compartimentación total de los mercados nacionales.

M. Síntesis

137. La respuesta a la cuestión prejudicial presuponía la precisión de las consideraciones a las que el Tribunal de Justicia debe, en mi opinión, atribuir importancia. Se habrá puesto de manifiesto que un pronunciamiento sobre la cuestión depende primeramente, y ante todo, de la importancia que se conceda al objeto específico de la marca a la luz de su función esencial y de la relevancia que se conceda al hecho de que las leyes nacionales permitan al titular de la marca ceder sus derechos.

138. Mis reflexiones me han llevado a proponer al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial en el sentido de que los artículos 30 y 36 se oponen a una prohibición de importación en situaciones como la que nos ocupa. Esta propuesta se basa primeramente y ante todo en las siguientes consideraciones:

° el cedente de una marca no se encuentra en una situación imperativa en la que tiene que aceptar que la función de diferenciación de la marca no pueda preservarse completamente;

° la posibilidad del titular de la marca de proceder a cesiones separadas resultará de facto limitada pero no constituye una parte esencial de los derechos vinculados a su marca, en especial porque cabe prever que el titular de una marca tendrá presente, cualesquiera que sean las circunstancias, el hecho de que una cesión separada significa que la función de diferenciación de la marca se debilitará cara a los consumidores que se desplacen más allá de las fronteras nacionales en un mercado único;

° la cesión global para todos los Estados miembros en que esté protegida la marca es más conforme con el principio fundamental del Tratado relativo a un mercado único (véase al respecto el Reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria);

° las acciones por violación del Derecho de marca no obedecen a preocupaciones puras de protección de los consumidores capaces, también en relación con cesiones separadas, de justificar un derecho del titular de la marca a proteger su función de diferenciación mediante una prohibición de importación;

° si se admite la posibilidad de que cesiones separadas produzcan, por medio de acciones por violación del Derecho de marca, una protección territorial que pueda en principio aplicarse sin limitación temporal, dichas cesiones constituirán un obstáculo importante a la libre circulación de mercancías y, con ello, una compartimentación del mercado interior, contrarios a los objetivos del Tratado.

N. La concurrencia en el presente supuesto de circunstancias particulares que puedan incidir en la valoración del asunto a la luz del Derecho comunitario

139. El órgano jurisdiccional de remisión se limitó a solicitar al Tribunal de Justicia la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado para dilucidar la cuestión abstracta debatida más arriba, esto es, la de si una prohibición de importación, pronunciada basándose en una normativa nacional de marcas en relación con la cesión separada de una marca es incompatible con los referidos artículos. Las circunstancias materiales del asunto y una serie de motivos y argumentos expuestos ante el Tribunal de Justicia incitan, sin embargo, a cuestionarse si concurren en el presente asunto circunstancias particulares que puedan excluir que la prohibición de comercialización por parte de IHT de instalaciones de calefacción en Alemania pueda justificarse basándose en el artículo 36 del Tratado. Para el caso de que el Tribunal de Justicia no estuviera de acuerdo con la propuesta de conclusiones que acabo de enunciar, paso a continuación a abordar este tema.

a) Circunstancias concretas que concurren en las relaciones recíprocas entre las partes

140. IHT aduce que, por acumulación del efecto de varios factores, una prohibición de importación constituiría en el presente caso un abuso de derechos y sería, por lo tanto, incompatible con el Derecho comunitario. IHT se remite al respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1982, Keurkoop/Nancy Kean Gifts, a cuyo tenor "el artículo 36 pretende destacar [...] que la conciliación de las exigencias de la libre circulación de mercancías y el respeto debido a los derechos de propiedad industrial y comercial debe realizarse de modo tal que se garantice la protección del ejercicio legítimo, inscrito en las prohibiciones de importación 'justificadas' con arreglo a dicho artículo, de los derechos conferidos por las normativas nacionales, pero se deniegue, por el contrario, cualquier ejercicio abusivo de tales derechos que pudiera mantener o establecer compartimentaciones artificiales dentro del mercado común". (57)

141. IHT adujo que el grupo American Standard decidió en 1976 retirarse con carácter definitivo y a nivel mundial del sector de las instalaciones de calefacción, que Ideal-Standard GmbH debe aceptar las consecuencias de la división voluntaria de la marca "Ideal Standard", decidida por la sociedad matriz y efectuada en Francia por la sociedad hermana, que, al cederse la marca, se produjo efectivamente una división de ésta entre las instalaciones sanitarias y las instalaciones de calefacción para todo el territorio comunitario y que el contrato que se celebró debe, por