Asunto C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

contra

Franz Hauswirth GmbH

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof)

«Marca comunitaria tridimensional — Reglamento (CE) no 40/94 — Artículo 51, apartado 1, letra b) — Criterios pertinentes para apreciar la “mala fe” del solicitante en el momento de presentar la solicitud de marca comunitaria»

Conclusiones de la Abogado General Sra. E. Sharpston, presentadas el 12 de marzo de 2009 I ‐ 4896

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de junio de 2009 I ‐ 4918

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absoluta

[Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 51, ap. 1, letra b)]

Para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos las factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

— el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

— la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo;

— el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.

Una presunción de conocimiento, por parte del solicitante, de la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita puede resultar, en particular, de un conocimiento general de tal utilización en el sector económico de que se trate. Dicho conocimiento puede deducirse, particularmente, de la duración de dicha utilización. En efecto, cuánto más antigua sea la utilización, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de la misma en el momento de presentar la solicitud de registro. Sin embargo, esta presunción no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante.

La intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso. Así, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante, en particular, cuando éste no tenga la intención de utilizarlo sino que únicamente desee impedir la entrada de un tercero en el mercado.

El hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, es uno de los factores pertinentes para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante. En efecto, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios. Ahora bien, no puede excluirse, sin embargo, que, incluso en tales circunstancias y, en particular, cuando varios productores utilizan en el mercado signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita, el solicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo. En particular, tal puede ser el caso cuando el solicitante sabe, en el momento de presentar la solicitud de registro, que un tercero, recién llegado al mercado, pretende aprovecharse de dicho signo copiando su presentación, lo que lleva al solicitante a registrar este último con el fin de impedir la utilización de dicha presentación.

Así mismo, la naturaleza de la marca solicitada puede resultar igualmente pertinente con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante. En efecto, en el caso de que el signo de que se trata consista en la forma y la presentación global del producto, la existencia de la mala fe del solicitante podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores esta limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico o similar, sino también la comercialización de productos comparables.

Por otro lado, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante se puede tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro como marca comunitaria. En efecto, tal grado de notoriedad podría precisamente justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible.

(véanse los apartados 39 a 44 y 46 a 52 y el fallo)