Asuntos acumulados T-318/06 a T-321/06

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L.da,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marcas comunitarias figurativas GENERAL OPTICA en diferentes colores — Nombre comercial anterior Generalóptica — Motivo de denegación relativo — Alcance local del signo anterior — Artículo 8, apartado 4, y artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 24 de marzo de 2009 II ‐ 654

Sumario de la sentencia

[Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 52, ap. 1, letra c)]

[Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 52, ap. 1, letra c)]

[Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 52, ap. 1, letra c)]

[Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 52, ap. 1, letra c)]

Con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, la existencia de un signo distinto de una marca permite obtener la anulación de una marca comunitaria cuando cumpla cuatro requisitos acumulativos: el signo debe ser utilizado en el tráfico económico; debe tener un alcance que no sea únicamente local; el derecho al signo debe haberse adquirido conforme al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria; por último, el signo debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. Estos cuatro requisitos limitan el número de signos distintos de las marcas que pueden invocarse para cuestionar la validez de una marca comunitaria en el conjunto del territorio comunitario, conforme al artículo 1, apartado 2, del Reglamento no 40/94. Los dos primeros requisitos, relativos al uso del signo invocado y a su alcance, resultan del propio tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94 y deben, por tanto, interpretarse a la luz del Derecho comunitario. El Reglamento no 40/94 establece normas uniformes sobre el uso de los signos y su alcance que son coherentes con los principios que inspiran el sistema establecido por dicho Reglamento. Por el contrario, resulta de la frase «si, y en la medida en que, con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo» que los otros dos requisitos, que enumera a continuación el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento no 40/94, son condiciones impuestas por el propio Reglamento que, a diferencia de las precedentes, se aprecian siguiendo los criterios establecidos por el Derecho que rige el signo invocado. Esta remisión al Derecho que rige el signo invocado resulta completamente justificada por cuanto el Reglamento no 40/94 reconoce la posibilidad de que se invoquen signos ajenos al sistema de la marca comunitaria en contra de dicha marca. Por tanto, sólo el Derecho que rige el signo invocado permite establecer si éste es anterior a la marca comunitaria y si puede justificar que se prohíba la utilización de una marca posterior. (véanse los apartados 32 a 34)

Los artículos 52, apartado 1, letra c), y 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, permiten obtener la anulación de una marca comunitaria sobre la base de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico cuyo alcance no sea meramente local. En lo que atañe a la interpretación del requisito relativo al alcance del signo, que exige que se supere el alcance meramente local, debe señalarse, en primer lugar, que la ratio legis de esta disposición consiste en limitar los conflictos entre signos, impidiendo que un signo anterior que no sea suficientemente importante o significativo pueda utilizarse para atacar bien el registro, o bien la validez de una marca comunitaria. Por otro lado, ha de precisarse que el alcance de un signo utilizado para identificar determinadas actividades comerciales debe definirse en relación con la función de identificación que desempeña. Lo anterior exige que se tenga en cuenta, en primer lugar, la dimensión geográfica del alcance del signo, es decir, el territorio en que se utiliza para identificar la actividad económica de su titular, tal y como se desprende de la interpretación literal del artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94. En segundo lugar, debe tomarse en consideración la dimensión económica del alcance del signo, que se valora en atención a la duración del período en que ha cumplido su función en el tráfico económico y a la intensidad de su uso, en atención al círculo de destinatarios para los que el signo ha pasado a ser conocido como elemento distintivo –consumidores, competidores e incluso proveedores– o incluso a la difusión que se ha dado al signo a través, por ejemplo, de la publicidad o de Internet. La pertinencia del examen de la dimensión económica puede deducirse de una interpretación teleológica del requisito relativo al alcance del signo invocado. Así, este requisito tiene por objeto limitar las posibilidades de conflicto a las que puedan darse respecto de los signos verdaderamente importantes. Por tanto, para demostrar la importancia efectiva y real del signo invocado en el territorio afectado, es necesario ir más allá de apreciaciones meramente formales y examinar el impacto producido por el signo en dicho territorio tras haberse utilizado como elemento distintivo. Por consiguiente, el hecho de que un signo confiera a su titular un derecho exclusivo sobre la totalidad del territorio nacional es, por sí mismo, insuficiente para demostrar que su alcance no es únicamente local en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94. En cuanto al territorio pertinente, para demostrar que el alcance del signo invocado no es únicamente local ha de tenerse en cuenta que los signos que pueden entrar en conflicto con una marca comunitaria constituyen derechos exclusivos que traen causa de normas jurídicas aplicables en territorios diferentes. Por tanto, el territorio pertinente para examinar el alcance de estos derechos exclusivos es aquel en que cada una de estas normas jurídicas es aplicable. En efecto, éste es el territorio, en todo o en parte, sobre el que la norma reconoce derechos exclusivos que pueden entrar en conflicto con una marca comunitaria. Desde el punto de vista del Derecho comunitario, un signo tiene un alcance no únicamente local en el territorio pertinente cuando su impacto no se limita a una parte reducida de este territorio, como lo es, por lo general, una ciudad o una provincia. Sin embargo, no es posible determinar a priori, de manera abstracta, qué parte de un territorio debe tomarse en consideración para demostrar que el alcance de un signo excede de una dimensión local. Por consiguiente, la apreciación del alcance del signo debe efectuarse in concreto, según las circunstancias propias de cada caso. En definitiva, para poder oponerse válidamente al registro de una marca comunitaria o para obtener una declaración de nulidad, es necesario que se demuestre que el signo invocado ha adquirido, por el uso, una importancia que no se encuentra limitada desde el punto de vista de los terceros interesados a una parte reducida del territorio pertinente. (véanse los apartados 36 a 42)

Los artículos 52, apartado 1, letra c), y 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, permiten obtener la anulación de una marca comunitaria sobre la base de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico cuyo alcance no sea meramente local. El Reglamento no 40/94 deja al titular la elección de los medios de prueba que le permitan demostrar que el alcance del signo que invoca no es únicamente local. Esta circunstancia puede demostrarse por la existencia de una red de sucursales económicamente activas en el conjunto del territorio de que se trate, pero también de una manera más sencilla, como, por ejemplo, mediante la presentación de facturas expedidas fuera de la región en que el titular esté domiciliado, de artículos de prensa indicativos del grado de conocimiento del signo invocado por parte del público o de guías de viaje en que se haga referencia al establecimiento. (véase el apartado 43)