Dado que, en Francia, los efectos de la denominación de origen «bud» no han sido definitivamente invalidados, la Sala de Recurso debía tener en cuenta, según el artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94, el Derecho nacional pertinente y el registro efectuado en virtud del Arreglo de Lisboa, sin poder cuestionar si el derecho anterior invocado constituía una «denominación de origen».

Infringe el artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) que consideró que, por la invalidación de los efectos de la denominación de origen BUD, registrada, para la cerveza, ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en virtud del Arreglo de Lisboa, mediante sentencia de un órgano jurisdiccional francés, la oposición formulada contra los signos figurativo y denominativo BUD, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para los productos comprendidos en las clases 16, 21, 25 y 32, respectivamente 32, 33, 35, 38, 41 y 42 del Arreglo de Niza, no puede prosperar sobre la base de un derecho «presentado como una denominación de origen», pero que, en realidad, «no lo es», pese a que dicha sentencia ha sido objeto de un recurso de apelación con efectos son suspensivos.

Si la Oficina tiene dudas fundadas sobre la condición de «denominación de origen» del derecho anterior y, por tanto, sobre la protección que debía otorgarle en virtud del Derecho nacional invocado, precisamente cuando esta cuestión es objeto de un procedimiento jurisdiccional en el país parte del Arreglo de que se trata, tiene la posibilidad, con arreglo a la regla 20, apartado 7, letra c), del Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria, de suspender el procedimiento de oposición hasta que recaiga sentencia firme al respecto.

Dado que, en un país parte del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, los efectos de una denominación de origen no han sido definitivamente invalidados, la Oficina debe tener en cuenta, según el artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94, el Derecho nacional pertinente y el registro efectuado en virtud del Arreglo de Lisboa, sin poder cuestionar si el derecho anterior invocado constituye una «denominación de origen».

De ello se deduce que el sistema creado por el Reglamento no 40/94 presupone la toma en consideración, por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), de la existencia de derechos anteriores protegidos en el ámbito nacional. De este modo, el artículo 8, apartado 1, en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94, dispone que el titular de otro signo usado en el tráfico económico cuyo alcance no sea meramente local y que surta efecto en un Estado miembro puede oponerse, en las condiciones que determine, al registro de una marca comunitaria. Para garantizar esta protección, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94 se refiere precisamente al «Derecho del Estado miembro que regule» el derecho anterior invocado.

Según se desprende del quinto considerando del Reglamento no 40/94 sobre la marca comunitaria, el Derecho comunitario de marcas no sustituye a los Derechos de marcas de los Estados miembros. Sobre esta base, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la validez de una marca nacional no podía ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca comunitaria.

Según resulta del tenor del artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) puede no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo. De este tenor se deduce que, por regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que dicha presentación está sujeta con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento no 40/94 y no se prohíbe en modo alguno que la OAMI tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente.

El artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, permite formular oposición contra una solicitud de marca comunitaria sobre la base de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local.

Las finalidades y los requisitos ligados a la prueba del uso efectivo de la marca anterior, en el sentido del artículo 43, apartado 2, del Reglamento no 40/94, difieren de los relativos a la prueba de la utilización, en el tráfico económico, del signo al que se refiere el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento, en particular cuando se trata de una denominación de origen registrada en virtud del Arreglo de Lisboa o de una denominación protegida con arreglo a un Convenio bilateral.

En el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94, algunos signos pueden no perder los derechos que les son propios, aun cuando no hayan sido objeto de un uso «efectivo». Una denominación de origen registrada en virtud del Arreglo de Lisboa no puede considerarse genérica mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen. Por otra parte, se garantiza la protección conferida a la denominación de origen, sin que sea necesario proceder a una renovación (artículo 6 y artículo 7, apartado 1, del Arreglo de Lisboa). Por tanto, ello no significa que el signo invocado en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94 no pueda utilizarse. En consecuencia, el oponente puede limitarse a demostrar que la utilización del signo en conflicto se hizo en el contexto de una actividad comercial persiguiendo una ventaja económica, sin demostrar, en el sentido y según los requisitos impuestos por el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento no 40/94 y por la regla 22 del Reglamento no 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94, un uso efectivo de dicho signo. Una interpretación contraria supondría hacer recaer sobre los signos a que se refiere el artículo 8, apartado 4, requisitos específicamente ligados a las marcas y a su ámbito de protección. Además, el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento no 40/94, a diferencia del artículo 8, apartado 1, letra b), exige además al oponente que demuestre que el signo en conflicto le confiere el derecho, según la legislación del Estado miembro de que se trata, a prohibir la utilización de una marca más reciente.

Del tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94 no se desprende que el signo en conflicto deba ser utilizado en el territorio cuyo Derecho se invoca en apoyo de la protección de dicho signo. Los signos a que se refiere dicho artículo pueden ser objeto de protección en un territorio específico, aun cuando no se hayan utilizado en dicho territorio específico, sino sólo en otro territorio.

Procede verificar si los elementos aportados por el oponente durante el procedimiento administrativo reflejan la utilización de los signos controvertidos en el contexto de un a actividad comercial persiguiendo una ventaja económica, y no en el ámbito privado, y ello cualquiera que sea el territorio al que afecta esta utilización.

Finalmente, en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 40/94, la oposición se basa en un signo «utilizado» en el tráfico económico. De esta disposición no se desprende que el oponente deba demostrar que el signo en conflicto ha sido utilizado con anterioridad a la marca comunitaria. A lo sumo, al igual que sucede con las marcas anteriores, para evitar utilizaciones del derecho anterior motivadas únicamente por un procedimiento de oposición, puede exigirse que el signo en conflicto se haya utilizado antes de la publicación de la marca en el Boletín de Marcas Comunitarias.

(véanse los apartados 163 y 166 a 169)