CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER





presentadas el 23 de marzo de 2006 ( )





Asunto C‑24/05 P

August Storck KG

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior

(marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

«Recurso de casación − Marca comunitaria − Marca tridimensional − Forma ovalada de un caramelo − Motivos de denegación absolutos − Falta de carácter distintivo − Adquisición del carácter distintivo por el uso»

I. Introducción

1. Este recurso de casación impugna la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que, el 10 de noviembre de 2004, ( ) desestimó la acción de nulidad ejercitada contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»), ( ) por la que se denegaba el registro de una marca tridimensional constituida por la forma de un caramelo de color marrón claro.

2. Con frecuencia, el tratamiento de este tipo de signos exige el examen de su carácter distintivo, requisito fundamental para la inscripción, que ha dado lugar a una jurisprudencia en torno a la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria ( ) suficientemente abundante para resolver las pretensiones de la parte recurrente, que ha ampliado, sin embargo, el debate a la adquisición por el uso de ese carácter diferenciador.

3. El recurso extiende la controversia a determinados aspectos del procedimiento ante las Salas de Recurso de la OAMI que se abordan también en estas conclusiones.

II. El marco normativo

4. Las disposiciones necesarias para zanjar este recurso se encuentran en el mencionado Reglamento nº 40/94.

5. Con arreglo al artículo 4, tienen acceso al registro comunitario «los signos que pueden ser objeto de una representación gráfica, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas».

6. A tenor del artículo 7, apartado 1, titulado «Motivos de denegación absolutos», se rechaza la inscripción de:

«a) los signos que no sean conformes al artículo 4;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[…]».

7. El apartado 3 de dicho precepto prevé que las letras b), c) y d) del apartado 1 no se apliquen, «si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma».

8. Bajo la rúbrica «Motivación de las resoluciones», el artículo 73 prescribe que «las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse».

9. Sobre el examen de oficio de los hechos, el artículo 74 señala:

«1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

[…]»

III. Los antecedentes del recurso de casación

A. Los hechos del litigio en la instancia

10. El 30 de marzo de 1998 August Storck KG introdujo una solicitud de marca comunitaria en la OAMI consistente en una forma tridimensional que representa un caramelo de color marrón claro, que se reproduce a continuación:

11. Se instó el registro para «golosinas», pertenecientes a la clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado.

12. Por apreciar que el signo carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el examinador denegó la petición mediante resolución de 25 de enero de 2001 y rechazó, además, que hubiera adquirido esa cualidad como consecuencia del uso.

13. El 14 de febrero de 2001 la demandante interpuso un recurso contra dicha decisión ante la OAMI, apoyándose en el artículo 59 del Reglamento nº 40/94. Pretendía su modificación parcial y la publicación de la marca para las «golosinas, a saber, los toffees (caramelos blandos de café con leche)».

14. El 14 de octubre de 2002 la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI desestimó el recurso, porque el objeto tridimensional controvertido no ostentaba fuerza diferenciadora y porque tampoco le amparaba el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

15. Entendió la Sala de Recurso que la combinación de forma y de color de la marca solicitada no proporcionaba intrínsicamente indicación alguna sobre el origen del producto. Consideró, asimismo, que las pruebas aportadas por la demandante no demostraban que hubiese adquirido capacidad diferenciadora, en especial, para los toffees, a causa de su utilización reiterada.

16. Agotada la vía administrativa, August Storck KG formuló un recurso de anulación mediante demanda depositada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de mayo de 2003.

B. La sentencia impugnada

17. Para respaldar su pretensión, August Storck KG invocó dos motivos, basados, respectivamente, en la infracción del apartado 1, letra b), y del apartado 3, ambos del artículo 7 del Reglamento nº 40/94.

18. El Tribunal de Primera Instancia examinó ante todo el carácter distintivo en relación con los productos y los servicios para los que se había solicitado y con la percepción del público al que se dirigen. ( )

19. En la primera parte de ese análisis, recordó que el emblema controvertido estaba integrado por su apariencia, es decir, por la representación de un caramelo de forma oval y de color marrón claro, destacando unos bordes abombados, un hueco circular en el centro y una cara interior plana. También confirmó que las golosinas se destinan a una clientela potencialmente ilimitada, de cualquier edad, constituyendo alimento para todos. ( )

20. A continuación, después de señalar que, según la jurisprudencia, los criterios de apreciación de la capacidad de identificación de las marcas tridimensionales basadas en la apariencia del propio producto no divergen de los aplicables a las demás categorías, ( ) observó, no obstante, la necesidad de ponderar la diferente sensación que experimenta la gente ante los signos en tres dimensiones, por lo general algo confusa, respecto de los denominativos y de los figurativos, pues estos últimos los percibe inmediatamente como referencias al producto. ( )

21. Después, sopesó la impresión de conjunto ( ) provocada por la combinación de la forma y del color para determinar si deja la impresión de una indicación de origen, corroborando la argumentación de la Sala de Recurso de que, frente a los bienes de consumo ampliamente extendidos, el cliente no concede mucha atención al aspecto ni a la pigmentación de las golosinas, por lo que resulta improbable que el usuario medio elija movido por la hechura del caramelo. ( )

22. Para el Tribunal de Primera Instancia, la Sala de Recurso había acreditado que ninguna de las peculiaridades de la marca debatida, tomada por separado o combinada con otras, poseía carácter distintivo y que, además, el público interesado estaba acostumbrado al color marrón o a sus diversos tonos en ese tipo de dulces. ( )

23. A la vista de estas reflexiones y de que la forma en cuestión no se destaca sustancialmente de algunas figuras primarias habitualmente utilizadas en el comercio, de las que sólo es una variante, dedujo que el comprador no diferenciaba de manera inmediata y cierta las chucherías de la demandante de las de otro origen comercial. ( ) En consecuencia, destacó la falta de virtualidad individualizadora del signo solicitado, desestimando el primer motivo del recurso.

24. Tampoco acogió el segundo motivo, fundado en la violación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, debido a que August Storck KG no justificó la adquisición de esa capacidad de identificación por el uso.

25. En primer lugar, recapituló ( ) las exigencias de la jurisprudencia para lograr esa peculiaridad, relativas a la atribución de una expresa procedencia empresarial; ( ) a la mención de la parte de la Unión Europea en la que carecía de carácter distintivo; ( ) y a la consideración de ciertos factores objetivos para apreciar esa cualidad sobrevenida. ( )

26. En segundo lugar, rebatió las alegaciones de August Storck KG apoyadas en datos sobre el volumen de ventas y sobre los elevados gastos publicitarios efectuados para la promoción del toffee «Werther's Original» («Werther's Echte»), que no probaban la fuerza para identificar derivada de su uso. Además, estimó que el material publicitario suministrado no contenía indicio alguno de la utilización de la marca, tal como fue solicitada, pues se acompañaba de signos denominativos y figurativos. ( )

27. En tercer lugar, rechazó que las encuestas incorporadas por la demandante en esa instancia hubieran demostrado que el conocimiento del caramelo comercializado por August Storck KG, en cuanto título de propiedad industrial, se apoyase en su forma, sino en su denominación «Werther's». ( )

IV. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia

28. El recurso de August Storck KG tuvo entrada en la Secretaría de este Tribunal de Justicia el 26 de enero de 2005; fue contestado por la OAMI el 18 de abril siguiente, no habiéndose instado la necesidad de réplica ni de dúplica.

29. La vista, a la que asistieron los representantes de ambas partes, se celebró el 16 de febrero de 2006, conjuntamente con la del asunto C‑25/05 P, en el que se enfrentan los mismos contrincantes.

V. Análisis de los motivos de casación

30. La empresa recurrente hace valer cuatro motivos de casación, denunciando la violación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94; del artículo 74, apartado 1, primera frase; del artículo 73; y del artículo 7, apartado 3, del propio Reglamento.

31. La OAMI ha solicitado que se declare la inadmisibilidad de la segunda parte del primer motivo, así como la del segundo y la del tercero en su totalidad, por lo que conviene analizar previamente estas alegaciones.

A. Examen de la admisibilidad de algunos de los motivos

1. Sobre la inadmisibilidad de la segunda parte del primer motivo de casación

32. En el escrito de interposición del recurso, August Storck KG rubrica esta sección «Apreciación del carácter distintivo» y critica al Tribunal de Primera Instancia por no haber indagado si el signo controvertido poseía un carácter distintivo mínimo intrínseco. Le reprocha haber tenido al caramelo por una forma geométrica básica y haber respaldado la tesis de la Sala de Recurso de que el consumidor medio no presta mucha atención a la configuración ni a la coloración de las golosinas.

33. Para la OAMI, todas estas imputaciones se refieren a valoraciones sobre elementos no jurídicos, cuya ponderación escapa a la competencia del Tribunal de Justicia.

34. En virtud del artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación ha de limitarse a las cuestiones de derecho, quedándole vedada, pues, toda incursión en el ámbito de la apreciación de los hechos, con la salvedad de las ocasiones en las que el Tribunal de Primera Instancia incurra en una inexactitud material o en la desnaturalización de datos y de pruebas. ( )

35. Aparte de que no se ha aducido este último extremo, la evaluación fáctica del Tribunal de Primera Instancia no deja entrever un error de ese tipo; al escrutar el aspecto del dulce debatido, simplemente lo describe, considerando que pertenece a la geometría básica; cuando reflexiona sobre la percepción del público, ratifica la validez del razonamiento de la Sala de Recurso, en legítimo ejercicio de su facultad de apreciación. No se ha alterado, pues, el sentido de alguna información o de una prueba según la jurisprudencia Hilti. ( )

36. En consecuencia, la recurrente reclama que este Tribunal de Justicia sustituya el examen del Tribunal de Primera Instancia, lo que no es posible a tenor de las atribuciones conferidas a uno y otro órgano judicial. ( ) Por tanto, no procede admitir a trámite esta parte del primer motivo de casación.

2. Sobre la inadmisibilidad de los motivos segundo y tercero

37. August Storck KG denuncia, por un lado, que la Sala de Recurso no adujo ninguna evidencia para sustentar la naturaleza habitual de la estructura del caramelo, infringiendo así el principio de instrucción de oficio del artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 40/94; por otro lado, en el tercer motivo ataca esa misma apreciación, porque la falta de elementos que la corroboraran le impidió emitir su opinión, violando el artículo 73 de dicho Reglamento y conculcando su derecho de defensa. Sostiene que el Tribunal de Primera Instancia, al aprobar las estimaciones de la OAMI, contravino también las citadas normas.

38. Pero las imputaciones ahora vertidas en casación no se formularon ante el Tribunal de Primera Instancia, por lo que no procede su admisión.

39. En efecto, en virtud del artículo 113, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el recurso de casación no puede modificar el objeto del litigio dirimido en el Tribunal de Primera Instancia.

40. La jurisprudencia ya ha declarado que permitir a una de las partes invocar por primera vez en casación un motivo no esgrimido en el Tribunal de Primera Instancia equivaldría a extender el ámbito del proceso, despreciando el carácter limitado de la competencia del Tribunal de Justicia en este recurso. ( )

41. Cabe señalar que la sentencia recurrida abordó los dos motivos expresamente alegados por la demandante en primera instancia, a saber, la violación de los apartados 1, letra b), y 3 del artículo 7 del Reglamento nº 40/94. ( ) Además, del escrito de interposición del recurso de casación se desprende que las imputaciones relativas a la violación de los artículos 73 y 74 de dicho Reglamento se dirigen contra la Sala de Recurso de la OAMI, y sólo secundariamente contra el Tribunal de Primera Instancia, por haber asumido los razonamientos de dicho organismo.

42. Habiendo tenido ocasión, pues, de impugnar ante el Tribunal de Primera Instancia el proceder de dicha Sala, no se atisba ninguna justificación que se lo impidiera, debiendo soportar August Storck KG las secuelas de tal omisión.

43. Por lo tanto, los motivos segundo y tercero aparecen manifiestamente inadmisibles, sin que sea necesario entrar en su estudio sobre el fondo, ni siquiera con alcance subsidiario.

44. No obstante, aventuro mi convicción de que las Salas de Recurso de la OAMI merecerían disponer de cierto margen para traer a colación hechos notorios en la instrucción de los expedientes, que las relevaran de aportar sistemáticamente pruebas de lances del dominio público.

B. Sobre los restantes motivos de casación

1. Sobre la primera parte del primer motivo, basada en la violación del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

45. La recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber aumentado las exigencias sobre la capacidad diferenciadora de la golosina, al supeditarla a divergencias sustanciales con los demás tipos de caramelos, cuando del citado artículo 7, apartado 1, letra b), se deduce que basta un pequeño carácter distintivo para inscribir un signo comunitario.

46. La OAMI considera que esta crítica se apoya en una lectura parcial de la sentencia que, por lo demás, se ajusta a la jurisprudencia reiterada en materia de marcas tridimensionales.

47. Sin duda, el tenor literal de la norma controvertida parece abogar por el acceso al registro de cualquier emblema con un mínimo poder para singularizar. ( ) Sin embargo, la evolución jurisprudencial posterior acerca de las marcas en tres dimensiones ha superado ese debate y no procede, pues, profundizar más en la delimitación entre el carácter distintivo mínimo y su falta absoluta, disputa aún pendiente en las gráficas y en las denominativas. ( )

48. Aunque los criterios para ponderar la fuerza de deslinde de los signos constituidos por la forma del producto no divergen de los aplicables a otras categorías de símbolos, ( ) hay cierto consenso acerca de que, en la práctica, resulta más difícil acreditarla que en una marca denominativa o en una figurativa. ( )

49. Además, el Tribunal de Justicia ha admitido en varias ocasiones que la percepción del consumidor medio, parámetro determinante para sopesar la capacidad identificadora de los símbolos que optan al registro, no es necesariamente la misma en un emblema tridimensional que en los de otra índole, cuyos signos no coinciden con el aspecto de las mercancías a las que se refieren, ya que esos clientes no tienen la costumbre de presumir el origen de los bienes por su forma, al margen de todo elemento gráfico o textual. ( )

50. Pues bien, los apartados 35 a 44 de la resolución recurrida coinciden con lo expresado en los puntos precedentes de estas conclusiones, trasladándolos al caso concreto sin tergiversarlos ni aumentar los requisitos de las marcas tridimensionales, por lo que carece de fundamento el reproche que le hace August Storck KG.

51. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia desestimar la primera parte del primer motivo, por infundada.

2. Sobre el cuarto motivo de casación, la violación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94

52. En el cuarto motivo, la recurrente ataca la sentencia del Tribunal de Primera Instancia por haber sometido los signos tridimensionales a exigencias de prueba más estrictas para justificar el uso que le otorgue virtualidad diferenciadora. Critica también que dicha resolución se ciñera únicamente a la percepción del caramelo por el público en el momento de comprarlo, cuando habrían de valorarse otros instantes, en especial, el de su difusión por anuncios y el de su deglución.

53. Ante todo, ha de rechazarse la reprobación por la recurrente de las apreciaciones fácticas y probatorias de la sentencia impugnada, ( ) debido a que la competencia casacional de este Tribunal de Justicia está limitada a las cuestiones jurídicas, como ya he reflejado. Por tanto, no procede censurar al Tribunal de Primera Instancia en relación con los datos sobre el volumen de ventas, los elevados gastos publicitarios y las encuestas aportadas por la actora, toda vez que no se ha aducido su desnaturalización. La misma reflexión se adecua a las aseveraciones vertidas sobre la impresión del signo en los envoltorios.

54. Circunscritas, pues, las quejas del recurso a su marco estrictamente jurídico, conviene centrarse en el estudio de las dos alegaciones fundamentales de August Storck KG.

55. La primera denuncia el supuesto error de derecho en que incurrió el Tribunal de Primera Instancia al negar que se demostrara, mediante las dos pruebas inicialmente aludidas en el punto 53 de estas conclusiones, el carácter distintivo adquirido por el uso de la forma de la golosina, pues la documentación sobre su publicidad nunca la presentaba aislada como marca, sino en compañía de otros elementos, en particular del signo denominativo «Werther». Le reprocha que, al no aceptar la adquisición de la capacidad de diferenciarse, niega por principio dicho poder a los símbolos tridimensionales cuando aparecen yuxtapuestos a otros emblemas tradicionales.

56. La interpretación de la sentencia impugnada que propugna la recurrente parece, cuando menos, singular, pues dicha resolución no empece a los objetos tridimensionales acceder al registro merced a su empleo conjunto con otros signos en el mercado.

57. Una afirmación de esa naturaleza sería contraria a la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia que, en el asunto Nestlé, declaró, en el ámbito del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CEE, ( ) que la adquisición del carácter distintivo no implica necesariamente la utilización del emblema de un modo independiente, sino que puede derivar también de aprovechar un fragmento como parte de una marca registrada o del empleo de otra en combinación con una inscrita. ( )

58. Pero, en los apartados 63 y 64 de la sentencia impugnada, el órgano que la dictó, en el ejercicio de su función jurisdiccional, sólo valoró las pruebas en el caso concreto, sin intención de implantar una regla general. Por lo demás, no incumbe a este Tribunal de Justicia evaluar la pertinencia ni la exactitud de esas apreciaciones fácticas, como ya he explicado. Por lo tanto, no puede acogerse esta idea.

59. Además, la crítica al momento decisivo en el que el consumidor se ve confrontado con el símbolo, para examinar su carácter distintivo por el uso, tiene su respuesta en la propia sentencia Nestlé, al estimar bastante que, como corolario de ese uso, los sectores interesados perciban que el producto o el servicio, designado exclusivamente por la marca cuyo registro se solicita, proviene de una empresa determinada. ( )

60. Aparte de que esta discusión se me antoja más adecuada en el seno del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, conviene recalcar que, en la sentencia Ruiz-Picasso y otros/OAMI, el Tribunal de Justicia corroboró la tesis del Tribunal de Primera Instancia sobre el riesgo de confusión, de que el público relevante también percibe los productos y sus insignias en circunstancias ajenas a cualquier acto de compra, aunque dando muestras en tales ocasiones de un interés menor, lo que no obsta a que se tenga en cuenta el grado singularmente elevado de atención que presta el consumidor medio cuando prepara y adopta su elección entre diferentes productos de la misma gama. ( )

61. En un sistema sin distorsiones de la competencia, al que aspira el legislador comunitario, según el primer considerando del Reglamento nº 40/94, es obvio que la protección de los titulares de este tipo de derechos de propiedad industrial se concentre en el instante culminante de la decisión del consumidor, la compra del producto o la contratación del servicio, siendo la publicidad previa una medida para inducirle a decantarse por alguna adquisición, de suerte que difícilmente se comprende que se tome en consideración en pie de igualdad con el acto de comprar el bien.

62. Aún menos inteligible parece la exigencia de la recurrente de analizar también en el contexto del carácter distintivo el trance de la degustación de la golosina, pues en una marca tridimensional como la controvertida, compuesta por el producto, se confundirá el sabor logrado gracias a la calidad de su elaboración con la deglución del emblema, pero barrunto que no se elogia la exquisitez de esta última acción, sino la del caramelo, ensalzándose, a continuación, la excelencia de la marca. Esta idea la ha expresado genéricamente el Tribunal de Justicia en la sentencia Mag Instrument/OAMI, al señalar que cuanto más se acerque la forma cuyo registro se insta a la del objeto, más se reduce su virtualidad identificadora. ( )

63. Por consiguiente, en la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia no erró al ponderar la situación del cliente que compra el dulce, para alcanzar el carácter distintivo por el uso.

64. Al no haberse acogido la segunda alegación, ha de rechazarse el cuarto motivo por infundado.

65. A la luz del resultado del análisis de los motivos de casación, en parte manifiestamente inadmisibles y parcialmente infundados, sólo procede la completa desestimación del recurso.

VI. Costas

66. En virtud de lo sancionado en el artículo 122, en relación con el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación por disposición del artículo 118, a la parte que pierda el proceso se le han de imponer las costas. Si se desestiman, como recomiendo, los motivos invocados por la recurrente, ha de hacerse cargo de las costas causadas en este trámite.

VII. Conclusión

67. En atención a todo lo expuesto, sugiero al Tribunal de Justicia desestimar el recurso de casación interpuesto por August Storck KG contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 10 de noviembre de 2004, en el asunto T‑396/02, por ser en parte manifiestamente inadmisible y en parte infundado, condenando a la recurrente al pago de las costas ocasionadas en su tramitación.