Asunto C‑409/12

Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH

contra

Pfahnl Backmittel GmbH

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Patent- und Markensenat)

«Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 12, apartado 2, letra a) — Caducidad — Marca que se ha convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que está registrada — Percepción del signo denominativo “KORNSPITZ” por los vendedores, por una parte, y por los usuarios finales, por otra — Pérdida de carácter distintivo exclusivamente desde el punto de vista de losusuarios finales»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 6 de marzo de 2014

Entre las diversas funciones de la marca, la de indicación del origen desempeña un papel esencial. Dicha función sirve para identificar el producto o servicio designado por la marca atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, distinguir ese servicio o producto de los de otras empresas. Dicha empresa identificada es la empresa bajo cuyo control se comercializa dicho producto o servicio. El legislador de la Unión Europea ha consagrado esta función esencial de la marca en el artículo 2 de la Directiva 2008/95, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, al disponer que los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica sólo podrán constituir marcas si son apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. En otros lugares de la referida Directiva se extraen consecuencias del mencionado requisito, en particular en sus artículos 3 y 12. Mientras el artículo 3 enumera situaciones en las que la marca no puede ab initio desempeñar su función de indicación del origen, el artículo 12, apartado 2, letra a), se ocupa de la situación en la que la marca se ha convertido en designación usual, por lo que ha perdido su carácter distintivo, de manera que ya no desempeña dicha función. Así pues, podrá declararse la caducidad de los derechos que el artículo 5 de la Directiva 2008/95 confiere al titular de la referida marca. Cierto es que la apreciación de si una marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada debe llevarse a cabo no sólo teniendo en cuenta la percepción de los consumidores o usuarios finales sino también, según las características del mercado de que se trate, tomando en consideración la percepción de profesionales como, por ejemplo, los vendedores. Sin embargo, en general, la percepción de los consumidores o los usuarios finales desempeña un papel decisivo. Por sí mismo, el mero hecho de que los vendedores sean conscientes de que existe dicha marca y del origen indicado por ésta no evita que se pueda producir esa caducidad. Así pues, el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca se arriesga a su caducidad en la parte que concierne a un determinado producto para el que dicha marca esté registrada cuando la marca se haya convertido, por la actividad o inactividad de ese titular, en la designación usual de tal producto exclusivamente desde el punto de vista de los usuarios finales del producto. (véanse los apartados 20 a 22 y 28 a 30 y el punto 1 del fallo)

Al adoptar el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que busca el equilibrio entre los intereses del titular de una marca y los intereses de sus competidores vinculados a la disponibilidad de los signos, el legislador de la Unión estimó que únicamente puede esgrimirse la pérdida del carácter distintivo de dicha marca ante su titular cuando esa pérdida se deba a la actividad o inactividad de éste. A tal respecto, en el concepto de «inactividad» puede subsumirse el hecho de que el titular de una marca no haya invocado en tiempo oportuno el derecho exclusivo que le confiere el artículo 5 de la Directiva con el fin de solicitar a la autoridad competente que prohíba a los terceros interesados el uso de un signo que pueda confundirse con dicha marca, puesto que el objetivo de esta solicitud es precisamente proteger el carácter distintivo de la marca. Sin embargo, si no se quiere renunciar al equilibrio descrito, el concepto de «inactividad» no se puede limitar en absoluto a una omisión como la que se acaba de mencionar, sino que incluirá todas aquellas en las que el titular de una marca no se muestre lo suficientemente diligente para proteger el carácter distintivo de su marca. Por ello, en una situación en la que los vendedores del producto elaborado a partir de la materia prima que suministra el titular de la marca no informan con carácter habitual a sus clientes de que el signo utilizado para designar el producto de que se trata está registrado como marca, y contribuyen de ese modo a la transformación de la misma en designación usual, la dejación de dicho titular, al no adoptar iniciativa alguna capaz de inducir a esos vendedores a utilizar con más frecuencia la marca, puede calificarse de «inactividad» en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95. Así pues, el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que puede considerarse que existe «inactividad» en el sentido de dicha disposición cuando el titular de la marca no induzca a los vendedores a utilizarla con más frecuencia al comercializar un producto para el que la misma está registrada. (véanse los apartados 32 a 34 y 36 y el punto 2 del fallo)