Palabras clave

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Palabras clave

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1. Libre circulación de mercancías ° Propiedad industrial y comercial ° Derecho de marca ° Derecho del titular de oponerse a la utilización ilícita de su marca ° Productos de referencia °Productos idénticos y similares ° Riesgo de confusión ° Determinación por el Derecho nacional

(Tratado CEE, art. 36)

2. Libre circulación de mercancías ° Propiedad industrial y comercial ° Derecho de marca ° Carácter territorial de los títulos nacionales ° Consecuencia ° Determinación de las condiciones de protección por el Estado que debe otorgarla ° Principio reconocido por el Derecho internacional convencional y admitido por el Tratado CEE

(Tratado CEE, art. 36)

3. Libre circulación de mercancías ° Propiedad industrial y comercial ° Derecho de marca ° Independencia de los títulos nacionales ° Consecuencia ° Posibilidad de ceder la marca solamente para uno o varios Estados ° Principio consagrado por el Derecho internacional convencional

4. Libre circulación de mercancías ° Propiedad industrial y comercial ° Derecho de marca ° Producto comercializado en un Estado miembro por el titular o con su consentimiento ° Importación en otro Estado miembro ° Oposición del titular ° Improcedencia ° Cesión de una marca a una empresa independiente del cedente y limitada a uno o varios Estados miembros ° Derecho del cedente a oponerse a la utilización de la marca por el cesionario en un Estado miembro no previsto en la cesión ° Procedencia

(Tratado CEE, arts. 30 y 36)

5. Libre circulación de mercancías ° Propiedad industrial y comercial ° Derecho de marca ° Cesión voluntaria de la marca ° Pérdida de la facultad de control sobre los productos revestidos con la marca ° Consentimiento que no genera el agotamiento del derecho

6. Libre circulación de mercancías ° Propiedad industrial y comercial ° Derecho de marca ° Derecho unitario como el de la Ley uniforme Benelux ° Cesión de una marca a una empresa independiente del cedente y limitada a una parte del territorio cubierto por la marca ° Prohibición ° Marca comunitaria ° Oposición a la cesión de marcas nacionales limitada a ciertos Estados miembros ° Inexistencia

(Reglamento nº 40/94 del Consejo)

7. Competencia ° Prácticas colusorias ° Acuerdos entre empresas ° Acuerdo de cesión de marcas destinado a un reparto de los mercados ° Aplicabilidad del artículo 85 del Tratado

(Tratado CEE, art. 85)

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1. El derecho de prohibición que resulta de una marca tiene por objetivo proteger a los titulares contra las maniobras de terceros que, provocando un riesgo de confusión en el ánimo de los consumidores, intentan sacar partido de la reputación atribuida a la marca. Dicho derecho no cubre solamente los productos para los cuales se ha adquirido la marca, sino también los productos diferentes de éstos, dado que los productos de que se trata tienen relaciones lo bastante estrechas para que, en el ánimo de los usuarios que vean estampado en dichos artículos el mismo signo, provoquen la conclusión de que proceden de la misma empresa. A este respecto, a falta de una aproximación de las legislaciones en el marco de la Comunidad, la determinación de criterios que permitan concluir la existencia de un riesgo de confusión °ámbito en el cual el Derecho comunitario no impone una interpretación estricta° depende del Derecho nacional, sin perjuicio de los límites establecidos por la segunda frase del artículo 36 del Tratado.

2. Los títulos nacionales en materia de marcas son territoriales. Por esta razón, el Derecho del Estado donde se solicita la protección de una marca es el que determina las condiciones de dicha protección. El principio de territorialidad del Derecho de marcas, reconocido por el Derecho internacional convencional, también está admitido por el Tratado CEE. Al tolerar determinadas restricciones a la importación fundadas en razones de protección de la propiedad intelectual, el artículo 36 del Tratado presupone en efecto que los actos relativos al producto importado, que han sido realizados sobre el territorio del Estado de importación, se rigen por la legislación de dicho Estado.

3. En virtud del principio de independencia de las marcas, consagrado por el apartado 3 del artículo 6 y el artículo 6 quater del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, y por el segundo párrafo del artículo 9 ter del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891, un Derecho de marca puede ser cedido para un país sin necesidad de tener que ser cedido simultáneamente para los otros países. Los derechos unitarios, que convierten el territorio de varios Estados en un territorio único desde el punto de vista del Derecho de marcas, como son la Ley uniforme Benelux sobre las marcas de productos y de servicios o el Reglamento sobre la marca comunitaria, sancionan, ciertamente, con nulidad la cesión de marca realizada para una parte solamente del territorio por ellos regulado. Sin embargo, como tampoco las normativas nacionales, estos derechos unitarios no supeditan la validez de la cesión de marca efectuada para el territorio por ellos regulado a la cesión concomitante de la marca para los territorios de Estados terceros.

4. Los artículos 30 y 36 del Tratado se oponen a la aplicación de legislaciones nacionales que conceden al titular de la marca en el Estado de importación el derecho de oponerse a la comercialización de productos que han sido puestos en circulación en el Estado de exportación por él mismo o con su consentimiento. Este principio, llamado de agotamiento del derecho, opera cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación son idénticos o cuando están económicamente vinculados. En efecto, en estos supuestos, puede efectuarse un control de calidad por una empresa única y la función de identificación del origen de la marca no está en absoluto cuestionado por la libertad de las importaciones.

En cambio, cuando una marca ha sido cedida, solamente para uno o varios Estados en los cuales se había solicitado su inscripción en el registro, a una empresa que no tiene ningún vínculo económico con el cedente, los artículos 30 y 36 del Tratado no impiden la aplicación de la legislación nacional que permita al cedente oponerse en el Estado donde ha conservado la marca a la comercialización por el cesionario de productos revestidos de su marca.

5. El consentimiento que implica una cesión voluntaria de un Derecho de marca no es el que se exige para que opere el agotamiento del derecho. Para esto es necesario que el titular del derecho en el Estado de importación tenga, directa o indirectamente, la facultad de determinar los productos sobre los cuales puede estamparse la marca en el Estado de exportación y controlar su calidad. Ahora bien, esta facultad desaparece si, mediante cesión, se abandona voluntariamente el control sobre la marca a un tercero sin vínculo económico con el cedente. Por tanto, esta situación debe distinguirse claramente del caso en el que los productos importados proceden de un titular de licencia. En efecto, al contrario que un cedente, el que concede una licencia tiene la posibilidad de controlar la calidad de los productos del licenciatario insertando en el contrato cláusulas que le obliguen a éste a respetar sus instrucciones y concediendo a aquél la facultad de asegurarse de su cumplimiento.

6. Debe partirse de la idea de que una cesión de una marca para una parte solamente del territorio a un cesionario que no tenga ningún vínculo con el cedente llevaría a instaurar orígenes distintos dentro del mismo territorio y que, para salvaguardar la función de la marca, sería entonces necesario admitir que se pudiera prohibir la exportación de los productos del cesionario hacia el territorio del cedente e inversamente, los Derechos unitarios, como la Ley uniforme Benelux sobre las marcas de productos y de servicios, sancionan con la nulidad las cesiones que se efectúan para una parte solamente del territorio contemplado por los títulos que dichos Derechos establecen, con el fin de evitar la creación de tales obstáculos a la libre circulación de mercancías. Mediante la limitación así introducida en el derecho a disponer de la marca, estos Derechos unitarios garantizan la unicidad del titular sobre todo el territorio en el que se aplican y garantizan la libre circulación del producto. Si bien el Reglamento sobre la marca comunitaria crea también un carácter unitario, éste, sin embargo, no sustituye a los títulos nacionales, sino que se superpone a los mismos. El artículo 8 del Reglamento, que permite al titular de una marca en un solo Estado oponerse al registro de una marca comunitaria por el titular de títulos nacionales para productos idénticos o similares en los otros Estados miembros, no puede ser interpretado como que se opone a la cesión de marcas nacionales limitada a ciertos Estados de la Comunidad.

7. Cuando empresas independientes una de otra efectúen cesiones de marca a raíz de una práctica colusoria sobre reparto de mercados, la prohibición de los acuerdos contrarios a las normas sobre la competencia establecida por el artículo 85 del Tratado puede aplicarse, teniendo como consecuencia la nulidad de las cesiones que constituyan el instrumento de la práctica colusoria. Sin embargo, una cesión de marca sólo puede ser calificada como instrumento de una acuerdo prohibido por el artículo 85 del Tratado después de analizar el contexto, los compromisos subyacentes a la cesión, la intención de las partes y la contrapartida prometida.