Asunto C‑360/12

Coty Germany GmbH

contra

First Note Perfumes NV

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof)

«Cooperación judicial en materia civil — Reglamentos (CE) nos 40/94 y 44/2001 — Marca comunitaria — Artículo 93, apartado 5, del Reglamento no 40/94 — Competencia internacional en materia de violación de marca — Determinación del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso — Participación transfronteriza de varias personas en el mismo acto ilícito»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 5 de junio de 2014

El concepto de «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho de [la] violación» que figura en el artículo 93, apartado 5, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de una venta y de una entrega de un producto que viola el derecho de marca llevadas a cabo en territorio de un Estado miembro, seguidas de una reventa por parte del adquirente en territorio de otro Estado miembro, esta disposición no permite determinar una competencia jurisdiccional para conocer de una acción de violación de marca dirigida contra el vendedor inicial, que no ha actuado en el Estado miembro en el que tiene su sede el tribunal que conoce del asunto. En efecto, en virtud de las disposiciones combinadas de los artículos 90, apartado 2, y 92 del Reglamento no 40/94, se excluye expresamente la aplicación del artículo 5, punto 3, del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que se corresponde con el artículo 5, punto 3, del Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, a las acciones de violación de una marca comunitaria. Por tanto, el concepto de «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho de [la] violación» que figura en el artículo 93, apartado 5, del Reglamento no 40/94 debe interpretarse autónomamente en relación con el concepto de «lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso», recogido en el mencionado artículo 5, punto 3, del Reglamento no 44/2001. A este respecto, el vínculo de conexión establecido por dicho artículo 93, apartado 5, del Reglamento no 40/94 se refiere al territorio del Estado miembro en el que se ha producido el hecho que originó o amenazó con originar la violación alegada, y no al territorio del Estado miembro en el que la mencionada violación produce efectos. Por consiguiente, la competencia jurisdiccional con arreglo al citado artículo sólo puede concederse en favor de los tribunales de marcas comunitarias del Estado miembro en cuyo territorio el demandado cometió el hecho ilícito alegado. (véanse los apartados 28, 31, 34, 37 y 38 y el punto 1 del fallo)

Toda vez que el artículo 14, apartado 2, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, dispone expresamente que pueden ejercerse acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal, el Reglamento no 40/94 no regula la competencia para conocer de estas acciones y debe determinarse sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. De este modo, en relación con una demanda basada en la infracción de la ley nacional contra la competencia desleal, el artículo 5, punto 3, del Reglamento no 44/2001 es de aplicación para determinar la competencia jurisdiccional del tribunal que conoce del asunto. (véanse los apartados 40 a 42)