CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. GIOVANNI PITRUZZELLA

presentadas el 30 de abril de 2020 ( 1 )

Asunto C‑809/18 P

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

contra

John Mills Ltd

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Marca solicitada por el agente o el representante del titular legitimo — Artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009»

1. Mediante el recurso de casación objeto del presente procedimiento, la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia de 15 de octubre de 2018, John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679), en virtud de la cual el Tribunal General estimó el recurso interpuesto por la sociedad John Mills Ltd. contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 5 de octubre de 2016 (procedimiento R 2087/2015‑1), (en lo sucesivo, «resolución controvertida»), relativa a un procedimiento de oposición incoado por la sociedad Jerome Alexander Consulting Corp.

2. El recurso de casación de la EUIPO brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de pronunciarse por primera vez sobre la interpretación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 ( 2 ) (actualmente artículo 8, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 ( 3 )), que incluye, entre los motivos de denegación relativos del registro de un signo como marca de la Unión, que el agente o el representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular. ( 4 )

I. Marco jurídico

A. Derecho internacional

3. La Unión es miembro del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 15 de abril de 1994, ( 5 ) que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC). ( 6 ) El artículo 2, apartado 1, de dicho acuerdo dispone que, en lo que respecta a la parte II del mismo, en la que figuran las disposiciones sobre marcas, los Estados parte deben cumplir los artículos 1 a 12 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979, ( 7 ) que vincula a todos los Estados miembros de la Unión.

4. El artículo 6 septies del Convenio de París establece, en su versión revisada y modificada, lo siguiente: «1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones. 2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización. 3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.»

B. Derecho de la Unión

5. El artículo 8 del Reglamento n.o 207/2009, aplicable ratione temporis a los hechos del procedimiento, enumera los motivos de denegación relativos del registro de una marca. A tenor del apartado 3 de dicho artículo: «Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.» ( 8 )

6. El artículo 11 del citado Reglamento, cuyo título es «Prohibición de utilización de la marca de la Unión registrada a nombre de un agente o de un representante», dispone que «cuando una marca de la Unión haya sido registrada a nombre del agente o representante del titular de la marca, sin autorización del titular, este último tendrá derecho a oponerse a que su agente o representante utilice su marca sin autorización suya, a no ser que el agente o representante justifique su actuación». ( 9 )

7. De conformidad con el artículo 18 de ese mismo Reglamento, que lleva por título «Cesión de una marca registrada a nombre de un agente», «en el caso de haberse registrado una marca de la Unión a nombre del agente o del representante del titular de esa marca sin autorización del titular, este tendrá el derecho de reivindicar que se le ceda el registro a su favor, a no ser que el agente o el representante justifique su actuación». ( 10 )

8. Por último, el artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, establece que «la marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: […] b) cuando exista una marca contemplada en el artículo 8, apartado 3, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado». ( 11 )

II. Antecedentes del litigio, procedimiento ante la EUIPO, procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

9. El 18 de septiembre de 2013, John Mills Ltd presentó ante la EUIPO una solicitud de registro de marca de la Unión para el signo denominativo «MINERAL MAGIC». Los productos para los que se solicitaba el registro están comprendidos en la clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «Lociones capilares; preparaciones abrasivas; jabones; perfumería (productos de –); aceites etéreos; cosméticos; preparados para la limpieza y el cuidado de la piel, el cuero cabelludo y el cabello; desodorantes para uso personal (perfumería)».

10. El 23 de abril de 2014, Jerome Alexander Consulting Corp. formuló oposición al registro de la marca solicitada, alegando en apoyo de la misma el motivo de denegación previsto en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009. La oposición se basaba, entre otras, en la marca denominativa estadounidense MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, registrada en Estados Unidos el 15 de enero de 2013 para los siguientes productos: «Polvos faciales que contienen minerales». Mediante resolución de 18 de agosto de 2015, la División de Oposición desestimó la oposición. El 15 de octubre de 2015 Jerome Alexander interpuso recurso ante la EUIPO contra dicha resolución.

11. El 5 de octubre de 2016, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO adoptó la resolución controvertida, mediante la cual anuló la resolución de la División de Oposición y denegó el registro de la marca solicitada basándose en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009. En dicha resolución, la Sala de Recurso se refirió, en primer término, al objetivo del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, que es «evitar que el agente del titular de una marca se apropie indebidamente de esta», ( 12 ) y enumeró los requisitos que estimó que debían concurrir para que la oposición prosperase al amparo de dicha disposición, a saber, «que la parte oponente fuera titular de la marca anterior, que el solicitante de la marca fuera o hubiera sido agente o representante del titular mencionado, que la solicitud se hubiera presentado en nombre del agente o representante y sin consentimiento del titular ni razones legítimas que justificaran la actuación del agente o representante, y que la solicitud se refiriera a signos y productos idénticos o similares». ( 13 ) Reconoció, además, que «en el momento de la presentación de la solicitud de marca, existía una relación comercial real, efectiva y duradera que generaba una obligación general de confianza y lealtad, y que la recurrente era “agente” a los efectos del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009». ( 14 ) Por último, la Sala de Recurso señaló que, en el caso de autos, los productos a que se refieren los signos en pugna eran idénticos ( 15 ) y los signos en conflicto similares. ( 16 )

12. El 5 de enero de 2017, John Mills interpuso ante el Tribunal General un recurso de anulación contra la resolución controvertida, en el que invocaba un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, que se articulaba en tres partes. La primera versaba sobre la consideración de John Mills como «agente o representante», en el sentido de dicha disposición. Mediante la segunda y la tercera parte, John Mills censuraba a la Sala de Recurso que hubiera considerado erróneamente que esa disposición resultaba aplicable, aun cuando los signos en pugna fueran meramente similares y no idénticos y a pesar de que los productos cubiertos por la marca anterior no fueran idénticos a los cubiertos por la marca solicitada.

13. El Tribunal General examinó en primer lugar la segunda parte del motivo de recurso y la estimó. Por consiguiente, anuló la resolución de la Sala de Recurso sin pronunciarse sobre las imputaciones primera y tercera y condenó a la EUIPO y a Jerome Alexandre a cargar, cada uno de ellos, con la mitad de las costas de John Mills.

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

14. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de diciembre de 2018, la EUIPO interpuso el presente recurso de casación. La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y condene en costas a John Mills. John Mills solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación de la EUIPO y la condene en costas. La EUIPO y John Mills formularon alegaciones en la vista que se celebró el 16 de enero de 2020.

IV. Sobre el recurso de casación

15. En apoyo de su recurso de casación, la EUIPO formula dos motivos. Mediante el primero de ellos, imputa al Tribunal General una infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 y, mediante el segundo, alega una infracción del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

A. Sobre el primer motivo de casación, relativo a la infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009

1. Sentencia recurrida

16. El primer motivo de casación se dirige contra los apartados 25 a 37 de la sentencia recurrida.

17. En el apartado 25 de dicha sentencia, tras observar que el objetivo del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 es «evitar que el agente o representante del titular de una marca se apropie indebidamente de esta, puesto que dichos agentes o representantes pueden explotar los conocimientos y la experiencia adquiridas durante la relación comercial que los vinculaba al titular y, por lo tanto, sacar provecho indebido de los esfuerzos y de la inversión que el propio titular de la marca realizó», el Tribunal General afirmó que esa disposición «requiere de una conexión directa entre la marca del titular y la marca cuyo registro haya solicitado en su propio nombre el agente o representante» y que «solo es concebible tal conexión si las marcas en cuestión coinciden entre sí». A continuación, el Tribunal General estimó que apuntan a la interpretación de que, para que pueda aplicarse el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, la marca anterior y la marca solicitada deban ser idénticas (no solo similares), tanto los trabajos preparatorios del Reglamento n.o 40/94 sobre la marca comunitaria ( 17 ) (apartados 26 a 31 de la sentencia recurrida), como el texto del artículo 6 septies del Convenio de París (apartados 32 a 35 de la sentencia recurrida).

2. Alegaciones de las partes

18. La EUIPO sostiene que el Tribunal General interpretó erróneamente lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 al limitar su ámbito de aplicación al concepto de «identidad» de los signos y darle el sentido que tiene en el contexto del artículo 8, apartado 1, letra a), del citado Reglamento. La EUIPO censura que el Tribunal General haya hecho primar una interpretación literal del artículo 8, apartado 3, del Reglamento 207/2009, que no tiene debidamente en cuenta el objetivo de tal disposición. A este respecto, la EUIPO subraya, por un lado, que una interpretación literal no permite excluir que dicha disposición se aplique asimismo a marcas similares y, por otro, que el juez de la Unión ha venido aplicando un enfoque teleológico en la interpretación de las disposiciones en materia de marcas. Según la EUIPO, el agente o el representante podría obtener el provecho indebido a que se hace referencia en el apartado 25 de la sentencia recurrida no solo en el caso de que utilice una marca idéntica a la del titular, sino en todos aquellos casos en los que introduzca modificaciones que mantengan el carácter distintivo de los elementos esenciales de dicha marca, que le permitan apropiarse de ellos. En esos casos, el agente o el representante no solo tiene la posibilidad de sustraer clientes al titular de la marca y hacer menos rentable su expansión o su eventual entrada en el mercado de la Unión, sino que también puede impedir el registro de esa marca por parte del titular y/o su uso en la Unión sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), o del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 207/2009. La EUIPO considera que el criterio pertinente a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, a la luz de su objetivo, no es ni la identidad ni la similitud de las marcas en pugna, que resulta pertinente para determinar si existe un riesgo de confusión, sino su «equivalencia general desde el punto de vista económico y comercial». Señala que existe esa equivalencia cuando es posible «reconocer claramente» el signo del titular en la marca solicitada por el agente o representante. Precisa que así sucede cuando los signos en conflicto coinciden «por elementos que contribuyen de forma esencial a definir el carácter distintivo de la marca anterior». Por último, la EUIPO estima que el hecho de que solicitudes de registro como la controvertida en el litigio principal adolezcan de mala fe y queden cubiertas por la causa de nulidad prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 no permite adoptar una interpretación restrictiva del artículo 8, apartado 3, de dicho Reglamento. En efecto, a su juicio, obligar al titular de la marca a esperar al registro del signo solicitado por el agente o el representante para poder actuar en defensa de sus intereses sería contrario a los principios de economía procesal y buena administración.

19. Según John Mills, tanto del texto del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 como del tenor del artículo 6 septies del Convenio de París se desprende claramente que dichas disposiciones se refieren a marcas idénticas y no simplemente similares. Precisa que, como señaló acertadamente el Tribunal General, ese hecho queda asimismo confirmado por los trabajos preparatorios del Reglamento n.o 40/94. John Mills subraya, además, el carácter vago e impreciso del criterio que la EUIPO propone que se adopte a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, basado en la apropiación del carácter distintivo de la marca del titular por parte del agente o del representante. Esta sociedad señala que la apreciación del carácter distintivo no debe llevarse a cabo de forma abstracta, sino desde el punto de vista del consumidor pertinente. Sostiene que dicho consumidor es el consumidor del Estado en el que está registrada (o protegida de otro modo) la marca del titular y no, como estimó erróneamente la Sala de Recurso, el de la Unión. Alega que, en tales circunstancias, la apreciación del carácter distintivo podría ser un ejercicio complejo. En su opinión, en el presente asunto, no se ha aportado ninguna prueba acerca del carácter distintivo de los términos MAGIC MINERALS para los productos «polvos faciales que contienen minerales» desde el punto de vista del consumidor estadounidense. John Mills señala, además, que el criterio que propone la EUIPO es más extensivo que el adoptado en el Reglamento n.o 207/2009 y, en particular, en el artículo 8, apartados 1 y 5, de dicho Reglamento. Pues bien, a su juicio, sería ilógico considerar que el legislador de la Unión ha pretendido reconocer a las marcas extranjeras, incluso cuando no han sido utilizadas nunca en la Unión, una protección más amplia que la que confiere a las marcas nacionales y de la Unión. Por último, John Mills aduce que la interpretación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 que propone la EUIPO daría lugar a importantes dificultades de aplicación, así como a una evidente inseguridad jurídica acerca del ámbito de aplicación efectivo de dicha disposición, cuando ya existe un instrumento de sanción eficaz de las conductas a las que se refiere la EUIPO en el artículo 52, apartado 1, letra b), de ese Reglamento, relativo a los registros llevados a cabo de mala fe.

3. Análisis

a) Sobre la interpretación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009

1) Interpretación literal

20. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la determinación del significado y del alcance de los términos no definidos por el Derecho de la Unión debe efectuarse conforme al sentido habitual de estos en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte. ( 18 ) La interpretación de una disposición de Derecho de la Unión requiere además una comparación de sus versiones lingüísticas. ( 19 ) En caso de divergencia entre las distintas versiones lingüísticas, la norma de que se trate debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integre. ( 20 )

21. En el presente asunto, no se trata de determinar el significado de un término o una expresión contenidos en la disposición cuyo análisis literal procede llevar a cabo, sino de apreciar si las locuciones y la sintaxis empleadas en esa disposición permiten identificar, de modo inequívoco, la conexión que, en virtud de dicha disposición, debe existir entre la marca cuyo registro solicita el agente o representante y la del titular.

22. Dado que la exigencia de esa conexión se deduce de forma inequívoca del tenor literal del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, que, en caso contrario, carecería de toda lógica, procede destacar que, a primera vista, parece que esta disposición establece, en la mayor parte de las versiones lingüísticas, una coincidencia o correspondencia —retomando el término que emplea el Tribunal General— entre las citadas marcas. ( 21 ) Ello se debe, en particular, al uso de un artículo definido en la locución «titular de la marca», en las diversas ocasiones en las que aparece, que da a entender que la marca cuyo registro se solicita y la marca anterior están constituidas, en realidad, por un mismo signo. Esa correspondencia es particularmente explícita en algunas versiones lingüísticas como, en particular, la española, en la que es objeto de la denegación del registro la «misma» marca y la locución «titular de la marca» pasa a ser, la segunda vez que aparece, «titular de dicha marca». ( 22 )

23. Sin embargo, no considero que del tenor literal pueda deducirse de forma inequívoca que solo una marca idéntica a la del titular, y no así una que presente alguna discrepancia con ella, puede ser objeto del motivo de denegación relativo a que hace referencia el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009. Además, si bien es cierto que una marca también se define en función de los productos o servicios para los que está protegida, la redacción de esta disposición no ofrece ninguna indicación explícita sobre la relación que debe existir entre los productos y servicios designados en la solicitud de registro y los cubiertos por la marca del titular y, en consecuencia, no permite excluir con certeza de su ámbito de aplicación signos que, a pesar de ser idénticos, están destinados a ser utilizados para productos o servicios que no lo son.

24. Es preciso, pues, recurrir a otros métodos de interpretación para definir el ámbito de aplicación de la disposición de que se trata. Por otra parte, el propio Tribunal General, a diferencia de lo que sostiene la EUIPO, no se basó en una interpretación literal del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, sino que, en el apartado 25 de la sentencia recurrida, dedujo del objetivo de dicha disposición la exigencia de una «conexión directa» entre la marca del titular y la marca del agente o representante, que debe entenderse como una correspondencia entre ambas. ( 23 )

2) Interpretación sistemática

25. En mi opinión, algunos elementos extraídos de la estructura interna del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 abogan por una correspondencia entre la marca del agente o del representante y la marca del titular. Se trata del requisito positivo que exige dicha disposición, según el cual la solicitud de registro debe ser presentada por el agente o el representante «en su propio nombre», y del negativo, consistente en la falta consentimiento del titular. En efecto, ambos requisitos llevan a considerar que la marca objeto de la solicitud de registro a nombre del agente o del representante es, en realidad, propiedad del titular legítimo, en cuyo nombre y con cuyo consentimiento debía presentarse la solicitud. Esa conclusión queda asimismo corroborada por el artículo 18 del Reglamento n.o 207/2009, incluido en la sección 4, de dicho Reglamento, titulada «La marca de la Unión como objeto de propiedad», que establece el derecho del titular de reivindicar que se le ceda el registro realizado por el agente o el representante sin autorización.

26. Si se analiza el artículo 8 del Reglamento n.o 207/2009 en su conjunto, se comprueba que el apartado 3 es independiente del apartado 1 del citado artículo. Ambas disposiciones regulan motivos de denegación referidos a supuestos de conflicto entre la marca cuyo registro se solicita y una marca anterior, fijando, cada una de ellas, los requisitos de aplicación de cada uno de esos motivos. Así, el apartado 1, letras a) y b), prevé los dos supuestos de doble identidad y de riesgo de confusión entre las marcas en pugna, mientras que el apartado 3 exige la existencia de una relación particular (de agencia o de mandato) entre el solicitante y el titular de la marca anterior, la falta de consentimiento de este y la inexistencia de motivos que justifiquen la actuación del agente o representante. No obstante, no se precisa, y aún menos recurriendo a los conceptos de «identidad» y «similitud» empleados en el apartado 1 antes citado, la relación que debe existir entre la marca cuyo registro se solicita y la marca anterior. Lo mismo sucede cuando se comparan los apartados 3 y el 5 del artículo 8 del Reglamento n.o 207/2009, en el cual, en cambio, se hace referencia expresa a los conceptos de «identidad» o «similitud».

3) Interpretación histórica

27. Como se señala en el apartado 27 de la sentencia recurrida, el anteproyecto del Reglamento sobre la marca comunitaria de abril de 1977 ( 24 ) preveía, en su artículo 12, apartado 3, que el motivo de denegación relativo de que se trata se aplicase a «marcas idénticas o similares» a la marca anterior para «productos idénticos o similares» a los designados por esta.

28. Sin embargo, la mención expresa al doble presupuesto de identidad y similitud de los signos y de los productos o servicios fue eliminada en la correspondiente disposición de la propuesta de Reglamento ( 25 ) presentada por la Comisión al Consejo en noviembre de 1980, que dio lugar a la adopción del Reglamento n.o 40/94. Ni el anteproyecto, ni la propuesta de la Comisión contenían disposiciones análogas a los artículos 11 y 18 del Reglamento n.o 207/2009. ( 26 ) Además, esos textos no preveían una causa general de nulidad de la marca comunitaria basada en la mala fe en el momento del registro. ( 27 ) La cuestión de los registros abusivos fue suscitada en 1982 por la delegación italiana y la recomendación de incluir una disposición en tal sentido se incluyó en el informe del grupo de trabajo del Consejo encargado de examinar la Propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria. Esos debates y los desarrollados posteriormente que contribuyeron a definir el contenido de las normas relativas a los registros efectuados de mala fe se desarrollaron en paralelo a los relativos al artículo 7, apartado 3, de la Propuesta de Reglamento, que regulaba los supuestos de presentación de una solicitud de registro por parte del agente o el representante del titular de la marca sin la autorización de este último. ( 28 )

29. En lo que respecta a esta última disposición, tal y como se recuerda en el apartado 28 de la sentencia recurrida, en un documento elaborado en el marco de esos debates en el seno del grupo de trabajo sobre la Propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria, el Consejo declaró que había rechazado una propuesta de la delegación alemana a favor de hacer extensiva la aplicación de dicha disposición «a marca similares para productos similares». ( 29 ) En ese mismo documento se establece que también se rechazó la propuesta de la delegación danesa de extender el ámbito de aplicación de la citada disposición para incluir a toda persona que actuara de mala fe porque implicaba introducir un criterio subjetivo incompatible con el criterio objetivo adoptado en el artículo 7, apartado 3, de la Propuesta de Reglamento y porque habría permitido al titular de un derecho anterior oponerse a la creación de una marca comunitaria a falta de reciprocidad.

30. Como concluyó acertadamente el Tribunal General en el apartado 30 de la sentencia recurrida, de los trabajos preparatorios del Reglamento n.o 40/94 se desprende la voluntad del legislador comunitario de mantener el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 3, de ese Reglamento (que posteriormente pasó a ser el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009) dentro de unos límites bien definidos. En particular, se rechazó expresamente aplicar esa disposición a marcas similares para productos similares. En tal contexto, a diferencia de lo que sostiene la EUIPO, el hecho que el citado artículo no establezca expresamente que es aplicable en el caso de signos similares no puede ser situado por el intérprete en el mismo plano que la inexistencia de una remisión expresa al concepto de identidad. En efecto, por un lado, la apropiación por parte del agente o del representante de un signo idéntico al del titular constituye el supuesto típico cubierto por la disposición controvertida, que queda inequívocamente reflejado en el texto de esa disposición y, por otro, como ya se ha señalado, la omisión de toda referencia al concepto de similitud es el resultado de una voluntad concreta del legislador comunitario, manifestada en dos ocasiones diferentes a lo largo del iter legislativo que dio lugar a la adopción del Reglamento n.o 40/94, la primera vez de forma implícita y la segunda de forma explícita.

31. Procede añadir que milita en el sentido de considerar que el legislador comunitario pretendió circunscribir el ámbito de aplicación del motivo de denegación relativo de que se trata al supuesto en el que exista una correspondencia objetiva entre los signos en pugna, el hecho de que su aplicación no esté supeditada a la prueba de otros elementos, ya sean objetivos (por ejemplo, la existencia de un provecho indebido para el agente o representante no autorizado o de un perjuicio para el titular legítimo), ya subjetivos (por ejemplo, la mala fe del agente o representante no autorizado). Ante esa correspondencia, y a menos que el agente o el representante no autorizado pueda justificar su actuación, la protección del titular es automática, si bien se deja a su iniciativa.

4) Interpretación teleológica

32. Como hace tiempo que reconoce la jurisprudencia del Tribunal General, el motivo de denegación relativo enunciado en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 trata de evitar la apropiación de una marca por parte del agente o del representante del titular legítimo de esta, que, explotando los conocimientos y la experiencia adquiridas durante la relación comercial que le vinculaba a dicho titular, sacaría provecho indebidamente de los esfuerzos y de la inversión que el titular de la marca realizó. ( 30 ) Dicho motivo está fundamentalmente destinado a ser aplicado en situaciones en las que el titular de una marca que únicamente está protegida fuera de la Unión distribuye sus productos o servicios en el mercado de la Unión a través de un agente o un representante. En esas situaciones, el titular de la marca se expone al riesgo de un comportamiento desleal por parte del agente o del representante. Este último, después de haber registrado la marca en la Unión en su propio nombre, podría entrar en competencia con el propio titular y, basándose en la prioridad obtenida, impedir el uso de la marca por parte del titular o, en caso de que este último no esté aún presente en el mercado de la Unión, impedirle su acceso. Nada obsta a que el titular se oponga al registro de la marca sobre la base del motivo de denegación relativo de que se trata también cuando la marca goce de cierta forma de protección en la Unión o en un Estado miembro. Sin embargo, en este caso dispone, además, del resto de los instrumentos de protección recogidos en el artículo 8, siempre que concurran sus requisitos de aplicación.

33. No cabe duda de que una interpretación extensiva del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, como la que propugna la EUIPO, que incluya los supuestos de mera similitud entre el signo cuyo registro se solicita y el signo de la parte que formula oposición, contribuiría a lograr el objetivo de protección que persigue dicha disposición. Sin embargo, en contra de lo que aduce la EUIPO, una interpretación restrictiva que limite el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 exclusivamente a los supuestos de identidad entre las marcas en pugna, no lo privaría de todo efecto útil, sino que circunscribiría el objeto de protección a casos bien definidos.

34. Ahora bien, en la medida en que dicha delimitación se cohonesta tanto con el texto de la disposición de que se trata como con la clara intención del legislador de la Unión, me pregunto si es lícito ignorar esos elementos y privilegiar una interpretación de esa disposición que, desde mi punto de vista, parece superar los límites de una mera interpretación teleológica y que lleva más bien a una aplicación por analogía de la norma que contiene. ( 31 ) A este respecto, procede recordar, por un lado, que el Tribunal de Justicia ya ha tenido la ocasión de aclarar que el recurso a la interpretación teleológica no puede dar lugar a una interpretación de la disposición de que se trate en un sentido contrario a su tenor literal ( 32 ) y, por otro, que, con independencia de cualquier otra consideración, el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, constituye una excepción al principio de prioridad que caracteriza al Derecho de marcas ( 33 ) y, como tal, debe ser interpretada de forma restrictiva y no se presta, pues, a una interpretación por analogía. ( 34 )

5) Artículo 6 septies del Convenio de París

35. Conviene recordar que, según reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia puede interpretar las disposiciones de los convenios internacionales a las que se remita el Derecho de la Unión o cuando se adopte un acto de Derecho de la Unión con el fin de transponer su contenido en la Unión. ( 35 )

36. Introducido en el texto del Convenio de París tras la Conferencia de Revisión de Lisboa de 1958, ( 36 ) el artículo 6 septies tiene por objeto amparar al titular de una marca protegida en uno de los Estados parte del Convenio contra los abusos cometidos por el agente o el representante de dicho titular en otro Estado firmante. ( 37 ) Establece tres formas distintas de tutela que tienen por finalidad, respectivamente, impedir el registro de la marca del titular por parte del agente o del representante o solicitar su anulación, prohibir el uso no autorizado por el titular y permitir la cesión al titular de la marca registrada de forma ilícita por el agente o representante. Como ya se ha señalado, el Reglamento n.o 207/2009 (y actualmente también la Directiva 2015/2436) incorpora esas tres formas de protección.

37. El tenor literal del artículo 6 septies del Convenio de París, en su versión auténtica en francés, ( 38 ) establece de un modo incluso más claro que la versión correspondiente del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 que el objeto de la solicitud de registro del agente o del representante es la marca del titular. ( 39 ) Es cierto que, como ha señalado la EUIPO, tanto en los trabajos preparatorios del Convenio de Lisboa, ( 40 ) como en las directrices de aplicación del Convenio de París, ( 41 ) se señala que debe entenderse que el ámbito de aplicación de dicha disposición abarca tanto marcas «idénticas» como «similares». ( 42 ) Sin embargo, dado que el tenor literal del artículo 6 septies no corrobora esa interpretación, desde mi punto de vista es correcta la conclusión alcanzada por el Tribunal General en el apartado 35 de la sentencia recurrida, según la cual la referida disposición presupone que debe existir una correspondencia entre las marcas en pugna.

38. En cualquier caso, tal conclusión no es decisiva a efectos de la interpretación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009. En efecto, si bien es cierto que esta disposición debe interpretarse de un modo conforme con el artículo 6 septies del Convenio de París, dicho convenio concede un amplio margen de discrecionalidad a los Estados parte, que siguen siendo libres, en particular, para establecer en su Derecho nacional una tutela de la propiedad industrial más amplia que la que prevé ese convenio. ( 43 )

6) Conclusiones sobre la interpretación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009

39. El artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 ofrece al titular de una marca, aun cuando tan solo goce de protección fuera del territorio de la Unión, la posibilidad de oponerse al registro abusivo de su marca por parte de su agente o representante. Se trata del único supuesto en el que se admite la oposición contra una solicitud que debe entenderse presentada vulnerando el principio general de buena fe. ( 44 ) En los demás casos, los perjudicados no tienen la posibilidad de impedir el registro de la marca y únicamente tienen a su disposición la acción de nulidad prevista en el artículo 52, apartado 1, letra b), de ese Reglamento.

40. Esta distinta regulación obedece a muchos motivos, desde la exigencia de introducir en el sistema de marcas de la Unión una disposición que aplicase el artículo 6 septies del Convenio de París, a la voluntad de no complicar el procedimiento de registro con oposiciones contra presuntas solicitudes abusivas en las que, a diferencia de lo que ocurre con los supuestos regulados por el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, la mala fe del solicitante no puede presumirse (salvo justificación), sino que debe acreditarse. Sin embargo, considero que esta disposición, al igual que el artículo 6 septies del Convenio de París, se basa también en la premisa de que el derecho de presentar o autorizar la presentación de una solicitud de registro de una marca en un territorio distinto de aquel en el que está protegida corresponde exclusivamente a su titular y, por consiguiente, al margen de la existencia de mala fe, dicha disposición sanciona fundamentalmente la falta de legitimación del agente o del representante no autorizado para realizar esa solicitud. Desde mi punto de vista, la necesaria correspondencia entre las marcas, que se desprende del texto de la disposición de que se trata, también debe entenderse desde esta perspectiva.

41. Dicho esto, de todo lo anterior se desprende que una interpretación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 según la cual el motivo de denegación relativo que prevé es aplicable también a signos similares, al menos en la medida en que su similitud genere riesgo de confusión en el sentido del apartado 1, letra b), de dicho artículo, no sería compatible ni con el tenor literal de la citada disposición, ni con la intención manifestada por el legislador comunitario en el momento en que se introdujo esa disposición en el sistema de marcas de la Unión. Dicho de otro modo, el criterio que ha de presidir la comparación entre los signos a efectos de la aplicación de esta disposición no puede ser el mismo que se aplica a las oposiciones al registro basadas en derechos protegidos en el territorio de la Unión.

42. Sin embargo, de las observaciones precedentes no se desprende de forma automática que el artículo 8 apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 deba interpretarse en el sentido de que únicamente es posible formular oposición cuando exista una doble identidad entre los signos en pugna y entre los productos o servicios que designan, según lo dispuesto en el apartado 1, letra a), del citado artículo. En efecto como ha señalado acertadamente la EUIPO, una interpretación de la disposición de que se trata que haga depender su alcance de una aplicación rigurosa del criterio de identidad entre los signos en pugna y, con mayor razón, del de doble identidad permitiría al agente o representante eludir la sanción de la denegación del registro de la marca simplemente introduciendo una ligera modificación en el signo o en la descripción de los productos o servicios que designa. La amplia posibilidad de eludir la norma la haría, en gran parte, ineficaz.

43. Como ya se ha señalado, en el sistema del artículo 8 del Reglamento n.o 207/2009, el motivo de denegación relativo enunciado en el apartado 3 de dicho artículo es autónomo. A falta de una remisión expresa a los conceptos mencionados en el apartado 1, letras a) y b) de ese mismo artículo, la conexión entre las marcas en pugna, preceptiva para poder acogerse a la protección que ofrece la disposición de que se trata, puede definirse con independencia del alcance que se reconozca a esos conceptos en el contexto de los motivos de denegación relativos enunciados en el apartado 1 del citado artículo 8.

44. Ahora bien, aunque es cierto, como ya se ha observado con anterioridad, que, sobre la base del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, esa conexión presupone una correspondencia entre los signos en pugna, no considero, no obstante, que tal correspondencia deba excluirse automáticamente cuando los signos no sean absolutamente idénticos. Asimismo, desde mi punto de vista, tampoco se puede denegar al titular de la marca la protección que confiere esta disposición por el mero hecho de que los productos o servicios designados por las marcas en conflicto no sean estrictamente idénticos.

45. Procede, pues, identificar el criterio en virtud del cual debe considerarse que, a pesar de que las dos marcas en conflicto, así como los productos o servicios que respectivamente designan, no sean idénticos, se da la correspondencia exigida a efectos de la aplicación del motivo de denegación relativo de que se trata.

46. Durante el presente procedimiento, la EUIPO ha mantenido una postura excesivamente flexible, en mi opinión, sobre la necesidad de definir ese criterio, llegando incluso a afirmar, según me parece entender, que a efectos de distinguir aquellos supuestos en los que sea aplicable el mencionado motivo de denegación relativo de aquellos en los que no lo sea, lo determinante, más allá de la relación que exista entre los signos en pugna, es que el agente o el representante no autorizado haya obtenido un provecho indebido a consecuencia de la solicitud de registro y del uso de la marca, extremo que habrá de apreciarse caso por caso. Pues bien, desde mi punto de vista, dicha postura debe rechazarse. En efecto, como ya he señalado, aunque no cabe duda de que el objeto del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 es impedir que el agente o el representante abuse de la relación que lo vincula al titular de la marca, este artículo presupone la correspondencia entre los signos en pugna. Esa correspondencia debe apreciarse sobre la base de un criterio predefinido, también y, sobre todo, en aras de la seguridad jurídica.

47. Dicho esto, procede señalar que en las directrices de la EUIPO se menciona un criterio de «equivalencia sustancial» entre los signos en pugna, a medio camino entre la «identidad» y la «similitud» que genera confusión, señalándose que la mencionada disposición debe aplicarse no solo en caso de identidad entre las marcas y de identidad entre los productos y servicios que respectivamente designan, sino también «cuando la marca solicitada por el agente o representante reproduce en lo esencial la marca anterior con pequeñas modificaciones, adiciones o supresiones, que no afectan sustancialmente a su carácter distintivo» y «cuando los productos y servicios en conflicto estén estrechamente relacionados o sean equivalentes en términos comerciales». ( 45 ) Aunque tales Directrices también hacen referencia a la posibilidad de confusión entre las marcas, ( 46 ) desde mi punto de vista, al menos en su enunciación, el criterio que proponen aplicar exige una conexión entre las marcas y los productos y servicios que respectivamente designan más estrecho que el que puede dar lugar a riesgo de confusión.

48. Pues bien, considero que procede admitir ese criterio, siempre que ello no derive en una apreciación de la existencia de riesgo de confusión entre los signos en pugna. En mi opinión, el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 debe aplicarse no solo a los supuestos de signos idénticos, sino también a aquellos en los que la marca solicitada por el agente o representante contenga pequeñas modificaciones, adiciones o supresiones, que no afecten sustancialmente al carácter distintivo de la marca anterior. Así ocurre, según se indica en las Directrices de la EUIPO, cuando la marca solicitada reproduce sin alteraciones relevantes la «esencia» de la marca anterior, es decir, el elemento o los elementos que le otorgan carácter distintivo. Tal apreciación debe realizarse comparando los dos signos de forma objetiva. Cuando esa comparación no permita concluir que existe una equivalencia sustancial entre los signos, aun cuando exista cierto grado de similitud entre ambos, la disposición de que se trata no se aplicará y el titular legítimo de la marca podrá ejercitar eventualmente una acción de nulidad en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001]. Asimismo, el artículo 8, apartado 3, de ese Reglamento tampoco será aplicable cuando no exista una relación estrecha o de equivalencia entre los productos y servicios que designan las marcas en conflicto. Así, los intereses del titular legítimo que, por ejemplo, hubiera previsto ampliar las categorías de productos cubiertos por su marca, solo podrán protegerse ex post, a través de una acción de nulidad.

b) Conclusiones sobre el primer motivo de casación

49. A la luz de las consideraciones anteriores, estimo que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 en el sentido de que solo se aplica en caso de que las marcas en conflicto sean idénticas y que, por consiguiente, procede estimar el primer motivo de casación.

B. Sobre el segundo motivo de casación, relativo a la infracción del 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

1. Sentencia recurrida

50. El segundo motivo de casación se dirige contra los apartados 39 a 42 de la sentencia recurrida.

51. Tras concluir, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, que el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 solo se aplica si las marcas en conflicto son idénticas, el Tribunal General consideró aplicable, al referirse «de modo indirecto» a la cuestión de la identidad, la jurisprudencia relativa al artículo 15 del Reglamento n.o 207/2009 (actualmente artículo 18 del Reglamento 2017/1001), en materia de prueba de uso ( 47 ) y declaró, en el apartado 40 de la sentencia recurrida, que pretendía dilucidar si los signos en pugna eran «idénticos», en particular sobre la base de dicha jurisprudencia. Seguidamente, en el apartado 41, confirmó la conclusión de la Sala de Recurso según la cual los signos en pugna debían considerarse similares y consideró que resultaba «manifiesto» y «evidente» que existía una falta de identidad entre las citadas marcas. En consecuencia, en el apartado 42 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que, dado que los signos en cuestión no eran idénticos, la Sala de Recurso había incurrido en error al considerar que el artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 era aplicable.

2. Alegaciones de las partes

52. Mediante el segundo motivo de casación, la EUIPO formula dos imputaciones contra la sentencia recurrida. En primer lugar, alega que el Tribunal General adoptó un razonamiento contradictorio al aplicar el concepto de «identidad» a situaciones que son diferentes tanto desde un punto de vista fáctico como jurídico. Según la EUIPO, el criterio establecido en el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 es ajeno al concepto de «identidad» y su aplicación es incompatible con la interpretación restrictiva que el Tribunal General realiza del artículo 8, apartado 3, de ese Reglamento. En segundo lugar, la EUIPO alega que, a diferencia de lo que se afirma en el apartado 40 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no aplicó el citado criterio, sino que se limitó a constatar que los signos en pugna no eran manifiestamente idénticos.

53. John Mills replica que el Tribunal General se limitó a citar el artículo 15 del Reglamento n.o 207/2009 con el fin de precisar que el concepto de «identidad» se ha atenuado en el contexto de dicha disposición y que, a su vez, el artículo 8, apartado 3, del citado Reglamento no exige que se aplique un criterio de identidad estricta. Sostiene que, en el apartado 41 de la sentencia recurrida, el Tribunal General constató que los signos en pugna no podían considerarse idénticos ni siquiera sobre la base del concepto atenuado enunciado en el artículo 15 del Reglamento n.o 207/2009.

3. Análisis

54. Desde mi punto de vista, procede estimar también las dos imputaciones formuladas por la EUIPO en el marco del segundo motivo de casación.

55. En primer término, estoy de acuerdo con la recurrente en que el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 no contempla un criterio de «identidad», sino de «equivalencia sustancial», en algunos aspectos similar al que se propone en el punto 48 de las presentes conclusiones, que exige identificar el elemento o los elementos que otorgan carácter distintivo al signo y comprobar si tales elementos se han visto alterados de forma sustancial por el uso comercial que se ha realizado de la marca registrada. ( 48 ) Como señala acertadamente la EUIPO, ese criterio presupone más bien una no identidad entre los dos signos analizados. ( 49 ) Es importante destacar asimismo que la comparación entre la versión registrada de una marca y la versión de la misma que se utiliza en el giro comercial, que preside la aplicación del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 207/2009, persigue un objetivo distinto y responde a una lógica diferente de la de aquella que debe realizarse entre la marca solicitada y la marca anterior, necesaria a efectos de la aplicación del artículo 8 de dicho Reglamento. En efecto, en el primer caso, tal comparación tiene por objeto permitir que el titular de una marca pruebe su uso aun cuando haya aportado al signo, a la hora de su explotación comercial, variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, hayan permitido adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate. ( 50 ) A la luz de ese objetivo, la comprobación de la equivalencia sustancial a que hace referencia el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 debe efectuarse sobre la base de una serie de elementos que implican tomar en consideración las necesidades y los usos comerciales del sector de que se trate, ( 51 ) así como la persistencia de la función distintiva que despeña el signo según lo utilice en concreto el titular de la marca. ( 52 )

56. En segundo lugar, como observa acertadamente la EUIPO, contrariamente a la intención manifestada en el apartado 40 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no entró en el fondo de la comparación entre los signos en pugna llevada a cabo por la Sala de Recurso, con el fin de apreciar si los resultados de la misma eran compatibles con la aplicación del criterio establecido en el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 207/2009. Por el contrario, se limitó a afirmar, a través de una argumentación formalista y básicamente circular, que, dado que la Sala de Recurso había entendido que las marcas en pugna eran meramente similares, no podían considerarse, por definición, idénticas, dando a entender de este modo, aun cuando no lo afirmara explícitamente, que ese criterio, que el propio Tribunal había calificado como de «identidad», no podía considerarse cumplido en ningún caso.

57. Sobre la base lo anterior, procede estimar asimismo el segundo motivo de casación.

C. Conclusión sobre el recurso de casación

58. En mi opinión, ambos motivos de casación son fundados. Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva. Por consiguiente, considero que ha de anularse la sentencia recurrida. El estado del asunto permite al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la segunda imputación del motivo único de recurso invocado por John Mills.

V. Sobre la segunda imputación del motivo único de recurso invocado ante el Tribunal General

59. De los apartados 33 y 34 de la resolución controvertida se desprende claramente que la Sala de Recurso comparó las marcas en pugna con el fin de apreciar si, desde el punto de vista del consumidor de la Unión, existía entre ellas un potencial riesgo de confusión. Por tanto, aplicó un criterio distinto del que preside la aplicación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, expuesto en el punto 48 de las presentes conclusiones. Por consiguiente, debe estimarse la segunda imputación del motivo único de recurso de John Mills y anularse la resolución controvertida.

VI. Sobre las costas

60. En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado o cuando, siendo este fundado, dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio. Habida cuenta de que propongo que se estime el recurso de casación y de que la EUIPO ha solicitado que se condene en costas a John Mills, esta última debe ser condenada al pago de las costas del procedimiento de casación. Asimismo, dado que propongo que se estime el recurso interpuesto en primera instancia por John Mills y que se anule la resolución controvertida, sugiero al Tribunal de Justicia que mantenga el reparto de las costas que figura en los puntos 2 y 3 del fallo de la sentencia recurrida.

VII. Conclusión

61. A la luz de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que: – anule la sentencia de 15 de octubre de 2018, John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679); – anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 5 de octubre de 2016 (procedimiento R 2087/2015 1); – condene a John Mills a cargar con las costas del procedimiento sustanciado ante el Tribunal de Justicia; – mantenga el reparto de las costas del procedimiento ante el Tribunal General que figura en los puntos 2 y 3 de fallo de la sentencia de 15 de octubre de 2018, John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679).

( 1 ) Lengua original: italiano.

( 2 ) Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).

( 3 ) Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

( 4 ) El Tribunal General ya se ha pronunciado, si bien de forma indirecta, sobre la cuestión que se plantea en el presente asunto en las sentencias de 6 de septiembre de 2006, DEF-TEC Defense Technology/OAMI-Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241); de 13 de abril de 2011, Safariland/OAMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171), y de 29 de noviembre de 2012, Adamowski/OAMI-Fagumit (FAGUMIT) (T‑537/10 y T‑538/10, EU:T:2012:634).

( 5 ) DO 1994, L 336, p. 214.

( 6 ) DO 1994, L 336, p. 3.

( 7 ) Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n.o 11851, p. 305 (en lo sucesivo, «Convenio de París»).

( 8 ) No se introdujo una disposición en este sentido hasta la adopción de la última directiva de armonización del Derecho de marcas: véase el artículo 5, apartado 3, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1). Antes de dicha modificación, los Estados miembros estaban en cualquier caso obligados a aplicar el artículo 6 septies del Convenio de París.

( 9 ) Artículo 13, apartado 1, letra a), de la Directiva 2015/2436.

( 10 ) Artículo 13, apartado 1, letra b), de la Directiva 2015/2436.

( 11 ) El Reglamento n.o 207/2009 fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1). El nuevo reglamento reproduce, sin modificaciones relevantes a efectos del presente procedimiento, el tenor de las disposiciones del Reglamento n.o 207/2009 antes citadas [los artículos 11, 18 y 53, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 han pasado a ser, respectivamente, los artículos 13, 21, apartado 1, y 60, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001].

( 12 ) Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2006, DEF-TEC Defense Technology/OAMI-Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241), apartado 38, citada en el apartado 17 de la resolución controvertida.

( 13 ) Se trata de los requisitos enumerados en el apartado 61 de la sentencia de 13 de abril de 2011, Safariland/OAMI — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171), citada en el apartado 18 de la resolución controvertida.

( 14 ) Véase el apartado 13 de la sentencia recurrida y los apartados 20 a 25 de la resolución controvertida.

( 15 ) La Sala de Recurso consideró, por un lado, que los «cosméticos» a que se refiere la marca solicitada engloban los «polvos faciales que contienen minerales» a que se refiere la marca anterior y, por otro lado, que los demás productos a que se refiere la marca solicitada tienen vinculación con los productos a que se refiere la marca anterior. Véase el apartado 14 de la sentencia recurrida y los apartados 30 y 31 de la resolución controvertida.

( 16 ) La Sala de Recurso señaló, en primer lugar, la similitud llamativa que existía entre los dos primeros componentes denominativos («magic» y «minerals») de la marca anterior y los componentes denominativos de la marca solicitada. A continuación, destacó que el público pertinente de la Unión podía percibir la marca anterior como un signo compuesto de dos elementos: el componente «by jerome alexander» se percibiría como identificación de la entidad responsable del producto, y el componente «magic minerals»«se percibiría probablemente como identificación del propio producto o de la gama de productos». Véase la sentencia recurrida, apartado 15, y la resolución controvertida, apartados 33 a 35.

( 17 ) Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

( 18 ) Sentencias de 24 de junio de 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414), apartado 25; de 27 de septiembre de 2012, Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593), apartado 56, y de 10 de marzo de 2005, easyCar (C‑336/03, EU:C:2005:150), apartado 21.

( 19 ) Véanse, entre otras, las sentencias de 24 de junio de 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414), apartado 26, y de 30 de enero de 2001, España/Consejo (C‑36/98, EU:C:2001:64), apartado 47 y jurisprudencia citada.

( 20 ) Véanse, entre otras, las sentencias de 24 de junio de 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414), apartado 26, y de 19 de septiembre de 2013, Brey (C‑140/12, EU:C:2013:565), apartado 74.

( 21 ) Véanse, por ejemplo, además de la versión italiana, las versiones en lengua inglesa, francesa, alemana, rumana y portuguesa.

( 22 ) En virtud del texto en lengua española del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, «mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre […]».

( 23 ) La segunda frase del apartado 25 de la sentencia recurrida está unida a la primera, en la que el Tribunal General expone el objetivo del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, mediante un conector consecutivo introducido por la conjunción «por tanto» («thus», en inglés, lengua auténtica y «donc», en francés, lengua de redacción del documento).

( 24 ) III/ex/C/268/77-E, disponible en inglés en la siguiente dirección de Internet: http://aei.pitt.edu/5526/1/002057_1.pdf.

( 25 ) Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo sobre la marca comunitaria, presentada el 25 de noviembre de 1980 (COM/1980/635/FINAL/2, DO 1980, C 351, p. 5; en lo sucesivo, «Propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria»), artículo 7, apartado 3.

( 26 ) Sin embargo, se había a previsto una causa de nulidad de la marca registrada por el agente o el representante sin autorización del titular [artículo 42, apartado 1, letra a), de la Propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria].

( 27 ) La mala fe únicamente permitía interrumpir la prescripción por tolerancia de la acción de nulidad (artículo 44 de la Propuesta de Reglamento sobre la marca comunitaria) y limitar la inoponibilidad a la marca comunitaria de derechos anteriores de alcance local en caso de tolerancia.

( 28 ) A efectos de reconstruir la génesis de las disposiciones del Reglamento n.o 40/94 en materia de mala fe, véase Tsoutsanis, Trade Mark Registrations in Bad faith, 2010, Oxford University Press, pp. 47 ss.

( 29 ) Véanse las conclusiones de la reunión del grupo de trabajo sobre propiedad intelectual (marcas) celebrada en Bruselas los días 13 y 14 de septiembre de 1982, doc. n.o 11035/82, de 1 de diciembre de 1982, anexo I. La nota estaba redactada en los siguientes términos: «The working party did not adopt a suggestion for the German delegation that this provision should also apply to similar trade marks for similar products».

( 30 ) Véase la sentencia del 6 de septiembre de 2006, DEF-TEC Defense Technology/OAMI-Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241), apartado 38.

( 31 ) Véase, en este sentido, la resolución de la Sala de Recurso, apartado 27.

( 32 ) Véanse, en tal sentido, las sentencias de 23 de marzo de 2000, Met-Trans y Sagpol (C‑310/98 y C‑406/98, EU:C:2000:154), apartado 32, y de 15 de septiembre de 2016, Mc Fadden (C‑484/14, EU:C:2016:689), apartados 68 a 70.

( 33 ) En la medida en que ofrece protección a marcas no tuteladas en el territorio de la Unión, véase Kur, A., Not prior in time, but superior in right – how trademark registrations can be affected by third-party interests in a sign, International Review of Intellectual property and Competition Law, IIC, 2013, 44(7), p. 790 ss.

( 34 ) Véase la sentencia de 26 de septiembre de 2013, Salzgitter Mannesmann Handel (C‑157/12, EU:C:2013:597), apartado 39.

( 35 ) Véase la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145), apartados 32 y ss.

( 36 ) La introducción de una disposición encaminada a proteger al titular de la marca frente a eventuales abusos del agente ya se abordó tanto en el curso de la Conferencia de Revisión de La Haya de 1925 como en la de Londres de 1934, pero se enfrentó a la oposición de varias delegaciones, en particular, la japonesa. Véase Ricketson, S., The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, a Commentary, Oxford, 2015, pp. 579 ss.

( 37 ) Véanse las distintas prácticas abusivas analizadas en las actas de la Conferencia de Lisboa del 6 al 13 de octubre de 1958, punto XVII del programa, p. 680.

( 38 ) Véase el artículo 29, apartado 1, letra c), del Convenio de París.

( 39 ) La versión en francés establece: «si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque dans son propre nom […]». El subrayado es mío.

( 40 ) Véase p. 681.

( 41 ) Véase Bodenhausen, G. H.C., Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en Estocolmo en 1967, p. 131 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_611.pdf); en lo sucesivo, «Guía para la aplicación del Convenio de París».

( 42 ) Es preciso señalar no obstante que, en la Guía para la aplicación del Convenio de París, p. 131, se establece que el artículo 6 septies«podrá» aplicarse también cuando los signos en pugna no sean idénticos sino similares, dando a entender que esa aplicación no forma parte del contenido obligatorio de esa disposición.

( 43 ) Véanse las actas del Convenio de París, I, p. 131.

( 44 ) Con ocasión de la modificación del Reglamento n.o 207/2009, la Comisión propuso que se introdujera la posibilidad de oponerse al registro de la marca en todos los supuestos de solicitud realizada de mala fe, sin alterar y, por tanto, sin que perdiera su carácter autónomo, el motivo de denegación relativo referido al comportamiento abusivo del agente o representante del titular legítimo de la marca [véase COM(2013) 161 final, artículo 8, apartado 3, letra b)]. Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada.

( 45 ) Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Parte C (Oposición), sección 3 (Solicitud presentada por el agente sin el consentimiento del titular de la marca); en lo sucesivo, «Directrices de la EUIPO»), disponibles en el sitio de Internet de la EUIPO, pp. [18 y 19].

( 46 ) Véanse las Directrices de la EUIPO, p. [1107], en las que se establece que «los intereses del titular quedarían gravemente lesionados, en particular si la marca anterior estuviera siendo utilizada y las variaciones introducidas por el solicitante no fueran suficientemente significativas para excluir la confusión».

( 47 ) Véase el apartado 39 de la sentencia recurrida. Según el apartado 1, párrafo segundo, letra a), de dicho artículo, tiene la consideración de uso de la marca «el uso de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada».

( 48 ) Véase, por ejemplo, la sentencia de 13 de septiembre de 2016, hyphen/EUIPO — Skylotec (Representación de un polígono) (T‑146/15, EU:T:2016:469), apartado 28, según la cual «la constatación de una alteración del carácter distintivo de la marca registrada requiere un examen del carácter distintivo y dominante de los elementos añadidos basándose en las cualidades intrínsecas de cada uno de esos elementos, así como en la posición relativa de los distintos elementos en la configuración de la marca». Véase, asimismo, la sentencia de 1 de diciembre de 2016, Klement/EUIPO (C‑642/15 P, no publicada, EU:C:2016:918), apartado 29.

( 49 ) Véase, por ejemplo, la sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), en la que el Tribunal de Justicia consideró equivalentes, a los efectos del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 una marca denominativa y figurativa, compuesta por el término «cactus» y el logo estilizado de un cactus, y una marca en la que se había omitido el elemento denominativo y únicamente figuraba el logo estilizado.

( 50 ) Véanse las sentencias 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI-Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, EU:T:2006:65), apartado 50, y de 3 de julio de 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO (C‑668/17 P, EU:C:2019:557), apartado 56.

( 51 ) Véanse, por ejemplo, las sentencias de 18 de julio de 2013, Specsavers International Healthcare y otros (C‑252/12, EU:C:2013:497), apartados 21 a 26, y de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750).

( 52 ) Véase la sentencia de 18 de julio de 2013, Specsavers International Healthcare y otros (C‑252/12, EU:C:2013:497), apartado 23.