Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 6 de noviembre de 2001. - Ralf Sieckmann contra Deutsches Patent- und Markenamt. - Petición de decisión prejudicial: Bundespatentgericht - Alemania. - Marcas - Aproximación de las legislaciones - Directiva 89/104/CEE - Artículo 2 - Signos que pueden constituir una marca - Signos que pueden ser objeto de representación gráfica - Signos olfativos. - Asunto C-273/00.



Recopilación de Jurisprudencia 2002 página I-11737



Conclusiones del abogado general

1. La cuestión prejudicial que el Bundespatentgericht plantea tiene por objeto la interpretación del artículo 2 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, «Primera Directiva»).

2. El Bundespatentgericht pide al Tribunal de Justicia que interprete el concepto de «signos que puedan ser objeto de una representación gráfica», que se contiene en el artículo 2 de la Primera Directiva.

Más en particular, quiere saber si pueden ser marcas los signos que, como los olores, no son susceptibles de una representación gráfica directa y, por consiguiente, no pueden ser percibidos mediante el sentido de la vista, pero que admiten su expresión visual por medios auxiliares. En caso de que la respuesta sea positiva, el tribunal alemán interroga sobre la representación gráfica requerida para las señales olfativas.

I. El marco jurídico

1. El derecho comunitario: la Primera Directiva

3. La Primera Directiva tiene por empeño la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, con el fin de que sean suprimidas las disparidades que puedan obstaculizar la libertad en la circulación de mercancías y en la prestación de servicios o falsear las condiciones de la competencia en el mercado común. Pero la armonización que persigue sólo es parcial, de modo que la intervención del legislador comunitario queda reducida a determinados aspectos relativos a las marcas adquiridas mediante registro.

4. El artículo 2 de la Primera Directiva dice que:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

5. Por su parte, el artículo 3 dispone que:

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

a) los signos que no puedan constituir una marca;

[...]»

2. La legislación alemana

6. Con el fin de adaptar su ordenamiento jurídico a la Primera Directiva, el legislador alemán aprobó la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennezeichnungen (Ley alemana sobre protección de marcas y otros signos), de 25 de octubre de 1994.

7. El artículo 3, apartado 1, de la referida Ley define los signos que pueden constituir una marca de la siguiente manera:

«Podrán registrarse como marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, las señales acústicas, las estructuras tridimensionales, incluida la forma de un producto o su envase, así como otras presentaciones, incluidos los colores y las combinaciones de colores, que sean apropiadas para distinguir los productos y los servicios de una empresa de los de otra.»

8. El artículo 8, apartado 1, de la propia Ley establece que:

«Se denegará la inscripción como marca de los signos registrables con arreglo al artículo 3 que no puedan ser objeto de una representación gráfica.»

II. Los hechos del litigio principal y la cuestión prejudicial

9. El señor Sieckmann depositó, para su inscripción en la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina de Patentes y Marcas; en lo sucesivo, «Oficina alemana») como signo distintivo de los servicios incluidos en las clases 35, 41 y 42, una «marca olfativa» consistente en:

«la sustancia química pura cinamato de metilo (éster metílico del ácido cinámico), cuya fórmula estructural se reproduce a continuación. También se pueden obtener muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas de Deutsche Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt.

C6H5-CH = CHCOOCH3»

10. A título subsidiario, para el caso de que la anterior descripción no bastase para cumplir los requisitos del artículo 32 de la Ley alemana sobre marcas, el solicitante se declaró conforme con una consulta pública de la marca que había depositado, con arreglo al artículo 62, apartado 1, de dicha Ley y al artículo 48, apartado 2, de su Reglamento de ejecución.

11. El peticionario presentó, además, una muestra del olor en un recipiente y añadió que el aroma se describe habitualmente como balsámico-afrutado con ligeras reminiscencias de canela.

12. La Sección de Marcas para la clase 35 de la Oficina denegó la inscripción por dos razones. La primera, por tratarse de un signo no apto para constituir una marca y para ser representado gráficamente (artículos 3, apartado 1, y 8, apartado 1, de la Ley alemana sobre marcas). La segunda, por carecer de carácter distintivo (artículo 8, apartado 2, número 1, de la misma Ley).

13. Disconforme con la anterior decisión, el señor Sieckmann la recurrió ante el Bundespatentgericht. Este órgano jurisdiccional estima que los olores, considerados en abstracto, pueden ser apropiados para distinguir los productos de unas empresas de los de otras, pero alberga dudas sobre si una marca olfativa puede cumplir el requisito de la representación gráfica, que se contiene en el artículo 2 de la Primera Directiva. Como quiera que de la interpretación que se haga de esta exigencia depende la decisión del litigio que tiene planteado, formula al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas las siguientes preguntas:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en el sentido de que el concepto de "signos que puedan ser objeto de una representación gráfica" sólo comprende los que pueden representarse directamente en su configuración visible? ¿O debe extenderse también a los signos que, aunque no sean perceptibles visualmente -como por ejemplo olores o sonidos-, puedan representarse indirectamente por medios auxiliares?

2) En caso de que se responda a la primera cuestión en el sentido de una interpretación amplia, ¿se cumplen los requisitos de la posibilidad de representación gráfica, en el sentido del artículo 2 de la Directiva, cuando un olor es representado

a) mediante una fórmula química,

b) mediante una descripción (que se publicará),

c) mediante el depósito de una muestra o

d) mediante una combinación de los medios de representación sustitutivos antes mencionados?»

III. Análisis de la cuestión prejudicial

14. El Tribunal de Justicia tiene ante sí un sugestivo y, a la vez, importante asunto. Se trata de saber si un olor puede ser registrado como marca y las condiciones que se exigirían al efecto.

15. El estudio que voy a abordar en los siguientes apartados para proponer una respuesta a la cuestión prejudicial debe arrancar del concepto de marca mediante el análisis de sus funciones. Después, me veré obligado a abandonar el terreno estrictamente jurídico, con el fin de adentrarme en campos ajenos al derecho, para reintegrarme a sus dominios con el bagaje que me permita resolver si un olor es susceptible de ser registrado como marca y, por consiguiente, de disfrutar del status que el ordenamiento jurídico comunitario atribuye a esta modalidad de propiedad intangible.

1. Las funciones de la marca. Las marcas como instrumento de comunicación

16. La marca es un signo cuyo cometido es distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra. Así lo dice, con toda claridad, el artículo 2 de la Primera Directiva.

17. Es preciso distinguir para que el consumidor o el usuario final puedan elegir con toda libertad entre las muchas opciones de que disponen y, de este modo, favorecer la libre concurrencia en el mercado. La Primera Directiva expresa una idea similar en el considerando inicial de la exposición de motivos. Señala que la armonización que persigue intenta eludir los obstáculos que, para la libre circulación de mercancías y de prestación de servicios y, en definitiva, para la libertad de competencia, erigen las disparidades normativas existentes entre los Estados miembros. El derecho de marca «constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener» y el legislador comunitario ha querido coadyuvar en la tarea, armonizando las legislaciones de los Estados miembros. Así pues, el signo distintivo se encuentra en la salida y la libertad de competencia es la meta.

18. Para llegar a esa meta hay un trecho que recorrer y el vehículo no es otro que el reconocimiento «al titular de la marca [de] un haz de derechos y facultades, [] cuya misión es reservarle el uso exclusivo del signo distintivo y protegerlo contra los competidores que quieren aprovecharse de su posición y reputación». Es lo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha denominado «objeto específico del derecho de marca».

19. La marca persigue que el consumidor pueda identificar los productos y los servicios por su procedencia y por su calidad. Una y otra otorgan a los bienes que el signo representa una imagen y una reputación: es la fama de la marca. Se trata, pues, de establecer un diálogo entre productor y consumidor. Para que este último conozca los productos, el fabricante le informa y, a veces, le persuade. En realidad, la marca es comunicación.

20. Comunicar es hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Por consiguiente, todo acto de comunicación requiere un emisor, un mensaje, un medio o canal por el que transmitirlo y un receptor que pueda descifrarlo o decodificarlo. El código en el que puede ser redactado depende de la naturaleza del decodificador con el que el destinatario lo recibe, lo comprende y lo asimila. Pues bien, el homo sapiens es un receptor con múltiples decodificadores.

21. Todo el cuerpo humano es un medio de recepción sensorial y, por lo tanto, el reconocimiento de un signo por parte del consumidor puede resultar tan diverso como sentidos tiene.

2. Los signos aptos para distinguir; en particular, los signos olfativos

22. Si el objetivo de una marca es que el consumidor pueda distinguir los productos y servicios que se le ofrecen por su procedencia, esa operación es susceptible de ser realizada por cualquiera de los órganos con los que se comunica con el mundo exterior. El signo distintivo puede ser percibido por la vista, por el oído, por el tacto, por el olfato o, incluso, por el gusto. A priori, todo mensaje perceptible por los sentidos puede constituir una indicación para el consumidor y puede, en consecuencia, ser un signo capaz de cumplir la función distintiva de una marca.

23. En principio, pues, nada se opondría a que las marcas estén constituidas por mensajes distintos de los que se perciben por los ojos.

24. Ahora bien, aunque todo mensaje aprehensible por cualquiera de los sentidos pueda constituir un signo apto para identificar los productos de una empresa, esa innata aptitud no es siempre la misma. La razón es muy simple: la percepción que del mundo exterior obtiene el ser humano es diferente en función del sentido, de la ventana, por la que lo recibe.

25. En neurofisiología se suele hacer la distinción entre los sentidos «mecánicos» y los «químicos». Los primeros serían el tacto, la vista y el oído, los tres fácilmente perceptibles porque responden a la idea de forma (gestalthaft -«lo propio de la forma»-) y pueden ser descritos de manera relativamente objetiva. La caracterización de los segundos, el gusto y el olfato, presenta, sin embargo, mayor dificultad a causa de la ausencia de pautas precisas para definir su contenido. En la cultura occidental, el olfato y el gusto, también el tacto, son situados en un segundo plano. Para Platón y Aristóteles, son sentidos que procuran placeres menos puros y elevados que la vista y el oído. En la Europa de las luces, Kant los presentó como sentidos ingratos y Hegel los consideraba incapaces de proporcionar un verdadero conocimiento del mundo y del propio yo. Freud y Lacan los relegaron al mundo de los animales y vincularon el desarrollo de la civilización con el debilitamiento de estos sentidos.

26. Cuando se habla de subjetividad u objetividad de los sentidos hay que ser cautos. No existen órganos sensoriales objetivos y otros subjetivos. En la obra ya citada, Goethe sostiene que el sentido de la vista y la percepción de los colores se encuentran cargados de relativismo. De otro lado, se sabe que la caracterización de una obra musical no es siempre igual, depende del oyente, de su sensibilidad. A fin de cuentas, quien recibe el mensaje es un individuo con su propia experiencia y sus singulares capacidades perceptivas. En realidad, hay que hablar de mayor o menor perfección de la aprehensión sensorial y, por consiguiente, de mayor o menor rigor en la descripción de lo percibido por el receptor.

27. Y, situados en este nivel, sería difícil hacer una caracterización general de los sentidos para afirmar que el más desarrollado es el de la vista. La capacidad del ojo del hombre para vislumbrar colores es tan limitada como su olfato para apreciar los olores. Además, la descripción de un color puede llegar a ser tan imprecisa y difícil como la de un olor.

28. ¿Cuál es, pues, la diferencia? El ojo permite ver no sólo el color, sino también las formas, y el olfato únicamente deja percibir el «color del olor», nunca sus «hechuras». Hay en el sentido de la vista una mayor amplitud de aprehensión y, por consiguiente, de compresión. Ésta es, a mi juicio, la gran diferencia que, en orden a su vocación para singularizar, existe entre los mensajes visuales y, en lo que aquí ahora interesa, los olfativos.

29. En cualquier caso, creo que está fuera de toda discusión la abstracta idoneidad de los signos que se aprehenden por el olfato para cumplir una función representativa. Si se quieren simbolizar los productos o los servicios de una determinada procedencia, para distinguirlos de los que tienen un origen diferente; si se trata de rememorar un concreto linaje, una calidad, una reputación empresarial, lo mejor es acudir a un sentido que, como el del olfato, tiene unas cualidades evocadoras innegables, incluso persuasivas. Dice M.D. Rivero, en el trabajo ya citado, que los estudios sobre percepción de los olores demuestran que la memoria olfativa es probablemente la mejor que tiene el ser humano. El olfato, por su función particular en el sistema nervioso, está muy ligado a las estructuras límbicas, que influyen en la evocación de los recuerdos y en las emociones. Como bien comprendió Marcel Proust, según los últimos descubrimientos de neurofisiología, unos y otras, los recuerdos y las emociones, van de la mano.

30. Esta propiedad de los signos que se perciben por el olfato para cumplir la función distintiva propia de las marcas no es teórica. Algunos ordenamientos jurídicos han admitido las marcas olfativas. El más madrugador fue el estadounidense. El 19 de septiembre de 1990 se otorgó el registro de una marca consistente en la «fragancia fresca floral que recuerda a las flores de plumerilla», para distinguir hilos de costura y bordado. Dos precisiones deben hacerse, no obstante, sobre esta marca. En realidad, la marca no es tanto el olor como el producto perfumado, con independencia de su fragancia.

31. La segunda concreción es de mayor calado y atiende a una singularidad propia del sistema estadounidense sobre registro de marcas de comercio. A diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento jurídico comunitario y en los de la mayoría de los Estados miembros, para que determinados signos puedan acceder al registro como marca no es suficiente que tengan vocación distintiva, sino que es imprescindible que esa capacidad haya sido demostrada en la práctica mediante su uso exclusivo y continuo durante un determinado plazo (secondary meaning). En tales casos, los derechos sobre la marca nacen del uso, no del registro. El símbolo se convierte en marca cuando la clientela lo considera como tal.

32. En el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, la Oficina de Armonización del Mercado Interior ha concedido el registro de la marca «olor a hierba recién cortada» para singularizar unas pelotas de tenis. Pero, al parecer, se trata de una «perla en el desierto», de una decisión aislada sin epígonos.

33. En el Reino Unido, el United Kingdom Trade Mark Registry ha admitido dos marcas olfativas: el olor de rosas aplicado a neumáticos (marca nº 2001416) y el olor de cerveza para distinguir dardos (marca nº 2000234). No obstante, tal y como el Gobierno británico dice en sus observaciones escritas, la práctica respecto de tal suerte de marcas está cambiando. En efecto, el Registro ha denegado, en decisión de 16 de junio de 2000, confirmada en apelación por resolución de 19 de diciembre del mismo año, la inscripción de una marca consistente en el aroma o la esencia de canela, para distinguir mobiliario y sus complementos (nº 2000169).

34. En Francia los perfumes pueden ser objeto de derechos de autor y en el Benelux ha sido admitida una marca olfativa para productos cosméticos.

3. La imposibilidad de la «representación gráfica» de los mensajes olfativos

35. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Primera Directiva, para poder constituir marca no es suficiente con que los signos «sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra», sino que, además, deben ser susceptibles de «representación gráfica».

36. Este requisito viene impuesto por el principio de seguridad jurídica. Una marca registrada otorga un monopolio a su titular, quien hace un uso exclusivo, frente a todos, de los signos que la forman. La consulta del registro ha de permitir conocer, con la amplitud propia de la publicidad registral, la naturaleza y el alcance de los signos, de las indicaciones y de los símbolos inscritos como marcas y, a tal fin, se pide su representación gráfica. Si se trata de que, para distinguir sus productos y sus servicios de los de otros, un empresario se apropie de unas determinadas señales e indicaciones, hay que conocer con detallada precisión los símbolos que hace suyos, para que los demás sepan a qué atenerse. Por el cauce de la seguridad jurídica, el requisito de la representación gráfica entronca con la función distintiva, primera y esencial de las marcas.

37. Representar gráficamente es describir algo usando símbolos susceptibles de ser dibujados. Quiere esto decir que a la aptitud originaria de un signo cualquiera para distinguir debe añadirse su capacidad para ser «llevado al papel» y, por consiguiente, para ser visualmente percibido. Y como quiera que se trata de discriminar, esa representación debe hacerse de manera que sea comprensible, porque la comprensión es presupuesto del discernimiento.

38. No basta, pues, cualquier representación gráfica, sino que es menester que cumpla dos condiciones. La primera, que sea completa, clara y precisa, para que se sepa, sin duda alguna, lo que se monopoliza. La segunda, que sea inteligible para quienes puedan estar interesados en consultar el registro, que son los otros productores y los consumidores. Aptitud para distinguir y capacidad de representación gráfica son dos notas que se dirigen unidas al mismo fin: que en el mercado los productos puedan ser seleccionados por los potenciales compradores en función de su procedencia. Se representan gráficamente los signos que constituyen una marca para proteger y dar publicidad a su apropiación por un empresario, que los ha hecho suyos con el objetivo de singularizar sus productos o los servicios que presta.

39. ¿Se puede «dibujar» un olor? ¿Puede una señal olfativa ser representada gráficamente con precisión y claridad para todos? La respuesta es, a mi juicio, negativa. También parece serlo para el propio Sr. Sieckmann, quien, en su intervención oral en la audiencia pública, ha reconocido que los olores no pueden ser reproducidos de manera gráfica. Para llegar a esta aseveración es suficiente con analizar las alternativas que propone el Bundespatentgericht en la segunda pregunta.

40. La fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la propia sustancia. Serían los componentes químicos y las proporciones precisas para obtener un determinado producto lo que quedaría registrado, nunca el signo olfativo. Además, una representación tal adolecería de las claridad y precisión necesarias. Muy pocas personas serían capaces de interpretar un olor a partir de la fórmula química representativa del producto del que emana, esto es, de los elementos que lo integran y de las cantidades que han de mezclarse para obtenerlo. Añádase a lo anterior que un mismo producto es susceptible de emitir señales olfativas diversas en función de factores tan aleatorios como su concentración, la temperatura ambiente o el soporte al que sea aplicado.

41. Por supuesto que la descripción de un signo o de una señal plasmada mediante el lenguaje escrito es una representación gráfica, pero, por sí misma, no cumple las requeridas exigencias de claridad y precisión. Por las razones que he expuesto líneas más arriba, la descripción de un dibujo presenta menos dificultades que la de un pasaje musical, la de un color o la de un olor. La forma que acompaña al dibujo permite una objetivación de sus características, lo que no ocurre con los signos que no son figurativos. La descripción de un olor está cargada de mayor subjetividad y, por consiguiente, de relatividad, condición que es enemiga de la precisión y de la claridad. Buena prueba de lo que quiero decir es el caso que se encuentra en el origen de esta cuestión prejudicial. Se pretende por el demandante la protección como marca de un aroma «balsámico-afrutado, con ligeras reminiscencias de canela». ¿Qué significa balsámico? ¿Cómo se entiende el carácter afrutado? ¿Qué intensidad adquiere el recuerdo de la canela? Con esa descripción sería imposible conocer el signo olfativo que el actor pretende monopolizar. Aun cuando fuera más extensa, no ganaría en precisión y nunca podría llegar a saberse, sin duda alguna, en qué consiste el olor en cuestión. Parece evidente que la descripción de un olor no es una representación gráfica adecuada en el sentido del artículo 2 de la Primera Directiva.

42. Finalmente, el depósito en el registro de una muestra del producto químico que produce el olor no es la «representación gráfica» del signo distintivo. Y aun cuando se admitiera la consignación de un patrón de la sustancia que produce el olor, a las dificultades de la inscripción relativas a su claridad y precisión, se añadirían las impuestas por los inconvenientes para su publicación y por el paso del tiempo. Por efecto de la volatilidad de sus componentes, un olor cambia con el tiempo, incluso hasta desaparecer.

43. Si ninguno de los sucedáneos que se proponen en la segunda pregunta son capaces de cumplir por separado las exigencias propias de una «representación gráfica», que permita saber con claridad y precisión el signo o los signos que constituyen la marca, la suma de todos ellos es susceptible de crear aún mayor incertidumbre. El registro de una fórmula química, acompañada de una muestra y de una descripción del olor que produce, incrementa el número de mensajes con los que conocer el signo y, por lo tanto, el riesgo de interpretaciones distintas, introduciendo mayor inseguridad si cabe.

44. En ningún momento pretendo negar que los mensajes olfativos puedan ser representados por escrito. Sé de la existencia de distintos sistemas, puestos a punto por la ciencia, para «dibujar» los olores, pero, en el estado actual de su desarrollo, todos padecen las dificultades ya expuestas, y adolecen de la falta de claridad y precisión necesarias en la expresión visual de un signo distintivo que se quiere monopolizar en cuanto marca.

45. No es necesario excluir expresamente ciertos signos de la legislación sobre marcas. Los hay que se excluyen ellos mismos por ser incapaces de ajustarse a las formalidades del derecho de marcas.

46. En suma, los olores, si bien pueden tener carácter distintivo, no son susceptibles de la «representación gráfica» que exige el artículo 2 de la Primera Directiva, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto, no son aptos para ser marcas ni, en consecuencia, para ser registrados como tales, por virtud de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra a), de la misma norma.

IV. Conclusión

47. De acuerdo con las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que, en respuesta a las preguntas formuladas por el Bundespatentgericht, declare que:

«1) El artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, exige, para que un signo pueda ser marca, que tenga carácter distintivo y que sea susceptible de una representación gráfica íntegra, clara, precisa y comprensible para la generalidad de los fabricantes y consumidores.

2) En la actualidad, los olores no son aptos para ser representados gráficamente de la manera indicada y, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo, no pueden ser marcas.»