Palabras clave

Índice



Palabras clave

1. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

2. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

3. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

4. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

5. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, aps. 1, letra b), y 5]

6. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

7. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

8. Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

9. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 62, ap. 1, y 74]

Índice

1. El artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, que establece una protección de la marca notoria anteriormente registrada ampliada a productos o servicios no similares, debe interpretarse en el sentido de que puede ser invocado en apoyo de una oposición formulada tanto en contra de una solicitud de marca comunitaria referida a productos y servicios no idénticos a los designados por la marca anterior y no similares como en contra de una solicitud de marca comunitaria relativa a productos idénticos a los de la marca anterior o similares. En efecto, no puede hacerse de dicho artículo una interpretación que dé lugar a una protección de las marcas de renombre que sea menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares.

(véanse los apartados 32 y 33)

2. El artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, que establece una protección de la marca notoria anteriormente registrada ampliada a productos o servicios no similares, permite, entre otras cosas, al titular de la marca notoria anterior oponerse al registro de marcas que puedan suponer un perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior. Este perjuicio puede producirse desde el momento en que la marca anterior ya no logra provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Así, dicho riesgo se refiere a la «dilución» o al «menoscabo gradual» de la marca anterior a través de la dispersión de su identidad y presencia en la conciencia del público. No obstante, el riesgo de dilución parece, en principio, menos elevado si la marca anterior consiste en un término que, en virtud de un significado propio, está muy extendido y se usa con frecuencia, independientemente de la marca anterior compuesta del término en cuestión. En tal caso, es menos probable que la reproducción del término en cuestión por parte de la marca solicitada pueda llevar a una dilución de la marca anterior.

(véanse los apartados 37 y 38)

3. El artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, que establece una protección de la marca notoria anteriormente registrada ampliada a productos o servicios no similares, permite, entre otras cosas, al titular de la marca notoria anterior oponerse al registro de marcas que puedan suponer un perjuicio para la notoriedad de la marca anterior. Tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales se usa la marca solicitada producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. Este riesgo de perjuicio puede producirse, en particular, cuando dichos productos o servicios poseen una característica o cualidad que puede ejercer una influencia negativa sobre la imagen de una marca anterior notoriamente conocida, debido a su identidad o similitud con la marca solicitada.

(véase el apartado 39)

4. El artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, que establece una protección de la marca notoria anteriormente registrada ampliada a productos o servicios no similares, permite, entre otras cosas, al titular de la marca notoria anterior oponerse al registro de marcas que puedan aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior. El concepto de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior por el uso sin justa causa de la marca solicitada comprende los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre o un intento de sacar provecho de su renombre. En otras palabras, se trata del riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características proyectadas por ésta se transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización resulte facilitada por esta asociación con la marca anterior notoriamente conocida. Este último tipo de riesgo debe distinguirse del riesgo de confusión a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En los casos a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, el público pertinente relaciona las marcas en conflicto, es decir, establece un vínculo entre ambas, pero no las confunde. Por tanto, la existencia de un riesgo de confusión no es un requisito para la aplicación de esta disposición.

(véanse los apartados 40 y 41)

5. La diferencia entre el riesgo de un aprovechamiento indebido, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, que establece una protección de la marca notoria anteriormente registrada ampliada a productos o servicios no similares, y el riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, podría resumirse de la siguiente manera: existe un riesgo de confusión cuando el consumidor pertinente pude resultar atraído por el producto o servicio designado por la marca solicitada considerando que se trata de un producto o servicio de la misma procedencia comercial que el designado por la marca anterior idéntica a la marca solicitada o similar. En cambio, el riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior persiste cuando el consumidor, sin confundir necesariamente la procedencia comercial del producto o servicio en cuestión, resulta atraído por la marca comercial en sí misma y adquiere el producto o servicio designado por ella debido a que lleva tal marca, idéntica a una marca anterior notoria o similar.

(véase el apartado 42)

6. El objetivo del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, que establece una protección de la marca notoria anteriormente registrada ampliada a productos o servicios no similares no consiste en impedir el registro de toda marca idéntica a otra notoria o similar a ésta. Tal disposición tiene especialmente como objetivo permitir que el titular de una marca anterior notoria se oponga al registro de marcas que puedan ser perjudiciales para la notoriedad o carácter distintivo de la marca anterior o que puedan aprovecharse indebidamente de esta notoriedad o carácter distintivo. A este respecto, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar que su marca sufre una vulneración efectiva y actual. Sin embargo, debe aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético.

Es posible, especialmente en el supuesto de una oposición basada en una marca que goza de una notoriedad excepcionalmente elevada, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio causado a la marca invocada en oposición o de aprovechamiento indebido de ésta por parte de la marca solicitada sea tan evidente que el oponente no necesite invocar y probar ningún otro elemento fáctico a estos efectos. No obstante, no cabe presumir que éste sea siempre el caso.

(véanse los apartados 46 y 48)

7. La existencia de un vínculo entre la marca solicitada y la marca anterior es un requisito esencial para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, que establece una protección de la marca notoria anteriormente registrada ampliada a productos o servicios no similares. En efecto, las vulneraciones a las que se refiere esta disposición, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca solicitada y la marca anterior, en virtud del cual el público interesado relaciona ésta con aquélla, es decir, establece un vínculo entre ambas. La existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso. A este respecto, cuanto mayores sean el carácter distintivo y la notoriedad de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio.

(véase el apartado 47)

8. La existencia de una conexión entre los servicios designados por el signo denominativo VIPS, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «ordenadores y programas de ordenador grabados en cintas y discos», «servicios de asesores en negocios comerciales; servicios en materia de análisis de datos registrados por ordenador» y «servicios de programación de ordenadores para servicios de hotel, restaurantes y cafés», pertenecientes, respectivamente, a las clases 9, 35 y 42 en el sentido del Arreglo de Niza, y los servicios designados por la marca denominativa VIPS, registrada anteriormente en España para «servicios de procurar alimentos y bebidas preparadas; restaurantes; autoservicios, cantina, bar, cafetería» comprendidos en la clase 42 de dicho Arreglo no es suficiente, a falta de otros elementos relevantes, para concluir prima facie que existe un riesgo futuro no hipotético de que el uso de dicho signo suponga un perjuicio para el carácter distintivo o la notoriedad de la marca anterior o se aproveche indebidamente de ellos, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria.

En efecto, en primer lugar, puesto que el término «VIPS» es la forma que adopta en plural, en lengua inglesa, la sigla VIP, que es de uso amplio y frecuente tanto en el plano internacional como en el plano nacional para designar a personalidades célebres, el riesgo de que el uso de la marca solicitada sea perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior resulta limitado. Este riesgo resulta tanto menos probable cuanto que la marca solicitada se refiere a servicios dirigidos a un público especial y, necesariamente, más restringido. La conexión supuestamente existente entre los servicios designados por las dos marcas en conflicto no es relevante en este contexto, ya que la dilución de la identidad de una marca notoria no depende de la similitud entre los productos y servicios designados por dicha marca y los designados por la marca solicitada.

En segundo lugar, los servicios designados por la marca solicitada no presentan ninguna característica o cualidad que permita considerar probable que su uso cause un perjuicio a la marca anterior. A este respecto, la mera existencia de una conexión entre los servicios designados por las marcas en conflicto no es suficiente ni determinante. Es cierto que la existencia de tal conexión refuerza la probabilidad de que el público, ante la marca solicitada, piense también en la marca anterior. No obstante, esta circunstancia, por sí misma, no es suficiente para disminuir el poder de atracción de la marca anterior. Tal resultado sólo puede producirse si se demuestra que los servicios designados por la marca solicitada presentan características o cualidades potencialmente perjudiciales para la notoriedad de la marca anterior.

Por último, el riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior sólo podría existir si el público pertinente, sin confundir la procedencia de los servicios designados por las marcas en conflicto, experimentara una atracción particular hacia las aplicaciones del solicitante por el mero hecho de que éstas se amparan en una marca idéntica a la anterior marca notoria. A falta de una exposición, por parte del titular de esta última, de las características particulares de que goza su marca anterior y de la manera en que éstas podrían facilitar la comercialización de los servicios designados por la marca solicitada, las características habitualmente asociadas a una marca notoria de una cadena de comida rápida no pueden considerarse, por sí mismas, susceptibles de beneficiar a servicios de programación de ordenadores, aun cuando se destinen a hoteles o restaurantes.

(véanse los apartados 61 a 64, 67 y 71 a 73)

9. Si se interpone ante una Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) un recurso contra una resolución que estima una oposición, dicha Sala ha de proceder a un nuevo examen completo del fondo de la oposición, tanto por lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho.

En el supuesto de que la Sala de Recurso considere infundado uno de los motivos de denegación relativos invocados por el oponente y estimados por la División de Oposición en su resolución, el nuevo examen completo del fondo de la oposición mencionado en el apartado precedente implica necesariamente que la Sala de Recurso habrá de examinar también, antes de anular la resolución de la División de Oposición, si es posible, eventualmente, estimar la oposición sobre la base de otro motivo de denegación relativo, invocado por el oponente ante la División de Oposición, pero desestimado o no examinado por ésta.

(véanse los apartados 96 y 97)