CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PAOLO MENGOZZI

presentadas el 16 de febrero de 2012 ( 1 )

Asunto C-100/11 P

Helena Rubinstein SNC

y

L’Oréal SA

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Marca notoria en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) no 40/94 — Requisitos para la protección — Procedimiento de nulidad — Regla 38 del Reglamento (CE) no 2868/95 — Obligación de aportar los documentos en los que se basa la solicitud de nulidad en la lengua del procedimiento — Decisiones de la Sala de Recurso de la OAMI — Control jurisdiccional (artículo 63 del Reglamento no 40/94) — Obligación de motivación (artículo 73 del Reglamento no 40/94)»

1. El presente asunto tiene por objeto el recurso de casación interpuesto por Helena Rubinstein SNC y L’Oréal SA (en lo sucesivo, «Helena Rubinstein» y «L’Oréal» y, conjuntamente, «recurrentes») contra la sentencia por la que el Tribunal General desestimó los recursos que interpusieron contra las decisiones de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) en las que se declaró la nulidad de las marcas comunitarias de su titularidad BOTOLIST y BOTOCYL.

I. Antecedentes del litigio, procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

2. Los hechos y el procedimiento ante la OAMI, tal como se describen en la sentencia recurrida, se exponen de forma sucinta a continuación.

3. Helena Rubinstein y L’Oréal presentaron el 6 de mayo de 2002 y el 9 de julio de 2002 respectivamente ante la OAMI una solicitud de registro de marca comunitaria en virtud del Reglamento (CE) no 40/94 y sus posteriores modificaciones. ( 2 ) Solicitaban el registro de los signos denominativos BOTOLIST (Helena Rubinstein) y BOTOCYL (L’Oréal) para los productos comprendidos en la clase 3 del Arreglo de Niza, ( 3 ) en particular productos de uso cosmético como cremas, aceites, lociones, gel y polvos para el rostro, el cuerpo y las manos. Las marcas comunitarias BOTOLIST y BOTOCYL fueron registradas el 19 de noviembre de 2003 y el 14 de octubre de 2003 respectivamente. El 2 de febrero de 2005, Allergan, Inc. (en lo sucesivo, «Allergan») presentó ante la OAMI, para cada una de dichas marcas, una solicitud de declaración nulidad basada en varias marcas anteriores, figurativas y denominativas, comunitarias y nacionales, que tienen por objeto el signo BOTOX y fueron registradas entre el 12 de abril de 1991 y el 7 de agosto de 2003, en particular para productos de la clase 5 del Arreglo de Niza, en concreto, por cuanto aquí interesa, productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas. Dichas solicitudes se basaban en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento no 40/94 en relación con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b), y el artículo 8, apartados 4 y 5, de dicho Reglamento. Mediante decisiones de 28 de marzo de 2007 (BOTOLIST) y de 4 de abril de 2007 (BOTOCYL), la División de Anulación de la OAMI desestimó las solicitudes de declaración de nulidad. El 1 de junio de 2007, Allergan recurrió dichas decisiones con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento no 40/94. Mediante decisiones de 28 de mayo de 2008 (BOTOLIST) y de 5 de junio de 2008 (BOTOCYL), la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó los recursos de Allergan en la parte en que se basaban en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 (en lo sucesivo, «decisiones impugnadas»).

4. Helena Rubinstein y L’Oréal recurrieron dichas decisiones ante el Tribunal General, solicitando su anulación. En apoyo de sus recursos, invocaron dos motivos basados, en primer lugar en la vulneración del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 y, en segundo lugar, en la infracción del artículo 73 del mismo Reglamento. La OAMI presentó escritos de contestación en ambos procedimientos, solicitando la desestimación de los recursos y la condena en costas de las recurrentes. Allergan no se personó en el procedimiento.

5. El Tribunal General acumuló los asuntos y, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2010 (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), desestimó ambos recursos y condenó en costas a las recurrentes. ( 4 ) La sentencia recurrida fue notificada, además de a las recurrentes, a la OAMI y a Allergan.

II. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

6. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de marzo de 2011, Helena Rubinstein y L’Oréal recurrieron contra dicha sentencia. El recurso de casación fue notificado a la OAMI y a Allergan que, en sus respectivos escritos de contestación, solicitaron su desestimación y la condena en costas de las recurrentes. En la vista de 11 de enero de 2012, se oyó a los representantes de las recurrentes y de Allergan así como al agente de la OAMI.

III. Sobre el recurso

7. En apoyo de su recurso, las recurrentes formulan cuatro motivos. Mediante el primer motivo, critican una vulneración del artículo 52, apartado 1, del Reglamento no 40/94 en relación con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento. En el segundo motivo de recurso, alegan una vulneración del artículo 115 del Reglamento no 40/94 y de la regla 38, apartado 2, del Reglamento no 2868/95. El tercer motivo se refiere a una infracción del artículo 63 del Reglamento no 40/94. Por último, en el cuarto motivo de recurso, las recurrentes alegan una vulneración del artículo 73 del Reglamento no 40/94. A.Sobre el primer motivo de recurso, relativo a una vulneración del artículo 8, apartado 5, en relación con el artículo 52 del Reglamento no 40/94

8. El artículo 52 del Reglamento no 40/94, titulado «Causas de nulidad relativa», prevé en su apartado 1, letra a), que «la marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina [...] cuando exista una marca anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en [el apartado] 5 de dicho artículo [...]». El artículo 8 del Reglamento no 40/94, titulado «Motivos de denegación relativos» dispone en su apartado 5 que, mediando oposición del titular de una marca anterior, «se denegará el registro de la marca […] cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos».

9. Mediante el primer motivo de recurso, las recurrentes critican la sentencia recurrida en la parte en la que el Tribunal General declaró la notoriedad de marcas anteriores y concluyó que el uso, sin justa causa, de las marcas de las recurrentes se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores o es perjudicial para los mismos. El motivo se articula en cuatro críticas.

1. Sobre la primera crítica

a) Alegaciones de las partes y sentencia recurrida

10. En el marco de su primera crítica, las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al basar su análisis en dos marcas anteriores registradas en Reino Unido que no fueron tomadas en consideración por la Sala de Recurso. Según las recurrentes, la Sala de Recurso se basó únicamente en la marca comunitaria, denominativa y figurativa, no 2.015.832, registrada el 12 de febrero de 2002 (en lo sucesivo, «marca comunitaria anterior» o «marca comunitaria BOTOX»). La OAMI interpreta esta crítica como una invocación de una desnaturalización de los hechos, que no se desprende, sin embargo, de la documentación obrante en autos. Señala también que las recurrentes no han indicado la forma en que la elección de las marcas anteriores que han de tomarse en consideración afecta a la solución del litigio. Según Allergan, la crítica carece de fundamento puesto que de las decisiones impugnadas se desprende que la Sala de Recurso se basó en todos los derechos anteriores invocados en apoyo de las solicitudes de nulidad.

11. La crítica se refiere a los apartados 38 a 40 de la sentencia recurrida. En el apartado 38 el Tribunal General indica, con carácter preliminar, que las solicitudes de nulidad presentadas ante la OAMI se basan en varias marcas comunitarias y nacionales, figurativas y denominativas, que contienen el signo BOTOX, registradas casi en su totalidad antes de la presentación de las solicitudes de registro de las marcas BOTOLIST y BOTOCYL. Especifica que la totalidad de esas marcas, y no sólo la marca comunitaria anterior, constituyen los derechos anteriores invocados por la solicitante de la nulidad. En el apartado 39, el Tribunal General observa que la Sala de Recurso se apartó «de forma implícita, pero necesaria» del enfoque seguido por la División de Anulación, que había basado sus decisiones únicamente en la marca comunitaria anterior. Según el Tribunal General, el planteamiento de la Sala de Recurso se pone de manifiesto en el hecho de que, en las decisiones impugnadas, ésta no se refiere al elemento figurativo de la marca comunitaria anterior. En el apartado 40 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que se limitó a tomar en consideración, entre los distintos derechos anteriores invocados, dos marcas registradas en Reino Unido ( 5 ) y justificó su elección indicando que la mayor parte de los elementos de prueba aportados por Allergan se referían al territorio de ese Estado miembro.

b) Análisis

12. Con carácter preliminar, procede observar que la determinación de los derechos anteriores que han de tomarse en consideración para valorar la existencia, en el caso de autos, de la condición de notoriedad prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 no carece de efectos sobre el resultado de tal examen. En efecto, la marca comunitaria BOTOX, que según las recurrentes es el único derecho anterior que la Sala de Recurso ha tenido en cuenta, fue registrada sólo algunos meses antes de la presentación de las solicitudes de registro de las marcas BOTOCYL y BOTOLIST. ( 6 ) La prueba de que dicha marca había adquirido notoriedad en el momento de dicha presentación es por tanto menos sencilla que en el caso de las marcas nacionales tomadas en consideración por el Tribunal General. ( 7 )

13. Dicho esto, hay que señalar que las alegaciones formuladas por las recurrentes en el marco de esta crítica se limitan a afirmaciones apodícticas, carentes de todo elemento que permita valorar la tesis que sostienen según la cual la Sala de Recurso, al igual que la División de Anulación, basó su análisis únicamente en la marca comunitaria anterior. Además, el texto de las decisiones impugnadas parece contradecir esa tesis, o al menos no la avala, ya que en dichas decisiones la Sala de Recurso se refiere de forma general a la «marca BOTOX» para indicar todos los derechos invocados por Allergan. Así se desprende, en mi opinión, de forma suficientemente clara del apartado 3 de las decisiones impugnadas, en el que, después de enumerar las marcas comunitarias y nacionales invocadas por Allergan, la Sala de Recurso expone las alegaciones de esta última refiriéndose a la «marca BOTOX», que engloba los derechos registrados nacionales, comunitarios e internacionales. ( 8 ) En los siguientes apartados de las decisiones, la Sala de Recurso se refiere constantemente a la «marca BOTOX», tanto cuando expone las alegaciones de Allergan, como cuando desarrolla sus propios razonamientos (véase, por ejemplo, el apartado 34 de la decisión Helena Rubinstein y el apartado 35 de la decisión L’Oréal). Además, en el apartado 23 de dichas decisiones, la Sala de Recurso afirma que «la marque contestée [...] est à comparer avec la marque BOTOX, enregistrée sous différentes versions (verbale, figurative, accompagnée de la légende “Botulinum Toxin”)» [«la marca controvertida […] ha de compararse con la marca BOTOX, registrada en distintas versiones (denominativa, figurativa, junto con la mención “Botulinum Toxin”)]». Pues bien, dicha afirmación contrasta con lo que sostienen las recurrentes —es decir, que la Sala de Recurso, al igual que la División de Anulación, tomó en consideración únicamente la marca comunitaria no 2.015.832—, ya que esta última es al mismo tiempo una marca denominativa y figurativa, y no va acompañada de ninguna mención. En ese punto de las decisiones impugnadas, la Sala de Recurso se refiere claramente a todos los derechos invocados por Allergan y no sólo a la marca indicada por las recurrentes. Por último, como señalan la OAMI y Allergan, en contra de la tesis de las recurrentes milita la circunstancia de que, al valorar la semejanza de las marcas comparadas, el Tribunal General no tomó en consideración en modo alguno el elemento figurativo de la marca comunitaria.

14. Sobre la base de las consideraciones expuestas, considero que debe desestimarse la primera crítica del primer motivo de recurso.

2. Sobre la segunda crítica: la notoriedad de las marcas anteriores

15. Mediante la segunda crítica, las recurrentes sostienen que el Tribunal General cometió varios errores de Derecho al estimar que se había demostrado la notoriedad de las marcas anteriores. Estos reproches —cuya admisibilidad o procedencia son cuestionadas por la OAMI y Allergan con argumentos en gran medida coincidentes— se examinarán a continuación por separado.

a) Sobre el público pertinente

16. En primer lugar, las recurrentes señalan que, si bien las partes no discuten que el público pertinente está integrado por los usuarios efectivos o potenciales de la terapia BOTOX y por los profesionales sanitarios, el Tribunal General no valoró la notoriedad de las marcas anteriores de forma separada para esas dos categorías.

17. A este respecto procede precisar, en primer lugar, que según lo declarado por el Tribunal General en el apartado 26 de la sentencia recurrida, las partes coinciden en considerar que el público pertinente es, en el caso de autos, el público general (y por tanto no sólo, como sostienen las recurrentes, los usuarios efectivos o potenciales de los tratamientos con BOTOX) y los profesionales sanitarios. Dicho esto, a mi juicio no cabe acoger la crítica formulada por las recurrentes, principalmente por la obvia consideración, compartida por la OAMI y Allergan, de que, dado que los profesionales sanitarios están comprendidos en la categoría más amplia del público en general, no resultaba necesaria una valoración por separado de la notoriedad de las marcas anteriores para esas dos categorías. En cualquier caso, en contra de lo que alegan las recurrentes, el Tribunal General mantuvo tal distinción cuando, al analizar las pruebas aportadas por Allergan en apoyo de su solicitud de declaración de nulidad, examinó separadamente las que perseguían demostrar la notoriedad de las marcas anteriores para el público en general (cobertura mediática por la prensa generalista) y las destinadas en cambio a demostrar la notoriedad en círculos médicos especializados (actividad promocional mediante la publicación de artículos en revistas especializadas).

b) Sobre el territorio pertinente

18. En segundo lugar, las recurrentes aducen que la sentencia recurrida, al igual que las decisiones impugnadas, no contiene ninguna indicación sobre el territorio respecto al cual se valoró la notoriedad de las marcas BOTOX.

19. Esta crítica carece también de fundamento de hecho. En contra de lo que sostienen las recurrentes, el Tribunal General precisó, en los apartados 40 y 41 de la sentencia recurrida, que los requisitos enunciados en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 se examinaron a la luz de la percepción de los consumidores de Reino Unido, por tratarse del territorio sobre el que Allergan había aportado un mayor número de pruebas.

c) Sobre la prueba de la notoriedad

20. En tercer lugar, las recurrentes imputan al Tribunal General una serie de errores cometidos en la valoración de los elementos probatorios aportados para acreditar la notoriedad de las marcas anteriores. Antes de examinar cada una de las imputaciones, conviene destacar que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó separadamente dichos elementos probatorios para responder a las distintas alegaciones con las que las recurrentes cuestionaban su admisibilidad, pertinencia o valor probatorio. Sin embargo, como indican acertadamente la OAMI y Allergan, de la motivación de la sentencia recurrida se deduce claramente que las conclusiones a las que llega el Tribunal General sobre la notoriedad de las marcas anteriores se basan en una valoración conjunta de tales elementos, de forma que, aun cuando el Tribunal de Justicia considerara fundadas alguna de las alegaciones de las recurrentes sobre alguno de estos elementos, ello no desvirtuaría necesariamente dichas conclusiones, debiendo determinarse en todo caso el peso, en la valoración global realizada por el Tribunal General, del elemento probatorio que procede descartar. Ahora bien, el recurso no hace referencia a ese tipo de determinación.

21. Dicho esto, procede señalar, con carácter preliminar, que buena parte de las imputaciones formuladas por las recurrentes persiguen, en esencia, propiciar un nuevo examen de los elementos probatorios, si bien dicho nuevo examen no incumbe al Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en caso de desnaturalización de los elementos de prueba. ( 9 ) Por estos motivos, no son admisibles, a mi juicio, las alegaciones que las recurrentes aducen para cuestionar el valor probatorio de los datos relativos al volumen de ventas en Reino Unido de los productos cubiertos por las marcas anteriores (apartados 46 y 47 de la sentencia recurrida), por un lado, y de los artículos publicados en revistas científicas (apartados 48 y 49 de la sentencia recurrida), por otro.

22. En lo que respecta a la prueba examinada por el Tribunal General en los apartados 50 a 54 de la sentencia recurrida, que consiste en determinados artículos publicados en las revistas Newsweek y The International Herald Tribune, las recurrentes sostienen que debería haberse acompañado, so pena de su desnaturalización, de otros elementos como, en particular, el «ámbito de circulación» de dichas revistas. Del mismo modo, las recurrentes invocan una desnaturalización de la prueba en lo que se refiere a un estudio de mercado realizado en septiembre y octubre de 2004 en Reino Unido y que Allergan adjuntó a los recursos interpuestos ante la Sala de Recurso de la OAMI. En particular, las recurrentes discuten la pertinencia de dicho estudio ante la falta de elementos, que correspondía a Allergan aportar, sobre la capacidad de los datos que recoge para ofrecer indicaciones sobre la situación existente en la fecha de presentación de las solicitudes de registro de las marcas controvertidas. Por último, las recurrentes invocan una distorsión de los hechos para cuestionar la pertinencia de la prueba constituida por la introducción de la expresión BOTOX en varios diccionarios publicados en Reino Unido, examinada en los apartados 55 y 56 de la sentencia recurrida.

23. Respecto a todas las críticas expuestas en el punto anterior, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. ( 10 ) En el presente asunto, lejos de satisfacer el rígido criterio de prueba impuesto para determinar la existencia de una desnaturalización de los elementos probatorios o una distorsión de los hechos por el Tribunal General, las alegaciones de las recurrentes recogidas en el escrito de recurso se limitan a afirmaciones genéricas y no circunstanciadas, de modo que cabe dudar de su admisibilidad por no concurrir los requisitos de claridad y precisión que deben acompañar la exposición de los motivos de recurso.

24. Las recurrentes cuestionan, por último, la pertinencia de la decisión de 26 de abril de 2005 de la Intellectual Property Office de Reino Unido, adoptada en el marco de un procedimiento iniciado por Allergan para solicitar la anulación del registro de la marca BOTOMASK para productos cosméticos en el Reino Unido. Consideran que no puede constituir un elemento de prueba en el litigio contra Allergan una decisión adoptada en un procedimiento distinto, iniciado por partes diferentes. Al basarse en esa decisión, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho.

25. En mi opinión, esa imputación debe desestimarse por infundada. En efecto, si bien, según reiterada jurisprudencia, el Tribunal General no está vinculado por el contenido de las decisiones de los órganos jurisdiccionales o administrativos nacionales, no es menos cierto que, cuando las partes aporten dichas decisiones, las declaraciones que recogen pueden tenerse en cuenta, si fueran pertinentes, para la valoración de los hechos realizada por el Tribunal General, como elemento de prueba objeto de la libre apreciación por parte de este último. La circunstancia de que se trate de decisiones dictadas en el marco de controversias con unas partes y un objeto distintos de los del litigio del que conoce el Tribunal General carece de pertinencia a este respecto. Además, hay que señalar que las recurrentes no han formulado ninguna alegación por la que se cuestione exactitud de las declaraciones contenidas en las decisiones de la Intellectual Property Office de Reino Unido, ni ante la OAMI, ni ante el Tribunal General, tal como se desprende del apartado 58 de la sentencia recurrida. Las recurrentes no discuten tampoco, en el presente recurso, la interpretación que el Tribunal General ha dado al contenido de dicha decisión.

d) Conclusión sobre la segunda crítica

26. En virtud de lo expuesto, considero que debe desestimarse íntegramente la segunda crítica del primer motivo de recurso.

3. Sobre la tercera crítica: la existencia de un vínculo entre las marcas anteriores y las marcas de las recurrentes

27. Mediante la tercera crítica del primer motivo de recurso, las recurrentes cuestionan la conclusión contenida en la sentencia recurrida, según la cual el público pertinente establece un vínculo entre las marcas anteriores BOTOX y las marcas BOTOLIST y BOTOCYL de las que son titulares. Ese vínculo no puede, en particular, basarse en el elemento común «BOT» o «BOTO», puesto que se trata de un elemento descriptivo que hace referencia a la toxina botulínica. Las recurrentes reivindican el derecho a incluir en su marca ese elemento, utilizado genéricamente para indicar la toxina de que se trata, sin que por ello se vean acusadas de querer relacionar sus marcas con las marcas de Allergan.

28. En la medida en que pretenden que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el carácter supuestamente descriptivo de la marca BOTOX o de sus componentes, las alegaciones aducidas por las recurrentes no son admisibles puesto que suponen una valoración de los hechos por el Tribunal de Justicia. En cambio, plantea una cuestión de Derecho la alegación de que las recurrentes están legitimadas a utilizar en sus marcas un elemento común con una marca distinta, cuando dicho elemento tiene carácter descriptivo. No obstante, esa alegación se basa en la afirmación de que el elemento BOT o el elemento BOTO, comunes en las marcas de las recurrentes y en las marcas anteriores, presentan efectivamente carácter descriptivo, afirmación que no sólo no encuentra confirmación en la sentencia recurrida, ( 11 ) sino que es contradicha en las decisiones impugnadas ( 12 ) y que, como se ha señalado, no corresponde al Tribunal de Justicia examinar de nuevo.

29. En virtud de las consideraciones precedentes, a mi juicio procede desestimar también la tercera crítica del primer motivo de recurso.

4. Sobre la cuarta crítica: el perjuicio ocasionado a las marcas anteriores

30. En el marco de su primer motivo de recurso, las recurrentes cuestionan, por último, los motivos expuestos en los apartados 87 y 88 de la sentencia recurrida sobre los «efectos del uso» de las marcas controvertidas. Antes de exponer el contenido de dichas críticas, conviene recordar brevemente los principios en los que se basa, en el estado actual de la jurisprudencia, la protección de las marcas que disfrutan de renombre, en particular en el supuesto del denominado «parasitismo», por ser este el aspecto pertinente en el presente asunto.

31. Dichos principios, por cuanto aquí interesa, han sido enunciados por el Tribunal de Justicia en tres decisiones prejudiciales, en los asuntos Intel Corporation, L’Oréal y otros e Interflora y otros, ( 13 ) dictadas en el marco de la interpretación de los artículos 4, apartado 4, letra a), y 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, que contienen, como es sabido, disposiciones análogas a las del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94. Como se verá a continuación con más detalle, las circunstancias del presente litigio no exigen efectuar un examen pormenorizado de tales decisiones ni entrar en el fondo de las opciones efectuadas por el juez comunitario, opciones que no han dejado de suscitar críticas, en particular en la doctrina inglesa, por considerar que son excesivamente favorables a los titulares de las marcas de renombre. ( 14 ) Basta recordar aquí, con carácter general que en tales sentencias el Tribunal de Justicia precisó que el requisito específico para la protección conferida por tales disposiciones de la Directiva 89/104 a las marcas de renombre «consiste en un uso de la marca posterior realizado sin justa causa y mediante el cual se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos». ( 15 ) El daño que de ello se deriva para la marca anterior es, según el Tribunal de Justicia, «consecuencia de un determinado grado de similitud entre [esta última] y la marca posterior, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda». ( 16 ) La existencia de dicho vínculo en la mente del público interesado es una condición necesaria pero no suficiente por sí misma para concluir que concurren los requisitos para la protección conferida a las marcas de renombre. ( 17 ) Es preciso, además, que el titular de la marca anterior aporte la prueba de que el uso del signo o de la marca posterior «pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos». Para ello, deberá demostrar no la existencia de una infracción efectiva y actual, sino «que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro». ( 18 ) En caso de que se aporte esa prueba, corresponderá al titular del signo o de la marca posterior probar que su uso se ha realizado con justa causa. ( 19 )

32. En lo que respecta en particular al concepto de «ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca» (también designado con los términos de «parasitismo» o «free-riding»), el Tribunal de Justicia ha aclarado, en la sentencia L’Oréal y otros, que ese concepto no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino «a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar». Según el Tribunal, dicho concepto incluye, en particular, «los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre». De ello se desprende que «la ventaja obtenida por un tercero del carácter distintivo o del renombre de la marca pude ser desleal, aunque el uso del signo idéntico o similar no perjudique ni al carácter distintivo ni al renombre de la marca o, en términos más generales, al titular de ésta». ( 20 ) A partir de la sentencia Intel Corporation, el Tribunal de Justicia aclaró que oara determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. ( 21 ) En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción ( 22 ) y que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca por el signo, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos. ( 23 ) En el marco de esa apreciación global, también puede tomarse en consideración, en su caso, la existencia de un riesgo de que la marca quede diluida o difuminada. ( 24 ) El Tribunal de Justicia precisó por último que cuando de esa apreciación global resulta que «un tercero pretende aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal». ( 25 ) En la sentencia Interflora y otros, el Tribunal de Justicia confirmó los principios antes expuestos. ( 26 ) En particular, subrayó que la ventaja antes descrita debe considerarse indebidamente obtenida cuando no haya «justa causa» en el sentido de las disposiciones pertinentes de la Directiva 89/104/CEE. ( 27 ) En lo que respecta al caso que le planteó el órgano jurisdiccional remitente, que tenía por objeto un anuncio publicitario accesible en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre, el Tribunal de Justicia consideró que cuando la publicidad proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca sin ofrecer la venta de una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, ( 28 ) sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, ese uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa» en el sentido de las citadas disposiciones. ( 29 )

33. En los apartados de la sentencia recurrida que son objeto de crítica en el recurso de que se trata, el Tribunal General, después de calificar de «lapidaria» la motivación de las decisiones de la Sala de Recurso sobre la existencia de un perjuicio en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94 (apartado 87), señaló que esa cuestión «ha sido objeto de considerables elaboraciones en el marco del procedimiento administrativo y ante el Tribunal General». A continuación precisó que Allergan «ha indicado que la marca BOTOLIST al igual que la marca BOTOCYL, registradas conjuntamente por el grupo L’Oréal, pretenden concretamente aprovechar el carácter distintivo y el renombre de BOTOX en el ámbito del tratamiento de las arrugas, con el efecto de difuminar el valor de dicha marca». Según el Tribunal General, «esos riesgos son suficientemente serios para justificar la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94». Después recordó que, en la vista, las recurrentes reconocieron que aun cuando sus productos no contenían la toxina botulínica, pretendían sin embargo aprovechar la imagen asociada a ese compuesto, incorporada en la marca BOTOX, marca única a este respecto ( 30 ) (apartado 88).

34. El apartado 80 de la sentencia recurrida completa la motivación expuesta en los apartados 87 y 88. En dicho apartado, el Tribunal General observa, con carácter preliminar, que las recurrentes no aportaron ningún elemento para demostrar que el uso de las marcas BOTOCYL y BOTOLIST se debe a una «justa causa» y que, por tratarse de un medio de defensa, correspondía a las recurrentes indicar su contenido. Procede señalar desde un primer momento que las recurrentes no formularon ninguna crítica contra la constatación de la falta de invocación de una «justa causa» ni contra la afirmación, por otra parte conforme a la jurisprudencia, ( 31 ) de que la prueba de dicha causa correspondía a las recurrentes. ( 32 ) En consecuencia, la cuestión de si concurre en el caso de autos una justa causa para el uso de las marcas de las recurrentes queda fuera del objeto del presente procedimiento. ( 33 )

35. Las críticas formuladas por las recurrentes en el marco de la imputación examinada son expuestas de modo muy sucinto en el marco del recurso de casación. Se limitan a alegar la falta de pruebas de su supuesta intención de aprovechar el carácter distintivo y la notoriedad de la marca BOTOX. Sostienen además que el Tribunal General interpretó erróneamente las afirmaciones de sus abogados en la vista y que, si bien sus marcas podían contener eventualmente una referencia a la toxina botulínica, no perseguían ser asociadas con la marca BOTOX, ni podían aspirar a esa asociación, por tratarse de una marca registrada para productos farmacéuticos disponibles únicamente con receta médica.

36. Del conjunto de los motivos de la sentencia recurrida se desprende que la existencia de una intención parasitaria se infiere de una serie de constataciones que se refieren, por un lado, a la decisión de las recurrentes de utilizar en sus marcas un prefijo que reproduce la casi totalidad de la marca anterior —decisión que, en opinión del Tribunal General y previamente de la Sala de Recurso, ( 34 ) no es justificable con el fin de hacer referencia a la toxina botulínica, que por otra parte no está incluida en la composición de los productos cubiertos con las marcas controvertidas— ( 35 ) y, por otro lado, a las características de la marca anterior, es decir, su fuerte carácter distintivo, debido también a que se trata de una marca única, y su amplia notoriedad. En contra de lo que sostienen las recurrentes, el Tribunal General ha efectuado en concreto, en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia antes citada, a una valoración global de los elementos pertinentes del caso de autos. En estas circunstancias, carece de fundamento el argumento de las recurrentes según el cual la apreciación de la existencia de una intención parasitaria no se apoya en ningún elemento de prueba. En cuanto a las valoraciones sobre las que se basa dicha apreciación, habida cuenta de su naturaleza fáctica, ( 36 ) no pueden ser revisadas por el Tribunal de Justicia.

37. Las recurrentes, refiriéndose únicamente a las decisiones de la Sala de Recurso, cuestionan la pertinencia de las menciones al «carácter específico» y al «carácter único» de la marca BOTOX que, en su opinión, constituyen elementos pertinentes para el caso de dilución de la marca, pero no para el supuesto de parasitismo. En la medida en que deba considerarse que la crítica afecta también a la sentencia recurrida, en la que el Tribunal General menciona asimismo esos elementos y el riesgo de una «pérdida del valor de la marca» (apartado 88), debe ser desestimada. En efecto, como se ha indicado antes, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que el riesgo de que se produzca un perjuicio al carácter distintivo o a la notoriedad de la marca, aunque no es un requisito necesario para que exista parasitismo, constituye cuando concurre un elemento que ha de tomarse en consideración para apreciar la existencia de una ventaja desleal.

38. En virtud de las consideraciones expuestas, considero que también la cuarta crítica del primer motivo de recurso debe ser desestimada.

5. Conclusión sobre el primer motivo de recurso

39. A la luz de todas las consideraciones precedentes, en mi opinión procede desestimar en su totalidad el primer motivo de recurso.

B. Sobre el segundo motivo de recurso, relativo a una vulneración del artículo 115 del Reglamento no 40/94 en relación con lo dispuesto en la regla 38, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2868/95 ( 37 )

1. Marco normativo, alegaciones de las partes y sentencia recurrida

40. Según el artículo 115, apartado 5, del Reglamento no 40/94, los escritos de oposición y las solicitudes de declaración de caducidad o nulidad deberán presentarse en una de las lenguas de la OAMI.

41. La regla 38, apartado 2, del Reglamento no 2868/95 prevé que en el caso de que las pruebas justificativas de la solicitud no se presenten en la lengua del procedimiento de caducidad o nulidad, el solicitante deberá presentar una traducción de dichas pruebas a dicha lengua en un plazo de dos meses contado a partir de la presentación de las mismas. Las disposiciones relativas a dichos procedimientos no especifican las consecuencias del incumplimiento de tal obligación. En lo que respecta al procedimiento de oposición, en cambio, la regla 19, apartado 4, del Reglamento no 2868/95, en su versión modificada por el Reglamento (CE) no 1041/2005, ( 38 ) dispone que «la Oficina no tendrá en cuenta las presentaciones escritas o documentos, o partes de éstos, que no hayan sido presentados o que no hayan sido traducidos a la lengua del procedimiento dentro del plazo por ella establecido».

42. Las recurrentes consideran que, al confirmar la admisibilidad como pruebas de algunos artículos publicados en inglés en la prensa especializada y generalista y no traducidos al francés, lengua del procedimiento, y al basarse sobre tales documentos, el Tribunal General vulneró el artículo 115 del Reglamento no 40/94 y la regla 38 del Reglamento no 2868/95. La OAMI responde que, a diferencia de lo previsto en la regla 19 del Reglamento no 2868/95 para los procedimientos de oposición, la regla 38, apartado 2, del mismo Reglamento no prevé ninguna sanción en caso de que el solicitante de la declaración de caducidad o nulidad no presente la traducción a la lengua del procedimiento de los documentos aportados como prueba. Según la OAMI, dichos documentos son por tanto admisibles salvo que se exija, de oficio o a instancia de parte, la traducción en un plazo establecido y ésta no sea presentada o se presente de forma extemporánea. La OAMI, apoyada en este punto por Allergan, destaca además que las traducciones de que se trata no ha obstaculizado en modo alguno el ejercicio por las recurrentes de sus derechos de defensa en el procedimiento administrativo y ante el Tribunal General.

43. En el apartado 54 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señala que «la propia existencia» de los artículos de que se trata «constituye un elemento pertinente para determinar la notoriedad de los productos comercializados con la marca BOTOX entre el público en general, con independencia del contenido positivo o negativo de dichos artículos». Añade que «el valor probatorio de tales documentos no puede depender en cuanto tal de su traducción a la lengua del procedimiento [...]» y que «dicha traducción [...] no puede constituir un requisito de admisibilidad de un documento aportado como prueba».

2. Análisis

44. No me convence la tesis de la OAMI, que por otra parte no se enmarca en la línea de razonamiento del Tribunal General, el cual no se pronuncia sobre las consecuencias de la falta de presentación de una traducción conforme a la regla 38 del Reglamento no 2868/95, sino que se limita en esencia a afirmar que, en el caso de autos, no era necesaria la traducción. Propugna una interpretación de dicha regla a sensu contrario de la regla 19 del mismo Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento no 1041/2005. Pues bien, conviene recordar que este último Reglamento ha modificado también la regla 98 del Reglamento no 2868/95, titulada «Traducciones». Según el nuevo texto de dicha regla, salvo que se establezca lo contrario en el Reglamento no 40/94 o en el Reglamento no 2868/95, «cuando se deba presentar la traducción de un documento, se considerará que la Oficina no ha recibido dicho documento cuando la Oficina reciba la traducción después de la expiración del plazo fijado para la presentación del documento original o la traducción». Por consiguiente, aun suponiendo que sea aplicable a los hechos del presente asunto la versión modificada del Reglamento no 2868/95, a mi juicio no es posible deducir de la inexistencia, en la regla 38, de una sanción expresa en caso de falta de presentación de la traducción de un documento y del régimen distinto previsto en la regla 19 para los procedimientos de oposición, que tal documento es sin embargo admisible, salvo que la OAMI disponga lo contrario. En efecto, se opone a tal interpretación la citada regla 98, prevista como norma de cierre para los casos de presentación extemporánea de una traducción y aplicable, a fortiori, en el supuesto de falta de presentación de la misma. Es preciso recordar además que, antes de su modificación por el Reglamento no 1041/2005, la regla 19 estaba formulada en términos sustancialmente idénticos a la regla 38 y era interpretada por el Tribunal General en el sentido de que la falta de presentación de la traducción a la lengua del procedimiento suponía la inadmisibilidad del documento. ( 39 )

45. El razonamiento seguido en la sentencia recurrida no me parece tampoco completamente aceptable, al menos aplicado a las circunstancias del caso de autos. En efecto, aun sin excluir radicalmente la admisibilidad de pruebas documentales cuyo texto no requiera traducción o una traducción integral, cuando su valor probatorio no dependa efectivamente del contenido de dicho texto o éste sea comprensible inmediatamente, no considero sin embargo que este sea el caso de los artículos de prensa, que persiguen demostrar la divulgación de información sobre las características terapéuticas de un producto farmacéutico y la existencia de un amplio conocimiento de dicha información entre el público especializado o el público en general desde una fecha anterior a su publicación (véanse los apartados 51 y 52 de la sentencia recurrida).

46. No obstante, aunque se considerase, en atención a las razones expuestas, que el Tribunal General cometió un error al confirmar la admisibilidad como prueba de los artículos en cuestión, tal error, al afectar a la valoración de las pruebas, ( 40 ) no es censurable en el marco del presente procedimiento. Y aunque dicho error pudiera calificarse de error «de Derecho», no sería suficiente por sí solo para justificar la anulación de la sentencia recurrida. En efecto, la norma según la cual las pruebas en apoyo de las pretensiones de quien formula oposición o del solicitante de la nulidad o caducidad de la marca deben ser presentadas en la lengua del procedimiento o ser traducidas a dicha lengua se justifica por la necesidad de respetar plenamente el principio de contradicción, así como la igualdad de armas entre las partes de los procedimientos inter partes. ( 41 ) Pues bien, en el presente asunto, la irregularidad cometida por la Sala de Recurso y no apreciada por el Tribunal General no ha impedido a las recurrentes ejercer su defensa eficazmente ante ambas instancias. En efecto, según ellas mismas reconocen, han entendido el contenido de los artículos de que se trata. Además, como se desprende de sus escritos presentados al Tribunal General y al Tribunal de Justicia, han comprendido plenamente el valor probatorio atribuido a dichos artículos por la Sala de Recurso, primero, y por el Tribunal General a continuación.

47. En estas circunstancias, considero que el segundo motivo de recurso, si bien está parcialmente fundado, debe ser desestimado.

C. Sobre el tercer motivo de recurso relativo a una vulneración del artículo 63 del Reglamento no 40/94

48. Mediante el tercer motivo de recurso, las recurrentes reprochan en esencia al Tribunal General haber sustituido la valoración de la Sala de Recurso por la suya propia, infringiendo el artículo 63 del Reglamento no 40/94, que define los límites del control jurisdiccional del Tribunal de Justicia sobre las decisiones de la OAMI.

49. El Tribunal General sustituyó, en primer lugar, a la Sala de Recurso al considerar como derechos anteriores pertinentes los registros británicos de la marca BOTOX. Esta crítica debe desestimarse puesto que se basa en la premisa errónea de que, a diferencia del Tribunal General, la Sala de Recurso basó su análisis únicamente en una de las marcas comunitarias de Allergan. ( 42 )

50. En el plano general, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber realizado una valoración autónoma de las pruebas que sustituyó a la apreciación defectuosa de la Sala de Recurso. En mi opinión, hay que desestimar también este reproche. En efecto, si bien la motivación de la sentencia recurrida recoge un análisis de los elementos probatorios aportados por Allergan ante la OAMI más detallado que el que consta en la motivación de las decisiones impugnadas, ello se debe a que, en primera instancia, las recurrentes cuestionaron la admisibilidad o el valor probatorio de tales elementos. Las conclusiones a las que llega el Tribunal General después de tal análisis, esto es, que los documentos examinados acreditan una gran cobertura mediática de los productos BOTOX, no difieren de las de la Sala de Recurso. En esas circunstancias, las recurrentes no han demostrado la fundamentación de sus alegaciones.

51. Por último, más en particular, las recurrentes critican al Tribunal General haberse basado en algunos documentos —la declaración de un directivo de Allergan y un estudio de mercado realizado en 2004— aportados por vez primera ante la Sala de Recurso, los cuales, según las recurrentes, no habían sido tomados en consideración por esta última por su carácter extemporáneo. El Tribunal General sobrepasó sus facultades de control al concluir que la Sala de Recurso había considerado admisibles «de forma implícita, pero necesaria» tales pruebas.

52. A este respecto hay que señalar que, en el apartado 62 de la sentencia recurrida, después de haber recordado que, en virtud del artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94, la OAMI disfruta de un amplio margen de discrecionalidad para decidir sobre la admisibilidad de pruebas no presentadas dentro de plazo, el Tribunal General explica que, dado que la Sala de Recurso no declaró expresamente la inadmisibilidad como pruebas de dichos documentos, los ha considerado admisibles de forma implícita pero necesaria. La conclusión cuestionada por las recurrentes se deriva por tanto de la aplicación al caso concreto de la interpretación del artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94 adoptada por el Tribunal General en la sentencia recurrida. Pues bien, la argumentación de las recurrentes no permite comprender cómo el Tribunal General pudo sobrepasar los límites del control jurisdiccional sobre las decisiones de las Salas de Recurso de la OAMI, previsto en el artículo 63 del Reglamento no 40/94, simplemente realizando esa operación de interpretación y aplicación del Derecho. Por consiguiente, hay que desestimar la crítica de las recurrentes.

53. Por el contrario, lo que suscita dudas es el acierto de la interpretación del artículo 74, apartado 2, por el Tribunal General en la sentencia recurrida. En efecto, éste parece entender ese precepto en el sentido de que impone a los órganos de la OAMI declarar expresamente sólo la inadmisibilidad de una prueba no presentada dentro de plazo, y no también su admisibilidad. Ahora bien, tal interpretación se opone a la seguida por el Tribunal de Justicia, sin duda más respetuosa con los intereses contrapuestos en juego en los procedimientos inter partes ante la OAMI. El Tribunal de Justicia, en la sentencia OAMI/Kaul, dictada por la Gran Sala, declaró claramente que la OAMI está obligada a motivar su decisión, tanto en el caso de que decida no tener en cuenta tal prueba como en el caso de que decida, por el contrario, tenerla en cuenta. ( 43 ) Sin embargo, dado que en su recurso las recurrentes no han invocado una vulneración, por los motivos expuestos, del artículo 74, apartado 2, del Reglamento no 40/94, el error de interpretación cometido por el Tribunal General no es censurable en el marco del presente procedimiento.

54. Por las consideraciones expuestas, debe desestimarse, en mi opinión, el tercer motivo de recurso.

D. Sobre el cuarto motivo de recurso relativo a una vulneración del artículo 73 del Reglamento no 40/94

55. Mediante el cuarto motivo de recurso, las recurrentes censuran una vulneración del artículo 73 del Reglamento no 40/94 en virtud del cual las decisiones de la OAMI se motivarán. El Tribunal General erró al no criticar la falta de motivación de las decisiones impugnadas en dos aspectos: la constatación de la notoriedad de las marcas BOTOX y de la existencia de un perjuicio para dichas marcas como consecuencia del uso de las marcas de las recurrentes.

56. El ámbito de aplicación del artículo 73 del Reglamento no 40/94 puede delimitarse acudiendo a la jurisprudencia sobre la obligación de motivación de los actos de las instituciones de la Unión. Cabe afirmar lo mismo sobre los principios aplicables a la verificación del cumplimiento de esa obligación. Así pues, la motivación requerida por dicho artículo debe expresar de forma clara e inequívoca el razonamiento del autor del acto. La obligación de motivación impuesta a los órganos de la OAMI tiene el doble fin de permitir, por un lado, a los interesados conocer la justificación en que se basa la medida adoptada con el fin de proteger sus derechos y, por otro lado, al Tribunal ejercer su control de la legalidad de la decisión.

57. En el apartado 93 de la sentencia recurrida, el Tribunal General afirma que la motivación de las decisiones impugnadas permite conocer las razones por las que, según la Sala de Recurso, la marca BOTOX disfruta de renombre. En mi opinión, las alegaciones de las recurrentes no consiguen desvirtuar esa afirmación. En efecto, de dichas decisiones se desprende que la Sala de Recurso consideró que la marca BOTOX disfrutaba de notoriedad en todos los Estados miembros, que dicha notoriedad se derivaba no sólo de la comercialización de los productos BOTOX, sino también de la publicidad indirecta de dichos productos realizada por los medios de comunicación y, por último, que dicha publicidad había familiarizado al público en general con la toxina botulínica y su utilización para el tratamiento de las arrugas [véase el apartado 35 de la sentencia L’Oréal y otros y el apartado 34 de la sentencia Helena Rubinstein/OAMI – Allergan (BOTOLIST)]. Esta motivación permite reconstruir el recorrido lógico de la Sala de Recurso y determinar las razones que la llevaron a declarar la notoriedad de la marca anterior. En contra de lo que afirman las recurrentes, la Sala de Recurso no estaba obligada a explicar el examen de cada uno de los elementos probatorios aportados por Allergan, en particular teniendo en cuenta que de dicha motivación se desprende que la Sala de Recurso consideró que gran parte de tales elementos contribuían, en su conjunto, a acreditar un mismo hecho, esto es, la cobertura mediática de los productos BOTOX.

58. En el apartado 94 de la sentencia recurrida, el Tribunal General afirma que, aunque la motivación de las decisiones impugnadas sobre los efectos del uso de las marcas de las recurrentes fuera «lapidaria», permitió no obstante a éstas disponer de la información necesaria para cuestionar las conclusiones de la Sala de Recurso sobre este extremo. A este respecto, las recurrentes se limitan a señalar que lo que el Tribunal General denomina motivación se reduce a dos frases y a afirmar, de modo apodíctico, que no constituye una «motivación en sentido jurídico». En contra de lo que indican las recurrentes, los apartados 42 y 43 de la sentencia Helena Rubinstein/OAMI — Allergan (BOTOLIST) y los apartados 44 y 45 de la sentencia L’Oréal y otros permiten entender las razones que han llevado a la Sala de Recurso, por un lado, a concluir la inexistencia de una justa causa para el uso de las marcas de las recurrentes y, por otro, a considerar que éstas obtenían una ventaja desleal del carácter distintivo de la marca BOTOX.

59. Por las consideraciones anteriores, estimo que también el cuarto y último motivo de recurso debe desestimarse.

IV. Conclusión

60. En virtud de todas las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso y condene en costas a las recurrentes.

( 1 ) Lengua original: italiano.

( 2 ) Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1). A partir del 13 de abril de 2009, el Reglamento no 40/94 quedó derogado y fue sustituido por el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

( 3 ) Arreglo relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957.

( 4 ) Sentencia de 16 de diciembre de 2010, Helena Rubinstein y L’Oréal/OAMI — Allergan (BOTOLIST y BOTOCYL) (T-345/08 y T-357/08).

( 5 ) Registros no 2.255.853 y no 2.255.854. Se trata de las marcas nacionales más destacadas, entre las invocadas por Allergan, que se han registrado, entre otras cosas, para productos farmacéuticos que se utilizan en el tratamiento de las arrugas.

( 6 ) Algo menos de tres meses en el caso de la marca BOTOLIST y algo más de cinco meses en el caso de la marca BOTOCYL.

( 7 ) Registradas el 14 de diciembre de 2000.

( 8 ) Los pasajes pertinentes tienen el siguiente tenor: «la demanderesse en nullité a expliqué que la marque BOTOX identifie un produit pharmaceutique vendu sous prescription, fabriqué à partir de la toxine botulique […]». «Elle a indique que sa marque a été enregistrée aux États-Unis en 1991, qu’elle est utilisée dans l’Union européenne depuis 1992 et qu’elle est enregistrée dans la plupart des pays du monde […]». («La solicitante de la declaración de nulidad ha explicado que la marca BOTOX designa un producto farmacéutico vendido bajo receta médica, fabricado a partir de la toxina botulínica […]». «Indica que su marca fue registrada en Estados Unidos en 1991, que es utilizada en la Unión Europea desde 1992 y que está registrada en la mayor parte de los países del mundo […]»).

( 9 ) Véanse las sentencias de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión (C-551/03 P, Rec. p. I-3173), apartado 52, de 22 de mayo de 2008, Evonik Degussa/Comisión (C-266/06 P), apartado 73, y de 18 de marzo de 2010, Trubowest Handel y Makarov/Consejo y Comisión (C-419/08 P, Rec. p. I-2259), apartado 31.

( 10 ) Sentencias antes citadas General Motors/Comisión, apartado 54, Evonik Degussa/Comisión, apartado 74, y Trubowest Handel y Makarov/Consejo y Comisión, apartado 32.

( 11 ) Ante el Tribunal General, las recurrentes han cuestionado el análisis de la Sala de Recursos por haber comparado las marcas de que se trata tomando en consideración el prefijo BOTO y no la sílaba BOT, que tiene carácter descriptivo, por cuanto se remite de forma evidente e inequívoca al principio activo del producto farmacéutico comercializado con la marca BOTOX (la toxina botulínica). El Tribunal General respondió a ese argumento en los apartados 72 y 73 de la sentencia recurrida, desestimándolo por infundado. En particular observó que la sílaba BOT no tiene ningún significado específico y que las recurrentes no han aportado ninguna justificación por la que deba ser preferida, en el análisis de la semejanza de las marcas, al prefijo «BOTO» que tomó en consideración la Sala de Recursos. Añadió que, aun admitiendo que la marca BOTOX fuese inicialmente descriptiva, ha adquirido carácter distintivo a través del uso, al menos en Reino Unido.

( 12 ) Véase el apartado 40 de la decisión L’Oréal y el apartado 39 de la decisión Helena Rubinstein.

( 13 ) Sentencias de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation (C-252/07, Rec. p. I-8823); de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros (C-487/07, Rec. p. I-5185), y de 22 de septiembre de 2011, Interflora y otros (C-323/09, Rec. p. I-8625).

( 14 ) Véase, por ejemplo, D. Gangjee y R. Burrell; «Because You’re Worth it: L’Oréal and the Prohibition on Free Riding», The Modern Law Review, Vol. 73 (2010), no 2, pp. 282-304.

( 15 ) Sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 26.

( 16 ) Ibidem, apartado 30.

( 17 ) Ibidem, apartados 31 y 32.

( 18 ) Ibidem, apartados 37 y 38.

( 19 ) Ibidem, apartado 39.

( 20 ) Sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartados 41 y 43. Se trata de los motivos sobre los que se centran las críticas de la doctrina que se han mencionado en la nota 14 supra.

( 21 ) Sentencias Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69 y L’Oréal y otros, antes citada, apartado 44.

( 22 ) Sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartado 44.

( 23 ) Sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69.

( 24 ) Sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartado 45.

( 25 ) Sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartado 49.

( 26 ) Véanse, en particular, los apartados 74 y 89.

( 27 ) Apartado 89.

( 28 ) Situación existente en el asunto sobre el que recayó la citada sentencia L’Oréal y otros.

( 29 ) Punto 91.

( 30 ) El Tribunal General menciona el apartado 56 de la citada sentencia Intel Corporation, en donde el Tribunal de Justicia declaró que el carácter distintivo de una marca es aún más fuerte cuando esa marca es única, es decir, en el caso de una marca denominativa, «si nadie ha utilizado el vocablo que la conforma para ningún producto o servicio a excepción del titular de la marca para los productos y servicios que comercializa».

( 31 ) Véase la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 39.

( 32 ) En primera instancia, las recurrentes se limitaron a alegar que los autos examinados por la Sala de Recursos no contenían ninguna prueba de hecho de que hubieran actuado sin «justa causa» en el momento de presentar la solicitud de registro de su marca (sentencia recurrida, apartado 31). Como se ha indicado, la jurisprudencia ha aclarado que, cuando el titular de la marca anterior demuestre la notoriedad de dicha marca y la existencia de una ventaja indebida derivada del uso del signo o de la marca posterior, corresponde al titular de ese signo o marca posterior alegar una justa causa para dicho uso.

( 33 ) En la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia, el representante de las recurrentes, al ser interrogado sobre esta cuestión, explicó que las recurrentes no estaban obligadas a aducir ninguna justa causa para el uso de sus marcas, ya que negaban en primer lugar que en el caso de autos se hubiera demostrado la notoriedad de las marcas anteriores.

( 34 ) Véanse respectivamente los apartados 43 y 44 de las decisiones impugnadas.

( 35 ) Tal circunstancia, mencionada en el apartado 88 de la sentencia recurrida, no es cuestionada por las recurrentes.

( 36 ) En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia en la sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel (C-48/05, Rec. p. I-1017), apartado 36.

( 37 ) Reglamento de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento no 40/94 (DO L 303, p. 1).

( 38 ) Reglamento de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4).

( 39 ) Véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2002, Chef Revival USA/OAMI — Massagué Marín (Chef) (T-232/00, Rec. p. II-2749), apartados 31, 33, 36, 41 y 44, y de 30 de junio de 2004, GE Betz/OAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE) (T-107/02, Rec. p. II-1845), apartado 72, relativa a la falta de presentación de la traducción del certificado de registro.

( 40 ) Dado que tal error consiste en haber considerado que el valor probatorio de los documentos de que se trata no dependía de su traducción a la lengua del procedimiento.

( 41 ) Véanse en tal sentido las sentencias del Tribunal General, Chef Revival USA/OAMI — Massagué Marín (Chef), apartado 42, y GE Betz/OAMI — Autofina Chemicals (BIOMATE), apartado 72, citadas en la nota 39.

( 42 ) A este respecto, véase el análisis de la primera crítica del primer motivo de recurso, puntos 12 y ss., supra.

( 43 ) Sentencia de 13 de marzo de 2007 (C-29/05 P, Rec. p. I-2213), apartado 43.