CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MELCHIOR WATHELET

presentadas el 21 de abril de 2016 ( 1 )

Asunto C‑280/15

Irina Nikolajeva

contra

OÜ Multi Protect

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Harju Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Harju, Estonia)]

«Procedimiento prejudicial — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Artículos 9, apartado 3, y 102, apartado 1 — Derechos conferidos por la marca — Litigio por violación de marca — Obligación de los tribunales de marcas comunitarias de dictar una providencia para prohibir la continuación de los actos de violación — Inexistencia de una solicitud para obtener dicha providencia — Concepto de indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria y anteriores a la publicación del registro de dicha marca»

I. Introducción

1. La presente petición de decisión prejudicial de 2 de junio de 2015, presentada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 10 de junio de 2015 por el Harju Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Harju), versa sobre la interpretación de los artículos 9, apartado 3, y 102, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria. ( 2 )

2. Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre la Sra. Nikolajeva y OÜ Multi Protect (en lo sucesivo, «Multi Protect»). La Sra. Nikolajeva solicitó al órgano jurisdiccional remitente que declarase que Multi Protect hacía un uso ilícito de su marca HolzProf (marca comunitaria n.o 009053811) y que condenase a esta última a abonarle una indemnización.

II. Marco jurídico

A. Derecho de la Unión

1. Reglamento n.o 207/2009

3. El artículo 8 de este Reglamento, titulado «Motivos de denegación relativos», prevé: «1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca: a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior; b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. [...]»

4. Con arreglo al artículo 9 de dicho Reglamento, titulado «Derecho conferido por la marca comunitaria»: «1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca; [...] 2. Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse, en particular: a) poner el signo en los productos o en su presentación; b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar [servicios] con el signo; c) importar o exportar los productos con el signo; d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad. 3. El derecho conferido por la marca comunitaria solo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Sin embargo, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. El tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.»

5. El artículo 14 del Reglamento n.o 207/2009, titulado «Aplicación complementaria del derecho nacional en materia de violación de marcas», dispone: «1. Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales con arreglo a las disposiciones del título X. 2. El presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal. 3. Las normas de procedimiento aplicables se determinarán con arreglo a las disposiciones del título X.»

6. El artículo 41 del Reglamento n.o 207/2009, titulado «Oposición», establece: «1. Por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8, [podrá] presentar[se] oposición al registro de la marca, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria. [...]»

7. El artículo 101 del Reglamento, titulado «Derecho aplicable», tiene el siguiente tenor: «1. Los tribunales de marcas comunitarias aplicarán lo dispuesto en el presente Reglamento. 2. Para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado. 3. Salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa, el tribunal de marcas comunitarias aplicará las normas procesales que sean aplicables al mismo tipo de acciones en materia de marca nacional en el Estado miembro en cuyo territorio radique ese tribunal.»

8. Con arreglo al artículo 102 de dicho Reglamento, titulado «Sanciones»: «1. No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha violado o intentado violar una marca comunitaria, dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación, o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición. 2. Por otra parte, el tribunal de marcas comunitarias aplicará la legislación del Estado miembro, incluido su Derecho internacional privado, en el que se hubieran cometido los actos de violación o de intento de violación.»

2. Directiva 2004/48/CE

9. El artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45, corrección de errores en DO 2004, L 157, p. 27, y en DO 2004, L 195, p. 16), titulado «Daños y perjuicios», tiene el siguiente tenor: «1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. 2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos.»

B. Derecho estonio

10. El artículo 8, apartado 2, de la Ley de marcas (kaubamärgiseadus), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de marcas»), es del siguiente tenor: «La protección jurídica de una marca registrada comenzará en la fecha de presentación de la solicitud de registro [...] y se extenderá por un período de diez años desde la fecha de registro. [...]»

III. Litigio principal y cuestiones prejudiciales

11. El 24 de abril de 2010, la Sra. Nikolajeva presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»). La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo «HolzProf». La solicitud de registro se publicó el 31 de mayo de 2010. La marca HolzProf fue registrada el 14 de septiembre de 2010 y dicho registro se publicó el 16 de septiembre de 2010.

12. El 24 de abril de 2010, la Sra. Nikolajeva celebró un contrato de licencia en virtud del cual OÜ Holz Prof adquirió el derecho a utilizar su marca. El canon mensual de la licencia se fijó en 1278 euros.

13. El 18 de junio de 2013, la Sra. Nikolajeva interpuso un recurso ante el órgano jurisdiccional remitente contra Multi Protect en el que formuló tres pretensiones.

14. En primer lugar, la Sra. Nikolajeva solicitó al órgano jurisdiccional remitente que declarase que Multi Protect había hecho un uso ilícito de su marca. Considera que, al utilizar un signo idéntico a su marca como «término de búsqueda oculto» en un sitio web accesible a través de Internet, Multi Protect infringió el artículo 9, apartados 1, letra a), y 2, letra d), del Reglamento n.o 207/2009. A este respecto, la Sra. Nikolajeva alegó que Multi Protect había vulnerado el derecho exclusivo conferido por la marca durante el período comprendido entre el 3 de mayo de 2010 y el 28 de octubre de 2011, a saber, un período de 17 meses y 25 días.

15. En segundo lugar, la Sra. Nikolajeva solicitó a Multi Protect el pago de 22791 euros en virtud de la normativa en materia de enriquecimiento injusto. Este importe se calculó sobre la base del canon fijado en el contrato de licencia con OÜ Holz Prof por la duración de la presunta infracción. ( 3 )

16. En tercer lugar, la Sra. Nikolajeva solicitó el resarcimiento del perjuicio no patrimonial. Alegó haber sufrido daños psíquicos a causa del proceso penal seguido por los mismos hechos y por haber tenido que acudir al tribunal. A este respecto, la Sra. Nikolajeva afirmó que la actuación de Multi Protect le había «ocasionado un deterioro de su estado de salud», que «varios socios comerciales se habían dirigido a ella» y que «el litigio había llamado la atención de modo negativo».

17. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, en el supuesto de que declare que la marca controvertida ha sido objeto de un uso ilícito, con arreglo a la primera pretensión formulada por la Sra. Nikolajeva, debería dictar una providencia para prohibir la continuación de los actos de violación según lo dispuesto en el artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009, aunque la Sra. Nikolajeva no lo haya solicitado.

18. Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca del momento en que la protección conferida por la marca comunitaria surte efecto. Señala que, en virtud del artículo 9, apartado 3, primera frase, del Reglamento n.o 207/2009, el derecho conferido por la marca comunitaria sólo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Añade que esta disposición prevé la posibilidad de exigir una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. En este sentido, el órgano jurisdiccional remitente expresa sus dudas sobre si los artículos 14, apartado 1, segunda frase, y 101, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 permiten considerar que los derechos asociados a la marca de la demandante en el litigio principal empezaron a surtir efecto en el momento establecido en el artículo 8, apartado 2, primera frase, de la Ley de marcas, es decir, a partir de la presentación de la solicitud de registro de la marca.

19. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la interpretación del concepto de «indemnización razonable» que figura en el artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.o 207/2009.

20. En estas circunstancias, el Harju Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Harju) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Debe dictar un tribunal de marcas comunitarias la providencia prevista en el artículo 102, apartado 1, [del Reglamento n.o 207/2009] aunque el demandante no lo haya solicitado en sus pretensiones y las partes no hayan alegado que el demandado violara o intentara violar una marca comunitaria a partir de una determinada fecha en el pasado, o bien la circunstancia de que no se haya formulado la correspondiente pretensión ni se haya alegado ese hecho constituye una “razón especial” a efectos de la primera frase de dicha disposición? 2) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 3, [del Reglamento n.o 207/2009] en el sentido de que, en caso de uso por un tercero de un signo idéntico a una marca comunitaria durante el período comprendido entre la publicación de la solicitud de registro y la publicación del registro de la marca, el titular de la marca sólo puede reclamar al tercero una indemnización razonable en virtud del artículo 9, apartado 3, segunda frase, [del Reglamento n.o 207/2009] pero no la compensación del valor habitual de lo obtenido con tal infracción ni de los daños y perjuicios, y que, por el período anterior a la publicación de la solicitud de registro, el titular no puede reclamar siquiera una indemnización razonable? 3) ¿Qué tipos de costes y demás indemnizaciones comprende la indemnización razonable del artículo 9, apartado 3, segunda frase, [del Reglamento n.o 207/2009]? En particular, ¿puede incluir (y en caso afirmativo, en qué circunstancias) una compensación del perjuicio no patrimonial por el titular de la marca?»

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

21. Han presentado observaciones escritas Multi Protect, los Gobiernos estonio y griego y la Comisión Europea. Al finalizar la fase escrita del procedimiento, el Tribunal de Justicia estimó que disponía de información suficiente para resolver sin celebrar una vista oral, con arreglo al artículo 76, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

V. Análisis

A. Observaciones preliminares

22. A petición del Tribunal de Justicia, en las presentes conclusiones se abordarán únicamente las cuestiones prejudiciales segunda y tercera planteadas por el órgano jurisdiccional remitente. Considero que procede examinar conjuntamente estas dos cuestiones.

B. Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera

1. Período de protección

23. El órgano jurisdiccional remitente señala que la Sra. Nikolajeva reprocha a Multi Protect haber vulnerado el derecho exclusivo conferido por su marca HolzProf durante tres períodos.

24. El primer período es de una duración inferior a un mes. Comenzó el 3 de mayo de 2010, es decir, después de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca, y finalizó el 31 de mayo de 2010, es decir, en la fecha de publicación de dicha solicitud. El segundo período, de una duración de aproximadamente tres meses y medio, se extiende desde el 1 de junio de 2010 hasta el 16 de septiembre de 2010, a saber, desde la publicación de la solicitud de marca hasta la publicación del registro. Por último, el tercer período, que es ligeramente superior a un año, comenzó el 17 de septiembre de 2010, a raíz de la publicación del registro de la marca, y finalizó el 28 de octubre de 2011.

25. El órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la protección conferida por una marca comunitaria a su titular durante los dos primeros períodos.

26. El derecho conferido por la marca comunitaria figura en el artículo 9 del Reglamento n.o 207/2009. En virtud de su apartado 1, la marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. Por otra parte, su apartado 3 establece claramente que el derecho conferido por la marca comunitaria sólo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca.

27. En consecuencia, una marca comunitaria como HolzProf no es oponible a terceros durante los períodos primero y segundo controvertidos en el litigio principal. Además, las sanciones contempladas por el Derecho nacional de los Estados miembros ( 4 ) con arreglo al artículo 102 del Reglamento n.o 207/2009 no son de aplicación durante estos períodos. ( 5 ) En efecto, dichas sanciones únicamente se aplicarán a partir de la publicación del registro de la marca comunitaria.

28. No obstante, es preciso indicar que el artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 prevé asimismo un régimen específico para la protección de una marca comunitaria durante el período comprendido entre la publicación de la solicitud de marca y la publicación del registro de la misma. En efecto, tras la publicación del registro de una marca comunitaria, un tribunal podrá conceder una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de la solicitud de marca que, tras la publicación de la marca, quedarían prohibidos ( 6 ) en virtud de esta publicación.

29. De ello se desprende que podrá exigirse una indemnización razonable por el segundo período controvertido en el litigio principal si, durante este período, un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, hace uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico a la marca, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada o de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público. ( 7 )

30. Del propio tenor del artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 se desprende claramente que la indemnización razonable prevista por esta disposición no se aplica a los hechos acaecidos entre la presentación de la solicitud de la marca comunitaria ( 8 ) y la publicación de esta solicitud, a saber, durante el primer período controvertido en el litigio principal.

31. Desde mi punto de vista, esta apreciación no queda desvirtuada por los artículos 14, apartado 1, y 101, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009.

32. En efecto, si bien el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 establece que «las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales», esta misma disposición prevé que los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones de este Reglamento. Pues bien, los «efectos» de una marca son indisociables de su período de protección. De ello se desprende que este período de protección está exclusivamente determinado por las disposiciones del citado Reglamento.

33. En este sentido, la lectura conjunta de los apartados 1 y 3 del artículo 9 del Reglamento n.o 207/2009 pone de manifiesto que el legislador de la Unión Europea excluyó deliberadamente la oponibilidad de una marca comunitaria frente a un tercero antes de la publicación del registro de la marca y el derecho a una indemnización razonable antes de la publicación de la solicitud de marca.

34. Por otra parte, puesto que el derecho conferido por la marca comunitaria, incluido su período de protección, se regula únicamente en el artículo 9 del Reglamento n.o 207/2009, este derecho y su duración no figuran entre las cuestiones a las que debe aplicarse el ordenamiento jurídico nacional con arreglo al artículo 101, apartado 2, de dicho Reglamento, que sólo contempla las cuestiones que no están comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 207/2009.

35. Por consiguiente, los artículos 9, apartados 1 y 3, 14, apartado 1, y 101, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 se oponen a una norma nacional, como el artículo 8, apartado 2, de la Ley de marcas, que dispone que «la protección jurídica de una marca registrada comenzará en la fecha de presentación de la solicitud de registro». En efecto, el derecho conferido por la marca comunitaria en virtud de esta norma nacional excede de lo que autoriza el Reglamento n.o 207/2009.

36. La indemnización razonable prevista por el artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 sólo podrá exigirse por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria.

2. Indemnización razonable

37. El órgano jurisdiccional remitente interroga al Tribunal de Justicia acerca del concepto de «indemnización razonable» previsto en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009. ( 9 ) Este Reglamento no define qué debe entenderse por «indemnización razonable» ni establece su método de cálculo.

38. La posibilidad de exigir una «indemnización razonable» tras la publicación de una solicitud de registro existe asimismo en el ámbito de las patentes.

39. En efecto, el artículo 67, apartado 2, del Convenio sobre la Patente Europea (en lo sucesivo, «CPE»), firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, dispone que «cada Estado Contratante podrá establecer que la solicitud de patente europea no asegurará la protección prevista en el artículo 64. Sin embargo, la protección derivada de la publicación de la solicitud de patente europea no podrá ser menor de la que la legislación del Estado de que se trate confiera a la publicación obligatoria de solicitudes de patentes nacionales no examinadas. De todas formas, cada Estado Contratante deberá, al menos, establecer que a partir de la publicación de la solicitud de patente europea, el solicitante pueda exigir una indemnización razonable que se fijará según las circunstancias, de cualquier persona que en ese Estado Contratante haya estado utilizando la invención que constituye el objeto de la solicitud de patente europea en condiciones que, de acuerdo con la legislación nacional, habrían comprometido su responsabilidad si se hubiera tratado de una violación de una patente nacional». ( 10 ) Esta disposición tampoco define el concepto de «indemnización razonable». ( 11 )

40. Por otra parte, el artículo 95 del Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO 1994, L 227, p. 1), prevé que «el titular [de una protección comunitaria de obtención vegetal] podrá exigir una indemnización razonable a la persona que, durante el tiempo transcurrido entre la publicación de la solicitud de una protección comunitaria de obtención vegetal y su concesión, haya realizado un acto que, transcurrido este período, le habría sido prohibido en virtud de la protección comunitaria de obtención vegetal». ( 12 ) El Reglamento n.o 2100/94 tampoco establece ninguna definición del concepto de «indemnización razonable». ( 13 )

41. Además, a diferencia del artículo 102, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, que prevé la imposición de sanciones de conformidad con el Derecho nacional ( 14 ) en caso de violación o de intento de violación de una marca, el artículo 9, apartado 3, del mismo Reglamento no remite expresamente al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance.

42. Por tanto, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el concepto de «indemnización razonable» debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que deberá determinarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar. ( 15 )

43. Del artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 se deduce que, aunque una marca comunitaria no sea oponible frente a terceros antes de la publicación de su registro, se beneficiará, a pesar de su carácter «embrionario», de una protección jurídica durante el período comprendido entre la publicación de la solicitud de dicha marca y la publicación de su registro. ( 16 ) La elección del término «indemnización» sugiere necesariamente que debe tratarse de una reparación pecuniaria. Quedan, por tanto, excluidos otros recursos o procedimientos relativos a la violación del Derecho de propiedad intelectual, como los mandamientos judiciales, la retirada de los circuitos comerciales o la destrucción de las mercancías infractoras. Por otra parte, la utilización del adjetivo «razonable» implica que la reparación pecuniaria exigida sea equitativa y proporcionada, a fin de mantener un justo equilibrio entre los derechos del titular de la marca comunitaria cuya adquisición se proyecta y los del usuario de la misma.

44. El derecho a una «indemnización razonable», que sólo se podrá invocar tras la publicación del registro de una marca comunitaria, se aplicará por lo tanto a las marcas comunitarias en fase embrionaria. Este derecho pone de manifiesto que el legislador de la Unión considera que una marca comunitaria está en proceso de adquisición y merece ser protegida a partir de la fecha de publicación de la solicitud.

45. A este respecto, cabe señalar que del artículo 39 del Reglamento n.o 207/2009 se desprende que la publicación de una solicitud de registro de una marca comunitaria presupone el cumplimiento de todos los trámites previstos por este Reglamento y por el Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, ( 17 ) para una solicitud de registro de una marca y la inexistencia de motivos de denegación absolutos de registro de dicha marca con arreglo al artículo 7 del Reglamento n.o 207/2009. ( 18 ) Asimismo, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento n.o 207/2009, ( 19 ) tras la publicación de la solicitud de registro, se registrará necesariamente la marca comunitaria y dicho registro será publicado, salvo si existen, mediando oposición, motivos de denegación relativos de registro en el sentido del artículo 8 de dicho Reglamento. ( 20 )

46. Habida cuenta de lo anterior, existen importantes coincidencias entre los requisitos que deben cumplirse antes de la publicación de una solicitud de marca comunitaria y aquellos que se exigen antes de la publicación del registro de la marca. En consecuencia, el derecho a una «indemnización razonable» de que dispone el titular de una marca comunitaria entre la publicación de su solicitud de marca y la publicación del registro de dicha marca constituye un derecho muy similar ( 21 ) al que se le reconocerá en el momento de la publicación del registro de la marca, aunque de menor alcance. ( 22 ) De ello se desprende que, a fin de respetar el principio de proporcionalidad, la reparación pecuniaria o la «indemnización razonable» deberá ser menos gravosa o estricta que la prevista en caso de violación de una marca comunitaria tras la publicación del registro de la marca. ( 23 ) ( 24 )

47. El artículo 13 de la Directiva 2004/48 recoge las reparaciones pecuniarias mínimas que deberá establecer la legislación nacional en caso de que se cometa una infracción de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate. Si bien es cierto que las disposiciones del Derecho nacional, armonizado de conformidad con la Directiva 2004/48, se aplican únicamente a las infracciones de una marca comunitaria que tengan lugar después de la publicación del registro de la marca, a saber, durante el tercer período controvertido en el litigio principal, el artículo 13 de esta Directiva puede aportar algunas indicaciones útiles para definir el concepto de «indemnización razonable».

48. En este sentido, este artículo realiza una clara separación entre la naturaleza intencionada o no de la infracción cometida y exige el establecimiento de reparaciones pecuniarias más gravosas para las infracciones de naturaleza intencionada. En caso de que la infracción se considere intencionada, el infractor deberá pagar al titular del derecho una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. ( 25 ) Esta disposición exige una reparación íntegra de todos los daños causados, lo cual, desde mi punto de vista, incluye el perjuicio moral, siempre que se demuestre. ( 26 )

49. En cambio, en caso de que se considere que la infracción se ha cometido de forma no intencionada, las autoridades judiciales podrán limitarse a ordenar la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos. ( 27 )

50. El artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 no realiza ninguna distinción entre la naturaleza intencionada o no de la infracción cometida, ( 28 ) pero parte de la idea de que la publicación de la solicitud de marca comunitaria supone hacer público el hecho de que el registro de la marca solicitada puede ser inminente, y que podrá exigirse una indemnización razonable por la utilización de la marca aún no registrada.

51. Habida cuenta de que la «indemnización razonable» prevista en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 debería constituir una reparación pecuniaria menos gravosa o estricta que la prevista en caso de violación de una marca registrada, considero que debe verificarse la idoneidad de las reparaciones pecuniarias previstas por el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/48 para las infracciones de naturaleza no intencionada.

52. El artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/48 establece dos tipos de reparaciones pecuniarias relativas a las actividades infractoras, a saber, «la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos».

53. Una reparación pecuniaria que prevé el «pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos» debe ser precisada por el legislador nacional y sería, en consecuencia, inadecuada, habida cuenta de la necesidad de facilitar una interpretación autónoma y uniforme del concepto de «indemnización razonable».

54. Por el contrario, considero que «la recuperación de los beneficios» prevista por el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/48 es una reparación pecuniaria uniforme y previsible que tiene en cuenta las circunstancias particulares de cada asunto. Por añadidura, esta reparación pecuniaria es, en mi opinión, adecuada puesto que está dirigida a suprimir la ventaja indebida obtenida ( 29 ) tras la publicación de la solicitud de marca. En consecuencia, esta reparación pecuniaria, que representa los beneficios ilícitos obtenidos por el usuario en cuestión sería proporcionada a la infracción de la marca (en fase embrionaria) cometida, y permitiría asimismo evitar la comisión de otras infracción similares. ( 30 )

55. A diferencia del apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 2004/48, el apartado 2 de este mismo artículo no prevé la reparación del perjuicio moral. Considero que el legislador europeo ha efectuado esta omisión de forma consciente, y que refleja el hecho de que el artículo 13, apartado 2, de esta Directiva establece las actividades infractoras menos reprensibles para las que la Directiva no prevé una reparación íntegra. Cabe señalar que, mediante su tercera pretensión, la Sra. Nikolajeva solicitó la indemnización del perjuicio no patrimonial, a saber, la indemnización del perjuicio moral. A mi parecer, el concepto de «indemnización razonable» no engloba este tipo de perjuicio. Una indemnización semejante resultaría desproporcionada en una fase en que la marca comunitaria todavía se encuentra en proceso de adquisición.

VI. Conclusión

56. En virtud de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera planteadas por el Harju Maakohus (Tribunal de Primera Instancia de Harju) en los siguientes términos: «1) Los artículos 9, apartados 1 y 3, 14, apartado 1, y 101, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, se oponen a una disposición nacional que prevé la protección jurídica de una marca registrada desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. 2) El artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que no podrá exigirse una indemnización razonable en virtud de esta disposición por hechos anteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria. 3) El concepto de «indemnización razonable» previsto por el artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que podrá exigirse la recuperación de los beneficios obtenidos por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. El concepto de “indemnización razonable” excluye el perjuicio moral.»

( 1 ) Lengua original: francés.

( 2 ) DO L 78, p. 1.

( 3 ) A saber, 22791 euros [17 meses x 1278 + 25 días x (1 278:30)].

( 4 ) La Directiva 2004/48 armoniza las medidas, los procedimientos y los recursos aplicables en virtud del Derecho nacional en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual. Según el considerando 10 de la Directiva 2004/48, su objetivo «es aproximar [las legislaciones de los Estados miembros en la materia] para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior». El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48 dispone que «sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación comunitaria o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicarán [...] a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate». El Tribunal de Justicia ha declarado que las disposiciones de esta Directiva no pretendían regular todos los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual, sino sólo los que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a los menoscabos de éstos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier menoscabo de un derecho de propiedad intelectual existente [véase la sentencia Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471), apartado 73]. De ello se desprende que la citada Directiva permite la subsistencia, entre las legislaciones de los Estados miembros, de divergencias relativas a las medidas, los procedimientos y los recursos aplicables en caso de infracción de los derechos de propiedad intelectual (véase, por ejemplo, el artículo 13 de la Directiva 2004/48, que pone a disposición de los Estados miembros un amplio espectro de reparaciones pecuniarias para su elección).

( 5 ) Por lo tanto, considero que las medidas correctivas (artículo 10), los mandamientos judiciales (artículo 11) y los daños y perjuicios (artículo 13) previstos por la Directiva 2004/48 no son de aplicación antes de la publicación del registro de la marca.

( 6 ) Para una lista indicativa de prohibiciones, véase el artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009.

( 7 ) Véase, en este sentido, el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.o 207/2009.

( 8 ) No obstante, la fecha de presentación de una solicitud de marca comunitaria no es irrelevante. En efecto, resulta esencial para la aplicación de las normas relativas a la prioridad de las marcas. Véase, en particular, el título III, sección 2, del Reglamento n.o°207/2009, titulado «Prioridad».

( 9 ) El órgano jurisdiccional remitente señala que, en virtud de su Derecho nacional, el titular de una marca comunitaria puede «exigir a un tercero que haya violado el derecho exclusivo descrito en el artículo 9, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 207/2009, al menos a partir de la publicación del registro de la marca, el resarcimiento del daño patrimonial, incluido el lucro cesante, y de los daños no patrimoniales, pero también la entrega del valor habitual de lo obtenido con la infracción y, en determinadas circunstancias, la entrega de los ingresos obtenidos con la infracción. [Asimismo], el infractor que no supiera ni debiera haber sabido que no estaba legitimado no estará sujeto a la obligación de indemnización en relación con lo obtenido indebidamente si hubiera cesado el enriquecimiento, por valor de lo obtenido con la infracción, en el momento en que tuvo o debió haber tenido conocimiento de la reclamación formulada contra él». Este órgano jurisdiccional «considera que es posible una interpretación en el sentido de que la indemnización razonable a que se refiere el artículo 9, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.o 207/2009, conforme a la lógica del Reglamento, tiene un alcance menor que la protección jurídica prevista por los apartados 1 y 2 del mismo artículo en caso de una infracción posterior».

( 10 ) El subrayado es mío.

( 11 ) Véase también, por analogía, el artículo 32, apartado 1, letra f), del Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes (DO 2013, C 175, p. 1), que establece que el Tribunal Unificado de Patentes creado en virtud de dicho Acuerdo tendrá competencia exclusiva en materia de «demandas por daños y perjuicios o de indemnización derivadas de la protección provisional otorgada por una solicitud de patente europea publicada».

( 12 ) El subrayado es mío. Cabe señalar que el Tribunal de Justicia ha interpretado el concepto de «indemnización razonable» empleado en los artículos 14 y 94 del Reglamento n.o 2100/94 en la sentencia Geistbeck (C‑509/10, EU:C:2012:416). Sin embargo, dado que el Tribunal de Justicia interpretó el concepto de «indemnización razonable» en caso de uso no autorizado de una variedad vegetal registrada, considero que la interpretación en cuestión no es aplicable al caso de autos, puesto que el artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 no se refiere a situaciones constitutivas de una violación jurídica.

( 13 ) Habida cuenta de que el concepto de «indemnización razonable» y otros conceptos análogos se emplean en numerosos textos en materia de propiedad intelectual, la decisión que el Tribunal de Justicia adopte en el presente asunto podrá tener consecuencias que rebasen los límites del mismo.

( 14 ) En este sentido, considero que la normativa nacional debe respetar el nivel de protección mínimo previsto en la Directiva 2004/48. Asimismo, debe indicarse que, con arreglo al artículo 2, apartado 1, de esta Directiva, la legislación nacional podrá ofrecer «medios» más favorables a los titulares de derechos que las medidas, los procedimientos y los recursos que establece dicha Directiva.

( 15 ) Véase la sentencia Nokia (C‑316/05, EU:C:2006:789), apartado 21 y jurisprudencia citada.

( 16 ) Véase la sentencia Imagination Technologies/OAMI (C‑542/07 P, EU:C:2009:362), apartado 57.

( 17 ) DO L 303, p. 1.

( 18 ) El artículo 7 del Reglamento n.o 207/2009 incluye una extensa lista de motivos de denegación absolutos de registro. Por ejemplo, no se podrá registrar una marca que carezca de carácter distintivo, que sea contraria al orden público o a las buenas costumbres o, incluso, que pueda inducir al público a error.

( 19 ) El artículo 45 del Reglamento n.o 207/2009 establece que «cuando la solicitud se ajuste a lo dispuesto en el presente Reglamento y cuando en el plazo [de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria], no se hubiere presentado ninguna oposición o, habiéndose presentado oposición, esta hubiere sido desestimada mediante resolución definitiva, se registrará la marca como marca comunitaria». Véase asimismo la regla 23 del Reglamento n.o 2868/95, titulada «Registro de la marca», que dispone que, «en el caso de que no se haya presentado oposición alguna o si la oposición presentada ha sido resuelta por retirada, desestimación u otro medio, la marca solicitada se inscribirá en el registro de marcas comunitarias». El segundo período controvertido en el litigio principal tenía una duración aproximada de tres meses. Por otra parte, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que se haya presentado ninguna oposición contra la marca HolzProf.

( 20 ) Con arreglo al artículo 8 del Reglamento n.o 207/2009: «mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca: [...] cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior; [...] cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior». Es preciso señalar que sólo podrán hacer uso del derecho a oponerse al registro de una marca comunitaria los propietarios de las marcas y los licenciatarios facultados por los titulares de las marcas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del Reglamento n.o 207/2009.

( 21 ) Máxime cuando los actos previstos por el artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 son los mismos que aquellos que quedarán prohibidos tras la publicación del registro.

( 22 ) Véase, por el contrario, el artículo 67, apartado 1, del Convenio sobre la Patente Europea, que dispone que «a partir de su publicación, la solicitud de patente europea asegurará provisionalmente al solicitante, en los Estados Contratantes designados en la solicitud de patente, la protección prevista en el artículo 64», a saber, los mismos derechos que confiere una patente nacional expedida en dicho Estado.

( 23 ) Ésta es también la postura adoptada por Multi Protect, la República de Estonia y la República Helénica, que consideran que el concepto de «indemnización razonable» previsto en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 debe tener un alcance menor que la protección jurídica prevista en caso de violación de marcas ya registradas. Asimismo, consideran que la reparación del perjuicio no patrimonial no está comprendida en este concepto. Multi Protect considera que «con el fin de determinar el alcance exacto de la indemnización razonable, será preciso por lo tanto examinar y comparar los siguientes elementos: a) ¿cuál es la ventaja patrimonial obtenida por el autor de la infracción? [...] b) ¿cuáles son los acuerdos de licencia comparables utilizados habitualmente en el mercado? c) ¿cuál es el “coste” que habría debido asumir el autor de la infracción para lograr una solución que le hubiera permitido alcanzar el resultado pretendido sin utilizar el signo idéntico o similar a la marca solicitada?».

( 24 ) Por el contrario, la Comisión considera que «no puede considerarse justificado que, en caso de una infracción prevista en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 207/2009, la protección sea menor que en caso de una infracción posterior, prevista en los apartados 1 y 2». Desde su punto de vista, el impacto de la infracción para el titular es el mismo, independientemente de que ésta haya tenido lugar en el período comprendido entre la publicación de la solicitud y el registro o después de la publicación del registro. Señala asimismo que «no existe ningún motivo que justifique que el infractor se encuentre en una situación más favorable durante el período anterior al registro». Esta tesis no me convence, puesto que, en tal caso, no habría ningún motivo para que el artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009 realizara una distinción entre los dos períodos.

( 25 ) Véase el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48.

( 26 ) Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Liffers (C‑99/15, EU:C:2015:768), punto 28.

( 27 ) Véase el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/48.

( 28 ) Desde mi punto de vista, esta disposición exige el pago de una indemnización razonable incluso en caso de infracción de una marca comunitaria desconociéndose la existencia de una publicación de solicitud de marca.

( 29 ) Por parte del usuario de la marca solicitada pero todavía no registrada.

( 30 ) Considero que, aun en caso de desconocimiento de la publicación de la solicitud de marca (infracción de naturaleza no intencionada), no sería desproporcionado exigir la recuperación de los beneficios en virtud del artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/48, puesto que, con arreglo al artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.o 207/2009, quedan excluidos el resto de los recursos o procedimientos relativos a la violación del Derecho de propiedad intelectual (falta de oponibilidad de la marca antes de la publicación del registro). Véase también el punto 43 de las presentes conclusiones.