Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 27 de enero de 2000. - Marca Mode CV contra Adidas AG y Adidas Benelux BV. - Petición de decisión prejudicial: Hoge Raad - Países Bajos. - Directiva 89/104/CEE - Artículo 5, apartado 1, letra b) - Marcas - Riesgo de confusión - Riesgo de asociación entre el signo y la marca. - Asunto C-425/98.



Recopilación de Jurisprudencia 2000 página I-04861



Conclusiones del abogado general

1 El artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva sobre marcas (1) protege a los titulares de marcas registradas contra el registro de una marca idéntica o similar para productos o servicios idénticos o similares cuando «exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior». En el asunto SABEL (2) se pidió al Tribunal de Justicia que dilucidase si existía un riesgo de confusión a este respecto cuando el público puede establecer una mera asociación entre dos marcas sin, no obstante, confundirlas. El Tribunal de Justicia declaró que del tenor de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva se deduce que el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste; que los propios términos de esta disposición excluyen la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión, y que tal interpretación resulta asimismo confirmada por el décimo considerando de la Directiva, según el cual «el riesgo de confusión [...] constituye la condición específica de la protección». (3)

2 El presente asunto versa sobre la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, que, utilizando en lo esencial los mismos términos, protege a los titulares de marcas registradas frente al uso por terceros de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares que implique «por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca». El Hoge Raad (Tribunal Supremo) der Nederlanden ha planteado al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial la siguiente cuestión:

«¿Debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Primera Directiva 89/104/CEE en el sentido de que,

a) si una marca, bien intrínsecamente o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público, posee un carácter distintivo particular y

b) un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, utiliza en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales está registrada la marca, un signo que coincide con la marca hasta tal punto que exista la posibilidad de asociarlo con la marca,

el titular de la marca tiene el derecho exclusivo de prohibir al referido tercero el uso del signo cuando el carácter distintivo de la marca es tal que no está excluido que dicha asociación pueda producir confusión?»

La Directiva sobre marcas

3 La Directiva sobre marcas fue adoptada con arreglo al artículo 100 A del Tratado CE (actualmente artículo 95 CE, tras su modificación). Su objetivo no consistía en «proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas», sino simplemente en «limitar la aproximación a las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior». (4)

4 Los considerandos noveno y décimo de la Directiva, en su parte pertinente para el presente asunto, son del siguiente tenor:

«Considerando que es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros; sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre;

[...] que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de [(5)] la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del [(6)] grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección; que la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva».

5 El artículo 4, apartado 1, letra b), dispone que el registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad «cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior».

6 El artículo 5, apartado 1, letra b), dispone que el titular de una marca estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de «cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca».

7 Está claro, y así parecen aceptarlo las partes que han formulado observaciones, que el artículo 4, apartado 1, letra b), y el artículo 5, apartado 1, letra b), deben interpretarse del mismo modo.

8 Querría referirme en este punto a una discrepancia entre las distintas versiones lingüísticas de la Directiva. La mayoría de las versiones, salvo la inglesa, contienen el concepto de «riesgo» o «peligro» de confusión y de asociación en lugar del concepto de «probabilidad» («likelihood»); la versión neerlandesa, sin embargo, emplea el concepto de posibilidad de confusión y de asociación en el artículo 4, apartado 1, letra b), y los de posibilidad de confusión y riesgo de asociación en el artículo 5, apartado 1, letra b), aunque el décimo considerando hace referencia al «riesgo» o «peligro» de confusión. Por las razones que expondré más adelante no considero que dichas diferencias terminológicas tengan transcendencia.

9 El artículo 5, apartado 2, establece que cualquier Estado miembro «podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos».

Derecho interno

10 Según la Ley uniforme Benelux en materia de marcas (7) (en lo sucesivo, «Ley de Benelux»), antes de la adaptación del Derecho interior a la Directiva, el titular de una marca podía prohibir todo uso de una marca idéntica o similar a su marca registrada para productos idénticos o similares. (8) La similitud entre marcas era, por tanto, suficiente; a diferencia de la posición adoptada por otros Estados miembros, la Ley de Benelux no exigía un riesgo de confusión. Tampoco se refería expresamente a la probabilidad de asociación. Este concepto fue introducido por el Tribunal del Benelux en el asunto Union/Union Soleure en 1983 (9) y posteriormente se incorporó a la Ley de Benelux tras su modificación para adaptarla a la Directiva: el artículo 13 A, apartado 1, letra b), de la Ley de Benelux, en su versión modificada, (10) dispone que el derecho exclusivo sobre una marca faculta al titular para oponerse a cualquier uso que, en el tráfico económico, se haga de una marca o de un signo semejante para productos para los que la marca haya sido registrada o para productos similares cuando exista, por parte del público, un «riesgo de asociación» entre el signo y la marca.

Hechos y procedimiento principal

11 Adidas AG es titular en los países del Benelux de una marca que consiste en un logotipo formado por tres franjas. Es de conocimiento general que la marca pertenece a Adidas; las tres franjas no se consideran un elemento meramente decorativo. Adidas Benelux es el licenciatario exclusivo de Adidas AG en los países del Benelux. En lo sucesivo, las dos empresas serán denominadas conjuntamente «Adidas».

12 Marca Mode CV (en lo sucesivo, «Marca» o «Marca Mode») comercializa una colección de prendas deportivas, algunas de las cuales llevan en los lados dos barras paralelas en sentido longitudinal. Marca comercializa asimismo una camiseta blanca y anaranjada con tres franjas verticales negras que recorren en paralelo toda la delantera de la prenda, interrumpidas por un medallón que representa un gato y en el que figura el término TIM.

13 En julio de 1996, Adidas, al considerar que Marca había violado su marca referente a las tres franjas, obtuvo un auto sobre medidas cautelares del Presidente del Rechtbank te Breda (Tribunal de Distrito de Breda) por el que se prohibía a Marca utilizar, en los países del Benelux, el signo integrado por un motivo de dos o tres franjas, o cualquier otro signo parecido al logotipo de Adidas, en aproximadamente siete prendas y en la camiseta TIM. Adidas fundamentó su solicitud en el apartado 1 del artículo 13 A de la Ley de Benelux.

14 En abril de 1997, el Gerechtshof te 's-Hertogenbosch (Tribunal de Apelación de Hertogenbosch) confirmó dicha resolución. Según el órgano jurisdiccional remitente, el Gerechtshof consideró que i) la impresión general proporcionada por las prendas de que se trata era tal que existía una verdadera posibilidad de que se produjera en el sector pertinente del público general una asociación entre el motivo consistente en las dos franjas de Marca y el motivo de las tres franjas de Adidas; ii) con respecto a la camiseta TIM, existía la posibilidad de que las tres franjas que aparecían en dicha camiseta -para niños de hasta ocho años y generalmente comprada por sus padres- pudieran ser asociadas por los padres con el motivo de tres franjas de Adidas, y iii) la marca Adidas es conocida por la generalidad del público.

15 En mayo de 1997, Marca interpuso recurso de casación ante el Hoge Raad. Ante este órgano jurisdiccional alegó, sobre la base de la sentencia SABEL, que, para demostrar la existencia de una violación de la marca no basta probar la existencia de un riesgo real de que el sector pertinente del público general pueda asociar el signo con la marca; es necesario probar, por el contrario, un riesgo de confusión por parte del público a efectos del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva.

16 El Abogado General del Hoge Raad, Sr. Bakels, presentó sus conclusiones en septiembre de 1998. En ellas examina la génesis de la disposición del Benelux, la amplia protección de las marcas que se ha derivado de ella, la evolución de la negociación de las disposiciones pertinentes de la Directiva y la convicción de los Gobiernos del Benelux y de una parte de la doctrina y jurisprudencia del Benelux de que la disposición del Benelux era compatible con la Directiva. Sin embargo, es patente que el Abogado General considera que la legislación se ha modificado como consecuencia de la Directiva y que el mero riesgo de asociación sin un riesgo de confusión es insuficiente; además, subraya que este punto de vista es indiscutible desde la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto SABEL (que es, como él señala, posterior a la resolución del Gerechtshof (11)). El Abogado General Sr. Bakels llega a la conclusión de que el Hoge Raad debe aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a pesar de que hubiera preferido que la jurisprudencia tuviera un sentido distinto.

17 Los argumentos del Abogado General no han convencido, al parecer, al Hoge Raad. En su sentencia, estima que la sentencia recaída en el asunto SABEL no significa de por sí que el Gerechtshof cometiera un error al confirmar la resolución favorable a Adidas. Señala que, en la sentencia SABEL, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 4, apartado 1, letra b), no es aplicable «si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión» (12) y deduce que un mero riesgo (13) de asociación no basta para justificar una medida cautelar con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra b), si puede excluirse el riesgo de confusión por parte del público. El Hoge Raad considera, no obstante, que existen motivos justificados para resolver que cuando, a causa de otros factores, no cabe excluir el riesgo de confusión, el riesgo de asociación puede ser sin duda alguna suficiente para justificar una medida cautelar. En su opinión, la sentencia SABEL parece confirmar dicha conclusión si la marca anterior posee un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias al renombre de que goza entre el público: el apartado 24 de esta sentencia parece señalar que, en tales circunstancias, la existencia de un riesgo de asociación es suficiente, dado que no puede descartarse la posibilidad de que la asociación derivada de alguna similitud conceptual o de otro tipo pueda crear confusión.

18 El Hoge Raad añade que la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), en relación con las marcas renombradas, que se desprende de tal lectura de la sentencia SABEL, justifica el compromiso inherente a la inclusión de la expresión «comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca» y concilia el artículo 5, apartado 1, letra b), con la protección opcional conferida a tales marcas por el artículo 5, apartado 2, contra el uso de un signo para productos o servicios que no son similares a los designados por la marca: con arreglo a esta interpretación, el artículo 5, apartado 1, letra b), protege las marcas renombradas contra el uso de signos para productos o servicios idénticos o similares que aprovechan indebidamente el carácter distintivo de tales marcas o las perjudican.

19 El Hoge Raad concluye que si su interpretación de la sentencia SABEL es correcta, no hay razón para revocar la sentencia del Gerechtshof. Ello se debe a que, además de declarar que existía una posibilidad real de que el signo de Marca pudiera ser asociado con la marca de Adidas, el Gerechtshof estimó que la marca era notoriamente conocida. En virtud de esta última afirmación, no puede excluirse que la propia posibilidad real de asociación que reconoce el Gerechtshof pueda crear confusión; en consecuencia, basándose en su interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), la determinación de los hechos efectuada puede justificar la adopción de la medida cautelar solicitada por Adidas.

20 Por consiguiente, el Hoge Raad ha solicitado al Tribunal de Justicia que se pronuncie con carácter prejudicial sobre la cuestión indicada en el punto 2 supra.

21 Marca Mode, Adidas, los Gobiernos de los Países Bajos y del Reino Unido y la Comisión han presentado observaciones escritas. Marca Mode, Adidas y la Comisión estuvieron representados en la vista.

Análisis

22 A mi juicio, la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), propuesta por el Hoge Raad es incompatible con la sistemática y el tenor de la Directiva, tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia. Antes de pasar a examinar la específica cuestión planteada, a saber, si existen razones para extender el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), cuando la primera marca posee un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a su renombre propongo examinar la cuestión general de si hay razones para considerar aplicable el artículo 5, apartado 1, letra b), cuando existe un riesgo de asociación y, aunque no se haya acreditado, no puede descartarse, la posibilidad de confusión. Por último, abordaré brevemente un extremo señalado por Adidas relativo al ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 2. No obstante, dado que estimo que la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional en el presente asunto se contesta, en lo esencial, por las sentencias del Tribunal de Justicia recaídas en el asunto SABEL y en un asunto posterior, Canon, (14) en las que se solicitó al Tribunal de Justicia que aclarase la relación entre el carácter distintivo de la marca para la que se pide protección y el riesgo de confusión, me propongo, en primer lugar, reproducir en su totalidad los apartados pertinentes de las sentencias en los dos asuntos.

La jurisprudencia del Tribunal

23 En el asunto SABEL se pidió esencialmente al Tribunal de Justicia que dilucidara si existía un riesgo de confusión a efectos del artículo 4, apartado 1, letra b), cuando el público establecía simplemente una asociación entre un signo y una marca que transmiten un concepto similar -en aquel caso, representaciones gráficas de, por un lado, un puma saltando y, por otro, un guepardo saltando- sin, no obstante, confundirlos. Con arreglo al Derecho alemán anterior a la Directiva, tal asociación no habría bastado para impedir el registro del signo: se requería la confusión en sentido estricto. La cuestión estribaba fundamentalmente en si la Directiva había ampliado la protección en consonancia con el Derecho del Benelux anterior a la Directiva, en el que bastaba la mera asociación. El Tribunal de Justicia declaró lo siguiente:

«14. Los Gobiernos belga, luxemburgués y neerlandés han alegado que el concepto de "riesgo de asociación" fue introducido en las citadas disposiciones de la Directiva a petición de dichos Gobiernos, con el fin de que fueran interpretadas en los mismos términos que el artículo 13 A de la Ley uniforme Benelux sobre las marcas, que, para delimitar el alcance del derecho exclusivo conferido por la marca, no utiliza el concepto de riesgo de confusión, sino el de semejanza entre las marcas.

15. Estos Gobiernos se refieren a una sentencia del Tribunal Benelux según la cual existe semejanza entre una marca y un signo cuando, teniendo en cuenta las peculiaridades del caso, en particular, la fuerza distintiva de la marca, la marca y el signo, considerados en sí mismos y en sus relaciones mutuas, presentan, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, una similitud que permita establecer una asociación entre el signo y la marca (sentencia de 20 de mayo de 1983, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, vol. 4, p. 36). Esta jurisprudencia se basa en la idea de que, cuando un signo puede dar lugar a asociaciones con una marca, el público establece una relación entre el signo y la marca. Esta relación puede ser perjudicial para la marca anterior no sólo cuando puede hacer pensar que los productos tienen un origen idéntico o vinculado, sino asimismo cuando no existe riesgo de confusión entre el signo y la marca. En efecto, las asociaciones entre un signo y una marca, debido a que la percepción del signo evoca, a menudo de forma inconsciente, la marca, pueden transmitir al signo el "goodwill" de que disfruta la marca anterior y pueden diluir la imagen ligada a esta marca.

16. Según estos mismos Gobiernos, el riesgo de asociación comprende, pues, tres supuestos diferentes: en primer lugar, el supuesto en el que el público confunde el signo y determinada marca (riesgo de confusión directa); en segundo lugar, el supuesto en el que el público establece un vínculo entre los titulares del signo y de la marca y los confunde (riesgo de confusión indirecta o de asociación); en tercer lugar, el supuesto en el que el público relaciona el signo y la marca, debido a que la percepción del signo evoca la marca, sin, no obstante, confundirlos (riesgo de asociación propiamente dicho).

17. Procede, pues, determinar si, como sostienen estos Gobiernos, la letra b) del apartado 1 del artículo 4 puede aplicarse cuando no existe riesgo de confusión directa o indirecta, sino sólo el riesgo de asociación propiamente dicha. Tal interpretación de la Directiva es rechazada tanto por el Gobierno del Reino Unido como por la Comisión.

18. A este respecto, procede recordar que la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y los productos o servicios designados, "exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior". Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión.

19. Esta interpretación resulta asimismo del sexto [léase "décimo"] considerando de la Directiva, según el cual "el riesgo de confusión [...] constituye la condición específica de la protección".

[...]

22. Como se ha declarado en el apartado 18 de la presente sentencia, la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva no es aplicable si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión. A este respecto, del décimo considerando de la Directiva resulta que la apreciación del riesgo de confusión "depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase `registrado'], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados". El riesgo de confusión debe, pues, apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.

23. Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, cuando se refiere a que "[...] exista por parte del público un riesgo de confusión [...]", se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

24. En estas circunstancias, procede señalar que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Por consiguiente, no puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público.

25. Sin embargo, en circunstancias como las del asunto principal, en el que la marca anterior no goza de una especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginarios, la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión.

26. Procede, pues, responder a la cuestión prejudicial que el criterio de "riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior", contenido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la citada disposición.»

24 En el asunto Canon, la empresa MGM había solicitado registrar la marca «CANNON» para ciertos productos, incluidas películas grabadas en cintas de vídeo. Canon se opuso a dicha inscripción basándose en que violaba su propia marca «Canon», ya registrada para ciertos productos, incluidos dispositivos de filmación y grabación televisiva, cuyo renombre se reconoce (a diferencia de la marca de Puma, que, según el órgano nacional de remisión, carece de carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a su notoriedad). Se solicitó al Tribunal que se pronunciase acerca de si, según una interpretación correcta del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva, el carácter distintivo y, en particular, el renombre de la marca anterior debían tenerse en cuenta para determinar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas bastaba para dar lugar a un riesgo de asociación.

25 El Tribunal de Justicia reprodujo en primer lugar el décimo considerando de la Directiva, (15) y luego declaró lo siguiente:

«16. En segundo lugar, debe observarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión por parte del público, al que se supedita la aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22).

17. La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. [(16)] Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En efecto, la interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el décimo considerando de la Directiva, según el cual es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

18. Por otra parte, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (sentencia SABEL, antes citada, apartado 24). Así pues, como la protección de una marca registrada depende, según la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, de la existencia de un riesgo de confusión, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor.»

«Riesgo de confusión»

26 A continuación, abordo la cuestión de si el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva es aplicable cuando existe un riesgo de asociación y no puede descartarse la posibilidad de una confusión. Esa interpretación de dicha disposición es, a mi juicio, insostenible por las razones siguientes.

27 En primer lugar, el tenor de la disposición y los términos empleados por el Tribunal de Justicia al interpretarla excluyen tal interpretación. El propio artículo 5, apartado 1, letra b), dispone de manera expresa que se aplica al caso de (cualquier signo) que «implique [...] un riesgo de confusión»; el décimo considerando de la Directiva dispone que el riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección de una marca en las circunstancias que se establecen posteriormente en el artículo 5, apartado 1, letra b); como ha declarado el Tribunal de Justicia en el asunto SABEL, la mera asociación no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión; en el asunto Canon, el Tribunal de Justicia declaró explícitamente que «la protección de una marca registrada depende, según la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, de la existencia de un riesgo de confusión». (17) Sería un error perder de vista los términos expresos de la disposición objeto de interpretación, y supondría un curioso uso del lenguaje considerar que existe un riesgo de confusión por la simple razón de que no pueda descartarse la posibilidad de confusión.

28 Puede añadirse que el décimo considerando concluye con las palabras «la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva», lo cual confirma la necesidad de determinar la existencia del riesgo de confusión. (18)

29 Es cierto que estos argumentos tienen más peso en relación con la versión inglesa de la Directiva, dado que en las otras versiones lingüísticas del artículo 5, apartado 1, letra b), se habla de peligro, riesgo o posibilidad, y no de probabilidad. No obstante, por las razones que examinaré posteriormente, no considero que las diferencias entre las versiones lingüísticas del artículo 5, apartado 1, letra b), afecten a la interpretación de la condición de que se trata.

30 Por motivos más básicos, considero que el criterio sugerido por el Hoge Raad no puede conciliarse con el parámetro del consumidor medio que el Tribunal de Justicia ha desarrollado y que ha de aplicarse al efectuar la apreciación global del riesgo de confusión que se requiere para determinar si el artículo 5, apartado 1, letra b), es aplicable. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende claramente que, a tal efecto, se supone que el consumidor medio es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. (19) Como ha señalado Marca Mode, carece ya de pertinencia que pueda inducirse a confusión a una minoría de consumidores particularmente distraídos. Afortunadamente, el Derecho comunitario ha desautorizado al consumidor que confunde la marca «LUCKY WHIP» con la marca «Schöller-Nucki». (20)

31 Además, como señala el Gobierno de los Países Bajos, el Hoge Raad solicita de hecho al Tribunal de Justicia que invierta los términos de la Directiva: la expresión «confusión, que comprende el riesgo de asociación» del artículo 5, apartado 1, letra b), significa, en su opinión, «asociación, que comprende el riesgo de confusión». El Tribunal de Justicia ya ha examinado y rechazado esta tesis en la sentencia SABEL.

32 Las anteriores son todas las razones específicas extraídas de la jurisprudencia y de la Directiva que, a mi juicio, se oponen a la interpretación propugnada por el Hoge Raad. Más en general, sin embargo, existen varias razones de principio que hacen que no sea deseable interpretar el concepto de confusión en sentido amplio.

33 En primer lugar, como subrayó Marca Mode, una interpretación amplia del concepto de confusión afectaría al mercado interior. Una Directiva como la Directiva sobre marcas, que fue adoptada en virtud del artículo 100 A del Tratado, está destinada a alcanzar los objetivos fijados en el artículo 7 A (actualmente artículo 14 CE, tras su modificación), en particular, garantizar la libre circulación de mercancías y servicios dentro del mercado interior. Dichos objetivos se oponen a una interpretación del riesgo de confusión en sentido amplio que provocaría restricciones injustificadas a la libre circulación de mercancías y servicios. (21)

34 La exigencia de una confusión como requisito de la protección de marcas no es, claro está, un concepto nuevo introducido por la Directiva: refleja la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el alcance de los derechos de los titulares de marcas a la luz de los artículos 30 y 36 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 30 CE, tras su modificación). En una larga serie de asuntos, en los que se han trazado los contornos del Derecho comunitario de marcas, el Tribunal de Justicia desarrolló el principio básico según el cual el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho a usar la marca para introducir por primera vez un producto en el tráfico económico y, de este modo, protegerlo contra los competidores que pretendan un aprovechamiento indebido de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados ilícitamente con la misma. Con el fin de determinar el alcance preciso de este derecho, es preciso tener en cuenta la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia. (22) Ampliar la protección concedida por el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva, extendiéndola en el sentido propuesto por el Hoge Raad, tendría el efecto de que la Directiva conferiría a los titulares de marcas una protección más amplia que la que el Tribunal de Justicia había considerado adecuado permitir de conformidad con la excepción al principio de la libre circulación de mercancías contenido en el artículo 36 del Tratado.

35 Además, una interpretación amplia del concepto de confusión obstaculizaría gravemente la aplicación del Reglamento sobre la marca comunitaria. (23) Dicho Reglamento, que establece una marca comunitaria, contiene disposiciones relativas a la confusión entre marcas que son prácticamente idénticas a las disposiciones de la Directiva. Resulta de todo punto correcto que las disposiciones de la Directiva sean interpretadas en el mismo sentido que las correspondientes disposiciones del Reglamento. La marca comunitaria sólo puede concederse para la totalidad del territorio de la Comunidad y, así, un conflicto con una sola marca en un país basta para denegar el registro de una marca como marca comunitaria. Cabe oponerse a la solicitud de registro de una marca sobre la base de una marca comunitaria existente, de una marca registrada en cualquier Estado miembro o, en determinadas circunstancias, de un derecho no registrado notoriamente conocido en un Estado miembro. (24) Por tanto, ampliar en exceso la protección de marcas registradas en virtud de un riesgo de «asociación» con otras marcas haría muy difícil el registro de numerosas marcas en el ámbito comunitario. Si se quiere que el régimen de la marca comunitaria funcione de modo eficaz y que las solicitudes no se vean sistemáticamente dificultadas por procedimientos de oposición, parece esencial que las marcas puedan registrarse si no concurre un riesgo de confusión verdadero y debidamente acreditado.

36 Además, los Convenios internacionales en los que son parte la Comunidad o los Estados miembros no corroboran la tesis de que la protección de la marca pueda basarse en la mera asociación. Aunque el último considerando de la Directiva destaca que sus disposiciones deben estar «en completa armonía con las del Convenio de París», (25) este Convenio sólo hace referencia expresa a la confusión. (26) El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio («ADPIC») (27) vincula de manera similar la protección de las marcas con un uso que pueda ocasionar un riesgo de confusión. (28)

37 Por último, querría señalar una diferencia de intensidad entre las diversas versiones lingüísticas de la Directiva. Mientras que la versión inglesa se refiere a la «likelihood» (probabilidad) de confusión y asociación, todas las demás versiones lingüísticas, salvo la neerlandesa, utilizan el concepto de riesgo o de peligro. La versión neerlandesa, con una estructura sintáctica distinta de las demás, habla de circunstancias en las que «puede originarse una confusión, incluida la posibilidad de asociación» [artículo 4, apartado 1, letra b)] o en las que «puede originarse una confusión, incluido el riesgo de asociación» [artículo 5, apartado 1, letra b)] (aunque puede señalarse que el décimo considerando de la exposición de motivos se refiere dos veces al «riesgo de confusión»). Por esta razón, los apartados 18 a 22 de la sentencia recaída en el asunto SABEL están redactados, en la traducción neerlandesa, en términos de posibilidad más que de probabilidad, riesgo o peligro; así se comprende que la resolución de remisión y la cuestión planteada sigan este uso. Sin embargo, en el contexto del sistema y objetivos de la Directiva, tal como han sido expuestos supra, no considero que deba atribuirse significación alguna a la diferente terminología utilizada en la versión neerlandesa de la Directiva o en la sentencia SABEL.

Marcas que presentan un carácter distintivo particular

38 En consecuencia, concluyo que, con carácter general, el artículo 5, apartado 1, letra b), no puede considerarse aplicable cuando existe un riesgo de asociación y no puede excluirse, aunque no se haya probado, la posibilidad de confusión. El Hoge Raad, sin embargo, estima que del tenor del apartado 24 de la sentencia SABEL se desprende que si la marca anterior presenta un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien por la notoriedad de que goza entre el público, el riesgo de confusión puede deducirse del riesgo de asociación.

39 Marca Mode, los Gobiernos del Reino Unido y de los Países Bajos y la Comisión coinciden en que dicha cuestión ha de recibir una respuesta negativa. Marca Mode basa su tesis en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la génesis legislativa y el sistema de la Directiva y el objeto específico de la marca. El Gobierno de los Países Bajos estima que esta cuestión se resuelve mediante la sentencia recaída en el asunto SABEL, el tenor de la Directiva y la función de las marcas. La Comisión y el Gobierno del Reino Unido se remiten a las decisiones del Tribunal de Justicia en los asuntos SABEL y Canon.

40 En el apartado 24 de la sentencia SABEL, el Tribunal de Justicia declaró que «el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior». Resulta patente, por su contexto, que esta declaración se deriva de la exigencia de apreciar globalmente el riesgo de confusión, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, (29) así como del hecho de que dicha apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. (30)

41 Incluso si se hubiera albergado alguna duda acerca del sentido de las declaraciones del Tribunal de Justicia contenidas en la sentencia SABEL, la misma se habría disipado por completo en virtud de sus sentencias Canon y Lloyd Schuhfabrik Meyer. (31) En dichas sentencias se pidió al Tribunal de Justicia que dilucidara qué importancia debía atribuirse, al apreciar el riesgo de confusión, al hecho de que la marca anterior posea un fuerte carácter distintivo. De las respuestas del Tribunal de Justicia se desprende claramente que el carácter distintivo de la marca anterior y, en particular, su reputación, ha de tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión, (32) y que, por tanto, cuanto mayor sea la similitud de los productos o servicios cubiertos y cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, mayor será el riesgo de confusión. (33) Ambos aspectos se derivan claramente, como el Tribunal de Justicia explicó (y de hecho ya había explicado en la sentencia SABEL), del tenor del décimo considerando, según el cual «el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados». (34)

42 De este modo, como sostienen en lo esencial Marca Mode, los Gobiernos del Reino Unido y de los Países Bajos y la Comisión, la existencia de un riesgo de confusión es una cuestión de hecho en cada caso y, en ese contexto, el hecho de que la marca anterior tenga carácter distintivo será a menudo considerado pertinente para determinar si efectivamente existe un riesgo de confusión. Sin embargo, debe existir un riesgo de confusión para que se aplique el artículo 5, apartado 1, letra b). Puede observarse, como señalan Marca Mode y la Comisión, que la idea de que el riesgo de confusión debe demostrarse en caso de una marca distintiva subyace manifiestamente a la sentencia recaída en el asunto Canon, (35) el cual versaba sobre una marca a la que se atribuía carácter distintivo a causa de su renombre. Puede observarse, asimismo, que la sentencia recaída en el asunto Canon fue dictada antes que la resolución de remisión de este asunto.

43 Después de afirmar en el apartado 24 de su sentencia SABEL que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, el Tribunal de Justicia declaró que, por consiguiente, no puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público. (36) Sin embargo, dado que resulta evidente, a la vista de lo que acaba de exponerse, que la apreciación debe efectuarse en cada caso sobre la base de los hechos pertinentes, no podía deducirse razonablemente ningún principio de aplicación general de dicha afirmación. Cabe presumir que el Tribunal de Justicia tenía en mente una situación concreta como la que se derivaría, por ejemplo, del uso en discos, cassettes, discos compactos o productos similares de un signo compuesto por un perro pequeño escuchando el sonido que lanza la bocina de un gramófono. En tales casos, cuando las marcas de que se trata concuerdan en la idea representada, será evidentemente más sencillo (como señala el Gobierno neerlandés) demostrar la existencia de un riesgo de confusión, si la marca anterior posee un carácter distintivo particular, que en un caso como el asunto SABEL, en el que la marca anterior no tenía un carácter distintivo específico.

44 El planteamiento propugnado por el Hoge Raad y apoyado por Adidas, a saber, presumir la existencia de un riesgo de confusión si la marca anterior tiene un carácter distintivo particular y se ha comprobado la existencia de un riesgo de asociación, no sólo se opondría al tenor del artículo 5, apartado 1, letra b), y a los objetivos de la Directiva, como se ha indicado antes, sino que tendría asimismo por el efecto de ampliar aún más la protección de que disfrutan las marcas de carácter distintivo particular. De hecho, tales marcas gozan ya de una mayor protección, con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra b), que las marcas menos notorias, desde que el Tribunal de Justicia explicó en las sentencias Canon y Lloyd Schuhfabrik Meyer la relevancia del carácter distintivo de la marca anterior a efectos de apreciar la confusión. Conceder una protección aún más amplia a las marcas renombradas a falta de confusión supondría conceder protección contra la dilución, es decir, el hecho de que el carácter distintivo de la marca se desvirtúa de tal modo que ésta ya no provoca la asociación inmediata con los productos para los que fue registrada y es usada. (37) Hacer esto mediante una interpretación creativa del artículo 5, apartado 1, letra b), sería contrario al sistema de la Directiva, que prevé claramente que tal protección adicional debe conferirse, en su caso, en virtud del artículo 4, apartado 4, letra a), (38) y del artículo 5, apartado 2, a elección de los Estados miembros: véase el noveno considerando. (39)

45 Procede recordar que el artículo 5, apartado 2, (40) permite que los Estados miembros concedan una protección adicional al titular de la marca renombrada: dicho titular podrá estar facultado para prohibir a cualquier tercero el uso de cualquier signo idéntico o similar para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando con la utilización del signo sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos. Adidas propone que, si se desestima la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra b), sugerida por el Hoge Raad, el artículo 5, apartado 2, ha de interpretarse en el sentido de que debe aplicarse no sólo, como expresamente dispone, si los productos o servicios de que se trata no son similares, sino también (en realidad, con mayor motivo) si son similares, ya que, a su juicio, sería anormal que las marcas renombradas fueran protegidas contra la dilución cuando los productos o servicios no son similares pero no cuando sí lo son. Tanto en sus observaciones escritas como orales, Adidas instó al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre la aplicación del artículo 5, apartado 2, aun cuando el Hoge Raad no formula petición alguna en tal sentido.

46 Sólo por esta razón no sería adecuado, a mi juicio, que el Tribunal de Justicia intentase resolver en el contexto del presente procedimiento la aparente contradicción en el alcance de la protección ofrecida por el artículo 5, apartado 1, letra b), y por el artículo 5, apartado 2. La cuestión sobre si el artículo 5, apartado 2, está destinado, como señala su propio tenor, a aplicarse sólo cuando los productos de que se trata no son similares, y si procede interpretarlo de manera más amplia es un asunto que ha suscitado -y sigue suscitando- el interés de la doctrina. Se trata, ciertamente, de una cuestión que exigirá, en su momento, un pronunciamiento del Tribunal de Justicia. Sin embargo, en el presente asunto, este problema no ha sido examinado de manera minuciosa en las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, ya que el órgano jurisdiccional nacional no planteó ninguna cuestión relativa al artículo 5, apartado 2. Sólo Adidas presta toda su atención a este asunto: Marca Mode comenta simplemente al final de sus observaciones escritas que no ve ninguna contradicción en la diferencia del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), y del artículo 5, apartado 2; el Reino Unido señala que el criterio previsto en el artículo 5, apartado 2, es diferente del del artículo 5, apartado 1, letra b), y que los términos de este último no pueden ser reescritos para un grupo particular de marcas; el Gobierno de los Países Bajos no aborda en absoluto este problema, y la Comisión considera que no procede tratar en este asunto la aparente contradicción entre el artículo 5, apartado 1, letra b), y el artículo 5, apartado 2. Si el Tribunal de Justicia hubiera de pronunciarse sobre el artículo 5, apartado 2, lo haría sin contar con observaciones detalladas, no sólo por parte de la Comisión y de aquellos Estados miembros que presentaron observaciones en el presente asunto, sino muy probablemente también por parte de otros Estados miembros que, si hubieran tenido noticia de que se litigaba sobre el alcance del artículo 5, apartado 2, podrían haber hecho uso de su derecho de presentar observaciones. En mi opinión, no sería adecuado ni equitativo que el Tribunal de Justicia actuase en este sentido, y la sin duda alguna interesante cuestión del alcance del artículo 5, apartado 2, debería ser aplazada en espera de que un órgano jurisdiccional nacional solicite expresamente orientación a este respecto.

Conclusión

47 Por consiguiente, en mi opinión procede responder la cuestión planteada por el Hoge Raad del modo siguiente:

«1) El artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no es aplicable salvo que exista un riesgo de confusión verdadero y debidamente probado sobre el origen de los productos y servicios de que se trate.

2) Si una marca posee un carácter distintivo particular y un tercero, sin el consentimiento del titular de la marca, utiliza en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que la marca esté registrada, un signo que se parece tanto a la marca que puede existir la posibilidad, el riesgo o la probabilidad de que sea asociada con dicha marca, no basta, para la aplicación del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, que el carácter distintivo de la marca sea tal que no pueda descartarse la posibilidad, el riesgo o la probabilidad de que esta asociación dé lugar a una confusión.»

(1) - Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

(2) - Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95, Rec. p. I-6191).

(3) - Apartados 18 y 19.

(4) - Tercer considerando de la exposición de motivos.

(5) - Omissis (se refiere a un error en la versión inglesa de la Directiva).

(6) - Véase la nota 5 supra.

(7) - Anexa al Convenio Benelux sobre marcas, de 19 de marzo de 1962.

(8) - Artículo 13 A de la Ley Benelux.

(9) - Sentencia del Tribunal de Justicia de Benelux de 20 de mayo de 1983, Henri Jullien BV/Norbert Verschuere (A 82/5, Jur. 1983, p. 36).

(10) - Mediante un protocolo de 2 de diciembre de 1992, que entró en vigor el 1 de enero de 1996.

(11) - La sentencia SABEL fue dictada en noviembre de 1997.

(12) - Apartados 18 y 22.

(13) - Véanse mis comentarios en el punto 8 supra sobre las divergencias lingüísticas entre las versiones neerlandesa e inglesa de la Directiva.

(14) - Sentencia de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97, Rec. p. I-5507).

(15) - Reproducido en el punto 4 supra.

(16) - Omissis (afecta a la versión inglesa de la sentencia).

(17) - Apartado 18 de la sentencia.

(18) - Véase también el apartado 11 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819).

(19) - Sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en la nota 18 supra, apartado 26, y la jurisprudencia anterior que se cita en la misma.

(20) - Véase el punto 36 de mis conclusiones presentadas en el asunto en que recayó la sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG GF (C-10/89, Rec. p. 3711; en lo sucesivo, sentencia «HAG II»).

(21) - Véanse los puntos 50 y 51 de mis conclusiones en el asunto SABEL; véase también el punto 20 de mis conclusiones en el asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer.

(22) - Véanse, en particular, la sentencia HAG II, citada en la nota 20 supra, apartado 14, y más recientemente, la sentencia de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot (C-349/95, Rec. p. I-6227), apartados 22 a 24. Véanse también los puntos 31 y 32 de mis conclusiones en el asunto SABEL.

(23) - Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

(24) - Véase el artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento.

(25) - Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

(26) - Véanse el artículo 10 bis, apartado 3, punto 1, y el artículo 6 bis; véase también el punto 53 de mis conclusiones en el asunto SABEL.

(27) - DO 1994, L 336, p. 214.

(28) - Artículo 16, apartado 1, reproducido en el apartado 54 de mis conclusiones presentadas en el asunto SABEL.

(29) - Apartado 22 de la sentencia.

(30) - Apartado 23 de la sentencia.

(31) - Citadas en la nota 18 supra.

(32) - Véase el fallo de la sentencia Canon.

(33) - Véase el fallo de la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer.

(34) - Véanse el apartado 22 de la sentencia SABEL, el apartado 17 de la sentencia Canon y el apartado 19 de la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer.

(35) - Véanse los apartados 15 a 19 y 22 de la sentencia.

(36) - Apartado 24 de la sentencia.

(37) - Véase, para un mayor detalle, los puntos 38 y 39 de mis conclusiones en el asunto SABEL.

(38) - El artículo 4, apartado 4, letra a), concede a los Estados miembros la opción de disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en casos análogos a los previstos en el artículo 5, apartado 2.

(39) - Reproducido en el punto 4 supra.

(40) - Reproducido en el punto 9 supra.