Edición provisional

AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

de 22 de mayo de 2019 ( )

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Registro internacional que designa a la Unión Europea — Marca figurativa CMS Italy — Marcas internacionales figurativas anteriores que representan a un felino saltando hacia la izquierda — Motivos de denegación relativos — Renombre de las marcas anteriores — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001] — Prueba del renombre — Resoluciones anteriores de la EUIPO que reconocen el renombre de las marcas anteriores — Consideración de dichas resoluciones — Obligación de motivación — Principio de buena administración»

En el asunto T‑161/16,

Puma SE,con domicilio social en Herzogenaurach (Alemania), representada por el Sr. P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. D. Walicka, en calidad de agente,

parte recurrida,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO era:

Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS), con domicilio social en Alonte (Italia),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 29 de enero de 2016 (asunto R 229/2015‑2), relativa a un procedimiento de oposición entre Puma y Costruzione Macchine Speciali (CMS),

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),

integrado por la Sra. I. Pelikánová, Presidenta, y los Sres. P. Nihoul y J. Svenningsen (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 18 de abril de 2016;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 30 de junio de 2016;

vista la decisión de 17 de noviembre de 2016 de suspender el procedimiento;

vista la diligencia de ordenación del procedimiento de 6 de julio de 2018 y las respuestas de Puma y de la EUIPO presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 23 de julio de 2018;

vista la diligencia de ordenación del procedimiento de 13 de febrero de 2019 y las respuestas de Puma y de la EUIPO presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 15 y el 22 de febrero de 2019;

dicta el siguiente

Auto ( )

Antecedentes del litigio

1 El 21 de diciembre de 2012, Costruzione Macchine Speciali Srl (CMS) designó a la Unión Europea, con efectos a partir del 14 de diciembre de 2012, en el marco de la solicitud de protección del registro internacional n.º 1150538.

2 La marca para la que se produjo dicha designación es la marca figurativa siguiente:

3 Los productos para los que se solicitó la protección pertenecen a las clases 7, 11 y 37 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

– clase 7: «Aparatos y máquinas herramientas industriales para la fabricación de todo tipo de intercambiadores térmicos»;

– clase 11: «Sistemas y equipos de calefacción, aire acondicionado, refrigeración, intercambio de calor, ventilación, producción de vapor y secado»;

– clase 37: «Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas, equipos y máquinas herramientas industriales para la fabricación de todo tipo de intercambiadores térmicos».

4 El 8 de marzo de 2013, se publicó la solicitud de protección en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 48/2013.

5 El 21 de noviembre de 2013, la recurrente, Puma SE, formuló oposición al registro internacional que designa a la Unión Europea n.º 1150538 para los productos indicados en el anterior apartado 3, en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)], y, más concretamente, de su artículo 156 (actualmente artículo 196 del Reglamento 2017/1001), en relación con su artículo 41 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001).

6 La oposición se fundaba en los siguientes registros internacionales anteriores:

– el registro internacional n.º 480105 de la marca figurativa representado a continuación, que produce efectos en Austria, el Benelux, Croacia, Francia, Hungría, Italia, Portugal, República Checa, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, y que designa los productos comprendidos en las clases 18, 25 y 28:

– el registro internacional n.º 582886 de la marca figurativa representada a continuación, que produce efectos en Bulgaria, el Benelux, República Checa, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Reino Unido, y que designa los productos comprendidos, en particular, en las clases 18, 25 y 28:

– el registro internacional n.º 593987 de la marca figurativa representada a continuación, que produce efectos en Austria, el Benelux, Bulgaria, Chipre, Croacia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia, y que designa los productos comprendidos, en particular, en las clases 18, 25 y 28:

7 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001).

8 El 28 de noviembre de 2014, la División de Oposición desestimó la oposición al considerar que no se había probado el renombre de las marcas anteriores.

9 El 26 de enero de 2015, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Oposición.

10 Mediante resolución de 29 de enero de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso basándose en que la recurrente no había aportado la prueba del renombre de las marcas anteriores. Para ello consideró, por un lado, que los elementos de prueba aportados a la División de Oposición eran manifiestamente insuficientes, puesto que no contenían ninguna información concreta y pertinente sobre el renombre de las marcas anteriores, y, por otro lado, que no podía tener en cuenta elementos de prueba presentados por primera vez en el procedimiento de recurso.

[omissis]

12 En lo que atañe a los elementos de prueba presentados por primera vez ante la Sala de Recurso, esta consideró que no podía tenerlos en cuenta, en aplicación de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1) [sustituido por el Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento 2017/1001 y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1)], en relación con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001).

13 A este respecto, en primer lugar, la Sala de Recurso confirmó que los documentos presentados dentro del plazo establecido por la División de Oposición para aportar los documentos destinados a probar el renombre de las marcas anteriores eran manifiestamente insuficientes, además de que, en parte, carecían de pertinencia. Por lo tanto, los elementos de prueba presentados fuera de plazo ante la Sala de Recurso no constituían pruebas «adicionales» en el sentido de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2868/95, sino, en realidad, la prueba principal del renombre de las marcas anteriores, de manera que la Sala no disponía de facultad de apreciación alguna que le permitiera tener en cuenta las referidas pruebas. En segundo lugar, y en cualquier caso, la Sala de Recurso señala que, al haber comprobado, en particular, que la regla 19, apartados 2, letra c), y 3, del Reglamento n.º 2868/95 [disposiciones a las que corresponden actualmente el artículo 7, apartados 2, letra f), y 4, del Reglamento Delegado 2018/625] indicaba de manera precisa y exhaustiva las pruebas que la recurrente debía presentar, consideró que, en tal situación, únicamente podía ejercer su facultad de apreciación de manera restrictiva y solamente si las circunstancias podían justificar el retraso de la oponente. Ahora bien, la Sala de Recurso concluye que la oponente no expuso ninguna razón legítima a este respecto, mientras que el expediente no reveló circunstancia alguna que pudiera justificar el retraso de aquella en la presentación de los documentos que estaban disponibles.

Pretensiones de las partes

14 La recurrente solicita al Tribunal que:

– Anule la resolución impugnada.

– Condene en costas a la EUIPO y a Costruzione Macchine Speciali (CMS).

15 La EUIPO solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

16 A tenor del artículo 132 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, cuando el Tribunal de Justicia o el Tribunal General se hayan pronunciado ya sobre una o varias cuestiones jurídicas idénticas a las planteadas en los motivos del recurso y el Tribunal General constate que los hechos están probados, el Tribunal General podrá decidir declarar el recurso manifiestamente fundado mediante un auto motivado que haga referencia a la jurisprudencia pertinente, una vez terminada la fase escrita del procedimiento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír a las partes.

[omissis]

19 La recurrente invoca esencialmente dos motivos, basados, el primero de ellos, en la infracción de las normas relativas a la práctica de la prueba aplicables en el marco de una oposición fundada en el motivo contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 y, el segundo, en la violación de los principios de seguridad jurídica, igualdad de trato y buena administración.

20 Mediante el primer motivo, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber infringido las reglas relativas a la práctica de la prueba aplicables en el marco de una oposición fundada en el motivo contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, concretamente el artículo 76, apartados 1 y 2, del mismo Reglamento (el referido artículo 76, apartado 1, es actualmente el artículo 95, apartado 1, del Reglamento 2017/1001) y la regla 19, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 2868/95, al no haber tomado en consideración el renombre de las marcas anteriores como hecho notorio y al haberse negado a tener en cuenta las pruebas adicionales que la propia recurrente había presentado en el marco del recurso contra la resolución de la División de Oposición, siendo así que, por una parte, tales pruebas adicionales completaron los elementos de prueba pertinentes presentados dentro del plazo establecido por la División de Oposición —a saber, esencialmente, las resoluciones anteriores de la EUIPO que reconocían el renombre de las marcas anteriores— y que, por otra parte, ella había expuesto la razón por la que presentó las referidas pruebas adicionales ante la Sala de Recurso, a saber, precisamente el hecho de que la División de Oposición no tomara en consideración los elementos de prueba pertinentes que se le habían presentado.

21 Mediante el segundo motivo, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber violado los principios de seguridad jurídica, igualdad de trato y buena administración, al haberse negado implícitamente, sin exponer el más mínimo motivo, a tomar en consideración varias resoluciones anteriores de la EUIPO adoptadas en el marco de otros procedimientos de oposición basados en el renombre de las mismas marcas anteriores, en tanto en cuanto que tales resoluciones anteriores, por una parte, reconocían el renombre de dichas marcas y, por otra, habían admitido como prueba el informe relativo al uso de la marca realizado en Francia, que constituía el anexo 1 del escrito de oposición en el procedimiento de oposición de que se trata, sin haber exigido la traducción a la lengua de procedimiento.

22 Procede analizar esos dos motivos conjuntamente, examinando, en un primer momento, la primera imputación del segundo motivo, relativa a la no consideración de las resoluciones anteriores de la EUIPO invocadas por la recurrente como pruebas del renombre de las marcas anteriores, y la segunda imputación del primer motivo, relativa a la no consideración de los documentos presentados en anexo al escrito en el que aquella expuso los motivos de su recurso ante la Sala de Recurso.

23 Mediante estas imputaciones, la recurrente reprocha esencialmente a la Sala de Recurso haberse negado implícitamente, sin exponer las razones para ello, a tomar en consideración varias resoluciones anteriores de la EUIPO que reconocen el renombre de las marcas anteriores, siendo así que tales resoluciones se habían invocado en el procedimiento de oposición de que se trata, tanto ante la propia Sala de Recurso como ante la División de Oposición, como pruebas del renombre de las marcas anteriores.

24 Por otro lado, la recurrente señala que, habida cuenta de que las mencionadas resoluciones anteriores se habían invocado ante la División de Oposición dentro de plazo y de que constituían elementos de prueba pertinentes para demostrar el renombre de las marcas anteriores, por lo que estaba justificada su extrañeza de que la División de Oposición no las hubiera tomado en consideración, la Sala de Recurso no podía declarar fundadamente, en el marco de la apreciación que le incumbía en aplicación de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2868/95, en relación con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, que las pruebas adicionales aportadas por la recurrente en anexo al escrito en el que expuso los motivos de su recurso no podían tenerse en cuenta a falta de circunstancia alguna que justificase su presentación fuera de plazo.

25 La EUIPO rebate el fundamento de las mencionadas imputaciones.

26 Alega que la referencia hecha por un oponente a resoluciones anteriores de los órganos de la EUIPO que reconozcan el renombre de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición no puede considerarse como una prueba del renombre de dicha marca, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. En efecto, como la División de Oposición señaló acertadamente, la legalidad de las resoluciones de la EUIPO debe apreciarse sobre la base del Reglamento n.º 207/2009 tal como ha sido interpretado por el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior.

27 Por otro lado, la EUIPO señala que la Sala de Recurso motivó por partida doble la no consideración de los elementos de prueba aportados ante ella por la recurrente. En efecto, añade, por una parte, la Sala de Recurso consideró que, habida cuenta de la flagrante insuficiencia de los elementos de prueba presentados dentro del plazo establecido por la División de Oposición a fin de demostrar el renombre de las marcas anteriores, los elementos de prueba aportados en anexo al escrito en el que la recurrente expuso los motivos del recurso no constituían pruebas adicionales, sino la prueba principal del renombre, de manera que eran inadmisibles en aplicación de la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2868/95, en relación con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. Por otra parte, la EUIPO aduce que la Sala de Recurso estimó que, aun suponiendo que las citadas disposiciones le obligaran a preguntarse sobre la oportunidad de tener en cuenta tal prueba principal presentada fuera de plazo, debía ejercer su facultad de apreciación de manera restrictiva, de modo que únicamente cabía admitir esa prueba si determinadas circunstancias podían justificar el retraso en cuestión, lo que no era el caso, puesto que los documentos de que se trata habrían podido presentarse dentro del plazo establecido por la División de Oposición. La EUIPO concluye que la explicación que a este respecto facilita la recurrente —a saber, que las resoluciones anteriores de la EUIPO que había invocado ante la División de Oposición constituían una prueba del renombre— es errónea y el error cometido en cuanto al valor probatorio de tales resoluciones no puede considerarse una justificación que legitime la presentación de pruebas fuera de plazo.

28 Por último, en su respuesta escrita a la pregunta formulada en el marco de la diligencia de ordenación del procedimiento de 6 de julio de 2018, la EUIPO indicó que la Sala de Recurso había señalado expresamente que el informe relativo al uso de la marca realizado en Francia no podía tomarse en consideración a falta de traducción de partes esenciales de dicho informe. Al actuar de este modo, añade la EUIPO, la Sala de Recurso no hizo suya la apreciación en la que se fundamentaban las resoluciones de la División de Oposición invocadas por la recurrente y motivó expresamente su decisión divergente.

29 A este respecto, procede recordar determinadas consideraciones esenciales que el Tribunal de Justicia enunció en la sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509), que justifican la aplicación del artículo 132 del Reglamento de Procedimiento en el presente asunto.

30 De la regla 19, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 2868/95 se desprende que, en caso de oposición fundada en el motivo contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, la parte que presente oposición es libre, en principio, para elegir la forma de la prueba del renombre de que goza la marca anterior que considere útil aportar a la EUIPO y, por lo tanto, esta última tiene la obligación de examinar los elementos de prueba presentados por la parte que formula oposición, no pudiendo rechazar sin más un tipo de prueba en razón de su forma. Por consiguiente, la parte que formule oposición puede aportar, como elementos probatorios para demostrar el renombre de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición, una o varias resoluciones anteriores de la EUIPO que reconozcan el renombre de la misma marca y, en tal caso, la EUIPO estará obligada a tomar en consideración esas resoluciones anteriores (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, apartados 58, 69 y 76).

31 Cuando las resoluciones anteriores de la EUIPO, que un oponente invoca como pruebas en la medida en que reconocen el renombre de la marca anterior en la que apoya su oposición con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, son minuciosas en lo que respecta a la base probatoria y a los hechos en los que se fundamenta tal reconocimiento, esas resoluciones anteriores constituyen un indicio importante de que cabe considerar que la marca en cuestión también goza de renombre, a efectos de la citada disposición, en el ámbito del procedimiento de oposición en curso (sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, apartados 94 y 95). En efecto, tal reconocimiento del renombre es una constatación de hecho que no depende de cuál sea la marca solicitada [véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, apartado 81, y de 9 de septiembre de 2016, Puma/EUIPO — Gemma Group (Representación de un felino saltando), T‑159/15, EU:T:2016:457, apartado 33].

32 Por otra parte, procede recordar que los principios de igualdad de trato y de buena administración obligan a la EUIPO a tomar en consideración las resoluciones adoptadas sobre solicitudes similares y a preguntarse con especial atención si procede o no resolver en el mismo sentido, con observancia del principio de legalidad. Tal obligación existe tanto en los procedimientos relativos a un motivo de denegación absoluto del registro como en los referentes a un motivo de denegación relativo del registro (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, apartados 60 a 63).

33 El principio de buena administración implica, en particular, la obligación de la Administración de motivar sus decisiones. Esta obligación, que, en lo que respecta a las resoluciones de la EUIPO, también resulta del artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009, exige que esta última exponga de manera clara e inequívoca el razonamiento subyacente a sus resoluciones. El cumplimiento de la referida obligación debe apreciarse en relación con el tenor literal de la resolución de que se trate, con su contexto y con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia correspondiente. Las alegaciones formuladas en el marco del procedimiento administrativo forman parte de ese contexto (véase, en particular, la sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, apartados 64 a 66).

34 Por lo tanto, cuando la parte que formule oposición presente de manera precisa ante la División de Oposición, como prueba del renombre de una marca anterior en la que fundamente su oposición en virtud del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, resoluciones anteriores de la EUIPO relativas al renombre de esa misma marca, se impone a los órganos de esta última una obligación de examen y de motivación, en cumplimiento de la cual deben tomar en consideración las resoluciones anteriormente adoptadas y preguntarse con especial atención si procede o no resolver en el mismo sentido. En el caso de que los órganos de la EUIPO consideren oportuna una apreciación diferente de la adoptada en las resoluciones anteriores en lo que respecta al renombre de la marca de que se trate, estarán obligados a motivar expresamente la divergencia existente con respecto a esas resoluciones anteriores indicando la razón por la que no son pertinentes o han dejado de serlo (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, apartados 66 y 76).

35 A este respecto, procede considerar que un oponente invoca de manera precisa resoluciones anteriores de la EUIPO, de conformidad con el anterior apartado 34, cuando en el escrito de oposición las identifique con precisión y exponga su contenido esencial en la lengua de procedimiento de la oposición (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, apartado 69).

36 Por último, es posible que el órgano de la EUIPO ante el que se invocan resoluciones anteriores de la propia EUIPO que reconozcan el renombre de la misma marca anterior considere que no puede cumplir con la obligación que, en tal caso, se desprende del principio de buena administración —a saber, la de examinar la pertinencia de esas resoluciones anteriores en relación con la resolución que debe adoptar y, en su caso, motivar expresamente una apreciación divergente— si no dispone de los elementos de prueba presentados en el marco de los procedimientos de oposición que dieron lugar a las referidas resoluciones anteriores. En tal supuesto, el órgano de la EUIPO no tendrá otra opción que ejercer la facultad —de que dispone en virtud del artículo 63, apartado 2, y del artículo 78 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 70, apartado 2, y artículo 97 del Reglamento 2017/1001)— de requerir que se aporten esos elementos de prueba a fin de poder realizar su apreciación y proceder a un examen completo de la oposición (sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, apartados 97 y 98).

37 El ejercicio de la mencionada facultad por parte de la Sala de Recurso es conforme con la regla 50, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento n.º 2868/95, en relación con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, siempre que los elementos de prueba hayan sido presentados dentro del plazo inicialmente fijado por la División de Oposición (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, apartados 91, 98 y 99).

38 Sobre la base de todas estas consideraciones procede apreciar el carácter fundado de las dos imputaciones de la recurrente recogidas en el anterior apartado 22, por las que esta última reprocha a la Sala de Recurso, por una parte, no haber tomado en consideración las resoluciones anteriores de los órganos de la EUIPO que se habían invocado en tiempo y forma ante la propia Sala y, por otra parte, haber rechazado por inadmisibles, debido a su presentación fuera de plazo sin justificación, los elementos de prueba aportados en anexo al escrito en el que se exponían los motivos del recurso.

39 A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que la recurrente invocó de manera precisa tres resoluciones anteriores de la EUIPO como pruebas del renombre de las marcas anteriores.

40 En efecto, en el punto 1.2 del escrito de oposición y en el punto 2.1 del escrito en el que expuso los motivos del recurso ante la Sala de Recurso, la recurrente invocó las resoluciones de la EUIPO adoptadas el 20 de agosto de 2010 en el marco del procedimiento de oposición B 1459017, relativo a la marca anterior objeto del registro internacional n.º 593987, el 30 de agosto de 2010 en el marco del procedimiento de oposición B 1287178, relativo a la misma marca anterior, y el 30 de mayo de 2011 en el marco del procedimiento de oposición B 1291618, relativo también a la misma marca anterior, así como a la marca objeto del registro internacional n.º 480105.

41 En segundo lugar, las referidas resoluciones anteriores de la EUIPO se invocaron expresamente como pruebas. Además, debe considerarse, en el contexto del procedimiento de oposición objeto del litigio, que las resoluciones anteriores se invocaron como pruebas del renombre de las marcas anteriores a las que se referían las resoluciones indicadas.

[omissis]

44 Por último, las mencionadas resoluciones anteriores fueron invocadas de manera precisa, puesto que —primero en el escrito de oposición y posteriormente en el escrito en el que se expusieron los motivos del recurso ante la Sala de Recurso— se reprodujeron determinados pasajes pertinentes de las mismas a fin de dar cuenta de la apreciación de la EUIPO en cuanto al renombre de las marcas anteriores de que se trata y de las consideraciones en las que aquella se había basado.

45 Por otra parte, el Tribunal ya ha declarado, en el apartado 30 de la sentencia de 9 de septiembre de 2016, Representación de un felino saltando (T‑159/15, EU:T:2016:457), que las tres resoluciones anteriores de los órganos de la EUIPO invocadas por la recurrente constituían una práctica decisoria reciente en la que se había llegado a la conclusión de que las marcas de que se trataba gozaban de renombre y de un amplio conocimiento por parte del público, marcas que son las mismas que dos de las tres marcas anteriores de que se trata en el contexto del presente procedimiento de oposición. Además, procede hacer constar que esas resoluciones anteriores se referían a productos idénticos o similares a los aquí controvertidos y a algunos de los Estados miembros a los que se hace referencia en el presente asunto.

46 Por lo tanto, habida cuenta de la obligación de examinar y motivar derivada del principio de buena administración, incumbía a la Sala de Recurso tomar en consideración las resoluciones de la EUIPO invocadas por la recurrente y preguntarse con especial atención si procedía resolver o no en el mismo sentido y, en caso de respuesta negativa, motivar expresamente esa divergencia de apreciación indicando la razón por la que las referidas resoluciones no eran pertinentes o habían dejado de serlo.

47 Procede hacer constar, en primer lugar, que la Sala de Recurso decidió implícitamente no tomar en consideración las resoluciones anteriores de la EUIPO invocadas por la recurrente y no motivó específicamente su decisión a este respecto. No obstante, como al actuar de este modo la Sala de Recurso se pronunció en el mismo sentido que la División de Oposición, procede tener en cuenta la motivación expuesta sobre este extremo en la resolución de esta última y resumida en el penúltimo guion del punto 6 de la resolución impugnada, habida cuenta de la continuidad funcional entre Divisiones de Oposición y Salas de Recurso [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2016, Sun Cali/EUIPO — Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, apartado 46 y jurisprudencia citada].

48 Sin embargo, tal motivación —según la cual la legalidad de las resoluciones de la EUIPO debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento n.º 207/2009 tal como ha sido interpretado por el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica anterior de la EUIPO— manifiestamente no se atiene, a la luz de la jurisprudencia recordada en los anteriores apartados 30 a 37, a las exigencias derivadas del principio de buena administración, puesto que no tiene en cuenta la posible pertinencia de las resoluciones anteriores de la EUIPO, particularmente en lo que respecta a las resoluciones que ya habían reconocido el renombre de la marca anterior invocada en apoyo de una oposición fundada en el motivo contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

49 En segundo lugar, la resolución impugnada adolece de una irregularidad similar, en la medida en que la Sala de Recurso se negó a tomar en consideración los elementos de prueba presentados por la recurrente en anexo al escrito en el que expuso los motivos del recurso, siendo así que en el escrito de oposición la misma recurrente había invocado en tiempo y forma varias resoluciones anteriores de la EUIPO, cualquiera que fuese la motivación expuesta al respecto.

50 En efecto, por una parte, en la medida en que la Sala de Recurso motivó con carácter principal el hecho de no haber tenido en cuenta los mencionados elementos probatorios basándose en la falta total de prueba pertinente que la recurrente hubiera presentado dentro del plazo fijado por la División de Oposición, la misma Sala conculcó, a la vez, la libertad de prueba de que disfruta la oponente en lo que respecta al renombre de la marca anterior que invoca en apoyo de una oposición basada en el motivo contemplado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 —tal como se ha recordado en el anterior apartado 30— y el valor particular de las resoluciones anteriores en las que se había reconocido el renombre de la misma marca.

51 Por otra parte, el motivo subsidiario para no haber tomado en consideración los elementos de prueba de que se trata, según el cual ninguna circunstancia justificaba aportar fuera de plazo tales elementos de prueba relativos al renombre de las marcas anteriores, también se basa en la premisa errónea de que las resoluciones anteriores de la EUIPO que reconocen el renombre de dos de esas marcas anteriores no constituían elementos de prueba pertinentes, de manera que la División de Oposición no estaba obligada a tomarlas en consideración, aunque esas resoluciones anteriores hubiesen sido invocadas precisamente por la oponente dentro del plazo fijado por la propia División de Oposición. Además, procede subrayar que, habida cuenta de que los referidos elementos de prueba presentados ante la Sala de Recurso estaban constituidos en parte por pruebas ya examinadas por los órganos de la EUIPO en el marco de los procedimientos de oposición que dieron lugar a las referidas resoluciones anteriores, se trataba de pruebas cuya aportación debía haber requerido, en el presente asunto, la División de Oposición y, en su defecto, la Sala de Recurso, si consideraban que no podían cumplir su respectiva obligación de examen y de motivación derivada del principio de buena administración, tal como se desprende de los apartados 97 y 98 de la sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma (C‑564/16 P, EU:C:2018:509), recordados en el anterior apartado 36.

52 Ni las alegaciones formuladas en el escrito en el que expusieron los motivos del recurso ni las observaciones de la EUIPO ponen en entredicho las anteriores consideraciones.

53 Así sucede, en primer lugar, con la afirmación de que la toma en consideración de resoluciones anteriores de los órganos de la EUIPO que hayan reconocido el renombre de la misma marca en el contexto de otros procedimientos de oposición es contraria a los derechos de la otra parte, que, al no haber estado implicada en los procedimientos que dieron lugar a las citadas resoluciones, no pudo presentar observaciones sobre el valor probatorio y la pertinencia de los elementos de prueba aportados en el marco de esos procedimientos de oposición.

54 En efecto, por una parte, cuando un oponente pretende invocar, como prueba del renombre de una marca anterior, una resolución anterior de los órganos de la EUIPO que haya reconocido el renombre de dicha marca, debe invocar esa resolución de manera precisa, lo que implica, en particular, presentar el contenido esencial de la referida resolución.

55 Por otra parte, el órgano de la EUIPO ante el que se invoca de este modo la resolución anterior puede verse compelido a hacer uso de las facultades que le confieren el artículo 63, apartado 2, y el artículo 78 del Reglamento n.º 207/2009 a fin de que el oponente presente, cada vez que sea necesario, los elementos de prueba ya examinados en el marco del procedimiento que culminó con la referida resolución anterior. La facultad de requerir tal aportación de elementos de prueba tiene por objeto no solo permitir que el órgano de la EUIPO cumpla la obligación de examen y motivación que, en tal situación, le impone el principio de buena administración, sino también permitirle garantizar la observancia, frente a la otra parte, del principio de contradicción y de igualdad de armas entre las partes en los procedimientos contradictorios.

56 En segundo lugar, no cabe dar por buena la tesis de la EUIPO según la cual la obligación de que los órganos de la EUIPO tomen en consideración las resoluciones anteriores que hayan reconocido el renombre de la misma marca que la invocada en apoyo de la oposición de la que conocen significaría que una Sala de Recurso podría estar obligada a alinear su decisión con una resolución anterior de una División de Oposición. En efecto, de la obligación de examen y de motivación derivada del principio de buena administración resulta asimismo que el órgano de la EUIPO ante el que se haya invocado en tiempo y forma una resolución anterior debe no solo tomarla en consideración, sino también preguntarse si procede resolver o no en el mismo sentido.

[omissis]

62 De todo cuanto precede resulta que el recurso tiene carácter manifiestamente fundado, en la medida en que la recurrente imputa a la Sala de Recurso, por una parte, no haber tomado en consideración las resoluciones anteriores de los órganos de la EUIPO que la propia recurrente había invocado en tiempo y forma ante esta última y, por otra parte, haber rechazado por inadmisibles, debido a su presentación fuera de plazo sin justificación, los elementos de prueba aportados en anexo al escrito en el que se expusieron los motivos del recurso.

[omissis]

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

resuelve:

1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 29 de enero de 2016 (asunto R 229/2015‑2).





2) Condenar a la EUIPO a cargar con las costas, incluidas las de Puma SE.

Dictado en Luxemburgo, a 22 de mayo de 2019.

El SecretarioLa Presidenta

E. CoulonI. Pelikánová