Por consiguiente, el hecho de que la parte que solicita al Tribunal de Primera Instancia la anulación de la resolución de la Sala de Recurso que estimó una oposición contra el registro de la marca solicitada no haya discutido, ante la Sala de Recurso, la similitud de las marcas en conflicto no puede en modo alguno tener como efecto que la Oficina se inhiba de la cuestión de si dichas marcas eran similares o idénticas. Tal circunstancia tampoco puede privar a dicha parte del derecho a rebatir, dentro de los límites del marco jurídico y fáctico del litigo ante la Sala de Recurso, las apreciaciones efectuadas por esta última instancia a este respecto.

Con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, a efectos del examen de una oposición formulada en virtud del artículo 42 de este Reglamento, se presume que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo mientras el solicitante no pida que se pruebe este uso. Por lo tanto, esta petición tiene como efecto hacer que recaiga sobre el oponente la carga de la prueba del uso efectivo (o la existencia de razones justificativas de la falta de uso) so pena de que sea desestimada su oposición. Para producir dicho efecto, la solicitud debe formularse expresa y oportunamente ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).

Para que pueda considerarse que dicha solicitud ha sido presentada oportunamente ante la Oficina, debe formularse ante la División de Oposición.

En efecto, de la lectura del artículo 43 del Reglamento no 40/94, en relación con la regla 22 del Reglamento no 2868/95, relativa a las modalidades de aplicación del Reglamento no 40/94, se desprende que, tras la recepción por la Oficina de una oposición contra una solicitud de marca comunitaria, ésta transmitirá dicha oposición al solicitante de esa marca y le señalará un plazo para presentar sus observaciones al respecto. Por constituir la prueba del uso efectivo de la marca, con arreglo al artículo 43, apartado 2, del Reglamento no 40/94, una petición que únicamente puede proceder del solicitante de la marca comunitaria, deberá ser formulada expresamente ante la División de Oposición, ya que esta solicitud tiene por efecto modificar la naturaleza del litigio, al hacer que recaiga sobre el oponente una obligación que no le incumbía necesariamente.

De no formularse dicha petición ante la División de Oposición y si no adoptase esta última una resolución sobre la cuestión del uso efectivo de la marca anterior, la Sala de Recurso que conociera por primera vez de una solicitud de prueba del uso efectivo de la referida marca habría de examinar de nuevo una resolución sobre la base de una nueva solicitud que plantea una cuestión que la División de Oposición no pudo, por tanto, examinar y sobre la cual no se pronunció en su resolución.

A este respecto, aunque la continuidad funcional entre la División de Oposición y la Sala de Recurso implique un nuevo examen del asunto por parte de esta última, no puede, en cualquier caso, justificar la presentación de una solicitud de prueba del uso efectivo por primera vez ante la Sala de Recurso, puesto que no implica en modo alguno un examen por la Sala de Recurso de un asunto diferente al sometido a la División de Oposición, a saber, un asunto cuyo alcance se ampliaría mediante la adición de la cuestión previa del uso efectivo de la marca anterior.

(véanse los apartados 105 a 108 y 113)