Palabras clave

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Palabras clave

1. Marca comunitaria — Litigios en materia de violación y de validez de las marcas comunitarias — Sanciones en caso de violación o de intento de violación de la marca — Prohibición de persistir en los actos de violación o de intento de violación de la marca — Prohibición que se extiende al conjunto del territorio de la Unión Europea — Restricción del alcance territorial de la prohibición

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, modificado por el Reglamento (CE) nº 3288/94, arts. 93, aps. 1 a 4, 94, ap. 1, y 98, ap. 1]

2. Marca comunitaria — Litigios en materia de violación y de validez de las marcas comunitarias — Sanciones en caso de violación o de intento de violación de la marca — Prohibición de persistir en los actos de violación o de intento de violación de la marca — Medidas coercitivas que acompañan a la prohibición — Efectos en los Estados miembros distintos al del tribunal que conoce del asunto

[Reglamentos del Consejo (CE) n os 40/94, modificado por el Reglamento (CE) nº 3288/94, art. 98, ap. 1, y 44/2001]

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1. Procede interpretar el artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, modificado por el Reglamento nº 3288/94, en el sentido de que el alcance de la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria, dictada por un tribunal de marcas comunitarias cuya competencia se base en los artículos 93, apartados 1 a 4, y 94, apartado 1, de este Reglamento, se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión.

Por consiguiente, un tribunal de marcas comunitarias, como aquel al que se ha sometido el asunto en el procedimiento principal, es competente para conocer de los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de uno o varios Estados miembros, o incluso en la totalidad de ellos. Por tanto, su competencia puede extenderse a todo el territorio de la Unión.

Por otra parte, el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria, que le confiere el Reglamento nº 40/94, se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión, en el que las marcas comunitarias gozan de una protección uniforme y producen sus efectos.

El objetivo contemplado en el artículo 98, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 es proteger de manera uniforme en todo el territorio de la Unión el derecho que confiere la marca comunitaria frente al riesgo de violación.

Consiguientemente, para garantizar esta protección uniforme, la prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación de la marca comunitaria dictada por un tribunal de marcas comunitarias competente debe extenderse, en principio, a todo el territorio de la Unión.

En algunos casos, el alcance territorial de la protección puede ser restringido. El derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria, previsto en el artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, se concede para que el titular de la marca pueda proteger sus intereses específicos como titular de dicha marca, es decir, para garantizar que ésta pueda cumplir las funciones que le son propias. Por lo tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. De ello se deduce, como ha puesto de manifiesto la Comisión Europea, que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria y, por consiguiente, el alcance territorial de este derecho no pueden exceder de lo que éste permite a su titular para proteger la marca que posee, en concreto, prohibir únicamente cualquier uso que pueda menoscabar las funciones de la marca. Por tanto, los actos o los futuros actos del demandado, es decir, la persona que realiza el uso imputado de la marca comunitaria, que no constituyan un menoscabo a las funciones de la marca comunitaria no pueden ser objeto de prohibición.

Por tanto, si un tribunal de marcas comunitarias constata que los actos de violación o de intento de violación de una marca comunitaria se limitan a un único Estado miembro o a una parte del territorio de la Unión, en particular porque el autor de la solicitud de prohibición ha restringido el alcance territorial de su acción al ejercer su facultad discrecional de determinar el alcance de la acción que interpone o porque el demandado acredita que el uso del signo de que se trate no menoscaba o no puede menoscabar las funciones de la marca, especialmente por motivos lingüísticos, ese tribunal debe limitar el alcance territorial de la prohibición que imponga.

(véanse los apartados 38, 39, 43, 44, 46, 47, 48 y 50 y el punto 1 del fallo)

2. El artículo 98, apartado 1, segunda frase, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, modificado por el Reglamento nº 3288/94, debe interpretarse en el sentido de que una medida coercitiva, como una multa, adoptada por un tribunal de marcas comunitarias, en aplicación de su legislación nacional, para garantizar el respeto de una prohibición de continuar cometiendo actos de violación o de intento de violación que haya dictado, produce efectos en los Estados miembros, distintos del Estado miembro al que pertenece el tribunal, a los que se extiende el alcance territorial de tal prohibición, cuando concurran los requisitos previstos en el capítulo III del Reglamento nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, por lo que se refiere al reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales. En el caso de que el Derecho nacional de uno de estos otros Estados miembros no prevea ninguna medida coercitiva análoga a la dictada por dicho tribunal, el órgano jurisdiccional competente de ese Estado miembro deberá atender al objetivo perseguido por dicha medida recurriendo a las disposiciones pertinentes de su Derecho nacional que garanticen de forma equivalente el cumplimiento de dicha prohibición.

Esta obligación de alcanzar el objetivo perseguido por dicha medida constituye la prolongación de la obligación impuesta a los tribunales de marcas comunitarias de adoptar medidas coercitivas cuando dictan providencia prohibiendo la continuación de actos de violación o de intento de violación. Sin estas obligaciones correlativas, tal prohibición podría no ir acompañada de medidas idóneas para garantizar su cumplimiento, por lo que carecería, en gran medida, de efecto disuasorio.

(véanse los apartados 57 y 59 y el punto 2 del fallo)