Asunto C-196/11 P

Formula One Licensing BV

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior

(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

y Global Sports Media Ltd

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Marca figurativa F1-LIVE — Oposición del titular de las marcas denominativas internacionales y nacionales F1 y de una marca figurativa comunitaria F1 Formula 1 — Falta de carácter distintivo — Elemento descriptivo — Supresión de la protección otorgada a una marca nacional anterior — Riesgo de confusión»

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Coexistencia de marcas anteriores — Reconocimiento de cierto grado de carácter distintivo de una marca nacional

[Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra b), y 8, aps. 1, letra b), y 2, letra a), inciso ii); Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 1, letra b); Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 3, ap. 1, letra b)]

De la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, así como del hecho de que el registro de estas últimas no se incluya dentro de la competencia de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), ni su control jurisdiccional dentro de la competencia del Tribunal General, resulta que, en un procedimiento de oposición a una solicitud de registro de una marca comunitaria no puede cuestionarse la validez de las marcas nacionales.

Por lo tanto, en el marco de dicho procedimiento de oposición, tampoco es posible declarar, en relación con un signo idéntico a una marca protegida en un Estado miembro, la existencia de un motivo de denegación absoluto, como la falta de carácter distinto, previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 y en el artículo 3, apartado 1, letra b), de las Directivas 89/1004 y 2008/95. A este respecto, debe señalarse que la caracterización de un signo como descriptivo o genérico equivale a negar el carácter distintivo de éste.

Ciertamente, cuando se formula una oposición, basada en la existencia de una marca nacional anterior, contra el registro de una marca comunitaria, la Oficina y, por lo tanto, el Tribunal General están obligados a comprobar de qué manera percibe el público pertinente el signo idéntico a esa marca nacional en la marca cuyo registro se solicita y apreciar, en su caso, el grado del carácter distintivo de ese signo.

Sin embargo, esas comprobaciones tienen sus límites. Tales comprobaciones no pueden llevar a declarar la falta de carácter distintivo de un signo idéntico a una marca nacional registrada y protegida, ya que dicha declaración no es compatible ni con la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, ni con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, interpretado en relación con el apartado 2, letra a), inciso ii), de ese mismo artículo.

En efecto, esa declaración perjudicaría a las marcas nacionales idénticas a un signo que se considera que carece de carácter distintivo, ya que el registro de tal marca comunitaria constituiría una situación que podría eliminar la protección nacional de esas marcas. Así, la citada declaración no respetaría el sistema establecido por el Reglamento no 40/94, que se basa en la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, como enuncia el quinto considerando de dicho Reglamento, ya que la validez de una marca internacional o nacional únicamente puede ser cuestionada debido a su falta de carácter distintivo en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), de las Directivas 89/104 y 2008/95.

Es preciso recordar que el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento no 40/94 prevé explícitamente, en el marco de un procedimiento de oposición, la toma en consideración como marcas anteriores de las marcas registradas en un Estado miembro.

De las consideraciones anteriores resulta que, para no infringir el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, debe reconocerse cierto grado de carácter distintivo a una marca nacional invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca comunitaria.

(véanse los apartados 40 a 47)

Asunto C-196/11 P

Formula One Licensing BV

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior

(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

y Global Sports Media Ltd

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Marca figurativa F1-LIVE — Oposición del titular de las marcas denominativas internacionales y nacionales F1 y de una marca figurativa comunitaria F1 Formula 1 — Falta de carácter distintivo — Elemento descriptivo — Supresión de la protección otorgada a una marca nacional anterior — Riesgo de confusión»

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Coexistencia de marcas anteriores — Reconocimiento de cierto grado de carácter distintivo de una marca nacional

[Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra b), y 8, aps. 1, letra b), y 2, letra a), inciso ii); Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 1, letra b); Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 3, ap. 1, letra b)]

De la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, así como del hecho de que el registro de estas últimas no se incluya dentro de la competencia de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), ni su control jurisdiccional dentro de la competencia del Tribunal General, resulta que, en un procedimiento de oposición a una solicitud de registro de una marca comunitaria no puede cuestionarse la validez de las marcas nacionales.

Por lo tanto, en el marco de dicho procedimiento de oposición, tampoco es posible declarar, en relación con un signo idéntico a una marca protegida en un Estado miembro, la existencia de un motivo de denegación absoluto, como la falta de carácter distinto, previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94 y en el artículo 3, apartado 1, letra b), de las Directivas 89/1004 y 2008/95. A este respecto, debe señalarse que la caracterización de un signo como descriptivo o genérico equivale a negar el carácter distintivo de éste.

Ciertamente, cuando se formula una oposición, basada en la existencia de una marca nacional anterior, contra el registro de una marca comunitaria, la Oficina y, por lo tanto, el Tribunal General están obligados a comprobar de qué manera percibe el público pertinente el signo idéntico a esa marca nacional en la marca cuyo registro se solicita y apreciar, en su caso, el grado del carácter distintivo de ese signo.

Sin embargo, esas comprobaciones tienen sus límites. Tales comprobaciones no pueden llevar a declarar la falta de carácter distintivo de un signo idéntico a una marca nacional registrada y protegida, ya que dicha declaración no es compatible ni con la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, ni con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, interpretado en relación con el apartado 2, letra a), inciso ii), de ese mismo artículo.

En efecto, esa declaración perjudicaría a las marcas nacionales idénticas a un signo que se considera que carece de carácter distintivo, ya que el registro de tal marca comunitaria constituiría una situación que podría eliminar la protección nacional de esas marcas. Así, la citada declaración no respetaría el sistema establecido por el Reglamento no 40/94, que se basa en la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, como enuncia el quinto considerando de dicho Reglamento, ya que la validez de una marca internacional o nacional únicamente puede ser cuestionada debido a su falta de carácter distintivo en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), de las Directivas 89/104 y 2008/95.

Es preciso recordar que el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento no 40/94 prevé explícitamente, en el marco de un procedimiento de oposición, la toma en consideración como marcas anteriores de las marcas registradas en un Estado miembro.

De las consideraciones anteriores resulta que, para no infringir el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 40/94, debe reconocerse cierto grado de carácter distintivo a una marca nacional invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca comunitaria.

(véanse los apartados 40 a 47)