CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. EVGENI TANCHEV

presentadas el 16 de octubre de 2019 ( 1 )

Asunto C‑371/18

Sky plc,

Sky International AG,

Sky UK Limited

contra

SkyKick UK Limited,

SkyKick Inc

[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) (Tribunal Superior, Reino Unido)]

«Petición de decisión prejudicial — Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros — Marcas — Identificación de los productos o los servicios para los que se solicita la protección de la marca — Exigencias de claridad y de precisión — Mala fe — Mala fe debido a la falta de intencionalidad de utilizar la marca en relación con los productos o servicios especificados — Interpretación de la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361)»

1. La presente petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England and Wales) (Tribunal Superior de Inglaterra y Gales) suscita algunas cuestiones importantes de Derecho de la Unión en materia de marcas. Esto se refleja asimismo en la sentencia de 6 de febrero de 2018 [[2018] EWHC 155 (Ch), juez Arnold], dictada tras cinco días de juicio por el órgano jurisdiccional remitente en el litigio principal y cuya extensión es de 94 páginas (358 apartados) (en lo sucesivo, «fallo emitido en el litigio principal»).

2. En el litigio principal, las demandantes (en lo sucesivo, conjuntamente, «Sky», que son, en esencia, entidades de radiodifusión televisiva digital y por satélite) alegan que las demandadas (en lo sucesivo, conjuntamente, «SkyKick», siendo SkyKick Inc una empresa emergente que presta servicios informáticos relativos a la migración a la nube), ( 2 )al usar el signo «SkyKick» y las variantes de este, han infringido las cuatro marcas de la Unión de las que es titular la segunda demandante (en lo sucesivo, «Sky AG») y la marca del Reino Unido de la que es titular la primera demandante (en lo sucesivo, «Sky plc»), constituidas por la palabra «SKY» (en lo sucesivo, «marcas»).

3. El asunto es bastante complejo. Sin embargo, en esencia, SkyKick niega que se haya producido una infracción y, mediante una demanda de reconvención, solicita la nulidad total o parcial de las marcas, por los siguientes motivos: i) las especificaciones de los productos y servicios carecen de claridad y precisión, y ii) las solicitudes fueron hechas de mala fe.

4. Este asunto es importante por cuanto permite al Tribunal de Justicia abordar cuestiones relacionadas con una serie de deficiencias que han surgido en el sistema de marcas de la Unión. Como señala SkyKick, las cinco cuestiones planteadas por el tribunal remitente se refieren a uno de los aspectos más problemáticos de una marca: el papel y la función de la denominada «especificación» de los productos o servicios. Gran parte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de marcas se refiere al signo registrado como marca. Actualmente, esa esfera está relativamente bien regulada en la legislación. Sin embargo, sigue habiendo lagunas e incoherencias jurídicas en cuanto las especificaciones de los productos y servicios. La protección de la marca de la Unión se otorga de conformidad con el principio de especialidad, ( 3 ) es decir, en relación con productos o servicios específicos cuya naturaleza y número determinan el grado de protección ofrecido al titular de la marca, conjuntamente con el signo.

5. El tribunal remitente pone de relieve que el problema es, en particular, que SkyKick no puede oponerse a la acusación de Sky de infracción de marca con arreglo a la normativa nacional y de la Unión aplicable al respecto. Esta circunstancia suscita la cuestión de si hemos llegado a un punto en que el Derecho sobre la materia sitúa al titular de la marca en una posición de monopolio absoluto contra la que no cabe defenderse en una demanda por infracción —a pesar de que no se haya utilizado la marca en relación con la mayoría de los productos y servicios respecto de los cuales se registró, y de que probablemente no se utilice—. Por consiguiente, este asunto pone de relieve la tensión existente actualmente entre los distintos intereses que se han de sopesar.

I. Hechos que dieron lugar al litigio principal y cuestiones prejudiciales

6. Las marcas de Sky controvertidas son: i) la marca figurativa de la Unión n.o 3166352 solicitada el 14 de abril de 2003 y registrada el 12 de septiembre de 2012 (en lo sucesivo, «EU-352») relativa a los productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 y 42; ii) la marca figurativa de la Unión n.o 3203619 solicitada el 30 de abril de 2003 y registrada el 6 de septiembre de 2012 (en lo sucesivo, «EU-619») relativa a los productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 y 42; iii) la marca denominativa de la Unión «SKY», n.o 5298112, solicitada el 6 de septiembre de 2006 y registrada el 18 de junio de 2015 (en lo sucesivo, «EU-112») relativa a los productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41; iv) la marca denominativa de la Unión «SKY», n.o 6870992, solicitada el 18 de abril de 2008 y registrada el 8 de agosto de 2012 (en lo sucesivo, «EU-992») relativa a los productos y servicios comprendidos en las clases 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 y 35 a 45; y v) la marca denominativa del Reino Unido «SKY», n.o 2500604, solicitada el 20 de octubre de 2008 y registrada el 7 de septiembre de 2012 (en lo sucesivo, «UK-604») relativa a los productos y servicios comprendidos en las clases 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 y 35 a 45.

7. Sky presentó una demanda basándose en que SkyKick había infringido dichas marcas. A efectos de sus acciones por infracción de marca, Sky invoca los registros de las marcas respecto de los siguientes productos y servicios (aunque no todas las marcas están registradas en relación con todos ellos): i) programas de ordenador (clase 9); ii) programas de ordenador suministrados por Internet (clase 9); iii) programas de ordenador y aparatos de telecomunicaciones para la conexión a bases de datos e Internet (clase 9); iv) almacenamiento de datos (clase 9); v) servicios de telecomunicaciones (clase 38); vi) servicios de correo electrónico (clase 38); vii) servicios de portales de Internet (clase 38), y viii) servicios informáticos para el acceso y la recuperación de información/datos a través de un ordenador o una red informática (clase 38).

8. Sky ha hecho un amplio uso de la marca SKY en relación con una serie de productos y servicios y, en particular, de productos y servicios relacionados con las principales áreas de negocios de Sky consistentes en i) la radiodifusión televisiva, ii) la telefonía, y iii) el suministro de banda ancha. SkyKick reconoce que, en noviembre de 2014, SKY era ya un nombre muy conocido en el Reino Unido e Irlanda en esas áreas. Sin embargo, Sky no ofrece productos o servicios de migración de correo electrónico o de copia de seguridad en la nube, ni tampoco existe indicio alguno de que tenga intención de hacerlo en un futuro inmediato.

9. SkyKick solicita que se declare la nulidad (parcial) de cada una de las marcas, habida cuenta de que todas ellas están registradas para productos y servicios que no están especificados con suficiente claridad y precisión.

10. El tribunal remitente señala que esa petición plantea dos cuestiones. La primera cuestión es si esa causa de nulidad puede invocarse contra una marca registrada.

11. La sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) declaró que el solicitante de una marca debe identificar los productos o los servicios para los que se solicita el registro con suficiente claridad y precisión, de modo que permita a las autoridades competentes y los terceros determinar únicamente a la luz de dicho término la amplitud de la protección conferida por la marca [requisito ahora exigido por el artículo 33, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001]. ( 4 ) Si el solicitante no lo hace, la autoridad competente debe denegar la solicitud de registro si no se modifica la formulación de manera que esta sea suficientemente clara y precisa.

12. Según el tribunal remitente, de ello no se desprende necesariamente que, si el solicitante no lo hace y la autoridad competente no se asegura de que el solicitante subsane esa falta de claridad y precisión durante el examen de la solicitud, la marca pueda ser declarada nula una vez registrada debido a este motivo. Las causas de nulidad enumeradas en el Reglamento no exigen expresamente que las especificaciones de los productos y servicios en una solicitud de registro de una marca de la Unión sean claras y precisas. La situación es, en esencia, la misma en relación con una marca nacional.

13. La segunda cuestión planteada por el tribunal remitente se refiere a si, en caso de que pueda invocarse la causa de nulidad, se pueden formular objeciones contra las especificaciones de cualquiera de las marcas.

14. El tribunal remitente considera que el registro de una marca para «programas de ordenador» tiene un alcance demasiado amplio, está injustificado y es contrario al interés público. Sin embargo, también afirma que de ello no se desprende necesariamente que ese término carezca de claridad y precisión. De hecho, prima facie, parece que se trata de un término cuyo significado es bastante claro y preciso. Así pues, es suficientemente claro y preciso como para permitir determinar si los productos de SkyKick son idénticos a este. Por otra parte, el tribunal remitente considera que resulta difícil entender por qué el razonamiento de las oficinas de marcas que componen la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos (ETMDN), que figura en la Comunicación conjunta de 20 de noviembre de 2013, con respecto a la indicación «máquinas» comprendida en la clase 7 no es asimismo aplicable a la indicación «programas de ordenador». ( 5 )

15. Además, el tribunal remitente se pregunta si la validez de las marcas controvertidas puede verse afectada por la mala fe del solicitante en el momento de solicitar su registro.

16. SkyKick alega en el litigio principal que las marcas fueron registradas de mala fe porque Sky no pretendía utilizarlas en relación con todos los productos y servicios indicados en las respectivas especificaciones. SkyKick admite que Sky pretendía utilizar las marcas en relación con algunos de los productos y servicios indicados. Sin embargo, la principal alegación de SkyKick es que las marcas son nulas en su totalidad. Con carácter subsidiario, SkyKick afirma que las marcas son nulas en la medida en que las especificaciones comprenden productos y servicios en relación con los cuales Sky no pretendía utilizar las marcas.

17. El tribunal remitente señala que, en comparación con la jurisprudencia de los tribunales de la Unión, los tribunales del Reino Unido han prestado una mayor atención al requisito de la intención de utilizar la marca, dada la función que desempeña el artículo 32, apartado 3, de la United Kingdom Trade Marks Act 1994 (Ley de marcas de 1994, Reino Unido; en lo sucesivo, «Ley de 1994») en el sistema de marcas de ese país. ( 6 )

18. Sin embargo, el tribunal remitente se pregunta si esta disposición es compatible con el Derecho de la Unión. En caso afirmativo, el tribunal remitente también alberga dudas sobre el alcance del requisito de la intención de utilizar la marca.

19. Por consiguiente, la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Sala de derecho de sociedades y de propiedad industrial e intelectual) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Se puede declarar la nulidad total o parcial de una marca de la Unión o de una marca nacional registrada en un Estado miembro por el motivo de que algunos o todos los términos incluidos en la lista de productos y servicios carecen de la claridad y precisión suficientes para permitir a las autoridades competentes y los terceros determinar únicamente a la luz de dichos términos el alcance de la protección conferida por la marca? 2) En caso de que se responda de manera afirmativa a la primera cuestión, ¿es un término como “programas de ordenador” demasiado general y designa productos demasiado diversos como para que la marca pueda desempeñar su función de indicación del origen, de modo que dicho término no es lo suficientemente claro y preciso para permitir a las autoridades competentes y los terceros determinar únicamente a la luz de dicho término el alcance de la protección conferida por la marca? 3) ¿Puede constituir mala fe el mero hecho de solicitar el registro de una marca sin intención de usarla en relación con los productos o servicios especificados? 4) En caso de que se responda de manera afirmativa a la tercera cuestión, ¿es posible concluir que la solicitante presentó la solicitud de registro, en parte, de buena fe, y en parte, de mala fe, en la medida en que tenía intención de usar la marca en relación con algunos de los productos o servicios, pero ninguna intención de usarla en relación con otros productos o servicios especificados? 5) ¿Es el artículo 32, apartado 3, de la UK Trade Marks Act 1994 (Ley de marcas de 1994, Reino Unido) compatible con la [Directiva (UE) 2015/2436 ( 7 )] y sus predecesoras?»

II. Análisis

20. Sky, SkyKick, los Gobiernos del Reino Unido, Finlandia, Francia, Hungría, Polonia y Eslovaquia, y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia. Todas las partes asistieron a la vista oral, excepto los Gobiernos de Hungría, Polonia, Eslovaquia y Finlandia.

A. Cuestiones prejudiciales primera y segunda

1. Resumen de las alegaciones de las partes

21. Sky alega que las exigencias de claridad y precisión, derivadas de la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), solo están vinculadas a la solicitud de registro. Así pues, la única sanción posible por no cumplir esas exigencias es que las autoridades intervengan de oficio para garantizar que esa solicitud no dé lugar a un registro de productos y servicios redactados en términos que no sean claros ni precisos. En opinión de Sky, las causas de denegación y de nulidad están exhaustivamente establecidas en el Derecho nacional y de la Unión y entre esas causas no se incluye la exigencia de que la especificación sea clara y precisa. Además, en las sentencias de 16 de febrero de 2017, Brandconcern/EUIPO y Scooters India (C‑577/14 P, EU:C:2017:122), apartados 29 y 30, y de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), apartado 38, el Tribunal de Justicia declaró que las exigencias de claridad y precisión derivadas de la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) no deben invocarse con respecto a las marcas ya registradas. Sky propone que la segunda cuestión se responda negativamente, ya que términos como «programas de ordenador», en los que se basa la acción por infracción de la marca registrada, infracción superan el examen práctico de la claridad y la precisión.

22. SkyKick propone que se responda afirmativamente a la primera cuestión. En caso contrario, empresas como SkyKick no dispondrían de un medio práctico de subsanación o recurso en las demandas por infracción presentadas contra ellas, en las que el titular de una marca se basa en un término que carece de la claridad y la precisión exigidas por el Derecho de la Unión. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia precisó que la Directiva 2008/95/CE ( 8 ) [y, por analogía, el Reglamento (CE) n.o 207/2009 ( 9 )] exige que las especificaciones sean claras y precisas. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no examinó expresamente las consecuencias que se derivarían si la especificación de una marca registrada no cumpliera esas exigencias. Si Sky estuviera en lo cierto, la importancia de la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) sería muy limitada en la práctica.

23. Según SkyKick, las exigencias de claridad y precisión pueden deducirse del artículo 4, el artículo 7, apartado 1, letra a), y el artículo 8 del Reglamento 2017/1001, y de los artículos 3, 4 y 5 de la Directiva 2015/2436, interpretados a la luz de la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748). En opinión de SkyKick, cabe destacar que el propio Tribunal de Justicia se refiere, en la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), apartados 43 a 45, a estas disposiciones y al hecho de que establecen las causas de denegación y de nulidad.

24. SkyKick sostiene, en esencia, que la segunda cuestión debe responderse afirmativamente. Alega que la imprecisión causada por la generalidad de un término y su aplicación a múltiples tipos de productos y servicios diferentes queda comprendida en el vicio identificado por la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361).

25. Los Gobiernos del Reino Unido, Francia, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Finlandia proponen que se responda de forma negativa a la primera cuestión, ya que la enumeración de las causas de denegación de registro es exhaustiva y ningún precepto de la legislación exige expresamente que la especificación de los productos y servicios deba ser clara y precisa. Por otra parte, de la jurisprudencia se desprende (punto 21 de las presentes conclusiones) que las exigencias de claridad y precisión solo son aplicables en la fase de registro de la marca.

26. Los Gobiernos del Reino Unido y Finlandia no consideran necesario responder a la segunda cuestión, dada la respuesta que proponen a la primera cuestión.

27. Los Gobiernos de Hungría, Francia, Polonia y Eslovaquia alegan, en esencia, que el término «programas» no es demasiado general ni designa productos demasiado variados para identificar los productos y servicios a los que afecta el registro.

28. La Comisión sostiene, en esencia, basándose en argumentos similares a los formulados por los Gobiernos intervinientes, que la primera cuestión debe responderse negativamente. La Comisión añade que el examen del carácter distintivo se basa en la relación existente entre un «signo» y los «productos o servicios», no en la precisión o imprecisión de la especificación de esos productos o servicios. ( 10 ) Si la especificación de los productos es vaga, se interpretará en detrimento de su titular y se llegará a la conclusión de que carece de carácter distintivo. La Comisión alega que, dada la respuesta a la primera cuestión, no es necesario responder a la segunda. Sin embargo, considera que la Comunicación conjunta no es aplicable ratione temporis a las marcas controvertidas.

2. Apreciación

29. Mediante sus cuestiones primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si la falta de claridad y precisión de los términos que especifican los productos y servicios designados por una marca puede constituir una causa de nulidad de una marca registrada. En caso de respuesta afirmativa, desea saber si el término «programas de ordenador», controvertido en el litigio principal, es suficientemente claro y preciso para permitir a las autoridades competentes y a terceros determinar únicamente a la luz de dicho término el alcance de la protección conferida por la marca.

30. Dicho esto, considero que el Tribunal de Justicia debe contestar esta última cuestión aunque responda negativamente a la primera, ya que es necesario examinar si la falta de claridad y precisión de la especificación de los productos y servicios amparados por el registro de una marca puede estar relacionada con una de las causas de nulidad previstas explícitamente por la legislación aplicable de la Unión.

31. Antes de abordar el fondo de estas cuestiones, debo observar que, a la hora de examinarlas, el tribunal remitente tendrá que determinar qué marco legislativo específico de la Unión es aplicable ratione temporis, ya que en su petición de decisión prejudicial, lamentablemente, no hace referencia a ninguna ley en particular.

32. El procedimiento versa sobre marcas de la Unión, por un lado, y sobre una marca nacional, por otro, durante el período comprendido entre 2003 y 2018. La naturaleza de la demanda principal (infracción) y la demanda de reconvención por nulidad significan que pueden resultar aplicables al procedimiento más de un reglamento y directiva del acervo de la Unión en materia de marcas.

33. Como ha señalado la Comisión, la fecha de referencia para la valoración de la demanda de reconvención planteada en el procedimiento por infracción es la fecha en que se presentó la solicitud de registro. Las demandantes solicitaron las marcas entre el 14 de abril de 2003 y el 20 de octubre de 2008. Por lo que respecta a las marcas de la Unión, esto significa que la legislación aplicable es el Reglamento (CE) n.o 40/94 ( 11 ) (no el Reglamento n.o 207/2009) y, en el caso de la marca nacional, es la Directiva 89/104/CEE ( 12 ) (no la Directiva 2015/2436).

34. En lo que se refiere a las acciones por infracción, respecto a las marcas de la Unión controvertidas, el procedimiento se refiere a los períodos regulados por el Reglamento n.o 207/2009; en el caso de la marca nacional, la legislación pertinente es la Directiva 2008/95.

35. De ello resulta que, sin perjuicio de que lo compruebe el tribunal remitente, en relación con las marcas de la Unión, el Reglamento n.o 207/2009 es aplicable a la infracción y el Reglamento n.o 40/94 a la solicitud de registro; y, en el caso de la marca nacional, la Directiva 2008/95 resulta de aplicación a la infracción y la Directiva 89/104 a la solicitud de registro.

36. Para facilitar la consulta, basta con que en las conclusiones se examinen, en particular, las disposiciones de la Directiva 89/104 y del Reglamento n.o 40/94, principalmente porque no existe una diferencia sustancial, en lo que aquí interesa, entre las disposiciones pertinentes del Reglamento n.o 40/94 y las del que lo sustituyó, esto es, el Reglamento n.o 207/2009, aunque ha cambiado la numeración de algunos artículos; ocurre otro tanto con la Directiva 89/104 y la Directiva 2008/95. ( 13 )

a) Las exigencias de claridad y precisión no se encuentran entre las causas de nulidad definidas taxativamente en la legislación de la Unión

37. La primera cuestión prejudicial exige que el Tribunal de Justicia aclare el alcance de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361). En particular, el tribunal remitente pregunta sobre las consecuencias que deben extraerse de dicha jurisprudencia cuando una marca registrada no cumple las exigencias de claridad y precisión.

38. He llegado a la conclusión —y existe un amplio consenso entre todos los Estados miembros intervinientes y la Comisión— de que la primera cuestión debe responderse de forma negativa.

39. La razón es muy simple: ninguna disposición de la legislación pertinente establece la nulidad de una marca registrada por el motivo de que algunos o todos los términos incluidos en la especificación de los productos o servicios carezcan de suficiente claridad y precisión.

40. Si bien es cierto que la falta de claridad y de precisión de la representación gráfica del signo constituye una causa de nulidad en virtud del artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 (y de la Directiva 2008/95) y del artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 40/94, no lo es menos que no sucede así por lo que se refiere a la especificación de los productos y servicios. Cualquier otra interpretación privaría a la condición prevista en el artículo 2 de la Directiva 89/104 y en el artículo 4 del Reglamento de gran parte de sus efectos prácticos.

41. Por lo que respecta a las marcas nacionales, el artículo 3 de la Directiva 89/104 (causas de denegación o de nulidad) simplemente no establece una causa específica de nulidad basada en la falta de claridad y precisión de la especificación de los productos o servicios amparados por el registro. El tribunal remitente así lo reconoce (véase el apartado 159 del fallo emitido en el litigio principal).

42. La jurisprudencia también destaca que «como se desprende de su séptimo considerando, la Directiva regula de manera exhaustiva las causas de denegación o nulidad del registro relativas a la propia marca». ( 14 ) Asimismo aclara con respecto a la Directiva 2008/95, que codificó la Directiva 89/104, que «prohíbe a los Estados miembros establecer causas de denegación o de nulidad que no sean las contempladas por dicha Directiva». ( 15 )

43. Por consiguiente, en tanto en cuanto la falta de claridad y precisión de los términos utilizados en la especificación de los productos o servicios amparados por el registro de una marca nacional no está expresamente prevista en el artículo 3 de la Directiva 89/104, no se puede considerar que constituye una causa de nulidad adicional a las establecidas en dicho artículo.

44. Asimismo, con respecto a las marcas de la Unión, procede señalar que ni en la lista de causas de nulidad absoluta establecida en el artículo 51 del Reglamento n.o 40/94 ni entre los motivos enumerados en el artículo 7 del mismo Reglamento, al que se hace referencia en el artículo 51, se incluye una causa de nulidad debida a la falta de claridad o de precisión de los términos utilizados para especificar los productos y servicios amparados por el registro de una marca de la Unión.

45. El artículo 96 del Reglamento n.o 40/94, titulado «Demanda de reconvención», dispone que «la demanda de reconvención por caducidad o por nulidad únicamente podrá fundamentarse en los motivos de caducidad o de nulidad previstos por el presente Reglamento».

46. La jurisprudencia citada en el punto 42 de las presentes conclusiones también resulta claramente aplicable a las marcas de la Unión y a las normas que las regulan.

47. De ello se desprende que la lista de causas de nulidad absoluta establecida en el artículo 51 del Reglamento n.o 40/94 es exhaustiva y que no puede considerarse que la falta de claridad y precisión en la especificación de los productos y servicios amparados por el registro de una marca de la Unión constituye una causa de nulidad adicional a las previstas por el legislador de la Unión en dicho Reglamento.

48. En efecto, estoy de acuerdo en que la falta de claridad y de precisión es importante en el Derecho de marcas, pero es una cuestión que deben examinar las oficinas de marcas competentes al tramitar una solicitud de registro de una marca.

49. Aunque puede que no se declare la nulidad de los registros existentes que no cumplan las exigencias de claridad y precisión, no deja de ser cierto que ello afectará al alcance de la protección de la marca registrada.

50. El análisis sistemático del marco legislativo de la Unión corrobora la consideración anterior. Como ha señalado la Comisión, cabe preguntarse por qué el legislador llegó a la conclusión de que la falta de claridad y de precisión de la representación gráfica del signo debe constituir una causa de nulidad, mientras que no debe serlo cuando atañe a la especificación de los productos y servicios. Ello se debe a que, por razones de seguridad jurídica, una vez solicitada la marca, no se puede modificar la representación gráfica del signo, por principio (salvo que resulte aplicable alguna de las pocas excepciones estrictamente definidas). Por lo tanto, la comprobación de que la solicitud o el registro del signo contravienen lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o en el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 40/94 no admite subsanación posterior. En esas circunstancias, solo cabe la denegación (antes del registro) o la anulación (después del registro).

51. En cambio, en virtud del Reglamento n.o 40/94, la especificación de los productos y servicios siempre puede ser objeto de una limitación o una renuncia parcial (el titular puede, a posteriori, precisar y reducir, pero nunca ampliar, la lista de productos y servicios, y así subsanar la falta de claridad y precisión). Por lo tanto, la falta de claridad y precisión en la especificación de los productos y servicios se puede subsanar antes o después del registro. La autonomía procedimental prevista en la Directiva 89/104 permite que los Estados miembros hagan lo mismo.

b) ¿Pueden las exigencias de claridad y precisión vincularse a una causa de nulidad establecida en la legislación de la Unión?

52. Procede ahora examinar si la falta de claridad y precisión de la especificación de los productos y servicios amparados por el registro de una marca puede vincularse a una de las causas de nulidad definidas taxativamente en la legislación aplicable de la Unión.

53. SkyKick expone dos posibilidades a este respecto.

54. En primer lugar, sostiene que, si bien la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) no determina en qué lugar exactamente del texto de las directivas y los reglamentos aplicables es posible encontrar los términos adecuados para deducir la exigencia de claridad en la especificación identificada en ese asunto, sí declara que, sin ningún lugar a dudas, es un requisito implícito para la validez de una marca y una condición para su registro. Tal exigencia implícita se podría deducir naturalmente, con respecto a las marcas nacionales, del artículo 2, en relación con el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y, con respecto a las marcas de la Unión, del artículo 4, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 40/94.

55. En la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748), apartados 51 y 52, el Tribunal de Justicia declaró, en relación con la representación gráfica de los signos, que «los operadores económicos deben estar en condiciones de verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales, así como de tener acceso, de este modo, a información pertinente sobre los derechos de terceros» y que «para que los usuarios del registro estén en condiciones de determinar, basándose en la inscripción registral de una marca, la naturaleza exacta de esta, su representación gráfica en el registro debe ser completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible».

56. Según SkyKick, ese argumento también es aplicable a las exigencias de claridad y precisión en la especificación de los productos y servicios amparados por el registro.

57. Basta con señalar que, como sostuvieron, en esencia, todas las partes excepto SkyKick, la jurisprudencia derivada de la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) —a pesar de la contundencia de las palabras empleadas por el Tribunal de Justicia— simplemente no puede interpretarse en el sentido de que establece una nueva causa de nulidad, en particular, cuando la legislación es tan clara que la lista de las causas de nulidad es exhaustiva.

58. Considero (al igual que la Comisión) que, al establecer la analogía con la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748), en la sentencia Chartered Institute of Patent Attorneys, el Tribunal de Justicia cuidó mucho de precisar que la finalidad de las exigencias de claridad y precisión con respecto a los signos era establecer el objeto de la protección a fin de determinar la amplitud de la protección solicitada. ( 16 ) Siempre se ha de solicitar el registro de un signo como marca en relación con determinados productos y servicios. En tanto que la representación gráfica del signo en la solicitud de registro tiene como función definir el objeto exacto de la protección que la marca confiere, ( 17 ) a su vez la amplitud de esa protección se determina por la naturaleza y el número de los productos y de los servicios que se identifican en esa solicitud. Por lo tanto, de la sentencia Chartered Institute of Patent Attorneys se desprende que solo es un motivo de oposición al registro de una marca y no existe fundamento en esa sentencia para presentar una demanda por nulidad una vez que ha tenido lugar el registro. El Tribunal de Justicia no se pronunció sobre las consecuencias del registro de una marca que no cumple las exigencias de claridad y precisión.

59. En segundo lugar, SkyKick sostiene que esas exigencias podrían también estar comprendidas en la causa de denegación o de nulidad de las marcas que sean contrarias al orden público prevista en el artículo 3, apartado 1, letra f), de la Directiva 89/104 y en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento n.o 40/94.

60. He llegado a la conclusión de que así sucede en el presente procedimiento y, como explicaré más adelante (punto 79 de las presentes conclusiones), coincido con el remitente en que el registro de una marca para «programas de ordenador» está injustificado y es contrario al interés público.

61. Asimismo, cabe deducir de la jurisprudencia que una marca que no cumple las exigencias de claridad y precisión es contraria al orden público [véase, en particular, la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), apartados 46 a 48].

62. Por otra parte, una simplificación excesiva del procedimiento de registro o una concesión de este con un alcance demasiado amplio, se traducirá en un incremento de las barreras de entrada para terceros, dado que disminuye la oferta de marcas aptas para el registro, en un aumento de los costes que posiblemente se repercutirá a los consumidores, y en el menoscabo del dominio público (véase el punto 95 de las presentes conclusiones).

63. Considero en primer lugar que, en la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361) el Tribunal de Justicia señaló expresamente que los términos comunes que se pueden utilizar para identificar múltiples productos y servicios diferentes carecen de claridad y precisión. En segundo lugar, como ha señalado SkyKick, los términos demasiado genéricos suscitan claramente el mismo problema de orden público que otras formas de términos vagos e imprecisos. En el considerando 28 del Reglamento 2017/1001 se plantea esta cuestión de orden público. En tercer lugar, permitir el registro de productos y servicios definidos de una forma tan general no es compatible con la función esencial de la marca, tal como se desprende de la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442), apartado 28.

64. El tribunal remitente declaró que, aun suponiendo que las marcas designaran válidamente los productos y servicios en cuestión, se vería obligado a declarar la existencia de una infracción de marca basándose en la comparación entre los productos y servicios definidos de una forma muy general registrados por Sky (independientemente del verdadero uso y renombre de Sky en relación con esos productos y servicios; en realidad, como veremos más adelante, las marcas se utilizaban en «una gran variedad de productos sumamente indefinida») y los productos y servicios de SkyKick. El tribunal remitente se sentía claramente incómodo con esta conclusión.

65. El tribunal remitente hizo algunas apreciaciones de hecho sobre la amplitud de los productos y servicios especificados en las solicitudes de marca (véase la resolución de remisión, apartado 4): por ejemplo, en las fechas de su presentación de las solicitudes de marcas de la Unión, Sky no tenía la intención de utilizarlas en relación con todos los productos y servicios comprendidos en las especificaciones (véase el fallo emitido en el litigio principal, apartado 250). La declaración de Sky con respecto a la marca del Reino Unido presentada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32, apartado 3, de la Ley de 1994, según la cual utilizaba la marca (o tenía intención de hacerlo) en relación con los productos y servicios para los que solicitaba la protección conferida por la marca, era, en parte, falsa (véase el fallo emitido en el litigio principal, apartado 254).

66. Además, Sky no aportaba razones comerciales lógicas para solicitar el registro de algunos productos y servicios incluidos en las especificaciones. El juez que conoció del asunto en el litigio principal declaró, tras examinar el conjunto de las pruebas: «Me veo obligado a concluir que el motivo por el que se incluyeron tales productos y servicios es que Sky tenía una estrategia dirigida a obtener una protección muy amplia de las marcas con independencia de si ello estaba justificado desde el punto de vista comercial» (fallo emitido en el litigio principal, apartado 250). Por ejemplo, las especificaciones son extremadamente amplias en la solicitud de registro de las marcas EU‑112 (2836 palabras), EU‑992 (8127 palabras) y UK‑604 (8255 palabras) (resolución de remisión, apartado 4). El testigo de Sky, en general, fue incapaz de declarar que Sky tuviera intención alguna de utilizar las marcas en relación con productos y servicios concretos comprendidos en las especificaciones (fallo emitido en el litigio principal, apartado 246).

67. A este respecto, quisiera insistir en que el tribunal remitente examinó las diferentes categorías y obtuvo las conclusiones de ese análisis, escuchó el testimonio de los testigos y determinó los hechos, tal como debe examinarse un asunto como el presente.

68. Considero que, aunque el uso no es un requisito previo para el registro de una marca, en última instancia, todo el sistema se fundamenta en la atribución de un (determinado) uso, más tarde o más temprano.

69. A este respecto, cabe recordar el considerando 9 de la Directiva 2008/95 y el considerando 10 del Reglamento n.o 207/2009.

70. El Tribunal de Justicia ( 18 ) ha señalado que «[de dichos considerandos] resulta que fue voluntad del legislador de la Unión que los derechos vinculados a la marca —nacional y [de la Unión], respectivamente— estuvieran supeditados al requisito del uso efectivo de la misma. […] una marca [de la Unión] que no sea utilizada podría obstaculizar la competencia al limitar la gama de signos que los terceros pueden registrar como marcas y al privar así a sus competidores de la posibilidad de utilizar dicha marca u otra similar al introducir en el mercado interior bienes o servicios que son idénticos o similares a los que designa la marca en cuestión. Por consiguiente, el no uso de una marca [de la Unión] puede entrañar asimismo el riesgo de restringir la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios». Si bien es cierto que esos comentarios se refieren a la finalidad de la caducidad tras un período de cinco años de falta de uso, las ideas expresadas se refieren al requisito de uso durante todo el ciclo de vida de una marca y, por lo tanto, la preocupación relativa a la congestión del registro pone de manifiesto la necesidad de una mayor precisión. ( 19 ) El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el registro de marcas tiene que ser «adecuado y preciso». ( 20 ) En efecto, la congestión del registro desequilibra el «pacto» en materia de propiedad intelectual en detrimento del interés público, que exige que los solicitantes de protección especifiquen con claridad qué intentan proteger válidamente. ( 21 )

71. Además, observo que la nueva Directiva 2015/2436 utiliza unos términos aún más categóricos. Sus considerandos 31 y 32 tienen el siguiente tenor: «Las marcas cumplen su función de distinguir productos o servicios y permitir que los consumidores tomen decisiones fundadas solo cuando se utilizan efectivamente en el mercado. El requisito de uso es también necesario para reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Unión y, por tanto, el número de conflictos que surgen entre ellas. Así pues, es esencial establecer que las marcas registradas se utilicen efectivamente en conexión con los productos o servicios para los cuales estén registradas, o, en caso de no ser utilizadas en conexión con esos productos o servicios en un plazo de cinco años a partir de la fecha de finalización del procedimiento de registro, que puedan ser objeto de una declaración de caducidad» (el subrayado es mío) y, por lo tanto, «una marca registrada debe protegerse solo si realmente se utiliza». En efecto, no hay motivo alguno para proteger una marca de la Unión a menos que se utilice realmente. ( 22 )

72. Si los términos que no son relevantes, pero que de todos modos aparecen en el registro, son vagos y poco claros, también tendrán un efecto disuasorio en los competidores que estén pensando entrar en el mercado, ( 23 ) en la medida en que parecerá que una empresa como Sky tiene un posicionamiento en el mercado mayor que el que tiene en realidad.

73. En resumen, Sky no tenía intención de utilizar las marcas en relación con los productos y servicios amparados por los registros, en tres aspectos distintos (fallo emitido en el litigio principal, apartado 251): i) las especificaciones incluyen productos y servicios concretos en relación con los cuales Sky no tenía intención, en absoluto, de utilizar las marcas, como, por ejemplo «preparaciones para blanquear», «materiales aislantes» y «fustas»; ii) las especificaciones comprenden categorías de productos y servicios tan amplias que Sky no pretendió usar dichas marcas en toda la amplitud de la categoría, como ocurre, en particular, con los «programas de ordenador», pero también, por ejemplo, con las «telecomunicaciones/servicios de telecomunicaciones» en los cinco registros, y iii) el objetivo de las especificaciones era comprender todos los productos y servicios de las clases pertinentes (por ejemplo, se pretendía comprender todos los tipos de programas de ordenador de la clase 9, con independencia de que Sky no proporcionara todos los tipos de programas y nunca pudiera hacerlo), pero Sky tenía la intención de abarcar todos los productos de la clase 9. Esta clase incluye cientos de productos diferentes, desde timbres de puerta eléctricos a relojes de arena y desde alarmas contra incendios a alambres fusibles. Sky ha utilizado las marcas (y otras marcas de las que es titular) para oponerse a determinadas partes de las solicitudes de marcas presentadas por terceros que comprenden productos y servicios cuyas marcas correspondientes no tenía intención de utilizar (fallo emitido en el litigio principal, apartado 255).

74. Si bien, en cierto sentido, el término «programas de ordenador» es claro (abarca el código informático), carece sin duda de precisión por cuanto comprende productos que tienen una función y un ámbito de aplicación demasiado diversos para ser compatibles con la función de una marca.

75. Como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), apartado 54, «algunas de las indicaciones generales que figuran en los títulos de clases de la clasificación de Niza […] no se ajustan a [la exigencia de ser suficientemente claras y precisas] porque son demasiado generales y abarcan productos o servicios demasiado diversos para ser compatibles con la función de origen de la marca» (el subrayado es mío).

76. Esta es precisamente la situación a la que nos enfrentamos en el presente asunto. En efecto, estoy de acuerdo con el tribunal remitente en que el registro de una marca para «programas de ordenador» es demasiado amplio por los motivos expuestos por el juez Laddie en el asunto Mercury/Mercury, ( 24 ) que han adquirido una mayor relevancia casi un cuarto de siglo después, ahora que los programas de ordenador están mucho más omnipresentes que en 1995.

77. En su sentencia, el juez Laddie señaló: «El demandado alega que, en su actual redacción, el registro del demandante le confiere un monopolio sobre la marca (y marcas similares hasta tal punto que se puedan confundir) cuando se utiliza en relación con una gran variedad de productos sumamente indefinida, incluidos productos en los que el demandante no puede tener ningún interés legítimo. Durante los debates observé [al demandante] que el registro de una marca para “programas de ordenador” comprendería cualquier conjunto de instrucciones grabadas digitalmente utilizadas para controlar cualquier tipo de ordenador. Comprendería no solo el tipo de productos del demandante, sino también programas de juegos, de contabilidad, de diseño de árboles genealógicos, de diagnóstico médico, programas utilizados para controlar los ordenadores de los satélites y los programas utilizados en los ordenadores que gestionan el sistema del metro de Londres. Creo que al final aceptó que algunos de ellos distaban tanto de los productos comercializados por su cliente y en los que tenía algún tipo de interés que podría ser conveniente limitar el alcance del registro para excluir algunos de los productos más ajenos a su esfera de actividad. En cualquier caso, lo aceptara o no, en mi opinión existe un argumento sólido para defender que el registro de una marca simplemente para «programas de ordenador» tendrá, en general, un alcance demasiado amplio. En mi opinión, lo que caracteriza a un programa de ordenador no es el medio en el que está grabado, ni el hecho de que controle un ordenador, ni los canales de comercialización por los que pasa, sino la función que realiza. Un programa que permite que un ordenador se comporte como un simulador de vuelo es un producto totalmente diferente al programa que, por ejemplo, permite a un ordenador reconocer ópticamente los caracteres de un texto o diseñar una planta química. En mi opinión, es totalmente indeseable que el registro pueda conferir a un empresario interesado en una esfera limitada de los programas de ordenador un monopolio legal de duración indefinida que comprenda todos los tipos de programas, incluidos los que distan de su propia esfera de interés comercial.»

78. A este respecto, SkyKick señala, con acierto, que en la sociedad moderna existe una gama prácticamente ilimitada de productos «inteligentes» que integran programas de ordenador o van acompañados de ellos: videoconsolas, libros electrónicos, electrodomésticos, juguetes, televisiones, relojes, etc. (por mencionar aplicaciones como el programa de control del funcionamiento del Gran Colisionador de Hadrones). Todos contienen programas de ordenador, pero son tipos de productos totalmente diferentes. Después de todo, la intención del régimen de marcas de la Unión no es que una empresa que suministra frigoríficos inteligentes pueda ser objeto de una acción por violación de marca porque suministra productos idénticos —programas de ordenador— a los del proveedor de una plataforma de negociación en el mercado.

79. En resumen, en mi opinión, el registro de una marca para «programas de ordenador» está injustificado y es contrario al interés público, puesto que confiere al propietario un monopolio de inmenso alcance que no cabe justificar basándose en ningún interés comercial legítimo del titular.

80. Cabe destacar, como ha señalado el tribunal remitente, que la opinión que acabo de expresar también se reconoce en la práctica de la United States Patent and Trademark Office (Oficina de Patentes y Marcas estadounidense; en lo sucesivo, «USPTO», en sus siglas en inglés) y en su Manual de Procedimiento del Examen de Marcas (en lo sucesivo, «TMEP», en sus siglas en inglés) (en el sistema de marcas estadounidense, no se admite la especificación «programas de ordenador» como tal, sino que, en aras de la precisión, el solicitante debe especificar el tipo de programa y su destino y el ámbito de aplicación). ( 25 ) El 21 de junio de 2012 el examinador de la USPTO formuló objeciones con respecto a los términos «programas de ordenador» y «servicios informáticos»: «el término “programas de ordenador” […] es impreciso y debe aclararse porque se ha de indicar su finalidad […] La identificación de los programas de ordenador debe especificar el destino o la función de los programas.»

81. Estoy también de acuerdo con el tribunal remitente en que es difícil entender por qué el razonamiento del TMEP con respecto a la indicación «máquinas» comprendida en la clase 7 no es asimismo aplicable a la indicación «programas de ordenador» (véase la nota 5 a pie de página de las presentes conclusiones); «servicios de telecomunicaciones» (véase el fallo emitido en el litigio principal, apartado 163); o «servicios financieros». ( 26 )

c) ¿Cuáles son los criterios pertinentes para determinar si un término es suficientemente claro y preciso?

82. He llegado a la conclusión de que el punto de partida del análisis de los criterios pertinentes para determinar la claridad y la precisión se encuentra en la jurisprudencia de los tribunales de la Unión que establece si se ha cumplido el requisito de «uso» en relación con algunos productos o servicios, aunque no con todos. Como ha sugerido la doctrina, ( 27 ) esta cuestión es importante porque explica cómo se separan las partes utilizadas de una marca de las no utilizadas. Explica en detalle el nivel ideal de especialidad para que la marca sea válida y, en cualquier caso, el nivel de precisión necesario después de cinco años.

83. Hasta el momento solo el Tribunal de Primera Instancia ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esta cuestión. En la sentencia de 14 de julio de 2005, Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN) (T‑126/03, EU:T:2005:288; no recurrida), ( 28 ) se estableció el planteamiento fundamental con respecto al uso parcial de un producto o servicio. Se determinaron dos circunstancias que restringen el alcance del uso. Cuando una marca solo se ha utilizado en relación con algunos productos o servicios, no se puede considerar que se utiliza en relación con todos los productos o servicios para los que se ha registrado (apartado 44 de la citada sentencia). Considero que el planteamiento es correcto en la medida en que divide los productos concretos en categorías y subcategorías. El uso en una categoría es suficiente para mantener toda esa categoría si no puede dividirse en subcategorías suficientemente diferenciadas (apartados 45 y 46) sino de forma arbitraria. ( 29 ) Por lo tanto, se ha de determinar si una categoría incluye o no subcategorías autónomas para que el Tribunal de Justicia pueda decidir si solo se ha demostrado el uso con respecto a esa subcategoría de productos y servicios o, por el contrario, en caso de que no sea posible identificar ninguna subcategoría, se pueda determinar el uso en toda la categoría. ( 30 )

84. Por lo tanto, considero que el Tribunal de Justicia debería declarar que la intención de usar se debe corresponder con la caducidad por falta de uso. ( 31 )

85. En efecto, la Comisión ya propuso ese planteamiento hace aproximadamente 11 años en el asunto que dio lugar a la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), apartados 31 y 32, ( 32 ) según la cual la EUIPO debe verificar durante el procedimiento de registro como marca de un signo si dicho registro se realiza en vista de un uso efectivo de la marca. Por el contrario, si la EUIPO registra como marca un signo y a continuación, esta última no se utiliza de manera efectiva, los terceros podrán igualmente, con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 40/94, alegar, antes de la expiración de un plazo de cinco años, que el solicitante actuó de mala fe en el momento de registrar como marca dicho signo y solicitar, por tal motivo, que sea declarada nula. En lo que respecta a los criterios pertinentes para determinar si el solicitante actuó de mala fe, la Comisión menciona el comportamiento de este último en el mercado, el comportamiento de otros operadores con respecto al signo solicitado, el hecho de que el solicitante disponga, en el momento de la solicitud, de una cartera de marcas, así como todas las demás circunstancias propias al caso.

86. Se trata un planteamiento sensato en la medida en que si «en la fecha de presentación de la solicitud, la intención de usar una marca no fuera suficiente para oponerse a una acción de caducidad cinco años después, un tribunal debería llegar a la conclusión de que la solicitud se presentó de mala fe. No cambiaría nada durante el examen, la oficina de marcas seguiría sin estar obligada a determinar si existe intención de usar la marca en el momento de la presentación de la solicitud, […] y dejaría al arbitrio de terceros la solicitud de su nulidad tras su concesión [o en un procedimiento de oposición ante las oficinas de marcas en caso de que fuera posible formular objeciones por motivos de denegación absolutos]. […] En la práctica esto (normalmente) significaría que un tercero solo solicitará la nulidad cuando desee usar una marca no utilizada [—como en el litigio principal—]; en caso contrario, las marcas no utilizadas (incluidas las que no se pretenda utilizar nunca) simplemente seguirán en el registro (al igual que sucede ahora)». ( 33 )

B. Tercera cuestión prejudicial

1. Resumen de las alegaciones de las partes

87. Sky sostiene que una marca registrada en los Estados miembros o en la Unión no está sometida a ninguna exigencia relativa al uso distinta de las específicamente establecidas por la legislación aplicable de la Unión, que se han de evaluar de una manera totalmente objetiva en el contexto de una solicitud de imposición de sanciones presentada inter partes después de la expiración de un período ininterrumpido de cinco años de falta de uso. La solicitud de sanciones por falta de uso no depende de la existencia de una intención subjetiva del titular de una marca. Sky añade que no es admisible aprobar o aplicar una norma en virtud de la cual la protección de las marcas registradas esté o haya estado supeditad a la existencia de una «declaración de la intención de utilizar la marca», expresa o tácita, en la fecha de la solicitud de registro, tanto en los Estados miembros como en la Unión. El Reino Unido no puede aprobar ni aplicar una norma diferente por iniciativa propia teniendo en cuenta la notificación realizada con arreglo a la regla 7, párrafo 2, del Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo. ( 34 ) No es admisible aprobar o aplicar una norma en virtud de la cual la existencia de mala fe pueda simplemente equipararse a la falta de intención de usar una marca en relación con productos o servicios comprendidos en una solicitud de registro presentada en los Estados miembros o en la Unión.

88. SkyKick sostiene, en esencia, que la tercera cuestión debe responderse afirmativamente, por cuanto Sky actuó de mala fe.

89. El Gobierno del Reino Unido propone responder a las cuestiones tercera y cuarta conjuntamente y de forma afirmativa.

90. El Gobierno de Francia considera que las cuestiones tercera, cuarta y quinta deben examinarse conjuntamente y responderse de forma negativa. En particular, alega que el Tribunal de Justicia también exige que el solicitante tenga la intención de perjudicar a un tercero, de modo que el mero hecho de haber presentado una solicitud de registro de una marca sin intención de usarla no es motivo suficiente para demostrar la mala fe. Además, el Gobierno francés alega que si, durante el período de gracia de cinco años, el titular no ha hecho un uso efectivo de la marca de la Unión en relación con los productos o servicios para los que esté registrada, la marca es objeto de una sanción por falta de uso y dicha sanción se aplicará con independencia de que el titular de la marca tenga o no la intención de utilizar los productos o servicios enumerados en su solicitud de registro.

91. Los Gobiernos de Hungría, Polonia y Eslovaquia no proponen una respuesta a esta cuestión.

92. El Gobierno de Finlandia solicita que se responda de forma negativa a la tercera cuestión. El Gobierno finlandés y la Comisión formulan alegaciones similares y afirman que la intención del solicitante puede «caracterizar la mala fe» en aquellas circunstancias en que el único objetivo es impedir la entrada de un tercero en el mercado. La falta de una verdadera intención de usar la marca puede permitir concluir, «en determinadas circunstancias», que la solicitud se presentó de mala fe cuando se demuestra que el único objetivo del solicitante de la marca era impedir que terceros «entren en el mercado». ( 35 )

2. Apreciación

93. La tercera cuestión se refiere a si las marcas fueron registradas de mala fe porque Sky no pretendía utilizarlas en relación con todos los productos y servicios indicados en las respectivas especificaciones y, en realidad, solicitó el registro de algunas de las marcas sin intención alguna de usarlas en relación con los productos o servicios especificados. Por consiguiente, en el presente asunto, el Tribunal de Justicia deberá pronunciarse sobre el sentido y alcance del concepto de «mala fe» contemplado en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 40/94 y en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104. ( 36 )

94. En mi opinión, existe mala fe cuando el tribunal remitente considera que el solicitante —como Sky en este asunto— tenía la intención deliberada de adquirir derechos que no pretendía utilizar, posiblemente, por ejemplo, para impedir que terceros utilizaran la marca registrada para la comercialización de esos productos y servicios. ( 37 ) Ello se debe a que la solicitud deliberada de registro de productos y servicios que no se pretenden comercializar refleja la intención de utilizar el sistema de marcas de manera abusiva. Reconocer que una marca sea declarada nula por causa de la mala fe demostrada por la falta de intención de utilizarla para algunos de los productos y servicios especificados no solo está en consonancia con el objetivo del Reglamento n.o 40/94 y la Directiva 89/104 (y los que los sustituyeron), sino también con los antecedentes legislativos de ese concepto (véase el punto 116 de las presentes conclusiones).

95. El tribunal remitente señala acertadamente que estas cuestiones son importantes: las circunstancias en las que se puede realizar el registro de una marca y el alcance de la cobertura así obtenida son características clave de cualquier sistema de marcas y resultan esenciales para equilibrar el sistema. Permitir el registro de marcas sin exigir su uso efectivo, como permite el mecanismo de la Unión Europea, presenta, sin duda, ventajas (a diferencia, por ejemplo, del sistema estadounidense). Dos de las ventajas clave son, por un lado, que facilita a los titulares de marcas la obtención de protección de sus marcas antes de un lanzamiento comercial, y, por otro, que simplifica, agiliza y abarata el procedimiento de registro. Sin embargo, una simplificación excesiva del procedimiento de registro o una concesión de este con un alcance demasiado amplio, como en el presente asunto, se traducirá en un incremento de las barreras de entrada para terceros, dado que disminuye la oferta de marcas aptas para el registro, en un aumento de los costes que probablemente se repercutirá a los consumidores, y en el menoscabo del dominio público.

96. Asimismo, al igual que el tribunal remitente, opino que si un solicitante presenta una solicitud de registro de una marca sin la intención de usar dicha marca en relación con los productos y servicios especificados, no hay nada que impida el registro de esa marca (suponiendo que, por lo demás, la marca es apta para ser registrada como tal). La única forma en que se puede cancelar el registro, o limitar su alcance, antes de la expiración del período de cinco años exigido para la impugnación por falta de uso, es invocar que existió mala fe al presentar la solicitud de registro. Si la marca puede registrarse sin la intención de usarla en relación con la totalidad o parte de los productos y servicios, y el registro no puede ser objeto de impugnación o de limitación en su alcance por causa de mala fe, el sistema se prestará a abusos. Se pueden encontrar ejemplos de tales abusos en la jurisprudencia. ( 38 )

97. El Tribunal de Justicia examinó estas cuestiones de una manera bastante oportuna en un asunto reciente. Coincido con la Abogada General Kokott, que propone como criterio para determinar la mala fe la obtención de una ventaja indebida del sistema de marcas de la Unión. ( 39 )

98. En la sentencia relativa a ese asunto [sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C‑104/18 P, EU:C:2019:724), apartado 45], el Tribunal de Justicia recordó, en primer lugar, que las normas sobre la marca de la Unión tienen por objeto contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión. En este sistema, cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia.

99. A continuación, en el apartado 46 de la citada sentencia, señaló que «la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen».

100. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que «es necesario señalar que la existencia de la mala fe del solicitante, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 40/94 debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos» y que «la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso». ( 40 )

101. Asimismo, en la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C‑104/18 P, EU:C:2019:724), apartados 62 y ss., el Tribunal de Justicia consideró importante señalar que, en ese asunto, el Tribunal General «no examinó si la solicitud de una marca que contenía la palabra estilizada “KOTON” para productos y servicios de las clases 25, 35 y 39 del Arreglo de Niza tenía lógica desde el punto de vista comercial en relación con las actividades del coadyuvante». Además, estimó que, aunque el Tribunal General mencionó la «lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud de registro» y «la cronología de los acontecimientos que han llevado a dicha presentación» como factores que podían ser pertinentes, no los examinó exhaustivamente después en su sentencia. El Tribunal de Justicia decidió estimar el motivo del recurso de casación y anular la sentencia del Tribunal General.

102. A diferencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal General ya ha creado jurisprudencia sobre la mala fe. Si bien es cierto que muchos asuntos pueden depender de sus hechos concretos, la jurisprudencia del Tribunal General también reconoce que, al menos en determinadas circunstancias, el registro de una marca sin la (verdadera) intención de utilizarla puede constituir mala fe. ( 41 )

103. Considero que la jurisprudencia citada del Tribunal General confirma acertadamente que es importante indagar en la lógica comercial del solicitante para presentar su solicitud. ( 42 ) Por ejemplo, el Tribunal General estimó que un comportamiento que no puede considerarse un comportamiento comercial legítimo, sino que debe calificarse de comportamiento contrario a los objetivos del Reglamento n.o 207/2009, constituía mala fe porque recordaba a la figura del abuso de Derecho. Dicha sentencia también corrobora que la presentación de una solicitud de registro de una marca sin intención de utilizarla en relación con los productos y servicios especificados, en principio, constituye mala fe. ( 43 )

104. A diferencia de lo que opina el Gobierno francés, considero que mi planteamiento e interpretación del concepto de «mala fe» por parte del solicitante —que comprende aquellos casos en que registra un signo sin la intención de utilizarlo en relación con los productos y servicios especificados— no menoscaba el efecto útil del mecanismo de caducidad. Como pone de manifiesto el ejemplo expuesto por el Gobierno del Reino Unido en la vista, si se presenta una solicitud de registro de la marca «Taxi» en relación con tres tipos de productos alimenticios (galletas, yogures y productos de charcutería), existe la intención de utilizar la marca para los tres tipos. Si cinco años después el solicitante no la ha utilizado para las galletas, podría declararse simplemente la caducidad de la marca en relación con las galletas debido a su falta de uso. En otras palabras, el solicitante tendrá dificultades para invocar esa marca frente a otro productor. En ese ejemplo, no existe incompatibilidad con la mala fe. Había una justificación comercial en el sentido de que el solicitante quería asegurar la posible utilización o ampliación del uso de su marca, en el futuro, en relación con otros productos. Por otra parte, si el solicitante presenta una solicitud de registro de la misma marca «Taxi» en relación con las galletas, los yogures, los productos de charcutería, los aviones y los instrumentos quirúrgicos, su monopolio impediría que los fabricantes de aviones e instrumentos quirúrgicos utilizaran el término «Taxi» como marca de su empresa. Por lo tanto, si la presentación de una solicitud de registro tiene como objetivo impedir que terceros utilicen ese término aunque no exista intención de utilizarlo como marca, la solicitud de registro es abusiva ya que no está relacionada con las actividades comerciales del solicitante.

105. Además, la atención se centra en la motivación en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca, mientras que en el caso de la caducidad es necesario que la atención se centre en el uso realizado o no realizado durante los cinco primeros años.

106. Opino por el contrario que, en realidad, es el mecanismo de caducidad el que podría despojar al mecanismo de mala fe de su propio ámbito de aplicación.

107. Asimismo, el Tribunal General señaló que «la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante, cuando, posteriormente, resulta que el solicitante registró como marca de la Unión un signo sin la intención de utilizarlo». ( 44 ) Por lo tanto, estimó claramente que la solicitud de registro de una marca sin intención de utilizarla en relación con los productos o servicios especificados constituye en sí misma mala fe.

108. También comparto la opinión de la jurisprudencia del Reino Unido ( 45 ) en el sentido de que la mala fe «comprende la deshonestidad y […] algunas conductas que no satisfacen los estándares de las prácticas comerciales aceptables que observan los hombres razonables y experimentados en el ámbito concreto que se somete a examen». ( 46 )

109. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que el registro de una marca sin la intención de utilizarla puede constituir mala fe. ( 47 ) En efecto, entiendo (al igual que el tribunal remitente) que, en primer lugar, aunque en los reglamentos o las directivas aplicables no se exija expresamente la intención de utilizar la marca registrada y esta no pueda ser objeto de una declaración de caducidad por falta de uso mientras no hayan transcurrido cinco años, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General sugiere que, al menos en determinadas circunstancias, la solicitud de registro de una marca sin intención de utilizarla en relación con los productos y servicios especificados puede constituir mala fe, en la medida en que suponga una explotación abusiva del sistema de marcas (esta es también la posición del Gobierno del Reino Unido y de la Comisión). En segundo lugar, según la jurisprudencia, el hecho de que se haya solicitado el registro de la marca en relación con una amplia variedad de productos o servicios no es suficiente para demostrar mala fe si el solicitante puede justificar una lógica comercial razonable para solicitar ese tipo de protección teniendo en cuenta su uso o posible uso de la marca.

110. Ha de añadirse que, cuando un solicitante presenta una solicitud de registro de una marca sin intención alguna de utilizarla, dicha solicitud carece de lógica. En ese caso, la solicitud de registro de una marca no tiene una función esencial, sino que se asemeja en mayor medida a una solicitud anticompetitiva para impedir que terceros lleven a cabo sus propias actividades comerciales. Claramente, ese no es el objetivo del sistema de marcas.

111. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha reconocido que la solicitud de una marca sin intención de utilizarla en el comercio sino con el único propósito de registrar un nombre de dominio de Internet puede constituir mala fe. ( 48 ) La demandante en ese asunto quería registrar el nombre de dominio «.eu» para un término alemán (que significa «neumáticos») registrándolo como una marca sueca (para los cinturones de los asientos de los automóviles o «cinturones de seguridad»), a fin de convertirlo posteriormente en un nombre de dominio con arreglo al reglamento aplicable. El Tribunal de Justicia aplicó la regla utilizada en el asunto Lindt ( 49 ) y estimó que se desprendía de la resolución de remisión que la demandante, aunque hubiera solicitado la marca denominativa &R&E&I&F&E&N& en Suecia para cinturones de seguridad, no pretendía utilizarla por cuanto «tenía en realidad la intención de explotar un sitio [de] Internet dedicado al comercio de neumáticos, que estaba dispuesto a registrar». Por consiguiente, en ese asunto se intentó «sacar provecho» de las normas relativas a las marcas. ( 50 ) En otras palabras, el Tribunal de Justicia concluyó que solicitar marcas para «ciberocuparlas» podía constituir mala fe de acuerdo con el reglamento aplicable. Como sostengo en las presentes conclusiones, es válido un razonamiento análogo, más en general, con respecto al sistema de registro de marcas.

112. Asimismo, el Tribunal General también reconoció que presentar una solicitud de registro de una marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea como parte de una estrategia de bloqueo puede constituir mala fe. ( 51 )

113. El Tribunal General señaló en el apartado 51 de dicha sentencia que «la presentación en cadena de solicitudes de registro de marcas nacionales para el mismo signo y para productos y servicios pertenecientes a clases al menos parcialmente idénticas tiene como finalidad conferir al Sr. A. una posición de bloqueo. En efecto, cuando un tercero presenta una solicitud de registro de una marca de la Unión idéntica o similar, el Sr. A. solicita el registro de una marca de la Unión, reivindica la prioridad de dicha solicitud basándose en el último eslabón de la cadena de solicitudes de registro de marcas nacionales y formula oposición sobre la base de la referida marca de la Unión. Por tanto, el hecho de encadenar sucesivamente solicitudes de registro de marcas nacionales tiene como finalidad conferirle una posición de bloqueo durante un período superior a la duración del plazo de reflexión de seis meses establecido en el artículo 29, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 e incluso superior a la del período de gracia de cinco años previsto en el artículo 51, apartado 1, letra a), del referido Reglamento».

114. Considero que, si el solicitante no tiene la intención de utilizar la marca, es irrelevante si pretende impedir su uso a un tercero específico o a cualquier tercero. En esas circunstancias, el solicitante trata de crear de forma inadecuada un monopolio para evitar que posibles competidores utilicen un signo que no tiene intención de utilizar, lo que supone una explotación abusiva del sistema de marcas.

115. Por último, en mi opinión, los documentos del procedimiento legislativo corroboran el análisis anterior, ya que de ellos se desprende, con respecto al concepto de mala fe, que la declaración de nulidad de una marca por mala fe también comprende las situaciones en que se presenta la solicitud de una marca sin intención de utilizarla para la totalidad o parte de los productos o servicios especificados. En 1984, en el grupo de trabajo del Consejo relativo al reglamento sobre las marcas, la delegación alemana propuso expresamente exigir la «intención, de buena fe, de usar la marca» al presentar una solicitud de una marca de la Unión (documento Schreiben der deutschen Delegation, de 12 de octubre de 1984, 9755/84, pp. 7 y 8). Esta propuesta se aceptó posteriormente en 1985 y, en 1986, se introdujo en el artículo 41, apartado 1, letra b), como causa de nulidad absoluta. En versiones posteriores de dicha disposición, la expresión de la ausencia de intención, de «buena fe», de usar la marca se sustituyó por el término más general de mala fe, que finalmente dio lugar al artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 40/94 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001].

116. Una parte de la doctrina ( 52 ) opinaba que el requisito explícito de tener la intención, de buena fe, de usar la marca se sustituyó simplemente por el término «mala fe» para excluir el requisito de la intención de uso del reglamento (y la directiva). Considero que esa opinión es incorrecta.

117. No observo nada en los trabajos preparatorios que sugiera que así sea y considero que es mucho más convincente la opinión de la otra parte de la doctrina, ( 53 ) según la cual el requisito explícito se sustituyó por el más general de la «mala fe» para ampliar el ámbito de aplicación de la disposición, en el sentido de que se creía que comprendía la intención, de «buena fe», de usar la marca y otros tipos de mala fe. ( 54 )

C. Cuarta cuestión prejudicial

1. Resumen de las alegaciones de las partes

118. Sky sostiene que, cuando se formula una objeción por motivo de mala fe, solo se ha de aplicar con respecto a los productos o servicios específicos. A su entender, según reiterada jurisprudencia, deben examinarse las causas de denegación y de nulidad de cada uno de los productos o servicios para los que se haya solicitado u obtenido el registro de la marca. ( 55 )

119. La principal alegación de SkyKick es que el hecho de solicitar el registro de una marca sin la intención de utilizarla en relación con todos los productos y servicios especificados, y el hecho de que la búsqueda de derechos excesivamente amplios forme parte de una decisión estratégica deliberada del solicitante, deben conllevar la nulidad total del registro. Skykick invoca el artículo 59, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 2017/1001, en virtud del cual «la nulidad de la marca de la Unión se declarará» cuando, «al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe». Sostiene que la única sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión (de la que tiene conocimiento) que trata sobre este punto apoya directamente la principal alegación de SkyKick. En el asunto GRUPPO SALINI, ( 56 ) el Tribunal General señaló que «la existencia de mala fe en el momento de presentar la solicitud de registro entraña, en sí misma, la nulidad en su totalidad de la marca impugnada». Esta conclusión también es conforme con el principio fraus omnia corrumpit (el fraude vicia todo), común en el Derecho de muchos Estados miembros, incluido el common law inglés. ( 57 )

120. Con carácter subsidiario, SkyKick sostiene que la respuesta a la cuestión de si la mala fe conlleva la nulidad de una marca depende de un análisis caso por caso, que a su vez depende del análisis de numerosos factores. Entre los factores que han de tenerse en cuenta se incluyen: la existencia de justificaciones comerciales; la medida en que el solicitante ignoró la seguridad jurídica de terceros y de las autoridades; el tamaño y los recursos del titular; el número de productos y servicios enumerados y la medida en que se solapan entre sí; la medida en que la marca comprende productos o servicios que el solicitante no tenía intención de usar; el carácter distintivo de la marca; si los derechos en cuestión son redundantes o «perennes»; cualquier acción ejecutiva emprendida en defensa de las marcas en relación con productos o servicios que no tenía intención de utilizar; y si el titular puede justificar razonablemente su solicitud a pesar de la falta de intención.

121. El Gobierno del Reino Unido propone una respuesta a esta cuestión en el contexto de su respuesta a la tercera cuestión. El Gobierno de Francia propone responder a la cuestión conjuntamente con las cuestiones tercera y quinta. Los Gobiernos de Hungría, Polonia y Eslovaquia no proponen una respuesta a esta cuestión.

122. El Gobierno de Finlandia y la Comisión sostienen, en esencia, que la respuesta a la cuarta cuestión debe ser afirmativa. La ampliación del efecto de la causa de nulidad a los productos o servicios para los que se utiliza efectivamente la marca sería una consecuencia de carácter sancionador, que no está respaldada por el tenor de las normas aplicables.

2. Apreciación

123. Dado que la respuesta a la tercera cuestión es afirmativa, es necesario aclarar cuáles son las consecuencias de la mala fe de un solicitante al presentar la solicitud, cuando la mala fe solo afecta a una parte de los productos y servicios amparados por el registro.

124. En mi opinión, el tribunal remitente está en lo cierto cuando sugiere que es posible declarar la nulidad parcial de una marca si la solicitud de registro se efectuó parcialmente de mala fe.

125. Basta señalar que del artículo 51, apartado 3, del Reglamento n.o 40/94 y del artículo 13 de la Directiva 89/104 se desprende claramente que, si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca, la nulidad de la marca solo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.

126. Por lo tanto, considero que no es correcta la jurisprudencia del Tribunal General ( 58 ) que sugiere lo contrario (es decir, que la existencia de mala fe implica la nulidad total de la marca).

127. De ello se deriva que, a la luz del artículo 13 de la Directiva 89/104 y del artículo 51, apartado 3, del Reglamento n.o 40/94, si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca, la nulidad de la marca solo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.

D. Quinta cuestión prejudicial

1. Resumen de las alegaciones de las partes

128. Sky sostiene que el artículo 32, apartado 3, de la Ley de 1994 resulta incompatible con el régimen del Derecho de la Unión aplicable a la protección de las marcas registradas en los Estados miembros y en la Unión. En cualquier caso, no es posible interpretar o aplicar una medida legislativa nacional como el artículo 32, apartado 3: i), de manera que conlleve una estimación de la mala fe que no se corresponda con el concepto autónomo de mala fe del Derecho de la Unión, o ii), de tal manera que establezca directa o indirectamente una exigencia diferente o más gravosa para el uso de las marcas registradas que la que impone y regula en lo sustancial, con efecto a partir del registro, la legislación de la Unión aplicable a la caducidad de los registros y a la «prueba de uso» como requisito previo para la eficacia de los derechos conferidos por el registro.

129. El Gobierno del Reino Unido sostiene que esta cuestión es inadmisible por cuanto la Directiva 2015/2436 aún no se ha transpuesto a su Derecho interno.

130. SkyKick y el Gobierno del Reino Unido (con carácter subsidiario) alegan que el artículo 32, apartado 3, impone un requisito de forma, según el cual la solicitud debe indicar que la marca se está utilizando efectivamente o que el solicitante tiene la intención de usar la marca y, por lo tanto, es compatible con el Derecho de la Unión en materia de marcas nacionales y de la Unión.

131. El Gobierno de Francia propone responder a esta cuestión conjuntamente con las cuestiones tercera y cuarta. Los Gobiernos de Hungría, Polonia, Eslovaquia y Finlandia no proponen una respuesta a esta cuestión.

132. La Comisión mantiene, en esencia, que el artículo 32, apartado 3, de la Ley de 1994 es compatible con el Derecho de la Unión.

2. Apreciación

133. El tribunal remitente explica que los tribunales del Reino Unido consideran que se puede alegar la infracción del artículo 32, apartado 3, de la Ley de 1994 debido a la presentación de una declaración falsa en el contexto de una solicitud de nulidad de una marca fundada en la prohibición de la mala fe. Es decir, en el Reino Unido, la declaración presentada en virtud del artículo 32, apartado 3, se puede aportar como prueba para demostrar la posible mala fe del solicitante, que constituye una causa de nulidad absoluta.

134. El tribunal remitente pregunta si este artículo es compatible con la Directiva 2015/2436 y sus predecesoras, y si, por lo tanto, debe desestimarse la tesis de la inadmisibilidad defendida por el Gobierno del Reino Unido.

135. Las directivas pertinentes dejan autonomía a los Estados miembros en lo que respecta a las cuestiones de procedimiento, pero tampoco se armonizan determinadas cuestiones materiales. En efecto, de conformidad con el quinto considerando de la Directiva 89/104 (que se corresponde con el considerando 6 de la Directiva 2008/95), «los Estados miembros se reservan igualmente total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro; […] les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos; que los Estados miembros conservan la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas» (el subrayado es mío).

136. Además, el séptimo considerando de dicha Directiva (que se corresponde con el considerando 8 de la Directiva 2008/95) establece, entre otros aspectos, que «los Estados miembros podrán mantener o introducir en su legislación causas de denegación o de nulidad relacionadas con las condiciones de adquisición o de conservación del derecho sobre la marca, para las cuales no exista disposición alguna de aproximación, relativas por ejemplo a la legitimación para ser titular de una marca, a la renovación de la marca, al régimen de tasas o al incumplimiento de las normas de procedimiento». ( 59 )

137. En cualquier caso, lo importante a efectos del presente asunto es que, en mi opinión, el artículo 32, apartado 3, de la Ley de 1994 no establece una nueva causa de nulidad.

138. Por el contrario, solo establece los requisitos de procedimiento relativos a las solicitudes de marca, puesto que enuncia los elementos que deben acompañarlas. Una disposición como el artículo 32, apartado 3, puede perseguir varios objetivos relacionados con la caducidad o la nulidad, incluido el incumplimiento de las normas sustantivas o de procedimiento.

139. Si bien es cierto que el incumplimiento de la obligación procedimental establecida en ese artículo puede implicar la nulidad de una marca registrada, no deja de serlo también que dicha nulidad, en caso de que se declare, se basará en la exigencia de mala fe en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104.

140. Considero (al igual que la Comisión) que el artículo 32, apartado 3, como tal simplemente es un requisito de forma relativo al incumplimiento que es útil para probar la mala fe en todas las circunstancias del caso. El artículo 32, apartado 3, no concreta las consecuencias jurídicas de una declaración del solicitante de la marca que resulte inexacta. Esta debe equipararse a una causa de nulidad según la cual se determinará que existe mala fe si el solicitante no tenía intención, de buena fe, de utilizar la marca en relación con todos los productos y servicios especificados. En otras palabras, una causa de nulidad fundada en la mala fe no puede aplicarse únicamente basándose en la formulación de una declaración falsa en virtud del artículo 32, apartado 3, de la Ley de 1994. Sin embargo, podría formar parte de las pruebas.

141. Por lo tanto, no considero que el artículo 32, apartado 3, pueda ser un obstáculo para que el tribunal remitente cumpla su obligación de interpretar el Derecho nacional de conformidad con la Directiva, en la medida en que dicho artículo no concreta las consecuencias jurídicas de una declaración del solicitante de la marca que resulte inexacta.

142. Por consiguiente, el artículo 32, apartado 3, de la Ley de 1994 es compatible con la Directiva 89/104, siempre que no constituya la única base para apreciar la mala fe.

III. Conclusión

143. Por cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Sala de derecho de sociedades y de propiedad industrial e intelectual, Reino Unido): «1) No se puede declarar la nulidad total o parcial de una marca de la Unión o de una marca nacional registrada por el único motivo de que algunos o todos los términos incluidos en la lista de productos y servicios carecen de la claridad y precisión suficientes. No obstante, al valorar el alcance de la protección que debe concederse a dicho registro, puede tenerse en cuenta la falta de claridad y de precisión en la especificación de los productos y servicios. 2) Sin embargo, las exigencias de claridad y precisión pueden estar comprendidas en la causa de denegación o de nulidad de las marcas que sean contrarias al orden público establecida en el artículo 3, apartado 1, letra f), de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por cuanto el registro de una marca para «programas de ordenador» está injustificado y es contrario al interés público. Un término como «programas de ordenador» es demasiado general y designa productos y servicios demasiado diversos como para que la marca pueda desempeñar su función de indicación del origen, de modo que dicho término no es lo suficientemente claro y preciso para permitir a las autoridades competentes y los terceros determinar únicamente a la luz de dicho término el alcance de la protección conferida por la marca. 3) En determinadas circunstancias, la presentación de una solicitud de registro de una marca sin intención de utilizarla en relación con los productos y servicios especificados puede caracterizar la mala fe, en particular, cuando el único objetivo del solicitante es impedir la entrada de un tercero en el mercado, así como cuando hay pruebas de una estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro, lo cual debe comprobar el tribunal remitente. 4) A la luz del artículo 13 de la Directiva 89/104 y el artículo 51, apartado 3, del Reglamento n.o 40/94, si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca, la nulidad de la marca solo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate. 5) El artículo 32, apartado 3, de la United Kingdom Trade Marks Act 1994 (Ley de marcas de 1994, Reino Unido) es compatible con la Directiva 89/104, siempre que no constituya la única base para apreciar la mala fe.»

( 1 ) Lengua original: inglés.

( 2 ) Este tipo de servicio de «migración» también se conoce en inglés como «kick». Las demandadas ofrecen específicamente migración a la nube, copia de seguridad en la nube y gestión de programas en la nube, como complemento del software Microsoft Office 365. Se eligió el nombre SkyKick porque sonaba como el término en inglés «sidekick» (compañero) y aludía al servicio prestado por la empresa, a través del cual los usuarios «kick» (trasladan) sus datos al «sky» (nube).

( 3 ) Conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C‑418/02, EU:C:2005:12), punto 47.

( 4 ) Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

( 5 ) En la Comunicación se especificaron cinco términos incluidos en los títulos de las clases que no cumplen las exigencias de claridad y precisión: clase 7, máquinas; clase 37, servicios de reparación; clase 37, servicios de instalación; clase 40, tratamiento de materiales, y clase 45, servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales. Se señala que «la expresión “máquinas” no ofrece una indicación clara sobre qué máquinas están incluidas. Las máquinas pueden tener características y/o destinos muy diferentes, que pueden requerir niveles muy diferentes de conocimientos y capacidades técnicas para su producción y/o utilización, pueden estar dirigidas a diferentes consumidores, pueden venderse a través de diferentes canales de distribución y, por lo tanto, referirse a diferentes sectores del mercado».

( 6 ) Dicho artículo establece que «la solicitud [de registro de una marca] contendrá una declaración en la que se indicará que el solicitante o cualquier persona autorizada está utilizando la marca en relación con [los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca] o que la solicitud se presenta con la intención, de buena fe, de usar la marca en este sentido» (el subrayado es mío).

( 7 ) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1).

( 8 ) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

( 9 ) Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

( 10 ) Sentencias de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86), apartado 34, y de 7 de julio de 2005, Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432), apartado 25.

( 11 ) Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) n.o 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO 2006, L 386, p. 14).

( 12 ) Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

( 13 ) Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros (C‑217/13 y C‑218/13, EU:C:2014:2012), apartado 31.

( 14 ) Sentencia de 9 de marzo de 2006, Matratzen Concord (C‑421/04, EU:C:2006:164), apartado 19.

( 15 ) Sentencia de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries (C‑320/12, EU:C:2013:435), apartado 42.

( 16 ) Véanse también las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2011:784), punto 68.

( 17 ) Sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748), apartado 48.

( 18 ) Sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816), apartado 32.

( 19 ) Johnson, P., «So Precisely What Will You Use Your Trade Mark For?», International Review of Intellectual Property and Competition Law, 49(8), 2018, pp. 940 a 970, punto 2.3. Además, un estudio independiente, encargado y publicado por la oficina de propiedad intelectual del Reino Unido, constató que, en realidad, las marcas que contenían más de 1000 palabras solo se utilizaron en el 0,08 % del total solicitado en el registro. Véase Graevenitz, G., Ashmead, R., Greenhaigh, C., Cluttering and non-use of trade marks in Europe, UK IPO, agosto de 2015.

( 20 ) Sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann (C‑273/00, EU:C:2002:748), apartado 50.

( 21 ) Véase Graevenitz, G., Ashmead, R., Greenhaigh, C., op. cit., p. 96.

( 22 ) Con respecto a la cuestión de las marcas que nunca se han utilizado y si es posible invocarlas en abstracto, véase el asunto Cooper International Spirits y otros (C‑622/18), actualmente pendiente. El Tribunal de Justicia tendrá que mantener la coherencia en ese asunto y en el presente.

( 23 ) Véase la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), apartados 43 y 44.

( 24 ) Mercury Communications Ltd/Mercury Interactive (UK) Ltd [1995] FSR. 850, pp. 864 y 865.

( 25 ) El TMEP dispone en el epígrafe 1402.03(d): «Toda identificación de productos para programas de ordenador debe ser lo suficientemente específica para permitir la apreciación del riesgo de confusión. El objetivo de esta exigencia de especificación a la hora de identificar programas de ordenador es evitar denegaciones innecesarias de registro […] cuando los productos concretos de las partes no están relacionados y no existe conflicto alguno en el mercado. […] Debido a la proliferación de los programas de ordenador y a su grado de especialización, no se aceptarán [incluso] especificaciones amplias como “programas de ordenador en el ámbito de la medicina” o “programas de ordenador en el ámbito de la educación”, salvo que se indique la función o el destino concretos del programa. […] los términos “programas de ordenador para el diagnóstico del cáncer” o “programas de ordenador para enseñar a leer a los niños” serán aceptables.»

( 26 ) Véase la sentencia del tribunal remitente en el asunto FIL Ltd/Fidelis Underwriting Ltd [2018] EWHC 1097 (Pat) p. 95, juez Arnold.

( 27 ) Johnson, P., op. cit., punto 5.2. Esta parte de las conclusiones se inspira en el análisis ya propuesto por el profesor Johnson.

( 28 ) Esta jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia será examinada por el Tribunal de Justicia en el asunto ACTC/EUIPO (C‑714/18 P) y en los asuntos acumulados Ferrari (C‑720/18 y C‑721/18), actualmente pendientes.

( 29 ) Véase la sentencia de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR) (T‑256/04, EU:T:2007:46), apartado 24.

( 30 ) Véase la sentencia de 27 de marzo de 2014, Intesa Sanpaolo/OAMI — equinet Bank (EQUITER) (T‑47/12, EU:T:2014:159), apartado 20.

( 31 ) Como ya ha propuesto Johnson, P., op. cit., punto 5.3.

( 32 ) Véanse también las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:148), punto 48.

( 33 ) Johnson, P., op. cit., punto 4.3, que explica cómo este planteamiento es coherente con los trabajos preparatorios [documentos del procedimiento legislativo].

( 34 ) El sistema de Madrid relativo al registro internacional de marcas se rige por el Arreglo de Madrid, celebrado inicialmente en 1891, y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, celebrado inicialmente en 1989.

( 35 ) La Comisión invoca, en esencia, las sentencias de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361); de 13 de diciembre de 2012, pelicantravel.com/OAMI — Pelikan (Pelikan) (T‑136/11, no publicada, EU:T:2012:689; no recurrida), y de 7 de julio de 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO) [T‑82/14, EU:T:2016:396; recurso de casación desestimado por auto de 14 de diciembre de 2017, Verus/EUIPO (C‑101/17 P, no publicado, EU:C:2017:979)].

( 36 ) Si bien, con arreglo a la citada disposición del Reglamento, la mala fe al presentar la solicitud de la marca es causa de nulidad absoluta, no es esta la consecuencia directa en el caso del artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104. En efecto, este artículo permite que los Estados miembros decidan si transponen o no esa causa de nulidad a su Derecho interno. En cualquier caso, el contenido de estas dos disposiciones se ha de interpretar de la misma manera.

( 37 ) Véase la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361).

( 38 ) Véase, por ejemplo, la sentencia LUCEO.

( 39 ) Véanse sus conclusiones presentadas en el asunto Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C‑104/18 P, EU:C:2019:287), punto 32.

( 40 ) Sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), apartados 37 y 42.

( 41 ) Véanse, por ejemplo, las sentencias de 7 de junio de 2011, Psytech International/OAMI — Institute for Personality & Ability Testing (16PF) (T‑507/08, no publicada, EU:T:2011:253), apartados 88 y 89, no recurrida; de 14 de febrero de 2012, Peeters Landbouwmachines/OAMI — Fors MW (BIGAB) (T‑33/11, EU:T:2012:77), apartados 24 a 26, no recurrida; Pelikan, apartados 54 y 55 y 58 a 60; de 8 de mayo de 2014, Simca Europe/OAMI — PSA Peugeot Citroën (Simca) (T‑327/12, EU:T:2014:240), apartados 38 y 39, no recurrida, y LUCEO, apartados 28 a 33 y 48 a 52.

( 42 ) Véase, a tal efecto, la sentencia de 29 de junio de 2017, Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI) (T‑343/14, EU:T:2017:458), apartados 46 y 47, no recurrida.

( 43 ) Sentencia LUCEO, apartados 28 a 33 y 48 a 52.

( 44 ) Sentencia de 5 de mayo de 2017, PayPal/EUIPO — Hub Culture (VENMO) (T‑132/16, no publicada, EU:T:2017:316), apartados 63 a 65; no recurrida.

( 45 ) Véase el fallo emitido en el litigio principal, apartado 210. Considero que, a este respecto, el hecho de que las normas del Reino Unido exijan expresamente la intención de utilizar la marca con arreglo al artículo 32, apartado 3, de la Ley de 1994 no es necesariamente decisivo.

( 46 ) Véase la sentencia Gromax Plasticulture Ltd/Don & Low Nonwovens Ltd [1999] RPC 367, apartado 379. Véanse también las sentencias DEMON ALE Trade Mark [2000] RPC 345; Decon Laboratories Ltd/Fred Baker Scientific Ltd [2001] RPC 17; LABORATOIRE DE LA MER Trade Marks [2002] FSR. 51; Knoll AG’s Trade Mark [2003] RPC 10; Ferrero SpA’s Trade Marks [2004] RPC 29; 32Red plc/WHG (International) Ltd [2012] EWCA Civ 19; Red Bull GmbH/Sun Mark Ltd [2012] EWHC 1929 (Ch); Total Ltd/YouView TV Ltd [2014] EWHC 1963 (Ch); Jaguar Land Rover Ltd/Bombadier Recreational Products Inc [2016] EWHC 3266 (Ch); HTC Corp/One Max Ltd (O/486/17), y Paper Stacked Ltd/CKL Holdings NV (O/036/18).

( 47 ) Sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361).

( 48 ) Sentencia de 3 de junio de 2010, Internetportal und Marketing (C‑569/08, EU:C:2010:311).

( 49 ) Sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361).

( 50 ) Véase también la reciente resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 22 de julio de 2019, Monopoly (R 1849/2017‑2) (la marca impugnada de la Unión comprendía una lista de productos y servicios que simplemente