Palabras clave

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Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Interpretación del Reglamento (CE) nº 40/94 y de la Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico para productos idénticos — Objetivo — Límites

[Reglamento (CE) nº 40/94, art. 9, ap. 1, letra a); Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 1, letra a)]

2. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Interpretación del Reglamento (CE) nº 40/94 y de la Directiva 89/104/CEE — Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico para productos idénticos — Publicidad en el marco de un servicio de referenciación en Internet

[Reglamento (CE) nº 40/94, art. 9, ap. 1, letra a); Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 1, letra a)]

3. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Interpretación del Reglamento (CE) nº 40/94 y de la Directiva 89/104/CEE — Marca de renombre — Publicidad en el marco de un servicio de referenciación en Internet

[Reglamento (CE) nº 40/94, art. 9, ap. 1, letra c); Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 2)]

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1. Del tenor del artículo 5, apartado 1, de la Primera Directiva 89/104 en materia de marcas y del décimo considerando de ésta se desprende que el Derecho de los Estados miembros se ha armonizado en el sentido de que el derecho exclusivo conferido por una marca ofrece a su titular una protección «absoluta» frente al uso por terceros de signos idénticos a dicha marca para productos o servicios idénticos, mientras que, cuando no se da esta doble identidad, el titular sólo podrá invocar válidamente su derecho exclusivo si existe riesgo de confusión. Esta distinción entre la protección concedida por el apartado 1, letra a), del citado artículo y la establecida en ese mismo apartado 1, letra b), fue retomada, en relación con la marca comunitaria, en el séptimo considerando y en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria.

Si bien el legislador de la Unión calificó de «absoluta» la protección contra el uso no permitido de signos idénticos a una marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca, el Tribunal de Justicia ha puesto este calificativo en perspectiva destacando que, por muy importante que pueda ser, el único objetivo de la protección concedida por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 es permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de ésta, es decir, garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. El Tribunal de Justicia ha deducido de ello que el ejercicio del derecho exclusivo conferido por la marca debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores el origen del producto.

Esta interpretación de los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 fue precisada en el sentido de que las citadas disposiciones permiten al titular de la marca invocar su derecho exclusivo en caso de menoscabo o riesgo de menoscabo de una de las funciones de la marca, ya se trate de la función esencial de indicación del origen del producto o del servicio cubierto por la marca, ya de otra de las funciones de ésta, como la de garantizar la calidad de dicho producto o servicio, ya de las funciones de comunicación, inversión o publicidad.

Ciertamente, se supone que una marca siempre debe cumplir su función de indicación del origen, mientras que sólo realiza sus demás funciones en la medida en que su titular la explote en ese sentido, en particular con fines publicitarios o de inversión. Sin embargo, esta diferencia entre la función esencial de la marca y sus demás funciones no justifica en absoluto que cuando una marca reúna una o varias de esas otras funciones, los menoscabos a estas últimas queden excluidos del ámbito de aplicación de los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94. Del mismo modo, no puede considerarse que sólo las marcas de renombre puedan desempeñar otras funciones aparte de la de indicar el origen.

(véanse los apartados 36 a 38 y 40)

2. Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Primera Directiva 89/104 en materia de marcas, y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad —a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular— de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

– menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;

– en el marco de un servicio de referenciación de las características de Adwords, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y

– menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

En cuanto a la función de indicación del origen, cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, debe concluirse que hay un menoscabo de la función de indicación del origen de dicha marca. Asimismo, cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también la conclusión de que resulta menoscabada dicha función de la marca.

En cuanto a la función publicitaria, el mero hecho de que el uso por un tercero de un signo idéntico a una marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca constriña al titular de la citada marca a intensificar sus esfuerzos publicitarios para mantener o aumentar su visibilidad entre los consumidores no basta en todos los casos para declarar que se produce un menoscabo de la función publicitaria de esa marca. A este respecto, si bien la marca es un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Derecho de la Unión pretende establecer, no tiene por objeto proteger a su titular frente a prácticas inherentes al juego de la competencia. Pues bien, la publicidad en Internet a partir de palabras clave correspondientes a marcas es una práctica de ese tipo, en la medida en que, por regla general, su objetivo es simplemente proponer a los internautas alternativas a los productos o servicios de los titulares de dichas marcas.

En lo que atañe a la función de inversión, no cabe admitir que el titular de una marca pueda oponerse a que un competidor, en condiciones de competencia leal y respetuosa de la función de indicación del origen de la marca, haga uso de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que esté registrada dicha marca, si la única consecuencia que tiene ese uso es obligar al titular de la marca a adaptar sus esfuerzos para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. Del mismo modo, el titular de la citada marca no puede invocar válidamente el hecho de que ese uso lleve a algunos consumidores a desviarse de los productos o servicios que lleven dicha marca.

(véanse los apartados 45, 57, 58, 62, 64 y 66 y el punto 1 del fallo)

3. Los artículos 5, apartado 2, de la Primera Directiva 89/104 en materia de marcas, y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo) o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación).

En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de ésta sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre.

(véanse los apartados 93 a 95 y el punto 2 del fallo)