Sag T-45/16

Nelson Alfonso Egüed

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

»EU-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EU-figurmærket BYRON - det ældre ikke registrerede varemærke BYRON - relativ registreringshindring - artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009 - ordning for common law-søgsmål vedrørende utilbørlig udnyttelse (action for passing off) - »goodwill« - bevis for den ældre rettigheds erhvervelse og fortsatte eksistens«

Sammendrag – Rettens dom (Første Afdeling) af 18. juli 2017

EU-varemærker – definition og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn – erhvervsmæssig brug af tegnet – tidsmæssigt kriterium – bevis for erhvervelsen af den ældre rettighed og dens fortsatte eksistens

EU-varemærker – definition og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn – figurmærket BYRON og det ikke registrerede varemærke BYRON

EU-varemærker – definition og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn – EUIPO’s kompetente instansers og Rettens kontrol af den nationale lovgivning, der finder anvendelse – rækkevidde

EU-varemærker – definition og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn – tegn, der giver indehaveren ret til at forbyde anvendelsen af et yngre mærke – bevisbyrde

EU-varemærker – definition og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn – betingelser – fortolkning i lyset af EU-retten – bedømmelse vedrørende kriterier fastsat i den nationale ret, der regulerer det påberåbte tegn

En påstand, der er nedlagt i en sag med henblik på prøvelse af en afgørelse vedrørende en indsigelsessag, hvorefter Retten skal omgøre den anfægtede afgørelse, således at det ansøgte varemærke registreres, kan ikke antages til realitetsbehandling. De instanser ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, der er kompetente på området, vedtager ikke formelle afgørelser vedrørende registreringen af et EU-varemærke, som kan påklages. Følgelig har appelkammeret ikke kompetence til at behandle en påstand om, at det skal registrere et EU-varemærke. Under disse omstændigheder tilkommer det heller ikke Retten at behandle en påstand om omgørelse af en afgørelse, der tilsigter, at denne ændrer appelkammerets afgørelse i denne retning. (jf. præmis 18-21)

I henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker kan indehaveren af et ikke registreret varemærke rejse indsigelse mod registrering af et EU-varemærke, såfremt dette ikke registrerede varemærke opfylder fire betingelser. Det ikke registrerede varemærke skal være anvendt erhvervsmæssigt, dets betydning må ikke kun være lokal, retten til dette varemærke skal være erhvervet i henhold til den medlemsstats lovgivning, hvor varemærket blev anvendt før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EU-varemærke, og endelig skal dette varemærke give sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke. Disse betingelser er kumulative, således at når et varemærke ikke opfylder en af disse betingelser, kan den indsigelse, der er støttet på tilstedeværelsen af et ikke registreret varemærke, som anvendes erhvervsmæssigt som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, ikke tages til følge. De to første betingelser, dvs. dem, der vedrører anvendelsen af det ældre varemærke og betydningen af dette, som ikke kun er lokal, fremgår af selve ordlyden af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, og de skal derfor fortolkes i lyset af EU-retten. Forordning nr. 207/2009 fastlægger således ensartede standarder for tegns anvendelse og betydning, der stemmer overens med de principper, som inspirerer den ordning, der er iværksat ved denne forordning. Til gengæld følger det af sætningsleddet »hvis og i det omfang der i henhold til […] medlemsstatens lovgivning vedrørende det pågældende tegn«, i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, at de to øvrige betingelser, der er fastsat ved denne forordning, til forskel fra de forrige betingelser skal vurderes i henhold til kriterier, der er fastlagt ved den lovgivning, der regulerer det påberåbte tegn. For det første er denne henvisning til den lovgivning, der regulerer det påberåbte tegn, begrundet i den omstændighed, at forordning nr. 207/2009 anerkender muligheden for, at tegn, der ikke er omfattet af EU-varemærkeordningen, kan påberåbes over for et EU-varemærke. Det er derfor kun den medlemsstats lovgivning, der regulerer det påberåbte tegn, som gør det muligt at fastslå, om tegnet er ældre end EU-varemærket, og om det kan begrunde forbuddet mod anvendelsen af et nyere varemærke. (jf. præmis 23-27 og 29)

I overensstemmelse med artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker er det indsigeren, der for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret skal bevise, at tegnet i henhold til den medlemsstats lovgivning, der finder anvendelse på det i henhold til artikel 8, stk. 4, litra b), i forordning nr. 207/2009 påberåbte tegn, giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke. På grundlag af den nationale lovgivning, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, og de retsafgørelser, der er truffet i den pågældende medlemsstat, påhviler det indsigeren at bevise, at det omhandlede tegn er omfattet af anvendelsesområdet for den påberåbte lovgivning i medlemsstaten, og at det gør det muligt at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke. (jf. præmis 31)

I forbindelse med en indsigelse på grundlag af en ældre rettighed, der er beskyttet ved en regel i national ret kan Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og Retten kontrollere relevansen af de oplysninger, som indsigeren har fremlagt til brug for bevisførelsen, som påhviler denne, med hensyn til indholdet af den nationale lovgivning. EUIPO’s kompetente instanser, der i første omgang skal træffe afgørelse, er således ikke begrænset til at have en rolle, hvor de blot kontrollerer den nationale lovgivning, således som denne er blevet fremstillet af indsigeren. EUIPO kan ex officio indhente oplysninger om den nationale lovgivning i den berørte medlemsstat, hvis sådanne oplysninger er nødvendige for bedømmelsen af betingelserne for anvendelse af den påberåbte indsigelse, og navnlig for bedømmelsen af realiteten i de faktiske omstændigheder, der er gjort gældende, eller bevisværdien af de fremlagte beviser. For så vidt angår Retten, som foretager den efterfølgende domstolskontrol, skal denne for at foretage en effektiv kontrol – ud over de dokumenter, der er blevet fremlagt – kunne kontrollere indholdet, betingelserne for anvendelse og rækkevidden af de retsregler, som indsigeren har påberåbt sig. (jf. præmis 33-35)

Det følger af den nationale retspraksis, at indsigeren i overensstemmelse med den i Det Forenede Kongerige fastsatte retlige ordning vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse skal bevise, at tre betingelser er opfyldt, nemlig for det første, at det omhandlede ikke registrerede varemærke eller tegn har opnået »goodwill« (dvs. tiltrækningskraft på kunderne), for det andet, at indehaveren af det yngre varemærke har præsenteret dette vildledende, og for det tredje, at der er sket et tab af »goodwill«. (jf. præmis 43)

Jf. afgørelsens tekst. (jf. præmis 68, 81, 90, 103, 118 og 122)

Regel 19, stk. 2, litra d), i forordning nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker fastsætter, at en indsigende part, der støtter sig på artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker, skal fremlægge bevis ikke alene for erhvervelsen af den ældre rettighed og omfanget af beskyttelsen, men ligeledes for den nævnte rettigheds fortsatte eksistens. Dette indebærer almindeligvis, at det omhandlede tegn fortsat skal være i anvendelse på tidspunktet for indgivelsen af indsigelsen. (jf. præmis 83 og 84)