Til gengæld følger det af angivelsen »hvis og i det omfang der i henhold til medlemsstatens lovgivning vedrørende det pågældende tegn«, at de to øvrige betingelser, der fremgår af artikel 8, stk. 4, litra a) og b), i forordning nr. 40/94, er betingelser fastlagt ved forordningen, som til forskel fra de forrige betingelser skal vurderes i henhold til kriterier fastlagt i den lovgivning, der regulerer det påberåbte tegn. Denne henvisning til den lovgivning, der regulerer det påberåbte tegn, er fuldt ud berettiget, idet forordning nr. 40/94 anerkender, at tegn, der ikke er omfattet af EF-varemærkeordningen, kan påberåbes over for et EF-varemærke. Det er derfor kun den lovgivning, der gælder for det påberåbte tegn, der giver mulighed for at fastslå, om tegnet er ældre end EF-varemærket, og om det kan berettige et forbud mod brugen af et nyere varemærke.

De to første betingelser om det påberåbte tegns brug og betydning følger af selve ordlyden i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 og skal derfor fortolkes i lyset af fællesskabsretten. Forordning nr. 40/94 fastlægger således ensartede standarder for tegns brug og betydning, der stemmer overens med de principper, der inspirerer den ordning, der er iværksat ved denne forordning.

I henhold til artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 4, kan et tegn, der ikke er et varemærke, føre til, at et EF-varemærke erklæres ugyldigt, hvis tegnet opfylder fire kumulative betingelser: Tegnet skal være anvendt erhvervsmæssigt, det skal have en betydning, der ikke kun er lokal, rettigheden til tegnet skal være erhvervet i overensstemmelse med reglerne i den medlemsstat, hvor tegnet blev anvendt før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EF-varemærke, og endelig skal tegnet give sin indehaver mulighed for at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke. Disse fire betingelser begrænser antallet af tegn, der ikke er varemærker, som kan påberåbes med henblik på at anfægte gyldigheden af et EF-varemærke på hele Fællesskabets område, i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 40/94.

I henhold til artikel 52, stk. 1, litra c), og artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker kan et EF-varemærke erklæres ugyldigt på baggrund af et ikke-registreret mærke eller et andet tegn, der bruges erhvervsmæssigt, og som ikke kun har lokal betydning.

For så vidt angår fortolkningen af betingelsen om tegnets betydning, hvorefter denne ikke kun må være lokal, skal det indledningsvis understreges, at denne bestemmelses ratio legis består i at begrænse tvisterne mellem tegn, idet den forhindrer, at et ældre tegn, der ikke er tilstrækkeligt væsentligt eller betydningsfuldt, kan gøre det muligt at anfægte et EF-varemærkes registrering eller gyldighed.

Desuden skal det præciseres, at betydningen af et tegn, der anvendes til at identificere bestemte erhvervsmæssige aktiviteter, skal defineres i forhold til den identifikationsfunktion, som tegnet har. Denne betragtning forudsætter, at der tages hensyn til for det første den geografiske dimension af tegnets betydning, dvs. det område, hvorpå det er anvendt som identifikation for indehaverens økonomiske aktivitet, som det fremgår af en ordlydsfortolkning af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94. Der skal dernæst tages hensyn til den økonomiske dimension af tegnets betydning, som bedømmes i henhold til varigheden af den periode, hvori tegnet opfyldte sin erhvervsmæssige funktion, og brugens omfang i forhold til den kreds af adressater, blandt hvilke det omhandlede tegn er blevet kendt som en bestanddel med særpræg, dvs. forbrugerne, konkurrenterne, leverandører, eller endda den spredning, tegnet er blevet givet, f.eks. via reklamer eller internettet.

Betydningen af undersøgelsen af den økonomiske dimension kan opfattes gennem en teleologisk fortolkning af betingelsen om det påberåbte tegns betydning. Formålet med denne betingelse er således at begrænse de mulige tvister til dem, der eksisterer mellem tegn, der faktisk er betydningsfulde. For at fastlægge den faktiske og reelle betydning af et påberåbt tegn på det berørte område, skal man således ikke begrænse sig til rent formelle vurderinger, men undersøge tegnets betydning på det pågældende område, efter at det har været anvendt som bestanddel med særpræg.

Den omstændighed, at et tegn giver indehaveren heraf en eneret på hele det nationale område, er dermed ikke i sig selv tilstrækkelig til at fastslå, at dets betydning ikke kun er lokal som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94.

For så vidt angår det relevante område skal der med henblik på at fastslå, at det påberåbte tegn ikke kun har lokal betydning, tages hensyn til den omstændighed, at de tegn, som er i risiko for at komme i konflikt med et EF-varemærke, udgør enerettigheder, der har deres oprindelse i de retsregler, som finder anvendelse på forskellige områder. Det følger heraf, at det relevante område for undersøgelsen af disse enerettigheders betydning er det, hvor disse regler hver især finder anvendelse. Det er netop på dette område, i dets helhed eller på en del heraf, at en regel giver enerettigheder, som kan komme i konflikt med et EF-varemærke.

Ud fra et fællesskabsretligt synspunkt har det pågældende tegn en betydning, der ikke kun er lokal på det relevante område, når dets betydning ikke er begrænset til en lille del af dette område, som det almindeligvis er tilfældet for en by eller en provins. Ikke desto mindre er det ikke muligt a priori at fastslå — på en abstrakt måde — hvilken del af et område der skal være omfattet for at kunne fastslå, at et tegns betydning går videre end den lokale dimension. Derfor skal bedømmelsen af tegnets betydning foretages in concreto efter omstændighederne i den enkelte sag.

Alt taget i betragtning er det nødvendigt, for med rette at kunne modsætte sig registreringen af et EF-varemærke eller opnå en erklæring om ugyldighed, at det godtgøres, at det påberåbte tegn efter brug heraf har erhvervet en betydning, der ikke fra de berørte tredjemænds synspunkt er begrænset til en lille del af det relevante område.

(jf. præmis 36-42)