FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

E. SHARPSTON

fremsat den 6. juli 2006 1( )

Sag C-239/05

BVBA Management, Training en Consultancy

mod

Benelux-Merkenbureau





1. Denne præjudicielle forelæggelse fra Hof van beroep te Brussel (appeldomstolen i Bruxelles), Belgien, skyldes et afslag på at registrere et varemærke. Sagen rejser en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af varemærkedirektivets ( ) artikel 3.

Varemærkedirektivet

2. Præamblen til varemærkedirektivet omfatter bl.a. følgende betragtninger:

»[3] Det forekommer for tiden ikke nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, men det er tilstrækkeligt at begrænse tilnærmelsen til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion.

[…]

[5] Medlemsstaterne bevarer ligeledes fuldt ud deres frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende registrering, udløb eller ugyldighed med hensyn til mærker, der er erhvervet ved registrering; det tilkommer dem f.eks. at fastsætte procedurerne for registrering og ugyldighedskendelse […]

[…]

[7] Virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen, forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater […] registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde for så vidt angår selve mærket, f.eks. at mærket mangler det fornødne særpræg […] skal angives på udtømmende vis […]

3. Artikel 3, stk. 1, bestemmer:

»Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

[…]

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse […] eller andre egenskaber ved disse.«

4. Artikel 3, stk. 3, bestemmer:

»Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. l, litra b), c) eller d), hvis det inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne kan i øvrigt træffe bestemmelse om at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter anmeldelse til registrering eller efter registrering.«

5. Artikel 13 bestemmer:

»Såfremt der kun for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke et varemærke er anmeldt eller registreret, er hindringer for registrering af varemærket eller grunde til dets fortabelse eller ugyldighed, skal varemærket kun udelukkes fra registrering eller fortabes eller erklæres ugyldigt for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.«

6. Direktivet overlader registreringsproceduren til medlemsstaterne (herunder i denne sammenhæng Benelux-landene).

Benelux-varemærkelovgivningen

7. I henhold til Benelux-landenes fælles lov om varemærker (herefter »Benelux-loven«) skal varemærkeansøgninger for Benelux-landene indleveres til Benelux-Merkenbureau (Benelux-Varemærkemyndigheden, »herefter BVM« ( )).

8. På tidspunktet for sagens faktiske omstændigheder ( ) bestemte Benelux-lovens artikel 6a, stk. 1, litra a), at registrering skal afslås, hvis det ansøgte tegn ikke udgør et varemærke i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 1, »navnlig på grund af manglende fornødent særpræg i henhold til Pariserkonventionens artikel 6e, punkt B, nr. 2«.

9. Denne artikel i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret ( ) bestemmer, for så vidt det er relevant i denne sag:

»B. De i nærværende artikel omhandlede varemærker kan kun afslås eller kendes ugyldige i følgende tilfælde:

[…]

2. når de savner ethvert særpræg eller udelukkende består af tegn og angivelser, som i omsætningen kan tjene til at betegne varernes art, beskaffenhed, mængde, bestemmelse, værdi, oprindelsessted eller frembringelsens tidspunkt, eller som benyttes i daglig sprogbrug eller i redelig og fast handelssædvane i det land, hvor beskyttelsen kræves«.

10. Benelux-lovens artikel 6a, stk. 2, bestemmer, at et afslag på registrering af et varemærke skal vedrøre tegnet, som varemærket består af, i sin helhed, men kan begrænses til en eller flere af de varer, som varemærket tilsigter at omfatte.

11. Artikel 6b, stk. 1, bestemmer, at en ansøger, hvis varemærke er blevet afslået fra registrering, kan appellere til den relevante appeldomstol (Cour d’Appel/Hof van Beroep, Bruxelles, Cour d’Appel, Luxembourg, eller Gerechtshof, Haag) og nedlægge påstand om, at varemærket skal registreres.

Nice-arrangementet

12. Der kan i henhold til direktiv 89/104 ansøges om registrering af et varemærke for varer eller tjenesteydelser. I praksis indgives varemærkeansøgninger for varer og tjenesteydelser sædvanligvis under henvisning til klassificeringsordningen i Nice-arrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker ( ), som er en international konvention, der administreres af World Intellectual Property Organisation.

13. Nice-klassificeringen, som blev indført med arrangementet, omfatter 45 klasseoverskrifter med vejledende bemærkninger og en alfabetisk fortegnelse over varer og tjenesteydelser inden for den klasse, hvori den enkelte vare eller tjenesteydelse skal placeres. Klasseoverskrifterne beskriver i vide termer arten af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af hver af de 34 vareklasser og 11 tjenesteydelsesklasser. De vejledende bemærkninger beskriver mere detaljeret, hvor det er hensigtsmæssigt, den slags varer eller tjenesteydelser, der er medtaget i den pågældende klasse. Den alfabetiske fortegnelse omfatter ca. 10 000 angivelser af varer og 1 000 angivelser af tjenesteydelser.

14. Varemærkemyndighederne i de kontraherende stater i Nice-arrangementet skal i de officielle registreringsbeviser og øvrige registreringsdokumenter anføre numrene på de klasser inden for klassificeringen, hvorunder de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er registreret, henhører ( ).

15. Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene har alle tilsluttet sig Nice-arrangementet ( ).

Vlaamse Toeristenbond-sagen

16. Det fremgår af forelæggelseskendelsen og af indlæggene, som er indgivet til Domstolen i denne sag, at den forelæggende ret ikke er overbevist om, at den tidligere afgørelse fra Benelux-domstolen i sagen Benelux-Merkenbureau mod Vlaamse Toeristenbond ( ) er forenelig med De Europæiske Fællesskabers Domstols praksis, og dette er baggrunden for forelæggelsen.

17. I den sag havde Vlaamse Toeristenbond ansøgt om registrering af ordmærket LANGS VLAAMSE WEGEN for alle varer og tjenesteydelser i klasse 16 ( ), 39 ( ), og 41 ( ) i Nice-arrangementet ( ). BVM afslog registrering for disse tre klasser med den begrundelse, at varemærket var rent beskrivende for disse varer og tjenesteydelser og derfor manglede ethvert særpræg.

18. Vlaamse Toeristenbond appellerede til Hof van Beroep (appeldomstolen), Bruxelles, med påstand om, at varemærket blev registreret for alle de varer og tjenesteydelser, for hvilke det var ansøgt, eller subsidiært at appeldomstolen fastsatte de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket kunne registreres.

19. Appeldomstolen tog appellen delvist til følge og pålagde BVM at registrere varemærket for varer og tjenesteydelser i to af de tre klasser med undtagelse af visse specifikke varer og tjenesteydelser ( ). Retten fandt, at BVM ved vurderingen af, om et varemærke kan registreres, skal bedømme spørgsmålet ikke kun for de pågældende klasser i deres helhed, men også for hver vare og tjenesteydelse, der er opregnet i klassen.

20. BVM var af den opfattelse, at appeldomstolen i henhold til Benelux-lovens artikel 6b ikke kunne pålægge delvis registrering af givne varer eller tjenesteydelser, hvis BVM ikke havde afslået registrering for disse specifikke varer eller tjenesteydelser, men for en hel vare- eller tjenesteydelsesklasse. BVM iværksatte derfor appel vedrørende et retligt spørgsmål til den belgiske Hof van Cassatie (kassationsdomstolen), som forelagde Benelux-domstolen et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af Benelux-lovens artikel 6a og 6b.

21. Benelux-domstolen kendte ved dom for ret, at i medfør af disse artikler havde appeldomstolene i Benelux-landene ( ) udelukkende kompetence til at træffe afgørelse om gyldigheden af BVM’s afslag på at registrere et varemærke. Dette indebar, at appeldomstolen kun skulle tage hensyn til de forhold, som BVM havde bygget eller burde have bygget sin afgørelse på. Appeldomstolen kunne derfor ikke behandle påstande, som gik ud over denne afgørelse, eller som ikke var blevet fremsat for BVM. Benelux-domstolen fandt derfor, at disse appeldomstole i medfør af Benelux-lovens artikel 6a og 6b kun havde kompetence til at pålægge registrering af et varemærke for specifikke varer eller tjenesteydelser inden for en klasse, hvis BVM havde taget stilling til disse varer eller tjenesteydelser som sådanne og ikke havde begrænset sin afgørelse til klassen som helhed.

22. Efter den dom annullerede Hof van Cassatie ( ) dommen fra appeldomstolen i Bruxelles på det grundlag, at den tog hensyn til andre forhold end dem, som BVM havde bygget eller burde have bygget sin afgørelse på.

Retsforhandlingerne i den foreliggende sag

23. I april 2000 indgav BVBA Management Training en Consultancy (herefter »sagsøgeren i hovedsagen« eller »sagsøgeren«) ansøgning til BVM om registrering af ordmærket THE KITCHEN COMPANY ( ) for visse varer i Nice-arrangementets klasse 11, 20 og 21 og visse tjenesteydelser i klasse 37 og 42. For hver af disse klasser blev de specifikke varer og tjenesteydelser, for hvilke der blev ansøgt om varemærkebeskyttelse, opregnet ( ).

24. BVM afslog registrering af varemærket med den begrundelse, at det var rent beskrivende for arten, egenskaberne, oprindelsen eller anvendelsesformålet med de i klasse 11, 20, 21, 37 og 42 nævnte varer og tjenesteydelser fra, til eller som har forbindelse til en køkkenvirksomhed, hvorfor tegnet helt manglede særpræg. Den forelæggende ret har bemærket, at BVM ikke formulerede en endelig konklusion vedrørende hver af de særskilte varer og tjenesteydelser, men blot udtalte, at det ansøgte tegn manglede ethvert særpræg i forhold til den ansøgte beskyttelse som helhed.

25. Sagsøgerne i hovedsagen har anfægtet dette afslag ved den forelæggende ret. Selskabet har nedlagt påstand om, at den anfægtede afgørelse annulleres, og at det pålægges BVM at registrere ansøgningen i klasse 11, 20, 21, 37 og 42. Subsidiært har selskabet nedlagt påstand om registrering i de klasser, for hvilke der efter rettens opfattelse er fornødent særpræg.

26. Den forelæggende ret er af den opfattelse, at i forhold til varer og tjenesteydelser i klasse 11, 20, 37 og 42 mangler ordsammensætningen helt fornødent særpræg. Hvad angår varerne i klasse 21, for hvilke der er ansøgt om beskyttelse, er det imidlertid den forelæggende rets opfattelse, at varemærket kun er beskrivende for køkkenredskaber på grund af deres art og formål. For de andre varer vækker ordsammensætningen »The Kitchen Company« ingen umiddelbare sproglige associationer til varernes formål i den tilsigtede forbrugers bevidsthed. Den forelæggende ret har konkluderet, at da varemærket ikke er beskrivende, har det fornødent særpræg for disse varer ( ).

27. BVM har modsat sig denne fremgangsmåde ved den forelæggende ret. Myndigheden har gjort gældende, at retten ikke kan tage sagsøgerens subsidiære påstand til følge om registrering for de varer og tjenesteydelser, for hvilke retten anser varemærket for at have fornødent særpræg. Dette skyldes, at sagsøgeren ikke specifikt anmodede BVM om at overveje registrering udelukkende for visse varer eller tjenesteydelser, og efter dommene fra Benelux-domstolen og den belgiske kassationsdomstol i Vlaamse Toeristenbond-sagen kan den nationale appeldomstol ikke træffe afgørelse om spørgsmål, der ikke var omfattet af BVM’s afgørelse, eller som ikke blev rejst for myndigheden.

28. Den forelæggende ret er usikker på, om denne retspraksis er i overensstemmelse med Domstolens dom i Postkantoor-sagen ( ). I den sag fandt Domstolen, at (i) en varemærkemyndighed skal tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder, inden den træffer en endelig afgørelse om registrering af et varemærke ( ), (ii) den ret, der prøver en afgørelse vedrørende en ansøgning om registrering af et varemærke, skal ligeledes tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder inden for de grænser, der gælder for dens beføjelser, således som de er fastlagt i de gældende nationale bestemmelser ( ), og (iii) når der ansøges om registrering af et varemærke for diverse varer eller tjenesteydelser, skal varemærkemyndigheden kontrollere, at varemærket ikke er omfattet af nogen af registreringshindringerne i varemærkedirektivets artikel 3, stk. 1, i forhold til hver enkelt af disse varer eller tjenesteydelser, og kan altså nå til forskellige resultater, alt afhængig af de undersøgte varer eller tjenesteydelser ( ).

29. Den forelæggende ret er af den opfattelse, at det følger af Postkantoor-dommen, at varemærkemyndigheden skal undersøge varemærkeansøgningen for hver vare og tjenesteydelse, for hvilke der ansøges om varemærkebeskyttelse, og at det kan føre til forskellige resultater, alt afhængig af de undersøgte varer eller tjenesteydelser. Hvis dette er tilfældet, skal det fremgå af den foreløbige og den eventuelle endelige afgørelse om afslag på registrering.

30. Det er også rettens opfattelse, at »de relevante faktiske omstændigheder« kan ændre sig mellem tidspunktet, hvor varemærkemyndigheden træffer en afgørelse, som appelleres, og tidspunktet, hvor den ret, som prøver afgørelsen, afsiger sin dom i appelsagen.

31. I den foreliggende sag formulerede BVM ikke en endelig konklusion for hver særskilt vare og tjenesteydelse. BVM traf blot afgørelse i generelle vendinger om, at det ansøgte tegn manglede ethvert særpræg.

32. I henhold til den forelæggende ret kan følgen af en sådan generel afgørelse være, at den ret, der prøver afgørelsen, i henhold til national lovgivning ikke kan inddrage alle relevante faktiske omstændigheder, således som det kræves i Postkantoor-dommen. Dette skyldes, at »[e]n relevant faktisk omstændighed« ved bedømmelsen af en ansøgning kan være, at der i forhold til én vare ikke foreligger nogen registreringshindring, men nok i forhold til andre varer, som er beskrevet i ansøgningen. Hvis afgørelsen ikke henviser til hver vare eller tjenesteydelse individuelt, er appeldomstolen ikke kompetent, når (i) det følger af national lovgivning, at retten kun kan tage stilling til sagen, således som denne har foreligget for varemærkemyndigheden, og i det omfang sagens spørgsmål er behandlet i myndighedens afgørelse, og når (ii) hverken registreringsansøgningen eller afgørelsen lagde vægt på de individuelle varer og tjenesteydelser.

33. Den forelæggende ret har derfor udsat sagen og forelagt Domstolen følgende spørgsmål vedrørende varemærkedirektivets artikel 3 til præjudiciel afgørelse:

»1) Skal varemærkemyndigheden i sin undersøgelse af alle relevante faktiske forhold og omstændigheder vedrørende en absolut registreringshindring – både i den foreløbige og endelige afgørelse i forhold til ansøgningen – særligt meddele resultatet for hver vare og tjenesteydelse, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse?

2) Kan de relevante faktiske forhold og omstændigheder, som retten i tilfælde af et søgsmål til prøvelse af varemærkemyndighedens afgørelse skal tage i betragtning, være forskellige fra dem, varemærkemyndigheden inddrog – som følge af den tid der er hengået mellem de to afgørelser – eller påhviler det retten kun at tage hensyn til de faktiske forhold og omstændigheder, som forelå, da varemærkemyndigheden traf afgørelse?

3) Udelukker den af Domstolen anlagte fortolkning i dommen i Koninklijke KPN Nederland-sagen, at nationale bestemmelser om domstolskompetencen fortolkes således, at domstolene er afskåret fra at tage hensyn til ændrede relevante faktiske forhold og omstændigheder eller fra at træffe afgørelse vedrørende varemærkets fornødne særpræg i forhold til hver vare og tjenesteydelse i sig selv?«

34. Der er indgivet skriftlige indlæg af BVM, den tyske regering og Kommissionen. Der er ikke fremsat anmodning om – og heller ikke afholdt – retsmøde.

Det første spørgsmål

35. Den forelæggende ret har med det første spørgsmål nærmere bestemt spurgt, om artikel 3 i direktiv 89/104 kræver, at den afgørelse ( ), hvorved varemærkemyndigheden afslår registrering af et varemærke på grundlag af en absolut registreringshindring, skal meddele konklusionen særskilt for hver vare og tjenesteydelse, der er omfattet af ansøgningen om varemærkebeskyttelse.

36. BVM har gjort gældende, at det første spørgsmål skal besvares benægtende, mens den tyske regering er af den modsatte opfattelse. Kommissionens holdning er mere nuanceret, men er i vidt omfang i tråd med BVM’s.

37. Den tyske regering har støttet sig til Domstolens udtalelser i Postkantoor-dommen ( ), nemlig (i) eftersom der altid ansøges om registrering af et varemærke i relation til specifikke varer eller tjenesteydelser, der er nævnt i ansøgningen om registrering, skal bedømmelsen af spørgsmålet, om varemærket er omfattet af en af registreringshindringerne i direktivets artikel 3, foretages konkret i forhold til disse varer eller tjenesteydelser ( ), og (ii) når der ansøges om registrering for diverse varer eller tjenesteydelser, skal undersøgelsen foretages i forhold til hver enkelt af disse varer eller tjenesteydelser og kan altså nå til forskellige resultater, alt afhængig af de undersøgte varer eller tjenesteydelser ( ). Den tyske regering har ligeledes støttet sig til direktivets artikel 13, som bestemmer, at såfremt der kun for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke et varemærke er anmeldt eller registreret, er hindringer for registrering af varemærket eller grunde til dets fortabelse eller ugyldighed, skal varemærket kun udelukkes fra registrering eller fortabes eller erklæres ugyldigt for så vidt angår de pågældende varer eller tjenesteydelser.

38. Jeg er bestemt enig i, at når der ansøges om registrering for diverse varer eller tjenesteydelser, skal undersøgelsen foretages i forhold til hver enkelt af disse varer eller tjenesteydelser. Hvordan skal varemærkemyndigheden ellers fastsætte de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket gyldigt kan registreres, og derved sikre overholdelse af varemærkedirektivets artikel 13? Mere generelt følger en sådan undersøgelse af kravet om, at varemærkemyndigheden skal foretage en »streng og fuldstændig [undersøgelse] for at undgå, at der sker uretmæssige registreringer af varemærker« ( ).

39. Det er imidlertid ikke min opfattelse, at det nødvendigvis følger heraf, at den afgørelse, hvorved en varemærkemyndighed afslår registrering af et varemærke på grundlag af en absolut registreringshindring, skal meddele en særskilt konklusion for hver af disse individuelle varer og tjenesteydelser. Når registreringen afslås på dette grundlag for en hel gruppe eller kategori af varer eller tjenesteydelser, er det tilstrækkeligt, at afgørelsen, uanset om den er foreløbig eller endelig, meddeler og i tilstrækkeligt omfang forklarer, hvorfor gruppen eller kategorien som sådan ikke kan registreres.

40. Således som Kommissionen med rette har fremhævet, kræver Domstolens praksis, at der skal være en ret til domstolsprøvelse af alle afgørelser, hvorved en national myndighed afslår en rettighed, der er anerkendt i fællesskabsretten. Effektiv domstolskontrol skal omfatte spørgsmålet, om begrundelsen for den anfægtede afgørelse er lovlig. Dette kræver generelt, at den ret, der behandler sagen, skal kunne pålægge den kompetente myndighed at meddele begrundelsen ( ). En national varemærkemyndighed skal derfor begrunde et afslag på registrering af et varemærke. Det er Domstolens faste praksis, også på varemærkeområdet, at begrundelsen klart og utvetydigt skal angive de betragtninger, som den institution, der har udstedt retsakten, har lagt til grund, således at de berørte parter kan få kendskab til grundlaget for den trufne foranstaltning, og således at den kompetente ret kan udøve sin prøvelsesret. Det kræves imidlertid ikke, at begrundelsen angiver alle de forskellige relevante faktiske og retlige momenter, da spørgsmålet, om begrundelsen er tilstrækkelig, ikke blot skal vurderes i forhold til ordlyden af den pågældende retsakt, men ligeledes til den sammenhæng, hvori den er truffet, og de retsregler, der regulerer det pågældende område ( ).

41. Det er derfor ikke nødvendigt, at den nationale varemærkemyndighed begrunder afslaget på registrering særskilt for hver enkelt vare og tjenesteydelse. Selv om myndigheden skal give en begrundelse for alle de pågældende varer og tjenesteydelser, kan den ikke desto mindre i princippet anvende en generel begrundelse, hvis det er dens opfattelse, at en sådan begrundelse er gyldig for alle varer og tjenesteydelser samlet set i en given gruppe. I praksis er det ikke altid nyttigt at give individuelle begrundelser for hver enkelt vare eller tjenesteydelse.

42. Denne fremgangsmåde har den fordel, som ikke kan understreges nok, at den er brugbar. BVM har bemærket, at der er 35 000 varemærkeansøgninger i Benelux hvert år, oftest for flere vare- og tjenesteydelsesklasser og oftest ved opregning af en lang række varer og tjenesteydelser inden for de klasser, for hvilke der er ansøgt om registrering ( ). Den eneste brugbare undersøgelsesmetode er, at varemærkemyndigheden først omgrupperer de specificerede varer og tjenesteydelser omkring, hvad der fremstår som hovedvarerne og ‑tjenesteydelserne. Den naturlige sammenhæng mellem de således grupperede varer og tjenesteydelser skal være åbenbar for den relevante kundekreds ( ). Det vigtige er, at myndigheden klart angiver i sin afgørelse, hvorfor det er dens opfattelse, at der er en absolut registreringshindring for den pågældende vare- eller tjenesteydelseskategori. Når varemærkemyndigheden meddeler ansøgeren sin afgørelse (uanset om den er foreløbig eller endelig), er det op til ansøgeren, hvis han måtte ønske det, at angive hvorfor og godtgøre hvordan registreringshindringen ikke gælder for visse specifikke varer og tjenesteydelser blandt de varer og tjenesteydelser, som varemærket er ansøgt for ( ). Dette vil så muliggøre effektiv domstolsprøvelse af afgørelsen under hensyn til myndighedens afgørelse for disse varer og tjenesteydelser.

43. I den foreliggende sag omfattede ansøgningen varer i tre klasser og tjenesteydelser i to. Den kunne opfattes som en ansøgning om registrering for 32 slags varer og 13 slags tjenesteydelser ( ). BVM var af den opfattelse, at varemærket ikke gyldigt kunne registreres for nogen af disse vare- eller tjenesteydelsesklasser på grundlag af en og samme absolutte registreringshindring. Afgørelsen skal bestemt klart for hver klasse forklare, hvorfor det var BVM’s opfattelse, at denne absolutte registreringshindring fandt anvendelse på alle varerne og/eller tjenesteydelserne inden for den klasse, for hvilken der er ansøgt om registrering af varemærket. Jeg mener imidlertid, at det ville være åbenbart urimeligt, hvis fællesskabsretten pålagde de nationale varemærkemyndigheder i en sådan situation at opregne begrundelsen for afslaget på registrering for hver eneste vare og tjenesteydelse.

44. Jeg konkluderer derfor, at det første spørgsmål skal besvares med, at en varemærkemyndighed, som afslår registrering af et varemærke, ikke i sin afgørelse skal meddele en særskilt konklusion for hver af de enkelte varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om varemærkebeskyttelse. Det er tilstrækkeligt, at det fremgår af afgørelsen, hvorfor registreringen afslås for de specifikke vare- og tjenesteydelseskategorier, som de enkelte varer og tjenesteydelser henhører under.

Det andet spørgsmål og det tredje spørgsmåls første led

45. Den forelæggende ret har med det andet spørgsmål nærmere bestemt spurgt, om artikel 3 i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at en ret, der prøver en varemærkemyndigheds afgørelse om afslag på registrering af et varemærke, kun skal tage hensyn til de faktiske forhold og omstændigheder, som forelå, da varemærkemyndigheden traf afgørelse, eller om denne artikel gør det muligt for retten at tage hensyn til faktiske forhold og omstændigheder, der er opstået efter denne afgørelse. Den forelæggende ret har med det tredje spørgsmåls første led nærmere bestemt spurgt, om det er i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 89/104, at nationale bestemmelser i det hele afskærer en ret, som prøver en varemærkemyndigheds afgørelse, fra at tage hensyn til ændrede faktiske forhold og omstændigheder.

46. Disse to spørgsmål synes at være to sider af samme sag. Det første spørgsmål er, om en appeldomstol i lyset af artikel 3 kan tage hensyn til mellemkommende faktiske forhold og omstændigheder. Det sidstnævnte spørgsmål er, om en appeldomstol i lyset af samme bestemmelse i henhold til national ret kan afskæres fra at tage hensyn til mellemkommende faktiske forhold og omstændigheder. Jeg foreslår derfor, at de behandles sammen.

47. BVM er af den opfattelse, at begge spørgsmål skal afvises: Der er intet i forelæggelseskendelsen, som antyder, at der faktisk foreligger »ændrede faktiske forhold og omstændigheder«.

48. Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at den »ændring«, som den nationale ret har tænkt på ved formuleringen af disse spørgsmål, er forskellen mellem på den ene side synspunktet hos varemærkemyndigheden, hvis afgørelse skal prøves, og på den anden side synspunktet hos den ret, som prøver afgørelsen.

49. Det står mig ikke klart, at en sådan forskel skal kategoriseres som ændrede »relevante faktiske forhold og omstændigheder«. Det er bestemt snarere et retsspørgsmål, eftersom dette »synspunkt« fremkommer, når retlige kriterier anvendes på bestemte (uændrede) faktiske forhold. Endvidere omhandler de præmisser i Postkantoor-dommen, som synes at have givet anledning til spørgsmålene, klart »faktiske forhold« i dette udtryks mere almindelige forstand ( ). Spørgsmålene er imidlertid generelt formuleret, og det er derfor min opfattelse, at det er muligt at besvare dem generelt.

50. Under alle omstændigheder mener jeg ikke, at spørgsmålene skal afvises på det grundlag, at den ene part i sagen er af den opfattelse, at de bygger på den forelæggende rets forkerte forudsætning. Det er fast retspraksis, at det i princippet ( ) udelukkende tilkommer de nationale retter, for hvem de konkrete tvister er indbragt, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere, såvel om en præjudiciel afgørelse er nødvendig for, at de kan afsige dom, som relevansen af de spørgsmål, de forelægger Domstolen ( ).

51. BVM har subsidiært også bestridt, at artikel 3 i direktiv 89/104 kan besvare det andet spørgsmål. Denne indvending kan efter min mening ikke tages til følge. Domstolens dom i Postkantoor-sagen, som har givet anledning til spørgsmålene i den foreliggende sag, vedrørte en fortolkning af artikel 3.

52. Den tyske regering har gjort gældende, at direktiv 89/104 ikke opstiller udtømmende regler vedrørende udstrækningen af den retlige prøvelse af varemærkemyndigheders afgørelser, således som det klart fremgår af artikel 3, stk. 3, andet punktum. Det tilkommer derfor national lovgivning at bestemme, om der kan eller skal tages hensyn til faktiske forhold eller omstændigheder, som indtræder eller først erkendes efter registreringen. Kommissionen har en tilsvarende opfattelse.

53. Således som Kommissionen har anført, fremhævede Domstolen i Postkantoor-dommen, at den kompetente myndighed skal tage alle de relevante faktiske omstændigheder i betragtning, inden den træffer en endelig afgørelse om registrering af et varemærke ( ). En ret, som anmodes om at prøve en sådan afgørelse, »skal ligeledes tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder inden for de grænser, der gælder for dens beføjelser, således som de er fastlagt i de gældende nationale bestemmelser« ( ). I sådanne sager skal retten tage stilling til lovligheden af en given afgørelse fra varemærkemyndigheden. Denne afgørelse kan (naturligvis) kun være truffet på grundlag af de faktiske forhold, som forelå for myndigheden på tidspunktet for afgørelsen. Det er derfor efter min opfattelse helt acceptabelt, at en retsorden forbyder en ret at annullere en afgørelse på grundlag af efterfølgende faktiske forhold. Dette er faktisk i overensstemmelse med praksis hos mange retsinstanser ved retlig prøvelse af afgørelser. Fællesskabsretten anerkender også dette princip ( ).

54. Endvidere har Domstolen inden for det særlige område vedrørende retlig prøvelse af EF-varemærkemyndighedens ( ) afgørelser for nylig bekræftet, at »Retten kun kan ophæve eller omgøre den anfægtede afgørelse, hvis den på det tidspunkt, den blev truffet, var behæftet med en af […] ophævelses- eller omgørelsesgrunde[ne]. Retten kan derimod ikke ophæve eller omgøre en sådan afgørelse af årsager, der indtræder, efter at afgørelsen er truffet« ( ).

55. Jeg konkluderer derfor, at det andet spørgsmål og det tredje spørgsmåls første led skal besvares med, at (i) det tilkommer national lovgivning at bestemme, om en ret, der prøver en varemærkemyndigheds afgørelse om afslag på registrering af et varemærke, kan tage hensyn til faktiske forhold og omstændigheder, der er indtrådt efterfølgende i forhold til tidspunktet for varemærkemyndighedens afgørelse, og (ii) at det er foreneligt med artikel 3 i direktiv 89/104, at nationale bestemmelser afskærer en ret, der prøver en sådan afgørelse, fra at tage hensyn til sådanne forhold og omstændigheder.

Det tredje spørgsmåls andet led

56. Den forelæggende ret har med det tredje spørgsmåls andet led nærmere bestemt spurgt, om det er i overensstemmelse med varemærkedirektivets artikel 3, at nationale bestemmelser afskærer en ret, der prøver en varemærkemyndigheds afgørelse, fra at træffe afgørelse vedrørende varemærkets fornødne særpræg særskilt for hver vare og tjenesteydelse for sig.

57. BVM har gjort gældende, at i det omfang spørgsmålet vedrører appeldomstolens kompetence til at træffe afgørelse om varemærkets fornødne særpræg for »hver vare og tjenesteydelse i sig selv«, er det blevet besvaret i forbindelse med det første spørgsmål. For så vidt som spørgsmålet antyder, at der er en uoverensstemmelse mellem Domstolens dom i Postkantoor-sagen og fortolkningen af »nationale bestemmelser om domstolskompetencen«, er spørgsmålet uden grundlag. Domstolen udtalte udtrykkeligt i Postkantoor-dommen, at appeldomstolens kompetence ligger »inden for de grænser, der gælder for dens beføjelser, således som de er fastlagt i de gældende nationale bestemmelser«. National ret kan derfor opstille grænser for nationale retters kompetence.

58. Den tyske regering har derimod gjort gældende, at nationale bestemmelser ikke må begrænse appeldomstoles beføjelser til at bedømme det fornødne særpræg for særskilte varer og tjenesteydelser. Direktiv 89/104, således som Domstolen har fortolket det i Postkantoor-sagen, giver nationale varemærkemyndigheder bindende retningslinjer for deres afgørelser. Domstolene, som i henhold til de nationale bestemmelser kun kan prøve afgørelsens lovlighed, skal derfor kontrollere, at disse bindende retningslinjer er blevet anvendt, og kan og skal derfor i princippet træffe særskilt afgørelse for individuelle klasser.

59. Kommissionen har først henvist til Benelux-domstolens afgørelse i Vlaamse Toeristenbond-sagen ( ). Den har bemærket, at en af de faktiske forskelle mellem den sag og den foreliggende sag er, at Vlaamse Toeristenbond havde ansøgt om registrering for visse hele klasser i Nice-arrangementet. I den foreliggende sag har sagsøgeren i hovedsagen derimod ansøgt om registrering for visse, men ikke alle, varer og tjenesteydelser i en række klasser.

60. Kommissionen har herefter overvejet argumenterne for og imod det synspunkt, at varemærkedirektivets artikel 3 ikke tillader nationale bestemmelser at afskære en ret, som skal prøve en varemærkemyndigheds afgørelse, fra at træffe afgørelse om varemærkets fornødne særpræg særskilt for hver vare og tjenesteydelse. Kommissionen har konkluderet, at artikel 3 tillader sådanne bestemmelser, navnlig på det grundlag at direktivet udtrykkeligt giver medlemsstaterne udstrakt handlefrihed ved reguleringen af varemærkeproceduren. Endvidere har Kommissionen bemærket, at hvis en ansøger i henhold til Benelux-proceduren over for BVM angiver at være interesseret i at opnå registrering for færre varer og/eller tjenesteydelser end ansøgt i den oprindelige ansøgning, påhviler det tilsyneladende BVM at behandle denne anmodning, og ansøgeren er i så fald i stand til at nedlægge påstand om delvis registrering ved den ret, som prøver afslaget på registrering. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at Benelux-lovgivningen i praksis synes at opfylde direktivets artikel 13.

61. Jeg er enig i denne opfattelse.

62. Direktivet tilsigter ikke, således som det klart fremgår af tredje betragtning hertil, at foretage en fuldstændig tilnærmelse. I henhold til femte betragtning til direktivet bevarer medlemsstaterne »ligeledes fuldt ud deres frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende registrering« af varemærker. Det forekommer at være i overensstemmelse med denne frihed, at nationale ordninger kan tillade delvis registrering (i den forstand, at der sker registrering af det ansøgte varemærke, men kun for nogle af de pågældende varer eller tjenesteydelser) på den betingelse, at ansøgeren anmoder herom som et alternativ til fuldstændig registrering i den ansøgning, der indgives til den kompetente varemærkemyndighed.

63. Denne frihed er blot en illustration af det mere generelle princip, som Domstolen har opstillet, hvorefter »det, når der ikke er udstedt fællesskabsbestemmelser på området, tilkommer hver enkelt medlemsstat i sin interne retsorden at fastsætte de processuelle regler for sagsanlæg til sikring af beskyttelsen af de rettigheder, som fællesskabsretten medfører for borgerne« ( ) (naturligvis forudsat at principperne om ækvivalens og effektivitet overholdes). I den specifikke sammenhæng med varemærker bemærkede Domstolen i Postkantoor-dommen, at »[e]n ret, der behandler en sag, der er anlagt til prøvelse af en afgørelse vedrørende en ansøgning om registrering af et varemærke, […] ligeledes [skal] tage hensyn til alle de relevante faktiske omstændigheder inden for de grænser, der gælder for dens beføjelser, således som de er fastlagt i de gældende nationale bestemmelser« ( ).

64. Det forekommer mig at være helt i overensstemmelse med denne retspraksis, at nationale bestemmelser kan afskære en ret, der prøver en varemærkemyndigheds afgørelse, fra at træffe afgørelse vedrørende varemærkets fornødne særpræg særskilt for hver vare og tjenesteydelse. Det forekommer ikke urimeligt eller alt for bebyrdende at forvente, at en ansøger, som ønsker at bevare retten til at ansøge om delvis registrering, gør dette klart i registreringsansøgningen. Det er trods alt på dette tidspunkt, at ansøgeren bedst kan vurdere den forretningsmæssige interesse (registreringsansøgningen er sandsynligvis kulminationen på en vurderingsperiode) og beslutte sig for, om han vil være tilfreds med en delvis registrering af varemærket for færre varer eller tjenesteydelser, hvis den fuldstændige registrering af det ansøgte varemærke afslås, eller om han vil foretrække at indgive en ny ansøgning om et andet varemærke for flere varer eller tjenesteydelser.

65. Hensynet til en effektiv sagsbehandling forekommer også bedst tjent med, at spørgsmålet om fuldstændig eller delvis registrering vurderes på tidspunktet for registreringsansøgningen. En national varemærkemyndighed er bestemt et mere hensigtsmæssigt forum end en appeldomstol for den første vurdering heraf.

66. Kommissionen er af den opfattelse, at hovedargumentet mod ovennævnte synspunkt er varemærkedirektivets artikel 13’s ordlyd, hvoraf fremgår, at varemærket kun kan udelukkes fra registrering for så vidt angår de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af registreringshindringen.

67. Denne bestemmelse skal imidlertid forstås i lyset af direktivets overordnede system, navnlig den kompetence, som efter direktivet er forbeholdt medlemsstaterne til at fastlægge processuelle regler. Det forekommer mig, at ånden i direktivets artikel 13 netop afspejles, når national ret sikrer, at varemærkeansøgere subsidiært kan anmode om delvis registrering i deres ansøgninger.

68. Denne fortolkning er efter min opfattelse endvidere i overensstemmelse med Domstolens udtalelse i Postkantoor-dommen om, at »såfremt der er indgivet anmeldelse til registrering med hensyn til en hel klasse […], [kan den kompetente myndighed i henhold til direktivets artikel 13] nøjes med at registrere varemærket for visse af de varer eller tjenesteydelser, der omfattet af denne klasse […]« ( ). Domstolen påberåbte sig her artikel 13 som grundlag for at give den nationale varemærkemyndighed denne (skønsmæssige) beføjelse. Det følger imidlertid ikke heraf, at artikel 13 pålægger en varemærkemyndighed en materiel forpligtelse til ex officio at overveje delvis registrering i alle tilfælde. Der er på dette grundlag ingen uoverensstemmelse med artikel 13, hvis nationale processuelle regler pålægger en ansøger, som ønsker, at varemærkemyndigheden skal overveje delvis registrering, at gøre dette klart i ansøgningen. Sådanne regler fremmer tværtimod en effektiv sagsbehandling, er snarere mindre end mere bebyrdende i sammenhæng med proceduren som helhed og gør ikke udøvelsen af rettigheder afledt af fællesskabsretten umulig eller urimeligt vanskelig.

69. Det fremgår af sagsakterne for Domstolen, at sagsøgeren i hovedsagen hverken fremkom med en sådan subsidiær anmodning om delvis registrering i den oprindelige ansøgning til BVM eller ved klagen til BVM over det foreløbige afslag. Sagsøgeren benyttede sig således ikke af de to lejligheder, som Benelux-ordningen giver i kraft af totrinsproceduren – foreløbig og endelig – for at indgive en subsidiær ansøgning om delvis registrering. Det er først for appeldomstolen, at den subsidiære ansøgning synes at være fremkommet. Jeg kan ikke se nogen fornuftig grund til, at sagsøgeren (eller nogen anden ansøger) ikke skulle kunne indgive en subsidiær ansøgning (således som det tillades efter de nationale processuelle regler), mens ansøgningen verserer for varemærkemyndigheden.

70. Jeg konkluderer derfor, at når en national ret prøver en varemærkemyndigheds afgørelse om afslag på registrering af et varemærke, er det ikke i strid med artikel 3 i direktiv 89/104, hvis nationale processuelle regler afskærer retten fra at tage stilling til varemærkets fornødne særpræg særskilt for hver vare og tjenesteydelse for sig, forudsat at disse regler giver ansøgeren en effektiv mulighed for at ansøge om delvis registrering af varemærket (nemlig registrering udelukkende for visse af de varer og/eller tjenesteydelser, der er dækket af den oprindelige ansøgning) ved indgivelsen af ansøgningen til varemærkemyndigheden.

Forslag til afgørelse

71. På baggrund af ovenstående er det min opfattelse, at Domstolen skal besvare de af Hof van beroep te brussel forelagte spørgsmål således:

»1) Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker pålægger ikke en varemærkemyndighed, som afslår registrering af et varemærke, i sin afgørelse at meddele en særskilt konklusion for hver af de enkelte varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om varemærkebeskyttelse. Det er tilstrækkeligt, at det fremgår af afgørelsen, hvorfor registreringen afslås for de specifikke vare- og tjenesteydelseskategorier.

2) Direktiv 89/104 overlader det til national ret at afgøre, om en ret, der prøver en varemærkemyndigheds afgørelse om afslag på registrering af et varemærke, kan tage hensyn til faktiske forhold og omstændigheder, der er indtrådt efterfølgende i forhold til tidspunktet for varemærkemyndighedens afgørelse.

3) Det er i overensstemmelse med direktiv 89/104, at nationale bestemmelser afskærer en ret, der prøver en sådan afgørelse, fra (i) at tage hensyn til faktiske forhold og omstændigheder, der er indtrådt efterfølgende i forhold til tidspunktet for varemærkemyndighedens afgørelse, og (ii) at tage stilling til varemærkets fornødne særpræg særskilt for hver vare og tjenesteydelse, forudsat at disse regler giver ansøgeren en effektiv mulighed for at ansøge om delvis registrering af varemærket (nemlig registrering udelukkende for visse af de varer og/eller tjenesteydelser, der er dækket af den oprindelige ansøgning) ved indgivelsen af ansøgningen til varemærkemyndigheden.«