FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

G. PITRUZZELLA

fremsat den 6. marts 2019 ( 1 )

Sag C-705/17

Patent- och registreringsverket

mod

Mats Hansson

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Svea hovrätt (appeldomstolen i Stockholm i sin egenskab af appeldomstol i patent- og handelsretlige sager, Sverige))

»Præjudiciel forelæggelse – varemærker – direktiv 2008/95 – registreringshindringer og ugyldighedsgrunde vedrørende konflikter med ældre rettigheder – ældre varemærke, som indeholder en angivelse af geografisk oprindelse, der er omfattet af en erklæring om afkald (disclaimer) – en sådan erklærings indvirkning på vurderingen af risikoen for forveksling«

1. I henhold til lovgivningen i enkelte medlemsstater kan et varemærke registreres med en erklæring om afkald, en såkaldt »disclaimer«, når ansøgningen vedrører et sammensat tegn, der indeholder et eller flere beskrivende eller generiske ord for en eller flere varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af ansøgningen. Disclaimeren, der afhængigt af den relevante lovgivning kan afgives frivilligt af ansøgeren eller påkræves af det kompetente kontor som en betingelse for registrering, sigter mod at klargøre, at det eller de beskrivende og ikke-særprægede ord i det tegn, der søges registreret, ikke er omfattet af eneretten og dermed fortsat er til rådighed ( 2 ). Varemærkeindehaveren må derfor ikke forbyde andre erhvervsdrivende at gøre brug af disse ord.

2. Den ovennævnte brug af disclaimeren er tilladt i henhold til svensk lovgivning. Ved den anmodning om præjudiciel afgørelse, der er genstand for nærværende forslag til afgørelse, ønsker Svea hovrätt – Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstolen i Stockholm i sin egenskab af appeldomstol i patent- og handelsretlige sager, Sverige) oplyst, i det tilfælde at et tegn, der ansøges registreret som varemærke, står i konflikt med et ældre varemærke, om og i hvilket omfang den omstændighed, at en bestanddel i det ældre varemærke er omfattet af en disclaimer, påvirker den vurdering af risikoen for forveksling, der skal foretages i medfør af artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 ( 3 ).

3. Dette spørgsmål er blevet rejst under en sag vedrørende det forhold, at Patent- och registreringsverket (det svenske patent- og varemærkekontor, herefter »PRV«) gav afslag på en ansøgning om registrering af et nationalt ordmærke indgivet af Mats Hansson.

Retsforskrifter

EU-retten

4. Artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 bestemmer: »1. Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan, hvis det er registreret, erklæres ugyldigt: […] b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art« ( 4 ).

5. Artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 fastsætter: »Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af […] b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket« ( 5 ).

National lovgivning

6. § 10, stk. 1, nr. 2, i kapitel 1 i varumärkeslagen (2010:1877) (lov nr. 1877/2010 om varemærker, herefter »loven fra 2010«) ( 6 ), som gennemfører artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 i den svenske retsorden, definerer indholdet af den eneret, der tildeles indehaveren af et registreret varemærke, til at forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre brug af tegn, der indebærer en risiko for forveksling eller at der er en forbindelse med det omhandlede varemærke.

7. I henhold til § 5, i kapitel 2, i loven fra 2010, som gennemfører artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 i den svenske retsorden, skal varemærket have fornødent særpræg i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som det ansøges registreret for.

8. Såfremt et varemærke indeholder en bestanddel, der ikke kan registreres i sig selv alene, og der foreligger en klar risiko for, at registreringen vil føre til tvivl om omfanget af indehaverens eneret, kan denne bestanddel i henhold til § 12, stk. 1, i kapitel 2 i loven fra 2010 udtrykkeligt udelukkes fra beskyttelse i forbindelse med registreringen. Såfremt bestanddelen på et senere tidspunkt opfylder kravene for registrering, kan bestanddelen eller varemærket i henhold til § 12, stk. 2, som helhed registreres efter en ny ansøgning uden undtagelsen i stk. 1.

Hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

9. Indstævnte i hovedsagen, Mats Hansson, indgav den 16. december 2015 til appellanten i hovedsagen, PRV, en ansøgning om registrering af et nationalt ordmærke med ordlyden ROSLAGSÖL for varer henhørende under klasse 32 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«) og navnlig for ikke-alkoholiske drikke og øl (herefter »det ansøgte varemærke«).

10. PRV afslog ansøgningen ved afgørelse af 14. juli 2016 med den begrundelse, at der var en risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre registrerede figurmærke ROSLAGS PUNSCH (herefter »det ældre varemærke«), der er gengivet nedenfor: Det ældre varemærke er registreret for alkoholholdige drikke under klasse 33 i Nicearrangementet og har siden 2007 været ejet af Norrtelje Brenneri Aktiebolag ( 7 ). Varemærket er registreret med følgende erklæring: »Ved registreringen opnås der ikke eneret til ordet »Roslagspunsch«.«

11. Ordet »Roslagen« er navnet på et geografisk område på Sveriges østkyst.

12. Som begrundelse for afgørelsen om, at der forelå risiko for forveksling, anførte PRV for det første, at de to omtvistede varemærker begynder med det beskrivende ord »Roslags«, der er dominerende i begge tegn, og for det andet at disse varemærker skulle anvendes for identiske eller lignende varer, som kan have de samme distributionskanaler og den samme kundekreds.

13. Mats Hansson anlagde sag til prøvelse af PRV’s afgørelse af 14. juli 2016 ved Patent- och marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager, Sverige) og gjorde gældende dels, at det ansøgte ordmærke og det ældre figurmærke ikke lignede hinanden, dels at ordet »Roslagen« jævnligt anvendes som særpræget bestanddel i tegn for virksomheder etableret i den pågældende region. I sagen ved Patent- och marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager) udtrykte parterne deres standpunkt om indvirkningen af den disclaimer, som ledsagede registreringen af det ældre varemærke. PRV gjorde gældende, at de bestanddele af et varemærke, der er undtaget fra beskyttelse i kraft af en disclaimer, som hovedregel anses for at mangle fornødent særpræg og derfor ikke skal tages i betragtning i forbindelse med vurderingen af risikoen for forveksling. PRV anførte imidlertid, at dets praksis vedrørende registrering af geografiske navne havde ændret sig i tidens løb, og at ordet »Roslags« i det ældre varemærke på trods af disclaimeren ifølge de da gældende regler skulle tages i betragtning med henblik på at bedømme, om der forelå en registreringshindring på grundlag af risikoen for forveksling med det ældre varemærke ( 8 ).

14. Patent- och marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager,) tog Mats Hanssons søgsmål til følge. Retten fandt i det væsentlige, at ordene »Roslags« og »Punsch« på trods af disclaimeren skulle tages i betragtning i forbindelse med vurderingen af, om der var risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, eftersom disse ord påvirkede helhedsindtryk, som det ældre varemærke fremkaldte. Imidlertid fandt retten for det første, at det ældre varemærkes figurbestanddele og den omstændighed, at ordbestanddelen af det ældre varemærke bestod af to separate ord, bevirkede en visuel forskel mellem de to omhandlede varemærker, og for det andet, at den fonetiske lighed mellem varemærkerne var svag, henset til forskellen mellem ordmærket »punsch« i det ældre varemærke og bogstaverne »öl« i slutningen af det ord, som dannede det ansøgte varemærke. Under hensyntagen til, at der alene forelå en svag grad af lighed mellem de pågældende varer, konkluderede Patent- och marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager), at der ikke forelå risiko for forveksling.

15. PRV appellerede dommen i første instans til den forelæggende ret.

16. Den forelæggende ret har anført, at de materielle bestemmelser vedrørende varemærkebeskyttelse er fuldstændigt harmoniserede ved direktiv 2008/95, hvorimod procedurereglerne i princippet er omfattet af medlemsstaternes kompetence. Retten er i tvivl om, hvorvidt en national bestemmelse, som giver mulighed for at indsætte en disclaimer i forbindelse med registrering af et varemærke, kan betragtes som en procedureregel, såfremt den medfører, at den bedømmelse af helhedsindtrykket, der i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 skal ske i forbindelse med vurderingen af risikoen for forveksling, skal gennemføres efter andre kriterier.

17. Den forelæggende ret ønsker endvidere oplyst, om denne bestemmelse er til hinder for, at de af disclaimeren omfattede bestanddele af et varemærke er udelukket fra vurderingen af risikoen for forveksling eller tildeles en mere begrænset betydning i forbindelse med denne vurdering, end hvad der ville have været tilfældet, såfremt disclaimeren ikke havde foreligget.

18. Den forelæggende ret har i denne henseende henvist til en dom fra den i henhold til de dagældende svenske retsplejeregler højeste instans i sager om varemærker, Högsta förvaltningsdomstolen (øverste domstol i forvaltningsretlige sager, Sverige, tidligere kaldet Regeringsrätten), fra 1991 ( 9 ), hvori det blev anført, at de af disclaimeren omfattede bestanddele af et varemærke skulle tages i betragtning for at fastlægge det helhedsindtryk, som varemærket gav, i forbindelse med vurderingen af, om der er risiko for forveksling med et yngre tegn. I senere praksis fra retter, som ikke træffer afgørelse i sidste instans, er de af disclaimeren omfattede bestanddele ikke blevet anset for at have fornødent særpræg og er dermed blevet tildelt underordnet betydning ved fastlæggelsen af det helhedsindtryk, som varemærket giver ( 10 ).

19. Det er i denne sammenhæng, at Svea hovrätt (appeldomstolen i Stockholm i sin egenskab af appeldomstol i patent- og handelsretlige sager, Sverige) ved afgørelse af 20. november 2017 har udsat den sag, der verserer for den, og forelagt følgende præjudicielle spørgsmål: »Skal [artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95] fortolkes således, at den helhedsvurdering af alle relevante faktorer, som skal foretages i forbindelse med en bedømmelse af risikoen for forveksling, skal påvirkes af den omstændighed, at en bestanddel af varemærket udtrykkeligt er blevet udelukket fra beskyttelse ved registreringen – dvs. ved at [der] er blevet anført en såkaldt disclaimer ved registreringen? Hvis [det første spørgsmål] besvares bekræftende, skal disclaimeren i så fald kunne berøre helhedsvurderingen på en sådan måde, at den kompetente myndighed tager hensyn til den pågældende bestanddel, men tillægger den en mere begrænset betydning således, at den ikke kan anses for at have fornødent særpræg, selv hvis bestanddelen rent faktisk har særpræg og er dominerende i det ældre varemærke? Hvis [det første spørgsmål] besvares bekræftende, og [det andet spørgsmål] besvares benægtende, skal disclaimeren så alligevel på anden vis påvirke helhedsvurderingen?«

Sagen ved Domstolen

20. PRV, Mats Hansson og Kommissionen har indgivet skriftlige indlæg i overensstemmelse med artikel 23 i statutten for Domstolen. De samme procesdeltagere afgav desuden mundtlige indlæg i retsmødet, der blev afholdt den 13. december 2018.

Bedømmelse

21. Med de tre foreliggende præjudicielle spørgsmål, som skal behandles samlet, ønsker Svea hovrätt (appeldomstolen i Stockholm i sin egenskab af appeldomstol i patent- og handelsretlige sager) nærmere bestemt oplyst, om og i givet fald i hvilket omfang den vurdering af risikoen for forveksling, der skal foretages i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, påvirkes af, om en bestemt bestanddel af det ældre varemærke er omfattet af en disclaimer.

22. Selv om direktiv 2008/95 ikke udtrykkeligt omhandler disclaimere, der er indført i et ringe antal af medlemsstaterne ( 11 ), kan de i sig selv ikke anses for at være uforenelige med direktivet ( 12 ). Som det fremgår af fjerde betragtning til direktivet, har dette nemlig ikke til formål at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, men det begrænser tilnærmelsen til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion ( 13 ), herunder betingelserne for at erhverve eller bevare retten til et registreret varemærke ( 14 ), idet medlemsstaterne ligeledes bør bevare deres »frihed« til at fastsætte bl.a. procedureregler ( 15 ), herunder reglerne vedrørende registrering af varemærker ( 16 ), »fuldt ud«.

23. Selv i henhold til bestemmelserne om EU-varemærker, som er parallelle med de harmoniserede bestemmelser i de enkelte medlemsstater ( 17 ), har det i over 20 år været muligt at registrere tegn, der indeholder bestanddele uden særpræg, forudsat at ansøgeren på anmodning fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM), nu Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), afgiver en erklæring om ikke at ville påberåbe sig eneret til de pågældende dele ( 18 ).

24. Brugen af disclaimere er dog kun forenelig med direktiv 2008/95, såfremt direktivets bestemmelser overholdes.

25. Der kan eksempelvis ikke tillades brug af disclaimere, der muliggør registrering af varemærker, som udelukkende består af beskrivende eller ikke-særprægede bestanddele ( 19 ), fordi en sådan omstændighed ville være i strid med artikel 3, stk. 1, litra c) og b), i direktiv 2008/95. Eftersom disclaimerens funktion er at muliggøre registrering af et varemærke, der som en helhed kan registreres, men som indeholder bestanddele, der isoleret set ikke kan registreres, er det generelt uforeneligt med både denne funktion og bestemmelserne i direktiv 2008/95 at acceptere en brug af disclaimeren, hvorefter absolutte hindringer for registrering af varemærket kan omgås. På tilsvarende måde kan det ikke accepteres, at disclaimeren vedrører bestanddele, som giver det ansøgte varemærke særpræg. En sådan disclaimer udgør ikke alene en tilsidesættelse af reglerne i direktiv 2008/95, der fastsætter kravene for erhvervelse af varemærket, men begrænser også ubehørigt omfanget af varemærkets beskyttelse, hvis ensartede karakter udgør målet med direktivet ( 20 ).

26. Sammenfattende er disclaimere ikke i sig selv uforenelige med direktiv 2008/95, såfremt de, af hensyn til øget gennemsigtighed og retssikkerhed, alene har som funktion udtrykkeligt at opstille grænserne for det registrerede varemærkes beskyttelse (hvad angår enkelte af varemærkets bestanddele), sådan som disse grænser allerede fremgår ved anvendelsen af bestemmelserne om absolutte registreringshindringer i direktiv 2008/95. I denne forbindelse vil jeg fremhæve, at direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), under overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger« præciserer, at de til varemærket knyttede rettigheder ikke giver indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af »angivelser ( 21 ) vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen« ( 22 ), og således generelt bekræfter, at disse angivelser – der i sig selv ikke kan registreres som varemærker ( 23 ) – fortsat er til rådighed, når de udgør bestanddele af registrerede sammensatte tegn ( 24 ).

27. Hvis afgivelse af en disclaimer i forbindelse med registrering af et varemærke inden for de ovennævnte grænser kan anses for at være i overensstemmelse med direktiv 2008/95, og altså nu direktiv 2015/2436, skal det vurderes – som den forelæggende ret har anmodet Domstolen om – hvilke konsekvenser en sådan erklæring om afkald har i tilfælde af konflikt mellem varemærket og et yngre tegn.

28. I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 indebærer varemærkets beskyttelse, at indehaveren af varemærket kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af »et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket«. Tilsvarende foreskriver direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), at et varemærke udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt, såfremt der er risiko for forveksling med et ældre varemærke.

29. At der er risiko for forveksling er således »en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen« af det registrerede varemærke i henhold til direktiv 2008/95, navnlig mod tredjemands brug af tegn, som ikke er identiske ( 25 ). Domstolen har defineret denne betingelse som risikoen for, at det i omsætningskredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder ( 26 ).

30. Som anført i 11. betragtning til direktiv 2008/95 ( 27 ), skal den omstændighed, at der er risiko for forveksling, vurderes på grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad varemærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, lighedsgraden mellem varemærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Der skal altså foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde ( 28 ).

31. Med henblik på især at vurdere graden af lighed mellem de omtvistede tegn må det afgøres, i hvilken grad der er tale om visuel, lydlig eller begrebsmæssig lighed, og i givet fald vurderes, hvilken betydning der skal tillægges disse forskellige elementer under hensyntagen til den kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tale om, og de omstændigheder, hvorunder de afsættes ( 29 ). De pågældende tegns visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed skal være genstand for en helhedsvurdering, hvor opfattelsen af disse tegn hos gennemsnitsforbrugeren af den pågældende varetype eller tjenesteydelse spiller en afgørende rolle ( 30 ). I denne forbindelse præciserer retspraksis, at gennemsnitsforbrugeren normalt opfatter et varemærke som en helhed og ikke undersøger de forskellige detaljer ( 31 ). Denne helhedsvurdering skal, for så vidt angår de pågældende tegns visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed, være baseret på det helhedsindtryk, som disse tegn giver, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans ( 32 ). Domstolen har også præciseret, at vurderingen af ligheden mellem to tegn ikke kan begrænses til, at der alene tages hensyn til én bestanddel af et sammensat tegn, og til at sammenligne denne bestanddel med et andet tegn, men at sammenligningen tværtimod skal foretages ved at undersøge de pågældende tegn, idet hvert tegn betragtes i sin helhed ( 33 ). I denne sammenhæng har Domstolen præciseret, at selv det svage særpræg af en bestanddel af et sammensat varemærke i princippet kan udgøre en dominerende bestanddel, da den navnlig som følge af sin placering i tegnet eller af sin størrelse »kan sætte sit præg i opfattelsen hos gennemsnitsforbrugeren og forblive i dennes erindring« ( 34 ). Endelig har Domstolen præciseret, at ligheden mellem tegnene ikke skal vurderes abstrakt, men konkret, idet der skal tages højde for de måder, hvorpå forbrugeren kommer i kontakt med varemærket, og især tages hensyn til, at »gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af dem« ( 35 ).

32. Af de ovenfor anførte principper kan der udledes to grundlæggende retningslinjer til besvarelsen af de spørgsmål, der er rejst i den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse.

33. For det første skal ligheden mellem de omtvistede tegn som anført vurderes i relation til kundekredsens opfattelse. Denne regel, hvis anvendelseskriterier successivt er blevet præciseret i Domstolens og Rettens praksis, tager udgangspunkt i den funktion, som EU-retten tillægger varemærket. I direktiv 2008/95 (og nu i direktiv 2015/2436), på tilsvarende måde som i EU-varemærkeforordningen ( 36 ), beskyttes varemærket først og fremmest ved sin adskillelsesfunktion ( 37 ), dvs. i egenskab af et tegn, der identificerer handelsmæssige oprindelse af de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket. Risikoen for forveksling som betingelse for varemærkets beskyttelse, tilsigter at sikre, at denne funktion uforstyrret kan have virkninger i forhold til de personer, som varemærket er rettet til, dvs. forbrugerne af de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket.

34. Hvis en af bestanddelene i det ældre tegn på forhånd udelukkes fra vurderingen af ligheden mellem de omtvistede tegn inden for rammerne af vurderingen af risikoen for forveksling, ændres det billede af tegnet, hvormed kundekredsen kommer i kontakt, og dette vanskeliggør en bedømmelse, der er tæt knyttet til opfattelsen hos referenceforbrugeren i det konkrete tilfælde, hvilket derimod kræves ifølge ovennævnte retspraksis ( 38 ).

35. For det andet skal der i henhold til Domstolens og Rettens praksis gives forrang til den regel vedrørende opfattelse, ifølge hvilken varemærket opfattes som en helhed. Varemærkets forskellige bestanddele skal ganske vist undersøges hver for sig med henblik på at fastlægge deres betydning i selve varemærket og deres samspil med hinanden, men formålet med denne undersøgelse er via en sammenfatning at udlede det helhedsindtryk, som tegnet giver som en helhed, og som den relevante kundekreds vil kunne bevare i erindringen. Dette har to konsekvenser.

36. Da ligheden mellem de omtvistede tegn, som indebærer en risiko for forveksling ( 39 ), skal vurderes på grundlag af det helhedsindtryk, som disse tegn giver gennemsnitsforbrugeren af de omhandlede varer eller tjenesteydelser, kan indehaveren af et sammensat varemærke under ingen omstændigheder, uanset om en disclaimer er anført, påberåbe sig eneret til alene en del af varemærket. Beskyttelsen i medfør af artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 gives nemlig mod brug af tegn, som kan forveksles med varemærket betragtet som en helhed og ikke i dets enkelte bestanddele. Således afgrænses disclaimerens funktion yderligere til alene at være et instrument, hvormed grænserne for varemærkets beskyttelse klarlægges.

37. Endvidere taler behovet for at rekonstruere det helhedsindtryk, som varemærket giver, for, at eksistensen af en disclaimer ikke påvirker de måder, hvorpå de omtvistede varemærker skal sammenlignes. Hvis der ikke tages højde for den af disclaimeren omfattede bestanddel, påvirkes for det første fastlæggelsen, på konkret vis og i relation til kundekredsens opfattelse, af dette helhedsindtryk, og for det andet ville det indebære en »opsplitning« af varemærket i dets forskellige bestanddele, hvilket ud over at være kunstigt kan vise sig i praksis at være vanskeligt ( 40 ).

38. Henset især til behovet for, at bedømmelsen af ligheden mellem de omtvistede tegn skal overholde reglerne vedrørende opfattelse, og at denne bedømmelse skal have helt konkret karakter, mener jeg sammenfattende, at eksistensen af en disclaimer vedrørende en af bestanddelene i det varemærke, der ansøges beskyttet, ikke må påvirke parametrene for denne bedømmelse, og hverken må føre til, at denne bestanddel udelukkes fra bedømmelsen, eller at denne bestanddel gives en anden betydning i selve tegnet eller et andet særpræg end det, som bestanddelen konkret har. Fastlæggelsen via en sammenfatning af det helhedsindtryk, som varemærket giver som en helhed, skal også i dette tilfælde baseres på opfattelsen hos den relevante kundekreds.

39. Som anført ovenfor udgør ligheden mellem de omtvistede tegn blot en af de faktorer, som kan bidrage til risikoen for forveksling mellem dem.

40. Vurderingen af, om der er risiko for forveksling angående oprindelsen, skal foretages inden for rammerne af en afsluttende vurdering, hvor alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde tages i betragtning og afvejes ( 41 ).

41. Kundekredsens opfattelse spiller en afgørende rolle også inden for rammerne af denne samlede vurdering ( 42 ). Domstolen har gentagne gange fastslået, at »[h]elhedsvurderingen af risikoen for forveksling indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning« ( 43 ). Relationen og afvejningen mellem disse forskellige faktorer, og især mellem ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser, skal tage udgangspunkt i opfattelsen hos den relevante kundekreds. Domstolens anerkendelse af en indbyrdes afhængighed mellem de forskellige faktorer, der kommer i betragtning, sigter mod, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling er så tæt som muligt på den faktiske opfattelse hos denne kundekreds.

42. Blandt de faktorer, som skal betragtes i forbindelse med vurderingen af risikoen for forveksling, har Domstolen endvidere nævnt graden af det fornødne særpræg, som det varemærke, som ansøges beskyttet, har eller har fået ( 44 ).

43. Varemærkets større eller mindre særpræg skal også vurderes i relation til opfattelsen hos den relevante kundekreds og i lyset af alle omstændigheder i det foreliggende tilfælde ( 45 ). Endvidere skal det fastlægges under hensynstagen til samtlige af varemærkets bestanddele. Hvis en af bestanddelene i et sammensat varemærke udelukkes fra denne vurdering, eller hvis denne gives en anden betydning end den konkrete, kan dette påvirke helhedsvurderingen af varemærkets særpræg. Dette særpræg afhænger af tegnets evne til at formidle et budskab, som kundekredsen kan sætte i relation til varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket. Hvis dette budskab formidles hovedsageligt af de af varemærkets bestanddele, der har mest særpræg og mest dominans, skal dets evne til at identificere oprindelsen af de pågældende varer eller tjenesteydelser vurderes med henvisning til tegnet som en helhed og således i lyset af samtlige af dets bestanddele.

44. Det skal tilføjes, at inden for rammerne af vurderingen af risikoen for forveksling skal det fornødne særpræg for det varemærke, som ansøges beskyttet, vurderes i relation til et relevant tidspunkt efter datoen for registreringsansøgningen ( 46 ).

45. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at den bestanddel af et sammensat varemærke, som på registreringstidspunktet var uden særpræg, fordi den havde beskrivende karakter, i tidens løb har fået fornødent særpræg, eksempelvis som følge af den brug, der er gjort af varemærket, i særdeleshed hvis denne bestanddel har en ikke-marginal betydning i varemærket eller dominerer dets helhedsindtryk hos den relevante kundekreds.

46. Omstændighederne i hovedsagen er et klart eksempel herpå. Ifølge de oplysninger, der er fremkommet i retsmødet ( 47 ), ændrede PRV i tiden fra registreringen af det ældre varemærke til vurderingen af risikoen for forveksling mellem dette varemærke og det ansøgte varemærke sin praksis vedrørende registrering af angivelser af geografisk oprindelse med henblik på at tilpasse den til de kriterier – som er mere på linje med reglerne vedrørende opfattelse ( 48 ) – som Domstolen fastslog i dom af 4. maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230), med den konsekvens, at den af disclaimeren omfattede bestanddel af det ældre varemærke ifølge den nye praksis ikke længere betragtes som værende uden særpræg.

47. En udelukkelse af en af varemærkets bestanddele fra den vurdering af varemærkets særpræg, som skal foretages inden for rammerne af vurderingen af risikoen for forveksling, alene fordi denne bestanddel på grundlag af den bedømmelse, som blev foretaget ved registreringstidspunktet, blev betragtet som værende i sig selv uden særpræg, og i et sådant omfang, at der blev påkrævet en disclaimer, ville betyde, at der ikke kunne tages højde for hverken den eventuelle udvikling af varemærkets opfattelse fra registreringstidspunktet til det tidspunkt, som er relevant med hensyn til vurderingen af risikoen for forveksling, eller andre faktorer efter registreringen, som kan påvirke denne vurdering.

48. Dette ville ikke bare forhindre, at varemærkets særpræg kan fastlægges på den aktuelle, faktiske og konkrete måde, som er påkrævet med henblik på vurderingen af risikoen for forveksling, men kan endvidere, henset til den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige faktorer, der kommer i betragtning ( 49 ), føre til en forkert vurdering af denne risiko.

49. Jeg er derfor – i overensstemmelse med ovenstående konklusioner hvad angår bedømmelsen af ligheden mellem de omtvistede tegn – af den opfattelse, at en disclaimer vedrørende en af bestanddelene i det varemærke, som ansøges beskyttet, ikke skal påvirke hverken fastlæggelsen af varemærkets særpræg, eller afvejningen og vurderingen af den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige faktorer, der kommer i betragtning i den endelige vurdering af risikoen for forveksling.

50. Mere generelt skal eksistensen af en disclaimer som den i hovedsagen omhandlede efter min opfattelse ikke føre til en ændring af reglerne for vurderingen af risikoen for forveksling, som er harmoniseret i Unionen. Navnlig begrunder den omstændighed, at bestanddelen af et sammensat varemærke, som ansøges beskyttet, omfattes af en disclaimer, ikke, at denne bestanddel automatisk udelukkes fra denne vurdering, eller at den rolle, som denne bestanddel spiller ved fastlæggelsen af det helhedsindtryk, som varemærket giver, eller dets særpræg tildeles en betydning, som ikke stemmer med kundekredsens opfattelse. Intet friholdelsesbehov kan efter min opfattelse begrunde en ændring af disse regler således, at der kan registreres tegn, som kan bidrage til en risiko for forveksling. De erhvervsdrivendes interesse i frit at kunne råde over beskrivende angivelser eller tegn, der betegner deres varer og tjenesteydelser, beskyttes tilstrækkeligt for det første ved bestemmelserne om absolutte registreringshindringer i direktiv 2008/95 og de ovenfor nævnte bestemmelser om begrænsninger i varemærkets retsvirkninger ( 50 ), for det andet af den omstændighed, at de rettigheder, der tildeles ved artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 ikke giver indehaveren af et sammensat varemærke mulighed for at søge beskyttelse for alene en bestanddel af varemærket, og for det tredje og sidste ved reglerne for vurderingen af risikoen for forveksling, hvorefter denne risiko skal fastlægges ved at tage højde for bl.a. de bestanddele af de omtvistede tegn, der har særpræg og dominans, og for særpræget af det varemærke, som ansøges beskyttet.

Forslag til afgørelse

51. På baggrund af alle de ovenfor anførte betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare de præjudicielle spørgsmål, som Svea hovrätt (appeldomstolen i Stockholm i sin egenskab af appeldomstol i patent- og handelsretlige sager, Sverige) har forelagt, på følgende måde: »Artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at eksistens af en erklæring om afkald (disclaimer) som den i hovedsagen omhandlede, der omfatter en af bestanddelene i det ældre varemærke, ikke påvirker vurderingen af risikoen for forveksling mellem dette varemærke og et yngre tegn, der ansøges beskyttet som varemærke.«

( 1 ) – Originalsprog: italiensk.

( 2 ) – Jf. i denne retning dom af 7.9.2016, Beiersdorf mod EUIPO (Q10) (T-4/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:447, præmis 18), og af 19.11.2009, Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM (100 og 300) (T-425/07 og T-426/07, EU:T:2009:454, præmis 19).

( 3 ) – Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (EUT 2008, L 299, s. 25). Med virkning fra den 15.1.2019 er direktiv 2008/95 blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16.12.2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1), der trådte i kraft efter tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen.

( 4 ) – Artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2015/2436 er i det væsentlige enslydende.

( 5 ) – Jf. artikel 10, stk. 2, litra b).

( 6 ) – En engelsk (uofficiel) oversættelse af teksten i loven fra 2010 er tilgængelig på webstedet for Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) https://wipolex.wipo.int/en/text/290530.

( 7 ) – Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at vurderingen af, om der er risiko for forveksling med ældre varemærker, i henhold til svensk lovgivning skal bedømmes ex officio i forbindelse med bedømmelsen af registreringsansøgningen.

( 8 ) – Som besvarelse af et spørgsmål fra Domstolen om den i forelæggelsesafgørelsen nævnte ændring af praksis har PRV i retsmødet klargjort, at en disclaimer tidligere systematisk var påkrævet som en betingelse for registrering af tegn, der indeholdt bestanddele knyttet til et geografisk navn, hvorimod PRV med start fra 2012 ved anvendelse af det kriterium, der er anvendt i præmis 31 i dom af 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230), er begyndt at sondre mellem tilfælde, hvor det geografiske navn frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer, og tilfælde, hvor denne forbindelse ikke kan identificeres. I de førstnævnte tilfælde gives der nu afslag på ansøgningen, hvorimod ansøgningen i de sidstnævnte tilfælde nu tages til følge uden krav om disclaimer.

( 9 ) – RÅ 1991, ref. 10, MTV Music Television.

( 10 ) – Den forelæggende ret har som eksempel henvist til dommen afsagt af Patentbesvärsrätten (appeldomstol i patentretlige sager) den 3.10.2011 i sag nr. 10-136, BIOGEN.

( 11 ) – Dvs. Sverige, Irland og Letland, hvorimod disclaimere påkrævet af registreringskontoret i Det Forenede Kongerige nu er så godt som ophævet; jf. Max Planck Institute for Intellectual Property And Competition Law, Study on the overall functioning of the European Trade Mark System, 2013 (tilgængelig på webstedet https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e), s. 74, punkt 2.40.

( 12 ) – Jf. i denne retning generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2002:65, punkt 45). I dommen i den nævnte sag udelukkede Domstolen begrænsningen af registreringens retsvirkninger, dog uden at tage udtrykkelig stilling til antageligheden af erklæringer om afkald; jf. dom af 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, præmis 114 og 115).

( 13 ) – Direktiv 2015/2436 går ud over den begrænsede indbyrdes tilnærmelse, som blev opnået på grundlag af direktiv 2008/95/EF, og udvider den indbyrdes tilnærmelse til andre aspekter af den materielle varemærkeret og procedureregler for registrering af varemærker (jf. især ottende og niende betragtning).

( 14 ) – Jf. 8. betragtning til direktiv 2008/95. Jf. i samme retning 12. betragtning til direktiv 2015/2436.

( 15 ) – Som anført indfører direktiv 2015/2436 en skærpet harmonisering, idet også »de vigtigste procedureregler for registrering af varemærker« i henhold til niende betragtning bør tilpasses hinanden, selv om direktivet begrænser sig til at fastlægge de generelle principper og overlader det til medlemsstaterne at fastsætte nærmere regler.

( 16 ) – I henhold til sjette betragtning til direktiv 2008/95 »tilkommer [det medlemsstaterne] f.eks. at fastsætte procedurerne for registrering og ugyldighedskendelse, at afgøre, om ældre rettigheder skal gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren eller proceduren for ugyldighedskendelse eller i begge tilfælde, og, i tilfælde af at ældre rettigheder kan gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren, at fastsætte bestemmelser om en indsigelsesprocedure eller en automatisk undersøgelse eller begge dele«, samt at fastsætte konsekvenserne af, at et varemærkes gyldighedsperiode udløber, eller at det kendes ugyldigt.

( 17 ) – Jf. anden betragtning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1) og tredje betragtning til direktiv 2015/2436, hvori anføres følgende: »Sameksistensen og afbalancering af varemærkesystemer på nationalt plan og EU-plan er i realiteten en hjørnesten i Unionens tilgang til beskyttelsen af den intellektuelle ejendomsret.«

( 18 ) – Jf. artikel 38, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1) og artikel 37, stk. 2, i Rådets forordning (EF) [nr. 207/2009] af 26.2.2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1). Den sidstnævnte bestemmelse var i kraft, indtil den blev ophævet med virkning fra den 23.3.2016 ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16.12.2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) [EUT 2015, L 341, s. 21; jf. artikel 1, nr. 35), litra b), og hvad angår datoen for anvendelse af artikel 4, første og andet afsnit].

( 19 ) – Jf. i denne retning, for så vidt angår artikel 37, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, dom af 7.9.2016, Beiersdorf mod EUIPO (Q10) (T-4/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:447, præmis 18), hvori Retten udelukkede antageligheden af ansøgerens disclaimer, der omfattede ordbestanddelen af et sammensat varemærke, hvor figurbestanddelene var den gule farve og den særlige stilisering af ordbestanddelen »Q10«. Efter at have konstateret, at den af disclaimeren omfattede ordbestanddel havde dominerende karakter, og at figurbestanddelene alene havde udsmykningskarakter, fandt Retten, at såfremt disclaimeren var blevet antaget, ville det ansøgte tegn ikke have nogen særpræget bestanddel tilbage, som kunne drage fordel af eneretten i henhold til artikel 9 i forordning nr. 207/2009.

( 20 ) – Jf. tiende betragtning til direktiv 2008/95, der præciserer, at det »[f]or at lette den frie omsætning af varer og den frie udveksling af tjenesteydelser« er af afgørende betydning at sikre, at »registrerede varemærker nyder samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener«. Jf. i samme retning tiende betragtning til direktiv 2015/2436, ifølge hvilken »[d]et er af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker nyder samme beskyttelse under alle medlemsstaternes retssystemer«.

( 21 ) – Artikel 14, stk. 1, litra b), i direktiv 2015/2436 har tilføjet henvisningen til beskrivende »tegn«, ud over beskrivende »angivelser«, som allerede var omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95.

( 22 ) – I henhold til artikel 6, stk. 1, andet punktum, i direktiv 2008/95 skal denne brug ske »i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik«, for så vidt angår fortolkningen af denne betingelse henvises til dom af 7.1.2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, vedrørende fortolkningen af den tilsvarende bestemmelse i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1), som gik forud for direktiv 2008/95, præmis 25), hvorefter alene den omstændighed, at der foreligger en »lydlig forvekslingsrisiko« mellem den omhandlede angivelse af en geografisk oprindelse, herunder når den benyttes som et varemærke, og et ældre ordmærke, ikke i sig selv er tilstrækkelig til at fastslå, at brugen af denne angivelse ikke er i overensstemmelse med den nævnte markedsføringsskik.

( 23 ) – Jf. den identiske ordlyd af artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 [og nu artikel 4, stk. 1, litra c), i direktiv 2015/2436], selv om de to bestemmelser er selvstændige, hvilket Domstolen fremhævede i dom af 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230, præmis 28), og af 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, præmis 59-62).

( 24 ) – Jf. med hensyn til artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 dom af 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230, præmis 28). Domstolen præciserede, at »artikel 6 i direktiv 89/104 ved at begrænse virkningerne af varemærkeindehaverens rettigheder i henhold til dette direktivs artikel 5 tilsigter at forene de grundlæggende hensyn til henholdsvis beskyttelsen af varemærkerettighederne og varernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed inden for Fællesskabet, således at varemærkeretten kan udfylde sin funktion som et afgørende element i den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten«; jf. dom af 23.2.1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, præmis 62), og af 7.1.2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, præmis 16).

( 25 ) – Jf. 11. betragtning til direktiv 2008/95 og 16. betragtning til direktiv 2015/2436.

( 26 ) – Jf. navnlig dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 17), af 6.10.2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, præmis 24 og 26), og af 10.4.2008, adidas og adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, præmis 28).

( 27 ) – Jf. i samme retning 16. betragtning til direktiv 2015/2436.

( 28 ) – Jf. dom af 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 22), af 22.6.2000, Marca Mode (C-425/98, EU:C:2000:339, præmis 40), af 6.10.2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, præmis 27), af 10.4.2008, adidas og adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, præmis 29), og af 12.6.2007, KHIM mod Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 33).

( 29 ) – Jf. dom af 12.6.2007, KHIM mod Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 36), og af 24.3.2011, Ferrero mod KHIM (C-552/09 P, EU:C:2011:177, præmis 85).

( 30 ) – Jf. dom af 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 23).

( 31 ) – Jf. navnlig dom af 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 23), af 12.6.2007, KHIM mod Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 35), og af 20.9.2007, Nestlé mod KHIM (C-193/06 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2007:539, præmis 34).

( 32 ) – Jf. navnlig dom af 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 23), af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323 præmis 25), af 12.6.2007, KHIM mod Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 35), og af 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur mod Koipe og KHIM (C-498/07 P, EU:C:2009:503, præmis 60).

( 33 ) – Jf. bl.a. [dom af 12.6.2007,] KHIM mod Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 41), og [af 3.9.2009,] Aceites del Sur-Coosur mod Koipe (C-498/07 P, EU:C:2009:503, præmis 61). I denne forbindelse har Domstolen præciseret, at det er rigtigt, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele, men det er kun, når alle andre varemærkebestanddele er uden betydning, at bedømmelsen af ligheden alene kan afhænge af den dominerende bestanddel; jf. [dom af 12.6.2007,] KHIM mod Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 41 og 42), og af 20.9.2007, Nestlé mod KHIM (C-193/06 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2007:539, præmis 42 og 43 og den deri nævnte retspraksis).

( 34 ) – Jf. i denne retning dom af 13.7.2004, AVEX mod KHIM – Ahlers (a) (T-115/02, EU:T:2004:234, præmis 20), og af 13.6.2006, Inex mod KHIM – Wiseman (gengivelse af en kohud) (T-153/03, EU:T:2006:157, præmis 32).

( 35 ) – Jf. bl.a. dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 26).

( 36 ) – Forordning 2017/1001.

( 37 ) – Jf. bl.a. dom af 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 28).

( 38 ) – Det er rigtigt, at denne bedømmelse skal baseres på de omtvistede tegns særprægede og dominerende bestanddele og ikke på de beskrivende og ikke-særprægede bestanddele, men det helhedsindtryk, som tegnet giver kundekredsen, udledes ligeledes under hensynstagen til relationen mellem de forskellige bestanddele af tegnet.

( 39 ) – Jeg vil erindre om, at når de pågældende tegn overhovedet ikke ligner hinanden, udelukkes risikoen for forveksling i henhold til retspraksis automatisk, uden at der skal undersøges andre faktorer for at fastslå, om der foreligger en sådan risiko; jf. bl.a. dom af 24.3.2011, Ferrero mod KHIM (C-552/09 P, EU:C:2011:177, præmis 65).

( 40 ) – Det henvises netop til omstændighederne i hovedsagen, hvor disclaimeren alene omfatter ordbestanddelen og ikke den særlige stilisering heraf.

( 41 ) – Jf. bl.a. dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 18).

( 42 ) – Jf. bl.a. dom af 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 23).

( 43 ) – Jf. dom af 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 17), og af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 19).

( 44 ) – Jf. bl.a. dom af 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 22 og 24), og af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 20 ff.).

( 45 ) – I dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 23), præciserede Domstolen, at ved fastlæggelsen af et varemærkes særpræg »skal der bl.a. tages hensyn til [dets] egentlige beskaffenhed, herunder om det indeholder elementer, der beskriver de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante omsætningskredse, der identificerer varerne eller tjenesteydelserne som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger«. De samme kriterier opregnes i dom af 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230, præmis 51), angående den omstændighed, at et geografisk navn som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg i henhold til artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104 (vedrørende den nødvendige konkrete karakter af bedømmelsen af varemærkets særpræg henvises også til dommens præmis 52).

( 46 ) – I dom af 27.4.2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, præmis 20), præciserede Domstolen angående artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, at »retten, for at fastslå omfanget af den beskyttelse, der tilkommer et retmæssigt registreret varemærke i kraft af dets særpræg, skal tage hensyn til den berørte kundekreds’ opfattelse på det tidspunkt, hvor brugen af det tegn, der udgør en krænkelse af det pågældende varemærke, blev påbegyndt«. Såfremt vurderingen – som i den foreliggende sag – foretages i forbindelse med registrering af det yngre tegn, bør ansøgningsdatoen for dette tegn være relevant.

( 47 ) – Jf. ovenfor i fodnote 8.

( 48 ) – I henhold til de af Domstolen i denne dom fastlagte principper afhænger det større eller mindre særpræg for tegn, som omfatter angivelser af geografisk oprindelse, af tilknytningen i kundekredsens erindring mellem omdømmet eller egenskaberne af de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, og det relevante område, således at denne evne skal vurderes med strikt henvisning til opfattelsen hos forbrugeren af de omhandlede varer eller tjenesteydelser.

( 49 ) – I egenskab af faktor for vurdering af risikoen for forveksling skal varemærkets særpræg stilles i relation til alle andre relevante faktorer med henblik på, at denne vurdering er så konkret som mulig. Domstolen har ved flere lejligheder fastslået, at særpræget af det varemærke, som ansøges beskyttet, kun udgør et element blandt flere, der indgår i helhedsvurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling (jf. navnlig kendelse af 29.11.2012, Hrbek mod KHIM, C-42/12 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2012:765, præmis 61, og af 2.10.2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz mod KHIM, C-91/14 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:2261, præmis 22, samt [dom af 8.11.2016, BSH mod EUIPO,] C-43/15 P, præmis 61), og at selv om det er rigtigt, at der er større risiko for forveksling, jo stærkere det ældre varemærkes særpræg er, er en sådan risiko dog ikke udelukket, når det ældre varemærkes grad af særpræg er svag (jf. navnlig kendelse af 19.11.2015, Fetim mod KHIM, C-190/15 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2015:778, præmis 40 og den deri nævnte retspraksis, og [dom af 8.11.2016, BSH mod EUIPO,] C-43/15 P, præmis 62), bl.a. på grund af en lighed mellem tegnene og de omhandlede varer eller tjenesteydelser (jf. navnlig kendelse af 2.10.2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz mod KHIM, C-91/14 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:2261, præmis 24 og den deri nævnte retspraksis, og af 7.5.2015, Adler Modemärkte mod KHIM, C-343/14 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2015:310, præmis 59, samt [dom af 8.11.2016, BSH mod EUIPO,] C-43/15 P, præmis 63).

( 50 ) – Jf. punkt 26 i nærværende forslag til afgørelse.