FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

Y. BOT

fremsat den 6. maj 2010 1( )

Sag C-265/09 P

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

mod

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

»Appel – EF-varemærker – tegn bestående af et bogstav – absolutte registreringshindringer – forordning (EF) nr. 40/94 – artikel 7, stk. 1, litra b) – fornødent særpræg – bedømmelsesmetode – konkret undersøgelse i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om registrering«

1. Kan Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i forbindelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker ( ) indføre en a priori-udelukkelse fra registrering som EF-varemærke af et enkelt bogstav uden grafisk udsmykning uden at tilsidesætte denne forordning?

2. Dette er i det væsentlige det spørgsmål, der er rejst i denne appel, som er iværksat til prøvelse af dom afsagt af Det Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 29. april 2009 i sagen BORCO-Marken-Import Matthiesen mod KHIM (α) ( ).

3. Retten gav i den appellerede dom BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (herefter »BORCO«) medhold i den af selskabet nedlagte påstand om annullation af afgørelse af 30. november 2006 (herefter »den anfægtede afgørelse«) truffet af Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret, hvorved det afslog registrering af tegnet »α«, da det manglede fornødent særpræg i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b). Retten fandt, at den metode, som Harmoniseringskontoret havde anvendt ved bedømmelsen af dette tegns fornødne særpræg, ikke var i overensstemmelse med bestemmelsen, for så vidt som det ikke havde foretaget en konkret undersøgelse af det pågældende tegns særpræg for de af ansøgningen om registrering omfattede varer. Retten hjemviste derfor sagen til Harmoniseringskontoret med henblik på en ny behandling af ansøgningen.

4. Harmoniseringskontoret er i forbindelse med denne appel af den opfattelse, at den appellerede dom er behæftet med en retlig fejl ved fortolkningen af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), for så vidt som det i modsætning til, hvad Retten har anført, ikke var forpligtet til at foretage en sådan undersøgelse af det pågældende tegn.

5. I dette forslag til afgørelse vil jeg redegøre for grundene til, at det er min opfattelse, at Harmoniseringskontorets kritik af Rettens ræsonnement ikke er begrundet. Jeg vil forklare, at når bogstaver i overensstemmelse med forordningens artikel 4 findes blandt de tegn, der kan registreres, skal bedømmelsen af deres særpræg i den i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), omhandlede forstand foretages i hvert konkrete tilfælde under hensyntagen til arten af og de særlige kendetegn for de varer, der er omfattet af ansøgningen om registrering. Jeg deler Rettens opfattelse af, at Harmoniseringskontoret ved at undlade at foretage en konkret undersøgelse af det pågældende tegns særpræg indførte en a priori-udelukkelse fra registrering i forbindelse med forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), af et enkelt bogstav uden grafisk udsmykning, og at det dermed tilsidesatte forordningens ordlyd. Jeg vil derfor foreslå Domstolen at forkaste denne appel.

I – De relevante retsforskrifter

6. Forordningens artikel 4, der har overskriften »EF-varemærkets form«, bestemmer:

»Et EF-varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

7. Forordningens artikel 7, der vedrører de absolutte registreringshindringer, har følgende ordlyd:

» 1. Udelukket fra registrering er:

[…]

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

[…]«

8. Disse to bestemmelser gentager med identisk ordlyd bestemmelserne i henholdsvis artikel 2 og 3 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker ( ).

II – Sagens faktiske omstændigheder

9. De faktiske omstændigheder, således som de fremgår af den appellerede dom, kan sammenfattes således.

10. Den 14. september 2005 indgav BORCO i medfør af forordningen en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Harmoniseringskontoret. Der blev ansøgt om registrering af følgende tegn som figurmærke:

11. De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 33 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »Alkoholholdige drikke (dog ikke øl), vine, mousserende vine og vinholdige drikke«.

12. Ved afgørelse af 31. maj 2006 afslog undersøgeren registreringsansøgningen med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, fordi tegnet savnede fornødent særpræg. Undersøgeren fastholdt, at det ansøgte varemærke bestod af den tro gengivelse af det lille græske bogstav »α« uden grafisk ændring, og at græsksprogede købere ikke i dette tegn opdagede angivelsen af den handelsmæssige oprindelse af varer omfattet af varemærkeansøgningen.

13. Den 15. juni 2006 indgav BORCO en klage til Harmoniseringskontoret over denne afgørelse. Denne klage blev ved afgørelse af 30. november 2006 truffet af Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (herefter »den anfægtede afgørelse«) forkastet med den begrundelse, at det ansøgte tegn manglede fornødent særpræg som krævet i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b).

III – Retsforhandlingerne ved Retten og den appellerede dom

14. Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 5. februar 2007 nedlagde BORCO påstand om annullation af den anfægtede afgørelse. Selskabet påberåbte sig tre anbringender om tilsidesættelse af tre bestemmelser i forordningen, nemlig artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 12.

15. Ved den appellerede dom annullerede Retten den anfægtede afgørelse og hjemviste sagen til Harmoniseringskontoret med henblik på en ny behandling af den omhandlede ansøgning om registrering i lyset af dommens præmisser.

IV – Retsforhandlingerne ved Domstolen og parternes påstande

16. Ved appelskrift indleveret den 15. juli 2009 har Harmoniseringskontoret nedlagt påstand om, at Domstolen ophæver den appellerede dom. Harmoniseringskontoret har principalt nedlagt påstand om, at det af BORCO anlagte annullationssøgsmål forkastes, og subsidiært, at sagen hjemvises til Retten. Harmoniseringskontoret har under alle omstændigheder nedlagt påstand om, at BORCO tilpligtes at betale sagens omkostninger i begge instanser.

17. BORCO har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

V – Appellen

18. Denne appel giver Domstolen anledning til principielt at tage stilling til den metode, som Harmoniseringskontoret skal anvende, når den foretager bedømmelse af, om et tegn, der består af et enkelt bogstav uden grafisk udsmykning, har fornødent særpræg til at kunne registreres som et EF-varemærke. Denne stillingtagen skal bringe den uenighed, der er mellem Harmoniseringskontoret og Retten herom, til ophør.

19. Harmoniseringskontoret afslår nemlig i medfør af fast afgørelsespraksis registrering af enkeltstående bogstaver som varemærker med den begrundelse, at disse bogstaver efter dets opfattelse mangler fornødent særpræg i den i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), omhandlede forstand. Denne praksis fremgår udtrykkeligt af punkt 7.5.3 i vejledningen for procedurer ved Harmoniseringskontoret (Del B med overskriften »Undersøgelse«) ( ). Dette punkt er affattet som følger:

»[…]

[…] [Harmoniseringskontoret] nedlægger fortsat indsigelse på grundlag af [forordningens] artikel 7, stk. 1, litra b), over for enkeltstående bogstaver eller tal. Dette er navnlig begrundet i det begrænsede antal bogstaver eller tal, der er til rådighed for andre erhvervsdrivende. F.eks. er tallet »7« blevet afslået som betegnelse for køretøjer […]

Enkeltstående bogstaver eller tal kan imidlertid registreres, hvis de er tilstrækkeligt grafisk udsmykkede, således at det samlede grafiske indtryk vejer tungere end den blotte gengivelse af bogstavet eller tallet. Følgende varemærker er således blevet godtaget til registrering:

– […]

– […]

– […]

– […]

Sådanne tegn kan med andre ord registreres, hvis de ikke er begrænset til at gengive tallet eller bogstavet i en anden skrifttype.«

20. Harmoniseringskontoret har således afvist at registrere store bogstaver »I« og »E«, hvilke afgørelser begge er blevet annulleret af Retten ved dom af 13. juni 2007, IVG Immobilien mod KHIM (I) ( ), og af 9. juli 2008, Hartmann mod KHIM (E) ( ).

21. Ligesom i de to ovennævnte domme udtrykte Retten i den appellerede dom alvorlig kritik af den metode, som Harmoniseringskontoret anvender til at bedømme det fornødne særpræg ved et tegn, der udgøres af et enkeltstående bogstav uden grafisk udsmykning.

22. Rettens kritik er for det første rettet mod punkt 17-20 i den anfægtede afgørelse, hvori appelkammeret antog, at et enkeltstående bogstav som det i denne sag omtvistede skal anses for at mangle ethvert særpræg, eftersom der ikke er tilføjet grafiske bestanddele.

23. Retten antog i den appellerede doms præmis 42, at Harmoniseringskontoret ved en sådan analyse i strid med forordningens artikel 4 underforstået, men nødvendigvis indtog det standpunkt, at det omhandlede bogstav ikke i sig selv har det minimumsniveau af særpræg, som kræves i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b). I den appellerede doms præmis 43 bemærkede Retten navnlig, at registreringen af et tegn som EF-varemærke i henhold til fast retspraksis ikke afhænger af, at der kan fastslås et bestemt kunstnerisk kreativitets- eller fantasiniveau fra ansøgerens side, men alene af tegnets egnethed til at individualisere varemærkeansøgerens varer i forhold til varer, som konkurrenterne udbyder.

24. Retten fastslog imidlertid, at appelkammeret ikke på dette punkt foretog en konkret undersøgelse. Retten antog navnlig, at appelkammeret ved at foretage en konkret undersøgelse af det ansøgtes tegns potentielle egenskaber burde have undersøgt, om det kunne udelukkes, at dette tegn var egnet til i forhold til den græsksprogede gennemsnitsforbruger at adskille BORCO’s varer fra varer af en anden oprindelse.

25. Denne kritik kulminerede i den appellerede doms præmis 45, hvor Retten anførte, at »[d]et principielle afslag på at anerkende, at enkeltstående bogstaver har fornødent særpræg i nogen form, således som anført uden forbehold, og uden at foretage den[ne] konkrete undersøgelse […], er i strid med selve ordlyden af [forordningens] artikel 4 […], som nævner bogstaverne blandt de tegn, der kan gengives grafisk, og som et EF-varemærke kan bestå af, for så vidt som bogstaverne er egnede til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders«.

26. Navnlig i den appellerede doms præmis 53-56 har Retten undersøgt den måde, hvorpå Harmoniseringskontoret har vurderet og begrundet det pågældende tegns manglende særpræg som omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b). Præmisserne har følgende ordlyd:

»53 I den anfægtede afgørelses punkt 25 anså appelkammeret for det fjerde den relevante kundekreds for »måske« at opfatte bogstavet »α« som en kvalitetshenvisning (kvalitet »A«), en størrelsesangivelse eller betegnelsen for en type eller art af alkoholholdige drikke som de af det ansøgte varemærke omfattede.

54 Harmoniseringskontoret kan ikke hævde, at appelkammeret ved at have udtalt sig således har foretaget en konkret undersøgelse af det omhandlede tegns særpræg. Ud over at denne begrundelse har karakter af en formodning, som gør den indholdsløs, henviser den nemlig ikke til nogen konkret faktisk omstændighed, som kan begrunde den konklusion, at den relevante kundekreds opfatter det ansøgte varemærke som en kvalitetshenvisning, en størrelsesangivelse eller betegnelsen for en type eller art af de af det ansøgte varemærke omfattede varer (jf. i denne retning E-dommen, præmis 44). Heraf følger, at appelkammeret ikke har godtgjort, at det ansøgte varemærke mangler fornødent særpræg.

[…]

56 Det følger af de foregående betragtninger, at appelkammeret ved at have udledt – uden at have foretaget en konkret undersøgelse af det ansøgte tegns egnethed til i den relevante kundekreds’ bevidsthed at adskille de omhandlede varer fra dem, der hidrører fra [BORCO’s] konkurrenter – at tegnet mangler fornødent særpræg alene af den grund, at det ikke fremviser nogen ændringer eller grafisk udsmykning i forhold til skrifttypen Times New Roman, har foretaget en forkert anvendelse af [forordningens] artikel 7, stk. 1, litra b) […]«

27. Harmoniseringskontoret har til støtte for appellen gjort et enkelt anbringende gældende, hvorefter Retten har foretaget en urigtig fortolkning af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b). Harmoniseringskontoret har navnlig anfægtet Rettens ræsonnement i den appellerede doms præmis 54 og 56.

28. Dette anbringende er opdelt i tre led.

29. Harmoniseringskontoret har for det første anført, at det ikke altid i medfør af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), er forpligtet til at foretage en konkret undersøgelse af de forskellige varer og tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om registrering, når det vurderer det pågældende tegns fornødne særpræg. Harmoniseringskontoret har for det andet kritiseret Retten for at have set bort fra arten af den bedømmelse, som det skal foretage i medfør af denne bestemmelse. For så vidt som der er tale om en bedømmelse a priori, har den nemlig nødvendigvis karakter af en formodning. Harmoniseringskontoret er for det tredje af den opfattelse, at Retten så bort fra bevisbyrden ved godtgørelsen af, at det pågældende tegn har fornødent særpræg.

30. Undersøgelsen af dette eneste anbringende opfordrer i det væsentlige Domstolen til at udtale sig om den metode, som Harmoniseringskontoret skal anvende i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), når det vurderer særpræget ved det tegn, hvoraf der er ansøgt om registrering.

A – Det første led, hvorefter Retten så bort fra metoden til bedømmelse af det pågældende tegns fornødne særpræg som omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b)

31. Harmoniseringskontoret har til støtte for anbringendet gjort gældende, at det i medfør af fast retspraksis ikke altid er forpligtet til at foretage en konkret undersøgelse af de forskellige varer og tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om registrering, når det vurderer det pågældende tegns særpræg i medfør af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b). Harmoniseringskontoret har anført, at det i forbindelse med denne bedømmelse kan støtte sig til generelle udtalelser om forbrugeropfattelsen.

32. Det er min opfattelse, at dette første led ikke er begrundet.

33. Harmoniseringskontorets kritik af Retten udspringer af en sammenblanding af ordlyden af og ånden i forordningens artikel 4, henholdsvis artikel 7, stk. 1, litra b).

34. Det fremgår af fast retspraksis, at varemærkets afgørende funktion er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse ( ).

35. Forordningens artikel 4 bestemmer således, at et EF-varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, såsom ord, afbildninger, bogstaver, tal eller endog varens form eller emballage, for så vidt som disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

36. Denne bestemmelse forudsætter klart, at et bogstav kan udgøre et tegn, der kan registreres som EF-varemærke, dvs. at det som sådan er egnet til at have særpræg. Selv om der dermed lovligt kan stilles spørgsmålstegn ved, om en farve, en lyd eller en duft er egnet at udgøre et »tegn, der kan registreres«, kan der ikke stilles et sådant spørgsmål ved et bogstav.

37. Dette er dog ikke tilstrækkeligt til at sikre et bogstav registrering som EF-varemærke. Det kræves også, at Harmoniseringskontoret undersøger, om der består absolutte hindringer for registreringen. Harmoniseringskontoret skal navnlig foretage den i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), omhandlede undersøgelse, som i hvert konkret tilfælde kræver en konkret bedømmelse af det pågældende tegns fornødne særpræg i forhold til den pågældende vareklasse, dvs. tegnets evne til at udgøre en oprindelsesbetegnelse for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering.

38. Dette gør en præcis undersøgelse nødvendig, i hvilken forbindelse Harmoniseringskontoret har særlige pligter, hvis indhold i vidt omfang er blevet præciseret af Domstolen.

39. En undersøgelse af Domstolens praksis gør det således muligt for mig uden større vanskeligheder at tilslutte mig Rettens ræsonnement i den appellerede doms præmis 54 og 56 og at forkaste Harmoniseringskontorets argument til støtte for det første led.

40. Hvad angår direktivets artikel 3, hvis ordlyd er identisk med ordlyden af forordningens artikel 7, har Domstolen stedse bemærket, at undersøgelsen af registreringsansøgningen ikke må være minimal, at undersøgelsen af registreringshindringerne i direktivets artikel 3 skal være streng, dybtgående og fuldstændig, og at den kompetente myndighed ikke i dette øjemed kan foretage en abstrakt vurdering ( ).

41. Ifølge Domstolen er sådanne krav berettigede, henset til kontrollens art, som frem for alt er en a priori-kontrol, og de mange forskellige retsmidler, der er til rådighed for ansøgerne, når Harmoniseringskontoret nægter at registrere et varemærke. Der er tale om, at det af hensyn til retssikkerheden og til en god forvaltning sikres, at varemærker ikke registreres, hvis de ikke burde blive det. Domstolen tager ligeledes hensyn til antallet af og den udførlige beskrivelse af registreringshindringerne i direktivets artikel 2 og 3 (analogt forordningens artikel 4 og 7). Domstolen bemærker i denne henseende, at det er tilstrækkeligt, at en af de absolutte registreringshindringer finder anvendelse, for at det pågældende tegn ikke kan registreres som EF-varemærke. På samme måde, således som Retten anførte i den appellerede doms præmis 39, bemærker Domstolen ligeledes, at det er tilstrækkeligt, at det pågældende tegn har et minimum af fornødent særpræg for at hindre anvendelsen af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b).

42. For så vidt som der altid ansøges om registrering af et varemærke i relation til bestemte varer eller tjenesteydelser, er Domstolen derfor af den opfattelse, at spørgsmålet, om der foreligger en absolut registreringshindring, såsom manglende fornødent særpræg, skal bedømmes konkret i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering ( ). Selv om denne øvelse faktisk kan vise sig at være vanskelig for visse varemærker, afviser Domstolen ikke desto mindre, at de kompetente myndigheder bruger disse vanskeligheder som påskud for at antage, at sådanne varemærker a priori mangler fornødent særpræg ( ).

43. Domstolen insisterer på samme måde på, at den begrundelsespligt, der påhviler alle kompetente myndigheder, skal overholdes. Domstolen har således for nylig bemærket, at denne pligt skal sikre en effektiv domstolsbeskyttelse af de rettigheder, der er anerkendt ansøgerne ( ). Domstolens praksis kræver navnlig, at alle den kompetente myndigheds afgørelser skal begrundes i forhold til hver enkelt af varerne eller tjenesteydelserne, når den afslår registrering af et varemærke ( ).

44. Her kan man overveje spørgsmålet om, hvorvidt undersøgelsen af det fornødne særpræg for et enkeltstående bogstav uden grafisk udsmykning i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), således begrunder en mere fleksibel undersøgelse end den, Domstolen kræver.

45. Dette er ikke tilfældet. Således som Retten med rette anførte i den appellerede doms præmis 46, sondrer denne bestemmelse ikke mellem forskellige typer af varemærker for så vidt angår spørgsmålet om bedømmelsen af deres fornødne særpræg. Den konkluderede derfor med rette, at kriterierne for bedømmelsen af, om et varemærke, der udgøres af et enkeltstående bogstav, har fornødent særpræg, er de samme, som finder anvendelse ved bedømmelsen af andre kategorier af varemærker.

46. Det skal derfor konkluderes, at Harmoniseringskontorets argument, hvorefter det ikke altid i medfør af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), er forpligtet til at foretage en konkret undersøgelse af de forskellige varer og tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen om registrering, når det vurderer det pågældende tegns fornødne særpræg, ikke har støtte i Domstolens praksis.

47. Når bogstaver i overensstemmelse med forordningens artikel 4 findes blandt de tegn, der kan registreres, skal bedømmelsen af deres særpræg som omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), foretages i hvert konkret tilfælde under hensyntagen til arten af og de særlige kendetegn for de varer, der er omfattet af ansøgningen om registrering.

48. Således som Retten imidlertid anførte i den appellerede doms præmis 53-56, er det åbenbart, at Harmoniseringskontoret ved at antage, at »den relevante kundekreds […] »måske« [vil] opfatte bogstavet »α« som en kvalitetshenvisning (kvalitet »A«), en størrelsesangivelse eller betegnelsen for en type eller art af alkoholholdige drikke som de af det ansøgte varemærke omfattede«, ikke foretog en undersøgelse, der er i overensstemmelse med kravene i Domstolens praksis. Der er tale om en minimal undersøgelse, i forbindelse med hvilken henvisningen til størrelse forekommer mig lidet relevant hvad angår den vareklasse, der er omfattet af ansøgningen om registrering.

49. Dette vil dog ikke sige, at bogstavet »α« skal registreres i denne sag som betegnelse for alkoholholdige drikkevarer. Det betyder blot, at Harmoniseringskontoret for det første burde have foretaget en konkret undersøgelse af det pågældende tegns fornødne særpræg i forhold til de varer, der er gjort krav på i ansøgningen om registrering, og i denne henseende burde have begrundet sin afgørelse om afslag, og at det for det andet ikke i forbindelse med forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), kan genindføre en a priori-udelukkelse af et bogstav uden grafisk udsmykning fra registrering uden hermed at tilsidesætte forordningen.

50. Det er derfor min opfattelse, at Retten med rette kunne antage, at Harmoniseringskontoret anvendte forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), forkert.

51. På baggrund af det ovenstående foreslår jeg dermed Domstolen at forkaste første led af Harmoniseringskontorets eneste anbringende, hvorefter Retten tilsidesatte metoden til bedømmelse af det pågældende tegns fornødne særpræg som omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), som ugrundet.

B – Det andet led, hvorefter Retten så bort fra arten af undersøgelsen af det pågældende tegns fornødne særpræg i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b)

52. Harmoniseringskontoret er til støtte for det andet led af den opfattelse, at Retten så bort fra arten af den undersøgelse af det fornødne særpræg, der kræves i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b). Harmoniseringskontoret har nemlig bemærket, at der er tale om en a priori-undersøgelse, og at dets afgørelse derfor altid har karakter af en formodning.

53. Det er min opfattelse, at dette andet led ligeledes kan forkastes på baggrund af ovennævnte betragtninger.

54. Harmoniseringskontoret har nemlig støttet sig til den omstændighed, at den kontrol, der skal foretages i medfør af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), foretages a priori, som begrundelse for den minimale undersøgelse, det foretog, og som forklaring på begrundelsens tvivlende tone. Det er imidlertid af samme grund og for at undgå situationer, hvorunder et varemærke registreres uberettiget, og et andet med urette udelukkes fra registrering, at Domstolen derimod har krævet, at Harmoniseringskontoret foretager en streng, dybtgående og fuldstændig undersøgelse af registreringshindringerne i forordningens artikel 7.

55. Harmoniseringskontorets kritik af Rettens analyse kan derfor ikke tages til følge, og jeg foreslår Domstolen at forkaste det eneste anbringendes andet led som ugrundet.

C – Det tredje led, hvorefter Retten tilsidesatte bevisbyrdereglerne

56. Harmoniseringskontoret har støttet anbringendets tredje led på dom af 25. oktober 2007 i sagen Develey mod KHIM ( ), idet det har gjort gældende, at Retten i den appellerede doms præmis 54 så bort fra bevisbyrden for godtgørelse af varemærkets fornødne særpræg som omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b). Retten antog således med urette, at Harmoniseringskontoret altid skal fastslå det manglende særpræg for det varemærke, hvoraf der er ansøgt om registrering, ved at henholde sig til konkrete faktiske omstændigheder.

57. Efter min opfattelse skal dette tredje led ligeledes forkastes.

58. Harmoniseringskontoret har for det første læst den appellerede doms præmis 54 forkert. Retten fastslog nemlig blot i denne præmis, at der ikke havde været nogen konkret undersøgelse af det pågældende tegns fornødne særpræg for varerne i ansøgningen om registrering, og konkluderede på den baggrund, at appelkammeret ikke havde fastslået det manglende særpræg for det varemærke, hvoraf der er ansøgt om registrering. Retten så ved at ræsonnere på denne måde ikke bort fra bevisbyrdereglerne, men anvendte i overensstemmelse med Domstolens praksis reglerne om bedømmelse af tegns fornødne særpræg i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b).

59. Selv om det er korrekt, at det i overensstemmelse med dommen i sagen Develey mod KHIM påhviler ansøgeren at fremlægge konkrete og velunderbyggede indicier, der godtgør, at det ansøgte varemærke på trods af appelkammerets analyse har fornødent særpræg, skal Harmoniseringskontoret stadig udføre sin opgave, idet det skal foretage undersøgelse og give en tilstrækkelig begrundelse for, at det pågældende tegn mangler fornødent særpræg. Det forekommer mig dermed meget vanskeligt at anerkende, at Harmoniseringskontoret kan støtte sig til denne retspraksis for at unddrage sig de forpligtelser, der påhviler det i medfør af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b).

60. Det er derfor min opfattelse, at det tredje led i Harmoniseringskontorets eneste anbringende er ugrundet.

61. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at erklære Harmoniseringskontorets eneste anbringende om Rettens forkerte fortolkning af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), for ugrundet og dermed forkaste den af Harmoniseringskontoret iværksatte appel.

VI – Forslag til afgørelse

62. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg, at Domstolen udtaler og bestemmer følgende:

»1) Appellen forkastes.

2) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) betaler sagens omkostninger.«