Sag T-599/13

Cosmowell GmbH

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked

(Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket GELENKGOLD — ældre EF-figurmærke, der gengiver en tiger — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — forandring af det ældre varemærkes særpræg — lighed mellem tegnene på det fonetiske plan — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009«

Sammendrag – Rettens dom (Niende Afdeling) af 7. maj 2015

EF-varemærker – bemærkninger fra tredjemand og indsigelse – behandling af indsigelsen – bevis for brug af det ældre varemærke – begæring fremsat udtrykkeligt og rettidigt af ansøgeren – mulighed for at fremsætte begæringen for første gang for appelkammeret – udelukket

EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – sammenligning mellem de omhandlede tegn – hensyntagen til det ældre varemærkes form, således som det bruges af dets indehaver – foreligger ikke

EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – bedømmelseskriterier

Jf. afgørelsens tekst. (jf. præmis 21, 22, 28, 73 og 74)

Hvad angår det figurmærke, der gengiver en tiger og indeholder ordbestanddelen GELENKGOLD, og som er ansøgt registreret som EF-varemærke for »farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; diætetiske præparater til medicinsk brug; kosttilskud; næringstilsætningsmidler til medicinske formål; kosttilskud til ikke-medicinske formål; mineralkosttilskud«, henhørende under klasse 5 i Nicearrangementet, og det EF-figurmærke, der gengiver en tiger, og som tidligere er blevet registreret for »farmaceutiske præparater; medicinalpræparater og medicinske præparater til mennesker; plaster, forbindinger og materialer til forbindinger; medicinalplaster, ‑forbindinger og materialer til forbindinger; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr, svampedræbende midler; ukrudtsdræbende midler; insektfrastødende midler«, henhørende under samme klasse, er der for den relevante kundekreds, som bestod af såvel den brede offentlighed i Den Europæiske Union som af specialister inden for det farmaceutiske, medicinske og veterinære område, som udviste en høj grad af opmærksomhed, eftersom de varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker, i mere eller mindre grad påvirker menneskers og husdyrs sundhed, en svag grad af visuel lighed og en gennemsnitlig grad af begrebsmæssig lighed. Henset til den omstændighed, at den relevante kundekreds vil henvise til det ansøgte varemærke ved at udtale dets ordbestanddel »gelenkgold«, mens den hvad angår det ældre varemærke alene kan udtale ordet »tiger«, skal det konkluderes, at de omtvistede tegn fonetisk set er forskellige. (jf. præmis 23, 65 og 72)

Jf. afgørelsens tekst. (jf. præmis 25)

Jf. afgørelsens tekst. (jf. præmis 29 og 48)

Vurderingen af risikoen for forveksling skal i princippet foretages på grundlag af en sammenligning mellem det ansøgte varemærke, således som det er blevet beskrevet i registret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), og det ældre varemærke, således som det er blevet registreret. Denne konklusion er i overensstemmelse med princippet om, at såfremt en part, der har givet en EF-varemærkeansøgning, som har været genstand for en indsigelsessag på grundlag af et ældre varemærke, er af den opfattelse, at det ældre varemærke kun er blevet brugt i en form, som ændrer dets særpræg, kan denne part anmode om, at der fremlægges bevis for, at der er gjort reel brug af det ældre varemærke i henhold til artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 om EF-varemærker. Det er som led i behandlingen af en sådan anmodning, at Harmoniseringskontoret kan tage stilling til det i forordningens artikel 15, stk. 1, litra a), omhandlede spørgsmål om, hvorvidt det ældre varemærke alene har været genstand for reel brug i en form, som afviger fra den form, hvori det er blevet registreret, og som forandrer dets særpræg. Hvis dette er tilfældet, skal indsigelsen forkastes, uden at Harmoniseringskontoret tager stilling til, om der eventuelt foreligger en risiko for forveksling. (jf. præmis 35 og 36)

Jf. afgørelsens tekst. (jf. præmis 38 og 39)

Når et rent figurmærke, der gengiver en form, som den relevante kundekreds nemt genkender og forbinder med et specifikt og konkret ord, er det med dette ord, at den relevante kundekreds vil betegne det nævnte mærke, hvorimod det forholder sig således, at hvis et figurmærke ligeledes omfatter en ordbestanddel, er det i princippet ved hjælp af denne ordbestanddel, at kundekredsen vil henvise til dette sidstnævnte mærke. Hvad angår den fonetiske sammenligning mellem et sådant rent figurmærke og et figurmærke, der også indeholder en ordbestanddel, begik appelkammeret en fejl, idet det fastslog, at det er umuligt at foretage en sammenligning af de omtvistede tegn på det fonetiske plan. (jf. præmis 53, 63 og 64)