Forslag til afgørelse fra generaladvokat Mischo fremsat den 28. april 1988. - THETFORD CORPORATION M. FL. MOD FIAMMA SPA M. FL. - ANMODNING OM PRAEJUDICIEL AFGOERELSE INDGIVET AF COURT OF APPEAL, LONDON. - BESKYTTELSE AF INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET - PATENTER - FRI BEVAEGELIGHED FOR INDFOERTE PRODUKTER. - SAG 35/87.



Samling af Afgørelser 1988 side 03585



Generaladvokatens forslag til afgørelse

++++

Hoeje Domstol .

1 . Den sag, der har givet anledning til naervaerende forelaeggelseskendelse, er en sag om kraenkelse af patenter, som er anlagt af Thetford Corporation ( De Forenede Stater ) og Thetford ( Aqua ) Products Ltd ( Det Forenede Kongerige ) ( herefter benaevnt "Thetford ") mod de italienske fabrikanter Fiamma SpA og importoererne i Det Forenede Kongerige, Fiamma UK ( herefter benaevnt "Fiamma "), af transportable toiletter, som Thetford har udtaget patent paa i denne medlemsstat og kun dér . Thetford, som ikke har givet Fiamma licens, hverken i Det Forenede Kongerige, i Italien eller andetsteds, paaberaaber sig navnlig et patent ( herefter benaevnt "patent nr . 235 "), der er blevet meddelt i henhold til Patents Act af 1949, som fortsat har gyldighed for patentet, selv om denne lov er afloest af Patents Act af 1977 .

2 . Court of Appeal, som hovedsagen er indbragt for, har bedt Domstolen om at laegge foelgende til grund :

a ) patent nr . 235 er gyldigt i henhold til britisk ret;

b ) patent nr . 235 ville vaere ugyldigt i henhold til lovgivningen i andre medlemsstater, maaske bortset fra Irland, paa grund af syv patentbeskrivelser skrivelser, som er offentliggjort mere end 50 aar foer prioritetstidspunktet, men som ikke kan tages i betragtning i Det Forenede Kongerige, jfr . section 50 i 1949-loven;

c ) udelukkelse af 50 aar gamle patentbeskrivelser i medfoer af section 50 i 1949-loven gaelder ikke for patenter meddelt i henhold til Patents Act af 1977;

d ) sagsoegerne har ikke ansoegt om et tilsvarende patent i nogen anden medlemsstat;

e ) de produkter, der angivelig er patentkraenkende, er fremstillet i Italien og importeret til og solgt i Det Forenede Kongerige .

Foerste spoergsmaal

3 . Det foerste af de to spoergsmaal, Court of Appeal har forelagt Domstolen, lyder saaledes :

"1 ) Er et bestaaende patent, som er meddelt i Det Forenede Kongerige i henhold til bestemmelserne i Patents Act af 1949, en industriel eller kommerciel ejendomsret, der kan kraeves beskyttet i henhold til Rom-Traktatens artikel 36, naar opfindelsen - hvis det ikke havde vaeret for bestemmelserne i den naevnte lovs section 50 - ikke ville have vaeret ny, fordi der allerede forelaa en patentbeskrivelse som omhandlet i lovens section 50 ( 1 ), litra a ) eller b )?"

4 . Section 50 ( 1 ) i Patents Act af 1949 bestemmer foelgende :

"En opfindelse, der er gjort krav paa i en fuldstaendig patentbeskrivelse anses ikke for at vaere kendt, blot fordi den er blevet offentliggjort i Det Forenede Kongerige :

a ) i en patentbeskrivelse indleveret i forbindelse med en patentansoegning, som er indgivet i Det Forenede Kongerige, og som er dateret mere end 50 aar foer det tidspunkt, hvor foerstnaevnte patentbeskrivelse blev indleveret;

b ) i en patentbeskrivelse, hvori der gives oplysning om opfindelsen med henblik paa en ansoegning om beskyttelse i et hvilket som helst andet land uden for Det Forenede Kongerige, naar denne er indgivet mere end 50 aar foer det naevnte tidspunkt;

c ) ..."

5 . Efter britisk ret kan en sag, hvorunder et patent paastaas erklaeret ugyldigt, saaledes ikke stoettes paa en britisk eller anden patentbeskrivelse, som er mere end 50 aar gammel .

6 . Court of Appeal' s foerste spoergsmaal vedroerer derfor spoergsmaalet om, hvorvidt den undtagelse fra EOEF-Traktatens artikler 30-34, der er hjemlet i artikel 36' s foerste punktum, noedvendigvis gaelder for alle patenter, eller om den tvaertimod ikke gaelder for patenter, som ville kunne erklaeres ugyldige, hvis det ikke havde vaeret for bestemmelserne i section 50 ( 1 ) i Patents Act af 1949, dvs . patenter meddelt i medfoer af princippet om relativ nyhed .

7 . Sagsoegte i hovedsagen ( Fiamma ) er af den opfattelse, at der noedvendigvis maa vaere graenser for den frihed, som Domstolen har indroemmet medlemsstaterne ( 1 ) til at fastlaegge betingelserne for, hvornaar der er tale om intellektuel og industriel ejendomsret, og at der maa vaere en vis margen for medlemsstaternes skoen, som ikke maa overskrides . Ifoelge Fiamma kan det saaledes ikke anerkendes, at en ret, som er indroemmet i henhold til den nationale lovgivning, selv om visse grundlaeggende betingelser ikke er opfyldt, er et patent, der af den grund kan vaere omfattet af beskyttelsen i artikel 36 . Navnlig kan et "patent", som er meddelt, selv om opfindelsen ikke er ny eller ikke har opfindelses - hoejde, ikke betragtes som en industriel og kommerciel ejendomsret .

8 . Domstolen har imidlertid i Keurkoop-dommen ( 2 ) klart givet udtryk for, at den paa faellesskabsrettens nuvaerende udviklingstrin ikke vil undersoege de konkrete betingelser, der i henhold til national lovgivning skal vaere opfyldt, for at der er tale om en intellektuel ejendomsret . Den paagaeldende sag drejede sig om, hvorvidt bestemmelserne i Traktatens artikel 36 tillader anvendelse af en national lov, der som Benelux-loven om moenstre giver den foerste anmelder af et moenster en eneret, uden at andre end ophavsmanden eller hans retssuccessorer kan anfaegte denne eneret eller afvaerge en af denne rets indehaver fremsat begaering om nedlaeggelse af forbud under paaberaabelse af, at anmelderen ikke er ophavsmand til moensteret eller ophavsmandens ordregiver eller arbejdsgiver . Domstolen statuerede

"paa faellesskabsrettens nuvaerende udviklingstrin, og da der ikke er tilvejebragt ensartethed inden for Faellesskabets rammer eller sket en tilnaermelse af lovgivningerne, henhoerer fastsaettelsen af betingelserne for og de naermere regler om beskyttelse af moenstre under national regulering" ( dommens praemis 18 ).

9 . Endvidere kendte Domstolen - til trods for, at Benelux-loven beskytter produkter, som i de sidste halvtreds aar foer anmeldelsen af moenstret ikke faktisk har vaeret almindeligt kendt i de paagaeldende industrielle kredse paa Benelux-omraadet ( dommens praemis 15 ) - for ret, at

"paa sit nuvaerende udviklingstrin er faellesskabsretten ikke til hinder for udstedelse af nationale bestemmelser af den type, der findes i Benelux-loven, saaledes som de er beskrevet af den nationale domstol" ( konklusionens punkt 1 ).

10 . Fiamma har imidlertid desuden gjort gaeldende, at der - i modsaetning til moenstre, som Keurkoop-sagen handlede om - er gjort betydelige fremskridt, for saa vidt angaar en harmonisering af de nationale lovgivninger om patenter, og at der paa faellesskabsplan endog er enighed om vaesentlige bestemmelser inden for patentretten, herunder nyhedskravet . Der maa derfor tages hensyn til denne udvikling .

11 . Men hvad maa vi faktisk konstatere? Luxembourg-konventionen af 1975 om det europaeiske patent for faellesmarkedet ( Faellesskabets patentkonvention ) er stadig ikke traadt i kraft .

12 . Selv om princippet om absolut nyhed ogsaa er indarbejdet i Strasbourg - konventionen af 1963 om samordning af visse dele af den materielle patentret og Muenchen-konventionen af 1973 om meddelelse af europaeiske patenter ( den europaeiske patentkonvention ), er det dog et faktum, at disse konventioner ikke er en del af faellesskabsretsordenen .

13 . De er i oevrigt foerst traadt i kraft, efter at det omhandlede patent blev meddelt Thetford ( Strasbourg-konventionen den 1 . august 1980 og Muenchen - konventionen for Det Forenede Kongeriges vedkommende den 7 . oktober 1977 ).

14 . Endelig kan nationale patenter i henhold til baade Muenchen-konventionen og Luxembourg-konventionen fortsat bestaa side og side med de europaeiske patenter . Thetford' s patent, som der ikke er blevet ansoegt om i henhold til Muenchen-konventionen, er et rent nationalt patent og er fortsat underlagt bestemmelserne i britisk ret .

15 . Alt i alt mener jeg derfor, at Keurkoop-dommen er et relevant fortilfaelde, og at der i den foreliggende sag ikke er nogen grund til ikke at foelge Domstolens faste praksis, hvorefter det tilkommer medlemsstaterne at fastsaette betingelserne for industrielle og kommercielle ejendomsrettigheders eksistens(1 ), ogsaa selv om den heraf foelgende forskel i de nationale lovgivninger medfoerer hindringer for de frie varebevaegelser . I Parke, Davis-sagen og Deutsche Gramophon-sagen ( 3 ) var der saaledes i nederlandsk og tysk ret tale om industrielle eller kommercielle ejendomsrettigheder, som var ukendte henholdsvis i Italien og i Frankrig . Domstolen har imidlertid ikke draget medlemsstaternes ret til frit at indroemme industrielle eller kommercielle ejendomsrettigheder i artikel 36' s forstand i tvivl, selv om forskellen i disse rettigheder kunne give anledning til mulige hindringer for de frie varebevaegelser .

16 . Det var de bemaerkninger, jeg ansaa for noedvendige, for saa vidt angaar foerste punktum i artikel 36, som ifoelge de befuldmaegtigede for Det Forenede Kongerige og Thetford er det eneste, som Court of Appeal har villet henvise til .

17 . Jeg mener imidlertid, at det ville vaere en ufuldstaendig analyse af problemet, hvis man forbigik andet punktum i artikel 36 i tavshed . Den nationale ret har nemlig ikke kun spurgt, om et patent, der er meddelt under de beskrevne omstaendigheder, er en industriel eller kommerciel ejendomsret, men om der er tale om en industriel eller kommerciel ejendomsret, der kan kraeves beskyttet i henhold til Rom-Traktatens artikel 36 .

18 . Dette ville ikke vaere tilfaeldet, hvis det forbud eller den indfoerselsrestriktion, der bygger paa patentets eksistens, udgjorde et middel til vilkaarlig forskelsbehandling eller en skjult begraensning af samhandelen mellem medlemsstaterne, jfr . artikel 36, andet punktum .

19 . Et forbud mod indfoersel af et produkt, der nedlaegges som foelge af, at der findes et patent, ville nemlig kunne udgoere en saadan forskelsbehandling eller begraensning, simpelthen fordi patentet var blevet indroemmet under saadanne omstaendigheder, at der heraf kunne udledes en protektionistisk hensigt .

20 . I den sag, vi beskaeftiger os med her, drejer det sig derfor ikke om - som Fiamma haevder - at undersoege, om et patent som det, der er meddelt Thetford, virkelig er et patent ( det fremgaar nemlig af den britiske lovgiv - ning, at dette er tilfaeldet ), men om, hvorvidt forbudet mod at importere produkter af denne art ikke udgoer en vilkaarlig forskelsbehandling eller en skjult begraensning af samhandelen i betragtning af de omstaendigheder, hvorunder det er meddelt ( dvs . paa trods af, at der findes patentbeskrivelser, der er mere end 50 aar gamle ).

21 . Det er set ud fra denne synsvinkel, at det eksempel, Fiamma har naevnt med et patent paa en ganske almindelig fodbold, kan vaere os til hjaelp . Hvis en medlemsstat faktisk meddelte et patent paa en saadan almindelig brugsgenstand, ville den uden tvivl goere det for at give en indenlandsk producent et monopol, og den ville dermed foretage en skjult begraensning af samhandelen i artikel 36, andet punktums forstand .

22 . Det var i oevrigt ogsaa paa grundlag af artikel 36, andet punktum, at Domstolen i "Sekt-Weinbrand"-sagen ( 4 ), som Fiamma har anfoert til stoette for sin opfattelse, fastslog, at der forelaa en overtraedelse af Traktatens artikel 30, fordi tysk ret ydede en beskyttelse - som var gaeldende for herkomstbetegnelser - for benaevnelser, som paa det tidspunkt, hvor denne beskyttelse blev ydet, blot havde karakter af artsbenaevnelser .

23 . Spoergsmaalet er herefter, om det kan vaere en vilkaarlig forskelsbehandling eller en skjult begraensning af samhandelen, at et patenteret produkt beskyttes mod import fra en anden medlemsstat til trods for, at opfindelsen kun relativt set er ny?

24 . Det er givet, at det saerlige formaal med patenter i henhold til Domstolens faste praksis er

"at der tildeles opfinderen en eneret til som den foerste at bringe det patenterede produkt i omsaetning for saaledes at beloenne ham for hans kreative indsats" ( 5 ).

25 . Naar der ikke er nogen indsats, der skal beloennes, kan et importforbud foelgelig naeppe vaere andet end udtryk for en diskriminerende eller protektionistisk holdning ( fodbold-eksemplet ).

26 . Det Forenede Kongerige og Kommissionen har gjort gaeldende, at der i det foreliggende tilfaelde er tale om beloenning for en indsats, nemlig for en "genopdagelse" som stiller en ellers glemt opdagelse til landets disposition . Dette raesonnement forekommer mig at vaere plausibelt, saa meget mere som det kun er patentbeskrivelser, som er mere end 50 aar gamle, der ikke anses for at vaere omfattet af den kendte teknik, jfr . section 50 i Patents Act af 1949 . Med andre ord kan opfindelser, der er offentliggjort i en anden form end som patentbeskrivelser, samt tidligere udnyttelse, der gaar mere end 50 aar tilbage, benyttes til at faa et patent erklaeret ugyldigt . ( Jeg skal erindre om, at det kun er som arbejdshypotese, at den nationale ret har bedt os om at laegge til grund, at Thetford' s patent er gyldigt efter britisk ret .) At opfindelsen er kendt, lades kun ude af betragtning, naar den tidligere opfindelse ikke eksisterer paa anden maade end som gamle dokumenter, der er indleveret til Patent Office . I denne sammenhaeng synes jeg nok, at man kan tale om en genopdagelse og om at beloenne denne, hvad enten den nye opfinder har vaeret helt uvidende om de gamle beskrivelser og har gjort en opfindelse helt uafhaengigt af disse, eller han har opdaget dem paa Patent Office' s hylder og udviklet et moderne produkt paa grundlag heraf .

27 . Andre argumenter taler ogsaa for, at der ikke foreligger en af de situationer, som artikel 36, andet punktum, omhandler . Foerst og fremmest foretager Patents Act af 1949 section 50, litra a ) og b ), ingen sondring mellem, om patentbeskrivelser, hvori der gives oplysninger om en opfindelse, er indleveret i forbindelse med en patentansoegning i Det Forenede Kongerige eller i et andet land; i ingen af tilfaeldene tages patentbeskrivelser, som gaar mere end 50 aar tilbage, i betragtning . ( Det er i oevrigt ikke blevet bestridt, at beskrivelser med henblik paa patentansoegninger i udlandet foreligger paa det britiske Patent Office .)

28 . Det staar ogsaa fast, at udenlandske statsborgere, som ansoeger om et patent i Det Forenede Kongerige, nyder samme rettigheder som britiske statsborgere, for saa vidt angaar 50-aarsreglen . Hvis Fiamma saaledes havde indleveret en patentansoegning foer Thetford, og hvis dets produkt ikke var beskrevt i nogen publikation, som var til raadighed i Det Forenede Kongerige, ville Fiamma have faaet et britisk patent . Dette patent kunne Fiamma have faaet haandhaevet, baade for saa vidt angaar import ( bortset fra import af dets egne produkter, som med dets samtykke var bragt i omsaetning i andre medlemsstater ) og i forhold til eventuelle patentkraenkere paa britisk omraade .

29 . Det kan derfor konkluderes, at et forbud eller en indfoerselsrestriktion, som nedlaegges eller indfoeres med henblik paa at beskytte de enerettigheder, der tilkommer indehaveren af et patent, som er meddelt paa en opfindelse, hvis nyhed man kunne have anfaegtet, hvis 50-aarsreglen ikke havde eksisteret, ikke har karakter af vilkaarlig forskelsbehandling eller en skjult begraensning i samhandelen mellem medlemsstater, jfr . artikel 36, andet punktum .

30 . Jeg vil endelig sige et par ord om et problem i forbindelse hermed, som er rejst af Kommissionen i dens svar paa de af Domstolen stillede spoergsmaal, nemlig, at det i medfoer af Patents Act af 1949 var muligt at opnaa patent i Det Forenede Kongerige paa en opfindelse, som frit blev udnyttet eller var offentliggjort ( og derfor frit kunne udnyttes ) i en anden medlemsstat paa ansoegningstidspunktet . Ligesom Kommissionen er jeg af den opfattelse, at hvis en saadan lovgivning stadig fandtes paa nuvaerende tidspunkt, ville et importforbud, som er nedlagt med henblik paa at beskytte et patent, som er opnaaet paa grundlag heraf, udgoere en vilkaarlig forskelsbehandling eller en skjult begraensning af samhandelen mellem medlemsstaterne . Med hensyn til spoergsmaalet om, hvorvidt man i dag kan paaberaabe sig Traktaten med det formaal at fratage indehaveren af et patent, der gyldigt er meddelt i 1969, dvs . foer Det Forenede Kongeriges tiltraedelse af Faellesskabet, retten til at modsaette sig import, rejser det efter min opfattelse meget komplicerede spoergsmaal, der vedroerer begreber som overgangsperiode, retssikkerhed, berettiget forventning og velerhvervede rettigheder . Det er ganske udelukket, at Domstolen kan tage stilling til disse spoergsmaal saa at sige en passant, naar Court of Appeal ikke engang har rejst dem .

31 . Jeg skal derfor foreslaa, at det foerste spoergsmaal besvares saaledes :

"Et patent, som stadig er i kraft, og som blev meddelt i Det Forenede Kongerige i medfoer af bestemmelserne i Patents Act af 1949 paa en opfindelse, som - hvis det ikke havde vaeret for bestemmelserne i denne lovs section 50 - ville have vaeret kendt ( ikke have opfyldt nyhedskravet ), fordi der forelaa en beskrivelse som den, der er omhandlet i lovens section 50 ( 1 ), litra a ) eller b ), er en industriel eller kommerciel ejendomsret, som kan opnaa beskyttelse i henhold til Rom-Traktatens artikel 36 ."

Andet spoergsmaal

32 . Med det andet spoergsmaal oensker Court of Appeal oplyst, om det eneste retsmiddel, der kan bringes i anvendelse i henhold til artikel 36 - forudsat at et patent som Thetford' s kan vaere beskyttet i henhold til denne artikel - som Fiamma har gjort gaeldende, er en afgoerelse om, at der skal betales et rimeligt beloeb i licensafgift ( eller i oevrigt som vederlag ), men ikke nedlaeggelse af forbud .

33 . Vi ved, at ifoelge Domstolens faste praksis ( 6 ):

"er patentrettens vaesentlige indhold, at der tildeles opfinderen en eneret til som den foerste at bringe det patenterede produkt i omsaetning for saaledes at beloenne ham for hans kreative indsats . Det er derfor noedvendigt, at patenthaveren har mulighed for at hindre import og markedsfoering af produkter fremstillet i henhold til en tvangslicens, for saaledes at sikre ham den vaesentlige eneretsbeskyttelse, der flyder af hans patentret" ( dommens praemis 26 ).

34 . Denne konklusion gaelder saa meget desto mere, naar der ikke engang har vaeret tale om en tvangslicens i fremstillingslandet eller en anden form for samtykke fra patenthaveren til at bringe produktet i omsaetning ( jfr . Merck mod Stephar ( 7 ) og Centrafarm mod Sterling ).

35 . Importforbudet er derfor den normale maade at beskytte den saerlige genstand for patenthaverens ret paa, og der kan ikke fremfoeres betragtninger paa grundlag af proportionalitetsprincippet . Det ville i oevrigt vaere paradoksalt at kraeve, at man i britisk ret skulle tolerere import af produkter fremstillet i udlandet uden patenthaverens samtykke, naar et forbud ville kunne bringe fabrikantens virksomhed til ophoer, hvis produkterne blev fremstillet i Det Forenede Kongerige .

36 . Situationen ville derimod vaere en helt anden, hvis en patentkraenker med hjemsted i det paagaeldende land alt andet lige kun kunne doemmes til at betale et vederlag, men ikke kunne bringes til at standse fabrikationen gennem et forbud . I dette tilfaelde ville et forbud, som alene var rettet mod importoererne, udgoere en vilkaarlig forskelsbehandling, jfr . artikel 36, andet punktum . Det fremgaar af dommen af 3 . marts 1988 ( sag 434/85, Allen and Hanburys Ltd ) mod Generics Ltd, hvor Domstolen kendte for ret, at

"Traktatens artikler 30 og 36 skal fortolkes saaledes, at de er til hinder for, at der i en medlemsstat nedlaegges et retsligt forbud mod indfoersel fra en anden medlemsstat af et produkt, der kraenker et patent forsynet med klausul om 'licensberedskab' , naar den importoer, som forbudet er rettet imod, er indforstaaet med at tage licens paa de i loven fastsatte vilkaar, samt naar der i samme situation ikke kan nedlaegges forbud mod en patentstridig indenlandsk produktion" ( dommens praemis 23; se ogsaa praemis 22 ).

37 . Af disse grunde skal jeg foreslaa, at andet spoergsmaal besvares saaledes :

"I henhold til artikel 36 kan retterne i en medlemsstat nedlaegge forbud mod indfoersel og markedsfoering af et produkt, som kraenker et patent, der er meddelt i denne stat, naar der under samme omstaendigheder kan nedlaegges forbud mod en patentstridig indenlandsk produktion ."

(*) Oversat fra fransk .

( 1 ) Jfr . bl.a . dom af 31 . oktober 1974, sag 15/74, Centrafarm mod Sterling Drug, s . 1147, 1161, praemis 7 .

( 2 ) Dom af 14 . september 1982, sag 144/81, Keurkoop mod Nancy Kean Gifts, Sml . s . 2853 .

( 1 )

( 3 ) Dom af 29 . februar 1968, sag 24/67, Parke, Davis m.fl ., Sml . 1965-1968, s . 457; dom af 8 . juni 1971, sag 78/70, Deutsche Gramophon mod Metro, Sml . s . 125 .

( 4 ) Dom af 20 . februar 1975, sag 12/74, Kommissionen mod Tyskland, praemis 16, Sml . s . 181, 200 .

( 5 ) Dommen af 9 . juli 1985, sag 19/84, Pharmon mod Hoechst, Sml . s . 2281, 2298 .

( 6 ) Jfr . den i note 6 naevnte dom i sagen Pharmon mod Hoechst .

( 7 ) Dom af 14 . juli 1981, sag 187/80, Sml . s . 2063 .