Derimod er Harmoniseringskontoret i en sag om ugyldighed ikke bundet af, hvad der er fastslået i den endelige afgørelse om en indsigelse, i kraft af princippet nemo potest venire contra factum proprium, beskyttelsen af velerhvervede rettigheder og principperne om retssikkerhed og beskyttelse af den berettigede forventning. For så vidt som end ikke den endelige afgørelse i en indsigelsessag har nogen materiel retskraft, kan denne afgørelse nemlig ikke skabe hverken velerhvervede rettigheder eller berettigede forventninger om udfaldet af en senere sag om ugyldighed. I modsat fald ville det forhold, at registreringen af et EF-varemærke havde været anfægtet, og at der herom var blevet truffet en afgørelse om en indsigelse efter fremsættelse af en begæring om ugyldighed i en sag mellem de samme parter, om den samme sagsgenstand og på grundlag af de samme anbringender, være uden nogen reel virkning, selv om der efter forordning nr. 40/94 kan indtræde en sådan virkning.

Der kan endvidere kun ses helt bort fra, hvad der er fastslået i en endelig afgørelse om indsigelse, når der træffes afgørelse i en sag om ugyldighed mellem de samme parter, om den samme sagsgenstand og på grundlag af de samme anbringender, hvis det, der er fastslået eller truffet afgørelse om, ikke er berørt af nye fakta, nye beviser eller nye anbringender. Dette udsagn er nemlig blot et konkret udtryk for retspraksis, hvorefter Harmoniseringskontorets tidligere afgørelsespraksis udgør et forhold, der kan tages i betragtning ved vurderingen af, om et tegn er egnet til registrering.

Princippet om materiel retskraft, hvorefter der ikke må sættes spørgsmålstegn ved den endelige karakter af en retsafgørelse, finder ikke anvendelse i forholdet mellem en endelig afgørelse om indsigelse og en ugyldighedsbegæring, bl.a. i betragtning af dels at sagsbehandlingen ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) er af administrativ og ikke domstolslignende karakter, dels at der ikke er fastsat noget herom i de relevante bestemmelser i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, dvs. artikel 52, stk. 4, og artikel 96, stk. 2.

For at opfylde betingelsen om lighed mellem varemærkerne i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, som fastsætter en beskyttelse af det ældre, registrerede varemærke med renommé udstrakt til at omfatte varer eller tjenesteydelser af anden art, er det ikke nødvendigt at godtgøre, at der mellem det renommerede ældre varemærke og det ansøgte varemærke er konstateret en sådan grad af lighed, at der i den berørte kundekreds’ bevidsthed er risiko for forveksling. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem disse varemærker har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem dem. Om der foreligger en sådan sammenhæng, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Sammenligningen af tegnene skal for så vidt angår de omhandlede varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller er dominerende.

Figurmærket TiMi KiNDERJOGHURT, der er registreret som EF-varemærke for »yoghurt, frugtyoghurt, yoghurtdrikke, yoghurtdrikke indeholdende frugt; delvist tilberedte retter og færdigretter hovedsageligt fremstillet på basis af yoghurt eller yoghurtprodukter; yoghurtcremer«, som henhører under klasse 29 i Nicearrangementet, kan ikke erklæres ugyldigt i henhold til artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker på grund af den relative registreringshindring omhandlet i forordningens artikel 8, stk. 5, for så vidt som der ikke er lighed mellem dette varemærke og det ældre varemærke KINDER, der er registreret i Italien for varer i klasse 30 i Nicearrangementet.

For det første udgør bestanddelen »kinder« et hele sammen med bestanddelen »joghurt«, hvorfor bestanddelene ikke kan anses for at foreligge hver for sig. På den ene side har bestanddelene »kinder« og »joghurt« nemlig ikke alene samme visuelle betydning, men de stiliserede fortegninger i den dansende og bølgende skrifttype for bestanddelen »kinderjoghurt« giver denne præg af en harmonisk enhed, således at man næppe lægger mærke til de to elementer, den består af. Denne særegenhed bevirker, at bestanddelen »kinder« ikke bare er sat sammen med bestanddelen »joghurt«. På den anden side minder bestanddelen »kinder« i det ansøgte varemærke i kraft af den anvendte stiliserede skrifttype ikke visuelt om det ældre varemærke, som ugyldighedsbegæringen er begrundet i, og som er skrevet med en klassisk skrifttype.

For det andet konstateres, at bestanddelen »kinder« i det ansøgte varemærke kun udgør en del af bestanddelen »kinderjoghurt«, som blot har sekundær betydning i forhold til bestanddelen »timi«.

For det tredje står bestanddelen »kinder« i det ansøgte varemærke mellem to andre elementer, nemlig dels bestanddelen »timi«, dels bestanddelen »joghurt«, i modsætning til dens placering i det ældre ordmærke, som ugyldighedsbegæringen er begrundet i. En sådan forskel svækker i væsentlig grad ikke bare den lighed, der kan være mellem de to tegn på det fonetiske plan på grund af det element, de har til fælles, men også den eventuelle lighed, der kan være på det visuelle plan i kraft af samme fælles element. Bestanddelen »kinder« udgør følgelig en ubetydelig del af det samlede indtryk, som det ansøgte varemærke giver.

(jf. præmis 56-58)