DA Den Europæiske Unions Tidende C 171/18

Appel iværksat den 28. marts 2013 af Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 24. januar 2013 i sag T-474/09, Fercal mod KHIM — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

(Sag C-159/13 P)

2013/C 171/36

Processprog: portugisisk

Parter

Appellant: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (ved advogado A.J. Rodrigues)

Den anden part i appelsagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

a) Rettens dom (Femte Afdeling) afsagt den 24. januar 2013 og meddelt den 25. januar 2013 i sag T-474/09 ophæves, og i konsekvens heraf annulleres afgørelse truffet den 18. august 2009 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i sag R 1253/2008-2 vedrørende annullationssag nr. 2004 C (ansøgning om registrering af EF-varemærke nr. 1 077 858, JACKSON SHOES), der blev meddelt appellanten den 30. september 2009, i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i fællesskabsretten.

b) Det fastslås, at appellantens varemærke derved opretholder sin gyldighed og lovlighed.

c) Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringender og væsentligste argumenter

Selv om der ganske vist foreligger grafiske og fonetiske ligheder mellem navnene JACKSON og JACSON, skal sammenligningen af de omtvistede tegn foretages ud fra deres helhed: JACKSON SHOES over for JACSON OF SCANDINAVIA AB.

Det følger af artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 89/104/EØF (1) af 21. december 1988, at gennemsnitsforbrugerens opfattelse af varemærkerne er afgørende for helhedsvurderingen af risikoen for forveksling.

En gennemsnitsforbruger, der foretager en helhedsvurdering af de omtvistede tegn, vil nemt opfatte de pågældende tegn som forskellige typer af tegn med særpræg: et varemærke og et firmanavn — i dette tilfælde på grund af inkluderingen af bogstaverne »AB«, der medvirker til at udelukke muligheden for, at der for gennemsnitsforbrugeren opstår forveksling med varemærket »JACKSON SHOES«.

Ifølge appellanten er det nævnte forhold relevant, idet artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104/EØF fastlægger, at gennemsnitsforbrugerens opfattelse af varemærkerne er afgørende for helhedsvurderingen af risikoen for forveksling.

Der er tale om tegn med klart adskilte funktioner, der er meget forskellige: Varemærket er et tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders (artikel 4, in fine, i EF-varemærkeforordningen), mens firmanavnet identificerer virksomheden, så den kan adskilles fra andre virksomheder.

Endvidere medfører brugen af lignende navne, hvilket er almindelig skik i flere lande, ikke en risiko for forveksling, når de kombineres med andre elementer, således at der ikke skabes forveksling hos gennemsnitsforbrugeren og dermed heller ikke illoyal konkurrence på grund af den skabte forveksling mellem appellantens og indstævntes varer.

Der kan ikke (på grundlag af blot et svensk firmanavn) anerkendes en eksklusiv brugsret (i intet mindre end alle Den Europæiske Unions medlemsstater!) til et navn, der er almindeligt anvendt i mange andre EU-medlemsstater af tusindvis af personer og også af andre virksomheder.

Indstævnte kan endvidere ikke anerkendes en ret til at forhindre appellanten i at registrere varemærket JACKSON SHOES i klasse 25, idet andre EF-varemærker med dette navn allerede er blevet registreret for varer i klasse 25.

Endvidere har indstævnte medgivet, at der på markedet tillige samtidigt eksisterer forskellige varemærker, der er knyttet til og beskrevet af appellanten, varemærker som indstævnte aldrig har rejst indsigelse over for og i forhold til hvilke, indstævnte aldrig har anført, at de kunne skabe forveksling hos gennemsnitsforbrugeren eller, at de skulle have været i konflikt.

Den, der beslutter sig for et kendetegn med ringe særpræg, som ligeledes figurerer i mange andre tredjemænds kendetegn, kan ikke forbyde, at dette kendetegn (eller et lignende tegn) på ny anvendes af tredjemænd i kombination med andre tegn.

Der er intet til hinder for, at der samtidigt eksisterer kendetegn med lignende almindelige navne — hvilket i øvrigt faktisk sker — så længe de som helhed kan adskilles fra hinanden.

Det må fastslås, at appellanten i modsætning til det af indstævnte anførte har fremlagt rigeligt bevis for sin eksistens og handelsaktivitet, ikke blot i hele fællesskabsområdet, men også i lande i Nordamerika og Nordafrika, ganske vist ikke ligesom indstævnte ved kataloger, idet sådanne alene forefindes på modersmålet — og derfor er geografisk begrænset — men i en flersproget form med præsentationer på de mest betydningsfulde globale skomesser.

EF-varemærket JACKSON SHOES kan ikke forveksles med firmanavnet JACSON OF SCANDINAVIA AB, især ikke da de begge har eksisteret samtidigt i temmelig lang tid, og ingen af parterne har påberåbt sig skader, der skyldes denne sameksistens eller har anført, at der foreligger konkurrence mellem varerne, hvortil kommer den omstændighed, at forbrugerne ved synet af de omtvistede tegn let opfatter, at de befinder sig foran et varemærke og et firmanavn, dvs. uden tvivl to forskellige typer af tegn med særpræg.

Når endvidere gennemsnitsforbrugeren, således som anerkendt i dommen og medgivet af parterne, ser det pågældende EF-varemærke og firmanavnet, er det ikke muligt at forveksle de to tegn, idet det må tilføjes, at »[…] undersøgelsen af varemærkers lighed skal tage hensyn til det helhedsindtryk, varemærkerne giver« (jf. Rettens dom af 12.11.2009, sag T-438/07, Spa Monopole mod KHIM — De Francesco Import (SpagO), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 23 og den deri nævnte retspraksis).

For det andet og yderst vigtigt for en korrekt afgørelse af den foreliggende sag tillod den anden part i sagen, dvs. Harmoniseringskontoret, registrering af flere varemærker med udtrykket »JAKSON« som betegnelse for sko, hvorfor der ikke fuldstændigt kan ses bort fra denne realitet, når det træffer afgørelse om en ansøgning om registrering af et nyt EF-varemærke med det samme (almindelige) navn »JAKSON«.

Ved ikke at tage hensyn til den nævnte realitet traf Harmoniseringskontoret en vilkårlig afgørelse og rejste tvivl om lighedsprincippet.

Den appellerede dom tilsidesætter artikel 8, stk. 4, og artikel 53, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (2).

(1) Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, EFT 1989 L 40, s. 1.

(2) EUT L 78, s. 1.