FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

H. SAUGMANDSGAARD ØE

fremsat den 14. november 2019 ( 1 )

Sag C-328/18 P

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

mod

Equivalenza Manufactory SL

»Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – ansøgning om figurmærket BLACK LABEL BY EQUIVALENZA – indsigelsessag – det ældre figurmærke LABELL – artikel 8, stk. 1, litra b) – risiko for forveksling – lighed mellem tegn – metode til sammenligning af tegn – fastslåelse af en gennemsnitlig fonetisk lighed mellem de omtvistede tegn – forpligtelse til at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling«

I. Indledning

1. Den foreliggende appel er iværksat af Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) til prøvelse af Den Europæiske Unions Rets dom af 7. marts 2018, Equivalenza Manufactory mod EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, ikke trykt i Sml., herefter »den appellerede dom«, EU:T:2018:119), hvorved Retten annullerede afgørelsen truffet den 11. oktober 2016 af Andet Appelkammer ved EUIPO vedrørende en indsigelsessag mellem ITM Entreprises SAS og Equivalenza Manufactory SL (herefter »Equivalenza«) (sag R 690/2016-2, herefter »den omtvistede afgørelse«).

2. Denne appel har rejst en række retsspørgsmål vedrørende undersøgelsen af den relative hindring for registrering af et tegn som EU-varemærke, der er omfattet af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 ( 2 ), når der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling. EUIPO opfordrer nærmere bestemt Domstolen til at præcisere, hvilken metode der skal anvendes ved sammenligning af tegn, og under hvilke omstændigheder Retten med føje kan fastslå, at to tegn ikke opfylder den betingelse om lighed, der er fastsat i denne bestemmelse.

3. Som jeg vil forklare i dette forslag til afgørelse, har Retten ikke altid fulgt den samme fremgangsmåde vedrørende disse forskellige spørgsmål i de mange afgørelser, som den har truffet på dette område. Afgørelserne har ligget så langt fra hinanden, at der reelt er opstået to forskellige retninger i retspraksis, som stadig eksisterer side om side, uden at Domstolen har udtalt sig til fordel for den ene frem for den anden. I den foreliggende sag får Domstolen lejlighed til at udtale sig herom.

II. Retsforskrifter

4. Forordning nr. 207/2009 er med virkning fra den 1. oktober 2017 blevet ophævet og erstattet af forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker ( 3 ). Henset til datoen for indgivelsen af den i den foreliggende sag omhandlede registreringsansøgning, dvs. den 16. december 2014, som er afgørende for bestemmelsen af den anvendelige materielle ret, er denne sag ikke desto mindre reguleret af de materielle bestemmelser i den førstnævnte forordning.

5. Ottende betragtning til forordning nr. 207/2009 er affattet således: »Den af [EU]-varemærket ydede beskyttelse, der navnlig har til formål at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, bør være uindskrænket i tilfælde af identitet mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Beskyttelsen bør også gælde i tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Begrebet lighed bør fortolkes i forhold til risikoen for forveksling. En specifik betingelse for beskyttelsen bør være, at der er risiko for forveksling, og bedømmelsen heraf afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet, om der kan skabes en forbindelse med det benyttede eller registrerede tegn, samt hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.«

6. Denne forordnings artikel 8 med overskriften »Relative hindringer for registrering« bestemmer: »1. Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering: […] b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke […] 5. Hvis indehaveren af et registreret ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, uanset om de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er ansøgt, er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre [EU]-varemærke, er tale om et i [Unionen] velkendt varemærke, eller, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

III. Sagens baggrund

7. Sagens baggrund er beskrevet i den appellerede doms præmis 1-10. Baggrunden for den foreliggende appelsag kan sammenfattes således.

8. Den 16. december 2014 indgav Equivalenza en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til EUIPO i henhold til forordning nr. 207/2009 for følgende figurtegn:

9. De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører bl.a. under klasse 3 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »parfumerivarer«.

10. Den 18. marts 2015 rejste ITM Entreprises indsigelse i henhold til artikel 41 i forordning nr. 207/2009 mod registreringen af det ansøgte varemærke for de varer, der er nævnt i punkt 9 ovenfor, med henvisning til en risiko for forveksling som omhandlet i denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).

11. Indsigelsen var bl.a. støttet på det ældre figurmærke, som er gengivet nedenfor, og som er genstand for den internationale varemærkeregistrering nr. 1079410, hvor Østrig, Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Grækenland, Kroatien, Ungarn, Litauen, Luxembourg, Letland, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien og Slovakiet er designeret, som er registreret den 1. april 2011 og omfatter »eau de Cologne, deodoranter til personlig brug (parfume), parfumerivarer«:

12. Ved afgørelse af 2. marts 2016 tog indsigelsesafdelingen indsigelsen til følge for alle de omtvistede varer, fordi der var risiko for forveksling i bevidstheden hos den relevante kundekreds i Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Polen og Slovenien.

13. Ved den omtvistede afgørelse afslog Andet Appelkammer ved EUIPO den klage, som Equivalenza havde indgivet over indsigelsesafdelingens afgørelse. Appelkammeret konstaterede, at den relevante kundekreds svarede til den brede offentlighed i de pågældende fire medlemsstater, som havde et gennemsnitligt opmærksomhedsniveau, og at de pågældende varer var af samme art. Med hensyn til sammenligningen af de omtvistede tegn fastslog appelkammeret, at der var en gennemsnitlig grad af visuel og fonetisk lighed mellem dem, men at de var forskellige på det begrebsmæssige plan. Det udledte heraf, at tegnene overordnet set lignede hinanden. Appelkammeret konkluderede, at der var en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 i bevidstheden hos den relevante kundekreds.

IV. Retsforhandlingerne for Retten og den appellerede dom

14. Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 4. januar 2017 anlagde Equivalenza sag med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse. Til støtte for søgsmålet fremsatte Equivalenza et eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

15. Ved undersøgelsen af dette anbringende støttede Retten sig på de ubestridte konstateringer, som appelkammeret ved EUIPO havde foretaget, og hvoraf det fremgik, dels at den relevante kundekreds svarer til den brede offentlighed i Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Polen og Slovenien, som har et gennemsnitligt opmærksomhedsniveau, dels at de varer, der identificeres ved de omtvistede tegn, er af samme art (den appellerede doms præmis 17 og 18).

16. Med hensyn til ligheden mellem de omtvistede tegn foretog Retten for det første en sammenligning af deres visuelle, fonetiske og begrebsmæssige aspekter. I denne sammenhæng fastslog den, at disse tegn giver et forskelligt helhedsindtryk på det visuelle plan (den appellerede doms præmis 29-33), har en gennemsnitlig grad af fonetisk lighed (den appellerede doms præmis 34-39) og er forskellige på det begrebsmæssige plan (den nævnte doms præmis 40-45).

17. For det andet foretog Retten en helhedsvurdering af ligheden mellem de omtvistede tegn. I denne sammenhæng bemærkede den, at det visuelle aspekt af disse tegn var vigtigere for helhedsindtrykket end deres fonetiske og begrebsmæssige aspekter, eftersom de pågældende varer, dvs. parfumerivarer, som regel sælges i selvbetjeningsbutikker eller i parfumerier. Retten konstaterede i denne forbindelse endnu en gang, at de nævnte tegn er forskellige på det visuelle plan. Retten henviste desuden til, at disse tegn også er forskellige på det begrebsmæssige plan. Retten konkluderede, at de omtvistede tegn ud fra et helhedsindtryk ikke ligner hinanden som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 (den appellerede doms præmis 48 og 51-55).

18. Da en af de kumulative betingelser i denne bestemmelse ikke var opfyldt, fastslog Retten, at appelkammeret havde begået en retlig fejl ved at konstatere, at der forekom en risiko for forveksling i den nævnte bestemmelses forstand (den appellerede doms præmis 56). Retten tog som følge heraf Equivalenzas eneste anbringende til følge og annullerede den omtvistede afgørelse.

V. Retsforhandlingerne for Domstolen og parternes påstande

19. Den foreliggende appelsag er anlagt den 17. maj 2018.

20. EUIPO har i appelskriftet nedlagt følgende påstande: – Den appellerede dom ophæves. – Equivalenza tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

21. I sit svarskrift har Equivalenza nedlagt følgende påstande: – Appellen forkastes. – EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

VI. Appellen

22. EUIPO har til støtte for appellen gjort et eneste anbringende gældende, som består af fire led, og som vedrører tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Jeg vil efter Domstolens anmodning kun tage stilling til det eneste anbringendes tredje og fjerde led i mit forslag til afgørelse.

A. Parternes argumenter

23. Med det eneste anbringendes tredje led har EUIPO gjort gældende, at Retten tilsidesatte artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 som følge af en metodefejl, for så vidt som den undersøgte de omstændigheder, hvorunder de pågældende varer afsættes, og købevanerne i den relevante kundekreds i forbindelse med sammenligningen af tegnene. Ifølge dommen i sagen Lloyd Schuhfabrik Meyer ( 4 ) bør denne sammenligning imidlertid foretages på en objektiv måde, uden at der tages hensyn til sådanne faktorer vedrørende varemærkers anvendelse. Det skal først fastslås, at der foreligger en grad af visuel, fonetisk eller begrebsmæssig lighed, hvorefter disse faktorer skal undersøges ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for at tage stilling til, hvilken betydning der skal tillægges denne grad af lighed i forbindelse med denne helhedsvurdering ( 5 ).

24. Equivalenza har tilsluttet sig EUIPO’s forklaringer om den analysemetode, der følger af dommen i sagen Lloyd Schuhfabrik Meyer. Selskabet har imidlertid anført, at Retten benyttede sig af denne metode i den appellerede dom. Retten foretog nemlig først en særskilt vurdering af graden af visuel, fonetisk og begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede tegn og dernæst en helhedsvurdering af deres lighed og en analyse af risikoen for forveksling, og det var først på dette stadium, at den tog hensyn til købevanerne i den relevante kundekreds. Selv om den appellerede dom ikke er inddelt i afsnit svarende til de enkelte trin i den analyse, som Retten foretog, er den således struktureret på en bestemt og forståelig måde, og denne analyse er forenelig med kravene i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

25. Med det eneste anbringendes fjerde led har EUIPO foreholdt Retten, at den tilsidesatte artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, eftersom den begik en række retlige fejl, der påvirkede vurderingen af ligheden mellem de omtvistede tegn.

26. EUIPO har for det første anfægtet den metode, som Retten benyttede sig af, for så vidt som den ikke tog hensyn til alle ligheder og forskelle mellem de omtvistede tegn i forbindelse med helhedsvurderingen. I den appellerede doms præmis 28 ( 6 )»opvejede« Retten således for tidligt alle deres visuelle ligheder på grund af de visuelle forskelle, der blev påvist ved en foreløbig helhedsvurdering af de nævnte tegn. I forbindelse med en efterfølgende helhedsvurdering af de omtvistede tegn, som blev foretaget i denne doms præmis 55, anvendte Retten dernæst de samme visuelle forskelle til at »opveje« deres gennemsnitlige fonetiske lighed. Denne dobbelte »opvejning«, der var støttet på de samme forskelle og på helhedsindtrykket, udgør en retlig fejl og gengiver de i retspraksis fastsatte principper for sammenligning af tegn forkert.

27. EUIPO har for det andet anført, at Retten tilsidesatte retspraksis og begik en metodefejl, eftersom den foretog en »opvejning« af den gennemsnitlige fonetiske lighed mellem de omtvistede tegn i forbindelse med sammenligningen af tegnene og som følge heraf for tidligt valgte ikke at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling. På den ene side bør »opvejningen« af en visuel eller fonetisk lighed på grund af begrebsmæssige forskelle finde sted i forbindelse med den helhedsvurdering af risikoen for forveksling ( 7 ), der foretages på grundlag af alle de oprindeligt påviste ligheder og forskelle. Denne »opvejning« indebærer ikke, at der ikke skal tages hensyn til ligheder, som allerede er fastslået, og gør det ikke muligt at konkludere, at tegnene overhovedet ikke ligner hinanden. Hvis det på den anden side er fastslået, at tegnene i en vis grad – endog i svag grad – ligner hinanden for så vidt angår et af deres visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige aspekter, skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling ( 8 ).

28. Equivalenza har for det første som svar på EUIPO’s argumentation, som er sammenfattet i punkt 26 i dette forslag til afgørelse, og som efter Equivalenzas opfattelse er uklar og forvirrende, gjort gældende, at den metode, som Retten anvendte i den appellerede dom, ikke er behæftet med nogen retlig fejl. Retten foretog nemlig to forskellige vurderinger, idet den først fastslog, at de omtvistede tegn giver et forskelligt helhedsindtryk på det visuelle plan, henset til deres visuelle ligheder og forskelle, og dernæst ved helhedsvurderingen af ligheden fastslog, at tegnene overordnet set er forskellige, henset til deres væsentlige forskelle på det visuelle og begrebsmæssige plan og den beskedne betydning, som det fonetiske aspekt har for den kategori af varer, der er tale om. Som følge heraf var de elementer, som Retten tog i betragtning, da den afviste, at der er en visuel lighed, og da den fastslog, at der ikke er risiko for forveksling, i forbindelse med helhedsvurderingen af tegnene, forskellige.

29. I denne sammenhæng har Equivalenza endvidere fremhævet, at det for at kunne vurdere graden af lighed mellem de omtvistede tegn kan være hensigtsmæssigt at tage stilling til, hvilken betydning der skal tillægges deres visuelle, fonetiske og begrebsmæssige aspekter under hensyntagen til den kategori af varer, der er tale om, og de omstændigheder, hvorunder de afsættes ( 9 ). De varer, der er tale om i den foreliggende sag, dvs. parfumerivarer, besigtiges altid, før de købes, hvilket Retten med føje har bemærket i den anfægtede doms præmis 51. Tegnenes visuelle aspekt har som følge heraf særlig stor betydning i forbindelse med helhedsvurderingen af ligheden mellem de omtvistede tegn eller vurderingen af risikoen for forveksling.

30. For det andet har Equivalenza som svar på EUIPO’s argumentation, der er sammenfattet i punkt 27 i dette forslag til afgørelse, anført, at det følger af en teleologisk læsning og fortolkning af den appellerede doms præmis 46 ff., at Retten rent faktisk foretog en helhedsvurdering af risikoen for forveksling. Retten ville under alle omstændigheder have konkluderet det samme, hvis den havde taget hensyn til de meget begrænsede ligheder mellem de omtvistede tegn ved helhedsvurderingen af denne risiko.

B. Bedømmelse

31. Det bør indledningsvis påpeges, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 fastsætter en relativ hindring for, at et tegn registreres som EU-varemærke, når der er en potentiel konflikt mellem dette tegn og et eller flere ældre varemærker ( 10 ).

32. Det fremgår af denne bestemmelse, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, »såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art«.

33. Ifølge Domstolens faste praksis ( 11 ) svarer risikoen for forveksling som omhandlet i nævnte bestemmelse til risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder ( 12 ).

34. I henhold til denne retspraksis skal spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en sådan risiko, underkastes en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Disse faktorer omfatter bl.a. det ældre varemærkes særpræg, den relevante kundekreds’ grad af opmærksomhed, lighedsgraden mellem det ældre varemærke og det ansøgte varemærke og lighedsgraden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af disse varemærker ( 13 ).

35. Den overordnede karakter af vurderingen af risikoen for forveksling indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de relevante faktorer og især ligheden mellem de omtvistede tegn og ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser, hvilket f.eks. medfører, at en svag grad af lighed mellem disse varer eller tjenesteydelser kan opvejes af en høj grad af lighed mellem tegnene og omvendt ( 14 ).

36. Denne logik, der normalt kaldes »princippet om indbyrdes afhængighed«, er imidlertid ikke af absolut karakter. Som det fremgår af selve ordlyden af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, der er gengivet i punkt 32 i dette forslag til afgørelse, kræves det nemlig, for at der kan foreligge en risiko for forveksling, dels at de omtvistede tegn er identiske eller ligner hinanden, dels at de pågældende varer eller tjenesteydelser er af samme eller lignende art ( 15 ). I Domstolens retspraksis udgør disse to faktorer således kumulative betingelser for anvendelsen af denne bestemmelse.

37. Det er som følge heraf åbenbart, at den nævnte forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), i særdeleshed ikke finder anvendelse, når de omtvistede tegn ikke ligner hinanden. En indsigelse, der støttes på denne bestemmelse, må i så fald umiddelbart forkastes: De øvrige faktorer, der er relevante for helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, kan under alle omstændigheder ikke opveje og afhjælpe den manglende lighed og skal således ikke undersøges ( 16 ).

38. I den appellerede dom konkluderede Retten, at de omtvistede tegn ikke ligner hinanden som omhandlet i den nævnte forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), og den henholdt sig følgelig til den retspraksis, der er nævnt i den foregående præmis ( 17 ). Efter EUIPO’s opfattelse finder denne retspraksis imidlertid ikke anvendelse i det foreliggende tilfælde. Ifølge EUIPO kunne Retten nemlig ikke med føje drage en sådan konklusion efter at have sammenlignet disse tegn. Det eneste anbringendes tredje og fjerde led, der efter min opfattelse bør behandles under ét, rejser således tvivl om den metode, som Retten anvendte i forbindelse med denne sammenligning.

39. Jeg skal i denne forbindelse bemærke, at Retten i den appellerede dom først gennemgik en række principerklæringer fra SABEL-dommen ( 18 ) og dommen i sagen Lloyd Schuhfabrik Meyer, som blev lagt til grund for helhedsvurderingen af risikoen for forveksling. For det første skal denne helhedsvurdering, »for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed, være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans« ( 19 ). For det andet må det »[m]ed henblik på at vurdere graden af lighed mellem de pågældende mærker […] afgøres, i hvilken grad der er tale om visuel, lydlig eller begrebsmæssig lighed, og i givet fald vurderes, hvilken betydning der skal tillægges disse forskellige elementer under hensyntagen til den kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tale om, og de omstændigheder, hvorunder de afsættes« ( 20 ).

40. For derefter at bringe disse erklæringer i anvendelse sammenlignede Retten for det første de enkelte omtvistede tegn på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan. I denne sammenhæng fastslog den indledningsvis, at disse tegn til trods for visse lighedspunkter, som forhindrede appelkammeret i at konkludere, at de overhovedet ikke ligner hinanden, fremkalder et forskelligt helhedsindtryk på det visuelle plan på grund af deres talrige og væsentlige forskelle. Retten bemærkede dernæst, at de nævnte tegn har en gennemsnitlig grad af lighed på det fonetiske plan. Den konstaterede endelig, at de omtvistede tegn er forskellige på det begrebsmæssige plan ( 21 ).

41. Retten fastslog for det andet, at det skulle »undersøges, om de visuelle og begrebsmæssige forskelle mellem de nævnte tegn vil kunne udelukke enhver lighed mellem disse tegn, eller om de snarere opvejes af den gennemsnitlige grad af fonetisk lighed mellem dem«. Ifølge Retten skal der nemlig »foretages en helhedsvurdering af de visuelle, fonetiske og begrebsmæssig ligheder mellem de omtvistede tegn, hvorved bedømmelsen af, om der er en fonetisk lighed, blot er en af de relevante faktorer« ( 22 ).

42. I forbindelse med denne anden del af »helhedsvurdering af ligheden« bemærkede Retten, at de omtvistede tegns visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige aspekter ikke altid har samme vægt, og at det i denne henseende er nødvendigt at tage hensyn til de omstændigheder, hvorunder de pågældende varer afsættes. Da der er tale om parfumerivarer, der som regel sælges enten i selvbetjeningsbutikker eller i parfumerier, hvor forbrugerne normalt selv kan vælge de varer, som de ønsker, eller i hvert fald kan besigtige varerne, inden de køber dem, er det visuelle aspekt af disse tegn vigtigere for helhedsindtrykket end deres fonetiske og begrebsmæssige aspekter. I denne sammenhæng bemærkede Retten endnu en gang, at de omtvistede tegn ikke ligner hinanden på det visuelle plan på grund af deres talrige og væsentlige forskelle. Den gentog i øvrigt, at der er en begrebsmæssig forskel mellem disse tegn, eftersom det anfægtede tegn indeholder elementerne »black« og »by equivalenza«. Denne analyse fik Retten til at konkludere, at »på grund af de indbyrdes forskelle og til trods for den gennemsnitlige lighed på det fonetiske plan ligner de omtvistede tegn ud fra et helhedsindtryk ikke hinanden som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009« ( 23 ).

43. Ifølge EUIPO var Retten imidlertid, når den havde fastslået, at der var en gennemsnitlig fonetisk lighed mellem de omtvistede tegn, forpligtet til at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling. EUIPO har foreholdt Retten, at den »opvejede« denne lighed i forbindelse med sammenligningen af tegnene og som følge heraf for tidligt valgte ikke at foretage en helhedsvurdering af denne risiko. Retten burde have undersøgt, under hvilke omstændigheder de pågældende varer afsættes, og hvorvidt den fonetiske lighed kan »opvejes« af de visuelle og begrebsmæssige forskelle, i forbindelse med denne helhedsvurdering og i lyset af disse andre relevante faktorer ( 24 ).

44. EUIPO’s argumentation rejser således en række retsspørgsmål ( 25 ). Domstolen skal i det væsentlige præcisere, om den omstændighed, at der er fastslået en vis grad af lighed mellem tegn med hensyn til et af deres visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige aspekter, er nødvendig og tilstrækkelig til, at det kan konkluderes, at disse tegn ligner hinanden som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, eller om denne grad af lighed kan (eller skal) afvejes mod de påviste forskelle med hensyn til andre aspekter som led i en »helhedsvurdering af ligheden«. I direkte tilknytning til dette spørgsmål skal det præciseres, på hvilket stadium (i forbindelse med sammenligningen af tegnene eller helhedsvurderingen af risikoen for forveksling) der skal tages hensyn til de omstændigheder, hvorunder de omhandlede varer afsættes, og en eventuel »opvejning« af de ligheder, der er mellem tegnene, som følge af deres forskelle, skal undersøges.

45. Som jeg har anført i indledningen til dette forslag til afgørelse, findes der forskellige retninger i Rettens praksis for så vidt angår disse forskellige spørgsmål (afsnit 1). Der er som følge af disse forskelle behov for Domstolens stillingtagen (afsnit 2), der er uomgængeligt nødvendig for besvarelsen af tredje og fjerde led af det eneste anbringende, som EUIPO har gjort gældende.

1. Oversigt over retspraksis vedrørende sammenligning af tegn

46. Ifølge den første retning i Rettens retspraksis, som jeg vil betegne som »streng«, og som EUIPO har påberåbt sig i appelskriftet ( 26 ), skal der ved sammenligning af tegn alene foretages en sammenligning af de enkelte tegn på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan. Såfremt der påvises en lighed, endog i svag grad, på (mindst) et af disse planer, skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling ( 27 ). I et sådant tilfælde skal tegnene med andre ord anses for at ligne hinanden som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ( 28 ). I de domme, som tilhører denne retning i retspraksis, der – så vidt jeg kan se – er fremherskende ( 29 ), er der derfor ikke sket nogen supplerende »helhedsvurdering af ligheden« som den, Retten foretog i den appellerede dom.

47. Ifølge den anden retning i retspraksis, som jeg vil betegne som »fleksibel«, skal der efter en særskilt undersøgelse af de omtvistede tegns visuelle, fonetiske og begrebsmæssige aspekter, hvor der (som minimum) fastslås en grad af lighed med hensyn til et af disse aspekter, foretages en sådan supplerende vurdering for at klarlægge, hvilket »helhedsindtryk« disse tegn giver. Når Retten finder, at de giver et forskelligt helhedsindtryk, konkluderer den – således som det skete i den appellerede dom – at tegnene ikke ligner hinanden som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, selv om der er påvist en grad af lighed på et eller flere planer.

48. Der hersker imidlertid en vis usikkerhed i denne retning i retspraksis med hensyn til, hvordan Retten foretager denne »helhedsvurdering af ligheden«. I visse domme nøjes Retten med endnu en gang at fastslå, om der foreligger en grad af lighed med hensyn til tegnenes enkelte aspekter eller ej, hvorefter den uden nærmere begrundelse konkluderer, at de »overordnet set ligner hinanden«, eller at de omvendt »overordnet set er forskellige« ( 30 ). I andre domme har Retten begrundet sin konklusion i forhold til de omstændigheder, hvorunder de pågældende varer afsættes, eller en eventuel »opvejning« af de tidligere fastslåede ligheder ( 31 ).

49. Domstolens praksis er også uklar med hensyn til vurderingen af ligheden mellem tegn. På den ene side er der indicier i nogle af dens domme, som taler for den »strenge« retning i Rettens praksis. Domstolen har i denne forbindelse jævnligt fastslået, at det ikke kan udelukkes, at en fonetisk lighed mellem de omtvistede tegn eller deres begrebsmæssig lighed i sig selv kan skabe risiko for forveksling, men at en sådan risiko skal fastslås som led i en helhedsvurdering af denne risiko, hvor denne lighed blot er en af de relevante faktorer ( 32 ). Det skal således undersøges som led i denne helhedsvurdering, hvilket helhedsindtryk tegnene fremkalder for så vidt angår de eventuelle visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder ( 33 ). Det følger af denne analyse implicit, men nødvendigvis, at den omstændighed, at tegnene i en vis grad ligner hinanden med hensyn til et aspekt, er tilstrækkelig til, at de kan anses for at ligne hinanden som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, hvilket indebærer, at den nævnte helhedsvurdering skal foretages.

50. Det fremgår endvidere af dommen i sagen Ferrero mod KHIM ( 34 ), at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling, såfremt de omtvistede tegn »til en vis grad – endog i svag grad – ligner hinanden«. Selv om dette udsagn ikke giver et klart svar på det spørgsmål, der er omhandlet i den foreliggende sag, tilkendegiver det i hvert fald en vilje til at fastsætte strenge rammer for anvendelsen af den retspraksis, der er nævnt i punkt 37 i dette forslag til afgørelse.

51. På den anden side indeholder Domstolens praksis ligeledes en række indicier, som synes at tale for den »fleksible« retning i Rettens praksis. I den samme dom i sagen Ferrero mod KHIM ( 35 ) bemærkede Domstolen således ikke uden en vis tvetydighed, at »[d]er skal […] foretages en helhedsvurdering af de visuelle, lydlige og begrebsmæssig ligheder mellem de omtvistede tegn, hvorved bedømmelsen af den fonetiske lighed blot er en af de relevante faktorer, der indgår i denne helhedsvurdering«. Hertil kommer, at Domstolen i dommen i sagen Wolf Oil mod EUIPO ( 36 ) fastslog, at der skal »sondres mellem vurderingen af de begrebsmæssige forskelle mellem de omtvistede tegn og helhedsvurderingen af deres ligheder, som udgør to forskellige trin i analysen af den samlede risiko for forveksling, og hvor det første er en forudsætning for det andet« ( 37 ), og at Domstolen således synes at have anerkendt dette supplerende trin i analysen.

52. Der findes tilsvarende forskelle i Rettens praksis for så vidt angår det stadium, hvor der skal tages hensyn til, under hvilke omstændigheder de pågældende varer eller tjenesteydelser afsættes, og hvor en eventuel »opvejning« af de fastslåede ligheder skal undersøges.

53. Hvad for det første angår de omstændigheder, hvorunder de pågældende varer eller tjenesteydelser afsættes, skal det påpeges, at det i de domme, der følger den »strenge« retning i retspraksis, drejer sig om en faktor, som er relevant for helhedsvurderingen af risikoen for forveksling ( 38 ). Denne faktor indebærer, at når de pågældende varer eller tjenesteydelser eksempelvis normalt sælges i selvbetjeningsbutikker, således at forbrugeren især konfronteres visuelt med de omtvistede tegn, lægger Retten størst vægt på de fastslåede ligheder eller omvendt forskelle med hensyn til deres visuelle aspekt, men den undlader ikke at tage hensyn til de øvrige aspekter og til alle de faktorer, der er relevante for helhedsvurderingen af denne risiko ( 39 ).

54. I andre domme, som tilhører den »fleksible« retning i retspraksis, der også omfatter den appellerede dom, undersøges de omstændigheder, hvorunder de pågældende varer eller tjenesteydelser afsættes, derimod i forbindelse med sammenligningen af tegnene. Hvis disse varer eller tjenesteydelser afsættes på en sådan måde, at deres visuelle aspekt er vigtigst for forbrugeren, og Retten ikke har påvist nogen lighed med hensyn til dette aspekt, fastslår den, at tegnene ikke ligner hinanden som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, uanset om der måtte være en grad af lighed med hensyn til de øvrige aspekter af disse tegn, og uden at undersøge de øvrige faktorer, der er relevante for helhedsvurderingen af risikoen for forveksling.

55. Domstolen har endnu ikke udtalt sig klart til fordel for en af disse tilgange. Det synes nemlig at fremgå af visse af Domstolens afgørelser, at de omstændigheder, hvorunder de pågældende varer eller tjenesteydelser afsættes, er en faktor, der er relevant for vurderingen af, om tegnene ligner hinanden ( 40 ). Omvendt fremgår det af dommen i sagen Il Ponte Finanziaria mod KHIM ( 41 ), at der er tale om en faktor, som er relevant for helhedsvurderingen af risikoen for forveksling ( 42 ).

56. Hvad for det andet angår spørgsmålet om »opvejning« af ligheder, der findes mellem de omtvistede tegn, fremgår det af Domstolens og Rettens faste praksis, at begrebsmæssige forskelle, der adskiller tegn, under visse omstændigheder kan »opveje« deres visuelle og fonetiske ligheder. For at der kan blive tale om en sådan »opvejning« kræves det, at mindst et af de omhandlede tegn fra den relevante kundekreds’ synsvinkel har en klar og bestemt betydning, som denne kundekreds uden videre kan forstå ( 43 ).

57. Det er dog stadig vanskeligt at finde et entydigt svar i Rettens praksis på spørgsmålet om, på hvilket stadium en sådan »opvejning« skal undersøges. I visse domme undersøges det, om der foreligger en »opvejende virkning«, ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling ( 44 ). I andre domme undersøger Retten dette forhold i forbindelse med vurderingen af den begrebsmæssige lighed ( 45 ) eller umiddelbart efter sammenligningen af tegnene på ethvert plan som led i »helhedsvurderingen af ligheden« ( 46 ).

58. Når det er fastslået, at der foreligger en »opvejende virkning«, har det desuden forskellige konsekvenser. I visse tilfælde foretager Retten alligevel en helhedsvurdering af risikoen for forveksling, hvor den undersøger de øvrige relevante faktorer ( 47 ). I andre tilfælde konkluderer Retten, at tegnene ikke ligner hinanden, hvorefter den uden videre forkaster de argumenter, der vedrører disse øvrige faktorer ( 48 ).

59. Domstolens praksis er også tvetydig på dette punkt. Det synes nemlig at fremgå af flere domme, at »opvejningen« af lighederne skal ske som led i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, og at den ikke fritager Retten for at undersøge de øvrige faktorer, der er relevante for denne helhedsvurdering ( 49 ). I dommen i sagen Mülhens mod KHIM ( 50 ) forklarede Domstolen endvidere, at »opvejningsteorien« netop er begrundet i den overordnede karakter af vurderingen af risikoen for forveksling og i princippet om indbyrdes afhængighed, som »indebærer, at de begrebsmæssige og visuelle forskelle mellem to tegn kan opveje de fonetiske ligheder mellem dem«.

60. I dommen i sagen KHIM mod riha WeserGold Getränke ( 51 ) valgte Domstolen imidlertid den modsatte tilgang. I den dom, der var blevet appelleret i denne sag, havde Retten i forbindelse med sammenligningen af tegnene »udlignet« de visuelle og fonetiske ligheder mellem de omhandlede tegn på grund af deres begrebsmæssige forskel og heraf konkluderet, at tegnene »ud fra en helhedsvurdering [var] forskellige« ( 52 ). Retten havde ikke desto mindre fastslået, at appelkammeret havde begået en retlig fejl ved ikke at undersøge det ældre varemærkes særpræg, hvilket som bekendt er en faktor, der ikke er relevant for at fastslægge tegnenes lighed, men for helhedsvurderingen af risikoen for forveksling. Domstolen ophævede imidlertid den pågældende dom. Eftersom Retten havde konkluderet, at de omtvistede tegn »ud fra en helhedsvurdering var forskellige«, fandt Domstolen det ikke længere nødvendigt at undersøge det ældre varemærkes særpræg ( 53 ). Det følger heraf, at Retten med føje kunne »opveje« de visuelle og fonetiske ligheder mellem tegnene i forbindelse med deres sammenligning, og at det som følge af den »opvejende virkning« måtte konkluderes, at de omtvistede tegn ikke ligner hinanden som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, hvilket gør det omsonst at behandle indsigelsen i medfør af den retspraksis, der er nævnt i punkt 37 i dette forslag til afgørelse.

61. I dommen i sagen Wolf Oil mod EUIPO ( 54 ) tilkendegav Domstolen endnu mere klart, at »opvejningen af de visuelle og fonetiske ligheder mellem de omtvistede tegn som følge af deres begrebsmæssige forskelle undersøges ved helhedsvurderingen af ligheden mellem disse tegn« ( 55 ). I denne dom bekræftede Domstolen desuden Rettens tilgang, som gik ud på at konkludere, at tegnene ikke lignede hinanden, henset til den fastslåede »opvejende virkning« ( 56 ).

2. Sammenfatning og stillingtagen

62. Der findes kort sagt to forskellige metoder i Rettens og Domstolens praksis for så vidt angår ligheden mellem tegn. Der er for det første en »streng« metode, som indebærer, at Retten ved sammenligningen af tegnene skal nøjes med at sammenligne dem på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan. Når den fastslår en grad af lighed med hensyn til (mindst) et af disse planer, skal den konkludere, at tegnene ligner hinanden som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Såfremt de pågældende varer eller tjenesteydelser også ligner hinanden, skal Retten foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling. De omstændigheder, hvorunder disse varer eller tjenesteydelser afsættes, og den eventuelle »opvejning« af de fastslåede ligheder mellem tegnene som følge af deres begrebsmæssige forskel skal blandt alle de relevante faktorer undersøges som led i denne helhedsvurdering.

63. Der er for det andet en »fleksibel« metode, som indebærer, at Retten ikke kun skal sammenligne tegnene på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan, men også skal afveje graden af lighed og de fastslåede forskelle på alle planer som led i »helhedsvurderingen af ligheden«, eventuelt under hensyntagen til de nævnte omstændigheder, hvorunder afsætningen finder sted, og til en mulig »opvejende virkning«. Hvis Retten finder, at forskellene overtrumfer lighederne, skal den fastslå, at tegnene ikke (overordnet set) ligner hinanden som omhandlet i nævnte artikel 8, stk. 1, litra b), og undlade at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling.

64. Jeg vil indledningsvis påpege, at Domstolen i den foreliggende sag bør tage stilling til, hvilken metode den foretrækker. Det tilkommer Domstolen at harmonisere retspraksis vedrørende varemærkeretten og at fastlægge en klar og sammenhængende linje på området.

65. I modsætning til, hvad Equivalenza forudsætningsvis har lagt til grund ( 57 ), er det ikke et rent formelt spørgsmål, der skal afgøres i den foreliggende sag. Omdrejningspunktet i denne sag er omfanget af den prøvelse, som Retten skal foretage i et søgsmål vedrørende en indsigelsesprocedure baseret på artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Det skal afgøres, inden for hvilke rammer Retten kan anvende den retspraksis, som er nævnt i punkt 37 i dette forslag til afgørelse, og som fritager den for at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling. Den »fleksible« metode vil gøre det lettere at anvende denne retspraksis, hvorimod den »strenge« metode vil begrænse muligheden for at tage den i anvendelse.

66. Jeg erkender, at det ikke er let at vælge mellem disse metoder, men må alt taget i betragtning sige, at Retten bør holde sig til den »strenge« metode, der er beskrevet i punkt 62 i dette forslag til afgørelse.

67. I første række er den sidstnævnte metode efter min opfattelse mere på linje med opbygningen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

68. Jeg vil hertil bemærke, at denne bestemmelses ordlyd rejser to sammenhængende, men alligevel forskellige spørgsmål: Foreligger der for det første en sådan lighed? Er denne lighed for det andet tilstrækkelig til at medføre en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed? Den i den nævnte bestemmelse indeholdte betingelse om, at tegnene skal ligne hinanden, bør logisk set anses for opfyldt, når det første spørgsmål besvares bekræftende, og uanset hvordan det andet spørgsmål besvares.

69. Jeg er enig med EUIPO ( 58 ) i, at man for at besvare det første spørgsmål blot skal sammenligne de omtvistede tegn og fastslå, om der foreligger visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige ligheder ( 59 ) mellem dem. Denne foreløbige analyse af tegnene har et afgrænset formål. Den skal alene fastlægge det formelle forhold mellem dem. Det er i forbindelse med den efterfølgende analyse ( 60 ), nemlig helhedsvurderingen, som skal besvare det andet mere grundlæggende spørgsmål om risikoen for forveksling, at det afgøres, om disse ligheder under hensyntagen til samtlige relevante faktorer er tilstrækkelige til at medføre denne risiko ( 61 ).

70. Sammenligningen af tegnene må ikke være en rent abstrakt øvelse. Den skal altid tage udgangspunkt i den (formodede) opfattelse hos gennemsnitsforbrugeren af den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser ( 62 ). Denne sammenligning skal således baseres på det »helhedsindtryk«, som disse tegn efterlader i forbrugerens erindring, og på princippet om det ufuldstændige billede ( 63 ). Når Retten i denne sammenhæng sammenligner de omtvistede tegn på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan og vurderer den lighed, der foreligger på ethvert plan, skal den nødvendigvis afveje lighederne og forskellene mod hinanden (lighederne kan overtrumfe forskellene i dette helhedsindtryk eller omvendt), og den eventuelle grad af lighed (svag, gennemsnitlig eller høj), der fastslås for hvert aspekt af tegnene, svarer dybest set blot til en simplificering af de variationer, der fremgår af denne sammenligning ( 64 ).

71. Efter min opfattelse er det imidlertid én sag at afveje ligheder og forskelle mod hinanden i forbindelse med sammenligningen af de omtvistede tegns visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige aspekt for at vurdere, hvilken grad af lighed der er med hensyn det omhandlede aspekt. Det er en anden at afveje graden af lighed og de fastslåede forskelle med hensyn til disse forskellige aspekter.

72. Som EUIPO i det væsentlige har gjort gældende ( 65 ), vil anvendelsen af to på hinanden følgende afvejninger (først en afvejning af de ligheder og forskelle, der fastslås vedrørende et aspekt af tegnene, for at tage stilling til, om der foreligger en grad af lighed for så vidt angår dette aspekt, og dernæst en afvejning af de ligheder og forskelle, der fastslås med hensyn til tegnenes forskellige aspekter, for at tage stilling til deres »overordnede lighed«) således medføre en risiko for oversimplificering af deres lighed og dække over forhold, som – hvis der var blevet taget hensyn til alle omstændigheder i sagen – kunne have påvist, at der forelå en risiko for forveksling. Det bør i denne forbindelse fremhæves, at det ikke kan udelukkes, at en fonetisk lighed mellem to tegn eller deres begrebsmæssige lighed under visse omstændigheder i sig selv kan medføre denne risiko ( 66 ).

73. Således sammenblander den »fleksible« metode til sammenligning af tegn og »helhedsvurderingen af ligheden« efter min opfattelse de to analyser, der er beskrevet i punkt 69 i dette forslag til afgørelse, og går videre end det mål, der er fastsat for sammenligningen af tegnene. At følge denne metode kan potentielt indebære, at spørgsmålet om, hvorvidt der forekommer en risiko for forveksling, foregribes i forbindelse med denne sammenligning.

74. Jeg må fastholde, at spørgsmålet om, hvorvidt ligheden mellem de omstvistede tegn er tilstrækkelig til at medføre en risiko for forveksling, ikke vurderes uafhængigt af de øvrige faktorer, der er relevante for helhedsvurderingen af denne risiko, og af princippet om indbyrdes afhængighed, som skal sikre, at denne vurdering så vidt muligt ligger på linje med den relevante kundekreds’ faktiske opfattelse af tegnene ( 67 ). Faktorer såsom bl.a. offentlighedens grad af opmærksomhed og det ældre varemærkes særpræg er i denne forbindelse af afgørende betydning. En særligt opmærksom forbruger lægger mærke til forskelle, som en mindre opmærksom forbruger ikke får øje på. Hertil kommer, at offentligheden næppe vil hæfte sig ved de forskelle, der er mellem de omtvistede tegn, hvis der er tale om et ældre varemærke, som har en høj grad af særpræg, fordi det indeholder originale bestanddele, men vil lægge mere vægt på forskellene, hvis der er tale om et varemærke, som har en svag grad af særpræg, fordi det indeholder beskrivende, associationsgivende eller fælles bestanddele ( 68 ).

75. Jeg er desuden enig med EUIPO ( 69 ) i, at hverken hensyntagen til de omstændigheder, hvorunder de pågældende varer eller tjenesteydelser afsættes, eller til en eventuel »opvejende virkning« bør indebære, at Retten ved sammenligningen af tegnene umiddelbart kan »udviske« en fastslået grad af lighed med hensyn til et af deres aspekter (så meget desto mere, som der i det foreliggende tilfælde er tale om gennemsnitlig grad af fonetisk lighed).

76. For det første tages der i sagens natur hensyn til de omstændigheder, hvorunder de pågældende varer eller tjenesteydelser afsættes, i forbindelse med den fremadrettede analyse af den potentielle brug af de omtvistede tegn anvendelse på markedet, som indgår i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling ( 70 ). Formålet er ikke længere at sammenligne tegnene for at afdække ligheder og forskelle, men at afgøre, i hvilket omfang de fastslåede ligheder bidrager til at påvise denne risiko. Når varer eksempelvis sælges på en sådan måde, at forbrugerne især konfronteres visuelt med de omtvistede tegn, bevirker dette efter min opfattelse udelukkende, at det er mindre sandsynligt, at deres fonetiske lighed medfører den nævnte risiko. Denne mulighed kan imidlertid ikke afvises og beror på alle de faktorer, der indgår i denne helhedsvurdering. Retten kan som følge heraf ikke vælge at se bort fra en sådan lighed i forbindelse med sammenligningen af tegnene.

77. Der kan efter min opfattelse ikke udledes nogen anden fortolkning af dommen i sagen Lloyd Schuhfabrik Meyer ( 71 ). Jeg har nemlig i lighed med EUIPO ( 72 ) forstået denne dom således, at man for at afgøre, om der foreligger en risiko for forveksling, bl.a. skal sammenligne de omtvistede tegn på deres forskellige planer og – såfremt der i denne forbindelse fastslås en grad af lighed på et plan – »[vurdere], hvilken betydning« dette har for påvisningen af denne risiko, bl.a. under hensyntagen til de omstændigheder, hvorunder de pågældende varer eller tjenesteydelser afsættes. Domstolens hensigt var med andre ord udelukkende at præcisere, i hvilket omfang den omstændighed, at der er fastslået en grad af lighed mellem tegnene på et givet plan (i denne sag var der tale om en fonetisk lighed), påviser, at der foreligger en risiko for forveksling, uden at dette berører de øvrige relevante faktorer ( 73 ).

78. For det andet er »opvejningsteorien« ligeledes i sagens natur knyttet til helhedsvurderingen af risikoen for forveksling. Det følger blot af denne teori, at begrebsmæssige forskelle mellem de to omtvistede tegn kan mindske risikoen for, at forbrugeren forveksler de pågældende varers eller tjenesteydelsers oprindelse, på trods af disse tegns visuelle og/eller fonetiske ligheder. I et sådant tilfælde »svække[s]« den virkning, som disse ligheder har for forbrugerens opfattelse af tegnene, »i vidt omfang« ( 74 ). Det kan imidlertid ikke udelukkes, at de nævnte ligheder i visse tilfælde alligevel medfører en risiko for forveksling ( 75 ). Selv om der forekommer en eventuel »opvejning«, bevirker dette efter min opfattelse ikke, at Retten kan se bort fra disse ligheder i forbindelse med sammenligningen af tegnene og fritages for at undersøge de øvrige faktorer, der er relevante for vurderingen af risikoen for forveksling ( 76 ).

79. I anden række er den »strenge« metode efter min opfattelse også mere i overensstemmelse med formålet med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Det skal i denne forbindelse påpeges, at hovedformålet med denne bestemmelse er at beskytte de erhvervsdrivendes konkurrencemæssige interesser ved at forhindre, at tegn, der kan skade deres varemærkers funktion som angivelse af oprindelse, ikke registreres som sådanne ( 77 ).

80. Henset til dette formål bør varemærkeindehavere, der rejser indsigelse mod registreringen af et tegn, efter min opfattelse gives rimelig mulighed for at påvise, at der foreligger en risiko for forveksling, og at der er behov for beskyttelse. De bør navnlig gives mulighed for at påvise, at eksempelvis en begrebsmæssig eller fonetisk lighed mellem tegnene, henset til samtlige omstændigheder, i sig selv er tilstrækkelig til at medføre denne risiko ( 78 ). Med henblik herpå bør betingelsen om lighed mellem tegnene fortsat være en nødvendig forudsætning for at få adgang til denne beskyttelse, og denne betingelse bør, medmindre der foreligger en helt åbenbar tilsidesættelse, ikke stå i vejen for enhver debat om den nævnte risiko ( 79 ). Den retspraksis, der er nævnt i punkt 37 i dette forslag til afgørelse, bør derfor anvendes sparsomt.

81. Den »strenge« metode synes heller ikke at gå videre end nødvendigt for at opnå det beskyttelsesformål, der forfølges med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

82. Forpligtelsen til at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling, såfremt der er fastslået en grad af lighed med hensyn til et aspekt af de omtvistede tegn, indebærer navnlig ikke, at det automatisk (og dermed for vidtgående) skal antages, at der foreligger en sådan risiko, heller ikke når de pågældende varer eller tjenesteydelser er af samme art ( 80 ).

83. Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal nemlig gøre det muligt at afgøre i hvert enkelt tilfælde, om det ældre varemærke, som indsigelsen er baseret på, fortjener beskyttelse, i overensstemmelse med det formål, der forfølges med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Ligheden mellem de omtvistede tegn og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser kan således ikke i sig selv bestemme resultatet af denne vurdering. I denne forbindelse er det navnlig det ældre varemærkes særpræg, der skal tillægges afgørende betydning. Selv om der ifølge Domstolens praksis er større risiko for forveksling, jo stærkere det ældre varemærkes særpræg er ( 81 ), gør det modsatte sig også gældende. Når der er tale om et varemærke, som har en svag grad af særpræg og derfor er mindre egnet til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, som hidrørende fra en given virksomhed, skal graden af lighed mellem tegnene være høj for at begrunde en risiko for forveksling, da der ellers er fare for, at varemærket og dets indehaver overbeskyttes ( 82 ).

84. Visse domme har ganske vist en anden drejning i denne henseende. Retten fastslår således undertiden, at den omstændighed, at varerne er af samme art, og at tegnene har en vis lighed, endog i svag grad, under alle omstændigheder er tilstrækkelig til at medføre en risiko for forveksling, uanset om det ældre varemærke har en svag grad af særpræg ( 83 ). Disse domme fjerner sig i mine øjne fra det formål, der forfølges med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, og skaber et problem med »overbeskyttelse« af svage varemærker, hvilket er beskrevet i mange kilder ( 84 ).

85. Selv om der er tale om et reelt problem, er det imidlertid ikke min opfattelse, at løsningen ligger i den »fleksible« metode til sammenligning af tegn. Den skal i virkeligheden findes i en revurdering af den vægt, der bør lægges på det ældre varemærkes særpræg ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling.

86. I tredje række er hensynet til retssikkerheden efter min opfattelse til hinder for anvendelsen af denne »fleksible« metode. Efter min opfattelse indebærer dette princip nemlig bl.a., at ræsonnementet så vidt muligt skal være gennemsigtigt, og at afgørelserne skal være forudsigelige. I Rettens domme er der imidlertid ofte en vis usikkerhed forbundet med »helhedsvurderingen af ligheden« ( 85 ), og den dobbelte afvejning af ligheder og forskelle mellem tegnene, som den indebærer, påvirker muligheden for at forudse resultatet af denne sammenligning ( 86 ). For mig at se er den »strenge« metode omvendt baseret på et klart ræsonnement i denne henseende.

87. I sidste række vil anvendelsen af den »fleksible« metode uvægerligt skabe spændinger i forhold til retspraksis vedrørende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 ( 87 ). Det skal hertil siges, at Domstolen i forbindelse med den sidstnævnte bestemmelse har valgt en »streng« tilgang: Når Retten fastslår, at der foreligger en vis lighed, endog i svag grad, mellem de omtvistede tegn med hensyn til et af de visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige aspekter, skal den foretage en helhedsvurdering af de faktorer, der er relevante for at belyse risikoen for, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem disse tegn ( 88 ). Spændingerne forstærkes af, at betingelsen om, at tegnene skal ligne hinanden, som både gælder for denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i princippet skal vurderes på samme måde i forbindelse med begge bestemmelser ( 89 ).

3. Stillingtagen til EUIPO’s eneste anbringendes tredje og fjerde led

88. Det er henset til det ovenfor anførte min opfattelse, at det tredje og fjerde led af det eneste anbringende, som EUIPO har fremsat i appelskriftet, bør tages til følge. Retten tilsidesatte efter min opfattelse denne bestemmelse, da den i den appellerede doms præmis 46-54 indførte et trin for »helhedsvurdering af ligheden« og i denne sammenhæng i denne doms præmis 48, 51 og 53 tog hensyn til de omstændigheder, hvorunder de pågældende varer afsættes, i den nævnte doms præmis 54 tog hensyn til, at der er en begrebsmæssig forskel mellem tegnene, og endelig i samme doms præmis 55 konkluderede, at de omtvistede tegn »til trods for den gennemsnitlige lighed på det fonetiske plan […] ud fra et helhedsindtryk ikke [ligner] hinanden som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009«.

89. For mig at se rejser disse retlige fejl tvivl om lovligheden af den appellerede doms konklusion. Retten kunne nemlig ikke med føje i punkt 1 i den nævnte domskonklusion fastslå, at den omtvistede afgørelse, hvori det fastslås, at der foreligger en risiko for forveksling, skulle annulleres, uden på forhånd at have foretaget en helhedsvurdering af denne risiko i overensstemmelse med den metode, der er beskrevet i punkt 62 i dette forslag til afgørelse. Jeg foreslår derfor, at Domstolen uafhængigt af behandlingen af det eneste anbringendes første og andet led ophæver denne dom.

VII. Forslag til afgørelse

90. Jeg foreslår på baggrund af det anførte, at Domstolen ophæver Den Europæiske Unions Rets dom af 7. marts 2018, Equivalenza Manufactory mod EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:119).

( 1 ) – Originalsprog: fransk.

( 2 ) – Rådets forordning af 26.2.2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).

( 3 ) – Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14.6.2017 (EUT 2017, L 154, s. 1). Jf. denne forordnings artikel 211 og 212.

( 4 ) – Dom af 22.6.1999 (C-342/97, herefter »dommen i sagen Lloyd Schuhfabrik Meyer«, EU:C:1999:323, præmis 27).

( 5 ) – Jf. dom af 12.6.2007, KHIM mod Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 36).

( 6 ) – Som Equivalenza har påpeget, synes den præmis, som EUIPO har henvist til, reelt at være den appellerede doms præmis 32.

( 7 ) – Jf. dom af 12.1.2006, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM (C-361/04 P, EU:C:2006:25, præmis 20, 21 og 25), og af 23.3.2006, Mülhens mod KHIM (C-206/04 P, EU:C:2006:194, præmis 21 og 36).

( 8 ) – Jf. dom af 24.3.2011, Ferrero mod KHIM (C-552/09 P, EU:C:2011:177, præmis 66), og af 2.12.2009, Volvo Trademark mod KHIM – Grebenshikova (SOLVO) (T-434/07, EU:T:2009:480, præmis 50).

( 9 ) – Jf. dommen i sagen Lloyd Schuhfabrik Meyer (præmis 27).

( 10 ) – Jf. syvende og ottende betragtning til forordning nr. 207/2009.

( 11 ) – Jeg skal fremhæve, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 er sammenfaldende med artikel 4, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25). Den retspraksis, der vedrører den første bestemmelse, kan således overføres på den anden bestemmelse og omvendt. Disse to bestemmelser gengiver hver især de identiske bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1) og Rådets direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1), som de har erstattet. Den retspraksis, der vedrører disse tidligere artikler, kan således overføres på de nye artikler (jf. i denne retning dom af 20.3.2003, LTJ Diffusion, C-291/00, EU:C:2003:169, præmis 41 og 43, og af 10.12.2015, El Corte Inglés mod KHIM, C-603/14 P, EU:C:2015:807, præmis 37). I dette forslag til afgørelse vil jeg derfor uden forskel henvise til domme vedrørende risikoen for forveksling, som er afsagt vedrørende en af disse bestemmelser.

( 12 ) – Jf. bl.a. dom af 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 26, 27 og 29), af 12.6.2007, KHIM mod Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 33), og af 24.6.2010, Becker mod Harman International Industries (C-51/09 P, EU:C:2010:368, præmis 31).

( 13 ) – Jf. bl.a. ottende betragtning til forordning nr. 207/2009 samt dom af 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 22), af 12.1.2006, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM (C-361/04 P, EU:C:2006:25, præmis 18), og af 12.6.2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, præmis 41).

( 14 ) – Jf. dom af 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 17), dommen i sagen Lloyd Schuhfabrik Meyer (præmis 19), og dom af 12.6.2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, præmis 43).

( 15 ) – Jf. bl.a. dom af 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 22), af 11.12.2008, Gateway mod KHIM (C-57/08 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2008:718, præmis 45 og 52), og af 20.9.2017, The Tea Board mod EUIPO (C-673/15 P – C-676/15 P, EU:C:2017:702, præmis 47).

( 16 ) – Jf. bl.a. dom af 12.10.2004, Vedial mod KHIM (C-106/03 P, EU:C:2004:611, præmis 54), af 11.12.2008, Gateway mod KHIM (C-57/08 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2008:718, præmis 56 og 57), og af 24.3.2011, Ferrero mod KHIM (C-552/09 P, EU:C:2011:177, præmis 65, 66 og 68).

( 17 ) – Jf. den appellerede doms præmis 55 og 56.

( 18 ) – Dom af 11.11.1997 (C-251/95, EU:C:1997:528).

( 19 ) – Jf. bl.a. dom af 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 23), og af 12.1.2006, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM (C-361/04 P, EU:C:2006:25, præmis 19). Jf. den appellerede doms præmis 19.

( 20 ) – Jf. bl.a. dommen i sagen Lloyd Schuhfabrik Meyer (præmis 27), samt dom af 12.6.2007, KHIM mod Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 36), og af 24.3.2011, Ferrero mod KHIM (C-552/09 P, EU:C:2011:177, præmis 85). Jf. den appellerede doms præmis 20.

( 21 ) – Jf. den appellerede doms præmis 26-45.

( 22 ) – Den appellerede doms præmis 46 og 47.

( 23 ) – Jf. den appellerede doms præmis 48 og 51-55.

( 24 ) – Jf. punkt 23, 26 og 27 i dette forslag til afgørelse.

( 25 ) – Det bør i denne forbindelse fremhæves, at selv om vurderingen af de eventuelle ligheder og forskelle mellem tegnene er en vurdering af de faktiske omstændigheder, som ikke er undergivet Domstolens prøvelsesret i forbindelse med en appel, medmindre omstændighederne er gengivet urigtigt (jf. bl.a. dom af 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust mod KHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, præmis 50), er spørgsmålet om, hvorvidt Retten tilsidesatte de retsprincipper, der gælder for vurderingen af deres lighed, eller begik en metodefejl, et retsspørgsmål (jf. bl.a. dom af 4.7.2019, FTI Touristik mod EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, præmis 25).

( 26 ) – EUIPO har i øvrigt forpligtet sig til at følge denne retning i retspraksis i sin afgørelsespraksis. Jf. EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Section 2, Chapter 4, Point 1.4 »Possible outcome of the comparison«.

( 27 ) – Jf. navnlig dom af 2.12.2009, SOLVO (T-434/07, EU:T:2009:480, præmis 50).

( 28 ) – Jf. i samme retning bemærkningen i Rettens praksis, hvorefter to varemærker ligner hinanden, såfremt der efter opfattelsen i den relevante kundekreds foreligger en i det mindste delvis lighed mellem dem i en eller flere visuelle, fonetiske og begrebsmæssige henseender (jf. bl.a. dom af 23.10.2002, Matratzen Concord mod KHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, præmis 30, af 20.4.2005, Faber Chimica mod KHIM – Industrias Quimicas Naber (Faber), T-211/03, EU:T:2005:135, præmis 26, og af 15.12.2010, Novartis mod KHIM – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T-331/09, EU:T:2010:520, præmis 43).

( 29 ) – Jf. bl.a. dom af 3.7.2003, Alejandro mod KHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/01, EU:T:2003:184, præmis 54 ff.), af 3.3.2004, Mülhens mod KHIM – Zirh International (ZIRH) (T-355/02, EU:T:2004:62, præmis 47 ff.), af 6.10.2004, New Look mod KHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE og NLCollection) (T-117/03 – T-119/03 og T-171/03, EU:T:2004:293, præmis 40 ff.), af 12.1.2006, Devinlec mod KHIM – TIME ART (QUANTUM) (T-147/03, EU:T:2006:10, præmis 92 ff.), af 16.9.2013, Golden Balls mod KHIM – Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T-448/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:456, præmis 51 og 52), af 16.10.2013, Zoo Sport mod KHIM – K-2 (ZOOSPORT) (T-453/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:532, præmis 87 ff.), af 13.5.2015, Harper Hygienics mod KHIM – Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii) (T-364/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:277, præmis 63 ff.), af 13.5.2015, Ferring mod KHIM – Kora (Koragel) (T-169/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:280, præmis 69 ff.), af 3.6.2015, Giovanni Cosmetics mod KHIM – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI) (T-559/13, EU:T:2015:353, præmis 99 ff.), og af 13.3.2018, Hotelbeds Spain mod EUIPO – Guidigo Europe (Guidego what to do next) (T-346/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:134, præmis 59 ff.). I visse tilfælde har Retten formelt konkluderet, at tegnene ligner hinanden, efter at have fastslået, at de ligner hinanden med hensyn til (som minimum) et aspekt (jf. bl.a. dom af 16.9.2009, Dominio de la Vega mod KHIM – Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA), T-458/07, ikke trykt i Sml., EU:T:2009:337, præmis 44). I andre tilfælde er Retten gået videre til en helhedsvurdering af risikoen for forveksling (jf. bl.a. dom af 24.3.2011, XXXLutz Marken mod KHIM – Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil), T-54/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:118, præmis 67 ff., og af 29.1.2013, Fon Wireless mod KHIM – nfon (nfon), T-283/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:41, præmis 62 ff.).

( 30 ) – Jf. bl.a. dom af 15.1.2008, Hoya mod KHIM – Indo (AMPLITUDE) (T-9/05, ikke trykt i Sml., EU:T:2008:8, præmis 59), af 23.9.2009, Arcandor mod KHIM – dm drogerie markt (S-HE) (T-391/06, ikke trykt i Sml., EU:T:2009:348, præmis 54), af 15.12.2010, TOLPOSAN (T-331/09, EU:T:2010:520, præmis 54-56), af 10.5.2011, Emram mod KHIM – Guccio Gucci (G) (T-187/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:202, præmis 68), af 15.3.2012, Cadila Healthcare mod KHIM – Novartis (ZYDUS) (T-288/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:124, præmis 57), af 15.10.2014, El Corte Inglés mod KHIM – English Cut (The English Cut) (T-515/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:882, præmis 33), og af 26.4.2018, Messi Cuccittini mod EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI) (T-554/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:230, præmis 64). Det synes at fremgå af disse domme, at tegn »overordnet set ligner hinanden«, såfremt der er en vis grad af visuel og fonetisk lighed mellem dem, selv om de begrebsmæssigt er forskellige. Til gengæld anses tegn, der er forskellige på det visuelle og fonetiske plan, for »overordnet set at være forskellige«, selv om der er en vis begrebsmæssig lighed. Dette supplerende trin har i visse tilfælde besynderligt nok fået Retten til at fastslå, at tegn »overordnet set ligner hinanden«, selv om den havde konkluderet, at de var forskellige på ethvert plan (jf. navnlig dom af 31.1.2012, Spar mod KHIM – Spa Group Europe (SPA GROUP), T-378/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:34, præmis 38, 47, 53 og 54).

( 31 ) – Jf. bl.a. dom af 2.12.2008, Ebro Puleva mod KHIM – Berenguel (BRILLO’S) (T-275/07, ikke trykt i Sml., EU:T:2008:545, præmis 24 og 28), af 15.2.2011, Yorma’s mod KHIM – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S) (T-213/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:37, præmis 86), af 21.2.2013, Esge mod KHIM – De’Longhi Benelux (KMIX) (T-444/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:89, præmis 35-42), og af 11.12.2014, Coca-Cola mod KHIM – Mitico (Master) (T-480/12, EU:T:2014:1062, præmis 66-71).

( 32 ) – Jf. vedrørende fonetisk lighed dommen i sagen Lloyd Schuhfabrik Meyer (præmis 28), og dom af 23.3.2006, Mülhens mod KHIM (C-206/04 P, EU:C:2006:194, præmis 21). Jf. med hensyn til begrebsmæssig lighed dom af 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 24).

( 33 ) – Jf. dom af 23.3.2006, Mülhens mod KHIM (C-206/04 P, EU:C:2006:194, præmis 21 og 23), af 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria mod KHIM (C-234/06 P, EU:C:2007:514, præmis 35), samt i denne retning dom af 25.6.2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle (C-147/14, EU:C:2015:420, præmis 24 og 25).

( 34 ) – Dom af 24.3.2011 (C-552/09 P, EU:C:2011:177, præmis 66).

( 35 ) – Dom af 24.3.2011 (C-552/09 P, EU:C:2011:177, præmis 86). Tvetydigheden ligger bl.a. i det forhold, at Domstolen her støttede sin fortolkning på præmis 21 i dom af 23.3.2006, Mülhens mod KHIM (C-206/04 P, EU:C:2006:194), hvori der henvistes til behovet for at foretage en afvejning af de fastslåede ligheder og forskelle mellem tegnene på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan som led i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling (og ikke som led i en helhedsvurdering af ligheden).

( 36 ) – Dom af 5.10.2017 (C-437/16 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2017:737).

( 37 ) – Dom af 5.10.2017, Wolf Oil mod EUIPO (C-437/16 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2017:737, præmis 45). I kendelse af 15.1.2010, Messer Group mod Air Products and Chemicals (C-579/08 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2010:18, præmis 50), bekræftede Domstolen endvidere Rettens tilgang, som gik ud på at sammenligne de omhandlede tegn for at afgøre, om de ligner hinanden »visuelt, fonetisk og begrebsmæssigt samt overordnet set« (min fremhævelse).

( 38 ) – Jf. bl.a. dom af 6.10.2004, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE og NLCollection (T-117/03 – T-119/03 og T-171/03, EU:T:2004:293, præmis 49), af 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria mod KHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, præmis 116), af 12.9.2007, Koipe mod KHIM – Aceites del Sur (La Española) (T-363/04, EU:T:2007:264, præmis 109-111), af 15.3.2012, ZYDUS (T-288/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:124, præmis 63-66), af 15.12.2010, TOLPOSAN (T-331/09, EU:T:2010:520, præmis 61 og 62), af 27.2.2014, Pêra-Grave mod KHIM – Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA) (T-602/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:97, præmis 57-59), af 28.4.2014, Longevity Health Products mod KHIM – Weleda Trademark (MENOCHRON) (T-473/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:229, præmis 48 og 49), af 13.5.2015, Koragel (T-169/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:280, præmis 79-83), af 3.6.2015, GIOVANNI GALLI (T-559/13, EU:T:2015:353, præmis 128-130), af 24.11.2016, CG mod EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) (T-349/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:677, præmis 74 og 75), og af 10.10.2017, Cofra mod EUIPO – Armand Thiery (1841) (T-233/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:714, præmis 119).

( 39 ) – Konkret øger en lighed med hensyn til det »vigtigste« aspekt af de omtvistede tegn ifølge disse domme risikoen for, at forbrugeren forveksler de omhandlede varers eller tjenesteydelsers oprindelse, hvorimod en forskel med hensyn til dette aspekt mindsker denne risiko. EUIPO har forpligtet sig til at anvende denne tilgang i sin afgørelsespraksis (jf. EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Section 2, Chapter 7, Point 4, »Impact of the Method of Purchase of Goods and Services«).

( 40 ) – Jf. bl.a. dom af 17.10.2013, Isdin mod Bial-Portela (C-597/12 P, EU:C:2013:672, præmis 20 og 22), og kendelse af 14.11.2013, TeamBank Nürnberg mod KHIM (C-524/12 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2013:874, præmis 61).

( 41 ) – Dom af 13.9.2007 (C-234/06 P, EU:C:2007:514).

( 42 ) – Jf. dom af 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria mod KHIM (C-234/06 P, EU:C:2007:514, præmis 36 og 37). Jf. ligeledes i samme retning også kendelse af 20.1.2015, Longevity Health Products mod KHIM (C-311/14 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2015:23, præmis 41-45), og af 7.4.2016, Harper Hygienics mod EUIPO (C-475/15 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2016:264, præmis 70-73).

( 43 ) – Jf. bl.a. dom af 12.1.2006, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM (C-361/04 P, EU:C:2006:25, præmis 20), af 9.7.2015, Pêra-Grave mod KHIM (C-249/14 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2015:459, præmis 40-44), af 14.10.2003, Phillips-Van Heusen mod KHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, EU:T:2003:264, præmis 54), og af 22.6.2004, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM – DaimlerChrysler (PICARO) (T-185/02, EU:T:2004:189, præmis 54-58). Udtrykket »opvejningsteori«, der forekommer i retslitteraturen og i retspraksis, omfatter derfor strengt taget kun opvejning af visuelle og/eller fonetiske ligheder som følge af udprægede begrebsmæssige forskelle.

( 44 ) – Jf. bl.a. dom af 3.3.2004, ZIRH (T-355/02, EU:T:2004:62, præmis 49 og 50), af 12.1.2006, QUANTUM (T-147/03, EU:T:2006:10, præmis 98-100), af 13.3.2018, Guidego what to do next (T-346/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:134, præmis 64 og 65), og af 26.4.2018, MESSI (T-554/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:230, præmis 73-76). EUIPO har forpligtet sit til at anvende denne tilgang i sin afgørelsespraksis (jf. EUIPO, Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, Part C, Section 2, Chapter 7, Point 5, »Impact of the Conceptual Similarity of the Signs on Likelihood of Confusion«).

( 45 ) – Jf. bl.a. dom af 17.3.2004, El Corte Inglés mod KHIM – González Cabello og Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 og T-184/02, EU:T:2004:79, præmis 93), af 31.1.2012, SPA GROUP (T-378/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:34, præmis 48-53), og af 13.5.2015, Koragel (T-169/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:280, præmis 67-69).

( 46 ) – Jf. bl.a. dom af 22.6.2004, PICARO (T-185/02, EU:T:2004:189, præmis 56 og 58), af 22.3.2007, Brinkmann mod KHIM – Terra Networks (Terranus) (T-322/05, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:94, præmis 40), af 3.6.2015, GIOVANNI GALLI (T-559/13, EU:T:2015:353, præmis 94-98), af 1.6.2016, Wolf Oil mod EUIPO – SCT Lubricants (CHEMPIOIL) (T-34/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:330, præmis 46-48), og af 10.10.2017, 1841 (T-233/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:714, præmis 110-112).

( 47 ) – Jf. bl.a. dom af 14.10.2003, BASS (T-292/01, EU:T:2003:264, præmis 54-57), og af 22.6.2004, PICARO (T-185/02, EU:T:2004:189, præmis 56).

( 48 ) – Jf. bl.a. dom af 27.10.2005, Éditions Albert René mod KHIM – Orange (MOBILIX) (T-336/03, EU:T:2005:379, præmis 81, 83 og 84), og af 1.6.2016, CHEMPIOIL (T-34/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:330, præmis 53 og 54).

( 49 ) – I dom af 12.1.2006, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM (C-361/04 P, EU:C:2006:25, præmis 21-25), tilsluttede Domstolen sig Rettens ræsonnement, som gik ud på dels at påpege, at »virkningen« af de visuelle og fonetiske ligheder mellem de omhandlede tegn »[blev opvejet]« på grund af deres udprægede begrebsmæssige forskelle, dels at tage hensyn den relevante kundekreds’ grad af opmærksomhed og til det ældre varemærkes særpræg. I denne henseende lagde Domstolen afstand til generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM (C-361/04 P, EU:C:2005:531, punkt 38). Generaladvokaten anførte nemlig, at de omtvistede tegn som følge af opvejningen ikke lignede hinanden, og at det derfor ikke var nødvendigt at undersøge de øvrige faktorer, der var relevante for helhedsvurderingen af risikoen for forveksling.

( 50 ) – Dom af 23.3.2006 (C-206/04 P, EU:C:2006:194, præmis 35 og 36), afsagt efter appel af dom af 3.3.2004, ZIRH (T-355/02, EU:T:2004:62). Jf. også dom af 15.3.2007, T.I.M.E. ART mod KHIM (C-171/06 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2007:171, præmis 48), og af 9.7.2015, Pêra-Grave mod KHIM (C-249/14 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2015:459, præmis 39).

( 51 ) – Dom af 23.1.2014 (C-558/12 P, EU:C:2014:22).

( 52 ) – Jf. dom af 21.9.2012, Wesergold Getränkeindustrie mod KHIM – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10, EU:T:2012:459, præmis 58).

( 53 ) – Jf. dom af 23.1.2014, KHIM mod riha WeserGold Getränke (C-558/12 P, EU:C:2014:22, præmis 47 og 48). Jf. i denne retning også dom af 18.12.2008, Les Éditions Albert René mod KHIM (C-16/06 P, EU:C:2008:739, præmis 97).

( 54 ) – Dom af 5.10.2017 (C-437/16 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2017:737).

( 55 ) – Dom af 5.10.2017, Wolf Oil mod EUIPO (C-437/16 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2017:737, præmis 44).

( 56 ) – Jf. dom af 5.10.2017, Wolf Oil mod EUIPO (C-437/16 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2017:737, præmis 54 og 55).

( 57 ) – Jf. punkt 24 i dette forslag til afgørelse.

( 58 ) – Jf. punkt 23 i dette forslag til afgørelse.

( 59 ) – Jf. dom af 23.10.2003, Adidas-Salomon og Adidas Benelux (C-408/01, EU:C:2003:582, præmis 28), og af 24.3.2011, Ferrero mod KHIM (C-552/09 P, EU:C:2011:177, præmis 52).

( 60 ) – Da de to analyser er forskellige, bør de for at klarlægge ræsonnementet fordeles på to trin. Imidlertid er jeg klar over, at en sådan adskillelse altid vil virke kunstig, da lighederne og forskellene mellem tegnene vil skulle drøftes to gange (første gang når det fastslås, at de foreligger, og anden gang for at afgøre, om de medfører en risiko for forveksling). I mange af Rettens domme er der således kun et trin i vurderingen af risikoen for forveksling (jf. bl.a. dom af 14.10.2003, BASS, T-292/01, EU:T:2003:264, præmis 45 ff., af 3.3.2004, ZIRH, T-355/02, EU:T:2004:62, præmis 43 ff., og af 22.6.2004, PICARO, T-185/02, EU:T:2004:189, præmis 53 ff.).

( 61 ) – Jf. analogt retspraksis vedrørende ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Domstolen har herved fastslået, at det skal påvises, at der foreligger en vis lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser, for at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 kan finde anvendelse. Det skal til dette formål tages hensyn til de faktorer, »der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne«, heriblandt »deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden«. Når det er godtgjort, at der foreligger en vis lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser, skal alle faktorer undersøges for at vurdere, om denne lighed er tilstrækkelig til at fremkalde en risiko for forveksling, som led i helhedsvurderingen af denne risiko. Jf. bl.a. dom af 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 22-24), og af 7.5.2009, Waterford Wedgwood mod Assembled Investments (Proprietary) (C-398/07 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2009:288, præmis 34 og 35).

( 62 ) – Her kan der også være en analogi med ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. De faktorer, der er relevante for at fastslå denne lighed, skal vurderes ud fra forbrugernes opfattelse. Varer eller tjenesteydelser er af indbyrdes lignende art, når forbrugerne kan antage, at ansvaret for deres fremstilling eller levering påhviler den samme virksomhed eller økonomisk forbundne virksomheder. Jf. bl.a. dom af 15.2.2011, YORMA’S (T-213/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:37, præmis 36).

( 63 ) – Jf. dom af 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 23), dommen i sagen Lloyd Schuhfabrik Meyer (præmis 26), og dom af 12.1.2006, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM (C-361/04 P, EU:C:2006:25, præmis 19).

( 64 ) – Jf. i denne retning dom af 26.7.2017, Continental Reifen Deutschland mod Compagnie générale des établissements Michelin (C-84/16 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2017:596, præmis 70), og kendelse af 22.10.2014, Repsol YPF mod KHIM (C-466/13 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:2331, præmis 48-51). En sådan afvejning indebærer i det væsentlige en bedømmelse af de faktiske omstændigheder, som det ikke tilkommer Domstolen at efterprøve i forbindelse med en appel. Retten har derfor en vis skønsbeføjelse, når den vurderer, hvilken grad af visuel, fonetisk og begrebsmæssig lighed der er mellem de omtvistede tegn.

( 65 ) – Jf. punkt 27 i dette forslag til afgørelse.

( 66 ) – Jf. den retspraksis, der er nævnt i fodnote 32 i dette forslag til afgørelse.

( 67 ) – Jf. dom af 12.6.2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, præmis 47).

( 68 ) – Jf. R. Davis, T. St Quintin og G. Tritton, Tritton on Intellectual Property in Europe, Sweet and Maxwell, London, 5. udg., 2018, s. 378.

( 69 ) – Jf. punkt 23 og 27 i dette forslag til afgørelse.

( 70 ) – Jf. R. Davis, T. St Quintin og G. Tritton, nævnt ovenfor, s. 365 og 366. Da helhedsvurderingen af risikoen for forveksling er fremadrettet, skal der i forbindelse med denne vurdering tages hensyn til de normale markedsføringsvilkår for de pågældende varer eller tjenesteydelser, dvs. de vilkår, der normalt må forventes for denne kategori af varer eller tjenesteydelser, og ikke tages hensyn til de særlige markedsføringsvilkår for de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, idet disse vil kunne variere over tid og i henhold til varemærkeindehaverens ønsker. Jf. dom af 15.3.2007, T.I.M.E. ART mod KHIM (C-171/06 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2007:171, præmis 59), og af 12.1.2006, QUANTUM (T-147/03, EU:T:2006:10, præmis 103-107).

( 71 ) – Jf. punkt 39 i dette forslag til afgørelse.

( 72 ) – Jf. punkt 23 i dette forslag til afgørelse.

( 73 ) – Denne fortolkning understøttes af generaladvokat Jacobs’ forslag til afgørelse Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1998:522, punkt 18): »[D]er skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle relevante faktorer. […] [D]et [kan] afhængigt af omstændighederne være relevant ikke alene at tage graden af lydlig lighed mellem mærket og tegnet i betragtning, men tillige graden af visuel og begrebsmæssig lighed (eller mangel på samme). Såfremt der ikke foreligger visuel eller begrebsmæssig lighed, vil det være nødvendigt at tage stilling til, om graden af en eventuel lydlig lighed i sig selv kan give anledning til forveksling, når der tages hensyn til varernes art og de vilkår, hvorunder de markedsføres.«

( 74 ) – Jf. dom af 12.1.2006, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM (C-361/04 P, EU:C:2006:25, præmis 27), af 23.3.2006, Mülhens mod KHIM (C-206/04 P, EU:C:2006:194, præmis 50), af 15.3.2007, T.I.M.E. ART mod KHIM (C-171/06 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2007:171, præmis 49), af 14.10.2003, BASS (T-292/01, EU:T:2003:264, præmis 54), og af 12.1.2006, QUANTUM (T-147/03, EU:T:2006:10, præmis 98 og 100). Dette forklarer efter min opfattelse, hvorfor denne »teori« ikke finder anvendelse, når der foreligger meget store visuelle og fonetiske ligheder mellem tegnene, og der som følge heraf er risiko for, at den relevante kundekreds ikke er opmærksom på deres begrebsmæssige forskel. Jf. kendelse af 27.10.2010, REWE-Zentral mod KHIM (C-22/10 P, ikke trykt i Sml. EU:C:2010:640, præmis 46 og 47).

( 75 ) – Hvis det ældre varemærke eksempelvis har en høj grad af særpræg, og kundekredsens grad af opmærksomhed er meget lav, kan selv visuelle og fonetiske ligheder, der »opvejes« af en udpræget begrebsmæssige forskel, være tilstrækkelige til at medføre en risiko for forveksling.

( 76 ) – Jf. i denne retning dom af 12.1.2006, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM (C-361/04 P, EU:C:2006:25, præmis 23-25), og A. Jaeger-Lenz, »Relative grounds for refusal«, i G.N. Hasselblatt (red.), European Union Trade Mark Regulation – Article-by-Article Commentary, Beck, Hart, Nomos, 2. udg., 2018, s. 246. Det bør under alle omstændigheder fremhæves, at opvejningsteorien kun finder anvendelse, hvis Retten fastslår, at mindst et af de omhandlede tegn i den relevante kundekreds’ bevidsthed har en klar og bestemt betydning (jf. punkt 56 i dette forslag til afgørelse). Selv om EUIPO ikke har henvist hertil i appelskriftet, skal det imidlertid påpeges, at Retten ikke kontrollerede, om denne betingelse var opfyldt, i den appellerede dom.

( 77 ) – Jf. dom af 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 27 og 28), og af 12.6.2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, præmis 35), samt R. Davis, T. St Quintin og G. Tritton, s. 362 og 365. Jf. også A. Folliard-Monguiral, »TPICE, affaire Quantum: le faible caractère distinctif peut-il jouer contre le risque de confusion?«, Propriété industrielle, nr. 4, april 2006, kommentar 30, hvorefter forvekslingsrisikoen er »en fiktion med et menneskeligt ansigt, hvis formål er at beskytte en erhvervsdrivendes konkurrencemæssige interesser«.

( 78 ) – Det er ganske vist usandsynligt, at en begrebsmæssig lighed mellem tegn i sig selv og i praksis vil medføre en risiko for forveksling (jf. generaladvokat Jacobs’ forslag til afgørelse SABEL, C-251/95, EU:C:1997:221, punkt 61 og 62). Efter min opfattelse bør en indsiger imidlertid ikke fratages muligheden for at påvise dette.

( 79 ) – Jf. B. Humblot, »Droit des marques: de l’influence ou non du risque de confusion sur la similitude et vice-versa – Motifs relatifs de refus: regard sur un arrêt éclairant de la CJUE (Ferrero c/OHMI, 24 mars 2011)«, Lamy, Droit de l’immatériel, nr. 72, juni 2011, s. 85-90.

( 80 ) – Jf. den seneste gennemgang af denne uomtvistelighed i dom af 27.6.2019, Sandrone mod EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone) (T-268/18, EU:T:2019:452, præmis 96).

( 81 ) – Jf. i denne retning dom af 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 24), af 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 18), og af 12.6.2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, præmis 42).

( 82 ) – I forbindelse med sammenligningen af de omtvistede tegn skal det desuden fastlægges, hvilke særprægede og dominerende bestanddele de har. En bestanddel, der beskriver de pågældende varer eller tjenesteydelser, vil i denne forbindelse være mindre egnet til at tiltrække forbrugernes opmærksomhed og må derfor tillægges mindre betydning i det helhedsindtryk, som tegnene giver. Dette indebærer eksempelvis, at visuelle ligheder i forhold til en sådan bestanddel ikke bør resultere i, at der fastslås en visuel lighed mellem tegnene, eller alene bør resultere i, at der fastslås en svag grad af lighed. Jf. i denne retning dom af 12.6.2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, præmis 53), af 5.4.2006, Saiwa mod KHIM – Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO Barilla) (T-344/03, EU:T:2006:105, præmis 32-38), og af 13.5.2015, easyGroup IP Licensing mod KHIM – Tui (easyAir-tours) (T-608/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:282, præmis 35-42).

( 83 ) – Jf. bl.a. dom af 8.12.2005, Castellblanch mod KHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) (T-29/04, EU:T:2005:438, præmis 29), af 22.3.2007, Terranus (T-322/05, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:94, præmis 41), af 27.2.2014, QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA (T-602/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:97, præmis 61), og af 4.12.2014, BSH mod KHIM – LG Electronics (compressor technology) (T-595/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:1023, præmis 28). Jf. ligeledes med hensyn til en tilsvarende tendens i Domstolens praksis dom af 8.11.2016, BSH mod EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, præmis 63 og 64).

( 84 ) – Jf. bl.a. A. Folliard-Monguiral, J. Monteiro, »Marque communautaire – La surprotection des marques faibles dans la jurisprudence communautaire«, Propriété industrielle, nr. 6, juni 2009, studie 12; J. Passa, »Le risque de confusion déduit d’éléments dépourvus de caractère distinctif dans la jurisprudence européenne: l’angle mort du droit des marques«, Propriétés Intellectuelles, oktober 2017, nr. 65, s. 32-40, samt A. Kur og M. Senftleben, European Trade Mark Law – A Commentary, Oxford University Press, Det Forenede Kongerige, 2017, s. 229-231.

( 85 ) – Jf. punkt 48 i dette forslag til afgørelse.

( 86 ) – Jf. punkt 72 i dette forslag til afgørelse.

( 87 ) – Denne bestemmelse er gengivet i punkt 6 i dette forslag til afgørelse.

( 88 ) – Jf. dom af 20.11.2014, Intra-Presse mod Golden Balls (C-581/13 P og C-582/13 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:2387, præmis 74-76), og af 10.12.2015, El Corte Inglés mod KHIM (C-603/14 P, EU:C:2015:807, præmis 47 og 48).

( 89 ) – Jf. dom af 24.3.2011, Ferrero mod KHIM (C-552/09 P, EU:C:2011:177, præmis 53), og af 10.12.2015, El Corte Inglés mod KHIM (C-603/14 P, EU:C:2015:807, præmis 39). I den dom, der var appelleret i den sidstnævnte sag, havde Retten som led i sin vurdering vedrørende artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 fastslået, at der var en svag begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede tegn, hvorefter den i det væsentlige konkluderede, at disse tegn som følge af manglende visuel eller fonetisk lighed »samlet set [var] forskellige« (jf. dom af 15.10.2014, The English Cut, T-515/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:882, præmis 33). Den omstændighed, at Domstolen ikke rejste tvivl om dette ræsonnement, kan imidlertid skyldes, at appellanten ikke havde anfægtet Rettens anvendelse af denne bestemmelse.