FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

PAOLO MENGOZZI

fremsat den 13. september 2007 1( )

Sag C-328/06

Alfredo Nieto Nuño

mod

Leonci Monlleó Franquet

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Mercantil 3 de Barcelona)

»Varemærker – begrebet »vitterlig kendt« varemærke – bekendthedens geografiske udstrækning«

1. I nærværende præjudicielle sag har den forelæggende ret stillet Domstolen et spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 4 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker ( ).

2. Spørgsmålet er rejst i forbindelse med en sag anlagt af indehaveren af et varemærke, der er registreret i Spanien, mod brugeren af et ældre, ikke-registreret varemærke, der er identisk med det førstnævnte og bruges for de samme tjenesteydelser, med påstand om, at det fastslås, at sagsøgte krænker de rettigheder, der følger af det registrerede varemærke, samt at sagsøgte skal ophøre med krænkelseshandlingerne og den påståede skadevoldende adfærd.

I – De relevante retsforskrifter

A – De internationale bestemmelser

3. Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret (herefter »Pariserkonventionen«), der blev undertegnet i Paris den 20. marts 1883 af elleve stater ( ), var den første af de store multilaterale konventioner på området, og den er i dag den konvention, der har det største antal tilslutninger (171 kontraherende stater ( ), herunder alle Fællesskabets medlemsstater). I medfør af konventionens artikel 1, stk. 1, danner de lande, som konventionen finder anvendelse på, en union, der har sine egne organer ( ), og hvis formål er at beskytte alle aspekter af den industrielle ejendomsret ( ).

4. Artikel 6b, der blev indført i konventionsteksten ved revisionskonferencen i Haag i 1925 ( ), bestemmer i stk. 1 følgende: »Unionslandene forpligter sig til, enten ex officio, hvis landets lovgivning tillader det, eller efter den interesserede parts begæring, at afslå eller ophæve registreringen og at forbyde brugen af ethvert varemærke, som er en gengivelse, efterligning eller oversættelse egnet til at fremkalde forveksling med et mærke, som de kompetente myndigheder i registrerings- eller brugslandet skønner, er vitterlig kendt i dette land som allerede tilhørende en person, der er berettiget efter denne konvention, og anvendt for varer af samme eller lignende art. Det samme skal også gælde, når den væsentlige del af mærket er en gengivelse af et sådant vitterlig kendt mærke eller en efterligning, der er egnet til at fremkalde forveksling dermed«.

5. Artikel 16, stk. 2, i aftalen inden for Verdenshandelsorganisationen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPs) ( ) bestemmer følgende:

»1. Indehaveren af et registreret varemærke har eneret til at forhindre alle tredjeparter, som ikke har indehaverens samtykke, i erhvervsmæssigt at anvende identiske eller lignende mærker på varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, dersom en sådan anvendelse efter al sandsynlighed ville føre til forveksling […]

2. Artikel 6a i Pariserkonventionen (1967) gælder med de fornødne ændringer for tjenesteydelser. Ved bestemmelsen af, om et varemærke er velkendt, tager medlemmerne hensyn til kendskabet til varemærket i den relevante del af offentligheden, herunder kendskabet hos det pågældende medlem som følge af reklame for varemærket«.

6. Med henblik på at »afklare, forene og supplere« de internationale bestemmelser om beskyttelse af de vitterlig kendte varemærker, der omhandles i Pariserkonventionens artikel 6b og TRIPs-aftalens artikel 16, har det stående udvalg for varemærker, design og industrielle mønstre samt geografiske angivelser ved Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret (WIPO) ( ) under et møde, der blev holdt i Genève fra den 8.-12. juni 1999, formuleret en henstilling ( ) om vedtagelse af en fælles anbefaling vedrørende bestemmelserne om beskyttelse af vitterlig kendte varemærker. Denne anbefaling blev vedtaget under det fælles møde mellem Pariserunionens forsamling og WIPO’s forsamling den 20.-29. september 1999.

7. Artikel 2 i den pågældende anbefaling redegør for de faktorer, der skal tages hensyn til ved afgørelsen af, om et varemærke er velkendt i en af Pariserunionens eller WIPO’s medlemsstater:

»1) [Faktorer, der skal tages i betragtning]

a) Ved afgørelsen af, om et varemærke er vitterlig kendt, skal den kompetente myndighed tage enhver omstændighed i betragtning, hvoraf det kan følge, at mærket er vitterlig kendt.

b) Den kompetente myndighed skal navnlig tage hensyn til oplysninger, der forelægges den vedrørende de faktorer, hvoraf det kan følge, at varemærket er eller ikke er vitterlig kendt, herunder, men ikke begrænset hertil, oplysninger om følgende omstændigheder:

i) graden af kendskab til eller genkendelse af varemærket i den relevante del af offentligheden

ii) varigheden, omfanget og den geografiske udstrækning af brugen af varemærket

iii) varigheden, omfanget og den geografiske udstrækning af foranstaltninger til fremme af varemærket, herunder reklame og annoncering, såvel som præsentation på messer elle udstillinger af de varer eller tjenesteydelser, som mærket anvendes for

iv) varigheden og den geografiske udstrækning af en registrering, eller en ansøgning om registrering, af varemærket, for så vidt som disse faktorer afspejler brugen eller anerkendelsen af mærket

v) den varige og gennemførte håndhævelse af rettighederne over varemærket, navnlig det omfang hvori mærket er blevet erklæret for vitterlig kendt af de kompetente myndigheder

vi) den til mærket knyttede værdi.

c) De ovennævnte faktorer, der har karakter af retningslinjer til hjælp for den kompetente myndighed ved afgørelsen af, om et varemærke er vitterlig kendt, udgør ikke forhåndsbetingelser for at fastslå, at dette er tilfældet. Afgørelsen vil således i hvert enkelt tilfælde afhænge af de særlige omstændigheder i den konkrete sag. Alle faktorerne ville kunne være relevante i nogle sager. Nogle af faktorerne ville kunne være relevante i andre sager. I yderligere andre sager er det muligt, at ingen af faktorerne er relevante, og afgørelsen vil i så fald kunne baseres på yderligere faktorer, som ikke er opregnet i litra b) ovenfor. De nævnte yderligere faktorer vil kunne være relevante separat eller kombineret med en eller flere af de i litra b) ovenfor opregnede faktorer.

2) [Den relevante del af offentligheden]

a) De relevante dele af offentligheden omfatter, men er ikke nødvendigvis begrænset til:

i) de faktiske og/eller potentielle forbrugere af den type varer eller tjenesteydelser, som varemærket anvendes for

ii) de personer, der deltager i distributionsleddene for den type varer eller tjenesteydelser, som varemærket anvendes for

iii) de erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med den type varer eller tjenesteydelser, som mærket anvendes for.

b) Såfremt det fastslås, at et varemærke er vitterlig kendt af i det mindste én relevant del af offentligheden i en medlemsstat, anses varemærket for vitterlig kendt i medlemsstaten.

c) Såfremt det fastlås, at et varemærke er kendt af i det mindste én relevant del af offentligheden i en medlemsstat, vil varemærket kunne anses for vitterlig kendt i medlemsstaten.

d) En medlemsstat kan fastslå, at et varemærke er vitterlig kendt, selv om varemærket ikke er vitterlig kendt, eller, hvis medlemsstaterne gør brug af litra c), kendt inden for vedkommende relevante del af offentligheden i medlemsstaten.

3) [Faktorer, der ikke må tillægges betydning]

a) En medlemsstat må ikke, som betingelse for at fastslå, hvorvidt et varemærke er vitterlig kendt, stille krav om:

i) at varemærket er blevet brugt, eller at varemærket er blevet registreret, eller at der er blevet indgivet en ansøgning om registrering af mærket i medlemsstaten eller i forbindelse med denne stat

ii) at varemærket er vitterlig kendt, eller varemærket er blevet registreret, eller at der er indgivet en ansøgning om registrering af mærket inden for et område, eller i forbindelse med et sådant område, der ikke hører til denne medlemsstat

iii) eller at varemærket er vitterlig kendt af offentligheden i almindelighed i medlemsstaten.

b) Uanset bestemmelsen i litra a), nr. ii), kan en medlemsstat med henblik på anvendelsen af stk. 2, litra d), kræve, at varemærket er vitterlig kendt inden for et eller flere områder, der ikke hører under denne medlemsstat.«

B – Fællesskabsbestemmelser

8. Direktiv 89/104 tilsigter i overensstemmelse med det formål, der er anført i betragtningerne hertil, at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, men det er tilstrækkeligt at begrænse tilnærmelsen til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion, og som hindrer den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordrejer konkurrencevilkårene (jf. første og tredje betragtning til direktivet).

9. Ud fra dette synspunkt underlægger direktivet erhvervelsen og opretholdelsen af registrerede varemærkerettigheder de samme betingelser i alle medlemsstaterne ved at definere de tegn, der kan udgøre et varemærke (artikel 2), ved på en måde, der tilstræber at være udtømmende, at fastsætte registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde, der skyldes varemærket som sådan, eller at der foreligger konflikter med ældre rettigheder (artikel 3 og 4), samt fortabelsesgrunde (artikel 12).

10. I nærværende sag er navnlig direktivets artikel 4 relevant. Artikel 4, der har overskriften »Yderligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde vedrørende konflikter med ældre rettigheder«, bestemmer i stk. 1:

»Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt:

a) såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er anmeldt eller registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art« ( ).

11. Artikel 4, stk. 2, litra d), bestemmer:

»Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås:

[…]

d) varemærker, som på tidspunktet for anmeldelsen af varemærket, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for anmeldelsen af varemærket, er »vitterlig kendt« i den pågældende medlemsstat i den i artikel 6b i Pariserkonventionen angivne betydning« ( ).

12. Artikel 4, stk. 4, litra b), bestemmer:

»En medlemsstat kan endvidere træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang:

[…]

b) der er erhvervet rettigheder til et ikke-registreret varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt tegn før tidspunktet for anmeldelsen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for anmeldelsen af det yngre varemærke, og der til det ikke-registrerede varemærke eller til det andet tegn er knyttet en ret for indehaveren til at forbyde anvendelsen af et yngre mærke« ( ).

13. Direktiv 89/104 indeholder i øvrigt bestemmelser, der skal garantere registrerede varemærker samme retsbeskyttelse i alle de nationale lovgivninger under forbehold af medlemsstaternes mulighed for at yde varemærker, der nyder et vist renommé, en mere omfattende beskyttelse (jf. niende betragtning til direktivet).

14. Artikel 6, der har overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger«, bestemmer i stk. 2:

»De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af ældre rettigheder, som kun har lokalt afgrænset karakter, hvis rettighederne er anerkendt i den pågældende medlemsstats lovgivning og anvendes inden for grænserne af det område, hvor de er anerkendt«.

15. Det skal endelig bemærkes, at tolvte betragtning til direktivet opstiller det krav, at det regelsæt, der fastsættes, er i fuldstændig overensstemmelse med bestemmelserne i Pariserkonventionen, som alle medlemsstaterne har tiltrådt som kontraherende parter.

C – De nationale bestemmelser

16. Artikel 6, stk. 1 og 2, i lov nr. 17 af 7. december 2001 (den spanske varemærkelov) bestemmer:

»1. Tegn kan ikke registreres som varemærker, hvis de:

a) er identiske med et ældre varemærke, der betegner varer eller tjenesteydelser af samme art

b) hvis der, fordi tegnene er identiske med eller ligner et ældre varemærke, og fordi de varer eller tjenesteydelser, som de betegner, er af samme eller lignende art, i offentligheden er risiko for forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.

2. Ved ældre varemærker efter stk. 1 forstås:

a) Mærker, hvis anmeldelsesdato eller prioritetsdato ligger før datoen for den anmeldelse, der er genstand for undersøgelse, og som hører til følgende kategorier:

i) spanske varemærker

ii) varemærker, som er genstand for en international registrering med virkning i Spanien

iii) EF-varemærker.

b) registrerede EF-varemærker, for hvilke der i overensstemmelse med forordningen om EF-varemærker med fuld ret påberåbes anciennitet i forhold til et af de i litra a), nr. i) og ii), omhandlede mærker, også selv om der er givet afkald på sidstnævnte, eller det er bortfaldet

c) anmeldelser af de under a) og b) omhandlede mærker med forbehold af, at de opnår endelig registrering

d) uregistrerede varemærker, som på tidspunktet for anmeldelsen af det varemærke, der undersøges, eller på tidspunktet for dettes fortrinsret, er vitterlig kendt i Spanien i den i artikel 6b i Pariserkonventionen angivne betydning« ( ).

II – Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

17. De faktiske omstændigheder i hovedsagen, således som de fremgår af forelæggelseskendelsen og sagsakterne, kan sammenfattes således:

18. Sagsøgeren i hovedsagen, Alfredo Nieto Nuño, er indehaver af det spanske ordmærke FINCAS TARRAGONA, der er registreret for tjenesteydelser svarende til denne beskrivelse: »ejendomsmæglervirksomhed: vertikal og horisontal ejendomsadministration, udlejning af fast ejendom, salg af fast ejendom, juridisk bistand, udvikling af ejendomsprojekter« i klasse 36 i Nice-arrangementet ( ).

19. Leonci Monlleó Franquet er indehaver af en ejendomsmæglervirksomhed i Tarragona, og han har siden virksomhedens start i 1978 tilbudt forskellige ejendomsmæglerydelser, salg af fast ejendom og ejendomsadministration og har herved som kendemærke benyttet tegnet FINCAS TARRAGONA på castiliansk eller FINQUES TARRAGONA på catalansk ( ).

20. Efter der var anlagt sag mod ham ved den forelæggende ret med påstand om ophør af brugen af tegnet FINCAS TARRAGONA (eller FINQUES TARRAGONA) med den begrundelse, at denne brug krænkede de rettigheder, der var forbundet med sagsøgerens varemærke, tog Leonci Monlleó Franquet til genmæle, idet han ikke alene påstod frifindelse, men også nedlagde en modpåstand om, at sagsøgerens varemærke blev erklæret ugyldigt, og at sagsøgeren skulle ophøre med enhver brug af det af denne registrering omfattede tegn samt betale erstatning.

21. Sagsøgte støttede sin påstand om, at sagsøgerens varemærke var ugyldigt, på to anbringender. Sagsøgte påberåbte sig med det første anbringende, at hans varemærke er ældre, og at det tegn, han har brugt, er et vitterlig kendt varemærke i den i Pariserkonventionens artikel 6b omhandlede forstand, hvorfor det er beskyttet i henhold til varemærkelovens artikel 6, stk. 2, der gennemfører artikel 4 i direktiv 89/104 i spansk ret. Sagsøgte gjorde med det andet anbringende gældende, at et varemærke i henhold til varemærkelovens artikel 51, stk. 1, kan kendes ugyldigt og slettes fra registeret, når ansøgeren har handlet i ond tro på tidspunktet for registreringsansøgningens indlevering.

22. Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at det i hovedsagen er fastslået, at det tegn, som sagsøgte har gjort krav på som kendemærke, er blevet brugt i et område, der er begrænset til byen Tarragona og omegn. Kendelsen synes i øvrigt at antyde, at det pågældende tegn er blevet kendt på grund af den brug, der er gjort heraf, i det begrænsede geografiske område, hvor det er blevet brugt.

23. Den forelæggende ret har med henblik på at løse tvisten fundet det nødvendigt at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål, der er knyttet til sagsøgtes første anbringende om ugyldighed, og som vedrører fortolkningen af artikel 4 i direktiv 89/104:

»Skal begrebet »vitterlig kendt« varemærke i en medlemsstat, som det omhandles i artikel 4 i […] direktiv 89/104/EØF […], ene og alene forstås som en henvisning til den grad, hvori mærket er kendt og indarbejdet i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller inden for en væsentlig del af statens område, eller kan et varemærkes karakter af velkendt være knyttet til et geografisk område, der ikke svarer til en stats område, men til et selvstyrende fællesskab, en region, et område eller en by, som følge af den vare eller tjenesteydelse, der omfattes af varemærket, og de personer, som mærket faktisk retter sig til, det vil i sidste ende sige under hensyn til det marked, inden for hvilket mærket anvendes?«

III – Retsforhandlingerne ved Domstolen

24. I henhold til artikel 23 i Domstolens statut har sagsøgte i tvisten i hovedsagen, den franske og den italienske regering samt Kommissionen indgivet skriftlige bemærkninger til Domstolen.

IV – Juridisk analyse

A – Kortfattede betragtninger vedrørende forelæggelseskendelsen og de bemærkninger, der er indgivet i henhold til artikel 23 i Domstolens statut

25. Den forelæggende ret har taget udgangspunkt i, at det kendetegn, som sagsøgtes modpåstand om ugyldighed støttes på, er knyttet til den varemærkekategori, der er beskrevet i artikel 4, stk. 2, litra d), i direktiv 89/104. Retten nærer tvivl om fortolkningen af begrebet »varemærker, som […] er »vitterlig kendt« i den pågældende medlemsstat i den i artikel 6b i Pariserkonventionen angivne betydning«, der findes i denne bestemmelse, navnlig for så vidt angår betingelserne for den territoriale udstrækning af den bekendthed, der er forbundet med varemærket. Retten har bemærket, at der i spansk retspraksis er givet udtryk for den opfattelse, at et varemærkes bekendthed med henblik på anvendelsen af den bestemmelse i varemærkeloven, der gennemfører artikel 4, stk. 2, litra d), i direktiv 89/104, skal godtgøres i forhold til hele medlemsstatens område eller en væsentlig del heraf, mens de af WIPO vedtagne retningslinjer anbefaler en mere fleksibel og nuanceret fremgangsmåde, som ikke så meget knytter bekendtheden til territoriet, men snarere til det vare- eller tjenesteydelsesmarked, der berøres af varemærket.

26. Sagsøgte i tvisten i hovedsagen har bemærket, at hvis det kræves, at et varemærkes bekendthed udstrækkes til hele en medlemsstats område eller en væsentlig del heraf, medfører det en forskelsbehandling af virksomheder, som udøver deres aktivitet på et mindre geografisk område. Sagsøgte har i øvrigt gjort gældende, at Domstolen med henblik på løsningen af tvisten i hovedsagen skal udtale sig om det af den forelæggende ret stillede præjudicielle spørgsmål under hensyntagen til den omstændighed, at det registrerede varemærke i denne sag er anvendt inden for samme udbredelsesområde som det ældre varemærke, og at konflikten mellem de to pågældende varemærker foregår i en rent lokal sammenhæng, der er begrænset til en af de spanske provinsers område.

27. Den franske og den italienske regering samt Kommissionen har derimod med stort set samme argumenter foreslået, at Domstolen besvarer det af den forelæggende ret stillede spørgsmål således, at begrebet »vitterlig kendt« varemærke, der findes i artikel 4, stk. 2, litra d), i direktiv 89/104, henviser til varemærkets bekendthedsgrad på en medlemsstats område (ifølge den franske regering) eller en væsentlig del heraf (ifølge den italienske regering og Kommissionen).

B – Vurdering

28. Artikel 4, stk. 2, litra d), i direktiv 89/104 henviser, således som det er fremgået ovenfor, til Pariserkonventionens artikel 6b. Denne henvisning indebærer herved ikke kun, at fællesskabsbestemmelserne overtager et begreb om varemærkets bekendthed, der er udviklet på internationalt niveau – og som i øvrigt ikke defineres i Pariserkonventionens artikel 6b – men den er ligeledes en henvisning til en veldefineret kategori af retlige situationer, hvis beskyttelse konventionsbestemmelsen – og dermed direktivet – ønsker at sikre. Henvisningen i direktivbestemmelsen skal med andre ord efter min opfattelse forstås som en henvisning til den internationale bestemmelses materielle anvendelsesområde, som er sammenfaldende med anvendelsesområdet for den fællesskabsbestemmelse, der henviser hertil.

29. Jeg vil derfor først se på denne artikel i konventionen.

30. Pariserkonventionens artikel 6b udgør en undtagelse fra territorialitetsprincippet – som konventionens beskyttelsesmodel bygger på – i henhold til hvilket varemærkeretten, som opnås i en bestemt retsorden efter gennemførelsen af de krævede formaliteter, kun er beskyttet inden for denne retsordens grænser ( ). Den pågældende bestemmelses formål er at give indehaveren af et varemærke, der er registreret eller brugt i et unionsland, mulighed at gøre indsigelse mod registreringen, eller at få den annulleret, hvis den allerede har fundet sted, og mod brugen af mærket i et andet unionsland, hvor det pågældende varemærke er blevet kendt, selv om det endnu ikke er blevet registreret i dette land. Bestemmelsen bygger på den idé, at varemærkeretten kan opstå og derfor skal beskyttes, alene gennem den opnåede bekendthed i en bestemt national retsorden. Intentionen er i sidste ende at afskære illoyal praksis, der knytter sig til varemærkets bekendthed, ved at undgå, at tredjemand kan tilegne sig varemærket gennem registrering eller brug heraf i en stat, hvor det endnu ikke er beskyttet, hvorved indehaverens adgang til det pågældende marked hindres, eller hvorved indehaveren skal betale for at få varemærkeretten overdraget.

31. Artikel 6b’s nuværende ordlyd, sammenholdt med konventionens artikel 1, stk. 2, henviser udelukkende til varemærker og omfatter ikke også servicemærker. Selv om brugen af varemærket i den stat, hvor der er ansøgt om beskyttelse, i øvrigt ikke er udtrykkeligt angivet som betingelse for anvendelsen, kræver den pågældende bestemmelse ikke, at unionslandene beskytter vitterlig kendte varemærker, der ikke er blevet brugt i denne stat ( ). Endelig er bestemmelsen ikke en fravigelse af specialitetsprincippet (eller den relative virkning) og heller ikke en regel, der tilsigter at beskytte varemærket mod en eventuel udvanding: det beskyttelsesområde, den sikrer, er begrænset til tilfælde, hvor der er konflikt mellem varemærker for så vidt angår identiske eller lignende varer, og anvendelsen er betinget af, at der er risiko for forveksling ( ).

32. Pariserkonventionens artikel 6b definerer dermed mindsteindholdet af den internationale beskyttelse af vitterlig kendte varemærker.

33. Således som det er fremgået, skal den finde anvendelse på varemærker, der er registreret eller brugt i et unionsland – eller som i hvert fald tilhører personer, der kan drage fordel af konventionens bestemmelser – og hvis bekendthed overskrider oprindelsesstatens grænser på grund af den brug, der er gjort heraf i andre unionslande, for eksempel gennem markedsføring af varer forsynet med varemærket eller takket være reklamekampagner.

34. Man kan imidlertid spørge, om artikel 6b og mere generelt de bestemmelser i konventionen, som ud over princippet om national behandling ( ) opstiller standarder for minimumsbeskyttelsen af de industrielle ejendomsrettigheder, som konventionen regulerer, også finder anvendelse på rent interne situationer, hvori et unionsland yder en af sine egne statsborgere beskyttelse ( ), således som det synes at være tilfældet med tvisten for den forelæggende ret.

35. Dette spørgsmål besvares forskelligt i teorien alt efter den karakter og de formål, som man tillægger Pariserkonventionen. Ifølge nogle forfattere tilsigter Pariserkonventionen at gennemføre en minimal harmonisering af lovgivningen i Unionens medlemsstater inden for konventionens materielle anvendelsesområde, og den opstiller dermed ensartede retsregler, der finder anvendelse uafhængigt af nationaliteten for de personer, der påberåber sig beskyttelsen. Ifølge andre forfattere er der derimod tale om en international konvention, som udelukkende beskæftiger sig med behandlingen af udlændinge, som garanteres en minimal beskyttelse ud over princippet om national behandling.

36. Ifølge den første opfattelse har unionslandene i medfør af de påtagne internationale forpligtelser pligt til at ændre deres egen interne lovgivning, således at konventionens bestemmelser, der definerer niveauerne for minimumsbeskyttelsen, også finder anvendelse på deres egne statsborgere. Efter denne opfattelse finder registreringshindringen og ugyldighedsgrunden i artikel 4, stk. 2, litra d), i direktiv 89/104 anvendelse, selv om det vitterlig kendte varemærke, der gøres gældende som en ældre rettighed, tilhører en statsborger i den stat, hvor der anmodes om beskyttelse (det såkaldte »beskyttelsesland«).

37. Ifølge den anden opfattelse skal unionslandene derimod udelukkende tildele det, man kalder »unionsbehandling«, til statsborgere fra andre unionslande eller tredjelande, der står i de i konventionens artikel 3 opregnede situationer. Ud fra dette synspunkt tjener konventionen kun til at give impulser til harmoniseringsprocessen for lovgivningen inden for Unionen ved at give de lande, der er deltagere heri, en tilskyndelse, men ikke en forpligtelse, til at give deres statsborgere de rettigheder, som udlændinge har ex jure conventionis med det formål at undgå forskelsbehandling til skade for egne statsborgere. Hvis denne opfattelse tiltrædes, måtte det følgelig afvises, at beskyttelseslandets statsborgere, uafhængigt af en national bestemmelse, der udvider rettighederne i henhold til konventionen til at omfatte dem, har ret til at påberåbe sig registreringshindringen eller ugyldighedsgrunden, som omhandles i artikel 4, stk. 2, litra d), i direktiv 89/104.

38. Det er efter min opfattelse ikke hensigtsmæssigt, at Fællesskabets retsinstanser udtaler sig, selv om det kun er indirekte, om ovennævnte spørgsmål, der i det væsentlige drejer sig om at fastlægge omfanget af de forpligtelser, der påhviler medlemsstaterne i medfør af en international konvention, hvori Fællesskabet ikke er kontraherende part, og dette selv om anvendelsesområdet for en bestemmelse i den afledte fællesskabsret i sidste ende afhænger af valget af det ene eller det andet synspunkt i medfør af henvisningen til den internationale regel, den indeholder. Det tilkommer nemlig hver medlemsstat, når der ikke er en klar angivelse i konventionen, at afgøre, om og med hvilken hjemmel – i overensstemmelse med en pligt, der følger af konventionen, eller i medfør af et lovgivningsmæssigt valg, der tilsigter at undgå omvendt forskelsbehandling ( ) – den tildeler sine egne statsborgere »unionsbehandling« og dermed den særlige beskyttelse i konventionens artikel 6b.

39. Det er ligeledes ikke min opfattelse, at det kan bekræftes, uafhængigt af det anvendelsesområde, som man kan anerkende for Pariserkonventionens artikel 6b, at pligten til at beskytte vitterlig kendte varemærker i bestemmelsens forstand, selv i rent interne situationer, gælder for medlemsstaterne i medfør af fællesskabsretten, idet ordningen for uregistrerede varemærker, hvilken kategori de pågældende varemærker tilhører, endnu ikke har været genstand for harmonisering.

40. Det forekommer mig i øvrigt, at det ikke er absolut nødvendigt at besvare det spørgsmål, der er redegjort for i punkt 34 ovenfor, for at løse det spørgsmål, den forelæggende ret har stillet, henset til formålene med og ordningen i direktiv 89/104.

41. Det skal i denne henseende indledningsvist bemærkes, at Pariserkonventionens artikel 6b, i det mindste inden for det vide anvendelsesområde, den er anerkendt at have ved TRIPs-aftalens artikel 16, finder anvendelse, enten når varemærket er blevet vitterlig kendt på grund af brugen heraf på den stats territorium, hvor der er ansøgt om beskyttelse ( ), eller når bekendtheden er opnået uden brug i streng forstand, men takket være reklamekampagner iværksat på beskyttelsesstatens område eller uden for dette (såkaldt »spill-over advertisement«) eller blot som en følge af den bekendthed, varemærket har opnået i udlandet ( ).

42. I det første tilfælde er det varemærke, der er tale om, et varemærke, som er brugt på statens område, men som ikke er registreret i staten.

43. Sådanne varemærker (såkaldte »faktiske varemærker«) er genstand for en særlig bestemmelse i direktiv 89/104, nemlig artikel 4, stk. 4, litra b), i medfør af hvilken hver medlemsstat kan bestemme, at det forhold, at der er erhvervet rettigheder til et ikke-registreret varemærke, udgør en registreringshindring eller en ugyldighedsgrund for et yngre varemærke, hvis den pågældende stats retsorden anerkender, at indehaveren har enerettigheder.

44. Efter direktivets ordning kan et varemærke, der ikke er registreret i en medlemsstat, men som bruges i staten, dermed udgøre en registreringshindring eller give ret til at kræve annullation af registreringen både som et vitterlig kendt varemærke i den i Pariserkonventionens artikel 6b omhandlede forstand i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra d) – hvis anvendelsesbetingelserne er opfyldt ( ) – og som et uregistreret varemærke i den i artikel 4, stk. 4, litra d), omhandlede forstand, såfremt den pågældende medlemsstats lovgivning anerkender enerettigheder for denne kategori af varemærker.

45. I henhold til artikel 4, stk. 4, litra b), i direktiv 89/104 og i overensstemmelse med det, der er anført i fjerde betragtning hertil, hvorefter direktivet »[ikke griber] ind i medlemsstaternes fortsatte mulighed for at beskytte de ved brug erhvervede varemærker«, kan hver medlemsstat frit ikke blot tildele uregistrerede varemærker beskyttelse, idet det dermed anerkendes, at brugen af et tegn kan skabe en enerettighed, men også definere grænserne for, rækkevidden af og betingelserne for en sådan beskyttelse.

46. Beskyttelsen kan for eksempel være underlagt den betingelse, at varemærket har opnået en vis bekendthedsgrad, eller at dets brug har haft et bestemt geografisk omfang, men den kan også tildeles helt uafhængigt af enhver betingelse forbundet med, at tegnet skal have et mindstemål af bekendthed hos kundekredsen, eller at dets brug skal have en vis territorial udstrækning.

47. Det følger i princippet heraf, at selv et ældre, ikke-registreret varemærke, der på grund af brug er blevet velkendt i en medlemsstat på et rent lokalt niveau, kan udgøre en gyldig registreringshindring eller en ugyldighedsgrund for et yngre varemærke, hvis medlemsstatens lovgivning bestemmer dette ( ).

48. Under disse omstændigheder forekommer det mig muligt at konkludere, at hvis retterne i en medlemsstat fortolker den nationale bestemmelse, der gennemfører artikel 4, stk. 2, litra d), i direktiv 89/104 således, at et ældre varemærke, der er blevet brugt på statens område, kan udgøre en gyldig registreringshindring eller en ugyldighedsgrund for et yngre varemærke, selv når det ældre varemærke ikke er vitterlig kendt på hele statens område eller i en væsentlig del heraf, men kun inden for et mere begrænset område, er denne fortolkning ikke uforenelig med direktivets ordning og formål henset til medlemsstaternes handlingsmargen, når de fastsætter indholdet af beskyttelsen af de såkaldte faktiske varemærker i deres respektive retsordener ( ).

49. Det forekommer mig ikke, at henvisningen i direktivets artikel 4, stk. 2, litra d), til Pariserkonventionens artikel 6b kan svække den ovenfor angivne konklusion, idet denne bestemmelse – forudsat at den skal fortolkes således, at den udelukkende omhandler vitterlig kendte varemærker på nationalt eller interregionalt plan – som ovenfor anført begrænser sig til at fastsætte et minimumsbeskyttelsesniveau ( ).

50. Det er ikke min opfattelse, at der kan rejses tvivl om denne konklusion blot med det argument, at den er til hinder for en ensartet fortolkning og anvendelse af registreringshindringerne eller ugyldighedsgrundene for et varemærke, eftersom det er selve direktivet, der tillader et sådant resultat, når det giver medlemsstaterne mulighed for at definere beskyttelsesområdet for ikke-registrerede varemærker i tilfælde af konflikt med ansøgte eller registrerede varemærker. Det forekommer mig tværtimod, at såfremt man, idet der anlægges en ensartet fortolkning på fællesskabsplan, på forhånd vil udelukke en fortolkning på nationalt plan, der ville gøre det muligt at anvende registreringshindringen og ugyldighedsgrunden i den pågældende bestemmelse på faktiske varemærker( ), der er vitterlig kendt i en ikke-væsentlig del af det nationale område, tages der i sidste ende ikke behørigt hensyn til de grænser for harmoniseringen af lovgivningen, der er indført med direktiv 89/104.

51. Det følger efter min opfattelse af ovenstående, at artikel 4, stk. 2, litra d), i direktiv 89/104 i lyset af direktivets ordning og formål ikke er til hinder for, at man ved fortolkningen og anvendelsen af den nationale bestemmelse til gennemførelse af denne artikel anser et varemærke, der er brugt i den pågældende medlemsstat, for vitterlig kendt i den i Pariserkonventionens artikel 6b omhandlede forstand i medlemsstaten, selv om bekendtheden ikke udstrækker sig til hele området eller til en væsentlig del heraf, men er begrænset til et snævrere geografisk område.

V – Forslag til afgørelse

52. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare det af Juzgado Mercantil 3 de Barcelona stillede præjudicielle spørgsmål således:

»Artikel 4, stk. 2, litra d), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at den registreringshindring og ugyldighedsgrund for et varemærke, som er fastsat heri, finder anvendelse, selv når det omtvistede ældre varemærke, der er brugt, men ikke registreret i en medlemsstat, ikke er vitterlig kendt på hele statens område eller inden for en væsentlig del heraf, men inden for et mere begrænset område.«