FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

G. PITRUZZELLA

fremsat den 30. april 2020 ( 1 )

Sag C-809/18 P

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

mod

John Mills Ltd

»Appel – EU-varemærker – indsigelsessag – varemærke, der er søgt registreret af den retmæssige indehavers agent eller repræsentant – artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009«

1. Med nærværende appel har Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) nedlagt påstand om ophævelse af dom af 15. oktober 2018, John Mills mod EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679), hvorved Retten gav selskabet John Mills Ltd medhold i søgsmålet anlagt til prøvelse af afgørelsen truffet den 5. oktober 2016 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 2087/2015-1) (herefter »den omtvistede afgørelse«) vedrørende en indsigelsessag anlagt af selskabet Jerome Alexander Consulting Corp.

2. EUIPO’s appel giver Domstolen lejlighed til for første gang at udtale sig om fortolkningen af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 ( 2 ) (nu artikel 8, stk. 3, i forordning 2017/1001 ( 3 )), der blandt de relative hindringer for registrering af et tegn som EU-varemærke regner den omstændighed, at varemærkeindehaverens agent eller repræsentant uden indehaverens samtykke ansøger om registrering af varemærket i eget navn ( 4 ).

I. Retsforskrifter

A. Folkeretten

3. Unionen er kontraherende part i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) af 15. april 1994 ( 5 ), der udgør bilag 1 C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (VMO) ( 6 ). Aftalens artikel 2, stk. 1, fastsætter, at for så vidt angår del II i denne aftale, som indeholder bestemmelserne om varemærker, skal medlemmerne bl.a. efterkomme artikel 1-12 i konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, der blev undertegnet i Paris den 20. marts 1883, som revideret, senest i Stockholm den 14. juli 1967, og ændret den 28. september 1979 ( 7 ), der er bindende for alle EU-medlemsstater.

4. Konventionens artikel 6 g, som revideret og ændret, bestemmer: »1) Hvis den, der er agent eller repræsentant for nogen, som er indehaver af et mærke i et af unionslandene, uden nævnte mærkeindehavers samtykke, begærer mærket registreret i eget navn i et eller flere af disse lande, har indehaveren ret til at modsætte sig denne registrering eller at kræve mærket udslettet, eller hvis det pågældende lands love tillader det, kræve nævnte registrering overdraget til sig, medmindre vedkommende agent eller repræsentant kan retfærdiggøre sin handling. 2) En mærkeindehaver skal være berettiget til, med det ovenfor i stk. (1) nævnte forbehold, at modsætte sig, at hans agent eller repræsentant tager hans mærke i brug, hvis han ikke har givet samtykke til en sådan brug. 3) Hvert land har ret til i den nationale lovgivning at fastsætte en rimelig frist, inden hvilken mærkeindehaveren skal gøre de i nærværende artikel omtalte rettigheder gældende.«

B. EU-retten

5. Artikel 8 i forordning nr. 207/2009, som tidsmæssigt finder anvendelse på sagens omstændigheder, nævner de relative hindringer for registrering af et varemærke. Artiklens stk. 3 bestemmer således: »Hvis varemærkeindehaveren rejser indsigelse, er et varemærke udelukket fra registrering, såfremt varemærkeindehaverens agent eller repræsentant uden indehaverens samtykke ansøger om registrering af varemærket i eget navn, medmindre agenten eller repræsentanten kan retfærdiggøre sin handling« ( 8 ).

6. Forordningens artikel 11 med overskriften »Forbud mod brug af et EU-varemærke, der er registreret i en agents eller repræsentants navn« fastsætter: »Er et EU-varemærke registreret for en agent eller repræsentant for den, der er indehaver af varemærket, uden indehaverens samtykke, har denne ret til at modsætte sig, at hans agent eller repræsentant gør brug af hans varemærke, hvis han ikke har givet samtykke til en sådan brug, medmindre agenten eller repræsentanten kan retfærdiggøre sin handling« ( 9 ).

7. Samme forordnings artikel 18, som har overskriften »Overdragelse af agentvaremærke«, bestemmer: »Er et EU-varemærke registreret for en agent eller repræsentant for den, der er indehaver af varemærket, uden indehaverens samtykke, har denne ret til at kræve, at registreringen overdrages til ham, medmindre agenten eller repræsentanten kan retfærdiggøre sin handling« ( 10 ).

8. Endeligt fastsætter artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, at »EU-varemærket erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til kontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse […], når der findes et af de i artikel 8, stk. 3, omhandlede varemærker, og betingelserne i nævnte stykke er opfyldt« ( 11 ).

II. Tvistens baggrund, proceduren for EUIPO, sagen for Retten og den appellerede dom

9. Den 18. september 2013 indgav selskabet John Mills Ltd til EUIPO en ansøgning om registrering af et EU-varemærke vedrørende ordmærket »MINERAL MAGIC«. De varer, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 3 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »hårlotions; slibemidler; sæber; parfumerivarer; æteriske olier; kosmetiske præparater; præparater til rensning og pleje af hud, hovedbund og hår; desodoriseringsmidler til personlig brug (parfumeri)«.

10. Den 23. april 2014 rejste selskabet Jerome Alexander Consulting Corp. indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke af de grunde, der nævnes i artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009. Indsigelsen var støttet på bl.a. ordmærket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, som blev registreret i De Forenede Stater den 15. januar 2013 for følgende varer: »ansigtspudder, der indeholder mineraler«. Ved afgørelse truffet den 18. august 2015 gav indsigelsesafdelingen afslag på indsigelsen. Den 15. oktober 2015 indgav Jerome Alexander en klage til EUIPO over denne afgørelse.

11. Ved den omtvistede afgørelse annullerede Første Appelkammer ved EUIPO den 5. oktober 2016 indsigelsesafdelingens afgørelse og afslog på grundlag af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 registreringen af det ansøgte varemærke. I denne afgørelse henviste appelkammeret først og fremmest til formålet med artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, dvs. »at forhindre, at et varemærke misbruges af varemærkeindehaverens agent« ( 12 ), og opremsede de betingelser, som ifølge appelkammeret skulle være opfyldt, for at en indsigelse kan få medhold på grundlag af denne bestemmelse, nemlig at »indsigeren skal være indehaver af det ældre varemærke, ansøgeren om varemærket skal være eller have været agent eller repræsentant for ovennævnte indehaver, ansøgningen skal have været indgivet i agenten[s] eller repræsentantens eget navn uden indehaverens samtykke, uden at der foreligger rimelige hensyn, der kan retfærdiggøre agenten[s] eller repræsentantens handlinger, og at ansøgningen skal vedrøre tegn, der er identiske eller ligner hinanden, og varer af samme eller lignende art« ( 13 ). Appelkammeret konkluderede derfor, at »der forelå et reelt, faktisk og varigt handelsforhold, som skaber en generel tillids- og loyalitetsforpligtelse, på datoen for indgivelsen af varemærkeansøgningen, og at sagsøgeren var en agent som omhandlet i artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009« ( 14 ). Endelig fremhævede appelkammeret, at de varer, som de omtvistede tegn omfattede, i den konkrete situation var af samme art ( 15 ), og at de omtvistede tegn lignede hinanden ( 16 ).

12. Den 5. januar 2017 anlagde John Mills søgsmål ved Retten med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse, idet selskabet fremsatte et eneste anbringende, som var opdelt i tre klagepunkter, vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009. Det første klagepunkt vedrørte kvalifikationen af John Mills som »agent eller repræsentant« i henhold til denne bestemmelse. Med det andet og det tredje klagepunkt gjorde John Mills gældende, at appelkammeret fejlagtigt havde fundet, at denne bestemmelse fandt anvendelse, selv om de omtvistede tegn alene lignende hinanden og ikke var identiske, og selv om de varer, der var omfattet af det ældre varemærke, ikke var af samme art som dem, der var omfattet af det ansøgte varemærke.

13. Retten behandlede først det andet klagepunkt og tiltrådte det. Retten annullerede derfor appelkammerets afgørelse uden at tage stilling til det første og det tredje klagepunkt og pålagde EUIPO og Jerome Alexandre at betale halvdelen af John Mills’ sagsomkostninger hver.

III. Sagen for Domstolen og parternes påstande

14. EUIPO har iværksat den foreliggende appel ved stævning indgået til Domstolens Justitskontor den 20. december 2018. EUIPO har nedlagt påstand om, at den appellerede dom ophæves, og at John Mills tilpligtes at betale sagsomkostningerne. For sin del har John Mills nedlagt påstand om frifindelse, og at EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne. EUIPO og John Mills har afgivet mundtlige indlæg i retsmødet den 16. januar 2020.

IV. Appellen

15. Til støtte for sin appel har EUIPO fremsat to anbringender. Med det første anbringende har EUIPO påberåbt sig Rettens tilsidesættelse af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, med det andet en tilsidesættelse af artikel 36 i statutten for Domstolen.

A. Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009

1. Den appellerede dom

16. Det første anbringende vedrører den appellerede doms præmis 25-37.

17. I dommens præmis 25 fastslog Retten, efter at have bemærket, at artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 har til formål »at forhindre, at indehaverens varemærke misbruges af dennes agent eller repræsentant, idet disse agenter og repræsentanter vil kunne udnytte det kendskab og de erfaringer, der er opnået i løbet af det forretningsmæssige forhold med den pågældende indehaver, og derved utilbørligt drage fordel af varemærkeindehaverens egne bestræbelser og investeringer«, at denne bestemmelse »således i det væsentlige [kræver], at der er en direkte forbindelse mellem indehaverens varemærke og det varemærke, der er søgt registreret af en agent eller repræsentant i eget navn«, og at »[e]n sådan forbindelse [kun er] mulig, hvis omhandlede varemærker er ens«. Retten fandt endvidere, at den fortolkning, hvorefter det ældre varemærke og det ansøgte varemærke skal være identiske – og ikke blot ligne hinanden – for at artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 kan finde anvendelse, finder støtte i både forarbejderne til EF-varemærkeforordning nr. 40/94 ( 17 ) (den appellerede doms præmis 26-31) og ordlyden af Pariserkonventionens artikel 6 g (den appellerede doms præmis 32-35).

2. Parternes argumenter

18. EUIPO har gjort gældende, at Retten anlagde en urigtig fortolkning af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 ved at begrænse dette stykkes anvendelsesområde til begrebet »identiske« tegn og ved at tillægge det den betydning, det har i henhold til artikel 8, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009. Ifølge EUIPO gav Retten forrang for en ordlydsfortolkning af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, som ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til formålet med denne bestemmelse. I denne henseende har EUIPO fremhævet for det første, at det på baggrund af en ordlydsfortolkning ikke kan udelukkes, at denne bestemmelse også finder anvendelse på lignende varemærker, og for det andet at Unionens retsinstanser konsekvent anvender en formålsbestemt tilgang til fortolkningen af EU-varemærkeretten. Ifølge EUIPO kan agenten eller repræsentanten ikke alene utilbørligt drage fordel som omhandlet i den appellerede doms præmis 25, hvis han anvender et varemærke, som er identisk med indehaverens, men også i alle tilfælde, hvor han foretager ændringer, hvorved dette varemærkes væsentligste elementer forbliver identificerbare, således at han tilegner sig det omhandlede varemærke. I disse tilfælde har agenten eller repræsentanten ikke alene mulighed for at tage kunder fra varemærkeindehaveren og gøre dennes ekspansion eller eventuelle etablering på EU-markedet mindre gunstige, men kan også forhindre registreringen af indehaverens varemærke og/eller dets brug i EU på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), eller artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning nr. 207/2009. EUIPO har gjort gældende, at det relevante kriterium for anvendelse af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, læst i lyset af formålet med bestemmelsen, ikke er identiteten eller ligheden mellem de omtvistede varemærker, således som den er påkrævet ved vurdering af den eventuelle forvekslingsrisiko, men deres »overordnede ækvivalens på det økonomiske og forretningsmæssige plan«. Denne ækvivalens foreligger, når indehaverens tegn »klart kan genkendes« i det varemærke, der er søgt registreret af agenten eller repræsentanten. Dette er tilfældet, såfremt de omtvistede tegn er sammenfaldende »med hensyn til elementer, som i det væsentlige udgør det ældre varemærkes særpræg«. Ifølge EUIPO begrunder den omstændighed, at registreringsansøgninger som den foreliggende udgør tilfælde af ond tro og omfattes af ugyldighedsgrunden i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, afslutningsvis ikke, at en restriktiv fortolkning af forordningens artikel 8, stk. 3 skal gives forrang. At tvinge varemærkeindehaveren til at vente med at tage skridt til at varetage sine interesser, indtil det tegn, der er søgt registreret af agenten eller repræsentanten, er registreret, strider nemlig mod princippet om procesøkonomiske hensyn og princippet om god forvaltningsskik.

19. Ifølge John Mills fremgår det klart af ordlyden af både artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 og Pariserkonventionens artikel 6 g, at disse bestemmelser vedrører identiske og ikke blot lignende varemærker. Bestemmelsens ordlyd bekræftes endvidere i forarbejderne til forordning nr. 40/94, sådan som Retten med rette fastslog. John Mills har endvidere fremhævet den vage og upræcise karakter af det af EUIPO foreslåede kriterium for anvendelse af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, der er baseret på, at agenten eller repræsentanten tilegner sig indehaverens varemærkes særpræg. Selskabet har anført, at særpræget ikke skal vurderes abstrakt, men ud fra den relevante forbrugers synspunkt. Dette er forbrugeren i det land, hvor indehaverens varemærke er registreret (eller på anden måde beskyttet), og ikke i EU, sådan som appelkammeret derimod fejlagtigt lagde til grund. Under disse omstændigheder kan vurderingen af særpræget være kompliceret at udføre. I den foreliggende situation blev der ikke indgivet noget bevis for, at ordene MAGIC MINERALS for varerne »ansigtspudder, der indeholder mineraler« har særpræg for en forbruger i USA. John Mills har tilføjet, at det af EUIPO foreslåede kriterium har mere udvidende karakter end kriterierne i forordning nr. 207/2009, især i forordningens artikel 8, stk. 1 og 5. Det ville være ulogisk at antage, at EU-lovgiver havde til hensigt at tildele udenlandske varemærker, selv hvis de aldrig er blevet anvendt i EU, en videre beskyttelse end nationale eller EU-varemærker. Endelig giver den af EUIPO foreslåede fortolkning af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 ifølge John Mills anledning til, ud over markante vanskeligheder i forbindelse med anvendelsen, en åbenbar retsusikkerhed angående det reelle anvendelsesområde for denne bestemmelse, hvis der tages højde for, at den af EUIPO’s appel omhandlede handling allerede sanktioneres effektivt i henhold til forordningens artikel 52, stk. 1, litra b), om registrering i ond tro.

3. Bedømmelse

a) Fortolkningen af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009

1) Ordlydsfortolkning

20. Ifølge Domstolens faste praksis skal fastlæggelsen af betydningen og rækkevidden af udtryk, som ikke er defineret i EU-retten, ske efter deres normale betydning i sædvanlig sprogbrug, idet der tages hensyn til den generelle sammenhæng, hvori de anvendes, og de mål, der forfølges med den lovgivning, som de udgør en del af ( 18 ). Fortolkningen af en EU-retlig bestemmelse indebærer bl.a. en sammenligning af dens sproglige versioner ( 19 ). I tilfælde af forskelle mellem disse skal den pågældende bestemmelse fortolkes på baggrund af den almindelige opbygning af og formålet med de retsforskrifter, som den indgår i ( 20 ).

21. I den foreliggende situation skal der ikke fastlægges en betydning af et ord eller et udtryk i den bestemmelse, hvis ordlyd skal analyseres, men undersøges, om de i bestemmelsen anvendte vendinger og syntaks gør det muligt på utvetydig vis at identificere den forbindelse, som i henhold til denne bestemmelse skal foreligge mellem det varemærke, der er søgt registreret af agenten eller repræsentanten, og indehaverens.

22. Eftersom kravet til en sådan forbindelse klart fremgår af ordlyden af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, som ellers ville savne al logik, skal det bemærkes, at denne bestemmelse ved den første gennemlæsning tilsyneladende i hovedparten af sprogversionerne fastsætter, at de omhandlede varemærker overlapper hinanden eller – for at bruge Rettens ord – »er ens« ( 21 ). Dette skyldes især brugen af bestemt form i udtrykket »varemærkeindehaveren« [o.a.: på italiensk »titolare del marchio«] på dets to forekomster, hvilket leder til at forstå, at det ansøgte varemærke og det ældre varemærke reelt består i det samme tegn. Dette overlap er særlig udtalt i nogle sprogversioner, eksempelvis den spanske, hvor genstanden for afslaget på registrering er det »samme« varemærke (»misma«), og hvor udtrykket »varemærkeindehaveren« (»titular de la marca«) i anden forekomst bliver til »indehaver af det nævnte varemærke« (»titular de dicha marca«) ( 22 ).

23. Jeg mener imidlertid ikke, at det utvetydigt fremgår af bestemmelsens ordlyd, at kun et varemærke, som er identisk med indehaverens, og ikke også et varemærke, som udviser visse afvigelser i forhold til sidstnævnte, kan blive genstand for den relative hindring for registrering i artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009. Om end et varemærke ganske vist også defineres med henvisning til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er beskyttet, indeholder ordlyden af denne bestemmelse i øvrigt ingen udtrykkelig indikation vedrørende den forbindelse, der skal være mellem de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af registreringsansøgningen, og dem, som indehaverens varemærke vedrører, således at det ikke med sikkerhed kan fastlægges, at tegn, herunder identiske, der er bestemt til at blive anvendt for varer eller tjenesteydelser, som ikke er af samme art, udelukkes fra dens anvendelsesområde.

24. Anvendelsesområdet for den omhandlede bestemmelse skal derfor defineres ved hjælp af andre fortolkningsinstrumenter. I øvrigt baserede Retten sig, i modsætning til hvad EUIPO har hævdet, ikke på en ordlydsfortolkning af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, men konkluderede i den appellerede doms præmis 25, at der skal være en »direkte forbindelse« mellem indehaverens varemærke og agentens eller repræsentantens varemærke – i den forstand, at de skal være »ens« – på grundlag af formålet med denne bestemmelse ( 23 ).

2) Systematisk fortolkning

25. Visse elementer i opbygningen af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 taler efter min opfattelse for et »overlap« mellem agentens eller repræsentantens varemærke og indehaverens. Det drejer sig om den i denne bestemmelse fastsatte positive betingelse om, at agenten eller repræsentanten ansøger om registrering »i eget navn«, og den negative om, at han gør det uden indehaverens samtykke. På grundlag af begge betingelser kan det nemlig antages, at det varemærke, der søges registreret i agentens eller repræsentantens navn, reelt ejes af den retmæssige indehaver, i hvis navn eller med hvis samtykke denne ansøgning burde være blevet indgivet. Denne slutning understøttes i øvrigt af artikel 18 i forordning nr. 207/2009, som findes i forordningens afdeling 4 med overskriften »EU-varemærket som genstand for ejendomsret«, ifølge hvilken indehaveren af varemærket har ret til at kræve, at registreringen overdrages til ham, hvis varemærket er registreret for en agent eller repræsentant for ham uden hans samtykke.

26. Hvis artikel 8 i forordning nr. 207/2009 betragtes i sin helhed, fremgår det derimod, at dens stk. 3 er selvstændigt i forhold til stk. 1. Begge bestemmelser regulerer relative hindringer for det tilfælde, at det ansøgte varemærke kolliderer med et ældre varemærke, og hver af dem fastsætter specifikke betingelser for anvendelsen af de respektive hindringer. Således fastsætter stk. 1 i litra a) og b), at de omtvistede varemærker skal omfatte varer af samme eller lignende art samt være identiske eller ligne hinanden i en sådan grad, at der foreligger risiko for forveksling, hvorimod stk. 3 forudsætter et særligt forhold (agentur eller repræsentation) mellem ansøgeren og indehaveren af det ældre varemærke, fravær af indehaverens samtykke og af hensyn, der kan retfærdiggøre agentens eller repræsentantens handling. Det præciseres dog ikke, og i endnu mindre grad med henvisning til begreberne »identiske« og »lignende« tegn i ovennævnte stk. 1, hvilken forbindelse der skal foreligge mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke. Det samme gælder hvad angår sammenligningen mellem stk. 3 og 5 i artikel 8 i forordning nr. 207/2009, hvor der derimod udtrykkeligt henvises til begreberne »identiske« og »lignende« tegn.

3) Historisk fortolkning

27. Som anført i den appellerede doms præmis 27 fastsatte artikel 12, stk. 3, i udkastet til EF-varemærkeforordningen fra april 1977 ( 24 ), at den omhandlede relative hindring for registrering ville finde anvendelse på »varemærker, som er identiske med eller ligner« det ældre varemærke, for »varer, som er af samme eller lignende art« som dem, det ældre varemærke omfatter.

28. Den udtrykkelige betingelse om brug af identiske eller lignende tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art blev imidlertid udeladt i den tilsvarende bestemmelse i det forslag til forordning ( 25 ), som blev forelagt Rådet af Kommissionen i november 1980, og som lå til grund for vedtagelsen af forordning nr. 40/94. Hverken udkastet eller forslaget fra Kommissionen indeholdt bestemmelser svarende til artikel 11 og 18 i forordning nr. 207/2009 ( 26 ). Endvidere fastsatte disse tekster ikke en generel ugyldighedsgrund for EF-varemærket baseret på registrering i ond tro ( 27 ). Spørgsmålet om misbrug af registrering blev rejst i 1982 af den italienske delegation, og henstillingen om at indføre en bestemmelse i denne retning blev optaget i rapporten fra Rådets arbejdsgruppe for vurdering af forslaget til EF-varemærkeforordningen. Disse og de senere diskussioner, som bidrog til at definere indholdet af bestemmelserne om registrering i ond tro, blev ført sideløbende med diskussionerne angående artikel 7, stk. 3, i forslaget til EF-varemærkeforordningen, som regulerede ansøgningen indgivet af varemærkeindehaverens agent eller repræsentant uden indehaverens samtykke ( 28 ).

29. For så vidt angår den sidstnævnte bestemmelse, som nævnt i præmis 28 i den appellerede dom, anførte Rådet i et dokument udarbejdet som et led i diskussionerne i arbejdsgruppen for udkastet til EF-varemærkeforordningen – som erindret i den appellerede dom – at det ikke havde vedtaget forslaget fra den tyske delegation om, at den omhandlede bestemmelse ligeledes skulle finde anvendelse på tilfælde, hvor »varemærker ligner hinanden for varer af lignende art« ( 29 ). I det samme dokument står, at forslaget fra den danske delegation om at udvide anvendelsesområdet for denne bestemmelse til at omfatte enhver, som handler i ond tro, blev afslået, fordi det ville indføre et subjektivt kriterium, som ikke var foreneligt med det objektive kriterium, hvortil artikel 7, stk. 3, i forslaget til EF-varemærkeforordningen gav forrang, og fordi indehaveren af en ældre ret ville kunne modsætte sig udviklingen af et EF-varemærke ved manglende gensidighed.

30. Som Retten med rette konkluderede i præmis 30 i den appellerede dom, fremgår det af forarbejderne til forordning nr. 40/94, at EU-lovgiver havde til hensigt at fastholde anvendelsesområdet for forordningens artikel 8, stk. 3 (senere artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009), inden for veldefinerede grænser. Især blev forslaget om anvendelse af denne bestemmelse på lignende varemærker for varer af lignende art udtrykkeligt afslået. I modsætning til hvad EUIPO har gjort gældende, kan fortolkeren i denne sammenhæng ikke sidestille den omstændighed, at denne artikel ikke udtrykkeligt fastsætter, at den finder anvendelse på lignende tegn, med fraværet af en udtrykkelig henvisning til begrebet »identiske« tegn. Hvis agentens eller repræsentantens tilegnelse af et tegn, som er identisk med indehaverens, på den ene side udgør det typiske tilfælde for den omhandlede bestemmelse, som utvetydigt afspejles i bestemmelsens ordlyd, er på den anden side fraværet af enhver henvisning til begrebet »lignende« tegn – som anført – resultatet af EU-lovgivers bestemte vilje, som blev udtrykt ved to forskellige lejligheder under den lovgivningsproces, der førte til vedtagelsen af forordning nr. 40/94, første gang implicit og anden gang eksplicit.

31. EU-lovgivers hensigt om at afgrænse anvendelsesområdet for den omhandlede relative hindring for registrering til det tilfælde, hvor der er et objektivt overlap mellem de omtvistede tegn, understøttes efter min opfattelse af den omstændighed, at dens anvendelse ikke er blevet betinget af godtgørelsen af andre elementer, hverken objektive (eksempelvis at en agent eller repræsentant drager utilbørligt fordel af at handle uden indehaverens samtykke, eller at den retmæssige indehaver har lidt skade) eller subjektive (eksempelvis ond tro udvist af den agent eller repræsentant, der handler uden indehaverens samtykke). I tilfælde af et sådant overlap, og medmindre den agent eller repræsentant, der handler uden indehaverens samtykke, kan retfærdiggøre sin handling, nyder indehaveren automatisk beskyttelse, selv om denne beskyttelse ydes, hvis han tager initiativ hertil.

4) Teleologisk fortolkning

32. Som det længe har været fastslået i Rettens praksis har den relative hindring for registrering i artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 til formål at forhindre, at et varemærke misbruges af den retmæssige varemærkeindehavers agent eller repræsentant, idet denne vil kunne udnytte det kendskab og de erfaringer, der er opnået i løbet af det forretningsmæssige forhold med den pågældende indehaver, og derved utilbørligt drage fordel af varemærkeindehaverens egne bestræbelser og investeringer ( 30 ). Denne hindring skal hovedsageligt anvendes i de tilfælde, hvor indehaveren af et varemærke, som udelukkende beskyttes uden for EU, distribuerer sine varer eller tjenesteydelser i EU gennem en agent eller repræsentant. I disse situationer er varemærkeindehaveren udsat for risiko for agentens eller repræsentantens illoyale praksis. Efter i eget navn at have registreret varemærket i EU ville agenten eller repræsentanten kunne konkurrere med indehaveren og på grundlag af den opnåede prioritet forhindre, at indehaveren bruger varemærket eller opnår adgang til EU-markedet, såfremt indehaveren endnu ikke opererer her. Intet afskærer indehaveren fra at modsætte sig registreringen af varemærket med hjemmel i den omhandlede relative hindring for registrering, selv hvis varemærket nyder en form for beskyttelse i EU eller en medlemsstat. I det sidstnævnte tilfælde råder indehaveren imidlertid også over de andre beskyttelsesinstrumenter i artikel 8, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

33. En udvidende fortolkning af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 som den, der overvejes af EUIPO, og som omfatter tilfælde af simpel lighed mellem det tegn, som søges registreret, og indsigerens tegn, ville utvivlsomt bidrage til at forfølge det beskyttelsesformål, som fastsættes i denne bestemmelse. I modsætning til hvad EUIPO har hævdet, ville en restriktiv fortolkning, hvorefter anvendelsesområdet for artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 alene omfatter de tilfælde, hvor de omtvistede varemærker er identiske, imidlertid ikke ophæve bestemmelsens effektive virkning, men ville afgrænse beskyttelsesformålet til veldefinerede tilfælde.

34. I det omfang en sådan afgrænsning synes kohærent med både ordlyden af den omhandlede bestemmelse og EU-lovgivers klare hensigt, spørger jeg mig, om fortolkeren må ignorere disse elementer og give forrang for en fortolkning af denne bestemmelse, som efter min opfattelse overskrider grænserne for en simpel teleologisk fortolkning og snarere fører til en analog anvendelse af bestemmelsen ( 31 ). I denne forbindelse vil jeg erindre om, dels at en teleologisk fortolkning, som Domstolen allerede har afklaret, ikke må føre til, at den omhandlede bestemmelse fortolkes mod sin udtrykkelige ordlyd ( 32 ), dels at artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 uanset enhver anden overvejelse udgør en undtagelse fra det prioritetsprincip, der gælder i varemærkeretten ( 33 ), og som sådan skal fortolkes strengt, og følgelig er den ikke egnet til en analog fortolkning ( 34 ).

5) Pariserkonventionens artikel 6 g

35. Jeg vil erindre om, at Domstolen ifølge sin faste praksis har beføjelse til at fortolke bestemmelser i internationale aftaler, såfremt den relevante EU-ret henviser til dem eller er blevet vedtaget for at gennemføre dem i EU ( 35 ).

36. Pariserkonventionens artikel 6 g, som blev indført som et resultat af revisionsmødet i Lissabon i 1958 ( 36 ), sigter mod at beskytte indehaveren af et varemærke, der er beskyttet i et af unionslandene, mod misbrug udøvet af indehaverens agent eller repræsentant i et andet unionsland ( 37 ). Den fastsætter tre former for beskyttelse, som henholdsvis sigter mod at forhindre, at agenten eller repræsentanten registrerer indehaverens varemærke, eller at varemærket kan kræves udslettet, mod at forbyde agentens eller repræsentantens uberettigede brug af varemærket, og mod at det varemærke, som agenten eller repræsentanten har registreret uden varemærkeindehaverens samtykke, overdrages til den sidstnævnte. Som anført har forordning nr. 207/2009 (og nu også direktiv 2015/2436) gennemført alle tre former for beskyttelse.

37. Ordlyden af Pariserkonventionens artikel 6 g i den gældende franske version ( 38 ) angiver på endnu klarere vis end den tilsvarende version af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, at genstanden for agentens eller repræsentantens registreringsansøgning er indehaverens varemærke ( 39 ). Som anført af EUIPO står det både i forarbejderne til Lissabonkonventionen ( 40 ) og i retningslinjerne for gennemførelse af Pariserkonventionen ( 41 ), at anvendelsesområdet for denne bestemmelse skal opfattes således, at det omfatter både »identiske« og »lignende« varemærker ( 42 ). Eftersom ordlyden af artikel 6 g imidlertid ikke understøtter en sådan fortolkning, finder jeg, at Rettens konklusion i den appellerede doms præmis 35, ifølge hvilken denne bestemmelse forudsætter, at de omtvistede varemærker er sammenfaldende, er korrekt.

38. Denne konklusion har under ingen omstændigheder afgørende betydning for så vidt angår fortolkningen af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009. Denne bestemmelse skal ganske vist fortolkes på linje med Pariserkonventionens artikel 6 g, men denne sidstnævnte giver unionslandene en vis skønsmargin, idet de har ret til i den nationale lovgivning at fastsætte en øget beskyttelse af industriel ejendomsret end den i konventionen sikrede ( 43 ).

6) Konklusion om fortolkningen af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009

39. I henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 kan indehaveren af et varemærke, selv hvis det udelukkende er beskyttet uden for EU, modsætte sig, at hans agent eller repræsentant uden hans samtykke registrerer hans varemærke. Det er det eneste tilfælde, hvor der kan rejses indsigelse mod en ansøgning, som formodes at være indgivet i strid med det almindelige princip om god tro ( 44 ). De skadelidte kan i de øvrige tilfælde ikke forhindre registreringen af varemærket og kan kun begære det erklæret ugyldigt i medfør af forordningens artikel 52, stk. 1, litra b).

40. Der er flere grunde til denne forskel i reguleringen, eksempelvis behovet for i EU-varemærkeretten at indføre en bestemmelse til gennemførelse af Pariserkonventionens artikel 6 g eller hensigten om ikke at belaste registreringsproceduren med indsigelser mod formodet misbrug, hvor der – til forskel fra tilfældene i artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 – ikke blot skal være en formodning om ansøgerens onde tro (medmindre handlingen retfærdiggøres), men denne skal bevises. Jeg finder under alle omstændigheder, at såvel denne bestemmelse som Pariserkonventionens artikel 6 g tager udgangspunkt i, at alene indehaveren af et varemærke har ret til at søge eller give samtykke til at søge det registreret i et andet område end det, hvor varemærket er beskyttet, og at denne bestemmelse uafhængigt af ond tro først og fremmest sanktionerer det forhold, at agenten eller repræsentanten indgiver ansøgningen uden indehaverens samtykke. Jeg finder, at det nødvendige overlap mellem varemærkerne, der fremgår af den omhandlede bestemmelses ordlyd, også skal forstås i dette perspektiv.

41. Under disse omstændigheder kan det af ovenstående overvejelser udledes, at en fortolkning af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, hvorefter den deri fastsatte relative hindring for registrering også finder anvendelse på lignende tegn, i det mindste for så vidt som der er tale om lignende tegn, som kan frembringe risiko for forveksling som omhandlet i denne artikels stk. 1, litra b), ikke er forenelig med hverken ordlyden af den omhandlede bestemmelse eller EU-lovgivers udtrykkelige hensigt i forbindelse med indførelse af denne bestemmelse i EU-varemærkeretten. Med andre ord kan det kriterium, som er relevant i forbindelse med sammenligning af tegnene for at fastlægge, om denne bestemmelse finder anvendelse, ikke være det samme, som vedrører indsigelser mod registrering baseret på rettigheder, som beskyttes i EU.

42. Ovenstående betragtninger fører imidlertid ikke automatisk til, at artikel 8 stk. 3, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at der kun kan rejses indsigelse, såfremt de omtvistede tegn er identiske og bruges for varer eller tjenesteydelser af samme art som omhandlet i denne artikels stk. 1, litra a). Som EUIPO med rette har gjort gældende, kan en fortolkning af den omhandlede bestemmelse, ifølge hvilken dens anvendelsesområde afhænger af en streng brug af vurderingen af, hvorvidt de omtvistede tegn er identiske, og a fortiori af, hvorvidt tegnene er identiske og bruges for varer eller tjenesteydelser af samme art, faktisk bevirke, at agenten eller repræsentanten kan undgå sanktionen i form af afslag på registrering af varemærket blot ved at foretage mindre ændringer i tegnet eller beskrivelsen af de pågældende varer eller tjenesteydelser. Den vide mulighed for at omgå bestemmelsen ville gøre den i høj grad uvirksom.

43. Som i øvrigt anført ovenfor har den relative hindring for registrering i artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 en klar selvstændighed i artiklens opbygning. I fraværet af udtrykkelige henvisninger til de begreber, som nævnes i artiklens stk. 1, litra a) og b), kan den forbindelse mellem de omtvistede varemærker, som skal foreligge for at nyde beskyttelsen i kraft af den omhandlede bestemmelse, defineres uafhængigt af den rækkevidde, som disse begreber har inden for rammerne af de relative hindringer for registrering i ovennævnte artikel 8, stk. 1.

44. Hvis det som sagt er sandt, at denne forbindelse, henset til artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, forudsætter, at der er overlap mellem de omtvistede tegn, finder jeg imidlertid ikke, at dette overlap automatisk skal udelukkes, hvis tegnene ikke er fuldstændigt identiske. På tilsvarende måde kan beskyttelsen i henhold til denne bestemmelse efter min opfattelse ikke nægtes varemærkeindehaveren, alene fordi de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af de omtvistede varemærker, ikke er nøjagtigt af samme art.

45. Det er således nødvendigt at identificere det kriterium, på baggrund af hvilket det kan konstateres, at der findes det nødvendige overlap, som bevirker, at den omhandlede relative hindring for registrering finder anvendelse, selv om de to omtvistede varemærker ikke er identiske eller bruges for varer og tjenesteydelser af samme art.

46. I løbet af denne procedure har EUIPO fastholdt en, efter min opfattelse, overdrevent fleksibel holdning med hensyn til behovet for at definere et sådant kriterium, idet EUIPO er gået så langt, forekommer det mig, som til at hævde, at det afgørende for at sondre mellem de tilfælde, hvor den omhandlede relative hindring for registrering finder anvendelse, og dem, hvori den ikke finder anvendelse, består i – ud over forbindelsen mellem de omtvistede tegn – at, agenten eller repræsentanten drager utilbørligt fordel af registreringen og brugen af varemærket uden indehaverens samtykke, hvilket kræver en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Denne holdning kan efter min opfattelse ikke tiltrædes. Som anført ovenfor sigter artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 ganske vist mod at forhindre, at agenten eller repræsentanten kan misbruge sit forhold med varemærkeindehaveren, men denne artikel forudsætter, at de omtvistede tegn overlapper hinanden. Dette overlap skal vurderes på grundlag af et forhåndsbestemt kriterium, ikke mindst af retssikkerhedshensyn.

47. På denne baggrund vil jeg fremhæve, at et kriterium om »væsentlig ækvivalens« af de omtvistede tegn, som ligger halvvejs mellem »identitet« og »lighed«, hvor forvekslingsrisiko foreligger, nævnes i EUIPO’s retningslinjer, hvor det anføres, at den omhandlede bestemmelse ikke kun skal anvendes, når varemærkerne er identiske og vedrører varer og tjenesteydelser af samme art, men også »når det varemærke, repræsentanten eller agenten søger beskyttet, i alt væsentligt gengiver det ældre varemærke med mindre ændringer, tilføjelser eller sletninger, som ikke ændrer dets fornødne særpræg«, og når »de kolliderende varer og tjenesteydelser er nært tilknyttede eller handelsmæssigt ækvivalente« ( 45 ). Selv om retningslinjerne også henviser til en vurdering af risikoen for forveksling af varemærkerne ( 46 ), finder jeg, i det mindste ud fra deres ordlyd, at det heri foreslåede kriterium kræver en strengere forbindelse mellem varemærkerne og de respektive varer og tjenesteydelser end den, som kan give anledning til en forvekslingsrisiko.

48. Jeg mener, at dette kriterium skal tiltrædes, forudsat at det ikke fører til en vurdering af den eventuelle risiko for forveksling af de omtvistede tegn. Artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 skal efter min opfattelse også finde anvendelse, ud over i tilfældet af identiske tegn, hvis det varemærke, agenten eller repræsentanten søger beskyttet, udviser mindre ændringer, tilføjelser eller sletninger, som ikke ændrer det ældre varemærkes fornødne særpræg. Ifølge EUIPO’s retningslinjer er dette tilfældet, når det ansøgte varemærke uden ændringer gengiver »hjertet« i det ældre varemærke, dvs. det eller de elementer, hvorpå dets særpræg er baseret. Denne vurdering skal tage form af en objektiv sammenligning af de to tegn. Såfremt det ud fra sammenligningen ikke kan konkluderes, at tegnene i det væsentlige er ækvivalente, selv om der foreligger en vis grad af lighed mellem dem, finder den omhandlede bestemmelse ikke anvendelse, og den retmæssige indehaver kan eventuelt begære varemærket erklæret ugyldigt i henhold til artikel 52, stk. 1, litra b) i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra b) i forordning 2017/1001]. På tilsvarende måde finder forordningens artikel 8, stk. 3, heller ikke anvendelse, hvis de varer og tjenesteydelser, som omfattes af de omtvistede varemærker, ikke er nært tilknyttede eller ækvivalente. Interesserne for den retmæssige indehaver, som eksempelvis har til hensigt at udvide sit eget varemærke til at omfatte flere varetyper, kan således kun beskyttes ex post ved at begære det yngre erklæret ugyldigt.

b) Konklusion om det første anbringende

49. På baggrund af de ovenfor anførte betragtninger finder jeg, at Retten begik en retlig fejl ved at fortolke artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 således, at den kun finder anvendelse, hvis de omtvistede varemærker er identiske, og at det første anbringende af denne grund skal tiltrædes.

B. Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 36 i statutten for Domstolen

1. Den appellerede dom

50. Det andet anbringende vedrører den appellerede doms præmis 39-42.

51. Efter at have konkluderet i den appellerede doms præmis 37, at artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 kun finder anvendelse, hvis de omtvistede varemærker er identiske, fandt Retten, at retspraksis om artikel 15 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 18 i forordning 2017/1001) om bevis for brug ( 47 ) var relevant, idet den »indirekte« vedrører spørgsmålet om, hvorvidt tegn er identiske, og erklærede i den appellerede doms præmis 40 at ville afgøre, om de omtvistede tegn var »identiske«, med udgangspunkt i denne retspraksis. I efterfølgende præmis 41 tiltrådte Retten appelkammerets konklusion, ifølge hvilken de omtvistede tegn skulle opfattes som lignende, og at det forhold, at de nævnte varemærker ikke var identiske, var »åbenlyst« og »tydeligt«. I den appellerede doms præmis 42 konkluderede Retten således, at eftersom de omtvistede tegn ikke var identiske, lagde appelkammeret fejlagtigt til grund, at artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 fandt anvendelse.

2. Parternes argumenter

52. Med det andet anbringende har EUIPO fremsat to klagepunkter mod den appellerede dom. For det første indeholder dommen en selvmodsigende begrundelse, fordi Retten anvendte begrebet »identiske« tegn på to retligt og faktuelt forskellige situationer. Ifølge EUIPO er vurderingen i henhold til artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009 uvedkommende for begrebet »identiske« tegn, og anvendelsen af denne vurdering er uforenelig med den af Retten anlagte restriktive fortolkning af forordningens artikel 8, stk. 3. For det andet har EUIPO gjort gældende, at Retten, i modsætning til bemærkningerne i den appellerede doms præmis 40, ikke foretog den ovennævnte vurdering, men blot konstaterede, at de omtvistede tegn ikke var åbenlyst identiske.

53. John Mills har anført, at Retten alene henviste til artikel 15 i forordning nr. 207/2009 for at præcisere, at begrebet »identiske« tegn er blevet svækket i denne bestemmelse, og at forordningens artikel 8, stk. 3, på tilsvarende måde ikke kræver anvendelse af en vurdering af streng identitet. I den appellerede doms præmis 41 konstaterede Retten, at de omtvistede tegn end ikke kunne opfattes som identiske på grundlag af den svækkede form af begrebet »identiske« tegn som omhandlet i artikel 15 i forordning nr. 207/2009.

3. Bedømmelse

54. Efter min opfattelse skal også de to klagepunkter, som EUIPO har fremsat inden for rammerne af det andet anbringende, tiltrædes.

55. For det første er jeg enig med appellanten i, at artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009 ikke omfatter en vurdering af »identitet«, men af »væsentlig ækvivalens«, som i visse henseender ligner den i punkt 48 i dette forslag til afgørelse foreslåede, ifølge hvilken det efter identifikationen af et eller flere væsentlige elementer i tegnet bedømmes, om disse væsentlige elementer er blevet væsentligt forandret i forbindelse med den erhvervsmæssige udnyttelse af det registrerede varemærke ( 48 ). Som EUIPO med rette har anført, forudsætter denne vurdering snarere, at de to sammenlignede tegn ikke er identiske ( 49 ). Det er desuden vigtigt at fremhæve, at sammenligningen mellem den registrerede version af et varemærke og den på markedet anvendte version heraf, der udgør grundlaget for anvendelse af artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009, forfølger et andet formål og svarer til en anden logik end, hvad tilfældet er for sammenligningen mellem det varemærke, der søges registreret, og det ældre varemærke i forbindelse med anvendelse af forordningens artikel 8. I det førstnævnte tilfælde udgør denne sammenligning nemlig et middel til at kunne føre bevis for varemærkeindehaverens brug af varemærket, selv hvis han har foretaget variationer af tegnet i forbindelse med dettes erhvervsmæssige udnyttelse, som uden at ændre dets særpræg har muliggjort en bedre tilpasning til kravene til markedsføring af og reklame for de produkter eller tjenesteydelser, der er tale om ( 50 ). I henhold til dette formål foretages vurderingen af tegnenes væsentlige ækvivalens i henhold til artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009 på grundlag af en række elementer, som kræver, at der tages hensyn til dels behovene og handelssædvanerne i den pågældende branche ( 51 ), dels det forhold, at tegnet bevarer sit særpræg, når det konkret bruges af varemærkeindehaveren ( 52 ).

56. For det andet efterprøvede Retten, som EUIPO med rette har gjort gældende, i modsætning til den udtrykkelige hensigt i den appellerede doms præmis 40, ikke appelkammerets sammenligning mellem de omtvistede tegn med henblik på at fastlægge, om resultatet af denne sammenligning var foreneligt med anvendelsen af vurderingen i henhold til artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009. Retten begrænsede sig derimod til, ved en formalistisk og i det væsentlige cirkulær argumentation, at bemærke, at eftersom appelkammeret havde fundet, at de omtvistede varemærker blot lignede hinanden, kunne de pr. definition ikke opfattes som identiske, hvorfor Retten antog, i øvrigt uden at fastslå det udtrykkeligt, at ovennævnte vurdering, som Retten selv betegnede som en vurdering af »identiteten«, under ingen omstændigheder ville kunne have et bekræftende resultat.

57. På grundlag af ovenstående betragtninger finder jeg, at også det andet anbringende skal tiltrædes.

C. Konklusion om appellen

58. Begge anbringender er efter min opfattelse grundet. Jeg mener derfor, at den appellerede dom skal ophæves. I overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, i Domstolens statut ophæver Domstolen, hvis den giver appellanten medhold, den af Retten trufne afgørelse. Domstolen kan herefter selv træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse, eller hjemvise den til Retten til afgørelse. Eftersom sagen er moden til påkendelse, kan Domstolen træffe afgørelse om det andet klagepunkt i det eneste anbringende fremsat af John Mills.

V. Det andet klagepunkt i det eneste anbringende ved Retten

59. Ved læsning af den omtvistede afgørelses punkt 33 og 34 fremgår det klart, at appelkammeret sammenlignede de omtvistede varemærker for at vurdere, om der for en forbruger i EU kunne foreligge en forvekslingsrisiko. Således foretog appelkammeret en anden vurdering end den, der følger af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, som anført i punkt 48 i dette forslag til afgørelse. Det andet klagepunkt i John Mills’ eneste anbringende skal derfor tiltrædes, og den omtvistede afgørelse annulleres.

VI. Sagsomkostninger

60. Det bestemmes i artikel 184, stk. 2, i Domstolens procesreglement, at såfremt appellen ikke tages til følge, eller såfremt appellen tages til følge, og Domstolen selv endeligt afgør sagen, træffer den afgørelse om sagsomkostningerne. Da jeg foreslår Domstolen at fastslå, at appellen tages til følge, og da EUIPO har nedlagt påstand herom, bør John Mills pålægges at betale sagsomkostningerne i appelsagen. Da jeg foreslår at tage søgsmålet anlagt i første instans af John Mills til følge og at annullere den omtvistede afgørelse, foreslår jeg endvidere Domstolen at stadfæste fordelingen af sagsomkostningerne, der fremgår af punkt 2 og 3 i den appellere doms konklusion.

VII. Forslag til afgørelse

61. På grundlag af samtlige ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at træffe følgende afgørelse: »– Dom af 15. oktober 2018, John Mills mod EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679), ophæves. – Afgørelsen truffet den 5. oktober 2016 af Første Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2087/2015-1) annulleres. – John Mills tilpligtes at betale sagsomkostningerne ved Domstolen. – Fordelingen af sagsomkostningerne ved Retten som afgjort af Retten i punkt 2 og 3 i domskonklusionen i dom af 15. oktober 2018, John Mills mod EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T-7/17, EU:T:2018:679), stadfæstes.«

( 1 ) – Originalsprog: italiensk.

( 2 ) – Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).

( 3 ) – Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).

( 4 ) – Retten udtalte sig, om end kun indirekte, om det foreliggende spørgsmål i dom af 6.9.2006, DEF-TEC Defense Technology mod KHIM – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-6/05, EU:T:2006:241), af 13.4.2011, Safariland mod KHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171), og af 29.11.2012, Adamowski mod KHIM – Fagumit (FAGUMIT) (T-537/10 og T-538/10, EU:T:2012:634).

( 5 ) – EFT 1994, L 336, s. 214.

( 6 ) – EFT 1994, L 336, s. 3.

( 7 ) – Recueil des traités des Nations unies, bd. 828, nr. 11851, s. 305 (herefter »Pariserkonventionen«).

( 8 ) – En tilsvarende bestemmelse er først blevet indført i det seneste direktiv om harmonisering af varemærkeretten, jf. artikel 5, stk. 3, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16.12.2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1). Inden denne ændring havde medlemsstaterne alligevel pligt til at gennemføre Pariserkonventionens artikel 6 g.

( 9 ) – Artikel 13, stk. 1, litra a), i direktiv 2015/2436.

( 10 ) – Artikel 13, stk. 1, litra b), i direktiv 2015/2436.

( 11 ) – Forordning nr. 207/2009 er blevet ophævet og erstattet med virkning fra den 1.10.2017 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1). Den nye forordning gengiver, uden ændringer af betydning for den foreliggende sag, ordlyden af ovennævnte bestemmelser i forordning nr. 207/2009 [artikel 11, artikel 18 og artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 er blevet henholdsvis til artikel 13, artikel 21, stk. 1, og artikel 60, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001].

( 12 ) – Jf. i denne retning dom af 6.9.2006, DEF-TEC Defense Technology mod KHIM – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-6/05, EU:T:2006:241, præmis 38), nævnt i punkt 17 i den omtvistede afgørelse.

( 13 ) – Der er tale om betingelserne opført i præmis 61 i dom af 13.4.2011, Safariland mod KHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171), nævnt i punkt 18 i den omtvistede afgørelse.

( 14 ) – Jf. præmis 13 i den appellerede dom og punkt 20-25 i den omtvistede afgørelse.

( 15 ) – Appelkammeret fandt for det første, at »kosmetik«, som det ansøgte varemærke omfattede, omfattede »ansigtspudder, der indeholder mineraler«, som det ældre varemærke omfattede, og for det andet at de andre varer, som det ansøgte varemærke omfattede, var knyttet til de varer, det ældre varemærke omfattede, jf. præmis 14 i den appellerede dom samt punkt 30 og 31 i den omtvistede afgørelse.

( 16 ) – Først og fremmest henviste appelkammeret til den slående lighed mellem de to første ordbestanddele (»magic« og »minerals«) i det ældre varemærke og det ansøgtes varemærkes ordbestanddele. Dernæst fremhævede det, at det ældre varemærke var egnet til af den relevante kundekreds i EU at blive opfattet som et tegn, der udgøres af to bestanddele: Bestanddelen »by jerome alexander« ville blive opfattet som identifikationen af den enhed, der er ansvarlig for varen, og bestanddelen »magic minerals«»ville sandsynligvis blive opfattet som identifikationen af selve varen eller vareserien«, jf. præmis 15 i den appellerede dom og punkt 33-35 i den omtvistede afgørelse.

( 17 ) – Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1).

( 18 ) – Dom af 24.6.2015, Hotel Sava Rogaška (C-207/14, EU:C:2015:414, præmis 25), af 27.9.2012, Partena (C-137/11, EU:C:2012:593, præmis 56), og af 10.3.2005, easyCar (C-336/03, EU:C:2005:150, præmis 21).

( 19 ) – Jf. bl.a. dom af 24.6.2015, Hotel Sava Rogaška (C-207/14, EU:C:2015:414, præmis 26), og af 30.1.2001, Spanien mod Rådet (C-36/98, EU:C:2001:64, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).

( 20 ) – Jf. bl.a. dom af 24.6.2015, Hotel Sava Rogaška (C-207/14, EU:C:2015:414, præmis 26), og af 19.9.2013, Brey (C-140/12, EU:C:2013:565, præmis 74).

( 21 ) – Jf. eksempelvis, ud over den italienske version, den engelske, den franske, den tyske, den rumænske og den portugisiske version.

( 22 ) – Jf. den spanske version af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009: »[m]ediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre […]«.

( 23 ) – Den anden sætning i den appellerede doms præmis 25 er knyttet til den første, hvor Retten forklarede formålet med artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, ved en årsags-virkningssammenhæng indledt af adverbiet »således« (»thus« på engelsk, som er det gældende processprog, og »donc« på fransk, der er originalsproget).

( 24 ) – III/ex/C/268/77-E (tilgængeligt på engelsk på webstedet http://aei.pitt.edu/5526/1/002057_1.pdf).

( 25 ) – Forslag til Rådets forordning (EØF) om EF-varemærke, forelagt den 25.11.1980, KOM(1980) 635 endelig udg. 2 (EFT 1980, C 351, s. 5), artikel 7, stk. 3 (herefter »forslaget til EF-varemærkeforordningen«).

( 26 ) – Der var imidlertid fastsat en relativ ugyldighedsgrund for det varemærke, som agenten eller repræsentanten registrerede uden indehaverens samtykke [artikel 42, stk. 1, litra a), i forslaget til EF-varemærkeforordningen].

( 27 ) – Ond tro kunne kun føre til afbrydelse af forældelsesfristen for at begære varemærket erklæret ugyldigt i tilfælde af passivitet (artikel 44 i forslaget til EF-varemærkeforordningen) og begrænsning af de tilfælde, hvor der på grund af passivitet ikke kunne gøres ældre rettigheder, som kun havde lokal betydning, gældende i forhold til EF-varemærket.

( 28 ) – Vedrørende rekonstruktionen af den historiske udvikling af bestemmelserne om ond tro i forordning nr. 40/94 henvises til A. Tsoutsanis, Trade Mark Registrations in Bad faith, 2010, Oxford University Press, s. 47 ff.

( 29 ) – Jf. konklusionerne fra mødet for Gruppen vedrørende Intellektuel Ejendomsret (varemærker), holdt i Bruxelles den 13. og 14.9.1982, dok. nr. 11035/82 af 1.12.1982, bilag I. Bemærkningen havde følgende ordlyd: »The working party did not adopt a suggestion for the German delegation that this provision should also apply to similar trade marks for similar products.«

( 30 ) – Jf. dom af 6.9.2006, DEF-TEC Defense Technology mod KHIM – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-6/05, EU:T:2006:241, præmis 38).

( 31 ) – Jf. i denne retning appelkammerets afgørelse, punkt 27.

( 32 ) – Jf. i denne retning dom af 23.3.2000, Met-Trans og Sagpol (C-310/98 og C-406/98, EU:C:2000:154, præmis 32), og af 15.9.2016, Mc Fadden (C-484/14, EU:C:2016:689, præmis 68-70).

( 33 ) – For så vidt som den beskytter varemærker, som ikke er beskyttet i EU, jf. A. Kur, Not prior in time, but superior in right – how trademark registrations can be affected by third-party interests in a sign, International Review of Intellectual property and Competition Law, IIC, 2013, 44(7), s. 790 ff.

( 34 ) – Jf. dom af 26.9.2013, Salzgitter Mannesmann Handel (C-157/12, EU:C:2013:597, præmis 39).

( 35 ) – Jf. dom af 11.3.2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, præmis 32 ff.).

( 36 ) – Indførelse af en bestemmelse med det formål at beskytte indehaveren af varemærket mod agentens eventuelle misbrug blev diskuteret både i revisionsmødet i Haag i 1925 og mødet i London i 1934, men blev bestridt af flere delegationer, bl.a. den japanske, jf. S. Ricketson, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, a Commentary, Oxford, 2015, s. 579 ff.

( 37 ) – Jf. de forskellige former for misbrug, som blev vurderet i akterne fra mødet i Lissabon den 6.-13.10.1958, punkt XVII i programmet, s. 680.

( 38 ) – Jf. Pariserkonventionens artikel 29, stk. 1, litra c).

( 39 ) – I den franske version: »Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque dans son propre nom […]« (min fremhævelse).

( 40 ) – Jf. s. 681.

( 41 ) – Jf. G.H.C. Bodenhausen, Guide d’application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que revidée à Stockholm en 1967, s. 131 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf) (herefter »retningslinjerne for gennemførelse af Pariserkonventionen«).

( 42 ) – Jeg vil imidlertid fremhæve, at retningslinjerne for gennemførelse af Pariserkonventionen, s. 131, anfører, at artikel 6 g også »kan« anvendes, såfremt de omtvistede tegn ligner hinanden og ikke er identiske, hvorfor en sådan anvendelse tilsyneladende ikke omfattes af bestemmelsens præceptive indhold.

( 43 ) – Jf. Pariserkonventionens akter, I, s. 131.

( 44 ) – I forbindelse med ændringen af forordning nr. 207/2009 foreslog Kommissionen at indføre muligheden for at gøre indsigelse mod registreringen af et varemærke i alle tilfælde, hvor ansøgningen indgives i ond tro, idet den relative hindring for registrering knyttet til misbrug udøvet af den retmæssige varemærkeindehavers agent eller repræsentant dog skulle forblive uforandret og altså uafhængig, jf. COM(2013) 161 final, artikel 8, stk. 3, litra b). Dette forslag blev imidlertid afslået.

( 45 ) – Retningslinjer for undersøgelse i Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, Del C, Indsigelse, Afsnit 3, Varemærkeindehaverens agents uberettigede indgivelse af ansøgning (herefter »EUIPO’s retningslinjer«), tilgængelige på EUIPO’s websted, s. 19.

( 46 ) – Jf. EUIPO’s retningslinjer, s. 19, hvori det anføres, at i et sådant tilfælde »ville indehaverens interesser være bragt i alvorlig fare, navnlig hvis det ældre varemærke allerede var i brug, og ansøgerens ændringer ikke var tilstrækkelige til at udelukke risiko for forveksling«.

( 47 ) – Jf. den appellerede doms præmis 39. I henhold til denne artikels stk. 1, andet afsnit, litra a), forstås ved brug af varemærket »brug af EF-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret«.

( 48 ) – Jf. eksempelvis dom af 13.9.2016, hyphen mod EUIPO – Skylotec (Gengivelse af en polygon) (T-146/15, EU:T:2016:469, præmis 28), hvorefter »[k]onstateringen af en forandring af det registrerede varemærkes særpræg [således kræver] en undersøgelse af de tilføjede bestanddeles særpræg og dominerende karakter på grundlag af hver af disse bestanddeles iboende egenskaber og de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i varemærke[t]s opbygning«; jf. også dom af 1.12.2016, Klement mod EUIPO (C-642/15 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2016:918, præmis 29).

( 49 ) – Jf. eksempelvis dom af 11.10.2017, EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), hvor Domstolen fandt, at på den ene side et ord- og figurmærke bestående i ordet »cactus« og den stiliserede tegning af en kaktus og på den anden side et varemærke, hvor ordbestanddelen var udeladt, og som alene indeholdt den stiliserede tegning, var ækvivalente som omhandlet i artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a), i forordning nr. 207/2009.

( 50 ) – Jf. dom af 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria mod KHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, præmis 50), og af 3.7.2019, Viridis Pharmaceutical mod EUIPO (C-668/17 P, EU:C:2019:557, præmis 56).

( 51 ) – Jf. eksempelvis dom af 18.7.2013, Specsavers International Healthcare m.fl. (C-252/12, EU:C:2013:497, præmis 21-26), og af 11.10.2017, EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750).

( 52 ) – Jf. dom af 18.7.2013, Specsavers International Healthcare m.fl. (C-252/12, EU:C:2013:497, præmis 23).