Når indsigelsen mod en EF-varemærkeansøgning støttes på en række ældre varemærker, og disse mærker har nogle egenskaber, der gør det muligt at betragte dem som hørende til samme serie eller familie, hvad der bl.a. kan være tilfældet, enten når de fuldstændigt gentager samme særprægede bestanddel med tilføjelse af en grafisk eller verbal bestanddel, hvorved de adskiller sig indbyrdes, eller når de er karakteriseret ved at gentage samme præfiks eller suffiks, der stammer fra et originalt varemærke, udgør en sådan omstændighed en relevant faktor ved bedømmelsen af, om der foreligger en forvekslingsrisiko.

I sådanne situationer kan en risiko for forveksling nemlig opstå som følge af muligheden for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker, der hører til serien, når det ansøgte varemærke udviser ligheder med de sidstnævnte, der kan få forbrugeren til at tro, at det hører til denne samme serie, og at de varer, som det betegner, derfor har den samme handelsmæssige oprindelse som dem, der er dækket af de ældre varemærker eller oprindelse i en forbunden virksomhed. En sådan risiko for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og de ældre serievaremærker, der kan føre til forveksling med hensyn til den handelsmæssige oprindelse af varerne, der betegnes af de omtvistede tegn, kan foreligge, selv når det på grundlag af en sammenligning mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker, taget hver især, ikke kan fastslås, at der foreligger en direkte risiko for forveksling. I et sådant tilfælde udspringer risikoen for, at forbrugeren kan tage fejl med hensyn til den handelsmæssige oprindelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser, ikke af muligheden for, at han sammenblander det ansøgte varemærke med det ene eller det andet af de ældre serievaremærker, men af muligheden for, at han antager, at det ansøgte varemærke hører til den samme serie.

Faktoren om varemærkeserien eller ‑familien er i øvrigt kun relevant for vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling, som er knyttet til risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og denne serie, hvis de omtvistede varemærkers fælles bestanddel har særpræg. Hvis denne bestanddel er beskrivende, kan den ikke skabe en risiko for forveksling.

Risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem det ansøgte varemærke og den ældre varemærkeserie, kun kan påberåbes, såfremt to kumulative betingelser er opfyldt. For det første skal indehaveren af en serie af ældre registreringer fremlægge bevis for brugen af alle de mærker, der hører til serien, eller i det mindste for brugen af et antal mærker, der kan anses for at udgøre en serie. For det andet skal det ansøgte varemærke ikke alene ligne de varemærker, der hører til serien, men derudover fremvise træk, der kan sætte det i forbindelse med serien.

For at der foreligger en risiko for, at kundekredsen kommer i vildfarelse med hensyn til det ansøgte varemærkes tilhørsforhold til serien, må de ældre varemærker, der indgår i denne serie, nødvendigvis være nærværende på markedet. En hensyntagen til, at de ældre varemærker har karakter af seriemærker, fører til en udvidelse af beskyttelsesområdet for de mærker, der hører til serien, når de betragtes hver især, og enhver form for abstrakt vurdering af forvekslingsrisikoen, der udelukkende hviler på, at der foreligger en række registreringer, hvis genstand er varemærker, der gentager det samme særprægede element, må derfor betragtes som udelukket, når mærkerne endvidere ikke har været genstand for en faktisk brug. Når risikoen for forveksling – når der er tale om en familie eller serie af varemærker – består i, at forbrugeren kan tage fejl med hensyn til herkomsten eller oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det varemærke, som er søgt registreret, og med urette antage, at dette varemærke udgør en del af denne familie eller serie af varemærker, har beviset for brug af et antal varemærker, der er tilstrækkeligt til at kunne udgøre en familie eller serie, nemlig en særlig betydning, da det i tilfælde af, at der ikke foreligger en sådan brug, ikke kan forventes af en forbruger, at han opdager en fælles bestanddel i denne familie eller serie af varemærker og/eller forbinder et andet varemærke, der indeholder den samme fælles bestanddel, med denne familie eller serie. Såfremt beviset for brugen af et antal varemærker, der er tilstrækkeligt til at kunne udgøre en familie eller serie, ikke føres, må den risiko for forveksling, der eventuelt opstår ved, at det ansøgte varemærke kommer på markedet, derfor bedømmes ved hjælp af en sammenligning af hvert af de ældre varemærker, taget hver især, med det ansøgte varemærke.

Ældre varemærker kan anses for at tilhøre en serie eller familie, bl.a. når de fuldstændigt gentager samme særprægede bestanddel med tilføjelse af en grafisk eller verbal bestanddel, hvorved de adskiller sig indbyrdes, eller når de er karakteriseret ved at gentage samme præfiks eller suffiks, der stammer fra et originalt varemærke.

Det ansøgte varemærke kan ikke fremvise træk, der kan sætte det i forbindelse med serien, f.eks. i det tilfælde, hvor de ældre serievaremærkers fælles element anvendes i det ansøgte varemærke med en placering, der er forskellig fra den, hvor det sædvanligvis befinder sig i de mærker, der hører til serien, eller med et andet semantisk indhold, eller når den fælles bestanddel ikke har særpræg.

(jf. præmis 43-45, 58, 60, 72 og 75)