II - 5595Sag T-59/08
Nute Partecipazioni SpA og La Perla Srl
mod
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked  
(Varemærker og Design) (KHIM)
»EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærket NIMEI LA PERLA 
MODERN CLASSIC — ældre nationale figurmærker la PERLA — relativ 
registreringshindring — skade på renomméet — artikel 8, stk. 5, og artikel 52, stk. 1, 
litra a), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 5, og artikel 53, stk. 1, litra a), i 
forordning (EF) nr. 207/2009]«
Rettens dom (Første Afdeling) af 7. december 2010 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . II - 5599
Sammendrag af dom
1. EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registrering s-
h
indringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der 
har et renommé — beskyttelse af det ældre varemærke med renommé udvidet til at omfatte 
varer eller tjenesteydelser af anden art — beviser, der skal fremlægges af indehaveren
(
Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)
II - 5596SAMMENDRAG — SAG T-59/08
2. EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registrering s-
h
indringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der 
har et renommé — beskyttelse af det ældre varemærke med renommé udvidet til at omfatte 
varer eller tjenesteydelser af anden art — betingelser
(
Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)
3. EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registrering s-
h
indringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der 
har et renommé — beskyttelse af det ældre varemærke med renommé udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser af anden art — betingelser
(
Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5)
4. EF-varemærker — afkald, fortabelse og ugyldighed — relative ugyldighedsgrunde — reg i-
strer
ing i strid med artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94
[
Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5, og art. 52, stk. 1, litra a)]
1. For at nyde godt af den beskyttelse, der er 
indført ved artikel 8, stk. 5, i forordning nr
. 40/94 om EF-varemærker, skal inde -
haveren af det ældre varemærke føre b e-
vis for, at brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af 
det ældre varemærkes særpræg eller r e-
nommé, eller at sådan brug ville skade 
dette særpræg eller renommé. En enkelt 
af disse tre typer skader er tilstrækkelig 
til, at artikel 8, stk. 5, i nævnte forordning finder anvendelse.
Inde
haveren af det ældre varemærke er 
ikke forpligtet til at påvise, at der forelig -
ger en faktisk og aktuel krænkelse af den p
ågældendes varemærke som omhandlet 
i nævnte artikel 8, stk. 5. Når det kan for -
udsiges, at en sådan krænkelse vil følge af 
den brug, som indehaveren af det yngre 
varemærke kan tænkes at gøre af sit v a-
remærke, er indehaveren af det ældre 
varemærke nemlig ikke forpligtet til at 
afvente den faktiske iværksættelse heraf for at kunne få nævnte brug forbudt. 
Indehaveren af det ældre varemærke skal 
imidlertid godtgøre, at der foreligger op -
lysninger, der gør det muligt at fastslå, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan 
krænkelse indtræder i fremtiden.
N
år indehaveren af det ældre varemær -
ke har godtgjort, at der enten er sket en 
II - 5597NUTE PARTECIPAZIONI OG LA PERLA MOD KHIM — WORLDGEM BRANDS  
(NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
faktisk og aktuel krænkelse af den pågæ l-
dendes varemærke, eller, hvis dette ikke 
er tilfældet, at der er en alvorlig risiko for, 
at en sådan krænkelse indtræder i frem -
tiden, tilkommer det indehaveren af det 
yngre varemærke at godtgøre, at brugen 
af dette varemærke har en rimelig grund.
(jf. præmi
s 31-34)
2. For at afgøre, om brugen af det yngre v a-
r
emærke drager utilbørlig fordel af det 
ældre varemærkes særpræg eller renom -
mé som omhandlet i artikel  8, stk.  5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, 
skal der foretages en samlet vurdering, 
der inddrager alle sagens relevante for -
hold, herunder navnlig renomméets 
intensitet og graden af det ældre var e-
mærkes særpræg, graden af lighed me l-
lem de pågældende varemærker samt 
karakteren af og graden af lighed mellem 
de pågældende varer eller tjenesteyde l-
ser. Angående intensiteten af det ældre 
varemærkes renommé og dets grad af 
særpræg gælder, at jo større dette var e-
mærkes særpræg og renommé er, desto 
lettere vil en skade kunne antages at f
oreligge. Endvidere gælder, at i jo højere 
grad og jo mere umiddelbart det yngre 
varemærke leder tanken hen på det æ l-
dre varemærke, desto større er risikoen 
for, at den aktuelle eller fremtidige brug 
af tegnet medfører en utilbørlig udny t-
telse af varemærkets særpræg eller r e-
nommé eller skader dette særpræg eller 
renommé.
D
et bemærkes desuden, at der i forbin -
delse med en sådan samlet vurdering i givet fald også kan tages hensyn til tilst e-
deværelsen af en risiko for udvanding e l-
ler tilsmudsning af det ældre varemærke.
(jf. præmi
s 42 og 43)
3. Ifølge retspraksis skal artikel  8, stk.  5, i 
forordning nr. 40/94 om EF-varemærker f
ortolkes således, at tilstedeværelsen 
af en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé i denne bestemmelses forstand hverken 
forudsætter, at der foreligger en risiko for 
forveksling eller en risiko for, at det ældre varemærkes særpræg eller renommé e l-
ler mere generelt varemærkeindehaveren påføres skade. Den fordel, der følger af tredjemands brug af et varemærke, som ligner et renommeret varemærke, opnås 
utilbørligt af denne tredjemand, når han 
II - 5598SAMMENDRAG — SAG T-59/08
gennem denne brug forsøger at lægge sig 
i kølvandet på det renommerede var e-
mærke med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdøm -
me og prestige samt på uden nogen form 
for økonomisk kompensation at udnytte 
den kommercielle indsats, som varemær -
keindehaveren har ydet for at skabe og 
vedligeholde varemærkets image.
(jf. præmi
s 45)
4. Der er ført bevis for, at indehave-
r
en af ordmærket NIMEI LA PERLA 
MODERN CLASSIC, der er registreret 
som EF-varemærker for »perler« i klasse 14 i Nicearrangementet, i henhold til ar -
tikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker drog utilbørlig fordel af renomméet vedrørende figurmærket la 
PERLA, der tidligere var blevet registr e-
ret i Italien for »Badedragter, sportsb e-
klædning, beklædningsgenstande i al-
mindelighed« i klasse 25 i det pågældende ar
rangement, eller at der i det mindste 
var alvorlig risiko for, at en sådan kræn-kelse kan indtræde i fremtiden.
D
et er nemlig fastslået, at det ældre v a-
remærke la PERLA har et renommé for lingeriartikler og badedragter, og dette 
kan endog anses for særdeles stærkt. 
Endvidere foreligger der en vis grad af lig -
hed mellem de omhandlede varemærker, 
og de varer, der er dækket af varemærket 
la PERLA, dvs. damebeklædning, og de varer, der er dækket af det yngre var e-
mærke, dvs. perlerne, hører til nærtst å-
ende markedssegmenter.
P
erlerne kan nemlig anvendes til frem -
stilling af badedragter og anden dame-beklædning. Det kan ikke udelukkes, at forbrugere af juvelerarbejder og nærmere 
bestemt af perler kender til de af indeha -
veren af det ældre varemærke marked s-
førte lingeriartikler og badedragter.
(jf. præmi
s 36 og 56-58)