FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

PHILIPPE LÉGER

fremsat den 2. juni 2005 ( )

Sag C-37/03 P

BioID AG, under insolvensbehandling

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

»Appel – EF-varemærke – absolut registreringshindring – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 – figurmærke med en rent beskrivende ordbestanddel »BioID««

1. Den foreliggende sag vedrører en appel iværksat af selskabet BioID AG ( ) til prøvelse af dom af 5. december 2002 fra De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Anden Afdeling) i sagen BioID mod KHIM ( ), hvorved Retten frifandt Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) ( ) for selskabets påstand om annullation af afgørelse af 20. februar 2001 fra Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 538/1999-2) ( ), hvorved nedenfor gengivne figurmærke blev afvist fra registrering som EF-varemærke.

2. Spørgsmålene i denne appelsag vedrører hovedsagelig de kriterier, der skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et tegn, der som i denne sag er sammensat af en ordbestanddel og figurbestanddele, mangler fornødent særpræg og derfor skal afvises fra registrering som EF-varemærke i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 ( ).

I – Relevante retsforskrifter

3. I henhold til forordningens artikel 4 kan et EF-varemærke bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

4. Forordningens artikel 7 vedrører de absolutte hindringer for registrering. Artiklen bestemmer:

»1. Udelukket fra registrering er:

a) tegn, som ikke opfylder betingelserne i artikel 4

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne

[…]

2. Stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet.

3. Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.«

II – Tvistens baggrund

5. Den 8. juli 1998 indgav appellanten en EF-varemærkeansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af det ovenfor gengivne tegn.

6. Der blev ansøgt om registrering af tegnet for varer og tjenesteydelser i forskellige klasser i Nice-arrangementet ( ) bestående af computersoftware, computerhardware og andre apparater til kontrol af adgangstilladelser ved hjælp af identifikation af mennesker baseret på specifikke biometriske tegn samt telekommunikationsvirksomhed i forbindelse med sådanne identifikationssystemer ( ).

7. Ved afgørelse af 25. juni 1999 afslog undersøgeren ansøgningen i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), med den begrundelse, at det pågældende tegn manglede fornødent særpræg.

8. Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret afviste appellantens klage på grundlag af den samme registreringshindring. Appelkammeret støttede vurderingen på definitionen af ordet »bio« på tysk og engelsk og på, at forkortelsen »ID« fandtes i online-ordbøgerne i forbindelse med telekommunikation og databehandling. Appelkammeret udledte af disse definitioner, at »BioID« udgjorde en forkortelse af ordene »biometric identification« (biometrisk identifikation), og at det således beskrev arten og anvendelsen af de af registreringsansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser. Appelkammeret anførte, at en forbruger, som søger efter et sikkerhedssystem, og som ser varer og tjenesteydelser, der betegnes med sammensætningen »BioID«, umiddelbart forstår, at der er tale om identifikation af kendetegn ved levende væsner.

9. Appelkammeret bemærkede ligeledes, at der på baggrund af de af appellantens konkurrenter anvendte udtryk var en interesse i, at de kunne bruge forkortelsen »BioID« til at reklamere for deres egne varer og tjenesteydelser.

10. Appelkammeret fastslog, at det pågældende varemærkes grafiske bestanddele ikke gav det noget særpræg og ikke ændrede på dets rent beskrivende karakter.

11. Appellanten anlagde sag ved Retten med påstand om annullation af den anfægtede afgørelse.

III – Den appellerede dom

12. Appellanten gjorde til støtte for sit søgsmål to anbringender gældende, for det første om tilsidesættelse af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), og for det andet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c).

13. Retten frifandt Harmoniseringskontoret. Retten fandt, at anbringendet om tilsidesættelse af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), skulle forkastes for så vidt angik alle de af registreringsansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser, og at det under disse omstændigheder var ufornødent at behandle det andet anbringende om tilsidesættelse af forordningens artikel 7, stk. 1, litra c).

14. Retten fandt, at det pågældende tegn og dets bestanddele, dvs. forkortelsen »BioID« og dets figurbestanddele, som udgøres af den skrifttype, hvormed forkortelsen gengives, punktummet og bestanddelen ®, alle mangler fornødent særpræg.

15. Retten forkastede ligeledes appellantens argumenter om, at appelkamrene havde tilladt registrering af andre varemærker med bestanddelen »Bio« og ordmærket »Bioid«.

IV – Appellen

16. Appellanten har nedlagt påstand om ophævelse af den appellerede dom og annullation af den anfægtede afgørelse samt om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

17. Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

A – Appelanbringenderne

18. Appellanten har støttet sin appel på to anbringender. For det første har appellanten kritiseret Retten for at have foretaget en urigtig og for vid fortolkning af den absolutte registreringshindring i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b). For det andet har appellanten gjort gældende, at hvis Retten havde foretaget en korrekt fortolkning af den nævnte bestemmelse, måtte den have behandlet registreringshindringen i forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), og fastslået, at den heller ikke fandt anvendelse i denne sag.

19. I forbindelse med det andet anbringende har appellanten principalt anført, at tvisten forekommer selskabet at være moden til påkendelse, og at Domstolen selv kan fastslå, at det omtvistede tegn ikke er beskrivende i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra c). Subsidiært har appellanten nedlagt påstand om, at hvis Domstolen ikke anser sig i stand til at træffe afgørelse om anvendelsen af denne registreringshindring, fordi Retten ikke foretog tilstrækkelige faktiske konstateringer herom, skal tvisten hjemvises til Retten.

20. Jeg har ligesom Harmoniseringskontoret visse vanskeligheder ved at forstå, hvilken tilsidesættelse af fællesskabsretten appellanten i det andet anbringende kritiserer Retten for at have begået i den appellerede dom. Appellanten har nemlig ikke bestridt, at Retten, i det omfang den fandt, at registreringen af det pågældende tegn stødte mod registreringshindringen i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), med rette kunne undlade at behandle anbringendet om manglende hensyntagen til forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), eftersom – således som det fremgår af ordlyden af artikel 7, stk. 1 – det er tilstrækkeligt, at en af de absolutte registreringshindringer finder anvendelse for, at det omtvistede tegn ikke kan registreres ( ).

21. BioID søger med argumentationen til støtte for dette anbringende reelt udelukkende at opnå, at Domstolen, hvis det første appelanbringende tages til følge, selv træffer afgørelse om det andet anbringende, der blev gjort gældende for Retten mod den anfægtede afgørelse, hvilket artikel 61 i statutten for Domstolen ( ) giver mulighed for, idet den bestemmer, at Domstolen, hvis den giver appellanten medhold, ophæver den af Retten trufne afgørelse og selv kan træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse.

22. Jeg konkluderer derfor, at de af appellanten påberåbte appelanbringender til støtte for, at den appellerede dom skal ophæves, reelt kan sammenfattes i et eneste anbringende om Rettens tilsidesættelse af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b).

23. Appellanten har i forbindelse med dette eneste anbringende påberåbt sig fire klagepunkter. Appellanten har for det første kritiseret Retten for ikke at have bygget vurderingen af, om det omtvistede tegn er egnet til at have fornødent særpræg, på det helhedsindtryk, som tegnet giver. Appellanten har for det andet kritiseret, at der ikke er taget hensyn til selskabets argumentation om, at det ikke kunne bevises, at det omtvistede tegn faktisk blev anvendt i offentligheden eller af konkurrenter. Appellanten har for det tredje anført, at Retten begik et retligt fejlskøn ved at antage, at de sammenlignelige registrerede varemærker ikke udgjorde en indikation af det pågældende tegns fornødne særpræg, hvorved Retten således tilsidesatte ligebehandlingsprincippet.

24. Appellanten gjorde under retsmødet endvidere gældende, at Retten byggede sin vurdering på kriteriet om, at varemærker, der sædvanligvis kan anvendes ved præsentationen af de pågældende varer og tjenesteydelser, ikke kan registreres, selv om dette kriterium – således som Domstolen udtalte i dom af 16. september 2004, SAT.1 mod KHIM ( ) – ikke er af betydning i forbindelse med undersøgelsen af registreringshindringen i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b).

25. Harmoniseringskontoret har anført, at dette argument ikke blev påberåbt af appellanten i appelskriftet, men Harmoniseringskontoret har ikke bestridt, at det kan antages til realitetsbehandling. Jeg skal ligeledes anføre, at det pågældende argument ikke udtrykkeligt var nævnt i appelskriftet. Jeg mener imidlertid heller ikke, at der er tale om et nyt anbringende i den forstand, hvori udtrykket anvendes i procesreglementets artikel 42, som i henhold til procesreglementets artikel 118 finder anvendelse i appelsager, og hvorefter anbringender, der første gang fremsættes i replikken eller duplikken eller under den mundtlige forhandling, skal afvises ( ). Der er efter min opfattelse tale om betragtninger, hvorved appellanten søger at godtgøre realiteten i og betydningen af anbringendet om tilsidesættelse af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), der er påberåbt i appelskriftet. Der er således tale om et argument, der er fremsat til støtte for dette anbringende ( ), som således lovligt kan fremsættes under sagens behandling med forbehold for, at kontradiktionsprincippet overholdes. Det skal i denne forbindelse anføres, at Harmoniseringskontoret kunne svare på klagepunktet under den mundtlige forhandling. Endvidere kan dette argument ikke kritiseres for at ændre tvistens genstand, således som den forelå for Retten, eftersom argumentet kritiserer Rettens stillingtagen til det anbringende, der blev påberåbt for Retten, om tilsidesættelse af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b). Jeg finder derfor ikke, at der er noget til hinder for, at dette argument behandles.

26. Forud for behandlingen af disse forskellige klagepunkter vil jeg give en kort redegørelse for den retspraksis, der forekommer mig at være af betydning for fortolkningen af de absolutte registreringshindringer i forordningens artikel 7, stk. 1, som er relevante i den foreliggende sag, og for metoden til analyse af disse registreringshindringer i det tilfælde, hvor det tegn, der søges registreret, er sammensat af flere bestanddele. Jeg vil ligeledes erindre om de følger, som Domstolen drog af denne retspraksis i dommen i sagen SAT.1 mod KHIM, hvori den traf afgørelse om en appel iværksat til prøvelse af Rettens dom af 2. juli 2002, SAT.1 mod KHIM (SAT.2) ( ), hvis begrundelse er sammenlignelig med begrundelsen i den appellerede dom.

B – Den relevante retspraksis og dommen i sagen SAT.1 mod KHIM

27. Ved redegørelsen for den relevante retspraksis må der tages udgangspunkt i varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse ( ).

28. Forordningens artikel 7, stk. 1, tilsigter at hindre varemærkeregistrering af tegn, der efter deres art anses for uegnede til at opfylde denne funktion. Ifølge artikel 7, stk. 1, litra b) og c), er varemærker udelukket fra registrering, hvis de mangler fornødent særpræg for de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, eller hvis de udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varerne eller tjenesteydelserne eller deres egenskaber, medmindre de har opnået fornødent særpræg ved brug.

29. Ifølge retspraksis overlapper de respektive anvendelsesområder for registreringshindringerne i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), hinanden. På grundlag af indholdet af hver af disse registreringshindringer er jeg endog tilbøjelig til at mene, at de af bestemmelsens litra c) og d) omhandlede tegn udgør en underenhed af den meget større gruppe af tegn, der mangler fornødent særpræg i bestemmelsens litra b)’s forstand. Hvad angår de af forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), omhandlede tegn og angivelser er det blevet fastslået, at et ordmærke, som i henhold til denne bestemmelse er beskrivende for egenskaberne ved de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen, af denne grund nødvendigvis mangler det fornødne særpræg i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b) ( ).

30. Alligevel er betingelserne for, at et tegn er omfattet af den undergruppe, der omhandles i forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), særegne og skal fortolkes under hensyntagen til den særlige almene interesse bag denne registreringshindring. Det er dette, Domstolen giver udtryk for, når den beskriver den generelle opbygning af forordningens artikel 7, stk. 1, ved at anføre, at alle registreringshindringerne i denne bestemmelse er uafhængige af de andre og kræver en separat efterprøvelse ( ) samt skal fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag, idet denne almene interesse kan eller skal afspejle forskellige overvejelser, alt efter hvilken registreringshindring der er tale om ( ).

31. Registreringshindringen i forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), tilsigter ifølge fast retspraksis, at de pågældende tegn og angivelser frit kan anvendes af alle. Formålet er at hindre, at disse tegn eller angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke. Denne almene interesse indebærer dermed, at alle de tegn og angivelser, der kan tjene til at beskrive egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, frit skal kunne bruges af alle virksomheder med henblik på, at de også kan bruge dem til at beskrive de samme egenskaber ved deres varer ( ).

32. Endvidere er det ikke nødvendigt, at de tegn eller angivelser, som udgør det i denne artikel omhandlede varemærke, på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om registrering faktisk anvendes til at beskrive varer eller tjenesteydelser som dem, for hvilke ansøgningen er indgivet, eller deres egenskaber. Det er tilstrækkeligt, hvilket fremgår af selve bestemmelsens ordlyd, at disse tegn og angivelser kan anvendes til sådanne formål. Et ordmærke kan således i henhold til denne bestemmelse udelukkes fra registrering, såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser.

33. Forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), tilsigter dermed at give alle erhvervsdrivende adgang til at bruge de tegn, der kan anvendes til at beskrive de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af registreringsansøgningen, eller disse varers eller tjenesteydelsers egenskaber. Kravet om, at disse tegn skal holdes til rådighed, som ligger bag denne bestemmelse, vedrører derfor de tegn og angivelser, der er beskrivende.

34. Forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), forfølger for de tegn, som den omhandler, et andet formål af almen interesse, hvilket ikke skal forveksles med formålet om at garantere, at tegnene holdes til rådighed for alle erhvervsdrivende.

35. Det er korrekt, at Domstolen for så vidt angår varemærkeregistrering af en farve i sig selv uden rumlig afgrænsning heraf i Libertel-dommen udtalte, at den almene interesse, der ligger bag artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, hvis bestemmelser er identiske med bestemmelserne i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), tilsigter ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret ( ).

36. Denne fortolkning af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), i Libertel-dommen, som blev bekræftet i dommen i sagen SAT.1 mod KHIM, og hvorefter denne registreringshindring også forfølger et formål om, at tegnet skal holdes til rådighed, kan imidlertid ikke udstrækkes til alle former for tegn, der er omfattet af bestemmelsens anvendelsesområde. Hvad angår farver er dette formål om at holde farverne til rådighed, som skal tages i betragtning ved vurderingen af, om de er egnede til at have fornødent særpræg for de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen, begrundet med Domstolens konstatering i dommen af, at antallet af forskellige farver, som faktisk er til rådighed for de erhvervsdrivende, er yderst begrænset ( ).

37. I dommen i sagen SAT.1 mod KHIM ( ) anførte Domstolen, at den almene interesse, der ligger til grund for denne bestemmelse, er sammenfaldende med varemærkets væsentligste funktion, som er omtalt ovenfor. Det drejer sig om ikke at varemærkeregistrere tegn og ikke at give den beskyttelse, der følger af en sådan registrering, til tegn, som ikke kan opfylde et varemærkes funktion for de pågældende varer og tjenesteydelser. Domstolen udledte heraf den konsekvens, at det kriterium, hvorefter varemærker, der er egnede til at blive almindeligt anvendt i omsætningen ved præsentationen af de berørte varer eller tjenesteydelser, ikke kan registreres, ikke er relevant inden for rammerne af vurderingen af et tegn, der har fornødent særpræg for disse varer eller tjenesteydelser ( ).

38. Det kan dermed ikke udledes af, at et ikke-beskrivende tegn kan anvendes i omsætningen ved præsentationen af de pågældende varer eller tjenesteydelser, at det nødvendigvis mangler fornødent særpræg for disse varer eller tjenesteydelser. Når et tegn ikke er beskrivende og ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), indebærer det forhold, at det anvendes, eller den blotte mulighed for, at det kan anvendes i omsætningen ved præsentationen af de pågældende varer eller tjenesteydelser, med andre ord ikke, at det mangler fornødent særpræg i forhold til disse varer og tjenesteydelser ( ).

39. Hvad endelig angår metoden til vurdering af, om et tegn, der er sammensat af flere bestanddele, er omfattet af en af registreringshindringerne i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b) og c), følger det ligeledes af fast retspraksis, at der ved denne vurdering skal tages hensyn til det helhedsindtryk, som tegnet giver ( ). Dette krav afspejler den konstatering, at gennemsnitsforbrugeren sædvanligvis opfatter varemærket som en helhed og ikke foretager en undersøgelse af varemærkets forskellige detaljer.

40. Det er imidlertid anerkendt, at denne regel ikke er til hinder for, at der foretages en særskilt undersøgelse af hver af de bestanddele, som det pågældende tegn består af. En sådan undersøgelse er i overensstemmelse med indholdet af forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), hvorefter – som anført ovenfor – varemærker, »som udelukkende består af [beskrivende] tegn eller angivelser«, er udelukket fra registrering. Den opfylder ligeledes de krav til begrundelse og retssikkerhed, som de erhvervsdrivende har behov for, navnlig de erhvervsdrivende, der står over for vanskeligheder med udarbejdelsen af et varemærke på internationalt plan, især i forbindelse med vurderingen af, om et tegn er egnet til at have fornødent særpræg, som indebærer en større grad af subjektivitet end de andre registreringshindringer.

41. Det er imidlertid ubestridt, at det ikke er tilstrækkeligt at fastslå, at den undersøgte registreringshindring finder anvendelse på hver af de bestanddele, som det pågældende tegn består af, for at registreringen af tegnet kan afslås.

42. Selv når et varemærke er sammensat af flere bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de af registreringsansøgningen omfattede varer eller tjenesteydelser, skal det således fortsat fastslås, at varemærket er beskrivende i sin helhed ( ). Selv om den blotte sammensætning af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, i almindelighed selv er beskrivende for disse egenskaber, eftersom der ved den blotte sammenstilling af sådanne bestanddele uden at tilføre dem en usædvanlig ændring, navnlig af syntaktisk eller semantisk karakter, kun kan fremkomme et varemærke, som udelukkende er sammensat af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne de nævnte varers eller tjenesteydelsers egenskaber, er det dog ikke desto mindre muligt, at en sådan sammensætning under visse betingelser ikke er beskrivende ( ).

43. Ved vurderingen af, om et varemærke, der er sammensat af flere bestanddele, mangler fornødent særpræg for de pågældende varer og tjenesteydelser, fandt Domstolen ligeledes i dommen i sagen SAT.1 mod KHIM, at denne vurdering under alle omstændigheder afhænger af en efterprøvelse af disse forskellige bestanddeles helhedsindtryk, og at det forhold alene, at hvert af disse bestanddele taget hver for sig mangler fornødent særpræg, ikke udelukker, at den kombination, som de udgør, kan have fornødent særpræg ( ).

44. Der skal nu erindres om, hvorledes Domstolen anvendte denne praksis i dommen i sagen SAT.1 mod KHIM.

45. I den sag vedrørte appellen ophævelse af dommen i sagen SAT.1 mod KHIM (SAT.2), hvorved Retten stadfæstede afslaget på registrering af ordmærket »SAT.2« for de af registreringsansøgningen omfattede tjenesteydelser, der havde forbindelse med udsendelse via satellit. Retten fandt, at ordkombinationen »SAT.2« på grund af de elementer, som den var sammensat af, ikke havde fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket anvendes i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), med hensyn til disse tjenesteydelser.

46. I dommen i sagen SAT.1 mod KHIM (SAT.2) foretog Retten en undersøgelse af de forskellige bestanddele, som ordmærket »SAT.2« består af. Retten fandt først og fremmest, at bestanddelen »SAT« manglede fornødent særpræg for de pågældende tjenesteydelser, da det på tysk og engelsk var den gængse forkortelse for ordet »satellit«, da dette ord som forkortelse ikke afveg fra disse sprogs leksikale regler, og da det betegnede en egenskab ved hovedparten af de pågældende tjenesteydelser.

47. Retten anførte herefter, at bestanddelen »2« og bestanddelen ».« i almindelighed bruges eller kunne bruges i omsætningen til at præsentere de pågældende tjenesteydelser, og at disse bestanddele derfor manglede fornødent særpræg.

48. Retten udledte af disse konstateringer, at det forhold, at et sammensat varemærke som SAT.2 alene består af bestanddele, der mangler fornødent særpræg, generelt giver mulighed for at konkludere, at dette varemærke set i sin helhed ligeledes vil kunne anvendes almindeligt i omsætningen til at præsentere de pågældende varer eller tjenesteydelser.

49. Endelig udtalte Retten, at en sådan konklusion alene kan afkræftes i det tilfælde, hvor konkrete forhold, såsom navnlig den usædvanlige måde, hvorpå de forskellige bestanddele sammensættes, antyder, at det sammensatte varemærke gengiver mere end summen af de bestanddele, det består af. Retten fandt, at ordkombinationen »SAT.2« var sammensat på en sædvanlig måde, og at sagsøgerens argument om, at det ansøgte varemærke set i sin helhed har et fantasifuldt element, var uden relevans.

50. Domstolen fandt på grundlag af disse forhold for det første, at Retten i det væsentlige havde vurderet, om ordkombinationen »SAT.2« havde fornødent særpræg, ved hjælp af en separat efterprøvelse af hver af ordkombinationens bestanddele. Domstolen anførte, at Retten havde støttet sig på den formodning, at bestanddele, der isoleret betragtet ikke har fornødent særpræg, såfremt de kombineres, ikke kan få dette, og ikke, som Retten skulle have gjort det, havde støttet sig på gennemsnitsforbrugerens helhedsindtryk af ordkombinationen. Domstolen fandt, at Retten kun subsidiært efterprøvede det samlede indtryk, som ordkombinationen giver, og derved undlod at tillægge oplysninger, såsom at der foreligger et fantasifuldt element – som skal tages i betragtning ved denne efterprøvelse – nogen som helst betydning.

51. Domstolen fandt for det andet, at det kriterium, som Retten tog i betragtning, og hvorefter varemærker, der er egnede til at blive anvendt almindeligt i omsætningen til at præsentere de berørte varer eller tjenesteydelser, ikke kan registreres, er relevant inden for rammerne af forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), men ikke har betydning for, hvordan samme bestemmelses litra b), skal fortolkes.

52. Det er på baggrund af disse indledende betragtninger, at jeg vil behandle de klagepunkter, der er påberåbt til støtte for anbringendet om, at Retten tilsidesatte forordningens artikel 7, stk. 1, litra b). Jeg vil først undersøge det første klagepunkt om manglende hensyntagen til helhedsindtrykket sammen med det fjerde klagepunkt om anvendelse af et irrelevant kriterium, i forbindelse med hvilke appellanten har kritiseret de samme præmisser i den appellerede dom.

C – Manglende hensyntagen til helhedsindtrykket og anvendelse af et irrelevant kriterium

1. Parternes argumenter

53. BioID har først anført, at Retten begik en fejl ved vurderingen af, om det pågældende tegn var egnet til at have fornødent særpræg, idet den fandt, at forbrugerne af de af registreringsansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser er generelt velinformerede personer, selv om disse varer og tjenesteydelser er rettet mod alle forbrugere.

54. Appellanten har dernæst anført, at Retten, selv om den bemærkede, at egnetheden hos et tegn, der er sammensat af flere bestanddele, til at have fornødent særpræg, skal vurderes i forhold til det helhedsindtryk, tegnet giver, undlod at foretage en sådan undersøgelse. Ifølge appellanten foretog Retten udelukkende en undersøgelse af de forskellige bestanddele, som det pågældende tegn består af, dvs. forkortelsen »BioID« og tegnets figurbestanddele.

55. BioID har endelig gjort gældende, at det kriterium, som Retten anvendte som grundlag for at fastslå, at det omtvistede tegn manglede fornødent særpræg, er blevet anset for at være uden betydning.

56. Harmoniseringskontoret har i det væsentlige bemærket, at appellanten ikke under en appelsag kan opnå en efterprøvelse af Rettens vurdering af faktiske omstændigheder.

57. Harmoniseringskontoret har ligeledes anført, at Retten erindrede om reglerne for undersøgelsen af de forskellige bestanddele i et sammensat varemærke, og at Retten anvendte dem uden at begå nogen retlig fejl. Ifølge Harmoniseringskontoret anførte Retten med rette, at et sammensat varemærke, der består af bestanddele uden fornødent særpræg for de pågældende varer eller tjenesteydelser, ikke har større særpræg, når det vurderes i sin helhed, hvis der ikke er nogen konkret antydning af, at det gengiver mere end summen af de bestanddele, som det består af. Retten foretog således under alle omstændigheder en helhedsbedømmelse i overensstemmelse med de principper, der er redegjort for.

58. Hvad endelig angår de følger, der skal drages af dommen i sagen SAT.1 mod KHIM for så vidt angår det kriterium, der blev taget i betragtning i den appellerede dom, begik Retten ikke nogen retlig fejl, eftersom den fandt, at den relevante omsætningskreds i sagen var begrænset. Den mulige anvendelse af det pågældende tegn ved præsentationen af varerne og tjenesteydelserne bekræfter dermed, at det ikke i forhold til varerne og tjenesteydelserne har det fornødne særpræg.

2. Bedømmelse

59. Således som Harmoniseringskontoret har anført, erindrede Retten ganske vist om reglerne for undersøgelsen af, om et tegn er egnet til at have fornødent særpræg i den forstand, hvori udtrykket anvendes i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), og der er ikke begået nogen retlig fejl herved. Retten erindrede således med rette om, at et tegns fornødne særpræg skal vurderes dels i forhold til de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, dels i forhold til opfattelsen i den relevante omsætningskreds.

60. Harmoniseringskontoret har ligeledes med rette anført, at Rettens vurdering, hvorefter den relevante omsætningskreds i denne sag udgøres af »personer med kendskab« til de af registreringsansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser, er en vurdering af de faktiske omstændigheder, der henhører under Rettens kompetence, og som derfor ikke udgør et retsspørgsmål, der er underlagt Domstolens efterprøvelse under en appelsag, medmindre der er tale om en urigtig gengivelse af sagsakterne ( ).

61. Retten anførte endelig med rette – efter at den havde erindret om, at det pågældende tegn udgøres af en ordbestanddel og bestanddele af figurativ art – at vurderingen af tegnets særpræg gjorde det nødvendigt at se på helheden. Ligesom appellanten er jeg imidlertid af den opfattelse, at Retten ikke foretog en sådan undersøgelse i den appellerede dom.

62. Retten anførte således i den appellerede doms præmis 28 og 29, at forkortelsen »BioID« består af to bestanddele, »Bio« og »ID«, der er henholdsvis en almindelig engelsk forkortelse for substantivet »identification« og en forkortelse for adjektiverne »biological« (biologisk) eller »biometrical« (biometrisk) eller for substantivet »biology« (biologi). Retten udledte heraf, at forkortelsen »BioID«, der er sammensat af forkortelser, som indgår i det engelske sprogs ordforråd, dermed ikke er ualmindelig i sin struktur. Retten fandt, at den relevante omsætningskreds, henset til de af registreringsansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser, forstår forkortelsen »BioID« som »biometrical identification« (biometrisk identifikation).

63. Retten redegjorde derefter i den appellerede doms præmis 30-32 for, at den biometriske identifikation udgør en af de tekniske funktioner ved de varer, der er omfattet af registreringsansøgningen, og at den henviser direkte til en af egenskaberne ved de af ansøgningen omfattede tjenesteydelser eller har en funktionelt tæt tilknytning til disse.

64. Retten udledte af disse faktiske konstateringer, som det ikke tilkommer Domstolen at anfægte under nærværende appelsag, i præmis 34, at forkortelsen »BioID« mangler fornødent særpræg for de af registreringsansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser.

65. Retten undersøgte herefter det omtvistede tegns figurbestanddele. Retten anførte vedrørende forkortelsen »BioID«’s typografiske karakteristika, således som de er gengivet i det omtvistede tegn, at skrifttypen Ariel og en forskellig skrifttykkelse for bogstaverne er almindeligt anvendt i handelen ved præsentationen af alle former for varer og tjenesteydelser. Retten fandt, at det samme var gældende for punktummet, da dette element er almindeligt anvendt som det sidste af flere elementer i et ordmærke og angiver, at der er tale om en forkortelse.

66. Retten fandt endelig vedrørende den grafiske bestanddel ®, at Harmoniseringskontoret med rette under retsmødet havde anført, at dettes funktion blot er at angive, at et varemærke er blevet registreret for et bestemt område, og at anvendelsen af dette grafiske element, når registrering ikke foreligger, er egnet til at vildlede offentligheden. Retten fastslog ligeledes, at dette element – kombineret med et eller flere andre tegn – er almindeligt anvendt i handelen ved præsentationen af mange forskellige varer og tjenesteydelser.

67. Retten fortsatte sin argumentation i den appellerede doms præmis 40-44 på følgende vis:

»40 De grafiske elementer, der er omtalt i præmis 38 og 39 ovenfor, er derfor egnet til at blive anvendt i handelen ved præsentationen af de i ansøgningen om registrering af varemærket nævnte varer og tjenesteydelser, og de mangler således fornødent særpræg i forhold til disse produkter.

41 Det ansøgte varemærke er således sammensat af en række elementer, som alle er egnede til at blive almindeligt anvendt i handelen ved præsentationen af varer og tjenesteydelser inden for de kategorier, som er nævnt i ansøgningen om registrering af varemærket. Mærket mangler derfor fornødent særpræg i forhold til disse varer og tjenesteydelser.

42 Det fremgår derudover af retspraksis, at når et sammensat varemærke udelukkende er sammensat af elementer uden det fornødne særpræg i forhold til de pågældende varer og tjenesteydelser, kan varemærket i sin helhed ligeledes antages at være egnet til at blive almindeligt anvendt i handelen ved præsentationen af disse varer og tjenesteydelser. Denne antagelse fraviges kun i det tilfælde, hvor konkrete omstændigheder, eksempelvis måden hvorpå elementerne er sammensat, viser, at det sammensatte varemærke set i sin helhed udgør mere end summen af de enkelte elementer (se i den retning generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse af […] [i sagen] Koninklijke KPN Nederland […]).

43 I det konkrete tilfælde findes der, modsat det af sagsøgeren antagede, ikke at foreligge sådanne særlige omstændigheder. Det ansøgte varemærkes opbygning, der hovedsageligt er karakteriseret ved på den ene side dets typografiske kendetegn, som er beskrevet i præmis 37 ovenfor, og på den anden side dets grafiske elementer, der er angivet i præmis 38 og 39 ovenfor, gør det ikke muligt at fravige konklusionen om, at varemærket, når det betragtes i sin helhed, er egnet til at blive almindeligt anvendt i handelen ved præsentationen af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af de i varemærkeansøgningen nævnte kategorier.

44 Det ansøgte varemærke mangler derfor det fornødne særpræg i forhold til de omhandlede kategorier af varer og tjenesteydelser.«

68. Det følger efter min opfattelse af undersøgelsen af denne argumentation, at Retten ligesom i dommen i sagen SAT.1 mod KHIM (SAT.2) vurderede det omtvistede tegns fornødne særpræg ved kun at foretage en særskilt analyse af de forskellige bestanddele, hvoraf tegnet består. Retten støttede sig i den appellerede doms præmis 42 i vendinger, der er næsten identiske med vendingerne i den nævnte doms præmis 49, til den formodning, at bestanddele, der isoleret betragtet ikke har fornødent særpræg, såfremt de kombineres, ikke kan få dette, og ikke på den relevante omsætningskreds’ helhedsindtryk, således som Retten burde have gjort. Retten foretog – ligesom i dommen i sagen SAT.1 mod KHIM (SAT.2) – kun en subsidiær undersøgelse af det omtvistede tegns helhedsindtryk.

69. Det skal derfor fastslås, at Retten i den appellerede dom anvendte den samme metode til analyse af det omtvistede tegns fornødne særpræg, som den anvendte i dommen i sagen SAT.1 mod KHIM (SAT.2).

70. Endvidere stod Retten i den foreliggende sag ikke blot over for et ordmærke som i sagen SAT.1 mod KHIM (SAT.2), men over for et figurmærke, der består af en ordbestanddel og flere figurbestanddele. Retten fastslog, således som det er fremgået, at ordbestanddelen »BioID« var beskrivende for de af registreringsansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser eller for disses egenskaber. Retten udledte med rette heraf, at denne bestanddel af det omtvistede tegn manglede fornødent særpræg.

71. Retten anfægtede derimod i den appellerede doms præmis 35 og 36 Andet Appelkammers analyse i den anfægtede afgørelse, hvorefter et sådant varemærke mangler fornødent særpræg, når ordbestanddelen er beskrivende, og de figurative bestanddeles relative betydning er »ubetydelig[...]« i forhold til ordbestanddelens betydning.

72. Retten anførte således bl.a. i den appellerede doms præmis 36:

»Retten bemærker i denne sammenhæng, at et sammensat varemærkes mangel på fornødent særpræg ikke kan fastslås på grundlag af den relative betydning af visse af mærkets elementer i forhold til andre elementer, hvis manglende særpræg er fastslået. Et sammensat varemærke omfattes nemlig ikke af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, hvis blot et enkelt af de elementer, som varemærket består af, har fornødent særpræg i forhold til de berørte varer og tjenesteydelser. Dette kan være tilfældet, selv om det eneste element i det sammensatte varemærke, der har fornødent særpræg, ikke er dominerende i forhold til dette mærkes andre bestanddele […]«

73. Jeg nærer en vis tvivl med hensyn til rigtigheden af Rettens analyse i de to sidste sætninger. For det første er det, der ifølge retspraksis er afgørende, således som det er fremgået, at det pågældende tegn i sin helhed i forhold til den relevante omsætningskreds kan have fornødent særpræg for de af registreringsansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser. Ligesom det ikke kan formodes, at et tegn, der består af bestanddele, som isoleret betragtet mangler fornødent særpræg, selv mangler fornødent særpræg, forekommer det mig derfor vanskeligt at formode, at det forhold, at et sammensat tegn indeholder en bestanddel, der i sig selv kan have fornødent særpræg, er tilstrækkeligt til at give tegnet som helhed fornødent særpræg.

74. Når det figurmærke, der er søgt registreret, består af en ordbestanddel, der ligesom forkortelsen »BioID« er rent beskrivende, da denne ordbestanddel ikke indeholder noget særpræget supplerende ord, har jeg således vanskeligt ved at se, hvordan dette tegn i sin helhed kan have fornødent særpræg, hvis ordbestanddelen er dominerende i forhold til tegnets figurbestanddele. I et sådant tilfælde må det antages, at det er ordbestanddelen, der tiltrækker sig den relevante omsætningskreds’ opmærksomhed, og som hindrer den i at opfatte tegnet i dets helhed som en oprindelsesangivelse.

75. Et figurmærke, der består af en rent beskrivende ordbestanddel, kan efter min opfattelse kun have fornødent særpræg, hvis det indeholder særprægede figurbestanddele, der i sig selv er tilstrækkeligt iøjnefaldende i den relevante omsætningskreds’ bevidsthed til at fastholde opmærksomheden i stedet for ordbestanddelen, eller hvis figurbestanddelene kan »udviske« ordbestanddelens betydning og give tegnet i dets helhed en særpræget virkning.

76. Eftersom en ordbestanddel generelt huskes bedre end figurbestanddele, er jeg fuldt ud opmærksom på, at sådanne betingelser vanskeligt kan anses for opfyldt. Selv hvis det følger heraf, at varemærkeregistrering af denne type figurmærker i praksis viser sig at være vanskelig eller begrænset til undtagelsestilfælde, forekommer denne restriktive praksis mig nødvendig for at undgå, at registreringen af sådanne varemærker kan have den virkning, at indehaveren ved anvendelse af de kriterier, der sædvanligvis anvendes ved vurderingen af risikoen for forveksling, får eneret til en ordbestanddel, der er rent beskrivende for de pågældende varer og tjenesteydelser.

77. Endelig – således som appellanten med rette har anført – støttede Retten sin vurdering på et kriterium, der er irrelevant i forbindelse med anvendelsen af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b).

78. Retten konkluderede således, at det omtvistede tegns bestanddele manglede fornødent særpræg, på grundlag af den omstændighed, at de kan anvendes i handelen ved præsentation af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen.

79. Som det imidlertid er fremgået, er forholdet det, at mens dette kriterium er relevant for en bestanddel, der er beskrivende for de af registreringsansøgningen omfattede varer eller tjenesteydelser, som det er tilfældet med ordbestanddelen »BioID«, er det ikke relevant for figurbestanddele som bogstaver skrevet med skrifttypen Ariel, et simpelt punktum og bestanddelen ®. Den omstændighed, at disse bestanddele, der ikke i sig selv er beskrivende for de pågældende varer og tjenesteydelser, kan anvendes i handelen ved præsentation heraf, indebærer ikke i sig selv, at de mangler ethvert særpræg for disse varer og tjenesteydelser.

80. Det er ligeledes min opfattelse, at Retten foretog en forkert fortolkning af forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), da den i den appellerede doms præmis 43 konkluderede, at det pågældende tegn manglede fornødent særpræg, på grundlag af en vurdering, hvorefter »varemærket, når det betragtes i sin helhed, er egnet til at være almindeligt anvendt i handelen ved præsentation af de varer og tjenesteydelser«, som er omfattet af registreringsansøgningen.

81. Jeg konkluderer på dette grundlag, at den appellerede dom er behæftet med de samme retlige fejl som dommen i sagen SAT.1 mod KHIM (SAT.2). Jeg foreslår derfor Domstolen at drage de samme følger som i dommen i sagen SAT.1 mod KHIM og at fastslå, at den appellerede dom skal ophæves.

82. På baggrund af dette forslag vil jeg kun subsidiært undersøge de to andre klagepunkter, som appellanten har påberåbt sig til støtte for anbringendet om, at forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), er tilsidesat.

D – Manglende hensyntagen til appellantens argumentation om, at det ikke har kunnet bevises, at det pågældende tegn faktisk bliver anvendt i offentligheden eller af konkurrenter

83. BioID har kritiseret Retten for ikke at have taget hensyn til selskabets argument om, at det ikke har kunnet bevises, at det omtvistede tegn faktisk bliver anvendt i offentligheden eller af selskabets konkurrenter. Retten tog heller ikke hensyn til, at det omtvistede tegn ikke findes i ordbøger og ikke udgør et teknisk begreb.

84. BioID har ligeledes anført, at Retten foretog en forkert vurdering af de faktiske forhold ved at antage, at »Bio« er en forkortelse, når der er tale om en forstavelse, og ved at antage, at forkortelsen »BioID« ikke er ualmindelig i sin struktur.

85. Hvad angår forkortelsen »BioID« er det min opfattelse, at Retten ikke begik nogen retlig fejl ved at finde, at det ikke var nødvendigt for, at registreringshindringen i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), finder anvendelse, at der er fremlagt bevis for den faktiske brug af forkortelsen som betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen.

86. Således som det blev fastslået i dommen i sagen KHIM mod Wrigley ( ), finder registreringshindringen i forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), anvendelse, uden at det kræves, at de tegn eller angivelser, som udgør varemærket på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om registrering, faktisk anvendes til at beskrive varer eller tjenesteydelser som dem, for hvilke ansøgningen er indgivet, eller deres egenskaber. Det er tilstrækkeligt, hvilket fremgår af selve bestemmelsens ordlyd, at disse tegn og angivelser kan anvendes til sådanne formål. Et ordmærke kan således i henhold til denne bestemmelse udelukkes fra registrering, såfremt det i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskab ved de pågældende varer eller tjenesteydelser.

87. Hvad dernæst angår Rettens analyse af den relevante omsætningskreds’ opfattelse af bestanddelene »Bio« og »ID« er der tale om vurderinger af faktiske forhold, og appellanten har ikke godtgjort, at Retten fordrejede disse forholds betydning.

88. Hvad endelig angår argumentet om beviset for brugen af tegnet, betragtet i dets helhed, ved præsentationen af varerne og tjenesteydelserne i handelen omfatter det i det væsentlige det fjerde klagepunkt, der er blevet behandlet ovenfor, og jeg har allerede foreslået, at det fastslås, at et sådant kriterium ikke er relevant ved vurderingen af særpræget ved et varemærke, der består af flere bestanddele, der ikke alle er beskrivende for de af registreringsansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser.

E – Klagepunktet om, at Retten begik et retligt fejlskøn ved at finde, at de sammenlignelige registrerede varemærker ikke udgjorde en indikation af det pågældende tegns fornødne særpræg, hvorved Retten tilsidesatte ligebehandlingsprincippet

89. BioID har kritiseret Retten for at have begået et retligt fejlskøn ved ikke at finde, at varemærker, der indeholder forstavelsen »Bio«, og som Harmoniseringskontoret har registreret, udgør en indikation af, at det pågældende tegn har fornødent særpræg. BioID har ligeledes anfægtet Rettens vurdering i den appellerede doms præmis 47, hvorefter selskabet ikke havde fremført forhold fra disse afgørelser fra Harmoniseringskontoret, som var egnede til at rejse tvivl om analysen, hvorefter det pågældende tegn manglede fornødent særpræg.

90. BioID har ligeledes rejst tvivl om Rettens vurderinger i anledning af Harmoniseringskontorets registrering af ordmærket »Bioid« for varer og tjenesteydelser, der er identiske med dem, der er omfattet af den omtvistede registreringsansøgning. Ifølge appellanten begik Retten en retlig fejl ved at finde, at dette ordmærke havde en anden betydning end det omtvistede figurmærke, eftersom bogstaverne »id« var skrevet med små bogstaver. Retten tog således ikke hensyn til, at et ordmærke i kraft af registreringen er beskyttet uafhængigt af den anvendte grafik. Endvidere tilsidesatte Retten ligebehandlingsprincippet, eftersom det ikke kan tillades, at Harmoniseringskontoret registrerer ordmærket »Bioid« og afviser det omtvistede figurmærke, der udtales på identisk vis, og som herudover indeholder grafiske bestanddele.

91. Spørgsmålet om, hvorvidt Harmoniseringskontorets afgørelser om antagelse til registrering af varemærker, der er identiske eller sammenlignelige med det omtvistede tegn, i princippet kan udgøre forhold, som kan tages i betragtning ved vurderingen af tegnets fornødne særpræg, er efter min opfattelse et retligt spørgsmål, som dermed kan forelægges for Domstolen under en appelsag.

92. Det er i denne henseende min opfattelse, at Retten ikke begik en retlig fejl i den appellerede dom, eftersom den i præmis 47 anførte, at »faktiske eller retlige omstændigheder i en tidligere afgørelse kan udgøre argumenter til støtte for et anbringende om tilsidesættelse af [en bestemmelse i] forordning[en]«. Retten udelukkede med denne formulering dermed ikke – i modsætning til det, appellanten antyder i sin argumentation – at begrundelserne i afgørelser fra Harmoniseringskontoret, hvorved varemærker, der er identiske eller sammenlignelige med det omtvistede tegn, er blevet registreret, kan tages i betragtning med henblik på at vurdere tegnets fornødne særpræg ( ). Appellantens argumentation i denne forbindelse beror således på en misforståelse af den appellerede dom.

93. Hvad angår angivelsen i den appellerede doms præmis 47 af, at appellanten i denne sag ikke havde fremført forhold fra Harmoniseringskontorets appelkamres afgørelser, som var egnede til at rejse tvivl om analysen af, hvorefter det pågældende tegn manglede fornødent særpræg, udgør den efter min opfattelse Rettens vurdering af beviser, som appellanten havde fremlagt. Det skal imidlertid bemærkes, således som det fremgår af artikel 225 EF og artikel 58 i statutten for Domstolen, at en appel er begrænset til retsspørgsmål. Formålet med appellen er ikke at give parterne mulighed for at opnå en ny dom vedrørende hele den tvist, der har foreligget for Retten, men udelukkende en efterprøvelse af lovligheden af Rettens afgørelse. Det følger heraf, at det alene er Retten, der er kompetent til at vurdere den værdi, som beviser, der er fremlagt for Retten, skal tillægges, med det forbehold, at beviserne ikke er gengivet urigtigt ( ). Appellanten har i sine indlæg for Domstolen ikke fremført noget forhold, hvorefter det kan fastslås, at beviserne blev gengivet urigtigt.

94. Hvad endelig angår appellantens kritik af de følger, som Retten burde have draget af Harmoniseringskontorets afgørelse om at registrere ordmærket »Bioid« for varer og tjenesteydelser betegnet som »tryksager«, »telekommunikation« og »programmering af computere«, er den heller ikke begrundet. For så vidt først angår vurderingen i den appellerede doms præmis 48, hvorefter den omstændighed, at »bogstaverne »id« er skrevet med små bogstaver i ordmærket »Bioid«, [er] et forhold, der i henseende til dets semantiske indhold adskiller mærket fra forkortelsen BioID, således som den står i det ansøgte varemærke«, beviser den efter min opfattelse ikke, at Retten undlod at tage hensyn til det forhold, at et ordmærke ikke indeholder figurbestanddele, eller at registreringsansøgningen og den beskyttelse, der følger heraf, vedrører det ord, der er angivet i ansøgningen, og ikke den måde, hvorpå det er skrevet i ansøgningen.

95. Retten ønskede efter min opfattelse blot at anføre, at ordet »bioid«, således som det er skrevet i registreringsansøgningen, ikke uden videre udtales på samme måde som forkortelsen »BioID«, der klart fremstår som sammensat af de to bestanddele »Bio« og »ID«, som under hensyn til de omhandlede varer og tjenesteydelser kan forstås af den relevante kundekreds som forkortelser for »biometrical identification«.

96. Endvidere kan denne del af begrundelsen i den appellerede dom anses for at være overflødig i forhold til Rettens vurdering, hvorefter Harmoniseringskontorets nævnte registrering i det væsentlige ikke rejser tvivl om analysen, hvorefter det omtvistede figurmærke mangler fornødent særpræg, eftersom Retten ligeledes fastslog, at dette tegn og ordmærket »Bioid« ikke kunne erstattes med hinanden. Appellantens argument mod den appellerede doms præmis 48 bygger på grafikken i det ordmærke, som Harmoniseringskontoret har registreret, hvorfor det skal anses for irrelevant ( ).

97. Dernæst er det ikke min opfattelse, at Retten tilsidesatte ligebehandlingsprincippet ved at undlade af denne registrering at udlede, at det i nærværende sag omtvistede tegn har fornødent særpræg. Hvis det antages, at ligebehandlingsprincippet kan finde anvendelse i et sådant tilfælde ( ), skal jeg bemærke, at Retten fastslog, at det omtvistede tegn og det registrerede ordmærke ikke kan erstattes med hinanden. Appellanten har ikke godtgjort, at denne vurdering byggede på en urigtig gengivelse af de faktiske forhold. Det skal i denne forbindelse anføres, at i figurmærket »BioID« viser den omstændighed, at de to sidste bogstaver er skrevet med stort og med mindre fede typer samt tilstedeværelsen af punktummet, der følger efter denne forkortelse, at ordbestanddelen består af to særskilte dele, der af den relevante omsætningskreds kan forstås som forkortelserne for »biometrical identification«, hvilket ikke nødvendigvis følger af ordet »bioid«, der er registreret som ordmærke.

98. Det skal ligeledes tilføjes, at betegnelsen af de varer og tjenesteydelser, som ordmærket er registreret for, adskiller sig fra beskrivelsen af de varer og tjenesteydelser, for hvilket figurmærket er søgt registreret. Det følger nemlig af retsforhandlingerne, at ordmærket blev registreret som betegnelse for computersoftware lagret på databærere af enhver art, telekommunikationsvirksomhed og programmering af computere uden nogen anden præcisering af disse varers og tjenesteydelsers art. I registreringsansøgningen for det omtvistede figurmærke er det imidlertid præciseret, at de pågældende varer og tjenesteydelser navnlig er dem, der tjener til kontrol af adgangstilladelser til mennesker ved hjælp af specifikke biometriske tegn, og som dermed er forbundet med biometrisk identifikation.

F – Følgerne af ophævelsen af den appellerede dom

99. Det spørgsmål, som herefter står tilbage at tage stilling til, vedrører udelukkende det forhold, om det omtvistede figurmærke, når det bedømmes i sin helhed, mangler fornødent særpræg for de af registreringsansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser i den forstand, hvori udtrykket anvendes i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b).

100. Det omtvistede tegns helhedsindtryk har været drøftet mellem parterne, navnlig under den mundtlige forhandling for Domstolen. Det forekommer mig, at sagen dermed kan anses for at være moden til påkendelse i overensstemmelse med artikel 61 i statutten for Domstolen, og at det vil være i strid med procesøkonomiske hensyn at hjemvise sagen til Retten. Jeg foreslår derfor Domstolen selv at træffe afgørelse vedrørende tvisten, således som den gjorde i dommen i sagen SAT.1 mod KHIM.

101. Det er ovenfor nævnt, at det omtvistede figurmærke er sammensat af en ordbestanddel, der udgøres af forkortelsen »BioID«, og af figurbestanddele, der dels udgøres af denne forkortelses typografiske karakteristika, dels af grafiske bestanddele, der er sat efter forkortelsen, nemlig et punktum og tegnet ®.

102. Hvad angår forkortelsen »BioID« er det blevet fastslået, at denne af den relevante omsætningskreds, der udgøres af personer, som er velinformerede om de pågældende varer og tjenesteydelser, kan forstås som sammensætningen af to forkortelser »Bio« og »ID«, der betyder »biometrical identification« (biometrisk identifikation). Det er også nævnt, at den biometriske identifikation udgør en af de tekniske funktioner ved de varer, der er omfattet af registreringsansøgningen, og at den er direkte forbundet med en af egenskaberne ved de tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen, eller har en tæt funktionel tilknytning hertil. Det står således fast, at forkortelsen »BioID« mangler fornødent særpræg for de af registreringsansøgningen omfattede varer og tjenesteydelser, da den som ordbestanddel er fuldstændigt beskrivende for disse varer og tjenesteydelser.

103. Hvad angår det pågældende tegns figurbestanddele er der for det første tale om den grafik, der er anvendt ved gengivelsen af forkortelsen »BioID«, og det er blevet anført, at skrifttypen Ariel er almindeligt anvendt i omsætningen. Det følger ligeledes af retsforhandlingerne, at det punktum, der er tilføjet efter forkortelsen »BioID«, er almindeligt anvendt som det sidste af flere elementer i et ordmærke for at angive, at der er tale om en forkortelse. Hvad angår bestanddelen ® angiver den generelt, at det tegn, den er placeret ved, er blevet registreret som varemærke for et bestemt område.

104. Det kan af disse konstateringer udledes, at ingen af de figurbestanddele, som det omtvistede tegn består af, i sig selv har fornødent særpræg for de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen. Det omtvistede tegn består derfor af en ordbestanddel, der er beskrivende for egenskaber ved de pågældende varer og tjenesteydelser, og figurbestanddele, der isoleret betragtet ligeledes mangler fornødent særpræg for disse varer og tjenesteydelser.

105. Når jeg undersøger det helhedsindtryk, som varemærket giver, kan jeg fastslå, at samspillet mellem disse forskellige bestanddele ikke giver varemærket fornødent særpræg. Ordbestanddelen »BioID« udgør åbenbart den dominerende bestanddel, der træder frem ved en helhedsvurdering af det pågældende tegn. Den skrifttype, som tegnet er skrevet med, er banal. Hvad angår punktummet og bestanddelen ® er deres betydning i tegnet i forhold til ordbestanddelen »BioID« helt ubetydelig.

106. Det skal derfor fastslås, at de figurbestanddele, som indgår i tegnet, på ingen måde mindsker den mulige betydning af forkortelsen »BioID« for den relevante kundekreds og dermed tegnets beskrivende karakter. Jeg vil tværtimod sige, at de fremhæver denne betydning eller bidrager hertil. Som det således er fremgået, er de to sidste bogstaver i forkortelsen »BioID« skrevet med store bogstaver, mens de foranstående er gengivet med små bogstaver. På samme måde er de to sidste bogstaver »ID« skrevet med mindre fede typer end de tre foranstående bogstaver. Denne grafiske forskel forstærker det indtryk, at forkortelsen »BioID« er sammensat af to særskilte bestanddele, »Bio« og »ID«. Punktummet, der følger efter forkortelsen, bekræfter ligeledes på grund af dets almindelige betydning på varemærkeområdet, at der med hensyn til helheden »BioID« er tale om forkortelser.

107. Jeg kan herefter konkludere, at det pågældende tegn mangler fornødent særpræg i forhold til de pågældende varer og tjenesteydelser. BioID’s søgsmål vedrørende den anfægtede afgørelse skal derfor forkastes.

108. I henhold til artikel 122, stk. 1, i Domstolens procesreglement skal Domstolen træffe afgørelse om sagens omkostninger, såfremt der gives appellanten medhold, og Domstolen selv endeligt afgør sagen. I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, som ifølge artikel 118 finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand herom, og da appellanten har tabt sagen, pålægges appellanten at betale sagsomkostningerne.

V – Forslag til afgørelse

109. På baggrund af ovenstående foreslår jeg Domstolen at træffe følgende afgørelse:

»1) Dommen afsagt den 5. december 2002 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, BioID mod KHIM (sag T-91/01), ophæves.

2) Spørgsmålet, der er indledt til prøvelse af afgørelse af 20. februar 2001 fra Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 538/1999-2), forkastes.

3) Appellanten pålægges at betale sagens omkostninger ved Retten og ved Domstolen.«