FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

ANTONIO TIZZANO

fremsat den 29. juni 2004 ( )

Sag C-245/02

Anheuser-Busch Inc.

mod

Budějovický Budvar, národní podnik

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Korkein oikeus (Finland))

»TRIPs-aftalen – artikel 16 – varemærkebeskyttelse – beskyttelse af firmanavn – brug af et firmanavn som varemærke«

1. Denne sag udspringer af den finske del af en langvarig tvist, der verserer i forskellige lande, mellem det tjekkiske bryggeri Budějovický Budvar ( ) (herefter »bryggeriet Budvar«, eller blot »Budvar«), der har hjemsted i Bøhmen i byen Ceské Budějovice (tjekkisk Budweis) ( ) (Den Tjekkiske Republik), og det amerikanske selskab Anheuser-Busch, Inc. ( ) (herefter »Anheuser-Busch«) vedrørende retten til at anvende udtrykkene »Bud«, »Budweiser« og lignende ved markedsføringen af virksomhedernes respektive øl.

2. Domstolen opfordres i denne anledning til i det væsentlige at præcisere, hvilken ordning der finder anvendelse på brugen af et registreret varemærke og et selskabsnavn, der kan være i konflikt med hinanden, navnlig i lyset af aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder ( ) (herefter i henhold til den engelske version »TRIPs-aftalen«).

I – Retsforskrifter

A – International ret

3. Artikel 8 i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret ( ) (herefter »Pariserkonventionen«) bestemmer, at »[f]irmanavne ( ) skal beskyttes i alle Unionens lande uden pligt til anmeldelse eller registrering, hvad enten de udgør en del af et varemærke eller ej«.

4. TRIPs-aftalens artikel 2 henviser til ordningen i flere væsentlige bestemmelser i Pariserkonventionen, herunder artikel 8. Artikel 8 er således blevet gennemført i Verdenshandelsorganisationens (herefter »WTO«) ordning ( ).

5. Blandt de væsentlige bestemmelser i TRIPs-aftalen, der er af relevans for denne sag, er artikel 16, stk. 1, som bestemmer:

»Indehaveren af et registreret varemærke har eneret til at forhindre alle tredjeparter, som ikke har indehaverens samtykke, i erhvervsmæssigt at anvende identiske eller lignende mærker på varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, dersom en sådan anvendelse efter al sandsynlighed ville føre til forveksling. Dersom der anvendes et identisk mærke for identiske varer eller tjenesteydelser, anses forveksling for sandsynlig. De ovenfor beskrevne rettigheder anfægter ikke eksisterende fortrinsrettigheder ( ) og påvirker ikke medlemmernes mulighed for at indrømme rettigheder på grundlag af brug.«

6. TRIPs-aftalens artikel 70 fastsætter den tidsmæssige anvendelse på denne måde:

»1. Denne aftale indebærer ingen forpligtelser i forbindelse med handlinger, der er foretaget før den dato, på hvilken det pågældende medlem tager aftalen i anvendelse.

2. Medmindre andet er fastsat i denne aftale, medfører denne aftale forpligtelser med hensyn til alle forhold, der eksisterer den dato, på hvilken det pågældende medlem tager aftalen i anvendelse, og som er beskyttet hos det pågældende medlem den nævnte dato, eller som opfylder eller senere kommer til at opfylde kriterierne for beskyttelse i henhold til denne aftale. [...]«

7. TRIPs-aftalen trådte ligesom WTO-overenskomsten, som aftalen er bilagt, i kraft den 1. januar 1995. Imidlertid var medlemmerne i henhold til artikel 65, stk. 1, ikke forpligtede til at anvende aftalen før efter udløbet af en periode på et års varighed fra dens ikrafttræden.

B – Fællesskabsret

8. Fællesskabet har reguleret varemærkeområdet ved – for så vidt det er relevant i denne sag – at vedtage direktiv 89/104/EØF ( ) (herefter »direktiv 89/104« eller »direktivet«), der »i fuldstændig overensstemmelse med Pariserkonventionens bestemmelser« ( ) gennemfører en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning for visse dele af varemærkeområdet, uden at der dog er tale om en fuldstændig harmonisering.

9. Det skal her bemærkes, at direktivets artikel 4, stk. 1, bestemmer:

»Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt […] såfremt det er identisk med et ældre varemærke«.

10. Artikel 4, stk. 2, bestemmer:

»Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås […]

d) varemærker, som på tidspunktet for anmeldelsen af varemærket, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for anmeldelsen af varemærket, er »vitterlig kendt« i den pågældende medlemsstat i den i artikel 6b i Pariserkonventionen angivne betydning.«

11. Artikel 4, stk. 4, litra b), bestemmer, at hver medlemsstat kan træffe bestemmelse om, at et varemærke kan udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt, i det omfang »der er erhvervet rettigheder til et ikke-registreret varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt tegn før tidspunktet for anmeldelsen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for anmeldelsen af det yngre varemærke, og der til det ikke-registrerede varemærke eller til det andet tegn er knyttet en ret for indehaveren til at forbyde anvendelsen af et yngre mærke«.

12. Artikel 5, stk. 1, bestemmer herefter, for så vidt det er relevant i denne sag:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket«.

13. Det kan navnlig i henhold til artikel 5, stk. 3, forbydes at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage.

14. Artikel 5, stk. 5, præciserer, at de foregående stykker »ikke [berører] de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé«.

C – National ret

15. I henhold til toiminimilakis § 2, stk. 1 ( ) (den finske lov om firmanavne, herefter »toiminimilaki«) erhverves eneret til at anvende et firmanavn ved registrering af dette navn eller »ved indarbejdelse i handelen«, det vil sige, når firmanavnet generelt er kendt i omsætningskredsen for den erhvervsdrivende, der anvender firmanavnet.

16. Toiminimilakis § 3, stk. 2, bestemmer, at den eneret, der opnås ved brug, giver indehaveren ret til at forbyde alle andre erhvervsdrivende at anvende et firmanavn, der kan forveksles med hans firmanavn.

17. Ifølge tavaramerkkilakis ( ) (den finske varemærkelov, herefter »tavaramerkkilaki«) § 3, stk. 1, kan enhver i forbindelse med sin erhvervsvirksomhed anvende sit firmanavn som betegnelse for sine varer, medmindre det kan føre til forveksling med et andet allerede beskyttet varemærke.

18. I henhold til tavaramerkkilakis § 4, stk. 1, kan varemærkeindehaveren forbyde andre i forbindelse med erhvervsmæssig brug at anvende betegnelser, i forbindelse med hvilke der er risiko for forveksling med det beskyttede tegn. Der er ifølge samme lovs § 6, stk. 1, kun risiko for forveksling, hvis to tegn anvendes som betegnelse for varer af samme eller lignende art.

19. Når flere personer gør krav på eneretten til på deres varer at anvende tegn, som kan forveksles, løser tavaramerkkilakis § 7 konflikten mellem de to rettigheder ved at give fortrinsret til det ældre tegn, for så vidt som den pågældende rettighed ikke er fortabt for eksempel på grund af indehaverens manglende brug.

20. Toiminimilakis § 6, stk. 1, bestemmer ligeledes, at når der er tale om en tvist vedrørende firmanavne, der kan forveksles, skal det firmanavn, der kan påberåbe sig et ældre retsgrundlag, have fortrinsret.

21. Hvad angår risikoen for forveksling mellem et varemærke og et firmanavn bestemmer tavaramerkkilakis § 14, stk. 1, nr. 6, at et yngre varemærke ikke kan registreres, hvis det kan forveksles med et ældre firmanavn.

22. På samme vis bestemmer toiminimilakis § 10, nr. 4, at et firmanavn ikke må indeholde nogen bestanddel, der kan forveksles med navnlig en anden erhvervsdrivendes varemærke.

23. Endelig fremgår det af forelæggelseskendelsen, at beskyttelsen af firmanavne i finsk retspraksis i henhold til Pariserkonventionens artikel 8 ligeledes er udstrakt til firmanavne, der er registreret i en anden stat, som har tiltrådt Pariserkonventionen, på betingelse af, at den »slagordsagtige« bestanddel af firmanavnet er kendt i et vist omfang i de relevante erhvervskredse i Finland ( ).

II – De faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne

24. Den 1. februar 1967 blev bryggeriet Budvars firmanavn indført i det tjekkoslovakiske handelsregister med betegnelsen »Budějovický Budvar« og »Budweiser Budvar«, der betyder »»bryggeri Bud« ( ) fra Budweis«, efterfulgt af en betegnelse af selskabsformen på tjekkisk (»národní podnik«) på fransk (»Entreprise Nationale«) og på engelsk (»National Corporation«) ( ).

25. Bryggeriet Budvar var i øvrigt i Finland indehaver af varemærkerne »Budwar« og »Budweiser Budvar« for øl, der var registreret henholdsvis den 21. maj 1962 og den 13. november 1972. Ved en dom af 5. april 1982, der blev stadfæstet ved en dom af 28. december 1984, erklærede de finske retter imidlertid varemærkerne for bortfaldet som følge af manglende brug.

26. Efterfølgende fik det konkurrerende bryggeri Anheuser-Busch mellem den 5. juni 1985 og den 5. august 1992 registreret varemærkerne »Budweiser«, »Bud«, »Bud Light« og »Budweiser King of the Beers« for øl i Finland.

27. Den 11. oktober 1996 anlagde Anheuser-Busch sag ved Helsingin käräjäoikeus (første instansret i Helsinki) med påstand om, at det blev forbudt Budvar at anvende varemærkerne »Budĕjovický Budvar«, »Budweiser Budvar«, »Budweiser«, »Budweis«, »Budvar«, »Bud« og »Budweiser Budbraü«, hvilke tegn Budvar sædvanligvis påførte emballagen for de øl, som bryggeriet fremstillede, og som blev markedsført i Finland, idet Anheuser-Busch samtidig nedlagde påstand om, at det tjekkiske bryggeri skulle erstatte selskabets tab. Ifølge Anheuser-Busch kunne de af Budvar anvendte tegn nemlig forveksles med de varemærker, som selskabet havde registreret i Finland.

28. Anheuser-Busch nedlagde endvidere i henhold til toiminimilaki påstand om, at det under bødestraf blev forbudt Budvar i Finland at anvende firmanavnene: »Budĕjovický Budvar, národni podnik«, »Budweiser Budvar«, »Budweiser Budvar, national enterprise«, »Budweiser Budvar, Entreprise Nationale« og »Budweiser Budvar, National Corporation« og alle andre lignende betegnelser, der kunne forveksles med selskabets egne registrerede varemærker.

29. Budvar gjorde til sit forsvar gældende, at de tegn, der blev anvendt i Finland, ikke kunne forveksles med Anheuser-Buschs varemærker. Endvidere gav registreringen af firmanavnet i oprindelseslandet virksomheden en fortrinsret i Finland til tegnet »Budweiser Budvar«, der skulle beskyttes i medfør af Pariserkonventionens artikel 8.

30. Ved afgørelse af 1. oktober 1998 bekræftede Helsingin käräjäoikeus, at tegnet »Budĕjovický Budvar«, der blev anvendt på fremtrædende vis på selskabets etiketter og som firmanavn, adskilte sig fra Anheuser-Buschs registrerede varemærker, således at de øltyper, der var forsynet med de pågældende tegn og varemærker, ikke kunne forveksles med hinanden.

31. Retten bestemte endvidere, at tegnet »BREWED AND BOTTLED BY BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE«, der var nævnt på etiketterne under det fremtrædende tegn med meget mindre bogstaver end sidstnævnte tegn, ikke blev anvendt som et varemærke, men udelukkende angav det tjekkiske bryggeris firmanavn.

32. Käräjäoikeus anerkendte således Budvars ret til at anvende den engelske oversættelse af firmanavnet, der var registreret som sådan, idet retten fastslog, at firmanavnet ifølge vidneerklæringer i et vist omfang var kendt i de berørte erhvervskredse på det tidspunkt, hvor Anheuser-Busch ansøgte om registrering af selskabets varemærker.

33. I appelsagen fastslog Helsingin hovioikeus (appelret i Helsinki) i dom af 27. juni 2000, at ovennævnte vidneerklæringer ikke var tilstrækkelige som bevis for, at den engelske oversættelse af Budvars firmanavn var tilstrækkeligt kendt i Finland, hvilket dermed ændrede det, der var fastslået i førsteinstansens dom vedrørende den beskyttelse, Budvar skulle have i henhold til Pariserkonventionens artikel 8.

34. Anheuser-Busch og Budvar iværksatte begge kassationsappel for Korkein oikeus af appeldommen, idet de gjorde argumenter gældende, der i det væsentlige var identiske med argumenterne for førsteinstansen.

35. Stillet over for dette spørgsmål har Korkein oikeus besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Såfremt en konflikt mellem et varemærke og et tegn, der hævdes at krænke varemærket, er begyndt før ikrafttrædelsen af TRIPs-aftalen, finder denne aftales bestemmelser da anvendelse ved afgørelsen af, hvilken af disse to rettigheder der hviler på det ældste retsgrundlag, såfremt det gøres gældende, at den påståede varemærkekrænkelse er fortsat efter den dato, hvor bestemmelserne i TRIPs-aftalen blev anvendelige i forhold til Fællesskabet og medlemsstaterne?

2) Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende:

a) Kan en virksomheds firmanavn også anses for et mærke på varer eller tjenesteydelser i henhold til TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, første punktum?

b) Såfremt spørgsmål 2 a) besvares bekræftende:

Under hvilke betingelser kan et firmanavn anses for et mærke på varer eller tjenesteydelser i henhold til TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, første punktum?

3) Såfremt spørgsmål 2 a) besvares bekræftende:

a) Hvorledes skal henvisningen i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 2, tredje punktum, til eksisterende fortrinsrettigheder forstås? Kan også rettigheder, der er knyttet til firmanavnet, betragtes som sådanne eksisterende fortrinsrettigheder i artikel 16, stk. 1, tredje punktums forstand?

b) Såfremt spørgsmål 3 a) besvares bekræftende:

Hvorledes skal den nævnte henvisning i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktum, til eksisterende fortrinsrettigheder fortolkes i et tilfælde, hvor et firmanavn, der i den stat, hvor varemærket er registreret, og hvor der anmodes om foranstaltninger til beskyttelse af mærket mod det pågældende firmanavn, hverken er registreret eller er indarbejdet i handelen, når henses til, at der i henhold til Pariserkonventionens artikel 8 skal ydes firmanavnet beskyttelse, uanset om det er registreret, samt henset til, at Den Stående Appelinstans under WTO er af den opfattelse, at henvisningen i TRIPs-aftalens artikel 2, stk. 1, til Pariserkonventionens artikel 8 betyder, at WTO’s medlemmer i medfør af TRIPs-aftalen er forpligtet til at yde firmanavne beskyttelse i overensstemmelse med den sidstnævnte bestemmelse? Kan det i et sådant tilfælde ved afgørelsen af, om et firmanavn har et ældre retsgrundlag end et varemærke i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktums forstand, være afgørende,

i) om firmanavnet i den stat, hvor varemærket er registreret, og der anmodes om foranstaltninger til beskyttelse af mærket, i det mindste i et vist omfang var kendt i de berørte erhvervskredse før det tidspunkt, hvor der blev indgivet ansøgning om registrering af varemærket i den pågældende stat

ii) eller om firmanavnet i den stat, hvor varemærket er registreret, og der anmodes om foranstaltninger til beskyttelse af mærket, blev anvendt erhvervsmæssigt før det tidspunkt, hvor der blev indgivet ansøgning om registrering af varemærket i denne stat, eller

iii) hvilke andre omstændigheder kan være afgørende for, om firmanavnet skal anses for en eksisterende fortrinsret i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktums forstand?«

36. Parterne i hovedsagen, den finske regering og Kommissionen har afgivet skriftlige og mundtlige indlæg under retsforhandlingerne for Domstolen.

III – Retlig analyse

A – Indledning

37. Det skal indledningsvist bemærkes, at Anheuser-Busch har anført, at anmodningen om præjudiciel afgørelse ikke kan antages til realitetsbehandling, og selskabet har gjort gældende, at hverken TRIPs-aftalen eller fællesskabsretten finder anvendelse i denne sag, da tvisten er opstået, inden TRIPs-aftalen trådte i kraft, og inden Republikken Finland tiltrådte Fællesskabet. Endvidere er tvisten under alle omstændigheder ikke omfattet af det materielle anvendelsesområde for de harmoniserede bestemmelser på WTO-niveau og fællesskabsplan.

38. Den af Anheuser-Busch rejste formalitetsindsigelse kan imidlertid ikke behandles, uden at de realitetsspørgsmål, der vedrører henholdsvis det første spørgsmål – for så vidt angår anvendelse ratione temporis af de relevante bestemmelser – og det tredje spørgsmål – for så vidt angår anvendelsen ratione materiae – samtidig behandles. Det er derfor efter min opfattelse ikke hensigtsmæssigt at behandle formaliteten særskilt, og jeg vil snarere behandle den samtidig med realiteten i de præjudicielle spørgsmål.

B – Det første spørgsmål

39. Den forelæggende ret har med det første spørgsmål nærmere bestemt spurgt, om TRIPs-aftalen finder anvendelse i tilfælde af en konflikt mellem et varemærke og et tegn (i denne sag et firmanavn), der kan krænke varemærket, når konflikten er begyndt før aftalens ikrafttræden, men er fortsat efter dette tidspunkt.

40. Det skal i denne forbindelse først bemærkes, at i modsætning til det af Anheuser-Busch anførte finder TRIPs-aftalen bestemt anvendelse ratione temporis på omstændighederne i denne sag.

41. Som det med rette er anført af Budvar og Kommissionen, skal den nationale ret i denne sag nemlig træffe afgørelse om påståede varemærkekrænkelser, der er påbegyndt mod slutningen af 1995 og fortsat er vedvarede. Der er således tale om adfærd, der foregår og fortsætter i løbet af perioden efter TRIPs-aftalens ikrafttræden.

42. Herudover blev hovedsagen anlagt den 11. oktober 1996, det vil sige på et tidspunkt, hvor denne aftale ikke desto mindre var fuldt gyldig i Finland ligesom i resten af Fællesskabet.

43. Som Domstolen imidlertid har haft anledning til at præcisere i dommen i sagen Schieving-Nijstad m.fl. ( ), finder TRIPs-aftalen endog anvendelse på tvister, der er opstået før aftalens ikrafttræden, »for så vidt som krænkelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder fortsætter efter den dato, hvor bestemmelserne i TRIPs-aftalen blev anvendelige i forhold til Fællesskabet og medlemsstaterne« ( ).

44. Hvis dette er korrekt, når – som i sagen Schieving-Nijstad m.fl. – TRIPs-aftalen er blevet anvendelig i den pågældende medlemsstat »på et tidspunkt, hvor retsforhandlingerne for underinstansen er afsluttet, men hvor retten endnu ikke har truffet afgørelse« ( ), finder denne aftale så meget desto mere anvendelse i en sag, der er anlagt ved den nationale ret efter aftalens ikrafttræden, som det er tilfældet i den foreliggende sag.

45. Denne konklusion er i øvrigt i fuld overensstemmelse med retspraksis fra WTO’s appelinstans vedrørende TRIPs-aftalens artikel 70, hvorefter aftalen ikke indebærer forpligtelser i forbindelse med handlinger, der er foretaget før den dato, hvor aftalen finder anvendelse.

46. Appelinstansen har nemlig haft anledning til at præcisere, at TRIPs-aftalens artikel 70, stk. 1, »udelukkende tilsigter at udelukke alle forpligtelser for så vidt angår »handlinger, der er blevet foretaget«, inden datoen for anvendelsen af TRIPs-aftalen, men den udelukker ikke rettigheder og forpligtelser, for så vidt angår situationer, der fortsætter. Tværtimod udgør »eksisterende forhold […] som er beskyttet« åbenbart en situation, der fortsætter« ( ), og på hvilke TRIPs-aftalen derfor fuldt ud finder anvendelse i overensstemmelse med artikel 70, stk. 2.

47. Jeg foreslår derfor, at den nationale rets første spørgsmål skal besvares med, at bestemmelserne i TRIPs-aftalen finder anvendelse i tilfælde af en konflikt mellem et varemærke og et tegn, der hævdes at krænke varemærket, på spørgsmålet om fortrinsret til en af rettighederne, selv når konflikten er opstået på et tidspunkt forud for TRIPs-aftalens ikrafttræden, såfremt den påståede krænkelse er fortsat efter det tidspunkt, hvor aftalen trådte i kraft i Fællesskabet og i dets medlemsstater.

C – Det andet spørgsmål

48. Den forelæggende ret har med det andet spørgsmål spurgt, om og i givet fald under hvilke betingelser et firmanavn kan anses for et tegn som omhandlet i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, første punktum, der er i konflikt med et registreret varemærke, således at man kan forbyde firmanavnets indehaver at bruge det.

49. Alle, der har afgivet indlæg i denne sag, er enige om – selv om beskyttelsen af varemærker og beskyttelsen af firmanavne ud fra et abstrakt synspunkt befinder sig på forskellige niveauer, der ikke er indbyrdes modstridende – at et tegn, der er beskyttet som firmanavn, dog under visse betingelser kan være i konflikt med et registreret varemærke i ovennævnte artikels forstand.

50. Problemet er imidlertid at afgøre, hvilke betingelser der er tale om.

51. Anheuser-Busch har i denne henseende påstået, at i henhold til ordlyden af TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, første punktum, har varemærkeindehaveren altid ret til at forbyde tredjemand at anvende et firmanavn, der består af et identisk eller lignende tegn, hvis tredjemand anvender tegnet »erhvervsmæssigt«.

52. Ifølge Budvar og den finske regering er det derimod nødvendigt at efterprøve, om firmanavnet i praksis anvendes med andre formål end dets hovedfunktion, navnlig til at adskille indehaverens varer fra andre erhvervsdrivendes, hvorved der konkret skabes forveksling med et af denne erhvervsdrivende registreret varemærke for identiske varer. Navnlig den finske regering har understreget, at en sådan efterprøvelse i det væsentlige tilkommer den nationale ret.

53. Endelig løses en sådan konflikt ifølge Kommissionen i henhold til de bestemmelser, der regulerer konflikter mellem varemærker.

54. Jeg kan ikke andet end at være klart enig med intervenienterne, når de har bemærket, at firmanavnet ud fra et generelt synspunkt i det væsentlige tjener til at identificere en virksomhed, mens varemærket adskiller bestemte varer fra andre varer. Der kan derfor i princippet ikke være risiko for forveksling mellem et tegn, der anvendes som varemærke, og et tegn, der anvendes som firmanavn.

55. Dette udelukker imidlertid ikke, at det samme tegn både anvendes til at identificere en virksomhed og til at opfylde varemærkets væsentligste funktion, nemlig at skabe en forbindelse mellem varen og den virksomhed, som fremstiller (eller distribuerer) den, og at »garantere varens oprindelse over for forbrugerne« ( ).

56. Det er nemlig muligt, at særprægede tegn, der i princippet spiller forskellige roller, efterfølgende konkret anvendes med det samme formål og dermed kan forveksles af omsætningskredsen.

57. I sådanne tilfælde får indehaveren af et registreret varemærke, således som det er fremgået, i henhold til artikel 16, stk. 1, første punktum, »eneret til at forhindre alle tredjeparter […] i erhvervsmæssigt at anvende identiske eller lignende mærker på varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner dem, for hvilket varemærket er registreret« (TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, første punktum).

58. Brugen af et tegn som varemærke er derfor en betingelse sine qua non for, at der kan være en konflikt mellem dette tegn og et registreret varemærke og dermed for, at indehaveren af det registrerede varemærke har eneret til at modsætte sig denne brug.

59. Dette er imidlertid ikke en tilstrækkelig betingelse for, at der er en sådan konflikt mellem to tegn, i hvert fald ikke i tilfælde, hvor der blot er lighed mellem tegnene og ikke fuldstændig identitet.

60. Som det ligeledes fremgår af den pågældende bestemmelses ordlyd, skal det, når det er fastslået, at de to tegns funktion er overensstemmende, endvidere efterprøves, om indehaverens brug af tegnet konkret »ville føre til forveksling« med det registrerede varemærke.

61. Det er kun i tilfælde, hvor man ligeledes kan besvare dette spørgsmål bekræftende, at der er tale om et særpræget »tegn« for varer eller tjenesteydelser, som er i konflikt med et registreret varemærke, og at brugen heraf kan forbydes i henhold til TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, første punktum.

62. Det kan heraf udledes, at i henhold til TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, kan et firmanavn anses for et »tegn«, der er i konflikt med et registreret varemærke, når det bruges med den varemærkeretlige funktion at skabe en forbindelse mellem varen og den virksomhed, som fremstiller (eller distribuerer) varen, og det derfor kan skabe forveksling hos forbrugerne ved at hindre dem i let at forstå, om bestemte varer er knyttet til indehaveren af firmanavnet eller til indehaveren af det registrerede varemærke.

63. Dette støttes på en fortolkning af TRIPs-aftalens artikel 16. For at give den nationale ret et brugbart svar skal sammenhængen mellem den foreslåede løsning og den relevante fællesskabsret i denne sag også efterprøves.

64. Som inden for så mange andre områder – ligeledes for varemærkebeskyttelsen – skal de nationale retsordener ikke kun overholde de forpligtelser, der på internationalt plan følger af medlemsstaternes og Fællesskabets tilslutning til TRIPs-aftalen, men også de forpligtelser, der følger af fællesskabsretten. Som det er fremgået, findes der så meget desto mere inden for dette område specifikke harmoniseringsbestemmelser i direktiv 89/104, som jeg har redegjort for i begyndelsen af dette forslag til afgørelse (jf. ovenfor punkt 8).

65. Uden at jeg her skal foretage en analyse af de retlige problemer, der følger af Fællesskabets deltagelse i WTO, er det tilstrækkeligt i denne sag sammen med WTO’s appelinstans at bemærke, at TRIPs-aftalens artikel 16 giver indehaveren af et registreret varemærke »et minimalt niveau af enerettigheder på internationalt plan«, som alle medlemmer af WTO skal garantere i deres nationale lovgivning ( ).

66. For korrekt at afgøre princippet om den ret, der finder anvendelse på en konflikt mellem et firmanavn, der anvendes som varemærke, og et registreret varemærke, skal det således efterprøves, om og hvordan det »minimale« beskyttelsesniveau i TRIPs-aftalen er indpasset i fællesskabsretten.

67. Under hensyn til, at brugen af et tegn som varemærke udgør den første betingelse for, at der kan være en konflikt mellem dette tegn og et registreret varemærke (jf. ovenfor punkt 58), er det med dette formål nødvendigt først at erindre om, hvorledes Domstolen har defineret varemærkets funktion i fællesskabsretten.

68. Det skal i denne henseende bemærkes, at ifølge fast retspraksis »er det varemærkets afgørende funktion at garantere den identiske oprindelse af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse« ( ). Domstolen bemærkede, at »[varemærket] skal […] udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet« ( ).

69. Når dette overføres på denne sag, skal den nationale ret afgøre, hvilken funktion brugen af Budvars firmanavn har.

70. Hvis det antages, at den nationale ret når til den konklusion, at firmanavnet er brugt med samme funktion som et varemærke, det vil sige for at adskille de varer, som det er påført, og knytte dem til det tjekkiske bryggeri, skal det undersøges, om der er risiko for forveksling mellem dette tegn og det varemærke, der er registreret af det konkurrerende amerikanske bryggeri, i henhold til national ret i lyset af de kriterier, der er fastsat i direktiv 89/104.

71. Det skal i den forbindelse først bemærkes, at artikel 5, stk. 1, litra a), giver varemærkeindehaveren ret til at forbyde brugen af et identisk tegn for samme varer, uden at andre betingelser skal være opfyldt. Hvis der er tale om et sådant tilfælde, forudsætter fællesskabslovgiver således selv, at der er risiko for forveksling.

72. I tilfælde, hvor der derimod under alle omstændigheder er lighed mellem tegnet og varemærket, uanset hvordan den er identificeret, underlægger artikel 5, stk. 1, litra b), den pågældende rettighed den betingelse, at der er »risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket«.

73. Det påhviler åbenbart den nationale ret at bedømme, hvilken af disse to nævnte tilfælde der skal efterprøves i denne sag. Med dette formål kan der imidlertid ikke ses bort fra de angivelser, der allerede kan udledes af Fællesskabets retspraksis i denne henseende.

74. Domstolen har navnlig fastslået, at »[k]riteriet for, at der er identitet mellem tegnet og varemærket, skal fortolkes restriktivt. Det følger således af selve definitionen af identitetsbegrebet, at de to bestanddele, der sammenlignes, på alle punkter er de samme« ( ). Imidlertid må »spørgsmålet, om tegnet og varemærket opfattes som identiske, […] besvares på grundlag af en helhedsvurdering, der foretages af en gennemsnitsforbruger, der anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. I forhold til en sådan forbruger fremkalder tegnet imidlertid et helhedsindtryk. Gennemsnitsforbrugeren har således kun sjældent mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem tegnene og varemærkerne, men må stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af dem. Hertil kommer, at opmærksomhedsniveauet kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tale om« ( ).

75. Hvis den nationale ret på baggrund af ovenstående fastslår, at der er identitet mellem tegnene, kan varemærkeindehaveren forbyde brugen af det samme tegn, uden at andre betingelser er opfyldt. I modsat fald skal den nationale ret efterprøve, om der konkret er risiko for forveksling.

76. Retten skal i forbindelse med efterprøvningen foretage en »helhedsvurdering« af risikoen for forveksling under hensyn til alle relevante forhold, herunder varemærkets renommé. Renomméet er imidlertid ikke afgørende i sig selv ( ), fordi, selv hvis der er tale om et varemærke med et renommé, kan »risikoen for forveksling ikke […] formodes ( ), og dette gælder også, når det (ældre) varemærkes renommé skaber en risiko for, at der er en forbindelse i streng forstand.

77. Selv i dette tilfælde skal den nationale ret »positivt […] fastslå den risiko for forveksling, som er genstand for det bevis, der skal føres« ( ).

78. Herefter skal det forhold efterprøves, om ordningen i artikel 5 i direktiv 89/104 og i de finske bestemmelser, der gennemfører direktivet, er forenelige med den »minimale« retlige ramme i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1.

79. Der skal med dette formål ifølge Domstolens faste praksis tages hensyn til, at selv om TRIPs-aftalen ikke finder direkte anvendelse i Fællesskabets retsorden, er »medlemsstaternes retlige myndigheder i medfør af fællesskabsretten […] forpligtede til, når de anmodes om at anvende deres nationale regler med henblik på at træffe afgørelse om foreløbige foranstaltninger for at beskytte rettigheder inden for et sådant område, så vidt muligt at gøre dette i lyset af ordlyden af og formålet med TRIPs-aftalens artikel 50« ( ).

80. Efter min opfattelse gælder dette princip, der er bekræftet i nationale procesregler, for hvilke fællesskabslovgiver ikke har fastsat nogen harmonisering, så meget desto mere i et tilfælde som det, der foreligger i hovedsagen, hvor der skal tages hensyn til materielle bestemmelser, som har været genstand for harmonisering på fællesskabsplan ved vedtagelsen af direktiv 89/104, der ligeledes behandler eventuelle konflikter mellem varemærker og andre tegn i artikel 4 og 5.

81. Også under hensyn til disse betragtninger forekommer det mig, at der ikke kan være tvivl om, at den pågældende fællesskabsretlige ordning er fuldt ud forenelig med ordningen i TRIPs-aftalen.

82. For det første er der intet problem i tilfælde af identitet mellem både varerne og tegnene, eftersom anvendelsen af direktivets artikel 5 i så fald fører til, at varemærkeindehaveren bestemt kan udøve den eneret, der er fastsat i TRIPs-aftalen.

83. Hvad angår det tilfælde, hvor det varemærke og det tegn, der kan være i konflikt med hinanden, ligner hinanden, bestemmer direktivet, således som det er fremgået, at det skal efterprøves, om der i praksis er risiko for forveksling. Denne efterprøvelse er dog også fastsat i TRIPs-aftalen og er formuleret på en måde, der er i overensstemmelse med fællesskabsrettens formulering (jf. ovenfor punkt 60).

84. I lyset af ovenstående betragtninger foreslår jeg derfor, at det andet præjudicielle spørgsmål skal besvares med, at et firmanavn kan anses for et »tegn«, der er i konflikt med et registreret varemærke, og hvis brug kan forbydes af varemærkeindehaveren i henhold til TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, når firmanavnet bruges med den funktion, der er særegen for varemærket, nemlig at skabe en forbindelse mellem varen og den virksomhed, der fremstiller (eller distribuerer) den, og når der er risiko for forveksling hos forbrugerne, idet de forhindres i let at forstå, om de bestemte varer er knyttet til indehaveren af firmanavnet eller til indehaveren af det registrerede varemærke. Det formodes, at der er risiko for forveksling, når der er identitet mellem tegnene og varerne. I øvrigt skal den nationale ret foretage en helhedsvurdering af den konkrete situation.

D – Det tredje spørgsmåls første led

85. Den forelæggende ret har med det tredje spørgsmåls første led i det væsentlige spurgt, om også rettigheder til et firmanavn udgør »eksisterende fortrinsrettigheder«, som varemærkeindehaverens eneret ikke kan skade i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, første punktums forstand.

86. Budvar, den finske regering og Kommissionen har besvaret spørgsmålet bekræftende.

87. Jeg foretrækker derimod – i det mindste i princippet – Anheuser-Buschs fortolkning, fordi det er min opfattelse, at »eksisterende fortrinsrettigheder«, der er beskyttet ved TRIPs-aftalens artikel 16, udelukkende svarer til rettigheder til et tegn, som bruges som varemærke, uafhængigt af, at dette tegn ligeledes kan opfylde andre funktioner for eksempel som firmanavn.

88. Som det er fremgået, kan indehaveren af et registreret varemærke i henhold til TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, første punktum, under de ovenfor angivne omstændigheder forbyde enhver at anvende et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, på varer, som er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, men dette gælder kun, når det pågældende tegn anvendes »som varemærke«, det vil sige, når det har den funktion at adskille de pågældende varer fra andres varer.

89. Det forekommer mig helt logisk at antage, at henvisningen i bestemmelsen til »rettigheder«, som varemærkeretten ikke må skade, også skal forstås ud fra samme synspunkt.

90. Formålet med den pågældende bestemmelse er nemlig at undgå, at varemærkeindehaverens eneret skader nogen, der har erhvervet ret til at bruge et tegn, som kan være i konflikt med varemærket, på grundlag af en brug, som ligger forud for selve varemærkeregistreringen.

91. Ret beset giver den modsatte fortolkning ingen mening.

92. Når der ikke er nogen konflikt mellem de to tegn, kan varemærkeindehaveren nemlig ikke udøve nogen eneret mod indehaveren af firmanavnet, og der er således ved anvendelsen af TRIPs-aftalens artikel 16 ikke behov for at tage forbehold for den særlige beskyttelse af firmanavnet, som er sikret ved andre selvstændige TRIPs-bestemmelser (jf. nedenfor punkt 108).

93. Jeg vil derfor fremsætte nogle supplerende betragtninger om rettighedens karakter af »fortrin« og »eksisterende«, eftersom der er opstået en klar uoverensstemmelse mellem disse tillægsord under retsforhandlingerne.

94. Hvad angår ordet »fortrin« har Kommissionen nemlig anført, at den pågældende bestemmelse er en bestemmelse om rettighedens tidsmæssige anvendelse, som beskytter rettigheder, der er erhvervet inden TRIPs-aftalens ikrafttræden: Det er kun i så henseende, at man kan tale om »eksisterende fortrinsrettigheder«.

95. Anheuser-Busch, den finske regering og Budvar har derimod foreslået den modsatte fortolkning af TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktum. Ifølge denne fortolkning, der forekommer mig mere overbevisende, skal rettighedens »fortrinsstilling«, som den pågældende bestemmelse ønsker at beskytte, fastslås i forhold til registreringen af det varemærke, som konflikten vedrører. Det er nemlig et udtryk for princippet om den ældre enerettigheds forrang, hvilket er et af grundlagene for varemærkeretten og mere generelt for alle industrielle ejendomsrettigheder.

96. Hvad angår tillægsordet »eksisterende«, forekommer det mig at betyde, at indehaveren af den ældre rettighed for effektivt at kunne anfægte påstandene fra indehaveren af det varemærke, der er i konflikt med hans rettighed, uden afbrydelser skal have opretholdt rettigheden, idet han i modsat fald ikke har en »eksisterende« rettighed beskyttet, men man har i så fald tilladt genoprettelsen af en udløbet rettighed.

97. På den anden side forekommer den af Kommissionen foreslåede fortolkning, der reducerer tredje punktum til en overgangsbestemmelse, mig ligeledes at være kritisabel ud fra et systematisk synspunkt, da overgangsbestemmelserne i TRIPs-aftalen er opregnet i artikel 70.

98. Der er dog også yderligere: I den af Kommissionen foreslåede fortolkning er TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktum, ret beset en ubrugelig dobbeltkonfekt i forhold til det, der allerede er bestemt i TRIPs-aftalens artikel 70.

99. Fastsættelsen af en beskyttelse af »eksisterende fortrinsrettigheder« i TRIPs-aftalens artikel 16 ender med uden grund at bekræfte den forpligtelse, der allerede påhviler WTO’s medlemsstater i henhold til aftalens artikel 70, til at beskytte »alle forhold, der eksisterer på den dato, på hvilken det pågældende medlem tager aftalen i anvendelse«.

100. Endvidere skal det, hvis man vil anvende den af Kommissionen forsvarede fortolkning, fortsat forklares, hvordan TRIPs-aftalen tilsigter at reagere i en konflikt mellem to rettigheder til et varemærke eller til tegn, der bruges som varemærke.

101. Hvis henvisningen i artikel 16 til »eksisterende fortrinsrettigheder« ikke skal forstås på den her foreslåede måde, må det anerkendes, at den internationale regulering af handelsrelaterede varemærkerettigheder er åbenbart ufuldstændig og uegnet til at nå det mål, der er fastsat, nemlig at fjerne de hindringer for de frie varebevægelser, som følger af forskellige beskyttelsesordninger for intellektuelle ejendomsrettigheder.

102. I lyset af ovenstående betragtninger foreslår jeg derfor, at det tredje spørgsmåls første led skal besvares med, at et firmanavn kun kan udgøre en »eksisterende« fortrinsrettighed i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktums forstand, hvis navnet bruges som varemærke.

E – Det tredje spørgsmåls andet led

103. Den forelæggende ret ønsker med det tredje spørgsmåls andet led oplyst, under hvilke betingelser et uregistreret firmanavn, der hverken er registreret eller indarbejdet i handelen, i en stat, hvor der til gengæld er registreret et varemærke, der kan være i konflikt med dette firmanavn, kan drage fordel af beskyttelsen i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktum, som »eksisterende fortrinsrettigheder« under hensyn til, at WTO’s medlemsstater i henhold til henvisningen i TRIPs-aftalens artikel 2 til Pariserkonventionens artikel 8 er forpligtede til at beskytte udenlandske firmanavne uafhængigt af en registrering.

104. Den nationale ret har navnlig spurgt, om det er afgørende med henblik på at tildele denne beskyttelse, at firmanavnet anvendes erhvervsmæssigt, eller at det er kendt i det mindste i et vist omfang i den stat, hvor der ansøges om beskyttelse.

105. Ifølge Anheuser-Busch er henvisningen i TRIPs-aftalens artikel 2 til Pariserkonventionen begrænset til områder, der udtrykkeligt er reguleret i TRIPs-aftalens del II, III og IV, hvorunder ikke hører beskyttelsen af firmanavne. Hvis det antages, at denne henvisning ligeledes dækker denne beskyttelse, skal det fastslås, at Pariserkonventionens artikel 8 hverken regulerer spørgsmålet om eksistensen af et firmanavn og dets sikring gennem brug eller – så meget desto mindre – fortrinsstillingen mellem et firmanavn og en rettighed, der er i konflikt hermed, hvilket er overladt til de nationale retsordener.

106. Domstolen har derfor ikke kompetence til at udtale sig om de spørgsmål, den finske ret har stillet i det tredje spørgsmåls andet led.

107. Under alle omstændigheder er det subsidiært gjort gældende, at betingelserne for beskyttelse af et udenlandsk firmanavn i Finland i henhold til territorialitetsprincippet, som er almindeligt anerkendt inden for intellektuelle ejendomsrettigheder, skal afgøres på grundlag af finsk ret. Dette er også årsagen til, at Domstolen dermed ikke har kompetence til at fortolke de relevante bestemmelser i national ret.

108. Jeg deler ikke dette synspunkt, da henvisningen i TRIPs-aftalens artikel 2 til Pariserkonventionen efter min opfattelse tværtimod fører til den konklusion, at beskyttelsen af firmanavne er omfattet af TRIPs-aftalens anvendelsesområde.

109. Det skal nemlig bemærkes, at WTO’s appelinstans selv udtrykkeligt har anerkendt, at TRIPs-aftalen pålægger WTO’s medlemsstater ligeledes at beskytte firmanavne, fordi henvisningen i aftalens artikel 2 indebærer, at Pariserkonventionens artikel 8 gennemføres i TRIPs-ordningen ( ).

110. Når det er sagt, skal det anerkendes, at Anheuser-Buschs anfægtelse har medført, at der er rejst spørgsmål om grænserne for Domstolens kompetence for så vidt angår fortolkningen af en international aftale, hvilket netop er tilfældet med TRIPs-aftalen.

111. Uden at jeg skal udbrede mig om de generelle aspekter ved spørgsmålet, vil jeg blot meget skematisk bemærke, at Domstolen i princippet har erklæret, at den ikke har kompetence til at udtale sig om fortolkningen af bestemmelser i internationale konventioner, der ikke er omfattet af fællesskabsrettens sfære ( ). Domstolen har endvidere præciseret, at i tilfælde af aftaler, der er indgået i henhold til en delt kompetence mellem Fællesskabet og medlemsstaterne, hvilket er tilfældet i denne sag, har Domstolen kompetence til at fortolke de konventionsbestemmelser, der – eventuelt kun indirekte – påvirker områder, som er reguleret ved fællesskabsbestemmelser ( ).

112. Da Fællesskabet imidlertid ikke har lovgivet om beskyttelse af firmanavne ( ), kan det konkluderes, at fortolkningen af bestemmelser i TRIPs-aftalen i henhold til artikel 2 og vedrørende beskyttelse af firmanavne – dermed navnlig Pariserkonventionens artikel 8 – ikke er omfattet af Domstolens kompetence.

113. Jeg skal imidlertid bemærke, at udvidelsen af den anerkendte beskyttelse, der gives indehaveren af et firmanavn, også indirekte kan – således som de faktiske omstændigheder i denne sag synes at vise – påvirke den beskyttelse, der gives indehaveren af et varemærke, og dermed påvirke et område, der er genstand for Fællesskabets kompetence.

114. Som jeg har anført ovenfor som svar på det andet spørgsmål og det tredje spørgsmåls første led, kan brugen af et firmanavn være i konflikt – under visse betingelser, og navnlig når det anvendes som varemærke – med den anerkendte eneret, der i fællesskabsretten gives indehaveren af et registreret varemærke.

115. I denne sag kan Domstolens kompetence i princippet netop heller ikke udelukkes i det omfang, at konflikten ikke umiddelbart kan udelukkes.

116. For at fjerne enhver tvivl om denne kompetences eksistens og grænser mener jeg, at spørgsmålet skal omformuleres på følgende måde:

Pålægger den beskyttelse, der garanteres varemærket i fællesskabsretten, grænser for den beskyttelse, som medlemsstaterne er forpligtet til at garantere firmanavne i henhold til de relevante bestemmelser i Pariserkonventionen, som der henvises til i TRIPs-aftalens artikel 2, når firmanavnet bruges som varemærke, og under hvilke betingelser kan et sådant tegn drage fordel af beskyttelsen i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktum, for »eksisterende fortrinsrettigheder«?

117. Det forekommer mig imidlertid åbenbart, at den beskyttelse af firmanavne, der er garanteret i Pariserkonventionens artikel 8, ikke kan begrænse den beskyttelse, som TRIPs-aftalen og fællesskabsretten giver indehavere af registrerede varemærker, når firmanavnet bruges som varemærke.

118. I dette tilfælde er det, man ønsker at beskytte, nemlig ikke så meget retten til at bruge et firmanavn til at identificere virksomheden som retten til at bruge dette firmanavn som et særpræget tegn for varer, det vil sige netop som et varemærke, der anvendes erhvervsmæssigt.

119. Selv om dette er tilfældet, skal kriteriet til at afgøre forrangen mellem de to rettigheder, der er i konflikt med hinanden, udledes af de gældende varemærkebestemmelser, navnlig fortrinsreglen i TRIPs-aftalens artikel 6 (jf. ovenfor punkt 95), der gengiver det grundlæggende kriterium til løsning af konflikter mellem intellektuelle ejendomsrettigheder, som opfylder den samme funktion.

120. De specifikke betingelser for anvendelsen af dette kriterium kan dog efter min opfattelse ikke udelukkende udledes af TRIPs-aftalens artikel 16, der begrænser sig til at erindre om dette generelle kriterium uden at fremkomme med andre præciseringer; betingelserne må nødvendigvis også udledes af analysen af fællesskabsretlige harmoniseringsbestemmelser, navnlig artikel 4 i direktiv 89/104.

121. Denne bestemmelse, som regulerer »Yderligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde vedrørende konflikter med ældre rettigheder«, gengiver – for så vidt det er af interesse i denne sag – de tilfælde, hvor beskyttelsen af det registrerede varemærke må ophøre på grund af en tredjemands ældre rettighed.

122. I henhold til direktivets artikel 4 skal fortrinsretten mellem to varemærker, der er i konflikt med hinanden, navnlig afgøres i forhold til den dato, hvor det tegn, der udgør firmanavnet, kunne anses for »vitterligt kendt« i det land, hvor der ansøges om beskyttelse [argument udledt af artikel 4, stk. 2, litra d)], eller i forhold til den dato, hvor der på grund af brugen af det pågældende tegn »er erhvervet rettigheder til et ikke-registreret varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt tegn før tidspunktet for anmeldelsen af det yngre varemærke« [artikel 4, stk. 4, litra b)].

123. På grundlag af sagsakterne forekommer det mig imidlertid ikke, at Budvars firmanavn er vitterligt kendt i Finland, men det tilkommer under alle omstændigheder den nationale ret at afgøre dette endeligt.

124. Hvad derimod angår erhvervelsen af rettigheder til et ikke-registreret firmamærke, herunder brugen af et firmanavn som varemærke, tilkommer det bestemt hver national retsorden at afgøre dette, da – således som det fremgår udtrykkeligt af fjerde betragtning til direktivet – direktivet ikke tilsigter at harmonisere betingelserne for at beskytte varemærker, der er erhvervet ved brug. Selv de betingelser, som rettigheden er underlagt, og den dato, på hvilken den er erhvervet, er dermed fastsat i medlemsstaternes interne retsordener.

125. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg derfor at besvare det tredje spørgsmåls andet led, således som jeg har omformuleret det, med, at når et firmanavn bruges som varemærke, skal konflikten mellem navnet og et registreret varemærke løses på grundlag af fortrinskriteriet; fortrinsretten fastslås i forhold til den dato, hvor det tegn, der udgør firmanavnet, kunne anses for »vitterligt kendt« i det land, hvor der ansøges om beskyttelse, eller i forhold til det tidspunkt, hvor der på grundlag af brug og i henhold til betingelserne i national ret er erhvervet rettigheder til et tegn, der bruges som varemærke.

IV – Forslag til afgørelse

126. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare de af Korkein oikeus stillede præjudicielle spørgsmål på følgende måde:

»1) Bestemmelserne i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter »TRIPs-aftalen«) finder anvendelse i tilfælde af en konflikt mellem et varemærke og et tegn, der hævdes at krænke varemærket, på spørgsmålet om fortrinsret til en af rettighederne, selv når konflikten er opstået på et tidspunkt forud for TRIPs-aftalens ikrafttræden, såfremt den påståede krænkelse er fortsat efter det tidspunkt, hvor aftalen trådte i kraft i Fællesskabet og i dets medlemsstater.

2) Et firmanavn kan anses for et »tegn«, der er i konflikt med et registreret varemærke, og hvis brug kan forbydes af varemærkeindehaveren i henhold til TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, når firmanavnet bruges med den funktion, der er særegen for varemærket, nemlig at skabe en forbindelse mellem varen og den virksomhed, der fremstiller (eller distribuerer) den, og når der er risiko for forveksling hos forbrugerne, idet de forhindres i let at forstå, om de bestemte varer er knyttet til indehaveren af firmanavnet eller til indehaveren af det registrerede varemærke. Det formodes, at der er risiko for forveksling, når der er identitet mellem tegnene og varerne. I øvrigt skal den nationale ret foretage en helhedsvurdering af den konkrete situation.

3) Et firmanavn kan kun udgøre en »eksisterende« fortrinsrettighed i TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, tredje punktums forstand, hvis navnet bruges som varemærke.

4) I dette tilfælde skal konflikten mellem firmanavnet og et registreret varemærke løses på grundlag af fortrinskriteriet; fortrinsretten fastslås i forhold til den dato, hvor det tegn, der udgør firmanavnet, kunne anses for »vitterligt kendt« i det land, hvor der ansøges om beskyttelse, eller i forhold til det tidspunkt, hvor der på grundlag af brug og i henhold til betingelserne i national ret er erhvervet rettigheder til et tegn, der bruges som varemærke.«