Sag C-102/07

adidas AG og adidas Benelux BV

mod

Marca Mode CV m.fl.

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden)

»EF-varemærker — artikel 5, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 2, samt artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104/EØF — friholdelsesbehov — figurmærker med tre striber — motiv med to striber, som konkurrenter bruger som dekoration — klagepunkt vedrørende det forhold, at varemærket skades og udvandes«

Forslag til afgørelse fra generaladvokat D. Ruiz-Jarabo Colomer fremsat den 16. januar 2008 I - 2443

Domstolens dom (Første Afdeling) af 10. april 2008 I - 2464

Sammendrag af dom

Tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – direktiv 89/104 – ret for indehaveren af et registreret varemærke til at gøre indsigelse mod den ulovlige anvendelse af sit varemærke

Tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – direktiv 89/104 – ret for indehaveren af et registreret varemærke til at gøre indsigelse mod den ulovlige anvendelse af sit varemærke

Ifølge tiende betragtning til første direktiv 89/104 om varemærker må forekomsten af en risiko for forveksling vurderes »på grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser«. Risikoen for forveksling skal derfor underkastes en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Den omstændighed, at der for de erhvervsdrivende er et behov for at friholde tegn, kan ikke udgøre en del af disse relevante faktorer. Som det nemlig følger af ordlyden af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), bør svaret på spørgsmålet, om der er risiko for forveksling, baseres på den opfattelse, som offentligheden dels har af varer omfattet af varemærkeindehaverens varemærke, dels har af varer omfattet af det tegn, som tredjemand bruger. Desuden kan tegn, som i princippet bør stå til rådighed for alle erhvervsdrivende, misbruges med det formål at foranledige, at der i forbrugerens bevidsthed sker forveksling. Hvis tredjemand i denne forbindelse kunne gøre friholdelsesbehovet gældende for frit at bruge et tegn, uanset at det ligner varemærket, uden at varemærkeindehaveren under påberåbelse af risikoen for forveksling ville kunne gøre indsigelse herimod, ville det skade den effektive anvendelse af reglen i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b). (jf. præmis 29-31)

Offentlighedens opfattelse af et tegn som udsmykning kan ikke være til hinder for beskyttelsen i artikel 5, stk. 1, litra b), i første direktiv 89/104 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, når dette tegn — uanset at det er dekorativt — har sådan en lighed med det registrerede varemærke, at den relevante kundekreds vil kunne tro, at varerne hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder. Som det fremgår af tiende betragtning til direktivet, afhænger denne vurdering af risikoen for forveksling ikke kun af lighedsgraden mellem mærket og tegnet, men også af hvor let tegnet kan associeres med varemærket, navnlig henset til, om det er kendt på markedet. Jo mere kendt et varemærke er, desto flere erhvervsdrivende vil der nemlig være, som vil bruge lignende tegn. Forekomsten på markedet af en stor mængde varer, som er omfattet af lignende tegn, vil kunne skade varemærket i det omfang, den risikerer at mindske varemærkets grad af særpræg og bringe dets væsentligste funktion i fare, som er at garantere de pågældende varers oprindelse over for forbrugerne. (jf. præmis 34 og 36)

For renommerede varemærker indføres der ved artikel 5, stk. 2, i første direktiv 89/104 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker en beskyttelse, hvis iværksættelse ikke forudsætter en risiko for forveksling. Denne bestemmelse finder anvendelse på situationer, hvor den konkrete betingelse for beskyttelsen er, at brugen af det anfægtede tegn uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller hvor sådan brug ville skade dettes særpræg eller renommé. Når de i direktivets artikel 5, stk. 2, omhandlede krænkelser indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder tegnet og varemærket med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem. Der er derfor ikke krav om, at graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet, som bruges af tredjemand, er en sådan, at der i den berørte kundekreds’ bevidsthed er risiko for forveksling. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem tegnet og varemærket. Om der foreligger en sådan sammenhæng, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer. Friholdelsesbehovet har hverken noget at gøre med vurderingen af graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet, som bruges af tredjemand, eller med den sammenhæng, som den berørte kundekreds kan skabe mellem det nævnte varemærke og det nævnte tegn. Friholdelsesbehovet kan derfor ikke have nogen relevans for efterprøvelsen af, hvorvidt brugen af tegnet ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. (jf. præmis 40-43)