Indehaveren af et varemærke kan derfor fortabe de rettigheder, som artikel 9 i forordning nr. 207/2009 tillægger ham, såfremt for det første, at varemærket i handelen er blevet en almindelig betegnelse for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken det er registreret, og for det andet, at denne ændring skyldes denne indehavers virksomhed eller passivitet. Der er tale om kumulative betingelser.

Hvor artikel 7 i forordning nr. 207/2009 opregner de situationer, hvor varemærket fra begyndelsen ikke kan opfylde varemærkets funktion som angivelse af oprindelsen, vedrører samme forordnings artikel 51, stk. 1, litra b), det tilfælde, hvor et varemærke er blevet så udbredt, at tegnet, der udgør det, benyttes til angivelse af kategorien, typen eller arten af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af registreringen, og ikke længere til angivelse af de specifikke varer eller tjenesteydelser, der udbydes af en bestemt virksomhed. Et varemærke, som er blevet en almindelig betegnelse for en vare, har derfor har mistet sit særpræg, således at det ikke længere opfylder denne funktion.

EU-lovgiver har anerkendt varemærkets funktion som oprindelsesangivelse ved i artikel 4 i forordning nr. 207/2009 at bestemme, at tegn, der kan gengives grafisk, alene kan udgøre et varemærke, såfremt de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

Blandt varemærkets forskellige funktioner er oprindelsesfunktionen den væsentligste. Den er egnet til at identificere den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare eller tjenesteydelse fra andre virksomheders. Den nævnte virksomhed er den virksomhed, under hvis kontrol varen eller tjenesteydelsen sælges.

Det fremgår af Domstolens praksis, som finder analog anvendelse på artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker, at denne artikel vedrører den situation, at varemærket ikke længere er egnet til at opfylde sin funktion som angivelse af oprindelsen.

I de tilfælde, hvor en vare, der er omfattet af et registreret varemærke, distribueres gennem flere led til forbrugeren eller den endelige bruger, udgøres den relevante kundekreds, hvis opfattelse skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et varemærke er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen for den omhandlede vare, således ifølge retspraksis af samtlige forbrugere eller endelige brugere og – alt efter de omstændigheder, der kendetegner markedet for den omhandlede vare – af samtlige erhvervsdrivende, der forhandler den.

Varemærket er en del af en kommunikationsproces mellem sælger og køber. Denne kommunikationsproces får kun det tilsigtede resultat, og varemærket opfylder kun den funktion, der begrunder dets eksistens, såfremt begge kommunikationsparter forstår varemærket som sådan, dvs. er vidende om dets funktion som oprindelsesangivelse. Såfremt en af de to grupper opfatter varemærket som en generisk betegnelse, mislykkes overførslen af den information, som varemærket skulle formidle.

Varemærket kan imidlertid fortsat opfylde sin funktion som oprindelsesangivelse på trods af køberens manglende viden om, at der er tale om et varemærke, når et mellemled udøver afgørende indflydelse på køberens beslutning om køb, og dets kendskab til varemærkets funktion som oprindelsesangivelse fører til, at kommunikationsprocessen lykkes. Dette er tilfældet, såfremt det på det pågældende marked er sædvanligt, at mellemleddet yder en rådgivning, der har væsentlig indflydelse på beslutningen om køb, eller mellemleddet endog selv træffer afgørelsen om køb på forbrugerens vegne, således som det er tilfældet med apotekere og læger for så vidt angår receptpligtige medikamenter.

Selv om den relevante kundekreds først og fremmest omfatter forbrugerne og de endelige brugere, skal der ligeledes tages hensyn til mellemleddene, som spiller en rolle i bedømmelsen af, hvorvidt varemærket har karakter af almindelig betegnelse.

Det følger af denne retspraksis, at den relevante kundekreds, hvis opfattelse skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et varemærke er blevet en almindelig betegnelse inden for handelen for den omhandlede vare, skal bestemmes under hensyntagen til de omstændigheder, der kendetegner markedet for den omhandlede vare.

(jf. præmis 31-35)