Den omstændighed, at den part, der for Retten nedlægger påstand om annullation af appelkammerets afgørelse, hvorved en indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke blev taget til følge, ikke for appelkammeret anfægtede, at der var lighed mellem de omtvistede varemærker, kan på ingen måde have til virkning, at Harmoniseringskontoret ikke skulle behandle spørgsmålet om, hvorvidt varemærkerne lignede hinanden eller var identiske. En sådan omstændighed kan således heller ikke have til virkning, at den nævnte part har mistet retten til — inden for grænserne for den retlige og faktiske ramme for sagen for appelkammeret — at anfægte de vurderinger, som appelkammeret har foretaget med hensyn hertil.

Når der rejses en indsigelse over for registreringen af et EF-varemærke, der er støttet på artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, skal Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) efterprøve, om de omtvistede varemærker er identiske eller ligner hinanden, samt efterprøve, om de varer og tjenesteydelser, som varemærkerne betegner, er af samme eller lignende art.

For den relevante kundekreds, der er sammensat af gennemsnitsforbrugere i Det Forenede Kongerige samt af erhvervsdrivende og specialister inden for medicinalbranchen i Det Forenede Kongerige, er der risiko for forveksling mellem figurmærket »AMS Advanced Medical Services«, der er søgt registreret som EF-varemærke for »Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje; diætetiske præparater til medicinsk brug; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler«, der henhører under klasse 5 i Nice-arrangementet, og for »Tjenesteydelser fra et hospital, rekreationshjem eller helsecenter; lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje; medicinske, bakteriologiske eller kemiske laboratorier; udvikling af lægemidler, farmaceutisk virkende næringsmidler og andre produkter til sundhedsvæsenet og gennemførelse af medicinske og kliniske undersøgelser og rådgivning af samt støtte til tredjemand ved disse aktiviteter; videnskabelig og industriel forskning, særlig medicinsk, bakteriologisk eller kemisk forskning; optikervirksomhed; rådgivning af sundhedsansvarlige ved udvikling, oprettelse og gennemførelse af terapiprogrammer og afprøvning af sådanne terapiprogrammer ved hjælp af undersøgelser«, der henhører under Nice-arrangementets klasse 42, og det ældre nationale ordmærke AMS, der er registreret for »Kirurgiske, medicinske og veterinære apparater og instrumenter; suturmaterialer; medicinsk udstyr til kontrol af urologiske problemer og impotens; proteseartikler; penisproteser; proteser til brug ved inkontinens; kunstige sphinctere; dele og tilbehør til alle de nævnte artikler«, der alle er indeholdt i Nice-arrangementets klasse 10.

I henhold til artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker antages det ved prøvelsen af en indsigelse indgivet i medfør af forordningens artikel 42, at det ældre varemærke har været genstand for reel brug, så længe ansøgeren ikke har begæret fremlagt bevis for en sådan brug. Fremsættelsen af en sådan begæring medfører således, at bevisbyrden for, at reel brug har fundet sted (eller for, at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted), pålægges indsigeren, da han ellers risikerer, at indsigelsen forkastes. For at denne virkning indtræder, skal der indgives en udtrykkelig og rettidig begæring herom til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).

For at en sådan begæring anses for at være indgivet rettidigt til Harmoniseringskontoret, skal den indgives for Indsigelsesafdelingen.

Det fremgår således af artikel 43 i forordning nr. 40/94, sammenholdt med regel 22 i forordning nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94, at Harmoniseringskontoret efter at have modtaget en indsigelse mod en EF-varemærkeansøgning fremsender denne indsigelse til ansøgeren om dette varemærke og giver den pågældende en frist til at fremkomme med sine bemærkninger i denne henseende. Da beviset for reel brug af et varemærke i henhold til artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 er en begæring, som kun kan fremsættes af ansøgeren om EF-varemærket, skal begæringen udtrykkeligt fremsættes for Indsigelsesafdelingen, eftersom begæringen medfører en ændring af tvistens karakter, idet indsigeren pålægges en forpligtelse, som han ikke nødvendigvis havde før.

Såfremt en sådan begæring ikke er fremsat for Indsigelsesafdelingen, og såfremt denne afdeling ikke har truffet afgørelse vedrørende spørgsmålet om reel brug af det ældre varemærke, ville appelkammeret, når det for første gang forelægges en begæring om bevis for reel brug af nævnte varemærke, være nødsaget til at foretage en fornyet prøvelse af en afgørelse på grundlag af en ny begæring, der rejser et spørgsmål, som Indsigelsesafdelingen ikke har haft lejlighed til at behandle, og som den ikke har taget stilling til i sin afgørelse.

Selv om den funktionelle kontinuitet mellem Indsigelsesafdelingen og appelkammeret indebærer, at appelkammeret foretager en fornyet prøvelse af sagen, kan den imidlertid under alle omstændigheder ikke begrunde, at en begæring om bevis for reel brug fremsættes for første gang for appelkammeret, eftersom denne funktionelle kontinuitet på ingen måde indebærer, at appelkammeret skal foretage en prøvelse af en sag, der er forskellig fra den, som var forelagt for Indsigelsesafdelingen, dvs. en sag, hvis rækkevidde er blevet udvidet ved tilføjelsen af det forudgående spørgsmål om reel brug af det ældre varemærke.

(jf. præmis 105-108 og 113)