Sag T-718/16

Mad Dogg Athletics, Inc.

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

»EU-varemærker – fortabelsessag – EU-ordmærket SPINNING – delvis fortabelseserklæring – artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 58, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]«

Sammendrag – Rettens dom (Niende Afdeling) af 8. november 2018

EU-varemærker – klagesag – påstand om annullation af en afgørelse truffet af et appelkammer ved EUIPO – appelkammerets prøvelse – rækkevidde – faktiske omstændigheder og beviser til støtte for indsigelsen, som ikke er fremlagt inden for den fastsatte frist – hensyntagen – appelkammerets skønsbeføjelse – yderligere eller supplerende beviser

Når der fastslås fortabelse af et EU-varemærke, er denne fortabelse effektiv fra datoen for indgivelsen af fortabelsesbegæringen eller, efter begæring fra en af parterne, fra en dato, der ligger inden det tidspunkt, hvor en af grundene til denne fortabelse indtraf. Det skal derimod konstateres, at EU-lovgiver ikke har fastsat, at fortabelse kan have virkninger fra en dato, der ligger efter datoen for indgivelsen af fortabelsesbegæringen. Det fremgår således af selve ordlyden af artikel 55, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker, at en afgørelse om fortabelse skal støttes på en af de begrundelser, der er omhandlet i artikel 51 i forordning nr. 207/2009, og som senest foreligger på datoen for indgivelsen af begæringen om fortabelse. Det kan følgelig af denne bestemmelse udledes, i modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende, at spørgsmålet, om der foreligger en fortabelsesgrund, skal undersøges i overensstemmelse med den faktiske og retlige kontekst, der foreligger senest den nævnte dato. Det er allerede blevet fastslået angående artikel 12, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104 om varemærker og angående artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, hvis ordlyd er identisk, at for så vidt angår fortabelsen af et varemærke på grund af manglende reel brug, skal alene de omstændigheder, der ligger forud for indgivelsen af fortabelsesbegæringen, tages i betragtning, dog med forbehold af, at der tages hensyn til eventuelle omstændigheder efter indgivelsen, som kan bekræfte eller forbedre vurderingen af rækkevidden af brugen af varemærket i den relevante periode samt indehaverens reelle hensigter i samme periode. Denne retspraksis, der omhandler fortabelse af en varemærkeindehavers rettigheder på grund af manglende reel brug af varemærket, anvendes mutatis mutandis i forbindelse med undersøgelsen af en begæring om fortabelse af et varemærke, fordi dette er blevet en almindelig betegnelse for en vare eller en tjenesteydelse i handelen. Denne løsning er påkrævet, henset til, at reglen i artikel 55, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 finder anvendelse uden sondring mellem de fortabelsesgrunde, der er omhandlet i samme forordnings artikel 51, stk. 1. (jf. præmis 15-19)

En eventuel hensyntagen til beviser, der ikke er blevet fremlagt inden for den frist, som Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) har fastsat, men som fremlægges senere, kan alene accepteres i henhold til artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker som supplerende beviser til dem, der er blevet fremlagt inden for den nævnte frist. Selv om denne bestemmelse tillader hensyntagen til for sent fremlagte beviser, hvis de udgør supplerende beviser, tillader den derimod ikke appelkammeret at udvide sin skønsbeføjelse til nye beviser. Anvendelsen af denne retspraksis, som under visse betingelser tillader beviser, der er fremlagt for sent, skal imidlertid ikke føre til en tilsidesættelse af ordlyden og den effektive virkning af artikel 55, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. For sent fremlagte beviser, navnlig hvis de vedrører omstændigheder, der ligger efter datoen for indgivelsen af begæringen om fortabelse, kan således alene tages i betragtning, såfremt de bekræfter eller forbedrer vurderingen af omstændigheder, der ligger før tidspunktet for begæringen om fortabelse eller på dette tidspunkt. (jf. præmis 26 og 27)

Beskyttelsen af et varemærke på europæisk plan indebærer til gengæld, at indehaveren er tilstrækkeligt opmærksom på at forsvare sine rettigheder og gøre dem gældende i hele Unionen. Indehaveren af et varemærke fortaber derfor sine rettigheder, såfremt varemærket på grund af indehaverens inaktivitet konverteres til en almindelig betegnelse, også selv om det kun er i en begrænset del af Unionens område, i givet fald i kun én medlemsstat. Denne fortabelsesforanstaltning gør det således muligt for andre erhvervsdrivende frit at anvende det registrerede tegn. Fortabelsesforanstaltningen forfølger således et mål af almen interesse, hvorefter de tegn eller angivelser, der er blevet almindelige som betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, kan gøres tilgængelige for eller frit anvendes af alle. Artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker har således til formål at sikre et varemærkes fornødne særpræg i overensstemmelse med dets oprindelige funktion og undgå, at generiske udtryk på ubestemt tid forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af registreringen som varemærke. (jf. præmis 38 og 39)

Det fremgår af retspraksis, at spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke er blevet en almindelig betegnelse i handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken det er registreret, skal vurderes ikke blot med hensyn til forbrugernes eller de endelige brugeres opfattelse, men også med hensyn til det pågældende markeds kendetegn under hensyntagen til opfattelsen hos de fagkyndige, såsom sælgerne. I almindelighed er det dog opfattelsen hos forbrugerne eller de endelige brugere, der er afgørende. I en situation, der således er kendetegnet ved det berørte varemærkes tab af fornødent særpræg fra de endelige brugeres synspunkt, vil dette tab kunne føre til, at de rettigheder, der er tillagt den nævnte indehaver, fortabes. Den omstændighed, at sælgerne er bevidste om det nævnte varemærkes eksistens og om den oprindelse, som dette angiver, kan ikke i sig selv udelukke en sådan fortabelse. Det følger af denne retspraksis, at den relevante kundekreds, hvis holdning skal tages i betragtning for at vurdere, om det anfægtede varemærke i handelen er blevet en almindelig betegnelse for en vare eller en tjenesteydelse, for hvilken det er registreret, skal defineres under hensyn til kendetegnene ved markedet for denne vare eller tjenesteydelse. (jf. præmis 53 og 54)