FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

V. TRSTENJAK

fremsat den 3. februar 2011 ( )

Sag C-482/09

Budějovický Budvar, národní podnik

mod

Anheuser-Busch, Inc.

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Det Forenede Kongerige))

»Direktiv 89/104/EØF – indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker – artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 1 – rettighedsfortabelse på grund af passivitet – begrebet passivitet – EU-retligt begreb – mulighed for at anvende national varemærkeret, herunder bestemmelser om redelig og sideløbende brug af to identiske varemærker«









Indhold





I – Indledning

II – Retsforskrifter

A – EU-retten

B – Nationale retsforskrifter

III – Sagens faktiske omstændigheder, hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

IV – Retsforhandlingerne ved Domstolen

V – Parternes væsentligste argumenter

A – Det første præjudicielle spørgsmål

B – Det andet præjudicielle spørgsmål

C – Det tredje præjudicielle spørgsmål

VI – Retlig vurdering

A – Indledende bemærkninger

B – Stillingtagen til de præjudicielle spørgsmål

1. Det EU-retlige begreb »passivitet«

a) Ingen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes lovgivning

b) Harmonisering af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og indsigelser i forbindelse hermed

c) Nødvendigheden af ensartede regler

d) Konklusion

2. Ordningen om fortabelse af rettigheder i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104

a) Definition af begrebet »passivitet«

b) Udelukkelse af en situation med »påtvungen passivitet«

c) Udformning af ordningen om fortabelse af rettigheder

i) Betingelser for påbegyndelse af den femårige passivitetsperiode

ii) Indehaveren af det ældre varemærkes kendskab som subjektivt kriterium

iii) Registrering af det ældre varemærke er ikke nødvendig

iv) Konklusion

3. Spørgsmålet, om princippet om redelig og sideløbende brug er foreneligt med EU-retten

C – Andre relevante retsspørgsmål

1. Tidsmæssig anvendelse af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a)

a) Generelt

b) Sagen om registreringen af varemærket

i) Tidsmæssige tilknytningspunkter

ii) Ingen anvendelse af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), med tilbagevirkende kraft

iii) Ingen anvendelse fra tidspunktet for direktivets ikrafttræden

c) Sagen om det registrerede varemærkes gyldighed

d) Konklusion

2. Beskyldningen om misbrug af rettigheder

VII – Følgeslutninger

VIII – Forslag til afgørelse

I – Indledning

1. Baggrunden for den foreliggende sag er en anmodning om præjudiciel afgørelse i medfør af artikel 234 EF ( ) fra Court of Appeal (England & Wales, Civil Division, herefter »den forelæggende ret«), hvorved denne har forelagt Domstolen flere spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker ( ).

2. Den præjudicielle forelæggelse er udløst af en retstvist mellem bryggeriet Budĕjovický Budvar, národní podnik (herefter »BB«), med hjemsted i byen Česke Budějovice (Budweis, Bøhmen, Den Tjekkiske Republik), og bryggeriet Anheuser-Busch (herefter »AB«), med hjemsted i Saint Louis (Missouri, De Forenede Stater), vedrørende en begæring indgivet af AB til Patent Office/Trade Marks Registry (herefter »det nationale varemærkekontor«) om, at BB’s registrering af varemærket »Budweiser«, som AB ligeledes har været indehaver af i adskillige år, erklæres ugyldig. Denne ugyldighedsbegæring blev enden på en tilstand, der havde varet i knap fem år, hvor de to varemærker med samme navn havde sameksisteret fredeligt på Det Forenede Kongeriges område.

3. Det primære retsspørgsmål i hovedsagen er, om BB kan imødegå AB’s ugyldighedsbegæring med en indsigelse om, at AB har fortabt sine rettigheder, der er knyttet til et ældre varemærke. For at dette spørgsmål kan besvares, skal det afklares, hvorvidt den i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 fastsatte femårsperiode, efter hvis udløb der indtræder rettighedsfortabelse på grund af passivitet, rent faktisk er udløbet. I hovedsagen gør den særlige omstændighed sig gældende, at ugyldighedsbegæringen ifølge den forelæggende ret blev fremsat præcis én dag før denne femårsperiodes udløb. Dette kræver dog en nærmere afklaring. Den præjudicielle anmodning har således til formål at indhente oplysning fra Domstolen om, under hvilke betingelser rettighedsfortabelsen indtræder, fra hvilket tidspunkt femårsperioden begynder at løbe, og om EU-retten i givet fald anerkender et princip, på grundlag af hvilket en sameksistens mellem et ældre og et yngre varemærke med samme navn, men relateret til forskellige produkter, er retligt mulig.

II – Retsforskrifter

A – EU-retten ( )

4. Som det fremgår af første og tredje betragtning til direktiv 89/104, er formålet med direktivet at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger om varemærker indbyrdes. Tilnærmelsen er imidlertid begrænset til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion, idet de kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser eller fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet.

5. Ifølge 11. betragtning til direktivet er det »af hensyn til retssikkerheden, og uden at indehaveren af et ældre mærkes interesser derved i urimelig grad skades, vigtigt at fastsætte en bestemmelse om, at indehaveren af et ældre mærke ikke længere kan anmode om, at et mærke, der er yngre end hans, kendes ugyldigt, eller modsætte sig anvendelsen af dette mærke, hvis han bevidst i en længere periode har tålt, at dette anvendes, medmindre det yngre mærke er blevet anmeldt i ond tro«.

6. Artikel 4 i direktiv 89/104, der har overskriften »Yderligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde vedrørende konflikter med ældre rettigheder«, bestemmer:

»1. Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt:

a) såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er anmeldt eller registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet

[…]

2. Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås:

a) mærker af følgende kategorier, hvis anmeldelsesdato ligger før varemærkets anmeldelsesdato, eventuelt under hensyntagen til den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for disse mærker:

i) EF-varemærker

ii) varemærker, der er registreret i den pågældende medlemsstat eller, for så vidt angår Belgien, Nederlandene og Luxembourg, hos Benelux-Varemærkemyndigheden

iii) varemærker, som er genstand for en international registrering med virkning i den pågældende medlemsstat

[…]

d) varemærker, som på tidspunktet for anmeldelsen af varemærket, eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for anmeldelsen af varemærket, er »vitterlig kendt« i den pågældende medlemsstat i den i artikel 6b i Pariserkonventionen angivne betydning.

[…]

4. En medlemsstat kan endvidere træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang:

a) varemærket er identisk med eller ligner et ældre nationalt varemærke efter stk. 2, og det søges eller er blevet registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velrenommeret i den pågældende medlemsstat, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé

b) der er erhvervet rettigheder til et ikke-registreret varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt tegn før tidspunktet for anmeldelsen af det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for anmeldelsen af det yngre varemærke, og der til det ikke-registrerede varemærke eller til det andet tegn er knyttet en ret for indehaveren til at forbyde anvendelsen af et yngre mærke

c) der kan nedlægges forbud mod brug af mærket på grundlag af en anden ældre rettighed end de rettigheder, der er nævnt i stk. 2 og i litra b) til dette stykke, herunder navnlig:

i) retten til et navn

ii) retten til et portræt

iii) en ophavsret

iv) en industriel ejendomsret

[…]

5. Medlemsstaterne kan tillade, at varemærket under passende omstændigheder ikke udelukkes fra registrering eller erklæres ugyldigt, når indehaveren af det ældre varemærke eller andre ældre rettigheder giver sit samtykke til registreringen af det yngre mærke.

6. Uanset stk. 1 til 5 kan en medlemsstat træffe bestemmelse om, at de registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde, der var gældende i den pågældende stat inden ikrafttrædelsesdatoen for de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv, finder anvendelse på varemærker, der er anmeldt inden denne dato.«

7. Direktivets artikel 5 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket« bestemmer:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

[…]«

8. Direktivets artikel 9 med overskriften »Rettighedsfortabelse på grund af passivitet« bestemmer:

»1. En indehaver af et af de i artikel 4, stk. 2, omhandlede ældre varemærker, som i en medlemsstat i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, der er registreret i denne medlemsstat, kan ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve dette yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det yngre varemærke for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre anmeldelsen af det yngre varemærke er sket i ond tro.

2. Enhver medlemsstat kan bestemme, at stk. 1 skal finde anvendelse på indehaveren af et ældre varemærke som omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra a), eller en anden ældre rettighed som omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra b) eller c).

[…]«

9. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) ( ), der trådte i kraft den 28. november 2008, har erstattet direktiv 89/104. Da de begivenheder, der har givet anledning til tvisten i hovedsagen, fandt sted før datoen for direktiv 2008/95’s ikrafttræden, er det alene direktiv 89/104, der skal anvendes ved den retlige bedømmelse af nærværende sag.

B – Nationale retsforskrifter

10. Direktiv 89/104 er blevet gennemført i national ret ved Trade Marks Act 1994 (lov om varemærker af 1994, herefter »Trade Marks Act 1994«). Direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 9 findes tilsvarende i henholdsvis section 6 (1) og i section 48 i Trade Marks Act 1994.

11. Section 7 i Trade Marks Act 1994 ( ) indeholder bestemmelser, der regulerer proceduren i forbindelse med registreringen af et varemærke og henviser til det princip om redelig og sideløbende brug af to identiske varemærker (»honest concurrent use«), der findes i engelsk varemærkeret:

»Indsigelse på grund af relative registreringshindringer i tilfælde af redelig og sideløbende brug

1) Denne section gælder i tilfælde, hvor der er indgivet ansøgning om registrering af et varemærke og registratoren formoder,

a) at der foreligger et ældre varemærke, for hvilket betingelserne i section 5 (1), (2) eller (3) er opfyldt, eller

b) at der foreligger et ældre varemærke, for hvilket betingelserne i section 5 (4), er opfyldt,

men hvor ansøgeren kan dokumentere, at der har fundet en redelig og sideløbende brug af det mærke, der søges registreret, sted.

2) I et sådant tilfælde kan registratoren ikke afvise ansøgningen med henvisning til et ældre varemærke eller en anden ældre ret, medmindre indehaveren af dette ældre mærke eller denne ældre ret har gjort indsigelse imod ansøgningen.

3) I dette afsnit forstås ved »honest concurrent use« den brug af et varemærke udøvet af ansøgeren eller med dennes samtykke, der oprindeligt blev anset for »honest concurrent use« som omhandlet i section 12 (2), i Trade Marks Act 1938.

4) Denne section berører ikke

a) afslag på registrering af de i section 3 anførte grunde (absolutte registreringshindringer), eller

b) begæring om, at et varemærke erklæres for ugyldigt, i henhold section 47 (2) (begæring med henvisning til den relative registreringshindring, at der ikke er givet samtykke til registreringen).«

III – Sagens faktiske omstændigheder, hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

12. Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at BB og AB første gang blev aktive på det britiske marked i henholdsvis 1973 og 1974. De sælger begge øl under et varemærke, der består af eller indeholder ordet »Budweiser«.

13. Som det endvidere fremgår af forelæggelseskendelsen, er navnene ganske vist de samme, men øllene er det ikke. Deres smag, pris og udstyr har altid været forskellige. På de markeder, hvor de har sameksisteret, er forbrugerne i det store hele blevet klar over forskellen, selv om der altid vil være en lille grad af forveksling.

14. I november 1976 ansøgte BB om at få registreret »Bud« som et varemærke. AB rejste indsigelse heroverfor.

15. I 1979 sagsøgte AB BB for utilbørlig udnyttelse (passing off) med påstand om, at der blev nedlagt forbud mod BB’s brug af ordet »Budweiser«. BB fremsatte modkrav og nedlagde påstand om, at der blev nedlagt forbud mod AB’s utilbørlige udnyttelse ved dets brug af ordet »Budweiser«. Under denne sag var varemærkeindsigelsessagen udsat. Imidlertid blev hverken AB’s eller BB’s påstande taget til følge, da retterne besluttede, at ingen af parterne havde gjort sig skyldig i vildledende gengivelse. Mærket og navnet havde et dobbelt renommé.

16. Den 11. december 1979 ansøgte AB om registrering af ordet »Budweiser« for »øl, ale og porter«. BB rejste indsigelse heroverfor. Den 28. juni 1989 indgav BB en kontraansøgning om registrering af »Budweiser«, som AB rejste indsigelse overfor.

17. I februar 2000 afgjorde Court of Appeal indsigelsessagerne, og ingen af parterne fik medhold, således at begge parter kunne opnå en registrering af »Budweiser«. Denne afgørelse blev truffet i henhold til bestemmelserne i Det Forenede Kongeriges gamle Trade Marks Act fra 1938, der udtrykkeligt tillod samtidig registrering af samme eller til forveksling lignende mærker, under omstændigheder, hvor der var tale om redelig og sideløbende brug, eller andre særlige omstændigheder. Efter denne afgørelse blev begge parter den 19. maj 2000 indført i varemærkeregistret som indehavere af ordmærket »Budweiser«. Resultatet blev, at BB blev indehaver af to registreringer, en af »Bud« (anmeldelsesdato november 1976) og en af »Budweiser« (anmeldelsesdato juni 1989). AB blev indehaver af en registrering af »Budweiser« (anmeldelsesdato december 1979).

18. Den 18. maj 2005, dvs. fire år og 364 dage efter at parternes »Budweiser«-mærker var blevet indført i registeret, fremsatte AB ved det nationale varemærkekontor begæring om, at BB’s registrering af »Budweiser« blev erklæret ugyldig. Begæringen støttedes på følgende:

– Selv om begge parters mærker blev indført i registeret den samme dag, er AB’s mærke et »ældre varemærke« i henhold til artikel 4, stk. 2 – dets anmeldelsesdato lå først, og det er det afgørende.

– Mærkerne er identiske og varerne er af samme art, således at BB’s mærke kan erklæres ugyldigt i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a).

– Der er ikke tale om passivitet, da den i artikel 9 omhandlede femårsperiode ikke er udløbet.

19. Varemærkekontoret fandt, at AB ikke var forhindret i at fremsætte ugyldighedsbegæringen, da den femårige passivitetsperiode i henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 var begyndt at løbe fra tidspunktet for registreringen af det yngre mærke. Varemærkekontoret gav derfor AB medhold og erklærede BB’s registrering ugyldig.

20. BB appellerede denne afgørelse til High Court of Justice (England & Wales). Denne ret fastslog navnlig, at i henhold til artikel 48 i Trade Marks Act 1994 havde indehaveren af det ældre varemærke, dvs. AB, måttet tåle brugen af et registreret varemærke og ikke brugen af et ikke-registreret varemærke, der ganske vist var anmeldt, men endnu ikke registreret. Da AB ikke havde tålt brugen, gav retten AB medhold og erklærede BB’s registrering ugyldig.

21. Derpå indgav BB appel til Court of Appeal. Denne ret har udtrykt tvivl med hensyn til betydningen af begrebet »passivitet« som omhandlet i artikel 9, navnlig med hensyn til spørgsmålet om, fra hvilket tidspunkt indehaveren af et ældre varemærke kan anses for at udvise passivitet i forhold til brugen af et yngre varemærke. Retten er dog også i tvivl om fortolkningen af artikel 4 i direktiv 89/104. På denne baggrund har retten besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

1. Hvad menes med »tålt« i artikel 9, stk. 1, i Rådets direktiv 89/104/EØF, og nærmere bestemt:

a) Er »at tåle« et fællesskabsretligt begreb, eller kan den nationale retsinstans anvende nationale regler vedrørende passivitet (inklusive vedrørende frister eller længerevarende, redelig og sideløbende brug)?

b) Hvis »at tåle« er et fællesskabsretligt begreb, kan en varemærkeindehaver da hævdes at have tålt en andens lange og veletablerede, redelige brug af et identisk varemærke, når han længe har kendt til brugen, men har været ude af stand til at forhindre den?

c) Er det under alle omstændigheder nødvendigt, at varemærkeindehaverens varemærke er registreret, før han kan begynde at »tåle« en andens brug af i) et identisk eller ii) et til forveksling lignende mærke?

2. Hvornår starter perioden på »fem på hinanden følgende år«, og særligt, kan den begynde (og i så fald kan den udløbe), inden indehaveren af det ældre varemærke opnår den faktiske registrering af sit mærke, og i bekræftende fald, hvilke betingelser er nødvendige for, at denne tidsperiode påbegyndes?

3. Skal artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 anvendes således, at den gør det muligt for en indehaver af et ældre varemærke at vinde ret, selv hvor der har været en lang periode med redelig og sideløbende brug af to identiske mærker for varer af samme art, således at oprindelsesgarantien, der er knyttet til det ældre varemærke, ikke betyder, at mærket betegner varer fra indehaveren af det ældre mærke og intet andet, men i stedet betyder hans varer eller den anden brugers varer?

IV – Retsforhandlingerne ved Domstolen

22. Forelæggelseskendelsen af 20. oktober 2008 indgik til Domstolens Justitskontor den 30. november 2008.

23. AB, BB, Det Forenede Kongeriges regering, den tjekkiske, den italienske, den slovakiske og den portugisiske regering samt Europa-Kommissionen har indgivet skriftlige indlæg inden for den frist, der er anført i artikel 23 i statutten for Domstolen.

24. Repræsentanter for AB, BB, den tjekkiske regering og Kommissionen deltog i retsmødet den 24. november 2010, hvor de afgav mundtlige indlæg.

V – Parternes væsentligste argumenter

A – Det første præjudicielle spørgsmål

25. BB har anført, at begrebet »passivitet« som omhandlet i artikel 9 i direktiv 89/104 er et selvstændigt EU-retligt begreb. En undladelse af at forhindre tredjemands brug af varemærket, når der har været mulighed herfor, falder ind under dette begreb.

26. AB har ligeledes anført, at begrebet »passivitet« er et selvstændigt EU-retligt begreb, og at medlemsstaternes instanser ikke har beføjelse til at anvende nationale regler med henblik på at definere dette begreb.

27. På grundlag af definitionen af dette begreb skal indehaveren af et ældre varemærke nødvendigvis have været i stand til at forhindre brugen af et yngre varemærke for overhovedet at kunne tåle det. Det kan ikke hævdes, at en sådan indehaver har tålt en redelig og mangeårig brug af et yngre varemærke, når denne ganske vist har kendt til det, men ikke har været i stand til at forhindre dets brug. AB har endvidere gjort gældende, at indehaveren af et varemærke, for at der kan foreligge »passivitet« som omhandlet i artikel 9 i direktiv 89/104, nødvendigvis skal have opnået registrering af dette, inden den egentlige passivitet over for et identisk eller lignende varemærke, der giver anledning til forveksling, begynder.

28. Ifølge Det Forenede Kongeriges regering er begrebet »passivitet« et selvstændigt EU-retligt begreb. Det kan ikke hævdes, at indehaveren af et varemærke har tålt tredjemands redelige, mangeårige brug af et identisk varemærke, når indehaveren ganske vist har kendt til denne brug, men ikke har haft mulighed for at forhindre den. Det er endvidere ikke nødvendigt, at indehaveren af et varemærke har fået dette registreret, inden passiviteten over for brugen af et identisk eller lignende varemærke begynder.

29. Den italienske regering har gjort gældende, at begrebet »passivitet« som omhandlet i artikel 9 i direktiv 89/104 er et harmoniseret EU-retligt begreb, som for indehaveren af et ældre varemærke indebærer, at denne har retlig mulighed for at modsætte sig tredjemands brug af et yngre varemærke, der er identisk med eller ligner dette til forveksling.

30. Da det i forbindelse med begrebet »ældre varemærke« som defineret i artikel 4, stk. 2, i direktiv 89/104 ikke kræves, at varemærket er registreret, er det ikke nødvendigt, at indehaveren af det ældre varemærke har fået varemærket registreret, før denne begynder at »tåle« tredjemands brug af et identisk eller lignende varemærke. Artikel 9, stk. 2, i direktiv 89/104 forbyder ikke medlemsstaterne at fastsætte, at der foreligger en passivitetssituation som omhandlet i artikel 9, stk. 1, allerede før det ældre varemærkes registrering, herunder i de tilfælde, der er beskrevet i artikel 4, stk. 4, litra a), b) og c).

31. Den portugisiske regering har anført, at der i det tilfælde, hvor to varemærker har sameksisteret på markedet i mange år, af hensyn til princippet om god tro og til retssikkerheden bør være overensstemmelse mellem fristen for rettighedsfortabelse i henhold til artikel 9 i direktiv 89/104 og det tidspunkt, hvor den faktiske brug af varemærkerne er begyndt, samt det tidspunkt, hvor indehaveren af de tegn, der har fortrinsret, fik rådighed over midlerne – f.eks. de midler, der fremgår af reglerne om illoyal konkurrence – til at forhindre en brug, der kunne skade varemærkeindehaverens interesser.

32. Kommissionen har anført, at begrebet »passivitet« er et selvstændigt EU-retligt begreb, der skal fortolkes ensartet.

33. Det kan ikke hævdes, at indehaveren af et ældre varemærke har udvist passivitet over for et yngre registreret varemærke, inden sidstnævnte i det hele taget er blevet registreret, heller ikke når indehaveren af det ældre varemærke har kendt til dets brug og ikke har kunnet gribe ind heroverfor. Endvidere skal det ældre varemærke i henhold til artikel 4, stk. 2, ikke nødvendigvis have været registreret, før indehaveren har tålt brugen af det yngre varemærke, der er registreret i denne medlemsstat.

B – Det andet præjudicielle spørgsmål

34. Efter BB’s opfattelse begynder passivitetsperioden i henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 at løbe på det tidspunkt, hvor den berørte part får kendskab til tredjemands brug. Det er uvæsentligt, om denne periode påbegyndes før eller efter registreringen af det ældre varemærke.

35. AB er derimod af den opfattelse, at perioden på »fem på hinanden følgende år« påbegyndes, så snart følgende tre betingelser er opfyldt: Det ældre varemærke er registreret, indehaveren af det ældre varemærke har kendskab til brugen af et identisk eller lignende varemærke, og det yngre varemærke er ligeledes registreret. Denne periode kan hverken begynde eller udløbe før den faktiske registrering af det ældre varemærke.

36. Det Forenede Kongeriges regering har anført, at perioden på »fem på hinanden følgende år« begynder at løbe, så snart det yngre varemærke er blevet registreret og brugt, og indehaveren har fået kendskab til brugen heraf.

37. Den slovakiske regering har først undersøgt det andet præjudicielle spørgsmål, inden den har beskæftiget sig med det første præjudicielle spørgsmål. Efter den slovakiske regerings opfattelse løber femårsperioden fra tidspunktet for det yngre varemærkes registrering, såfremt indehaveren af det ældre varemærke har kendskab til brugen af det yngre varemærke, og der redeligt er indgivet ansøgning om registrering heraf, uanset om det ældre varemærke allerede er blevet registreret, eller der er indgivet ansøgning om registrering heraf hos varemærkekontoret.

38. Den italienske regering har foreslået, at det præjudicielle spørgsmål besvares således, at passivitetsperioden i henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 kan begynde og eventuelt også udløbe, inden indehaveren af det ældre varemærke opnår registrering af sit varemærke, men at perioden hverken kan begynde før registreringen af det yngre varemærke eller før det tidspunkt, hvor indehaveren af det ældre varemærke rent faktisk har fået kendskab til det yngre registrerede varemærke.

39. Ifølge Kommissionen begynder passivitetsperioden at løbe fra det tidspunkt, hvor indehaveren af det ældre varemærke får kendskab til brugen af det yngre registrerede varemærke. Perioden kan således tidligst begynde på tidspunktet for registreringen af det yngre varemærke, såfremt sidstnævnte er blevet brugt fra dette tidspunkt og indehaveren af det ældre varemærke får kendskab til denne brug på dette tidspunkt. Datoen for registreringen af det yngre varemærke fastsættes på grundlag af de regler vedrørende registreringsproceduren, der finder anvendelse i hver enkelt medlemsstat. Endvidere kan passivitetsperioden begynde at løbe, inden indehaveren af det ældre varemærke opnår registrering af sit varemærke.

C – Det tredje præjudicielle spørgsmål

40. BB har gjort gældende, at der i tilfælde af en sideløbende, redelig og mangeårig anvendelse af to identiske varemærker, der er relateret til to produkter af samme art, på en sådan måde, at varemærket ikke alene betegner produkterne fra indehaveren af det ældre varemærke, men derimod også produkterne fra indehaveren af det yngre varemærke, og når der ikke er nogen nævneværdig risiko for forveksling, ikke foreligger noget indgreb i det ældre varemærkes væsentligste funktion fra det yngre varemærkes side, således som det kræves i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104.

41. AB har anført, at artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 yder absolut beskyttelse, og at indehaveren af et ældre varemærke derfor kan gøre sine rettigheder gældende, også i tilfælde af en sideløbende, redelig og mangeårig brug af to varemærker, der er relateret til varer af samme art, således at det ældre varemærkes oprindelsesgaranti ikke indebærer, at varemærket alene betegner disse varer fra indehaveren af det ældre varemærke og derudover intet andet, men derimod i ligeså høj grad betegner denne og den anden brugers varer.

42. Det Forenede Kongeriges regering har foreslået, at dette spørgsmål besvares således, at bestemmelsen i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 med forbehold af bestemmelserne i artikel 6, stk. 2, og artikel 9 finder anvendelse, for så vidt som den giver indehaveren af det ældre varemærke mulighed for at gøre sine rettigheder gældende, også i tilfælde af en sideløbende, redelig og mangeårig anvendelse af to varemærker, der er relateret til to produkter af samme art.

43. Ifølge den tjekkiske regering finder artikel 4 i direktiv 89/104 ingen anvendelse på faktiske omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, da dette direktiv forudsætter, at i et tilfælde, hvor der er tale om to yderst velkendte identiske eller i det mindste lignende varemærker, kan ingen af disse varemærker opnå formel retsbeskyttelse, dvs. begge varemærker nyder samme beskyttelse, hvilket indebærer, at de kan anvendes parallelt i henhold til bestemmelserne i national og international ret vedrørende ikke-registrerede varemærker.

44. Den tjekkiske regering har under alle omstændigheder gjort gældende, at artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at den heri fastsatte frist for rettighedsfortabelse på grund af passivitet ikke begynder at løbe før tidspunktet for registreringen af det anfægtede varemærke.

45. Ifølge den tjekkiske regering kan artikel 4 i direktiv 89/104 ikke påberåbes i tilfælde af et misbrug af rettigheder. Ved misbrug af rettigheder forstås et forsøg på at sikre sig fordele på bekostning af tredjemand i modstrid med det mål, som retsforskriften forfølger. Det tilkommer den nationale dommer at vurdere, om der foreligger misbrug af rettigheder.

46. Ifølge den slovakiske regering giver direktiv 89/104 ikke indehaveren af det ældre varemærke mulighed for at gøre sine rettigheder som omhandlet i artikel 4 gældende, hvis dette ville udgøre et misbrug.

47. For at et sådant misbrug af rettigheder kan bevises, er det for det første en betingelse, at brugen af retten til at få en registrering erklæret ugyldig, på trods af, at betingelserne herfor i direktivet og i den nationale lovgivning til gennemførelse heraf formelt er opfyldt, fører til en taktisk fordel, hvis indrømmelse ville være i modstrid med direktivets mål. For det andet skal det fremgå af en vurdering af de samlede omstændigheder, at hovedformålet med begæringen om at få en registrering erklæret ugyldig består i at opnå en taktisk fordel. Det tilkommer dog de nationale retsinstanser at undersøge, om der i det konkrete tilfælde foreligger misbrug af rettigheder.

48. Den italienske regering har fremhævet, at artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 ikke indrømmer indehaveren af et åbenbart ældre varemærke ret til at forhindre brugen af et åbenbart yngre varemærke, endsige at erklære det for ugyldigt. I en situation, hvor der foreligger sideløbende, redelig og mangeårig brug af identiske varemærker eller til forveksling lignende varemærker, må det konkluderes, at direktiv 89/104 ikke er til hinder for, at en medlemsstat kan beslutte at nægte indehaverne af to varemærker ret til at få det andet varemærke erklæret ugyldigt eller få nedlagt forbud mod brug, uanset registreringsrækkefølgen eller en eventuel passivitet.

49. Kommissionen har anført, at artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 ikke udelukker sameksistensen af to identiske varemærker med relation til to produkter af samme art, der markedsføres af forskellige producenter, efter mangeårig brug i god tro, såfremt det ældre varemærkes væsentligste funktion, at betegne oprindelsen af de pågældende produkter, ikke svækkes.

VI – Retlig vurdering

A – Indledende bemærkninger

50. Udviklingen af EU-dækkende standarder inden for området for beskyttelse af intellektuel ejendomsret er længst fremme på varemærkerettens område. Harmoniseringen på dette retsområde er baseret på to forskellige lovgivningsmæssige tilgange, der forfølges parallelt, men som dog indbyrdes er forbundet på mange måder og supplerer hinanden ( ). For det første findes der som overnational industriel ejendomsret EF-varemærkesystemet, der blev indført ved forordning (EF) nr. 40/94 ( ), ved hvis ikrafttræden den 15. marts 1994 der blev skabt en fælles tværnational varemærkeret, der gælder for hele Den Europæiske Unions område. For det andet findes der den harmonisering af de nationale lovgivninger, som fremmes ved hjælp af tilnærmelse af lovgivningerne ved direktiver som de retlige instrumenter. Denne metode, der bygger på tilnærmelse af lovgivningerne, sætter ganske vist ikke territorialitetsprincippet ( ), dvs. bindingen af et varemærkes retsvirkninger til den enkelte medlemsstats område, der altid har været kendetegnende for varemærkeretten, ud af kraft, men bidrager dog alligevel til at fjerne eksisterende forskelle mellem de nationale bestemmelser og de deraf følgende hindringer for den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser i fællesmarkedet ( ).

51. Det er også det mål, som unionslovgiver forfulgte ved vedtagelsen af direktiv 89/104, som det fremgår af direktivets første betragtning. Ifølge direktivets tredje betragtning var hensigten imidlertid ikke at foretage en fuldstændig tilnærmelse af de nationale lovgivninger om varemærker. Tværtimod blev det anset for tilstrækkeligt at begrænse tilnærmelsen til de bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion. Dertil hører, hvilket anføres i syvende betragtning til dette direktiv, navnlig de retsforskrifter, der gælder for »et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse«. Dette gælder navnlig for registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, der skal anføres på udtømmende vis. Skabelsen af lige betingelser på dette område anses i direktivet udtrykkeligt for at være en forudsætning for at nå de forfulgte mål. Medlemsstaternes kompetence med hensyn til regulering af de procedureretlige aspekter i forbindelse med registrering, udløb eller ugyldighed med hensyn til mærker, der er erhvervet ved registrering, skal derimod ifølge femte betragtning til direktivet i vidt omfang forblive uberørt.

52. Set i lyset af, at der kun er sket en delvis harmonisering af de nationale lovgivninger om varemærker, opstår det i denne sag relevante spørgsmål, om og i hvilket omfang begrebet »passivitet« i direktivets artikel 9 er omfattet af de EU-retlige krav. Den forelæggende rets første spørgsmål, litra a), omhandler den principielle retlige kvalificering af dette begreb i forhold til EU-rettens kategorier, mens første spørgsmål, litra b), til andet spørgsmål vedrører indholdet af dette begreb og den nøjagtige udformning af ordningen om fortabelse af rettigheder, der er knyttet til et ældre varemærke, på grund af passivitet. Til forskel herfra vedrører tredje spørgsmål hovedsageligt fortolkningen af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), samt spørgsmålet, om retsinstituttet »honest concurrent use« (»redelig og sideløbende brug«), som hidtil har været kendt i engelsk varemærkeret, er foreneligt med EU-retten. For overskuelighedens skyld vil jeg omorganisere de præjudicielle spørgsmål i overensstemmelse med de ovennævnte tre emneområder og også besvare dem i denne rækkefølge. Endelig skal både aspektet om den tidsmæssige anvendelse af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), i hovedsagen og den beskyldning om misbrug af rettigheder fra AB’s side, som den tjekkiske og den slovakiske regering har fremsat under sagen ved Domstolen, undersøges.

B – Stillingtagen til de præjudicielle spørgsmål

1. Det EU-retlige begreb »passivitet«

53. Det første spørgsmål, der skal undersøges, er, om begrebet »passivitet« i direktivets artikel 9 udgør et EU-retligt begreb, der skal fortolkes selvstændigt og ensartet. Direktivet indeholder ikke selv nogen retlig definition af dette begreb. Spørgsmålet er, om denne omstændighed er til hinder for en klassificering som EU-retligt begreb.

a) Ingen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes lovgivning

54. For en sådan klassificering taler i al fald Domstolens vel efterhånden faste praksis ( ), hvorefter det såvel af kravene om en ensartet anvendelse af EU-retten som af lighedsprincippet følger, at ordlyden af en EU-retlig bestemmelse, som ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med hensyn til fastlæggelsen af sin betydning og rækkevidde, normalt i hele Den Europæiske Union skal undergives en selvstændig og ensartet fortolkning, som skal søges under hensyntagen til bestemmelsens kontekst og formålet med den pågældende ordning. Hvis unionslovgiver i en EU-retsakt stiltiende henviser til de enkelte landes nationale sædvaner ( ), tilkommer det imidlertid ikke Domstolen at give det anvendte udtryk en ensartet EU-retlig definition.

55. I denne forbindelse skal det fastslås, at direktivet ikke indeholder en udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes lovgivning, af hvilken det kan udledes, at det var hensigten at lade sidstnævnte beholde kompetencen til at udfylde dette ubestemte retsbegreb ( ).

b) Harmonisering af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og indsigelser i forbindelse hermed

56. Der kan heller ikke implicit udledes en kompetence for medlemsstaterne af den omstændighed, at direktiv 89/104 ifølge sin tredje betragtning alene træffer bestemmelse om en delvis harmonisering. Som Domstolen allerede har fastslået, udelukker denne omstændighed ikke, at navnlig de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion, gøres til genstand for en fuldstændig harmonisering ( ). Dette gælder for den fortabelse af rettigheder, der er knyttet til et ældre varemærke, som er relevant i denne sag, og som er reguleret i direktivets artikel 9. Som jeg nævnte indledningsvis ( ) præciserer syvende betragtning, at den harmonisering af varemærkelovgivningen, som direktivet tilstræber, omfatter de aspekter, der vedrører et registreret varemærkes »erhvervelse« og »bevarelse« i alle medlemsstater. Det kan heraf udledes, at harmoniseringen navnlig omfatter aspekter, der både vedrører en »beståen« ( ) og en »håndhævelse« af den ret, der er knyttet til et registreret varemærke.

57. Direktivets artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, har til formål at sikre »håndhævelsen« af den ret, der er knyttet til et varemærke. Begge bestemmelser er udtryk for det »prioritetsprincip«, der gælder i varemærkeretten, hvorefter der på grundlag af en ældre ret kan gribes ind over for samtlige yngre, kolliderende tegn ( ). Artikel 4, stk. 1, giver indehaveren af et varemærke ret til at begære et yngre varemærke erklæret ugyldigt, når det er identisk med eller ligner dennes eget varemærke og derfor kan give anledning til forveksling. Artikel 5, stk. 1, giver varemærkeindehaveren eneret til varemærket samt ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug heraf ( ).

58. De aspekter, der er omfattet af en harmonisering, må imidlertid nødvendigvis også indbefatte eventuelle materielle indvendinger fra indehaveren over for et yngre varemærke, der foreholdes at krænke de rettigheder, der er knyttet til et ældre varemærke. Den i direktivets artikel 9 regulerede fortabelse af rettigheder udgør nemlig en sådan indvending over for varemærkeindehaverens ret til at begære det andet varemærke erklæret ugyldigt i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a).

59. Denne tilgang finder støtte i Domstolens praksis vedrørende direktivets artikel 7, der regulerer konsumptionen af de rettigheder, der er knyttet til et varemærke, og for så vidt ligeledes udgør en indvending over for retten i medfør af artikel 5. Domstolen har derfor med rette fastslået, at direktivet for så vidt angår dette område af varemærkeretten indebærer en fuldstændig harmonisering ( ). Der ses ikke at foreligge nogen grund til at konkludere noget andet med hensyn til rettighedsfortabelsen ( ).

60. I retsmetodisk henseende udgør rettighedsfortabelse som retsinstitut en konkretisering af princippet om god tro, nærmere bestemt den retstanke, der kommer til udtryk i maksimen venire contra factum proprium (handlen i modstrid med egen tidligere adfærd), hvorefter en rettighedsindehaver, såfremt denne udviser selvmodsigende adfærd, ikke kan udøve den pågældende rettighed over for den forpligtede part ( ). Efter medlemsstaternes lovgivning anses en rettighed i reglen for fortabt, såfremt den berettigede part ikke har gjort den gældende i en periode af en vis varighed (tidsmoment, den berettigede parts passivitet) og den forpligtede part har indrettet sig herefter og ud fra en objektiv bedømmelse af den berettigedes parts adfærd også havde lov til at indrette sig efter (berettiget forventning), at denne heller ikke ville gøre retten gældende i fremtiden. Tilsidesættelsen af princippet om god tro består i dette tilfælde i den illoyale forsinkelse af rettighedsudøvelsen. Det, der beskyttes, er den forventning, som den principielt forpligtede part har med hensyn til en bestemt retsstilling, og som retsordenen på baggrund af de specifikke omstændigheder i det enkelte tilfælde anser for berettiget.

61. Dette retsprincip har vundet indpas inden for varemærkerettens specifikke område. Som Domstolen har fastslået i Levi Strauss-dommen ( ), har direktiv 89/104 til formål at foretage en afvejning mellem på den ene side varemærkeindehaverens interesse i at sikre varemærkets væsentligste funktion og på den anden side andre erhvervsdrivendes interesse i at kunne råde over tegn, der kan betegne deres varer og tjenesteydelser. Dette kommer direkte til udtryk i direktivets 11. betragtning, hvorefter det af hensyn til retssikkerheden, og uden at indehaveren af et ældre mærkes interesser derved i urimelig grad skades, er vigtigt at fastsætte en bestemmelse om, at indehaveren af et ældre mærke ikke længere kan anmode om, at et mærke, der er yngre end hans, kendes ugyldigt, eller modsætte sig anvendelsen af dette mærke, hvis han bevidst i en længere periode har tålt, at dette anvendes, medmindre det yngre mærke er blevet anmeldt i ond tro.

c) Nødvendigheden af ensartede regler

62. Ikke mindst på grund af den vigtige funktion, som retsinstituttet fortabelse af rettigheder indtager med hensyn til at skabe retssikkerhed ( ), har unionslovgiver vedtaget ensartede regler i direktivets artikel 9. Det kan ud fra den detaljerede udformning af disse regler, navnlig med hensyn til, hvilke betingelser der konkret skal foreligge, for at der kan ske fortabelse af rettigheder – som jeg vil komme nærmere ind på ved undersøgelsen af det andet emneområde ( ) – konkluderes, at unionslovgiver havde til hensigt så vidt muligt at indføre ensartede regler i alle medlemsstater. Det ville hverken tjene til opnåelse af harmoniseringsmålet eller målet om at skabe retssikkerhed inden for fællesmarkedet, hvis medlemsstaterne kunne vedtage egne – eventuelt endda indbyrdes modstridende – bestemmelser, der fastsætter kriterierne for, om indehaveren af det ældre varemærke har forholdt sig passivt.

63. For så vidt angår de konkrete kriterier for »passivitet«, der tager udgangspunkt i en bestemt adfærd fra varemærkeindehaverens side, mener jeg, at man må gøre sig klart, hvilken betydning begrebet har inden for varemærkerettens overordnede rammer. Et varemærkes væsentligste funktion er at sætte kunder i stand til at adskille virksomheder og deres varer eller tjenesteydelser fra hinanden på markedet uden risiko for forveksling ( ). Dermed opfylder det imidlertid samtidig en lang række vigtige økonomiske og retlige funktioner ( ) i konkurrencen mellem erhvervsdrivende, som anerkendes i Domstolens praksis. Med hensyn til varemærkeretten har Domstolen fastslået ( ), at denne er afgørende inden for rammerne af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres efter traktaten. Under en sådan ordning må virksomhederne efter Domstolens opfattelse sættes i stand til på grundlag af kvaliteten af deres produkter eller tjenesteydelser at opbygge en fast kundekreds, hvilket kun er muligt, såfremt der findes særlige kendetegn, ved hjælp af hvilke de kan identificeres. For at varemærket kan udøve denne funktion, skal det udgøre en garanti for, at alle varer, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for varens kvalitet.

64. Som Domstolen flere gange har udtalt ( ) består varemærkerettens særlige genstand således navnlig i, at indehaveren sikres en eneret til at bruge mærket til et produkt, når dette første gang bringes i handelen, hvorved han beskyttes mod konkurrenter, som måtte ønske at misbruge mærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette mærke. Et varemærke er imidlertid retligt set også et udtryk for indehaverens intellektuelle rettigheder ( ), som reelt begrænses betydeligt som følge af, at lovgivningen anerkender en mulighed for rettighedsfortabelse. Direktivets 11. betragtning nævner udtrykkeligt en »skade« på indehaveren af et ældre mærkes interesser. På denne baggrund forekommer det begrundet at kræve, at den eneret, som varemærket indrømmer, kun undtagelsesvis kan fortabes, og at betingelserne herfor er nøje defineret i lovgivningen. Henset hertil, ville det være besynderligt at antage, at unionslovgiver i betragtning af de alvorlige følger for varemærkeindehaverens retsstilling, når dennes rettigheder fortabes, har besluttet sig for at fastlægge alle betingelser for rettighedsfortabelsen i direktivet med undtagelse af begrebet »passivitet«. En sådan fortolkning ville ikke være forenelig med direktivets målsætninger.

d) Konklusion

65. Efter denne systematiske og teleologiske fortolkning af direktiv 89/104 kommer jeg til den konklusion, at »passivitet« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, er et EU-retligt begreb, der skal fortolkes selvstændigt og ensartet ( ).

2. Ordningen om fortabelse af rettigheder i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104

66. Som nævnt indledningsvis vedrører første spørgsmål, litra b), til andet spørgsmål dette begrebs normative indhold samt den nøjagtige udformning af ordningen om fortabelse af rettigheder, der er knyttet til et ældre varemærke, på grund af passivitet.

a) Definition af begrebet »passivitet«

67. I overensstemmelse med spørgsmålenes logiske rækkefølge skal det først undersøges, hvad der retligt forstås ved »passivitet« som omhandlet i denne bestemmelse. Det fremgår af den måde, hvorpå første spørgsmål, litra b), er formuleret, at den forelæggende ret er i tvivl om, hvorvidt indehaveren af det ældre varemærkes manglende mulighed for at forhindre en andens brug af et identisk yngre varemærke har indvirkning på bedømmelsen af, hvorvidt der i det konkrete tilfælde foreligger »passivitet«. Den forelæggende ret sondrer i sin forelæggelseskendelse ( ) mellem en »snæver« fortolkning af begrebet, hvorefter en part kun kan tåle en anden parts adfærd, såfremt førstnævnte er i stand til at forhindre adfærden, og en »bred« fortolkning, hvorefter der også foreligger passivitet, såfremt man ikke kan ændre noget ved en bestemt situation. Den forelæggende ret forklarer, at hvis konteksten i artikel 9 skal forstås i den bredere betydning, så kan det med rimelighed hævdes, at AB og BB, påtvunget af omstændighederne, har måttet tåle hinandens brug af »Budweiser« i over 30 år.

68. Undersøgelsen af den normative betydning af dette begreb kræver en fortolkning, hvor både ordlyden af direktivets artikel 9, stk. 1, bestemmelsens systematiske stilling og dens formål tages i betragtning. Udgangspunktet og samtidig grænsen for enhver fortolkning er efter de traditionelle fortolkningsprincipper altid en bestemmelses ordlyd ( ). Ved ordlydsfortolkningen underkastes den almene sprogbrug en indgående kritisk undersøgelse. På grundlag af denne almene sprogbrug finder man frem til en bestemmelses mulige sproglige betydning og betydningsmæssige indhold ( ). I EU-retten gør der sig dog det særlige forhold gældende, at der ikke mindst på grund af de mange sprog ( ) kan forekomme små forskelle fra en sprogversion til en anden ( ). Alligevel er en retsforskrift autentisk på alle Unionens officielle sprog, hvilket medfører, at alle andre sprogversioner skal tages i betragtning på samme måde ved fortolkningen af denne forskrift ( ). Gennemgangen af en EU-retlig forskrift kræver derfor i tvivlstilfælde en kompleks fremgangsmåde, der indebærer, at de enkelte sprogversioner underkastes en sammenlignende analyse ( ).

69. For så vidt angår det i sagen omtvistede begreb »passivitet« må det konstateres, at den engelske sprogversion af direktivet anvender to forskellige udtryk til at definere indehaveren af det ældre varemærkes adfærd, hvilket den forelæggende ret også har påpeget. Mens der i artikel 9, både i overskriften og i denne bestemmelses stk. 1, anvendes henholdsvis udtrykket »acquiescence« og »to acquiesce«, er der i præamblen til direktivet, der har betydning for forståelsen af denne bestemmelse, tale om »to tolerate«. Sidstnævnte udtryk, der er afledt af det latinske verbum »tolerare«, anvendes også gennemgående og ensartet i alle romanske sprogversioner. Så vidt jeg kan overskue det, findes der ingen tilsvarende forskel i ordvalget i nogen anden sprogversion ( ). Disse forskelle har imidlertid i sidste ende ingen indflydelse på fortolkningsresultatet, da det af en semantisk undersøgelse af de pågældende udtryk fremgår tilstrækkeligt klart, hvad fællesskabslovgiver rent faktisk har ment.

70. De udtryk, der anvendes i de forskellige sprogversioner, betegner hver især en individuel holdning, som er kendetegnet ved overbærenhed med og manglende indsigelse over for en tilstand, som ikke nødvendigvis er ønsket. En vis passivitet kan betegnes som typisk for denne holdning, for så vidt som den passive part, selv om den er bekendt med dette forhold, undlader at iværksætte modforanstaltninger ( ). Dette aspekt fremhæves netop i den danske og den svenske sprogversion ( ) i særlig grad. Denne passivitet står over for en andens aktive handlen, og dennes adfærd fremmes ligefrem af den passivitet, som den passive part udviser ( ). Logisk set ophører passiviteten således først, når den berørte part åbenbart sætter sig til modværge.

71. Alt dette udelukker ikke, at der af denne passive holdning eventuelt endda kan udledes et implicit samtykke fra den passive part. Dette forklarer også, hvorfor retsordningen knytter retsvirkningen, der indebærer fortabelse af den ret, som formelt tilkommer den passive part, sammen med denne passivitet. Alligevel skal der sondres mellem ren »passivitet« og »samtykke«, der, som Domstolen har fastslået i sin praksis ( ), skal være udtrykt på en måde, der med sikkerhed viser viljen til at give afkald på denne ret. Viljen hertil fremgår sædvanligvis af det udtrykkeligt formulerede samtykke. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at det i visse tilfælde fremgår indirekte af forhold eller omstændigheder, der efter den nationale rets bedømmelse ligeledes med sikkerhed viser indehaverens afkald på sin ret.

b) Udelukkelse af en situation med »påtvungen passivitet«

72. Det ville imidlertid være uforeneligt med forståelsen af dette begreb, hvis også en udefra påtvunget situation, eksempelvis manglende retlig eller reel mulighed for at iværksætte modforanstaltninger, betegnes som »passivitet«. Begrebet »passivitet« indebærer jo netop, at den passive part teoretisk set ville være i stand til at gribe ind over for en ikke-ønsket tilstand, men alligevel bevidst undlader at gøre dette. Påtvungen passivitet er efter min opfattelse hverken i overensstemmelse med dette begrebs naturlige betydning eller med det ovenfor beskrevne begreb vedrørende fortabelse af rettigheder ( ). Det skal desuden tages i betragtning, at unionslovgiver i 11. betragtning til direktivet udtrykkeligt kun har tilladt en begrænsning af indehaveren af et ældre mærkes interesser ved rettighedsfortabelse, såfremt den er »rimelig«. I betragtning af, at ingen kan være retligt forpligtet til at foretage sig noget umuligt (impossibilium nulla obligatio est ( )), må det betegnes som urimeligt at udelukke indehaveren af et ældre mærkes rettigheder ved fortabelse med den begrundelse, at han ikke har sat sig til modværge over for en andens uretmæssige brug af hans varemærke, selvom han slet ikke havde mulighed herfor.

c) Udformning af ordningen om fortabelse af rettigheder

73. Første spørgsmål, litra c), og andet spørgsmål vedrører den måde, hvorpå ordningen i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 er udformet, og har i det væsentlige til formål at få afklaret af Domstolen, fra hvilket tidspunkt den femårsperiode, der er nævnt i denne bestemmelse, begynder at løbe, og hvilke betingelser der konkret skal være opfyldt i denne forbindelse.

i) Betingelser for påbegyndelse af den femårige passivitetsperiode

74. Ordlyden af direktivets artikel 9, stk. 1, samt meningen og formålet med disse bestemmelser tyder efter min opfattelse klart på, at følgende tre betingelser skal være opfyldt, for at den femårige passivitetsperiode begynder at løbe: For det første er det nødvendigt, at det yngre varemærke er registreret. For det andet skal dette varemærke være blevet brugt. For det tredje skal indehaveren af det ældre varemærke have været bekendt med registreringen og brugen af dette yngre varemærke. Denne bestemmelse er udformet således, at alle tre betingelser skal være opfyldt kumulativt.

ii) Indehaveren af det ældre varemærkes kendskab som subjektivt kriterium

75. Sidstnævnte betingelse er af særlig relevans i forhold til de omhandlede retsproblemer og skal derfor drøftes nærmere.

76. Indledningsvis skal det fastslås, at fællesskabslovgiver ved formuleringen af artikel 9, stk. 1, har besluttet sig for en rettighedsfortabelse på grund af passivitet og formentlig bevidst ikke for en forældelseskonstruktion. Der er nemlig væsentlige forskelle på de førnævnte retsinstitutter. Forældelse som retlig konstruktion er bl.a. kendetegnet ved, at den kun tager udgangspunkt i rettighedsindehaverens passivitet i en bestemt periode (objektivt kriterium), mens rettighedsfortabelse på grund af passivitet også støttes på et subjektivt kriterium. Dette subjektive kriterium er afgørende i den foreliggende sag. Herefter skal varemærkeindehaveren i en bestemt periode være forblevet passiv, mens han har været bekendt med, at en anden part har foretaget krænkende handlinger ( ). Betydningen af dette kriterium må ikke fortrænges ved fortolkningen af direktivets artikel 9, navnlig ikke ved afklaringen af spørgsmålet om, hvornår femårsperioden begynder at løbe. Det må således kræves, at der er tidsmæssig overensstemmelse mellem det tidspunkt, hvor rettighedshaveren får kendskab til brugen, og begyndelsestidspunktet for passivitetsperioden.

77. Dette forhold siger på den anden side intet om, hvorvidt femårsperioden først må begynde at løbe fra det tidspunkt, hvor indehaveren af det ældre varemærke får faktisk kendskab til registreringen og brugen af det yngre varemærke (»faktisk kendskab«). Det kan nemlig også tænkes, at der skal tages udgangspunkt i det tidspunkt, hvor den pågældende kunne forventes at få kendskab hertil (»potentielt kendskab«).

78. I denne forbindelse må det dog fastslås, at fællesskabslovgiver åbenbart har anset tidspunktet for registreringen af det yngre varemærke (»brugen af et yngre varemærke, der er registreret«) for det relevante tidspunkt, da fællesskabslovgiver ellers ville have anset ansøgningen om det yngre varemærke for tilstrækkelig til at indrømme beskyttelse over for indehaveren af det ældre varemærkes rettigheder. Det skal dog bemærkes, at direktivet i sig selv kun har til formål at beskytte registrerede varemærker ( ), mens det ikke griber ind i medlemsstaternes fortsatte mulighed for at beskytte de ved brug erhvervede varemærker, som det fremgår utvetydigt af fjerde betragtning. Registreringen af det yngre varemærke udgør således en vigtig tidsmæssig skillelinje. Selve registreringen er i henhold til direktivets femte betragtning omfattet af medlemsstaternes procedureregler.

79. Også af hensyn til retssikkerheden forekommer det hensigtsmæssigt at betragte registreringstidspunktet som femårsperiodens starttidspunkt, da registreringen af det yngre varemærke er en offentlig handling med virkning over for offentligheden, som indehaveren af det yngre varemærke til enhver tid kan påberåbe sig med henblik på at gøre en indsigelse om rettighedsfortabelse i medfør af direktivets artikel 9, stk. 1, gældende over for en begæring om, at varemærket erklæres ugyldigt i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), fremsat af indehaveren af det ældre varemærke.

80. Indehaveren af det yngre varemærkes forventning om, at der fem år efter registreringen af hans mærke ikke fremsættes begæring om, at dette erklæres ugyldigt, forekommer også beskyttelsesværdig, navnlig da det med rimelighed kan antages, at indehaveren af det ældre varemærke inden for rammerne af en periode af denne varighed nødvendigvis må være blevet bekendt med brugen af et identisk varemærke og alligevel ikke har foretaget sig noget. Ved nærmere betragtning viser femårsperioden fra tidspunktet for registreringen af det yngre varemærke sig at være en form for formodningsregel. Herefter opstilles ved lov en formodning om, at indehaveren af det ældre varemærke fra registreringen af det yngre varemærke i al fald havde mulighed for at blive bekendt med det. Dermed kan myndigheder og domstole, men også erhvervsdrivende, på grundlag af et objektivt forhold konkludere, at varemærkeindehaveren er bekendt hermed.

81. Som Domstolen med rette fastslog i dommen i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ( ), er en sådan formodningsregel ikke usædvanlig inden for varemærkeretten. Heri forklarede Domstolen nemlig, at »en formodning for, at ansøgeren havde kendskab til en tredjemands brug af et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, der er søgt registreret, bl.a. kan følge af et generelt kendskab i den berørte økonomiske sektor til en sådan brug, og dette kendskab kan bl.a. udledes af en sådan brugs varighed«. Domstolen fastslog med rette, at »[j]o ældre denne brug er, jo mere sandsynligt er det, at ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen havde kendskab til et sådant tegn, der blev brugt af tredjemand«.

82. En sådan lovsformodning udelukker dog ikke, at indehaveren af det ældre varemærke i det enkelte tilfælde kan modbevise den (praesumptio juris tantum). Hvis man vil undgå at udviske grænsen mellem retsinstitutterne rettighedsfortabelse og forældelse og tillade, at en periodes udløb bliver den eneste afgørende faktor for rettighedsfortabelsens indtræden, skal det ved fortolkningen af direktivets artikel 9, stk. 1, kræves, at det afgørende i sidste ende alligevel er det faktiske kendskab ( ), såfremt indehaveren af de ældre varemærker kan bevise, at han er blevet bekendt med tredjemands brug på et andet tidspunkt. Kravet om positivt kendskab afspejler retssikkerhedens særlige betydning, som i forbindelse med ordningen om rettighedsfortabelse kommer til udtryk ved den faste tidsgrænse.

83. Med henblik på den foreliggende sag er det imidlertid ikke nødvendigt endeligt at besvare spørgsmålet, om det faktiske eller det potentielle kendskab er afgørende, da dette spørgsmål først må antages at være relevant i en situation, hvor indehaveren af det ældre varemærke først har fået kendskab til det yngre varemærke på et eller andet tidspunkt efter registreringen heraf. En sådan situation foreligger dog ikke i hovedsagen, da det med sikkerhed kan lægges til grund, at AB havde kendskab til BB’s registrering af varemærket »Budweiser« den 19. maj 2000. På denne dato blev begge parter nemlig hver især registreret som indehaver af dette ordmærke i varemærkeregistreret efter en mangeårig retstvist. Derudover var AB bekendt med, at BB havde brugt varemærket »Budweiser« lige siden 1970’erne. Der var således tidsmæssig overensstemmelse mellem registreringen af det senere varemærke og det tidspunkt, hvor dets registrering og brug blev bekendt.

iii) Registrering af det ældre varemærke er ikke nødvendig

84. Spørgsmålet om, hvorvidt femårsperioden allerede kan begynde at løbe, inden indehaveren af det ældre varemærke har opnået den faktiske registrering af sit varemærke, som den forelæggende ret formoder og antyder i første spørgsmål, litra c), og andet spørgsmål, skal i betragtning af henvisningen i direktivets artikel 9, stk. 1, til artikel 4, stk. 2, efter min opfattelse entydigt besvares bekræftende.

85. Det følger af ordlyden og den systematiske sammenkædning af de to bestemmelser (»et af de i [...] omhandlede ældre varemærker«), at artikel 4, stk. 2, indeholder en definition af, hvad der forstås ved et »ældre varemærke« i direktivets forstand. Det fremgår klart af denne bestemmelse, at der ved sondringen mellem et ældre og et yngre varemærke skal tages udgangspunkt i tidspunktet for anmeldelsen heraf og ikke i tidspunktet for den faktiske registrering. Begrebet »ældre varemærke« er således ikke begrænset til varemærker, der blev registreret før registreringen af et identisk eller til forveksling lignende tegn. Det følger altså heraf, at det forhold, at et tidsmæssigt ældre varemærke eventuelt endnu ikke er registreret, ikke er til hinder for, at femårsperioden begynder at løbe, såfremt de tre ovennævnte betingelser er opfyldt i det konkrete tilfælde.

86. Første spørgsmål, litra c), skal derfor besvares således, at det ikke er nødvendigt, at varemærkeindehaverens varemærke er registreret, før han kan begynde at »tåle« en andens brug af et identisk eller til forveksling lignende mærke. Andet spørgsmål skal som følge heraf også besvares med, at den femårige passivitetsperiode kan begynde og teoretisk set også udløbe, inden indehaveren af det ældre varemærke har opnået den faktiske registrering af sit mærke.

iv) Konklusion

87. På baggrund af ovennævnte betragtninger kan der drages følgende konklusioner:

– Den i direktivets artikel 9, stk. 1, fastsatte femårige passivitetsperiode begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor indehaveren af det ældre varemærke bliver bekendt med registreringen og brugen af det yngre varemærke i den medlemsstat, i hvilken sidstnævnte mærke også er registreret. Passivitetsperioden kan tidligst begynde at løbe fra tidspunktet for registreringen af dette mærke, såfremt det yngre varemærke er blevet brugt fra dette tidspunkt og indehaveren af det ældre varemærke på dette tidspunkt er blevet bekendt med denne brug.

– Registreringstidspunktet fastsættes efter medlemsstaternes relevante procedureregler.

– Den femårige passivitetsperiode kan allerede begynde at løbe, inden indehaveren af det ældre varemærke har opnået den faktiske registrering af sit mærke.

3. Spørgsmålet, om princippet om redelig og sideløbende brug er foreneligt med EU-retten

88. Med tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, om det i en situation som den, der foreligger i hovedsagen, er muligt ved anvendelse af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), at begære det yngre varemærke erklæret ugyldigt. Den forelæggende ret rejser i denne forbindelse konkret det spørgsmål, om EU-retten fastsætter en undtagelse i tilfælde af længerevarende, redelig og sideløbende brug af to identiske varemærker, der indrømmer indehaveren af det yngre varemærke beskyttelse. I retsteknisk henseende drejer det sig her om rækkevidden af det varemærkeretlige princip om fortrinsret i EU-retten samt om lovligheden af to identiske varemærkers sameksistens.

89. Det fremgår af forelæggelseskendelsens beskrivelse af retsforhandlingernes forløb i hovedsagen, at den afgørelse, som Court of Appeal traf i februar 2000, hvorefter AB og BB opnåede registrering af varemærket »Budweiser«, i retlig henseende støttedes på en konstruktion, der længe har været anerkendt både i common law og i Englands kodificerede ret (»honest concurrent use«), og som under visse omstændigheder tillader en sådan sameksistens. Denne retlige konstruktion er kodificeret i section 7 i Trade Marks Act 1994 for så vidt angår dens procedureretlige anvendelse ( ). Denne nationale bestemmelse nævner derimod ikke den retlige konstruktions materielle kriterier, som er fastlagt i retspraksis ( ).

90. Dette rejser spørgsmålet, om direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), er til hinder for en anvendelse af denne retlige konstruktion. Der skulle i givet fald retligt set være tale om en undtagelse fra princippet om fortrinsret, der er fastsat i denne direktivbestemmelse. I denne forbindelse må det imidlertid konstateres, at en sådan undtagelsesordning ikke har noget modstykke i selve direktivet, der kunne anvendes som retsgrundlag.

91. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at EU-retten generelt er til hinder for en sådan retlig konstruktion i national ret, navnlig da direktiv 89/104 kun fastsætter en delvis harmonisering ( ). Det er således absolut tænkeligt, at denne retlige konstruktion hører ind under et område, der fortsat er omfattet af medlemsstaternes lovgivningskompetence. Konstruktionen er imidlertid i lighed med ordningen om rettighedsfortabelse i direktivets artikel 9 udformet som indvending. Section 7 i Trade Marks Act 1994 ( ) giver nemlig ansøgeren om et yngre varemærke mulighed for under proceduren for registrator at anfægte tidligere rettigheder under påberåbelse af redelig og sideløbende brug af det varemærke, der søges registreret ( ). I sidste ende vedrører denne ordning ligeledes »håndhævelsen« af den ret, der er knyttet til varemærket. Dette betyder, at den vedrører et emne, der, som allerede fastslået ( ), er omfattet harmoniseringen.

92. Eftersom direktiv 89/104 ikke tillader en undtagelse af denne art i national ret, bør en sådan anses for uforenelig med direktivet, eftersom ordlyden af artikel 4, stk. 1, er klar og ikke giver plads til en fortolkningsmargin. I bestemmelsen hedder det udtrykkeligt, at et varemærke »udelukkes fra registrering« eller »kan erklæres ugyldigt«, hvis det kommer i konflikt med et ældre varemærke eller en ældre ret.

93. Ved en systematisk fortolkning af direktivet tyder meget på, at denne retlige konstruktion ikke er forenelig med direktivet. Som argument herfor kan det nemlig anføres, at undtagelserne fra artikel 4, stk. 1, er fastsat udtømmende, og at ingen af dem omfatter den situation, der ligger til grund for hovedsagen.

94. Således bestemmer eksempelvis direktivets artikel 4, stk. 5, at medlemsstaterne kan tillade, at varemærket under passende omstændigheder ikke udelukkes fra registrering eller erklæres ugyldigt, når indehaveren af det ældre varemærke eller andre ældre rettigheder giver sit samtykke til registreringen af det yngre mærke. Situationen i hovedsagen svarer imidlertid åbenbart ikke til denne udgangssituation. Tilladelsen til to identiske varemærkers sameksistens på grundlag af ovennævnte retlige konstruktion er alene baseret på en myndighedsbeslutning og ikke på et »samtykke« i form af en viljeserklæring fra indehaveren af det ældre varemærke, sådan som ordlyden af denne direktivbestemmelse kræver. En sådan myndighedsbeslutning – som den Court of Appeal traf i februar 2000 – kan derfor ikke anses for en gennemførelse af denne undtagelsesregel.

95. Direktivets artikel 4, stk. 6, er ligeledes uden relevans ( ), navnlig da denne bestemmelse alene for en overgangsperiode giver en medlemsstat lov til at opretholde visse i national ret fastsatte registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, der var gældende inden ikrafttrædelsesdatoen for de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. Den omtvistede retlige konstruktion »honest concurrent use«, således som den er kodificeret i section 7 i Trade Marks Act 1994, er imidlertid hverken en registreringshindring eller en ugyldighedsgrund som omhandlet i direktivets artikel 4, stk. 6, men derimod en indvending, som indehaveren af det yngre varemærke kan gøre over for det nationale varemærkekontor, såfremt det inden for rammerne af dets undersøgelse ex officio af ansøgningen om registreringen af varemærket henviser til eventuelle beskyttelseshindringer, som f.eks. at der findes et ældre identisk varemærke som omhandlet i section 5 (2) i Trade Marks Act 1994, som er bestemmelsen til gennemførelse af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a). Grundlaget for det materielle anvendelsesområde for denne undtagelse er således slet ikke til stede, hvorfor den omstændighed, at AB’s og BB’s ansøgninger om registrering af varemærket »Budweiser« blev indgivet, mens Trade Marks Act 1938 var gældende, dvs. inden direktiv 89/104 blev gennemført i engelsk ret, bør anses for irrelevant for den foreliggende sag i denne forbindelse.

96. Som et yderligere systematisk argument kan endelig anføres den allerede undersøgte ordning vedrørende rettighedsfortabelse i artikel 9, som fællesskabslovgiver jo netop har indført af hensyn til retssikkerheden, og som i så henseende i det væsentlige har samme formål som ovennævnte nationale retlige konstruktion. Når der findes en så klar ordning i direktivet, forekommer det overflødigt at lede efter endnu en undtagelsesbestemmelse for at legitimere sameksistensen af to identiske varemærker.

97. Direktiv 89/104 indeholder således ingen undtagelsesbestemmelse, der i en situation som den, der foreligger i hovedsagen, tillader en sameksistens af to identiske varemærker på grundlag af den omtvistede retlige konstruktion »honest concurrent use«. Det må derfor antages, at denne retlige konstruktion principielt er uforenelig med EU-retten ( ). To identiske varemærkers sameksistens kan således ifølge de EU-retlige forskrifter, der gælder i dag, principielt ikke begrundes med argumentet om en eventuel redelig og sideløbende brug over en vis periode.

98. Sammenfattende kan det fastslås, at direktiv 89/104 ikke indeholder nogen undtagelsesbestemmelse, der i en situation som den, der foreligger i hovedsagen, tillader to identiske varemærkers sameksistens. Herefter er direktivets artikel 4, stk. 1, litra a) – forudsat at det tidsmæssigt finder anvendelse på hovedsagen – principielt til hinder for to forskellige varemærkeindehaveres mangeårige, redelige og sideløbende brug af to identiske varemærker, der dækker varer af samme art.

C – Andre relevante retsspørgsmål

99. Foruden de tre ovennævnte emneområder rejser den foreliggende sag to yderligere relevante retsspørgsmål. Det drejer sig dels om, hvorvidt direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), finder tidsmæssig anvendelse i hovedsagen, dels om beskyldningen om misbrug af rettigheder i forbindelse med udøvelsen af indehaveren af et ældre varemærkes ret til at begære et yngre identisk varemærke erklæret ugyldigt, som er knæsat i denne direktivbestemmelse.

1. Tidsmæssig anvendelse af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a)

a) Generelt

100. Som der allerede er redegjort for i indledningen til dette forslag til afgørelse ( ), opstod tvisten i hovedsagen i det væsentlige på grund af spørgsmålet om, hvorvidt AB kan påberåbe sig henholdsvis artikel 4, stk. 1, litra a), og den nationale bestemmelse til gennemførelse heraf med henblik på at kræve det med samme navn registrerede varemærke »Budweiser« erklæret ugyldigt. I denne forbindelse opstår – selv om den nationale ret ikke har udtalt sig herom i forelæggelseskendelsen – spørgsmålet om, hvorvidt artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 har tidsmæssig gyldighed (anvendelse ratione temporis) i forhold til omstændighederne i hovedsagen, hvilket efter min opfattelse bør besvares benægtende. Jeg vil i det følgende redegøre for denne opfattelse.

101. Det skal indledningsvis bemærkes, at det tilkommer Domstolen at oplyse den nationale ret om alle de momenter, der angår fortolkning af EU-retten, og som kan være til nytte ved afgørelsen af den sag, som verserer for denne, uanset om den henviser til dem i sine spørgsmål ( ). Afklaringen af dette spørgsmål er af særlig relevans i den foreliggende sag, navnlig fordi den retlige konstruktion »honest concurrent use«, som allerede fastslået, ikke er forenelig med artikel 4, stk. 1, litra a). Såfremt denne direktivbestemmelse tidsmæssigt finder anvendelse, ville dette atter betyde, at afgørelsen truffet af Court of Appeal i februar 2000 om at tillade to identiske varemærkers sameksistens på grundlag af denne retlige konstruktion, ikke var i overensstemmelse med EU-retten.

102. Denne retsafgørelse afsluttede imidlertid kun en af de to nationale sager, der samtidig repræsenterer de to perioder, der er af betydning for, om artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 finder tidsmæssig anvendelse, nemlig for det første sagen om registrering af de to identiske »Budweiser«-varemærker, herunder de respektive indsigelsessager, og for det andet sagen om gyldigheden af BB’s registrering af varemærket, som blev indledt ved AB’s begæring af 18. maj 2005. Sidstnævnte sag er den sag, som har givet anledning til den præjudicielle forelæggelse, og den repræsenterer dermed også den eneste periode, der er relevant for den foreliggende sag. Da det imidlertid ikke kan udelukkes, at en eventuel manglende tidsmæssig anvendelse af artikel 4, stk. 1, litra a), i den første sag har konsekvenser for den anden sag, skal den tidsmæssige anvendelse af denne direktivbestemmelse undersøges for så vidt angår begge sager og tidsrum i rækkefølge.

b) Sagen om registreringen af varemærket

i) Tidsmæssige tilknytningspunkter

103. Besvarelsen af spørgsmålet om den tidsmæssige anvendelse af artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 viser sig at være særdeles kompleks, da de væsentlige faktiske begivenheder fandt sted på et tidspunkt, hvor denne bestemmelse endnu ikke var trådt i kraft eller endnu ikke var blevet gennemført i national ret.

104. Selve direktiv 89/104 trådte i kraft den 27. december 1988. I henhold til direktivets artikel 16, stk. 1, skulle medlemsstaterne sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 28. december 1991. Rådet havde i henhold til artikel 16, stk. 2, beføjelse til efter forslag fra Kommissionen at forlænge denne frist indtil senest den 31. december 1992. Det Forenede Kongerige opfyldte under alle omstændigheder denne gennemførelsespligt med forsinkelse, nærmere bestemt den 31. oktober 1994, hvor Trade Marks Act 1994 trådte i kraft.

105. Ved sin afgørelse fra februar 2000 anvendte Court of Appeal imidlertid ikke Trade Marks Act 1994, som egentlig skulle tjene til gennemførelse af direktiv 89/104, men derimod alene Trade Marks Act 1938, som i den relevante periode, dvs. på de tidspunkter i 1979 og 1989, hvor anmeldelserne fandt sted, tidsmæssigt var den eneste anvendelige lov. På denne baggrund rejser der sig det spørgsmål, om Court of Appeal i betragtning af den tidsmæssige anvendelse af Trade Marks Act 1938 allerede var forpligtet til at anvende direktiv 89/104. Dette forudsætter atter, at direktiv 89/104 kan anvendes med tilbagevirkende kraft (med hensyn til anmeldelsen i 1979) eller kan anvendes fra dets ikrafttræden, men før dets gennemførelse i national ret (med hensyn til anmeldelsen i 1989).

ii) Ingen anvendelse af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), med tilbagevirkende kraft

106. Domstolen har i sin praksis lagt til grund, at materielle EU-retlige regler for at sikre overholdelsen af retssikkerhedsprincippet og princippet om den berettigede forventning principielt skal fortolkes således, at de kun omfatter forhold, som ligger efter ikrafttrædelsen ( ). Der gælder dog en undtagelse fra dette princip, såfremt det af de materielle bestemmelsers ordlyd, formål eller opbygning klart fremgår, at de også gælder for forhold, der er opstået før deres ikrafttræden ( ). I denne konstellation indtræder der ganske vist, i modsætning til førnævnte konstellation, ingen retsvirkninger før bestemmelsens ikrafttræden. Der foreligger således ikke en tilbagevirkende gyldighed i egentlig forstand ( ). Alligevel skal der også i denne sammenhæng tages hensyn til retssikkerhedsprincippet og princippet om den berettigede forventning, da der knyttes retsvirkninger for nutiden eller fremtiden til forhold, der er opstået i fortiden og derfor ikke længere kan ændres ( ).

107. Der er intet i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, der tyder på, at denne bestemmelse skulle have retsvirkninger for tiden forud for dens ikrafttræden. Ganske vist indeholder eksempelvis direktivets artikel 4, stk. 6, en tidsmæssig ordning, for så vidt som den i en overgangsperiode tillader opretholdelsen af visse registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde, der var gældende i henhold til national ret inden ikrafttrædelsesdatoen for de bestemmelser, der var nødvendige for at efterkomme dette direktiv. Alligevel fremgår det klart af denne bestemmelses indhold og formål, at dens retsvirkninger kun tager sigte på fremtiden. En anvendelse af artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 med tilbagevirkende kraft til tidspunktet for den første anmeldelse i 1979 kommer derfor ikke i betragtning.

iii) Ingen anvendelse fra tidspunktet for direktivets ikrafttræden

108. Noget andet kunne imidlertid gøre sig gældende med hensyn til BB’s anmeldelse af varemærket »Budweiser«, da den fandt sted den 28. juni 1989, dvs. efter at direktiv 89/104 var trådt i kraft. Spørgsmålet er, om Court of Appeal på baggrund af, at denne anmeldelse fandt sted i perioden forud for gennemførelsesfristens udløb, var forpligtet til at efterprøve, om to identiske varemærkers sameksistens, støttet på den retlige konstruktion »honest concurrent use«, skulle udelukkes på grund af en eventuel uforenelighed med artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104.

109. Indledningsvis skal det bemærkes, at medlemsstaterne ikke kan kritiseres for, at de ikke har gennemført et direktiv i national ret, før fristen for gennemførelse er udløbet ( ). Imidlertid er de allerede i den periode, hvor fristen for gennemførelsen løber, bundet af et direktivs normative indhold i form af forudgående virkninger, for så vidt som de ikke må forholde sig på en sådan måde, at direktivets genstand og formål undergraves derved, at medlemsstaternes adfærd udelukker en senere adfærd fra disses side, der er i overensstemmelse med direktivet. De skal undlade at træffe foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af det i et direktiv foreskrevne resultat i alvorlig fare ( ).

110. For så vidt angår de domstole i medlemsstaterne, der er ansvarlige for retsanvendelsen, skal det bemærkes, at også de som offentlige myndigheder er bundet af denne undladelsespligt, og derfor ifølge Domstolens praksis fra tidspunktet for direktivets ikrafttræden i videst muligt omfang skal afholde sig fra at fortolke national ret således, at det mål, som direktivet tilstræber, bringes i alvorlig fare efter udløbet af gennemførelsesfristen ( ).

111. Som Domstolen flere gange har udtalt, begrænses denne forpligtelse til direktivkonform fortolkning af den nationale ret af de generelle retsprincipper, især retssikkerhedsprincippet, i den henseende, at den ikke kan tjene som grundlag for en fortolkning contra legem af national ret ( ).

112. I betragtning af den kendsgerning, at en direktivkonform fortolkning af den nationale ret i sidste ende havde betydet, at anvendelsen af den retlige konstruktion »honest concurrent use« contra legem skulle undlades, kan Court of Appeal ikke efterfølgende kritiseres for at have handlet i strid med EU-retten, da denne ret ved sin afgørelse af februar 2000 lagde den nationale lovgivning, der var gældende i 1979 og 1989, til grund.

c) Sagen om det registrerede varemærkes gyldighed

113. Endelig skal det afklares, om artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 finder tidsmæssig anvendelse i den sag om gyldigheden af BB’s registrerede varemærke, der er relevant i det foreliggende tilfælde.

114. I betragtning af, at de faktiske omstændigheder ligger langt tilbage i tiden, taler principperne om retssikkerhed og beskyttelsen af den berettigede forventning efter min opfattelse for undtagelsesvis at tillade sameksistensen af de to identiske varemærker og dermed også for så vidt angår hovedsagen at lade Court of Appeals afgørelse fra februar 2000 uberørt. Dette kræver nødvendigvis, at det fastslås, at artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 heller ikke finder tidsmæssig anvendelse i hovedsagen. Betingelserne herfor er efter min mening opfyldt. Jeg vil redegøre for mit standpunkt nedenfor.

115. Inden for rammerne af en præjudiciel procedure er Domstolen forpligtet til at give den forelæggende ret et hensigtsmæssigt svar på dens præjudicielle spørgsmål, der i videst muligt omfang bidrager til bilæggelsen af tvisten i hovedsagen. Domstolen kan ikke træffe afgørelse uden i tilstrækkeligt omfang at tage hensyn til omstændighederne i hovedsagen, der er kendetegnet ved stor kompleksitet. Domstolen kan navnlig ikke lade ude af betragtning, at den situation, hvori de to virksomheder befinder sig i dag, hovedsageligt skyldes den retsstilling, der fandtes i Det Forenede Kongerige før direktivets ikrafttræden, og som tillod identiske varemærkers sameksistens. En efterfølgende tilpasning af denne retsstilling i overensstemmelse med EU-rettens krav var heller ikke mulig efter dette tidspunkt, da det for den nationale ret havde medført, at denne skulle sætte sig ud over statens nationale ret ( ). En gradvis overgang til en retstilstand, der var i overensstemmelse med EU-retten, var heller ikke mulig efter gennemførelsen af direktiv 89/104 i national ret. Denne retsstilling har ført til, at de to virksomheder i en periode på flere årtier – på trods af, at den erhvervsmæssigt anvendte ordbetegnelse (»Budweiser«) er identisk, og at der foreligger en konkurrencesituation i samme markedssektor – har opereret side om side og åbenbart har kunnet oparbejde en vis varemærkeretlig forretningsværdi (»goodwill«)( ), der giver det pågældende varemærke en vis genkendelsesværdi ( ). I tillid til denne retsstilling har begge virksomheder drevet forretning parallelt og erobret markedsandele. Denne tillid ville blive undermineret, såfremt virksomhederne retligt blev tvunget til definitivt at opgive den ordbetegnelse, som kunderne forbinder med en bestemt værdi. Det er imidlertid lige netop, hvad der ville ske, hvis BB’s indregistrerede varemærke blev erklæret for ugyldigt.

116. Den modsatte opfattelse, dvs. at artikel 4, stk. 1, litra a), finder ubegrænset anvendelse på hovedsagen, ville desuden reelt indebære, at direktivets tidsmæssige anvendelsesområde udvides, så det går tilbage til 1979, hvor AB anmeldte varemærket »Budweiser«. Det kan imidlertid ikke lægges til grund, at fællesskabslovgiver har haft til hensigt, at faktiske omstændigheder, der fandt sted i 1979, skulle omfattes tidsmæssigt.

d) Konklusion

117. På grundlag af disse overvejelser når jeg frem til, at hverken en anvendelse af artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 med tilbagevirkende kraft eller fra tidspunktet for direktivets ikrafttræden er begrundet. I overensstemmelse hermed må det lægges til grund, at direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), ikke finder tidsmæssig anvendelse i hovedsagen. De præjudicielle spørgsmål må derfor anses for at være uden genstand.

2. Beskyldningen om misbrug af rettigheder

118. Afslutningsvis skal det endvidere undersøges, om AB’s udøvelse af retten i medfør af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), i hovedsagen skal anses for misbrug af rettigheder, fordi AB først begærede BB’s registrerede varemærke erklæret ugyldigt én dag før den femårige passivitetsperiodes udløb. Den forelæggende ret giver ganske vist ikke direkte udtryk herfor, men det antydes i det mindste i dens redegørelse ( ). Derimod bebrejder Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske Republik direkte AB for misbrug af rettigheder. I denne forbindelse bemærkes,, at Domstolen med henblik på en saglig korrekt besvarelse af den præjudicielle anmodning frit kan udlede de EU-retlige elementer, der under hensyn til sagsgenstanden kræver en fortolkning ( ). Netop i betragtning af de særlige omstændigheder i hovedsagen og disse antydninger finder jeg det på sin plads at undersøge beskyldningen om misbrug af rettigheder.

119. I EU-retten findes et begreb vedrørende misbrug af rettigheder ( ), der følger af Domstolens praksis ( ) og i mellemtiden har et forholdsvist nøjagtigt indhold ( ). Denne tankegang, der oprindeligt opstod i forbindelse med de grundlæggende friheder, har Domstolen overført til andre specifikke områder af EU-retten og videreudviklet. Den kan – stærkt forenklet – forstås som et principielt forbud mod misbrug, hvorefter »fællesskabsretten ikke kan gøres gældende med henblik på at muliggøre misbrug eller svig« ( ). Efter Domstolens opfattelse forudsætter beviset for, at der er tale om misbrug, dels et sammenfald af objektive omstændigheder i det konkrete tilfælde, hvoraf det fremgår, at det formål, som EU-bestemmelserne forfølger, ikke er opnået, selv om betingelserne i disse bestemmelser formelt er overholdt. Dels kræves et subjektivt element, der består i ønsket om at drage fordel af EU-bestemmelserne ved kunstigt at skabe de betingelser, der kræves for at opnå denne fordel ( ).

120. Det påhviler ganske vist den nationale ret at foretage prøvelse af, hvorvidt der i tvisten i hovedsagen foreligger faktiske omstændigheder, der udgør misbrug ( ). Imidlertid kan Domstolen i en præjudiciel forelæggelsessag i givet fald give nærmere oplysninger med henblik på at vejlede den nationale ret i dens fortolkning ( ).

121. Den tjekkiske og den slovakiske regerings argumentation må forstås således, at misbruget i forbindelse med udøvelsen af retten i medfør af direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), efter deres opfattelse består i, at AB har indgivet begæringen om, at BB’s registrerede varemærke »Budweiser« erklæres for ugyldigt, én dag før den femårige passivitetsperiodes udløb, hvorved BB skal være blevet forhindret i at sætte sig til modværge. Jeg finder ikke denne argumentation overbevisende, da den beror på den tvivlsomme generelle antagelse, at den passive part af hensyn til en anden, der i reglen retsstridigt benytter et identisk varemærke, skal nægtes mulighed for at udnytte den i artikel 9, stk. 1, nævnte periode fuldt ud. Den berettigede part skal derimod indrømmes ret til at anvende de materielle og processuelle retsregler til størst mulig fordel for sig selv uden at blive udsat for beskyldninger om misbrug af rettigheder ( ).

122. Uanset spørgsmålet, om de to varemærkers sameksistens på grundlag af det i den nationale ret anerkendte princip om redelig og sideløbende brug er lovlig i henhold til EU-retten, hvilket allerede er blevet undersøgt nøje, skal dette argument imødegås, fordi en handling, der er nødvendig for at overholde en frist, principielt skal kunne foretages indtil udgangen af den sidste dag. Dette er både i overensstemmelse med principperne i EU’s ( ) og medlemsstaternes ( ) processuelle regler og med direktivmålene. Indehaveren af det yngre varemærkes forventning om at kunne bruge det uden indsigelse fra indehaveren af det ældre varemærke beskyttes nemlig allerede i tilstrækkelig grad ved, at EU-retsordningen bestemmer, at retsvirkningen i form af rettighedsfortabelse indtræder, når den femårige passivitetsperiode udløber. Indtil denne periode er udløbet, må indehaveren af det yngre varemærke indstille sig på, at den anden part til enhver tid kan iværksætte modforanstaltninger. Fastsættelsen af en fast tidsgrænse på fem år tjener, som anført ovenfor, retssikkerheden og beskytter i sidste ende begge parter, idet den tilvejebringer en stabil retstilstand ( ). Forhindres indehaveren af det ældre varemærke i at gøre sin ret i henhold til direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), gældende én dag før den femårige passivitetsperiodes udløb, ville det i sidste ende betyde, at der stilles spørgsmålstegn ved denne ordnings gyldighed. En opblødning af den faste tidsgrænse ud fra overvejelser om hensyntagen, som den tjekkiske og slovakiske regering synes at have i tankerne, ville være skadelig for retssikkerhedsprincippet og derfor ikke i overensstemmelse med fællesskabslovgivers hensigter. Deres anbringende må derfor forkastes.

123. Det kan herefter ikke anses for misbrug af udøvelsen af retten i henhold til direktivet artikel 4, stk. 1, litra a), at AB’s begæring om, at det yngre varemærke erklæres ugyldigt, er blevet fremsat én dag før udløbet af den femårige passivitetsperiode.

VII – Følgeslutninger

124. Sammenfattende kan det konstateres, at artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 i hovedsagen hverken kan anvendes med tilbagevirkende kraft eller fra tidspunktet for direktivets ikrafttræden. Dermed er det ikke nødvendigt at besvare de enkelte præjudicielle spørgsmål. Domstolen bør derfor besvare den præjudicielle forelæggelse således:

– Direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), finder ikke tidsmæssig anvendelse på faktiske omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede.

– I et tilfælde som det, der foreligger i hovedsagen, skal det derfor vurderes efter national lovgivning, om indehaveren af et ældre varemærke kan begære, at et varemærke udelukkes fra registrering eller, såfremt det er blevet registreret, erklæres ugyldigt, selv hvor der har været en lang periode med redelig og sideløbende brug af disse mærker for varer af samme art.

125. Såfremt Domstolen, i modsætning til min opfattelse, lægger til grund, at artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 finder tidsmæssig anvendelse på faktiske omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, bør de præjudicielle spørgsmål besvares således:

– Begrebet »passivitet« som omhandlet i direktivets artikel 9, stk. 1, er et selvstændigt EU-retligt begreb, der skal fortolkes ensartet i alle medlemsstater. Begrebet forudsætter, at indehaveren af et ældre varemærke retligt har mulighed for at modsætte sig brugen af et yngre registreret varemærke, når det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og når de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er omfattet af det pågældende varemærke, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling.

– Det er ikke nødvendigt, at indehaveren af et ældre varemærke har fået dette registreret, før han kan begynde at »tåle« en andens brug af et yngre varemærke i denne medlemsstat. Passivitetsperioden i henhold til direktivets artikel 9, stk. 1, begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor indehaveren af det ældre varemærke bliver bekendt med brugen af et yngre registreret varemærke i denne medlemsstat. Passivitetsperioden kan således tidligst begynde at løbe fra tidspunktet for registreringen, såfremt det yngre varemærke fra dette tidspunkt bruges, og indehaveren er bekendt hermed. Passivitetsperioden kan begynde at løbe og eventuelt også udløbe, inden indehaveren af det ældre varemærke har opnået registrering af dette mærke.

– Direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), er principielt til hinder for to forskellige varemærkeindehaveres mangeårige, redelige og sideløbende brug af to identiske varemærker, der omfatter varer af samme art.

VIII – Forslag til afgørelse

126. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare forelæggelseskendelsen fra Court of Appeal (England & Wales) således:

»1) Artikel 4, stk. 1, litra a), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker finder ikke tidsmæssig anvendelse på faktiske omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede.

2) I et tilfælde som det, der foreligger i hovedsagen, skal det derfor vurderes efter national lovgivning, om indehaveren af et ældre varemærke kan begære, at et varemærke udelukkes fra registrering eller, såfremt det er blevet registreret, erklæres ugyldigt, selv hvor der har været en lang periode med redelig og sideløbende brug af disse mærker for varer af samme art.«