Sag C-196/11 P

Formula One Licensing BV

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) og Global Sports Media Ltd

»Appel — EF-varemærker — figurmærke F1-LIVE — indsigelse rejst af indehaveren af de internationale og nationale ordmærker F1 og af et EF-figurmærke F1 Formula 1 — manglende fornødent særpræg — beskrivende bestanddel — ophævelse af beskyttelsen af et ældre nationalt varemærke — risiko for forveksling«

Sammendrag af dom

EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — sameksistens af ældre varemærker — anerkendelse af en vis grad af fornødent særpræg hos et nationalt varemærke

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra b), art 8, stk. 1, litra b), og stk. 2, litra a), nr. ii); Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95, art. 3, stk. 1, litra b); Rådets direktiv 89/104, art. 3, stk. 1, litra b)]

Det følger af sameksistensen af EF-varemærker og nationale varemærker samt af den omstændighed, at registreringen af sidstnævnte ikke henhører under kompetencen for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), og at den retlige prøvelse heraf ikke henhører under Rettens kompetence, at nationale varemærkers gyldighed ikke kan anfægtes under en indsigelsesprocedure om registrering af et EF-varemærke.

Det kan derfor heller ikke i forbindelse med en sådan indsigelsesprocedure med hensyn til et tegn, der er identisk med et i en medlemsstat beskyttet varemærke, konkluderes, at der foreligger en absolut registreringshindring som f.eks. et manglende fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker og i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 og direktiv 2008/95 om varemærker. I denne henseende må det fastslås, at en karakterisering af et tegn som beskrivende eller som en samlebetegnelse svarer til at benægte dets særpræg.

Således skal Harmoniseringskontoret og følgelig Retten, når der på grundlag af et ældre nationalt varemærke rejses indsigelse mod registreringen af et EF-varemærke, undersøge, på hvilken måde den relevante kundekreds opfatter det tegn i det ansøgte varemærke, som er identisk med det nationale varemærke, og i givet fald vurdere, om tegnet har det fornødne særpræg.

Disse undersøgelser har imidlertid deres begrænsning. Undersøgelserne må ikke føre til en konstatering af, at et tegn, der er identisk med et nationalt registreret og beskyttet varemærke, mangler det fornødne særpræg, idet en sådan konstatering ikke ville være forenelig hverken med sameksistensen af EF-varemærker og nationale varemærker eller med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, fortolket i lyset af samme artikels stk. 2, litra a), nr. ii).

En sådan konstatering ville nemlig skade nationale varemærker, der er identiske med et tegn, der anses for at mangle fornødent særpræg, idet registrering af et sådant EF-varemærke ville udgøre en situation, der kunne fjerne den nationale beskyttelse af varemærkerne. Den nævnte konstatering ville således ikke overholde det system, der er indført ved forordning nr. 40/94, som er baseret på sameksistensen af EF-varemærker og nationale varemærker, således som anført i femte betragtning til denne forordning, idet et internationalt eller nationalt varemærkes gyldighed kan anfægtes på grundlag af manglende fornødent særpræg alene under en sag om ugyldighed, der er iværksat i den berørte medlemsstat i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 og i direktiv 2008/95.

Det bemærkes, at artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 udtrykkeligt fastsætter, at der under en indsigelsessag skal tages hensyn til de ældre varemærker, der er registreret i en medlemsstat.

Følgelig skal der for ikke at tilsidesætte artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 anerkendes en vis grad af fornødent særpræg hos et nationalt varemærke, der er påberåbt til støtte for en indsigelse mod registrering af et EF-varemærke.

(jf. præmis 40-47)