FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

P. CRUZ VILLALÓN

fremsat den 25. marts 2010 1( )

Sag C-51/09 P

Barbara Becker

»Appel – EF-varemærke – ordmærket »Barbara Becker« – indsigelse fra indehaveren af EF-ordmærkerne »BECKER« og »BECKER ONLINE PRO««

I – Indledning

1. Barbara Becker har iværksat appel til prøvelse af dom afsagt af Retten i Første Instans (Første Afdeling) den 2. december 2008 i sagen Harman International Industries mod KHIM ( ), som omstødte en afgørelse truffet af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) ( ), som anerkendte retten til registrering af EF-varemærket »Barbara Becker«.

2. Til grund for den foreliggende sag ligger den indsigelse, som virksomheden Harman International Industries, Inc. (herefter »Harman Int. Industries«) havde rejst ved Harmoniseringskontorets indsigelsesafdeling på grundlag af en mulig risiko for forveksling mellem det varemærke, hvis registrering appellanten har ansøgt om, og de ældre rettigheder til varemærket, dvs. dem, der følger af såvel EF-varemærket »BECKER ONLINE PRO« som det ansøgte EF-varemærke »BECKER«, idet indgivelsen af ansøgning herom var gået forud for det varemærke, der er sagens genstand.

3. Det fremgår, at selv om appellanten og Harmoniseringskontoret i de skriftlige indlæg baserede deres påstande på manglende begrundelse for den appellerede dom, udviklede forhandlingen under retsmødet sig til en kritik koncentreret om en retlig fejl, som navnlig fulgte af en fejlagtig fortolkning af retspraksis.

II – Relevant varemærkelovgivning

4. Siden den 13. april 2009 er EF-varemærkeretten principielt blevet reguleret af forordning (EF) nr. 207/2009 ( ), men ved afgørelsen af denne appelsag er det bestemmelserne i forordning (EF) nr. 40/94 ( ), der finder anvendelse i tidsmæssig henseende.

5. Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 (hvis ordlyd i øvrigt er gengivet i samme bestemmelse i forordning nr. 207/2009) bestemmer følgende:

»Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

[...]

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«

6. I henhold til samme artikels stk. 2 forstås ved »ældre varemærker« bl.a. EF-varemærker, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.

III – Faktiske omstændigheder i sagen for Retten og den appellerede dom

A – Faktiske omstændigheder og sagen for Harmoniseringskontoret

7. Den 19. november 2002 indgav appellanten, Barbara Becker, en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af tegnet, der udgøres af hendes eget fornavn og efternavn, som EF-ordmærke i henhold til artikel 25, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 ( ).

8. De varer, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 9 i Nicearrangementet ( ), og svarer til følgende beskrivelse: »Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og ‑apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr og computere.«

9. Den 24. juni 2004 rejste Harman Int. Industries indsigelse ved Harmoniseringskontorets indsigelsesafdeling mod registrering af det ansøgte varemærke for alle de varer, der henhørte under klasse 9 i Nicearrangementet, i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning nr. 40/94. Indsigelsen blev støttet på EF-ordmærket BECKER ONLINE PRO ( ) og EF-ordmærket BECKER ( ), som der allerede var ansøgt om. De varer, som er omfattet af de ældre varemærker, henhører ligeledes under den nævnte klasse 9, idet det er ubestridt mellem parterne, at der er sammenfald mellem de nævnte varer ( ).

10. Indsigelsesafdelingen tog Harman Int. Industries’ indsigelse til følge med den begrundelse, at der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker ( ). Indsigelsesafdelingen fastslog, at de varer, der var omfattet af de nævnte varemærker, var af samme art, og at varemærkerne som helhed lignede hinanden, for så vidt som de dels havde en mellemhøj grad af visuel og fonetisk lighed, og dels var identiske på det begrebsmæssige plan, for så vidt som de henviste til samme efternavn.

11. Barbara Becker indgav en klage til Harmoniseringskontorets Første Appelkammer, der gav medhold i klagen og annullerede indsigelsesafdelingens afgørelse ( ). Appelkammeret fastslog, at de varer, der er omfattet af de pågældende varemærker, var delvist af samme art og delvist af lignende art. Det foretog en opdeling af den relevante kundekreds på grundlag af de omhandlede varers art og formål, nemlig de varer, der var bestemt for den brede offentlighed, dem, der var bestemt for fagfolk, og en mellemkategori af produkter, der kunne være bestemt for begge grupper ( ).

12. Hvad angår de omtvistede tegn bemærkes, at appelkammeret af procesøkonomiske hensyn kun tog på den ene side det ældre ordmærke BECKER og på den anden side det ansøgte ordmærke Barbara Becker i betragtning. Appelkammeret konstaterede, at der alene forelå en vis grad af visuel og fonetisk lighed mellem de omtvistede tegn, når det derved tages i betragtning, at en anden bestanddel, nemlig fornavnet »Barbara«, var placeret først i det varemærke, der var søgt registreret ( ).

13. På det begrebsmæssige plan fastslog appelkammeret derimod, at de omtvistede tegn var klart forskellige i Tyskland og i de øvrige lande i Den Europæiske Union. Det fastslog, at efternavnet Becker ikke var den særprægede og dominerende bestanddel af det varemærke, der blev søgt registreret, på grund af den omstændighed, at den relevante kundekreds snarere ville opfatte sidstnævnte som en helhed, altså som »Barbara Becker«, i stedet for som en kombination af fornavn og efternavn. Det fastslog også, at Barbara Becker »havde opnået status som en berømthed« ( ) i Tyskland, mens efternavnet Becker generelt blev anset for et udbredt og almindeligt efternavn. Appelkammeret fastslog derfor, at de begrebsmæssige forskelle mellem tegnene var tilstrækkeligt betydelige til, at der ikke bestod en risiko for forveksling ( ).

14. Appelkammeret konstaterede desuden, at den i retspraksis fastslåede betingelse for at anvende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, hvorefter der skal foreligge en sådan grad af lighed mellem de omtvistede varemærker, således at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem dem, ikke var opfyldt i det foreliggende tilfælde ( ).

B – Sammenfatning af den appellerede dom

15. Den 15. juni 2007 anlagde Harman Int. Industries søgsmål for Retten i Første Instans med påstand om annullation af appelkammerets afgørelse. Til støtte for søgsmålet gjorde sagsøgeren to anbringender gældende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og tilsidesættelse af samme forordnings artikel 8, stk. 5. Eftersom appellen af Rettens dom ikke omfatter det andet af disse anbringender, gengives overvejelserne vedrørende anvendelse af nævnte forordnings artikel 8, stk. 5, ikke her.

16. Retten tiltrådte det første annullationsanbringende med den begrundelse, at appelkammeret med urette havde fastslået, at de omtvistede varemærker var klart forskellige. Uanset de større eller mindre forskelle mellem de to varemærker på det visuelle og fonetiske plan ( ) afviste Retten appelkammerets bedømmelse af den relative betydning af bestanddelen »becker« i forbindelse med bestanddelen »barbara« i varemærket Barbara Becker, på grundlag af følgende ræsonnement ( ).

17. Retten henviste for det første til en af den afsagt dom, hvor den havde fastslået, at selv om opfattelsen af varemærker, der udgøres af personnavne, kan variere i de forskellige lande i Fællesskabet, tillægger forbrugerne i hvert fald i Italien generelt efternavnet en højere grad af særpræg end fornavnet indeholdt i varemærker ( ). Heraf udledte den, at efternavnet Becker har en højere grad af særpræg end fornavnet Barbara i varemærket Barbara Becker.

18. For det andet afviste Retten, at Barbara Beckers berømthed i Tyskland som tidligere hustru til Boris Becker skulle betyde, at varemærkerne ikke har lighed på det begrebsmæssige plan, idet de henviser til det samme efternavn Becker. Dette gjorde sig ifølge Retten i endnu højere grad gældende, fordi bestanddelen »becker« som efternavn i en del af Fællesskabet indeholder en højere grad af særpræg end bestanddelen »barbara«, der blot er et fornavn.

19. For det tredje henviste Retten til Domstolens dom i Medion-sagen ( ), som har fastslået, at når et sammensat varemærke udgøres af en sammenstilling af en bestanddel og af et andet tidligere registreret varemærke, kan det have lighed med dette andet varemærke, når sidstnævnte ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte varemærke uden dog at udgøre det dominerende element. Idet Retten anvendte dette kriterium på det foreliggende tilfælde, fastslog den, at bestanddelen »becker« opfattes som et efternavn, som ofte anvendes til at identificere en person. Denne bestanddel har således bevaret en selvstændig adskillelsesevne i varemærket Barbara Becker, som er tilstrækkelig til at fastslå en risiko for forveksling.

20. I betragtning af at det ikke var bestridt, at de varer, for hvilke hvert af de omstridte varemærker skal anvendes, var af samme eller lignende art, og at varemærket Barbara Becker og varemærket BECKER har visuelle, lydlige og begrebsmæssige ligheder, fastslog Retten endelig, at der forelå en risiko for forveksling mellem de to varemærker, også selv om de nævnte varer var bestemt for en offentlighed, der udviser en relativt høj grad af opmærksomhed. Retten afviste Harmoniseringskontorets argument om, at et sammensat varemærke alene kan anses for at have lighed med et andet varemærke, såfremt deres fælles bestanddel udgør det dominerende element i helhedsindtrykket af det sammensatte varemærke. Retten tiltrådte heller ikke Barbara Beckers argument om, at retspraksis vedrørende sammensatte varemærker ikke var anvendelig på personnavne for så vidt angår risiko for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

IV – Retsforhandlingerne for Domstolen og parternes påstande

21. Den af Barbara Becker iværksatte appel blev registreret på Domstolens Justitskontor den 3. februar 2009. Appellanten har nedlagt følgende påstande:

– Punkt 1 i konklusionen i den appellerede dom, som annullerede afgørelsen truffet af Første Appelkammer den 7. marts 2007, ophæves.

– Punkt 3 i konklusionen i den appellerede dom, som tilpligtede Harmoniseringskontoret at bære sine egne omkostninger og betale Harman Int. Industries’ omkostninger, ophæves.

– Harman Int. Industries tilpligtes at betale sagens omkostninger.

22. Harman Int. Industries’ svarskrift blev indleveret til Domstolens Justitskontor den 27. marts 2009. Virksomheden har nedlagt følgende påstande:

– Den appellerede dom stadfæstes i sin helhed.

– Appellanten betaler Harman Int. Industries’ omkostninger ved alle Harmoniseringskontorets instanser og ved Fællesskabets retsinstanser.

23. Harmoniseringskontoret forelagde sit svarskrift den 8. maj 2009 ( ) og har nedlagt følgende påstande:

– Den appellerede dom ophæves i sin helhed.

– Harman Int. Industries tilpligtes at betale Harmoniseringskontorets omkostninger.

24. Under retsmødet, der blev afholdt den 11. februar 2010, afgav repræsentanterne for Barbara Becker, Harman Int. Industries og Harmoniseringskontoret deres mundtlige indlæg og besvarede Domstolens og generaladvokatens spørgsmål.

V – Gennemgang af appellen

A – Fastlæggelse af standpunkter

25. Barbara Becker har fremsat et enkelt appelanbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Nærmere bestemt foreholder hun Retten i Første Instans en urigtig anvendelse på den foreliggende sag af en konklusion i dens dom i Fusco-sagen samt en fejl i anvendelsen på denne sag af Medion-dommen.

26. For så vidt angår det første klagepunkt har appellanten kritiseret Retten for til den foreliggende sag at have ekstrapoleret en konstatering i Fusco-dommen, hvorefter forbrugerne i hvert fald i Italien generelt tillægger efternavnet en højere grad af særpræg end fornavnet i varemærker, uden at nævne sin egen efterfølgende udtalelse, i hvilken den hævdede, at denne regel ikke kan anvendes automatisk, uden at der tages hensyn til hver enkelt sags særlige omstændigheder ( ). Til trods for at de to mærker i den nævnte sag indeholdt det samme italienske efternavn »Rossi«, ansås det i Marcorossi-dommen ikke for tilstrækkeligt dominerende til at give anledning til en risiko for forveksling ( ).

27. Med det andet klagepunkt kritiserer Barbara Becker Retten for ved anvendelsen af Medion-dommen at have udledt, at bestanddelen »Becker« bevarede en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte varemærke, hvilket medførte, at Retten fastslog de omtvistede varemærkers lighed. Barbara Becker mener, at Domstolen i den nævnte dom alene tilsigtede at undgå, at en tredjemand kunne tilføje navnet på sin virksomhed, formodentlig med en svag grad af særpræg, til et allerede registreret varemærke og kræve beskyttelse for helheden til skade for det nævnte varemærke. Hun gør under alle omstændigheder gældende, at Medion-dommen ikke fastlagde en generel regel, i henhold til hvilken enhver bestanddel, der deles af to varemærker, selv om den ikke er dominerende i det sammensatte varemærke, skulle anses for at have særpræg som omhandlet i den nævnte dom, og hermed indebære en risiko for forveksling.

28. Appellanten har endelig henvist til den sammenhæng, hvori den nævnte dom blev afsagt, idet den omhandlede tilføjelsen af navnet på en virksomhed til et allerede eksisterende varemærke, mens det i den foreliggende sag drejer sig om ansøgning om et sammensat navn, i hvilket efternavnet er sammenfaldende med et andet registreret varemærke. Hun påpeger, at offentligheden opfatter tegnet »Barbara Becker« som tegnet for en person af hunkøn, men at det ikke uden videre kan forveksles med efternavnet Becker, der er meget almindeligt og derfor lidet egnet som grundlag for at udlede en begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede varemærker. Efter appellantens mening har Retten begået en fejl ved at vurdere, at navnet »Barbara« »blot er et fornavn« ( ), eftersom det, når det tilføjes det omhandlede efternavn, har en afgørende indvirkning på helhedsindtrykket af varemærket, da det giver efternavnet »Becker« en fuldstændigt ny begrebsmæssig betydning.

29. Harmoniseringskontoret støtter i det væsentlige appellantens anbringender, og navnlig den omstændighed, at Retten ikke har taget hensyn til alle de særlige kendetegn i den foreliggende sag, såsom at den tidligere hustru til den kendte tennisspiller er en kendt person, samt fejlene i anvendelsen af Medion-dommen. Harmoniseringskontoret har sammenfattende, ligesom Barbara Becker, kritiseret den appellerede doms begrundelse, som af de nævnte grunde forekommer selvmodsigende og utilstrækkelig. Under retsmødet koncentrerede Harmoniseringskontoret imidlertid sin kritik om automatisk anvendelse af Medion-dommens præmisser.

30. Harman Int. Industries har derimod nedlagt påstand om, at appellen forkastes, fordi virksomheden finder Rettens analyse korrekt, og har anmodet om, at dommen, der er genstand for denne appel, opretholdes uændret.

B – Undersøgelse af det eneste appelanbringende

1. Formaliteten

31. Først og fremmest skal det påpeges, at det i mangel af en anmodning fra en af sagens parter tilkommer Domstolen af egen drift at rejse spørgsmål vedrørende realitetsbehandling af appellen eller nogle af dens anbringender ( ). Retspraksis har fastslået, at det i artikel 225, stk. 1, andet afsnit, EF (nu artikel 256 TEUF) og artikel 58 i statutten for Domstolen er fastsat, at appel til Domstolen er begrænset til retsspørgsmål. Den kan kun støttes på anbringender vedrørende bl.a., at Retten har overtrådt fællesskabsretten ( ).

32. Af denne grund og henset til Harman Int. Industries’ henvisning under retsmødet til eventuel afvisning af indsigernes klagepunkter, er det hensigtsmæssigt ex officio at analysere spørgsmålet om realitetsbehandling af det eneste anbringende, der er gjort gældende i denne appelsag.

33. Det omhandlede spørgsmål er især opstået på grund af appellantens og Harmoniseringskontorets kritikpunkter vedrørende undladelsen i den appellerede dom af at foretage en vurdering af det ansøgte varemærke Barbara Becker i lyset af virkningen på helhedsindtrykket, der fremkommer ved at tilføje fornavnet til efternavnet, samt kritikpunktet vedrørende det nævnte efternavns eventuelle »udbredthed« eller almindelighed. Disse kritikpunkter gav rent faktisk anledning til en vis formodning om, at appellen skulle afvises, for så vidt som de alene krævede en ny vurdering af de faktiske omstændigheder, hvilket ikke tilkommer Domstolen, når den træffer afgørelse om dette spørgsmål ( ).

34. Jeg mener ikke, at dette er tilfældet.

35. Som Harmoniseringskontoret for det første har anført, er det, som appellanten og Harmoniseringskontoret selv har rejst tvivl om, ikke så meget resultatet af bedømmelsen af de faktiske omstændigheder som hele begrundelsen for den appellerede dom. De synes at kunne støtte deres klage på fast retspraksis, hvorefter manglende og utilstrækkelig begrundelse er retsspørgsmål, som er et anbringende om, at der foreligger væsentlige formelle mangler i artikel 230 EF’s forstand (nu artikel 263 TEUF), og som kan påberåbes inden for rammerne af en appelsag ( ) eller tages under påkendelse ex officio som ufravigelige anbringender ( ).

36. For det andet – som jeg tidligere har anført – fremstod omridset af appelanbringendet bedre under retsmødet, i hvert fald hvad angår Harmoniseringskontoret, idet det udviklede sig fra et kritikpunkt koncentreret om begrundelsesmangler til et mere klart identificeret kritikpunkt vedrørende en retlig fejl med hensyn til anvendelsen af Medion-dommen.

37. Som konklusion på ovenstående finder jeg det korrekt at henregne kritikpunkterne mod den appellerede dom til kategorien retlig fejl.

2. Realiteten

38. De kritikpunkter, som appellanten har anført i stævningen, sammenholdt med Harmoniseringskontorets indlæg, rejser først og fremmest et spørgsmål om anvendeligheden på denne sag og fortolkningen af de domme (hovedsageligt Fusco- og Medion-dommene), som blev anvendt i den appellerede dom til at afgøre tvisten »grundlæggende med udgangspunkt i den foreliggende sags kontekst«. I betragtning af denne appelsags baggrund, dvs. risikoen for forveksling, samt grundlaget for anbringendet, dvs. fejlagtig fortolkning og anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, er det nødvendigt at inddrage de gældende juridiske kriterier og de i henhold til retspraksis fastsatte kriterier for at afgøre denne type sager.

39. I den nævnte bestemmelse hedder det, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.

40. Syvende betragtning til forordning nr. 40/94 anfører, at bedømmelsen af risikoen for forveksling afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet, om der kan skabes en forbindelse med det benyttede eller registrerede tegn, samt hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

41. Risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er ifølge Domstolens praksis risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder ( ).

42. Hvad angår måden, hvorpå det kan afgøres, om der består risiko for forveksling mellem tegnene i kundekredsens bevidsthed, har Domstolen fastslået, at risikoen skal underkastes en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det konkrete tilfælde ( ).

43. Tilsvarende følger det af fast retspraksis, at helhedsvurderingen foruden vurderingen af de omhandlede varemærkers visuelle, lydlige og begrebsmæssige lighed ligeledes for så vidt angår vurderingen af risikoen for forveksling skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Domstolen har endvidere fastholdt, at den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer eller tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Det er i retspraksis til stadighed fastholdt, at gennemsnitsforbrugeren normalt opfatter et varemærke som en helhed og ikke foretager en undersøgelse af dets forskellige detaljer ( ).

44. I den foreliggende sag er spørgsmålet om varernes lighed eller graden af visuel eller lydlig lighed mellem de omhandlede varemærker ikke omtvistet. Det handler her i sidste instans om den begrebsmæssige lighed, som i det omhandlede tilfælde grundlæggende indebærer en undersøgelse af betydningen af efternavnet »Becker« og det fulde navn »Barbara Becker«, og navnlig om at søge at fastslå fornavnets indflydelse på efternavnet.

45. Til dette formål er det uomgængeligt nødvendigt, som det gentages i den i punkt 43 ovenfor nævnte retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen foretages »under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde«. I denne sammenhæng er det særligt relevant, at Harmoniseringskontorets appelkammer i den afgørelse, der var genstand for søgsmålet ved Retten, havde godtaget den begrebsmæssige forskel mellem de omtvistede varemærker, i vidt omfang med den begrundelse, at varemærket BECKER var svagt på grund af, at efternavnet var almindeligt, og at Barbara Becker var berømt i Tyskland ( ).

46. Som der redegøres for i det følgende, følger den appellerede dom imidlertid en skematisk fremgangsmåde, der bygger på tidligere domme fra Retten (Fusco-dommen) og fra Domstolen (Medion-dommen), som er relativt isolerede, og i hvilke de konkrete omstændigheder i de pågældende sager havde en særlig, om ikke afgørende, vægt.

47. I den appellerede doms præmis 34-43 rejses og besvares spørgsmålet om begrebsmæssig lighed. Den konklusion, at der består en risiko for forveksling, bygger hovedsageligt på præmis 35 og 36, der er baseret på Fusco-dommen, og præmis 37-41, der er baseret på Medion-dommen.

48. For det første konkluderes det i den appellerede dom, at efternavnet »becker« har »en højere grad af særpræg« end bestanddelen »barbara«, idet den støtter sig på Fusco-dommen, hvor Retten havde vurderet, at der forelå en risiko for forveksling mellem varemærkerne »Enzo Fusco« og »Antonio Fusco« på grundlag af den tidligere nævnte betragtning, at forbrugerne i hvert fald i Italien tillægger efternavnet en højere grad af særpræg end fornavnet i varemærker. Om Barbara Becker i Tyskland var mere eller mindre kendt, var ikke relevant på det begrebsmæssige plan (præmis 34 og 35).

49. Det er imidlertid svært at anerkende en så automatisk udvidelse af Fusco-dommen til det foreliggende tilfælde i betragtning af den relevans, der i samme dom tillægges omstændighederne i den konkrete sag ved udtryk som »under disse omstændigheder«, »i den foreliggende sag« og »i de omhandlede varemærker«, som er indeholdt i dommens præmis 54.

50. Vægten af omstændighederne i den pågældende sag i den sidstnævnte dom bliver tydelig i en dom afsagt kort tid efter af samme afdeling ved Retten i Marcorossi-sagen, som ligeledes handler om italienske efternavne. Efter at have erindret om, at opfattelsen af sammensatte tegn, der består af et fornavn og et efternavn, kan variere i de forskellige lande i Det Europæiske Fællesskab, og at det ikke kan udelukkes, at forbrugerne i nogle lande bedre husker efternavnet end fornavnet, anførte Retten med udtrykkelig henvisning til Fusco-dommen, at »denne generelle regel […] imidlertid […] ikke [kan] anvendes automatisk uden hensyntagen til hvert enkelt tilfældes særlige omstændigheder«.

51. For det andet – og her er mit forbehold navnlig koncentreret – henvises der i den appellerede dom til dommen afsagt af Domstolen i dens besvarelse af det præjudicielle spørgsmål i Medion-sagen.

52. Det skal bemærkes, at det præjudicielle spørgsmål drejede sig om risikoen for forveksling mellem varemærket LIFE, der var registreret af den tyske virksomhed Medion for elektroniske underholdningsapparater, og betegnelsen THOMSON LIFE, hvorunder selskabet Thomson markedsførte nogle af sine varer. I denne situation var der, i hvert fald delvist, identitet mellem de varer, der var betegnet af de to varemærker, hvorfor Medion nedlagde påstand ved den nationale ret om, at det blev forbudt Thomson at anvende tegnet THOMSON LIFE til at betegne de varer, hvor der var tale om identitet ( ).

53. I denne forbindelse er den reelle rækkevidde af den retspraksis, som fremgår af Medion-dommen, baseret på kontrasten mellem ordlyden af den nationale retsinstans’ spørgsmål og Domstolens besvarelse. Mens den nationale retsinstans spurgte, om »der er« risiko for forveksling under omstændighederne i den pågældende sag, sådan som de er beskrevet ovenfor, svarede Domstolen, at »der kan være« en sådan risiko under omstændigheder som de beskrevne. Betydningen af Domstolens udtryksmåde i besvarelsen fremgår klart af den omhandlede doms præmis 30. I den nævnte præmis åbner Domstolen, efter at have gentaget reglen om »helhedsvurdering« og »helhedsindtryk« og særlig hensyntagen til de særprægede og dominerende bestanddele (præmis 28) ved analysen af risikoen for forveksling, for den mulighed, som må anses for ekstraordinær, at et ældre varemærke anvendt af en tredjemand i et sammensat tegn, bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn uden i øvrigt at udgøre dettes dominerende bestanddel.

54. Ved undersøgelsen i det pågældende tilfælde af forudsætningerne for en eventuel risiko for forveksling fastslog Domstolen i dommens præmis 30, at »[u]d over det normale tilfælde, hvor gennemsnitsforbrugeren opfatter et varemærke som en helhed, og uanset den omstændighed, at helhedsindtrykket kan være domineret af en eller flere bestanddele i et sammensat varemærke, er det imidlertid på ingen måde udelukket, at et ældre varemærke, der anvendes af en tredjemand i et sammensat varemærke, som omfatter betegnelsen på denne tredjemands virksomhed, i en konkret sag bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn uden i øvrigt at udgøre dettes dominerende bestanddel« ( ).

55. Domstolens svar til den forelæggende ret i den pågældende sag vedrørte således spørgsmålet om, hvorvidt der var risiko for forveksling mellem to tegn, såfremt et sammensat varemærke indbefatter et varemærke, der er registreret tidligere, som en af sine bestanddele, og foranledigede den til at forkaste den såkaldte »Prägetheorie« (teorien om fremkaldt indtryk) ( ).

56. Af ovenstående fremgår det klart, at hvis Retten i den appellerede dom på afgørende vis ønskede at støtte sig til retspraksis i Medion-sagen for at bedømme risikoen for forveksling mellem de berørte varemærker, skulle den argumentere for en undtagelse ( ), dvs. den skulle forklare, hvorfor der ekstraordinært skulle ses bort fra det generelle krav om at undersøge ansøgningen om det sammensatte varemærke med udgangspunkt i helhedsindtrykket, navnlig under hensyntagen til dets særprægede og dominerende bestanddele. Den skulle med andre ord i forbindelse med eventuel begrebsmæssig lighed mellem »barbara becker« og »becker« have argumenteret for, at bestanddelen »becker« i dette tilfælde ikke behøver at indtage en dominerende stilling i helheden.

57. Intet af dette fremgår imidlertid af argumentationen i den appellerede dom. Man kan ikke finde anden overvejelse (præmis 37), end at »becker« skal opfattes som et efternavn, hvilket er ubestridt og vanskeligt kan tilbagevises. På grundlag heraf sluttes der umiddelbart til ligheden mellem »becker« og »barbara becker« (præmis 38) og følgelig til den af appelkammeret angiveligt begåede retlige fejl (præmis 39).

58. Det skal gentages, at der i den appellerede dom ikke er bemærkninger om eller nogen undersøgelse af efternavnet Becker med henblik på at fastslå, om det har bevaret en særlig og autonom adskillelsesevne, som der henvises til i Medion-dommen, uden at det behøver at være dominerende i helheden, idet det forholder sig sådan, at det under den pågældende sags omstændigheder var af afgørende betydning at foretage en undersøgelse af det første varemærke BECKER’s særpræg ( ). Hvis det sidstnævnte varemærke nemlig havde nydt en høj grad af renommé i offentligheden, ville ethvert andet varemærke, som man måtte ønske at anvende for identiske produkter, have haft sværere ved at tilegne sig det pågældende efternavn.

59. Med udgangspunkt i den generelle og delvist ukorrekte forståelse af Fusco-dommen, sammenholdt med Medion-dommen, kan den appellerede dom give anledning til den i sig selv fejlagtige opfattelse, at ethvert efternavn, der er sammenfaldende med et tidligere varemærke, principielt kan være til hinder for registrering af et sammensat varemærke, der består af et fornavn og det pågældende efternavn, på grund af en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

60. Med andre ord synes summen af en påstået principiel regel, der er udledt af en tidligere dom afsagt af Retten, og af en anden regel, der er udledt af en dom afsagt af Domstolen, at føre til et næsten nødvendigt resultat, hvor spørgsmålet om begrebsmæssig lighed praktisk talt tilsidesættes, for så vidt som Retten i den nævnte dom ikke tog hensyn til sagens faktiske omstændigheder, hvilket den var forpligtet til i henhold til retspraksis. Navnlig tilsidesatte den analysen af fornavnets eventuelle indflydelse på den begrebsmæssige rækkevidde af varemærket Barbara Becker og det større eller mindre særpræg af et varemærke, der udgøres af et eneste efternavn.

61. Afslutningsvis mener jeg, at den appellerede dom er behæftet med en retlig fejl, og at det eneste appelanbringende bør tiltrædes og den nævnte dom ophæves.

62. Da den konstaterede mangel kun synes at kunne korrigeres ved at gennemføre de faktiske bedømmelser, der henvises til i de foregående punkter, og idet der ses bort fra den omstændighed, at Retten i den appellerede dom i betragtning af dens ordlyd ikke skulle besvare det andet af sagsøgerens anbringender, mener jeg ikke, at tvisten er moden til påkendelse ved Domstolen i henhold til artikel 61, stk. 1, i statutten for Domstolen, hvorfor jeg anbefaler, at sagen hjemvises til Retten, med henblik på at den foretager sådanne undersøgelser og træffer fornyet afgørelse i overensstemmelse hermed.

VI – Sagens omkostninger

63. Da sagen foreslås hjemvist til Retten, udsættes afgørelsen om appelsagens omkostninger.

VII – Forslag til afgørelse

64. Som afslutning på ovenstående betragtninger foreslår jeg, at Domstolen fastslår følgende:

»1) Dommen afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Første Afdeling) den 2. december 2008, Harman International Industries mod Harmoniseringskontoret (sag T-212/07), ophæves i sin helhed.

2) Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret.

3) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.«