I henhold til artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker kan et varemærke, som i sig selv er beskrivende og ikke har særpræg, der er blevet registreret i strid med artikel 7 i forordning nr. 207/2009, dog ikke erklæres ugyldigt, hvis det som følge af den brug, der er gjort deraf, efter registreringen har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret. Som det nemlig i det væsentlige blev påpeget i dom af 28. september 2016, European Food mod EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T-476/15, henviser en ugyldighedssag som følge af absolutte registreringshindringer som fastsat i artikel 52 i forordning nr. 207/2009 direkte til de absolutte registreringshindringer, der er indeholdt i samme forordnings artikel 7, såvel som til undtagelsen om opnåelse af fornødent særpræg ved brug, der mildner disse, idet den eneste eventuelle materielle forskel mellem de to procedurer vedrører, hvornår opnåelsen af et sådant fornødent særpræg skal bedømmes. I denne forbindelse bekræftede Retten i dom af 15. december 2016, Mondelez UK Holdings & Services mod EUIPO – Société des produits Nestlé (Formen af en plade chokolade), T-112/13, at indehaveren af et varemærke, der anfægtedes, inden for rammerne af en ugyldighedssag som følge af absolutte registreringshindringer enten kunne bevise, at varemærket havde opnået fornødent særpræg ved brug inden registreringen, eller bevise, at det havde opnået fornødent særpræg i tiden mellem dets registrering og tidspunktet for ugyldighedsbegæringen.

Hvad angår det geografiske område, inden for hvilket der skal føres bevis for det fornødne særpræg opnået ved brug, således at de undtagelser, der er nævnt i artikel 7, stk. 3, og artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker, kommer i spil, skal det bemærkes, at EU-varemærket i henhold til forordningens artikel 1, stk. 2 (nu artikel 1, stk. 2, i forordning 2017/1001), har enhedskarakter, hvilket indebærer, at det har samme retsvirkninger over alt inden for Unionen. Det følger af EU-varemærkets enhedskarakter, at det er en betingelse for registrering, at et tegn har fornødent særpræg i hele Unionen. Det forholder sig følgelig således, at et varemærke i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 7, stk. 2, i forordning 2017/1001) skal udelukkes fra registrering, hvis det mangler fornødent særpræg i en del af Unionen. Det er følgelig nødvendigt at fastslå, at der er opnået fornødent særpræg som følge af brug i hele det område, hvor varemærket fra begyndelsen manglede fornødent særpræg, idet dette område i givet fald kan bestå af en enkelt medlemsstat. Det er imidlertid blevet fastslået, at det ville gå for vidt at kræve, at beviset for, at et varemærke har fået fornødent særpræg ved brug, skal føres for hver enkelt medlemsstat. I denne forbindelse kan ekstrapoleringen af opnåelsen af fornødent særpræg ved brug i bestemte medlemsstater ikke udelukkes, forudsat at objektive og troværdige oplysninger gør det muligt at konkludere, at disse markeder er sammenlignelige for så vidt angår den relevante kundekreds’ opfattelse af det omtvistede varemærke.

Anerkendelsen af, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, kræver, at i det mindste en betydelig andel af den relevante kundekreds på grund af varemærket identificerer de omhandlede varer eller tjenesteydelser som hidrørende fra en bestemt virksomhed. De omstændigheder, der skal være til stede, for at betingelsen om, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, kan anses for opfyldt, kan dog ikke udelukkende godtgøres på grundlag af almindelige og abstrakte oplysninger, såsom bestemte procentsatser. Der skal tages hensyn til faktorer som varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante kundekredse, der identificerer produktet som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre.

Det skal også bemærkes, at det følger af retspraksis, at et varemærkes fornødne særpræg, herunder det særpræg, der er opnået ved brug heraf, ligeledes skal bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret eller er blevet tildelt, og under hensyntagen til den formodede opfattelse af den pågældende vare- eller tjenesteydelseskategori hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger.

Det følger ligeledes af retspraksis, at der ikke kan føres bevis for det fornødne særpræg opnået ved brug ved alene at fremlægge isolerede oplysninger såsom salgstal for de pågældende varer eller tjenesteydelser og reklamemateriale. Tilsvarende er alene den omstændighed, at tegnet er blevet brugt på Unionens område i et stykke tid, heller ikke tilstrækkelig til at godtgøre, at den kundekreds, som de omhandlede varer eller tjenesteydelser er rettet mod, opfatter det som en angivelse af den handelsmæssige oprindelse.

Bevis for opnåelsen af fornødent særpræg ved brug skal i denne forbindelse foretages i kraft af den »brug, der er gjort af varemærket som varemærke«, dvs. brug af varemærket med henblik på den pågældende branches identifikation af de af varemærket omfattede varer eller tjenesteydelser som hidrørende fra den virksomhed, som bruger det.

(jf. præmis 27-30)