Fire betingelser skal være opfyldt, for at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet begynder at løbe i en situation, hvor der er tale om brug af et yngre varemærke, som er identisk med eller til forveksling ligner et ældre varemærke. For det første skal det yngre varemærke være registreret, for det andet skal dets indehaver have ansøgt om det i god tro, for det tredje skal brugen af det være gjort i den medlemsstat, i hvilken det ældre varemærke er registreret, og endelig for det fjerde skal indehaveren af det ældre varemærke have kendskab til brugen af dette varemærke efter dets.

Artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 om EU-varemærker har til formål at pålægge de indehavere af ældre varemærker, der i fem på hinanden følgende år har tålt brugen af et yngre EU-varemærke med kendskab til denne brug, en sanktion i form af fortabelse af muligheden for at anlægge ugyldighedssøgsmål eller rejse indsigelse mod det nævnte varemærke. Denne bestemmelse muliggør således en afvejning mellem varemærkeindehaverens interesse i at sikre sit varemærkes væsentligste funktion og andre erhvervsdrivendes interesse i frit at kunne råde over tegn, der kan betegne deres varer og tjenesteydelser. Dette formål indebærer, at indehaveren af et ældre varemærke for at bevare denne væsentlige funktion skal være i stand til at rejse indsigelse mod brugen af et yngre varemærke, som er identisk med eller ligner det ældre varemærke. Det er nemlig først fra det øjeblik, hvor indehaveren af det ældre varemærke får kendskab til brugen af det yngre EU-varemærke, at den pågældende har mulighed for ikke at tåle det og dermed at rejse indsigelse mod det eller indgive begæring om ugyldighedserklæring af det yngre varemærke, og at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet dermed begynder at løbe.

Det følger således af en teleologisk fortolkning af artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, at den relevante dato for beregningen af starten på fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet er den dato, hvor der opstår kendskab til brugen af det yngre varemærke.

Denne fortolkning kræver, at indehaveren af det yngre varemærke fremlægger bevis for, at indehaveren af det ældre varemærke har et faktisk kendskab til brugen af det yngre varemærke, i mangel af hvilket den sidstnævnte ikke kan rejse indsigelse mod brugen af det yngre varemærke. I denne henseende skal der nemlig tages hensyn til den analoge regel om rettighedsfortabelse på grund af passivitet som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 om varemærker, erstattet af artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95 om varemærker, om hvilken bestemmelse 11. betragtning til det nævnte direktiv (12. betragtning til direktiv 2008/95) præciserer, at denne rettighedsfortabelsesgrund finder anvendelse, hvis indehaveren af det ældre varemærke »bevidst i en længere periode har tålt, at [det yngre varemærke] anvendes«, hvilket vil sige i »fuldt overlæg« eller »med fuldt kendskab«. Det må konstateres, at denne vurdering finder anvendelse mutatis mutandis på artikel 54, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, hvis ordlyd svarer til den i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 og 2008/95.

(jf. præmis 30-33)