Forslag til afgørelse fra generaladvokat Jacobs fremsat den 2. april 1998. - Bayerische Motorenwerke AG (BMW) og BMW Nederland BV mod Ronald Karel Deenik. - Anmodning om præjudiciel afgørelse: Hoge Raad - Nederlandene. - Direktiv om varemærker - Brug uden tilladelse af varemærket BMW i en autoforhandlers annoncer. - Sag C-63/97.



Samling af Afgørelser 1999 side I-00905



Generaladvokatens forslag til afgørelse

1 I hvilket omfang kan en varemaerkeindehaver forbyde, at tredjemand bruger hans varemaerke for at oplyse om udfoerelse af tjenesteydelser vedroerende varer, der er indehaverens originale maerkevarer, naar han ikke har registreret sit varemaerke for saa vidt angaar den paagaeldende type tjenesteydelser? Dette er hovedspoergsmaalet i den foreliggende anmodning om en praejudiciel afgoerelse indgivet af Nederlandenes Hoge Raad (Nederlandenes hoejesteret) om fortolkningen af varemaerkedirektivet (1).

Sagens faktiske omstaendigheder

2 Bayerische Motorenwerke AG (herefter »BMW AG«), der er et tysk selskab, hvis hovedsaede ligger i Muenchen, fremstiller og markedsfoerer motorkoeretoejer. Det har markedsfoert BMW-automobiler i Benelux-landene siden 1930.

3 BMW AG har registreret ordmaerket BMW og to figurmaerker ved Benelux-landenes Varemaerkemyndighed for bl.a. motorer og motorkoeretoejer samt reservedele og tilbehoer til motorer og motorkoeretoejer (herefter samlet »maerket BMW«)

4 BMW AG markedsfoerer dets koeretoejer gennem en organisation af autoriserede forhandlere. I Nederlandene kontrollerer selskabet organisationen med hjaelp fra BMW Nederland BV (herefter »BMW BV«). Autoriserede forhandlere har ret til at goere brug af maerket BMW i forbindelse med deres erhvervsudoevelse, men er forpligtet til ved ydelse af service og garanti og ved salgsfremme at overholde de hoeje tekniske kvalitetsnormer, som BMW AG og dets datterselskaber anser for noedvendige.

5 Sagsoegte, Ronald Deenik, er indehaver af et autovaerksted. Selv om han ikke er en af BMW AG's autoriserede forhandlere, har han specialiseret sig i salg af brugte BMW-automobiler samt reparation og vedligeholdelse af automobiler af dette maerke.

6 I den foreliggende sag har BMW AG og BMW BV (herefter samlet »BMW«) gjort gaeldende, at Ronald Deenik i forbindelse med sin virksomhed har gjort uretmaessigt brug af BMW AG's varemaerker i annoncer eller i det mindste af tegn, som ligner det. BMW har derfor ved staevning af 21. februar 1994 nedlagt paastand om, at det forbydes Ronald Deenik at goere brug af maerket BMW eller af tegn, som ligner det, i annoncer, reklamer eller andre former for avertering paa enhver maade for eller i forbindelse med hans virksomhed. BMW har paaberaabt sig sine rettigheder i henhold til artikel 13 A i Eenvormige Benelux-wet op de merken (herefter »Benelux-varemaerkeloven«) i den affattelse, der var gaeldende paa det paagaeldende tidspunkt.

7 Arrondissementsrechtbank, Zwolle (herefter »Rechtbank«), fandt, at en raekke af Ronald Deenik's reklameudtryk i annoncer udgjorde uretmaessig brug af maerket BMW, fordi de ville kunne give det indtryk, at annoncerne hidroerte fra en virksomhed, der var berettiget til at anvende dette maerke, hvilket vil sige en virksomhed, der tilhoerte BMW's forhandlerorganisation. Rechtbank nedlagde derfor forbud mod Ronald Deenik's brug af maerket BMW paa en saadan maade.

8 Imidlertid fastslog Rechtbank tillige, at Ronald Deenik havde ret til i annoncer at anvende udtryk som »reparationer og vedligeholdelse af BMW«, fordi det deri paa fuldstaendig tydelig maade kom til udtryk, at reklamen kun vedroerte varer af maerket BMW. Selv hvis en saadant brug ikke faldt ind under undtagelsesbestemmelsen i artikel 13 A, stk. 4, i Benelux-varemaerkeloven (som fastsatte bestemmelser om konsumption af varemaerkeindehaverens rettigheder for saa vidt angaar varer, som han eller hans licenshaver har sat i omsaetning under dette maerke), forelaa der under alle omstaendigheder rimelige grunde for brugen af maerket, og varemaerkeindehaveren kunne ikke lide nogen skade derved. Desuden fandt Rechtbank, at udtryk som »specialist i BMW« og »specialiseret i BMW« var lovlige, fordi BMW ikke havde bestridt, at Ronald Deenik havde specialerfaring med hensyn til BMW-automobiler, og at det ikke tilkom BMW at afgoere, hvem der maa kalde sig specialist i BMW-automobiler. Rechtbank tog heller ikke BMW's erstatningspaastand til foelge.

9 BMW appellerede denne afgoerelse til Gerechtshof, Arnhem, og ud over en paastand om ophaevelse af Rechtbank's afgoerelse for saa vidt som BMW's oprindelige paastande ikke var taget til foelge eller alene taget til foelge i et begraenset omfang nedlagde BMW paastand om, at Gerechtshof bl.a. skulle fastslaa, at Ronald Deenik havde kraenket BMW's maerkerettigheder eller paa anden maade handlede retsstridigt ved i annoncer at naevne »reparationer og vedligeholdelse af BMW« og ved at betegne sig som »specialist i BMW« eller »specialiseret i BMW«. Ronald Deenik ivaerksatte kontraappel.

10 Under behandling af appellen og kontraappellen stadfaestede Gerechtshof den 22. august 1995 Rechtbank's afgoerelse. Det var mod denne afgoerelse, at der blev ivaerksat appel ved Hoge Raad.

11 Som tidligere naevnt blev der udtaget staevning i denne sag den 21. februar 1994. Paa dette tidspunkt skulle varemaerkedirektivet have vaeret gennemfoert i Benelux-landenes ret, da fristen for gennemfoerelse af direktivet var den 31. december 1992 (2). Imidlertid traadte Benelux-protokollen af 2. december 1992, der aendrede Benelux-varemaerkeloven i henhold til varemaerkedirektivet (herunder saerligt artikel 13 A, stk. 1, i Benelux-varemaerkeloven), foerst i kraft den 1. januar 1996. Jeg vil i det foelgende omtale Benelux-varemaerkeloven som aendret ved protokollen som »den aendrede Benelux-varemaerkelov«.

12 Hoge Raad finder, at der under den for denne ret indbragte appelsag opstaar spoergsmaal om, hvorvidt det er den tidligere eller den aendrede Benelux-varemaerkelov, der finder anvendelse i denne sag. Da Benelux-protokollen efter rettens opfattelse ikke indeholder nogen overgangsbestemmelser for saa vidt angaar artikel 13 A i denne lov, har Hoge Raad besluttet at forelaegge dette spoergsmaal for Benelux-domstolen. Hoge Raad har endvidere besluttet at forelaegge EF-Domstolen spoergsmaalet om, hvorvidt medlemsstaterne i forbindelse med aendring af deres lovgivning paa grundlag af direktivet frit kan indfoere overgangsbestemmelser, eller om de i saa tilfaelde skal overholde bestemte graenser og i bekraeftende fald hvilke.

13 Hoge Raad finder det ogsaa noedvendigt at forelaegge andre spoergsmaal for Benelux-domstolen vedroerende fortolkningen af Benelux-varemaerkeloven baade foer og efter gennemfoerelsen af direktivet. Da Hoge Raad anerkender, at baade den tidligere og den aendrede udgave af Benelux-varemaerkeloven i videst muligt omfang skal fortolkes i lyset af direktivets ordlyd og formaal, har den forelagt tilsvarende spoergsmaal for Domstolen vedroerende fortolkningen af direktivet.

14 Domstolen er blevet forelagt foelgende spoergsmaal:

»1) Kan medlemsstaterne, da direktivet med hensyn til de rettigheder, der er knyttet til varemaerker, alene indeholder en overgangsbestemmelse vedroerende det i artikel 5, stk. 4, anfoerte tilfaelde, i oevrigt frit fastsaette bestemmelser paa omraadet, eller indebaerer faellesskabsretten i almindelighed eller direktivets maal og formaal i saerdeleshed, at de ikke herved er fuldstaendigt frit stillede, men skal overholde bestemte graenser, og i bekraeftende fald hvilke?

2) Saafremt nogen uden samtykke fra maerkeindehaveren goer brug af dennes maerke, som udelukkende er registreret for bestemte varer, til at goere offentligheden bekendt med, at han

a) udfoerer reparations- og vedligeholdelsesvirksomhed med hensyn til varer, som med maerkeindehaverens samtykke er markedsfoert under dette maerke, og

b) er specialist henholdsvis specialiseret i saadanne varer,

foreligger der da i henhold til direktivets artikel 5:

i) brug af maerket for varer af samme art som dem, for hvilket varemaerket er registreret, som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a)

ii) brug af maerket for tjenesteydelser, der skal anses for brug af maerket i artikel 5, stk. 1, litra a)'s forstand, eller brug af maerket som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), saafremt det antages, at disse tjenesteydelser og de varer, for hvilke maerket er registreret, er af lignende art

iii) brug af maerket som omhandlet i artikel 5, stk. 2, eller

iv) brug af maerket som omhandlet i artikel 5, stk. 5?

3) Goer det nogen forskel for besvarelsen af spoergsmaal 2), om det drejer sig om avertering a) eller avertering b)?

4) Goer det med hensyn til bestemmelsen i direktivets artikel 7 nogen forskel for spoergsmaalet om, hvorvidt maerkeindehaveren kan forbyde brugen af sit maerke, som udelukkende er registreret for bestemte varer, at der er tale om brug som omhandlet i spoergsmaal 2) under i), ii), iii) eller iv)?

5) Kan maerkeindehaveren, saafremt det antages, at der i begge eller i et af de i spoergsmaal 2) in initio anfoerte tilfaelde er tale om brug af hans maerke i artikel 5, stk. 1, litra a) eller litra b)'s forstand, kun forbyde denne brug, naar den, der saaledes goer brug af maerket, dermed vaekker det indtryk, at hans virksomhed tilhoerer maerkeindehaverens organisation, eller kan han ogsaa forbyde denne brug, saafremt der bestaar mulighed for, at der gennem den maade, hvorpaa maerket anvendes til disse averteringer, vaekkes det indtryk hos offentligheden, at maerket derved i et vist omfang bruges til at goere reklame for egen virksomhed som saadan gennem bibringelse af en bestemt forestilling om kvalitet?«

15 Der er indgivet skriftlige indlaeg af BMW, den italienske regering, Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen. BMW, Ronald Deenik, Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen var repraesenteret under retsmoedet.

Varemaerkedirektivet

16 Varemaerkedirektivet udgoer det foerste skridt mod harmonisering af medlemsstaternes varemaerkeret. Det harmoniserer bl.a. de rettigheder, der er knyttet til et varemaerke, idet det dog for saa vidt angaar gennemfoerelsen af visse af dets bestemmelser overlader et skoen til medlemsstaterne. Artikel 5 bestemmer saaledes:

»Rettigheder, der er knyttet til varemaerket

l. Det registrerede varemaerke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at goere erhvervsmaessig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemaerket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemaerket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemaerket, naar de varer eller tjenesteydelser, der er daekket af varemaerket, er af samme eller lignende art som dem, der er daekket af det paagaeldende tegn, og der som foelge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemaerket.

2. En medlemsstat kan ligeledes traeffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at goere erhvervsmaessig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemaerket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemaerket er registreret, naar varemaerket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medfoere en utilboerlig udnyttelse af varemaerkets saerpraeg eller renommé eller saadan brug ville skade dette saerpraeg eller renommé.

3. Saafremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

a) at anbringe tegnet paa varerne eller paa deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsfoere dem eller oplagre dem med dette formaal eller at tilbyde eller praestere tjenesteydelser under det paagaeldende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det paagaeldende tegn

d) at anvende tegnet paa forretningspapirer og i reklameoejemed.

4. Hvis en medlemsstats retsforskrifter ikke goer det muligt at forbyde brugen af et tegn som omhandlet i stk. 1, litra b), eller stk. 2 forud for den dato, hvor de bestemmelser, der er noedvendige for at efterkomme dette direktiv, traeder i kraft i den paagaeldende medlemsstat, kan den fortsatte brug af dette tegn ikke anfaegtes under paaberaabelse af de til varemaerket knyttede rettigheder.

5. Stk. 1 til 4 beroerer ikke de i en medlemsstat gaeldende bestemmelser vedroerende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formaal for oeje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, naar der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilboerlig udnyttelse af varemaerkets saerpraeg eller renommé, eller saadan brug ville skade dette saerpraeg eller renommé.«

17 Den aendrede Benelux-varemaerkelov fastsaetter i artikel 13 A, stk. 1, litra c) og d), bestemmelser om de valgfrie muligheder for beskyttelse, som er angivet i artikel 5, stk. 2, og sikret ved artikel 5, stk. 5.

18 De rettigheder, der foelger af artikel 5, er imidlertid underkastet de begraensninger, der er fastsat i artikel 6 og 7. Artikel 6 bestemmer i det omfang, det har betydning for sagen:

»Begraensninger i varemaerkets retsvirkninger

1. De til varemaerket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at goere erhvervsmaessig brug af

a) sit eget navn og sin adresse

b) angivelser vedroerende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, maengde, anvendelse, vaerdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for praestationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c) varemaerket, naar dette er noedvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehoer eller reservedele,

for saa vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsfoeringsskik ...«

19 Artikel 7 har foelgende ordlyd:

»Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemaerket

1. De til varemaerket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af maerket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsfoert inden for Faellesskabet under dette maerke.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, saafremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsaette sig fortsat markedsfoering af varerne, isaer i tilfaelde, hvor disses tilstand er aendret eller forringet, efter at de er markedsfoert.«

Det foerste spoergsmaal

20 Med sit foerste spoergsmaal spoerger Hoge Raad, hvorvidt medlemsstaterne henset til den omstaendighed, at direktivet for saa vidt angaar de rettigheder, der er knyttet til et varemaerke, alene indeholder overgangsbestemmelser, der vedroerer den situation, der er angivet i artikel 5, stk. 4, »i oevrigt frit [kan] fastsaette bestemmelser paa omraadet«, eller om faellesskabsretten i almindelighed eller direktivets maal og formaal i saerdeleshed indebaerer, at medlemsstaterne ikke herved er fuldkomment frit stillede, men skal overholde bestemte graenser, og i bekraeftende fald hvilke.

21 Som jeg tidligere har redegjort for, finder Hoge Raad, at dette spoergsmaal er opstaaet som foelge af, at direktivet ikke blev gennemfoert i Benelux-landene foer den 1. januar 1996, mens de faktiske omstaendigheder, der danner grundlag for denne sag, aabenbart har fundet sted foer denne dato, og sagen blev anlagt foer denne dato, men efter den dag, hvor direktivet skulle have vaeret gennemfoert (den 31.12.1992).

22 Overgangsbestemmelsen i artikel 5, stk. 4, som Hoge Raad henviser til, foreskriver, at hvis en medlemsstats retsforskrifter ikke goer det muligt at forbyde brugen af et tegn som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), eller artikel 5, stk. 2, forud for den dato, hvor de bestemmelser, der er noedvendige for at efterkomme dette direktiv, traeder i kraft i den paagaeldende medlemsstat, kan den fortsatte brug af dette tegn ikke anfaegtes under paaberaabelse af de til varemaerket knyttede rettigheder. Andre overgangsbestemmelser findes i artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 6, som bestemmer, at en medlemsstat kan traeffe bestemmelse om, at de registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde, der var gaeldende i den paagaeldende stat inden ikrafttraedelsesdatoen for de bestemmelser, der er noedvendige for at efterkomme dette direktiv, finder anvendelse paa varemaerker, der er anmeldt inden denne dato.

23 Kommissionen, BMW og Det Forenede Kongeriges regering har gjort gaeldende, at den omstaendighed, at der er fastsat hjemmel for overgangsbestemmelser i direktivet, tydeligt viser, at direktivet ikke tillader andre overgangsbestemmelser end dem, der er angivet.

24 Bortset fra i det omfang, artikel 5, stk. 4, maatte finde anvendelse, beroerer direktivet ikke spoergsmaalet om, hvorvidt det er den tidligere nationale lov eller den nationale lov som aendret paa grundlag af direktivet, der finder anvendelse i en retssag vedroerende brugen (i modsaetning til registreringen) (3) af et tegn, som blev paabegyndt anvendt foer den dag, hvor direktivet traadte i kraft, men som stadig bliver anvendt, og om hvilket der endnu ikke er truffet afgoerelse.

25 Ifoelge BMW er det denne situation, Hoge Raad har taget udgangspunkt i ved formuleringen af sit foerste spoergsmaal. BMW har forklaret, at formaalet med soegsmaalet baade er at opnaa et forbud mod fremtidig reklame og erstatning for saa vidt angaar tidligere reklame. Selv om den aendrede Benelux-varemaerkelov nu er i kraft, vil Hoge Raad skulle traeffe afgoerelse om, hvorvidt den dom, som blev afsagt af Gerechtshof paa et tidspunkt, hvor den aendrede Benelux-varemaerkelov endnu ikke var traadt i kraft, var korrekt. Det er BMW's opfattelse, at hvis Hoge Raad finder, at Gerechtshof anvendte den tidligere lov korrekt, vil Gerechtshof's dom blot blive stadfaestet. Hvis Hoge Raad derimod ophaever Gerechtshof's dom og enten afgoer sagen selv eller hjemviser den til Gerechtshof, vil sagen skulle afgoeres paa grundlag af den aendrede Benelux-varemaerkelov.

26 Generaladvokaten i sagen for Hoge Raad er af en lidt anden opfattelse end BMW. Det er hans opfattelse, at med forbehold for reglen om, at saa snart datoen for gennemfoerelsen af et direktiv er passeret, skal national ret i videst muligt omfang fortolkes i overensstemmelse med direktivet, er det den tidligere nationale lov, Hoge Raad skal anvende i medfoer af en analogi til artikel 74, stk. 4, i Overgangswet Nieuw BW (loven om gennemfoerelsesbestemmelser vedroerende den nye nederlandske civillovbog). Ifoelge BMW foreskriver denne bestemmelse, at den tidligere lov finder anvendelse, selv hvis sagen hjemvises til Gerechtshof, medmindre hele sagen skal proeves paa ny. BMW har forklaret, at Hoge Raad oensker oplyst, om overgangsbestemmelser af denne art er tilladt i henhold til faellesskabsretten.

27 Det forekommer mig, at det til besvarelse af det foerste spoergsmaal, som Hoge Raad har forelagt, er tilstraekkeligt at bemaerke foelgende.

28 I det omfang spoergsmaalet handler om den fortsatte brug af tegnet efter den dato, hvor direktivet skulle have vaeret gennemfoert, skal de rettigheder, der tillaegges med direktivets artikel 5, finde anvendelse, medmindre situationen er omfattet af artikel 5, stk. 4, som naevnt ovenfor. Direktivet omhandler ikke overgangsbestemmelser vedroerende brugen eller registreringen af et maerke efter den dato, hvor direktivet skulle have vaeret gennemfoert, ud over de bestemmelser, der udtrykkeligt er naevnt deri. Med virkning fra denne dato skal alle nationale bestemmelser, uanset om direktivet er blevet gennemfoert i national ret, i videst muligt omfang fortolkes i overensstemmelse med direktivet (4). Saafremt direktivet ikke er blevet korrekt gennemfoert, kan spoergsmaalet om, hvorvidt dets bestemmelser kan have direkte virkning i soegsmaal mod borgere (5), opstaa.

29 For saa vidt spoergsmaalet om brugen af maerket forud for datoen for direktivets gennemfoerelse, kan den tidligere nationale ret finde anvendelse, uden at der tages hensyn til direktivet. Som Domstolen udtalte i Salumi-dommen (6), fortolkes materielretlige regler »normalt saaledes, at de kun omfatter forhold, som ligger forud for ikrafttraedelsen, saafremt det af ordlyden, bestemmelsernes formaal eller opbygning klart fremgaar, at dette har vaeret meningen« (7). Der foreligger ikke et saadant behov i denne sag.

30 Jeg maa herefter konkludere, at det foerste spoergsmaal maa besvares med, at medlemsstaterne ved gennemfoerelsen af direktivet i national ret ikke frit kan fastsaette overgangsbestemmelser ud over dem, der udtrykkeligt er hjemlet i direktivet, da saadanne overgangsbestemmelser ville bringe en fuldstaendig og korrekt gennemfoerelse af direktivet i fare.

Det andet, det tredje, det fjerde og det femte spoergsmaal

31 For saa vidt angaar det andet, det tredje, det fjerde og det femte spoergsmaal er det vigtigt at holde sig for oeje, at Ronald Deenik baade solgte brugte BMW-automobiler og udfoerte reparationer og vedligeholdelse vedroerende saadanne biler. Det er ogsaa vaesentligt at bemaerke, at maerket BMW var registreret for saa vidt angaar motorkoeretoejer (samt reservedele og tilbehoer), men ikke for ydelser i forbindelse med disse.

32 De forelagte spoergsmaal omhandler Ronald Deenik's brug af udtrykkene »specialist i BMW« eller »specialiseret i BMW« og »reparationer og vedligeholdelse af BMW«. Mens det sidste udtryk klart vedroerer reparationer og vedligeholdelse, der udfoeres af Ronald Deenik, forklarer Hoge Raad, at udtrykket om specialisering i BMW-automobiler kan opfattes som en henvisning baade til udfoerelse af reparationer og vedligeholdelse og til salg af brugte BMW-automobiler.

33 Efter min mening tilkommer det ikke Domstolen at soege at give vejledning om de konkrete udtryk, der er omtvistet i hovedsagen. Domstolen kan derimod give vejledning om de principper, der finder anvendelse.

Brug af maerket i forbindelse med varer

34 Saafremt udtrykkene alene anvendes for at oplyse om det forhold, at der saelges brugte BMW-automobiler fra Ronald Deenik's vaerksted, falder brugen af varemaerket inden for direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), eftersom denne bestemmelse vedroerer brugen af maerket i forbindelse med en original vare. Artikel 5, stk. 1, litra a), giver varemaerkeindehaveren ret til at forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at goere erhvervsmaessig brug af »et tegn, der er identisk med varemaerket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemaerket er registreret«.

35 Ogsaa reklamen for reparation og vedligeholdelse falder inden for denne bestemmelse, saafremt denne reklame kan forstaas saaledes, at den blot betyder, at Ronald Deenik's vaerksted kan udfoere service paa BMW-automobiler, og ikke, at den service, der udfoeres der, er autoriseret af BMW. Som Det Forenede Kongerige har fremhaevet, bruges maerket i sidstnaevnte fald til at beskrive det, der kan blive repareret og undergaa service, og bliver saaledes i hoejere grad brugt »for« automobilerne end for Ronald Deenik's ydelser.

36 Spoergsmaalet er herefter, om de rettigheder, BMW har i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), begraenses af de undtagelser, der er fastsat i artikel 7 (som vedroerer konsumption af varemaerkerettigheder) eller i artikel 6 (der bl.a. vedroerer retten til at angive anvendelse af en vare eller tjenesteydelse).

37 Artikel 7, stk. 1, hindrer, at en varemaerkeindehaver kan forbyde brugen af et varemaerke »for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsfoert inden for Faellesskabet under dette maerke«. Dette synes at vaere tilfaeldet her. I henhold til artikel 7, stk. 2, kan en varemaerkeindehaver dog modsaette sig fortsat markedsfoering af hans varer, naar der foreligger »skellig grund« hertil, »isaer i tilfaelde, hvor disses tilstand er aendret eller forringet, efter at de er markedsfoert«.

38 I den nyligt afsagte dom i Christian Dior-sagen (8) udtalte Domstolen, at en forhandler ud over muligheden for at videresaelge disse varer ligeledes har mulighed for at bruge maerket til at goere offentligheden bekendt med videreforhandlingen af varerne. Varemaerkeindehaveren kan dog modsaette sig brugen af varemaerket til dette formaal, hvis den tilfoejer det naevnte varemaerkes omdoemme alvorlig skade.

39 Christian Dior-sagen vedroerte ikke reklame, som angiveligt ledte offentligheden til at tro, at den person, der reklamerede, var en autoriseret forhandler. Dior's indsigelse var derimod, at den paagaeldende reklame ikke opfyldte de af selskabet stillede krav. I sager, hvor der er foreligger en reel og behoerigt begrundet risiko for, at reklamen vil lede offentligheden til at tro, at forhandleren er en autoriseret forhandler, skal en varemaerkeindehaver kunne stoette ret paa det varemaerke, han har registreret for sine varer, for at forhindre, at offentligheden vildledes paa en saadan maade, og det gaelder ogsaa, selv om der ikke sker nogen skade paa hans omdoemme, fordi den paagaeldende virksomhed er kompetent og respektabel.

40 Det blev i Christian Dior-sagen anfoert, at en varemaerkeindehavers ret til at modsaette sig baade reklame, som skader hans omdoemme, og reklame, som giver indtryk af, at forhandleren er en autoriseret forhandler, reelt vil saette en stopper for al parallelhandel, eftersom forhandlere ved at hoejne kvaliteten af deres reklame for at undgaa den foerste indsigelse vil udsaette sig for at blive moedt med den anden indsigelse. Det maa imidlertid efter min opfattelse vaere muligt for forhandleren at hoejne kvaliteten af sin reklame, uden at dette foerer til den konklusion, at han er autoriseret forhandler, og det samme maa vaere tilfaeldet for en uafhaengig handlendes udfoerelse af tjenesteydelser. Det ville vaere en urimelig begraensning af handelen med varer og udfoerelsen af tjenesteydelser, hvis hans brug af reklame af en respektabel kvalitet skulle anses for det samme som at udgive sig for at vaere autoriseret forhandler.

41 Under de i denne sag foreliggende omstaendigheder kan BMW saaledes alene modsaette sig Ronald Deenik's reklame, saafremt den alvorligt skader BMW's omdoemme, eller hvis der foreligger en reel og behoerigt godtgjort risiko for, at offentligheden vil faa det indtryk, at Ronald Deenik er autoriseret af BMW til at saelge BMW's automobiler. Om dette er tilfaeldet, er et faktisk spoergsmaal, som henhoerer under den nationale ret, men paa grundlag af de faktiske forhold, der allerede foreligger oplyst, forekommer dette ikke at vaere sandsynligt. Baade Rechtbank og Gerechtshof fandt, at den paagaeldende reklame ikke gav indtryk af, at Ronald Deenik var autoriseret forhandler, og at det ikke forekom at vaere fejlagtigt at beskrive Ronald Deenik som havende specialisterfaring med BMW-automobiler.

42 Hvad angaar det sidste spoergsmaal, Hoge Raad har stillet, bemaerkes, at BMW har gjort gaeldende, at Ronald Deenik bruger maerket BMW for at reklamere for sin egen virksomhed, da den blotte omstaendighed, at han reklamerer med, at han saelger og reparerer deres produkter, giver indtryk af, at hans egen virksomhed holder en hoej kvalitet. Hvis der imidlertid ikke er nogen risiko for, at offentligheden forledes til at tro, at der bestaar nogen form for forretningsmaessig forbindelse mellem forhandleren og varemaerkeindehaveren, er den blotte omstaendighed, at forhandleren opnaar en fordel ved at bruge varemaerket, fordi salget af maerkevarer giver hans egen virksomhed en aura af kvalitet, efter min opfattelse ikke en skellig grund i den forstand, hvori udtrykket anvendes i direktivets artikel 7, stk. 2, til, at en varemaerkeindehaver kan modsaette sig reklamering for hans egne varer. I modsat fald ville det vaere urimeligt svaert for den handlende i praksis at oplyse offentligheden om, hvilken type forretning han driver.

Brug af maerket i forbindelse med tjenesteydelser

43 Brugen af maerket for tjenesteydelser i forbindelse med reparation og vedligeholdelse rejser nogle andre spoergsmaal, eftersom BMW-varemaerkerne alene er registreret for BMW-automobiler, men ikke for tjenesteydelser. Spoergsmaalet er herefter, om og under hvilke omstaendigheder et maerke, som er beskyttet for saa vidt angaar varer, bliver kraenket ved brug af maerket i reklame for tjenesteydelser, som udbydes uafhaengigt af disse varer, og i forbindelse med hvilke maerket ikke er blevet registreret.

44 For at besvare dette spoergsmaal er det noedvendigt foerst at overveje, hvorvidt tjenesteydelser kan vaere identiske eller af lignende art i den forstand, hvori udtrykket anvendes i direktivets artikel 5, stk. 1. Det forekommer at vaere klart, at varer og tjenesteydelser ikke kan vaere identiske, saaledes at artikel 5, stk. 1, litra a), kan finde anvendelse, men kan vaere af lignende art, saaledes at artikel 5, stk. 1, litra b), i princippet kan finde anvendelse.

45 Varer og tjenesteydelser kan vaere af lignende art, saafremt - som det er tilfaeldet i denne sag - de udbudte tjenesteydelser udgoer reparation eller vedligeholdelse af de paagaeldende varer. Som Det Forenede Kongerige har fremhaevet, er det imidlertid den nationale ret, der maa tage stilling til spoergsmaalet om, hvorvidt de er af lignende art. Det kan vaere hensigtsmaessigt for den nationale ret at tage det forhold, at tjenesteydelserne udfoeres det samme sted, hvor bilerne saelges, og andre hensyn af denne art i betragtning, men bedoemmelsen af ligheden paahviler den nationale ret. Det afgoerende spoergsmaal er, om der er tilstraekkelig lighed til, at der opstaar en risiko for forveksling hos offentligheden, saaledes som begrebet forveksling er udlagt af Domstolen i SABEL-dommen (9). Af denne foelger, at det, der er relevant i denne sag, er, hvorvidt der bestaar en risiko for, at offentligheden ledes til at tro, at der bestaar nogen form for forretningsmaessig forbindelse mellem dem, der leverer de paagaeldende varer, og dem, der udfoerer tjenesteydelserne (10). Hvad angaar det sidste spoergsmaal, Hoge Raad har stillet, er det, saafremt der ikke foreligger nogen risiko for forveksling, foelgelig klart utilstraekkeligt til, at artikel 5, stk. 1, litra b), kan finde anvendelse, alene at godtgoere, at forhandleren faar en fordel paa grund af den blotte omstaendighed, at han handler med varer, der er forsynet med varemaerket, fordi varemaerkets aura af kvalitet i et vist omfang smitter af, hvorved hans egen forretning tilfoeres et praeg af hoej kvalitet.

46 For saa vidt angaar direktivets artikel 5, stk. 2, finder denne bestemmelse anvendelse (saafremt medlemsstaterne fastsaetter bestemmelser herom) i tilfaelde, hvor et registreret varemaerke er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art, uden skellig grund ville medfoere en utilboerlig udnyttelse af varemaerkets saerpraeg eller renommé, eller saadan brug ville skade dette saerpraeg eller renommé.

47 Det er igen den nationale ret, der skal anvende denne bestemmelse paa grundlag af de faktiske omstaendigheder, men som Det Forenede Kongerige og Kommissionen har anfoert, forekommer det ikke at vaere sandsynligt, at bestemmelsen kan finde anvendelse. Saerlig er det vanskeligt at goere gaeldende, at reklame for lovlig, oekonomisk virksomhed som reparation af brugte automobiler kan anses for at vaere en brug uden skellig grund, ligesom en saadan brug normalt heller ikke vil vaere til skade i den kraevede forstand. Som Kommissionen har anfoert, kan en eventuel skade maaske opstaa ved den konkurrence, som uafhaengige forhandlere paafoerer BMW's autoriserede forhandlere. En saadan skade er ikke afgoerende for saa vidt angaar beskyttelsen af varemaerker.

48 Den nationale ret henviser ogsaa til direktivets artikel 5, stk. 5, som bestemmer, at de forudgaaende stykker i artikel 5 ikke beroerer de i en medlemsstat gaeldende bestemmelser vedroerende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formaal for oeje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, naar der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilboerlig udnyttelse af varemaerkets saerpraeg eller renommé, eller saadan brug ville skade dette saerpraeg eller renommé.

49 Artikel 5, stk. 5, opretholder saaledes bestemmelser i national ret, som yder beskyttelse mod utilboerlige eller skadelige fremgangsmaader paa de i bestemmelsen angivne betingelser. Hvis saadanne typer fremgangsmaader forelaa i denne sag, kunne de saaledes anfaegtes i soegsmaal paa grundlag af saadanne bestemmelser i national ret uafhaengigt af direktivet. BMW er af den opfattelse, at artikel 5, stk. 5, finder anvendelse i denne sag, uden at selskaberne dog har gjort klart, hvilke nationale bestemmelser der finder anvendelse. Kommissionen mener paa den anden side, at den paagaeldende reklame ikke kan betegnes som havende »andet formaal for oeje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser« i henhold til artikel 5, stk. 5. Under alle omstaendigheder er det ikke sandsynligt, at artikel 5, stk. 5, kan finde anvendelse i denne sag, eftersom denne bestemmelse - ligesom artikel 5, stk. 2 - alene gaelder for brug »uden skellig grund«, og som naevnt ovenfor i punkt 47 kan det vanskeligt goeres gaeldende, at reklame for lovlig oekonomisk virksomhed som reparation af brugte biler kan anses for en saadan brug.

Artikel 6

50 Den nationale ret har ikke forelagt noget spoergsmaal, der direkte vedroerer artikel 6. Mens artikel 5 angiver varemaerkeindehaverens rettigheder, fastsaetter artikel 6 i overensstemmelse med direktivets struktur visse begraensninger i disse rettigheder. Artikel 6 blev imidlertid taget i betragtning af Det Forenede Kongeriges regering i dens skriftlige indlaeg og af BMW, den italienske regering og Kommissionen som svar paa et af Domstolen stillet spoergsmaal om den eventuelle anvendelse af artikel 6. Spoergsmaalet opstaar i denne sag hovedsageligt i forbindelse med en uafhaengig handlendes udfoerelse af tjenesteydelser.

51 Som angivet ovenfor (11), bestemmer artikel 6, stk. 1, litra b) og c), at varemaerket ikke giver dets indehaver ret til at forhindre tredjemand i bl.a. at goere erhvervsmaessig brug af »angivelser vedroerende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, maengde, anvendelse, vaerdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for praestationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen« eller af »varemaerket, naar dette er noedvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehoer eller reservedele«. Tredjemands brug skal dog i begge tilfaelde ske »i overensstemmelse med redelig markedsfoeringsskik«.

52 BMW, der har bemaerket, at artikel 6, stk. 1, litra c), udelukker, at varemaerkeindehaveren kan forbyde brugen af maerket, naar dette er »noedvendigt« for at angive anvendelsen af en vare eller en tjenesteydelse, har gjort gaeldende, at der i en sag som den foreliggende ikke foreligger en saadan noedvendighed.

53 Endnu en gang er det min opfattelse, at det tilkommer den nationale ret at tage stilling til dette spoergsmaal, hvis det skulle opstaa. Kommissionen har imidlertid fremhaevet, at der kun vil opstaa spoergsmaal i henhold til artikel 6, hvis varemaerkeindehaveren med rette kan paaberaabe sig en af bestemmelserne i artikel 5. Som vi har set, forekommer dette tvivlsomt. Kommissionen har tilfoejet, at betingelsen i artikel 6, stk. 1, om, at tredjemand skal handle i overensstemmelse med redelig markedsfoeringsskik, er i overensstemmelse med fortolkningen af det begreb, der fremgaar af artikel 5, stk. 2 og 5, og som vedroerer en brug af tegnet, som uden skellig grund ville medfoere en utilboerlig udnyttelse af varemaerkets saerpraeg eller renommé, eller som ville skade dette saerpraeg eller renommé.

54 BMW har - til dels med stoette fra den italienske regering - gjort gaeldende, at Ronald Deenik kan tilbyde ydelser bestaaende i vedligeholdelse og reparationer af automobiler, uden at det er noedvendigt at angive noget konkret automobilmaerke. Denne antagelse forekommer at vaere urealistisk. Hvis Ronald Deenik reelt specialiserer sig i vedligeholdelse og reparation af BMW-automobiler, er det, om Det Forenede Kongeriges regering bemaerkede under retsmoedet, vanskeligt at se, hvorledes han i praksis skulle kunne meddele dette faktum til sine kunder uden at bruge tegnet BMW. Som naevnt tidligere er det BMW's opfattelse, at han drager en fordel af at bruge maerket BMW, fordi det giver hans egen virksomhed en aura af kvalitet, og at dette er utilboerligt. Jeg er imidlertid enig med Det Forenede Kongeriges regering i, at spoergsmaalet om, hvorvidt Ronald Deenik har en fordel ikke er afgoerende. Spoergsmaalet er, i hvilket omfang en handlende i hans situation frit kan beskrive arten af de tjenesteydelser, han tilbyder.

55 Efter min opfattelse udelukker artikel 6, stk. 1, en varemaerkeindehaver fra at forhindre en uafhaengig handlendes brug af hans maerke til reklame for reparation og ydelse af service for de varer, der er omfattet af maerket, paa betingelse af, at den uafhaengige handlende goer dette »i overensstemmelse med redelig markedsfoeringsskik«. Som tidligere naevnt ville det vaere en urimelig begraensning af den handlendes frihed at give varemaerkeindehaveren ret til at forhindre en saadan brug af maerket. Det vil imidlertid efter min mening ikke vaere i overensstemmelse med saadan skik, saafremt reklamen udfaerdiges saaledes, at den leder offentligheden til at tro, at forhandleren er autoriseret af varemaerkeindehaveren (12), eller saafremt der ved henvisningen til varemaerkeindehaverens egne varer vil paafoeres varemaerkets renommé alvorlig skade (13). For saa vidt angaar det sidste spoergsmaal, der er stillet af Hoge Raad, er det at drage fordel ved brug af maerket dog efter min opfattelse ikke i sig selv i strid med redelig markedsfoeringsskik i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 6, stk. 1.

56 Det paahviler den nationale ret i forbindelse med enhver konkret brug af et maerke at bedoemme, om de i artikel 6 fastsatte betingelser er opfyldt. Den nationale ret skal imidlertid i denne forbindelse tage hensyn til behovet for at sikre, at udtrykket »redelig markedsfoeringsskik« ikke fortolkes saa vidt, at det udgoer en ubegrundet hindring for handlen eller for den loyale konkurrence.

Forslag til afgoerelse

57 Paa grundlag heraf skal de af Hoge Raad forelagte spoergsmaal efter min opfattelse besvares som foelger:

1) Raadets direktiv 89/104/EOEF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemaerker skal fortolkes saaledes, at medlemsstaterne ved gennemfoerelsen af direktivet i national ret ikke frit kan fastsaette overgangsbestemmelser ud over dem, der udtrykkeligt er hjemlet i direktivet, da saadanne overgangsbestemmelser ville bringe den fuldstaendige og korrekte gennemfoerelse af direktivet i fare.

2) Saafremt et autovaerksted, der er specialiseret i reparation og vedligeholdelse af automobiler af et bestemt maerke, og som uden tilladelse fra varemaerkeindehaveren bruger maerket til at meddele offentligheden, at det udfoerer reparationer og vedligeholdelse paa saadanne automobiler, eller at det er specialist eller specialiseret for saa vidt angaar disse automobiler, skal direktivets artikel 5, 6 og 7 fortolkes saaledes, at autovaerkstedet frit kan bruge maerket til at goere offentligheden opmaerksom paa dets tjenesteydelser, medmindre det godtgoeres, at brugen af maerket til dette formaal alvorligt skader maerkets renommé, eller at brugen er maerket sker med det formaal at lede offentlighed til at tro, at autovaerkstedet er en autoriseret forhandler.

(1) - Raadets foerste direktiv 89/104/EOEF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemaerker (EFT 1989 L 40, s. 1).

(2) - I henhold til direktivets artikel 16, stk. 1, skulle medlemsstaterne gennemfoere direktivets bestemmelser senest den 28.12.1991. Ved beslutning 92/10/EOEF (EFT L 6, s. 35) anvendte Raadet imidlertid den befoejelse, der tilkom det i henhold til artikel 16, stk. 2, og forlaengede fristen for gennemfoerelse af direktivet til den 31.12.1992.

(3) - Jf. artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 6, som omtalt i punkt 22 ovenfor.

(4) - Dom af 13.11.1990, sag C-106/89, Marleasing, Sml. I, s. 1435.

(5) - Dom af 26.2.1986, sag 152/86, Marshall, Sml. s. 723, og af 14.7.1994, sag C-91/92, Faccini Dori, Sml. I, s. 3325.

(6) - Dom af 12.11.1981, forenede sager 212/80 og 217/80, Sml. s. 2735.

(7) - Dommens praemis 9. Se ogsaa dom af 6.7.1993, forenede sager C-121/91 og C-112/91, CT Control (Rotterdam) og JCT Benelux mod Kommissionen, Sml. I, s. 3873, og af 6.11.1997, sag C-261/96, Conserchimica, Sml. I, s. 6177, praemis 16, 17 og 18.

(8) - Dom af 4.11.1997, sag C-337/95, Sml. I, s. 6013.

(9) - Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, Sml. I, s. 6191.

(10) - Jf. mit forslag til afgoerelse af 2.4.1998 i sag C-39/97, Canon, hvori der blev afsagt dom den 29.9.1998, Sml. I, s. 5507.

(11) - Jf. punkt 18.

(12) - Jf. punkt 39 ovenfor.

(13) - Jf. punkt 38 ovenfor.