Med henblik på at opfylde betingelsen om varemærkers lighed som opstillet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som er velkendt, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art, er det ikke nødvendigt at godtgøre, at der i den berørte kundekreds’ bevidsthed er risiko for forveksling mellem det renommerede ældre varemærke og det ansøgte varemærke. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem disse varemærker har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem dem. Om der foreligger en sådan sammenhæng, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde. Sammenligningen af tegnene skal for så vidt angår de omhandlede varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller er dominerende.

For at et tidligere registreret varemærke, som er velkendt, skal få den mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art, der følger af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, er indehaveren af det ældre varemærke ikke forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke, men skal fremkomme med oplysninger, der gør det muligt umiddelbart at fastslå, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade. Man kan navnlig nå frem til en sådan konklusion på grundlag af logiske slutninger som følge af sandsynlighedsanalyse og under hensyntagen til almindelig praksis inden for den relevante erhvervssektor samt til alle øvrige omstændigheder i sagen.

Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der giver et tidligere registreret varemærke, som er velkendt, en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art, gør det bl.a. muligt for indehaveren af det ældre varemærke, som er velkendt, at rejse indsigelse mod registreringen af varemærker, der på utilbørlig vis kan udnytte det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Denne utilbørlige udnyttelse må antages at omfatte tilfælde, hvor der foreligger en klar udnyttelse af og snylteri på et velkendt varemærke eller et forsøg på at drage fordel af dets renommé.

Der foreligger en stor sandsynlighed for, at brugen af figurmærket CITI, der er søgt registreret som EF-varemærke for »toldklarering, vurdering af fast ejendom, ejendomsmæglervirksomhed, forvaltning og vurdering af fast ejendom« i klasse 36 i Nicearrangementet, ved toldklarering, og følgelig for den virksomhed, der udføres af personer med fuldmagt til at forvalte kunders penge og faste ejendom, vil føre til snylteri, dvs. medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærket CITIBANK’s veletablerede renommé — som tidligere er blevet registreret som EF-varemærke for »ejendomsmæglervirksomhed« og »finansiel virksomhed« i samme klasse — og af de væsentlige investeringer, som er foretaget for at opnå dette renommé. Denne brug af det ansøgte varemærke CITI kunne også føre til den opfattelse, at varemærkeansøgeren var tilknyttet eller var en del af det ældre varemærkes indehavere, og det kunne dermed gøre markedsføringen af de af det ansøgte varemærke omfattede tjenesteydelser nemmere. Da det ældre varemærkes indehavere er indehavere af flere varemærker, der indeholder bestanddelen »citi«, er denne risiko desto større.

Det ældre varemærke CITIBANK’s renommé inden for Det Europæiske Fællesskab associeres nemlig til banksektorens kendetegn, hvilket vil sige solvens, redelighed og finansiel rådgivning til private kunder og erhvervskunder i deres erhvervsvirksomhed eller i investeringsanliggender. Der er således en åbenbar forbindelse — samt en overlapning af det ældre varemærkes indehaveres og varemærkeansøgerens kundegrupper — mellem toldklareringstjenesteydelser og den af banker udførte bankvirksomhed, idet de kunder, der beskæftiger sig med international handel og med import og eksport af varer, også benytter de finansielle tjenesteydelser og den bankvirksomhed, som sådanne transaktioner kræver. Heraf følger, at der foreligger en sandsynlighed for, at sådanne kunder vil kende til det ældre varemærkes indehaveres bank henset til dennes store renommé på internationalt plan.

(jf. præmis 81-83)