FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

fremsat den 21. marts 2002 ( 1 )

1. Det skal i denne sag afgøres, om Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker ( 2 ) (herefter »varemærkedirektivet«) indeholder kriterier for beskyttelsen mod misbrug eller skadelig anvendelse af et tegn med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser i henhold til direktivets artikel 5, stk. 5.

Faktiske omstændigheder i tvisten i hovedsagen

2. De faktiske omstændigheder, der ligger til grund for tvisten i hovedsagen, således som de er gengivet i forelæggelseskendelsen, kan gengives således:

3. Robeleo NV (herefter »Robeleo«) blev den 20. november 1996 stiftet som et anonymt selskab (»naamloze vennootschap«) af to investeringsselskaber, der gav selskabet navnet »Robeleo«. Selskabsformålet omfatter bl.a. følgende: »— udførelse af enhver aktivitet, som er direkte eller indirekte forbundet med erhvervelse, overdragelse, bytte, udleje, leje, byggeri, ombygning, udstykning, administration og udnyttelse af alle former for fast ejendom — ydelse af lån med eller uden pant, finansiering af ejendomsprojekter, tilrådighedsstillelse af midler og tjenesteydelser til virksomheder og selskaber — alle tænkelige dispositioner vedrørende fast ejendom, herunder leje og leasing.« Det fremgår af reklamemateriale, at Robeleo profilerer sig med salg af ejendomsprojekter inden for området for industriparker og »skræddersyede« projekter. Ved udgangen af 1998 udgjorde Robelcos samlede omsætning 1400 mio. BEF, mens selskabskapitalen var 6 millioner BEF.

4. Robeco Groep NV (herefter »Robeco Groep«) er en nederlandsk finansieringsgruppe, der blev stiftet i 1929, og hvis virksomhed vedrører formueforvaltning. Gruppen markedsfører finansielle produkter og ydelser, fortrinsvis i form af investeringsfonde, der er børsnoterede, og internationalt driver gruppen virksomhed gennem banker og børsselskaber. Rotterdams Beleggings Consortium har siden 1959 drevet virksomhed under navnet »Robeco«, og konsortiet har siden da fået registreret adskillige ordmærker ved Benelux-Varemærkemyndigheden, herunder »Robeco«, »Rorento«, »Rolinco«, »Rotrusco« og »Roparco«. Registreringen er sket i klasse 36 for finansiel og valutarisk virksomhed, tjenesteydelser vedrørende opsparing og investering. I 1998 forvaltede Robeco Groep mere end 170000 mio. NLG, heraf størstedelen for institutionelle investorer. Det ligger fast, at varemærket Robeco har et stort renommé hos den nederlandske offentlighed.

5. Den 2. juni 1999 anlagde Robeco Groep sag mod Robeleo med henblik på at forbyde dette sidstnævnte selskab at anvende navnet »Robeleo« både som firma- og selskabsnavn under pålæg af en tvangsbøde på 100000 BEF pr. dag, hvor forbuddet ikke blev overholdt. Robeco Groep påberåbte sig en tilsidesættelse af artikel 13, punkt A, stk. 1, litra d), i Benelux-loven om varemærker (herefter »Benelux-varemærkeloven«) for handlinger i strid med god markedsføringsskik. Robeco Groep fik medhold i sagen.

Gældende ret

Fællesskabsret

6. Varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, 2 og 5, har følgende ordlyd: »Rettigheder, der er knyttet til varemærket 1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket. 2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. [...] 5. Stk. 1-4 berører ikke de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

National ret

7. Den Økonomiske Union Benelux har siden 1971 haft Benelux-varemærkeloven ( 3 ).

8. Dens artikel 13, punkt A, stk. 1, bestemte i sin første affattelse følgende: »Uden at dette begrænser en eventuel anvendelse af de almindelige erstatningsretlige regler kan varemærkeindehaveren på grund af sin eneret forbyde: 1. enhver brug af et varemærke eller af et tegn, som ligner mærket, for de varer, for hvilke varemærket er registreret, eller varer af samme art 2. enhver anden erhvervsmæssig brug uden skellig grund af et varemærke eller af et tegn, som ligner mærket, såfremt dette kan være til skade for varemærkeindehaveren.«

9. Den ændrede affattelse af Benelux-varemærkeloven trådte i kraft den 1. januar 1996 efter en tilpasning i forhold til varemærkedirektivet.

10. Artikel 13, punkt A, stk. 1, har siden da haft følgende ordlyd: »Uden at dette begrænser en eventuel anvendelse af de almindelige erstatningsretlige regler kan varemærkeindehaveren på grund af sin eneret forbyde: a) enhver erhvervsmæssig brug af et varemærke for de varer, som mærket er registreret for b) enhver erhvervsmæssig brug af et varemærke eller af et tegn, som ligner mærket, for de varer, som mærket er registreret for, eller varer, som er af samme art, såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for, at der etableres en forbindelse mellem tegnet og varemærket c) enhver erhvervsmæssig brug uden skellig grund af et varemærke, der er renommeret inden for Benelux-området, eller af et tegn, som ligner mærket, for varer, der ikke er af samme art som dem, for hvilke mærket er registreret, såfremt brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé d) enhver erhvervsmæssig brug uden skellig grund af et varemærke eller et tegn, som ligner mærket, med andet formål for øje end at skelne mellem varer, såfremt der med denne brug tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

De præjudicielle spørgsmål

11. Hof van Beroep te Brussel (appeldomstolen i Bruxelles) har i den appel, der er anlagt til prøvelse af førsteinstansens dom, forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: »1) Skal artikel 5, stk. 5, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at den deri fastsatte mulighed for, at en medlemsstat kan yde beskyttelse, kun kan anvendes mod brug af et tegn, der er identisk med varemærket, eller kan den også i dette tilfælde anvendes mod brug afet tegn, der ligner varemærket? 2) Såfremt beskyttelsen også kan anvendes mod et tegn, der ligner varemærket, kræver ulovlig lighed i den ovennævnte artikels forstand da, at der kan opstå forveksling som følge heraf, eller er risikoen for forbindelse tilstrækkelig, forstået således, at der er grund til at antage, at de, der møder varemærket og tegnet, forestiller sig, at der er en sammenhæng mellem disse, uden at der opstår nogen forveksling, eller er det end ikke et krav, at der herved består en risiko for forbindelse?«

Parternes argumenter

12. Ud over Kommissionen har de to parter i tvisten i hovedsagen indgivet skriftlige indlæg.

13. Robeco Groep har vedrørende besvarelsen af det første af den belgiske ret forelagte spørgsmål gjort gældende, at det skal bekræftes, at udtrykket »tegn« i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 5, omfatter både identiske tegn og tegn, som ligner mærket, og at det er national ret, der i overensstemmelse med denne bestemmelse skal præcisere den lighed, der kræves.

14. Robeco Groep har vedrørende besvarelsen af det andet spørgsmål anført, at varemærkedirektivets artikel 5, stk. 5, klart præciserer betingelserne for dens anvendelse (brug »uden skellig grund« af en erhvervsdrivende, der »utilbørlig[t]« udnytter eller skader varemærket), uden at der heraf kan udledes andre betingelser, såsom forvekslingsrisiko eller associationsrisiko, således som den forelæggende ret har fastslået ( 4 ).

15. Robeleo har derimod lagt vægt på sondringen mellem forvekslingsrisikoen og den blotte associationsrisiko. Der foreligger »forveksling«, når kundekredsen forveksler tegnet og varemærket (direkte forveksling) eller tegnets indehavere med varemærkets indehavere (indirekte forveksling). Der foreligger en simpel association, når tegnet opfattes som forbundet med varemærket, uden at det forveksles hermed.

16. Robeleo har erkendt, at varemærkedirektivets artikel 5, stk. 5, ikke er en varemærkeretlig bestemmelse. Selskabet har i øvrigt anført, at den blotte lighed ikke er tilstrækkelig til, at denne særlige art beskyttelse kan finde anvendelse: Tegnet skal være identisk med varemærket. I modsat fald skal det altid fastslås, at der foreligger forvekslingsrisiko.

17. Ifølge Robeleo må det »tegn«, der henvises til i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 5, være det samme som det, der henvises til i artikel 5, stk. 1, litra b), det vil sige det tegn, der svarer til varemærket. Denne fortolkning, der begrænser medlemsstaternes beføjelser, er i overensstemmelse med varemærkedirektivets harmoniseringsformål. Man tillader med andre ord beskyttelse af et ukendt tegn i henhold til artikel 5, stk. 5, hvilket kan sammenlignes med den beskyttelse, der i henhold til artikel 5, stk. 2, gives et varemærke, der er renommeret.

18. Kommissionen har foreslået Domstolen at svare, at varemærkedirektivets artikel 5, stk. 5, har til formål at udelukke harmonisering af visse former for beskyttelse, der gives varemærker i medlemsstaternes retsorden, såsom beskyttelsen i henhold til Benelux-varemærkelovens artikel 13, punkt A, stk. 1, litra d).

19. Kommissionen har taget udgangspunkt i den idé, at den forelæggende ret har kvalificeret de faktiske omstændigheder korrekt — konflikt mellem indehaveren af et varemærke og indehaveren af et selskabsnavn, uden at der er lighed mellem de pågældendes varer eller tjenesteydelser — således, at de vedrører brug af et tegn med andet formål for øje end at skelne, hvorved artikel 5, stk. 5, finder anvendelse.

20. Efter at have analyseret bestemmelsens opbygning og i lyset af dens forarbejder har Kommissionen konkluderet, at anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 5, slet ikke er omfattet af den fællesskabsretlige harmonisering. Den nationale ret kan derfor frit fortolke de interne bestemmelser, der er vedtaget på området.

21. Kommissionen har subsidiært foreslået Domstolen at udtale, at varemærkedirektivets artikel 5, stk. 5, ikke kræver, at der er nogen lighed mellem tegnet og varemærket. Det er derfor ikke nødvendigt at bedømme, om der er forvekslingsrisiko eller associationsrisiko, men derimod den utilbørlige udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller den skade, varemærkets særpræg eller renommé lider herved.

Stillingtagen til de præjudicielle spørgsmål

22. Hof van Beroep te Brussel ønsker at få oplyst, om den grad af lighed, der kræves mellem tegnet og varemærket for, at varemærkedirektivets artikel 5, stk. 5, finder anvendelse (første spørgsmål), og om denne lighed skal ledsages af forvekslingsrisiko eller associationsrisiko (andet spørgsmål).

23. Den tvivl, som den forelæggende ret har, skyldes ikke så meget selve fællesskabsretsaktens ordlyd som usikkerheden vedrørende den korrekte gennemførelse af denne bestemmelse i Benelux-ret og den faste retspraksis, der havde udviklet sig inden varemærkedirektivets ikrafttræden.

24. Varemærkedirektivets artikel 5 — der har overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket« — opregner skematisk den grad af retsbeskyttelse, som varemærkeindehavere kan opnå, og bestemmelsen anvender en klar opdeling af de beføjelser, der er omfattet af Fællesskabets harmoniserede område, og de beføjelser, der fortsat afhænger af de nationale retsordener.

25. Artikel 5, stk. 1, definerer det typiske indhold af den eneret, der gives et varemærke, der består i muligheden for at forbyde brugen af et identisk tegn for de samme varer eller tjenesteydelser, således som det er tilfældet med efterligninger [litra a)], og et tegn, som ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art, når der i offentlighedens bevidsthed er forvekslingsrisiko eller blot associationsrisiko [litra b)].

26. Dette er varemærkerettens første formål: Beskyttelsen af nøjagtigheden af de oplysninger, som det registrerede tegn giver om den virksomhed, som de pågældende goder stammer fra.

27. Artikel 5, stk. 2, udvider denne beskyttelse til varemærker, der er renommerede inden for et område, hvorved medlemsstaterne får mulighed for under disse omstændigheder at forbyde brug af et tegn, som ligner varemærket, selv for varer eller tjenesteydelser af en anden art, når denne brug vil medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets renommé eller vil skade varemærkeindehaveren. Offentlighedens ret til at kende den nøjagtige oprindelse af de varer, der tilbydes, og varemærkeindehaverens ret til at bevare sin goodwill, sikres således samtidigt.

28. Endelig udelukker artikel 5, stk. 5, nationale bestemmelser fra varemærkedirektivets anvendelsesområde, såfremt de yder beskyttelse mod brug af et tegn med andet formål for øje end at skelne mellem varer, når der med denne brug uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug vil skade dette særpræg eller renommé.

29. Parterne har i forskelligt omfang undersøgt denne sidstnævnte bestemmelses tilhørsforhold til varemærkeretten. Jeg er ikke personligt af den opfattelse, at denne kvalifikation er af grundlæggende interesse. Retsdiscipliner er ubestridt nyttige til undervisningsformål, men de har altid et vist arbitrært element, og deres rammer er lidet sikre, hvorfor de varierer både fra område til område og fra tidspunkt til tidspunkt. Selv om det således skal fastslås, at varemærkeretten alene dækker de spørgsmål, der i det væsentlige er forbundet med dette instruments klare formål, er det dog ikke umuligt at fremkomme med en bredere kategori, der rummer alle de konflikter, der kan være forbundet med varemærket.

30. Det er derimod væsentligt at definere den grænse, der på varemærkeområdet er mellem fællesskabsrettens anvendelsesområde og de nationale retsordener. Denne grænse er ikke udtryk for et forsøg fra fællesskabslovgivers side på at adskille den reelle varemærkeret fra andre discipliner, der er forbundet hermed, idet lovgivningsarbejdet med harmonisering ikke har været fuldstændig ( 5 ).

31. Varemærkedirektivets artikel 5 indeholder en dobbelt afgrænsning, en positiv og en negativ. Varemærkeindehaverens harmoniserede rettigheder omfatter i positiv forstand retten til at forbyde brugen af identiske tegn eller tegn, som ligner varemærket, for identiske varer eller varer af samme art, når der er risiko for forveksling. I negativ forstand er den bedre beskyttelse af de velrenommerede varemærkers særpræg eller goodwill, ligesom ordningen med brug af et tegn, der ikke har for øje at angive goders eller tjenesteydelser oprindelse, ikke genstand for fællesskabsretlig harmonisering.

32. Jeg må indrømme, at jeg er noget i tvivl om affattelsen af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 5, der — som Kommissionen har bemærket — synes at være medtaget netop for at tillade en bestemmelse som den i Benelux-varemærkeloven ( 6 ). Såfremt et tegn ikke bruges — direkte eller indirekte — underbevidst eller tilfældigvis til at betegne varer eller tjenesteydelser, kan jeg ikke se, hvilken varemærkeretlig betydning det kan have i samhandelen. Det forhold, at tegnet ikke anvendes som varemærke i formel forstand, er en anden ting. For eksempel tjener artikel 5, stk. 5, når den fortolkes på denne måde, til at udelukke nationale bestemmelser om sammenlignende reklame eller misbrug af selskabsformål fra den fællesskabsretlige harmonisering ( 7 ).

33. Den forelæggende ret har bemærket, at den står over for dette sidstnævnte tilfælde, og ingen af sagens parter har bestridt denne bedømmelse. Jeg vil derfor lægge denne præmis til grund. Der findes, så vidt jeg ved, ikke noget forhold, der kan medføre en anden bedømmelse, og undersøgelsen af de stillede spørgsmål kræver ikke et andet svar. Uanset hvad er spørgsmålet om, hvorvidt et selskabsnavn i samhandelen udfylder en adskillelsesfunktion — ligesom varemærket — fortrinsvis i forbindelse med tjenesteydelser, og de konsekvenser for fællesskabsretten, der kan udledes af besvarelsen af dette spørgsmål, ikke uden interesse og vanskeligheder. Jeg mener, at man snarere skal være opmærksom på de praktiske virkninger af forskellige slags adfærd ( 8 ) end på forud fastsatte kategorier.

34. Det forhold, at der anvendes et tegn med et andet formål for øje end at skelne mellem et godes eller en tjenesteydelses oprindelse, er ikke omfattet af artikel 5, stk. 1, der henviser til varernes eller tjenesteydelsernes identifikation, idet bestemmelserne i dette tilfælde udtrykkeligt er forbeholdt medlemsstaternes lovgiver i medfør af artikel 5, stk. 5. Dette forhold ikke er omfattet af direktivets anvendelsesområde, der for at fjerne enhver tvivl i øvrigt giver medlemsstaternes lovgiver kompetencen til at lovgive på dette område.

35. Direktivet tilføjer, at dette tegn, der ikke har fornødent særpræg, skal anvendes for at udnytte en tredjemands renommé eller for at skade ham. Dette er det praktisk mest sandsynlige tilfælde, men selv med denne præcisering kan jeg ikke se, hvordan varemærkedirektivet kan finde anvendelse i tilfælde, hvor tegnet ikke anvendes med henblik på at skelne.

36. Det er imidlertid indiskutabelt, at den beføjelse, som artikel 5, stk. 5, forbeholder den nationale lovgiver, ikke er underlagt nogen betingelser. Denne bestemmelse siger intet om, hvilken lighed tegnet skal have med varemærket. Under disse omstændigheder er der ingen tvivl om, at medlemsstaterne kan undlade at vedtage nogen lovgivning, ligesom de kan kræve identitet mellem tegnet og varemærket, lade sig nøje med en — endog minimal — lighed eller en hvilken som helst anden forbindelse, der kan tjene som reference.

37. Der er ikke grundlag for — således som den forelæggende ret har ønsket — at udfylde lovgivers tavshed, hvad angår arten af forbindelsen mellem det omhandlede tegn og varemærket: Der er heller ikke grundlag for at overføre indholdet af de forudgående stykker i artikel 5 til stk. 5 eller at sammenligne stk. 5's rækkevidde med stk. 2's, således som Robeleo har hævdet.

38. For det første forudsætter kvalificeringen af den forbindelse, der skal være mellem tegnet og varemærket, en uhjemlet uoprettelig indskrænkning af den frihed, som Rådet har givet medlemsstaterne på områder som illoyal konkurrence, forbrugerbeskyttelse eller civilretligt ansvar.

39. Selv om der for det andet i øvrigt ikke er tvivl om, at anvendelsen af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1 og 2, bygger på en vis grad af lighed mellem to tegn, er det dog stadig således, at artikel 5, stk. 5, er omfattet af en anden logik, og at der derfor ikke er grundlag for at overføre forhold, der netop har til formål at skelne mellem goder, til området for beskyttelse af et varemærke, der stilles over for et tegn, som bruges med andet formål for øje end at skelne.

40. Endelig er der af lignende årsager ikke grundlag for at sammenligne de beføjelser, som artikel 5, stk. 2, giver medlemsstaterne, med de i stk. 5, omhandlede beføjelser, idet disse sidstnævnte alene har virkninger for en afgrænset anvendelse af et tegn med andet formål for øje end at skelne.

41. Det er således intet forhold i Benelux-varemærkelovens artikel 13, punkt A, stk. 1, litra d), der efter min opfattelse fører til at tro, at Benelux-lovgiver har overskredet de beføjelser, der udtrykkeligt i henhold til fællesskabsretten er forbeholdt den nationale lovgiver på varemærkeområdet.

Forslag til afgørelse

På baggrund af ovenstående bemærkninger foreslår jeg Domstolen at besvare de af Hof van Beroep te Brussel forelagte præjudicielle spørgsmål således:

»Anvendelsen af artikel 5, stk. 5, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker er ikke betinget af nogen bestemt grad af lighed mellem det pågældende tegn og varemærke, og området er omfattet af medlemsstaternes enekompetence.«

( 1 ) – Originalsprog: spansk.

( 2 ) – EFT 1989 L 40, s. 1.

( 3 ) – Jf. punkt 5 ovenfor.

( 4 ) – Under henvisning til dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191.

( 5 ) – Betragtningerne til varemærkedirektivet har følgende ordlyd: »det forekommer for tiden ikke nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, men det er tilstrækkeligt at begrænse tilnærmelsen til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion« (tredje betragtning).

( 6 ) – Det drejer sig om artikel 13, punkt A, stk. 1, nr. 1, i den forste affattelse af Benelux-varemærkeloven. Den nugældende artikel 13, punkt A, stk. 1, litra d), indeholder fortsat den samme ¡dé, selv om dens ordlyd minder mere om varemærkedirektivets (jf. punkt 8 ff. ovenfor).

( 7 ) – Det samme gælder ikke for tegn, der vedrører reparation og vedligeholdelse af et bestemt varemærke for biler, i hvilket tilfælde det skal tages i betragtning, at varemærket bruges for at angive oprindelsen af de varer, der er genstand for tjenesteydelsen (dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 38 og 39).

( 8 ) – La Cour de justice Benelux loste dette problem i dom af 7.11.1988, sag A 87/3, Omnisport mod Bauwcraerts (Jurisprudence de la Cour de justice Benelux 1988, s. 90), idet cíen fandt, at brugen af et selskabsnavn i princippet ikke åiver mulighed for at skelne mellem varer og tjenesteydelser, a offentligheden ikke forbinder selskabsnavnet med de goder, som virksomheden sælger eller udbyder.