Sag C-148/17

Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

mod

Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof)

»Præjudiciel forelæggelse – varemærkeret – direktiv 2008/95/EF – artikel 14 – efterfølgende konstatering af et varemærkes ugyldighed eller fortabelse – den dato, hvor betingelserne for fortabelse eller ugyldighed skal være opfyldt – forordning (EF) nr. 207/2009 – EU-varemærker – artikel 34, stk. 2 – påberåbelse af et ældre nationalt varemærkes anciennitet – denne påberåbelses retsvirkninger på det ældre nationale varemærke«

Sammendrag – Domstolens dom (Anden Afdeling) af 19. april 2018

Tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – direktiv 2008/95 – efterfølgende konstatering af et varemærkes ugyldighed eller fortabelse – den dato, hvor betingelserne for fortabelse eller ugyldighed af et ældre varemærke skal være opfyldt – påberåbelse af et ældre nationalt varemærkes anciennitet i forhold til EU-varemærket – denne anciennitets retsvirkninger efter udslettelsen af det ældre nationale varemærke

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 9, stk. 1; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95, art. 14)

Artikel 14 i Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, sammenholdt med artikel 34, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker, skal fortolkes således, at den er til hinder for en fortolkning af den nationale lovgivning, hvorefter ugyldigheden eller fortabelsen af et ældre nationalt varemærke, hvis anciennitet påberåbes for et EU-varemærke, alene kan konstateres efterfølgende, såfremt betingelserne for denne ugyldighed eller denne fortabelse var opfyldt ikke alene på det tidspunkt, hvor der blev givet afkald på dette nationale ældre varemærke, eller det tidspunkt, hvor dette bortfaldt, men også på det tidspunkt, hvor den retslige afgørelse, hvori denne konstatering foretages, træffes.

Selv om artikel 14 i direktiv 2008/95 ikke præciserer, hvilket tidspunkt der er det relevante for at undersøge, hvorvidt betingelserne for ugyldighed og fortabelse er opfyldt, fremgår det imidlertid af ordlyden og formålet med bestemmelsen, at den pågældende undersøgelse tilsigter med tilbagevirkende kraft af fastslå, om disse betingelser var opfyldt på det tidspunkt, hvor der blev givet afkald på det ældre nationale varemærke, eller hvor dette blev udslettet. Heraf følger det, at kravet om, at betingelserne for det ældre nationale varemærkes ugyldighed eller fortabelse ligeledes skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse vedrørende begæringen om den efterfølgende konstatering af denne ugyldighed eller fortabelse, ikke er foreneligt med den nævnte bestemmelse.

Det skal nemlig først og fremmest bemærkes, at muligheden for at gøre brug af et nationalt varemærke, som der er givet afkald på, slet ikke er tilsigtet med direktiv 2008/95. Endvidere følger det af femte betragtning til dette direktiv og af artikel 1 heri, at det kun finder anvendelse på varemærker, der er registreret eller søgt registreret, således at et udslettet varemærke ikke længere eksisterer i forhold til direktivet.

Endvidere følger det af artikel 12, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2008/95, at brug af varemærket alene tages i betragtning indtil tidspunktet for indgivelsen af begæringen om fortabelse – eventuelt rykket tre måneder frem i det tilfælde, der er omhandlet i denne bestemmelses tredje afsnit. Det er derfor ikke foreneligt med denne bestemmelse i forbindelse med en procedure om efterfølgende konstatering af fortabelse af varemærkeindehaverens rettigheder at tage hensyn til brug, der er gjort efter det tidspunkt, hvor denne indehaver selv erklærede at give afkald på dette varemærke eller lod det udslette.

Endelig fremgår af artikel 34, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, at ancienniteten af et ældre nationalt varemærke, der påberåbes for et EU-varemærke, udelukkende har den virkning, at indehaveren af dette varemærke, der giver afkald herpå eller lader det udslette, anses for fortsat i den medlemsstat, i eller for hvilken det var registreret, at have de samme rettigheder, som han ville have haft, hvis det ældre varemærke fortsat havde været registreret. Denne bestemmelse skaber således en fiktion med henblik på at gøre det muligt for indehaveren af EU-varemærket fortsat i denne medlemsstat at nyde godt af den beskyttelse, som det ældre nationale varemærke, der er blevet udslettet, havde, og ikke at gøre det muligt for sidstnævnte at eksistere som sådant. Heraf følger det bl.a., at en eventuel brug af det pågældende tegn efter denne udslettelse i et sådant tilfælde skal anses for brug af EU-varemærket og ikke af det ældre udslettede nationale varemærke.

(jf. præmis 26 og 28-30 samt domskonkl.)