Det første direktiv 89/104 om varemærker har til formål at foretage en afvejning mellem på den ene side varemærkeindehaverens interesse i at sikre varemærkets væsentligste funktion og på den anden side andre erhvervsdrivendes interesse i at kunne råde over tegn, der kan betegne deres varer og tjenesteydelser.

Det følger heraf, at beskyttelsen af varemærkeindehaverens rettigheder i henhold til direktivet ikke er ubetinget, eftersom denne beskyttelse med henblik på nævnte interesseafvejning bl.a. er begrænset til de tilfælde, hvor den pågældende indehaver er tilstrækkelig agtpågivende med hensyn til at gribe ind over for andre erhvervsdrivendes brug af tegn, der vil kunne krænke hans varemærke.

I et system til beskyttelse af varemærker som det, der er vedtaget på grundlag af direktiv 89/104 ved Beneluxaftalen, er tredjemands interesser i erhvervsmæssigt at anvende et tegn, som ligner et renommeret varemærke, imidlertid taget i betragtning i forbindelse med dette direktivs artikel 5, stk. 2, gennem muligheden for brugeren af det nævnte tegn til at påberåbe sig »skellig grund«.

Når indehaveren af det renommerede varemærke har godtgjort, at der foreligger en krænkelse som omhandlet i dette direktivs artikel 5, stk. 2, og navnlig utilbørlig udnyttelse af det nævnte varemærkes særpræg eller renommé, påhviler det således den tredjemand, der har anvendt et tegn, der ligner det renommerede varemærke, at godtgøre, at anvendelsen af et sådan tegn har en skellig grund.

Det følger heraf, at begrebet »skellig grund« ikke kun omfatter objektivt tvingende grunde, men også kan være knyttet til subjektive grunde hos en tredjemand, der anvender et tegn, der er identisk med eller ligner et renommeret varemærke.

Begrebet »skellig grund« har således ikke til formål at løse en konflikt mellem et renommeret varemærke og et lignende tegn, hvis anvendelse er sket inden indgivelsen af ansøgningen om dette varemærke, eller begrænse de rettigheder, der tilkendes indehaveren af det nævnte varemærke, men i den særlige kontekst, som udgøres af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104, og under hensyn til den udstrakte beskyttelse, som det samme varemærke nyder, at skabe balance mellem de pågældende interesser, idet der tages hensyn til interesserne hos den tredjemand, der anvender dette tegn. En tredjemands påberåbelse af skellig grund for anvendelsen af et tegn, der ligner et renommeret varemærke, kan i denne forbindelse ikke danne grundlag for en anerkendelse til dennes fordel af rettigheder, der er forbundet med et registreret varemærke, men tvinger indehaveren af det renommerede varemærke til at tåle anvendelsen af et lignende tegn.

Domstolen har således fastslået i præmis 91 i dommen i sagen Interflora og Interflora British Unit vedrørende en sag angående anvendelsen af nøgleord til en reference på internettet, at når den reklame, der vises på internettet ved anvendelse af et søgeord, som svarer til et velkendt varemærke, foreslår et alternativ til varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, uden at tilbyde en simpel efterligning af varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, uden at skade varemærkets renommé eller særpræg og uden i øvrigt at krænke varemærkets funktioner, vedrører en sådan brug i princippet en sund og loyal konkurrence inden for sektoren for de omhandlede varer eller tjenesteydelser og har derfor en »skellig grund«.

Begrebet »skellig grund« kan følgelig ikke fortolkes således, at det begrænses til objektivt tvingende grunde.

(jf. præmis 41-48)