Sag T-148/08

Beifa Group Co. Ltd

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-design – ugyldighedssag – registreret EF-design, som forestiller et skriveredskab – det ældre nationale figurmærke – ugyldighedsgrund – EF-designets brug af et ældre tegn, hvis indehaver er berettiget til at forbyde brugen – artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 – begæring om bevis for reel brug af det ældre varemærke, der fremsættes for første gang for appelkammeret«

Sammendrag af dom

1. EF-design – klagesag – sag ved Fællesskabets retsinstanser – Rettens kompetence – hjemvisning af sagen til en lavere instans ved Harmoniseringskontoret

(Rådets forordning nr. 6/2002, art. 60, stk. 1, og art. 61, stk. 3 og 6)

2. EF-design – ugyldighedsgrund – brug af et kendetegn i et senere design – brug af et tegn, der ligner kendetegnet – omfattet

[Rådets forordning nr. 6/2002, art. 25, stk. 1, litra e)]

3. EF-design – ugyldighedsgrund – brug af et kendetegn i et senere design – bevis for kendetegnets brug

[Rådets forordning nr. 6/2002, art. 25, stk. 1, litra e)]

4. EF-design – ugyldighedsgrund – brug af et kendetegn i et senere design – bevis for kendetegnets brug

[Rådets forordning nr. 6/2002, art. 25, stk. 1, litra e)]

5. EF-design – ugyldighedsgrund – brug af et kendetegn i et senere design – kundekredsens opfattelse af designet som et kendetegn – ingen særskilt analyse

[Rådets forordning nr. 6/2002, art. 25, stk. 1, litra e)]

6. EF-design – ugyldighedsgrund – brug af et kendetegn i et senere design – sammenligning af det omtvistede design med kendetegnet – tredimensionelt tegn

[Rådets forordning nr. 6/2002, art. 25, stk. 1, litra e)]

7. Retspleje – retsinstanserne forpligtet til at overholde sagens rammer som fastlagt af parterne – retsinstanserne forpligtet til at træffe afgørelse alene på baggrund af parternes argumenter – foreligger ikke

1. I henhold til artikel 61, stk. 3, i forordning nr. 6/2002 om EF-design har Retten kompetence til at ophæve eller omgøre afgørelsen fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design). I medfør af samme forordnings artikel 61, stk. 6, skal Harmoniseringskontoret desuden træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Rettens afgørelse. Det fremgår af sidstnævnte bestemmelse, at det ikke tilkommer Retten at give Harmoniseringskontoret pålæg, men det påhviler Harmoniseringskontoret at drage konsekvenserne af konklusionen og præmisserne i Rettens dom.

I medfør af forordningens artikel 60, stk. 1, kan appelkammeret, der har fået forelagt en klage over en afgørelse, som er truffet af en lavere instans ved Harmoniseringskontoret, efter at have realitetsbehandlet sagen hjemvise denne til videre behandling i den pågældende afdeling.

Det fremgår af disse bestemmelser og betragtninger, at en påstand om, at Retten, der har fået forelagt et søgsmål til prøvelse af en afgørelse, som er truffet af et appelkammer ved Harmoniseringskontoret, bør hjemvise sagen til den lavere instans, hvis afgørelse har været genstand for sagen for appelkammeret, ikke skal afvises fra realitetsbehandling.

Hvis Retten skulle efterkomme en sådan påstand, ville den således ikke forpligte Harmoniseringskontoret til at foretage eller undlade en handling og dermed tilstille Harmoniseringskontoret et pålæg. En sådan påstand tilsigter snarere, at Retten selv skal træffe en afgørelse, som appelkammeret burde eller kunne have truffet, og at Retten udøver sin kompetence til at omgøre appelkammerets afgørelse, der er anfægtet ved Retten.

(jf. præmis 40-43)

2. Artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 om EF-design skal fortolkes således, at indehaveren af et kendetegn kan påberåbe sig dette med henblik på at begære et senere EF-design kendt ugyldigt, når der i nævnte design er gjort brug af et tegn, der ligner indehaverens.

For det første indebærer ugyldighedsgrunden i forordningens artikel 25, stk. 1, litra e), ikke nødvendigvis en fuld og detaljeret gengivelse af det ældre kendetegn i det senere EF-design. Selv om visse af det pågældende tegns elementer således ikke findes i det omtvistede EF-design, eller andre elementer er blevet tilføjet, kan der være tale om en »brug« af nævnte tegn, navnlig hvis de udeladte eller tilføjede elementer spiller en sekundær rolle.

For det andet er nævnte fortolkning af forordningens artikel 25, stk. 1, litra e), den eneste, der for det første sikrer en effektiv beskyttelse af de rettigheder, der tilkommer indehaveren af et ældre varemærke, der er registeret som EF-varemærke eller i en medlemsstat, mod enhver krænkelse af dette varemærke ved brug i et senere EF-design, og for det andet sikrer sammenhæng mellem de relevante bestemmelser i forordning nr. 6/2002 og bestemmelserne i første direktiv 89/104 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker eller i forordning nr. 40/94 og nr. 207/2009 om EF-varemærker.

(jf. præmis 50, 52, 53 og 59)

3. Artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 om EF-design fastslår bl.a., at fællesskabsretten eller medlemsstatens lovgivning vedrørende det ældre tegn, der er påberåbt til støtte for en ugyldighedsbegæring, som er baseret på denne bestemmelse, »giver indehaveren af tegnet ret til at forbyde« brugen af dette tegn i et senere design. I tilfælde, hvor det er fastsat i EU-retten eller i den omhandlede medlemsstats lovgivning, at indehaveren af et ældre varemærke ikke kan gøre rettighederne i henhold til varemærket gældende over for tredjemand, såfremt varemærket i løbet af en periode på fem år forud for påberåbelsen af nævnte rettigheder ikke har været brugt for de varer eller tjenesteydelser, som indehaveren støtter sig på med henblik på at gøre sine rettigheder gældende, skal der fremlægges bevis for en sådan brug.

(jf. præmis 63-65)

4. Da der i forordning nr. 6/2002 om EF-design ikke er fastsat nærmere bestemmelser om fremgangsmåden for, hvorledes en begæring om bevis for reel brug af det ældre tegn skal indgives af indehaveren af et EF-design, der er genstand for en ugyldighedsbegæring, som er baseret på dette tegn, kan det konstateres, at nævnte begæring skal indgives udtrykkeligt og rettidigt til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design). Den skal principielt fremsættes inden for den frist, annullationsafdelingen har fastsat for indehaveren af EF-designet, der er genstand for en ugyldighedsbegæring, til at fremsætte sine bemærkninger til denne begæring.

En begæring om bevis for den reelle brug af det ældre tegn, der er påberåbt til støtte for en begæring om at kende et EF-design ugyldigt, kan til gengæld ikke fremsættes for første gang for appelkammeret. Det kan ikke accepteres, at appelkammeret kan foranlediges til at træffe afgørelse i en sag, der er forskellig fra den, der er forelagt annullationsafdelingen, dvs. en sag, hvis rækkevidde er blevet udvidet ved tilføjelsen af det forudgående spørgsmål om den reelle brug af det ældre tegn, der er påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen.

(jf. præmis 67, 68 og 71)

5. Der kan kun gives medhold i en begæring om at erklære et EF-design for ugyldigt, der støttes på ugyldighedsgrunden i artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 om EF-design, såfremt det er fastslået, at den relevante kundekreds vil være af den opfattelse, at der i det EF-design, som er genstand for denne begæring, er gjort brug af det kendetegn, der er påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen. Hvis det fastslås, at den relevante kundekreds ikke vil være af den opfattelse, at der i det EF-design, der er omfattet af ugyldighedsbegæringen, er gjort brug af det kendetegn, der er påberåbt til støtte for denne begæring, kan enhver risiko for forveksling helt klart udelukkes. Det er derimod ikke nødvendigt særskilt at analysere spørgsmålet om, hvorvidt den relevante kundekreds opfatter det EF-design, der er genstand for ugyldighedsbegæringen, som et kendetegn.

(jf. præmis 105-107)

6. Undersøgelsen af ugyldighedsgrunden i artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 om EF-design skal støttes på den relevante kundekreds’ opfattelse af kendetegnet, der er påberåbt til støtte for denne grund, samt på det helhedsindtryk, som nævnte tegn fremkalder hos denne kundekreds.

Et tredimensionelt varemærke opfattes imidlertid ikke nødvendigvis på samme måde som et figurmærke. I førstnævnte tilfælde opfatter nævnte kundekreds en håndgribelig genstand, som kan undersøges fra flere vinkler, mens kundekredsen i det sidstnævnte tilfælde kun ser et billede.

Det kan ganske vist ikke udelukkes, at sammenligningen mellem den ene af disse genstande og et billede af den anden ligeledes kan føre til konstateringen af en bestående lighed, såfremt der er lighed mellem to tredimensionelle genstande. Ikke desto mindre indebærer undersøgelsen af ugyldighedsgrunden i forordningens artikel 25, stk. 1, litra e), en sammenligning mellem det omtvistede EF-design og det kendetegn, der er påberåbt til støtte for denne grund.

Det kan derimod ikke antages, at der foreligger en lighed mellem det omtvistede design og det tegn, der er påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen, alene på grund af den omstændighed, at nævnte design besidder en lighed med et andet tegn, selv om sidstnævnte tegn udviser en lighed med det til støtte for ugyldighedsbegæringen påberåbte tegn.

(jf. præmis 120-123)

7. Selv om en domstol kun må træffe afgørelse vedrørende parternes påstande, idet det påhviler dem at fastlægge tvistens rammer, kan den ikke være fuldstændig bundet af de argumenter, som parterne har fremført til støtte for deres krav, da den i modsat fald kan tænkes at blive nødsaget til at basere sin afgørelse på urigtige retlige betragtninger.

(jf. præmis 130)

RETTENS DOM (Femte Afdeling)

12. maj 2010 ( )

»EF-design – ugyldighedssag – registreret EF-design, som forestiller et skriveredskab – det ældre nationale figurmærke – ugyldighedsgrund – EF-designets brug af et ældre tegn, hvis indehaver er berettiget til at forbyde brugen – artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 – begæring om bevis for reel brug af det ældre varemærke, der fremsættes for første gang for appelkammeret«

I sag T-148/08,

Beifa Group Co. Ltd, Ningbo, Zhejiang (Kina), ved barrister R. Davis og solicitor N. Cordell,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten:

Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, Heroldsberg (Tyskland), ved avocats U. Blumenröder og H. Gauß,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 31. januar 2008 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1352/2006-3) vedrørende en ugyldighedssag om et EF-design mellem Schwan-Stabilo Schwanhäuser GmbH & Co. KG og Ningo Beifa Group Co., Ltd,

har

RETTEN (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras (refererende dommer), og dommerne M. Prek og V. M. Ciucă,

justitssekretær: fuldmægtig N. Rosner,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 21. april 2008,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 17. september 2008,

under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 11. september 2008,

og efter retsmødet den 18. november 2009,

afsagt følgende

Dom

Retsforskrifter

Forordning (EF) nr. 6/2002

1 Artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT 2002 L 3, s. 1), som ændret, anfører:

»1. Et design, der opfylder de i denne forordning fastsatte betingelser, benævnes i det følgende »EF-design«.

2. Et EF-design beskyttes:

[…]

b) som et »registreret EF-design«, hvis det registreres i overensstemmelse med denne forordning

[…]«

2 Artikel 3 i forordning nr. 6/2002 bestemmer:

»I denne forordning forstås ved:

a) »design«: et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt af de særlige træk ved selve produktets og/eller dets udsmyknings linjer, konturer, farver, form, tekstur og/eller materiale

[…]«

3 Artikel 10, stk. 1, i forordning nr. 6/2002 bestemmer:

»Beskyttelsen i henhold til et EF-design omfatter ethvert design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk.«

4 Artikel 19, stk. 1, i forordning nr. 6/2002 bestemmer:

»Registreringen som et EF-design giver indehaveren eneret til at bruge det pågældende design og til at forbyde tredjemand at bruge det uden indehaverens samtykke. Ved brug af det pågældende design forstås navnlig fremstilling, udbud, markedsføring, indførsel, udførsel eller brug af et produkt, som designet indgår i eller finder anvendelse på, eller oplagring af et sådant produkt med de nævnte formål.«

5 Artikel 24 og 25 i forordning nr. 6/2002 fastsætter:

»Artikel 24

Ugyldighedserklæring

1. Et registreret EF-design erklæres ugyldigt efter ansøgning til Harmoniseringskontoret efter den i afsnit VI og VII fastsatte procedure […]

Artikel 25

Ugyldighedsgrunde

1. Et EF-design kan kun erklæres ugyldigt:

[…]

e) hvis et kendetegn benyttes i et senere design, og fællesskabsretten eller medlemsstatens lovgivning vedrørende sådanne tegn giver indehaveren af retten til kendetegnet ret til at forbyde en sådan brug:

[…]

3. De begrundelser, som er omhandlet i stk. 1, litra d), e) og f), kan kun påberåbes af ansøgeren til eller indehaveren af den tidligere rettighed.

[…]«

6 Afsnit IV i forordning nr. 6/2002 (artikel 35-44) har overskriften »Ansøgning om registrering af et EF-design«. Det er navnlig fastsat i forordningens artikel 36, stk. 2, at ansøgningen om registrering af et EF-design »endvidere skal indeholde en angivelse af de produkter, hvori designet skal inkorporeres, eller hvorpå det skal anvendes«. I medfør af artikel 41-44 i forordning nr. 6/2002 tillægges ansøgeren om et registreret EF-design endvidere under visse betingelser en prioritetsret, der i medfør af samme forordnings artikel 43 har den retsvirkning, at prioritetsdatoen anses for at være datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af et EF-design.

7 I afsnit VI i forordning nr. 6/2002, der har overskriften »Afkald på og ugyldighed af et registreret EF-design«, fastsætter artikel 52, stk. 1, at »[e]nhver fysisk eller juridisk person samt enhver offentlig myndighed med beføjelse hertil kan forelægge Harmoniseringskontoret en begæring om, at et registreret EF-design erklæres ugyldigt, jf. dog artikel 25, stk. 2 til 5«.

8 Afsnit VII i forordning nr. 6/2002, der har overskriften »Appel«, fastsætter i forordningens artikel 55-60 behandlingen af klagesager ved appelkammeret. Ordlyden af disse bestemmelser er lig eller analog med ordlyden i artikel 57-62 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)), hvori artikel 58-64 svarer til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94.

9 Under afsnit VII i forordning nr. 6/2002 bestemmer forordningens artikel 61 desuden:

»1. Appelkamrenes afgørelser om klager kan indbringes for EF-Domstolen.

2. Indbringelse af klage kan ske under påberåbelse af inkompetence, væsentlige formmangler eller overtrædelse af traktaten, af denne forordning eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse eller under påberåbelse af magtfordrejning.

3. EF-Domstolen har kompetence til at ophæve eller omgøre den indklagede afgørelse.

4. Enhver part i sagen ved appelkammeret har adgang til at indbringe en klage, for så vidt den pågældende ikke har fået medhold.

5. Klagen indbringes for EF-Domstolen inden to måneder efter datoen for meddelelsen af appelkammerets afgørelse.

6. Harmoniseringskontoret træffer de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af EF-Domstolens afgørelse.«

Første direktiv 89/104/EØF

10 Artikel 4, stk. 4, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT L 40, s. 1) (som er blevet ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 299, s. 25)) bestemmer:

»En medlemsstat kan […] træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang:

[…]

c) der kan nedlægges forbud mod brug af varemærket på grundlag af en anden ældre rettighed end de rettigheder, der er nævnt i stk. 2 og i litra b) i dette stykke, herunder navnlig:

[…]

iv) en industriel ejendomsret […]«

11 Artikel 5, stk. 1 og 2, i første direktiv 89/104 bestemmer:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

12 Artikel 10-12 i første direktiv 89/104 bestemmer:

»Artikel 10

Brugen af varemærket

1. Såfremt indehaveren ikke inden fem år fra datoen for registreringsprocedurens afslutning har gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været ophørt uden afbrydelse i fem år, underkastes varemærket de i dette direktiv omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger skellig grund til, at brug ikke har fundet sted.

2. Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:

a) brug af varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori dette er blevet registreret

b) anbringelse i den pågældende medlemsstat af varemærket på varer eller deres emballage udelukkende med eksport for øje.

3. Brug af et varemærke, der finder sted med indehaverens samtykke, eller som gøres af en person, der er berettiget til at anvende et fællesmærke eller et garantimærke, ligestilles med indehaverens brug af mærket.

[…]

Artikel 11

Retlige eller administrative sanktioner ved manglende brug af et mærke

[…]

3. Uden at foregribe anvendelsen af artikel 12 i tilfælde af kontrasøgsmål om fortabelse kan en medlemsstat træffe bestemmelse om, at et mærke ikke gyldigt kan påberåbes i et krænkelsessøgsmål, hvis det som følge af en protest fastslås, at indehaveren af varemærket kan fortabe sine rettigheder efter artikel 12, stk. 1.

4. Hvis det ældre varemærke kun er blevet anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det for så vidt angår anvendelsen af stk. 1 til 3 kun for registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.

Artikel 12

Fortabelsesgrunde

1. Indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke i den pågældende medlemsstat er gjort reel brug af det for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger skellig grund til manglende brug […]«

Markengesetz

13 I § 13, stk. 2, punkt 6, i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (tysk lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn) af 25. oktober 1994 (BGBl. I, 1994, s. 3082, herefter »Markengesetz«), som ændret, fastsættes det, at et registreret varemærke kan erklæres ugyldigt, hvis varemærkets brug bl.a. i medfør af en ældre industriel ejendomsret kan forbydes. I henhold til § 51, stk. 1, i Markengesetz træffes afgørelsen om ugyldighed efter begæring af indehaveren af den ældre rettighed.

14 § 14, stk. 2, i Markengesetz bestemmer:

»Det er forbudt for tredjemand, der ikke har varemærkeindehaverens samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

1. et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

2. et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket, eller

3. et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i landet, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skade dette.«

15 § 25, stk. 1, i Markengesetz bestemmer:

»Indehaveren af et registreret varemærke kan ikke gøre rettighederne i medfør af § 14, 18 og 19 gældende over for tredjemand, såfremt varemærket i løbet af en periode på fem år forud for påberåbelsen af nævnte rettigheder ikke har været brugt i overensstemmelse med § 26 for de varer og tjenesteydelser, som indehaveren støtter sig på med henblik på at gøre sine rettigheder gældende, forudsat at der på denne dato mindst er gået fem år siden registreringen af varemærket.«

16 I henhold til § 25, stk. 2, i Markengesetz skal sagsøgeren på sagsøgtes opfordring fremlægge bevis for reel brug af varemærket, såfremt varemærkeindehaverens rettigheder, der navnlig udspringer af § 14 i Markengesetz, påberåbes under et søgsmål.

17 § 26 i Markengesetz, der vedrører brugen af varemærket, gennemfører bestemmelserne i artikel 10-12 i første direktiv 89/104 i tysk ret.

Forordning nr. 40/94

18 Artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009) bestemmer:

»Artikel 9

Rettigheder knyttet til EF-varemærket

1. EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket

[…]«

19 Artikel 43 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 42 i forordning nr. 207/2009) bestemmer:

»Artikel 43

Behandling af indsigelsen

[…]

2. På begæring af ansøgeren skal indehaveren af et ældre EF-varemærke, der har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre EF-varemærke i Fællesskabet for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre EF-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Godtgøres dette ikke, forkastes indsigelsen. Har det ældre EF-varemærke kun været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun som registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.

[…]«

20 Artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 53, stk. 2, i forordning nr. 207/2009) bestemmer:

»Artikel 52

Relative ugyldighedsgrunde

[…]

2. EF-varemærket erklæres ligeledes for ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, hvis der kan rejses forbud mod brug af varemærket på grundlag af en anden ældre ret, herunder navnlig:

[…]

d) en industriel ejendomsret.

i henhold til nationale retsregler om varemærkebeskyttelse.«

21 Artikel 56 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 57 i forordning nr. 207/2009) bestemmer:

»Artikel 56

Behandling af begæringen

[…]

2. Efter anmodning fra indehaveren af EF-varemærket skal indehaveren af det ældre EF-varemærke, der er part i sagen om ugyldighed, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for begæringen om ugyldighed er gjort reel brug af det ældre EF-varemærke i Fællesskabet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for begæringen om ugyldighed, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre EF-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Hvis det ældre EF-varemærke på tidspunktet for bekendtgørelsen af EF-varemærkeansøgningen har været registreret i mindst fem år, skal indehaveren af det ældre EF-varemærke ligeledes godtgøre, at betingelserne i artikel 43, stk. 2, er opfyldt på nævnte tidspunkt. Godtgøres dette ikke, afvises begæringen om varemærkets ugyldighed. Har det ældre EF-varemærke kun været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af ugyldighedsbegæringen kun som registreret for denne del af de pågældende varer eller tjenesteydelser.

[…]«

22 Artikel 92 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 96 i forordning nr. 207/2009) bestemmer, at EF-varemærkedomstolene, der er udpeget af medlemsstaterne i medfør af samme forordnings artikel 91, stk. 1 (nu artikel 95, stk. 1, i forordning nr. 207/2009), »har enekompetence« til at afgøre: […] d) modkrav med påstand om EF-varemærkets fortabelse eller ugyldighed som omhandlet i artikel 96«. I henhold til samme forordnings artikel 96, stk. 1 (nu artikel 100, stk. 1, i forordning nr. 207/2009), »kan [m]odkrav med påstand om varemærkets fortabelse eller ugyldighed kun fremsættes på grundlag af de i denne forordning fastsatte fortabelses- eller ugyldighedsgrunde«.

Sagens baggrund

23 Den 27. maj 2005 indgav sagsøgeren, Beifa Group Co. Ltd (tidligere Ningo Beifa Group Co. Ltd), i medfør af forordning nr. 6/2002 en ansøgning om registrering af forskellige EF-design til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

24 Denne ansøgning omfattede navnlig designet, der er gengivet nedenfor (herefter det »omtvistede design«):

25 I overensstemmelse med artikel 41-43 i forordning nr. 6/2002 anførte sagsøgeren i sin ansøgning om registrering en prioritetsret for det omtvistede design, baseret på en tidligere ansøgning om registrering af det samme design, som blev indgivet til den kompetente kinesiske myndighed den 5. februar 2005.

26 I overensstemmelse med artikel 36, stk. 2, i forordning nr. 6/2002 angav ansøgningen »skriveinstrumenter« som de produkter, hvori det omtvistede design skulle inkorporeres, eller hvorpå det skulle anvendes.

27 Det omtvistede design blev registreret som EF-design under nr. 352315-0007 og offentliggjort i Registreringstidende for EF-design nr. 68/2005 af 26. juli 2005.

28 I medfør af artikel 52 i forordning nr. 6/2002 forelagde intervenienten, Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, den 23. marts 2006 Harmoniseringskontoret en begæring om at erklære det omtvistede design for ugyldigt, hvori intervenienten gjorde gældende, at ugyldighedsgrunden, der er fastsat i artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 er til hinder for opretholdelsen af sidstnævnte design.

29 Ugyldighedsbegæringen støttede sig bl.a. på intervenientens varemærke, der er gengivet herunder, og som blev registreret i Tyskland den 14. december 2000 under nr. 300454708 bl.a. for »skriveredskaber«, der henhører under klasse 16 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »det ældre varemærke«):

30 Ved afgørelse af 24. august 2006 tog Annullationsafdelingen ved Harmoniseringskontoret intervenientens ugyldighedspåstand til følge og erklærede følgelig det omtvistede design for ugyldigt på baggrund af den i artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 fastsatte grund.

31 Annullationsafdelingen fandt i det væsentlige, at der i det omtvistede design var gjort brug af det ældre varemærke, idet designet inkorporerede et tegn, der indeholdt alle de karakteristiske elementer fra dette varemærkes tredimensionelle form og derfor lignede dette varemærke. Eftersom de varer, der er omfattet af det omtvistede design og af det ældre varemærke, er af samme art, var der ifølge Annullationsafdelingen en risiko for forveksling i den kundekreds, som de omhandlede varer henvender sig til, hvilket i medfør af § 14, stk. 2, nr. 2), i Markengesetz gav intervenienten ret til at forbyde brugen af det tegn, der blev gjort brug af i det omtvistede design.

32 Den 19. oktober 2006 påklagede sagsøgeren i medfør af artikel 55-60 i forordning nr. 6/2002 Annullationsafdelingens afgørelse.

33 Ved afgørelse af 31. januar 2008 (herefter »den anfægtede afgørelse«), der blev meddelt sagsøgeren den 21. februar 2008, afslog Tredje Appelkammer sagsøgerens klage. Appelkammeret fandt for det første, at idet det ældre varemærke ikke var blevet erklæret ugyldigt af de kompetente tyske myndigheder i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Markengesetz, måtte det anses for et kendetegn i henhold til artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 (den anfægtede afgørelses punkt 15).

34 For det andet anførte appelkammeret, at det påberåbte ældre tegn for så vidt angår anvendelsen af den nævnte bestemmelse ikke nødvendigvis skulle gengives identisk i det omtvistede senere EF-design, men at det var tilstrækkeligt, at dette tegn som sådan er inkorporeret i det nævnte design (den anfægte afgørelses punkt 16).

35 For det tredje fandt appelkammeret trods tilstedeværelsen af visse forskelligheder mellem det omtvistede design og det ældre varemærke, at varemærkets særpræg kunne genkendes i det omtvistede design på en sådan måde, at brugen af dette ville udgøre en overtrædelse af intervenientens tildelte enerettigheder som indehaver af det ældre varemærke i medfør af § 14 i Markengesetz, og at artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 fandt anvendelse (den anfægtede afgørelses punkt 17 og 18).

36 Endelig fandt appelkammeret, når henses til den foregående konklusion, at det var ufornødent at tage stilling til relevansen af intervenientens øvrige rejste indvendinger til støtte for sin ugyldighedsbegæring, herunder bl.a. en dom af 18. januar 2007 afsagt af Oberlandesgericht Frankfurt am Main (regional appelinstans i Frankfurt am Main, Tyskland) (den anfægtede afgørelses punkt 19).

Parternes påstande

37 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

– Den anfægtede afgørelse annulleres.

– Sagen hjemvises til Annullationsafdelingen med henblik på en videre undersøgelse af de af intervenienten i ugyldighedsbegæringen rejste ugyldighedsgrunde, som Annullationsafdelingen ikke har undersøgt.

– Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

38 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

– Harmoniseringskontoret frifindes.

– Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Spørgsmålet om antagelse af sagsøgerens anden påstand til realitetsbehandling

39 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at sagsøgerens anden påstand ikke kan antages til realitetsbehandling, idet sagsøgeren nærmere bestemt har anmodet Retten om at give Harmoniseringskontoret et pålæg, hvilket ikke henhører under Rettens kompetence.

40 Det bemærkes, at i henhold til artikel 61, stk. 3, i forordning nr. 6/2002 har Retten kompetence til at ophæve eller omgøre den indklagede afgørelse. I medfør af samme forordnings artikel 61, stk. 6, skal Harmoniseringskontoret desuden træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Rettens afgørelse. Det fremgår af sidstnævnte bestemmelse, at det ikke tilkommer Retten at give Harmoniseringskontoret pålæg, men det påhviler Harmoniseringskontoret at drage konsekvenserne af konklusionen og præmisserne i Rettens dom (jf. analogt Rettens dom af 15.3.2006, sag T-35/04, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia mod KHIM – Ferrero (FERRÓ), Sml. II, s. 785, præmis 15 og den deri nævnte retspraksis).

41 Det skal endvidere bemærkes, at i medfør af artikel 60, stk. 1, i forordning nr. 6/2002 kan appelkammeret, der har fået forelagt en klage over en afgørelse, som er truffet af en lavere instans ved Harmoniseringskontoret, efter at have realitetsbehandlet sagen hjemvise denne til videre behandling i den pågældende afdeling.

42 Det fremgår af disse bestemmelser og betragtninger, at en påstand om, at Retten, der har fået forelagt et søgsmål til prøvelse af en afgørelse, som er truffet af et appelkammer ved Harmoniseringskontoret, bør hjemvise sagen til den lavere instans, hvis afgørelse har været genstand for sagen for appelkammeret, ikke skal afvises fra realitetsbehandling (jf. i denne retning og analogt Rettens dom af 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM, Sml. II, s. 723, præmis 17-20).

43 Hvis Retten skulle efterkomme en sådan påstand, ville den således ikke forpligte Harmoniseringskontoret til at foretage eller undlade en handling og dermed tilstille Harmoniseringskontoret et pålæg. En sådan påstand tilsigter snarere, at Retten selv skal træffe en afgørelse, som appelkammeret burde eller kunne have truffet, og at Retten udøver sin kompetence til at omgøre appelkammerets afgørelse, der er anfægtet ved Retten (jf. i denne retning og analogt Rettens dom af 11.2.2009, sag T-413/07, Bayern Innovativ mod KHIM – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 15, og af 14.9.2009, sag T-152/07, Lange Uhren mod KHIM (geometriske felter på en urskive), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 39).

44 Det følger heraf, i modsætning til hvad Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at sagsøgerens anden påstand kan antages til realitetsbehandling.

Om realiteten

45 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet påberåbt sig tre anbringender. Det første anbringende vedrører en fejlagtig fortolkning af artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002. Det andet anbringende vedrører en retlig fejl, som er begået ved afvisningen af begæringen om bevis for den reelle brug af det ældre varemærke, indgivet af sagsøgeren for Harmoniseringskontoret. Det tredje anbringende vedrører en fejlagtig anvendelse af artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002.

Det første anbringende vedrørende en fejlagtig fortolkning af artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002

– Parternes argumenter

46 Sagsøgeren har gjort gældende, at det fremgår af selve ordlyden af artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002, at i modsætning til hvad appelkammeret har anført, kan denne bestemmelse ikke gøres gældende af indehaveren af et kendetegn, når der i det senere design ikke er gjort brug af tegnet, men af et lignende tegn. Denne fortolkning af nævnte bestemmelse bekræftes ikke blot af den omstændighed, at et EF-design kun vedrører et produkts udseende, og ikke specielt sigter mod et givet produkt, men også af Harmoniseringskontorets ældre afgørelsespraksis.

47 Harmoniseringskontoret og intervenienten har gjort gældende, at begrebet brug som anvendt i artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 kan dække situationer, hvorved det ældre tegn, der er påberåbt til støtte for begæringen om at erklære et registreret EF-design ugyldigt, kun er efterlignet i det omtvistede design, uden at være gengivet i sin helhed ned til den mindste detalje.

48 Sammenligningen af det omtvistede design og det ældre tegn begrænser sig alene til de elementer i nævnte design, som er i strid med de rettigheder, der er tildelt indehaveren af det ældre tegn, uden at tage hensyn til det omtvistede designs supplerende elementer. Rækkevidden af det ældre tegns beskyttelse afhænger derimod af den ret, der gælder for dette tegn.

49 Ugyldighedsgrunden, der er fastsat i artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002, finder således anvendelse på designs, som har en ny og individuel karakter, og adskiller sig dermed fra ugyldighedsgrunden i samme forordnings artikel 25, stk. 1, litra b). I modsætning til sagsøgerens påstande bekræfter Harmoniseringskontorets ældre afgørelsespraksis denne fortolkning.

– Rettens bemærkninger

50 Det skal for det første bemærkes – som Harmoniseringskontoret og intervenienten med rette har gjort gældende – at ugyldighedsgrunden i artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 ikke nødvendigvis indebærer en fuld og detaljeret gengivelse af det ældre kendetegn i det senere EF-design. Selv om visse af det pågældende tegns elementer således ikke findes i det omtvistede EF-design, eller andre elementer er blevet tilføjet, kan der være tale om en »brug« af nævnte tegn, navnlig hvis de udeladte eller tilføjede elementer spiller en sekundær rolle.

51 Dette er så meget desto mere korrekt, fordi kundekredsen, som det fremgår af fast retspraksis, kun har et ufuldstændigt billede i erindringen af de varemærker, der er registreret i medlemsstaterne, eller af EF-varemærker (jf. i denne retning Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 26, og Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/07, Laboratorios RTB mod KHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 33). Denne betragtning gælder for alle typer af kendetegn. I tilfælde, hvor der ved brugen af et kendetegn i et senere EF-design udelades visse af kendetegnets sekundære elementer, eller i tilfælde af tilføjelser af sådanne elementer til samme tegn, vil den relevante kundekreds derfor ikke nødvendigvis gøre sig disse ændringer af det pågældende tegn klart. Tværtimod ville en kunde kunne tænke, at der i det senere EF-design er gjort brug af nævnte tegn, således som dette er bevaret i kundens erindring.

52 Det følger heraf, i modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende, at en ordlydsfortolkning af artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 ikke nødvendigvis udelukker dens anvendelse i tilfælde, hvor der i et senere EF-design ikke er gjort brug af et identisk tegn i forhold til det, der er påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen, men af et lignende tegn.

53 Det skal for det andet bemærkes, at den fortolkning af artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002, som er lagt til grund i den anfægtede afgørelse, er den eneste, der for det første kan sikre en effektiv beskyttelse af de rettigheder, der tilkommer indehaveren af et ældre varemærke, der er registeret som EF-varemærke eller i en medlemsstat, mod enhver krænkelse af dette varemærke ved brug i et senere EF-design, og for det andet sikre sammenhængen mellem de relevante bestemmelser i forordning nr. 6/2002 og bestemmelserne i første direktiv 89/104 eller i forordning nr. 40/94 og nr. 207/2009.

54 I den henseende skal det bemærkes, at indehaveren af et ældre EF-varemærke eller et varemærke, der er registreret i en medlemsstat, har ret til at forbyde brugen af et senere EF-design, både hvis der i nævnte design bliver benyttet et tegn, der er identisk med det ældre varemærke, og hvor de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet henholdsvis af det pågældende design og af det ældre varemærke, er af samme art, og hvis der i det pågældende EF-design bliver gjort brug af et tegn, der har en sådan lighed med det ældre varemærke, at der – når ligeledes henses til, at de pågældende varer eller tjenesteydelser, der henholdsvis er dækket af varemærket og af det pågældende design er af samme eller lignende art – foreligger en risiko for forveksling i kundekredsens bevidsthed [jf. artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i første direktiv 89/104, § 14, stk. 2, nr. 1) og 2), i Markengesetz og artikel 9, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 9, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009]].

55 Når henses til den ret, som indehaveren af et ældre varemærke, der er registret som EF-varemærke eller i en medlemsstat, har til at forbyde brugen af et senere EF-design, der enten gør brug af et tegn, der er identisk med mærket eller et lignende tegn, er det udelukket, at fællesskabslovgiver ved udformningen af artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 havde til hensigt kun at tillade nævnte indehaver at indgive en begæring om at erklære det pågældende design ugyldigt, såfremt der i dette design gøres brug af et tegn, der er identisk med det ældre varemærke, og at forbyde indgivelsen af en sådan begæring, når der i nævnte design gøres brug af et tegn, der har så høj en grad af lighed, at der opstår risiko for forveksling i den pågældende kundekreds’ bevidsthed.

56 Det skal endvidere bemærkes, at indehaveren af et EF-varemærke eller et varemærke, der er registreret i en medlemsstat, ikke kan påberåbe sig de i præmis 54 ovenfor nævnte bestemmelser med henblik på at forbyde brugen af et EF-design, der tidligere er blevet registreret, og som gør brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, idet indehaveren af nævnte EF-design kan vægre sig imod et sådan forbud og anmode, om nødvendigt ved fremsættelsen af et modkrav, om annullation af det pågældende senere registrerede varemærke [jf. artikel 4, stk. 4, litra c), nr. iv), i første direktiv 89/104, § 13, stk. 2, nr. 6), og § 51, stk. 1 i Markengesetz, samt artikel 52, stk. 2, litra d), artikel 92, litra d), og artikel 96, stk. 1, i forordning nr. 40/94 [nu artikel 53, stk. 2, litra d), artikel 96, litra d), og artikel 100, stk. 1, i forordning nr. 207/2009]].

57 Hvis indehaveren af et ældre varemærke, der er registreret som EF-varemærke eller i en medlemsstat, var berettiget til at indgive en begæring om at erklære et senere EF-design ugyldigt, alene i det tilfælde, hvor der i nævnte design benyttes et tegn, der er identisk med dette varemærke, og ikke i tilfælde, hvor der benyttes et lignende tegn, ville nævnte indehaver ikke kunne vægre sig mod et eventuelt forsøg fra indehaveren af det senere design, hvori der kunne gøres brug af et lignende tegn, på at forbyde brugen af det ældre varemærke i medfør af artikel 10, stk. 1, og artikel 19, stk. 1, i forordning nr. 6/2002.

58 Det kan imidlertid udledes af betragtning 31 til forordning nr. 6/2002, hvorefter denne forordning »ikke er til hinder for, at der i forhold til design, der er beskyttede som EF-design, anvendes love om […] varemærker«, at de rettigheder, som et EF-design tildeler indehaveren heraf, på ingen måde rejser tvivl om de rettigheder, som en indehaver af et ældre varemærke har opnået i medfør af dette varemærke.

59 Det fremgår af ovenstående betragtninger, at appelkammeret ikke begik retlige fejl, da det fortolkede artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 således, at indehaveren af et kendetegn kan påberåbe sig dette med henblik på at begære et senere EF-design kendt ugyldigt, når der i nævnte design er gjort brug af et tegn, der ligner indehaverens. Det følger heraf, at det første anbringende skal forkastes som ubegrundet.

Det andet anbringende vedrørende en retlig fejl, som er begået ved afvisningen af sagsøgerens begæring, der er indgivet for Harmoniseringskontoret, om bevis for den reelle brug af det ældre varemærke

– Parternes argumenter

60 Sagsøgeren har gjort gældende, at det fremgår af artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002, sammenholdt med § 25 i Markengesetz, at indehaveren af et tysk varemærke, der har begæret et EF-design erklæret ugyldigt på grund af, at nævnte varemærke benyttes i designet, i tilfælde af indsigelser skal bevise, at der er gjort reel brug af nævnte varemærke. Derfor skulle appelkammeret have undersøgt sagsøgerens begæring om bevisførelse for det ældre varemærkes brug, da det ældre varemærke var blevet registreret mere end fem år før indgivelsen af ugyldighedsbegæringen. Selv om intervenienten har solgt utallige skriveredskaber, der henhører under klasse 16, i løbet af den periode på fem år, der ligger forud for indgivelsen af ugyldighedsbegæringen, kan dette salg på ingen måde bevise brugen af det ældre varemærke, idet de pågældende varer er blevet solgt under en anden form, der indeholder intervenientens navn og logo. Det ældre varemærke er desuden ikke et tredimensionelt varemærke, men et figurmærke.

61 Harmoniseringskontoret og intervenienten har gjort gældende, at i modsætning til navnlig bestemmelserne i artikel 43, stk. 2, og i artikel 56, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 42, stk. 2, og artikel 57, stk. 2, i forordning nr. 207/2009) tillader forordning nr. 6/2002 ikke indehaveren af et EF-design, der er genstand for en ugyldighedsbegæring, at indgive en begæring om bevis for den reelle brug af det ældre varemærke, der er påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen. Appelkammeret var således ikke berettiget til at undersøge den af sagsøgeren indbragte begæring om bevis for den reelle brug af det ældre varemærke. Sagsøgerens stilling er imidlertid ikke blevet skadet, idet virksomheden, såfremt den mente, at det ældre varemærke ikke havde været genstand for en sådan brug, kunne have indgivet en ansøgning til de kompetente tyske myndigheder med det formål at erklære nævnte varemærke for ugyldigt. Under alle omstændigheder er den simple tilføjelse af intervenientens navn og logo på skriveredskaberne, som denne sælger, uden indflydelse på vurderingen af den reelle brug af det ældre varemærke, ligesom der i den foreliggende sag foreligger risiko for forveksling.

62 Intervenienten har tilføjet, at selv om sagsøgeren var berettiget til at indgive en begæring til Harmoniseringskontoret om bevis for den reelle brug af det ældre varemærke, burde sagsøgeren allerede have indgivet denne begæring for Annullationsafdelingen, og at begæringen om bevis for den reelle brug af det ældre varemærke, som sagsøgeren for første gang fremsatte for appelkammeret, derfor ikke kan antages til behandling. Intervenienten har anført, at virksomheden under alle omstændigheder har bevist den reelle brug af dens ældre varemærke.

– Rettens bemærkninger

63 Det skal bemærkes, at artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 bl.a. fastslår, at fællesskabsretten eller medlemsstatens lovgivning vedrørende det ældre tegn, der er påberåbt til støtte for en ugyldighedsbegæring, som er baseret på denne bestemmelse, »giver indehaveren af tegnet ret til at forbyde« brugen af dette tegn i et senere design.

64 I den foreliggende sag er det ældre tegn et tysk varemærke, der er omfattet af bestemmelserne i Markengesetz. Som allerede anført, giver § 14, stk. 2, nr. 2), i Markengesetz indehaveren af et sådant varemærke ret til at forbyde brugen af ethvert tegn, der er identisk med eller ligner pågældende varemærke, når de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af dette varemærke, er af samme eller lignende art som dem, der er omfattet af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling.

65 § 25, stk. 1, i Markengesetz bestemmer imidlertid, at indehaveren af et ældre varemærke ikke kan gøre rettighederne bl.a. i medfør af § 14 gældende over for tredjemand, såfremt varemærket ikke har været brugt i overensstemmelse med § 26 i løbet af en periode på fem år periode forud for påberåbelsen af nævnte rettigheder for de varer eller tjenesteydelser, som indehaveren støtter sig på med henblik på at gøre sine rettigheder gældende, forudsat at der på denne dato mindst er gået fem år siden registreringen af varemærket. Ved at indsætte denne bestemmelse i Markengesetz har den tyske lovgiver gjort brug af den mulighed, der tilkommer denne i medfør af artikel 11, stk. 2, i første direktiv 89/104. § 25, stk. 2, i Markengesetz bestemmer udtrykkeligt, at den part, mod hvem indehaveren af et ældre varemærke har gjort sine hertil benyttede rettigheder gældende, kan forlange, at denne indehaver fremlægger bevis for den reelle brug af varemærket. Hvis der ikke foreligger en sådan begæring, skal dette bevis ikke fremlægges.

66 Det fremgår af disse bestemmelser, i modsætning til hvad Harmoniseringskontoret og intervenienten har gjort gældende, at i en situation som i den foreliggende sag, hvor et ældre tysk varemærke, der er påberåbt til støtte for ugyldighedsgrunden, som er fastsat i artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002, har været registreret i mindst fem år før indgivelsen af begæringen om at kende EF-designet ugyldigt, skal indehaveren af dette varemærke, på opfordring af indehaveren af det EF-design, der er genstand for ugyldighedsbegæringen, fremlægge bevis for, at der er gjort brug af dette varemærke i løbet af de fem år, der ligger forud for indgivelsen af ugyldighedsbegæringen. I mangel af dette bevis er indehaveren af det pågældende ældre tyske varemærke i overensstemmelse med den tyske lovgivning, der omfatter hans tegn, ikke berettiget til at forbyde brugen af dette i EF-designet, der er genstand for ugyldighedsbegæringen, hvilket indebærer, at ugyldighedsgrunden vedrørende artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 ikke finder anvendelse.

67 Da der i forordning nr. 6/2002 ikke er fastsat nærmere bestemmelser om fremgangsmåden for, hvorledes en begæring om bevis for reel brug af det ældre tegn skal indgives af indehaveren af et EF-design, der er genstand for en ugyldighedsbegæring, som er baseret på dette tegn, kan det konstateres, at nævnte begæring skal indgives udtrykkeligt og rettidigt til Harmoniseringskontoret (jf. analogt Rettens dom af 17.3.2004, forenede sager T-183/02 og T-184/02, El Corte Inglés mod KHIM – González Cabello og Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Sml. II, s. 965, præmis 38, af 16.3.2005, sag T-112/03, L’Oréal mod KHIM – Revlon (FLEXI AIR), Sml. II, s. 949, præmis 24, og af 7.6.2005, sag T-303/03, Lidl Stiftung mod KHIM – REWE-Zentral (Salvita), Sml. II, s. 1917, præmis 77), og den skal principielt fremsættes inden for den frist, Annullationsafdelingen har fastsat for indehaveren af EF-designet, der er genstand for en ugyldighedsbegæring, til at fremsætte sine bemærkninger til denne begæring (jf. i denne retning og analogt FLEXI AIR-dommen, præmis 25-28).

68 En begæring om bevis for den reelle brug af det ældre tegn, der er påberåbt til støtte for en begæring om at kende et EF-design ugyldigt, kan til gengæld ikke fremsættes for første gang for appelkammeret.

69 Det fremgår således af fast retspraksis, at begæringen om bevis for den reelle brug af et ældre varemærke, der er påberåbt til støtte for en indsigelse mod registreringen af et EF-varemærke, hvilken begæring har hjemmel i artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009), ikke kan fremsættes for første gang for appelkammeret (jf. i denne retning Rettens dom af 22.3.2007, sag T-364/05, Saint-Gobain Pam mod KHIM – Propamsa (PAM PLUVIAL), Sml. II, s. 757, præmis 41, og af 18.10.2007, sag T-425/03, AMS mod KHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), Sml. II, s. 4265, præmis 114).

70 Ifølge denne retspraksis tilføjer begæringen om bevis for den reelle brug af det ældre varemærke et konkret og forudgående spørgsmål om den reelle brug af det ældre varemærke til sagsbehandlingen ved Indsigelsesafdelingen, og dermed ændres indholdet af indsigelsen tilsvarende. Det tilkommer imidlertid Indsigelsesafdelingen i første omgang at træffe afgørelse om indsigelsen, således som den er defineret i parternes forskellige akter og processuelle anmodninger, herunder i givet fald begæringen om bevis for reel brug af det ældre varemærke. Appelkammeret har imidlertid kun kompetence til at træffe afgørelse om klager over indsigelsesafdelingernes afgørelser og ikke til selv at træffe afgørelse i første instans om en ny indsigelse. Hvis det modsatte anerkendes, indebærer det, at appelkammeret skal behandle en helt specifik påstand, der er forbundet med nye retlige og faktiske betragtninger, som ligger uden for rammerne for indsigelsesproceduren, således som den blev forelagt og behandlet af Indsigelsesafdelingen (dommen i sagen PAM PLUVIAL, nævnt i præmis 69 ovenfor, præmis 37-39, og dommen i sagen AMS Advanced Medical Services, nævnt i præmis 69 ovenfor, præmis 111-113).

71 Disse betragtninger gælder ligeledes analogt, når indehaveren af et EF-design, der er genstand for en ugyldighedsbegæring, som er baseret på ugyldighedsgrunden i artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002, som i den foreliggende sag er berettiget til at anmode indehaveren af det ældre tegn, der er påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen, om at fremlægge bevis for den reelle brug af tegnet. Det kan i denne sammenhæng ligeledes ikke accepteres, at appelkammeret kan foranlediges til at træffe afgørelse i en sag, der er forskellig fra den, der er forelagt Annullationsafdelingen, dvs. en sag, hvis rækkevidde er blevet udvidet ved tilføjelsen af det forudgående spørgsmål om den reelle brug af det ældre tegn, der er påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen.

72 Det fremgår af samtlige ovenfor anførte bemærkninger, at sagsøgeren i den foreliggende sag var berettiget til at indgive en begæring for Annullationsafdelingen med det formål, at intervenienten fremlægger bevis for den reelle brug af det ældre varemærke.

73 Det bemærkes i den forbindelse, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 15 blot har anført, at Harmoniseringskontoret ikke var kompetent til at anfægte gyldigheden af det ældre varemærke, og at såfremt sagsøgeren fandt, at dette varemærke var blevet registreret i strid med bestemmelserne i Markengesetz eller at det burde være blevet annulleret på grund af manglende brug, påhvilede det i medfør af Markengesetz sagsøgeren at indgive en begæring om at erklære det nævnte varemærke ugyldigt.

74 Det fremgår imidlertid af præmis 63-66 ovenfor, at om end appelkammerets betragtning i den anfægtede afgørelse i sig selv er korrekt, er den ikke tilstrækkelig til at retfærdiggøre afvisningen af begæringen om bevis for den reelle brug af det ældre varemærke, der var påberåbt til støtte for begæringen om at kende et EF-design ugyldigt i medfør af artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002, når det, som i den foreliggende sag, i den lovgivning, der gælder for det pågældende ældre tegn, fastslås, at indehaveren i tilfælde af manglende reel brug af tegnet ikke er berettiget til at forbyde tredjemand og dermed indehaveren af det senere EF-design, der er genstand for ugyldighedsbegæringen, at gøre brug af dette eller et lignende tegn.

75 Ud fra den antagelse, at sagsøgeren forskriftsmæssigt har indgivet en begæring for Harmoniseringskontoret om bevis for den reelle brug af det ældre varemærke, kritiserer sagsøgeren følgelig den anfægtede afgørelse for at indeholde en retlig fejl, i det omfang appelkammeret har undladt at undersøge begæringen.

76 Det må dog konstateres, at denne antagelse er fejlagtig. Som intervenienten med rette har gjort gældende, indeholder sagsøgerens bemærkninger, der den 22. juni 2006 er forelagt Annullationsafdelingen som svar på ugyldighedsbegæringen, og som findes i akterne i sagen for Harmoniseringskontoret, der af sidstnævnte er tilstillet Retten i overensstemmelse med artikel 133, stk. 3, i procesreglementet, ikke alene ingen udtrykkelig begæring om, at intervenienten fremlægger bevis for den reelle brug af det ældre varemærke, men henviser heller ikke på nogen måde til spørgsmålet om den reelle brug af det ældre varemærke.

77 Det er først i den skriftlige begrundelse for klagen indgivet til appelkammeret, at sagsøgeren for første gang har fremsat dette spørgsmål. Under retsmødet bekræftede sagsøgeren, at dette var tilfældet, hvilket er tilført retsbogen. Selv hvis den skriftlige begrundelse, der indeholder sagsøgerens klagegrunde for appelkammeret, måtte kunne fortolkes således, at den indeholder en begæring om bevis for reel brug af det ældre varemærke, kan en sådan begæring, der fremsættes for første gang for appelkammeret, ikke antages til behandling, og den kan ikke medtages i vurderingen og være genstand for appelkammerets undersøgelse.

78 Under disse omstændigheder må dette anbringende ligeledes forkastes.

Det tredje anbringende vedrørende en fejlagtig anvendelse af artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002

– Parternes argumenter

79 Sagsøgeren har gjort gældende, at selv i det tilfælde, at Harmoniseringskontorets instansers fortolkning af artikel 25, stk. 1, litra e) i forordning nr. 6/2002 måtte være korrekt, har appelkammeret anvendt denne bestemmelse fejlagtigt, idet appelkammeret ikke foretog en vurdering af, om der forelå risiko for forveksling mellem det omtvistede design og det ældre varemærke, som svarer til den vurdering, der kræves i retspraksis vedrørende anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009].

80 For det første forsøgte appelkammeret i den anfægtede afgørelse ikke at fastlægge den relevante kundekreds i den foreliggende sag.

81 For det andet tog appelkammeret heller ikke hensyn til den omstændighed, at varemærker, der består af en form, besidder en meget svag grad af særpræg. Selv om det ældre varemærke er gyldigt, besidder det en meget svag grad af særpræg, hvilket der bør tages hensyn til i forbindelse med undersøgelsen af en mulig risiko for forveksling.

82 For det tredje foretog appelkammeret ikke en sammenlignende helhedsvurdering af det ældre varemærke og det omtvistede design. I stedet for at angive grundene til, at Annullationsafdelingens afgørelse var korrekt, og foretage sin egen undersøgelse af det ældre varemærke, støttede appelkammeret sig på en enkel beskrivelse af dette varemærke og medtog blot i den anfægtede afgørelses punkt 17 en opregning fra Annullationsafdelingens afgørelse over fire kendetegn ved det ældre varemærke, der angiveligt ligeledes fandtes i det omtvistede design. Tilstedeværelsen af disse fire kendetegn i det omtvistede design er imidlertid på ingen måde sikker. Desuden findes der ti andre kendetegn ved det ældre varemærke, der ikke findes i det omtvistede design, ligesom seks kendetegn ved designet, der ikke optræder i det ældre varemærke.

83 For det fjerde undersøgte appelkammeret slet ikke, om der forelå en risiko for forveksling i den foreliggende sag. Såfremt Retten beslutter selv at undersøge dette spørgsmål, bør den konkludere, at der ikke foreligger en sådan risiko, henset til det ældre varemærkes svage særpræg og forskellene mellem det ældre varemærke og det omtvistede design.

84 Under retsmødet gjorde sagsøgeren gældende, at artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 kun finder anvendelse i den foreliggende sag, såfremt den relevante kundekreds opfatter det omtvistede design som et kendetegn. I den anfægtede afgørelse undersøgte appelkammeret imidlertid ikke, om dette var tilfældet i den foreliggende sag. Sagsøgeren tilføjede, at selv om dette anbringende ikke formelt er fremført i stævningen, skal det ikke kvalificeres som et nyt anbringende, idet det er knyttet til nærværende anbringende.

85 Harmoniseringskontoret har for det første gjort gældende, at den anfægtede afgørelses begrundelse er tilstrækkelig, til trods for at den er kortfattet. Der skal i øvrigt ligeledes tages hensyn til begrundelsen i Annullationsafdelingens afgørelse.

86 For det andet er det ældre varemærkes fire kendetegn, som er påvist i den anfægtede afgørelses punkt 17, faktisk til stede i dette varemærke og udgør mærkets dominerende elementer, og disse kendetegn findes ligeledes i det omtvistede design. De af sagsøgeren påpegede forskelle mellem det ældre varemærke og det omtvistede design kan ikke anfægte tilstedeværelsen af en lighed mellem dem.

87 For det tredje var det med rette, at appelkammeret bekræftede Annullationsafdelingens afgørelse for så vidt angår tilstedeværelsen af en risiko for forveksling i den foreliggende sag, når henses til, at de pågældende varer er af samme art, den eksisterende lighed mellem det ældre varemærke og det omtvistede design, såvel som det lave opmærksomhedsniveau hos den relevante kundekreds, dvs. den store offentlighed, idet de pågældende produkter er billige dagligvarer.

88 For det fjerde er det ældre varemærkes særpræg ikke svagt, men i det mindste »gennemsnitligt«, i modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende. Selv om det i praksis er sværere at registrere et tredimensionelt varemærke, kan et sådant mærkes fornødne særpræg ikke anfægtes, når det først er blevet registeret.

89 For det femte bekræfter to domme afsagt af tyske domstole i tvister mellem sagsøgeren og intervenienten, at der er en risiko for forveksling i den foreliggende sag.

90 Intervenienten har gjort gældende, at det ældre varemærkes fire kendetegn, som er påvist i den anfægtede afgørelses punkt 17, faktisk er til stede i det omtvistede design og er tilstrækkelige til at fastslå tilstedeværelsen af en lighed mellem dette og det ældre varemærke. Denne lighed kan derimod ikke anfægtes af de differentierende bestanddele, som sagsøgeren har fastslået, og som skyldes tekniske eller funktionelle krav. Ydermere er det ældre varemærkes særpræg ikke svagt, når henses til de produkter, der gennem en lang periode under dette mærke har været til stede på det tyske marked. Sagsøgeren har under de mellem parterne førte retssager i Tyskland selv henvist til en opinionsundersøgelse, der beviser, at intervenientens forskellige varemærker besidder en høj grad af særpræg.

91 Når henses til, at de pågældende varer er af samme art, den svage grad af opmærksomhed hos den relevante kundekreds, det forhold, at der er tale om dagligdags forbrugsprodukter, den omstændighed, at samme kundekreds sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning af de to tegn, der omfatter samme produkter, samt under hensyn til ligheden mellem det ældre varemærke og det omtvistede design, kan det konkluderes, at der foreligger en risiko for forveksling i den foreliggende sag. Det skal endvidere medtages i vurderingen, at sagsøgeren allerede flere gange har krænket intervenientens rettigheder, der er knyttet til dennes ældre varemærker, hvilket ifølge tysk retspraksis begrunder, at sagsøgeren holder sig på større »afstand« fra disse rettigheder.

92 Ydermere har intervenienten påberåbt sig et ikke-registreret varemærke, som selskabet er indehaver af, og som ligeledes beskytter dets skriveredskaber, § 14, stk. 2, nr. 3), i Markengesetz, den supplerende beskyttelse, der følger af de tyske bestemmelser om illoyal konkurrence, og ugyldighedsgrunden i artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning nr. 6/2002.

93 Som svar på sagsøgerens argument, der blev fremsat under retsmødet, og som er sammenfattet i præmis 84 ovenfor, har Harmoniseringskontoret og intervenienten endelig anført, at der er tale om et nyt anbringende, som ikke bygger på retlige og faktiske omstændigheder, som først er fremkommet under sagens behandling, og som derfor ikke kan antages til behandling.

– Rettens bemærkninger

94 I medfør af artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 kan et EF-design erklæres ugyldigt på begæring af indehaveren af et ældre kendetegn, hvis det nævnte tegn benyttes i et senere design, og navnlig hvis fællesskabsretten eller medlemsstatens lovgivning vedrørende sådanne tegn giver indehaveren af retten til kendetegnet ret til at forbyde en sådan brug.

95 Som allerede anført ovenfor, tildeler den pågældende medlemsstats lovgivning, dvs. § 14, stk. 2, nr. 2), i Markengesetz, såfremt tegnet, der er påberåbt til støtte for en ugyldighedsgrund, der er fastsat i denne bestemmelse, er et ældre tysk varemærke, der uden at være identisk med det EF-design, der er genstand for ugyldighedsbegæringen, udviser en lighed med dette, udelukkende indehaveren af nævnte varemærke ret til at forbyde brugen af tegnet i det senere design, såfremt der på grund af ligheden mellem nævnte design og det pågældende varemærke, og fordi de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette varemærke, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det senere design, i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling.

96 Det skal endvidere bemærkes, at det er § 14, stk. 2, nr. 2), i Markengesetz, der gennemfører artikel 55, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 i tysk ret, og bestemmelsen skal derfor fortolkes under hensyntagen til retspraksis vedrørende sidstnævnte bestemmelse.

97 Risikoen for, at det i omsætningskredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder, udgør en risiko for forveksling i medfør af artikel 5, stk. 1, litra b) i direktiv 89/104 (Domstolens dom i sagen Lloyd Schuhfabrik Meyer, nævnt i præmis 51 ovenfor, præmis 17, og dom af 6.10.2005, sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 26).

98 Der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, nævnt i præmis 51 ovenfor, præmis 18, og Medion-dommen, nævnt i præmis 97 ovenfor, præmis 27).

99 Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, fonetiske og begrebsmæssige lighed mellem de omhandlede tegn, skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse af tegnene, som gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer og tjenesteydelser har, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke eller et andet kendetegn som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer (jf. i denne retning SABEL-dommen, nævnt i præmis 98 ovenfor, præmis 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, nævnt i præmis 51 ovenfor, præmis 25, samt Medion-dommen, nævnt i præmis 97 ovenfor, præmis 28).

100 Det skal således undersøges, om appelkammeret i den foreliggende sag har anvendt denne retspraksis korrekt, når det i den anførte afgørelse konkluderes, at der er risiko for forveksling mellem det ældre varemærke og det omtvistede design, og at sidstnævnte derfor skal erklæres ugyldigt. I den forbindelse skal der tages hensyn til Annullationsafdelingens afgørelse, som kom til samme konklusion, og som blev stadfæstet af appelkammeret.

101 Når appelkammeret i sin helhed stadfæster en afgørelse, der er truffet af en lavere instans ved Harmoniseringskontoret, er denne afgørelse i lighed med dens begrundelse nemlig en del af den sammenhæng, som appelkammerets afgørelse er truffet i, en sammenhæng, som er kendt af parterne, og som giver Retten mulighed for fuldt ud at udøve sin lovlighedsprøvelse i forhold til appelkammerets bedømmelse (Rettens dom af 9.7.2008, sag T-304/06, Reber mod KHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Sml. II, s. 1927, præmis 47; jf. ligeledes i denne retning Rettens dom af 21.11.2007, sag T-111/06, Wesergold Getränkeindustrie mod KHIM – Lidl Stiftung (VITAL FIT), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 64).

102 Idet der er tale om et anbringende, som sagsøgeren fremsatte under retsmødet (jf. præmis 84 ovenfor), skal det for det første bemærkes, at nye anbringender ifølge artikel 48, stk. 2, første afsnit, i procesreglementet ikke må fremsættes under sagens behandling, medmindre de støttes på retlige eller faktiske omstændigheder, som er kommet frem under retsforhandlingerne.

103 Imidlertid skal et anbringende, der udgør en uddybning af et anbringende, der tidligere er fremsat direkte eller indirekte i stævningen, og som har en nær sammenhæng med dette, antages til realitetsbehandling (jf. Rettens dom af 3.5.2007, sag T-219/04, Spanien mod Kommissionen, Sml. II, s. 1323, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis).

104 Dette er faktisk tilfældet vedrørende sagsøgerens ovennævnte anbringende, der udgør en uddybning af det tredje anbringende og, således som sagsøgeren har gjort gældende, har en nær sammenhæng med dette anbringende. Det kan derfor antages til behandling.

105 For så vidt angår realiteten skal det bemærkes, at en begæring om at erklære et design for ugyldigt, der støttes på ugyldighedsgrunden i artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002, kun kan gives medhold, såfremt det er fastslået, at den relevante kundekreds vil være af den opfattelse, at der i det EF-design, som er genstand for denne begæring, er gjort brug af det kendetegn, der er påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen.

106 Hvis det fastslås, at den relevante kundekreds ikke vil være af den opfattelse, at der i det EF-design, der er omfattet af ugyldighedsbegæringen, er gjort brug af det kendetegn, der er påberåbt til denne begæring, kan enhver risiko for forveksling helt klart udelukkes.

107 Det er derimod ikke nødvendigt, i modsætning til hvad sagsøgeren synes at mene, særskilt at analysere spørgsmålet om, hvorvidt den relevante kundekreds opfatter det EF-design, der er genstand for ugyldighedsbegæringen, som et kendetegn (jf. i denne retning og analogt Domstolens dom af 10.4.2008, sag C-102/07, adidas og adidas Benelux, Sml. I, s.2439, præmis 34).

108 Det skal for det andet bemærkes, at det mellem parterne er ubestridt, at de produkter, der er omfattet af det ældre varemærke, og dem, hvori det omtvistede design skal inkorporeres, dvs. »skriveredskaber«, er af samme art. Disse produkter, der er dagligvarer og som regel har en relativ lav pris, henvender sig til alle forbrugere, hvilket sagsøgeren i øvrigt ikke bestrider. Annullationsafdelingens henvisning til »kundekredsen« (punkt 15 i Annullationsafdelingens afgørelse) skal derfor forstås således, at denne afdeling implicit, men uden tvivl fandt, at der med henblik på vurderingen af risikoen for forveksling i den foreliggende sag burde tages hensyn til den brede offentligheds, dvs. gennemsnitsforbrugerens opfattelse af det ældre varemærke og det omtvistede design (jf. i denne retning Rettens dom af 30.11.2004, sag T-173/03, Geddes mod KHIM (NUSERYROOM), Sml. II, s. 4165, præmis 18). I den anfægtede afgørelse har appelkammeret ikke rejst tvivl om Annullationsafdelingens opfattelse vedrørende dette punkt. Det ældre varemærke er i øvrigt blevet registreret i Tyskland, hvorfor det er den tyske gennemsnitsforbrugers opfattelse, der skal medtages i vurderingen.

109 Hvad for det tredje angår sammenligningen af det ældre varemærke og det omtvistede design foretog Annullationsafdelingen en visuel sammenligning. Annullationsafdelingen identificerede i afgørelsens punkt 12 fire elementer i det ældre varemærkes form, som gav det dets særpræg, og den fandt i punkt 13 i samme afgørelse, at det omtvistede design inkorporerede et tegn, som indeholdt alle disse kendetegn ved det ældre varemærke, og at nævnte design følgelig har en lighed med det ældre varemærke. Annullationsafdelingen fandt endvidere, at tilføjelsen af andre elementer i det omtvistede design, såsom »ringe« eller »forhøjninger«, ikke forhindrer, at man kan genkende de nævnte kendetegn ved det ældre varemærke i dette design. Annullationsafdelingens betragtninger blev gentaget og godkendt af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 17.

110 Det skal i den forbindelse først og fremmest bemærkes, at det var med rette, at Harmoniseringskontorets instanser ikke i den foreliggende sag foretog en fonetisk og en begrebsmæssig sammenligning mellem det ældre varemærke og det omtvistede design. Dels indeholder hverken det ældre varemærke eller det omtvistede design en ordbestanddel. De indeholder heller ikke en enkel og kort sproglig beskrivelse, der kunne antages at gøres til genstand for en fonetisk sammenligning. Dels henviser hverken det ældre varemærke eller det omtvistede design til noget som helst særligt begreb, hvorfor en begrebsmæssig sammenligning mellem dem heller ikke er mulig.

111 Hvad derimod angår den visuelle sammenligning af det ældre varemærke og det omtvistede design kan det indledningsvis konstateres, at mens Annullationsafdelingen i afgørelsens punkt 4 hentyder til den omstændighed, at sagsøgeren har påberåbt sig andre tegn til støtte for ugyldighedsbegæringen, nævner Annullationsafdelingen i samme punkt kun det ældre varemærke, uden at præcisere, om der er tale om et figurmærke eller et tredimensionelt varemærke. I afgørelsens punkt 12 og 13 henviser Annullationsafdelingen i øvrigt til det nævnte mærkes »tredimensionelle form«.

112 Appelkammeret nævner for sit vedkommende i den anfægtede afgørelses punkt 2 alene det ældre varemærke som det tegn, der er påberåbt af intervenienten til støtte for ugyldighedsbegæringen.

113 Det fremgår imidlertid af det ældre varemærkes registreringsbevis, der findes i akterne i sagen for Harmoniseringskontoret, at dette varemærke er et figurmærke, der består af det i præmis 29 ovenfor gengivne billede. Under retsmødet og med hensyn til dette element lagde alle parterne enstemmigt til grund, at det eneste varemærke, der havde været genstand for Harmoniseringskontorets instansers vurdering inden for rammerne af behandlingen af den omtvistede ugyldighedsbegæring, var det ældre varemærke, som er et figurmærke, hvilket er blevet tilført retsbogen for retsmødet.

114 I mangel af enhver anden præcisering i Annullationsafdelingens afgørelse kan henvisningen i denne afgørelse til det ældre varemærkes »tredimensionelle form« – en henvisning, der ved første øjekast er paradoksal, idet der er tale om et figurmærke – kun føre til den konklusion, at Annullationsafdelingen i stedet for at støtte sig på en sammenligning mellem det omtvistede design og det ældre varemærke foretog en sammenligning mellem nævnte design og et tredimensionelt varemærke, der ikke er identificeret i afdelingens afgørelse.

115 Det skal i den forbindelse bemærkes, at som det fremgår af akterne i sagen for Harmoniseringskontoret, havde intervenienten ud over det ældre varemærke til støtte for ugyldighedsbegæringen bl.a. påberåbt sig et tredimensionelt varemærke, der er registreret i Tyskland under nr. 02911311, og som svarer til det ovenfor i præmis 29 gengivne billede.

116 Den fejl, som Annullationsafdelingen begik, er ikke blevet berigtiget af appelkammeret. Som det allerede er anført, har sidstnævnte blot i den anfægtede afgørelses punkt 16 gentaget de kendetegn, som Annullationsafdelingen havde tillagt det ældre varemærke, uden at anføre, at Annullationsafdelingen ved en fejl har henvist til et tredimensionelt varemærke frem for det ældre varemærke, eller at disse samme kendetegn ligeledes findes i det ældre varemærke.

117 Heraf følger, at eftersom appelkammeret i den anfægtede afgørelse har støttet sin konklusion vedrørende risikoen for forveksling mellem det omtvistede design og det ældre varemærke på sammenligningen af nævnte design med et tegn, der er forskelligt fra det ældre varemærke, har det begået en retlig fejl, og den anfægtede afgørelse bør herefter annulleres.

118 Denne konklusion kan ikke anfægtes af Harmoniseringskontorets fremsatte argumenter under retsmødet. Harmoniseringskontoret anførte, at sammenligningen af det omtvistede design med det ældre varemærke ikke kan føre til et anderledes resultat end det, der blev opnået ved sammenligningen af samme design med et tredimensionelt tegn, hvis form gengives af det billede, der udgør det ældre varemærke.

119 Harmoniseringskontoret har særligt anført, at for det første består de tredimensionelle varemærkers registreringsbeviser kun af en todimensional afbildning af nævnte varemærker, og, for det andet, at retspraksis vedrørende tilstedeværelsen af eller manglen på et tredimensionalt varemærkes særpræg, som består af varens udseende, tilsvarende finder anvendelse, når det ansøgte varemærke er et figurmærke, der består af formen på den pågældende vare (Domstolens dom af 4.10.2007, sag C-144/06 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 8109, præmis 38, og Rettens dom af 21.10.2008, sag T-73/06, Cassegrain mod KHIM (en taskes form), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 22).

120 I den henseende skal det fremhæves, at undersøgelsen af ugyldighedsgrunden i artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 skal støttes på den relevante kundekreds’ opfattelse af kendetegnet, der er påberåbt til støtte for denne grund, samt på det helhedsindtryk, som nævnte tegn fremkalder hos denne kundekreds (jf. præmis 99 ovenfor).

121 Et tredimensionelt varemærke opfattes imidlertid ikke nødvendigvis på samme måde som et figurmærke. I førstnævnte tilfælde opfatter nævnte kundekreds en håndgribelig genstand, som kan undersøges fra flere vinkler, mens kundekredsen i det sidstnævnte tilfælde kun ser et billede.

122 Det kan ganske vist ikke udelukkes, at såfremt der er lighed mellem to tredimensionelle genstande, kan sammenligningen mellem den ene af disse genstande og et billede af den anden ligeledes føre til konstateringen af en bestående lighed. Ikke desto mindre indebærer undersøgelsen af ugyldighedsgrunden i artikel 25, stk. 1, litra e), i forordning nr. 6/2002 en sammenligning mellem det omtvistede EF-design og kendetegnet, der er påberåbt til støtte for denne grund.

123 En lighed mellem det omtvistede design og tegnet, der er påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen, kan derimod ikke blot antages på grund af den omstændighed, at nævnte design besidder en lighed med et andet tegn, selv om sidstnævnte tegn udviser en lighed med det til støtte for ugyldighedsbegæringen påberåbte tegn.

124 Harmoniseringskontorets argumentation indebærer derfor reelt en anmodning om, at Retten selv for første gang foretager en sammenligning mellem det omtvistede design og det ældre varemærke, idet en sådan sammenligning hverken er blevet foretaget af Annullationsafdelingen eller af appelkammeret. Det tilkommer imidlertid ikke Retten at træffe afgørelse vedrørende spørgsmål, der ikke er blevet undersøgt i realiteten af Harmoniseringskontoret (jf. i denne retning Rettens dom af 8.7.1999, sag T-163/98, Procter & Gamble mod KHIM (BABY-DRY), Sml. II, s. 2383, præmis 51).

125 Den af Harmoniseringskontoret anførte retspraksis kan ikke føre til en anden konklusion. Selv om denne retspraksis præciserer kriterierne for bedømmelsen det egentlige fornødne særpræg i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009] af et figurmærke, der udgøres af det omfattede produkts udseende, anfægter den på ingen måde princippet om, at nævnte særpræg skal vurderes under hensyntagen til den relevante kundekreds’ opfattelse af det pågældende tegn selv og ikke af et andet tegn (jf. i denne retning dommen i sagen Henkel mod KHIM, nævnt i præmis 119 ovenfor, præmis 35, og dommen vedrørende en taskes form, nævnt i præmis 119 ovenfor, præmis 19 og 35).

126 Konklusionen, hvorefter den anfægtede afgørelse er behæftet med en retlig fejl og følgelig bør annulleres, kan heller ikke anfægtes af den omstændighed, at sagsøgeren ikke udtrykkeligt har påberåbt sig denne fejl inden for rammerne af virksomhedens tredje anbringende.

127 For det første har sagsøgeren i sin argumentation vedrørende det andet anbringende med rette anført, at det ældre varemærke reelt er et figurmærke. Under retsmødet gjorde sagsøgeren i øvrigt gældende, at Harmoniseringskontorets instanser i forbindelse med undersøgelsen af risikoen for forveksling mellem det omtvistede design og det ældre varemærke fejlagtigt henviste til et andet varemærke end det ældre varemærke.

128 Det skal for det andet – og navnlig – bemærkes, at idet sagsøgeren har gjort indsigelse mod konklusionen i den anfægtede afgørelse, hvorefter det ældre varemærke og det omtvistede design har en tilstrækkelig lighed til, at der kan opstå risiko for forveksling, tilkommer det Retten at analysere alle parametrene i sammenligningen mellem nævnte varemærke og nævnte design, idet nævnte sammenligning udgør fundamentet for denne konklusion. Inden for denne ramme skal Retten først og fremmest sikre, at Harmoniseringskontorets instanser faktisk har fortaget en sammenligning mellem det omtvistede design og det ældre varemærke.

129 Når Retten skal bedømme lovligheden af en afgørelse truffet af et af Harmoniseringskontorets appelkamre, er den nemlig ikke bundet af en fejlagtig bedømmelse, som appelkammeret har foretaget af de faktiske omstændigheder, for så vidt som bedømmelsen indgår i den konklusion, hvis lovlighed anfægtes ved Retten (Domstolens dom af 18.12.2008, sag C-16/06 P, Editions Albert René mod KHIM, Sml. I, s. 10053, præmis 48).

130 Det bemærkes desuden, at selv om en domstol kun må træffe afgørelse vedrørende parternes påstande, idet det påhviler dem at fastlægge tvistens rammer, kan den således ikke være fuldstændig bundet af de argumenter, som parterne har fremført til støtte for deres krav, da den i modsat fald kan tænkes at blive nødsaget til at basere sin afgørelse på urigtige retlige betragtninger (Domstolens kendelse af 27.9.2004, sag C-470/02 P, UER mod M6 m.fl., ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 69, og af 13.6.2006, sag C-172/05 P, Mancini mod Kommissionen, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 41).

131 For så vidt angår intervenientens argumentation, der for det første vedrører det forhold, at intervenienten er indehaver af et ikke-registreret tredimensionelt varemærke, der har en lighed med det omtvistede design, for det andet vedrører § 14, stk. 2, nr. 3), i Markengesetz, for det tredje vedrører den supplerende beskyttelse, der kan udledes af de tyske bestemmelser om illoyal konkurrence, og for det fjerde vedrører ugyldighedsgrunden i artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning nr. 6/2002, er det tilstrækkeligt at bemærke, at der, som det fremgår af den anfægtede afgørelses punkt 19, er tale om spørgsmål, som appelkammeret ikke har fundet det fornødent at realitetsbehandle, og som Retten, som allerede nævnt, ikke selv kan foretage en undersøgelse af for første gang.

132 På baggrund af det foregående i sin helhed må det tredje anbringende tages til følge og den anfægtede afgørelse derfor annulleres.

133 Endelig finder Retten, at sagsøgerens interesser er tilstrækkeligt sikret ved, at den anfægtede afgørelse annulleres, uden at det er nødvendigt at hjemvise sagen til Annullationsafdelingen (jf. i denne retning og analogt STREAMSERVE-dommen, præmis 42 ovenfor, præmis 72). Sagsøgerens anden påstand skal derfor ikke tages til følge.

Sagens omkostninger

134 Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom Harmoniseringskontoret har tabt sagen og bør derfor dømmes til at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom.

135 Intervenienten, der ikke har fået medhold i sine påstande, bærer følgelig sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Femte Afdeling):

1) Afgørelsen truffet den 31. januar 2008 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 1352/2006-3) annulleres.

2) I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler de af Beifa Group Co. Ltd afholdte omkostninger. Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG bærer sine egne omkostninger.

Vilaras Prek Ciucă

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 12. maj 2010.

Underskrifter