Sag T-157/08

Paroc Oy AB

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker – ansøgning om EF-ordmærket INSULATE FOR LIFE – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009] – rent bekræftende afgørelse – delvis afvisning«

Sammendrag af dom

1. Annullationssøgsmål – søgsmål anlagt til prøvelse af en afgørelse, der bekræfter en tidligere, ikke rettidigt anfægtet afgørelse – afvisning – begrebet bekræftende afgørelse

(Art. 230 EF)

2. EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker uden fornødent særpræg – bedømmelsen af det fornødne særpræg – kriterier

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra b)]

3. EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker uden fornødent særpræg – varemærke, der er sammensat af flere bestanddele – den kompetente myndigheds mulighed for at foretage en undersøgelse af hver af varemærkets bestanddele

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra b)]

4. EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – absolutte registreringshindringer – varemærker uden fornødent særpræg

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra b)]

1. En afgørelse, der blot bekræfter en tidligere afgørelse, som ikke er blevet anfægtet inden for de herom gældende frister, er ikke en anfægtelig retsakt. Ud fra formålet om ikke at lade søgsmålsfrister genoplive i forhold til en stadfæstet afgørelse må søgsmål rettet mod en sådan bekræftende afgørelse afvises.

En afgørelse betragtes blot som en bekræftelse af en tidligere afgørelse, hvis den ikke indeholder et nyt element i forhold til den tidligere akt, og hvis der ikke forud er indledt en fornyet vurdering af adressatens retstilling.

Det skal således afgøres, om og i hvilket omfang den anden afgørelse udgør en rent bekræftende afgørelse af den første afgørelse, hvilket forudsætter en identifikation af de respektive oplysninger i tvisterne, der ligger til grund for de pågældende afgørelser. Det skal herved vurderes, om parterne i de pågældende sager, deres påstande, deres anbringender, deres argumenter samt de faktiske og retlige omstændigheder, som karakteriserer sagerne og er bestemmende for afgørelsernes konklusioner, er identiske eller ej.

Såfremt den anden afgørelse skal anses for at være en rent bekræftende afgørelse, skal det således undersøges, dels om den anden afgørelse hviler på nye oplysninger, der kan have en indvirkning på afgørelsens konklusion og på den begrundelse, der udgør den fornødne støtte for afgørelsen, dels om sagsøgerens situation har været genstand for en fornyet vurdering inden for rammerne af denne afgørelse.

(jf. præmis 29, 30, 32 og 35)

2. Den omstændighed, at et varemærke har fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, betyder, at varemærket er egnet til at identificere den vare eller tjenesteydelse, for hvilken det er søgt registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare eller tjenesteydelse fra andre virksomheders. Det er hertil ikke nødvendigt, at mærket giver præcise oplysninger om identiteten af den producent, der har fremstillet varen, eller den, der har præsteret tjenesteydelsen. Det er tilstrækkeligt, at varemærket giver mulighed for, at den pågældende omsætningskreds kan adskille den vare eller tjenesteydelse, som det omfatter, fra dem, der har en anden kommerciel oprindelse, og at det giver mulighed for at fastslå, at alle de varer eller tjenesteydelser, som det omfatter, er blevet fremstillet, markedsført eller leveret under kontrol af varemærkeindehaveren, der er ansvarlig for deres kvalitet.

Derimod giver de tegn, der mangler fornødent særpræg i bestemmelsens forstand, ikke den relevante kundekreds mulighed for ved en senere erhvervelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser at gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis den er negativ. Dette er navnlig tilfældet med tegn, som er almindeligt anvendt ved markedsføringen af de pågældende varer eller tjenesteydelser. Disse tegn anses nemlig for at være uegnede til at udøve varemærkets væsentligste funktion, nemlig at identificere den pågældende vares eller tjenesteydelses oprindelse.

(jf. præmis 44 og 45)

3. Ved bedømmelsen af, hvorvidt et sammensat varemærke mangler fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, skal der tages hensyn til dettes relevante betydning, hvilken fastslås på grundlag af alle de bestanddele, tegnet er sammensat af, og ikke på grundlag af en enkelt af disse bestanddele. Bedømmelsen af, om sådanne tegn har særpræg, kan således ikke begrænses til en undersøgelse af deres ord eller bestanddele hver for sig, men der skal under alle omstændigheder lægges vægt på den relevante kundekreds’ helhedsindtryk af disse varemærker og ikke på den formodning, at bestanddele, der isoleret betragtet ikke har fornødent særpræg, ikke kan få dette, såfremt de kombineres. Det forhold alene, at hver af disse bestanddele taget hver for sig mangler fornødent særpræg, udelukker således ikke, at den kombination, som de udgør, kan have et sådant. Ved bedømmelsen af, hvorvidt et varemærke mangler fornødent særpræg, skal der med andre ord tages hensyn til det helhedsindtryk, som det giver. Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke er grund til i første omgang at foretage en undersøgelse hver for sig af de forskellige bestanddele, der er anvendt ved udformningen af det omhandlede varemærke. Det kan faktisk være nyttigt, at der i forbindelse med den samlede vurdering foretages en undersøgelse af hver enkelt af de bestanddele, som det pågældende varemærke består af.

(jf. præmis 50)

4. Ordmærket INSULATE FOR LIFE, som er søgt registreret som EF-varemærke for tjenesteydelserne, som svarer til beskrivelsen »Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed« i klasse 37 i Nicearrangementet, mangler fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker set fra synsvinklen hos den kundekreds, der behersker engelsk.

Den relevante kundekreds vil i forhold til de omhandlede tjenesteydelser umiddelbart og uden større analytisk overvejelse opfatte det ansøgte varemærke som en henvisning til tjenesteydelser med lang holdbarhed, der er knyttet til anvendelsen af et særligt resistent isoleringsmateriale, og ikke som en angivelse af den handelsmæssige oprindelse af de pågældende tjenesteydelser. Dette ordmærke har ikke, selv ikke som lovprisende eller salgsfremmende slogan, en tilstrækkelig grad af originalitet eller prægnans, der gør det nødvendigt for den omhandlede kundekreds at udøve et minimum af fortolkningsindsats, gøre sig overvejelser eller foretage en analyse, idet denne kundekreds umiddelbart vil associere det med de omhandlede tjenesteydelser, som kan markedsføres af enhver virksomhed inden for bygge- og isoleringssektoren.

(jf. præmis 48, 52 og 53)

RETTENS DOM (Første Afdeling)

8. februar 2011 ( )

»EF-varemærker – ansøgning om EF-ordmærket INSULATE FOR LIFE – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009] – rent bekræftende afgørelse – delvis afvisning«

I sag T-157/08,

Paroc Oy AB, Helsinki (Finland), ved J. Palm,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved D. Botis, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 21. februar 2008 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 54/2008-2) vedrørende en ansøgning om registrering af ordmærket INSULATE FOR LIFE som EF-varemærke,

har

RETTEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Azizi (refererende dommer), og dommerne E. Cremona og S. Frimodt Nielsen,

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 28. april 2008,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 7. januar 2009,

og under henvisning til Rettens skriftlige spørgsmål til parterne,

under henvisning til, at ingen af parterne har fremsat nogen anmodning om fastsættelse af et retsmøde inden for en frist af en måned, efter at det var forkyndt, at den skriftlige forhandling var afsluttet, har Retten på grundlag af den refererende dommers rapport og i henhold til Rettens procesreglements artikel 135a besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter et mundtligt stadium,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

A – Den første registreringsansøgning

1 Den 4. maj 2004 indgav sagsøgeren, Paroc Oy AB, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)), en første ansøgning om registrering af et EF-varemærke (herefter »den første registreringsansøgning«) til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Det varemærke, der blev søgt registreret, er ordmærket INSULATE FOR LIFE.

3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 6, 17 og 19 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og er for hver af disse klasser beskrevet på følgende måde:

– klasse 6: »Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbaneanlæg; metalkabler og tråd, ikke elektriske; kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; andre varer af metal, ikke indeholdt i andre klasser; malm«

– klasse 17: »Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; plastic i halvforarbejdet tilstand; tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale; slanger, ikke af metal«

– klasse 19: »Byggematerialer, ikke af metal; stive rør til bygningsbrug, ikke af metal; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger, ikke af metal; monumenter, ikke af metal«.

4 Ved afgørelse af 25. august 2005 afslog undersøgeren registreringsansøgningen for samtlige omhandlede varer med den begrundelse, at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg, og at det var beskrivende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009].

5 Den 24. oktober 2005 påklagede sagsøgeren denne afgørelse.

6 Ved afgørelse af 3. april 2006 (herefter »den første afgørelse«) forkastede Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen og stadfæstede afslaget på registrering af ordmærket INSULATE FOR LIFE på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94. Appelkammeret fandt i det væsentlige, at den relevante kundekreds (den almindelige eller specialiserede) umiddelbart og uden særlig analyseindsats ville opfatte ordkombinationen »insulate for life« som en angivelse af, at sagsøgeren leverede isoleringsmateriale, som var resistent, og som kunne holde hele livet. Da der ikke var tale om en usædvanlig sammenstilling af disse bestanddele ud fra en syntaktisk, grammatisk, fonetisk og/eller semantisk synsvinkel, var denne ordkombination beskrivende for de omhandlede varers egenskaber og var følgelig nødvendigvis uden fornødent særpræg (jf. punkt 15 og 18-20 i den første afgørelse).

7 Sagsøgeren anlagde ikke søgsmål ved Retten til prøvelse af den første afgørelse.

B – Om den anden registreringsansøgning

8 Den 24. maj 2007 indgav sagsøgeren i henhold til forordning nr. 40/94 en anden ansøgning om EF-varemærkeregistrering til Harmoniseringskontoret (herefter »den anden registreringsansøgning«).

9 Det varemærke, der blev søgt registreret, er ordmærket INSULATE FOR LIFE.

10 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører dels under klasse 6, 17 og 19 i Nicearrangementet for varer, som svarer til dem, der er beskrevet ovenfor i præmis 3, dels under klasse 37 i Nicearrangementet for tjenesteydelser, som svarer til følgende beskrivelse: »Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed«.

11 Ved afgørelse af 23. oktober 2007 afslog undersøgeren registreringsansøgningen for samtlige omhandlede varer og tjenesteydelser med den begrundelse, at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

12 Den 20. december 2007 påklagede sagsøgeren denne afgørelse.

13 Ved afgørelse af 21. februar 2008 (herefter »den anden afgørelse« eller »den anfægtede afgørelse«) forkastede Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen og stadfæstede afslaget på registrering af ordmærket INSULATE FOR LIFE på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

14 Appelkammeret henviste i det væsentlige først til grundene i den første afgørelses punkt 15-20 ved at anføre, dels at de argumenter, som sagsøgeren fremførte for så vidt angår varerne i klasse 6, 17 og 19 i Nicearrangementet, i det væsentlige var de samme som dem, der blev fremført til støtte for den første registreringsansøgning, dels at sagsøgeren ikke havde »fremført nogen omstændighed, på grundlag af hvilken der kan konstateres en ændring i den faste retspraksis på området eller nogen udvikling i de omhandlede markeder, som kunne føre til en fornyet overvejelse fra appelkammerets side af de grunde, hvorpå det forinden [havde] støttet sit afslag på [den første registreringsansøgning]«. I den henseende præciserede appelkammeret, at den omstændighed, at den første afgørelse var støttet på artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, var uden relevans, idet det dels er tilstrækkeligt til at afslå en registreringsansøgning, at én af registreringshindringerne i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94 finder anvendelse, dels at et ordmærke, der er beskrivende for egenskaber ved de omhandlede varer, derfor nødvendigvis mangler fornødent særpræg i forhold til selv samme varer i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b). Appelkammeret anførte derfor, at det alene skulle tage nærmere stilling til de argumenter, »som ikke [var blevet] fremført i [den første registreringsansøgning] […]«, og til, om det ansøgte varemærke kunne registreres for tjenesteydelser i klasse 37 i Nicearrangementet (jf. den anfægtede afgørelses punkt 12-15).

15 Hvad angår disse tjenesteydelser bemærkede appelkammeret i det væsentlige endvidere, at den relevante kundekreds (almindelig eller specialiseret) »straks og uden yderligere analytiske overvejelser vil opfatte [det ansøgte ordmærke] i sin helhed som en henvisning til den omstændighed, at sagsøgeren udbyder ydelser med lang levetid, som er knyttet til anvendelsen af et særligt resistent isoleringsmateriale, og ikke som en angivelse af de pågældende tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse«. Det budskab, som det ansøgte ordmærke sender, er klart, direkte og umiddelbart og uden nogen form for tvetydig karakter, der kan undergives fortolkning, eller nogen upræcis, suggestiv eller hentydende karakter. Af denne grund og henset til dets beskrivende karakter er ordmærket INSULATE FOR LIFE uden fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Denne bedømmelse afkræftes ikke af den omstændighed, at dette ordmærke blev registreret som varemærke for de samme varer i bl.a. Finland og Det Forenede Kongerige. EF-varemærkesystemet er nemlig et selvstændigt system med egne regler, der er bindende for Harmoniseringskontoret ved dets bedømmelse af, hvorvidt et tegn kan registreres som EF-varemærke. Sådanne afgørelser om registrering på nationalt niveau udgør i øvrigt alene et forhold, der i denne sammenhæng kan tages i betragtning af Harmoniseringskontoret (jf. den anfægtede afgørelses punkt 17-19).

16 Appelkammeret fandt endelig, at den omstændighed, at undersøgeren i tidligere sager havde indtaget et mindre strengt standpunkt end i den foreliggende sag, ikke i sig selv krænkede princippet om lighed for loven eller kunne begrunde annullation af en afgørelse, der er rimelig og i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning nr. 40/94. Det præciserede under alle omstændigheder, at det var tvivlsomt, om det ansøgte ordmærke vitterligt kunne sammenlignes med de øvrige tegn, som sagsøgeren henviste til (den anfægtede afgørelses punkt 21 og 22).

Parternes påstande

17 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

– Den anfægtede afgørelse annulleres, og sagen hjemvises til Harmoniseringskontoret med henblik på registrering af det ansøgte varemærke.

– Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

18 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

– Frifindelse.

– Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

A – Parternes argumenter

19 Sagsøgeren har fremført et eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

20 Ifølge sagsøgeren er ordmærket INSULATE FOR LIFE ud fra synsvinklen hos den relevante kundekreds, der udgøres af gennemsnitsforbrugere og fagfolk fra byggebranchen, ikke beskrivende for de varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører. Selv om ordet »insulate« er beskrivende, er ordmærket i sin helhed suggestivt, og dets betydning er »upræcis, fjern, vag og ubestemt« i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser og giver således den relevante kundekreds mulighed for at identificere deres handelsmæssige oprindelse.

21 Selv om ordkombinationen »insulate for life« ikke afspejler en særligt høj grad af opfindsomhed, er denne omstændighed endvidere ikke tilstrækkelig til at godtgøre, at den mangler særpræg. Ifølge sagsøgeren ville alene varemærker, som udtrykker en særlig grad af sproglig eller kunstnerisk kreativitet eller opfindsom karakter, kunne registreres, såfremt man accepterede appelkammerets ræsonnement, hvilket ville være ensbetydende med en anvendelse af et strengere kriterium for suggestive slogans end for andre varemærker.

22 Sagsøgeren har bestridt, at ordmærket INSULATE FOR LIFE af den relevante kundekreds umiddelbart opfattes som beskrivende for de berørte varer og tjenesteydelser. Det ansøgte varemærke er på grund af tegnets anden del (»for life«) tværtimod suggestivt, idet det er »fjernt, vagt og ubestemt« i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser og i stand til at fremkalde enhver form for bibetydning eller association. Til støtte for sit argument, hvorefter ordet »life« ikke er rent beskrivende, har sagsøgeren præciseret, at hvad angår varemærket Thompson Life var den tyske retsinstans, som forelagde Domstolen et præjudicielt spørgsmål i den sag, der lå til grund for dom af 6. oktober 2005, Medion (sag C-120/04, Sml. I, s. 8551), ligeledes af den opfattelse, at dette ord havde fornødent særpræg.

23 Endvidere betyder den omstændighed, at hver enkelt af et varemærkes bestanddele, undersøgt hver for sig, mangler særpræg, ikke, at denne bedømmelse kan anvendes på tegnet i sin helhed. Hvad angår suggestive varemærker, såsom ordmærket INSULATE FOR LIFE, har sagsøgeren gjort gældende, at det er tilstrækkeligt, at de er opfindsomme nok, og at de med lethed giver anledning til flere associationer eller antydninger uden nødvendigvis at forudsætte en særlig analytisk indsats hos den relevante kundekreds. Appelkammeret tog herved ikke hensyn til den omstændighed, at et minimum af særpræg er tilstrækkeligt til at tillade registrering af det omhandlede ordmærke.

24 Ifølge sagsøgeren godtgjorde appelkammeret ikke, at ordmærket INSULATE FOR LIFE ikke er af en art, der kan adskille selskabets tjenesteydelser fra øvrige virksomheders tjenesteydelser. Sagsøgeren har anfægtet den påstand, at ordmærket skal forstås på den måde, at det betyder »isolering af høj kvalitet, der holder hele livet«. Bortset fra en simpel henvisning til en ordbog fremførte appelkammeret og Harmoniseringskontoret nemlig ikke det mindste bevis til støtte for deres antagelser.

25 Sagsøgeren har tilføjet, at United Kingdom Patent Office (det britiske patentkontor) har registreret ordmærket INSULATE FOR LIFE og således åbenbart har tillagt det pågældende tegn et minimum af særpræg. Harmoniseringskontoret må endvidere ikke i det foreliggende tilfælde anvende et strengere kriterium end det, der blev anvendt i dets ældre afgørelsespraksis (mellem 1999 og 2005) vedrørende en række ordmærker, der sluttede med ordkombinationen »for life«, eller som senere hen førte til registrering af EF-varemærket FACTORS FOR LIFE.

26 Som svar på et skriftligt spørgsmål fra Retten har sagsøgeren i det væsentlige gjort gældende, at søgsmålet kan antages til realitetsbehandling, idet den anfægtede afgørelse ikke er en ren bekræftelse af den første afgørelse. Ifølge sagsøgeren forudsætter hver registreringsansøgning nemlig en fornyet bedømmelse af Harmoniseringskontoret i forhold til de relevante omstændigheder i hvert enkelt tilfælde, og disse omstændigheder kan ændres med tiden. De to sager vedrører to ansøgninger om meget forskellige varemærker, der omfatter forskellige klasser, som forudsætter særskilt og uafhængig juridisk analyse, og som blev afslået med forskellige begrundelser.

27 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om afvisning af denne sag, idet det i det væsentlige henviser til de grunde, der blev anført i den første og den anden afgørelse.

B – Rettens bemærkninger

1. Formaliteten

28 Det bemærkes, at betingelserne for antagelse til realitetsbehandling af søgsmål er ufravigelige procesforudsætninger, som Unionens retsinstanser i givet fald skal efterprøve af egen drift (jf. Rettens dom af 14.12.2005, sag T-209/01, Honeywell mod Kommissionen, Sml. II, s. 5527, præmis 53 og den deri nævnte retspraksis; jf. ligeledes i denne retning Domstolens dom af 29.11.2007, sag C-176/06 P, Stadtwerke Schwäbisch Hall m.fl. mod Kommissionen, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 18).

29 Som det er anerkendt i fast retspraksis, udgør en afgørelse, der blot bekræfter en tidligere afgørelse, som ikke er blevet anfægtet inden for de herom gældende frister, endvidere ikke en anfægtelig retsakt. Ud fra formålet om ikke at lade søgsmålsfrister genoplive i forhold til en stadfæstet afgørelse må søgsmål rettet mod en sådan bekræftende afgørelse afvises (jf. i denne retning Domstolens kendelse af 7.12.2004, sag C-521/03 P, Internationaler Hilfsfonds mod Kommissionen, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 41, samt Rettens dom af 16.9.1998, sag T-188/95, Waterleiding Maatschappij mod Kommissionen, Sml. II, s. 3713, præmis 108, og Rettens kendelse af 9.6.2005, sag T-265/03, Helm Düngemittel mod Kommissionen, Sml. II, s. 2009, præmis 62).

30 En afgørelse betragtes blot som en bekræftelse af en tidligere afgørelse, hvis den ikke indeholder et nyt element i forhold til den tidligere akt, og hvis der ikke forud er indledt en fornyet vurdering af adressatens retstilling (jf. kendelsen i sagen Internationaler Hilfsfonds mod Kommissionen, nævnt i præmis 29 ovenfor, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis, samt Rettens kendelse af 4.5.1998, sag T-84/97, BEUC mod Kommissionen, Sml. II, s. 795, præmis 52, og af 10.10.2006, sag T-106/05, Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 46).

31 I det foreliggende tilfælde er det ubestridt, at klagefristen vedrørende den første afgørelse i henhold til artikel 63, stk. 5, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 65, stk. 5, i forordning nr. 207/2009) udløb, uden at sagsøgeren indgav klage over afgørelsen. Denne afgørelse blev således endelig, og dens lovlighed kan ikke længere anfægtes for Retten. Denne endelige karakter knytter sig til afgørelsens konklusion og til den begrundelse, der udgør den fornødne støtte for afgørelsen. Det må således fastslås, at appelkammeret med den første afgørelse traf endelig afgørelse om sagens genstand i den første registreringsansøgning, som tilsigtede at få registreret ordmærket INSULATE FOR LIFE som EF-varemærke for varer i klasse 6, 17 og 19 i Nicearrangementet. Eftersom konklusionen i denne afgørelse kan afføde retsvirkninger og som en konsekvens heraf kan påklages (jf. Domstolens kendelse af 28.1.2004, sag C-164/02, Nederlandende mod Kommissionen, Sml. I, s. 1177, præmis 21), skulle sagsøgeren have anfægtet afgørelsen inden for fristen, hvis klageretten ikke skulle have været fortabt.

32 Det skal således afgøres, om og i hvilket omfang den anden afgørelse udgør en rent bekræftende afgørelse af den første afgørelse, hvilket forudsætter en identifikation af de respektive oplysninger i tvisterne, der ligger til grund for de pågældende afgørelser. Det skal herved vurderes, om parterne i de pågældende sager, deres påstande, deres anbringender, deres argumenter samt de faktiske og retlige omstændigheder, som karakteriserer sagerne og er bestemmende for afgørelsernes konklusioner, er identiske eller ej.

33 Det skal i den henseende fastslås, at nærværende sags genstand i vidt omfang er sammenfaldende med genstanden for den sag, der gav anledning til den første afgørelse, for så vidt som sagsøgeren med såvel den første som den anden registreringsansøgning tilsigtede at få registreret ordmærket INSULATE FOR LIFE som EF-varemærke for varer i klasse 6, 17 og 19 i Nicearrangementet, idet den eneste forskel bestod i, at den anden ansøgning ligeledes dækkede tjenesteydelser i klasse 37. I den forbindelse skal det præciseres, at disse tjenesteydelser, idet de udgør en homogen gruppe, der er forskellig fra gruppen af varer i klasse 6, 17 og 19, kan være genstand for en særskilt bedømmelse og begrundelse ved afgørelsen af, hvorvidt det ansøgte ordmærke kan registreres (jf. i denne retning og analogt Domstolens kendelse af 18.3.2010, sag C-282/09 P, CFCMCEE mod KHIM, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 38-40, og Rettens dom af 20.5.2009, forenede sager T-405/07 og T-406/07, CFCMCEE mod KHIM (P@YWEB CARD og PAYWEB CARD), Sml. II, s. 1441, præmis 54 og 55), således at den omstændighed, at sagsøgeren udvidede sin registreringsansøgning til disse tjenesteydelser, ikke udgør et nyt forhold i henhold til den retspraksis, der er nævnt i præmis 30 ovenfor, i forhold til den tilsvarende bedømmelse og begrundelse knyttet til de pågældende varer, der blev anført i den første afgørelse. Endvidere blev den første registreringsansøgning i den første afgørelse afslået på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94, mens afslaget på den anden registreringsansøgning alene var støttet på artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

34 Det følger heraf, at den anden afgørelse skal anses for en ren bekræftelse af den første afgørelse, for så vidt som den støttede afslaget på registrering af ordmærket INSULATE FOR LIFE for varer i klasse 6, 17 og 19 i Nicearrangementet på artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, dog forudsat, at den ikke vedrørende disse punkter indeholder noget nyt element i forhold til den første afgørelse, og at der ikke forud for afgørelsen er indledt en fornyet vurdering af sagsøgerens retstilling.

35 Det skal således undersøges, dels om den anden afgørelse, henset til den anden registreringsansøgning, for så vidt som denne omfatter varer i klasse 6, 17 og 19 i Nicearrangementet, hviler på nye oplysninger, der kan have en indvirkning på afgørelsens konklusion og på den begrundelse, der udgør den fornødne støtte for afgørelsen, dels om sagsøgerens situation har været genstand for en fornyet vurdering inden for rammerne af denne afgørelse.

36 Hvad angår eventuelle nye oplysninger må det fastslås, at sagsøgeren i sine skrivelser såvel for Harmoniseringskontoret som for Retten i det væsentlige begrænsede sig til at gentage de argumenter, som selskabet havde fremført til støtte for sin første registreringsansøgning. Sagsøgeren tilføjede dog, dels at undersøgeren foretog en urigtig anvendelse af artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 207/2009) ved at undlade at udtale sig om, i hvilke medlemsstater der var blevet givet afslag på registrering af det ansøgte ordmærke (jf. den anfægtede afgørelses punkt 16), dels at det pågældende tegn var blevet registreret som nationalt varemærke i Finland og Det Forenede Kongerige (jf. den anfægtede afgørelses punkt 17).

37 Det første argument vedrørende artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 føjer ikke nogen nye faktuelle oplysninger til denne tvist, og det er under alle omstændigheder åbenbart uden retsgrundlag, således at det ikke kan have en indvirkning på den anfægtede afgørelses konklusion og på den begrundelse, der udgør den fornødne støtte for afgørelsen. Det var således med rette, at appelkammeret udelukkede argumentet uden en fornyet vurdering af sagsøgerens situation. Artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94 bestemmer alene, at registreringshindringerne i stk. 1 finder anvendelse, når disse kun er til stede i en del af Fællesskabet, således at den ikke fastsætter en særlig begrundelsespligt.

38 Hvad angår det andet argument om registrering af det ansøgte ordmærke på nationalt niveau er det tilstrækkeligt at henvise til den faste retspraksis, som appelkammeret henviste til i den anfægtede afgørelses punkt 17, hvorefter fællesskabsordningen for varemærker er en selvstændig ordning, og lovligheden af Harmoniseringskontorets afgørelser udelukkende kan bedømmes på grundlag af forordning nr. 40/94, således at Harmoniseringskontoret hverken er bundet af nationale registreringer (jf. i denne retning Rettens dom af 5.12.2002, sag T-130/01, Sykes Enterprises mod KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Sml. II, s. 5179, præmis 31) eller er forpligtet til at komme til resultater, der er identiske med dem, som de nationale myndigheder er nået til i en tilsvarende situation (jf. i denne retning Domstolens dom af 12.1.2006, sag C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mod KHIM, Sml. I, s. 551, præmis 49, og Rettens dom af 17.11.2009, sag T-473/08, Apollo Group mod KHIM (THINKING AHEAD), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 43). Endvidere har sagsøgeren i det foreliggende tilfælde ikke på nogen måde præciseret de grunde, de nationale myndigheder støttede sig til i forbindelse med afgørelsen om registrering af ordmærket INSULATE FOR LIFE, og som i givet fald havde kunnet være inddraget ved anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. På denne baggrund er sagsøgerens andet argument, selv om det antages, at de påberåbte nationale registreringer udgør relevante omstændigheder, som er indtruffet, efter at den første afgørelse blev truffet, åbenbart grundløst og kan derfor ikke have indvirkning på den anfægtede afgørelses konklusion og på de grunde, der udgør den fornødne støtte for afgørelsen, således at appelkammeret var forpligtet til at forkaste det uden i den forbindelse at foretage en fornyet vurdering af sagsøgerens situation.

39 Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerens situation var eller skulle have været genstand for en fornyet vurdering inden for rammerne af den anden afgørelse, følger det af betragtningerne i præmis 37 og 38 ovenfor, at dette ikke er tilfældet i denne sag, idet sagsøgeren ikke til støtte for den anden registreringsansøgning fremførte nye relevante oplysninger, der kunne have ændret bedømmelsen i den første afgørelse og således nødvendiggøre, at appelkammeret foretog en fornyet bedømmelse af, om det ansøgte varemærke havde fornødent særpræg i forhold til varerne i klasse 6, 17 og 19 i Nicearrangementet. Endvidere foretog sagsøgeren i svaret på et skriftligt spørgsmål fra Retten i den henseende heller ingen præcisering, der kunne afkræfte denne bedømmelse. Det var med hensyn til ovennævnte aspekter følgelig med rette, at appelkammeret i det væsentlige begrænsede sig til at henvise til den første afgørelses punkt 15-20 (jf. den anfægtede afgørelses punkt 13). På samme måde var det ligeledes med rette, at appelkammeret som svar på det af sagsøgeren gentagne argument vedrørende Harmoniseringskontorets ældre afgørelsespraksis – som allerede forelå på tidspunktet for vedtagelsen af den første afgørelse – vedrørende ordmærker, der ligner det ordmærke, der blev søgt registreret, i den anden afgørelses punkt 21 og 22 i det væsentlige alene gentog sit ræsonnement fra den første afgørelses punkt 5, 21 og 22. Den omstændighed, at den anfægtede afgørelses punkt 22 ligeledes henviser til afslaget på registrering af ordmærket BUILT FOR LIFE, som blev givet efter vedtagelsen af den første afgørelse, kan ikke i sig selv afkræfte denne vurdering, idet dette afslag, der udgør en stadfæstelse af Harmoniseringskontorets ældre afgørelsespraksis, ikke gav anledning til eller kunne give anledning til en fornyet vurdering af sagsøgerens situation i lyset af denne praksis i henhold til den retspraksis, der er henvist til i præmis 30 ovenfor.

40 Det følger af det ovenstående, at for så vidt som den anfægtede afgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 meddeler afslag på registrering af ordmærket INSULATE FOR LIFE som EF-varemærke for varer i klasse 6, 17 og 19 i Nicearrangementet, udgør den en rent bekræftende afgørelse. Det er i den henseende ikke nødvendigt at undersøge, om denne bekræftende karakter ligeledes kan udstrækkes til anvendelsen i den første afgørelse af registreringshindringen fastsat i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, idet en påberåbelse, som er blevet endelig, af en enkelt af de grunde, der opregnes i samme forordnings artikel 7, stk. 1, er tilstrækkelig til at afslå registreringen (jf. i denne retning Domstolens dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561, præmis 28).

41 Det må derfor fastslås, at dette søgsmål bør afvises, for så vidt som det er rettet mod de dele af den anfægtede afgørelse, som alene stadfæster den første afgørelse (jf. præmis 40 ovenfor).

2. Om realiteten

42 På baggrund af ovenstående betragtninger er sagens genstand begrænset til spørgsmålet, om appelkammeret var berettiget til at fastslå, at registreringen af ordmærket INSULATE FOR LIFE som EF-varemærke for tjenesteydelser i klasse 37 i Nicearrangementet ligeledes skulle have været afslået på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

43 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er »varemærker, som mangler fornødent særpræg« udelukket fra registrering. Herudover bestemmer samme forordnings artikel 7, stk. 2, at »[s]tk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.

44 Den almene interesse, der ligger til grund for artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, er sammenfaldende med varemærkets væsentligste funktion, der er over for forbrugeren eller den endelige bruger at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, som er omfattet af varemærket. Den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 har til formål at gøre det muligt for forbrugeren eller den endelige bruger uden risiko for vildledning at adskille denne vare eller tjenesteydelse i forhold til dem, der har en anden oprindelse (jf. i denne retning Domstolens dom af 8.5.2008, sag C-304/06 P, Eurohypo mod KHIM, Sml. I, s. 3297, præmis 56 og den deri nævnte retspraksis). Den omstændighed, at et varemærke har fornødent særpræg i henhold til nævnte bestemmelse, betyder, at varemærket er egnet til at identificere den vare eller tjenesteydelse, for hvilken det er søgt registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare eller tjenesteydelse fra andre virksomheders (jf. Domstolens dom af 4.10.2007, sag C-144/06 P, Henkel mod KHIM, Sml. I, s. 8109, præmis 34, og af 21.1.2010, sag C-398/08 P, Audi mod KHIM, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 33 og den deri nævnte retspraksis). Det er hertil ikke nødvendigt, at mærket giver præcise oplysninger om identiteten af den producent, der har fremstillet varen, eller den, der har præsteret tjenesteydelsen. Det er tilstrækkeligt, at varemærket giver mulighed for, at den pågældende omsætningskreds kan adskille den vare eller tjenesteydelse, som det omfatter, fra dem, der har en anden kommerciel oprindelse, og at det giver mulighed for at fastslå, at alle de varer eller tjenesteydelser, som det omfatter, er blevet fremstillet, markedsført eller leveret under kontrol af varemærkeindehaveren, der er ansvarlig for deres kvalitet (jf. Rettens dom af 10.10.2008, forenede sager T-387/06 – T-390/06, Inter-Ikea mod KHIM (gengivelse af en palle), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 27, og dommen i sagen THINKING HEAD, nævnt i præmis 38 ovenfor, præmis 26).

45 Derimod giver de tegn, der mangler fornødent særpræg i bestemmelsens forstand, ikke den relevante kundekreds mulighed for ved en senere erhvervelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser at gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis den er negativ. Dette er navnlig tilfældet med tegn, som er almindeligt anvendt ved markedsføringen af de pågældende varer eller tjenesteydelser. Disse tegn anses nemlig for at være uegnede til at udøve varemærkets væsentligste funktion, nemlig at identificere den pågældende vares eller tjenesteydelses oprindelse (jf. i denne retning Rettens dom af 12.3.2008, sag T-341/06, Compagnie générale de diététique mod KHIM (GARUM), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 29 og den deri nævnte retspraksis).

46 Endvidere skal spørgsmålet om fornødent særpræg bedømmes i forhold til dels de varer og tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, dels opfattelsen hos den berørte kundekreds, som er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom og velunderrettet (jf. dommen i sagen Audi mod KHIM, nævnt i præmis 44 ovenfor, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis, og dommen i sagen om gengivelse af en palle, nævnt i præmis 44 ovenfor, præmis 28 og den deri nævnte retspraksis).

47 Hvad endelig angår varemærker, der består af tegn eller angivelser, der i øvrigt finder anvendelse som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til at købe de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, er registrering derimod ikke som sådan udelukket på grund af en sådan anvendelse. Hvad angår bedømmelsen af, om sådanne varemærker har fornødent særpræg, skal der ikke anvendes strengere kriterier på disse end dem, der anvendes på andre typer af tegn (jf. dommen i sagen Audi mod KHIM, nævnt i præmis 44 ovenfor, præmis 35 og 36 og den deri nævnte retspraksis).

48 Hvad for det første angår fastlæggelsen af den relevante kundekreds, som ikke i sig selv er bestridt i det foreliggende tilfælde, må det fastslås, at tjenesteydelser i klasse 37 i Nicearrangementet, som ansøgningen om registrering af ordmærket INSULATE FOR LIFE vedrører, udgør bygge- og anlægsydelser samt reparations- og installationsydelser inden for byggesektoren, bl.a. for opførelse af huse. Disse tjenesteydelser er således både kendt af en specialiseret professionel kundekreds og – ganske vist i en mindre udstrækning – af en gennemsnitsforbruger. Henset til at det omstridte ordmærke består af tre ord fra det engelske sprog, er den relevante kundekreds den, der behersker dette sprog, hvilket udgør en betydelig del af den europæiske offentlighed.

49 Det skal endvidere undersøges, om appelkammeret foretog en korrekt analyse af betydningen af de forskellige bestanddele samt af det ansøgte varemærke i sin helhed set fra den relevante kundekreds’ synsvinkel, da det fastslog, at det ikke havde fornødent særpræg for de omhandlede tjenesteydelser.

50 Således som det er anerkendt i retspraksis, skal der ved sammensatte ordmærker tages hensyn til disses relevante betydning, hvilken fastslås på grundlag af alle de bestanddele, tegnene er sammensat af, og ikke på grundlag af en enkelt af disse bestanddele (Rettens dom af 6.11.2007, sag T-28/06, RheinfelsQuellen H. Hövelmann mod KHIM (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), Sml. II, s. 4413, præmis 32). Bedømmelsen af, om sådanne tegn har særpræg, kan således ikke begrænses til en undersøgelse af deres ord eller bestanddele hver for sig, men der skal under alle omstændigheder lægges vægt på den relevante kundekreds’ helhedsindtryk af disse varemærker og ikke på den formodning, at bestanddele, der isoleret betragtet ikke har fornødent særpræg, ikke kan få dette, såfremt de kombineres. Det forhold alene, at hver af disse bestanddele taget hver for sig mangler fornødent særpræg, udelukker således ikke, at den kombination, som de udgør, kan have et sådant (dommen i sagen Eurohypo mod KHIM, nævnt i præmis 44 ovenfor, præmis 41). Ved bedømmelsen af, hvorvidt et varemærke mangler fornødent særpræg, skal der med andre ord tages hensyn til det helhedsindtryk, som det giver. Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke er grund til i første omgang at foretage en undersøgelse hver for sig af de forskellige bestanddele, der er anvendt ved udformningen af det omhandlede varemærke. Det kan faktisk være nyttigt, at der i forbindelse med den samlede vurdering foretages en undersøgelse af hver enkelt af de bestanddele, som det pågældende varemærke består af (jf. i denne retning Domstolens dom af 25.10.2007, sag C-238/06 P, Develey mod KHIM, Sml. I, s. 9375, præmis 82, og dommen i sagen THINKING AHEAD, nævnt i præmis 38 ovenfor, præmis 31).

51 Det bemærkes i den forbindelse, at sagsøgeren ikke har bestridt, at ordet »insulate« ikke har en anden betydning end at isolere. Selv om sagsøgeren har gjort gældende, at ordkombinationen »for life« – der på uadskillelig vis forbinder præpositionen »for« med substantivet »life« – ikke umiddelbart af den relevante kundekreds opfattes på den måde, at den betyder »holder hele livet« eller »for en livslang periode«, må et sådant argument forkastes. Sagsøgeren har nemlig ikke angivet nogen anden betydning og har alene vagt gjort gældende, at denne ordkombination har forskellige bibetydninger og giver anledning til adskillige associationer og antydninger. Såfremt de to bestanddele »insulate« og »for life« kombineres i ordmærket INSULATE FOR LIFE, må de derfor umiddelbart forstås som en angivelse af en isoleringsevne, der er holdbar, eller som holder hele livet. Dette tegn frembyder således ingen usædvanlig eller tvetydig karakter på baggrund af syntaktiske, grammatiske, fonetiske og/eller semantiske regler for det engelske sprog, som kan anspore den relevante kundekreds, som er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet, til at associere med noget andet.

52 Appelkammeret var således berettiget til at fastslå, at den relevante kundekreds i forhold til de omhandlede tjenesteydelser umiddelbart og uden større analytisk overvejelse vil opfatte ordmærket INSULATE FOR LIFE som en henvisning til tjenesteydelser med lang holdbarhed, der er knyttet til anvendelsen af et særligt resistent isoleringsmateriale, og ikke som en angivelse af den handelsmæssige oprindelse af de pågældende tjenesteydelser (jf. den anfægtede afgørelses punkt 19). I modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende som svar på et skriftligt spørgsmål fra Retten, har dette ordmærke ikke, selv ikke som lovprisende eller salgsfremmende slogan, en tilstrækkelig grad af originalitet eller prægnans, der gør det nødvendigt for den omhandlede kundekreds at udøve et minimum af fortolkningsindsats, gøre sig overvejelser eller foretage en analyse (jf. i denne retning dommen i sagen Audi mod KHIM, nævnt i præmis 44 ovenfor, præmis 44, 45 og 56-59), idet denne kundekreds umiddelbart vil associere det med de omhandlede tjenesteydelser, som kan markedsføres af enhver virksomhed inden for bygge- og isoleringssektoren.

53 Det må derfor fastslås, at det var med rette, at appelkammeret fastslog, at ordmærket INSULATE FOR LIFE ikke havde fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 for så vidt angår tjenesteydelserne i klasse 37 i Nicearrangementet, og stadfæstede afslaget på registrering af ordmærket som EF-varemærke, uden at det er fornødent at udtale sig om spørgsmålet om, hvorvidt dette tegn ligeledes er beskrivende for de pågældende tjenesteydelser.

54 Herefter skal Harmoniserinskontoret frifindes i det hele.

Sagens omkostninger

55 Ifølge artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, såfremt der er nedlagt påstand herom.

56 Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges denne at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Første Afdeling):

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) frifindes.

2) Paroc Oy AB betaler sagens omkostninger.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 8. februar 2011.

Underskrifter