For det andet har en reklame, hvorved annoncøren sammenligner de varer og tjenesteydelser, som han markedsfører, med en konkurrents varer og tjenesteydelser, åbenbart til formål at fremme annoncørens varer og tjenesteydelser. Ved en sådan reklame søger annoncøren at adskille sine varer og tjenesteydelser ved at sammenligne deres kendetegn med de konkurrerende varers og tjenesteydelsers kendetegn. Denne analyse bekræftes af 15. betragtning til direktiv 97/55, hvori fællesskabslovgiver har understreget, at formålet med sammenlignende reklame er at adskille annoncørens varer og tjenesteydelser fra konkurrentens.

For det første skal artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 89/104 nemlig fortolkes således, at den omfatter brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer, der markedsføres, eller for tjenesteydelser, der leveres af tredjemanden.

En annoncørs brug i en sammenlignende reklame af et tegn, der er identisk med eller ligner en konkurrents varemærke — med henblik på at kunne identificere de varer eller tjenesteydelser, som sidstnævnte tilbyder — skal i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 89/104 anses for brug med hensyn til annoncørens egne varer og tjenesteydelser.

I tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser er det nemlig, for det første, en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling. Artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 skal således kun finde anvendelse, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling i tilfælde af sammenfald eller lighed mellem mærkerne samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. For det andet følger det af artikel 3a, stk. 1, litra d), i direktiv 84/450, at en sammenlignende reklame ikke er lovlig, hvis der er risiko for forveksling mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem annoncørens og en konkurrents varemærker, varer og tjenesteydelser. I lyset af 13.-15. betragtning til direktiv 97/55 skal udtrykket »forveksling«, der er anvendt både i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 og i artikel 3a, stk. 1, litra d), i direktiv 84/450, fortolkes på samme måde.

Når betingelserne i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 for at forbyde brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner et registreret varemærke, er opfyldt, er det imidlertid udelukket, at den sammenlignende reklame, hvori det nævnte tegn er anvendt, opfylder lovlighedsbetingelsen, der er fastsat i artikel 3a, stk. 1, litra d), i direktiv 84/450, som ændret ved direktiv 97/55.

Artikel 5, stk. 1 og 2, i første direktiv 89/104 om varemærker og artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450 om vildledende reklame og sammenlignende reklame, som ændret ved direktiv 97/55, skal fortolkes således, at indehaveren af et registreret varemærke ikke kan forbyde tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner hans varemærke, i en sammenlignende reklame, der opfylder alle de lovlighedsbetingelser, der er fastsat i den nævnte artikel 3a, stk. 1.

Udtrykket risiko for forveksling er det samme i artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b), i første direktiv 89/104 om varemærker.

Imidlertid vedrører artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 en ansøgning om registrering af et varemærke. Når et varemærke er blevet registreret, har dets indehaver ret til at bruge det, som det passer ham, således at det ved vurderingen af, om registreringsansøgningen falder ind under den registreringshindring, der er fastsat i denne bestemmelse, skal undersøges, om der er en risiko for forveksling med modpartens ældre varemærke under alle de forhold, hvorunder det ansøgte varemærke vil kunne bruges, hvis det skulle blive registreret.

I det tilfælde, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 gør tredjemand, der anvender et tegn, der er identisk med eller ligner et registreret varemærke, derimod ikke krav på nogen varemærkeret over dette tegn, men bruger det i en helt konkret anledning. For at vurdere, om indehaveren af det registrerede varemærke kan modsætte sig denne konkrete brug, skal man under disse betingelser begrænse sig til de omstændigheder, der karakteriserer nævnte brug, uden at der er anledning til at undersøge, om en anden brug af det samme tegn under andre omstændigheder ligeledes kunne skabe en risiko for forveksling.

(jf. præmis 65-67)