Věc C-196/11 P

Formula One Licensing BV

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) a Global Sports Media Ltd

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Obrazová ochranná známka F1-LIVE — Námitky majitelky mezinárodních a národních slovních ochranných známek F1 a obrazové ochranné známky Společenství F1 Formula 1 — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Popisný prvek — Zrušení ochrany vyhrazené starší národní ochranné známce — Nebezpečí záměny“

Shrnutí rozsudku

Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Koexistence starších ochranných známek – Uznání určitého stupně rozlišovací způsobilosti národní ochranné známky

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) bod ii); směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95, čl. 3 odst. 1 písm. b); směrnice Rady 89/104, čl. 3 odst. 1 písm. b)]

Z koexistence ochranných známek Společenství s národními ochrannými známkami, jakož i ze skutečnosti, že zápis posledně uvedených ochranných známek nespadá do pravomoci Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), ani jejich soudní přezkum nespadá do pravomoci Tribunálu, vyplývá, že v rámci námitkového řízení proti přihlášce ochranné známky Společenství platnost národních ochranných známek zpochybnit nelze.

V rámci takového námitkového řízení tedy není možné ani konstatovat, že se na označení totožné s ochrannou známkou chráněnou v členském státě vztahuje takový absolutní důvod pro zamítnutí, jako je nedostatečná rozlišovací způsobilost, stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, jakož i v čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnic 89/104 a 2008/95 o ochranných známkách. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že charakteristika označení jako popisného či druhového znamená popření jeho rozlišovací způsobilosti.

Je sice pravda, že jestliže jsou námitky založené na existenci starší národní ochranné známky podány proti zápisu ochranné známky Společenství, je Úřad, a v důsledku toho i Tribunál povinen ověřit, jakým způsobem relevantní veřejnost vnímá označení totožné s touto národní ochrannou známkou v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, a případně posoudit stupeň rozlišovací způsobilosti tohoto označení.

Tato ověření však mají své meze. Uvedená ověření nemohou vést ke konstatování, že označení totožné s národní zapsanou a chráněnou ochrannou známkou postrádá rozlišovací způsobilost, jelikož takové konstatování není slučitelné s koexistencí ochranných známek Společenství s národními ochrannými známkami ani s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, vykládaným ve spojení s odst. 2 písm. a) bodem ii) téhož článku.

Toto konstatování by totiž zasahovalo do národních ochranných známek totožných s označením, o kterém se má za to, že postrádá rozlišovací způsobilost, neboť by zápis takové ochranné známky Společenství vytvořil situaci, která by mohla odstranit národní ochranu těchto ochranných známek. Uvedené konstatování by tak nerespektovalo systém zavedený nařízením č. 40/94, který je založen na koexistenci ochranných známek Společenství s národními ochrannými známkami, jak uvádí pátý bod odůvodnění tohoto nařízení, přičemž platnost mezinárodní nebo národní ochranné známky může být zpochybněna z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti výlučně v rámci řízení o prohlášení neplatnosti zahájeného v dotčeném členském státě na základě čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnic 89/104 a 2008/95.

Je třeba připomenout, že čl. 8 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 40/94 v rámci námitkového řízení výslovně stanoví, že se jako starší ochranné známky zohlední ochranné známky zapsané v členském státě.

Z toho vyplývá, že aby nedošlo k porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je třeba uznat, že národní ochranná známka uplatněná na podporu námitek proti zápisu ochranné známky Společenství má určitý stupeň rozlišovací způsobilosti.

(viz body 40–47)

Věc C-196/11 P

Formula One Licensing BV

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) a Global Sports Media Ltd

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Obrazová ochranná známka F1-LIVE — Námitky majitelky mezinárodních a národních slovních ochranných známek F1 a obrazové ochranné známky Společenství F1 Formula 1 — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Popisný prvek — Zrušení ochrany vyhrazené starší národní ochranné známce — Nebezpečí záměny“

Shrnutí rozsudku

Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Relativní důvody pro zamítnutí — Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby — Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou — Koexistence starších ochranných známek — Uznání určitého stupně rozlišovací způsobilosti národní ochranné známky

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) bod ii); směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95, čl. 3 odst. 1 písm. b); směrnice Rady 89/104, čl. 3 odst. 1 písm. b)]

Z koexistence ochranných známek Společenství s národními ochrannými známkami, jakož i ze skutečnosti, že zápis posledně uvedených ochranných známek nespadá do pravomoci Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), ani jejich soudní přezkum nespadá do pravomoci Tribunálu, vyplývá, že v rámci námitkového řízení proti přihlášce ochranné známky Společenství platnost národních ochranných známek zpochybnit nelze.

V rámci takového námitkového řízení tedy není možné ani konstatovat, že se na označení totožné s ochrannou známkou chráněnou v členském státě vztahuje takový absolutní důvod pro zamítnutí, jako je nedostatečná rozlišovací způsobilost, stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, jakož i v čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnic 89/104 a 2008/95 o ochranných známkách. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že charakteristika označení jako popisného či druhového znamená popření jeho rozlišovací způsobilosti.

Je sice pravda, že jestliže jsou námitky založené na existenci starší národní ochranné známky podány proti zápisu ochranné známky Společenství, je Úřad, a v důsledku toho i Tribunál povinen ověřit, jakým způsobem relevantní veřejnost vnímá označení totožné s touto národní ochrannou známkou v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, a případně posoudit stupeň rozlišovací způsobilosti tohoto označení.

Tato ověření však mají své meze. Uvedená ověření nemohou vést ke konstatování, že označení totožné s národní zapsanou a chráněnou ochrannou známkou postrádá rozlišovací způsobilost, jelikož takové konstatování není slučitelné s koexistencí ochranných známek Společenství s národními ochrannými známkami ani s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, vykládaným ve spojení s odst. 2 písm. a) bodem ii) téhož článku.

Toto konstatování by totiž zasahovalo do národních ochranných známek totožných s označením, o kterém se má za to, že postrádá rozlišovací způsobilost, neboť by zápis takové ochranné známky Společenství vytvořil situaci, která by mohla odstranit národní ochranu těchto ochranných známek. Uvedené konstatování by tak nerespektovalo systém zavedený nařízením č. 40/94, který je založen na koexistenci ochranných známek Společenství s národními ochrannými známkami, jak uvádí pátý bod odůvodnění tohoto nařízení, přičemž platnost mezinárodní nebo národní ochranné známky může být zpochybněna z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti výlučně v rámci řízení o prohlášení neplatnosti zahájeného v dotčeném členském státě na základě čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnic 89/104 a 2008/95.

Je třeba připomenout, že čl. 8 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 40/94 v rámci námitkového řízení výslovně stanoví, že se jako starší ochranné známky zohlední ochranné známky zapsané v členském státě.

Z toho vyplývá, že aby nedošlo k porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je třeba uznat, že národní ochranná známka uplatněná na podporu námitek proti zápisu ochranné známky Společenství má určitý stupeň rozlišovací způsobilosti.

(viz body 40–47)