STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

PAOLA MENGOZZIHO

přednesené dne 13. září 2007( )

Věc C‑328/06

Alfredo Nieto Nuño

proti

Leoncimu Monlleó Franquetovi

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Mercantil 3 de Barcelona (Španělsko)]

„Ochranné známky – Pojem ,obecně známá ochranná známka‘ – Zeměpisné rozšíření známosti“

1. V předmětném řízení o předběžné otázce pokládá předkládající soud Soudnímu dvoru otázku týkající se výkladu článku 4 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách( ).

2. Tato otázka je kladena v rámci soudního sporu zahájeného majitelem zapsané španělské ochranné známky proti předchozímu uživateli nezapsané ochranné známky shodné s první ochrannou známkou a užívané pro stejné služby za účelem zjištění porušení práv vyplývajících ze zapsané ochranné známky ze strany žalovaného, jakož i dosažení ukončení veškerých jednání zakládajících uvedené porušování a obdržení namítané škody.

I – Relevantní právní rámec

A – Mezinárodní právní úprava

3. Pařížská úmluva( ) na ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „Pařížská úmluva“), podepsaná v Paříži dne 20. března 1883 jedenácti zeměmi, byla první z velkých mnohostranných úmluv upravujících tuto oblast a v současné době ta, která má nejvíce přistoupení (171 smluvních zemí( ), mezi kterými jsou všechny členské státy Společenství). Ve smyslu jejího čl. 1 odst. 1 zakládá uvedená úmluva unii mezi zeměmi, na které se vztahuje tato úmluva, s právní subjektivitou odlišnou od právní subjektivity jejích členů (dále také „unijní země“) a s vlastními orgány( ), mající za cíl ochranu průmyslového vlastnictví ve všech jejích aspektech( ).

4. Článek 6bis, zavedený do textu úmluvy revizní konferencí v Haagu z roku 1925( ), stanoví v odstavci 1 následující:

„Unijní země se buď z úřední povinnosti, jestliže to zákonodárství země dovoluje, nebo na žádost zájemce zavazují, že odmítnou nebo zruší zápis a zakážou užívání tovární nebo obchodní známky, která je reprodukcí, napodobením nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se známkou, o které je podle posudku příslušného úřadu země zápisu nebo užívání obecně známo, že je již známkou osoby oprávněné požívat výhod této Úmluvy a je užívána pro stejné nebo podobné výrobky. Stejně je tomu, jestliže podstatná část známky je reprodukcí takové obecně známé známky nebo napodobením, jež je s to způsobit záměnu s ní“.

5. Článek 16 odst. 1 a 2 Dohody TRIPS (Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví) Světové obchodní organizace( ) stanoví následující:

„1. Majitel zapsané ochranné známky bude mít výlučné právo zabránit všem třetím stranám, které nemají souhlas majitele, aby při obchodní činnosti užívaly shodná nebo podobná označení pro zboží nebo služby, které jsou stejné nebo podobné těm, pro které byla zapsána ochranná známka, jestliže by takové užívání mělo za následek pravděpodobnost záměny. [...].

2. Článek 6bis Pařížské úmluvy (1967) se použije mutatis mutandis na služby. Při určování, zda je ochranná známka obecně známá, bude Člen brát zřetel na to, zda je ochranná známka známá v příslušném okruhu veřejnosti, včetně známosti u dotyčného Člena získané jako výsledek propagace této ochranné známky.“

6. Za účelem „objasnění, sjednocení a doplnění“ mezinárodních norem týkajících se ochrany obecně známých ochranných známek zahrnutých ve výše uvedených článcích 6bis Pařížské úmluvy a 16 TRIPS, formuloval Stálý výbor pro známkové právo Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)( ) během zasedání uskutečněného v Ženevě od 8 do 12. června 1999 rezoluci( ) pro přijetí společného doporučení ohledně ustanovení týkajících se ochrany obecně známých ochranných známek. Toto doporučení bylo přijato během společného zasedání shromáždění Pařížské unie a shromáždění WIPO ve dnech 20.–29. září 1999.

7. Článek 2 uvedeného doporučení stanoví všeobecná pravidla pro určování, zda je ochranná známka obecně známá v členském státě Pařížské unie nebo WIPO:

„1) [Faktory, které je třeba vzít v úvahu]

a) Při určení, zda je nějaká ochranná známka obecně známá, vezme příslušný orgán v úvahu jakoukoli okolnost, z níž by se dalo vyvodit, že ochranná známka je obecně známá.

b) Příslušný orgán vezme v úvahu především ty informace, které budou poskytnuty v souvislosti s faktory, z nichž by se dalo vyvodit, že ochranná známka je nebo není obecně známá, mezi něž patří (nikoli taxativně) informace týkající se následujících bodů:

i) stupeň známosti či uznávání ochranné známky v příslušném okruhu veřejnosti;

ii) trvání, významnost a zeměpisné rozšíření jakéhokoli užívání ochranné známky;

iii) trvání, významnost a zeměpisné rozšíření jakékoli propagace ochranné známky, včetně reklamy nebo rozšíření a prezentace výrobků nebo služeb, pro něž je ochranná známka použita, na veletrzích či výstavách;

iv) trvání a zeměpisné rozšíření jakéhokoli zápisu nebo přihlášky k zápisu ochranné známky, v míře, ve které odrážejí užívání nebo uznávání ochranné známky;

v) případy, kdy byla přiznána ochrana práv vyplývajících z ochranné známky, především do jaké míry byla ochranná známka příslušnými orgány prohlášena za obecně známou;

vi) hodnota spojená s ochrannou známkou.

c) Výše uvedené faktory, které tvoří pravidla, jež mají pomoci příslušným orgánům určit, zda je ochranná známka obecně známá, nepředstavují podmínky, které musí být nutně splněny pro dosažení takového určení. Hodnocení bude záviset spíše na konkrétních okolnostech daného případu. V některých případech mohou být relevantní všechny faktory. V jiných případech mohou být relevantní jen některé z faktorů. V některých případech nemusí být relevantní žádný faktor a rozhodnutí může být založeno na jiných faktorech neuvedených v předchozím písmenu b). Tyto faktory mohou být relevantní samostatně nebo v kombinaci s jedním nebo více faktory vyjmenovanými v předchozím písmenu b).

2) [Příslušný okruh veřejnosti]

a) Příslušné okruhy veřejnosti budou zahrnovat, avšak nikoli výhradně:

i) skutečné nebo potenciální spotřebitele takového druhu výrobků nebo služeb, pro něž je ochranná známka používána ;

ii) osoby, které se podílejí na distribučních kanálech toho druhu výrobků nebo služeb, pro něž je ochranná známka používána;

iii) obchodní oblasti, které se zabývají tím druhem výrobků nebo služeb, pro něž je ochranná známka používána.

b) Pokud bude určeno, že je ochranná známka obecně známá alespoň v jednom příslušném okruhu veřejnosti v členském státě, bude známka považována v členském státě za obecně známou.

c) Pokud bude určeno, že je ochranná známka známá alespoň v jednom příslušném okruhu veřejnosti v členském státě, může být ochranná známka považována v členském státě za obecně známou.

d) Členský stát může určit, že je ochranná známka obecně známá, i když není obecně známá nebo, pokud použije písm. c), známá v některém z příslušných okruhů veřejnosti členského státu.

3. [Faktory, které nemohou být brány v úvahu]

a) Členský stát nebude moci jako podmínku pro určení, zda je ochranná známka obecně známá, požadovat:

i) aby byla v členském státě nebo ve vztahu k tomuto státu ochranná známka užívána nebo zapsána nebo aby byla podána přihláška k zápisu ochranné známky;

ii) aby byla v jurisdikci odlišné od členského státu nebo ve vztahu k jurisdikci odlišné od členského státu ochranná známka obecně známá nebo aby byla zapsána nebo aby byla podána přihláška k zápisu ochranné známky;

iii) aby byla ochranná známka obecně známá obecné veřejnosti v členském státě.

b) Bez ohledu na ustanovení písm. a) bodu ii) členský stát bude moci požadovat, pro účely použití odst. 2 písm. d), aby ochranná známka byla všeobecné známá v jedné nebo více jurisdikcích odlišných od členského státu“.

B – Právní úprava Společenství

8. V souladu s cílem uvedeným ve jejích bodech odůvodnění je směrnice 89/104 zaměřena na sbližování právních předpisů členských států v oblasti ochranných známek omezeně na ty vnitrostátní předpisy, které se bezprostředně dotýkají fungování vnitřního trhu, které mohou bránit volnému pohybu zboží a služeb a narušovat podmínky soutěže v rámci společného trhu (viz první a třetí bod odůvodnění).

9. Z tohoto pohledu výše uvedená směrnice podřizuje především nabývání a uchování práva zapsané ochranné známky stejným podmínkám ve všech členských státech, přičemž určuje označení způsobilá tvořit ochrannou známku (článek 2), určujíc takřka vyčerpávajícím způsobem důvody pro zamítnutí či neplatnost týkající se střetu se staršími právy (články 3 a 4) a důvody zrušení (článek 12).

10. Pro účely tohoto řízení je významný především článek 4 směrnice, nazvaný „Další důvody zamítnutí či neplatnosti, týkající se střetu se staršími právy“, který v odstavci 1 stanoví:

„Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou:

a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna;

b) pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou( ).“

11. Odstavec 2 písm. d) tohoto článku stanoví následující:

„Pro účely odstavce 1 se ,staršími ochrannými známkami‘ rozumí:

[...]

d) ochranné známky, které ke dni podání přihlášky ochranné známky nebo případně ke dni práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky, jsou ,obecně známé‘ v členském státě ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy( ).“

12. Následující odst. 4 písm. b) stanoví, že:

„Členský stát může dále stanovit, že ochranná známka nebude zapsána a je-li zapsána může být prohlášena za neplatnou, pokud:

[...]

b) práva k nezapsané známce nebo jinému označení užívanému v obchodním styku byla nabyta přede dnem podání přihlášky pozdější ochranné známky nebo přede dnem práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce pozdější ochranné známky a tato nezapsaná známka nebo jiné označení dává svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky( ).“

13. Směrnice 89/104 mimoto stanoví úpravu zajišťující, aby zapsané ochranné známky požívaly podle právních předpisů všech členských států stejné ochrany, což však nebrání členským státům poskytnout širší podporu ochranným známkám, které získaly dobré jméno (viz devátý bod odůvodnění).

14. Článek 6, nazvaný „Omezení účinků ochranné známky“, v odstavci 2 stanoví:

„Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku starší právo, které se vztahuje jen k určité lokalitě, je-li právo uznáno právními předpisy dotčeného členského státu a je užíváno v rámci daného území.“

15. Je nutné konečně připomenout, že dvanáctý bod odůvodnění směrnice připomíná požadavek, aby ustanovení této směrnice byla zcela v souladu s ustanoveními Pařížské úmluvy, jejímiž smluvními státy jsou členské státy.

C – Vnitrostátní právní úprava

16. Článek 6 odst. 1 a 2 zákona č. 17 ze dne 7. prosince 2001 (zákon o ochranných známkách) stanoví následující:

„1. Jako ochranné známky nemohou být zapsána označení:

a) která jsou totožná se starší ochrannou známkou, která označuje totožné zboží nebo služby;

b) u nichž z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, jež označují, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti; nebezpečí záměny zahrnuje nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

2. Pro účely odstavce 1 se ,staršími ochrannými známkami‘ rozumí:

a) zapsané ochranné známky, jejichž přihláška má dřívější datum podání či práva přednosti než zkoumaná přihláška a jež patří do následujících kategorií:

i) španělské ochranné známky;

ii) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro Španělsko;

iii) ochranné známky Společenství.

b) zapsané ochranné známky Společenství, které si v souladu s odpovídajícím nařízením platně činí nárok na senioritu na základě některé z ochranných známek uvedených pod písm. a) v bodě i) a ii), i když se majitel této ochranné známky vzdal nebo známka zanikla;

c) přihlášky ochranných známek uvedených pod písmeny a) a b) s podmínkou jejich konečného zápisu;

d) zapsané ochranné známky, které ke dni podání přihlášky nebo ke dni uplatnění práva přednosti dotčené ochranné známky jsou ,obecně známé‘ ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy( ).“

II – Původní řízení a předběžná otázka

17. Skutkové okolnosti původního řízení vyplývající z předkládacího rozhodnutí a spisu, mohou být shrnuty následovně.

18. Žalobce v původním řízení, Nieto Nuño, je majitelem španělské ochranné známky FINCAS TARRAGONA, zapsané pro služby odpovídající popisu: „nemovitostní služby: správa nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví, pronájem nemovitostí, prodej nemovitostí, právní pomoc, developerské služby“ a spadající do třídy 36 ve smyslu Niceské dohody( ).

19. Monlleó Franquet je majitelem realitní kanceláře se sídlem v Tarragoně, která od roku 1978, data svého založení, nabízí služby v různých oblastech realitního zprostředkování, prodeje nemovitostí a správy nemovitostí, přičemž používá rozlišovací označení FINCAS TARRAGONA v kastilštině nebo FINQUES TARRAGONA v katalánštině( ).

20. Žalovaný Monlleó Franquet podal u předkládajícího soudu v rámci žaloby směřující k zabránění užívání označení FINCAS TARRAGONA (nebo FINQUES TARRAGONA) z důvodu, že toto užívání porušuje práva spojená s ochrannou známkou žalobce, vzájemnou žalobu, kterou se domáhá výmazu zápisu ochranné známky žalobce, zdržení se jakéhokoli užívání označení spadajícího pod uvedený zápis, jakož i náhrady škody.

21. Žalovaný podal vlastní žalobu na neplatnost ochranné známky žalobce ze dvou důvodů. Prvním se dovolává seniority a povahy obecně známé ochranné známky rozlišovacího označení používaného žalovaným ve smyslu výše uvedeného článku 6bis Pařížské úmluvy za účelem získání ochrany stanovené v čl. 6 odst. 2 zákona o ochranných známkách, který provádí do španělského práva článek 4 směrnice 89/104. Druhým důvodem se dovolává použití čl. 51 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, na základě kterého může být zápis ochranné známky prohlášen za neplatný a vymazán z rejstříku, pokud žadatel jednal ve zlé víře v okamžiku podání přihlášky ochranné známky.

22. Z předkládacího rozhodnutí vyplývá jako nesporné v původním řízení, že rozlišující označení, kterého se žalovaný domáhá, bylo používáno na území vymezeném městem Tarragona a jeho okolím. Zdá se, že z uvedeného rozhodnutí dále vyplývá, že předmětné označení nabylo omezeně v zeměpisné oblasti, kde bylo užíváno, známosti díky svému užívání.

23. Za účelem vyřešení sporu považuje předkládající soud za nutné položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku týkající se prvního důvodu neplatnosti uplatněného žalovaným a týkající se výkladu článku 4 směrnice 89/104:

„Musí být pojem ,obecně známá ochranná známka‘ v členském státě podle čl. 4 písm. d) směrnice 89/104 vztahován pouze a výhradně na stupeň známosti a rozšíření v členském státě Evropské unie nebo na podstatné části území uvedeného státu, nebo se může známost ochranné známky vázat na území, které se neshoduje s územím státu, ale odpovídá samosprávnému společenství, regionu, kraji či městu v závislosti na tom, jaký výrobek nebo služba jsou ochrannou známkou chráněny a jakým adresátům je ochranná známka skutečně určena, zkrátka v závislosti na trhu, kde se ochranná známka uplatňuje?“

III – Řízení před Soudním dvorem

24. Na základě článku 23 statutu Soudního dvora předložili žalovaný v původním řízení, francouzská a italská vláda a Komise svá vyjádření.

IV – Právní analýza

A – Krátké poznámky k předkládacímu rozhodnutí a k vyjádřením předloženým ve smyslu článku 23 statutu Soudního dvora

25. Předkládající soud vychází z předpokladu, že je možné rozlišující označení, na kterém je založena žaloba na neplatnost podaná žalovaným formou vzájemné žaloby, zařadit do kategorie ochranných známek popsané v čl. 4 odst. 2 písm. d) směrnice 89/104. Předkládající soud má pochybnosti, pokud jde o výklad pojmu „ochranná známka obecně známá v členském státě ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy“ obsaženého ve výše uvedeném ustanovení, především pokud jde o požadavky týkající se územního rozšíření známosti, která má být spojována s ochrannou známkou. Uvedený soud uvádí, že ve španělské judikatuře převládá pro účely výkladu ustanovení zákona o ochranných známkách takový přístup, který provádí čl. 4 odst. 2 písm. d) směrnice 89/104, že známost ochranné známky musí být prokázána ve vztahu k celému území státu nebo jeho podstatné části, zatímco všeobecná pravidla přijatá WIPO stanoví flexibilnější a více členěný přístup, který spojuje známost ne tak s územím jako s trhem výrobků a služeb, na kterém ochranná známka působí.

26. Žalovaný v původním řízení uvádí, že požadavek, aby se známost ochranné známky rozšířila na celé území členského státu nebo na jeho podstatnou část, by diskriminoval podniky, které vykonávají své činnosti v užším zeměpisném kontextu. Žalovaný mimoto uplatňuje, že za účelem vyřešení původního sporu musí Soudní dvůr rozhodnout o předběžné otázce položené předkládajícím soudem, přičemž musí vzít v úvahu okolnost, že v daném případě by zapsaná ochranná známka byla užívána na stejném území jako starší ochranná známka a že střet mezi předmětnými ochrannými známkami by měl čistě místní kontext, omezený na území španělské provincie.

27. Francouzská a italská vláda, jakož i Komise však svou převážně obdobnou argumentací Soudnímu dvoru navrhují, aby na otázku položenou předkládajícím soudem odpověděl v tom smyslu, že pojem „obecně známá ochranná známka“, který je uveden v čl. 4 odst. 2 písm. d) směrnice 89/104, se vztahuje na stupeň známosti ochranné známky na území členského státu (pro francouzskou vládu) nebo jeho podstatnou část (pro italskou vládu a Komisi).

B – Posouzení

28. Článek 4 odst. 2 písm. d) směrnice 89/104 odkazuje, jak je patrné výše, na článek 6bis Pařížské úmluvy. Uvedený odkaz přitom neznamená pouze přijetí právní úpravy Společenství upravující pojem „obecná známost ochranné známky“ vytvořený na mezinárodní úrovni – jehož definici článek 6bis Pařížské úmluvy ostatně neobsahuje – ale také odkaz na definovanou kategorii právních situací, jejichž ochranu mají ustanovení úmluvy a následně ustanovení směrnice zajistit. Jinými slovy, výše uvedený odkaz směrnice má být, podle mého názoru, chápán jako vztahující se na oblast věcné působnosti mezinárodní normy, na kterou je odkazováno, se kterou se shoduje oblast působnosti odkazující normy Společenství.

29. Je tedy nutné obrátit se především na ustanovení úmluvy.

30. Článek 6bis Pařížské úmluvy představuje výjimku ze zásady teritoriality – na níž se zakládá model ochrany podle úmluvy – na základě které právo k ochranné známce získané v určitém právním řádu po vyřízení nutných formalit je chráněno pouze uvnitř hranic uvedeného právního řádu( ). Účelem uvedeného ustanovení je dovolit majiteli ochranné známky zapsané a užívané v unijní zemi, bránit se zápisu nebo ho učinit neplatným, pokud již k němu došlo, a bránit se užívání tohoto označení v jiné unijní zemi, ve které ochranná známka získala známost, i když zde dosud nebyla zapsána. Toto se zakládá na myšlence, že právo k ochranné známce může vzniknout a následně musí být chráněno jako důsledek pouhé známosti získané v oblasti určitého vnitrostátního právního řádu. Záměrem je konečně odradit nekalé praktiky vyvolané známostí ochranné známky vyloučením toho, aby si třetí osoby mohly přivlastnit tuto ochrannou známku prostřednictvím jejího zápisu nebo jejím užíváním v zemi, kde dosud není chráněna, s výsledkem znemožnit majiteli přístup na předmětný trh nebo ho donutit zaplatit, aby obdržel převod práva k ochranné známce.

31. Aktuální znění článku 6bis vykládaného ve světle čl. 1 odst. 2 úmluvy odkazuje výhradně na obchodní známky, a nikoli rovněž na známky služeb. Mimoto, i když jako podmínka použití není výslovně stanoveno užívání ochranné známky v zemi, kde je žádána ochrana, předmětné ustanovení nezavazuje země unie chránit obecně známé ochranné známky, které v této zemi nebyly užívány( ). Konečně uvedené ustanovení nepředstavuje výjimku ze zásady speciality (nebo relativity) ani ustanovení směřujících k ochraně ochranné známky proti možnému oslabení: oblast ochrany, kterou toto ustanovení zajišťuje, je omezena na případy střetu mezi dvěma ochrannými známkami ve vztahu ke stejnému nebo obdobnému zboží a jeho použití podléhá existenci nebezpečí záměny( ).

32. Článek 6bis Pařížské úmluvy tedy stanovuje minimální obsah mezinárodní ochrany přiznané obecně známým ochranným známkám.

33. Jak je patrné, tento článek je koncipován pro použití na zapsané nebo užívané ochranné známky v unijní zemi – nebo na ochranné známky patřící subjektům, které mají právo využívat ustanovení úmluvy – jejichž známost překračuje hranice země původu v důsledku jejich užívání v jiných unijních zemích, například prostřednictvím uvedení na trh výrobků, které nesou ochrannou známku, nebo jako důsledek propagačních kampaní.

34. Není naopak jasné, zda se článek 6bis a obecněji ustanovení úmluvy, která v souladu se zásadou národního zacházení( ) stanovují minimální standardy ochrany produktů průmyslového vlastnictví v této oblasti, použijí také ve vztahu k čistě vnitřním situacím, kdy by ochrana byla poskytnuta unijní zemí ve vztahu k vlastnímu příslušníkovi( ), jak se zdá být v případě sporu projednávaného u předkládajícího soudu.

35. Právní nauka odpovídá na tuto otázku různě podle povahy a záměru přisuzovaných Pařížské úmluvě. Podle některých je záměrem Pařížské úmluvy provádět minimální harmonizaci právních předpisů zemí unie v oblasti její věcné působnosti, a stanovuje tudíž právní normy jednotně použitelné bez ohledu na státní příslušnost subjektů, které se dovolávají její ochrany. Podle jiných se naopak jedná o mezinárodní úmluvu, která se zabývá výhradně zacházením s cizinci, přičemž jim zaručuje minimální ochranu nehledě na zásadu národního zacházení.

36. Podle prvního přístupu by byly země unie na základě mezinárodních smluvních povinností nuceny změnit vlastní vnitrostátní právní předpisy, aby bylo zajištěno použití ustanovení úmluvy definující minimální úroveň ochrany i vůči jejich příslušníkům.

37. Na základě druhého přístupu by země unie byly nuceny naopak povolit tzv. „unijní zacházení“ pouze pro příslušníky jiných zemí Unie nebo třetích zemí, když se dostanou do situací upravených článkem 3 úmluvy. Z tohoto pohledu by úmluva vykonávala pouze funkci hnacího motoru procesu harmonizace právních předpisů uvnitř unie, přičemž by země, které jsou její součástí, podněcovala, ale nezavazovala by je, aby rozšířily práva, která požívají cizinci ex iure conventionis, na vlastní příslušníky, aby se předešlo diskriminaci vlastních příslušníků.

38. Nepovažuji za vhodné, aby soud Společenství ve výše popsané věci rozhodoval, byť implicitně, jelikož se jedná v podstatě o určení rozšíření povinností stanovených členským státům na základě úmluvy mezinárodního práva, jejíž smluvní stranou není Společenství, a to bez ohledu na to, že na volbě jedné nebo druhé teze na základě odkazu na mezinárodní normu, kterou obsahuje, nakonec závisí oblast působnosti ustanovení sekundárního práva Společenství. Při neexistenci jasného stanovení na mezinárodní úrovni totiž přísluší každému členskému státu určit, zda a z jakého titulu – v souladu s povinností vyplývající z úmluvy nebo na základě legislativní volby předcházející diskriminaci v opačném směru ( )– přiznat „unijní zacházení“, a tudíž zvláštní ochranu podle článku 6bis úmluvy vlastním státním příslušníkům.

39. Nemyslím si ostatně, že je možné tvrdit, že se bez ohledu na oblast působnosti, která má být přiznána v článku 6bis Pařížské úmluvy, ukládá členským státům na základě práva Společenství povinnost chránit obecně známé ochranné známky ve smyslu zmíněného ustanovení také v čistě vnitřních záležitostech vzhledem k tomu, že úprava nezapsaných známek, ke které náleží předmětné ochranné známky, nepředstavuje dodnes předmět harmonizace.

40. Kromě toho se mi zdá, že odpověď na otázku položenou výše v bodě 34 není nutná pro řešení otázky položené předkládajícím soudem s ohledem na cíle a systém směrnice 89/104.

41. V tomto ohledu je nutné nejdříve připomenout, že se článek 6bis Pařížské úmluvy, alespoň v široké oblasti působnosti jí přiznané článkem 16 dohody TRIPS, použije jak pokud se ochranná známka stala obecně známou v důsledku jejího užívání na území země, ve které je požadována ochrana( ), tak pokud byla obecná známost získána bez jejího užívání v úzkém smyslu, ale jako důsledek propagační kampaně uspořádané na území uvedené země nebo mimo ni (tzv. „spill-over advertisement“), nebo jednoduše jako důsledek známosti ochranné známky dosažené v zahraničí( ).

42. V prvním případě je ochranná známka, o kterou se jedná, ochrannou známkou užívanou na území této země, avšak nezapsanou do rejstříku.

43. Tyto ochranné známky (tzv. „faktické známky“) představují předmět úpravy zvláštního ustanovení směrnice 89/104, čl. 4 odst. 4 písm. b), na základě kterého každý členský stát může stanovit, že existence práv k starší nezapsané ochranné známce představuje důvod zamítnutí zápisu pozdější ochranné známky, nebo neplatnosti této ochranné známky, pokud právní řád předmětného státu přiznává výhradní právo jejímu majiteli.

44. V systému směrnice může tedy ochranná známka nezapsaná v členském státě, avšak v něm užívaná, představovat překážku zápisu nebo může učinit tento zápis neplatným, pokud jde o obecně známou ochrannou známku ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy tam, kde jsou dány podmínky pro její použití( ), podle čl. 4 odst. 2 písm. d), a současně, pokud jde o nezapsanou ochrannou známku ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. b), jestliže právní předpisy předmětné členské země přiznávají výhradní právo této kategorii ochranných známek.

45. Ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. b) směrnice 89/104 a v souladu s tím, co je uvedeno v jejím čtvrtém bodě odůvodnění, na základě kterého tato směrnice „nezbavuje členské státy práva i nadále chránit ochranné známky získané užíváním“, má přitom každý členský stát možnost nejen přiznat ochranu nezapsaným ochranným známkám tím, že uzná užívání označení jako skutečnost vytvářející výhradní právo, ale rovněž určit meze, význam a předpoklady této ochrany.

46. Ochrana může například podléhat podmínce, aby ochranná známka dosáhla určitého stupně známosti nebo aby její užívání mělo určitý zeměpisný rozsah, nebo nebrat ohled na žádný požadavek spojený s minimálním stupněm známosti označení u veřejnosti nebo v oblasti území jeho užívání.

47. Z toho vyplývá, že v zásadě také starší nezapsaná ochranná známka, která v důsledku užívání nabyla známosti v členském státě na čistě místní úrovni, může představovat platnou překážku zápisu pozdější ochranné známky nebo důvod její neplatnosti, jestliže toto stanoví právní předpisy uvedeného členského státu( ).

48. Za těchto okolností se mi zdá, že je možné dojít k závěru, že kde soudy členského státu vykládají vnitrostátní ustanovení provádějící čl. 4 odst. 2 písm. d) směrnice 89/104 v tom smyslu, že starší ochranná známka užívaná na území uvedeného státu může představovat platnou překážku zápisu pozdější ochranné známky nebo být důvodem neplatnosti tohoto zápisu také tehdy, pokud uvedená starší ochranná známka není obecně známá na celém území státu nebo na jeho podstatné části, ale na užší oblasti území, uvedený výklad není neslučitelný se systémem a cíli směrnice, přičemž je nepodstatná možnost států určovat obsah ochrany tzv. faktické ochranné známky v příslušných právních řádech, kterou členské státy disponují ( ).

49. Nezdá se mi, že by výše uvedený závěr mohl oslabit odkaz obsažený v čl. 4 odst. 2 písm. d) směrnice na článek 6bis Pařížské úmluvy vzhledem k tomu, že se uvedené ustanovení – i kdyby mělo být vykládáno jako týkající se výhradně ochranných známek obecně známých na národní nebo meziregionální úrovni – omezuje, jak je patrné výše, na stanovení minimálních standardů ochrany( ).

50. Nemyslím si také, že by mělo cenu popírat tento závěr pouze proto, že brání jednotnému výkladu a použití případů zamítnutí zápisu ochranné známky nebo její neplatnosti, protože sama směrnice schvaluje takový výsledek, když umožňuje členským státům, aby definovaly oblast ochrany, kterou je třeba přiznat nezapsaným ochranným známkám v případě střetu s přihlášenými nebo zapsanými ochrannými známkami. Domnívám se naopak, že bránit předem, prostřednictvím přijetí jednotného výkladu na úrovni Společenství, výkladu na vnitrostátní úrovni, který umožňuje používat zamítnutí a důvod neplatnosti podle uvedeného ustanovení také na faktické ochranné známky( ) obecně známé na části vnitrostátního území, která není podstatná, vede k tomu, že není brán zřetel na hranice harmonizace právních předpisů zavedené směrnicí 89/104.

51. Z výše uvedeného, podle mého názoru, ve světle systému a cílů směrnice 89/104 vyplývá, že čl. 4 odst. 2 písm. d) nebrání tomu, aby ochranná známka užívaná v uvedeném státě, jejíž známost není rozšířena na celé území tohoto státu nebo jeho podstatnou část, ale zůstává vymezena užší zeměpisnou oblastí, byla na úrovni výkladu a použití vnitrostátního ustanovení provádějícího tento článek považována za obecně známou ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy v předmětném členském státě.

V – Závěry

52. Ve světle všech výše uvedených úvah navrhuji Soudnímu dvoru, aby na předběžnou otázku položenou Juzgado Mercantil 3 de Barcelona odpověděl v tomto smyslu:

„Článek 4 odst. 2 písm. d) směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách musí být vykládán tak, že nebrání tomu, aby zamítnutí zápisu ochranné známky a důvod její neplatnosti stanovené v tomto článku byly použity také tehdy, pokud dotčená starší ochranná známka, užívaná, ale nezapsaná v členském státě, je obecně známá nikoli na celém území uvedeného státu nebo na jeho podstatné části, ale na užší oblasti území.“