Odvolací senát Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), který měl z důvodu, že rozsudkem francouzského soudu byly účinky označení původu BUD zapsaného u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) pro pivo na základě Lisabonské dohody prohlášeny za neplatné, za to, že námitkám podaným proti slovnímu a obrazovému označení BUD, jehož zápis jakožto ochranné známky Společenství je požadován pro výrobky spadající do tříd 16, 21, 25 a 32, respektive 32, 33, 35, 38, 41 a 42 ve smyslu Niceské dohody, nemůže být vyhověno na základě práva „uplatněného jako označení původu“, které ale ve skutečnosti „označením původu není“, zatímco proti uvedenému rozsudku bylo podáno odvolání, jehož účinky jsou odkladné, porušuje čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

Jestliže má úřad vážné pochybnosti ohledně kvalifikace staršího práva jako „označení původu“, a tedy ohledně ochrany, kterou mu je třeba přiznat na základě uplatněných vnitrostátních právních předpisů, zatímco právě tato otázka je předmětem soudního řízení v dotčené smluvní zemi, měl na základě pravidla 20 odst. 7 písm. c) nařízení č. 2868/95, kterým se provádí nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, možnost do doby, než bude v tomto ohledu vydán pravomocný rozsudek, námitkové řízení přerušit.

Článek 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství umožňuje podat námitky proti přihlášce ochranné známky Společenství na základě nezapsané známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní.

Účel a podmínky související s důkazem o skutečném užívání starší ochranné známky ve smyslu čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 jsou odlišné od účelu a podmínek týkajících se důkazu o užívání označení uvedeného v čl. 8 odst. 4 jmenovaného nařízení v obchodním styku, zvláště pokud jde o označení původu zapsané na základě Lisabonské dohody nebo o označení původu chráněné na základě dvoustranné smlouvy.

V rámci čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 nemusejí některá označení ztratit práva, která jsou s nimi spojena, a to i přes skutečnost, že nejsou „skutečně“ užívána. Označení původu zapsané na základě Lisabonské dohody se nebude moci považovat za označení, které se stalo druhovým, dokud bude v zemi původu chráněno jako označení původu. Krom toho je ochrana přiznaná označení původu zajištěna bez nutnosti jeho obnovy (článek 6 a čl. 7 odst. 1 Lisabonské dohody). To však neznamená, že označení uplatňované na základě čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 nemusí být užíváno. Osoba, která podává námitky, se však může omezit na to, že prokáže, že k užívání dotčeného označení došlo v kontextu obchodní činnosti, jejímž cílem je dosažení hospodářských výhod, aniž by ve smyslu a podle podmínek stanovených v čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 a pravidle 22 nařízení č. 2868/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 40/94, musela prokazovat skutečné užívání uvedeného označení. Opačný výklad by znamenal, že by se na označení, kterých se týká čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, vztahovaly podmínky specificky související s ochrannými známkami a rozsahem jejich ochrany. Navíc na rozdíl od čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 musí osoba, která podává námitky, ještě v rámci čl. 8 odst. 4 prokázat, že jí dotčené označení poskytuje právo podle právních předpisů dotyčného členského státu zakázat užívání pozdější ochranné známky.

Ze znění čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 nevyplývá, že dotčené označení musí být užíváno na území, na němž platí právní předpisy, které jsou uplatňovány na podporu ochrany uvedeného označení. Označení uvedená ve jmenovaném článku mohou být předmětem ochrany na specifickém území, třebaže nebyla užívána na uvedeném specifickém území, ale byla užívána pouze na jiném území.

Je třeba ověřit, zda důkazy předložené osobou, která podává námitky, v průběhu správního řízení svědčí o užívání dotčených označení v kontextu obchodní činnosti, jejímž cílem je dosažení hospodářských výhod, a nikoli v soukromé oblasti, a to bez ohledu na území, na kterém k tomuto užívání dochází.

Konečně podle čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 jsou námitky založeny na označení „užívaném“ v obchodním styku. Z tohoto ustanovení nevyplývá, že osoba, která podává námitky, musí prokázat, že dotčené označení bylo užíváno před podáním přihlášky ochranné známky Společenství. Může být nanejvýš požadováno, podobně jak je vyžadováno v případě starších ochranných známek, a to pro zabránění užíváním staršího práva, ke kterým došlo pouze v důsledku námitkového řízení, aby bylo dotčené označení užíváno před zveřejněním přihlášky ochranné známky ve Věstníku ochranných známek Společenství.

(viz body 163, 166–169)