C 148/9

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. prosince 2018 společností The Yokohama Rubber Co. Ltd proti rozsudku Tribunálu (sedmého rozšířeného senátu) vydanému dne 24. října 2018 ve věci T-447/16, Pirelli Tyre v. EUIPO

(Věc C-818/18 P)

(2019/C 148/10)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: The Yokohama Rubber Co. Ltd (zástupci: D. Martucci, F. Boscariol de Roberto, avvocati)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Pirelli Tyre SpA

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

— zrušil rozsudek napadený kasačním opravným prostředkem;

— v případě potřeby vrátil věc Tribunálu;

— uložil společnosti Pirelli Tyre S.p.A. náhradu nákladů řízení včetně nákladů vynaložených v průběhu řízení před Tribunálem a odvolacím senátem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První část prvního důvodu kasačního opravného prostředku: tvoří ochranná známka tvar výrobku ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94 (1) ?

Tribunál uvedl, že ačkoliv grafické ztvárnění, které tvoří zpochybněné označení, neobsahuje žádný obrys a k tomuto označení není doplněn žádný dodatečný popis, společnost Pirelli nezpochybňuje, že některé její modely pneumatik obsahují na povrchu běhounu drážku ve tvaru představovaném zpochybněným označením. Možnost přiznaná příslušnému orgánu, aby zohlednil prvky užitečné k identifikaci základních vlastností zpochybněného trojrozměrného označení, byla rozšířena na přezkum dvojrozměrných označení. Tribunál svoji argumentaci uzavřel tím, že: „Je přitom třeba konstatovat, že zpochybněná ochranná známka, analyzovaná objektivně a konkrétně, nepředstavuje vzor běhounu. Představuje nanejvýš izolovanou drážku běhounu.“ Soudní dvůr již opakované zdůraznil, že judikatura, která byla přijata v souvislosti s trojrozměrnou ochrannou známkou tvořenou samotným vzhledem výrobku nebo jeho části, se uplatní i tam, kde je jako v projednávaném případě přihlášenou ochrannou známkou obrazová ochranná známka tvořená dvojrozměrným ztvárněním uvedeného výrobku nebo části výrobku. V takovém případě totiž ochranná známka také nesestává z označení nezávislého na vzhledu výrobků, které označuje. Grafické ztvárnění napadené ochranné známky přesně kopíruje tvar výrobku (tj. vzor), který má označovat, nebo výrobku, ke kterému se váže z technických důvodů. Vysvětlení Tribunálu, podle kterého není označení významnou částí výrobku, je svévolné a odporuje judikatuře Soudního dvora a samotného Tribunálu. Otázkou není, zda označení představuje významnou část výrobku, ale to, zda je označení částí výrobku.

Druhá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku: doplnil odvolací senát k tvaru prvky, které toto označení netvořily, a které tedy nebyly jeho součástí nebo k němu nepatřily?

Tribunál uvedl, že se odvolací senát odchýlil od tvaru představovaného zpochybněným označením a uvedený tvar změnil. Odvolací senát jinými slovy změnil povahu označení, přičemž pokládal za skutečnost nebo předpokládal znaky nebo vlastnosti, které nejsou jeho součástí nebo k němu nepatří. Odvolací senát ve skutečnosti nedoplnil k označení prvky, ale posoudil tvar skutečných výrobků a nikoliv abstraktní tvar. Pokud označení, jak to uvedl Tribunál, věrně odpovídá vyobrazení části výrobku, na který se vztahuje předmětné označení, je nezbytné analyzovat vlastnosti tvaru vyplývající z grafického ztvárnění z hlediska funkce dotčených výrobků. Tribunál podle názoru navrhovatelky podle všeho uvádí, že se EUIPO pokoušel nalézt skryté vlastnosti, které nejsou na zobrazeném tvaru vidět. I když by se takové posouzení mělo nepochybně prima facie omezit na analýzu přihlášeného tvaru, vztah mezi tímto tvarem (drážka) a funkcí výrobku (pneumatika) vyžaduje, aby byly zohledněny další informace. Navrhovatelka je toho názoru, že analýza přihlášeného označení je relativně jednoduchá, jelikož se ochranná známka na výrobcích objevuje jako sériové zobrazení označení. Otázkou tedy je, zda „reprodukce jednoznačně vede k vyobrazení funkčního prvku části výrobku?“, a nikoliv — na rozdíl od závěru Tribunálu — zda „vede reprodukce jednoznačně k vyobrazení významné části nebo malé části výrobku?“.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: zkreslení skutkového stavu

Tribunál se dopustil nesprávného posouzení celého skutkového stavu a všech dokumentů předložených společností Yokohama. Společnost Yokohama konkrétně označila důkazy, které Tribunál údajně zkreslil, a poukázala na nesprávné posouzení, které podle jejího názoru k tomuto zkreslení vedlo. Toto zkreslení zjevně plyne z dokumentů založených ve spise Soudního dvora, aniž je nutné provést nové posouzení skutkových okolností a důkazů.

(1) Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).