CS Úřední věstník Evropské unie C 171/18

Kasační opravný prostředek podaný dne 28. března 2013 Fercal — Consultadoria e Serviços, L.da proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 24. ledna 2013 ve věci T-474/09, Fercal v. OHIM — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

(Věc C-159/13 P)

2013/C 171/36

Jednací jazyk: portugalština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Fercal — Consultadoria e Serviços, L.da (zástupce: A. J. Rodrigues, advokát)

Další účastník řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

— Zrušit rozsudek pátého senátu Tribunálu ze dne 24. ledna 2013 ve věci T-474/09 a v důsledku toho zrušit podle platných předpisů unijního práva rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory; dále jen „OHIM“) ze dne 18. srpna 2009, R 1253/2008-2, které bylo navrhovatelce doručeno dne 30. září 2009 v řízení o zrušení č. 2004C (přihláška ochranné známky č. 1 077 858, JACKSON SHOES);

— zachovat v platnosti ochrannou známku navrhovatelky;

— uložit OHIM náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Ačkoli existují grafické a zvukové podobnosti mezi jménem JACKSON a JACSON, musejí být uvedená označení vzájemně porovnávána jako celek: JACKSON SHOES versus JACSON OF SCANDINAVIA AB.

Z čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 89/104/EHS (1) ze dne 21. prosince 1988 vyplývá, že při rozsáhlém posouzení pravděpodobnosti záměny je rozhodující vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem.

Průměrný spotřebitel posuzující sporná označení jako celek snadno zpozoruje přítomnost různých rozlišovacích znaků: ochranná známka a obchodní jméno — v projednávané věci na základě toho, že je obsažena zkratka „AB“, jež přispívá k vyloučení jakékoli možnosti, že by byl průměrný spotřebitel uveden ochrannou známkou „JACKSON SHOES“ v omyl.

Podle navrhovatelky je tento aspekt důležitý, protože podle čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS je vnímání ochranných známek spotřebitelem rozhodující při posouzení obecného nebezpečí záměny.

Jde o označení splňující jasně definované a velmi odlišné funkce: ochranná známka je označení způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků (článek 4 in fine nařízení o ochranné známce Společenství), zatímco obchodní jméno slouží k identifikaci podniku a jeho odlišení od jiných podniků.

Mimoto použití podobných jmen — běžně používaných v řadě zemí — není takové povahy, aby vyvolalo nebezpečí záměny, pokud jsou jména kombinována s dalšími prvky, takže jejich použití neuvádí průměrného spotřebitele v omyl a nevede ani k porušení hospodářské soutěže kvůli záměně výrobků navrhovatelky a výrobků protistrany.

Nelze přiznat (na základě pouhého obchodního jména používaného ve Švédsku) právo na výhradní užívání (ve všech členských státech Evropské unie) jména, které je v řadě dalších zemí Evropské unie běžně používáno tisíci osob a dalšími podniky.

Dále nelze přiznat protistraně právo bránit navrhovatelce v zápisu ochranné známky JACKSON SHOES do třídy 25, když další ochranné známky Společenství používající totéž jméno již v téže třídě zapsány jsou.

Mimoto protistrana přiznala, že různé ochranné známky uvedené a popsané navrhovatelkou již na trhu existují, aniž by je kdy napadla či tvrdila, že kterákoli z nich může uvést průměrného spotřebitele v omyl, nebo že mezi nimi existuje konflikt.

Kdo si jako rozlišující znak zvolí prvek s nízkou rozlišovací způsobilostí, který se nachází v mnoha dalších rozlišujících znacích třetích osob, nemůže bránit tomu, aby tento znak (nebo podobný znak) byl ve spojení s dalšími prvky používán třetími osobami.

Nic nebrání současné existenci — k čemuž navíc již došlo — rozlišovacích znaků používajících podobná běžná jména, pokud je lze všeobecně rozlišit.

Je nesporné, v rozporu s tím, co tvrdí protistrana, že navrhovatelka předložila početné důkazy své existence a obchodní činnosti, nejen v celém Společenství, ale také v zemích Severní Ameriky a severní Afriky, ačkoli nikoli prostřednictvím svého katalogu, jako protistrana — jelikož katalog je vydáván výhradně v národním jazyce a tudíž omezen zeměpisným dosahem —, ale v rámci vícejazyčné přítomnosti na nejvýznamnějších světových přehlídkách obuvi.

Ochranná známka Společenství JACKSON SHOES nemůže být zaměněna s obchodním jménem JACSON OF SCANDINAVIA AB také proto, že obojí existuje současně již dost dlouho, aniž by se kdokoli dovolával újmy plynoucí z takové současné existence, a aniž by byla zpochybněna soutěž mezi výrobky, což znamená, mimo jiné, že spotřebitel při pohledu na obě značky snadno určí, že se jedná o ochrannou známku a obchodní jméno, tedy bezpochybně dva odlišné znaky různého druhu.

Navíc jak v napadeného rozsudku uznal Tribunál a jak připustili účastníci řízení, z pohledu průměrného spotřebitele při pohledu na tuto ochrannou známku Společenství a uvedené obchodní jméno neexistuje nebezpečí záměny. Krom toho „[…]přezkum podobnosti ochranných známek musí zohlednit celkový dojem, kterým tyto ochranné známky působí“ [viz rozsudek Tribunálu ze dne 12. listopadu 2009, Spa Monopole v. OHIM — De Francesco Import (SpagO), T-438/07, Sb. rozh. s. II-4115, bod 23 a citovaná judikatura].

Mimoto má pro účely řešení projednávaného sporu zásadní význam skutečnost, že odpůrce, tedy OHIM, povolil zápis řady ochranných známek obsahujících výraz „JAKSON“ pro označní obuvi, a nemůže tuto skutečnost zcela ignorovat při posuzování přihlášky nové ochranné známky Společenství používající totéž (běžné) jméno „JAKSON“.

Ignorováním této skutečnosti OHIM jednal svévolně a porušil zásadu rovnosti.

Napadený rozsudek porušuje ustanovení čl. 8 odst. 4, a čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 (2) Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství.

(1) První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1).

(2) Úř. věst. L 78, s. 1.