Věc C-145/05

Levi Strauss & Co.

v.

Casucci SpA

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Belgie)]

„Ochranné známky – Směrnice 89/104/EHS – Článek 5 odst. 1 písm. b) – Okamžik relevantní pro posouzení nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou a podobným označením – Ztráta rozlišovací způsobilosti z důvodu jednání majitele ochranné známky poté, co označení začalo být užíváno“

Stanovisko generálního advokáta Ruiz-Jaraba přednesené dne 17. ledna 2006

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. dubna 2006

Shrnutí rozsudku

Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 89/104 – Práva z ochranné známky

(Směrnice Rady 89/104, čl. 5 odst. 1 a čl. 12 odst. 2)

Článek 5 odst. 1 první směrnice Rady 89/104 o ochranných známkách musí být vykládán v tom smyslu, že pro určení rozsahu ochrany řádně nabyté ochranné známky vzhledem k její rozlišovací způsobilosti musí soudce přihlédnout ke vnímání dotyčné veřejnosti v okamžiku, kdy označení, jehož užívání zasahuje do práv z ochranné známky, začalo být užíváno, jelikož skutečná a účinná ochrana práv majitele ochranné známky by nebyla zaručena, pokud by nebezpečí záměny bylo posuzováno k pozdějšímu datu.

Když příslušný soud konstatuje, že v tomto okamžiku dotyčné označení způsobilo zásah do práv z ochranné známky, přísluší mu přijmout opatření, která se s ohledem na okolnosti projednávaného případu jeví jako nejvhodnější k zaručení práva majitele ochranné známky vycházejícího z uvedeného čl. 5 odst. 1 směrnice, přičemž tato opatření mohou zejména zahrnovat nařízení zastavit užívání uvedeného označení.

Není nicméně namístě nařídit takové opatření poté, co bylo konstatováno, že dotčená ochranná známka ztratila svou rozlišovací způsobilost v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele, takže se stala v oblasti obchodu označením obvyklým ve smyslu čl. 12 odst. 2 směrnice, a že její majitel je tedy zbaven svých práv.

(viz body 17–18, 20, 24–25, 37, výrok 1–3)

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

27. dubna 2006 ( )

„Ochranné známky – Směrnice 89/104/EHS – Článek 5 odst. 1 písm. b) – Okamžik relevantní pro posouzení nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou a podobným označením – Ztráta rozlišovací způsobilosti z důvodu jednání majitele ochranné známky poté, co označení začalo být užíváno“

Ve věci C‑145/05,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Cour de cassation (Belgie) ze dne 17. března 2005, došlým Soudnímu dvoru dne 31. března 2005, v řízení

Levi Strauss & Co.

proti

Casucci SpA,

SOUDNÍ DVŮR (třetí senát),

ve složení A. Rosas, předseda senátu, J. Malenovský (zpravodaj), J.-P. Puissochet, S. von Bahr a U. Lõhmus, soudci,

generální advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

vedoucí soudní kanceláře: K. Sztranc, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 17. listopadu 2005,

s ohledem na vyjádření předložená:

– za Levi Strauss & Co. T. van Innisem, avocat,

– za Komisi Evropských společenství N. B. Rasmussenem a D. Maidani, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 17. ledna 2006,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 5 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Levi Strauss & Co. (dále jen „Levi Strauss“) a Casucci SpA (dále jen „Casucci“) ohledně prodeje džínových kalhot společností Casucci opatřených označením údajně zasahujícím do práv z ochranné známky, jejímž majitelem je společnost Levi Strauss.

Právní rámec

3 Desátý bod odůvodnění směrnice 89/104 zní následovně:

„[…] ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce, jejímž cílem je především zajistit ochranné známce funkci označení původu, je v případě totožnosti známky a označení a zboží nebo služeb absolutní; […] ochrana se vztahuje rovněž na případy podobnosti mezi známkou a označením a mezi zbožím nebo službami; […] je nezbytné vykládat pojem podobnosti v souvislosti s nebezpečím záměny; […] nebezpečí záměny, jehož posouzení závisí na mnoha faktorech a zejména na povědomí o ochranné známce na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi označeným zbožím nebo službami, představuje zvláštní podmínku ochrany; […] způsoby zjištění nebezpečí záměny, a zejména břemeno důkazu, jsou upraveny vnitrostátními procesními předpisy, které nejsou touto směrnicí dotčeny.“

4 Článek 5 téže směrnice stanoví:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

[…]

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou;

[…]

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:

a) umísťovat označení na zboží nebo jeho obaly;

b) nabízet zboží pod tímto označením, uvádět je na trh nebo skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;

c) dovážet či vyvážet pod tímto označením zboží;

d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.

[…]“

5 Podle čl. 12 odst. 2 uvedené směrnice:

„2. Majitel ochranné známky může být rovněž zbaven svých práv, jestliže známka, po dni, ke kterému byla zapsána:

a) se v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro zboží nebo služby, pro které je zapsána;

[…]“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

6 V roce 1980 společnost Levi Strauss v Beneluxu přihlásila k zápisu grafickou ochrannou známku nazvanou „racek“ sestávající z kresby představované dvojitým stehováním uprostřed zakřiveným dolů a umístěným uprostřed obrázku tvořeného švem pětiúhelníkové kapsy, která je zobrazena níže,

pro oděvy spadající do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 ve znění změn a doplňků.

7 Společnost Casucci uvedla na trh v Beneluxu džínové kalhoty obsahující označení tvořené dvojitým stehováním uprostřed zakřiveným nahoru, umístěným na zadních kapsách, které má následující tvar:

8 Majíc za to, že společnost Casucci takto zasáhla do práv, které jí vyplývají ze zapsané ochranné známky „racek“, podala společnost Levi Strauss dne 11. března 1998 proti této společnosti žalobu k tribunal de commerce (obchodní soud) v Bruselu, aby dosáhla ukončení veškerého užívání dotčeného označení pro oděvy, které uvádí na trh. Krom toho navrhovala, aby jí byla uložena platba náhrady škody a úroků.

9 Jelikož soud prvního stupně rozsudkem ze dne 28. října 1999 její návrh zamítl, společnost Levi Strauss podala odvolání ke cour d’appel (odvolací soud) v Bruselu. Před tímto soudem tvrdila, že z judikatury Soudního dvora jednak vyplývá, že nebezpečí záměny musí být posuzováno globálně s přihlédnutím zejména ke stupni podobnosti existující mezi ochrannou známkou a dotčeným označením a mezi dotyčným zbožím a jednak, že nebezpečí záměny je tím vyšší, čím se rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jeví vyšší. V projednávaném případě je přitom důležité, krom skutečnosti, že její ochranná známka a dotčené označení jsou vzhledově podobné a že dotyčné zboží je totožné, že ochranná známka „racek“ představuje ochrannou známku vykazující zvýšenou rozlišovací způsobilost z důvodu jejího imaginativního obsahu a jejího hojného užívání po celá desetiletí.

10 Nicméně cour d’appel v Bruselu zamítl žalobu společnosti Levi Strauss maje za to, že stupeň podobnosti mezi dotčeným označením a ochrannou známkou „racek“ je nízký, a zvláště, že tato ochranná známka nemůže být považována z ochrannou známku vykazující zvýšenou rozlišovací způsobilost. Tato ochranná známka je totiž částečně tvořena složkami, které od nynějška představují běžné vlastnosti dotyčných výrobků z důvodu jejich velmi rozšířeného a stálého užívání, jehož nevyhnutelným účinkem bylo citelné oslabení rozlišovací způsobilosti uvedené ochranné známky, jelikož tato ochranná známka nemůže z těchto složek čerpat žádnou vnitřní rozlišovací způsobilost.

11 Společnost Levi Strauss podala kasační opravný prostředek ke Cour de cassation. Před tímto soudem uplatnila, že společnost Casucci – jak se zdá – tvrdí, že ochranná známka „racek“ vykazovala ještě v roce 1997 zvýšenou rozlišovací způsobilost, ale že ji ztratila v roce 1998, ve kterém byly uskutečněny nákupy jiných džínových kalhot, jejichž distribuce v Beneluxu způsobila oslabení uvedené ochranné známky. V tomto kontextu cour d’appel v Bruselu byl podle společnosti Levi Strauss povinen rozhodnout v souladu s postojem Soudního dvora Beneluxu v jeho rozsudku „Quick“ ze dne 13. prosince 1994 (A 93/3), podle něhož pro posouzení, zda ochranná známka vykazuje zvýšenou rozlišovací způsobilost, musí soudce vycházet z okamžiku, kdy dotčené označení začalo být užíváno – a tedy, podle ní, v roce 1997 – a že tomu může být jinak pouze tehdy, pokud dotyčná ochranná známka zcela nebo částečně ztratila svou rozlišovací způsobilost po uvedeném okamžiku, ale výlučně v případě, kdy tato ztráta byla zcela nebo zčásti zapříčiněna činností nebo nečinností majitele této ochranné známky. V projednávaném případě přitom uvedený cour d’appel pro posouzení nebezpečí záměny vycházel ze dne vyhlášení svého rozsudku, a nikoliv z okamžiku, kdy dotčené označení začalo být užíváno. Ačkoliv cour d’appel v Bruselu usoudil, že účinkem širokého užívání složek dotyčné ochranné známky bylo citelné oslabení rozlišovací způsobilosti této ochranné známky, nekonstatoval nicméně, že citelné oslabení této rozlišovací způsobilosti po okamžiku, kdy dotčené označení začalo být užíváno, bylo zapříčiněno činností nebo nečinností společnosti Levi Strauss. Uvedený cour d’appel tudíž nemohl právem rozhodnout, že ochranná známka „racek“ již nebyla ochrannou známkou vykazující zvýšenou rozlišovací způsobilost.

12 Za těchto podmínek se Cour de cassation rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Musí soudce k určení rozsahu ochrany řádně nabyté ochranné známky vzhledem k její rozlišovací způsobilosti, stanovené v čl. 5 odst. 1 [směrnice 89/104], přihlédnout ke vnímání dotyčné veřejnosti v okamžiku, kdy začalo užívání podobné ochranné známky nebo označení, na něž je poukazováno jako na zásah do práv z ochranné známky?

2) Při záporné odpovědi, může soudce přihlédnout ke vnímání dotyčné veřejnosti v kterémkoliv okamžiku v době, která následuje po okamžiku, kdy začalo předmětné užívání? Může zejména přihlédnout ke vnímání dotyčné veřejnosti v okamžiku, kdy rozhoduje?

3) Konstatuje-li soudce při použití kritéria uvedeného v bodě 1, že se jedná o zásah do práv z ochranné známky, je odůvodněné, aby nařídil zastavení užívání označení představujícího tento zásah?

4) Může tomu být jinak, pokud ochranná známka žalobce zcela nebo částečně ztratila svou rozlišovací způsobilost po okamžiku, kdy začalo užívání představující zásah do práv z ochranné známky, ale výlučně v případech, kdy tato ztráta je zcela nebo zčásti zapříčiněna činností, nebo nečinností majitele této ochranné známky?“

K předběžným otázkám

K první a druhé otázce

13 Podstatou těchto otázek předkládajícího soudu, které je třeba zkoumat společně, je, zda pro určení rozsahu ochrany řádně nabyté ochranné známky vzhledem k její rozlišovací způsobilosti, stanovené v čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, musí soudce přihlédnout ke vnímání dotyčné veřejnosti v okamžiku, kdy označení zasahující do práv z ochranné známky začalo být užíváno, nebo v kterémkoliv okamžiku v době, která následovala po tomto okamžiku, nebo v okamžiku, kdy soudce rozhoduje.

14 V první řadě článek 5 směrnice 89/104 tím, že majiteli ochranné známky přiznává právo zakázat všem třetím osobám užívat totožné nebo podobné označení v případě nebezpečí záměny, a tím, že vyjmenovává užívání takového označení, která lze zakázat, směřuje k ochraně tohoto majitele proti užívání označení způsobilých zasáhnout do práv z této ochranné známky.

15 Soudní dvůr tak zdůraznil, že k tomu, aby mohla být zajištěna základní funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že mu umožní tento výrobek nebo tuto službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby jiného původu, musí být majitel ochranné známky chráněn proti konkurentům, kteří by chtěli zneužít pozice a dobrého jména ochranné známky při prodeji výrobků neprávem opatřených touto ochrannou známkou (viz rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, Loendersloot, C‑349/95, Recueil, s. I‑6227, bod 22, a ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, Recueil, s. I‑10273, bod 50). Takto tomu rovněž musí být tehdy, když z důvodu podobnosti mezi dotyčnými označeními a ochrannou známkou mezi nimi existuje nebezpečí záměny.

16 Dále pak jsou členské státy povinny přijmout opatření, která jsou dostatečně účinná pro dosažení cíle směrnice a učinit tak způsobem, aby se dotčené osoby mohly účinně dovolávat práv udělených touto směrnicí před vnitrostátními soudy (viz rozsudky ze dne 10. dubna 1984, von Colson a Kamann, 14/83, Recueil, s. 1891, bod 18, a ze dne 15. května 1986, Johnston, 222/84, Recueil, s. 1651, bod 17).

17 Přitom právo majitele na ochranu své ochranné známky proti zásahům do práv z této ochranné známky by nebylo ani skutečné ani účinné, pokud by neumožňovalo zohlednit vnímání dotyčné veřejnosti v okamžiku, kdy označení, jehož užívání zasahuje do práv z ochranné známky, začalo být užíváno.

18 Pokud by totiž nebezpečí záměny bylo posuzováno k pozdějšímu datu, než ke kterému dotyčné označení začalo být užíváno, uživatel tohoto označení by mohl mít neprávem prospěch z vlastního protiprávního chování tím, že by se dovolával oslabení proslulosti chráněné ochranné známky, za které by byl sám odpovědný nebo ke kterému by sám přispěl.

19 Konečně z čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104 vyplývá, že majitel ochranné známky může být zbaven svých práv, jestliže se známka po dni, ke kterému byla zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro zboží nebo služby, pro které je zapsána. Zákonodárce tak tím, že přistoupil k vyvážení zájmů majitele ochranné známky a zájmů jeho konkurentů spojených s dostupností označení, při přijetí tohoto ustanovení usoudil, že ztráty rozlišovací způsobilosti uvedené ochranné známky se lze vůči majiteli této ochranné známky dovolávat pouze tehdy, pokud tato ztráta nastala v důsledku jeho činnosti nebo jeho nečinnosti. Pokud se však nejedná o tento případ a zejména pokud je ztráta této rozlišovací způsobilosti spojena s činností třetí osoby, která užívá označení zasahující do práv z této ochranné známky, tato ochranná známka musí nadále požívat ochrany.

20 S přihlédnutím ke všemu, co předchází, je třeba na první a druhou otázku odpovědět, že čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že pro určení rozsahu ochrany řádně nabyté ochranné známky vzhledem k její rozlišovací způsobilosti musí soudce přihlédnout ke vnímání dotyčné veřejnosti v okamžiku, kdy označení, jehož užívání zasahuje do práv z ochranné známky, začalo být užíváno.

Ke třetí otázce

21 Podstatou této otázky předkládajícího soudu je, zda je obecně třeba nařídit zastavení užívání dotyčného označení, je-li konstatováno, že toto označení způsobilo zásah do práv z chráněné ochranné známky v okamžiku, kdy začalo být užíváno.

22 Z článku 5 odst. 1 směrnice 89/104 vykládaného ve spojení s odpovědí na první a druhou otázku položenou předkládajícím soudem vyplývá, že pokud existovalo nebezpečí záměny mezi zapsanou ochrannou známkou a podobným označením v okamžiku, kdy dotyčné označení začalo být užíváno, majitel této ochranné známky je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly toto označení.

23 Směrnice 89/104 přitom tím, že ve svém čl. 5 odst. 3 stanoví demonstrativním způsobem určitá opatření směřující k zaručení takového práva majitele, neukládá, že tato opatření musejí mít zvláštní formu, přičemž příslušné vnitrostátní orgány mají v tomto ohledu určitý prostor pro uvážení.

24 Nicméně požadavek skutečné a účinné ochrany práv, která majiteli vyplývají ze směrnice 89/104, připomenutý v článku 16 tohoto rozsudku, s sebou nese to, že příslušný soud přijme taková opatření, která se s ohledem na okolnosti projednávaného případu jeví jako nejvhodnější k zaručení práv majitele ochranné známky a k nápravě zásahů do práv z této ochranné známky. V tomto ohledu je třeba zejména konstatovat, že nařízení zastavit užívání uvedeného označení se jeví jako opatření, které tato práva zaručuje skutečným a účinným způsobem.

25 Na třetí otázku je tudíž třeba odpovědět, že když příslušný soud konstatuje, že dotyčné označení způsobilo zásah do práv z chráněné ochranné známky v okamžiku, kdy začalo být užíváno, tomuto soudu přísluší přijmout opatření, která se s ohledem na okolnosti projednávaného případu jeví jako nejvhodnější k zaručení práva majitele ochranné známky vycházejícího z čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, přičemž tato opatření mohou zejména zahrnovat nařízení zastavit užívání uvedeného označení.

Ke čtvrté otázce

26 Podstatou čtvrté otázky předkládajícího soudu je, zda je namístě nařídit zastavení užívání dotyčného označení, pokud ochranná známka zcela nebo částečně ztratila svou rozlišovací způsobilost poté, kdy toto označení začalo být užíváno a kdy je tato ztráta zcela nebo zčásti zapříčiněna činností nebo nečinností majitele ochranné známky.

27 Článek 5 směrnice 89/104 sice přiznává majiteli ochranné známky určitá práva, avšak tato směrnice vyvozuje následky z chování tohoto majitele za účelem určení rozsahu ochrany těchto práv.

28 Článek 9 odst. 1 této směrnice tak stanoví, že majitel starší ochranné známky, který strpěl užívání pozdější ochranné známky v některém členském státě a v tomto státě zapsané nepřetržitě po dobu 5 let, vědom si jejího užívání, již není oprávněn na základě starší ochranné známky žádat prohlášení pozdější známky za neplatnou, ani podávat námitky proti jejímu užívání pro zboží nebo služby, pro něž byla pozdější ochranná známka užívána. Stejně tak na základě článku 10 uvedené směrnice jestliže majitel bez řádného důvodu během období pěti let ode dne, kdy skončilo řízení o přihlášce, ochrannou známku skutečně neužíval pro zboží či služby, pro které byla v dotyčném členském státě zapsána, nebo toto užívání přerušil na nepřetržité období pěti let, podléhá ochranná známka sankcím stanoveným touto směrnicí. Konečně podle čl. 12 odst. 1 a 2 směrnice 89/104 majitel ochranné známky může být zbaven svých práv, jestliže po nepřetržitou dobu pěti let tuto ochrannou známku skutečně neužíval nebo se v důsledku chování majitele stala označením obvyklým pro zboží nebo služby.

29 Z těchto ustanovení vyplývá, že směrnice 89/104 obecně směřuje k vyvážení zájmů jednak majitele ochranné známky na ochranu zásadní funkce této ochranné známky a jednak zájmů ostatních hospodářských subjektů mít k dispozici označení způsobilá označovat jejich výrobky a služby (viz, pokud jde o požadavek dostupnosti barev v případě zápisu barvy samotné jako ochranné známky, rozsudek ze dne 6. května 2003, Libertel, C‑104/01, Recueil, s. I‑3793).

30 Z toho vyplývá, že ochrana práv, kterých majitel ochranné známky požívá na základě uvedené směrnice, není bezpodmínečná, jelikož tato ochrana je za účelem vyvážení uvedených zájmů zejména omezena na případy, kdy se majitel ochranné známky prokáže jako dostatečně ostražitý při obraně proti užívání označení způsobilých zasáhnout do práv z jeho ochranné známky ostatními hospodářskými subjekty.

31 Tento požadavek ostražitého chování krom toho přesahuje oblast ochrany ochranných známek a může se uplatnit na ostatní oblasti práva Společenství, když si právní subjekt činí nárok na prospěch z práva vycházejícího z tohoto právního řádu.

32 V bodě 28 tohoto rozsudku bylo připomenuto, že majitel ochranné známky může být zbaven svých práv, jestliže se známka v důsledku jeho činnosti nebo jeho nečinnosti stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro zboží nebo služby, pro které je zapsána.

33 Poté, co tedy ochranná známka ztratila svou rozlišovací způsobilost v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele, takže se stala označením obvyklým ve smyslu čl. 12 odst. 2 směrnice 89/104, se její majitel již nemůže dovolávat práv, která mu vyplývají z článku 5 uvedené směrnice.

34 Takováto nečinnost může rovněž odpovídat opomenutí majitele ochranné známky použít včas tento článek 5 za účelem navržení příslušnému orgánu, aby zakázal dotyčným třetím osobám užívat označení, u kterého existuje nebezpečí záměny s touto ochrannou známkou, jelikož cílem takových návrhů je právě zachovat rozlišovací způsobilost ochranné známky.

35 Přitom s přihlédnutím k úvahám uvedeným v bodech 29 a 30 tohoto rozsudku příslušnému soudu náleží konstatovat případnou existenci zbavení práv, spojenou zejména s takovým opomenutím, včetně v rámci řízení, které směřuje k ochraně výlučných práv vyplývajících z článku 5 směrnice 89/104 a které bylo případně zahájeno majitelem ochranné známky opožděně. Pokud by zohlednění zbavení práv ve smyslu uvedeného čl. 12 odst. 2 v řízení proti padělání spadalo výlučně do vnitrostátního práva členských států, mohla by z toho vyplývat pro majitele ochranných známek ochrana lišící se v závislosti na dotyčném zákonodárství. Cíle „stejné ochrany podle právních předpisů všech členských států“ uvedeného v devátém bodě odůvodnění směrnice, který je zde kvalifikován jako „prvořadý“, by nebylo dosaženo (viz, pokud jde o důkazní břemeno ohledně zásahu do výlučného práva majitele, rozsudek ze dne 18. října 2005, Class International, C‑405/03, Sb. rozh. s. I‑8735, body 73 a 74).

36 Poté, co bylo konstatováno toto zbavení práv, tedy příslušný soud nemůže nařídit zastavení užívání dotyčného označení, i když v okamžiku, ve kterém začalo být uvedené označení užíváno, existovalo nebezpečí záměny mezi tímto označením a dotyčnou ochrannou známkou.

37 V důsledku toho je třeba na čtvrtou otázku odpovědět, že není namístě nařídit zastavení užívání dotyčného označení poté, co bylo konstatováno, že uvedená ochranná známka ztratila svou rozlišovací způsobilost v důsledku činnosti, nebo nečinnosti svého majitele, takže se stala v oblasti obchodu označením obvyklým ve smyslu čl. 12 odst. 2 směrnice 89/104, a že její majitel je tedy zbaven svých práv.

K nákladům řízení

38 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (třetí senát) rozhodl takto:

1) Článek 5 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že pro určení rozsahu ochrany řádně nabyté ochranné známky vzhledem k její rozlišovací způsobilosti musí soudce přihlédnout ke vnímání dotyčné veřejnosti v okamžiku, kdy označení, jehož užívání zasahuje do práv z ochranné známky, začalo být užíváno.

2) Když příslušný soud konstatuje, že dotyčné označení způsobilo zásah do práv z chráněné ochranné známky v okamžiku, kdy začalo být užíváno, tomuto soudu přísluší přijmout opatření, která se s ohledem na okolnosti projednávaného případu jeví jako nejvhodnější k zaručení práva majitele ochranné známky vycházejícího z čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, přičemž tato opatření mohou zejména zahrnovat nařízení zastavit užívání uvedeného označení.

3) Není namístě nařídit zastavení užívání dotyčného označení poté, co bylo konstatováno, že uvedená ochranná známka ztratila svou rozlišovací způsobilost v důsledku činnosti, nebo nečinnosti svého majitele, takže se stala v oblasti obchodu označením obvyklým ve smyslu čl. 12 odst. 2 směrnice 89/104, a že její majitel je tedy zbaven svých práv.

Podpisy.