II - 5595Věc T-59/08
Nute Partecipazioni SpA a La Perla Srl
v.
Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu  
(ochranné známky a vzory) (OHIM)
„Ochranná známka Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní 
ochranná známka Společenství NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC – Starší 
národní obrazové ochranné známky la PERLA – Relativní důvod pro zamítnutí – 
Poškození dobrého jména – Článek 8 odst. 5 a čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) 
č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 5 a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009]“
Rozsudek Tribunálu (prvního senátu) ze dne 7. prosince 2010  .  .  .  .  .  .  . II - 5599
Shrnutí rozsudku
1. Ochranná známka Společenství  – Definice a  nabytí ochranné známky Společenství  – 
Relativní důvody zamítnutí  – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné 
z
námky s dobrým jménem – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozš í-
řená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Důkazy, které musí být předloženy majitelem
(
Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)
II - 5596SHRNUTÍ – VĚC T-59/08
2. Ochranná známka Společenství  – Definice a  nabytí ochranné známky Společenství  – 
Relativní důvody zamítnutí  – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné 
z
námky s dobrým jménem – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená 
na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky
(
Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)
3. Ochranná známka Společenství  – Definice a  nabytí ochranné známky Společenství  – 
Relativní důvody zamítnutí  – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné z
námky s dobrým jménem – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená 
na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky
(
Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)
4. Ochranná známka Společenství – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Relativní důvody ne -
pl
atnosti – Zápis v rozporu s čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94
[
Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5 a čl. 52 odst. 1 písm. a)]
1. Aby majitel starší ochranné známky mohl 
požívat ochrany zavedené čl.  8 odst.  5 nař
ízení č.  40/94 o  ochranné známce 
Společenství, musí předložit důkaz, že by užívání pozdější ochranné známky neprávem těžilo z rozlišovací způsobilo s-
ti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu. Jediný z  těchto tří druhů zásahů stačí k  tomu, 
aby byl čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení 
použitelný.
Ma
jitel starší ochranné známky není p o-
vinen prokázat existenci skutečného a tr -
vajícího zásahu do své ochranné známky ve sm
yslu uvedeného čl. 8 odst. 5. Dá-li 
se totiž předpokládat, že takový zásah vyplyne z  možného užívání pozdější 
ochranné známky jejím majitelem, ne -
může být majitel starší ochranné známky 
nucen čekat, až k němu skutečně dojde, 
aby se mohl dožadovat zákazu uvede-
ného užívání. Majitel starší ochranné známky musí nicméně prokázat existenci 
okolností, které umožňují dojít k závěru 
o vážném nebezpečí, že k takovému z á-
sahu v budoucnu dojde.
P
odaří-li se majiteli starší ochranné 
známky prokázat existenci skutečného 
II - 5597NUTE PARTECIPAZIONI A LA PERLA v. OHIM – WORLDGEM BRANDS (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
a  trvajícího zásahu do své ochranné 
známky nebo alespoň vážného nebez -
pečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde, přísluší majiteli pozdější ochran -
né známky prokázat, že k  užívání této 
ochranné známky existuje řádný důvod.
(v
iz body 31–34)
2. Pro určení, zda užívání pozdější ochran -
né z
námky protiprávně těží z rozlišovací 
způsobilosti nebo dobrého jména starší 
ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č.  40/94 o  ochranné známce 
Společenství, je třeba provést celkové 
posouzení, jež zohlední veškeré rele-vantní skutečnosti projednávané věci, 
ke kterým patří zejména síla dobrého 
jména a  stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, stupeň podob -
nosti mezi střetávajícími se známkami, 
jakož i  povaha a  stupeň vzájemné blí z-
kosti dotčených výrobků nebo služeb. 
Pokud jde o  intenzitu dobrého jména 
a  stupeň rozlišovací způsobilosti starší 
ochranné známky, čím jsou rozlišovací způsobilost a dobré jméno této ochranné z
námky významnější, tím snáze lze př i-
pustit existenci zásahu. Krom toho, čím 
bezprostředněji a silněji pozdější ochran -
ná známka evokuje starší ochrannou 
známku, tím větší je nebezpečí, že bude 
stávající nebo budoucí užívání označení 
protiprávně těžit z  rozlišovací způsobi -
losti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim způsobí újmu.
V 
rámci takovéhoto celkového posouzení 
lze rovněž zohlednit případnou existenci 
nebezpečí rozmělnění nebo pošpinění 
starší ochranné známky.
(viz body 42–43)
3. Článek  8 odst.  5 nařízení č.  40/94 
o  ochranné známce Společenství musí bý
t vykládán v tom smyslu, že existence 
protiprávního těžení z  rozlišovací způ-sobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky ve smyslu tohoto ust a-
novení nepředpokládá ani existenci ne-bezpečí záměny, ani existenci nebezpečí újmy způsobené rozlišovací způsobilosti 
nebo dobrému jménu ochranné známky, 
nebo obecněji jejímu majiteli. Prospěch z  užívání ochranné známky podobné ochranné známce s dobrým jménem třetí 
osobou je touto osobou získán ze zmíně -
né rozlišovací způsobilosti nebo dobrého 
II - 5598SHRNUTÍ – VĚC T-59/08
jména ochranné známky protiprávně, 
jestliže se tímto užíváním snaží kráčet 
ve stopách ochranné známky s  dobrým 
jménem s  cílem využít její přitažlivosti, dobrého jména a prestiže a bez finanční 
kompenzace využívat obchodního úsilí 
vyvinutého majitelem starší ochranné známky k  vytvoření a  pěstování jejího 
image.
(viz bod 45)
4. Byl předložen důkaz, že majitel slov -
ní o
chranné známky NIMEI LA PE R-
LA MODERN CLASSIC, zapsané jako 
ochranná známka Společenství pro „per -
ly“ náležející do třídy 14 ve smyslu Nice s-
kého třídění, neprávem těžil z  dobrého jména obrazové ochranné známky la PERLA zapsané dříve v  Itálii pro „pla v-
ky, sportovní oděvy a  oděvy obecně“ náležející do třídy 25 uvedeného třídění, ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o  ochranné známce Společenství, nebo že př
inejmenším existovalo vážné nebez -
pečí, že k takovému zásahu v budoucnu 
dojde.
D
obré jméno starší ochranné známky la 
PERLA bylo totiž prokázáno pro spodní prádlo a plavky a může být dokonce p o-
važováno za velmi dobré. Kromě toho 
existuje jistý stupeň podobnosti mezi střetávajícími se ochrannými známk a-
mi a výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, a sice dámské oděvy, a výrobky, na které se vztahuje pozdější 
ochranná známka, a  sice perly, patří do 
blízkých segmentů trhu.
K
onečně, perly mohou být používány při 
výrobě plavek a dalších dámských oděvů. 
Není vyloučeno, že spotřebitelé klenotů 
a  konkrétněji perel znají spodní prádlo a  plavky, které majitel starší ochranné 
známky uvádí na trh.
(viz body 36, 56–58)