(viz body 64–65)

Ke splnění podmínky podobnosti ochranných známek vyplývající z čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který upravuje ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem rozšířenou na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, není nutné prokázat, že u dotčené veřejnosti existuje nebezpečí záměny mezi starší ochrannou známkou mající dobré jméno a přihlašovanou ochrannou známkou. Stačí, že stupeň podobnosti mezi těmito ochrannými známkami má za následek, že si dotčená veřejnost mezi nimi vytvoří určitou spojitost. Existence takové spojitosti musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu. Porovnání označení musí být, co se týče vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům.

(viz body 77–78)

K tomu, aby majiteli starší ochranné známky vznikl nárok na ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem rozšířenou na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, stanovenou v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, není povinen prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do jeho ochranné známky, musí však předložit skutečnosti a důkazy umožňující dospět prima facie k závěru o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu či újmy. K takovémuto závěru lze dospět zejména na základě logických dedukcí vyplývajících z analýzy pravděpodobností a zohlednění praxe obvyklé v relevantním obchodním odvětví, jakož i všech ostatních okolností projednávaného případu.

(viz bod 79)

Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který stanoví ochranu dříve zapsané ochranné známky s dobrým jménem rozšířenou na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, mimo jiné umožňuje majiteli starší ochranné známky podat námitky proti zápisu ochranných známek, které by mohly neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky. Tento neprávem získaný prospěch musí být chápán tak, že zahrnuje případy, ve kterých došlo ke zjevnému využívání a zneužívání proslavené ochranné známky nebo pokusům o získání prospěchu z její pověsti.

Je velmi pravděpodobné, že užívání obrazového označení CITI, jehož zápis jako ochranné známky Společenství pro „celní služby, oceňování [odhady] nemovitostí, realitní kanceláře, správu a oceňování nemovitostí“, spadající do třídy 36 ve smyslu Niceské dohody, je požadován celními agenturami, a tudíž i pro činnosti mandatáře provádějícího správu finančních prostředků a nemovitého majetku zákazníků, povede k parazitování, tj. k neoprávněnému těžení z dobrého jména podobné ochranné známky CITIBANK, dříve zapsané jako ochranná známka Společenství pro „finanční služby“ a „nemovitostní služby“ spadající do stejné třídy, a značných investic vynaložených za účelem dosažení tohoto dobrého jména. Toto užití přihlašované ochranné známky CITI by mohlo rovněž vyvolat dojem, že je přihlašovatel spojen s majiteli starší ochranné známky nebo tvoří jejich součást, a tudíž usnadnit prodej služeb, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka. Jelikož uvedení majitelé vlastní několik ochranných známek obsahujících prvek „citi“, je toto riziko navíc zvýšené.

Dobré jméno starší ochranné známky CITIBANK v Evropském společenství je totiž spojováno s charakteristickými znaky bankovního odvětví, jako je platební schopnost, spolehlivost a finanční podpora zákazníků z řad soukromých i podnikatelských subjektů při jejich pracovních a investičních činnostech. Existuje tak zjevný vztah, jakož i provázanost, mezi skupinami zákazníků majitelů starší ochranné známky a přihlašovatele, mezi celními službami a finančními službami, které jsou nabízeny bankami, jelikož zákazníci činní v oblasti mezinárodního obchodu a dovozu a vývozu zboží využívají též finanční a bankovní služby potřebné pro tyto transakce. Z toho vyplývá, že je pravděpodobné, že tito zákazníci znají banku majitelů starší ochranné známky vzhledem k jejímu velmi dobrému jménu na mezinárodní úrovni.

(viz body 81–83)