STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

PEDRA CRUZ VILLALÓNA

přednesené dne 25. března 2010( )

Věc C‑51/09 P

Barbara Becker

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Slovní ochranná známka ,Barbara Becker‘ – Námitky majitele slovních ochranných známek Společenství ,BECKER‘ a ,BECKER ONLINE PRO‘“

I – Úvod

1. Barbara Becker napadá kasačním opravným prostředkem rozsudek Soudu prvního stupně (prvního senátu) ze dne 2. prosince 2008 vydaný ve věci Harman International Industries v. OHIM( ), kterým bylo zrušeno rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „OHIM“)( ), kterým bylo uznáno právo na zápis ochranné známky Společenství „Barbara Becker“.

2. Tento spor vzešel z námitek, které společnost Harman International Industries, Inc. (dále jen „Harman Int. Industries“) úspěšně uplatnila u námitkového oddělení OHIM s poukazem na možné nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou, jejíž zápis požaduje účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek, a svými dřívějšími právy, tedy právy odvozenými jak z ochranné známky Společenství „BECKER ONLINE PRO“, tak z přihlášené ochranné známky Společenství „BECKER“, jejíž přihláška předcházela přihlášce kolidující ochranné známky.

3. Dochází k tomu, že ačkoli v písemných vyjádřeních navrhovatelka a OHIM zakládají svá návrhová žádání na nedostatcích odůvodnění napadeného rozsudku, na ústním jednání se diskuse posunula ke kritice zaměřené na nesprávné právní posouzení, vyplývající zejména z nesprávného výkladu judikatury.

II – Relevantní právní úprava ochranných známek

4. Od 13. dubna 2009 se ochranná známka Společenství řídí v zásadě nařízením (ES) č. 207/2009( ), nezávisle na tom jsou však pro účely toto řízení o kasačním opravném prostředku použitelné ratione temporis pravidla nařízení (ES) č. 40/94( ).

5. Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 (ve znění ostatně převzatém v odpovídajícím ustanovení nařízení č. 207/2009) stanoví následující:

„Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

[...]

b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.“

6. Na základě čl. 8 odst. 2 se „staršími ochrannými známkami“ rozumějí mimo jiné ochranné známky Společenství s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.

III – Skutkové okolnosti před Soudem a napadený rozsudek

A – Skutkový rámec a řízení před OHIM

7. Dne 19. listopadu 2002 Barbara Becker, účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek, podala u OHIM přihlášku označení tvořeného svým vlastním jménem a příjmením jako slovní ochranná známka Společenství na základě čl. 25 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94( ).

8. Výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, spadají do třídy 9 ve smyslu Niceské dohody( ) a odpovídají následujícímu popisu: „Vědecké, navigační, zeměměřičské, elektrické, fotografické, kinematografické a optické přístroje a nástroje, přístroje a nástroje na vážení a na měření, signalizační přístroje a nástroje, regulátory (kontrolní přístroje a nástroje), bezpečnostní přístroje a nástroje (záchranné přístroje a nástroje) a vyučovací přístroje a nástroje; přístroje pro nahrávání, přenos a reprodukci zvuku nebo obrazu; magnetické nahrávací nosiče, disky nahrané a gramofonové desky; automatické distribuční stroje, automatické rozvaděče a mechanismy pro mincová zařízení; registrační pokladny, kalkulačky, zařízení ke zpracování dat a počítače“.

9. Dne 24. června 2004 podala společnost Harman Int. Industries k námitkovému oddělení OHIM proti zápisu přihlášené ochranné známky námitky týkající se všech výrobků uvedených v třídě 9 ve smyslu Niceské dohody na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení č. 40/94. Její námitky byly založeny jak na slovní ochranné známce Společenství BECKER ONLINE PRO( ), tak na přihlášce slovní ochranné známky Společenství BECKER( ). Výrobky, na které se starší ochranné známky vztahovaly, spadaly rovněž do uvedené třídy 9, přičemž mezi účastníky( ) bylo nesporné, že se tyto výrobky shodují.

10. Námitkové oddělení při hodnocení nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními vyhovělo námitkám společnosti Harman Int. Industries( ). Námitkové oddělení uvedlo, že výrobky označené těmito ochrannými známkami jsou totožné a že ochranné známky jsou celkově podobné, neboť vykazují jednak průměrný stupeň vzhledové a fonetické podobnosti, a jednak totožnost z pojmového hlediska, jelikož odkazují na totéž příjmení.

11. Odvolání podanému Barbarou Becker k prvnímu odvolacímu senátu OHIM bylo vyhověno a rozhodnutí námitkového oddělení bylo zrušeno( ). Senát měl za to, že výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami jsou zčásti totožné a zčásti podobné, přičemž rozlišil v závislosti na jejich povaze a jejich předmětu mezi těmi, které jsou určeny široké veřejnosti, těmi, které jsou určeny odborníkům, a těmi, které spadají do prostřední kategorie, určené oběma skupinám osob( ).

12. Pokud jde o kolidující označení, je třeba mít na zřeteli, že odvolací senát z důvodů hospodárnosti řízení pouze zohlednil jednak starší slovní ochrannou známku BECKER, a jednak požadované označení Barbara Becker. Jednoduše shledal určitý stupeň vzhledové a fonetické podobnosti mezi kolidujícími označeními vzhledem k tomu, že na začátku ochranné známky, jejíž zápis je požadován, je umístěn jiný prvek, a sice jméno „Barbara“( ).

13. Z pojmového hlediska měl odvolací senát naopak za to, že kolidující označení jsou v Německu a v ostatních zemích Evropské unie jasně odlišitelná. Podle mínění senátu příjmení Becker není rozlišovacím a dominantním prvkem ochranné známky, jejíž zápis je požadován, a to proto, že relevantní veřejnost ji vnímá spíše jako celek, a sice „Barbara Becker“, než jako složeninu jména a příjmení. Senát rovněž uvedl, že Barbara Becker v Německu „nabyla postavení známé osobnosti“( ), zatímco příjmení Becker je obecně uznáváno jako rozšířené a běžné příjmení. Odvolací senát tudíž dospěl k závěru, že pojmové rozdíly mezi dotčenými označeními jsou dostatečně významné na to, aby nedošlo k nebezpečí záměny( ).

14. Odvolací senát krom toho odmítl, že byla splněna podmínka stanovená judikaturou pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, podle níž musí mezi kolidujícími ochrannými známkami existovat takový stupeň podobnosti, aby si dotčená veřejnost mezi těmito kolidujícími ochrannými známkami vytvořila spojitost( ).

B – Shrnutí napadeného rozsudku

15. Dne 15. června 2007 podala společnost Harman Int. Industries žalobu k soudu, kterou se domáhala zrušení rozhodnutí odvolacího senátu. Na podporu svého návrhového žádání se dovolávala dvou důvodů založených po řadě na porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Vzhledem k tomu, že se kasační opravný prostředek netýká druhého z těchto důvodů, není znovu uváděna diskuse ohledně použití uvedeného čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení.

16. Soud vyhověl prvnímu žalobnímu důvodu směřujícímu ke zrušení s tím, že odvolací senát nesprávně dospěl k závěru, že kolidující ochranné známky jsou jasně rozdílné. Soud totiž nezávisle na větších či menších rozdílech mezi oběma ochrannými známkami ze vzhledového a fonetického hlediska( ) odmítl hodnocení odvolacího senátu týkající se významu prvku „becker“ v porovnání s prvkem „barbara“ v ochranné známce Barbara Becker na základě následujícího odůvodnění( ).

17. Zaprvé Soud odkázal na vlastní rozsudek, v němž uvedl, že třebaže se vnímání ochranných známek tvořených jmény osob může v různých zemích Společenství lišit, přinejmenším v Itálii spotřebitelé přisuzují zpravidla větší rozlišovací způsobilost příjmení než křestnímu jménu vyskytujícímu se v ochranných známkách( ). Z toho dovodil, že v případě ochranné známky Barbara Becker je třeba příjmení Becker přisuzovat větší rozlišovací způsobilost než jménu Barbara.

18. Zadruhé Soud odmítl, že skutečnost, že Barbara Becker je jakožto bývalá manželka Borise Beckera v Německu známou osobností, ruší pojmovou podobnost kolidujících ochranných známek, neboť obě odkazují na totéž příjmení Becker. Takovou podobnost podle soudu posiluje skutečnost, že v části Společenství se prvku „becker“ obsaženému v ochranné známce přisuzuje jakožto příjmení větší rozlišovací způsobilost než prvku „barbara“, který představuje pouhé jméno.

19. Zatřetí odkázal na rozsudek Soudního dvora ve věci Medion( ), podle něhož složená ochranná známka tvořená tím, že jsou vedle sebe postaveny jeden prvek a označení z jiné starší zapsané ochranné známky, může být považována za podobnou této jiné ochranné známce, pokud si tato posledně zmíněná ochranná známka zachovává samostatnou rozlišovací roli ve složené ochranné známce, i když v ní nedosahuje postavení dominantního prvku. Při použití tohoto kritéria na tuto věc Soud vnímal prvek „becker“ jako příjmení běžně používané pro označení osoby, který si zachovává samostatnou rozlišovací roli v ochranné známce Barbara Becker, dostatečnou pro závěr o nebezpečí záměny.

20. Konečně, vzhledem k tomu, že nebyly zpochybněny ani totožnost, ani podobnost výrobků, pro které má být použita každá z kolidujících ochranných známek, a rovněž se zřetelem k vizuální, fonetické a pojmové podobnosti ochranných známek Barbara Becker a BECKER, Soud konstatoval nebezpečí záměny mezi nimi, dokonce i když jsou dotčené výrobky určeny veřejnosti s relativně vysokou úrovní pozornosti. V tomto ohledu zamítl argument OHIM, že kombinovaná ochranná známka může být považována za podobnou jiné ochranné známce pouze tehdy, když jejich společná složka tvoří dominantní prvek celkového dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává. Také nevyhověl argumentu vznesenému Barbarou Becker ohledně nepoužitelnosti judikatury v oblasti složených ochranných známek na jména, pokud jde o nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

IV – Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání účastníků řízení

21. Kasační opravný prostředek podaný Barbarou Becker byl zapsán v rejstříku kanceláře Soudního dvora dne 3. února 2009. V něm navrhuje, aby Soudní dvůr:

– zrušil bod 1 napadeného rozsudku, kterým bylo zrušeno rozhodnutí prvního odvolacího senátu ze dne 7. března 2007,

– zrušil bod 3 napadeného rozsudku, kterým bylo OHIM uloženo vedle vlastních nákladů řízení nést i náklady řízení vzniklé Harman Int. Industries,

– uložil Harman Int. Industries náhradu nákladů řízení.

22. Vyjádření Harman Int. Industries k žalobě bylo doručeno zmíněné kanceláři dne 27. března 2009; tato společnost navrhuje, aby Soudní dvůr:

– potvrdil napadený rozsudek v plném rozsahu,

– uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení vynaložených Harman Int. Industries v průběhu celého řízení před OHIM a soudy Společenství.

23. Pokud jde o OHIM, předložil své vyjádření k žalobě dne 8. května 2009( ) s návrhem, aby Soudní dvůr:

– zrušil napadený rozsudek v plném rozsahu,

– uložil Harman Int. Industries náhradu nákladů soudního řízení OHIM.

24. Zástupci Barbary Becker, Harman Int. Industries a OHIM přednesli ústní vyjádření a odpověděli na otázky členů senátu a generálního advokáta na jednání, které proběhlo dne 11. února 2010.

V – Analýza kasačního opravného prostředku

A – Argumenty účastníků řízení

25. Paní Barbara Becker uplatňuje jediný důvod kasačního opravného prostředku založený na porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Konkrétně rozsudku vytýká chybné použití závěru rozsudku soudu ve věci Fusco na tuto věc, jakož i nesprávnost při použití rozsudku Medion, obou již uvedených, v tomto sporu.

26. Pokud jde o první námitku, navrhovatelka vytýká soudu, že na tento spor zevšeobecnil závěr učiněný v rozsudku Fusco, podle něhož přinejmenším v Itálii spotřebitelé přisuzují zpravidla větší rozlišovací způsobilost příjmení než jménu vyskytujícímu se v ochranných známkách, přičemž pominul své vlastní pozdější rozhodnutí, ve kterém Soud uvedl, že toto pravidlo nelze uplatňovat automaticky bez zřetele ke zvláštním okolnostem každého případu( ). V tomto posledně zmíněném rozsudku, přestože obě kolidující ochranné známky obsahovaly stejné italské příjmení „Rossi“, nebylo považováno za dostatečně dominantní k tomu, aby vyvolávalo nebezpečí záměny( ).

27. Svou druhou námitkou Barbara Becker viní napadený rozsudek z toho, že při použití rozsudku Medion dovodil, že si prvek „Becker“ zachovává samostatnou rozlišovací roli ve složené ochranné známce, což jej vedlo k závěru o podobnosti kolidujících ochranných známek. V tomto ohledu se Barbara Becker domnívá, že uvedený rozsudek pouze usiloval o vyloučení toho, aby třetí osoba mohla připojit název svého podniku, pravděpodobně s malou rozlišovací způsobilostí, k již zapsané ochranné známce a požadovat ochranu celku ke škodě uvedené ochranné známky. V každém případě tvrdí, že rozsudek Medion nezavedl obecné pravidlo, podle něhož jakýkoli prvek sdílený dvěma ochrannými známkami, ačkoli není ve složené ochranné známce dominantní, by musel být považován za rozlišovací ve smyslu uvedeného rozsudku, a z toho vyplývajícím nebezpečím záměny.

28. Navrhovatelka konečně poukazuje na rozdílný kontext, v němž byl vydán uvedený rozsudek, neboť v něm bylo diskutováno připojení názvu podniku k již existující ochranné známce, zatímco v této věci se jedná o přihlášku úplného jména, ve kterém se příjmení shoduje s jinou zapsanou ochrannou známkou. Trvá na tom, že veřejnost vnímá označení „Barbara Becker“ jako jméno osoby ženského pohlaví, avšak není namístě je bez dalšího zaměňovat s příjmením Becker, které je velice rozšířené a tím málo náchylné k závěru o pojmové podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami. Podle jejího názoru se tedy Soud dopustil nesprávnosti, když jméno „Barbara“ označil za „pouhé jméno“( ), neboť toto jméno připojené k dotčenému příjmení by se rozhodujícím způsobem odráželo v celkovém dojmu vyvolávaném její ochrannou známkou, neboť poskytuje zcela nový pojmový význam příjmení „Becker“.

29. OHIM uplatňuje v podstatě argumenty navrhovatelky, zejména okolnost, že Soud nevzal v úvahu všechny zvláštní charakteristiky případu, jako známost bývalé manželky známého tenisty, jakož i nesprávnosti při použití již uvedeného rozsudku Medion. V konečném důsledku podobně jako Barbara Becker kritizuje odůvodnění napadeného rozsudku, které se mu z vyložených důvodů jeví jako rozporné a nedostatečné. Na jednání však zaměřil své výtky na automatické použití požadavků rozsudku Medion.

30. Společnost Harman Int. Industries naproti tomu navrhuje zamítnutí kasačního opravného prostředku, neboť považuje analýzu provedenou Soudem za správnou, a požaduje, aby byl rozsudek, který je předmětem tohoto řízení o kasačním opravném prostředku, ponechán beze změny.

B – Přezkum jediného důvodu kasačního opravného prostředku

1. K přípustnosti opravného prostředku

31. Je třeba v prvé řadě připomenout, že při chybějícím návrhu některého z účastníků řízení přísluší Soudnímu dvoru uplatnit i bez návrhu každou otázku týkající se přípustnosti kasačního opravného prostředku nebo některého z jeho důvodů( ). Judikatura pak zdůrazňuje, že na základě článku 225 ES odst. 1 druhého pododstavce (nyní článek 256 FEU) a článku 58 statutu Soudního dvora je kasační opravný prostředek omezen na právní otázky a může být založen na důvodech vycházejících mimo jiné z porušení právních předpisů Společenství Soudem( ).

32. Za těchto podmínek a s ohledem na zmínky společnosti Harman Int. Industries při ústním jednání o případné nepřípustnosti argumentů jejích odpůrců je vhodné provést i bez návrhu analýzu přípustnosti jediného důvodu tohoto kasačního opravného prostředku.

33. Dotčený bod zejména vychází z kritiky navrhovatelky a OHIM ohledně toho, že napadený rozsudek opomenul posoudit přihlašovanou ochrannou známku Barbara Becker z hlediska účinku na celkový dojem vyplývajícího z připojení jména k příjmení, jakož i z kritiky týkající se případného „běžného“ charakteru tohoto příjmení. Tyto výtky by skutečně vyvolaly určité podezření z nepřípustnosti v tom rozsahu, v jakém by se pouze domáhaly nového posouzení skutkových okolností, což je postup zapovězený Soudnímu dvoru při rozhodování na tomto základě( ).

34. Nedomnívám se, že by nastával tento případ.

35. Zaprvé, jak uvádí OHIM, to, co navrhovatelka a samotný Úřad napadají, není ani tak výsledek skutkových hodnocení, jako odůvodnění in extenso napadeného rozsudku. Jejich stížnost se opírá o ustálenou judikaturu, podle které jsou neexistence či nedostatek odůvodnění právními otázkami, které spadají pod porušení podstatných formálních náležitostí ve smyslu článku 230 ES (nyní článek 263 FEU), jichž se lze dovolávat v rámci kasačního opravného prostředku( ) nebo které mohou být dokonce uplatněny i bez návrhu jako nepominutelné důvody( ).

36. Zadruhé, jak jsem uvedl výše, na jednání se zvýraznily obrysy důvodu kasačního opravného prostředku, v každém případě pokud jde o OHIM, který přešel z kritiky zaměřené na nedostatky odůvodnění k jiné jasnější kritice ztotožněné s nesprávným právním posouzením při použití rozsudku Medion.

37. Jako závěr z výše uvedeného považuji za správné zařadit výtky vůči napadenému rozsudku pod kategorii nesprávného právního posouzení.

2. K meritu opravného prostředku

38. Kritika, kterou navrhovatelka vyslovuje ve svém návrhu na zahájení řízení, vnímaná společně s vyjádřením OHIM, vyvolává především otázku vhodnosti a výkladu rozsudků (zejména Fusco a Medion), které použilo napadené rozhodnutí pro vyřešení sporu „zásadně na základě kontextu této věci“. Vzhledem k pozadí tohoto řízení o kasačním opravném prostředku, tedy nebezpečí záměny, jakož i k opodstatněnosti důvodu, tedy nesprávnému výkladu a použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je třeba porovnat existující zákonné a judikatorní parametry pro rozhodování tohoto druhu sporů.

39. Podle uvedeného ustanovení se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

40. Vedle toho sedmý bod odůvodnění nařízení č. 40/94 uvádí, že pravděpodobnost nebezpečí záměny závisí na množství prvků, zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, jakož i mezi příslušnými výrobky či službami.

41. Ustálená judikatura Soudního dvora, konkrétně u definice nebezpečí záměny, pak uvádí, že situaci nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 představuje nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených( ).

42. Co se týče způsobu určení existence uvedeného nebezpečí mezi dvěma označeními ve vnímání veřejnosti, Soudní dvůr uvedl, že musí být posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu( ).

43. Také ustálená judikatura zahrnuje do celkové analýzy analýzu vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti kolidujících ochranných známek s tím, že celkové posouzení nebezpečí záměny má být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Soudní dvůr navíc zdůraznil, že vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu judikatura vždy tvrdila, že průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily( ).

44. V této věci není diskutována podobnost výrobků ani stupeň podobnosti dotčených ochranných známek z hlediska grafického a fonetického. To, o čem se v konečném důsledku diskutuje, je pojmová podobnost, což v této věci znamenalo v zásadě se dopátrat smyslu příjmení „Becker“ a úplného jména „Barbara Becker“ ve snaze určit zejména vliv, který křestní jméno vykonává na příjmení.

45. K postupu tímto způsobem bylo nevyhnutelné, jak opakuje judikatura uvedená v bodu 43 tohoto stanoviska, „[zohlednit] všechny relevantní faktory projednávaného případu“. V tomto kontextu nabývá zvláštní relevanci okolnost, že rozhodnutí odvolacího senátu OHIM, které bylo předmětem sporu před Soudem, připustilo pojmový rozdíl mezi kolidujícími ochrannými známkami do značné míry na základě nevýraznosti ochranné známky BECKER z důvodu běžnosti tohoto příjmení a na základě známosti Barbary Becker v Německu( ).

46. Napadený rozsudek, jak bude rozebráno dále, však sleduje schematický přístup vybudovaný na základě dřívějších rozhodnutí jak soudu (Fusco), tak Soudního dvora (Medion), poměrně izolovaných, v nichž konkrétní okolnosti dotčených případů měly zvláštní, ne-li rozhodující váhu.

47. Ve skutečnosti se v bodech 34 až 43 napadeného rozsudku klade a zodpovídá otázka podobnosti v pojmové rovině. Závěr, že existuje nebezpečí záměny, je vybudován v podstatě v bodech 35 a 36 odůvodnění založených na rozsudku Fusco a v bodech 37 až 41 odůvodnění založených na rozsudku Medion.

48. Zaprvé, napadený rozsudek dospívá k závěru, že příjmení „becker“ má „větší rozlišovací způsobilost“ než prvek „barbara“ s oporou v rozsudku Fusco, ve kterém Soud posuzoval nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami „Enzo Fusco“ a „Antonio Fusco“ na základě zde zopakované úvahy, že pokud jde o ochranné známky, přinejmenším v Itálii spotřebitelé přisuzují větší rozlišovací způsobilost příjmení než jménu. Větší nebo menší známost navrhovatelky v Německu by nebyla relevantní v pojmové rovině (body 34 a 35).

49. Je však obtížné připustit, jak je třeba říci, automatické rozšíření rozsudku Fusco na případ, kterým se zabýváme, s ohledem na relevanci, která je v tomtéž rozsudku přiznávána okolnostem případu prostřednictvím výrazů jako „za těchto okolností“ a „v projednávaném případě“ nebo „v dotčených ochranných známkách“, obsažených v jeho bodu 54.

50. Váha okolností případu v posledně uvedeném rozsudku je zřejmá v rozsudku vydaném nedlouho poté stejným senátem soudu ve věci Marcorossi, ve které byla rovněž diskutována italská příjmení. Po připomenutí, že vnímání ochranných známek složených ze jména a příjmení může být odlišné v různých zemích Evropského společenství a nelze vyloučit, že v některých zemích si spotřebitelé zapamatují lépe příjmení než jméno, přičemž výslovně odkázal na rozsudek Fusco, upřesnil, že „toto obecné pravidlo […] nelze uplatňovat automaticky bez zřetele ke zvláštním okolnostem každého případu“.

51. Zadruhé, a zejména na to se zaměřují mé výhrady, napadený rozsudek se dovolává rozsudku vydanému Soudním dvorem jako odpověď na předběžnou otázku ve věci Medion.

52. Je třeba připomenout, že se nebezpečí záměny diskutované v této předběžné otázce týkalo ochranné známky LIFE, zapsané německou společností Medion pro zábavní elektronické přístroje, a označení THOMSON LIFE, pod kterým společnost Thomson uváděla některé své výrobky na trh. V této věci existovala totožnost výrobků, alespoň dílčí, u obou ochranných známek, což byl důvod, kvůli němuž se společnost Medion domáhala u vnitrostátního soudu, aby bylo společnosti Thomson zakázáno používat uvedené označení u výrobků, u nichž tato totožnost nastávala( ).

53. Za těchto podmínek skutečný dosah doktríny vyložené v rozsudku Medion vychází z rozdílu mezi doslovným zněním otázky položené vnitrostátním soudem a odpovědí poskytnutou Soudním dvorem. Zatímco se totiž soud ptá, zda „existuje“ nebezpečí záměny za okolností případu, jak byly právě popsány, Soudní dvůr odpovídá, že takové nebezpečí „může existovat“ za okolností, jako jsou ty popsané. Význam tohoto způsobu vyjádření Soudního dvora v jeho odpovědi vyplývá bez potíží z bodu 30 uvedeného rozsudku. V tomto rozsudku totiž poté, co jako pravidlo při analýze nebezpečí záměny zopakoval provedení „globálního posouzení“ nebo zjištění „celkového dojmu“ s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům (bod 28), Soudní dvůr připouští možnost, kterou je třeba považovat za výjimečnou, že si starší ochranná známka používaná třetí osobou ve složeném označení zachová v tomto složeném označení nezávislou rozlišovací roli, aniž by v něm přitom tvořila dominantní prvek.

54. Při zkoumání předpokladů případného nebezpečí záměny v této věci totiž Soudní dvůr v bodu 30 rozsudku uvedl, že „nicméně mimo běžné případy, kdy průměrný spotřebitel vnímá ochrannou známku jako celek, a bez ohledu na okolnost, že v celkovém dojmu může převládat jedna či více součástí kombinované ochranné známky, není v žádném případě vyloučeno, že ve zvláštním případě si starší ochranná známka používaná třetí osobou ve složeném označení zachová v tomto složeném označení nezávislou rozlišovací roli, aniž by v něm přitom tvořila dominantní prvek“( ).

55. Tímto způsobem Soudní dvůr odpověděl předkládajícímu soudu v této věci ohledně ověření existence nebezpečí záměny mezi dvěma označeními v případech, v nichž složená ochranná známka zahrnuje starší zapsanou ochrannou známku jako jeden ze svých prvků, a nutil jej odmítnout tak zvanou „Prägetheorie“ (teorii vytvořeného dojmu)( ).

56. Z výše uvedeného zcela jasně vyplývá, že pokud se chtěl nyní napadený rozsudek opírat rozhodujícím způsobem o doktrínu Medion při posouzení nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami, měl argumentovat výjimečnými okolnostmi( ), měl tedy vysvětlit, proč zde bylo výjimečně třeba ustoupit od obecného požadavku na přezkum přihlášky složené ochranné známky na základě celkového dojmu s přihlédnutím zejména k jejím rozlišovacím a dominantním prvkům. Řečeno jinak, měl argumentovat v kontextu případné pojmové podobnosti mezi „barbara becker“ a „becker“, proč v tomto případě nebylo nutné, aby si prvek „becker“ zachovával dominantní roli v celku.

57. Nic z toho však v odůvodnění napadeného rozsudku nelze objevit. Namísto toho lze stěží nalézt jinou úvahu (bod 37) než tu, že „becker“ odpovídá příjmení, což není předmětem diskuse, a bylo by to obtížné vyvrátit. Z toho se bezprostředně činí závěr o podobnosti „becker“ a „barbara becker“ (bod 38), a v důsledku toho o nesprávném právním posouzení, jehož se měl dopustit odvolací senát (bod 39).

58. Je třeba připomenout, že nyní napadený rozsudek neprovádí žádný rozbor nebo průzkum ohledně toho, zda si příjmení Becker zachovává samostatnou rozlišovací roli, na kterou odkazuje rozsudek Medion, aniž by si muselo zachovávat dominantní roli v celku, ačkoli za okolností případu bylo prvořadé uskutečnit ověření rozlišovacího charakteru první ochranné známky BECKER( ). Pokud by totiž tato posledně zmíněná ochranná známka požívala u veřejnosti vysokého stupně známosti, jakákoli jiná známka, u níž by bylo usilováno o umístění na totožných výrobcích, by měla větší obtíže s přivlastněním příjmení.

59. V konečném důsledku může napadený rozsudek na základě zevšeobecňujícího chápání a z části nesprávné kombinace rozsudků Fusco a Medion vést k přesvědčení, jež je samo o sobě nesprávné, že v zásadě každé příjmení, které koliduje se starší ochrannou známkou, může být úspěšně namítáno vůči zápisu složené ochranné známky tvořené jménem a dotčeným příjmením s odůvodněním spočívajícím v nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

60. Jinými slovy, shrnutí domnělého zásadního pravidla získaného z dřívějšího rozsudku samotného soudu a jiného získaného z rozsudku Soudního dvora zdánlivě vedou k téměř nevyhnutelnému výsledku, ve kterém se otázka pojmové podobnosti prakticky obchází v rozsahu, v němž tento rozsudek nezohlednil všechny skutkové prvky případu, jak byl povinen učinit podle judikatury. Zejména se vyhnul analýze případného vlivu křestního jména v pojmové sféře ochranné známky Barbara Becker a větší či menší rozlišovací způsobilosti ochranné známky tvořené pouze příjmením.

61. Na závěr výše uvedeného se domnívám, že napadený rozsudek je stižen vadou spočívající v nesprávném právním posouzení, a proto je třeba vyhovět jedinému důvodu kasačního opravného prostředku a uvedené rozhodnutí zrušit.

62. Jelikož zjištěná nesprávnost může být napravena pouze provedením skutkových hodnocení, na něž se odkazuje v předchozím bodu, a ponechá-li se stranou okolnost, že napadený rozsudek vzhledem ke svému vyznění nemusel odpovídat na druhý z důvodů dovolávaných navrhovatelkou, mám za to, že soudní řízení nedovoluje, aby věc byla rozhodnuta Soudním dvorem ve smyslu čl. 61 odst. 1 jeho statutu, a proto doporučuji její vrácení Tribunálu k dalšímu ověřování a novému rozhodnutí na jejich základě.

VI – Náklady

63. Vzhledem k tomu, že je věc vrácena zpět Tribunálu, je třeba rozhodnout o nákladech řízení souvisejících s řízením o kasačním opravném prostředku později.

VII – Závěry

64. Vzhledem k předcházejícím úvahám navrhuji Soudnímu dvoru:

„1) Zrušit v plném rozsahu rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství (prvního senátu) ze dne 2. prosince 2008, Harman International Industries v. OHIM (T‑212/07).

2) Vrátit věc Tribunálu Evropské unie.

3) O nákladech řízení rozhodnout později.“