STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

PHILIPPA LÉGERA

přednesené dne 13. ledna 2005( )

Věc C‑418/02

Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundespatentgericht (Německo)]

„Ochranné známky – Směrnice 89/104/EHS – Ochranná známka pro služby – Služby poskytované v rámci maloobchodu s výrobky – Zápis – Upřesnění obsahu těchto služeb a výrobků, na které se vztahují – Podobnost mezi těmito službami a prodávanými výrobky či službami, které mohou být poskytovány obecně při prodeji výrobků“





1. Právo ochranných známek prošlo v posledních letech na popud hospodářských subjektů značným vývojem, což svědčí o významu ochranných známek v naší současné tzv. spotřební společnosti. Poté, co byly mezi označení, která mohou tvořit ochrannou známku, zařazeny vůně, zvuk, barva či více barev bez tvaru a obrysu( ), je Soudní dvůr v projednávané věci konfrontován s dalším vývojem známkového práva, jehož se dožadují distribuční společnosti.

2. V tomto případě se jedná o určení, zda a případně za jakých podmínek může být zapsána ochranná známka pro služby maloobchodního prodeje zboží. Bundespatentgericht (Německo) se tak táže, zda „maloobchodní prodej zboží“ může být službou ve smyslu článku 2 směrnice Rady 89/104/EHS( ) a v případě kladné odpovědi, za jakých podmínek může být zapsána ochranná známka pro tuto službu.

I – Právní rámec

A – Mezinárodní dohody v oblasti práva ochranných známek

1. Pařížská úmluva

3. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, naposledy revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967( ), představuje referenční rámec, jenž se signatářské státy této úmluvy zavázaly dodržovat při ochraně ochranných známek. Všechny členské státy Evropských společenství (dále jen „členské státy“) jsou stranou této úmluvy( ).

4. Článek 6f Pařížské úmluvy, jehož znění bylo přijato na zasedání revizní konference uvedené úmluvy v Lisabonu v roce 1998, stanoví:

„Unijní země se zavazují chránit známky pro služby. Nejsou povinny zavádět zápis těchto známek( ).“

2. Niceská dohoda

5. Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, revidovaná ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Ženevě dne 13. května 1977 a pozměněná dne 28. září 1979( ), spadá do oblasti vzájemných dohod, jejichž přijetí si smluvní strany Pařížské úmluvy vyhradily v článku 19 uvedené úmluvy( ). Jejím cílem je usnadnit zápis ochranných známek díky společnému třídění výrobků a služeb, pro které je zapsána ochranná známka( ).

6. Niceské třídění obsahuje seznam 34 pojmenovaných tříd výrobků a 11 tříd služeb. Výrobky a služby, které spadají do jednotlivých tříd, jsou v nich obecně popsány. Názvy těchto tříd jsou často doplněny vysvětlivkami. Niceské třídění rovněž obsahuje abecední seznam přibližně 10 000 výrobků a 1 000 služeb. Uvedené třídění je pravidelně revidováno výborem znalců vytvořeným na základě Niceské dohody. Zněním platným v rozhodné době z hlediska skutkových okolností věci v původním řízení bylo sedmé vydání zveřejněné v roce 1996. Toto vydání bylo nahrazeno osmým vydáním, které bylo zveřejněno v červnu 2001 a vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2002.

7. Třída 35 niceského třídění je popsána následujícím způsobem, jenž je totožný v obou výše uvedených zněních:

„Reklama;

pomoc při řízení obchodní činnosti;

obchodní administrativa;

kancelářské práce.

Vysvětlivky

[…]

Tato třída obsahuje zejména:

[…]

– seskupování různých výrobků (kromě jejich přepravy) pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli, aby si tyto výrobky mohl pohodlně prohlížet a nakupovat.

Tato třída zejména neobsahuje:

– činnost podniku, jehož převážnou funkcí je prodej zboží, tj. podniku tzv. obchodního;

[…]“

8. Článek 2 Niceské dohody definuje právní dosah a použití niceského třídění. Uvedený článek zní:

„1. S výhradou závazků uložených touto dohodou je dosah třídění takový, jaký mu přiznává každý stát Zvláštní unie. Zejména pak mezinárodní třídění nezavazuje státy Zvláštní unie ani pokud jde o posouzení rozsahu ochrany známky, ani pokud jde o uznání známek služeb.

2. Každý ze států Zvláštní unie si vyhrazuje možnost použít třídění buď jako systému hlavního, nebo systému pomocného.

3. Příslušné úřady států Zvláštní unie uvádějí v úředních listinách a úředních publikacích o zápisech známek čísla tříd třídění, do nichž patří výrobky nebo služby, pro něž se známka zapisuje.

4. Skutečnost, že se v abecedním seznamu uvádí určitý název, se nijak nedotýká práv, která mohou existovat k tomuto názvu.“

9. Členské státy jsou s výjimkou Kyperské republiky a Maltské republiky( ) smluvními stranami Niceské dohody. Používání niceského třídění je u přihlášek ochranných známek Společenství povinné( ). Uvedené třídění se rovněž používá pro mezinárodní zápisy ochranných známek prováděné Mezinárodním úřadem WIPO na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek ze dne 14. dubna 1891, revidované naposledy ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněné dne 28. září 1979( ), a protokolu k Madridské dohodě( ).

B – Právo Společenství

10. Cílem směrnice je podřídit nabytí a zachování práva k zapsané ochranné známce ve všech členských státech stejným podmínkám tak, aby byly odstraněny rozdíly v právních úpravách členských států, které mohou představovat překážku volnému pohybu zboží a služeb a narušovat podmínky hospodářské soutěže na společném trhu( ). Podle dvanáctého bodu jejího odůvodnění mají být ustanovení směrnice v naprostém souladu s ustanoveními Pařížské úmluvy a nesmějí být na újmu povinnostem, které vyplývají z této úmluvy pro státy, které jsou její smluvní stranou.

11. Směrnice se podle svého článku 1 „vztahuje na individuální, kolektivní, garanční nebo certifikační ochranné známky pro zboží nebo služby, které byly zapsány nebo přihlášeny v jednom z členských států nebo u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu nebo jsou předmětem mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát“ .

12. Článek 2 směrnice definuje označení, která jsou způsobilá tvořit ochrannou známku:

„Ochrannou známkou může být jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků“.

13. Článek 4 směrnice se týká důvodů odmítnutí zápisu ochranné známky a důvodů neplatnosti zapsané ochranné známky v případě konfliktu s ochrannou známkou, pro kterou byla přihláška podaná dříve. Uvedený článek stanoví:

„1. Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou:

a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna;

b) pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

14. Článek 5 upravuje práva vyplývající z ochranné známky. Stanoví:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou“.

15. Nařízení usiluje s cílem vytvořit vnitřní trh o zavedení ochranné známky Společenství existující vedle ochranných známek národních, která by byla nabývána na základě jednotného řízení, byla by jí poskytnuta jednotná ochrana a jež by měla účinky na území všech členských států( ). Zápis a správa této ochranné známky Společenství spadají do pravomoci Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)( ).

16. Nařízení obsahuje ve svých článcích 4, 8, 9, ustanovení, která jsou obdobná ustanovením článků 2, 4 a 5 směrnice.

C – Vnitrostátní právo

17. V německém vnitrostátním právu je směrnice provedena Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zákon o ochraně ochranných známek a jiných označení) ze dne 25. října 1994( ) obsaženým v čl. 1 Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinien (zákon, jímž se mění právo ochranných známek a provádí první směrnice), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1995.

18. Ustanovení článku 2, čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 směrnice jsou převzata do čl. 3 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a čl. 14 odst. 2 Markengesetz.

II – Spor v původním řízení a předběžné otázky

19. Společnost Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG( ) podala u příslušného německého Patentového a známkového úřadu dne 19. března 2001 k zápisu grafickou barevnou ochrannou známku „Praktiker“ pro službu označenou jako „maloobchod se zbožím pro stavbu, kutilství a zahrádkářství a s ostatním spotřebním zbožím v odvětví „do-it-yourself“.

20. Německý Patentový a známkový úřad tuto přihlášku zamítl. Měl za to, že pojem „maloobchod“ neoznačuje nezávislé služby, které mají samostatný hospodářský význam, ale vztahuje se pouze na distribuci výrobků jako takovou. Podle tohoto úřadu nemohlo být právo vyplývající z ochranné známky získáno jinak než zápisem ochranné známky pro jednotlivé výrobky uváděné na trh.

21. Společnost Praktiker podala proti tomuto rozhodnutí žalobu u Bundespatentgericht. Uplatňovala, že hospodářský vývoj směrem ke společnosti služeb vyžaduje nové posouzení maloobchodu. Žalobkyně je toho názoru, že rozhodnutí spotřebitele o nákupu je stále více ovlivňováno takovými aspekty, jako jsou seskupení výrobků, jejich prezentace, služby poskytované zaměstnanci, reklama atd. Takovéto služby jsou víc než jen pouhý prodej a umožňují odlišit podnik od jeho soutěžitelů. Mělo by tudíž být možné chránit je ochrannou známkou pro služby, což dnes údajně uznává OHIM i většina známkových úřadů členských států.

22. Bundespatentgericht se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Představuje maloobchod službu ve smyslu článku 2 směrnice?

2) V jakém rozsahu musí být obsah takových služeb poskytovaných maloobchodníkem upřesněn, aby bylo zaručeno, že je určen předmět ochrany určité ochranné známky, jak to vyžaduje:

a) funkce ochranné známky definovaná v článku 2 směrnice, kterou je odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků;

b) nezbytnost vymezit oblast ochrany takové ochranné známky v případě sporu?

3) V jakém rozsahu je namístě vymezit oblast podobnosti [čl. 4 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice] mezi těmito službami poskytovanými maloobchodníkem a:

a) jinými službami poskytovanými v rámci distribuce výrobků

nebo

b) výrobky distribuovanými dotčeným maloobchodníkem?“

23. Bundespatentgericht uvádí ve svém předkládacím rozhodnutí následující důvody pro položení otázek Soudnímu dvoru:

24. Maloobchodník se výkonem své činnosti neodlišuje od výrobce, který sám zajišťuje prodej zboží. Maloobchodník se tedy může od takového soutěžitele odlišit ochrannou známkou k výrobku. Služby nabízené navíc ve velkých obchodních domech, jako například finanční, pojišťovací, cestovní nebo restaurační služby, které se považují za nezávislé na distribuci výrobků, spadají do zvláštních tříd Niceského třídění, a mohou být tudíž chráněny samostatnými ochrannými známkami.

25. Činnost maloobchodníka, pro kterou by ochranná známka mohla být nezbytná, by tak byla omezena na specifické prodejní činnosti, které umožňují distribuci zboží, aniž by se jednalo pouze o distribuci, tj. na seskupování zboží pocházejícího od různých podniků za účelem zajištění sortimentu a nabídky na úrovni jednotlivých provozoven. Tyto služby, které by byly placeny prostřednictvím obchodní marže na výrobcích, by mohly být považovány za služby poskytované za úplatu v souladu s definicí poskytování služeb obsaženou v článku 50 ES.

26. Je rovněž nutné zohlednit Niceské třídění, kterým jsou vázány jak členské státy, tak OHIM. Německý patentový a známkový úřad odmítl na základě vysvětlivek ke třídě 35 zapsat ochrannou známku pro služby maloobchodu z toho důvodu, že se jednalo výlučně o distribuci výrobků. Ochrana plynoucí z ochranné známky pro služby by byla uznána jen tehdy, kdyby podnik poskytoval služby, které jsou víc než jen distribuce zboží a které mohou být nabízeny třetím osobám jako samostatné služby.

27. OHIM a většina známkových úřadů členských států však údajně připouštějí zápis ochranné známky pro služby poskytované maloobchodníkem, avšak liší se v názorech na to, jak mají být takto chráněné služby specifikovány. Skutečnost, že se národní ochranné známky mohou před vnitrostátními orgány a OHIM dostávat do kolize s ochrannými známkami Společenství, vyžaduje, aby Soudní dvůr nalezl závazné řešení. V opačném případě by byla porušena zásada rovného zacházení s hospodářskými subjekty a mohlo by dojít k podstatnému narušení hospodářské soutěže v rámci Evropské unie.

28. Bundespatentgericht však uplatňuje, že zásadu zápisu takovýchto ochranných známek lze přijmout jen tehdy, je-li možné konkrétně vymezit předmět této ochrany. Získání ochranné známky „pro služby maloobchodu“ nemůže v žádném případě vést k nekontrolovanému rozšiřování ochrany poskytované ochrannou známkou, která by pokrývala veškeré služby poskytované v rámci obchodní činnosti obchodního domu a veškeré výrobky, které distribuuje. Tato podmínka vyplývá ze samotné funkce ochranné známky, která spočívá v tom, že je spotřebiteli zaručena totožnost původu označených výrobků nebo služby. Tato podmínka je rovněž nutností s ohledem volný pohyb zboží a služeb, který vyžaduje, aby výlučná práva založená zápisem ochranné známky byla jasně identifikována.

29. Obecné pojmenování jako „maloobchodní služby“ nebo „maloobchod s výrobky“ nebo „služby obchodního domu“ tedy není dostatečně přesné. Jednak neumožňuje odlišit služby nabízené maloobchodníkem od jiných služeb, které mohou být poskytovány jinými právně a hospodářsky nezávislými podniky, jako jsou banky, cestovní kanceláře, přepravci, restaurační zařízení, které jsou zatřízeny jinak, a jednak neumožňuje přesně určit distribuované zboží. Tytéž výhrady lze mít, když přihláška udává pouze druh provozovny, jako například „obchodní dům“ nebo „supermarket“. Vzhledem k vysvětlivkám k třídě 35 Niceského třídění by měl být popis služeb nabízených maloobchodníkem, který by umožňoval odlišit tyto služby od služeb spadajících do jiných tříd uvedeného třídění, formulován tak, že v něm bude zmíněno seskupování výrobků od různých výrobců ( s výjimkou jeho přepravy), které činí nákup tohoto zboží pohodlnějším.

30. I přesto však hrozí, že popis služeb poskytovaných maloobchodníkem uvedený při zápisu ochranné známky nebude postačovat k tomu, aby bylo odvráceno riziko nekontrolovaného monopolu. Je rovněž nezbytné vymezit pojem „podobnost“ mezi těmito službami a jinými službami, které mohou být nabízeny v rámci obchodního domu, a prodávanými výrobky.

III – Posouzení

A – K první předběžné otázce

31. Svou první otázkou se Bundespatentgericht táže, zda je maloobchod s výrobky službou ve smyslu článku 2 směrnice.

32. Jsem toho názoru, že odpověď na tuto předběžnou otázku vyžaduje nejprve následující upřesňující poznámky jednak k obsahu a předmětu článku 2 směrnice, a jednak k tomu, co se rozumí výrazem „maloobchod s výrobky“ v rámci tohoto sporu.

33. Co se týče nejprve článku 2 směrnice, Komise Evropských společenství správně uvádí, že předmětem tohoto ustanovení není definice služeb, pro které může vnitrostátní úřad zapsat ochrannou známku. Tento článek v souladu se svým názvem upravuje „označení, jež mohou tvořit ochrannou známku“. Stanoví, že ochrannou známkou může být jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, které je způsobilé „odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků“. Tento článek tedy definuje druhy označení, které jsou způsobilé tvořit ochrannou známku, nezávisle na výrobcích či službách, pro než by mohla být žádána ochrana( ).

34. Směrnice neobsahuje ani ve svých dalších ustanoveních definici služeb, pro které je možné zapsat ochrannou známku. Jak je uvedeno v sedmém bodě jejího odůvodnění, má za cíl podřídit nabývání práv k zapsané ochranné známce stejným podmínkám ve všech členských státech. Navíc, jak je uvedeno v jejím článku 1 a jak vyplývá z jejího obsahu, směrnice se vztahuje nejen na ochranné známky pro výrobky, ale rovněž na ochranné známky pro služby.

35. Vzhledem k těmto skutečnostem, jsem toho názoru, že by směrnice měla být chápána s ohledem na dvanáctý bod svého odůvodnění a článek 6f Pařížské úmluvy tak, že sice neukládá členským státům, aby ve svých vnitrostátních právních řádech uznávaly ochranné známky pro služby, avšak jakmile členské státy připustí, že si hospodářské subjekty mohou nechat zapsat takovéto ochranné známky( ), mají povinnost dodržovat požadavky uvedené směrnice, které se týkají hmotněprávních podmínek zápisu těchto ochranných známek. Ztotožňuji se tedy s postojem všech účastníků řízení, kteří předložili svá vyjádření a kteří zastávají názor, že otázka, zda může služba, jako je „maloobchod s výrobky“, být službou, pro kterou je možné zapsat ochrannou známku, spadá do rozsahu působnosti směrnice a odpověď na ni je třeba hledat v systematice směrnice, jakož i cílech, které sleduje.

36. Druhé upřesnění se týká pojmu „maloobchod s výrobky“. Bundespatentgericht neupřesnil, co tento pojem přesně zahrnuje. Jak uvedla Komise ve svém vyjádření, je tento pojem, tak jak je definován v několika úředních jazycích různých členských států, používán k označení činnosti, která spočívá v prodeji výrobků v malém množství jednotlivcům a která se odlišuje od „velkoobchodu“. Pojmem „maloobchod“ se tudíž označuje činnost spočívající v prodeji výrobků v malém množství.

37. Zdá se, že všichni účastníci řízení, kteří předložili svá vyjádření, včetně žalobkyně, uznávají, že prodej výrobků jako takový, tj. omezený na jednání, které spočívá v nabízení výrobků k prodeji a jeho prodeji, nemůže být podle směrnice považován za službu, pro kterou by bylo možné zapsat ochrannou známku. Jak uvádí Komise, tato činnost je zohledněna v rámci ustanovení směrnice, jimiž se upravuje zápis ochranné známky pro výrobky. Z článku 5 odst. 3 směrnice vyplývá, že ochranná známka zapsaná pro výrobky dává právo nabízet výrobky, na kterých je umístěna, uvádět je na trh a držet je za tímto účelem. Z logiky systému známkového práva vyplývá, že co se týče prodeje výrobků, nebere se v potaz činnost spočívající v prodávání výrobků coby abstraktní či nehmotná kategorie, nýbrž výrobky, které jsou skutečně jejím předmětem. Jinými slovy, z logiky tohoto systému plyne, že „tvrdým jádrem“ aktu prodeje, řečeno slovy rakouské vlády z jejího písemného vyjádření, jsou výrobky, které jsou jeho předmětem, a nikoli samotný akt prodeje coby poskytnutí služby.

38. Tato situace podle mého názoru logicky vyplývá z toho, že poskytnutí služby nemá hmotný obsah, takže ochranná známka nemůže být umístěna na prvky, které slouží k jejímu poskytnutí, zatímco na výrobky může být díky jejich hmotné povaze umístěna ochranná známka, která může být spotřebiteli identifikována jako ochranná známka spojená přímo s výrobky, které pokrývá. Vzhledem k tomu, že předmětem prodeje je převod výrobků na spotřebitele a že vlastnosti, jakož i cena obecně představují znaky, kterými je určen akt prodeje, může se maloobchodník odlišit od svých soutěžitelů právě ochrannou známkou pro výrobky, které prodává. Tento rozbor je platný i tehdy, když prodejce není výrobcem předmětných výrobků. Distributor se tak může od svých soutěžitelů odlišit tím, že prodává výrobky pod ochrannou známkou jejich výrobce nebo pod svojí obchodní značkou, kterou si nechá pro dotyčné výrobky zapsat.

39. Pojem „maloobchod“, jenž je předmětem probíhajícího řízení, se však neomezuje na pouhý prodej výrobků jako takový. Jeho obsah je širší. Žalobkyně tvrdí, že zahrnuje též výběr výrobků, jejich seskupování a prezentaci, kvalitu péče o zákazníka, poradenství pro zákazníky, polohu a dostupnost prodejny. Jedná se tedy o činnosti, které slouží k podpoře prodeje výrobků a které jsou vykonávány v rámci jejich distribuce. V projednávané věci tedy vyvstává otázka, zda takovéto činnosti vykonávané v rámci maloobchodu mohou podle směrnice být samy o sobě službami, pro které je možné zapsat ochrannou známku.

40. Bundespatentgericht je toho názoru, že část odpovědi na tuto otázku lze nalézt ve vysvětlivkách ke třídě 35 Niceského třídění. Jak jsem již ukázal, třída 35 sdružuje služby, které mají vztah k propagační činnosti, řízení obchodní činnosti, obchodní administrativě a kancelářským pracím. Tato třída podle průvodních vysvětlivek zahrnuje zejména „seskupování různých výrobků (kromě jejich přepravy) pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli, aby si tyto výrobky mohl pohodlněji prohlížet a nakupovat“. Nezahrnuje však zejména „činnost podniku, jehož převážnou funkcí je prodej zboží, tj. podniku tzv. obchodního“.

41. Nejsem přesvědčen, že tyto vysvětlivky mohou sloužit jako vodítko při výkladu směrnice. Je sice pravda, že, jak uvádí Bundespatentgericht, Spolková republika Německo vycházela z Niceského třídění( ). Je však třeba připomenout právní význam Niceského třídění, jak je výslovně upraven v článku 2 uvedené Dohody. Z ustanovení čl. 2 odst. 2 a článku 3 uvedeného třídění vyplývá, že státy, které jsou jeho smluvní stranou, se zavázaly k tomu, že jejich příslušné orgány budou v úředních listinách a při úředním zveřejňování zápisů ochranných známek používat čísla tříd, do kterých patří zboží nebo služby, pro něž je ochranná známka zapisována, a to buď jako hlavní systém, nebo systém vedlejší.

42. Jak již Soudní dvůr uvedl, je cílem této dohody usnadnit zápis ochranných známek( ). Umožňuje přihlašovatelům ochranné známky přidržet se systému jednotného třídění. Usnadňuje tak těmto přihlašovatelům přípravu jejich přihlášky ochranné známky, neboť výrobky a služby, na které se vztahuje daná ochranná známka, budou tříděny stejným způsobem ve všech zemích, které přijaly tento systém třídění. Tento systém je ze stejného důvodu výhodný i pro hospodářské subjekty a vnitrostátní známkové úřady, neboť usnadňuje vyhledávání starších ochranných známek, které by mohly bránit zápisu ochranné známky. Navíc slouží jako základ pro výpočet poplatku za zápis vybíraného při zápisu ochranné známky( ).

43. Toto třídění, jehož hlavním cílem je usnadnit zápisy a vyhledávání, je tedy cenné především pro praxi. Nemá podle mého názoru skutečný právní význam, pokud jde o určení toho, pro které druhy služeb může být zapsána ochranná známka, což potvrzuje čl. 2 odst. 1 Niceské dohody, podle kterého je význam třídění takový, jaký mu přiznává každý stát Unie, zejména pak mezinárodní třídění nezavazuje státy Unie, ani pokud jde o posouzení rozsahu ochrany známky, ani pokud jde o uznání známek chránících služby .

44. Názor, že skutečnost, že na seznamu názvů tříd a seznamu výrobků a služeb Niceského třídění chybí rubrika nebo služba, která přesně odpovídá činnosti, jíž se týká přihláška ochranné známky, může být důvodem pro odmítnutí takové přihlášky, mám za neudržitelný. Praktické nesnáze při zápisu takovéto ochranné známky by neměly být ztotožňovány s tím, že zápis je právně nemožný. Z týchž důvodů mám za to, že vysvětlivky k jednotlivým třídám nemohou platně sloužit k výkladu směrnice.

45. Ani v ostatních mezinárodněprávních závazcích, kterými jsou vázány všechny členské státy nebo Evropské společenství, nenacházím nic, co by umožňovalo dát okamžitou odpověď na otázku, zda činnosti vykonávané v rámci maloobchodu mohou být podle směrnice samy o sobě službami, pro které je možné zapsat ochrannou známku. Jak jsme již viděli, Pařížská úmluva stanoví pro členské státy pouze povinnost zajistit ochranu známek chránících služby, aniž by jim ukládala povinnost upravit zápis těchto známek. Ani Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví obsažená v příloze Dohody o zřízení Světové obchodní organizace ze dne 15. dubna 1994 schválená jménem Společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994( ), k níž Soudní dvůr uvedl, že je třeba vykládat známkové právo Společenství( ) v co největším možném rozsahu ve světle jejího obsahu a cílů, neobsahuje přesná ustanovení řešící tuto otázku.

46. Jsem toho názoru, že za účelem odpovědi na spornou otázku je třeba vycházet stejně jako Spojené království ze základní funkce ochranné známky. Podle ustálené judikatury je základní funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli, že bude schopen identifikovat původ výrobku či služby, které označuje tím, že tomuto spotřebiteli nebo koncovému uživateli umožňuje odlišit bez možnosti záměny tento výrobek či službu od výrobků či služeb jiného původu. Ochranná známka musí být pro spotřebitele zárukou, že veškeré výrobky nebo služby, které označuje byly vyrobeny nebo poskytnuty pod kontrolou jediného podniku, který může být činěn odpovědným za jejich kvalitu( ).

47. Z toho vyplývá, že jestliže má ochranná známka pro služby umožnit spotřebiteli identifikaci podniku, který tuto službu poskytuje, implikuje její zápis to, že služba, kterou má chránit bude rovněž díky ochranné známce jako taková identifikovatelná. Jinými slovy, je důležité aby činnost, pro kterou přihlašovatel žádá o zápis ochranné známky, mohla být sama o sobě spotřebitelem vnímána tak, že je poskytnutím služby. Tento požadavek vyplývá ze samotné funkce ochranné známky a s ní spjatou zásadou speciality, která implikuje, že práva, která z ní plynou, mohou být přesně určena. Ochranná známka nemůže být zapsána pro službu, která by nemohla být spotřebiteli vnímána sama o sobě, neboť by nebylo možné určit rozsah ochrany.

48. Zdá se mi, stejně jako Bundespatentgericht, že je možné přijmout, že služby nabízené v rámci prodeje výrobků, kterých mohou spotřebitelé využít pouze v rámci zvláštního nákupu, ale které jsou předmětem smlouvy odlišné od samotné smlouvy kupní, mohou být samy o sobě považovány za služby a být chráněny ochrannou známkou. Mohlo by se jednat, jak vyplývá z příkladů uvedených předkládajícím soudem, o financování, které nabízí distributor při nákupu některého z jeho výrobků nebo pojištění tohoto zboží nebo také o smlouvu o opravách a údržbě zakoupeného zboží. U těchto služeb, které spadají do samostatných tříd Niceského třídění, a sice do třídy 36 a 37, by mělo být možné, aby byly předmětem ochranné známky.

49. Tato identifikace se může jevit méně zřejmá u činností, které zamýšlí vykonávat žalobkyně, jako jsou výběr výrobků, jeho seskupování a jeho prezentace, kvalita péče o zákazníka, poradenství pro zákazníky nebo poloha a dostupnost prodejny. Na rozdíl od výše zmíněných činností, nejsou totiž tyto činnosti vykonávány na základě samostatné smlouvy ani nejsou samostatně vyúčtovány. Zdá se tedy, že je a priori těžší identifikovat je jako samostatné služby, jež by mohly být označeny ochrannou známkou pro služby. Na druhou stranu jsem toho názoru, že lze stěží systematicky vyloučit možnost, že budou identifikovány jako služby odlišné od samotného prodeje výrobků.

50. Jak žalobkyně zdůraznila, distribuce zboží prošla v posledních letech značným vývojem, což se projevilo významným rozvojem provozoven. Znásobil se počet „supermarketů“ a „obchodních domů“, prostředků používaných k tomuto účelu, objevily se nové elektronické komunikační prostředky, jakož i metody prodeje, zejména se pak rozvinul „marketing“. Pro tento vývoj je charakteristické, že podmínky, které doprovázejí samotný akt prodeje, mohou být ve vztahu mezi obchodníkem a zákazníky stejně významným argumentem pro koupi zboží jako kvalita a cena prodávaného výrobku, což se mi zdá být relevantní pro projednávanou věc. Například v rámci toho, co se obvykle nazývá „hard discount“, dochází k tomu, že zboží je nabízeno k prodeji bez jakékoli ochranné známky( ). Zboží je nicméně vybíráno tak, aby odpovídalo určité standardní kvalitě a určitému cenovému rozpětí. V takovém případě se mi zdá možné přijmout, že spotřebitele může přimět k návratu do dané prodejny za účelem nákupu skutečnost, že identifikovali výběr zboží, a nikoli skutečnost, že v prodejně je zboží té či oné ochranné známky. Rovněž se mi zdá být relevantní příklad maloobchodníka s vínem, který žalobkyně uvedla při jednání. Výběr vín, které uvedený maloobchodník nabízí k prodeji, jím provedený, jakož i rady, které je schopen poskytnout svým zákazníkům při výběru vín, která se budou nejlépe hodit k jejich pokrmům, v závislosti na spotřebitelových finančních možnostech, mohou být podle mého názoru identifikovány spotřebitelem jako samostatné služby.

51. Podle mého názoru by toto mohlo platit i v případě prodejny, která, stejně jako v projednávaném případě, nabízí stavebniny, potřeby pro domácí kutily a zahradnické potřeby. Z vysvětlení podaného žalobkyní vyplývá, že zboží, které nabízí, pochází od několika stovek různých výrobců. Je možné si představit, že materiály a potřeby pro domácí kutily a zahradnické potřeby nabízené distributorem tohoto typu mohou být různých ochranných známek a že některé z těchto výrobků označených stejnými ochrannými známkami mohou být nabízeny k prodeji i jinými distribučními řetězci. Podle mého názoru je nicméně možné přijmout názor, že spotřebitelé si mohou ke svým nákupům vybrat tohoto konkrétního distributora, protože jim nabízí zvláštní výběr takovéhoto druhu zboží nebo protože vědí, že u něj naleznou ochotné prodavače, kteří jim budou schopni poskytnout potřebné rady, jak provést zamýšlené kutilské práce a jak si k tomuto účelu vybrat vhodné nářadí.

52. V těchto různých případech mi připadá myslitelné, že tyto činnosti díky způsobu své organizace, trvalosti a významu, jaký mají pro rozhodování o koupi výrobku ve vztazích mezi distributorem a spotřebiteli, mohou být spotřebiteli identifikovány jako služby samy o sobě, odlišné od samotného prodeje výrobků.

53. Stejně jako účastníci řízení, kteří předložili svá vyjádření, a Bundespatentgericht, přikláním se i já k rozboru, ze kterého vyplývá, že tyto činnosti mohou být považovány za služby poskytované za úplatu, třebaže nejsou účtovány zvlášť, neboť jsou vykonávány za účelem podpory prodeje určitého zboží, a nikoli z čistě nezištných důvodů, přičemž náklady, které na ně distributor vynakládá, promítá do své obchodní marže z prodeje samotných výrobků. Lze tudíž mít za to, že je splněna podmínka úplatnosti služeb vyjádřená v článku 50 ES, na který lze důvodně odkázat při výkladu směrnice s ohledem na její cíl spočívající zejména v podpoře volného pohybu služeb mezi členskými státy.

54. Mimoto nelze rovněž vyloučit, že distributoři mohou mít zájem na zápisu takovýchto ochranných známek pro služby. Je pravda, že, jak správně uvádí francouzská vláda, distributoři již mají k dispozici jiné právní prostředky, než jsou ochranné známky pro služby, k tomu, aby si připoutali svoje zákazníky a dosáhli toho, že spotřebitelé, kteří byli spokojeni s výběrem zboží a poradenstvím poskytnutým personálem, je budou schopni odlišit od ostatních soutěžitelů. Ochrana identity, pod kterou distributoři vykonávají svoji obchodní činnost, je chráněna prostřednictvím obchodního jména, což je ochrana, kterou musí podle článku 8 Pařížské úmluvy zajistit všechny země, které jsou její smluvní stranou( ). Na základě jejich vnitrostátního práva jsou rovněž chráněny název obchodní společnosti, který používají ve svých vztazích se třetími osobami, a firma, kterou označují své provozovny a kterou spotřebitele fyzicky upozorňují na její existenci. Tyto prostředky však nechrání dotčené služby o nic víc než ochranné známky pro výrobky.

55. Dále se mi jeví užitečné uvést, že značný počet členských států již za různých podmínek připouští, že služby poskytované v souvislosti s maloobchodem s výrobky mohou být chráněny ochrannou známkou( ). Principiálně totožný postoj zaujal i OHIM na základě nařízení, které se sice týká ochranné známky Společenství, a nikoli národních ochranných známek, ale jehož systém zápisu a cíle spočívající v uskutečnění vnitřního trhu odpovídají cílům směrnice. Druhý odvolací senát OHIM tak ve svém rozhodnutí Giacomelli Sport( ) rozhodl, že služba poskytovaná v rámci maloobchodu může být službou, pro kterou mohou být zapsány ochranné známky Společenství( ). Následně po tomto rozhodnutí předseda OHIM po několika konzultacích s vnitrostátními úřady a WIPO ve svém sdělení č. 3/01 ze dne 12. března 2001 rovněž uvedl, že by ochranná známka Společenství mohla být za podmínek, které upřesnil a kterými se budeme zabývat při hledání odpovědi na druhou předběžnou otázku, zapsána pro služby poskytované v souvislosti s maloobchodem s výrobky.

56. S přihlédnutím ke všem těmto skutečnostem navrhuji Soudnímu dvoru, aby na první předběžnou otázku odpověděl tak, že činnosti vykonávané v rámci maloobchodu s výrobky, které jsou odlišné od samotného prodeje a které mohou být identifikovány, mohou být podle směrnice službou, pro kterou může být zapsána ochranná známka.

B – K druhé předběžné otázce

57. Podstatou druhé otázky Bundespatentgericht je, v jakém rozsahu musí být podle směrnice upřesněn obsah služeb poskytovaných maloobchodníkem v rámci maloobchodu, aby bylo zaručeno, že předmět ochrany ochranné známky bude určen tak, jak to vyžaduje jednak funkce ochranné známky definovaná v článku 2 směrnice, která spočívá v tom, že odlišuje výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků, a jednak potřeba vymezit rozsah ochrany poskytované takovou ochrannou známkou v případě kolize.

58. Komise má za to, že tato otázka se týká formálních náležitostí zápisu ochranné známky, a že tedy spadá do pravomoci členských států. Komise se na podporu svého rozboru opírá o pátý bod odůvodnění směrnice, podle kterého si členské státy podrží úplnou volnost v úpravě procesních ustanovení o zápisu ochranných známek. Rovněž zdůrazňuje, že pokud jde o podmínky vyžadované vnitrostátními úřady k zapsání ochranných známek pro služby v oblasti maloobchodu, existují v praxi jednotlivých členských států rozdíly. Uplatňuje konečně, že pokud jde o ochrannou známku Společenství, nejsou požadavky kladené na popis výrobku nebo služby upraveny v nařízení, nýbrž v prováděcím nařízení č. 2868/95.

59. S tímto rozborem se neztotožňuji. Směrnice dozajista stejně jako nařízení nestanoví, do jaké míry je třeba upřesnit výrobky a služby, pro které je možné zapsat ochrannou známku. Je rovněž nesporné, že cílem směrnice není úplná harmonizace známkového práva členských států a že si členské státy vyhradily, že si budou moci samy upravit procesních pravidla pro zapisování ochranných známek.

60. Nicméně předmětem směrnice je, jak stanoví její první a sedmý bod odůvodnění, harmonizovat podmínky pro nabytí práv k ochranné známce. Ze zkoumání systematiky směrnice podle mého názoru vyplývá, že to, do jaké míry musí být upřesněny výrobky nebo služby, pro něž je podávána přihláška ochranné známky, aby byla zaručena určitost předmětu ochrany, patří mezi hmotněprávní podmínky tohoto zápisu.

61. Jsem si vědom toho, že systém směrnice spočívá na zápisu. Zápisem ochranné známky jsou s touto ochrannou známkou spjata práva upravená směrnicí a je možné určit přesný rozsah těchto práv. Směrnice tak stanoví několik podmínek, které musí splňovat označení, které má tvořit ochrannou známku. Ve výše uvedeném rozsudku Sieckmann Soudní dvůr upřesnil význam zápisu do veřejného rejstříku. Podle Soudního dvora je „předmětem takovéhoto zápisu zpřístupnění [ochranné známky] příslušným orgánům a veřejnosti, obzvláště pak hospodářským subjektům. Příslušné orgány musí mít jednak možnost seznat s jistotou a přesností druh označení, které tvoří ochrannou známku, aby byly schopny plnit své povinnosti spojené s posuzováním přihlášek, jakož i zveřejňováním a vedením vhodného a přesného rejstříku ochranný známek. Krom toho musí mít hospodářské subjekty možnost ujistit se a mít přesné informace o provedených zápisech nebo přihláškách podaných jejich skutečnými nebo možnými soutěžiteli, a získat tak relevantní informace o právech třetích osob. Aby uživatelé tohoto rejstříku byli schopni určit ze zápisu ochranné známky její přesný druh, musí být grafické znázornění obsažené v rejstříku úplné, snadno přístupné a srozumitelné“( ).

62. Tyto požadavky kladené na jistotu a přesnost, s jakou musí být možné se seznámit s předmětným označením, aby příslušným orgánům byl umožněn výkon jejich kontrolních povinností a aby majitel ochranné známky a jiné hospodářské subjekty mohli přesně zjistit rozsah práv, které ze zápisu vyplývají, lze vztáhnout i na výrobky a služby, pro které je ochranná známka zapisována.

63. Označení na straně jedné a výrobky a služby, k jejichž označování má toto označení sloužit, na straně druhé představují dvě neoddělitelné složky zápisu, které umožňují určit práva vyplývající z každé zapsané ochranné známky. V systému vytvořeném směrnicí je ochranná známka přihlašována vždy za účelem označení výrobku nebo služby( ). Důvody pro odmítnutí stanovené v článku 3 směrnice musí být posuzovány zejména ve vztahu k těmto výrobkům a těmto službám( ). Stejně tak je třeba brát v potaz výrobky a služby, pro které je přihlašována ochranná známka, když se posuzuje, zda má být zápis zamítnut na základě článku 4 směrnice z důvodu, že by tato ochranná známka byla totožná nebo že by u ní hrozila záměna se starší ochrannou známkou. Podle článku 4 nebude ochranná známka do rejstříku zapsána nebo, pokud již zapsána byla, bude prohlášena za neplatnou, „pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna( ). Podle téhož článku odst. 1 písm. b) existence nebezpečí záměny vyvstává z provázanosti mezi podobností jednotlivých označení navzájem a podobností výrobků a služeb označovaných těmito označeními.

64. Znalost výrobků a služeb krytých ochrannou známkou je zároveň nutná k tomu, aby bylo možné určit práva vyplývající ze zápisu v souladu s článkem 5 směrnice. Konečně skutečnost, že je uvedeno, na jaké výrobky a služby se vztahuje ochranná známka, umožňuje vnitrostátním úřadům uplatnit důvody pro zrušení nebo neplatnost ochranné známky podle článku 13 směrnice pouze u těch výrobků a služeb, u kterých jsou tyto důvody dány.

65. Požadavky vymezené Soudním dvorem ve výše uvedeném rozsudku Sieckmann ohledně vnímání označení by byly zbaveny užitečného účinku, kdyby nebylo možné se přesně seznámit s výrobky a službami, pro něž byla podána přihláška ochranné známky nebo pro něž byla ochranná známka zapsána.

66. Tato možnost seznámit se je o to významnější, že, jak Soudní dvůr již uvedl, systém zapisování ochranných známek, který je základním prvkem jejich ochrany, musí přispívat, co se práva Společenství a jednotlivých vnitrostátních právních úprav týče, k právní jistotě a řádné správě( ). Proto v souladu s ustálenou judikaturou musí být důvody pro odmítnutí stanovené směrnicí zkoumány důkladně a úplně, aby se předešlo neoprávněnému zápisu ochranné známky( ). Provedení důkladného a úplného posouzení ještě před zápisem tak, aby byla zaručena právní jistota, tedy rovněž vyžaduje, aby bylo možné se přesně seznámit s výrobky a službami, na které se má ochranná známka vztahovat.

67. S ohledem na tyto úvahy zastávám názor, že to, v jakém rozsahu musí být upřesněn obsah poskytovaných služeb v rámci maloobchodu s výrobky, patří mezi podmínky nabytí práv k ochranné známce, jež má směrnice harmonizovat. Je tedy na Soudním dvoru, aby určil požadovanou míru přesnosti tohoto obsahu.

68. Tuto otázku řeší jednotlivé vnitrostátní úřady a OHIM různě. Jejich praxe může být shrnuta zhruba následovně( ). Co se týče popisu služeb chráněných ochrannou známkou, některé vnitrostátní úřady připouští zápis takovýchto služeb pod názvem „maloobchod“ nebo „maloobchodní služby“. Jiné úřady podmiňují zápis přesnějším popisem nabízených služeb, který případně odkazuje na vysvětlivky k třídě 35 Niceského třídění spočívající v „seskupování různých výrobků (kromě jejich přepravy) pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli, aby si tyto výrobky mohl pohodlněji prohlížet a nakupovat“. Co se týče výrobků, ke kterým se váží tyto služby, většina úřadů doporučuje nebo vyžaduje, aby byly upřesněny nebo aby bylo upřesněno odvětví, do kterého patří. Jiné úřady připouští, že tohoto upřesnění lze dosáhnout tím, že bude uvedeno odvětví trhu, ve kterém jsou tyto služby poskytovány, např. lékárna nebo prodejna nábytku.

69. Co se týče OHIM, jeho druhý odvolací senát ve výše uvedeném rozhodnutí Giacomelli Sport uvedl, že je nezbytné, aby přihlašovatel poskytl srozumitelný popis služby, jakož i odkaz na oblast, v jaké je poskytována. Jako příklad uvedl výraz „maloobchodní služby v odvětví sportovních výrobků“.

70. Ve svém výše uvedeném sdělení č. 3/01 předseda tohoto úřadu zaujal poněkud odlišný postoj. Je toho názoru, že služby poskytované při maloobchodu s výrobky mohou být chráněny ochrannou známkou Společenství pro služby a spadají do třídy 35 Niceského třídění. Následně uvádí, že výraz „maloobchodní služby“ je jasný a přijímaný kanceláří WIPO pod podmínkou, že tato formulace bude chápána jako ta, která je uvedena ve vysvětlivkách ke třídě 35. Pokud jde o upřesnění oblasti činnosti, ve které jsou služby nabízeny, uvádí, že na rozdíl od postoje, který zaujal druhý senát, nelze toto upřesnění považovat z právního hlediska za nezbytné, neboť se nevyžaduje u služeb patřících do jiných tříd Niceského třídění, jako jsou opravy, údržba nebo doprava. Zastává však názor, že toto upřesnění je nicméně žádoucí. Co se týče oblasti činnosti, navrhuje následují formulace: „maloobchodní služby v oboru potravinářských výrobků a nápojů“, co se týče specifické povahy poskytované služby, navrhuje používání výrazů jako „maloobchodní služby obchodního domu“ nebo „maloobchodní služby supermarketu“ atd.

71. Jsem toho názoru, že zápis ochranné známky pro služby poskytované v rámci maloobchodu by měl jasně ukázat jednak konkrétní obsah těchto služeb, a jednak výrobky nebo druhy výrobků, ke kterým se vztahují. Tento dvojitý požadavek je podle mého názoru odůvodněný s ohledem na systematiku a cíle směrnice z důvodu zvláštnosti služeb poskytovaných v rámci maloobchodu s výrobky.

72. Jak jsem již ukázal, zápis ochranné známky musí umožňovat vymezení přesného předmětu ochrany vyplývající z ochranné známky pro jejího majitele( ). Znalost těchto práv vyplývajících ze zápisu ochranné známky tudíž implikuje, že je možné přesně určit, na jaké služby se ochranná známka vztahuje. Popis těchto služeb je rovněž nezbytný k tomu, aby příslušné orgány mohly posoudit v rámci důkladné a úplné kontroly, zda zápis ochranné známky má být zamítnut na základě článku 4 směrnice z důvodu její totožnosti, nebo proto, že by představovala nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou z důvodu totožnosti nebo podobnosti předmětného označení, jakož i totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb pokrytých tímto označením. Je dále nezbytný k tomu, aby příslušné orgány mohly posoudit existenci důvodů pro odmítnutí, zrušení nebo neplatnost ochranné známky a mohly omezit rozsah tohoto odmítnutí pouze na výrobky a služby, u kterých jsou tyto důvody dány.

73. Za účelem určení, jaké důsledky z těchto požadavků plynou pro služby poskytované v rámci maloobchodu s výrobky, je podle mého názoru třeba vzít v potaz skutečnost, že se tyto služby odlišují od jiných služeb, jako jsou opravárenské služby, dopravní služby nebo čištění oděvů. Při poskytování takovýchto služeb totiž poskytovatel provádí práci, která je samotným předmětem smlouvy uzavřené mezi ním a spotřebitelem. Uvedením takovéto služby v přihlášce ochranné známky je popsána činnost, která je jasně identifikovatelná, jak pro kontrolní orgány, tak pro hospodářské subjekty, neboť se tím odkazuje na konkrétní činnost, kterou si každý dokáže představit. Jak jsem však uvedl, služby, které jsou předmětem tohoto sporu, jsou službami poskytovanými distributory v rámci prodeje jejich výrobků a jejich cílem je konkrétně usnadnění prodeje těchto výrobků. Tyto služby tudíž nejsou cílem samy o sobě. Spotřebitelé jich využívají pouze v rámci nákupu těchto výrobků a náklady na ně jsou zahrnuty v ceně těchto výrobků. Jak jsem dále ukázal, v systému známkového práva není prodej jako takový službou, pro kterou je možné zapsat ochrannou známku. Distributor se při své prodejní činnosti odlišuje od ostatních soutěžitelů prostřednictvím ochranné známky pro výrobky, které prodává, což může být ochranná známka výrobce nebo producenta nebo jeho vlastní obchodní značka.

74. Podle mého názoru má tedy význam to, zda je možné popsat služby poskytované v rámci maloobchodu s výrobky konkrétním způsobem a s dostatečnou přesností jednak pro účely jejich identifikace, a jednak proto, aby bylo zaručeno, že se neomezují na pouze na distribuci výrobků.

75. Proto zastávám názor, že výrazy jako „maloobchod“, použitý žalobkyní v její přihlášce, nebo „maloobchodní služby“ nemají dostatečnou výpovědní hodnotu, aby popsaly náplň poskytovaných služeb. Umožňují sice pochopit, že takto označované služby neodpovídají službám naprosto nezávislým na prodeji výrobků, jako jsou služby poskytované v obchodním domě, cestovní kanceláří, čistírnou oděvů nebo restaurací. Rovněž by mohly být případně chápány jako činnosti spojené s prodejem výrobků, které ovšem jsou jasně identifikovatelné, jako například smlouva o spotřebitelském úvěru nebo pojišťovací smlouva, a které patří do zvláštní třídy služeb Niceského třídění. Jsem však toho názoru, že neumožňují pochopit, že se jedná o konkrétní služby poskytované distributorem, které neodpovídají výše uvedeným činnostem a které se rovněž nekryjí s aktem prodeje jako takovým.

76. Dále se přikláním k názoru, že ani formulace obsažená ve vysvětlivkách k třídě 35 Niceského třídění, týkající se seskupování různých výrobků (kromě jejich přepravy) pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebiteli, aby si tyto výrobky mohl pohodlněji prohlížet a nakupovat, jedná-li se o distributora výrobků, nemá dostatečnou vypovídací hodnotu na to, aby charakterizovala jím poskytované služby, které se nekryjí s pouhým uvedením na trh dotčených výrobků určených k prodeji.

77. Rovněž je podle mého názoru nutné upřesnit, k jakým výrobkům a jakým druhům výrobků se tyto služby vztahují. Je sice pravda, jak uvedl předseda OHIM ve výše uvedeném sdělení č. 3/01, že takovéto upřesnění není vyžadováno při zápisu ochranných známek Společenství pro služby, které patří do jiných tříd Niceského třídění, jako jsou opravy, údržba nebo doprava. Avšak tato skutečnost se mi nejeví jako rozhodující a mohla by být s ohledem na systematiku a cíle právní úpravy Společenství odmítnuta s ohledem na zvláštní charakter předmětných služeb.

78. Jak jsem totiž ukázal, tyto služby mají sloužit k podpoře prodeje určitých výrobků. Na rozdíl od jiných služeb nejsou poskytovány nezávisle. Jsou poskytovány pouze v rámci prodeje určitých zvláštních výrobků. Nebylo-li by upřesněno, o jaké výrobky se jedná či do jaké patří skupiny, byl by rozsah ochrany vyplývající ze zápisu ochranné známky prakticky neomezený. Zápis takovéto ochranné známky by mohl mít za následek, že by přihlašovatel získal výhradní právo užívat toto označení v oblasti služeb poskytovaných v rámci maloobchodu s výrobky bez ohledu na druh výrobků. Podle mého názoru by takovýto stav nebyl v souladu s cílem směrnice, kterým je podpora volného pohybu zboží a služeb.

79. Jsem si vědom toho, že známkové právo poněkud paradoxně poskytuje konkrétnímu hospodářskému subjektu výlučná práva k označením, která slouží k usnadnění volného pohybu zboží a služeb při jejich uvádění na trh. Aby bylo dosaženo rovnováhy mezi zájmem na ochraně ochranné známky a zájmem na volném pohybu, musí přihlašovatel v systému zapisování podle známkového práva výměnou za tato výlučná práva přesně udat označení, jakož i výrobky a služby, na která se tato práva budou vztahovat. Tento požadavek umožňuje dosáhnout zároveň cíle spočívajícího v ochraně ochranné známky tím, že je přesně definován předmět této ochrany, a cíle spočívajícího ve volném pohybu služeb a zboží tím, že jsou jeho výlučná práva omezena na samotnou funkci ochranné známky, kterou je odlišení výrobků a služeb jejího majitele. Vzhledem k tomu, že předmětné služby mohou být již pojmově poskytovány pouze v rámci prodeje určitých zvláštních výrobků, mám za to, že systematika a cíle směrnice by mohly být vykládány tak, že přihlašovatel musí upřesnit, k jakým výrobkům se tyto služby vztahují.

80. Na rozdíl od Komise, se domnívám, že situace přihlašovatele, který požaduje zápis ochranné známky pro služby poskytované v rámci maloobchodu s výrobky není totožná se situací, kdy hospodářský subjekt žádá o zápis ochranné známky pro poskytování služby, jako je například propagace, aniž by uvedl konkrétní druh propagace, nebo pro širokou nabídku zboží a služeb. V těchto případech se skutečně jedná o ochranu velkého rozsahu. Avšak není jisté a ani to nelze předpokládat, že dotčená osoba použije svoji ochrannou známku pouze v konkrétním oblasti služeb nebo jen pro část výrobků uvedených v přihlášce. V takovémto případě, je tedy možné připustit, že je třeba uplatnit články 10 a 12 směrnice o zbavení majitele ochranné známky jeho práv v případě, že ji skutečně neužívá pro výrobky a služby, pro které byla zapsána, tak, aby označení mohlo být znovu dostupné pro odvětví nebo výrobky, pro které tohoto označení nebylo užíváno. Jsem však toho názoru, že by bylo nevhodné uplatňovat tento systém, jestliže je již od začátku dáno, že se služby mohou vztahovat pouze na určité výrobky.

81. Popis výrobků nebo druhů výrobků, na které se vztahují služby poskytované v rámci maloobchodu, by podle mého názoru mohl spočívat buď ve výčtu těchto výrobků, nebo by mohlo být uvedeno odvětví, do jakého patří předmětná činnost, nebo druh prodejny, kde bude služba poskytována, jestliže takovéto údaje jasně odkazují na daný druh zboží, jako například odvětví sportovních oděvů nebo prodejna nábytku. Naproti tomu pouhý odkaz na služby poskytované v „obchodním domě“ nebo „v supermarketu“, který může být praktický pro upřesnění kontextu, v jakém jsou předmětné služby poskytovány, se mi nejeví jako postačující k tomu, aby bylo možné určit výrobky, ke kterým se tyto služby vztahují, neboť v tomto druhu provozoven lze prodávat velmi rozdílné výrobky. Problém, který může vyvstat v případě distribuce v obchodních domech při podávání výčtu jednotlivých druhů prodávaného zboží z důvodu jejich velkého počtu se mi nejeví jako dostatečný důvod k tomu, aby bylo od požadavku přesnosti upuštěno.

82. S ohledem na tyto úvahy tedy Soudnímu dvoru navrhuji, aby na druhou předběžnou otázku odpověděl tak, že obsah služeb poskytovaných maloobchodníkem v rámci maloobchodu s výrobky a pro které je možné zapsat ochrannou známku pro služby, musí být podle směrnice upřesněn tak, aby bylo možné zjistit, v čem konkrétně výkon těchto služeb spočívá. Výrazy jako „maloobchod“ nebo „maloobchodní služby“ nemají dostatečnou vypovídací hodnotu pro to, aby mohly popisovat obsah takto poskytovaných služeb. Zápis ochranné známky pro služby poskytované v rámci maloobchodu s výrobky musí rovněž umožnit určit, k jakým výrobkům nebo k jakým druhům výrobků se tyto služby vztahují.

C – Ke třetí předběžné otázce

83. Třetí předběžná otázka se týká pojmu podobnost používaného v čl. 4 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice. Již jsem ukázal, že podle čl. 4 odst. 1 písm. b) nebude ochranná známka zapsána, pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou. Obdobně čl. 5 odst. 1 písm. b) stanoví, že majitel zapsané ochranné známky je oprávněn zakázat všem třetím osobám, aby v obchodním styku užívaly označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

84. Bundespatentgericht na úvod připomíná, že podle judikatury Soudního dvora je základním kritériem pro posouzení podobnosti výrobků či služeb ve smyslu výše uvedených ustanovení to, zda vzhledem k celkovým okolnostem mohou mít dotčené osoby za to , že výrobky či služby podléhají kontrole téhož podniku. Rovněž uvádí, že mezi relevantní kritéria, podle nichž se posuzuje to, zda jsou zboží či výrobky podobné, patří zejména povaha, určení a užívaní výrobků či služeb, jakož i případně to, zda spolu soutěží či se vzájemně doplňují.

85. Bundespatentgericht dále uvádí, že mnozí distributoři provádí kontrolu jakosti zboží, jehož distribuci zajišťují. Vyvozuje z toho, že kdyby byla uplatněna tato velmi široká definice podobnosti v oblasti ochranných známek pro služby poskytované v rámci maloobchodu s výrobky, podle které se považuje za postačující společná kontrola jakosti u zboží či služeb, mezi nimiž je funkční spojitost, mohlo by to mít za následek, že by majiteli ochranné známky byla poskytnuta ochrana v nekontrolovatelném rozsahu.

86. Uplatnění těchto kritérií by tak mohlo mít za následek, že tyto služby budou považovány jednak za obdobné jiným službám, které mohou být obecně poskytovány při distribuci výrobků, jako jsou finanční služby, pojišťovací služby nebo údržba, a jednak samotným výrobkům prodávaným distributorem.

87. K tomuto poslednímu bodu Bundespatentgericht uvádí, že podle německé judikatury mohou být výrobky užívané k poskytování služeb a tyto služby nehledě na jejich rozdílnou povahu považovány za podobné, jestliže se podnik poskytující služby nezávisle soustředí na výrobu nebo distribuci dotyčných výrobků nebo jestliže výrobci těchto výrobků vykonávají nezávisle činnost v odpovídajících oblastech služeb. Je tedy možné uznat podobnost mezi „restauračními službami“ a zbožím „alkoholické nápoje“ proto, že toto zboží je nabízeno ve výrobních závodech k okamžité spotřebě, nebo proto, že je podáváno v restauracích v rámci konzumace pokrmů, nebo také, když je prodáváno „přes ulici“.

88. S ohledem na tyto úvahy se Bundespatentgericht svojí třetí předběžnou otázkou Soudního dvora táže, v jakém rozsahu je třeba vymezit míru podobnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice mezi službami poskytovanými v rámci maloobchodu s výrobky a jinými službami poskytovanými v rámci distribuce výrobků nebo samotnými výrobky nabízenými maloobchodníkem k prodeji.

89. Sdílím názor Bundespatentgericht v tom, že je třeba předejít tomu, aby majiteli zapsané ochranné známky pro služby poskytované v rámci maloobchodu byla poskytnuta ochrana v příliš velkém rozsahu, jež by zahrnovala jak jiné služby, které mohou být poskytovány v rámci distribuce, tak veškeré výrobky, které tento majitel nabízí k prodeji. Stejně jako předkládající soud mám za to, že možnost zapsat takovéto ochranné známky by neměla mít za následek, že bude umožněno, aby tyto ochranné známky nahradily ochranné známky pro výrobky nebo omezily zájem, který se k nim váže.

90. Takovéto zpochybnění systému známkového práva by se totiž neslučovalo s veřejným zájmem. Třebaže vývoj distribuce může mít za následek, že služby poskytované v rámci uvádění určitého druhu výrobků na trh mají pro spotřebitele významný či dokonce rozhodující charakter, stále platí, že předmětem každého prodeje zůstává koupě daného výrobku. Zdá se mi potřebné připomenout na tomto místě, že výsledkem ochrany ochranných známek pro výrobky je ochrana a podpora jakosti těchto výrobků. Nabádá výrobce k tomu, aby udržovali vysokou jakost svých výrobků a aby investovali do zlepšování výrobků, přičemž je jim zaručena možnost udržovat si věrnost zákazníků díky hodnotě těchto výrobků identifikovatelných jejich ochrannou známkou. Totéž platí pro obchodní značku, kterou se může distributor rozhodnout umístit na výrobky, které nabízí k prodeji. Tím, že takto identifikuje své výrobky, má zájem na tom, aby jeho obchodní značka označovala pouze výrobky, které odpovídají určitému standardu jakosti. Tímto ochranná známka pro výrobky přispívá k hospodářskému pokroku. Je tedy podle mého názoru třeba, aby ve známkovém právu nebyla ochrana způsobu prodeje prostřednictvím ochranné známky pro služby poskytované v rámci maloobchodu na újmu hodnotě ochranných známek, které označují samotný předmět prodeje.

91. V tomto ohledu se nedomnívám, že by bylo možné předem vymezit za pomoci předem daných kritérií míru podobnosti mezi službami poskytovanými v rámci maloobchodu s výrobky a jinými službami, které mohou být poskytovány obecně v rámci distribuce, jakož i samotnými výrobky. Jak je totiž uvedeno v druhém bodě odůvodnění směrnice, tento pojem podobnosti musí být vykládán ve spojení s pojmem nebezpečí záměny. Podle judikatury toto nebezpečí existuje, když se veřejnost může mýlit ohledně původu předmětných výrobků a služeb, tj. když může mít za to, že tyto výrobky pochází od téhož podniku, jemuž může přičítat odpovědnost za jejich jakost.

92. Podle judikatury musí být toto nebezpečí záměny v posuzováno globálně v každém případě zvlášť při zohlednění veškerých relevantních faktorů( ). Toto posouzení vyžaduje určitou závislost mezi zohledňovanými faktory, zejména podobností ochranných známek a podobností označovaných výrobků či služeb. Nízký stupeň podobnosti mezi označovanými výrobky či službami tak může být kompenzován vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak. Nebezpečí záměny bude tím vyšší, čím je významnější rozlišovací způsobilost ochranné známky. Za účelem posouzení této rozlišovací způsobilosti je třeba vzít v potaz zejména podstatné vlastnosti ochranné známky včetně toho, zda je či není spojena s jakýmkoli prvkem popisujícím výrobky či služby, pro něž byla zapsána, podíl této známky na trhu, intenzitu, zeměpisný rozsah a dobu užívání této ochranné známky, výši investic vynaložených podnikem k její podpoře, podíl zájemců, kteří identifikují výrobky či služby jakožto pocházející od podniku určeného díky ochranné známce, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor či jiných profesních sdružení( ). Rovněž za účelem posouzení podobnosti mezi předmětnými výrobky či službami, je třeba zohlednit veškeré relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi výrobky či službami. Mezi tyto faktory zejména patří jejich povaha, určení, užívání, jakož i to zda jsou v soutěžním poměru nebo se doplňují( ).

93. Konečně, při posuzování tohoto nebezpečí záměny hraje rozhodující roli to, jak ochrannou známku vnímá průměrný spotřebitel předmětných výrobků či služby( ).

94. Z této judikatury tedy můžeme vyvodit, že posuzování podobnosti mezi službami a výrobky, které je těsně spjato s tím, zda existuje, či neexistuje nebezpečí záměny, je otázkou skutkovou, která vyplývá z posouzení všech okolností vlastních každému případu. Zdá se tedy, že lze těžko dopředu určit, že služby poskytované v rámci maloobchodu s výrobky nebudou v žádném případě obdobné některým druhům jiných služeb poskytovaných obecně v rámci distribuce nebo výrobky, ke kterým se vztahují. Kdyby byla předem vyloučena takováto podobnost, mohlo by to za určitých okolností vést ke zpochybnění samotné funkce ochranné známky, kterou je zaručit původ výrobků a služeb, které označuje.

95. Jsem toho názoru, že způsob, jakým lze omezit nebezpečí záměny, a tím pádem i rozsah ochrany poskytované na základě zápisu ochranné známky pro služby poskytované v rámci maloobchodu s výrobky, který nejlépe vyhovuje známkovému právu, spočívá v přesné a úplné definici takto poskytovaných služeb a výrobků, ke kterým se vztahují.

96. Je-li poskytnuto takovéto upřesnění, budou příslušné orgány muset v každém jednotlivém případě posuzovat u takto popsaných služeb s ohledem na jejich obsah a oblast, v jaké jsou poskytovány, zda může existovat v mysli dotčených spotřebitelů nebezpečí záměny jednak z důvodu totožnosti nebo podobnosti předmětných označení, a jednak z důvodu totožnosti nebo podobnosti služeb či výrobků krytých označením třetí osoby se službami poskytovanými v rámci maloobchodu s výrobky maloobchodníkem. Takovéto nebezpečí záměny může být uznáno pouze tehdy, když vzhledem k veškerým okolnostem jednotlivého případu mohou mít za to, že služby či výrobky onačené ochrannou známkou třetí osoby mají stejný původ jako služby poskytované maloobchodníkem v rámci maloobchodu s výrobky, tj. podle judikatury vzpomínané Bundespatentgericht, že služby této třetí osoby byly poskytovány nebo její výrobky bylo vyrobeny pod maloobchodníkovou kontrolou, kterému může být přičítána odpovědnost za jejich jakost.

97. Na rozdíl od Bundespatentgericht se nedomnívám, že skutečnost, že spotřebitelé ve své mysli od distributorů očekávají, že budou provádět určitou kontrolu jakosti výrobků, které prodávají nezávisle na tom, zda jsou výrobky označeny obchodní značkou předmětného distributora či ochrannou známkou výrobce, by mohla vést k předpokladu, že tyto výrobky musí být obecně považovány za obdobné službám poskytovaným v rámci maloobchodu s výrobky. Tyto výrobky jsou z povahy věci odlišné od těchto služeb. Jejich podobnost tedy nelze předpokládat. To, zda je možné je v jednotlivých případech považovat za podobné z důvodu jejich povahy, určení, užití, jakož i toho, zda jsou navzájem v soutěžním postavení či se doplňují, bude tedy možné posoudit v závislosti na vlastní charakteristice služeb a výrobků.

98. Dále nezastávám názor, že judikatura Soudního dvora musí vést k tomu, že tato kritéria budou vykládána extenzivně. Jak jsem již ukázal, pojem „podobnost“ musí být vykládán ve vztahu k pojmu nebezpečí záměny a, jak Soudní dvůr právě připomněl při rozhodování velkého senátu( ), takovéto nebezpečí nelze předpokládat. Ochrana majitele ochranné známky tudíž vyžaduje, aby byl podán důkaz o existenci nebezpečí záměny v mysli dotčené veřejnosti( ).

99. S ohledem na tyto úvahy jsem nakloněn názoru, že by zápis ochranných známek pro služby poskytované v rámci maloobchodu s výrobky, je-li zápis těchto ochranných známek podmíněn upřesněním obsahu těchto služeb a výrobků, ke kterým se vztahují, neměl mít za následek, že poskytne majiteli těchto ochranných známek neomezenou ochranu. V tomto bodě se ztotožňuji s názorem vyjádřeným ředitelem OHIM ve výše uvedeném sdělení č. 3/01, kde se uvádí, že ačkoli nelze nebezpečí záměny mezi službami poskytovanými v rámci maloobchodu a prodávanými výrobky vyloučit, je toto nebezpečí nepravděpodobné, s výjimkou zvláštních okolností, například když se jedná o ochranné známky totožné nebo téměř totožné, které jsou na trhu dobře zavedené( ).

100. S ohledem na tyto úvahy navrhuji Soudnímu dvoru, aby na třetí předběžnou otázku odpověděl tak, že není namístě vymezovat míru podobnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice mezi službami poskytovanými v rámci maloobchodu s výrobky a jinými službami poskytovanými v rámci distribuce výrobků nebo samotnými výrobky nabízenými maloobchodníkem k prodeji.

IV – Závěry

101. S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji Soudnímu dvoru, aby na předběžné otázky položené Bundespatentgericht (Německo) odpověděl následovně:

„ 1) Činnosti vykonávané v rámci maloobchodu s výrobky, které jsou odlišné od samotného prodeje a které mohou být identifikovány, mohou být podle první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, službou, pro kterou může být zapsána ochranná známka.

2) Obsah služeb poskytovaných maloobchodníkem v rámci maloobchodu s výrobky a pro které je možné zapsat ochrannou známku pro služby, musí být podle první směrnice 89/104 upřesněn tak, aby bylo možné zjistit, v čem konkrétně výkon těchto služeb spočívá. Výrazy jako ,maloobchod‘ nebo ,maloobchodní služby‘ nemají dostatečnou vypovídací hodnotu pro to, aby mohly popisovat obsah takto poskytovaných služeb. Zápis ochranné známky pro služby poskytované v rámci maloobchodu s výrobky musí rovněž umožnit určit, k jakým výrobkům nebo k jakým druhům výrobků se tyto služby vztahují.

3) Není namístě vymezovat míru podobnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. b) první směrnice 89/104 mezi službami poskytovanými v rámci maloobchodu s výrobky a jinými službami poskytovanými v rámci distribuce výrobků nebo samotnými výrobky nabízenými maloobchodníkem k prodeji.“