Věc C-127/09

Coty Prestige Lancaster Group GmbH

v.

Simex Trading AG

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Nürnberg)

„Právo ochranných známek – Nařízení (ES) č. 40/94 – Článek 13 odst. 1 –Směrnice 89/104/EHS – Článek 7 odst. 1 – Vyčerpání práv majitele ochranné známky – Pojem ‚výrobek uvedený na trh‘ – Souhlas majitele ochranné známky– Flakóny parfémů označené jako ‚testery‘ poskytnuté majitelem ochranné známky autorizovanému prodejci, který patří do sítě selektivní distribuce“

Shrnutí rozsudku

Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 89/104 – Vyčerpání práv z ochranné známky – Podmínka – Výslovný nebo implicitní souhlas majitele ochranné známky s uvedením na trh ve Společenství nebo Evropském hospodářském prostoru – Uvedení výrobků na trh zprostředkovatelem, jež porušuje ustanovení smlouvy o distribuci

(Nařízení Rady č 40/94, čl. 13 odst. 1; směrnice Rady 89/104, čl. 7 odst. 1)

Článek 13 odst. 1 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství a čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 o ochranných známkách musí být vykládány v tom smyslu, že vyčerpání práv z ochranné známky nastává pouze tehdy, pokud podle posouzení, které přísluší předkládajícímu soudu, může být dovozen výslovný nebo implicitní souhlas majitele ochranné známky s uvedením dotčených výrobků, u kterých je takové vyčerpání práv uplatňováno, na trh ve Společenství nebo v Evropském hospodářském prostoru.

Pokud k poskytnutí „testerů parfémů“ zprostředkovatelům smluvně vázaným s majitelem ochranné známky, aby jejich potenciální zákazníci mohli vyzkoušet jejich obsah, dochází bez přechodu vlastnictví a pod zákazem prodeje, kdy majitel ochranné známky může kdykoliv takové zboží na základě smlouvy stáhnout a kdy se jeho vzhled zřetelně liší od flakónů parfémů, které jsou obvykle poskytovány takovým zprostředkovatelům majitelem ochranné známky, brání skutečnost, že takovými testery jsou flakóny parfémů označené nápisy „vzorek“ a „prodej zakázán“ tomu, aby byl implicitně uznán souhlas majitele ochranné známky s jejich uvedením na trh, neexistují-li skutečnosti prokazující opak, posouzení čehož přísluší vnitrostátnímu soudu.

(viz body 47, 48 a výrok)

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu)

3. června 2010( )

„Právo ochranných známek – Nařízení (ES) č. 40/94 – Článek 13 odst. 1 – Směrnice 89/104/EHS – Článek 7 odst. 1 – Vyčerpání práv majitele ochranné známky – Pojem ‚výrobek uvedený na trh‘ – Souhlas majitele ochranné známky– Flakóny parfémů označené jako ‚testery‘ poskytnuté majitelem ochranné známky autorizovanému prodejci, který patří do sítě selektivní distribuce“

Ve věci C‑127/09,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Oberlandesgericht Nürnberg (Německo) ze dne 31. března 2009, došlým Soudnímu dvoru dne 6. dubna 2009, v řízení

Coty Prestige Lancaster Group GmbH

proti

Simex Trading AG,

SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát),

ve složení J.-C. Bonichot, předseda senátu, C. Toader, C. W. A. Timmermans (zpravodaj), P. Kūris a L. Bay Larsen, soudci,

generální advokát: P. Cruz Villalón,

vedoucí soudní kanceláře: R. Grass,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

– za Coty Prestige Lancaster Group GmbH C. Lehmentem a U. Hildebrandtem, Rechtsanwälte,

– za Simex Trading AG E. Stolzem, Rechtsanwalt,

– za italskou vládu G. Palmieri, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s M. Russo, avvocato dello Stato,

– za rakouskou vládu C. Pesendorfer, jako zmocněnkyní,

– za Komisi Evropských společenství H. Krämerem, jako zmocněncem,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146, dále jen „nařízení“) a čl. 7 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách ve znění dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. L 40, s. 3; Zvl. vyd 17/01, s. 92, dále jen „směrnice 89/104“).

2 Projednávaná žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností Coty Prestige Lancaster Group GmbH (dále jen „Coty Prestige“) se sídlem v Mohuči (Německo), a společností Simex Trading AG (dále jen „Simex Trading“) se sídlem v Appenzell (Švýcarsko), který vedl společnost Coty Prestige k podání zdržovací žaloby proti společnosti Simex Trading, jež je založená na tvrzení, podle kterého posledně uvedená společnost tím, že v Německu uváděla na trh parfumerii, porušila práva související s ochrannými známkami Společenství a mezinárodními ochrannými známkami, jichž je společnost Coty Prestige majitelkou nebo k nim má práva.

Právní rámec

Právo Unie

3 Článek 13 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Vyčerpání práv z ochranné známky Společenství“ v odstavci 1 stanoví:

„Ochranná známka Společenství neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání na výrobcích, které byly pod touto ochrannou známkou uvedeny na trh ve Společenství majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem.“

4 Článek 7 směrnice 89/104 v původním znění stanovil:

„Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal její užívání pro zboží, které bylo pod touto ochrannou známkou uvedeno majitelem nebo s jeho souhlasem na trh ve Společenství“.

5 V souladu s čl. 65 odst. 2 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), ve spojení s přílohou XVII bodem 4 této dohody, byl čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 ve svém původním znění pozměněn pro účely uvedené dohody tak, že výraz „ve Společenství“ byl nahrazen slovním spojením „ve smluvní straně“.

Vnitrostátní právo

6 Zákon o ochraně ochranných známek a ostatních rozlišovacích označení (Markengesetz) ze dne 25. října 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082) stanoví:

„Majitel ochranné známky nebo obchodního označení není oprávněn zakázat třetím osobám, aby takovou ochrannou známku nebo obchodní označení používaly pro výrobky, které byly uvedeny na trh v Německu, jiném členském státu Evropské unie nebo jiném státu, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, s takovou ochrannou známkou nebo obchodním označením, majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem.“

Spor v původním řízení a předběžná otázka

7 Coty Prestige vyrábí a distribuuje parfumerii pod vlastními ochrannými známkami, například Lancaster a Joop!, i ochrannými známkami třetích osob, například Davidoff, Jil Sander, Calvin Klein, Lagerfeld, J.Lo/Jennifer Lopez, Jette Joop, Nikos, Chopard a Vivienne Westwood.

8 Coty Prestige uvádí s takovými ochrannými známkami, které jsou ochrannými známkami Společenství nebo mezinárodními ochrannými známkami, své výrobky na trh celosvětově, prostřednictvím selektivního distribučního systému a její distributoři jsou obecně označování jako „autorizovaní prodejci“.

9 Článek 5 vzorové smlouvy uzavírané společností Coty Prestige s každým z jejích autorizovaných prodejců zní:

„5.1. V mezích hospodářské únosnosti [Coty Prestige] bude všestranně podporovat autorizovaného prodejce v jeho úsilí o prodej. Podrobnosti budou upraveny případ od případu dohodou mezi smluvními stranami.

5.2. [Coty Prestige] rovněž může zdarma poskytnout autorizovanému prodejci výzdobu a ostatní propagační materiál. V rozsahu, v němž takový materiál není poskytován spotřebitelům, zůstává majetkem [Coty Prestige], která může kdykoliv požadovat jeho vrácení.

5.3. Propagační materiál poskytnutý [společností Coty Prestige] musí být autorizovaným prodejcem používán výlučně pro účely propagace. Je zakázáno, aby autorizovaný prodejce takový materiál obchodně využíval […] zejména tím, že bude prodávat vzorky, testery nebo miniatury“.

10 Simex Trading, která není součástí sítě autorizovaných prodejců společností Coty Prestige, prodává zejména parfumerii.

11 Dne 26. září 2007 společnost Coty Prestige získala dva flakóny označené jako „testery“, které obsahovaly parfém značky Davidoff Cool Water Man, jenž pocházely ze zkušebního nákupu v obchodě nákupního řetězce Sparfümerie v Ingolstadtu (Německo).

12 Dotčené testery jsou původními flakóny, které obsahují též původní parfém, jsou však bez původního uzávěru a jsou označeny nápisem „vzorek“. Balení testerů se liší od balení původního zboží jednak tím, že jsou zabaleny do obalu z bílého papíru, na kterém jsou černými písmeny uvedeny údaje, které se obvykle v barevném provedení objevují na původním obalu. Krom toho se nápis „vzorek“ nachází na přední straně balení testerů a jejich boční strana nese označení „prodej zakázán“.

13 Výrobní čísla testerů získaných dne 26. září 2007 umožnila společnosti Coty Prestige zjistit, že dotčené exempláře byly dodány v červenci 2006 jednomu z jejích autorizovaných prodejců v Singapuru.

14 V návaznosti na to jeden z provozovatelů řetězce Sparfümerie informoval společnost Coty Prestige, že uvedené exempláře zakoupil od společnosti Simex Trading pro hlavní prodejní místo uvedeného řetězce v Norimberku a na podporu uvedeného tvrzení předložil faktury.

15 Na základě zjištění učiněných v souvislosti s uvedeným nákupem a dalším zkušebním nákupem testeru, který byl původně dodán na Blízký východ, Coty Prestige podala u německého soudu zdržovací žalobu proti společnosti Simex Trading s tvrzením, že dotčené testery byly poprvé uvedeny na trh ve Společenství nebo Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) bez souhlasu majitele ochranné známky.

16 Simex Trading navrhla zamítnutí žaloby a tvrdila, že právo dovozované z ochranné známky bylo, pokud jde o dotčené testery, vyčerpáno, jelikož byly uvedeny na trh v EHP se souhlasem majitele ochranné známky.

17 Coty Prestige odpověděla, že dotyčné výrobky nebyly uvedeny na trh z její iniciativy nebo s jejím souhlasem. Parfémy, včetně testerů, byly dodávány výlučně jejím autorizovaným prodejcům. Ve smlouvách, které uzavřela, si přitom Coty Prestige vyhradila vlastnictví testerů. Jedná se mimoto o propagační materiál, který není sám o sobě určen spotřebitelům, což vysvětluje, proč je na testerech jasně uvedeno, že je jejich prodej zakázán.

18 Landgericht Nürnberg-Fürth (zemský soud Norimberk-Fürth) žalobu společnosti Coty Prestige zamítl s tím, že právo odvozené z ochranné známky se v případě testerů vyčerpalo, ačkoliv byly označeny nápisem zakazujícím jejich prodej.

19 Vzhledem k tomu, že jsou testery poskytovány společností Coty Prestige autorizovaným prodejcům se svolením spotřebovat veškerý parfém, který obsahují, došlo podle Landgericht Nürnberg-Fürth k převodu skutečného dispozičního práva k takovým výrobkům, takže výrobky byly uvedeny na trh ve smyslu článku 7 směrnice 89/104 a článku 13 nařízení č. 40/94.

20 Podle uvedeného soudu zásada vyčerpání práv nemůže být omezena nebo učiněna nepoužitelnou formou smluvních omezení. Porušení smlouvy, kterou autorizovaný prodejce uzavřel se společností Coty Prestige, se týkalo pouze smluvních vztahů mezi dotyčnými subjekty. Výhrada vlastnictví by ostatně podle jeho názoru byla zbavena relevantnosti, pokud by pro vyčerpání práv postačoval pouhý převod skutečného dispozičního práva.

21 Oberlandesgericht Nürnberg (vrchní zemský soud Norimberk) je v rámci rozhodování o opravném prostředku toho názoru, že existují závažné pochybnosti ohledně opodstatněnosti názoru soudu prvního stupně.

22 Podle předkládajícího soudu z judikatury Soudního dvora – a zejména z rozsudku ze dne 30. listopadu 2004, Peak Holding (C‑16/03, Sb. rozh. s. I‑11313) – vyplývá, že hlavními kritérii, na kterých je založen pojem „uvedení na trh“ ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 a čl. 13 odst. 1 nařízení č. 40/94, jsou převedení dispozičního práva ke zboží a využití jeho hospodářské hodnoty.

23 Zvláštností projednávané věci je, že z důvodu smluvních ujednání testery zůstávají ve vlastnictví majitele ochranné známky, pouze jejich obsah je poskytován k užití, ale nikoliv k prodeji. Vzhledem k nápisům uvedeným na testerech a jejich obalech nabyvatelé věděli, že testery nejsou určeny k prodeji, takže možnost nabytí v dobré víře třetími osobami byla vyloučena.

24 Za takových okolností tak autorizovaný prodejce měl podle předkládajícího soudu k testerům pouze omezené dispoziční právo. Majitel ochranné známky ostatně nemohl využít hospodářskou hodnotu zboží, protože jeho prodej nebyl předpokládán.

25 Předkládající soud mimoto uvádí, že skutečným cílem poskytnutí testerů je propagace. To ostatně jasně vyplývá z údajů uvedených na vnějším obalu a na flakónu. Za uvedených okolností, na které poukazuje společnost Coty Prestige ve své zdržovací žalobě, nebylo takového cíle dosaženo, protože testery nebyly poskytnuty zákazníkům, aby mohli vyzkoušet jejich obsah, jelikož byly prodány třetím osobám v rozporu se smlouvou uzavřenou s dotyčným autorizovaným prodejcem.

26 Za těchto okolností se Oberlandesgericht Nürnberg rozhodl přerušit řízení a předložit Soudnímu dvoru k rozhodnutí následující předběžnou otázku:

„Zahrnuje pojem uvedení na trh ve smyslu čl. 13 odst. 1 nařízení č. 40/94 a článku 7 směrnice 89/104 poskytnutí – aniž by došlo k přechodu vlastnictví a jejich prodej byl zakázán – „testerů parfémů“ smluvně vázaným zprostředkovatelům, aby jejich potenciální zákazníci mohli vyzkoušet jejich obsah, přičemž zboží je na obalu označeno zákazem prodeje, výrobce/majitel ochranné známky může kdykoliv takové zboží na základě smlouvy stáhnout a obal zboží se svým jednodušším provedením zřetelně liší od obalu zboží, které výrobce/majitel ochranné známky obvykle uvádí na trh?“

K předběžné otázce

27 Podle ustálené judikatury články 5 až 7 směrnice 89/104 plně harmonizují pravidla o právech z ochranné známky a definují tak práva, jichž požívají majitelé ochranných známek v Unii (viz zejména rozsudek ze dne 15. října 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel a další, C‑324/08, Sb. rozh. s. I‑10019, bod 20 a citovaná judikatura).

28 Konkrétně článek 5 směrnice přiznává majiteli ochranné známky výlučné právo, jež mu umožňuje zakázat jakékoli třetí osobě zejména dovážet zboží označené jeho ochrannou známkou, nabízet je, uvádět je na trh nebo je za těmito účely skladovat. Článek 7 odst. 1 téže směrnice obsahuje výjimku z tohoto pravidla spočívající v tom, že stanoví, že právo majitele je vyčerpáno, jestliže bylo zboží uvedeno na trh v EHP samotným majitelem nebo s jeho souhlasem (viz zejména výše uvedený rozsudek Makro Zelfbedieningsgroothandel, bod 21, a citovaná judikatura).

29 Vyčerpání výlučných práv buď vyplývá ze souhlasu majitele s uvedením na trh v EHP, vyjádřeným výslovně nebo implicitně, nebo z uvedení na trh v EHP samotným majitelem ochranné známky nebo subjektem hospodářsky spojeným s majitelem ochranné známky, například nabyvatelem licence. Souhlas majitele ochranné známky nebo uvedení na trh v EHP jím nebo subjektem, který je s ním hospodářsky spojen, které se rovnají vzdání se výlučných práv, tak představují rozhodující součást vyčerpání takových práv (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 8. dubna 2003, Van Doren + Q, C‑244/00, Recueil, s. I‑3051, bod 34; ze dne 23. dubna 2009, Copad, C‑59/08, Sb. rozh. s. I‑3421, bod 43, jakož i výše uvedený rozsudek Makro Zelfbedieningsgroothandel a další, bod 24 a citovaná judikatura).

30 Aby byla zajištěna ochrana práv z ochranné známky a zároveň bylo umožněno pozdější uvedení zboží označeného ochrannou známkou na trh, aniž by tomu mohl majitel této ochranné známky bránit, je podstatné, aby posledně uvedený mohl kontrolovat první uvedení tohoto zboží na trh v EHP bez ohledu na to, zda toto zboží případně bylo poprvé uvedeno na trh mimo tento prostor, takové uvedení na trh nemá za účinek vyčerpání práv ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 (viz v tomto smyslu zejména výše uvedený rozsudek Makro Zelfbedieningsgroothandel a další, body 31 a 32, jakož i citovaná judikatura).

31 Mimoto práva z ochranné známky se vyčerpají pouze u těch výrobků, které byly poprvé uvedeny na trh v EHP majitelem ochranné známky nebo s jeho souhlasem. Naopak majitel ochranné známky může vždy zakázat použití ochranné známky v souladu s výlučným právem, které mu přiznává směrnice 89/104 pro jiné kusy výrobku, které nebyly předmětem takového prvního uvedení na trh v EHP (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 1. července 1999, Sebago a Maison Dubois, C‑173/98, Recueil, s. I‑4103, body 19 a 20).

32 Ve věci v původním řízení vyvstává otázka, zda za okolností projednávané věci byly dotčené výrobky, tedy testery parfémů, které společnost Coty Prestige poskytla svým autorizovaným prodejcům v rámci smlouvy o selektivní distribuci, poprvé uvedeny na trh v EHP samotným majitelem ochranné známky nebo třetí osobou, avšak se souhlasem majitele ochranné známky.

33 Narozdíl od věci, která vedla k vydání rozsudku Peak Holding, uvedenému výše, se věc v původním řízení netýká otázky, zda některé úkony týkající se výrobků označených ochrannou známkou, vzhledem k tomu, že byly uskutečněny v EHP majitelem takové ochranné známky nebo subjektem hospodářsky spojeným s majitelem ochranné známky, mohou být klasifikovány jako „uvedení na trh“ ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104. Proto zjištění týkající se pojmu uvedení na trh, ke kterým uvedený rozsudek dospěl, nejsou za okolností, které existují v projednávané věci, relevantní.

34 V projednávané věci v původním řízení, jak vyplývá z předkládacího rozhodnutí, byl totiž úkon, který musí být kvalifikován jako první uvedení dotčených výrobků na trh v EHP, pro který je uplatňováno vyčerpání práv z ochranné známky, uskutečněn nikoliv majitelem ochranné známky nebo subjektem hospodářsky spojeným s majitelem ochranné známky, ale třetí osobou; je proto nesporné, že prvním uvedením dotčených testerů v původním řízení na trh v EHP je prodej testerů dovezených společností Simex Trading v řetězci Sparfümerie v Německu, které byly získány uvedenou společností od autorizovaného prodejce společnosti Coty Prestige se sídlem v Singapuru.

35 Mimoto, s ohledem na judikaturu uvedenou v bodech 30 a 31 tohoto rozsudku, počáteční poskytnutí výrobků dotčených původním řízením společností Coty Prestige jejímu autorizovanému prodejci se sídlem v Singapuru ani poskytnutí jiných kusů stejného výrobku společností Coty Prestige jejím autorizovaným prodejcům se sídlem v EHP nemohou být považovány za uvedení výrobků dotčených původním řízením, u kterých je uplatňováno vyčerpání práv z ochranné známky, na trh ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104.

36 Z toho vyplývá, s ohledem na judikaturu uvedenou v bodu 29 tohoto rozsudku, že v takovém kontextu, jaký existuje ve věci v původním řízení, může být vyčerpání výlučných práv z ochranné známky pouze výsledkem jeho případného souhlasu s uvedením dotčených výrobků na trh v EHP třetími osobami, vyjádřeným výslovně nebo implicitně. V takovém kontextu se tudíž určující prvek, který může vést k vyčerpání výlučných práv, týká takového souhlasu, který se rovná vzdání se výlučných práv majitelem ochranné známky.

37 V tomto ohledu je třeba připomenout, že i v případech, kdy první uvedení dotčeného zboží na trh v EHP bylo uskutečněno subjektem, který nemá žádnou hospodářskou vazbu k majiteli ochranné známky, a bez výslovného souhlasu majitele ochranné známky, může vůle vzdát se výlučného práva stanoveného v článku 5 směrnice 89/104 vyplývat z konkludentního souhlasu uvedeného majitele (viz výše uvedený rozsudek Makro Zelfbedieningsgroothandel, bod 19 a citovaná judikatura).

38 Z judikatury totiž vyplývá, že i když taková vůle obvykle vyplývá z výslovného vyjádření souhlasu, nelze vyloučit, že v určitých případech může vyplynout konkludentně z určitých dříve, současně nebo následně nastalých skutečností a okolností uvedení na trh mimo EHP, které podle úvahy vnitrostátního soudu nepochybně dokládají, že se majitel vzdal svých práv (rozsudek ze dne 20. listopadu 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss, C‑414/99 až C‑416/99, Recueil, s. I‑8691, bod 46).

39 V tomto ohledu Soudní dvůr v bodu 60 výše uvedeného rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss rovněž rozhodl, že implicitní souhlas nemůže vyplývat:

– z toho, že majitel ochranné známky nesdělí všem následným nabyvatelům výrobků uvedených na trh mimo EHP své námitky proti uvádění na trh v EHP;

– z neuvedení zákazu uvedení na trh v EHP na výrobcích;

– z okolnosti, že majitel ochranné známky převedl vlastnictví výrobků nesoucích tuto ochrannou známkou, aniž by stanovil smluvní omezení, a že podle práva rozhodného pro smlouvu zahrnuje v případě neexistence takových omezení převedené vlastnické právo na neomezený další prodej nebo přinejmenším právo později uvádět výrobky na trh v EHP.

40 Soudní dvůr dále v bodu 66 téhož rozsudku rozhodl, že pokud jde o vyčerpání výlučných práv majitele ochranné známky, není relevantní:

– že hospodářský subjekt, který dováží výrobky nesoucí ochrannou známku, nevěděl o námitkách majitele proti jejich uvedení na trh v EHP nebo proti jejich uvedení na trh jinými hospodářskými subjekty než autorizovanými prodejci, nebo

– že autorizovaní prodejci a velkoobchodníci nestanovili svým kupujícím smluvní omezení stanovící takové námitky, přestože o tom byli informováni majitelem ochranné známky.

41 Ačkoliv je na předkládajícím soudu, aby s ohledem na skutečnosti uvedené v bodech 38 až 40 tohoto rozsudku, posoudil, zda v původním řízení existoval souhlas majitele ochranné známky s uvedením na trh v EHP, vyjádřený výslovně nebo implicitně, je třeba konstatovat, že v takovém kontextu, jaký je dán v projednávané věci, některé skutečnosti a okolnosti, které musí být vzaty v úvahu za účelem určení, zda je možné dovodit implicitní souhlas majitele ochranné známky, nehovoří ve prospěch jasného vzdání se jeho výlučných práv stanovených v článku 5 směrnice 89/104.

42 Ze skutečností uvedených v předkládacím rozhodnutí, které byly shrnuty v bodu 12 tohoto rozsudku, totiž vyplývá, že dotčenými výrobky v původním řízení jsou flakóny parfémů nabízené v balení, které – kromě slova „vzorek“ – bylo rovněž označeno nápisem „prodej zakázán“.

43 Takové označení, vzhledem k tomu, že jasně vyjadřuje vůli majitele dotyčné ochranné známky, podle které výrobky, které jsou jím označeny, nejsou předmětem prodeje mimo EHP ani uvnitř této oblasti, samo o sobě – a při neexistenci skutečností prokazujících opak – představuje rozhodující skutečnost, která brání tomu, aby byla konstatována existence souhlasu majitele ochranné známky s uvedením na trh v EHP ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104.

44 Ostatně, pokud – zejména s ohledem na dosah vzájemné žaloby podané společností Simex Trading ve věci v původním řízení – musí být žádost o rozhodnutí o předběžné otázce chápána v tom smyslu, že vedle domněnky popsané v bodu 34 tohoto rozsudku zahrnuje rovněž domněnku týkající se počátečního poskytnutí dotčených testerů v původním řízení společností Coty Prestige jednomu z jejích autorizovaných prodejců se sídlem v EHP, vyvstává otázka, zda takové poskytnutí musí být kvalifikováno jako „uvedení na trh“ ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104.

45 Nápis „prodej zakázán“, který je uvedený na obalech dotčených flakónů parfémů v původním řízení však takovou kvalifikaci vylučuje, jelikož jak již bylo uvedeno v bodu 43 tohoto rozsudku, jasně vyjadřuje vůli majitele dotyčné ochranné známky, že výrobky, které označuje, nejsou předmětem žádného prodeje mimo EHP ani uvnitř této oblasti .

46 Vzhledem ke skutečnosti, že znění čl. 13 odst. 1 nařízení č. 40/94 je v zásadě totožné se zněním čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104, s výjimkou definice území, na kterém musí dojít k uvedení na trh, okolnosti, která je ostatně nerelevantní v kontextu, který je dán v původním řízení, a jelikož neexistují jiné kontextuální skutečnosti nebo skutečnosti související s účelem uvedených ustanovení, je výklad čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104, který byl podán v tomto rozsudku pro účely poskytnutí odpovědi na položenou předběžnou otázku, platný i pro čl. 13 odst. 1 nařízení č. 40/94.

47 S ohledem na výše uvedené skutečnosti je třeba na položenou otázku odpovědět, že za okolností, jaké existují v projednávané věci, musí být čl. 13 odst. 1 nařízení č. 40/94 a čl. 7 odst. 1 směrnice 89/104 vykládány v tom smyslu, že vyčerpání práv z ochranné známky nastává pouze tehdy, když podle posouzení, které přísluší předkládajícímu soudu, může být dovozen výslovný nebo implicitní souhlas majitele ochranné známky s uvedením výrobků, u kterých je takové vyčerpání práv uplatňováno, na trh ve Společenství nebo v EHP.

48 Za okolností, které existují v projednávané věci, kdy k poskytnutí „testerů parfémů“ zprostředkovatelům smluvně vázaným s majitelem ochranné známky, aby jejich potenciální zákazníci mohli vyzkoušet jejich obsah, dochází bez přechodu vlastnictví a pod zákazem prodeje, kdy majitel ochranné známky může takové zboží kdykoliv na základě smlouvy stáhnout a kdy se jeho vzhled zřetelně liší od flakónů parfémů, které jsou obvykle poskytovány takovým zprostředkovatelům majitelem ochranné známky, brání skutečnost, že takovými testery jsou flakóny parfémů označené nápisy „vzorek“ a „prodej zakázán“ tomu, aby byl implicitně uznán souhlas majitele ochranné známky s jejich uvedením na trh, neexistují-li skutečnosti prokazující opak, posouzení čehož přísluší předkládajícímu soudu.

K nákladům řízení

49 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (čtvrtý senát) rozhodl takto:

Za takových okolností, jaké jsou dány v projednávané věci, musí být čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství a čl. 7 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách ve znění dohody o Evropském hospodářském prostoru, vykládány v tom smyslu, že vyčerpání práv z ochranné známky nastává pouze tehdy, pokud podle posouzení, které přísluší předkládajícímu soudu, může být dovozen výslovný nebo implicitní souhlas majitele ochranné známky s uvedením dotčených výrobů, u kterých je takové vyčerpání práv uplatňováno, na trh ve Společenství nebo v EHP.

Za takových okolností, jaké jsou dány v projednávané věci, kdy k poskytnutí „testerů parfémů“ zprostředkovatelům smluvně vázaným s majitelem ochranné známky, aby jejich potenciální zákazníci mohli vyzkoušet jejich obsah, dochází bez přechodu vlastnictví a pod zákazem prodeje, kdy majitel ochranné známky může kdykoliv takové zboží na základě smlouvy stáhnout a kdy se jeho vzhled zřetelně liší od flakónů parfémů, které jsou obvykle poskytovány takovým zprostředkovatelům majitelem ochranné známky, brání skutečnost, že takovými testery jsou flakóny parfémů označené nápisy „vzorek“ a „prodej zakázán“ tomu, aby byl implicitně uznán souhlas majitele ochranné známky s jejich uvedením na trh, neexistují-li skutečnosti prokazující opak, posouzení čehož přísluší předkládajícímu soudu.

Podpisy.