STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

DÁMASA RUIZ-JARABA COLOMERA

přednesené dne 10. listopadu 2005 1( )

Věc C‑206/04 P

Mülhens GmbH & Co. KG

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu

(ochranné známky a vzory)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Slovní ochranná známka ‚Zirh‘ – Námitky majitele ochranné známky Společenství ‚Sir‘– Zamítnutí námitek“

1. Předmětem tohoto kasačního opravného prostředku je rozsudek Soudu prvního stupně (čtvrtého senátu) ze dne 3. března 2004( ), kterým byla zamítnuta žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „OHIM“), zamítajícího námitky společnosti Mülhens GmbH & Co. KG (dále jen „Mülhens“), majitelky obrazové ochranné známky Společenství „Sir“ a navrhovatelky v projednávaném kasačním opravném prostředku, proti slovnímu označení „Zirh“ pro parfémy a kosmetické výrobky.

2. Znovu zde vyvstává otázka výkladu nebezpečí záměny stanoveného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství( ). Kasační opravný prostředek je založen na jediném důvodu obsahujícím dvě části, přičemž první z nich se týká posouzení existence uvedeného nebezpečí záměny s ohledem na některé způsoby uvádění výrobků nesoucích kolidující ochranné známky na trh, a druhá se týká pravidla zavedeného Soudem prvního stupně ve starší judikatuře, podle něhož mohou být fonetické podobnosti neutralizovány převažujícím pojmovým prvkem.

3. V tomto ohledu je rovněž zajímavý rozsudek, který vydal dne 6. května 2004 Landgericht Hamburg (Německo) rozhodující jako soud pro ochranné známky Společenství a který se týkal porušování práv k duševnímu vlastnictví ve sporu mezi uvedenými podniky ve věci týchž obchodních označení, v němž tento soud rozhodl ve prospěch žaloby majitele ochranné známky „Sir“ proti vlastníkovi označení „Zirh“, neboť měl za to, že nebezpečí záměny obou označení je prokázáno. Ačkoliv není nezbytně nutné při posuzování projednávané věci vycházet z tohoto rozsudku, úvahy o této skutkové okolnosti jsou v souvislosti s evropským systémem ochranných známek namístě.

I – Nařízení o ochranné známce Společenství

4. Uvedené nařízení č. 40/94 je základní normou, kterou je třeba použít pro objasnění problémů dotčených v projednávané věci.

5. Podle článku 4 může ochrannou známku Společenství tvořit „jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků“.

6. Článek 8 obsahuje relativní důvody pro zamítnutí zápisu, přičemž v odst. 1 písm. b) stanoví toto:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

a) […]

b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

[…]“

7. Ačkoliv články nařízení č. 40/94 nemají přímý vliv na základ projednávané věci, je třeba uvést ustanovení týkající se jak předpisů použitelných v případě porušení práv k průmyslovému vlastnictví, tak soudů pro ochranné známky Společenství.

8. Pokud jde o první z uvedených aspektů, článek 14 uvádí:

„1. Účinky ochranné známky Společenství jsou upraveny výlučně tímto nařízením. Jinak se porušení ochranné známky řídí podle ustanovení hlavy X vnitrostátními právními předpisy upravujícími porušení národní ochranné známky.

2. […]

3. Použitelné procesní předpisy se určí podle ustanovení hlavy X“.

9. V tomto ohledu čl. 91 odst. 1, obsažený v oddílu 2, „Spory týkající se porušení a platnosti ochranných známek Společenství“, hlavy X nazvané „Příslušnost a řízení ve věcech žalob týkajících se ochranných známek Společenství“, zavazuje členské státy, aby určily na svém území omezený počet „soudů prvního a druhého stupně (dále jen ,soudy pro ochranné známky Společenství‘) plnící funkce svěřené jim tímto nařízením“.

10. Podle článku 92, obsaženého ve stejné hlavě a stejném oddílu,

„Soudy pro ochranné známky Společenství mají výlučnou příslušnost:

a) ve věcech všech žalob pro porušení, a pokud to připouští vnitrostátní právní předpisy, pro hrozící porušení ochranné známky Společenství;

b) ve věcech žalob na určení, že nedochází k porušení, pokud je připouští vnitrostátní právní předpisy;

[…]“

II – Skutečnosti předcházející kasačnímu opravnému prostředku

A – Skutkové okolnosti sporu v původním řízení

11. Dne 21. září 1999 podala Zirh International Corp. u OHIM přihlášku ochranné známky Společenství pro slovní označení „Zirh“, která byla dne 3. dubna 2000 zveřejněna ve Věstníku ochranných známek Společenství č. 27/2000.

12. Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 3, 5 a 42 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

13. Dne 24. května 2000 podala společnost Mülhens námitky podle článku 42 nařízení č. 40/94 proti zápisu všech výrobků a služeb uvedených v přihlášce, přičemž své námitky založila na existenci starší obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek „Sir“, která označuje výrobky spadající podle Niceské dohody do třídy 3 a odpovídá následujícímu popisu: „Parfumerie, vonné oleje, kosmetika, vlasové vody (lotions), zubní pasty, mýdla“.

14. Dne 2. října 2000 společnost Zirh vymezila druhy zboží a služeb uvedených v přihlášce takto:

– „mýdla; parfumerie; vonné oleje; kosmetika; vlasové vody; vody po holení; dětské pudry, tělové a pleťové pudry; dětské šampony, vlasové šampony; vlasové kondicionéry; balzámy, krémy, gely a vody na holení; balzám a lesk na rty; koupelové a sprchové gely; krémy a vody pro péči o pokožku; deodoranty a antiperspiranty; pleťové masky; přípravky pro tvarování účesů; tělové oleje; parfémy; krémy a vody na čištění pleti; hydratační krémy pro péči o pokožku; pleťová, dezodorační a toaletní mýdla; ochranné přípravky proti slunečnímu záření a přípravky proti slunečnímu záření s vysoce ochrannými faktory“, spadající do třídy 3;

– „hygienické a kosmetické služby; kadeřnické služby; služby salónů krásy; výzkum a vývoj v oblasti kosmetiky; výzkum a vývoj v oblasti parfémů“, spadající do třídy 42.

15. Společnost Mülhens nicméně na svých námitkách trvala.

16. Příslušné oddělení OHIM svým rozhodnutím ze dne 29. června 2001 tyto námitky zamítlo, když mělo zejména za to, že obrazové a pojmové rozdíly mezi těmito označeními převažují nad jejich fonetickou podobností, takže mezi oběma ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny.

17. Dne 10. července 2001 podala tato společnost podle článku 59 nařízení č. 40/94 u OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení tohoto úřadu odvolání.

18. Dne 1. října 2002 druhý odvolací senát OHIM toto odvolání zamítl a potvrdil sporné rozhodnutí, přičemž v zásadě argumentoval tím, že přestože jsou dotčené výrobky a služby uváděny na trh stejnými distribučními kanály nebo ve stejných prodejnách, rozdíly mezi oběma ochrannými známkami jsou významnější než fonetická podobnost, která mezi oběma označeními může existovat v některých úředních jazycích Evropské unie.

19. Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 4. prosince 2002 podala společnost Muehlens proti tomuto rozhodnutí o zamítnutí žalobu na zrušení.

B – Napadený rozsudek

20. Žaloba byla založena na jediném žalobním důvodu vycházejícím z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Navrhovatelka zdůrazňovala fonetickou podobnost existující mezi označeními „Sir“ a „Zirh“, která je podle jejího názoru činí totožnými, zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, že způsob distribuce parfémů a kosmetiky neumožňuje vždy spotřebitelům vnímat jejich vzhled.

21. Přestože OHIM částečně připustil fonetickou podobnost sporných ochranných známek, s ohledem na velké pojmové odlišnosti mezi prvním označením, které má v angličtině jasný význam, a druhým, čistě fantazijním označením, neměl za to, že by tato podobnost vytvářela nebezpečí záměny.

22. Poté, co Soud prvního stupně připomněl judikaturou stanovená kritéria týkající se nebezpečí záměny( ), posuzoval, zda stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami je dostatečně vysoký na to, aby takové nebezpečí vzniklo.

23. Srovnával je z hlediska vzhledové, fonetické a pojmové podobnosti a došel k závěru, že jsou si podobné, jen pokud jde o výslovnost v některých zemích( ).

24. Poté Soud provedl v souladu s judikaturou Soudního dvora, podle níž může vyvolat nebezpečí záměny pouhá fonetická podobnost mezi ochrannými známkami( ), celkové posouzení všech relevantních faktorů projednávané věci a založil ho na celkovém dojmu, kterým sporné ochranné známky působí, s ohledem zejména na jejich rozlišovací a dominantní prvky.

25. Po tomto přezkumu Soud konstatoval, že slovo „Sir“ má jasný a přesně vymezený význam, který je cílová veřejnost schopna okamžitě zachytit( ), přestože neoznačuje žádnou vlastnost výrobků. Z této okolnosti vyvodil, že fonetické znaky byly neutralizovány znaky pojmovými a existujícími vzhledovými rozdíly, neboť ochranná známka „Sir“ obsahuje rovněž heraldický obrazec( ), a uplatnil dříve jím zavedené( ) pravidlo neutralizace fonetické podobnosti pojmovými odlišnostmi.

26. Napadený rozsudek nepřikládá velký význam podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, neboť měl za to, že dotčené zboží je obvykle uváděno na trh tak, že spotřebitelé, na rozdíl od tvrzení navrhovatelky v prvním stupni a v řízení o kasačním opravném prostředku, která svoji tezi nepodpořila žádným důkazem, vnímají označení z hlediska vzhledového a nikoliv pouze nebo převážně na základě fonetického vjemu( ).

27. V důsledku toho Soud prvního stupně konstatoval, že stupeň podobnosti mezi oběma ochrannými známkami není dostatečně vysoký pro to, aby mohlo vzniknout nebezpečí záměny, co se týče podniku, od něhož dotčené výrobky nebo služby pocházejí, přestože jsou částečně podobné nebo totožné( ), a žalobu na zrušení tedy zamítl.

III – Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání účastníků řízení

28. Kasační opravný prostředek společnosti Mülhens byl u kanceláře Soudního dvora zaregistrován dne 6. května 2004 a kasační odpověď OHIM dne 27. července téhož roku.

29. Účastníci řízení podali písemně repliku a dupliku dne 20. října 2004 a 28. ledna 2005.

30. Jednání, jehož se zúčastnili zástupci společnosti Mülhens, OHIM a společnosti Zirh International Corp., se konalo dne 6. října 2005.

31. Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

– zrušil rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 3. března 2004 ve věci T‑355/02,

– zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 1. října 2002 (věc č. R 657/2001-2) týkající se námitkového řízení mezi Mülhens a Zirh International Corp.,

– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

32. OHIM podporovaný účastníkem v prvním stupni navrhuje, aby Soudní dvůr:

– zamítl kasační opravný prostředek,

– uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

IV – Analýza důvodu kasačního opravného prostředku

33. Mülhens uplatňuje jediný důvod vycházející z porušení pojmu nebezpečí záměny stanoveného čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, který se dělí na dvě části. První je založena na existenci nebezpečí záměny a zejména na tom, jaký vliv má způsob uvádění dotčených výrobků a služeb na trh na poměrnou váhu fonetických, vzhledových a pojmových podobností. Druhá zpochybňuje pravidlo, podle kterého mohou být za určitých okolností fonetické podobnosti neutralizovány podobnostmi pojmovými.

A – K první části jediného důvodu kasačního opravného prostředku

34. Je třeba především uvést, že tato část důvodu se může jevit nepřípustná, neboť požaduje, aby Soudní dvůr nahradil zamítavé posouzení skutkových okolností, které Soud prvního stupně vedlo k vyloučení nebezpečí záměny, zatímco z článku 58 Statutu Soudního dvora vyplývá, že Soudní dvůr není k takovému posuzování příslušný( ).

35. Přesto v souladu se zásadou in dubio pro actione jakožto kogentního kritéria výkladu, jehož cílem je pokračování řízení až do rozhodnutí o věci samé, které vyplývá z práva na efektivní soudní ochranu, umožní podrobnější přezkum jednotlivých argumentů navrhovatelky předložených v jejím návrhu a v její replice odhalit jejich skutečný smysl.

36. Podle společnosti Mülhens je porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 důsledkem toho, že Soud prvního stupně nerespektoval judikaturu Soudního dvora, podle níž pouhá fonetická podobnost ochranných známek může vést ke vzniku nebezpečí záměny( ). Podle tohoto podniku taková podobnost vyvolává automaticky takové nebezpečí, a rozbor vzhledové a pojmové podobnosti je tak irelevantní.

37. Význam fonetické podobnosti je podle jejího názoru posílen i tím, že zákazník nemá zboží při koupi vždy před sebou, neboť dotčené zboží se ke spotřebiteli často dostává způsoby distribuce, v nichž vyslovení ochranné známky hraje významnou úlohu, což se týká dárků, nákupu zboží na písemnou objednávku nebo po telefonu a na základě doporučení ve specializovaných obchodech, například v salónech krásy a kadeřnictvích nebo parfumeriích.

38. Na podporu svého tvrzení přiložila společnost Mülhens jako přílohu ke své replice fotokopii rozsudku vydaného dne 6. května 2004 Landgericht Hamburg (Německo) ve věci porušení práv z ochranné známky, kde účastníci řízení byli titíž a předmětem sporu byla tatáž označení jako v tomto kasačním opravném prostředku. Německý soud v tomto rozsudku připustil nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, což je ve výslovném rozporu se zde napadeným rozsudkem, který je dřívějšího data.

39. OHIM nezpochybňuje analýzu navrhovatelky ohledně fonetické podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami, ale rozhodující úlohu, kterou navrhovatelka dává tomuto hledisku. Krom toho má za to, že výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer v bodě 28 pouze připouští možnost, že fonetická podobnost prokazuje nebezpečí záměny. Aby však bylo možné dospět k takovému závěru, je nezbytné provést celkové posouzení všech relevantních prvků a kolidujících výrobků.

40. OHIM nepřikládá velký význam výslovnosti označení při uvádění dotčených výrobků na trh a nepokládá příklady uvedené navrhovatelkou za dostatečné a reprezentativní. Podle jeho názoru nejsou uvedené případy pravidlem, zatímco účelem kritérií zavedených judikaturou Soudního dvora je právě stanovení typických nebo běžných situací.

41. OHIM mimoto nevidí v rozsudku Landgericht Hamburg žádné pochybení, jelikož rozhodoval o odlišných skutkových okolnostech, než které byly předloženy Soudu prvního stupně. Pro případ, že by tomu tak nebylo, dal najevo své znepokojení, co se týče důsledků takového rozsudku, neboť by se účastníci řízení dostali do ožehavé, či dokonce neudržitelné situace, vzhledem k tomu, že vnitrostátní soudy pro ochranné známky by používaly při posuzování nebezpečí záměny právní pravidla odlišná od právních pravidel uplatňovaných Soudem Společenství, který, ačkoliv rozhoduje v prvním stupni, vykonává základní pravomoc v Evropské unii. Toto posledně uvedené hledisko však nemá přímý vliv na výsledek projednávaného řízení, takže se k němu vrátíme až po posouzení důvodu kasačního opravného prostředku( ).

42. Poté, co byla tímto způsobem prokázána přípustnost první části jediného důvodu kasačního opravného prostředku, je třeba zaměřit přezkum věci samé na analýzu judikatury Soudního dvora zavedené ve výše uvedeném rozsudku Lloyd Schuhfabrik Meyer, konkrétně na bod 28, v němž se uvádí, že „[…] nelze vyloučit možnost, že by pouhá fonetická podobnost ochranných známek mohla vyvolat nebezpečí záměny […]“.

43. Ve skutečnosti není smysl této věty absolutní, jak tvrdí navrhovatelka, neboť v rozsudku je konstatováno, že fonetická podobnost je dostačující k tomu, aby soudy a quo v případě totožných výrobků rozhodly, že takové nebezpečí záměny existuje. Z gramatického rozboru těchto slov vyplývá, že Soudní dvůr nevylučuje, že by z takové podobnosti mohlo být vyvozeno nebezpečí záměny, avšak netvrdí, že by tomu tak muselo nutně být na základě pouhé sluchové podobnosti.

44. Když „nelze vyloučit možnost“, že k určité věci dojde, z logicko‑lingvistického hlediska vyplývá, že taková možnost je málo pravděpodobná, přičemž se naznačuje její neobvyklý charakter. Za žádných okolností však nelze z tohoto tvrzení vyvodit obecné pravidlo, třebaže pochybujeme, že taková situace někdy nastane.

45. Srovnání ostatních jazykových verzí tohoto rozsudku Soudního dvora potvrzuje uvedený rozbor. Tak to vyplývá jak z německé verze (němčina byla ve věci Lloyd Schuhfabrik Meyer jednacím jazykem), podle níž „sich nicht ausschließen lässt, daß allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr […] hervorrufen kann“, tak z francouzské verze, podle níž „qu’il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques puisse créer un risque de confusion“, nebo z anglické verze, podle níž „it is possible that mere aural similarity between trade marks may create a likelihood of confusion“. Uveďme také, ne snad ve snaze o vyčerpávající informace, ale se záměrem odstranit veškeré pochybnosti, znění v nizozemštině „niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring […] kan doen ontstaan“ nebo v italštině „non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi possa creare un rischio di confusione“.

46. Pokud jde o argument týkající se významu některých způsobů uvádění na trh, které neumožňují spotřebitelům dotčené výrobky zhlédnout, což zvyšuje důležitost sluchové podobnosti, je třeba uvést, aniž bychom dospěli k jádru problému, že Soud prvního stupně ho v bodě 53 napadeného rozsudku odmítl pouze z důvodu, že ho navrhovatelka vhodným způsobem neprokázala. V důsledku toho je bod důvodu opravného prostředku, kterým společnost Mülhens tomuto rozsudku vytýká, že nepřikládal těmto způsobům uvádění na trh význam, jaký si údajně zasloužily, neúčinný, neboť se týká tvrzení, které je obsažené jako nadbytečné v bodě 54, a neruší tudíž platnost tvrzení uvedeného v předchozím bodě.

47. V otázce posuzování důkazů je třeba navíc připomenout, že podle článků 225 ES a 58 Statutu Soudního dvora je kasační opravný prostředek omezen na právní otázky, jelikož pouze Soud je příslušný zjišťovat a posuzovat relevantní skutkové okolnosti, jakož i posuzovat důkazy, s výhradou případů, kdy by došlo k jejich zkreslení( ). Soudní dvůr tudíž není oprávněn k přezkumu těchto zjištění a posouzení skutečností vykonaných Soudem.

48. S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba zamítnout první část jediného důvodu kasačního opravného prostředku jako neopodstatněnou, neboť není shledáno žádné porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

B – Ke druhé části jediného důvodu kasačního opravného prostředku

49. Druhou částí důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka zpochybňuje pravidlo „neutralizace“ sluchových podobností pojmovými odlišnostmi mezi označeními, které uplatnil Soud prvního stupně v různých rozsudcích( ). Na jedné straně zpochybňuje jeho základ, neboť je podle jejího tvrzení v rozporu s judikaturou Soudního dvora. Na druhé straně pochybuje, že v projednávané věci by relevantní veřejnost zachytila při vyslovení anglického slova „Sir“ jeho smysl.

50. Svým prvním argumentem navrhovatelka popírá, že celkové posouzení všech aspektů znamená nutnost posuzovat označení podle fonetického, vzhledového a pojmového kritéria. Má totiž za to, a znovu se přitom jasně opírá o výše uvedený rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, zejména o bod 28 tohoto rozsudku, že je-li podobnost podle některého ze smyslových kritérií zjevná, může vzniknout nebezpečí záměny.

51. V tomto ohledu je třeba připomenout body 43 až 45 stanoviska v projednávané věci, v nichž jsem na základě rozboru přesného smyslu napadeného rozsudku tento výklad odmítl.

52. Pokud jde o druhý argument týkající se významu slova „Sir“, je třeba nejprve zdůraznit, že zpochybňuje posouzení skutkového stavu provedeného Soudem prvního stupně v rámci žaloby na zrušení rozsudku, jehož kontrola Soudnímu dvoru podle článku 58 Statutu Soudního dvora, jak jsem již uvedl, nepřísluší. Pokud však tento argument chápeme v tom smyslu, že zpochybňuje legalitu uvedeného pravidla neutralizace, je třeba uvést několik poznámek.

53. Není to poprvé, kdy Soudní dvůr řeší platnost tohoto pravidla posuzování nebezpečí záměny a ani já se k této otázce nevyjadřuji poprvé( ). Rámec judikatury je tvořen především rozsudkem SABEL, v němž Soudní dvůr požadoval poměrné zvážení všech relevantních faktorů dotčeného případu( ) a dodal, že co se týče vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, musí být celkové posouzení založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí( ), s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům( ).

54. Toto posouzení údajně dominantních vzhledových, sluchových nebo pojmových prvků přísluší v každém případě Soudu, který je se sporem obeznámen, neboť přezkum v této věci se v rámci řízení o kasačním opravném prostředku na čistě skutkové aspekty nevztahuje.

55. V jiném stanovisku( ) jsem už uvedl, že tento přezkum by byl relevantní pouze tehdy, bylo‑li by napadené pravidlo použito absolutně a a priori, tedy bez předchozího posouzení jednotlivých prvků, neboť by to znamenalo automatické uplatnění tohoto pravidla, což je v rozporu s výše uvedenou judikaturou Soudního dvora. Navrhovatel by samozřejmě mohl uplatňovat rovněž zkreslení skutkových okolností( ), ale tuto možnost je třeba odmítnout, neboť nebylo v kasačním opravném prostředku uplatněno.

56. Poté, co Soud v souladu s touto judikaturou posoudil v bodech 44 až 47 napadeného rozsudku všechny prvky, zabýval se v bodě 50 prvkem pojmovým, který považoval za určující a který se týká významu slovního prvku ochranné známky „Sir“.

57. S přihlédnutím k této judikatuře tedy Soud prvního stupně žádným způsobem neporušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a je tudíž namístě druhou část jediného důvodu kasačního opravného prostředku zamítnout jako neopodstatněnou.

C – K rozsudku vydanému Landgericht Hamburg

58. Jak jsem uvedl v bodě 38 stanoviska v projednávané věci, Landgericht Hamburg vydal dne 6. května 2004 rozsudek, kterým připouští existenci nebezpečí záměny v řízení, jehož účastníky byli navrhovatelka v tomto kasačním řízení a účastník řízení v prvním stupni a jehož předmětem bylo porušení práv z ochranné známky týkající se týchž označení.

59. Vzhledem ke struktuře režimu ochrany ochranných známek Společenství takový případ neudivuje, i když není běžný a tím méně žádoucí.

60. Ochranné známky Společenství a národní ochranné známky nejsou uzavřeny v nějakém vzduchotěsném prostoru, a tím od sebe zcela odděleny, nýbrž existují vedle sebe ve společném prostoru. Ačkoliv se navzájem nedoplňují, jsou provázány, čímž se stávají vzájemně prostupnými( ), poněvadž, jak je to vyjádřeno v bodech odůvodnění nařízení č. 40/94, právo Společenství upravující ochranné známky nenahrazuje právní předpisy členských států o ochranných známkách( ).

61. Tato spojitost s vnitrostátním právem se projevuje tehdy, dojde-li k porušení ochranných známek Společenství, což je prostor, který se řídí evropským právem a podpůrně i právem členských států( ), jako by šlo o obrácené uplatnění zásady subsidiarity( ). Článek 14 nařízení č. 40/94 tak stanoví, že zatímco jsou účinky ochranné známky Společenství upraveny výlučně jeho ustanoveními, porušení práv k průmyslovému vlastnictví se řídí vnitrostátními právními předpisy pro ochranné známky, což je pravidlo, kterou část právní teorie oprávněně kvalifikuje jako nejasné( ).

62. Ve věcech žalob pro porušení práv k ochranným známkám Společenství mají podle článku 92 písm. a) uvedeného nařízení výlučnou příslušnost soudy pro ochranné známky Společenství( ). V důsledku této nejasné terminologie může tedy tato právní úprava vyvolávat nejistotu( ). Když si to shrneme, aniž bychom zacházeli do podrobností, které by překročily rámec těchto úvah, lze zde podtrhnout následující aspekty.

63. Co se týče řízení, poté, co byla úředně ověřena příslušnost těchto soudů podle článků 93 a 94 nařízení č. 40/94( ), řídí se tyto soudy v souladu s čl. 97 odst. 3 pravidly použitelnými na stejný druh žalob v tom členském státě, na jehož území mají sídlo, s výhradou specifických ustanovení tohoto nařízení, kterých je ostatně málo a jsou obsaženy v jeho různých částech, a to přesto, že zákonodárce usiloval o to, aby bylo toto nařízení jednotné a autonomní( ).

64. Co se týče věci samé, nařízení č. 40/94 v čl. 9 odst. 1 a 2 pouze stanoví ius prohibendi majitele ochranné známky a „rozumné“ odškodnění (sic) za skutečnosti, které by nastaly poté, co byla přihláška ochranné známky Společenství zveřejněna, a které jsou po zveřejnění zápisu označení zakázány. Je třeba dodat, že majitel má právo požadovat, aby reprodukce ochranné známky ve slovníku, encyklopedii nebo podobném naučném díle byla opatřena označením, že se jedná o zapsanou ochrannou známku( ). V těchto případech nevyvstává otázka použitelného práva, neboť v případě sporu týkajícího se platnosti nebo porušení práv ochranné známky Společenství jsou ius a forum totožné, takže příslušný soud použije své vlastní právo, které v tomto případě čerpá z práva Společenství( ).

65. Naopak ostatní žaloby, zejména žaloby týkající se odpovědnosti za škodu, se řídí podle ustanovení čl. 98 odst. 2 nařízení č. 40/94 právními předpisy členského státu, na jehož území došlo k porušení (ex loci commissi delictii). V důsledku toho se tedy soudy pro ochranné známky musí řídit cizími právními předpisy, což je na újmu jednotného charakteru předpisů pro tento druh průmyslového vlastnictví( ). Právní předpisy a judikatura v oblasti odpovědnosti za škodu jsou tudíž v jednotlivých členských státech odlišné, což má vliv na výši částky, kterou může majitel ochranné známky Společenství za porušení svého práva z takové ochranné známky získat jako náhradu( ), a to v závislosti na kritériích, která jsou při posuzování utrpěné škody a výše odškodnění uplatňována.

66. Na druhé straně však dočasná a ochranná opatření soudů pro ochranné známky podléhají v souladu s článkem 99 nařízení č. 40/94 lex fori. Jejich dosah je však závislý na původu příslušnosti soudů: pokud vyplývá z čl. 93 odst. 1, 2, 3 nebo 4, jsou uvedená opatření vykonatelná v jakémkoli členském státě; jsou-li naopak přijata soudem pro ochranné známky Společenství, jehož sídlo je na území členského státu, kde k porušení ochranné známky došlo, jsou účinná pouze na území členského státu, kde má tento soud sídlo( ).

67. V rámci tohoto nastínění evropské právní úpravy týkající se příslušnosti soudů pro ochranné známky Společenství zbývá nakonec posoudit velmi zajímavý aspekt, a to pravidla, která mají zabránit vydávání vzájemně si odporujících rozsudků.

68. Zákonodárce, který si byl vědom skrytého nebezpečí obsaženého v tomto labyrintu procesních a hmotněprávních pravidel, začlenil do nařízení č. 40/94 několik mechanismů, jež měly toto nebezpečí potlačit. V tomto ohledu je třeba uvést jeho šestnáctý bod odůvodnění( ), jakož i ustanovení týkající se souvisejících žalob (článek 100) a případu podobajícího se( ) litispendenci (článek 105). Do této skupiny spadá také čl. 96 odst. 7 o pravomoci soudu pro ochranné známky Společenství v případě protinávrhu.

69. Přitom všechna tato ustanovení stanoví případné zastavení probíhajícího řízení nebo zamítnutí procesního aktu týkajícího se jeho zahájení, a to buď soudem pro ochranné známky Společenství, nebo jiným vnitrostátním soudem, mající za jediný účel zabránění vydání vzájemně si odporujících rozsudků, tak jak je to stanoveno v šestnáctém bodě odůvodnění vlastního nařízení.

70. Není však namístě zkoumat tato pravidla detailně, neboť tyto se týkají jiných situací, než které jsou dotčeny ve sporu v původním řízení. U Landgericht Hamburg se totiž nejednalo o vzájemnou žalobu, ani o problém litispendence nebo souvisejících žalob týkajících se porušení národní ochranné známky. Landgericht Hamburg byl předložen spor týkající se porušení práv z ochranné známky Společenství, za něž bylo požadováno odškodnění, zatímco ve stejné době byla Soudu prvního stupně předložena žaloba na zrušení rozsudku druhého odvolacího senátu OHIM týkající se námitek společnosti Mülhens proti zápisu ochranné známky „Zirh“. Je třeba připustit, že takový případ výslovně neupravuje ani nařízení č. 40/94, ani žádný jiný právní předpis( ).

71. Neexistence takového výslovného předpisu však nebrání tomu, aby byly, zejména v oblasti soudní spolupráce mezi vnitrostátními soudy a Soudním dvorem, uplatňována hmotněprávní pravidla a obecné zásady práva Společenství, jakož i zásada účinnosti práva Společenství a povinnost spolupráce, vyplývající z článku 10 ES.

72. Ačkoliv vnitrostátní soud má v rámci článku 234 ES rozhodující úlohu, protože může svobodně podávat a stahovat předběžné otázky týkající se výkladu( ), je třeba připomenout, že hlavním cílem tohoto nástroje soudní spolupráce je zaručit jednotné uplatnění práva Společenství( ).

73. Krom toho článek 10 ES v rámci povinnosti loajální spolupráce členských států ukládá vnitrostátním soudům povinnosti( ), jako je povinnost vykládat vnitrostátní právo ve světle práva Společenství a zejména směrnic( ).

74. V důsledku toho, vydává‑li vnitrostátní soud rozsudek, v němž používá neurčitý právní pojem uznaný přímo použitelnou normou Společenství, jako je například norma upravující nebezpečí záměny v oblasti ochranných známek Společenství, a tento rozsudek je v přímém rozporu s judikaturou Soudu prvního stupně Evropských společenství, dodržování výše uvedených povinností a hluboký účel předběžné otázky ho zavazují k tomu, aby uplatnil článek 234 ES, a tím se vyvaroval právní nejistoty vyplývající z koexistence protichůdných rozsudků v rámci Unie.

75. V rozsudku německého soudu je vyloučena teze Soudu prvního stupně, že stupeň sluchové podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami je tak bezvýznamný, že nestačí ke vzniku nebezpečí záměny, neboť stupeň totožnosti mezi dvěma označeními není dostatečně vysoký. Landgericht Hamburg se při zdůvodnění svého rozsudku opírá o judikaturu Bundesgerichtshof (nejvyššího německého soudu v oblasti občanského a trestního práva), podle níž nepřihlédnutí k fonetickým podobnostem při posuzování nebezpečí záměny neoprávněně zbavuje majitele ochranné známky části ochrany, která mu náleží.

76. I kdybychom připustili, že vnitrostátní soudy spadající do rozsahu působnosti čl. 234 odst. 2 ES, jako Landgericht Hamburg, mají určitou posuzovací pravomoc, zda předloží žádost o rozhodnutí o předběžné otázce( ), je z důvodu jednotného uplatnění práva Společenství nutno použít článek 234 ES, zejména v případě, kdy je judikatura vnitrostátního soudu vysokého stupně v rozporu s judikaturou soudu Společenství, a to tím spíše, že řízení o předběžné otázce mohlo být pro řešení sporu rozhodující.

77. Jak zdůrazňuje Komise, okolnost, že proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni německým soudem bylo možné podat opravný prostředek, nezmenšuje způsobenou újmu, zejména co se týče právní nejistoty. V případě zjevné kolize ohledně výkladu normy Společenství bylo jediným řešením použití článku 234 ES( ). Lze nicméně doufat, že odvolací soud tuto situaci napraví způsobem přísně hermeneutickým a v evropském duchu, jaký doposud německé soudy, vždy připravené k loajální spolupráci se Soudním dvorem plynoucí ze smluv, prokazovaly.

78. V tomto kontextu bezpochyby nelze jen litovat rozhodnutí Landgericht Hamburg, ale také usilovat o to, aby už k takovým dysfunkcím nedocházelo a aby si zákonodárce uvědomil, že je třeba rychle zlepšit komplexní rámec právní úpravy, který byl vytvořen za účelem usnadnění harmonického rozvoje hospodářské činnosti v celém Společenství, a tím i k plnému uskutečnění a dobrému fungování vnitřního trhu v Evropské unii, která je stále více přesvědčena o svém základním přínosu k vybudování lepšího kontinentu.

V – K nákladům řízení

79. Vzhledem k tomu, že jediný důvod kasačního opravného prostředku vznesený společností Mülhens byl zamítnut jako neopodstatněný, je namístě zamítnout kasační opravný prostředek a navrhnout, aby byla této společnosti uložena náhrada nákladů, které vznikly během tohoto řízení.

VI – Závěry

80. S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji tedy Soudnímu dvoru, aby zamítl kasační opravný prostředek podaný Mülhens GmbH & Co. KG proti rozsudku Soudu prvního stupně ze dne 3. března 2004 ve věci T‑355/02 a uložil navrhovatelce náhradu nákladů vzniklých v tomto řízení.