ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ

M. WATHELET

представено на 11 юни 2015 година ( 1 )

Дело C‑215/14

Société des Produits Nestlé SA

срещу

Cadbury UK Ltd

(Преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Обединено кралство)

„Марки — Директива 2008/95/CE — член 3, параграф 1, буква д) — Понятие за „отличителен характер“, придобит чрез използване — Триизмерна марка — Знак, който се състои едновременно от форма, която произтича от естеството на самата стока, и от форма на стоката, нужна за постигане на технически резултат — Шоколадови блокчета „Kit Kat“

I – Въведение

1. Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 3, параграф 1, буква б) и буква д), подточки i) и ii) и параграф 3 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките ( 2 ) (наричана по-нататък „Директивата относно марките“).

2. Този въпрос се поставя в рамките на спор между Société des Produits Nestlé SA (наричано по‑-нататък „Nestlé“) и Cadbury UK Ltd (наричано по-нататък „Cadbury“) във връзка с възражението на последното срещу заявката на Nestlé за регистрация като марка в Обединеното кралство на триизмерен знак във формата на покрито с шоколад вафлено блокче с четири надлъжни парчета.

3. Настоящото дело е от значение за евентуалната възможност определено предприятие да си осигури монопол завинаги, като регистрира триизмерен знак като марка ( 3 ).

II – Правна уредба

А – Правото на Съюза

4. Член 3 от Директивата относно марките гласи както следва: „1. Не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни: […] б) марки, които са лишени от отличителен характер; […] д) знаци, които се състоят изключително от: i) формата, която произтича от естеството на самите стоки; ii) формата на стоките, която е нужна за постигане на технически резултат; iii) формата, която придава значителна стойност на стоките; […] 3. Не се отказва регистрация на марка, а регистрираната марка не се обявява за недействителна в съответствие с параграф 1, буква б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация и след използването на марката тя е придобила отличителен характер. Наред с това всяка държава членка може да предвиди, че настоящата разпоредба се прилага и когато отличителният характер е придобит след датата на заявката за регистрация или след датата на регистрацията. […]“.

Б – Правото на Обединеното кралство

5. Съгласно член 3, параграф 1) от Закона от 1994 г. относно марките (Trade Marks Act 1994) не се регистрират марките, които са лишени от отличителен характер, освен ако преди датата на заявката за регистрация те действително са придобили отличителен характер в резултат на използването им.

6. Съгласно параграф 2) от същия член не се регистрира като марка знак, ако той се състои изключително от форма, която произтича от самото естество на стоките или от форма на стоката, която е нужна за постигане на технически резултат.

III – Спорът в главното производство

7. Разглежданата в главното производство стока се продава в Обединеното кралство от 1935 г. от Rowntree & Co Ltd, под наименованието „Rowntree’s Chocolote Crisp“. През 1937 г. наименованието на стоката е променено на „Kit Kat Chocolate Crisp“ и впоследствие е съкратено на „Kit Kat“. През 1988 г. Rowntree plc е придобито от Nestlé.

8. Макар че през продължителен период стоката се продава в двупластова опаковка, като вътрешната е от сребърно фолио, а външната — от хартиена опаковка с отпечатано лого в червено и бяло, съдържащо думите „Kit Kat“, настоящата опаковка е еднопластова със същото лого. Дизайнът на логото е претърпял развитие през годините, но като цяло се е запазил същият. Сега той изглежда както следва:

9. Основната форма на стоката е останала почти непроменена от 1935 година досега, само размерите ѝ са леко променени. Настоящият външен вид на неопакования продукт е този:

10. Следва да се изтъкне, че върху всяко надлъжно парче думите „Kit Kat“ са отпечатани релефно заедно с части от овала, който съставлява логото.

11. На 8 юли 2010 г. Nestlé подава заявка за регистрация на графично представения по-долу триизмерен знак (наричан по-нататък „марката“) като марка на Обединеното кралство:

12. Така заявената марка се различава от актуалната форма на стоката по това, че не съдържа релефно отпечатаните думи „Kit Kat“.

13. Заявката е подадена за следните стоки от клас 30 от Ницската спогодба: „Шоколад; шоколадови сладкарски изделия; шоколадови продукти; сладкарски изделия; продукти на шоколадова основа; хлебни изделия; сладкиши; бисквити; бисквити с шоколадова глазура; вафли с шоколадова глазура; торти; бисквити; вафли“.

14. Заявката е приета от британското ведомство за марките и публикувана за целите на възражението. Според него, макар марката да е лишена от присъщ отличителен характер, заявителят доказва, че тя е придобила отличителен характер вследствие нейното използване.

15. На 28 януари 2011 г. Cadbury подава възражение срещу заявката за регистрация, като се основава по-специално на разпоредбите на Закона от 1994 г. относно марките, с които се транспонира член 3, параграф 1, буква б) и буква д), подточки i) и ii) и параграф 3 от Директивата относно марките.

16. С решение от 20 юни 2013 г. служителят по изслушването на британското ведомство за марките приема, че марката е лишена от присъщ отличителен характер и не е придобила такъв характер вследствие на нейното използване.

17. Служителят по изслушването приема, че формата, за която се отнася заявката за регистрация, има три характерни черти: — обикновена правоъгълна форма във вид на плочка; — наличие, местонахождение и дълбочина на надлъжните вдлъбнатини на плочката и — брой на вдлъбнатините, който наред с ширината на плочката определя броя на отделните „блокчета“.

18. Според служителя по изслушването, първата от тези характерни черти е форма, която произтича от естеството на самите стоки, и затова не може да бъде обект на регистрация, с изключение обаче на „тортите“ и на „сладкишите“, за които формата на марката се отклонява значително от нормите на сектора. Тъй като останалите две характерни черти са нужни за постигане на технически резултат, той отхвърля заявката за регистрация в останалата част.

19. На 18 юли 2013 г. Nestlé обжалва това решение пред High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Обединено кралство), като оспорва твърдението, че марката не е придобила отличителен характер чрез използването ѝ преди съответната дата. Освен това Nestlé изтъква, че марката не се свежда само до формата, която произтича от естеството на самите стоки, или до формата, нужна за постигане на технически резултат.

20. С насрещна жалба от същия ден Cadbury оспорва решението, доколкото в него се приема, че относно тортите и сладкишите марката има присъщ отличителен характер и не се свежда само до формата, която произтича от естеството на самите стоки, или до тази, нужна за постигане на технически резултат.

21. High Court of Justice преди всичко приема, че служителят по изслушването не е следвало да прави разлика между торти и сладкиши, от една страна, и всички останали стоки от клас 30 от Ницската спогодба, от друга страна, независимо дали е доказан отличителен характер на марката или приложимост на член 3, параграф 1, буква д), подточки i) и ii) от Директивата относно марките.

22. По-нататък, що се отнася до това дали марката е придобила отличителен характер чрез използването ѝ преди съответната дата, след като припомня съдебната практика в тази област, запитващата юрисдикция си поставя въпроса дали е достатъчно съществена част от заинтересования кръг потребители да разпознават марката и да я свързват с продуктите на заявителя, за да се установи придобила ли е дадена марка отличителен характер към съответната дата. Всъщност според нея по-скоро заявителят трябва да докаже, че съществена част от заинтересования кръг потребители преценяват, че марката, за разлика от всяка друга марка, която също може да е налице, обозначава произхода на стоките.

23. Накрая, относно формата, която произтича от естеството на самата стока и формата, нужна за постигане на технически резултат, запитващата юрисдикция изтъква, че съществува съвсем малко съдебна практика по член 3, параграф 1, буква д), подточки i) и ii) от Директивата относно марките.

24. Като подлага на съмнение довода на Nestlé, съгласно който от текста на член 3, параграф 1, буква д), подточка ii) от Директива относно марките, както се тълкува от Съда в неговата практика, следвало ясно, че може да се откаже регистрацията на знак само ако всичките му основни характеристики са характеристики на формата, нужни за постигане на технически резултат, запитващата юрисдикция предпочита да се придържа към аргументацията на Cadbury, според която нито текстът на член 3, параграф 1, буква д) от Директива относно марките, нито целите, които той преследва, не дават основание да се приеме, че форма, една от основните характеристики на която произтича от самото естество на стоката (по смисъла на член 3, параграф 1, буква д), подточка i) от Директивата относно марките), а другите две основни характеристики са нужни за постигане на технически резултат (по смисъла на член 3, параграф 1, буква д), подточка ii) от тази директива), може да бъде обект на регистрация поради това, че нито едно от тези основания за отказ не се прилага по отношение на трите характеристики едновременно.

25. Освен това запитващата юрисдикция се колебае да възприеме позицията на Nestlé, че от решенията Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, т. 78) и Lego Juris/СХВП (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, т. 84) очевидно произтича, че член 3, параграф 1, буква д), подточка ii) от Директивата относно марките се прилага, когато формата е нужна, за да се постигне технически резултат по отношение на функцията на стоките, но не и когато формата е нужна само за постигане на технически резултат по отношение на начина на производство на стоките.

IV – Преюдициалното запитване и производството пред Съда

26. При тези обстоятелства High Court of Justice решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси: „1) За да се установи, че марката е придобила отличителен характер след използването ѝ по смисъла на член 3, параграф 3 от Директивата относно марките, достатъчно ли е заявителят на марката да докаже, че към съответната дата съществена част от заинтересования кръг потребители разпознава марката и я свързва със стоките на заявителя в смисъл, че ако трябва да преценят кой предлага на пазара стоките, обозначени с тази марка, те биха посочили заявителя; или заявителят трябва да докаже, че съществена част от заинтересования кръг потребители се основава на марката (за разлика от други марки, които също може да са представени) като обозначаваща произхода на стоките? 2) Когато формата включва три основни характеристики, една от които произтича от естеството на самите стоки, а другите две са нужни за постигане на технически резултат, член 3, параграф 1, [буква] д), подточка i) и/или ii) от Директивата [относно марките] представлява ли пречка за регистрацията на тази форма като марка? 3) Следва ли член 3, параграф 1, [буква] д), подточка ii) от Директивата [относно марките] да се тълкува в смисъл, че представлява пречка за регистрацията на форми, които са нужни за постигане на технически резултат във връзка с начина, по който се произвеждат стоките, а не с начина, по който функционират стоките?“.

27. Писмени становища представят страните в главното производство, германското и полското правителство, правителството на Обединеното кралство, както и Европейската комисия.

28. Същите са изслушани в съдебното заседание, проведено на 30 април 2015 г.

V – Анализ

А – Предварителна бележка относно приложимата директива

29. Директивата, чието тълкуване се иска, е Директивата относно марките. Съответната съдебна практика обаче се отнася главно до Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките ( 4 ).

30. Позоваванията на тази съдебна практика все пак продължават да бъдат относими. Наистина, както Съдът уточнява в решение Oberbank и др. (C‑217/13 и C‑218/13, EU:C:2014:2012, т. 31), разпоредбите на разглежданата в настоящото дело Директивата относно марките не са претърпели никаква съществена промяна относно редакцията, контекста или целта, в сравнение със съответните разпоредби на Първа директива 89/104. Всъщност съгласно съображение 1 от нея Директивата относно марките представлява само кодификация на Първа директива 89/104.

31. Що се отнася по-точно до член 3, параграф 1 от Директивата относно марките, само тиретата при изброяването в буква д) са заместени с буквените означения i), ii) и iii). Думата „или“, която разделя първото и второто тире, както и второто и третото тире на член 3, параграф 1, буква д) от Първа Директива 89/104 също е заличена в текстовете на различните езици, в които тя се е съдържала ( 5 ).

Б – По първия преюдициален въпрос

32. Съгласно член 3, параграф 1, буква б) от Директивата относно марките регистрация се отказва на марките, които са лишени от отличителен характер. Въпреки това член 3, параграф 3 от същата директива се отклонява от тази норма с уточнението, че марката може да се регистрира, ако преди датата на заявката за регистрация и след използването на марката тя е придобила такъв отличителен характер.

33. С първия си въпрос запитващата юрисдикция пита Съда дали, за да се установи, че марката е придобила този „отличителен характер след използването ѝ“ по смисъла на член 3, параграф 3 от Директивата относно марките, е достатъчно заявителят на марката да докаже, че към съответната дата съществена част от заинтересования кръг потребители разпознава марката и я свързва с неговите стоки така, че ако трябва да преценят кой предлага на пазара стоките, обозначени с тази марка, те биха посочили заявителя, или той трябва по-скоро да докаже, че съществена част от заинтересования кръг потребители се основава на марката (за разлика от други марки, които също може да са представени) като обозначаваща произхода на стоките.

34. Според High Court of Justice въпросът отразява продължаващата неувереност сред английските съдилища, въпреки че те вече два пъти са отправяли запитвания към Съда по този въпрос ( 6 ).

35. Настоящото дело следователно е повод за Съда да определи дали обикновеното доказателство, че формата на предлагана на пазара стока се разпознава от съществена част от заинтересования кръг потребители като обозначаваща стоките на определен оператор, е достатъчно, за да се установи, че дадена марка е придобила отличителен характер след използването ѝ, или следва да се докаже, че заинтересованият кръг потребители използва формата и ѝ се доверява като гаранция за търговски произход ( 7 ).

1. Функция на марката: идентичност или гаранция за идентичност на произхода на стоките

36. Както Съдът ясно определя в постоянната си практика, функцията на марката е присъща на отличителния ѝ характер.

37. Действително съгласно член 3, параграф 1, буква б) от Директивата относно марките отличителният характер на марката представлява едно от общите условия за нейната регистрация. Този отличителен характер, присъщ или придобит в резултат на използване, означава, че марката е годна да идентифицира стоката или услугата, за която се иска регистрация, като произхождаща от определено предприятие и затова е годна да отличи тази стока или тази услуга от тези на другите предприятия ( 8 ).

38. С други думи, „основната функция на марката се състои в това да гарантира на потребителя или на крайния потребител какъв е произходът на обозначената с марката стока или услуга, като му се позволява без вероятност от объркване да отличи тази стока или услуга от такива с друг произход“ ( 9 ). Всъщност „марката трябва да гарантира, че всички обозначени с нея стоки са произведени [или доставени] под контрола на едно и също предприятие, от което може да се търси отговорност за тяхното качество“ ( 10 ).

39. Марката не само позволява на своя притежател да се различава от конкурентите си, но също така гарантира на потребителя или на крайния потребител, че всички стоки или услуги, означени със знака, който съставя марката, имат един и същ търговски произход ( 11 ) .

40. Освен това този отличителен характер, независимо дали е присъщ или придобит в резултат на използване, следва да се преценява, от една страна, с оглед на стоките или на услугите, за които се иска регистрация, и от друга страна, с оглед на възприемането на средния потребител на категорията на разглежданите стоки или услуги, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен ( 12 ).

41. Както Съдът неотдавна отлично обясни, „необходимо е винаги да се проверява дали […] марка[та] позволява на средния потребител на [съответната] стока, който е относително осведомен и в разумни граници е наблюдателен и съобразителен, да разграничи съответната стока от стоките на други предприятия, без да извършва анализ и да проявява особено внимание“ ( 13 ). С други думи, „по начина, по който […] марка[та] е възприемана от съответните потребители, тя [трябва да може] да индивидуализира обхванатите от посочената марка стоки и да ги разграничи от стоките с различен търговски произход“ ( 14 ).

42. От тази съдебна практика е видно , че не е достатъчно заявителят на марката да докаже, че средният потребител на категорията на разглежданите стоки или услуги, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, разпознава марката и я свързва с неговите стоки. Той трябва да представи доказателство, че за този среден потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен, марката, чиято регистрация се иска, обозначава изключителния произход на съответните стоки, като наред с това изключва всяка друга марка, която също би могла да е налице, при това без вероятност от объркване.

2. Предели при доказване на използването на даден знак като елемент от регистрирана марка или в съчетание с регистрирана марка

43. Според Nestlé все пак не е нужно марката да е използвана самостоятелно, за да може тя да придобие отличителен характер чрез нейното използване. Марката може да бъде разпозната, а следователно да придобие отличителен характер, в резултат на използване като част от регистрирана марка, като елемент от нея или в резултат от използването на определена марка в съчетание с вече регистрирана марка. В тези хипотези е достатъчно, в резултат на това „съчетано“ използване заинтересованият кръг потребители да възприема стоката или услугата, обозначена чрез марката, чиято регистрацията се иска, съчетана с друг елемент, като произхождаща от определено предприятие.

44. Не споделям това тълкуване.

45. Наистина Съдът вече е имал повод да уточни относно придобиването на отличителен характер в резултат на използване, че разпознаването от заинтересования от стоката или услугата кръг потребители като произхождаща от определено предприятие трябва да става благодарение на използването на марката „като марка“, без да се изисква задължително това да включва, че заявената марката се използва самостоятелно ( 15 ).

46. Наистина според Съда изразът „използването на марката като марка“ трябва да се разбира в смисъл, че се отнася до използването на марката с цел разпознаване от заинтересованите среди на стоката или на услугата като произхождаща от определено предприятие. Разпознаването обаче, а следователно и придобиването на отличителен характер, може да бъде в резултат на използването както на елемент от регистрирана марка като част от нея, така и в резултат от използването на отделна марка в съчетание с регистрирана марка ( 16 ).

47. Въпреки това в решение Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432) Съдът се е погрижил да уточни, че във всички случаи „е достатъчно вследствие на това използване съответният кръг от лица действително да възприемат стоката или услугата, които заявената марка обозначава, като такава с произход от определено предприятие“ ( 17 ).

48. С други думи, ако марката, чиято регистрация се иска, е придобила отличителен характер в съчетание с друга марка, за да бъде защитена напълно самостоятелно като марка в определен момент, тя трябва да може да изпълнява самостоятелно функцията за идентификация на произхода на стоката.

49. Тук се поставя въпрос на доказване, който е много добре обяснен в хипотезата на комбинирана марка от генералния адвокат Kokott в заключението ѝ по дело Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:61), в което се изтъква, че „[з]а да се докаже отличителният характер, придобит чрез използване, като елемент на комбинирана марка, не е достатъчно да се документира използването на марката в нейната цялост. Трябва също да се докаже, че заинтересованият кръг потребители възприемат разглеждания елемент в случаите на самостоятелна употреба така, че той идентифицира дадена стока като произхождаща от определено предприятие и така го различава от тези на останалите предприятия ( 18 ).

50. Както Съдът изрично посочва при тълкуването на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, „без значение [e] дали знакът, за който е направено искане да бъде регистриран като марка [и бих добавил само той], се използва като част от регистрирана марка или пък в съчетание с нея, основното условие е в резултат на това използване този знак да може да обозначава за съответния кръг от лица стоките, върху които е поставен, като стоки с произход от определено предприятие“ ( 19 ).

51. Това тълкуване се потвърждава с уточнението, което Съдът прави в рамките на същото дело и според което регистрирана марка, която е използвана единствено като част от комбинирана марка или заедно с друга марка, трябва да продължи да се възприема като указание за произхода на съответната стока, за да може използването да се счита за реално ( 20 ).

52. Следователно в рамките на делото по главното производство въпросът е дали формата, за която Nestlé иска регистрация като марка, без да се използва опаковката или без да се свързва по никакъв начин с обозначението „Kit Kat“, дава възможност, без вероятност от объркване, да се разпознае стоката като вафла Kit Kat, предлагана на пазара от Nestlé, и да се изключи всяка друга налична марка ( 21 ).

53. Всъщност компетентният орган има задължението да прецени дали заинтересованите кръгове потребители или поне съществената част от тях разпознават благодарение на разглежданата марка стоката или услугата като произхождаща само от определено предприятие, в смисъл, че те имат един и същи търговски произход ( 22 ).

54. Точното определяне обаче на правната идентичност на предприятието производител — в конкретния случай Nestlé, противопоставено на Cadbury — според мен изглежда, че надхвърля рамките на информацията, с която е оправдано да се очаква, че разполагат съответните заинтересовани потребители, както тя е определена в практиката на Съда, а именно възприемането на средните потребители на разглежданата категория стоки или услуги, които са относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни ( 23 ).

55. С оглед на изложените по-горе съображения считам, че на първия преюдициален въпрос следва да се отговори, че не е достатъчно лицето, подало заявката за регистрация, да докаже, че заинтересованият кръг потребители разпознава марката, чиято регистрация се иска, и я свързва с неговите стоки или услуги. То трябва да докаже, че само заявената марка обозначава изключителния произход на съответните стоки или услуги, като се различава от всяка друга марка, която също може да бъде представена като обозначаваща произхода на стоките, при това без вероятност от объркване.

В – По втория преюдициален въпрос

56. Формата, разглеждана в делото по главното производство, има три основни характеристики: първата произтича от самото естество на стоката, а останалите две са нужни за постигане на технически резултат.

57. При тези обстоятелства запитващата юрисдикция си задава въпроса дали член 3, параграф 1, буква д), подточка i) и/или ii) от Директивата относно марките представлява пречка за регистрацията на тази форма като марка. Изразен по друг начин, по същество въпросът ѝ се отнася до възможността за кумулативно прилагане на критериите, изложени в член 3, параграф 1, буква д) от Директивата относно марките.

1. Предварителни съображения относно целта, преследвана от член 3, параграф 1, буква д) от Директива относно марките.

58. Правото на марките представлява основен елемент от системата на конкуренция на Европейския съюз. В тази система, както вече посочих при разглеждане на първия преюдициален въпрос, за да привличат клиенти с качеството на своите стоки или услуги, предприятията трябва да могат да регистрират като марки знаци, които позволяват на потребителя или на крайния потребител да различават, без риск да се объркат, стоките или услугите на посочените предприятия от тези с различен произход ( 24 ).

59. Формата на определена стока е сред знаците, от които може да се състои марката, при условие че тя е способна, както всеки друг знак, определен в член 2 от Директивата относно марките, да отличава стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия, когато не са налице основанията за отказ или недействителност, предвидени в член 3 на същата директива.

60. Тези основания за отказ за регистрация трябва да се тълкуват в светлината на общия интерес, който всяко от тях брани ( 25 ). Въпреки това ratio legis на член 3, параграф 1, буква д) от Директивата относно марките е, предвиждайки основания за отказ за регистрация, да не се допусне защитата на правото върху марките да доведе до предоставяне на носителя му на монопол върху техническите решения или практическите характеристики на дадена стока, които ползвателят може да търси при стоките на конкурентите ( 26 ). Така от член 3, параграф 1, буква д) се разбира, че защитата на правото върху марките е ограничена до знак, който дава възможност да се различи една стока или услуга от предлаганите от конкурентите, за да се превърне в пречка последните да предлагат свободно стоки, включващи споменатите технически резултати или потребителски характеристики в конкуренция с притежателя на марката ( 27 ).

61. С други думи, както неотдавна Съдът установи в решението Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233), непосредствената цел на забраната за регистрация на формите, предвидена в член 3, параграф 1, буква д), подточка i) от Директивата за марките, или на чисто функционалните форми, предвидени в точка д), подточка ii) от тази разпоредба или още тези, които придават значителна стойност на стоката, буква д), подточка iii) от същата разпоредба, „е да се избегне възможността предоставеното от марката изключително и трайно право да послужи за неограничено продължаване на действието във времето на други права, за които законодателят на Съюза е предвидил прилагането на преклузивен срок“ ( 28 ).

62. Всъщност трите основания, посочени в член 3, параграф 1, буква д) от Директивата относно марките, имат за цел да гарантират, че съществените характеристики на съответната стока, намерили израз в нейната форма, ще останат обществено достояние ( 29 ).

2. Относно възможността за кумулативно прилагане на трите основания, предвидени в член 3, параграф 1, буква д) от Директивата относно марките

63. Отговорът на втория преюдициален въпрос се намира в решение Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233).

64. Действително, запитан по въпроса дали член 3, параграф 1, буква д) от Директивата относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че основанията за отказ на регистрация, посочени в точка д), подточки i) и ii) на тази разпоредба, могат да се прилагат „съчетано“, Съдът дава отрицателен отговор.

65. Не трябва обаче да се разбира погрешно обхватът на този отговор. Независимо че по това дело Съдът решава, че член 3, параграф 1, буква д) от Първа Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че основанията за отказ за регистрация, залегнали в първо и трето тире от тази разпоредба, не са съвместно приложими, това не означава, че основанията за отказ за регистрация, посочени в член 3, параграф 1, буква д) от тази директива (или от Директивата относно марките), не могат да се прилагат кумулативно спрямо една и съща форма.

66. Действително в мотивите за своя извод Съдът започва с твърдението, че трите основания за отказ за регистрация, предвидени в член 3, параграф 1, буква д) от Първа директива 89/104 (и следователно също и от Директивата относно марките), са самостоятелни. Това означава, че всяко от тях трябва да се прилага независимо от останалите ( 30 ). По-нататък Съдът извежда извода, че ако само един от критериите, споменати в тази разпоредба е изпълнен, то знакът, който се състои изключително от формата на стоката или от графично изображение на тази форма, не може да бъде регистриран като марка ( 31 ). И Съдът уточнява, че в това отношение е ирелевантно, че регистрацията на въпросния знак може да бъде отказана на няколко основания, след като едно-единствено от тях е изцяло приложимо спрямо знака ( 32 ).

67. Както излага генералният адвокат Szpunar в заключението си по дело Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:322), това тълкуване на член 3, параграф 1, буква д) от Директивата относно марките „не изключва възможността едни и същи обстоятелства да бъдат успоредно анализирани, за да се прецени дали са налице няколко от предвидените в отделните тирета основания“ ( 33 ). Изключено е обаче прилагането на тази разпоредба в случаите, в които нито една от трите предпоставки не е изпълнена изцяло ( 34 ).

68. Това означава на практика, че различните основания за отказ, посочени в член 3, параграф 1, буква д) от Директивата относно марките, могат да се прилагат кумулативно за една и съща форма, при условие че всяко, и във всички случаи поне едно от тях, се е изпълнено „изцяло“ към нея.

69. Всяко друго тълкуване би било в противоречие с целта, преследвана от член 3, параграф 1, буква д) от Директива относно марките, чийто смисъл съгласно установената съдебна практика, потвърдена в решението Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, т. 19), е да не се допусне защитата на правото върху марките да доведе до предоставяне на неговия носител на монопол върху техническите решения или практическите характеристики на дадена стока, които ползвателят може да търси при стоките на конкурентите ( 35 ), или още по-общо — да се избегне възможността предоставеното от марката изключително и трайно право да послужи за неограничено продължаване на действието във времето на други права, за които законодателят на Съюза е предвидил прилагането на преклузивен срок ( 36 ).

70. Както се изтъква от полското правителство в неговото писмено становище, с всяко от изброените в член 3, параграф 1, буква д) от Директива относно марките основания за отказ се цели защита от монопол на определен аспект, свързан по различен начин с формата на стоката (поради естеството на самата стока, поради нуждата за постигане на технически резултат или поради значителната ѝ стойност). Следователно би било парадоксално тази разпоредба да се тълкува като забраняваща кумулативното прилагане на посочените основания, тъй като това би означавало да се поддържа, че възможността в една форма да се различават няколко аспекти, които заслужават да бъдат защитени на основание на посочения член 3, параграф 1, буква д), би обезсмислила необходимостта от защита на един или друг от тези аспекти, дори на всеки от тях ( 37 ).

71. С оглед на изложените по-горе съображения считам, че на втория преюдициален въпрос следва да се отговори, че член 3, параграф 1, буква д) от Директивата относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че той не допуска регистрацията на дадена форма като марка, когато тя съдържа три основни характеристики, една от които произтича от естеството на самите стоки, а другите две са нужни за постигане на технически резултат, при условие че поне едно от посочените основания се прилага изцяло към нея.

Г – По третия преюдициален въпрос

72. С третия си въпрос запитващата юрисдикция пита Съда относно обхвата на член 3, параграф 1, буква д), подточка ii) от Директивата относно марките, който изключва от правото на регистрация знаците, които се състоят от „формата на стоките, която е нужна за постигане на технически резултат“. По същество запитващата юрисдикция търси отговор на въпроса дали думите „нужна за постигане на технически резултат“ се отнасят само до начина на функциониране на стоките, или се прилагат също така и за начина на производство на тези стоки.

73. Буквалното тълкуване на член 3, параграф 1, буква д), подточка ii) от Директивата относно марките води до изключване от неговото приложно поле на формите, произтичащи от начина на производство.

74. От една страна, текстът се отнася изрично и изключително за формата на „стоката“ без никакво споменаване на начина на производство. От друга страна, формата е засегната, доколкото тя е нужна за постигане на определен резултат. В поредността на събитията във времето стоката предхожда техническия резултат. Само за този резултат, който по необходимост е желана и търсена последица от формата на стоката, се отнася текстът на член 3, параграф 1, буква e), подточка ii) от Директивата относно марките.

75. Все пак възможно е този технически резултат да се получава само чрез специфичен начин на производство. Така по делото в главното производство наличието на вдлъбнатини е това, което придава на стоката форма, нужна за постигане на търсения технически резултат, а именно да позволи на потребителя лесно да отдели едни от други парчетата на бисквитата. Затова страничните ъгли на стоката и на вдлъбнатините зависят от специфичния процес на формоване на шоколада, тоест от начина на производство на стоката ( 38 ).

76. Освен това, като изхожда от целта на основанията за отказ на регистрация, предвидени в член 3, параграф 1, буква д) от Директивата относно марките, чийто смисъл е да не се допусне защитата на правото върху марката да доведе до предоставяне на носителя му на монопол върху техническите решения или практическите характеристики на дадена стока, които ползвателят може да търси при стоките на конкурентите, Съдът приема относно знаците, съставени изключително от форма на стоката, нужна за постигане на технически резултат, за които се отнася член 3, параграф 1, буква д), второ тире от Първа директива 89/104, че „тази разпоредба цели да се откаже регистрацията на форми, чиито основни характеристики отговарят на техническа функция, така че присъщата на правото на марка изключителност се оказва пречка за конкурентите да предлагат стока с такава функция или поне за свободния избор на техническото решение, което те биха искали да приемат, за да вградят такава функция в тяхната стока“ ( 39 ).

77. Употребата на съюза „или“, подсилен от думата „поне“, означава, че в член 3, параграф 1), буква д), подточка ii) от Директивата относно марките се имат предвид две отделни ситуации. Първата се отнася за стоката като такава (което включва желаната функция, тоест търсения технически резултат). Втората, задължително различна, включва в приложното поле на разглежданата разпоредба техническото решение, което производителят иска да приеме, за да вгради тази функция в своята стока. Приетото техническо решение, за да се вгради в стоката определена функция, очевидно е по-нататъшно развитие на „процеса на производство“ ( 40 ).

78. Затова считам, че на третия преюдициален въпрос следва да се отговори, че член 3, параграф 1, буква д), подточка ii) от Директивата относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че представлява пречка за регистрацията като марка на форма, която е нужна за постигане на технически резултат не само във връзка с начина, по който функционират стоките, но също така и във връзка с начина, по който те се произвеждат.

VI – Заключение

79. С оглед на изложените по-горе съображения предлагам на Съда да отговори на преюдициалните въпроси на High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property, по следния начин: „1) Не е достатъчно лицето, подало заявката за регистрация, да докаже, че заинтересованият кръг потребители разпознава марката, чиято регистрация се иска, и я свързва с неговите стоки или услуги. Той трябва да докаже, че само заявената марка обозначава изключителния произход на съответните стоки или услуги, като се отличава от всяка друга марка, която също може да бъде представена като обозначаваща произхода на стоките, при това без вероятност от объркване. 2) Член 3, параграф 1, буква д) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска регистрацията на дадена форма, когато тя съдържа три основни характеристики, една от които произтича от естеството на самите стоки, а другите две са нужни за постигане на технически резултат, при условие че поне едно от посочените основания се прилага изцяло към нея. 3) Член 3, параграф 1, буква д), подточка ii) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че той не допуска регистрацията на форма, нужна за постигане на технически резултат не само във връзка с начина, по който функционират стоките, но също така и във връзка с начина, по който те се произвеждат“.

( 1 ) Език на оригиналния текст: френски.

( 2 ) ОВ L299, стр. 25 и поправка в ОВ 2009, L 11, стр. 86.

( 3 ) Макар настоящото дело да се отнася до заявка за регистрация като марка в Обединеното кралство, разглежданата форма е регистрирана също така като марка на Общността за някои стоки от клас 30 от Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, приета на 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена (наричана по-нататък „Ницската спогодба“). Cadbury предявява иск за обявяване на нищожността на тази регистрация, който е отхвърлен с решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП). Жалба срещу това решение понастоящем е висяща пред Общия съд на Европейския съюз под номер T‑112/13 и производството по нея е спряно до произнасяне на решението по настоящото дело. Трета процедура по регистрация на вариант на разглежданата марка с две надлъжни парчета е спряна от апелативния състав на СХВП.

( 4 ) ОВ L 40, 1989 г., стр. 1 и поправка в ОВ L 207, 1989 г., стр. 44; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92.

( 5 ) Вж. например текстовете на английски и немски език, сравнени с текстовете на френски и италиански език.

( 6 ) Съдът обаче все още не е имал повод на отговори на въпроса. Действително по първото дело искането е било оттеглено (определение на председателя на Съда Nestlé (C‑7/03, EU:C:2003:268), а по второто произнасянето е на базата на член 2 от Първа директива 89/104, като Съдът е приел, че липсва знак, който може да съставлява марка, без да засяга въпроса за отличителния характер след използване по смисъла на член 3 от тази директива (решение Dyson (C‑321/03, EU:C:2007:51).

( 7 ) Това преформулиране на първия преюдициален въпрос, поставен от запитващата юрисдикция, съответства на компилация между втория и третия въпрос, поставени от High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, по делото, по което е постановено определението Nestlé на председателя на Съда (C‑7/03, EU:C:2003:268).

( 8 ) Вж. решения Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, т. 35) и Oberbank и др. (C‑217/13 и C‑218/13, EU:C:2014:2012, т. 38).

( 9 ) Решение Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, т. 30); курсивът е мой. Става въпрос за постоянна практика на Съда. Вж. по-специално решения Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, т. 7), HAG GF (C‑10/89, EU:C:1990:359, т. 14), Loendersloot (C‑349/95, EU:C:1997:530, т. 24), Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, т. 28) и Pi-Design и др./Yoshida Metal Industry (C‑337/12 P—C‑340/12 P, EU:C:2014:129, т. 42).

( 10 ) Решение Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, т. 30). Както е обяснено от професор Monteagudo, марката не е просто съответният „знак“, а връзката между този знак и стоката (или услугата), за която той се отнася и който ѝ позволява да се отличи или да се индивидуализира спрямо други еднакви или подобни стоки (или услуги), предлагани от други лица. Тук става въпрос за преобладаващата функция на марката, функцията за идентификация на произхода на стоката (Monteagudo, M. Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C‑299/99, caso ‘Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd’). — Actas de derecho industrial y derecho de autor, 2002, р. 391—408, р. 397).

( 11 ) Basire, Y. La fonction patrimoniale de la marque. — Légicom, 44/2010, р. 17—26, р. 24 et 25.

( 12 ) Вж. в този смисъл решения Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, т. 59 и 63), Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432, т. 25) и Oberbank и др. (C‑217/13 и C‑218/13, EU:C:2014:2012, т. 39).

( 13 ) Решение Voss of Norway/СХВП (C‑445/13 P, EU:C:2015:303, т. 92).

( 14 ) Пак там (т. 94).

( 15 ) Вж. в този смисъл решение Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432, т. 26—27).

( 16 ) Вж. в този смисъл решение Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432, т. 29 и 30). Вж. също така по повод член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ 1994, L 11, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), който по същество отговаря на член 3, параграф 3 от Директивата относно марките, решение Colloseum Holding (C‑12/12, EU:C:2013:253, т. 27).

( 17 ) Точка 30. Курсивът е мой.

( 18 ) Точка 43.

( 19 ) Решение Colloseum Holding (C‑12/12, EU:C:2013:253, т. 28). Курсивът е мой.

( 20 ) Пак там (т. 35).

( 21 ) Макар че върху всяко от надлъжните парчета, от които се състои бисквитата „Kit Kat”, са отпечатани релефно думите „Kit Kat”, формата, чиято регистрация се иска, не съдържа никакъв надпис и би могла евентуално да се разпознае от съответните потребители като отнасяща се за стоки на други предприятия. В този случай тя не би имала изисквания отличителен характер. Запитващата юрисдикция е компетентна да провери това.

( 22 ) Вж. в този смисъл Basire, Y. La fonction patrimoniale de la marque. — Légicom, 44/2010 г., р. 17—26, р. 25.

( 23 ) Решения Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, т. 59 и 63), Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432, т. 25) и Oberbank и др. (C‑217/13 и C‑218/13, EU:C:2014:2012, т. 39).

( 24 ) Вж. в този смисъл решение Lego Juris/СХВП (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, т. 38 и цитираната съдебна практика).

( 25 ) Вж. в този смисъл решение Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, т. 17 и цитираната съдебна практика).

( 26 ) Пак там (т. 18).

( 27 ) Вж. в този смисъл решение Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, т. 78).

( 28 ) Точка 19. Съдът добавя също така в точка 20 от това решение, че „целта на основанието за отказ за регистрация, предвидено в член 3, параграф 1, буква д), първо тире от Директивата за марките, съвпада с целта на второ и трето тире от въпросната разпоредба“. Правата, за които става въпрос, са главно тези, предоставяни от нормативната уредба на патентите и промишлените образци и промишления дизайн. (Вж. в този смисъл заключението на генералния адвокат Ruiz-Jarabo Colomer по дело Philips (C‑299/99, EU:C:2001:52, т. 30). Вж. също така във връзка с разликата в целите на тези нормативни уредби заключението на генералния адвокат Szpunar по дело Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:322, т. 35—37). В теорията вж. по-специално Vanbrabant, B. La propriété intellectuelle. Nature juridique et régime patrimonial. Bruxelles, Larcier, 2015, vol. 1, р. 352; Monteagudo, M. Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C‑299/99, caso ‘Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd’). — Actas de derecho industrial y derecho de autor, 2002, р. 391‑408, р. 403 et 404).

( 29 ) Вж. в този смисъл във връзка с Първа директива 89/104, заключението на генералния адвокат Szpunar по дело Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:322, т. 28).

( 30 ) Решение Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, т. 39).

( 31 ) Пак там (т. 40). Този извод не е нов. Съдът тълкува разглежданата разпоредба по този начин в решението Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, т. 76) и го повтаря в решението Benetton Group (C‑371/06, EU:C:2007:542, т. 26, трето тире).

( 32 ) Решение Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, т. 41). Курсивът е мой.

( 33 ) Точка 105.

( 34 ) Пак там (точка 99).

( 35 ) Вж. в този смисъл освен решение Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233) решения Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, т. 78), Linde и др. (C‑53/01—C‑55/01, EU:C:2003:206, т. 72) и Lego Juris/СХВП (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, т. 43).

( 36 ) Вж. в този смисъл решение Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, т. 19), както и във връзка с техническите решения, решение Lego Juris/СХВП (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, т. 45 и 46).

( 37 ) Не безинтересно е да се отбележи, че в коментара на г‑жа Suthersanen на решението Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377) не се разглежда възможността да се кумулират трите изключения, предвидени в член 3, параграф 1, буква д) от Първа директива 89/104. Въпросът е кои са проверките, които трябва да се извършат, за да се определи дали дадена форма попада в изключенията от правото на регистрация на базата само на едно (или две, бих добавил аз) или на трите основания, посочени в тази разпоредба (Suthersanen, U. The European Court of Justice in Philips v Remington — Trade Marks and Market Freedom. — Intellectual Property Quarterly, 3/2003, р. 257—283, р. 258).

( 38 ) Според съображенията на служителя по изслушването, възпроизведени от запитващата юрисдикция в точка 29 от акта за преюдициално запитване.

( 39 ) Решение Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, т. 79). Курсивът е мой.

( 40 ) Според Iván L. Sempere Massa има няколко критерия, за да се прецени дали формата на определена стока изпълнява техническа функция. Сред тях авторът привежда пример за форма, която вече е била предмет на патент, а също така и случай с производител, който в рекламата на стоката се позовава на техническите предимства, които споменатата форма притежава за нейната употреба или производство (Sempere Massa, I. L. La protección de las formas como marca tridimensional. Tirant, Valencia, 2011, р. 101).