РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (шести състав)

30 септември 2015 година ( *1 )

„Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на общността „BASmALI“ — По-ранна нерегистрирана марка или по-ранен знак „BASMATI“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009“

По дело T‑136/14

Tilda Riceland Private Ltd, установено в Гургаон (Индия), за което се явяват S. Malynicz, barrister, N. Urwin и D. Sills, solicitors,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явяват P. Geroulakos и P. Bullock, в качеството на представители,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП е била

Siam Grains Co. Ltd, установено в Банкок (Тайланд),

с предмет жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 18 декември 2013 г. (дело R 1086/2012‑4) относно производство по възражение между Tilda Riceland Private Ltd и Siam Grains Co. Ltd,

ОБЩИЯТ СЪД (шести състав),

състоящ се от: S. Frimodt Nielsen, председател, F. Dehousse (докладчик) и A. M. Collins, съдии,

секретар: J. Palacio González, главен администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 24 февруари 2014 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Общия съд на 23 юли 2014 г.,

след съдебното заседание от 21 април 2015 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 4 ноември 2003 г. Siam Grains Co. Ltd подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) съгласно Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (OВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

2 Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:

3 Стоката, за която е поискана регистрация на марката, спада към клас 30 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, изменена и допълнена, и съответства на следното описание: „ориз с дълги зърна“.

4 Заявката за марка на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 37/2004 от 13 септември 2004 г.

5 На 10 декември 2004 г. жалбоподателят, United Riceland Private Ltd, понастоящем Tilda Riceland Private Ltd, прави възражение на основание член 42 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 41 от Регламент № 207/2009) срещу регистрацията на заявената марка за посочената в точка 3 по-горе стока.

6 Възражението се основава на по-ранната нерегистрирана марка или на по-ранния знак „BASMATI“, използван в процеса на търговия във връзка с ориза.

7 В подкрепа на възражението е изтъкнато основанието, посочено в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009). Жалбоподателят твърди по-конкретно, че по силата на приложимото в Обединеното кралство право може да попречи на използването на заявената марка чрез иска за злоупотреба с наименование (action for passing off).

8 На 28 януари 2008 г. отделът по споровете отхвърля възражението в неговата цялост. По-конкретно той приема, че жалбоподателят не е представил документи, описващи начина, по който оризът, изнасян от него към Обединеното кралство, е предлаган на пазара. При тези условия жалбоподателят не е доказал, че отговаря на изискването да е придобил goodwill, за да бъде уважено възражението му по силата на приложимото в Обединеното кралство право относно злоупотребата с наименование.

9 На 20 март 2008 г. жалбоподателят подава жалба пред СХВП на основание членове 57—62 от Регламент № 40/94 (понастоящем членове 58—64 от Регламент № 207/2009) срещу решението на отдела по споровете.

10 С решение от 19 март 2009 г. първи апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата. По същество той приема, че по силата на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 възразяващият е трябвало да докаже, че е притежател на правото, на което се основава възражението. В настоящия случай обаче жалбоподателят не е доказал, че е притежател на правото, на което е направено позоваване. По-конкретно апелативният състав приема, че думата „basmati“ не е марка или знак, обхваната или обхванат от правата на собственост, а само обичайното наименование на сорт ориз. Думата „basmati“ била родова. Освен това апелативният състав подчертава, че защитеното с иска при злоупотреба с наименование право се отнася не до съответния знак, а до goodwill. Апелативният състав заключава, че жалбоподателят не е доказал, че притежава права по отношение на думата „basmati“ и че следователно възражението не отговаря на предвиденото от Регламент № 40/94 условие относно съществуването на право на собственост.

11 С решение от 18 януари 2012 г., Tilda Riceland Private/СХВП — Siam Grains (BASmALI) (T‑304/09, Сб., EU:T:2012:13) Общият съд отменя решението на апелативния състав от 19 март 2009 г. Според Общия съд апелативният състав е допуснал грешка, като е отхвърлил възражението с мотива, че жалбоподателят не е доказал, че е притежател на разглеждания знак, без да анализира точно дали жалбоподателят е придобил права по отношение на посочения знак в приложение на правото на Обединеното кралство (точка 29 от решението).

12 След решение BASmALI, точка 11 по-горе (EU:T:2012:13), делото е препратено на четвърти апелативен състав на СХВП.

13 С решение от 18 декември 2013 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата. Той приема по същество, че жалбоподателят не е доказал използването на наименованието „basmati“ като отличителен знак в процеса на търговия. При тези условия апелативният състав не проверил дали жалбоподателят е придобил права върху този знак съгласно правото на Обединеното кралство.

Искания на страните

14 Жалбоподателят иска от Общия съд: — да отмени обжалваното решение, — да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

15 СХВП иска от Общия съд: — да отхвърли жалбата, — да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

16 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят се позовава на едно-единствено основание, а именно нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.

17 На първо място, жалбоподателят твърди, че знакът „BASMATI“ има отличителен характер доколкото обозначавал специален вид ориз, който се ползвал с определена репутация поради своето качество, своя аромат и други свойства. Жалбоподателят бил представил доказателства в това отношение пред СХВП. Според него апелативният състав изглежда добавял допълнителен критерий, че собствеността върху знака трябва да е изключителна. В този контекст знакът „BASMATI“ не се отличавал от знаците „CHAMPAGNE“ или „SWISS CHOCOLATE“ и също като тях можел да се ползва от защита чрез иска при злоупотреба с наименование. С оглед на обстоятелствата в настоящия случай жалбоподателят поддържа, че знакът „BASMATI“ отговаря на всички критерии, за да се ползва от защита съгласно правото на Обединеното кралство. На второ място, жалбоподателят счита, че като чуждестранен производител и износител на разглежданата стока той притежава goodwill върху знака „BASMATI“ (заедно с други оператори), макар в действителност продажбата на тази стока в Обединеното кралство да се извършва от друго дружество. Апелативният състав пренебрегнал обстоятелствата, изтъкнати от жалбоподателя в хода на административното производство. На трето място, фактът, че няколко оператори използват собствени отличителни марки, свързани със знака „BASMATI“, не засягал отличителния характер на последния.

18 СХВП е съгласна, че следваният от апелативния състав подход, макар и в съответствие с понятието за отличителен характер съгласно правото на Европейския съюз, е трудно съвместим с особеностите на тъй наречената „разширена“ форма на злоупотреба с наименование, както и с практиката на юрисдикциите на Обединеното кралство. При все това от елементите по преписката, представени от жалбоподателя, не личало оризът басмати да е възприеман от потребителите в Обединеното кралство като притежаващ „явна репутация“ поради специалните си качества — критерий, изведен от съдебната практика в Обединеното кралство. СХВП признава, че апелативният състав не е отбелязал нищо конкретно в това отношение. От анализа му обаче личало, че ако бе разгледал изрично този въпрос, апелативният състав би заключил, че доказателствата по преписката не позволяват да се приеме, че знакът „BASMATI“ има „явна репутация“. На последно място, по съображения за изчерпателност СХВП поддържа, че жалбоподателят не е доказал, че притежава goodwill, нито че е претърпял вреда в това отношение. От това СХВП прави извод, че дори позицията на апелативния състав да не е правилна, що се отнася до това дали традиционното понятие за отличителен характер като фактор, позволяващ да се установи търговският произход на стоките, се прилага и в случай на „разширена“ форма на злоупотреба с наименование, представените доказателства по преписката не са достатъчни, за да се установи, че потребителите в Обединеното кралство възприемат знака „BASMATI“ като притежаващ „явна репутация“.

19 Следва да се отбележи, че по силата на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 притежателят на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия с по-голям обхват от местния, може да направи възражение срещу регистрацията на марка на Общността, когато и доколкото, съгласно законодателството на Общността или на държавата членка, което е приложимо за този знак, от една страна, правата по отношение на този знак са били придобити преди датата на подаването на заявката за регистрация на марка на Общността или според случая приоритетната дата, претендирана със заявката за регистриране на марка на Общността, и от друга страна, когато и доколкото този знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-късно регистрирана марка.

20 Освен това и доколкото жалбоподателят се позовава в подкрепа на възражението си на предвидения в правото на Обединеното кралство иск за злоупотреба с наименование, следва да се напомни, че в случая приложимото право на държавата членка е Trade Marks Act от 1994 г. (Закон на Обединеното кралство за марките), член 5, параграф 4 от който гласи по-специално: „Марка не може да бъде регистрирана, ако или доколкото използването ѝ в Обединеното кралство може да бъде възпрепятствано: a) по силата на правна норма (по-конкретно по силата на правото относно злоупотреба с наименование (law of passing off), която дава защита на нерегистрирана марка или всякакъв друг знак, използван в процеса на търговия […]“.

21 От тълкуването на този текст от националните юрисдикции следва, че възразяващият трябва да докаже в съответствие с правния режим на предвидения в правото на Обединеното кралство иск за злоупотреба с наименование, че са изпълнени три условия, а именно, първо, придобиването на goodwill (тоест притегателна сила за клиентелата) от страна на нерегистрираната марка или на съответния знак, второ, заблуждаващото представяне от страна на притежателя на по-късно регистрираната марка, и трето, нанесената на goodwill вреда (вж. решение BASmALI, т. 11 по-горе, EU:T:2012:13, т. 19 и цитираната съдебна практика).

22 Освен това от практиката на юрисдикциите на Обединеното кралство следва, че знак, служещ за обозначаване на стоки или услуги, може да е придобил репутация на пазара по смисъла на правото, приложимо при злоупотреба с наименование, дори когато е използван от няколко оператори в рамките на тяхната търговска дейност (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors/Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Тази т.нар. „разширена“ форма на злоупотреба с наименование, призната от юрисдикциите на Обединеното кралство, позволява по този начин на няколко оператори да разполагат с права по отношение на знак, придобил репутация на пазара (решение BASmALI, т. 11 по-горе, EU:T:2012:13, т. 28).

23 Апелативният състав отбелязва, че условията относно използването на наименованието „basmati“ в процеса на търговия и обхвата на посочения знак трябва да бъдат тълкувани в светлината на общите стандарти на правото на Съюза. В това отношение апелативният състав приема, че за да изпълни условието за използване в процеса на търговия, нерегистрираната марка или знакът трябва да бъде използван(а) като отличителен елемент, в смисъл че следва да служи за идентифициране на упражняваната от неговия/нейния притежател икономическа дейност. В настоящия случай апелативният състав заключава, че представените доказателства по преписката не позволяват да се приеме, че жалбоподателят е използвал наименованието „basmati“ като отличителен знак в процеса на търговия, и че следователно не е изпълнено едно от условията за прилагане на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.

24 Макар да е двусмислено, обжалваното решение показва, че според апелативния състав евентуалният отличителен характер на знака „BASMATI“ трябвало да позволи на жалбоподателя да разграничи своята стока от тези на други предприятия, включително тези, които също продават ориз басмати. Това личи по-конкретно от точка 33 от обжалваното решение, в която апелативният състав ясно посочва, че фактът, че ориз басмати се продава под различни марки, „изключва възможността“ сама по себе си думата „basmati“ да се възприеме като елемент, „който отличава ориза на едно предприятие от този на други предприятия“. Освен това в точки 25 и 31 от обжалваното решение апелативният състав отбелязва, че изнасяният от жалбоподателя към Обединеното кралство ориз басмати не е продаван от него, а от друго дружество. На следващо място, в точка 27 от обжалваното решение апелативният състав подчертава, че наименованието на земеделски продукт, чийто внос е подчинен на определена правна уредба в приложение на общата селскостопанска политика на Съюза, се схваща като обозначаващо характеристиките на дадена стока, „а не […] търговския ѝ произход“. Апелативният състав се позовава също така на „търговския произход“ на съответната стока в точки 29 и 32 от обжалваното решение. По-нататък, в точка 31 от обжалваното решение апелативният състав приема, че „използваната марка“ за „идентифициране“ на произвеждания от жалбоподателя ориз била марката „TILDA“, а не думата „basmati“. За да потвърди съображенията си, апелативният състав отбелязва, че от представените за обсъждане данни личи, че думата „basmati“ е използвана в комбинация с марки или наименования на дружества.

25 С други думи, апелативният състав приема, че отличителният характер на разглеждания знак трябва да се извежда от функцията му да идентифицира търговския произход на стоките. По време на съдебното заседание СХВП потвърждава този прочит на обжалваното решение.

26 Следваният от апелативния състав подход обаче противоречи в това отношение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.

27 Наистина, както отбелязва апелативният състав, в рамките на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 разглежданият знак трябва да бъде използван като отличителен елемент, в смисъл че следва да служи за идентифициране на упражняваната от неговия притежател икономическа дейност (решение от 29 март 2011 г., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Сб., EU:C:2011:189, т. 149).

28 Това обаче не означава, че единствената функция на използването на знак в рамките на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 е идентифицирането на търговския произход на разглежданите стоки или услуги. Като е приел това, апелативният състав е поставил условие, което не е предвидено в член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, както поддържа по същество жалбоподателят в писменото си становище.

29 В това отношение следва да се отбележи, че член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 се отнася до нерегистрираните марки и всеки „друг знак“, използван в процеса на търговия. В тази рамка и доколкото не е установено друго, функцията на използването на знака може да се изразява, в зависимост от неговото естество, не само в идентифицирането на търговския произход на съответната стока от страна на съответните потребители, но и по-специално в идентифицирането на географския ѝ произход и на присъщите ѝ конкретни качества (вж. в този смисъл решение Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, т. 27 по-горе, EU:C:2011:189, т. 147) или на характеристиките, на които се основава нейната репутация, което СХВП впрочем отбелязва в писменото си становище. Ето защо разглежданият знак може да се квалифицира като отличителен елемент с оглед на естеството си, когато служи за идентифициране на стоките или услугите на едно предприятие по отношение на тези на други предприятия, както и, по-специално, когато служи за идентифициране на определени стоки или услуги по отношение на други стоки или услуги. Следователно приетият от апелативния състав подход води до изключване от приложното поле на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 на знаците, използвани от няколко оператори или използвани заедно с марки, въпреки че такова изключване не е предвидено в посочената разпоредба. Такъв е случаят например на географските указания, които не са регистрирани в Съюза и могат да се ползват от разпоредбите на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009. Такъв е случаят и по отношение на знаци, които, макар и нерегистрирани, могат да получат защита чрез иска за злоупотреба с наименование. Впрочем апелативният състав сам отбелязва, че искът за злоупотреба с наименование се отнася до знаци, които позволяват да се разграничи една категория стоки от „други сходни стоки“ (точка 19 от обжалваното решение). Трябва да се припомни също така, че т.нар. „разширена“ форма на злоупотреба с наименование, призната от юрисдикциите на Обединеното кралство, позволява на няколко оператори да разполагат с права по отношение на знак, придобил репутация на пазара.

30 В този контекст, макар и използвани от няколко оператори или заедно с марки, определени знаци могат да представляват отличителни елементи, доколкото позволяват да се идентифицира икономическата дейност, упражнявана от притежателя им. Освен това трябва да се отбележи, че апелативният състав е посочил, цитирайки Oxford English Dictionary, че оризът басмати представлява „висококачествен сорт индийски ориз, който се характеризира с белия си цвят и с аромата си след сваряване“.

31 Следва да се добави, че макар стоките на жалбоподателя действително да се продават под марката „TILDA“, както отбелязва апелативният състав в точка 25 от обжалваното решение, от преписката на СХВП е видно, че думата „basmati“ личи много ясно върху опаковките на посочените стоки. В това отношение е безспорно, както отбелязва апелативният състав в точка 25 от обжалваното решение, че жалбоподателят е продавал на друго дружество „индийски ориз басмати“. Освен това, в този контекст с оглед на гореизложените съображения обстоятелството, че изнасяните от жалбоподателя към Обединеното кралство стоки са продавани на територията на последното от това друго дружество, а не от самия жалбоподател, е неотносимо, доколкото функцията на използването на разглеждания знак не се свежда непременно до идентифицирането на търговския произход на съответната стока. Липсва основание да се приеме, че член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 изисква възразяващият да докаже, че сам е продавал стоките си на съответната територия.

32 Ето защо изтъкнатите от апелативния състав данни в подкрепа на решението за отхвърляне на възражението не позволяват да се приеме, че разглежданият знак не е бил използван като отличителен елемент, който служи за идентифициране на икономическата дейност, упражнявана от жалбоподателя.

33 Другите доводи на СХВП не могат да опровергаят този извод. По-конкретно, що се отнася до съдържащото се в писменото становище на СХВП твърдение, че във всички случаи обсъдените данни не позволявали на апелативния състав да приеме, че знакът „BASMATI“ е придобил „явна репутация“ на съответната територия, нито че жалбоподателят притежава goodwill или пък че е претърпял вреда в това отношение, безспорно апелативният състав не е разгледал тези въпроси. Трябва да се припомни, че съгласно член 65, параграф 2 от Регламент № 207/2009 Общият съд осъществява контрол за законосъобразност на решенията на СХВП (вж. в този смисъл решение от 5 юли 2011 г., Edwin/СХВП, C‑263/09 P, Сб., EU:C:2011:452, т. 52). Ако стигне до заключението, че такова решение, оспорено с подадената пред него жалба, е опорочено поради незаконосъобразност, Общият съд трябва да го отмени. Той обаче не може да отхвърли жалбата, като замени със своите собствени мотиви тези на компетентния отдел на СХВП, който е автор на обжалвания акт (решения от 25 март 2009 г., Kaul/СХВП — Bayer (ARCOL), T‑402/07, Сб., EU:T:2009:85, т. 49 и от 9 септември 2010 г., Axis/СХВП — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T‑70/08, Сб., EU:T:2010:375, т. 29). От това следва, че доводите, изтъкнати от СХВП в писменото ѝ становище, не могат да доведат до отхвърляне на жалбата.

34 С оглед на всички тези съображения следва да се уважи единственото основание на жалбоподателя и следователно обжалваното решение трябва да се отмени.

По съдебните разноски

35 Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

36 Тъй като СХВП е загубила делото, доколкото обжалваното решение е отменено, а жалбоподателят е поискал тя да бъде осъдена да заплати съдебните разноски, СХВП следва да бъде осъдена да понесе направените от нея съдебни разноски, както и тези, направени от жалбоподателя.

По изложените съображения ОБЩИЯТ СЪД (шести състав) реши:

1) Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 18 декември 2013 г. (преписка R 1086/2012‑4).

2) СХВП понася направените от нея съдебни разноски, както и тези, направени от Tilda Riceland Private Ltd.

Frimodt Nielsen Dehousse Collins Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 30 септември 2015 г. Подписи

( *1 ) Език на производството: английски.