II - 5595Дело T-59/08
Nute Partecipazioni SpA и
La Perla Srl срещу
Служба за хармонизация във вътрешния пазар  
(марки, дизайни и модели) (СХВП)
„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — 
Словна марка на Общността „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ — 
По-ранни национални фигуративни марки „la PERLA“ — Относително 
основание за отказ — Засягане на репутацията — Член 8, параграф 5 и 
член 52, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, 
параграф 5 и член 53, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009)“
Решение на Общия съд (първи състав) от 7 декември 2010 г.   .  .  .  .  .  .  .   II - 5599
Резюме на решението
1. Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — 
Относителни основания за отказ  — Възражение от притежателя на по-ранна 
ид
ентична или сходна марка, която се ползва с реноме — Защита на по-ранната 
марка с реноме, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни  — Доказателства, които следва да представи притежателят
(ч
лен 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 на Съвета)
II - 5596РЕЗЮМЕ — ДЕЛО T-59/08
2. Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — 
Относителни основания за отказ  — Възражение от притежателя на по-ранна 
ид
ентична или сходна марка, която се ползва с реноме — Защита на по-ранната 
марка с реноме, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни — Условия
(ч
лен 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 на Съвета)
3. Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — 
Относителни основания за отказ  — Възражение от притежателя на по-ранна ид
ентична или сходна марка, която се ползва с реноме — Защита на по-ранната 
марка с реноме, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни — Условия
(ч
лен 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 на Съвета)
4. Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Относителни 
основания за недействителност — Регистрация в нарушение на член 8, параграф 5 о
т Регламент № 40/94
(ч
лен 8, параграф 5 и член 52, параграф 1, буква a) от Регламент № 40/94 на Съвета)
1. За да се ползва от предвидената 
в член  8, параграф  5 от Регламент № 
40/94 относно марката на Общ -
ността защита, притежателят на по-ранната марка трябва да докаже, че използването на по-късната марка 
„би извлякло неоснователно полза от 
отличителния характер или от репут а-
цията на по-ранната марка или би ги 
увредило“. Само един от трите вида 
увреждане е достатъчен, за да се при -
ложи член 8, параграф 5 от посочения регламент.
П
ритежателят на по-ранната марка 
не е длъжен да доказва съществув а-
нето на действително и настоящо у
вреждане на неговата марка по сми-
съла на посочения член 8, параграф 5. Всъщност, когато може да се предви -
ди, че такова увреждане ще настъпи като последица от начина, по който притежателят на по-късната марка 
би могъл да я използва, не би могло 
притежателят на по-ранната марка да бъде задължен да чака това реално да 
се случи, за да може да забрани спо -
менатото използване. Притежателят 
на по-ранната марка трябва все пак да установи съществуването на о б-
стоятелства, които позволяват да се направи извод за наличие на сериозна опасност от настъпването на такова 
увреждане в бъдеще.
К
огато притежателят на по-ранната 
марка успее да докаже, че съществува 
II - 5597NUTE PARTECIPAZIONI И LA PERLA/СХВП — WORLDGEM BRANDS  
(NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)
действително и настоящо увреждане 
на неговата марка или — при липсата 
на такова увреждане — че съществува 
сериозна опасност от настъпването му в бъдеще, притежателят на по-късна -
та марка е този, който следва да уст а-
нови, че има основание да използва марката.
(вж. точки 31-34)
2. За да се установи дали използването 
на по-късната марка води до неосно -
в
ателно извличане на полза от отли -
чителния характер или от репутаци -
ята на по-ранната марка по смисъла на член  8, параграф  5 от Регламент 
№ 40/94 относно марката на Общнос т-
та, следва да се направи обща прецен -
ка, която да отчита всички същес т-
вени за случая фактори, между които 
по-специално са значимостта на реп у-
тацията и степента на отличителност на характера на по-ранната марка, 
степента на сходство между конфлик -
тните марки, както и естеството и сте -
пента на близост между съответните стоки или услуги. Що се отнася до зна -
чимостта на репутацията и степента 
на отличителност на характера на по-
ранната марка, колкото отличителният 
характер и репутацията на марката са по-изразени, толкова по-лесно е да се 
приеме съществуването на увреждане. О
свен това, колкото по-непосредств е-
но и силно по-късната марка извиква в 
съзнанието по-ранната марка, толкова по-голяма е опасността настоящото или бъдещото използване на знака да 
извлече неоснователноо полза от от -
личителния характер или от репут а-
цията на по-ранната марка или да ги увреди.
В кон
текста на такава обща преценка 
може също при необходимост да бъде взето под внимание съществуването 
на вероятност от размиване или опе -
тняване на по-ранната марка.
(вж. точки 42 и 43)
3. Член  8, параграф  5 от Регламент 
№ 40/94 относно марката на Общнос т-
т
а трябва да се тълкува в смисъл, че 
наличието на неоснователно извли-чане на полза от отличителния харак -
тер или от репутацията на по-ранната 
марка по смисъла на тази разпоредба 
не предполага нито наличие на вер о-
ятност от объркване, нито наличие на 
опасност от увреждане на отличите л-
ния ѝ характер, на репутацията или 
по-общо — на притежателя на същата 
марка. Ползата, в резултат от изпол з-
ването от трето лице на марка, схо д-
на с марка с репутация, е извлечена неоснователно от това трето лице от 
II - 5598РЕЗЮМЕ — ДЕЛО T-59/08
отличителния ѝ характер или от реп у-
тацията ѝ, когато чрез това използване 
то се опитва да използва чрез подр а-
жание ефекта от марката с репутация, 
за да се възползва от нейната привле -
кателност, репутация и престиж, както и да използва без финансова компен -
сация търговските усилия, положени 
от притежателя на по-ранната марка 
за създаването и поддържането на нейния образ.
(вж. точка 45)
4. Доказано е, че притежателят на словна -
т
а марка „NIMEI LA PERLA MODERN 
CLASSIC“, регистрирана като марка на Общността за „перли“, попадащи в клас 14 по смисъла на Ницската спо-
годба, извлича неоснователно полза 
по смисъла на член  8, параграф  5 от Регламент № 40/94 относно марката на 
Общността от репутацията на фигур а-
тивна марка „la PERLA“, регистрирана 
по-рано в Италия за „бански костюми, спортно облекло и всякакво облек -
ло“ попадащи в клас 25 от посочената спого
дба, или най-малко, че има сери -
озна опасност от такова увреждане в 
бъдеще.
Д
ействително репутацията на по-ран -
ната марка „la PERLA“ е доказана за 
интимно бельо и за бански костюми и може даже да се разглежда като твърде значителна. Съществува известна сте -
пен на сходство между конфликтните марки и освен това означените с по-ранната марка стоки, а именно дамско 
облекло, и тези, означени с по-късната 
марка, а именно перли, принадлежат на близки пазарни сегменти.
В кр
айна сметка перлите могат да се 
използват за производството на бан -
ски костюми и други дамски облек-ла. Не е изключено потребителите на ювелирни изделия, и по-специално 
на перли, да познават продаваните от 
притежателя на по-ранната марка ин-тимно бельо и бански костюми.
(вж. точки 36, 56-58)